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1 특허침해소송실무에관한제문제 창의적인기술과공정한법의만남 특허법원판사우라옥

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3 목 차 1. 총설 가. 나. 다. 구성요건해당성 위법성 책임성 2. 지적재산권침해죄와고의 가. 나. 다. 라. 고의책임의원칙 고의의본질 사실의착오와고의 법률의착오와고의 3. 특허권침해죄 4. 상표권침해죄

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5 I. 서론 : 지적재산권침해와법적구제조치 지적재산권 (intellectual property right) 에대한침해사건은침해의대상내지객체에따라이를특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 컴퓨터프로그램저작권, 반도체집적회로배치설계권등에대한각침해사건과그밖에영업비밀의침해및부정경쟁행위에의한침해사건등으로나누어볼수있고, 침해행위의성질및그에대한구제방법에따라크게민사적방법과형사적방법으로나누어볼수있다. 민사적침해에대한구제방법에는구체적인청구방법에따라침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가처분신청등여러유형이포함되어있다. 이하에서는지적재산권의침해시권리자가취할수있는구제조치중침해금지청구의임시적조치로서주로이용되고있는가처분에관한실무, 본안소송으로서의손해배상청구및형사사건에관하여각구제조치의요건사실, 절차, 주요쟁점등을특허권을중심으로살펴보고, 다른권리에관하여는문제된부분만을언급한다음, 각각의분야에서중요한최근판례의경향을살펴보고자한다. II. 특허침해금지청구 1) 1. 의의민법상물권에대한방해제거및예방청구와같이지적재산권에대한침해를이유로침해행위의금지또는예방을구할수있는권리를침해금지청구권 (injunction) 이라고한다. 이러한침해금지청구권은손해배상청구권과마찬가지로본안에관한권리이므로이를피보전권리로하여본안판결이전에 1) 이홍주 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분소송의실무상문제 - 서울중앙지방법원의실무를중심으로 년사법연수원지적재산권실무법관연수자료를그대로인용하거나, 필요한부분을추가하였다.

6 구하는침해금지가처분신청권과는개념상구별된다. 각종지적재산권에관한개별법률에서는예외없이침해금지청구권에관하여규정하고있으며, 현재의침해행위는물론장래의침해행위에대하여도미리행사할수있으므로, 지적재산권에대한침해방지대책으로서가장유효하고도직접적이며, 1차적인구제수단이다. 특허법제126조는, 특허권자또는전용실시권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며 ( 제1항 ), 이러한청구를할때에는침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함한다 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 제2항 ) 고규정하고있다. 위와같이법문상으로도침해하는행위또는침해의우려가있는행위를금지청구의요건으로규정하고있을뿐, 침해자의고의 과실은요건으로규정하고있지않으며, 학설상으로도침해금지청구의요건사실로서는원고가특허권자또는전용실시권자이고, 피고가침해행위를행하고있다는등의객관적인사실외에침해자의고의 과실을요하지않는다는데에이론이없다. 위특허법제126조에기한특허권침해금지청구는본안소송의형태로진행되며일반민사소송실무와크게다르지아니하다. 그러므로본안소송으로서의구체적인절차와관련된쟁점은설명을생략하기로하고, 반면에가처분소송은심리절차등에있어일반민사소송절차와다른점이있으므로이를살펴보는것은의미가있다고할것이다. 지적재산권관련가처분도일반적인가처분과마찬가지로다툼의대상에관한가처분 ( 민사집행법제300조제1항 ) 과임시의지위를정하기위한가처분 ( 민사집행법제300조제2항 ) 으로나눈다. 다툼의대상에관한가처분은특허권, 실용신안권등에대한이전등록청구권이나말소등록청구권등을피보전권리로하는것이며, 등록되지아니한저작권에관한처분금지가처분의집행방법등에관한논의가있기는하나, 지적재산권과관련된고유의쟁점이크게부각되는영역이라보기는어렵다. 반면, 임시의지위를정하기위한

7 가처분은지적재산권에관한본안소송과마찬가지로그발령여부에관하여당사자들사이에이해관계가첨예하게대립될뿐만아니라각종이론상, 실무상논의가많이이루어지고있다. 실무상주로문제되는임시의지위를정하기위한가처분에관하여살펴보는것으로한다. 2. 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분의심리절차에 대한 검토 가. 임시의지위를정하기위한가처분의의의 임시의지위를정하기위한가처분이란, 당사자사이에현재다툼이있는권리또는법률관계가존재하고, 그에대한확정판결이있기까지현상의진행을그대로방치한다면권리자가현저한손해를입거나급박한위험에처하는등소송의목적을달성하기어려운경우에, 그로인한위험을방지하기위하여잠정적으로권리또는법률관계에관하여임시의지위를정하는보전처분이다. 청구권의보전을위한가압류또는다툼의대상에관한가처분과는달리보전하고자하는권리또는법률관계의종류를묻지아니한다. 단순히현상을동결함에그치지않고권리또는법률관계에관하여임시의조치를행하는것이므로, 그집행에의하여새로운법률관계가형성되는것이지만, 이는확정판결의집행을용이하게하고그때까지의손해를방지하고자하는임시적인조치에그친다. 나. 관할 (1) 사물관할 지적재산권관련침해금지등가처분은부작위의무의이행을명하는것 으로소송목적의값을산출할수없는재산권상의소에해당하므로, 원칙적

8 으로지방법원및그지원합의부의사물관할에속한다고봄이상당하다 ( 법원조직법제32조제1항제2호, 민사및가사소송의사물관할에관한규칙제2조제1항본문, 민사소송등인지법제2조제4항 ). 다만손해배상만을구하는본안소송이제기되었고, 그소송이단독재판부의사물관할에속하는경우에대하여이론의여지가있으나, 손해배상을위한보전처분은가압류라는점에서이를가처분의본안소송으로볼수없으므로, 원칙으로돌아가가처분사건은소가를산정할수없어합의부의사물관할이된다고보는것이타당하다. 서울중앙지방법원의실무상임시의지위를정하기위한가처분은모두신청합의부의사무분담으로하고있고, 다른법원의실무도대부분이와같은것으로보인다. (2) 토지관할 ( 가 ) 실무상으로는주로토지관할이문제되는데, 민사집행법제 303 조에서 가처분사건은 본안의관할법원 또는 다툼의대상이있는곳을관할하는지 방법원 이관할하도록규정하고있고, 이는전속관할이다 ( 민사집행법제 21 조 ). 따라서합의관할및변론관할이인정되지아니하므로 ( 민사소송법제 31 조 ) 2) 신청서의기재내용을살펴관할이없는것으로보이면, 채권자에게관할이 있다는점을소명하도록보정명령을발하고, 보정에불응하거나보정에응하 였더라도관할이소명되지아니하면이송결정을하게된다. 3) ( 나 ) 본안의관할법원이란, 이미본안이계속중인때에는그법원을, 본안 2) 민사소송법제 31 조에서는전속관할이정하여진소에대하여는합의관할도인정하지아니하는것으로규정하고있다. 그러나가처분사건의토지관할이전속관할이라고하더라도본안소송자체가전속관할이아니라면, 당해법률상분쟁에관한합의관할은장차본안소송이제기되었을때에이를관할할수있는법원에해당하므로본안에관한합의가있다면가처분사건에서도관할이인정된다고할것이고, 실무상으로도본안에관한합의를근거로가처분신청을하는예가많으며, 이러한경우관할이있는것으로보아처리하고있다. 3) 실무상주심판사나실무관이소송대리인또는당사자에게전화를하여신청취하후관할이있는법원에접수하도록권유함으로써신속한사건의처리를도모함이일반적이나, 신청서에연락처가기재되지아니한경우등에는서면에의한보정명령을발하고있고, 보정명령에관할이없으면신청을취하하고관할법원에접수하는것이더신속하다는취지의안내를하는경향이다.

9 이계속되기전인경우에는장차본안소송이제기되었을때이를관할할수있는법원을의미한다. 본안이란보전소송에의하여직접보전될권리또는법률관계의존부를확정시키는재판절차를의미하는데, 보전소송의피보전권리와본안소송물인권리는엄격히일치함을요구하지않고, 청구의기초가동일하다고인정되면족하다. 다만, 가처분의본안으로서는가처분의피보전권리의행사를구하는소만이이에해당하고, 피보전권리가침해되었음을이유로하는손해배상의소는본안이될수없다. 따라서지적재산권관련침해금지등가처분의본안의관할법원은, 채무자가자연인인경우에는그주소지, 법인등인경우에는주된사무소또는영업소를관할하는법원이라할것이고 ( 민사소송법제3조, 제5항제1항 ), 민사소송법제8조를근거로채권자의주소지를관할하는법원이본안의관할법원이된다고볼수는없다. 다만민사소송법제24조에서는지적재산권에관한소를제기하는경우에는관할법원소재지를관할하는고등법원이있는곳의지방법원에제기할수있다고규정하고있고, 위규정의취지상 관할법원소재지를관할하는고등법원이있는곳의지방법원 이란각고등법원과행정구역상소재지를같이하는서울중앙지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원, 광주지방법원의 5개지방법원만을말하고, 예컨대서울고등법원관할구역내에있는서울동부지방법원은포함되지아니한다고할것이므로, 서울중앙지방법원의경우채무자의보통재판적이서울고등법원의관할내에속하는경우에는토지관할을인정하고있다. ( 다 ) 실무상으로채무자의공장, 판매처등의소재지에불법행위지의특별재판적 ( 민사소송법제18조 ) 과같은토지관할을인정할수있는지여부가문제되는바, 지적재산권관련침해금지규정은침해자의고의, 과실을요하지아니하므로불법행위와는그성질을달리한다는점, 전국적으로침해물품이판매, 홍보되는경우에는채권자로하여금관할법원을선택할수있게하여민사집행법상전속관할규정을잠탈할수있는점, 지적재산권관련소송은민사소송법제24조에의하여그관할권을확대하여채권자의편의를고려하

10 고있는점, 신속하게진행되는가처분의특성상채무자의관할의이익을보호할필요가있는점등을근거로불법행위지의특별재판적을인정하지아니하는실무관행이정착되어있는것으로보인다. 이러한실무관행은타당한것으로생각되나, 채무자의침해행위가이루어지는지역이특정한곳으로한정되는경우에는위와같은문제점이없을것이므로, 예외적으로관할을인정하는것이바람직하지않을까생각된다. 예컨대, 채무자가채권자의서비스표권을침해하여영업을하고있는데, 그영업이특정한도시에한정되고있다거나, 채무자가채권자의특허권을침해하여일정한공법을사용한공사를진행하고있는데그공사지역이한곳인경우등에있어서는채무자의영업지또는공사의진행지도관할법원으로인정하는것이타당할것으로보이며, 이때관할인정의근거는민사소송법제18조를원용할필요없이민사집행법제303조소정의 다툼의대상이있는곳을관할하는지방법원 에해당한다고보는것으로충분하지않을까생각된다. ( 라 ) 주관적병합사건의경우에토지관할을인정할수있는지여부도문제되는데, 채무자들사이에공모관계나경제적으로공동의이해관계가없음에도불구하고일부채무자에대한토지관할만을근거로나머지채무자에대하여관할을인정하는것은이들의관할이익을침해하는것으로부당하므로, 관할이없는채무자에대한일부취하를권유하거나, 그부분의분리이송을검토하는것이타당할것이다. 또한채무자들중침해물품제조자등주된채무자의관할은없고, 침해물품판매자등승소해도별실익이없는사람중관할이있는사람이있어, 신청을제기하는경우에는전속관할규정을잠탈하려는의도가명백하므로, 제조업자인채무자의주소지또는본점소재지관할법원에편의이송을함이바람직할것이나, 이러한실무의정착가능성은의문이다. ( 마 ) 실무상보전소송에관한관할이없음에도불구하고채권자가소송수행의편의를위하여본안소송을제기하고소제기증명원을제출하는방법으로관할을창출하는예가적지아니하다. 본안소송의관할없이보전소송의

11 관할창출을목적으로본안소송을제기한경우에보전소송의관할을인정할수있는지여부에대하여논의의여지가없지아니하나, 관할판단의표준시는소 ( 신청 ) 제기시이므로 ( 민사소송법제33조 ), 보전처분의신청당시에본안소송이계속되어있는이상그법원은비록본안에대한관할권을가지지아니하는경우라도본안의관할법원에해당하여, 보전처분신청후본안사건이각하되었다든가관할위반으로다른법원에이송되었어도보전처분의신청은관할위반으로되지않는다고할것이다 ( 대법원 선고 4293 민상824 판결 ). 다만, 위와같은경우에채무자의관할이익을잠탈하려는취지가명백하다면편의이송을검토할수도있겠으나, 실무상그런예는거의없다. (3) 관련문제-본안법원으로의이부 이송관할에관한문제는아니지만, 특히지적재산권관련가처분의경우채무자가신중한심리를요구하며본안법원으로의이부 이송을구하는예가적지아니하다. 종래에는가처분이의사건의경우본안법원으로이부 이송을하고 ( 민사집행법제301조, 제284조 ), 본안법원에서본안사건과가처분이의사건을병행심리하는사례가많았던것으로보인다. 그러나민사집행법이가처분이의사건의신속한심리를도모하기위하여가처분이의에대하여결정으로재판하도록개정된이후에는 ( 민사집행법제301조, 제286조제3항 ), 당사자쌍방이이부 이송을요구하는경우등과같이예외적인경우를제외하고는본안법원으로이부 이송하는예가없다. 다. 당사자 (1) 당사자의호칭 보전소송에서는자기의이름으로보전명령또는그집행명령을신청한 자를채권자또는신청인, 그상대방을채무자또는피신청인으로부른다.

12 다만, 실무상가압류와다툼의대상에관한가처분에서는 채권자, 채무자 로, 임시의지위를정하기위한가처분에서는 신청인, 피신청인 으로호칭함이일반적이다. 한편, 가처분이의사건에서는 ' 채권자, 채무자 라는용어를사용함이일반적이며, 반면가처분취소사건에서는취소신청인을 신청인, 그상대방을 피신청인 으로호칭한다. (2) 당사자적격임시의지위를정하기위한가처분은가압류나다툼의대상에관한가처분과는달리강제집행의보전을목적으로하기보다는당사자간에어떠한법률적분쟁으로인하여현실적으로현저한손해나위험이발생하고있거나발생하려고할때피해자를보호하기위하여발하는잠정적인조치이므로, 사안에따라서는본안소송의내용에구애됨이없이본안소송의피고가아닌제3자를채무자로삼아야실효를얻게되는경우가생기게되지만, 지적재산권관련가처분에서는본안소송과상이한기준에따라당사자적격이인정되는예를상정하기어렵고, 본안소송에서원고가될자가채권자, 피고가될자가채무자가될수있을것이다. (3) 채권자와관련된특수문제특허권자및그전용실시권자 ( 특허법제126조 ), 실용신안권자및그전용실시권자 ( 실용신안법제30조, 특허법제126조 ), 상표 ( 서비스표 ) 권자및그전용사용권자 ( 상표법제65조 ), 디자인권자및그전용실시권자 ( 디자인보호법제 62조 ), 저작권자 ( 저작권법제123조 ) 가침해금지등을구할수있음은법령상명백하고, 저작권의독점적이용권자가자신의권리를보호하기위하여필요한범위내에서권리자를대위하여저작권침해정지청구권을행사할수있음은대법원에서명시적으로밝힌바있으나 ( 대법원 선고 2005다 판결 ), 특허권등의통상실시권자, 저작권의통상적이용권자가침해금지를구할수있는지여부에대하여는견해의대립이있다. 서울중앙지방법

13 원의실무는이러한경우침해금지를구할수없는것으로보아사건을처리하고있는데, 법률에서침해금지청구권을행사할수있는주체를명시하고있는점, 통상실시 ( 사용권 ) 권은채권에불과한권리로서대세적효력을인정하기어려운점등에비추어볼때, 이러한실무관행은타당한것으로생각되며, 위대법원 2005다11626 판결에서 저작권법은특허법이전용실시권제도를둔것과는달리침해정지청구권을행사할수있는이용권을부여하는제도를마련하고있지아니하여 라는표현을사용함으로써법에서전용실시권제도를마련한경우와그렇지아니한경우를준별하는태도를보인점에비추어보면대법원의입장도실무관행과같은취지인것으로판단된다. 4) (4) 채무자와관련된특수문제채무자는지적재산권을침해한자또는침해할우려가있는자이다. 예컨대, 특허권침해금지의경우제품의생산자, 판매자및사용자가모두별개의특허권침해를구성하여채무자가될수있다. 채무자와관련된문제로법인이지적재산권을침해하는경우그대표자가독립적인채무자가될수있는지가문제될수있는데, 대표자가법인의실질상소유자로서법인의침해행위와별도로그독립적인지위에서지적재산권을침해하였다고볼특별한사정이있지아니한이상이를기각하는것이일반적이다 ( 대법원 선고 2000다48722 판결 ). (5) 보조참가의허용여부특허권양수인, 전용실시권자, 통상실시권자등이보조참가신청을하는경우, 결정절차는대립하는당사자구조가아니라는이유로보조참가를부정하는판례 5) 에따라이를허용하지아니하는실무례도있는것으로보이나, 임 4) 이와반대로서비스표의독점적인통상사용권자에대하여서비스표권자를대위하여서비스표침해금지청구를인정한사례로는서울중앙지방법원 선고 2004 가합 56061( 본소 ), 2004 가합 78573( 반소 ) 판결참조. 5) 대법원 자 73 마 849 결정, 대법원 자 93 마 1701 결정 ; 임시의지위를정하기위한처분에관한판례는아니다.

14 시의지위를정하기위한가처분의경우필요적심문을거치고있어대립하는당사자구조를취하고있고, 실제당사자들의첨예한이해관계를다루기위해신중하게그심리절차를진행하고있는데다가, 보조참가자가가처분결정에적지아니한영향을받는다는점을고려하여이를허용하는것이일반적이다. 라. 피보전권리및보전의필요성 (1) 피보전권리 ( 가 ) 권리관계가현존할것임시의지위를정하기위한가처분은장래의집행보전이아닌현존하는위험방지를위한것이므로엄밀한의미에서는피보전권리라고할것이없지만보통다툼이있는권리관계를피보전권리라고한다. 권리확정이이루어지기전에채권자에게권리자로서의지위를주려는것이므로, 피보전권리는반드시집행에적합하지아니하여도상관없고, 권리관계의종류에는제한이없으며, 1회의이행에의하여소멸하는권리관계도포함되고, 조건이붙어있는채권이나기한이차지아니한채권도포함될뿐만아니라, 그본안소송은성질상다툼이있는권리관계에관하여확인을구하는것이라도무방하고반드시가처분과목적을같이하지아니하여된다고해석된다. 즉, 원칙적으로민사소송에의하여보호를받을권리에관하여현존하는위험이있다면이는임시의지위를정하기위한가처분의피보전권리가될수있다. ( 나 ) 권리관계에다툼이있을것임시의지위를정하기위한가처분은현재의위험을방지할목적으로하기때문에그본질상권리관계에다툼이있을것을요건으로한다. 다툼 이라함은권리관계에관하여당사자의주장이대립되기때문에소송에의한권리보호가요구되는것을말하므로, 권리관계가부인되는것, 의무를인

15 정하더라도이행하지아니한것등이이에속한다. 그러나재판이계속중임을필요로하지아니함은물론당사자가적극적으로분쟁을벌이고있는상태에있을필요도없고, 권리에대한위법한침해의위험이가까워진것도다툼이있는경우에포함된다고함이일반적이다. 다만, 상대방이단순히다툰다는태도이상의구체적인방해행위에나아가지아니한경우에는적어도구체적금지청구권은발생하지아니한경우이거나보전의필요성이없다고보아야하는경우가적지않을것이다. 6) ( 다 ) 지적재산권관련가처분사건에서의피보전권리위에서본원칙에의하면, 채무자가지적재산권을침해하는행위를하면지적재산권에대한다툼이현존하게되어피보전권리가인정되므로, 피보전권리에관한사항은원칙적으로침해소송에서와같은기준에의하여처리된다. 다만, 가처분은그와같은분쟁이현재계속될때의구제수단이므로, 과거에침해행위가있었다고하더라도현재그와같은행위를다시행할개연성에대한소명이없으면가처분신청을인용하는결정이발령될수없고, 과거의손해는그전보를구하는본안소송을통하여해결되어야할것이다. 따라서, 채무자가침해행위를중단하였으며향후이를하지아니할것이라는소명자료를제출하면서다툴경우에, 채권자가침해행위가계속될개연성에관하여충분하게소명하지못한다면, 기왕의침해행위의존재에도불구하고가처분결정이발령되지아니하는경우가발생할수있다. 그러나이러한경우채권자에게향후침해행위의개연성에관하여고도의소명을요구한다면, 어렵게침해행위를찾아내어가처분신청을하였음에도불구하고채무자가침해행위를중단하기만하면가처분결정을얻을수없다는문제가생길수있고, 경우에따라서는이를악용하여가처분신청이들어오면일단침해행위 6) 서울중앙지방법원이가처분결정에는이와같은사정을들어보전의필요성이없다는이유로기각한사례와피보전권리를인정할수없다는이유로기각한사례가모두보이는데, 구체적인침해행위의개연성이없다고인정된경우에는전자를이유로, 본안소송이확정할때까지사이에급박한손해가발생할여지가있다고보기어렵거나그손해가금전으로전보될정도에불과한데다가가처분결정의발령으로인하여채무자에게발생하는손실에비하여채권자가부담하게될급박한손해의위험성이현저히적다고인정된경우에는후자를이유로기각한것으로생각된다.

16 를중단하는악성채무자를양산할우려도있으므로, 침해행위의중단에대하여는높은정도의소명을, 침해행위의계속가능성에대하여는낮은정도의소명을요구하는것이타당하다고생각되며, 특별한사정이없는한과거의침해행위는향후침해행위의개연성을추단하는유력한간접사실이된다고봄이타당하다고생각된다. 가처분단계에서도조정이나화해가가능하므로, 채무자가향후침해행위를하지아니하겠다고주장하는경우에는그러한내용의화해나조정을권유하여조서를작성함으로써, 분쟁을종국적으로해결하고채권자에게도즉각적인집행가능성을열어주는것이타당하다고생각되고, 만약채무자가이러한화해나조정권유에대하여불응하면향후침해의개연성에대한유력한간접사실로삼아도무방하지않을까한다. 한편본안소송과같은기준을적용하더라도이는법리적인기준을가리키는것일뿐이고, 그소명의정도까지같다고볼수는없는데, 만족적가처분의특성상채권자에게신청원인및재항변에대하여고도의소명을요구하게되고, 채무자의항변에대한소명책임은다소완화할수밖에없어, 본안소송과괴리가발생하는예가적지않다 ( 즉, 본안소송에서침해금지나손해배상을명할수있는사안인데, 가처분은기각되는경우가적지않다 ). 심리절차의특징및제도의본질상어느정도는불가피하다하겠다. (2) 보전의필요성 ( 가 ) 보전의필요성일반론민사집행법제300조제2항은임시의지위를정하기위한가처분의필요성에관하여 현저한손해를피하거나급박한위험을막기위하여, 또는그밖의필요한이유가있을경우에하여야한다. 라고규정하여, 가압류나다툼의대상에관한가처분과달리임시의지위를정하기위한가처분은현재의위험방지가주목적임을밝히고있다. 여기서현저한손해는본안판결의확정까지기다리게하는것이가혹하다고생각되는정도의불이익또는고

17 통을말하고, 이는직접및간접의재산적손해뿐만아니라명예, 신용그밖의정신적인손해와공익적인손해를포함하는개념이고, 급박한위험은현재의권리관계를곤란하게하거나, 무익하게할정도의강박, 폭행을말하며, 이는현저한손해와병렬적인개념이아니라현저한손해를생기게하는전형적인예라고해석되고있다, 따라서 현저한손해를피하거나급박한위험을막기위하여 라는사유는단순한예시규정에지나지아니하고, 그러한예시적사유외에 그밖의필요한이유가있을경우에 라고하는일반조항만을두고있기때문에가처분의필요성은법원의재량적판단에따를문제인데, 특히임시의지위를정하기위한가처분은본안판결전에채권자에게만족을주는경우가있는반면, 채무자의고통또한크다고할것이므로, 그필요성의인정에신중을기하여야한다. 민사집행법제304조에서원칙적으로채무자가참석할수있는심문기일을열도록규정한것도같은취지로보인다. 이에가압류나다툼의대상에관한가처분에서는채무불이행그밖의필요성을엿볼수있는소명이있으면별다른사정이없는한보전처분의필요성이있다고보는데반하여, 임시의지위를정하기위한가처분에있어서는반대로그필요성을인정할만한사정의소명이없는한가처분신청을배척하게된다. ( 나 ) 지적재산권관련가처분에서의보전의필요성 1) 보전의필요성판단시고려할사항지적재산권관련가처분에있어서도다른경우와마찬가지로가처분의인용여부에따른당사자쌍방의이해득실관계, 본안소송에있어서의장래승패의예상, 공공복리에미칠영향기타제반사정을고려하여합목적적으로보전의필요성여부를판단하여야한다. 가 ) 당사자쌍방의이해득실관계와관련하여서는, 채권자가입게될손해, 채권자가침해행위를알게된시점, 채권자가특허발명을실시하고있는지여부, 채무자가입게될손해, 채무자침해의고의성여부및채무자사업의현황등을고려한다. 서울중앙지방법원에서는, 채권자와채무자가게

18 임저작물 ( 란-온라인 ) 을공유하면서, 해외에서사용허락을할경우사전에수익금의분배에대한합의를하기로약정하였음에도불구하고채무자가사전합의없이해외에서사용허락을하였고, 이에채권자가그게임저작물에대한사용허락금지등을구한사안에서, 채무자의사용허락직후채권자가별다른이의를제기하기아니하고수익금의정산만을요구하였다가 1년이상지난시점에서가처분신청을제기한점, 분쟁의핵심은수익금의정산비율이며이에관하여는손해배상으로해결할수있는점, 이사건전에도상대방과의사전합의없이사용허락을한사례가있는점, 채권자와채무자가중재절차를통하여분쟁을해결하기로하였는데, 채권자가중재신청을하면서손해배상만을구하고행위금지를구한바없는점등을종합하여, 가처분을발령할보전의필요성이없다고판단한바있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1943 결정 ). 또한, 채권자가채무자에게설계도서를제공하고이에따라채무자가공사를하고있는데, 채무자가설계용역대금을지급하지아니하거나설계용역계역을해제하자, 채권자가설계도서에관한저작권에기하여공사금지를구한사안에서, 설계용역대금의청구등금전배상을구하는것은별론으로하고, 공사금지를구할수는없다고하며그신청을기각한사례도있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합642 결정 ). 나 ) 본안소송에있어서의장래승패의예상과관련하여서는, 예컨대채권자가전용실시권자인데계약위반등으로그등록이말소될운명에있다는점과같이현재는권리가있으나궁극적으로는본안소송에서패소할가능성이있는지여부, 특허발명의진보성이인정되지아니하여무효심결이내려졌거나무효심결이내려질가능성이있는지여부 7) 등을고려한다. 대법원도특허권또는실용신안권침해금지가처분사건에서, 가처분채권자가신청당시에는실체법상의권리를가지고있다하더라도가까운장래에본안소송에서채권자가패소하여특허권등이무효로될것이충분이예상되는경우에 7) 특허발명의신규성이없으면, 이는공지기술에해당하므로, 무효심결유무와관계없이피보전권리인침해금지청구권자체가부정될것이다 ( 대법원 선고 96 후 1750 판결, 대법원 선고 97 후 2095 판결 )

19 는보전의필요성이없다고보는것이합리적이라고하고있으며 ( 대법원 선고 92다40563 판결, 대법원 자 93마2022 결정, 대법원 선고 2003다30265 판결등 ), 서울중앙지방법원에서도특허발명의진보성이인정되지아니할여지가있는경우에보전의필요성을부정한사례가많고 ( 서울중앙지방법원 자 4300 결정등참조 ) 8), 상표권에기한침해금지사건에서위상표등록자체가수요자사이에서채무자의서비스업을나타내는표장으로현저하게인식되어있는표장을등록한것으로상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제4호, 제10호, 제11호또는제12호에의하여무효가될여지가없지아니하다고하여그보전의필요성을부정한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3076 결정 ). 다 ) 공공복리와관련하여서는, 채무자의영업중단으로인한사회적영향, 국가의수출전략등을고려한다. 대법원도채무자가실시하고있는제품이부착된자동차가해외로많이수출되고있는사정을보전의필요성을부인하는사유로고려하여판단한바있다 ( 대법원 자 93마2022 결정 ). 라 ) 기타제반사정으로는, 채무자가침해를중단하였다는사정, 채무자가침해를주도하고있는사람인지여부등을고려한다. 이와관련하여, 채권자회사와신청외회사가대한민국이실시하는입찰에참가하여그중신청외회사가낙찰자로선정되어대한민국에 병재배버섯자동화기계장치 를납품하자, 채권자회사가신청외회사의위장치가채권자회사의특허권및실용신안권을침해하였다고주장하며대한민국을상대로그사용금지등을구한사안에서, 위장치의제조, 판매자는신청외회사이고, 대한민국은단순히이를납품받아사용하고있는자에불과하며, 채권자와신청외회사 8) 엘지전자주식회사가주식회사대우일레트로닉스를상대로특허권침해를주장하며, 클라세세탁기의생산, 판매등의금지를구한사건인데, 4 개의청구항중 3 개의청구항에대하여진보성이없을여지가있다고하며이부분보전의필요성이없다고판단하였다. 다만, 이사건에서는 1 개청구항의특허권침해를인정하여채권자의신청을일부인용하였다.

20 사이에특허권및실용신안권침해여부에대한별도의본안소송이계속중임을이유로보전의필요성이없다고하며신청을기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1824 결정 ). 2) 그밖의유의사항다만, 보전의필요성을너무엄격하게심사하면, 본안소송에서인용될수있는사안이기각되는경우가많이발생하여법원에대한신뢰의문제가생길수있고, 앞서언급한바와같이지적재산권관련가처분은경업관계에있는자가신청하는경우가많아보전의필요성을엄격하게적용하면단순히채권자의권리구제가지연됨에불과한것이아니라채권자가현저한손해를입게될수도있으므로, 다른유형의가처분에비하여보전의필요성을이유로하는가처분신청기각에신중을기한다고할수있다. 3) 심리의순서및이유기재정도한편, 임시의지위를정하는가처분에있어서보전의필요성은피보전권리와별개의독립된요건으로서그에관한심리도독립적으로하여야할것인바 ( 대법원 자 2003마482 결정 ), 실무상피보전권리에대한심리를마친후보전의필요성에관하여심리하는것이보통이나, 사안에따라보전의필요성이없음이명백하면보전의필요성을먼저심리하고피보전권리에관하여는판단을하지아니한채보전의필요성만을이유로신청을기각하는예가적지아니하다. 또한실무상보전의필요성이없음을이유로가처분신청을기각하는경우 ( 특히, 특허권등이진보성이없음을이유로하는경우등 ) 에는보전의필요성이없음에대하여자세한이유기재를하는경향이나, 가처분신청을인용하는경우에는피보전권리의존부에관하여주로이유를기재하고보전의필요성여부에관하여는간략하게기재하는경향이다. 마. 심리절차의특징

21 (1) 총설 임시의지위를정하기위한가처분사건에서의심리의요체는신속성의요청과재판의적정성의요청을모두만족시켜야한다는점에있다. 지적재산권관련가처분은분쟁의성격이복잡하고가처분이발령되었을때채무자에게미치는영향이매우크며당사자들사이에서분쟁이지속되다가신청된다는점에서심문절차를거치면가처분의목적을달성할수없게되는경우를산정하기어렵다. 이에채권자가제출한서면과소명자료만으로심리하는것은원칙적으로허용되지않으며, 실무상거의모든사건이심문절차를거쳐심리되고있다. 9) (2) 신청서 첨부서류의검토 ( 가 ) 서울중앙지방법원의처리관행을기준으로보면, 임시의지위를정하기위한가처분신청서및첨부서류는그접수당일오후내지그다음날오전에재판부에도착하고, 신청서및첨부서류검토과정에서명백한오류가발견되는경우재판부는전화또는서면을통해보정을명한다음, 채권자의보정시까지는심문기일의지정을유보하는것이일반적이다. ( 나 ) 신청서및첨부서류의검토과정에서주로문제되는것은채무자실시발명 ( 고안 ) 또는사용표장등이특정되었는지여부인데, 인용결정을발령할경우집행이담보되어야한다는점, 채무자실시발명등이특정되지아니하면채권자의주장에대한당부를판단하는것자체가거의불가능하다는점 9) 민사집행법제 304 조본문은 제 302 조 2 항의규정에의한 ( 임시의지위를정하기위한 ) 가처분의재판에는변론기일또는채무자가참석할수있는심문기일을열어야한다 라고규정함으로써이점을명백히하면서제 304 조단서에서 다만그기일을열어심리하면가처분의목적을달성할수없는사정이있는때에는그러하지아니하다. 라고규정하여기일을열지않고결정을할수있는예외를인정하고있다. 그러나신청서자체로부적법하거나이유없는신청임이명백한경우, 또는채무자로부터답변을듣는것이시간상으로불가능한경우 ( 예컨대, 주주총회개최일을 1, 2 일앞둔시점에서제기된주주총회개최금지가처분신청 ) 등에있어서채권자의서면만으로기각하는경우를제외하고는, 채권자가제출한신청서만을심리하여인용결정을하는예는찾을수없다.

22 에서본안과유사한정도로특정하도록보정명령을발령하는것을원칙으로하고있다. 따라서가처분에서도본안소송에서의청구취지특정에준하여 채무자는채권자의제O호특허와동일또는유사한제품을생산, 판매하여서는아니된다. 또는 채무자는채권자의제O호상표와동일, 유사한표장을사용하여서는아니된다. 와같이채권자의권리를중심으로추상적으로신청취지를작성하는것은허용되지아니하고, 별지도면또는설명서등을이용하여채무자가실시하는발명이나고안등을구체적으로특정하도록하고있다. ( 다 ) 다만, 신속한권리구제를위한제도에서이를지나치게강조하면권리자가적기에권리구제를받을수없게되는면이있고, 채무자의답변서제출이후신청취지를구체적으로특정할수있는경우도있으며, 채무자실시발명내지실시고안이변경될개연성이엿보이는사례또한적지아니하므로, 채무자실시발명내지실시고안의대략적인내용이피보전권리가인정되는지여부를심리할수있을정도로만특정되면, 이후보완하도록요구하는것을전제로심문기일을지정하는것이일반적이다. 특히영업비밀침해를이유로한가처분신청의경우본안소송에서와마찬가지로적어도비공지성, 경제성, 비밀유지성에대한심리가가능할정도로보정을요구하면서도, 영업비밀을지나치게특정하도록할경우소송과정에서다시영업비밀이침해될우려가있다는점을고려하여대략적인기술내용만을특정한상태에서가처분결정이발명되는예가적지않다. 이는전직금지를구하는경우와같이영업비밀이구체적으로특정되지아니하더라도집행과정에서문제가발생할여지가적은경우에더욱적극적으로검토되어야할것인데, 신청원인및답변서등당사자들의주장 소명을통해문제가되는기술의내용이확인될수있다고판단되면, 우선심문기일을지정하여채무자측의답변서내용을확인한이후신청취지를특정하도록보정을할것인지여부를결정함이상당하다.

23 (3) 심문기일의지정 ( 가 ) 재판부는신건을검토하여시급한심리를요하는사건인지여부를먼저확인한다. 통상적으로는접수된순서에따라신청서접수일로부터약 2 주일후의미리예정된기일로심문기일을지정하고 10) 채무자에게신청서및첨부자료와답변서제출명령 ( 심문기일로부터 2, 3일이전까지법원에답변서를제출하도록기한을정함 ), 기일지정통보서등을송달하고있다. 다만, 신속히결정하지않으면가처분이인용되더라도무익한경우 11) 에는채권자에개전화로특별송달 ( 법정경위송달또는집행관송달 ) 을신청하도록권유하고, 이에따라특별송달을신청한경우에는 1주일이내로심문기일을지정하고있다. 한편, 심문기일을지정할여유가도저히없는경우에는채무자에게답변서제출명령만으로특별송달하고쌍방이제출한서면만으로심리하는것도상정할수있으나, 임시의지위를정하기위한가처분이채무자가참석할수있는심문기일의경유를원칙으로하고있는점, 특별송달을활용하여 2, 3일이내에심문기일을지정하는것이가능한점등에비추어, 실무상이와같이서면심리만을하는경우는없다. ( 나 ) 지적재산권관련가처분은신속성의요청보다신중한심리가요청되는경우가많고, 사실관계와법리가복잡하여채무자의답변및재판부의기록검토에많은시간을요하는경우가적지아니하며, 다른유형의사건과달리심문기일을속행하거나기술설명회를경유하는등장기간심리하는경우도많아, 특별송달의방식으로급박하게기일을지정하는예는거의없고, 대부분접수일로부터 2 내지 3주후로심문기일을지정하는경향이다. 10) 사건의법리적중요성또는사회적영향력등이큰사건은재판부전체가심문기일을진행하고 (1 주에 12 건내지 15 건가량 ), 그러한중요성이나영향력이다소작은사건또는매우긴급한사건은수명법관이심문기일을진행하고있는데 ( 각주심당 1 주에 10 건내외 ), 지적재산권관련사건은대체로사건의규모나결정으로인한파급효과가크고, 긴급성의요청은적어, 재판부전체가심문기일을진행하는경향이다. 11) 예컨대, 주주총회개최금지가처분, 신주발행금지가처분등과같이일정한날짜가정해져있는사건의경우, 그전까지결정이되지아니하면, 인용이되더라도당해신청의의미는없어지게된다.

24 ( 다 ) 신속한심문기일의지정문제와반대로, 채권자가채무자의주소를특정하지못하거나, 채무자가송달을회피하여송달불능이되는사례도종종발생한다. 송달불능이되면심문기일에주소보정을명하고기일을연기하여야한다. 경우에따라서는채무자에게계속해서송달이되지않기도하는데, 채무자가송달을고의적으로회피함이명백해보이고, 가처분결정이급박한경우에는송달불능상태에서심문을종결하고가처분결정을발령하는예도드물게있으나, 이러한조치는매우예외적인경우에만시행하여야할것이고, 원칙적으로각종송달방법을거쳐최종적으로공시송달을검토하는것이타당하다. 신속성을요하는가처분사건에서공시송달이가능한지의문이있을수있겠지만, 공시송달역시송달의한방법으로요건을구비한것으로보이면, 이러한방법으로심문기일을진행하여야할것이며, 실무상이러한예가간혹발생한다. (4) 심문기일의진행서울중앙지방법원의경우, 변론을여는경우는없고, 채권자와채무자가참석할수있는심문기일을열고있다. 12) 통상제1회심문기일에쌍방주장의요지를진술하고핵심적인소명자료를제시하며, 재판부에서필요한사항에관하여석명을하고어느정도의심증을형성하면즉시심문을종결하게된다. 제1회심문기일에서심증의형성이다소부족하더라도, 추가적으로보충하여야할주장이나소명이개략적으로확인되면, 기일을속행하지아니하 12) 변론기일또는심문기일모두결정으로재판을하고 ( 민사집행법제 301 조, 제 281 조제 1 항 ), 구술주의나직접주의, 준비서면의진술, 서증의제출, 불출석에대한제재, 변론갱신등과관련된민사소송법의규정이적용될필요가없으며, 조서를작성하여야한다는점에서동일하다 {2005 년개정민사집행법과민사집행규칙해설, 법원행정처 ( ), 11 내지 13 면참조 }, 11 내지 13 면참조 }. 다만변론기일에있어서는재판의공개가필수적이나심문기일은그렇지아니한점, 변론기일에서는증인신문을하게되나, 심문기일에서는참고인심문을하게되는점, 변론기일에서는법정에서진행하여야하지만, 심문기일은심문실에서도진행할수있는점, 변론기일은쌍방을소환해야하나, 심문기일은일방만소환할수있는점이차이라할수있으나, 서울지방법원의경우모든심문절차에서공개를원칙으로하고있고, 쌍방을소환하고있으며, 증인신문이나참고인심문에갈음하여인증진술서를제출받고있으므로, 일부특별기일을진행함에있어법정이아닌심문실을사용할수있다는있다는정도를제외하고는변론기일과심문기일을특별히구별할실익은없다.

25 고이들사항에대한주장이나소명이담긴서면을일정기간 ( 통상 1주내지 3주 ) 이내에제출할것을명하고심문을종결한다. 13) 그러나사실관계가복잡하여추가적인심리가필요한경우, 채권자가채무자의실시발명등을충분하게특정하지못하여신청취지와신청원인을변경할필요가있는경우, 전자장비를이용하여기술이나영업현황등에관하여설명할필요가있는경우, 추가적인주장과소명또는합의의진행등을위하여당사자쌍방이기일속행을요청하는경우등에있어서는기일을속행하기도한다. 기일을속행하더라도, 그기간은 1 내지 3주내외로단기로정하는것이일반적이며, 심리가장기화되는것은가처분의본질에맞지아니하므로, 최대 3, 4회정도기일이진행되면심문을종결하게된다. (5) 증거방법 ( 가 ) 임시의지위를정하기위한가처분절차에서는증명대신소명에의한다 ( 민사소송법제301조, 제279조 ). 소명의방법에는제한이없으나, 즉시조사할수있는증거에의하여야한다 ( 민사소송법제299조제1항 ). 따라서심문절차로진행되는임시의지위를정하기위한가처분의경우에는심문기일에즉석에서제출될수있는서증, 검증물, 참고인심문등이가능할것이며, 문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청, 법원밖의증거조사신청, 사실조회신청등즉시성이없는소명방법은채택되지아니함을원칙으로하고있다. ( 나 ) 그러나, 사건의유형에따라서는신속한처리보다신중한처리가요망되는경우가적지아니하며, 채권자와채무자측에서모두가처분단계에서추가적인조사를원하는경우도적지아니하므로, 이러한경우에는지나치게과다한시간이소요되거나, 전체소송경과에비추어지나치게늦게신청한소명방법을제외하고는문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청, 사실조회신청등을채택하기도한다. 지적재산권관련가처분은신중한처리가 13) 가처분이의나취소사건과는달리, 일반적인가처분사건에있어서는수명법관에의하여기일이진행된경우수명법관이심문종결을하고있다.

26 더욱요망되는유형에해당하므로, 지나치게과다한시간이소요되거나, 전체소송경과에비추어지나치게늦게신청한소명방법을제외하고는문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청등과같이상당한시간을요하는소명방법도채택하고있고, 같은맥락에서기술설명회를개최하거나, 검증 감정신청을채택하는경우도적지아니하다. 다만, 본안소송의증인에대응하는참고인심문의경우에는이를채택하지아니하고인증진술서로대체하도록하는것이실무례인데, 이는소명방법에는즉시성이있어야하므로당사자의요청에따라심문기일에재정할수있는우호적인제3자에집중될수밖에없어증거가치가떨어지는점, 증인과는달리반대심문권이보장되지아니하며, 선서를하지아니한참고인의허위진술을배제할수단이없는점, 특히지적재산권관련사건에서는참고인의진술이의미를갖는경우가거의없는점등을근거로하고있다. ( 다 ) 실무상으로는주로감정신청의채부가문제되고있다. 감정신청은본질상즉시성이없다고할것이어서이를채택하지아니하더라도부당하다고할수없고, 감정절차에과다한시간이소요된다는사정이명백하다면보전의필요성을인정할수있는지의문이라는점, 만일이를채택하는것을원칙으로하여가처분절차를운용한다면가처분제도가본안소송화되는것을막을수없는점에서이를배척하는실무례가적지아니하고일응의타당성도있다고보인다. 다만, 화학발명에서그성분의조성을다투는경우와같이감정을거치지아니하고는침해사실을소명할수없는경우가적지아니한데, 소명방법의즉시성이없다는이유만으로감정을채택하지아니한다면이는동종유형의가처분신청자체를봉쇄하는결과를가져온다는점도고려되어야하므로, 서울중앙지방법원에서는감정신청이접수되면그때까지제출된소명자료만으로권리침해의가능성이소명되었는지를검토하고, 대상물을감정할수있는기관에감정에필요한시간이어느정도인지여부를확인하여그채택여부를결정하는것을원칙으로하고있다. 이와같은문제는컴퓨터프로그램제29조소정의금지청구권을피보전권리로한신청에서도

27 발생하는데, 소스코드의확인이필수적인유형임에도법원이스스로소스코드의유사성을판단할수없다는점에서다른지적재산권침해금지사건보다더복잡한양상을보이게된다. 채권자로서는프로그램심의조정위원회를감정인으로한감정신청이채택되지않으면사실상피보전권리를소명할방법이없으므로가처분신청과거의동시에채무자측프로그램전부를목적물로삼아감정신청을하고, 채무자는영업비밀침해를이유로감정신청이부당하거나적어도목적물이제한되어야한다고주장하는예가적지아니한데, 소스코드를확인하기전에는감정목적물로삼아야할것인지여부를판단하는것자체가어려우므로, 사건의심리과정에서감정신청의채부및그대상이주된쟁점이된다. 서울중앙지방법원의경우감정을둘러싼다툼이심한경우쌍방당사자의기술진이참여한가운데권리침해의개연성, 감정의필요성및범위를결정하기위해기술설명회와유사한심문기일을별도로지정하여감정신청의채부를결정하고있다. ( 라 ) 복잡한특허사건의경우에는, 당사자가기술설명회를신청하는경우가많다. 기술설명회의신청이있으면재판부에서기록을검토하고그필요여부를판단한후양당사자에게그기일을통지한다. 경우에따라서는당사자의신청이없어도법원에서당사자의의견을물어직권으로기술설명회를개최하기도한다. 기술설명회에는당사자및그기술에관하여잘설명할수있는전문가 ( 예컨대, 변리사등 ) 가참석하여재판부에게그기술에대한설명을하게된다. 소송대리인이있는사건의경우에는전자장비와실제물건등을준비하여재판부가이해하기쉽게기술에관하여설명하는등기술설명회에많은공을들이는경향이있으며, 실제로재판부의심증형성에많은도움이된다. ( 마 ) 간혹채권자나채무자의제품생산, 판매또는영업현황등에대한소명을위하여현장을촬영한비디오테이프나 CD 등을제출하고이에대한검증을신청하는경우도있으나, 이에대하여는별도로검증을실시하지는아니하고, 이를검증물또는참고자료로제출받아서재판부에서그내용을

28 확인하는것으로갈음함이일반적이다. (6) 결정의고지및집행 ( 가 ) 결정의고지시점일반적인임시의지위를정하기위한가처분사건처리실무례에의하면, 추가자료를제출할수있도록허여한기간이종료한때로부터 1 내지 2 주내에결정함을원칙으로하고있고, 추가로제출된서면에새로운주장이포함된경우에한하여다시상대방에게반박서면을제출할기간을허여하고있다. 그러나지적재산권관련가처분사건의경우결정의파급효가크고, 이유를기재하지아니한결정을고지하는예가거의없으며, 법원이기술적내용을파악하는데상당한기간이소요되는경우가많은데다가, 비교대상발명내지비교대상고안등에관한자료가끊임없이제출되는예도적지아니하고, 심문이종결된이후에새로운쟁점이부각되어그주장 소명이필수적인경우도있으므로, 그결정고지가지연되는예가빈번하다. 이와관련하여결정예정일을고지하고결정예정일이후에는추가준비서면을제출하지아니하도록소송지휘를하는실무례도있다고하나, 서울중앙지방법원에서는가처분이의사건은민사집행법상심리종결일을지정하도록규정하는반면, 가처분사건에대하여는그와같은규정이없고, 본질이결정인이상결정일까지접수된모든자료를검토하여야한다는점을고려하여, 가처분사건에서결정예정일을고지하고있지는아니하다. 한편당사자가특허무효심판청구등의결과를보기위하여결정고지의유보를요청하는예도있는데, 가사결정의유보를원하는자에게유리한결정을하게될심증이형성된상태라고하더라도, 쌍방이결정의유보에동의하는경우를제외하고는이를받아들이지아니하고있다. ( 나 ) 재판의형식및내용가처분에대한재판은변론기일또는심문기일을경유하였는지여부와

29 관계없이모두결정으로한다 ( 민사집행법제301조, 제281조제1항 ). 결정은이유기재를생략할수있으며, 상당한방법으로고지하면족하나 ( 민사소송법제224조, 재221조 ), 실무상당사자및항고심법원으로하여금쟁점과판단근거를알수있도록이유를기재하는경향이며, 특히기각결정의경우가처분이의를거치지아니하므로그필요성이더욱크다. 지적재산권관련가처분의경우회사관련가처분사건등과달리신속성의요청이상대적으로적고심리가장기화되는경우가많으므로, 대체로판결에준하는정도의이유기재를하고있다. 채권자의신청을인용하여야하는데, 신청취지기재자체로집행이곤란할것으로보이는등의경우에는, 그정도가심하면재개를하거나전화로연락하여신청취지를정정하도록권고하기도하지만, 그정도가심하지아니하면법원이직권으로집행이가능하도록적절히주문을정하고, 신청취지에는 주문과같은취지의결정 정도로기재하고있으며, 민사집행법제305조제1항에서 법원이신청목적을이루는데필요한처분을직권으로정한다. 고규정하고있음에비추어, 이러한실무례가변론주의나처분권주의에위반되는것으로보이지아니한다. 신청을인용하는경우에담보제공을조건으로할수있는데 ( 민사집행법제301조, 제280조제3항 ), 서울중앙지방법원의경우에는원칙적으로담보제공을명하며, 특별한사정이없는한지급보증위탁계약체결문서의제출로갈음함을허가하고있다. 이때담보액을정하는기준이문제될수있는데, 이에관하여는일률적인기준이없고. 본안소송의결과가나올때까지채무자가입게될예상손해액을기준으로하여, 채권자의자력과소명의정도, 본안에서의승소가능성등을종합적으로고려하여야할것이다. 실무상 5천만원내지 1억원을기준으로하여, 채무자의영업규모가작아예상손해가적거나권리침해가명백하여본안소송에서결과가바뀔가능성이적은경우등에있어서는 3천만원, 1천만원, 5백만원까지담보액을감경하고, 반대로채무자의영업규모가크거나본안소송에서결과가바뀔가능성이상대적으로많은경우등에있어서는 2억원, 3억원까지담보액을가중하며, 그파급효과가큰사건에있어서는 10억원까지

30 담보액을명한경우도있다. 14) ( 다 ) 결정의집행가처분결정중특허권이나실용신안권등을침해하는 ( 가 ) 호발명 15) 의완제품등에대한집행관보관명령은가처분결정이고지된날로부터 2주이내에집행하여야할것이나 ( 민사집행법제301조, 제292조제2항 ), 앞으로의행위금지를명하는명령은부작위의무를지우는것이기때문에가처분의내용을채무자에게고지함으로써그효력이발생하며, 별도의집행이라는개념이존재하기아니하게된다. 다만, 채무자가향후그명령에위반하는행위를할경우에대체집행이나간접강제에의하여의무의이행을강제하게되며, 이때에는그위반행위시로부터 2주이내에대체집행이나간접강제에의한집행을하여야할것이다. (7) 조정 화해 ( 가 ) 보전절차에서보전소송의소송물에관한조정 화해가가능함에는이설이없는것으로보이며, 이경우조정 화해가본안소송의확정시까지잠정적인합의임을명시하여두면, 본안청구권의존부판단에영향을미치지않을수있을것이다. 보전절차에서보전소송의소송물에관한조정이성립되면보전소송은취하된것으로보며 ( 민사조정규칙제4조제3항 ), 화해가성립되면그로써당연히보전절차가종료된다. ( 나 ) 보전절차에서본안소송의소송물에관한조정 화해가가능한지여부에대하여논의의여지가있으나, 현재실무는이를긍정하는것으로보이고, 나아가화해권고결정및조정에갈음하는결정에관한규정도준용된다고보고있다. 다만이경우본안소송의소송물에관한서면또는구술에의 14) 엘지전자주식회사가주식회사대우일렉트로닉스를상대로특허권침해등을이유로클라세세탁기의제조등금지를구한 2006 카합 4300 사건, 두산중공업주식회사가자기회사에서퇴직하여에스티엑스중공업주식회사로전직한임직원을상대로전직금지를구한 2007 카합 3903 사건등에서 10 억원의담보를명한바있다. 15) 여전히 ( 가 ) 호발명으로특정되고있는점은시정되어야할것으로보인다.

31 한화해 조정의신청및인지의첩부 16) 가있어야할것이다. 보전절차에서본안소송에관한조정 화해가성립하였을경우에본안소송이당연히종료되지는아니하고, 원고가소를취하하여야할것이며, 만약소를취하하지않는다면권리보호의이익이없음을이유로각하하여야할것이다. ( 다 ) 서울중앙지방법원의실무상, 양측에서법정외에서조정 화해를위한접촉을시도하여어느정도의견접근을이룬후조정 화해문안의작성을위한기일지정을요구하는경우, 사실상의견접근을이루었으나단체내부의의사결정절차의경유를우하여화해권고결정또는조정에갈음하는결정의고지를요구하는경우, 채무자가향후침해행위를하지아니하겠다고하여가처분인용결정에갈음하는화해를하게되는경우등을제외하고는조정이나화해를시도하거나, 화해권고결정또는조정에갈음하는결정을발령하는예는거의없다. 이는채권자가현저한손해나급박한위험을피하기위하여가처분을신청하는것이므로, 채권자의의사에기하지아니한조정이나화해절차의경유또는 2주의이의기간이있는화해권고결정이나조정에갈음하는결정의경유가채권자의권리를현저하게침해할우려가있기때문이다. 바. 즉시항고및가처분이의 취소 (1) 즉시항고가처분신청이각하또는기각된경우, 채권자는원심법원에즉시항고를제기할수있다 ( 민사집행법제301조, 제281조 2항, 민사소송법제439조, 제 444조 ). 항고권자는재판을고지받은날로부터 1주의불변기간내에항고장을제출하여야하는데 ( 민사집행법제23조, 민사소송법제444조 ), 결정서송달후 1주가지난후에야항고장을접수하여항고장각하명령을발령하는예가적지아니하다. 다만, 이경우의즉시항고는 집행절차에관한집행법원의재 16) 소장에납부할인지액의 5 분의 1 에해당하는인지액을납부하여야한다 ( 민사소송등인지법제 7 조제 1 항, 민사조정법제 5 조제 4 항, 민사조정규칙제 3 조제 1 항 ).

32 판에관한즉시항고 는아니므로, 민사집행법제 15 조가정하고있는바에따 라항고장을제출한날로부터 10 일이내에원심법원에항고이유서를제출하 지아니하였다고하여즉시항고를각하할수는없다. (2) 가처분이의 취소 ( 가 ) 가처분신청이인용된경우, 채무자는가처분이유효하게존재하고취소 변경을구할이익이있는한언제든지가처분이의 취소신청을제기할수있다. 즉시항고와달리가처분이의및취소신청에관해서는가처분결정을한당해법원의담당재판부가다시심리 결정하게된다. 17) 그심리방법은가처분사건과크게다르지아니하며, 개정민사집행법상가처분이의및취소신청에대하여변론또는심문을거쳤는지여부와관계없이결정으로재판하도록규정하고있다 ( 민사집행법제301조, 제286조제3항, 제287조제3항, 제288조제3항, 제307조 ). ( 나 ) 가처분사건과달리가처분이의및취소신청의심리에있어서주의할사항은다음과같다. 1) 가처분이의는당해가처분절차내에서가처분신청의당부를재심사하는제도이므로, 가처분절차의속행과같은형식으로사건을처리한다. 따라서가처분이의사건의경우기록을별도로제조하지아니하고가처분사건기록에가처분이의사건번호만으로표시하고, 추가적인서면과증거도가처분사건에이어서하나의기록에첨부하게된다. 또한, 가처분이의사건의첫기일에는가처분사건의최종기일이후에제출된준비서면의진술과서증의제출을하게되고, 서증번호도종전에제출된번호에이어서부여하게되며, 17) 이에대하여는지적재산권관련침해금지가처분신청의경우심문을거치지아니하고발령되는예가없고, 그심리기간도짧다고할수없는데, 이와같은상태에가처분신청을인용하는결정이발령되었다면그이의사건을다시당해심급에서담당하도록하는것이적절한것인지의문이있으므로, 입법론으로는적어도심문을거친사안에대하여는채무자가이의신청을할권리를포기하고즉시항고를할수있도록하는방안을검토할필요가있다는견해가있다.

33 가처분사건에서대리권을가지고있던소송대리인은가처분이의사건에서도당연히대리권을가지게된다. 반면, 가처분취소는일단유효하게발령된가처분을별개의절차에의하여실효시키는제도이므로, 채권자와채무자의지위가바뀌고, 별도의기록이조제되며, 서증번호도새롭게부여되고가처분절차에서의소송대리인이당연히대리권을가지게되지도않는다. 2) 가처분이의사유는아무런제한이없으므로, 가처분이의절차에서가처분취소사유에해당하는사유, 즉사정변경, 특별사정, 제소기간의도과등을이의사유로주장할수있다. 한편, 가처분이의절차에서채권자가신청취지및신청원인을변경하거나확장할수있는지여부에관하여논의가있으나, 가처분이의절차는채무자를위하여인정된제도이므로이를허용할수없다고봄이상당하다. 3) 가처분절차에서는수명법관이심문기일을진행하는경우에도즉시심문종결이가능하다. 그러나가처분이의나취소에서는가처분절차와달리민사집행법이심리종결일을명시적으로규정하면서심리종결선언의주체를법원으로정하고있으므로 ( 민사집행법제301조, 제286조제2항 ), 재판부전체가심문에관여하여심리종결선언을하거나, 수명법관이심문기일을진행하였다면기일외에서결정형식으로심리종결일을고지하여야할것이다. 4) 가처분인용결정과아울러그가처분결정에서정한의무위반에대비한간접강제결정을하는경우가있는데, 간접강제결정은가처분결정이아니라가처분결정의집행방법에불과하므로간접강제결정에대한불복역시가처분이의가아닌즉시항고로만가능하다 ( 민사집행법제261조제2항 ). 따라서채무자가간접강제결정과함께발령된가처분에대하여이의신청을한경우, 그신청이즉시항고기간이후에제기되었다면간접강제결정에대한즉시항고의취지가있는지석명한후그러한취지가포함되었을경우간접강제결정부분에대하여항고장각하명령을발령하여야할것이고, 즉시항고기간이내에제기되었다면역시간접강제결정에대한즉시항고의취지가있는지석명한후그러한취지가포함되어있고항고장을제출한날로부터 10일이

34 내에적법한항고이유서가제출되었을경우에는기록을복사하여항고법원에송부하고, 10일이내에항고이유서가제출되지아니하는등민사집행법제15조제5항에해당하는사유가있으면간접강제결정부분에대한항고를각하하는결정을하여야할것이다. 5) 가처분결정과는달리가처분이의나취소결정은이유기재를생략할수없고, 반드시이유를기재하여야한다 ( 민사집행법제301조, 제286조제4 항, 제288조제3항, 제307조 ). 다만, 이미가처분결정에이유를기재한경우에는민사집행규칙제203조의 3 제2항에의하여가처분결정의이유를인용할수있다. 사. 집행의취소및본집행으로의이전 (1) 집행의취소 ( 가 ) 앞에서본바와같이가처분결정이인용되면결정은집행되어야하 는바, 주문의형태에따라그집행방법이달라진다. 주문이 1. 채무자는별 지도면및설명서기재의제품을생산, 사용, 판매, 배포하여서는아니된다. 2. 채무자는위제품과그반제품 ( 위의완성품의구조를구비하고있는것으로아직완성에이르지않은물건 ) 에대한점유를풀고이를채권자가위임하는집행관에게인도하여야한다. 3. 집행관은위보관의취지를적당한방법으로공시하여야한다. 는형식으로이루어지는경우를 집행관보관형가처분명령 이라고하며집행관에게집행기간내에집행을위임하여야한다. 집행관은동산의점유이전금지가처분 ( 집행관보관형 ) 의집행방법에준하여집행한다. 주문이 채무자는별지기재의방법에의한 OO을제조하거나, 위방법에의하여제조한 OO를판매, 반포하거나그목적으로전시하여서는아니된다. 는형식등으로이루어지는경우를채무자부작위명령형가처분이라고하며, 고지로효력이생기며, 별도의집행방법은없고, 채무자가부작위명

35 령을위배하여계속침해행위를하면대체집행의방법으로가처분에위반한실시품등을제거할수있고, 간접강제의방법을취할수도있다. ( 나 ) 이와같은이미실시한집행처분의전부또는일부의효력을상실시키는집행기관의행위를집행의취소라고하며, 채권자또는채무자의신청에의하거나집행기관이직권으로한다. 집행취소의사유는다음과같다. 1) 채권자의집행취소 ( 해제신청 )-채권자는보전처분의집행상태가계속되고있는한언제든지집행기관에대하여그집행취소를신청할수있다. 집행취소는채무자에게는전혀불이익할것이없으므로, 채무자의동의가필요없으며, 또그신청에기한집행취소결정에대하여채무자는항고할이익이없다 ( 대법원 마351 결정 ). 2) 보전처분의취하를이유로한채무자의집행취소신청-보전처분의신청이취하또는취하간주되었을때채무자가이를이유로집행취소의신청을할수있는가에관하여는견해가엇갈리나실무상은할수있는것으로취급된다. 보전처분의취하서또는취하증명서를민사집행법제49조의서면에준하는것으로보고, 민사집행법제50조에의하여집행을취소하는것으로본다. 3) 보전처분에대한이의사건 취소사건등에서보전처분을취소하는판결 ( 가집행선고있는경우또는확정판결인경우 ) 또는결정이있거나가처분에대한이의신청또는상소가있는경우민사집행법제309조 1항에의하여집행한가처분을취소하는재판이내려진때에는채무자가민사소송법제49조, 50조에의하여그재판서의정본을집행기관에제출하여집행취소를신청하면집행취소절차를밟는것으로처리하고있다. 집행취소사건의관할법원은보전처분을발령한법원 ( 집행법원 ) 이다. ( 다 ) 집행행위가필요없는보전처분의집행취소는채무자에게취소결정정본을송달함으로써족하다. 집행관이행한집행의취소는집행관이그집행상태를제거하는조치를취함으로써한다. 집행관이채무자의점유를배제하고직접점유한물건은현실로점유를반환하는절차가필요하다.

36 ( 라 ) 집행취소의결과채무자는보전처분의구속에서벗어나게된다. (2) 본집행으로의이전 ( 가 ) 의의보전처분은강제집행의보전을목적으로하는임시적인처분이므로, 채권자가집행권원을얻어강제집행을할수있게되면보전처분이집행되어있는상태에서본집행을하게되는데, 이를실무상본집행으로의이전이라고한다. 여기서집행권원이라함은확정된종국판결이나가집행의선고가있는종국판결 ( 민사집행법제24조 ), 그외항고로만볼복할수있는재판, 가집행의선고가내려진재판, 확정된지급명령, 강제집행승낙부공정증서, 소송상화해, 청구의인낙등 ( 민사집행법제56조 ) 을말한다. 지적재산권가처분의경우는사용금지청구의본안소송의판결이이에해당된다. 본집행으로이전은사용금지청구의본안소송에서가집행의선고가있는경우에도본집행으로이전이가능하나, 특허권침해금지가처분등에서인용결정에서담보제공을조건으로하여담보를제공한경우, 이와같은담보에관하여는채무자의동의를받아담보취소를하는방법도있지만, 본안소송에서승소판결을받아그판결이확정된경우에도담보제공의필요성이없게되어담보취소신청을하여공탁금을회수할수있게된다. ( 나 ) 이전의요건보전집행이본집행으로이전하기위해서는보전처분의집행과강제집행사이에사건의동일성이요구된다. 사건의동일성이라함은주관적요건으로서당사자가동일하고, 객관적요건으로서집행될권리의내용이동일함을요한다. 대법원판례 18) 에의하면, 보전처분의피보전권리와본안의소송물인권리는엄격히일치함을요하지않으며청구의기초의동일성이인정되는한그보전처분에의한보전의효력은본안소송의권리에미치고, 동일한 18) 대법원 선고 81 다 1223, 81 다카 991 판결, 선고 92 다 판결, 선고 95 다 판결, 선고 99 다 판결등

37 생활사실또는동일한경제적이익에관한분쟁에있어서그해결방법에차이가있음에불과한청구취지및청구원인의변경은청구의기초에변경이없다고하고있다. 한편, 보전처분의집행이된후당사자의승계가있고본안의집행권원이승계인을당사자로하여성립한경우당사자의승계의사실을어떠한형식으로해결할것인지가문제된다. 이점에관해서는보전집행의효과의승계를주장하려면승계집행문을받아이미이루어진보전처분을승계하여야한다는견해도있을수있으나, 본집행에의이전이라함은이미보전집행으로서된것이본집행의일부와중복하는한본집행에서는이를생략하고이미이루어진보전집행의결과를이용하여절차를진행시키면족하다는것에불과하므로, 이를보전집행의실시로볼필요는없고, 보전처분명령에관하여승계집행문을필요로하지않는다는견해가유력하다. ( 다 ) 이전의시기보전집행이본집행으로이전하는시기에관해서는학설과판례의견해가나뉘어있다. 학설중에서는채권자가본집행을신청한시점으로보는견 해 도있으나, 채권자의신청에기하여구체적인집행이개시된시점으로 보는견해 ( 본집행개시설 ) 가유력하다. ( 라 ) 이전의절차본집행으로의이전에있어서는원칙적으로중복되는절차를다시밟을필요가없이보전처분이집행되어있는단계에서본집행의다음절차를행하면족하다. 다만본집행이효력을상실하게되었다고할때어느절차까지유효한보전처분의집행이냐를판가름할수있게되므로, 언제본집행이개시되었는지를명확히할필요는있다. 집행관보관의점유이전금지가처분은이미채무자의점유를해제하여인도집행을종료하였기때문에새로점유를취득하는절차는필요없고그대로채권자가점유를이전하면족하다. 집행관보관, 채무자사용형의경우에는새로이채무자의사용을배제하는현실적인집행이필요하다. 집행관보관 채권자사용형은채권자에게집행관보관이해제되었음을고지함으로써족하다. 그러나가처분사건에서는집행관보관등의

38 집행만이가능하였으나본안에서는침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함한다 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있으므로, 본안판결에서폐기까지명하였을경우, 본집행은이러한폐기절차를밟는것이라고할것이다. 3. 구체적인사례에대한검토 가. 특허권 실용신안권침해금지가처분 (1) 일반론특허법제126조, 실용신안법제30조소정의침해금지청구권을피보전권리로하는가처분신청으로, 상표 ( 서비스표 ) 권등을피보전권리로하는경우와함께높은비율을차지하고있다. 이러한가처분신청이배척되면많은연구개발비를투입하여등록발명및등록고안을이루어낸채권자가제한된보호기간동안의독점적실시권마저보장받지못하는불이익을입게되고, 특허제도및실용신안제도가유명무실하게될우려가있다고하겠으나, 신청이받아들여지면이른바만족적가처분의성격을가질수밖에없어채무자는본안판결을받기도전에물품의생산, 사용, 양도등경제활동을전면적으로금지당하는결과가되어치명적인손해를입게되고가처분사건의결론이나면그분쟁이그대로종료되는예가적지아니하다는점에서, 법원은신속보다는신중한심리를원칙으로하고있다. 19) 일반적으로채권자는, 특허권 ( 이하본항에서실용신안권을포함하는의미로사용한다 ) 또는그전용실시권을보유하고있다는주장, 채무자가실시하고있는 ( 가 ) 호발명 ( 이하본항에서고안을포함하는의미로사용한다 ) 이채권자의등록특허권의개별청구항의각구성요건을그대로구비하고있거나 19) 이효제, 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분의실무상제문제, 사법연수원지적재산권실무법관연수자료 ( ), 18 면

39 ( 문언침해 ) 그중일부를등가관계있는다른구성요소로변경하여실시하고있다는 ( 균등침해 ) 20) 주장및특허권침해로인하여채권자의시장점유율이감소한다거나신용이저하되는등가처분을발령할보전의필요성이있다는주장과그소명을한다. 21) 이에대하여채무자는, 특허발명이공지공용기술에해당하여무효라는주장, 특허청구항의구성요건자체가추상적이거나불분명하여그권리범위를주장할수없다는주장 ( 기재불비항변 ), ( 가 ) 호발명이특허발명의구성요소의전부또는일부를구비하지아니하고있다는주장 ( 구성요건완비의원칙 ), 특허발명의진보성이없어가처분신청이권리남용에해당하거나보전의필요성이없다는주장및계약관계등에의하여채무자가특허실시권을보유하고있다는주장과그소명을한다. 위와같이특허권에기한침해금지가처분에있어서는특허발명자체의유효성및진보성에대한주장과소명까지이루어지므로, 심문기일이 2회이상열리는예가많고, 그심리기간도길다. 아래에서는서울중앙지방법원의최근결정중각쟁점에관한전형적인사례몇개를소개하도록하겠다. (2) 쟁점별주요사례 20) 이에관하여대법원은균등침해가성립하기위한 5가지요건에관하여다음과같이판시하고있다. ( 가 ) 호발명이특허발명의권리범위에속한다고할수있기위하여는특허발명의각구성요소와구성요소간의유기적결합관계가 ( 가 ) 호발명에그대로포함되어있어야할것이고, 다만 ( 가 ) 호발명에서구성요소의치환내지변경이있더라도 1 양발명에서과제의해결원리가동일하며, 2 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내며, 3 그와같이치환하는것을그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로자명하다면, 4 ( 가 ) 호발명이특허발명의출원시에이미공지된기술내지공지기술로부터그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수있었던기술에해당하거나, 5 특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는등의특별한사정이없는한, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소는특허발명의대응되는구성요소와균등관계에있는것으로보아 ( 가 ) 호발명은여전히특허발명의권리범위에속한다고보아야한다. ( 대법원 선고 98후836 판결 ) 21) 지적재산권재판실무편람, 115면

40 ( 가 ) 채무자실시발명의특정에관한사례 22) 1) 채권자가 컴퓨터다중망선택장치 에관한등록특허발명의특허권자인데, 채무자가위등록특허의청구항제1항, 제3항의구성요소를그대로사용하여 컴퓨터망전환장치 를제조, 판매하고있음을주장하며, 그생산, 사용, 판매등의금지를구한사안에서, 채권자가채무자가실시하고있는 컴퓨터망전환장치 의회로도등에관하여특정하지아니하고, 단지채권자의등록특허발명을이용한일체의제품을생산, 판매하여서는아니된다고주장하고있음에불과하여, 집행이가능할정도로채무자실시발명에대한특정이이루어지지아니하였음을이유로이를기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합2071 결정 ). 2) 채권자가 침사분리기 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가등록고안과동일한침사분리기를제조, 판매하고있음을이유로 채권자의등록실용신안권과동일한침사분리기 의제조, 판매의금지를구한사안에서, 집행이가능할정도로신청이특정되지아니하였음을이유로신청을기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3269 결정 ). ( 나 ) 특허발명이공지공용기술인지여부및특허청구항의특정에관한사례채권자가 디지털자동요금계수장치 에관한등록특허권자인데, 채무자가위특허발명의청구항제1항, 제4항을침해하여 디지털자동요금계수장치 에관한발명을실시하고있음을이유로그생산, 판매등의금지를구한사안에서, 청구항제1항이공지공용기술을사용하여무효인지여부및청구항제4항이특정되어있는지여부가문제된사례이다. 특허청구항제1항과제4항은다음과같다. 1 청구항제1항 : 처리부 22) 다만, 위와같은경우에있어서, 채무자실시발명이특정되지아니하였더라도이를즉시기각하는것은지양하여야할것이고, 상당한기간을정하여특정을명한후에도이에응하지아니하거나, 등록특허의침해에대한사정이엿보이지아니함에도불구하고, 채무자가실시하는발명을특정하지도아니한채막연히채무자에게이를밝히라고하는등영업비밀침해의의도가있는것으로보이는경우또는실시발명의불특정외에다른사정에비추어기각이명백한경우등에있어서만이를이유로기각함이상당하다고할것이다.

41 (701) 에연결된모터구동부에의해구동이제어되는모터 (1) 의회전이구동기어 (51) 에맞물린종동기어 (52) 및종동축 (53) 을통하여고정판 (6) 상부에설치된선별회전판 (3) 이회전되도록하고, 고정판 (6) 의가장자리에고정몸체 (1) 및가동몸체 (4) 를제1고정나사 (42) 로고정하여선별회전판 (3) 의일부가커버되도록하며, 고정몸체 (1) 의일측에동전선별감지부 (2) 가돌출되도록구성된동전선별계수기와지폐의선별및계수기능을포함한디지털자동요금계수장치에있어서, 상기고정몸체 (1) 는중공인외주연부하단에고정공 (11') 을갖는플렌지 (11) 를바깥쪽방향으로향하도록형성하되, 상기외주연부일측을절개하여동전선별감지부 (2) 의안내판 (21) 에결합된걸림편 (22) 의일부가선별회전판 (3) 의위로노출되도록구성하고, 가동몸체 (4) 의외주연부에관통공 (41') 이형성된리브 (41) 를형성하여상기외주연부상단에제1 고정나사 (42) 로고정하되, 상기가동몸체 (4) 의일부가고정몸체 (1) 의내주연부에삽입되며상기리브 (41) 에의해고정몸체 (1) 에걸려지도록구성하고, 상기제1고정나사 (42) 와리브 (41) 사이에제1코일스프링 (43) 이삽입되도록구성됨을특징으로하는디지털자동요금계수장치. 2 청구항제4항 : 청구항제1항에있어서, 상기처리부 (701) 에서는지폐및동전의선별, 계수된교통요금을자동연산하고, 정의된교통요금테이블에따른자동거스름돈반환및요금처리정보내역을권종별 ( 즉, 일반과학생및어린이요금 ) 로분류저장하며, 동처리정보내역을교통카드판독기와연계하여교통카드정산시스템을통해교통요금처리정보내역을전송하고, 교통요금의모든지불형태의처리내역은물론노선별, 운수사별, 요금별수익금을집계및정산하는기능을더실시하는것을특징으로하는디지털자동요금계수장치. 서울중앙지방법원은, 청구항제1항의효력에관하여, 등록특허발명의출원전에공개특허공보에공개된 동전선별계수기 에관한고안의상세한설명및도면에서위등록특허발명의청구항제1항과동일한기술구성이기재, 도시되어있고, 그목적내지효과도동일한사실이소명되어, 채무자의실시발명이공지의기술만으로이루어진것이므로등록특허발명의청구항

42 제1항과의동일, 유사여부를판단할필요없이그권리범위에속하지아니한다고판단하였고, 청구항제4항의효력에관하여, 청구항제4항은단순히기능을나열한것에불과하고기술적구성에관하여아무런기재가없을뿐만아니라위등록특허발명의상세한설명에서도이러한기능을구현하는기술적구성에관한내용이전혀기재되어있지아니하여그기술적범위를특정할수없으므로, 채권자가그등록특허발명의권리범위를주장할수없다 23) 고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3216 결정 ). ( 다 ) 특허발명의진보성에관한사례채권자는 레이저포인터가장착된장난감총 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가제조, 판매하고있는장난감총이등록실용신안의청구항제2항을침해하고있다고주장하며그생산등의금지를구한사안이다. 등록실용신안의청구항제2항의내용은다음과같다. 가늠쇠와가늠자공지의조준장치가형성된장난감총에있어서, 레이저비임을투사하는레이저포인터 (4, 별지제2목록의도면에표시된부호이며, 이하같다 ) 와플라스틱총알을사용하는장난감총 (2) 을끼워맞춤에의하여레이저포인터 (4) 의하단과장난감총 (2) 의상단에결합요구를서로대응되게형성하여끼워맞춤하여결합되도록한것을특징으로하는레이저포인터가장착된장난감총. 서울중앙지방법원은, 실용신안권침해금지를구하는가처분이이른바만족적가처분으로서그보전의필요성을신중하게결정하여야한다고하면서, 장래실용신안권이무효로될개연성이높다고인정된다면그보전의필요성을결한것으로보아야한다고전제한뒤 ( 대법원 선고 2003다30265 판결 ), 청구항제2항의구성요소는 1 가늠쇠와가늠자공지의 23) 대법원 선고 2000 후 235 판결 -" 특허발명의특허청구의범위기재나발명의상세한설명, 기타도면의설명에의하더라도특허출원당시발명의구성요건의일부가추상적이거나불분명하여그발명자체의기술적범위를특정할수없을때에는특허권자는그특허발명의권리범위를주장할수없는것이고, 특허발명의기술적범위를특정할수있는지여부는당사자의주장이없더라도법원이직권으로살펴판단하여야한다

43 조준장치가형성된플라스틱총알을사용하는장난감총 ( 구성요소 1), 2 레이저비임을투사하는레이저포인터 ( 구성요소 2), 3 레이저포인터의하단과장난감총의상단에결합요구를서로대응되게형성하여끼워맞춤하여결합되도록한것 ( 구성요소 3) 의 3가지로나누어볼수있는데, 그중구성요소 1, 2는위고안의출원이전에국내에서공지된기술이고, 구성요소 3 은미국에서특허등록되어공개된 전기와레이저가조합된모듈형태의조준시스템 에관한발명중 제2광원과프레임으로구성된레이저조준부 (the laser sight portion) 를총기에결합하기위하여위프레임의하단에구비된도브테일채널링 (dovetail channeling) 과총기의상부에형성된장착레일또는바 (a mounting rail or bar) 를서로끼워맞추어결합하는구성 과그기술적구성이동일하며 ( 이비교대상발명은 실제무기로사용되는총 에관한발명이다 ), 장난감총은실제무기로사용되는총의기술적구성을모방하거나단순화하여제조된다는점을고려해보면, 청구항제2항과비교대상발명이속한기술분야는서로인접한것이라고할수있으므로, 청구항제2항이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라면그출원전에공지된비교대상발명으로부터청구항제2항을극히용이하게고안해낼수있어, 청구항제2항은진보성이없어장래무효로될개연성이높아, 이사건신청은그보전의필요성을인정할수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합2375 결정 ). ( 라 ) 권리범위해당여부에관한사례채권자는 자석놀이완구 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가제조, 판매하는 자석끈 제품이위등록실용신안의청구항제1항을침해한다고주장하며, 그제조, 판매등의금지를구한사안이다. 서울중앙지방법원은, 등록고안의청구범위의청구항이복수의구성요소로되어있는경우에는그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이지, 각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 등록고안과대비되는실시고안이등록고안의청구범위에기재된필수적

44 구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구성요소가결여된경우에는원칙적으로그실시고안은등록고안의권리범위에속하지아니한다고할것이라고전제한후, 1 등록고안은자성체이며반복적인소성변형이가능한 1본의금속선내지는적어도 2본이상의금속선이꼬여진와이어로이루어진코어를구성요소로하나채무자의실시고안은비자성체인알루미늄을구성요소로하고있고, 2 등록고안은상기코어의양선단면에각각밀착되는한쌍의원반형영구자석을구성요소로하나채무자의실시고안은영구자석의형태가원반형이아닌원기둥형태이며코어의양선단면에밀착되는것이아니라밀폐된공간에수용되어상하좌우이동및회전이가능한기술구성으로되어있는등등록고안청구항제1항의필수적구성요소중상당부분을결여하였음을이유로그권리범위에속하지아니한다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1731 결정 ). 나. 저작권침해정지가처분 24) (1) 일반론저작권법제123조소정의침해정지청구권을피보전권리로하는가처분신청으로, 실무상다른지적재산권침해금지가처분신청사건과비교하더라도그인용률이상당히낮은편이라고알려져있던분야이다. 25) 이는만족적가처분이라는본질적인한계뿐만아니라, 아이디어를표절당했다고생각하는채권자가명예감정이나자긍심의손상을이유로충분한검토를거치지아니한채가처분신청을제기한사례가많고, 채무자가채권자의저작물을그대로베끼지아니하는한의거관계에관하여즉시성있는소명자료가제출되기어렵기때문으로이해되어왔다. 특히저작권을피보전권리로하여잡지발간이나영화상영의금지를구하는가처분신청이제기된경우, 이미그배 24) 특허등침해실무와는관련이없는부분이나가처분실무의다양성을이해하기에좋은예라생각되어그대로옮기기로한다. 25) 지적재산권재판실무편람, 152면

45 포나상영이거의종료되었다는사정이소명되어본안소송에서손해배상을구하는것은별론으로하고가처분결정을발령할보전의필요성이없다는이유로기각된사례및분쟁의실질적인이유가저작료미지급등금전채권적성격이강하고채무자의저작물발간등을금지할경우쌍방당사자모두에게손해가발생한다는이유로기각된사례등보전의필요성만을이유로기각된예도있다. 26) 그러나, 앞서본바와같이서울중앙지방법원의경우최근몇년간저작권침해정지가처분의인용률이다소높은편이었는데, 이는영세업체등이저작자의저작물 ( 특히, 서적 ) 을그대로베낀사례가많았기때문인것으로생각된다. 저작권침해정지가처분에있어서, 채권자는저작물성및저작권침해행위의존재에관하여주장및소명을하고, 채무자가저작재산권의제한사유등에관하여주장및소명을하게되는데, 저작권침해행위의존부와관련하여의거관계가있는지및동일성내지실질적유사성이있는지여부가주로문제된다. 이하에서는, 저작권침해와관련하여독특한특징을가지고있는이른바 소리바다사건 을비롯한온라인서비스제공자의책임과관련된가처분사건의개관및최근사례를소개하고, 저작권침해정지관련가처분사건의쟁점별주요사례를소개하겠다. (2) 온라인서비스제공자의책임과관련된사례 ( 가 ) 소리바다사건 1) 기존결정례개관 27) 이사건은주식회사소리바다가그이용자들로하여금 소리바다 라는프로그램을통해음원에관한 MP3 파일을 P2P 방식으로업로드및다운로드할수있게하고, 업로드된음원파일을공유할수있게하는서비스를제공하자, 저작인접권자들이그금지를구한일련의소송을말한다. 수원지 26) 이효제, 전게논문, 23면 27) 이효제, 전게논문, 26면

46 방법원성남지원 2002 카합 77 호사건에서서비스중지를명하는가처분이발 령되어그항소심에서도가처분결정이인가되었고, 그대표이사들에대한형 사사건에서저작권법위반방조죄로유죄판결이선고 28) 되었는데, 서울중앙지방 법원에는그후 2004 카합 3491 호로위 소리바다 프로그램의변형인이른바 소리바다 3 라는프로그램 29) 을이용한동종서비스의금지를구하는사건이 접수되어인용결정이발령되었으며, 이후동종서비스를제공하는업체를상 대로한 2005 카합 4187 호사건및그이의사건에서도같은취지의결정이발 령되었다. 30) 2) 소리바다 3 사건과관련된당사자들주장과법원의판단 31) 채권자들은 소리바다 3 프로그램 P2P 서비스가저작인접권자들의복 제권및전송권을침해한다고주장하였고, 이에대하여채무자는 P2P 서비스 를이용하는사용자에게편의를제공한것에불과하며, 설령방조행위로볼 수있다고하더라도저작권법에서방조자에대한금지청구권을인정하지아 니하고있는데다가, 채무자는온라인서비스제공자라고할것인데저작권침해 행위를예방하기위한기술적조치를마쳤으므로구저작권법 ( 법률제 8101 호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제 77 조제 2 항 32) 에의하 여면책된다고주장하였다. 법원은채무자가그이용자들과공동으로저작인접권을침해한다고 28) 대법원 선고 2005도872호사건에서유죄의취지로무죄를선고한원심판결을파기하였고, 파기환송후각벌금 20,000,000원이선고되었다. 29) 소리바다 3 프로그램에의한 P2P 서비스는채무자의서버를거치지아니하고사용자상호간에자체적인파일교환만이루어지는방식가운데네트워크에서기술적으로우월한일부사용자들의컴퓨터를슈퍼노드 (Super node) 지정하여사용자가가장용이하게접근가능한슈퍼노드에접속되도록하는시스템을채택하였다 30) 이업체의경우주식회사소리바다와는달리 P2P 방식의파일공유서비스를제공하는독립된인터넷사이트인 e-donkey 등의서버가슈퍼노드의역할을담당하도록구성되어있었다. 31) 이효제, 전게논문, 26, 27면 32) 구저작권법제77조제2항 : 온라인서비스제공자가저작물등의복제 전송과관련된서비스를제공하는것과관련하여다른사람의저작물등의복제 전송으로인하여그저작권그밖에이법에의하여보호되는권리가침해된다는사실을알고당해복제 전송을방지하거나중단시키고자하였으나기술적으로불가능한경우에는그다른사람에의한저작권그밖에이법에의하여보호되는권리의침해에관한온라인서비스제공자의책임은면제된다.

47 볼수는없으나, 음원검색창및정렬기능, 사실상의유료서비스실시, 서비스에이른경위등제반사정에비추어저작인접권침해행위를방조하고있다고인정한다음, 방조자도구저작권법제91조제1항의침해행위의주체에준한다고평가될수있다면금지청구권의대상이된다고판시함과아울러, 온라인서비스제공자로서의면책주장에대하여는최근다양한 DRM(Digital Rights Management) 기술이개발되고있는데, 단순한검색어제한방법이외의기술적조치를취하지아니한이상구저작권법제77조제2항에기한면책주장은받아들일수없다고판시하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2004카합3491 결정 33) ). 3) 소리바다 5 사건에관한법원의판단주식회사소리바다가 경부터 소리바다 5 프로그램을통하여동종의서비스를재개하자저작인접권자들이다시위서비스의금지를구하는일련의가처분신청을제기하였는데, 서울중앙지방법원에서는주식회사소리바다가개선된 DRM기술 34) 을적용하고있는것으로보이고, 이에의하면가처분으로서비스를중단시켜야할정도로저작권을침해한다고단정할수없다는이유로구저작권법제77조제2항에의한면책을인정하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2006카합1535 결정 ). 그러나, 위결정에대하여채권자들이항고하였고, 서울고등법원은 소리바다 5 프로그램이채택하고있 33) 이에대하여는가처분이의 ( 서울중앙지방법원 자 2005카합3179 결정 ) 를거쳐, 항고되었다가 ( 서울고등법원 2005라863호 ) 그항고가취하되어확정되었다. 34) 1 채무자가운영하는중앙서버에서해쉬함수를이용하여채권자들이저작인접권을가지는음원의해쉬값과같은경우공유할수없도록제한하고있고, 해쉬값의동일성을확인하기어려운경우에는다시음원의파형분석정보로동일성여부를확인하는필터링기술을채택 실시하고있는것으로보이는점, 2 복제한 MP3 파일의여유프레임이나 V2 Tag에향후인증이가능하도록하는정보를추가하는이른바 디지털워터마크제도 및저작권자는누구나채무자의인증을받아등록한다음용이하게자신의저작권을침해하는음원파일의유통금지를요청할수있도록하는이른바 그린파일제도 를채택함으로써, 위에서본필터링기술만으로예방할수없는저작인접권침해를예방할보조적수단을두고있는점, 3 현재까지의기술수준에비추어위에서본기술의기능을상회하여저작인접권의침해를예방할기술적수단이제시된바는없는것으로보이는점, 4 채권자들이채무자가주장하는위와같은저작인접권침해예방기술이사실상정상적으로기능하지않는다는점에대한소명자료를제출하지아니한점을들어가처분신청을기각하였다.

48 는 소극적필터링방식 35) 및그보완책으로서의 그린파일시스템 36) 등의기술적조치들에의하여저작권법제102조제2항이말하는저작인접권침해방지를위한기술적조치를다하였다고볼수없다고하며, 제1심결정을취소하고, 소리바다 5 프로그램을이용한 MP3 파일의업로드나다운로드등의서비스제공을금지하는결정을하였다 ( 서울고등법원 자 2006라1245 결정 ). 37) ( 나 ) 그밖의최근사례영상저작물의저작권과관련된최근결정으로판도라티비사건이있다. 판도라티비는이용자들이각종동영상파일을업로드하고업로드된동영상파일을스트리밍방식으로시청하거나자신의블로그등으로퍼가는기능을제공하는웹사이트인데, 일본에있는애니메이션저작물의저작자로부터대한민국내에서독점적실시권을부여받은채권자가채무자 ( 주식회사판도라티비 ) 를상대로애니메이션의업로드, 검색, 시청및퍼가기등의금지를구한사건이다. 서울중앙지방법원은위웹사이트의이용자들이위애니메이션을판도라비티의채널서버에업로드하는행위가저작권자의복제권 ( 저작권법제16조 ) 과공중송신권 ( 저작권법제18조 ) 을침해하는행위임을인정하고, 채무자가동영상파일을업로드하는사람에게사이버머니를지급하고있고, 동영상파일이시청될때마다광고가방영되어채무자는더많은이용자가동영상파일을시청하게할동기를가지게되는점에비추어이용자들의저작권침해에대한방조책임을부담한다고판단하였으며, 저작권의독점적실시권자인채권자는저작자를대위하여채무자를상대로그침해정지를구할수있다고하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3547 결정 ). 35) 저작인접권자등권리자들로부터필터링 ( 공유금지 ) 을요청받거나이미위운영자가공유금지로설정하여놓은음원파일들에대하여만필터링을실시하는방식 36) 저작인접권자등권리자들이위서비스운영자에게자신들의음원정보를제공하여필터링을요청한후위운영자의승인절차를거쳐파일공유를금지하는시스템 37) 위결정은이른바적극적필터링방식 ( 권리자들로부터이용허락을받은음원의파일에대하여만파일공유를허용하는방식 ) 에의한저작권침해방지조치에이르러야저작권법제102조에의한면책이가능하다는입장이아닌가생각된다.

49 (3) 저작권침해관련쟁점별주요사례 ( 가 ) 저작물성인정여부에관한사례 1) 채권자는로캠프법무사합동사무소웹사이트를개설, 운영하면서, 위웹사이트에개인회생및개인파산의신청자격, 절차, 준비서류등에관하여상세한안내물을게시하고있는데, 채무자가다른웹사이트를운영하면서위안내물을복제하고있다는이유로채무자웹사이트의폐쇄를구한사건에서, 채권자가작성한안내물이저작물에해당하는지여부가문제되었다. 서울중앙지방법원은채권자의안내물중상당부분이구파산법, 현행채무자회생및파산에관한법률, 같은법시행령및시행규칙의각규정, 법원행정처와그밖의출판사에서발간한파산및회생관련각종법률서적, 각종법률정보제공사이트에서제공하고있는내용을요약정리한것에불과하며, 채권자에의하여창작된것으로보이지아니하고, 소재의수집, 분류, 선택등에있어창작성이있는편집저작물이라고보기도어렵다는이유로위안내물의저작물성을부정하며, 채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합444 결정 ). 38) 2) 채권자 ( 주식회사한국리더쉽센터 ) 는 프랭클린플래너 라는다이어리를제조, 판매하는회사인데, 채무자가채권자다이어리의저작권을침해한다이어리를제조, 판매한다고주장하며그인쇄, 판매등의금지를구한사안에서, 채권자다이어리가편집저작물에해당되는지여부가문제되었다. 서울중앙지방법원은, 채권자다이어리의소재의선택, 배열에있어창작성이있다고주장하는, 가치 / 사명 란및 목표설정 란, 개인적인사항과업무로구분되어기재할수있도록한 주요업무리스트 란, 개별업무에대한점검사항을표시하는 자기점검 란, 매일매일의주요업무를기재하는 오늘의기록사항 란의경우와같은다이어리양식은사람이편리하게공란을메워넣을수있도록한것으로서새로운기록방식을그대로구현하여놓은것 38) 아울러위사건에서는가사저작권의침해가있더라도, 해당부분의삭제를구함은별론으로하고, 웹사이트자체의폐쇄를명할보전의필요성도인정하기어렵다고판단했다.

50 일뿐그자체가어떠한표현을내포하고있다할수없고, 이는단지아이디어의영역에속한다고할것이고, 해당월이아닌다른달의일자별속지를별도로보관하기위하여두고있는별도의 케이스, 해당날짜의면을쉽게찾아볼수있도록한 탭, 중요한사항을기재하도록한 색지노트 역시각각그자체는어떠한기능적인역할을수행할뿐어떠한사상이나감정의표현에해당한다고볼수없으므로저작권법의보호대상이아니며, 채권자의다이어리에 플래너가이드 란을마련하여둔것또한표현의영역이아닌아이디어의영역에불과하다고하며, 위다이어리가편집저작물임을전제로하는신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합812 결정 ). ( 나 ) 저작권침해여부에관한사례 - 동일성또는실질적유사성 1) 파이널판타지 7 어드벤트칠드런 이라는애니메이션영화를제작한저작자인채권자가위애니메이션을이용하여 유혹의소나타 ( 가수아이비 ) 뮤직비디오를제작한채무자를상대로뮤직비디오상영등금지를구한사건에서, 위애니메이션과뮤직비디오는등장인물의용모, 복장, 상호관계, 사건의구성및전개과정, 그배경이되는장소, 화면구성내지편집이현저하게유사하고, 가수아이비가춤을추는장면이중간에잠깐씩삽입되고있지만그부분이위뮤직비디오의주된부분이라고볼수없다는이유로, 채무자가채권자의저작권중동일성유지권및 2차적저작물작성권을침해한것이라고하여신청을인용하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합856 결정 ). 39) 2) 채권자는 6년째연애중 이라는영화의시나리오를작성한작가로서, 위영화시나리오에대한저작권을가지고있는데, 영화제작사인채무자등이채권자에게정당한보수를지급하지아니하고, 위시나리오를표절하여만든시나리오에기하여영화를제작, 상영하려하므로, 영화상영의금지및 39) 최근에이에대한손해배상청구사건의본안판결이선고되었다 ( 서울중앙지방법원 선고 2007 가합 판결 ). 위판결에서는국제재판관할과준거법에관하여법원이직권판단을한바있다. 현재서울고등법원 2008 나 호로심리계속중이다.

51 영화시나리오작가로서채권자의성명표시를구한사건이다. 이사건에서채권자와채무자사이의시나리오계약내용상저작재산권은채무자에게귀속되어영화상영의금지를명할수는없었고, 채권자시나리오와채무자시나리오에실질적유사성이있어채권자가성명표시권을행사할수있는지여부가쟁점이되었다. 서울중앙지방법원은, 1 채권자시나리오와채무자시나리오의기본줄거리와주인공의직업및관계에대한기본설정이유사하기는하나, 이는채권자가시나리오를작성하기에앞서다른작가에의하여작성된시나리오에이미나타나있는내용으로영화제작의기본방향에해당하는것이며, 채권자가창작한것으로볼수없고, 2 채무자가채권자시나리오의세부적인아이디어일부를차용한사실은인정되나, 그것이영화전체에서차지하고있는비중, 채권자와채무자시나리오가표현하고있는전체적인분위기나개별사건의전개등에비추어일부아이디어차용만으로포괄적이고비문언적인유사성이있다고볼수없으며, 3 구체적인표현방식이동일하거나유사한경우가거의없어 ( 단 1개의장면중극히일부분에서동일한표현이사용되었을뿐이다 ), 부분적이고문언적인유사성을인정할수도없으므로, 채권자와채무자시나리오의실질적유사성이인정되지아니하여, 채권자가성명표시권을행사할수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2008카합15 결정 ). ( 다 ) 저작재산권의제한사유에관한사례채권자들은고등학교영어교과서의저작자및그출판사 ( 주식회사천재교육 ) 이고, 채무자 ( 메가스터디주식회사 ) 는위교과서를사용하여참고서를제작하고동영상강의를하는회사이다. 채권자들은위교과서의복제권, 배포권및공중송신권침해를이유로채무자를상대로참고서의인쇄, 판매등금지와동영상강의의전송금지를구하였고, 채무자는저작권법제25조제1 항 ( 학교교육목적등에의이용 ) 또는제28조 ( 공표된저작물의인용 ) 에의하여채무자가위교과서를사용하여참고서를작성, 배포하고동영상강의를하는것은정당하다고다투었다. 이에대하여서울중앙지방법원은, 저작권법제25

52 조제1항의 교과용도서 는교과용도서에관한규정에서정한교과서와지도서를의미할뿐이고영리를목적으로제작된참고서나동영상강의를말하는것이아니며, 위동영상강의가내신을준비하는수강생들을대상으로위교과서를해설하는것을주된목적으로하고있고, 위교과서의모든지문을그대로인용하였으며, 교과서의저자나출처도표시하지아니하고있어저작권법제28조소정의정당한범위안에서공정한관행에합치되는공표된저작물의인용에해당할수도없다고하며, 채권자들의가처분신청을인용하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3701 결정 ). 다. 상표권등침해금지가처분 (1) 일반론 40) 상표법제65조소정의침해금지청구권을피보전권리로하는가처분신청으로, 실무상상표권침해를주장하면서부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제4조소정의부정경쟁행위금지청구권도피보전권리로삼는경우가많다. 지적재산권관련가처분사건중가장많은수를차지하면서인용률도가장높은데, 이는다른유형의가처분에서와는달리채권자가권리침해에관한즉시성있는소명자료를확보하는것이용이하고, 원칙적으로경업관계에있지아니한자가신청하는예를상정하기어려워보전의필요성부분에대하여는별다른소명자료를제출하지아니하더라도이를배척하는사례가적으며, 권리를침해하고자하는자도권리자체가무효로될사정이거의없는표장, 환언하면보호가치가높은표장에대하여만침해행위를저지르고있기때문인것으로보인다. 특징적인것은다른지적재산권의경우와는달리별다른시설이나설비의교체없이상표권등의침해를회피할수있고, 따라서만일침해행위로인정될개연성이있는경우라면채무자가스스로그표장을변경하는사례가많기때문에, 40) 이효제, 전게논문, 28 면

53 그와같은사정을이유로기각되는예도적지않다. 가처분사건에서많이다루어지는주된쟁점은상표적사용인지여부, 상표및지정상품이동일, 유사한지여부, 상표권의효력이제한되는경우에해당하는지여부등이므로, 이하에서는이에관한주요사례를살펴본다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 상표적사용에해당하는지여부에관한사례 채권자는머니벨트, 의류등을지정상품으로하는 상표권자로서, 식당체인업등을지정서비스업으로하는 상표의 서비스표 를등록하고본죽가맹사업을운영하면서위표장을부착한앞치마등을사용하고있는채무자를상대로위상표의사용금지등을구하였다. 이에대하여서울중앙지방법원은타인의등록상표와동일, 유사한표장을사용한경우라하더라도그것이상표의본질적인기능으로볼수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로볼수없는경우에는등록상표의권리를침해한행위로볼수없는데, 채무자는본죽서비스표등록을하고가맹사업을하면서그통일적운영및홍보를위하여가맹점에앞치마를공급한것이지, 앞치마자체를생산, 판매하고있는것이아니어서, 위상표를앞치마등에사용하였더라도상표적사용에해당한다고볼수없다고판단하여채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3076 결정 ). ( 나 ) 상표의동일, 유사여부에관한사례 41) 1) 상표의유사여부에관하여는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인, 혼동을일으킬우려가있는지여부에관하여판단하여야한 41) 개별적사례에관하여는, 박진수, 상표법및부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률관련임시의지위를정하기위한가처분소송의실무상문제, 21, 22 면을참조하였다.

54 다는것이확립된대법원판례이다 ( 대법원 선고 2001 후 3415 판 결등 ). 2) 유사성을인정한사례 스킨로션등을지정상품으로하는 상표와스킨로션등에 부착된 표장은외관과호칭이유사하고, 전체적, 객관적, 이격적으 로관찰하였을때오인, 혼동의우려가있다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합2020 결정 ). 3) 유사성을부정한사례가 ) 과 표장이유사한지여부와관련하여, Lock 의반복사이에접속어인 and 의기호표시인 & 와자물쇠모양 의도형이합쳐져구성된상표 과용기의재료인유리를나타내 는기술적표장인 Glass 와위 Lock 만을구성부분으로하는상표 이각각구성부분인위 Lock 을요부 ( 要部 ) 로하여간략하 게호칭 관념될수있는지여부가문제되었다. 42) 서울중앙지방법원은, 위 42) 상표는자타상품을식별시켜상품출처의오인 혼동을방지하기위해사용하는것으로서그기능은통상상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표를전체로서관찰하여그외관 호칭 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 다만상표를전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌고그런부분이존재함으로써비로소그상표의식별기능이인정되는경우에는전체적관찰과병행하여상표를기능적으로관찰하고그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함으로써유사여부를판단하는것은적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단으로서필요할따름이라고할것이나 ( 대법원 선고 94 후 265 판결참조 ), 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는상표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의상표에서 2 개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사한때에는양

55 Lock 은 잠그다, 폐쇄시키다 등의뜻을가지고있어지정상품인 ' 주방용밀폐용기 ' 와관련하여그상품의성질및효능을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고볼수있는점, 이사건상표의등록출원전후로 ZIPLOC 등 LOCK 또는 락 과결합된상표가 10여개이상등록되어사용되고있는점에비추어보면, 위 Lock 부분은일반수요자나거래자들에게식별력이없거나미약한부분으로서그부분만으로간략하게호칭되거나관념되는요부에해당한다고보기어려우므로, 각상표는전체로서상표의동일 유사여부를살펴보아야할것인바, 위두상표는이를전체적, 이격적, 객관적으로관찰할때그외관, 호칭, 관념의면에서유사하다고볼수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2006카합4162 결정 ). 나 ) 과 ENTIA UV Moisturizing Sun Balm 또는 미샤 M 비비선밤 표장이유사한지여부와관련하여, 상표의구성부분중상품의보통명칭, 관용명칭, 효능, 용도, 원재료표시등기술적표장, 현저한지리적명칭, 회사의명칭등식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한마찬가지라할것이며, 상표의구성부분이기술적표장에해당하여식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다고전제하고 ( 대법원 선고 2004후3454 판결 ), 채권자상표의지정상품인 스킨밀크, 향수, 선스크린로션등 과관련하여 SUN(Sun) 이라는단어가포함된표장이화장품에사용될경우일반적으로 자외선에노출되기전 후에사용하는화장품 이라는의미로인식되고있는점, 향유 ( 香油 ), 향고 ( 香膏 ) 등의의미를갖는 상표는유사하다고할것이다 ( 대법원 선고 2004 후 912 판결참조 ).

56 BALM(Balm) 이화장품에사용될경우일반적으로 크림 로션등에비하여수분또는유분의함량이비교적적은형태의화장품 혹은 크림 로션보다약간단단한고체의제형을갖는화장품 등의의미로인식되고있는점에비추어 SUN BALM(Sun Balm) 이라는표장이화장품에사용될경우일반수요자의입장에서는 자외선에노출되기전 후에사용하는, 크림 로션등에비하여수분또는유분의함량이비교적적은형태의화장품 이라는의미를직감할수있어선스크린로션과의관계에서상품의용도, 형상등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당하여식별력이없거나미약하다고판단하고, 이부분을제외한나머지식별력있는요부를비교하면양표장이유사하지아니하다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1259 결정, 자 2007카합1508 결정 ). 다 ) 와 표장이유사한지여부와관련 하여, 채무자는 은고개 라는단어만을단독으로사용하는경우가없이항상 은고개애마 라는단어와말도형 [ ] 을함께사용하고있는데, 은고개 는광주시중부면에소재하고있는지명이기도한점, 채무자가 애마 라는부분을크게강조하여사용하고있음에비추어채무자의표장중중심적인식별력을가진부분은 애마 라고봄이상당한점에비추어, 두표장의외관, 호칭, 관념이각각다르다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007 카합2243 결정 ). 43) 라 ) 삼강돼지바 와 황금복돼지, 행복돼지, 행복한돼지 표장이유사한지여부와관련하여, 채권자의상표는상호인 삼강 과 돼지바 가결합된것으로서분리관찰이가능하므로, 그구성부분의하나인 돼지바 로간략히호칭 관념되는데, 채무자의상표의경우, 2007년황금 ( 복 ) 돼지해를맞이하여 황금복돼지, 황금돼지 라는단어가실생활에서널리사용되고 43) 다만이부분의판시는, 중심적식별력 을인정한점에의의가있으나, 상표법제 7 조제 1 항제 7 호를적용할경우에는현재대법원의주된판시취지에비추어볼때다르게볼여지도있다.

57 있는점, 행복 혹은 행복한 이라는단어가수식어의역할을한다고하더라도그사정만으로식별력이부정된다고단정할수없고오히려위단어들이 돼지 라는단어를수식함으로써 행복을가져다주는돼지 혹은 행복한상태에있는돼지 라는일체적인관념을형성하고있는점에비추어, 외관, 호칭, 관념이다르다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007 카합1937 결정 ). 마 ) 과 PRÉCISION 표장이유사한지여부와관련하 여, 채권자의상표는 푸리시즌 이라고호칭됨에반하여채무자의상표는 프레씨지옹 ( 또는프레시지옹 ) 이라고호칭되어그호칭이다르고 { 외국어상표의호칭을정함에있어우리나라의거래자나수요자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등구체적인사용실태가있다면그러한사정을고려하여야할것인데, 채무자는화장품을판매함에있어그호칭을 프레씨지옹 ( 또는프레시지옹 ) 이라는프랑스식발음으로표기하여온사실에비추어영어식으로호칭된다는채권자의주장을배척하였다 }, 채권자의상표는 자유로운시절 이라는관념을갖는데반하여채무자의상표는 정확, 정밀 이라는관념을지니므로그관념도달라유사하다고볼수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합2744 결정 ). ( 다 ) 상표권의효력제한에관한사례 - 상표법제51조 1) 채권자는경마공연업등을지정서비스업으로하는 서비스표의서비스표권자로서, 채무자들과전속계약을체결하고이들성 ( 姓 ) 의영문첫글자를딴 nj를덧붙여 gavy nj' 라는여성 3인조그룹을만들었다. 그런데, 채무자들이채권자의허락없이다른회사와전속계약을체결하고가수활동을하려고하므로, 위서비스표권에기하여그룹명의사용금지를구하였다. 서울중앙지방법원은채무자들이 gavy nj' 라는그룹명을사용하는것은연예인으로서통상적인활동을함에있어그룹명및앨범의실연자를나타내는것으로서, 이는상표법제2조제3항, 제51조제1항제1호가정한 자기의명칭을보통으로사용하는방법으로표시하는행위 에해당되어서비스표

58 권침해행위를구성하지아니한다고판단하고, 신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합3426 결정 ). 2) 채권자 ( 주식회사아이비케이 ) 는 설립되어인력컨설팅업등을하는회사로서, 인력컨설팅업등을지정서비스업으로하는 IBK' 서비스표권을보유하고있다. 채무자 ( 중소기업은행 ) 는 경그영문명칭을 Industrial Bank of Korea' 로변경하고그약칭인 IBK' 를사용하여왔 으며, 경부터 CI 작업을추진하여 IBK 및 표장을사 용하였다. 채권자는채무자의위각표장사용이채권자의 IBK' 서비스표권을침해한다고주장하며그사용금지등을구하였다. 서울중앙지방법원은채권자의 IBK' 서비스표와채무자의 IBK 표장은외관, 호칭, 관념이동일하다고보아야하고, 채권자의 IBK' 서비스표와채무자의 표 장도 부분은 IBK' 를형상화한것이므로전체적으로 아이비케이 로 간략하게호칭될수있고, 동일한영문자로구성되어그관념도동일하므로유사한서비스표라고하였다. 다만, 채무자의 IBK 표장은채무자의영문명칭의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장에해당하며, 채권자의서비스표권등록이전부터사용한점에비추어부정경쟁의목적도없으므로상표법제2조제3항, 제51조제1항제1호에의하여채권자서비스표권의효력이미치지아니한다고하였다. 이에서울중앙지방법원은채무자 가 표장을채권자서비스표권의지정서비스업인인력컨설 팅업등에사용하여서는아니된다는가처분결정을발령하고, IBK 표장에 대한가처분신청부분은기각하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007 카 합 2181 결정 ). 44) 라. 부정경쟁행위등금지가처분 44) 다만, 위결정에의하더라도중소기업은행이은행업에위표장을사용하는것까지금지되는것은아니다.

59 (1) 일반론부정경쟁방지법제4조소정의부정경쟁행위금지청구권에기한신청으로, 상품주체또는영업주체혼동행위 { 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목 } 를피보전권리로주장하는경우가많다. 이러한사건유형에서는당해상품또는영업표지가국내에널리인식되었는지여부, 즉주지성의인정여부가주된쟁점으로다투어지는경우가대부분이며, 최근에는이른바토탈패션의개념에따라일부상품 ( 특히, 패션관련상품 ) 을지정상품으로하는상표를등록한채권자가자신의표장이지정상품이외의관련상품 ( 패션관련상품일체 ) 에까지주지성을획득하였다고주장하며표장사용금지등을구하는사례가많아지고있다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 주지성관련사례 1) 주지성을인정한사례가 ) 채권자지에스홀딩스는 40여개의계열사를거느린 GS그룹의지주회사로서 LG그룹에서분할되었고 ( 채권자엘지생활건강은 LG그룹의계열사로남아있다 ), 2005년한해약 1,120억원의비용을들여대대적인광고및브랜드홍보를한결과 경에는이미국내의소비자또는거래자뿐아니라일반대중에게널리알려져주지성을넘어저명성을획득하게되었는데, 채무자가 말경그상호를 주식회사파인죠이 에서 주식회사지에스생활건강 으로변경한뒤 ( 주 ) GS생활건강 표장을샴푸, 린스, 바디클렌져등생활용품에부착하여제조, 판매한사건이다. 서울중앙지방법원은, 채무자의위와같은행위가일반소비자들로하여금 LG그룹과 GS그룹의분할과정에서 LG그룹의계열사인채권자엘지생활건강이 GS생활건강 으로변경된것으로오인케하여채무자회사가제조 판매하고

60 있는제품이마치채권자엘지생활건강이제조 판매하고있는제품인것처럼오인, 혼동을가져오고있다할것이므로, 채권자엘지생활건강에대한관계에서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목에해당한다고보았다. 또한, 일반소비자들로하여금채무자회사가 GS그룹의계열사인것처럼오인, 혼동을가져온다할것이므로, 채권자지에스홀딩스에대한관계에서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목에해당하고, 주지, 저명한채권자지에스홀딩스의영업표지인 GS( 지에스 )' 에대한식별력을손상하는것으로서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목에도해당한다고보았다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1730 결정 ). 45) 나 ) 채권자는 L VCAT 이라는상표에관하여지정상품을스커트, 넥타이, 핸드백, 휴대용화장품케이스, 비금속제지갑, 귀걸이, 목걸이, 반지, 선글라스, 보통안경등으로하여상표등록을출원하고그등록을마쳤다. 채권자는 경부터 경까지사이에위상표가부착된핸드백, 지갑등에대한매출액을가파르게상승시켰고, 총매출액에비하여높은비율의광고 홍보비를지출하였으며, 백화점매장에서만판매하는마케팅전략을통해주된수요자층인젊은여성들에게희소성및고급스러운이미지를강조함으로써마니아층을형성시켰다. 서울중앙지방법원은이러한사정에비추어적어도 말경에는위상표가부정경쟁방지법제2 조제1호에서정한 국내에널리인식된상표 로서그주지성을획득하였다고판단하였다. 그런데, 채무자는채권자의상표와동일하거나유사한 L VCAT 표장등을부착하여립스틱, 마스카라등화장품을판매하고있었는바, 이러한채무자의행위가부정경쟁행위인지여부가쟁점이되었다. 서울중앙지방법원은채권자의핸드백, 지갑등과채무자의화장품은모두젊은여성을중심으로판매되고있어그수요자가공통된다고보이는점, 핸드백, 지갑및화장품등과같은패션액세서리상품은다같이토탈패션상품으로서백화점의동일매장내지인접한매장에서판매가이루어지기도하는 45) 이사건에관하여는박진수, 전게논문, 24, 25 면참조

61 점등을고려해보면, 채무자가화장품을판매할경우일반의거래자나수요자들은위화장품이채권자의표장을사용한상품과동일한출처에서나온것으로오인 혼동할우려가있으며, 따라서채무자의행위는부정경쟁방지법제2조제1호소정의부정경쟁행위에해당한다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합1890 결정 ). 46) 다 ) 채권자 ( 광동제약주식회사 ) 는의약품및식품제조, 판매업등을하는회사이고, 채무자 ( 광동헬시아주식회사 ) 는 경식품도소매업등을목적으로설립된회사인데, 채권자가채무자의상호사용행위등이부정경쟁행위등에해당한다고하며그상호및 광동 이포함된제품의사용금지등을구한사건이다. 서울중앙지방법원은, 채권자가 광동제약주식회사 라는상호를 30년이상사용하면서상당한광고와매출로수요자들뿐만아니라일반대중들에게까지한방의약품및건강음료등을제조, 판매하는 광동제약주식회사 와그약칭인 광동 을알린점, 채권자와채무자의상호중 주식회사 는회사의종류를나타내는단어로식별력이없고 헬시아 는건강이라는관념을표현하는단어로식별력이미약하여 광동 이주된식별력을갖는부분이므로두상호는서로유사하다고볼수있는점등을종합하여, 채권자와채무자의상호가서로오인, 혼동의여지가있다고하며상법제23조제1항 ( 상호권에기한침해금지 ) 과부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목 ( 상품주체및영업주체혼동행위 ) 에기하여채무자의상호의사용금지와 광동 을기재한제품의제조금지등을명하였다 ( 서울중앙지방법원 46) 위결정에서는판단을함에있어전제로다음대법원판례의판시를설시한바있다. 즉, 부정경쟁방지법제 2 조제 1 호의 ' 국내에널리인식된상표 ' 라함은국내전역에걸쳐모든사람들에게주지되어있음을요하는것이아니고국내의일정한지역적범위안에서거래자또는수요자들사이에알려진정도로써족하다. 그리고주지성을획득한상품표지와동일또는유사한상품표지를사용하여상품을생산 판매하는경우비록그상품이주지성을획득한상품표지의상품과다른상품이라하더라도, 한기업이여러가지이질적인산업분야에걸쳐여러가지다른상품을생산 판매하는것이일반화된현대의산업구조에비추어일반수요자들로서는그상품의용도및판매거래의상황등에따라당해상품표지의소유자나그와특수관계에있는자에의하여그상품이생산 판매되는것으로인식하여상품의출처에혼동을일으킬수가있으므로위법조소정의부정경쟁행위에해당한다할것이다 ( 대법원 선고 2000 다 4487 판결 ).

62 자 2007카합3556 결정 ). 2) 주지성을부정한사례채권자는스커트, 원피스, 청바지등을지정상품으로하는 상표, 핸드백, 여행가방, 지갑, 양산, 우산, 단화, 부츠, 샌달, 수영복, 목도리, 모자, 혁대, 방한용장갑, 양말, 의류액세서리용비귀금속제브로치, 의류액세서리용비귀금속제버클, 머리핀등을각지정상품으로하는 상표, 팔목시계, 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 거들, 나이트가운, 목욕가운, 속내의, 잠옷등을각지정상품으로하는 상표의각 전용사용권자로서, 여성용의류등을생산, 판매하는회사이고, 채무자는방 진안경, 방현안경, 보통안경, 선글라스, 수중안경, 콘택트렌즈등을지정상품 으로하는 상표의상표권자로서선글라스등을생산, 판매하 고있는회사이다. 채권자는, 채무자가국내에널리인식된채권자의상표와유사한표장을사용하여채권자의상표의지정상품과경제적유연관계에있는선글라스등을생산, 판매하는행위가부정경쟁행위에해당한다고하며그금지를구하였다. 서울중앙지방법원은채권자의매출액이적지아니하고광고선전비로상당한금액을지출하고있는사실을인정하면서도, EGOIST' 라는표장이영어보통명사이며창작된표장이아닌점, 프랑스의샤넬사가향유, 일반화장수등을지정상품으로하는 EGOISTE' 상표를등록한바있는데, 이는채권자가주장하는패션상품과무관하다고단정할수없는점등에비추어, 채권자의상표가선글라스, 안경등에있어서까지채권자의제품을나타내는것으로주지성을획득하였다고단정할수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 자 2007카합2405 결정 ). ( 나 ) 오인, 혼동관련사례채권자는세종대학교를운영하는학교법인, 채무자는고려대학교를운영하는학교법인인데, 채무자가 고려대학교서창캠퍼스의명칭을 세종캠퍼스 로변경하였는바, 이는국내에널리인식된채권자의표장인 세종 을사용하는것으로부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목의부정경쟁행