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1 지식재산권제도 Ⅱ 1 지식재산권관련기관 2 지식재산권법률개관 3 특허법 4 상표법 5 산업디자인법 6 저작권법

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3 Ⅱ. 지식재산권제도 02 지식재산권제도 1 지식재산권관련기관 가. 지식재산청캐나다지식재산청 (Canadian Intellectual Property Office: CIPO) 은연방정부의기관인산업부 (Industry Canada) 산하의책임운영기관 (Special Operating Agency) 4) 으로특허, 상표, 저작권, 산업디자인및집적회로등에대한보호를담당하고있다. 특허국 (Patent Branch), 상표국 (Trademarks Branch), 저작권 산업디자인국 (Copyright and Industrial Design Branch) 및프로그램국 (Programs Branch) 이있으며, 특허심판위원회 (Patent Appeal Board) 와상표이의위원회 (Trademarks Opposition Board) 등을두고있다. (1) 특허국 CIPO 의특허국은특허와관련한업무를담당한다. 특허출원의접수및심사, 요건을충족하는출원인에대한특허의허여 특허양도의등재 캐나다와기타국가의특허관련문서에대한검색파일의유지, 시민이특허문서와기록의조사를위해사용하는검색실 (search room) 의유지 특허정보의발간과배포 5) 4) 주무부처와성과계약에대한합의를전제로상당한관리권한을위임받은조직. 독자적법적지위는인정되지않으며, 기존주무부처의일부로소속되어성과에대한책임을지며, 주무부처와의합의하에마련된문서인성과계약서를바탕으로관리권한을위임받는등특별한대우를받는다. CIPO 의경우는 1992 년 5 월에설립되었으며, 산업부를주무부처로차관보에게보고한다. 재원조달은독립기금의형태를띤다. 5) A Guide to Patents, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < 27

4 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 캐나다연방총독 (Governor in Council) 에의해임명되는특허국장은산업부차관의감독하에특허국의운영을감독한다. 특허국장은특허출원의심사와특허국결정에대한불복신청을포함하여일정한권한, 책무그리고기능을타기관에위임 위탁할수있다. (2) 상표국 CIPO 의상표국은상표와관련한업무를담당한다. 상표등록출원의접수및심사 등록된상표와계류중인상표의전자적목록의관리 상표이전 (transfers of trademarks) 등재 상표관련실시계약의등재 상표공개공보 (Trademarks Journal) 발간 등록된상표전문변리사 (trademarks agents) 명부의관리및이의절차와약식취소절차관리 6) 상표국장은캐나다연방총독에의해임명되고캐나다산업부차관의감독하에상표국의운영을감독한다. 7) 상표국장은상표출원의심사와이의절차에대한관리를포함하여일정한권한, 책무그리고기능을타기관에위임 위탁할수있다. 8) 예를들어, 상표이의위원회 (Trademarks Opposition Board, TMOB) 는이의절차와취소절차에있어서상표국장을대리한다. TMOB는의장, 위원, 심리담당관 (hearing officers), 행정담당관 (managers), 서기로구성된다. 의장, 위원그리고심리담당관은상표법과상표규칙에따라상표국장으로부터심리를수행하고권고를행할권한을위임받고있다. 9) 그들은상표국장에게그들이내린결론을제출하고이후의조치에관하여권고하는권한밖에없으나, 그들의권고는대개수용된다. (3) 저작권 산업디자인국 저작권 산업디자인국은저작권과산업디자인과관련한업무를담당한다. 6) A Guide to Trademarks, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html?open&wt_src=cipo-tm-main&wt_cxt=learn>. 7) Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13, s 63(1). 8) Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13, s 63(2)(3). 9) Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13, s 63(3). 28

5 Ⅱ. 지식재산권제도 저작권의등록 저작권양도및라이선스계약의등재및 저작권등록부 의관리 10) 산업디자인등록출원의접수, 심사및등록 산업디자인의양도계약서의접수및등재 산업디자인의등록부의관리및산업디자인등록에관해공중에게일반적정보제공 11) 산업디자인권자는해당산업디자인의최초공개로부터 1년이내에산업디자인을등록함으로써최대 10년까지캐나다에서해당산업디자인의사용에관해배타적권리를획득한다. 12) 산업디자인국은접수한산업디자인출원에대하여기본적인행정적요건을충족하였는지여부를심사하여출원서류에불비된것이없으면출원확인증과출원일자를발급한다. 실체심사와관련하여서심사관은출원인이제출한산업디자인의명칭, 설명및도면또는사진이산업디자인법과산업디자인규칙에부합하는지여부를심사한다. 13) 아울러심사관은출원인의산업디자인을기등록되고공개된산업디자인과의비교심사하여그독창성 (originality) 을평가한다. (4) 설계도국설계도국 (Office of the Registrar of Topographies) 은 CIPO의한부서로서집적회로설계도 (Integrated Circuit Topographies) 의등록을담당하고있다. 설계도국의주요기능은다음과같다. 집적회로설계도의출원의접수 요건에부합하는출원에대한등록결정 집적회로설계도의양도의접수와등재및집적회로설계도의등록에관해공중에게일반적인정보제공. 14) 10) A Guide to Copyright, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html?open&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=learn#part1.2>. 11) A Guide to Industrial Designs, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html> 12) Industrial Design Act, RSC 1985, c I-9. 13) Industrial Design Act, RSC 1985, c I-9, s 5(1). 14) A Guide to Integrated Circuit Topographies, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < 29

6 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 집적회로설계도를등록하기위하여출원인은설계도를처음으로상업적이용한때로부터 2년이내에설계도국에등록신청서를제출해야한다. 15) 등록출원을접수한후설계도국은출원인에게출원일자를부여하고법정수수료의납부와필요한추가정보를요청한다. 16) 모든자료가제출되면설계도국장은출원인에게등록증을발급할수있는데, 등록된집적회로설계도는등록출원일로부터최대 10년간법적보호를받게된다. 17) (5) 특허심판위원회심사관이특허출원에최종거절결정 (final objection) 을하는경우출원인은특허국장에게심사관의거절결정에대한심사를요청하여불복할수있는권리를가진다. 18) 이심사는특허심판위원회 (The Patent Appeal Board) 에의하여진행된다. 특허심판위원회는독립적인심사를수행하여특허국장에게동위원회에서내린결론을권고하고당해출원의처리에관해권고한다. 또한특허심판위원회는특허의재발급을신청하였으나거절된출원의심사및특허의최초발명자를둘러싸고발생된충돌상황에서최초발명자 (first inventorship) 에대한결정을담당한다. 19) 나. 보건부캐나다에서는의약품을시장에내놓기전에보건부장관으로부터준수통지 (Notice of Compliance: NOC) 형식의규제승인을받아야한다. 20) 이때특허권자는복제의약품제조업자에대한 NOC 발급을저지함으로써시장을보호할수있으며, 반대로복제의약품제조업자는특허권자의권리주장을배제하고 NOC를발급받아시장에진입할수있다. 이와같이의약품특허에있어서 NOC는시장에대한진입여부를좌우할수있는중요한역할을한다. 15) Integrated Topographies Act, SC 1990, c 37, s 18(3). 16) Integrated Topographies Act, SC 1990, c 37, s ) Integrated Topographies Act, SC 1990, c 37, s 5. 18) Patent Act, RSC 1985, c P-4, s 4(5). 19) About the Patent Appeal Board, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr01971.html>. 20) Food and Drugs Act, RSC 1985, c F-27 and Food and Drug Regulations, CRC, c

7 Ⅱ. 지식재산권제도 1993년이전까지캐나다에는특허의약품에대하여강제실시제도 (system of compulsory licensing) 가있었는데, 이를폐지하면서캐나다는자국의복제의약품산업을지원하기위하여특허법과관련시행령에다수의신규조문을도입하였다. 특허의약품 NOC 규칙 (Patented Medicines (NOC) Regulations) 21) 은그중하나로, 캐나다에서복제의약품을판매할수있도록하는판매허가를발급할지여부에대한결정을하는데있어서의지침을제공한다. 참고로, 캐나다에서의약품을출시하기전에, 특허또는유효한특허의실시권을보유한의약품제조업자 (1차당사자 (first persons) 라한다 ) 는특허등록부에포함되도록특허목록을보건부장관에게제출할수있다. 22) 이때특허등록부에등록할수있는특허는 (NOC를통해승인된의약품성분, 의약품성분을포함하는제법, 의약품성분의제형 ( 劑形 ) 또는의약품성분의사용에관한청구항을포함하는것들이다. 23) 복제의약품제조업자와같은 2차당사자 (second person) 가자사의복제의약품을출시하기위해서는역시 NOC를발급받아야하는데, 발명자 ( 신청인 ) 는 특허의약품 (NOC) 규칙 에따라보건부장관이복제의약품제약회사 ( 피신청인 ) 에게 NOC를발부하는것을저지하는 금지명령 을신청할수있다. 24) 2차당사자 (second person) 가자사의복제의약품과 1차당사자에게발급된 NOC에의해캐나다에서유통되는의약품을비교하거나언급하는방식으로작성한약식제출서를제출하였는데, 유통중인 1차당사자의의약품에관한특허목록이이미제출된경우에는, 일정조건이충족되기전까지는당해복제의약품에대한 NOC가발급되지않는다. 2차당사자는특허목록에기재된특허가만료되기까지그에게 NOC가발급되지않을것이라는사실을수용할것이라고진술하거나또는의견서 (Notice of Allegation) 에서아래와같은주장을하나이상제기하여야한다. 1차당사자가해당특허의소유자가아니다. 당해특허가만료되었다. 당해특허가유효하지않다. 21) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended. 22) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended, s 4(1). 23) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended, s 4(2). 24) For a detailed review of PMNOC proceedings, see Hamilton, J.S. et al, (November 2008) Litigation under the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, Smart & Biggar, Toronto, Ontario, presented at Smart & Biggar Pharma Patents 2008: A Comprehensive Program, Mississauga, Ontario, November 13,

8 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 2 차당사자의제품또는방법 (process) 이당해특허의청구항을침해하지않는다. 1차당사자, 즉특허권자는의견서를송달받은날로부터 45일이내에연방일심법원에보건부장관이당해의견서에기재된문제의특허가만료되기까지 2차당사자에게 NOC 발급을금하는명령을신청할수있다. 법원은 2차당사자의주장이이유가없다고판단한경우에금지명령을내린다. 25) 법원에이러한금지명령이신청되면, 법률에의하여절차가중지되고이러한절차중지로인해 2차당사자에대한보건부장관의 NOC 발급은 24개월까지연기될수있다. 26) 그러나법원에대한금지명령의신청이취하또는중단되거나법원에의해기각되는경우, 1차당사자는 2차당사자가지연기간동안입은모든손해를배상할책임을질수있다. 27) NOC 발급을금지하는절차와침해소송은각각독립적으로진행된다. 따라서 NOC 절차에서내려진유효성에관한결정은장래의침해소송에서제기되는유효성및침해에관한동일한쟁점에아무런효력을미치지않는다. 28) 다. 캐나다저작권위원회캐나다저작권위원회는저작권법에의하여설립된규제기구로서, 저작물의관리가집단적관리협회에위탁되어있는경우저작물의사용을위한실시료결정업무를담당한다. 29) 저작권관리협회의예로는 캐나다작곡가, 작가, 음반사업자협회 (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, SOCAN) 가있다. 이협회는저작권이있는음악저작물또는녹음된음악저작물의실연또는통신을보호한다. 30) 캐나다저작권위원회는이용자와라이선스기구 (licensing bodies) 간의계약을감독할권한이있고, 저작권자를찾을수없는경우라이선스를발급한다. 저작권위원회는 5인이내의위원으로구성되며, 그위원장은현직또는퇴직한전직판사이어야한다. 31) 제출되는증거와위원회결정의집행에관하여위원회는주의상급법원과같은 25) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended, s 6. 26) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended, s 7. 27) Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, SOR/93-133, as amended, s 8. 28) Pharmacia Inc v Canada (Minister of National Health & Welfare) (1994), 58 CPR (3d) 209 (Fed Ct Appeal). 29) Report on Plans and Priorities, online: Copyright Board of Canada < plans-priorities/ /copprint-eng.html>. 30) About SOCAN, online: SOCAN < 31) Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s 66(1) & (3). 32

9 Ⅱ. 지식재산권제도 권한을가진다. 32) 동위원회의모든결정은그사본을연방일심법원또는주의상급법원의등록관에게제출하는것만으로해당법원의명령으로발하여질수있다. 33) 라. 육성자권국육성자권은캐나다식품조사청 (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) 의소속부서인육성자권국 (Plant Breeders Rights Office: PBRO) 이담당하고있다. 육성자권국의역할은육성자권국장 (Commissioner of Plant Breeders Rights) 에부여된권한에따라새로운품종을법적으로보호함으로써육종자의권리를보장하는것이다. 참고로새로운품종에대한법적보호를신청하기위해서출원인은캐나다시민이거나캐나다에거주하거나캐나다에등록된사무소를가진자이거나, 또는 UPOV 회원국출신이거나협약체결국출신이거나 WTO 회원국출신이어야한다. 34) 캐나다이외의국가에거주하는출원인또는권리보유자는해당절차에서그리고보호특허권존속기간동안그를대리하는육성자권변리사를선임하여야한다. 출원서는육성자권법을준수한다는것을보장하기위하여육성자권국에제출하여야한다. 35) 출원을하면출원인은출원일자를발급받고, 그일자로부터육성자권이허여될때까지출원인은잠정적인보호를받게된다. 36) 보호지시또는잠정적보호와함께, 출원인은, 육성자권이허여된이후, 출원계류기간동안발생된모든침해행위에대해소를제기할수있다. 37) 육성자권출원을제출한출원인은, 앞선육성자권출원이캐나다가아닌 UPOV 회원국, 협약체결국, 또는 WTO 회원국에서출원된경우우선권을주장할수있다. 38) [ 다른국가에서 ] 앞선출원이출원된일자는캐나다에서육성자권의출원된일자로간주된다. 우선권주장은출원인의최초육성자권출원이 UPOV 회원국, 협약체결국, 또는 WTO 회원국에제출된일자로부터 12개월내에신청되어야한다. 39) 32) Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s ) Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s 66.7(2). 34) Guide to Plant Breeders Rights in Canada, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/overview/guide/eng/ / >. 35) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s 9. 36) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s ) Guide to Plant Breeders Rights in Canada, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/overview/guide/eng/ / >. 38) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s ) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s

10 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 육성자권국은출원인의신청이있는경우품종이식별력, 균일성그리고안정성요건을충족하는지여부를결정하기위하여실질심사를진행한다. 40) 육성자권국은출원인의자료를심사하고그결과를확인하기위하여독립적으로재배심사 (independent trial examination) 를진행한다. 41) 출원인은또한품종의중요특성을목록화한 시험가이드라인 (Test Guideline) 과후보품종의독특한특징을설명하는비교사진을제출해야한다. 42) 이후, 위정보는모두육성자권국에의해취합되어식물품종공개공보 (Plant Varieties Journal) 에공개하기위해후보품종에관한설명을작성하는데에사용된다. 43) 품종이공개된후로부터 6개월간이의제기가가능하다. 6개월간유효한이의가제기되지않으면해당품종에육성자권이부여된다. 44) 마. 인터넷등록청인터넷도메인이름은캐나다인터넷등록청 (Canadian Internet Registration Authority: CIRA) 에서관리한다. 이기관에서는최상위도메인이름이.ca 인인터넷도메인이름의등록을관리한다. CIRA의분쟁해결정책 (CIRA Dispute Resolution Policy: CDRP) 은.ca 도메인이름을악의적으로등록한사건이비교적신속하고저렴한비용으로처리될수있도록하는장 (forum) 을제공하기위해고안되었다. 다른최상위도메인이름 ( 가령,.com,.org 등 ) 에관한분쟁은세계지식재산권기구 (WIPO) 의 보편적분쟁해결정책 (Universal Dispute Resolution Policy) 에의해해결되지만,.ca 도메인이름에관한분쟁은 CDRP로해결한다. 참고로, 캐나다거주요건을충족하는민원청구인 (Complainants) 은 CDRP에따라민원청구서를제출함으로써절차를개시할수있다. 이절차에서민원청구인은다음의세가지요소를증명해야한다. 40) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s 4. 41) Guidelines for Conducting Plant Breeders' Rights Comparative Tests and Trials, online:cipo < plants/plant-breeders-rights/application-process/guidelines/eng/ / >. 42) Plant Breeders Rights Act, SC 1990 c-20, s ) Plant Varieties Journal, online: CIPO < ng/ / >. 44) Guide to Plant Breeders Rights in Canada, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/overview/guide/eng/ / >. 34

11 Ⅱ. 지식재산권제도 도메인이름등록자의도메인이름이민원청구인의상표와혼동을유발할정도로유사함 ( 이때민원청구인은자신의상표에대하여문제의도메인이름의등록일이전부터권리를가졌으며, 그권리는여전히존속함을증명하여야함 ) 도메인이름등록자는문제의도메인이름에대하여아무런정당한이익이없음 도메인이름등록자가문제의도메인이름을등록한것이악의에의한것임 CIRA는분쟁해결절차를관리할독립적인담당관을임명한다. 담당관은민원청구인과도메인이름등록자가제출한자료를심사할패널을임명하고도메인이름의등록이전또는취소를결정한다. CIRA는패널의결정에구속되므로, 그결정내용에따라도메인이름의등록이전또는말소를명한다. 45) 2 지식재산권법률개관 캐나다에서지식재산권보호영역은법률과관련판례를통해서정해진다. 캐나다의지식재산권법은특허법, 상표법, 산업디자인법, 저작권법, 집적회로설계도법 (Integrated Circuit Topography Act) 및식물육성자권법 (Plant Breeders Rights Act) 등으로이루어져있다. 특허, 상표, 산업디자인, 저작권, 집적회로권등의신청 등록은캐나다지식재산청 (CIPO) 이관할하며, 식물육성자권의신청 등록은캐나다식품검사청 (CFIA) 의식물육성자권국 (PBRO) 에서이루어진다. 이하에서는특허법, 상표법및산업디자인법을중심으로캐나다지식재산권법의현황을살피고, 특허법, 상표법, 산업디자인법및저작권법을분설한다. 45) Dispute Resolution Process, CIRA online: < 35

12 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 가. 지식재산권법률현황 < 표 Ⅱ-1> 캐나다지식재산권법현황 특허 실용신안산업디자인상표저작권 Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4) Industrial Design Act (R.S.C., 1985, c. I-9) Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13) Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42) 식물품종 Plant Breeders Rights Act (S.C. 1990, c. 20) 지리적표시 Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13) 집적회로 Integrated Circuit Topography Act (S.C. 1990, c. 37) 캐나다지식재산권법률은연방의특허법, 상표법, 저작권법, 산업디자인법, 육성자권법및집적회로법으로구성되어있다. 각법률은해당지식재산권에관한기본적인권리와관련절차를규정하고있으며, 하위법령인규칙 (Regulations) 에서법률에서정한사항에관하여보다상세하게규율하고있다. 또한, 캐나다법원은지식재산권법령의주요규정에대한해석례, 즉판례를다수축적해왔다. 보통법국가인캐나다에서는법원의판례역시지식재산권의법원 ( 法源 ) 으로서중요한기능을한다. 나. 지식재산권법률개정현황 2014년캐나다는여러분야의지식재산권법을개정하였다. 아래표에서볼수있는바와같이, 집적회로법을제외한거의전분야의지식재산권법이개정되었으며, 그시행을기다리고있다. 각개정법률의시행일자는동법률에의해확정되지않았다. 구체적인시행시기에관하여는여러가지예측이나오고있다. 실제로이들개정법률이시행되면기존지식재산권제도운영에있어서많은변화가이루어질것으로예상된다. < 표 Ⅱ-2> 지재권관련법률의최근개정현황 특허법 개정 상표법 개정 산업디자인법 개정 (2014년개정안고시중 ) 저작권법 개정 집적회로법 개정 36

13 Ⅱ. 지식재산권제도 (1) 특허법개정사항 2014년 12월 16일, 캐나다의특허법을개정하는 C-43 법안 (Bill C-34) 이연방의회를통과하였다. 이번개정은특허법조약 (Patent Law Treaty: PLT) 의비준을대비하여이루어졌다. 이개정특허법이언제부터시행될지에대하여는구체적인정보가없으나, 관련규칙과지식재산청의 IT 시스템이정비되는대로시행될것이라고법에규정되어있다. 이개정특허법의주요개정사항은다음과같다. < 표 Ⅱ-3> 개정특허법의주요개정사항 출원일요건의변경 포기이전의통지를포함하여, 포기 / 회복제도의개정 대리와관련한일부요건의삭제를통한제3자의유지료납부허용 우선권주장의회복허용 제3자보호규정의도입 ( 가 ) 출원일요건의변경개정특허법은출원일과관련한요건을완화하였다. 출원일증명을위하여출원료를납부해야할의무도삭제되었으며, 외국어로제출한출원서나명세서를대신하는이전출원의인용이허용되게되었다. ( 나 ) 포기 / 회복제도의개정현행법에서는수수료납부기한이나심사청구기한도래에대한통지의무를정하고있지않다. 따라서납기일까지수수료를납부하지않았거나심사청구기한까지심사청구를하지않은출원인은그사실에대한통지를받지않은상태에서, 출원이포기된것으로간주되는불이익을받았다. 그러나개정특허법은특허국장 (Commissioner of Patents) 에게납기일미준수로출원을포기한것으로간주하기전에그사실을출원인에게통지하도록규정하였다. 더불어출원료, 특허유지료, 심사청구료등법정수수료를미납한출원인에대하여특허국장으로부터미납통지를받은날로부터 2개월이내에해당수수료와연체수수료를함께제출할것을새로이요구하였다. 37

14 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 다 ) 대리요건의변경에따른제3자의유지료납부허용대리인의권한과그한계를규정하고있는현행특허법제15조의규정을개정하여, 출원인이위임한대리인이아니더라도누구든지출원과관련하여유지료납부와같은단순보조행위를할수있도록하였다. 이규정은유지료를대리인을통해서가아니라직접특허청에납부하고자하는사업체에게혜택이될것이다. 한편, 개정특허법에는특허획득후절차에있어서대리인의역할에관한규정을신설하였다. 현행법은보정, 일부포기, 재발행, 재심사등과같은특허획득후절차에있어서대리인의역할에관한규정을신설하였다. 현행법은보정, 일부포기, 재발행, 재심사등과같은특허획득후절차에서대리인이요구되는지에대하여침묵하고있었다. 이에대하여개정법률은이들절차에서대리인을요구함으로써권리자가해당절차에있어서전문적인조언과지원을받을수있도록하였다. ( 라 ) 우선권주장의회복현행특허법에따르면출원인은선출원일로부터 12개월이내에우선권을주장하여야한다. 그러나개정특허법에서는 12개월의기한요건을충족하지못한출원인에대하여예외규정을마련하여, 우선권주장의회복신청을인정하였다. 또한우선권주장의보정에대한규정도추가적으로도입할것으로밝히고있다. ( 마 ) 제3자보호규정의도입개정특허법이앞에서언급한통지제도및회복제도를도입함으로써출원유지여부에대한불확실성이증가하였다. 이러한문제에대응하기위하여개정특허법은제3자보호규정을도입하였다. 이에따라출원이포기될것으로믿고실시하거나실시를위한준비를한제3자에대한침해주장이제한된다. (2) 상표법개정사항 2014년 6월 19일, 캐나다상표법에대폭적인수정을가한 C-31법안 (Bill C-31) 이연방의회를통과하였다. 개정안통과당시에는 2016년이나 2017년에개정상표법이시행될것이라예상되었으나, 2015년 10월캐나다지식재산청장이마드리드의정서, 니스협정및싱가포르조약이 2018년에발효될것이라고발표함에따라, 개정상표법역시이즈음 38

15 Ⅱ. 지식재산권제도 시행될것으로예상된다. 따라서당분간현행상표법이계속적용될것으로전망된다. 보호대상의확대 니스협정국제분류의채용 사용선언서제출의무의면제 분할출원의허용 출원의기초규정삭제 상표권존속기간의단축 외국등록상표의특례삭제 < 표 Ⅱ-4> 상표법주요개정사항 ( 가 ) 보호대상의확대현행상표법에는표장 (sign) 을정의하는규정은없으나, 입체적형상, 동작이미지, 음성, 홀로그램의상표등록이실무상인정되고있다. 또한색채만으로이루어진상표는보호대상으로인정되지않은것으로이해되었으나, 상품형상을나타내는파선과오렌지색단색을결합한것 ( 지정상품 : 담배, 캐나다출원제 호 ) 에대한상표등록이캐나다연방항소법원에의하여인정된사례 46) 가있다. 이판결에의하여개정상표법의시행전이라도상품의형상을파선으로보낸경우라도적절하게상표를나타낸것으로인정될수있기때문에, 출원시에특별현저성의입증없이실질적으로상품의형태에붙은색채에대하여상표등록을받을수있다. 한편, 개정상표법은 표장 (sign) 을정의하는규정을신설하였다. 이규정에따르면, 판례에서인정하고있던입체, 동작이미지, 음성, 홀로그램뿐만아니라형상, 색채, 냄새, 맛, 식감, 표장의위치도 표장 에포함된다 ( 개정법제2조 ). 또한개정상표법에의하면, 색채만으로이루어진상표의경우에는출원시에특별현저성을입증하여야만등록이가능하게되었다. 현행상표법의 상표 의정의규정은 표장 과 식별력있는외관 (distinguish guise) 을구분하고있다. 따라서현행법에의하면 상품의형상 은 식별력있는외관 으로서특별현저성이인증된경우에만등록이가능하다. 반면 색채가붙은상품의형상 은통상의 표장 으로서취급되고, 상표법제12조제1항각호에해당되는경우에만 ( 예, 기술적인것 ) 상표등록 46) Docket No. A & A Rothman, Benson & Hedges, Inc. v. Imperial Tobacco Products Limited). 39

16 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 이거절된다. 이러한이유로다수독창적인색채가붙여져있는상품의형상등이기술적이라고까지는할수없는경우에는특별현저성의입증없이상표등록이인정되는경향을보여왔다. 그러나개정상표법에서는 식별력있는외관 이라는정의가삭제되면서, 색채와결합한상품의형상 과 색채와결합하지않은상품의형상 에대한구별이없어지게되었다. 이에따라 색채와결합한상품의형상 의경우에도종전법에서와달리특별현저성을입증해야만상표등록이가능하게되었다. 따라서독특한색채가붙여진상품의형상을출원할경우에는개정상표법이시행되기전에출원하는편이식별력이인정되기쉽고, 유리하게취급될가능성이있다. 한편개정상표법이시행되기전까지는제3자의등록을살펴볼필요가있다. ( 나 ) 니스협정국제분류의채용 2015년 9월 28일부터니스협정국제분류가도입되었다. 다만이것이개정상표법의시행을의미하지는않는다. 개정법이시행되기전까지출원양식은종전의것과동일하며, 인지대나구분에따라가산되는비용도발생하지않는다. 현지대리인도구분추가비용을청구하지않는경우가많다. 반면시행후에는니스협정의구분에따라지정상품및서비스를출원서에기재할필요가있으며 ( 개정법제30조제3항 ), 인지대및현지대리인수수료도구분추가비용이발생할것으로예상된다. 개정상표법시행전에상표출원하는편이비용면에서유리하다. 니스협정의국제분류를채용하기때문에, class heading이나 alphabetical list에따른상품 서비스표시가인정될것으로예상되지만, 개정전후모두 통상의상업적문언 (ordinary commercial terms) 에따라상품 서비스표시를할필요가있다 ( 현행제30조a 및개정제30조제2항a). 따라서니스협정 class heading의사용은인정되지않고, 니스협정 alphabetical list에기재되는 industrial chemicals, stationery, confectionery, entertainment 등의포괄적상품 서비스표시도세분화할것을요구하는상표국의통지를받을가능성이높다. 또한상품 서비스표시가 통상의상업적문언 으로서부적절하다고판단되면, 기등록에서채용된실적이있는상품 서비스표시는응답할때그것을지적하면비교적인정되기쉬우므로출원전에데이터베이스에서확인하는것이좋다. 40

17 Ⅱ. 지식재산권제도 ( 다 ) 사용선언서제출의무의면제미국과같이사용예정인상표를출원할경우, 등록허가통지로부터 6개월후또는출원일로부터 3년후의기간중늦은날까지사용선언서를제출하지않으면원칙적으로그출원은포기된것으로간주된다 ( 개정법제40조제3항 ). 사용선언서의제출기한은 6개월씩최대 2년반까지연장할수있다. 그후에는불사용의이유를보이는예외적사정을증명하는서면을제출하고, 정당하다고인정되면 6개월씩연장이인정된다. 즉사용증거의첨부가불필요한점, 등록으로부터 5~6년차에서사용선언서의제출의무가없는점이미국과큰차이점이다. 반면등록전에사용선언서의제출은필요없게되고, 등록허가통지후등록료납부만으로등록이완료된다. 경과조치로서, 개정상표법시행일에계속중인출원에대하여는법개정전의출원이라도, 사용선언서의제출의무는없게되고, 등록료의납부만으로등록이인정되게된다. 사용선언서를제출할수없는재출원을검토하는경우나보다넓은권리범위의확보를희망하는경우에는사용선언서의제출기한을연장하는것으로개정법의시행을기다리는것도하나의방안이다. 또한개정후에는 3년간의불사용청구가많아질것으로예상되므로, 날짜가붙어있는사용증거를준비 보관하여두는것이바람직하다. 특히상품표시에대하여는일반적으로상품자체나포장에상표가사용될것 ( 소위 부착사용 ) 이요구된다. 또한, 선전이나영업활동이이루어진것, 또는상품이판매가능한상태에놓여있는것만으로는부족하고, 그상품이실제로인도된것까지요구되는것이많다. 불사용의이유를보이는예외적사정 은권리화수단으로서지금까지비교적관용적으로인정되어왔으나, 개정법이시행되면특히제3자로부터불사용청구를받은경우, 보다엄격한기준에의하여판단될것으로예상된다. ( 라 ) 분할출원의허용현행법에서는분할출원은인정되지않는다. 그러나개정법에서는등록전까지는분할할수있도록규정하고있다 ( 개정법제39조제1항 ). 다만, 공고후는공고된범위에한정하여분할출원을할수있다. 신설된분할출원규정은공고후, 일부상품에만이의신청을받은경우등에활용할수있다. 41

18 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 마 ) 출원의기초규정삭제현행법에의하면출원인은출원서에출원할상표가 1 캐나다에서사용되고있는상표 ( 제30조b), 2 캐나다에서사용될예정인상표 ( 제30조e), 3 출원인이타국에서출원하고있거나등록을받고있는상표 ( 제30조d), 4 캐나다에서미사용공지상표 ( 제30조c) 중의하나인지를명기하여야한다. 이출원상표의사용에의한구별은미국에서 출원의기준 과유사한제도이기때문에여기에서는편의상 출원의기초 라고한다. 한편개정상표법에의하면 1과 2의구별이없어지고 ( 개정법제30조제1항 ), 3은삭제된다. 이때문에실질적으로 출원의기준 이란개념은없어지고, 사용의유무에따라다른취급을받게되는일은없게된다. 캐나다에서 출원의기초 는미국에서 출원의기초 와매우유사하므로실무상혼동되기쉽다. 따라서여기에서주의하여야할두가지사항을특기하고자한다. 첫째, 캐나다에서는 3을출원하는경우, 그상표가출원또는등록된국가일필요는없으나반드시어느국가에선가는사용되고있어야한다. 둘째, 캐나다에서는공고후에 1 또는 2에서 3으로의변경이인정되지않으므로, 외국에서출원 등록이있는경우는출원시부터출원의기초에포함시키든지또는외국출원후신속히출원의기초를추가하여야한다. ( 바 ) 상표권존속기간이 10년으로단축캐나다에서는다른많은국가와는달리, 상표권의존속기간이 15년 ( 제46조제1항 ) 이다. 하지만개정상표법이시행되면다른국가들과같이 10년으로존속기간이단축된다 ( 개정법제46조제1항 ). 다만개정후에도개정법이시행된다고하더라도그시행시점에이미등록되어있는상표등록은다음갱신까지 15년의존속기간이유지된다. 현행법하에서갱신절차는등록또는가장가까운갱신일로부터 15년이내에도할수있으므로 ( 현행상표법제46조제1항 ), 개정법시행후에존속기간이만료하는경우에는법시행전에갱신절차를밟아좀더긴존속기간의보호를받을수있다. 다만, 캐나다지식재산청의웹사이트에공지된안내문에의하면, 존속기간의만료일보다도상당히이르게갱신절차를개시한경우는개정법이시행되면그법의적용을받게되어해당상표권의존속기간은 10년만인정받게된다고한다. ( 사 ) 외국등록상표의특례의적용의폐지 현행법제 14 조에서는외국에서등록된상표에대하여는식별력이없다고인정된경우라도 42

19 Ⅱ. 지식재산권제도 어떤국가에서사용된기간을포함하는일체의사정을고려하여, 요부를잃지않는경우 (not without distinctive character) 는등록이인정될수있다고정해져있다. 이는외국등록상표의권리자에대한우대조치라고할수있다. 그러나개정상표법에서는이특례규정을없애고, 거절이유의극복에는캐나다내국민과같이사용에의한현저성의입증이필요하게되었다. 캐나다에서식별력이부정될가능성이높은외국등록상표의권리자는개정상표법시행이전에현행법제14조의적용을받기위해바로출원을진행하는것이유리하다. 또한개정상표법의시행전에한출원이라도그시행심사를받게된경우는현행법제14조의적용을받을수도없다. (3) 산업디자인법개정사항 2014년 12월 16일, 의회를통과한 C-43 법안 (Bill C-43) 에는산업디자인법개정과관련한사항을포함하고있다. 이개정법은산업디자인의국제등록에관한헤이그협정을국내에서이행하기위한사항을주된내용으로하고있다. 출원과관련한요건규정개정 신규성요건의도입 신규성상실예외기간규정의변경 권리존속기간의연장 < 표 Ⅱ-5> 산업디자인법주요개정사항 ( 가 ) 출원과관련한요건규정의개정 2014년개정법에서는출원과관련한출원서기재사항을변경하였다. 현행법에서는 디자인의도면또는사진 을제출하도록요구하고있으나, 개정법에서는보다넓은개념인 디자인의표현 (representation of the design) 이라는용어를사용한다 ( 개정법제4 조 (1)(b)). 또한시각적표현을흑백이아니라색을이용하여할수있다. 또한출원과관련하여하나의출원으로복수의산업디자인의출원이가능하며, 30개월이내에서비밀디자인제도를도입하였다 ( 개정법제8.3조 (3)). ( 나 ) 신규성요건의도입 현행법에서는산업디자인은기등록된산업디자인과혼동 (confounding) 되는것이어서는 43

20 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 안된다는표현을사용하고있다. 반면, 개정법에서는특허법에서의용어를차용하여산업디자인은새로워야한다 (novel) 는규정을도입하였다 ( 개정법제8.2조 ). ( 다 ) 신규성상실예외기간규정의변경현행법에서는신규성상실예외기간은 12개월이며, 그기산일은캐나다에출원한날이다. 반면개정법에서는우선일은신규성상실예외기간규정의기산일로하고, 유효한우선일주장이없는경우에는캐나다출원일로그기산일을한다고규정하였다 ( 개정법제8.2조 (1)(a)). ( 라 ) 권리존속기간의연장현행법에서는권리존속기간은등록일로부터 10년이다. 그러나개정법에서는이기간을출원일로부터 15년이되는날로개정하였다 ( 개정법제10조 (1)(b)). 이경우에도최소한 10년의독점배타권을보호하기위한예외규정을두고있다. 다. 조약가입현황 캐나다는중요한조약및협정에참여하고있으며, 이들조약 협정의요구사항을충족하기위해서수차례관련법령을개정하였다. < 표 Ⅱ-6> 지재권관련조약가입현황 조약명 가입일 ( 비준일 ) 발효일 Berne Convention Budapest Treaty Paris Convention Patent Cooperation Treaty Rome Convention Strasbourg Agreement UPOV Convention WIPO Convention WIPO Copyright Treaty WIPO Performances and Phonograms Treaty 특히캐나다에서특허법과관련하여효력이발생하는주요조약은다음과같다. 44

21 Ⅱ. 지식재산권제도 스트라스부르협정 ( 국제특허분류에관한협정 ) (1996년 1월 11일 ) 부다페스트조약 ( 특허절차상미생물기탁의국제적승인 ) (1996년 9월 21일 ) 파리협약 ( 공업소유권의보호 ) (1925년 6월 12일 ) 특허협력조약 (PCT) (1990 년 1월 2일 ) 세계지식재산권기구설립조약 (WIPO Convention) (1970 년 3월 26일 ) 또한 1995년 1월 1일이래로캐나다는세계무역기구 (WTO) 의일원으로서, TRIPS 협정 ( 지식재산권의무역관련측면에관한협정 ) 을준수할책임을지고있다. 또한캐나다는 1992년 12월 17일에북미자유무역협정 (NAFTA) 을체결하고 1993년 6월 23일에이협정을비준하였다. 따라서동협정제17장지식재산권의보호를준수할책임을진다. 3 특허법 가. 특허제도의연혁캐나다의특허법은연방특허법 (Patent Act) 과관련규정인특허규칙 (Patent Rules) 에근거한다. 일반적으로특허법은기본적인특허권및절차에대하여규정하고있으며, 특허규칙에서는특허법이정한것에대한보다자세한원칙을규정하고있다. 법원에서는이들법령을해석하게되며, 이러한해석은캐나다특허법의또다른핵심부분을형성하게된다. 캐나다는연방으로서선언한때 (1867년) 부터특허법을두고있었다 (1869년시행 ). 이는미국의선발명주의를도입한캐나다고유의특허법이었다. 그후몇번의개정이이루어졌으나, 캐나다특허법에있어서의큰전기가된개정은 1989년 10월 1일에이루어진다. 이는캐나다가특허협력조약 (PCT) 가입 (1990년 1월 2일 ) 에맞춰타국과의조화를도모하면서이루어진개정으로, 선발명주의에서선출원주의로의이행, 특허기간의개정 ( 특허등록일로부터 17년 출원일보다 20년 ), 조기출원공개제도등이이를계기로도입되었으며, 이는현행특허법의기초가되었다. 또한 1989년 10월 1일이전에출원된특허를구법출원특허 ( 구법특허 ) 라고하며, 이러한구법특허에는여전히 1989년 10월 1일전의구법이적용된다. 한편 2015년 2월 26일, Patent Law Treaty 비준에따른법개정이이루어졌다. 주된개정사항은아래와같이정리할수있다. 45

22 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 출원일요건의변경 포기이전의통지를포함하여, 포기 / 회복제도의개정 대리와관련한일부요건의삭제를통한제 3 자의유지료납부허용 우선권주장의회복허용 제 3 자보호규정의도입 나. 특허제도의개요와특징캐나다는미국과이웃한국가로 1989년이전에는선발명주의를채택하고있던적도있다. 지리적근접성등에서캐나다의특허제도를미국과동일한것으로오해하기도하나, 오히려영국법률체계와유사한점을갖고있다. 이러한점에서아래에서는미국제도와구별되는캐나다특허제도의주요특징을설명하도록한다. (1) 선출원주의 1989년의대폭적인개정을통하여선발명주의에서우리나라와같은선출원주의로이행하였다. 또한, 신규성기준은특허법제28.2조에서정하고있어, 출원인에의한직접또는간접적인정보공개에의한신규성상실에대해서는 1년간의유예기간 ( 특허법제28.2조제1항제a호 ) 을인정한다. (2) 심사청구제도우리나라와마찬가지로캐나다도심사청구제도를운영하고있다 ( 특허법제35조 ). 청구기간은우리나라와같이출원일로부터 5년이내에출원인뿐만아니라누구든지심사청구를할수있다. 5년이내에특허법제35조제1항또는제2항에따른심사청구를하지않은경우에는특허출원은포기한것으로간주한다 (Deemed Abandoned). 이때포기한것으로간주한출원이라도그간주일로부터 1년이내에심사청구, 심사청구료, 회복청구및회복료를제출함으로써그출원을회복시킬수있다. 그러나이와같은 1년의회복유예기간이만료하면출원은회복할수없으므로주의하여야한다. 또한분할출원을하는경우에는심사청구는원출원일로부터 5년또는분할출원일로부터 6개월중후일을심사청구신청기간으로한다. 46

23 Ⅱ. 지식재산권제도 (3) 조기공개제도구법특허출원을제외하고모든출원은특허법제10조에따라우선일로부터 18개월 ( 우선일청구가없는경우에는출원일로부터 18개월 ) 의비밀기간이만료되면공개된다. 출원인의신청이있는경우에는이기간이만료되기전에도출원을공개할수있다. 특히, 출원자가특허규칙제28조의우선심사를비밀기간내에청구한경우에는동규칙제28조제2항에따라특허법제10조에따른특허출원을비밀기간만료전에조기공개신청을할필요가있다. (4) 재심사제도특허법제48.1조제1항에따라누구든지공개된특허발명에대하여특허결정의재심리를청구할수있다. 즉특허, 공고된특허출원및간행물등선행기술을제출함으로써재심리를청구할수있다. 다만재심사는지식재산청과특허권자사이에서이루어지는결정계심리제도 (Ex Parte Re-examination) 로이루어지므로, 미국과같이제3자를포함하는당사자계심리제도 (Inter Parte Re-examination) 는없다. 다. 보호대상 (1) 발명캐나다특허법에서는특허를발명에대하여부여되는특허증 (letters patent) 이라고정의하면서, 발명을 새롭고유용한기술, 방법, 기계, 제조물또는합성물또는기술, 방법, 기계, 제조물또는합성물의새롭고유용한개량 이라고정의하고있다. 즉우리의특허법이발명의정의를두면서, 별도의등록요건을두는것에반하여, 캐나다의특허법은보호대상인발명을새롭고유용한것내지개량으로한정하여정의하고있다. 나아가법정대상 (statutory subject matter) 이라하여, 기술 (art), 방법 (process), 기계 (machine), 제조물 (manufacture) 및합성물 (composition) 이라는 5개의범주에속할것을요구하고있다. 47

24 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 캐나다특허법제 2 조 새롭고유용한기술, 방법, 기계, 제조물또는합성물또는기술, 방법, 기계, 제조물또는합성물의새롭고유용한개량을말한다. < 표 Ⅱ-7> 발명의정의 ( 캐나다 / 한국 ) 우리특허법제 2 조제 1 항 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도 ( 高度 ) 한것 Interpretation 2. In this Act, except as otherwise provided, invention means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter 기술 (art) 이란지식을적용하여원하는효과를달성하는것을의미하며, 기술분야에속해야한다. 기술은수단 (method) 이나사용 (use) 으로청구된다. 수단이란물리적재료가물리적목적물에이루어진행위로, 목적물에대하여물성 ( 物性 ) 또는조건의변화를주는것이다. 사용이란특정한결과를얻기위해어떤수단을적용하는것으로, 수단이원하는결과에도달하기위한단계를밟아야하는반면, 사용은단계를갖지않는다. 방법 (process) 이란수단을물질에적용하는것이다. 기계 (machine) 는특정효과를달성하기위하여설계된기능또는조작방법을기계적으로구체화한것이다. 제조물 (manufacture) 은기계적인생산물 ( 비생물 ) 또는방법으로, 육체노동이나기계적인방법에의하여기술적인제품또는물질을제조하는방법이나그방법에의하여얻어진제품또는물질이다. 한편 합성물 (composition) 은성분의조합으로, 화학적화합물, 조성물, 물질을포함한다. (2) 등록요건 특허등록을받을수있는것은 1 발명에해당하여야하며, 2 유용하고 3 새로우며, 4 비자명한것이어야한다. 따라서이들요소에해당하는지여부를판단하여특허결정을한다. 발명에해당하는지여부는위의설명을참조하고, 아래에서는유용성, 신규성및비자명성등에대하여설명한다. 발명성 유용성 신규성 비자명성 < 표 Ⅱ-8> 특허등록요건 48

25 Ⅱ. 지식재산권제도 ( 가 ) 유용성 (Utility) 법제2조에서정하고있는법정대상으로서의발명은유용한것이어야한다. 특허법에서의유용성은실시할수있으며, 통제가능하고반복가능한것을의미한다. 발명의유용성은구체적이어야한다. 발명이특정분야에서유용하다는포괄적인말보다는자세한유용성이드러나야한다. 또한육체노동이나생산기술에있어서의필요성을다루는점에서실제적이어야하며, 상세한설명을통하여당업자도발명자와같이발명을실현할수있을만큼신뢰할수있어야한다. 유용성은실시가능한것이어야한다. 의도한목적에따라기능할수있어야하며, 만약어떤발명이전혀작동하지않는경우뿐만아니라명세서에서밝히는대로실시할수없는경우에도유용성이인정되지않는다. 또한명세서에포함된표현대로실시되면약속한결과를얻을수있다면, 이발명은특허법에서의미하는유용한것이다. 47) 발명은통제가능하고반복가능한것이어야한다. 즉발명을실제로적용하였을때원하는결과가필연적으로뒤따라야한다. 이는반복적인대량생산수단의용인된성공도를의미할수있다. 예컨대어떤수단이어떤특정기술분야에서어떤특정불량률이하의성공률을가지는것으로알려지거나일반적으로인정되고있다면, 그한도내에서원하는결과가필연적으로뒤따르게된다. 우연하게이르게된발명으로믿을수있게반복가능한것이아니라면, 이는유용성이부족하다. 조작자의판단이나추론에의존하는발명은반복가능성이부족한것으로간주되며, 결과적으로유용성이없는것을간주된다. 48) ( 나 ) 신규성특허등록을받으려면특허법제28.2조에따라신규성조건을충족하여야한다. 즉특허를받을수있는발명은새로운 (new) 것이어야하며, 공지된것은특허의보호를받을수없다. 이때신규성이없는것으로인용되는발명은아래와같은것들이있다. 47) Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 C.P.R. (2nd), 145 (S.C.C.)] at page 160 citing 29 Halsbury, 3rd ed., page 59 48) Re Application for Patent Containing Claims that Read on Mental Steps [(1972) C.D. xxx, 23 C.P.R. (2nd), 93] ; Re Application 269, 230 of Itek Corporation (1981) C.D

26 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 < 표 Ⅱ-9> 신규성이없는발명 출원일보다 1년더앞서출원인또는출원인으로부터직 간접적으로알게된자에의하여공개된발명 청구일이전에위에서서술한자이외의자에의하여공개된발명 청구일전에출원인이외의자에의하여출원되고, 그후공개된캐나다특허출원에공개된발명 청구일이후에출원인이외의자에의하여출원되고, 우선권주장의기초가된출원이청구일이전이고, 해당기초출원에청구항에서정의된발명이기재되어있는캐나다특허출원에공개된발명 캐나다특허법제28.2조는미국특허법제102조의규정과유사한부분이있으며, 과거선발명주의에서선출원주의로변경된공통점도있다. 청구일 은생소한용어이지만, 캐나다특허법에서사용되는용어로, 간단히말해유효한우선일이라할수있다. 또한청구항이발명의대상을택일적으로한정하는경우에는청구일을적용할때에는각각선택사항마다별개의청구항이라고판단된다 ( 법제27조 (5)). 예컨대마쿠쉬청구항과같은경우는각각의선택사항마다청구일이존재하게된다. 출원인이직접또는간접적으로발명을공개했더라도 1년이내에캐나다에출원하면신규성상실의예외가인정된다. 종전에는 1년의유예기간은우선일이아니라캐나다에대한출원일로부터계산하였으나, 현재는우리나와같이우선일로부터계산한다. PCT 국내이행출원의경우, PCT 국제출원일이캐나다의출원일로간주되므로, PCT 국제출원일로부터 1년의유예기간을계산한다. 발명의매출및판매행위는미국에서는신규성을상실하는사유가되나 ( 미국출원 1년이상된경우 ), 캐나다에서는그행위자체로바로신규성을상실하게되지는않는다. 특히캐나다는출원인에의한출원전공개 ( 또는선행기술 ) 가 1 발명의사전공개및 2 발명의사용을가능하도록한다는두가지요건을충족하는경우에야비로소신규성을잃게된다. 따라서설령발명이사전 ( 출원전 ) 에공개되더라도그공개가보통의당사자에있어서발명의사용을가능하도록할수없는경우는그공개는신규성을해치는일이아니다. 50

27 Ⅱ. 지식재산권제도 < 표 Ⅱ-10> 청구일개념 캐나다특허법에서는출원일 (filling date) 이외에청구일 (claim date) 개념을사용하고있다. 원칙적으로출원일을청구일로보나, 다음의경우에는출원일이전에먼저이루어진출원일을청구일로한다 ( 제 28.1 조 ). (a) 계속중인출원이 (ⅰ) 해당청구항에서특정된대상을공개하고있는특허출원이캐나다에서또는캐나다에대하여먼저정규로한자또는그대리인, 법정대리인또는선임권리자에의하여이루어지든지 (ⅱ) 캐나다가체약국인특허에관한조약또는협정에서정하는조건에근거하여보호를받을권리를갖는자로서해당청구항에서특정된대상을공개하고있는특허출원이조약, 협정또는법률에의하여캐나다국민에게같은보호를부여하는타국에서또는그국가에대하여먼저정규로이루어진자또는그대리인, 법정대리인또는선임권리자에의하여이루어진경우 (b) 계속중인출원의출원일이먼저정규로이루어진출원의출원일로부터 12 개월이내이고또는 (c) 출원인이먼저정규로이루어진출원에근거하여우선권을주장한경우 < 표 Ⅱ-11> 신규성 ( 캐나다 / 한국 ) 캐나다특허법제 28.2 조 특허출원된청구항에서정의된것은공개되어서는안된다. (a) 출원일로부터 1 년을넘기전에, 출원인에의하여또는출원인으로부터직 간접여부를묻지않고, 안자에의하여캐나다또는기타장소에서그대상이공중의이용에제공되는방법으로공개된경우 (b) 청구일보다전에 (a) 에서정한자이외의자에의하여캐나다또는기타장소에서그대상이공중의이용에제공되는방법으로공개된경우 (c) 출원인이외의자에의하여이루어지고, 그출원일이청구일보다전인캐나다특허출원에서공개된경우 (d) 출원인이외의자에의하여이루어지고, 출원인이청구일이후인캐나다특허출원에서이루어진공개로다음의조건에해당하는것 (ⅰ) 해당동시계속중인출원이 (A) 해당청구항에서특정된대상을공개한특허출원을캐나다에서또는캐나다에관하여앞서정규로한자또는그대리인, 법정대리인또는전권리자에의하여이루어지거나 (B) 캐나다가체약국인특허에관한조약또는협정에서정하는조건에근거하여보호를받을수있는권리를가진자로, 조약, 협정또는법률이캐나다국민에게동일한보호를부여하는다른국가에서또는그국가에대하여해당청구항에서청구된대상을공개하고있는특허출원을앞서정규로한자에의하여또는그대리인, 법정대리인또는전권리자에의하여이루어지고, (ⅱ) 앞서정규로이루어진출원의출원일이계속중인출원의청구일보다이전인것 (ⅲ) 동시계속중인출원의출원일이앞서정규로이루어진출원의출원일로부터 12 개월이내이고 (ⅳ) 해당동시계속중인출원에관하여출원인이앞서정규로이루어진출원에근거하여우선권을주장한경우 우리특허법제 29 조제 1 항 1. 특허출원전에국내또는국외에서공지 ( 公知 ) 되었거나공연 ( 公然 ) 히실시된발명 2. 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되었거나전기통신회선을통하여공중 ( 公衆 ) 이이용할수있는발명 원문 부록참조 51

28 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 다 ) 선출원주의로의전환과신규성 1989년 10월 1일, 캐나다에서는기존의 선발명 원칙대신 선출원 원칙을새로운특허출원원칙으로채택하였다. 이개정에따라, 신규성과관련된규정이개정되었으며, 경과규정 49) 을두고있다. 이에따라 1989년 10월 1일전에출원한것과그이후에출원한것을구분하여신규성규정을적용하고있다. A. 1989년 10월 1일이전의특허출원 1989년 10월 1일이전의특허출원은다음의요건을충족하여야특허를받을수있다. (a) 발명자가이를발명하기에앞서다른어떤이에의해공지 (known) 되거나사용된것이아닐것 (b) 캐나다에서특허가출원되기 2년전또는그이전캐나다또는기타국가에서발간된어떤특허또는어떤출간물에게재된것이아닐것, 및 (c) 캐나다에서특허가출원되기 2년전또는그이전캐나다에서공중에의해사용되거나판매된것이아닐것 50) 그러나 (a) 항에서언급된선행발명이라는장애요건은유효출원일 ( 즉, 실제캐나다에서의출원일또는국제협약에의해인정되는우선일 ( 日 )) 전에공중이이용할수있도록해당발명을공표하거나사용한것이라는증거가입증되어야한다. 그렇지않으면해당발명이발명자에의해만들어지기전에타인에의해공지되거나사용된것이라하더라도특허가무효로선언될수없다. 51) B. 1989년 10월 1일이후의특허출원 1989년 10월 1일이후의출원은다음의경우에해당하지않는다면 신규성 이인정된다. (a) 해당발명이캐나다특허출원에서공표되었으나캐나다출원일보다앞선유효출원일이있는경우 ( 실제캐나다에서의출원일 52) 또는국제협약에의해인정되는우선일 ( 日 ) 중의하나 ) 49) Patent Act, RSC 1985, c P-4, ss ) Patent Act, RSC 1985, c P-4, s 27(1), as it read immediately before 1 Oct See also Patent Act, RSC 1985, c P-4, s 27(2), as it read immediately before 1 Oct. 1989, for requirements for subject matter disclosed and claimed in a patent application filed in another country. 51) Patent Act, RSC 1985, c P-4, s 61(1), as it read immediately before 1 Oct ) Canadian filing date is the date a domestic Canadian patent application was filed with the Canadian Patent Office or the date of filing a PCT patent application designating Canada. 52

29 Ⅱ. 지식재산권제도 (b) 해당발명이, 캐나다출원일 1년전또는그이전에, 출원인에의해또는출원인으로부터직 간접으로지식을획득한자에의해캐나다또는다른지역에서공중이알수있게공개된것인경우, 또는 (c) 해당발명이, 캐나다출원일 ( 또는국제협약에의해인정되는우선일 ( 日 )) 이전에, 제3자에의해캐나다또는다른지역에서공중이알수있게공개된것인경우 53) C. 신규성에대한법적심사기준신규성에대한법적심사기준은엄격하다. 54) 위에서언급하였던것과같이, 선행특허나특허출원또는청구된발명의앞선공개적사용또는판매를포함하여, 선행공개가있었던경우예견성 (anticipation) 이존재한다고할수있다. 특허청구항에대하여신규성이없다는것을증명하기위하여다수의부분적선행기술을인용하는것은허용되지아니한다. 55) 청구된발명이예견성으로인하여무효로되기위해서는 선공개 (prior disclosure) 및 실시가능성 (enablement) 이라는두가지요건이충족되어야한다. 56) 선공개 요건은선행공표 (prior publication) 나선행사용 (prior use), 그밖의방식에의한공개를포함한다. 이러한공개에따라실시한경우에필연적으로특허침해가되는대상이공개된다면 선공개 요건을충족하게된다. 선행기술을검토하는해당기술에숙련된사람은출원인이의도한바를이해하고자한다고간주되므로, 시험과오류가반복되는실험의여지는없다. 57) 실시가능성 요건을충족하기위해서는해당기술에숙련된자가해당발명을실시할수있어야한다. 선공개 요건과달리, 시험과오류가반복되는실험이실시가능성을입증하기위하여허용된다. 58) 그러나선행기술은발명이 과도한부담 없이실시할수있도록충분한정보를제공하는것이어야한다. 아래에서예시적으로열거된요인들은통상적으로선행공표 (prior publication) 의실시가능성을평가하는데에고려된다. 53) Patent Act, RSC 1985, c P-4, s ) Almecon Industries Ltd v Nutron Manufacturing Ltd (1996), 65 CPR (3d) 417 at (FCTD), aff'd (1997), 72 CPR (3d) 397 (FCA); Hi-Qual Manufacturing Ltd v Rea's Welding & Steel Supplies Ltd (1994), 55 CPR (3d) 224 at 237 (FCTD), aff'd (1995), 61 CPR (3d) 270 (FCA); Free World Trust v Électro Santé Inc, 2000 SCC 66 at para 25, 9 CPR (4th) ) Alberta Inc v Q'Max Solutions Inc, 2003 FCA 241 at para 43, 27 CPR (4th) ) Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc, 2008 SCC 61 at paras 23 30, 69 CPR (4th) 251; Abbott Laboratories v Canada (Minister of Health), 2008 FC 1359 at para 75, 71 CPR (4th) 237, aff'd 2009 FCA 94, 73 CPR (4th) ) Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc, 2008 SCC 61 at para 25, 69 CPR (4th) 251; Abbott Laboratories v Canada (Minister of Health), 2008 FC 1359 at para 75, 71 CPR (4th) 237, aff'd 2009 FCA 94, 73 CPR (4th) ) Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc, 2008 SCC 61 at paras 26 27, 69 CPR (4th)

30 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (a) 실시가능성은선행공표전체에의하여평가한다. 여기에는선행특허의명세서와청구항등을포함한다. (b) 해당기술에숙련된자는선행기술에포함된정보를보충하기위하여자신의상식적일반지식을사용할수있다. 이때일반지식이란관련시기에관련기술에숙련된사람들에게일반적으로알려진지식을의미한다. (c) 과도한부담이있는지여부를판단할때는해당발명의성질을고려한다. 예컨대시험과실험이일반적으로이루어지는기술분야에서의발명은상대적으로부담수준이높아질수있다. 발명에여러단계가요구되는경우, 선행기술은실시가능성이있는것으로간주되지않는다. 그러나일상적인시험은용인되며과도한부담으로여기지않는다. 반면시간제한은없으나오래걸리거나몹시힘든시험과오류는일상적인것으로여겨지지않는다. (d) 선행특허에서의명백한오류또는누락이있다고하더라도, 해당기술에대한합리적인능력과지식이있는자가그오류를쉽게교정하거나또는누락사항을쉽게파악할수있는경우실시가능성은인정된다. 59) 특허청구항이선행공표로인하여신규성이결여된것으로서무효라고증명하기위해서는해당기술에숙련된자가하나의선행공표물을보고서어떤발명능력이없이도청구된발명을실제의목적을위해만들어내는데에필요한모든정보를실제로찾아낼수있어야한다. 즉, 선행공표에는해당기술에숙련된자가그것을읽고따라할경우언제나오류가능성없이청구된발명을만들어낼수있을정도로명확한방법이담겨있어야한다. 60) ( 라 ) 비자명성 특허등록하려면특허법제 28.3 조에따라정해져있는비자명성의조건을충족하여야한다. 59) Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc, 2008 SCC 61 at paras 33, 37, 69 CPR (4th) ) Beloit Canada Ltd v Valmet Oy (1986), 8 CPR (3d) 289 at 297 (FCA), leave to appeal to SCC refused (1986), NR 80 (note), cited in Free World Trust v Électro Santé Inc, 2000 SCC 66 at para 26, 9 CPR (4th) 168; See also Sanofi-Synthelabo Canada Inc v Apotex Inc, 2008 SCC 61 at para 28, 69 CPR (4th)

31 Ⅱ. 지식재산권제도 캐나다특허법제 28.3 조 < 표 Ⅱ-12> 진보성 ( 캐나다 / 한국 ) 캐나다특허출원의청구항에서특정된대상은다음의정보에서보아, 그것이관련하는기술또는과학분야의숙련자에게있어청구일에있어자명하지않았던것이어야한다. (a) 출원일로부터 1 년을넘기전에출원에의하여또는출원인으로부터직 간접여부를묻지않고, 안자에의하여캐나다또는기타장소에서공중의이용에제공되는방법으로공개된정보및 (b) 청구일보다전에 (a) 에서정한자이외의자에의하여캐나다또는기타장소에서공중의이용에제공되는방법으로공개된정보 우리특허법제 29 조제 2 항 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이제 1 항각호의어느하나에해당하는발명에의하여쉽게발명할수있으면그발명에대해서는제 1 항에도불구하고특허를받을수없다 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to (a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and (b) information disclosed before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere 종전에는비자명성여부를 청구일 (claim date) 에있어서의기술수준과일반지식에비추어상상력이떨어지는당업자 (unimaginative skilled technician) 가청구항에포함되어있는발명에직접그리고어렵지않게이를지여부 에따라판단하였다. 61) 이때 상상력이떨어지는당업자 란경쟁기업의발명자와같이발명능력을가진자가아니라, 가공의인물이다. 이인물은인용하는선행기술에기재되거나시사되지않는유리한효과를낳는변경을할수없는자를의미한다. 한편 2008년대법원판결을통하여 시도할것이자명한지 (Obvious to Try) 에따라그진보성을판단하고있다. 즉특허가제시하는해결수단을찾아내기위한동기가선행기술에제시되어있고, 그해결수단이한정된수이며, 그발명을달성하기위한한노력이범위, 성질, 양에있어서일상의시도범위내라면 시도해보는것은자명 하므로진보성이인정되지않는다는판결을하고있다. 구체적으로진보성의판단은다음의과정을통하여이루어진다. 62) 61) Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY, [1986], 8 C.P.R. (3d) ) Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,[2008] 3 S.C.R. 265, 2008 SCC

32 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 해당기술분야에서의가상의일반적당업자를확인함 그당업자가지닌관련보통일반적인지식을확인함 청구항의해석을하고, 청구항의발명의개념을확인함 청구항의발명의개념과관련보통일반적인지식으로든선행기술과의차이를확인함 청구항에서정해져있는발명의지식없이, 그차이가해당기술분야의통상의당업자에게자명한지판단함 다음의예에서는자명하다고판단할수있다. 기계나제품의일부또는전부의제조에있어서, 열등한재료를보다좋은것으로단순히대체하는것 물체의크기와치수를단순히변경하는것 기계및제품에서일부를제거하는것 ( 제거한것에의하여새로운작동방식을얻은경우는예외 ) 방법, 기계, 제품, 합성물에있어서그일부를균등물로치환하는것 ( 치환된것이이전의물의효과에더하여새로운기능, 작동방식, 새로운용도또는특성을달성한경우는예외 ) 단순히종전의방법, 기계, 제품을새롭지만유사한목적을위해서사용하는것 기계및제품의모양이나비율을변경하는것 ( 새로운작동방식이나기능을얻을수있는경우는예외 ) 이전제품과의차이가단순히기량과솜씨 (workmanship) 의향상뿐인제품을제조하는방법 기계나제품의부품을중복하여사용하는것 ( 그중복이새로운작업형태와새로운일체적인결과를가져올경우는예외 ) 어떠한새로운작동방식도보이지않으면서기존장비를조합하여새로운기계또는제품을만드는경우 반면, 요소나공정을예측할수없는방법으로조합한다든지, 알려진방법으로조합하는것으로자명하지않은결과나효과를얻은경우에는진보성이있는조합에해당한다. 또한종전에알려져있는물질군에서의선택은그선택된물질이신규하고자명하지않으며유용한결과를낳는경우에는특허성이있다. 한편비자명성을보여주는정황증거 ( 상업적성공이 56

33 Ⅱ. 지식재산권제도 나오랫동안해결되지않은요구, 타사 ( 타인 ) 의실패등 ) 가도움이될수도있다. (3) 특허를받을수없는것특허법제27조제8항에서는단순한과학이론이나추상적인정리는특허를받을수없다고정의하고있다. 따라서구체화되지않은아이디어나발견, 과학이론등은특허의보호를받을수없다. 그러나아이디어가실제로이용 응용된경우에는특허를받을수있다. 또한인체 동물에대한치료, 고등생물체와소프트웨어등도특허를받을수없다. 캐나다특허법제 27 조제 8 항 단순한과학이론이나추상적인정리는특허를받을수없다. < 표 Ⅱ-13> 발명의정의 ( 캐나다 / 한국 ) 우리특허법제 32 조 공공의질서또는선량한풍속에어긋나거나공중의위생을해칠우려가있는발명에대해서는제 29 조제 1 항에도불구하고특허를받을수없다. APPLICATION FOR PATENTS 27.(8) No patent shall be granted for any mere scientific principle or abstract theorem. ( 가 ) 발견과과학적이론이나단순한아이디어구체화되지않은아이디어, 발견, 과학이론등은특허보호등록이가능한사유의범위를벗어나있으나, 그아이디어가만약실제적으로이용 응용된경우에는특허보호등록이가능하다. ( 나 ) 인체나동물에대한치료인체뿐만아니라동물에대한치료는특허보호등록사유제외이다. 예컨대, 의료적 치과적수술이나물리치료방법은모두보호대상에포함되지않는다. 예외적으로치료목적이아닌진단또는미용등을목적으로한경우에는등록이가능할수있다. 또한예컨대젖소의우유생산을향상시키기위한외과적치료방법과같이, 동물을대상으로치료할목적이아니라경제적인효과를거두기위한체내혹은체외의수술적치료방법역시등록이가능하다. 의료진단방법은특허등록이가능하다. 의료용약품은특허등록이가능하나, 특허청구범위를작성할때의료방법이청구범위에포함되지않도록할필요가있다. 57

34 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 다 ) 고등생명체등고등생명체, 예컨대인간, 동물 ( 예컨대의료약실험용으로유전자가재조합된쥐등 ), 식물등은부등록사유이다. 또한수정란이후의모든발육단계에있는동물도고등생물체이므로특허부등록사유이다. 줄기세포중에서분화전능성줄기세포는수정란과같이일체의동물로발전할가능성이있으므로지식재산청에서는고등생명체로여겨, 특허부등록사유로하고있다. 다른줄기세포, 예컨대배아줄기세포, 분화만능줄기세포, 분화다양성줄기세포등은하나의동물로는발전할수없으므로, 특허등록이가능한대상에해당한다. 인공장기나인공세포, 혹은그와유사한구조는각각개별적으로법정특허등록가능사유에해당하는지여부를심사한다. 다만장기나세포자체는특허부등록사유이다. 이와는별도로하등생물체로생각되는것은특허등록이가능하다. 예컨대, 미세조류 ( 微細藻類 ) 단세포균류 ( 곰팡이나효모등 ), 박테리아, 원생동물, 바이러스, 유전자변화를일으킨세포주, 융합세포종 ( 잡종 ) 등은하등생물체로생각되어특허등록이가능하다. ( 라 ) 소프트웨어소프트웨어프로그램자체는특허법제2조에서정하는 발명 의범위가아니며, 일반적으로특허등록을받을수없다. 다만, 컴퓨터를이용한발명은등록이가능하다. 컴퓨터관련발명에대한특허성판단과관련해서는캐나다지식재산청발행매뉴얼 (MOPOP) 제16장에정리되어설명되고있었으나, 이는 2010년 10월에개정되어특허등록이가능한지여부의판단기준을매뉴얼의 장의 Form and substance examination( 형식및실질심사 ) 에서관행기준으로규정하고있다. 즉이는청구항이형식상, 특허등록가능사유의범위내에있는지의판단을하고그다음에, 선행기술과비교하여특허성을갖는기능부분이특허등록가능사유의범위내에있는지판단하도록하였다. 다만, 2010년 10월 14일연방법원에의한 Amazon.com Inc. v. Canada (Commissioner of Patents) 에서의판결에서 Form and substance examination ( 형식및실질심사 ) 이란관행기준의설정을따르지않으면서, 이러한기준설정은지식재산청의관할을벗어난불법이라는판단을내렸다. 58

35 Ⅱ. 지식재산권제도 4 상표법 가. 상표제도의연혁캐나다는 1868년캐나다자치령상표및디자인법 (Dominion Trade Mark and Design Act) 의이름으로상표법을제정했다. 이법에서는보호대상으로서의상표및디자인을정의하고, 권리취득을위한절차및등록된상표의취소절차등을정하고있었다. 1953년에는상표법 (Trade Marks Act) 이기존법률을대체하였으며, 산업디자인의보호와관련하여서는산업디자인과유니온라벨법 (Industrial Design and Union Label Act) 이제정되었다. 현행상표법 (Trademarks Act) 은 1953년에서발전한것으로, 상표등록적격가능성, 이의, 취소, 갱신, 침해등, 캐나다에서의상표의모든측면을취급하고있다. 한편 2014년개정법에서는마드리드의정서, 싱가포르조약및니스협정비준을위한개정이이루어졌다. 그주된개정사항은아래와같이정리할수있다. 보호대상의확대 니스협정국제분류의채용 사용선언서제출의무의면제 분할출원의허용 출원의기초규정삭제 상표권존속기간의단축 외국등록상표의특례삭제 나. 상표제도의특징 (1) 선출원주의우리상표제도와같이, 캐나다의상표등록제도 ( 심사상 ) 는선출원주의를채택하고있었으나, 표장에대한실체적권리는사용이기본이다. 따라서표장의 사용의도 (intent-to-use) 를근거로한신청이더라도, 그이전부터 사용 해온것을근거로후출원신청된동일또는유사한표장을배제할권리를갖는다. 후출원신청인이취할수있는유일한방법은최초의신청에대하여이의를신청하는것으로제한된다. 59

36 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (2) 심사주의우리나라와마찬가지로캐나다지식재산청상표국 (Trademarks Branch) 에서신청에대한형식및실질심사 (formality and substantive examinations) 를실시한다. 허용될수있다고판단된신청만이등록된다. (3) 등록제도상표의등록은소유권이자명한 ( 직접적인 ) 증거이며, 이의를제기한경우에는이의를주장하는측에입증책임이있으며, 등록된권리자측에서권리를증명할의무는없다. 등록상표권자는캐나다에서 15년간 (15년마다갱신가능 ) 독점인사용권이부여된다 ( 개정안에서는 10년 ). 그러나등록되지않은상표의사용에관하여는그상표사용권한의귀속에대하여오랜기간많은비용을들여야하는법적분쟁으로발전할우려가있다. (4) 보통법상의권리캐나다에서는상표와관련한일부권리의향유에는등록이필요하지않은경우도있다. 비등록표장을일정기간사용하면, 보통법에따라소유권으로명성을확립할수있다. 보통법에근거한상표는그상표의명성을보일수있는지역범위가제한된다. 다. 보호대상 (1) 상표의정의캐나다상표법에서정하고있는상표는어떤자가자신이제조, 판매, 임대, 임차또는제공하는상품또는서비스를타인이제조, 판매, 임대, 임차또는제공하는상품또는서비스로부터식별할목적에서, 즉식별하고자사용하는표장, 증명표장또는식별력있는외관을의미하며, 또한사용할예정인상표를의미한다 ( 상표법제2조 ). 증명표장 (certification mark) 은 1 상품또는서비스의특성또는품질, 2 상품이생산또는서비스가제공되는작업조건, 3 상품의생산자또는서비스제공자가속하는부류또는 4 상품이생산되거나서비스가제공되는지역에관하여, 규정기준의상품또는서비스를그규정기준이외의상품또는서비스로부터식별할목적에서또는식별하고자사용되는표장을이른다. 식별력있는외관은특정인또는기업에의하여제작된것을보여주는제품또는그용기에대한형상또는제품포장방식에대한것이다. 60

37 Ⅱ. 지식재산권제도 < 표 Ⅱ-14> 상표의정의 ( 캐나다 / 한국 ) 캐나다상표법제 2 조 상표는 (a) 어떤자가자신이제조, 판매, 임대, 임차또는제공하는상품또는서비스를타인이제조, 판매, 임대, 임차또는제공하는상품또는서비스로부터식별할목적에서또는식별하고자사용하는표장 (b) 증명표장 (c) 식별력있는외관 (d) 사용예정상표 우리상표법제 2 조제 1 항제 1 호 상품을생산 가공또는販賣하는것을業으로영위하는者가자기의業務에관련된商品을他人의商品과識別되도록하기위하여사용하는표장 Interpretation 2. In this Act, trade-mark means (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or per-formed by others, (b) a certification mark, (c) a distinguishing guise, or (d) a proposed trade-mark (2) 등록이가능한표장의유형 캐나다에서는이하의것이상표로서등록할수있다. 단어 이름 디바이스 ( 디자인 ) 3 차원형상 ( 트레이드드레스나 get-up, 특징적외관을포함 ) 색 ( 특정의형상이나특정의형상의물품에적용된경우 ) 태그라인 ( 슬로건 ) 보장 인증마크 서비스마크 63) 지리적표시 ( 포도주와증류주에한함 ) 63) 캐나다에서는서비스마크라고는불리지않는다. 우리나라와달리서비스마크는예컨대백화점, 부티크, 신선식료품점등의다른분류로는분류하지않는다. 61

38 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (3) 등록을받을수없는표장 다음은캐나다에서상표로서등록할수없다. 윤리기준이나공공질서에반하는표장 일반적인표현, 특징이없는표장 ( 특징성을얻은것이실증된경우를제외 ) 분명히내용을설명하든지오해를일으킬표장 다른언어로물품이나서비스의명칭을이루는단어 주, 국가, 국제기구의지역명칭, 기 ( 旗 ) 나심벌 주로성으로서기능하는표장 ( 특징성을얻은것이실증된경우를제외 ) 주로지역적인장소의이름으로기능하는표장 ( 지역적표시제외 ) 상표법제9(1)(n) 조의규정효과에의하여, 정부또는 공권력 은민간의기득권을침범하지않는한, 어떤표장이라도독점할수있는권한이있다. 이러한표장은일반적으로제9조 (Section 9) 또는공식표장이라고불린다. 소리 표장등일반적이지않은 감각적인 표장은캐나다에서등록할수없다. 하나의표장그룹을구성하는동일한표장의변화형태는단일의신청으로는등록할수없으며, 별개의표장에대해서는별도의신청을요한다. 다만개정법에서는소리, 색깔, 냄새등새로운형태의표장에대한등록도인정되게되었다. 5 산업디자인법 가. 산업디자인제도의연혁산업디자인권보호와관련한최초의법률은 1868년에제정된 상표및디자인법 이다. 산업디자인보호와관련한법률은다양한개정을거쳐현재의산업디자인법 (1985년캐나다개정법령을근거로 1994년의개정법 ) 이되었다. 특히현재는헤이그협정의가입을예정하고개정안이입법예고된상태이다. 출원과관련한요건규정개정 신규성요건의도입 신규성상실예외기간규정의변경 권리존속기간의연장 62

39 Ⅱ. 지식재산권제도 나. 산업디자인보호제도의개요와특징이웃한미국에서는특허법의테두리내에서산업디자인권을보호하고있으나, 캐나다는산업디자인법및산업디자인규칙에의해규정되어있다. 또한, 산업디자인법에관해서는사법에의한해석 판단 판례가적기때문에어떠한판단이이루어지는지불명료한점이어느정도보인다. 산업디자인법제2조에서는산업디자인을 완제품의형상, 윤곽, 모양, 장식의특징또는이러한특징의조합이며, 시각적으로또는시각에의해서만결정되는것 으로규정되어있다. 이때의 물품 이라함은손, 도구내지는기계에의해만들어진어떤것으로규정되어있다 ( 동법제2조 ). 산업디자인권은공보발행일 ( 등록일 ) 로부터 10년 ( 등록일로부터 5년이내에유지연금의지불을해태하면 5년만기 ) 으로만료한다. (1) 선출원주의산업디자인보유자는최초여부와관계없이, 소정의수수료를납부하고, 특허법이정하는소정의양식으로산업디자인등록을출원할수있다. 다만캐나다에서산업디자인권을취득하려면독창성이필요하다. 이때 독창성 의정의자체와그요건에대하여는법에서명기하고있지는않다. 따라서법원에의한산업디자인법의해석이이를규정하고있다. 독창성을판단하는시간적기준은판례에의한산업디자인법의해석에의하여, 산업디자인의창조일 ( 선발명주의 ) 이며, 그창작일을확증할수없는경우는등록일이된다. 64) 산업디자인국에의한독창성조사는캐나다에서간행된자료뿐만아니라세계문헌을대상으로한다 ( 국제주의 ). (2) 심사주의세계디자인보호제도는크게심사주의와무심사기탁주의의두가지로나눌수있다. 캐나다는미국, 일본, 한국등과같이심사주의를채택하고있다. 특허법과는달리별도의심사청구절차없이자동으로방식심사및실체심사가진행된다. 또한캐나다에서는결정통지가없다. 산업디자인국의관행으로심사관이등록결정을내린후 24시간이내에등록공보발행으로자동전환된다. 64) Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc., [1985] F.C.J. No

40 캐나다 해외지식재산권보호가이드북 실체심사는방식, 보호대상, 출원의독창성등을기준으로이루어진다. 이독창성에대해서는산업디자인이공표되었다고하더라도 1년간의유예기간이인정된다. 조기에권리화할필요가있는경우에는우선심사제도를활용할수있다. 우선심사제도를이용할때는우선심사신청과신청이유 ( 출원한산업디자인이제3자에게모방되거나모방할우려가있는경우, 산업디자인의사용 실시허락이요구되는경우등 ) 및부칙 2 제12항에표시된수수료를제출한다. 특허와같은재심사제도는없으며, 무효심리는연방법원에제출하여야한다. 또한산업디자인권취득후등록상의사무적인오류에관하여는캐나다산업디자인국에정정을신청할수있으나, 다른산업디자인권등록변경은산업디자인국이아닌연방법원에신청하여야한다. (3) 부분산업디자인우리나라와같이물품의부분에독창적인특징이있는경우에는그부분에만산업디자인권을요구할수있다. 또한전체에서물리적으로분리할수없는부분도보호대상이될수있다. 6 저작권법 캐나다저작권법은연방의저작권법과저작권규칙에기초하고있다. 일반적으로, 저작권법은저작권에관한기본적인권리와절차를규정하고있고, 저작권규칙은그에관하여보다상세한규칙을규정하고있다. 캐나다법원은두법령의여러규정들에대한많은해석을축적해왔다. 법원의이러한해석역시캐나다저작권법의일부를이루고있다. 지식재산청의저작권국 (Copyright Office) 은주로다음과같은주요업무를담당하고있다. 저작권의등록 저작권양도및라이선스계약의등재, 및 저작권등록부 의관리 65) 65) A Guide to Copyright, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html?open&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=learn#part1.2>. 64

41 Ⅱ. 지식재산권제도 가. 저작권의등록저작권발생에있어서등록은필요하지않다. 그러나캐나다의저작권국은간단하고저비용의효율적인등록제도를마련하고있다. 등록은신청으로부터통상적으로 4주이내에이루어진다. 저작물의견본이요구되지않기때문에견본을제출한다고해도저작권국에의해접수가거부된다. 따라서기밀정보가저작물에포함되어있는경우이를공개할필요가없다. 캐나다에서는저작권을등록하는것이저작권자에게중요한법적이점을제공한다. 등록된권리자에게는저작물에대한저작권이존재하며등록자가당해저작권의권리자라는법률상추정 (legal presumption) 이부여된다. 또한등록을통해저작권침해자가저작권의존재를알지못했으며또한저작권이존재한다고의심할만한합리적인근거가없었다는이유로손해배상책임을회피하는것을방지할수있다. 나. 양도및라이선스의등재양도또는라이선스계약을공적장부에등재하기위해서는해당계약서의원본또는사본을저작권국에제출하여야한다. 신청은우편, 팩시밀리, 또는인터넷으로가능하다. 저작권국에필요서류와법정수수료를제출, 납부하면신청인은등재확인서를교부받는다. 66) 66) A Guide to Copyright, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) < cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html?open&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=learn#part1.2>. 65