최종-공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구 최종보고서.hwp

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1 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안연구 최 종 보 고 서 법무법인 다래

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3 제 출 문 특허청장 귀하 본 보고서를 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 과제의 최종 보고서로 제출합니다. 2015년 11월 11일 주관연구기관명 : 법무법인 다래 연구기간 : ~ 책임연구원 : 연구원 : 박지환(법무법인 다래 변호사) 정영선(법무법인 다래 변호사) 최재혁(법무법인 다래 기술경영팀) 연구보조원 : 김선주(법무법인 다래 기술경영팀) 양나래(법무법인 다래 기술경영팀) 원종학(법무법인 다래 기술경영팀) 차혜인(법무법인 다래 기술경영팀) 최진석(법무법인 다래 기술경영팀)

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5 요 약 문 직무발명에 대한 보상은 사용자의 이익과 종업원의 공헌도를 고려하여 이루어 져야 하는 것이 원칙이나, 정부출연연구기관, 학교, 비영리법인 등 공공연구기관 이 연구개발과제를 수행하는 공공분야에서의 직무발명은 정부출연금을 재원으로 하는 국가연구개발사업을 통하여 발생하고, 그에 따른 보상은 국가연구개발사 업의 관리등에 관한 규정 등 국가R&D 규정에 근거하여 공공연구기관이 정한 직무발명보상규정에 따라 이루어진다. 이는 공공연구기관 소속 연구자의 발명에 대한 동기를 부여함으로써 우수한 인재를 지속적으로 유치하고, 나아가 우수기 술에 대한 기술이전을 촉진하고자 함에 그 취지가 있다. 공공연구기관 등이 보유기술을 실시기업에게 이전하고 받은 기술료의 50% 이 상을 연구자에게 보상하도록 정하고 있는 국가 R&D 관리규정 및 해당 공공연 구기관의 내부 직무발명보상규정은 R&D 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고 려함이 없이 기술료의 일정 비율을 연구자에게 지급한다는 점에서 민간분야의 직무발명보상제도와 상이하다. 공공기관 직원들에 대한 조사결과, 기술료의 50% 이상을 연구자에게 지급하도 록 정하고 있는 국가 R&D 규정은 적절하나, 직무발명에 해당하는지 여부를 판 단하는 기준이나 권리의 귀속관계, 공동연구자 사이의 보상금 분배기준인 기여 율을 정하는 기준 등이 모호하여 분쟁의 원인이 되고 있고, 직무발명의 출원, 등록 및 유지에 관한 비용이나 기술이전을 위한 비용을 고려함이 없이 기술료의 분배에만 치우친 나머지 직무발명의 관리 및 기술이전을 위한 비용이 공공연구 기관에 부담이 되고 있어 이를 개선할 필요성이 있다. 또한, 발명진흥법 이 나 공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정 과 같이 직무발명 의 대상을 특허, 실용신안, 디자인으로 한정하는 것은 창조경제시대에 있어서 연구개발의 융복합화 및 신지식재산의 중요성 등에 비추어 영업비밀(노하우), 컴 퓨터프로그램저작물, 데이터베이스, 반도체배치설계, 식물신품종 등까지 확대할 필요성이 있다. 본 보고서에서는 직무발명제도에 관한 해외 각국의 사례와 국내 판례, 공공분 야 직원들의 인식도조사 등을 종합하여 공공분야의 직무발명보상제도 합리화 방 안으로, 갂 부처의 국가 R&D 관리규정 중 연구자 보상금 지급 기준의 통일화, 사립대학 직무발명 승계규정의 개선, 예약승계와 이중양도의 방지, 직무발명 승 계통지 규정의 개선, 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지, 직무발 명 보상금 채권의 소멸시효 단축, 직무발명보상 적용대상의 확대, 공무원 직무

6 발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 의 개선 등에 관한 의견을 제시하 였고, 그 내용이 정당한 발명자가 합리적으로 보상받으며, 직무발명을 통해 창 출된 이익이 연구개발자금으로 선순환될 수 있는 기반으로 활용되기를 기대한다.

7 목 차 제1장 서 론 Ⅰ. 연구의 배경과 필요성 3 Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과 4 제2장 직무발명 제도의 의의 및 운영 현황 Ⅰ. 직무발명제도의 의의 7 1. 직무발명의 의의 7 2. 분쟁발생 시 조정절차 1 3. 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 21 Ⅱ. 직무발명제도 운영 현황 기업의 직무발명제도 운영현황 대학 및 공공 연구기관의 직무발명제도 운영현황 61 제3장 직무발명 제도의 국가간 비교 Ⅰ. 국가별 직무발명 제도 운영 독일의 직무발명 제도 미국의 직무발명 제도 일본의 직무발명 제도 3 4. 중국의 직무발명 제도 영국의 직무발명 제도 프랑스의 직무발명 제도 50 Ⅱ. 국가별 직무발명 제도 비교 분석 각 국의 직무발명 규정 53

8 2. 각 국의 직무발명 권리 규정 각 국의 직무발명 보상 규정 71 제4장 직무발명 관련 판례 분석 Ⅰ. 국내 판례 판례 수집 내역 세부 쟁점별 판례 분류 81 Ⅱ. 직무발명의 쟁점별 판례 권리에 관한 직무발명의 판례 금전에 관한 직무발명의 판례 행위에 관한 직무발명의 판례 조세에 관한 직무발명의 판례 14 제5장 공공분야 직무발명보상제도 인식도 조사 및 운영 현황 Ⅰ. 조사 목적 및 설계 조사 목적 조사 설계 조사 내용 123 Ⅱ. 응답자 특성 125 Ⅲ. 조사 결과 직무발명제도 인식도 직무발명제도의 운영체계 직무발명과 관련한 인프라 직무발명 제도 운영 현황 직무발명 분쟁 현황 153 Ⅳ. 조사 결과의 시사점 또는 제도 개선의 필요성 173

9 Ⅴ. 부문별 직무발명보상제도 운영 규정 비교 직무발명보상제도 운영 규정 수집 현황 직무발명보상제도 운영 규정 비교 분석 비공무원의 직무발명에 관한 공공기관 직무발명 규정 조사 197 제6장 합리적인 공공분야 직무발명제도를 위한 간담회 Ⅰ. 전문가 간담회(1차) 전문가 간담회(1차) 개최 계획 전문가 간담회(1차) 논의 내용 203 Ⅱ. 전문가 간담회(2차) 전문가 간담회(2차) 개최 계획 전문가 간담회(2차) 논의 내용 210 제7장 공공분야 직무발명보상제도의 문제점과 발전방향 Ⅰ. 공공분야 직무발명제도의 개요 217 Ⅱ. 공공분야 직무발명 관련 규정의 개선방향 국가 R&D 규정 중 연구자 보상금 기준의 통일 필요 사립대학 교직원의 직무발명 승계규정 개선 예약승계와 이중양도의 방지 공공기관 소속 연구원의 직무발명 부정출원 방지 직무발명 보상금 채권의 소멸시효 단축 직무발명 보상 적용 대상의 확대 공무원 직무발명의 처분, 관리 및 보상 등에 관한 규정 의 개선 247 제8장 결 론 251

10 [별첨] Ⅰ. 설문 양식 간접 설문 양식 직접 설문 양식 268 Ⅱ. 전문가 간담회(1차) 발표 자료 272 Ⅲ. 전문가 간담회(2차) 발표 자료 324 <참고자료> 351

11 [표] 목 차 [표1] 사용자주의와 발명자주의 비교 8 [표2] 발명진흥법상 조정절차 1 [표3] 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 21 [표4] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 51 [표5] 전체 특허출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율 6 1 [표6] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 81 [표7] 독일의 직무발명 관련 법령 내용 12 [표8] 종업원 발명법의 주요 조문 2 [표9] 직무발명 보상금 산정식 42 [표10] 산업별 실시료율 예시 42 [표11] 매출액 구간별 실시료율 예시 52 [표12] 美 브라운 대학교의 보상 규정 92 [표13] 미국의 직무발명제도 관련 법령 03 [표14] 일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용 3 3 [표15] 일본 직무발명 제도 변천사 43 [표16] 한 일 직무발명 제도 비교 63 [표17] 직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침 주요 내용 5 4 [표18] 영국 특허법상 직무발명 제도 관련 내용 7 4 [표19] 프랑스 직무발명 제도상 발명 형태 05 [표20] 국가별 직무발명 규정 35 [표21] 발명에 관한 권리 귀속 75 [표22] 직무발명 판례 수집 내역 97 [표23] 직무발명 수집 판례 분류 08 [표24] 세부 쟁점별 판례 분류 18 [표25] 직무발명보상제도 인식도 조사 설계 123 [표26] 직무발명보상제도 인식도 조사 내용 124 [표27] 직무발명 제도 인식도 조사 응답자 특성 125 [표28] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 직무발명보상제도 127 [표29] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명과 개인발명의 개념 72 1 [표30] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계 821

12 [표31] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 보상의 산정방법 82 1 [표32] 응답자 특성별 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 129 [표33] 응답자 특성별 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 130 [표34] 응답자 특성별 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 132 [표35] 응답자 특성별 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 13 [표36] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 134 [표37] 응답자 특성별 직무발명제도 전담 인원수 135 [표38] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 여부 73 1 [표39] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 미운영 사유 137 [표40] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 내용 83 1 [표41] 응답자 특성별 운용중인 직무발명 규정 내용 140 [표42] 응답자 특성별 직무발명 해당 여부 판단 기준 141 [표43] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전적 보상 34 1 [표44] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-비금전적 보상 34 1 [표45] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전 및 비금전적 둘다 보상 441 [표46] 직무발명 보상금 145 [표47] 응답자 특성별 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 64 1 [표48] 응답자 특성별 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 147 [표49] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 841 [표50] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 941 [표51] 응답자 특성별 직무발명 보상 방법에 대한 적절성 평가 150 [표52] 응답자 특성별 직무발명 보상 기준에 대한 적절성 평가 151 [표53] 직무발명 보상 및 기준에 대해 적절하지 않다고 평가한 이유 151 [표54] 직무발명제도에 대한 개선 사항 152 [표55] 응답자 특성별 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 35 1 [표56] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 여부 154 [표57] 응답자 특성별 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 155 [표58] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 횟수 156 [표59] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 내용 157 [표60] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 158 [표61] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험 159 [표62] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 160 [표63] 응답자 특성별 제23조1 비용선공제 관련 규정 인지 여부 161

13 [표64] 응답자 특성별 제23조8 기술료 보상금 기준 관련 규정 인지 여부 26 1 [표65] 응답자 특성별 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 중 비용 선공제 규정의 필요성 163 [표66] 응답자 특성별 비용 선공제 규정이 필요하지 않은 이유 164 [표67] 응답자 특성별 비용 선공제 규정의 적절성 평가 165 [표68] 응답자 특성별 비용 선공제 규정이 적절하지 않은 이유 16 [표69] 응답자 특성별 비용 선공제 금액의 이용 과 관련 추가할 범위 167 [표70] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 - 발명의 질 건수 증가 861 [표71] 응답자특성별개정된 기술료보상금지급기준에 대한향후영향 - 직무발명의 동기부여 961 [표72] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유 07 1 [표73] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유 17 1 [표74] 직무발명 제도 전반에 대한 자유 의견 172 [표75] 공공부문 등록보상 정도 176 [표76] 공공부문 직무발명 관련 규정 유무 178 [표77] 대학부문 직무발명 관련 규정 유무 180 [표78] 공공부문 직무발명 인적 범위 규정 181 [표79] 대학부문 직무발명 인적 범위 규정 182 [표80] 공공부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정 184 [표81] 대학부문 직무발명 보상금 산정 및 지급 기준 관련 규정 185 [표82] 보상금 산정방식 중 평가점수법 186 [표83] 공공부문 처분 보상 지급 기준 187 [표84] 대학부문 처분 보상 지급 기준 18 [표85] 공공부문 유보보상 기준 189 [표86] 대학부문 유보보상 규정 유무 189 [표87] 공공부문 실시 보상 산정구간 및 비율 190 [표88] 대학부문 실시 보상 산정구간 및 비율 191 [표89] 공공부문 방어보상 산정구간 및 비율 192 [표90] 보상금에 대한 이의제기(공공부문) 193 [표91] 보상금에 대한 이의제기(대학부문) 193 [표92] 직무발명 기타 규정(공공부문) 194 [표93] 직무발명 기타 규정(대학부문) 196 [표94] 국가연구개발 사업 기술료 분배 규정 21 [표95] 주요 국가의 외국출원 제한 제도 비교 242

14 [그 림] 목 차 [그림1] 연구의 내용 및 범위 4 [그림2] 직무발명 통지 승계절차 01 [그림3] 직무발명 보상 관련 분쟁 발생 시 조정 절차 2 1 [그림4] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 3 1 [그림5] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 4 1 [그림6] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 6 1 [그림7] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 7 1 [그림8] 직무발명 수집 판례 분류 08 [그림9] 직무발명의 승계 개요 8 [그림10] 직무발명 보상금의 산정기준과 고려기준 102 [그림11] 직무발명제도 인식도 126 [그림12] 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 129 [그림13] 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 130 [그림14] 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 132 [그림15] 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 13 [그림16] 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 134 [그림17] 직무발명제도 전담 인원수 135 [그림18] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 여부 136 [그림19] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 내용 138 [그림20] 직무발명 관련 규정 보유 여부 139 [그림21] 운용중인 직무발명 규정 내용 140 [그림22] 직무발명 해당 여부 판단 기준 141 [그림23] 직무발명 보상의 실시여부 142 [그림24] 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 146 [그림25] 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 147 [그림26] 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 148 [그림27] 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가 150 [그림28] 직무발명제도에 대한 개선 사항 152 [그림29] 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 35 1 [그림30] 직무발명 관련 분쟁 여부 154

15 [그림31] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 15 [그림32] 직무발명 관련 분쟁 횟수 156 [그림33] 직무발명 관련 분쟁 내용 157 [그림34] 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 158 [그림35] 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험] 159 [그림36] 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 160 [그림37] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 인지 여부 161 [그림38] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 중 비용 선공제 규정의 필요성 36 1 [그림39] 비용 선공제 규정의 적절성 평가 165 [그림40] 비용 선공제 금액의 이용 과 관련 추가할 범위 167 [그림41] 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 168 [그림42] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 부정적 평가에 대한 이유 07 1 [그림43] 개정된 기술료 보상금 지급기준의 긍정적 평가에 대한 이유 17 1 [그림44] 국가연구개발 사업의 법 적용 체계 219 [그림45] 지식재산권의 체계도 245

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17 제1장 서 론

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19 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅰ. 연구의 배경과 필요성 직무발명제도는 발명의 창출을 장려하여 기업의 경쟁력을 높이고, 근로의욕과 직무만족도를 향상시키는 것은 물론 직무발명보상이 발명의 건수 증가 및 발명의 질 향상으로 이어져 기술개발을 촉진시키는 이점이 있다. 이러한 직무발명 제도 는 사용자와 종업원 간 권리 의무의 균형을 기반으로 지식의 창출과 창출된 지 식의 활용 및 보상, 지식창출을 위한 재투자로 이루어지는 지식창조의 선순환 시스템 구축에 밑바탕이 되고 있다. 우리나라의 경우, 기업 연구소 대학 등 다양한 부문에서 특허를 출원하는 경우가 비약적으로 증가하였음에도 전반적으로 직무발명에 대한 도입 비율과 관심이 낮 으며, 특히 민간부문의 경우 공공부문과 큰 격차를 보이고 있다. 1) 따라서 기존 직무발명보상제도의 정책방향은 직무발명보상 제도의 활성화를 목 표로 민간부문, 주로 중소기업으로 대상으로 시행되었으며, 이에 따라 일정 부 문 활성화가 이루어진 공공분야의 직무발명제도의 합리적인 보상실태와 운영 방 안에 대한 내용은 상대적으로 부각되고 있지 않다. 그러나 공공부문 또한 직무발명의 권리, 보상금, 과세 여부 등 다양한 부문에 분쟁이 증가하고 있으며, 기관에 따라 다양한 규정들이 중첩적으로 적용됨으로 인해서 연구자 및 연구관리자들의 혼란이 가중되고 있다. 따라서 현재의 공공부문 직무발명보상제도를 점검하고, 대상자들의 의견청취과 정과 정책적 연구를 통해 제도 구성원 모두가 만족할 수 있는 합리적인 직무발 명보상제도의 기준을 제시함으로서 연구 인력의 기술 개발의욕을 고취시키고 기술 사업화, 이익 창출로 이어지는 선순환 구조 확보로 기업과 국가의 경쟁력 강화에 기반이 될 필요가 있다. 1) 특허청 무역위원회의 2014년도 지식재산활동 실태조사에 따를 때, 공공부문의 직무발명 보상규정 보유 비율은 93.5%인 반면, 기업의 경우 41.7%가 직무발명 보상규정을 보유하고 있음 3

20 법무법인 다래 Ⅱ. 연구의 목표와 기대효과 본 연구는 직무발명의 활성화에 초점이 맞추어져 있었던 기존 연구과제와 달리 직무발명이 활성화된 공공부문만을 대상으로 연구과제를 실시하여 공공부문 직무 발명 보상제도를 합리성을 도모하고자 한다. 따라서 본 연구의 수행은 공공부문의 연구자 및 연구관리자를 대상으로 설문 조사를 통해 직무발명보상제도에 대한 인식정도와 활용 실태 및 분쟁 현황에 대해 파악하며, 조사 결과와 기존 정책 분석, 판례 분석을 통해 현행 직무발명제도를 재검토 하고 실효성 있는 신규 정책 및 제도 개선 방안 도출하는 것을 목표로 설정하였다. [그림1] 연구의 내용 및 범위 이러한 연구 결과는 합리적인 공공부문의 직무발명제도의 모델 설정과 더불어 부처 및 기관별 직무발명보상제도의 보유 규정 및 제도 개선을 위한 근거자료로 활용될 것을 기대할 수 있다. 4

21 제2장 직무발명제도의 의의 및 운영 현황

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23 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅰ. 직무발명제도의 의의 1. 직무발명의 의의 2) 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원등 이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자치단체 (이하 사용자등 이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호). 여기서의 발명이란 발명진흥법 제2조 1호에서 특허법 실용신안법 디자인보호법 에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 의미하는 바, 특허법 상의 발 명 뿐만 아니라, 실용신안법상의 보호 대상인 고안. 디자인보호법상의 보호 대 상인 창작 에까지 미친다. 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등" 이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받 으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권( 通 常 實 施 權 )을 가진다. 다만, 사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.(발명진흥법 제10조 제1항) 발명진흥법 제10조 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국 가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발 명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국 공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. (발명진흥법 제10조 제2항) 2) 한남대학교 산학협력단, 특허청 정당한 직무발명 보상을 위한 산업군별 실시보상액 산정방안 연구,

24 법무법인 다래 위와 같은 직무발명이 논의되는 이유는 특허법상 발명자주의 때문이다. 발명 자주의란 발명행위를 한 개인에게 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 부 여하는 입법주의 를 의미하는 것으로서 기관이나 조직에 의한 발명행위를 부정 하고 자연인에 의한 발명만을 인정하는 입장이다(특허법 제33조 3) ). 우리 특허법 은 동조 제1항에서, 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다 고 규정하여 발명자주의 를 취하고 있으며, 미국, 일본, 독일 등도 발명자주의를 택하고 있다. 발명자주의로 인하여 종업원 등이 한 발명이 원시적으로 종업원 등에게 귀속되므로, 사용자 등이 종 업원 등이 한 발명을 실시할 수 있도록 하기 위한 제도적 수단이 현행 직무발 명제도라고 할 수 있다. 한편, 사용자주의는 특허를 받을 수 있는 권리를 연구시설과 자금을 지원한 사 용자에게 원시적으로 귀속시키는 입법주의를 의미한다. 이러한 입법주의를 택하 는 경우 종업원이 발명에 대해 아무런 권리가 없으므로 사용자가 권리 확보를 위해 별도의 계약을 하거나 보상을 할 필요가 없다. 영국, 네덜란드, 프랑스, 이 탈리아, 헝가리, 중국, 대만 등이 사용자주의를 취하고 있다. [표1] 사용자주의와 발명자주의 비교 4) 사용자주의 발명자주의 기본 이념 고용의 원칙 발명은 개인의 지적 산물 권리 귀속 사용자 원시적으로 발명자 직무발명 규정 불 요 필 요 출 원 사용자 사용자 또는 발명자 대 가 보 상 보 상 3) 제33조(특허를 받을 수 있는 자) 1 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특 허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증( 遺 贈 )의 경 우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. 2 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. [전문개정 ] 4) 윤선희, 특허법,

25 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 가. 직무발명보상제도의 목적 지식과 기술을 핵심요소로 하는 지식기반경제에서 핵심 원천기술의 확보 여부 는 국가와 기업의 기술경쟁력을 가늠하는 척도이자, 생존 및 발전을 위한 필수 전략으로 인식된다. 오늘날 대부분의 핵심 원천기술은 조직화된 기업체, 연구기 관 및 대학 등 주로 법인의 주도하에 개발되고 있는데, 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침하는 기술이 더한층 복잡 다양해짐에 따라 기존의 기술을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발이 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비 지원 없이는 사실상 불가능하기 때문인 것으로 볼 수 있을 것이다. 따라서 오늘날 개인발명가에 의한 발명은 상대적으로 소수에 불과하고 기업체 등에 의해 이루어지는 발명이 대부분을 차지하며, 기술이 고도화될수록 기업체, 연구기관 및 대학 등에 의한 발명의 비중이 한층 더 높아지고 있다. 직무발명보상제도는 발명을 창출할 수 있는 기반인 연구개발(R&D)투자와 시 설 등을 제공한 사용자 등과 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원 등 간에 이익을 합리적으로 조정하게 함으로써, 사용자로 하여금 더욱 더 적극적인 투자 를 하도록 유도하는 한편, 종업원에게는 경제적 보상을 제공하여 기술개발 의욕 을 높이고 창조적인 발명에 매진할 수 있도록 지원하는데 그 목적이 있다. 즉, 직무발명보상제도는 사용자등에게는 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 실시할 수 있는 기반을 마련하고, 종업원등에게는 권리의 귀속 및 정당한 보상 을 보장함으로써 지식창조의 선순환 시스템 을 구축하여 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적하는 것으로 이해될 수 있다. 나. 직무발명보상 기준 및 형태 5) 종업원등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계 약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경 우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지며(발명진흥법 제15조 제1항), 사용자등 이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도, 발명자인 종업원 등은 정당한 보상을 받을 권리가 있다.(발 명진흥법 제16조) 5) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구,

26 법무법인 다래 사전예약 승계규정이 있는 경우 <사용자등이 승계여부 결정> 사전예약승계규정이 없는 경우 <종업원등이 양도여부 결정> 종업원 등의 직무발명의 완성 종업원 등의 직무발명 완성사실의 통지(발명진흥법 제12조) 직무발명 완성 후 지체없이 문서로 통지 사용자 등의 승계여부 통지 (발명진흥법 13조) 직무발명 완성사실의 통지를 받은 날로부 터 4개월 이내 문서로 통지 사용자등의 승계여부 통지와 무관하게 개별적 계약에 따라 승계여부 결정 기간 내의 통지 승계 의사를 통지한 경우 사용자 : 직무발명에 대한 권리승계(발명진흥법 제13조 제2항) ( 승계의사를 알린 때 승계된 것으로 간주) 종업원 : 보상청구권 취득, 비밀유지 의무부담(발명진흥법 제15조 제1항, 제19조) ( 출원유보시에도 보상) 불승계 의사를 통지한 경우 사용자 : (중소기업) 통상실시권 취득 (발명진흥법 제10조 제1항) ( 대기업 및 중견기업은 통상실시권에 제한) 종업원 : 직무발명에 대한 권리 종국적 귀속 기간 외의 통지 및 미통지 사용자 : 종업원의 동의를 얻어 통상실시권 취득 가능(발명진흥법 제13조 제3항) 종업원 : 직무발명에 대한 권리 종국적 귀속 양도(승계) 계약이 체결된 경우 사용자 : 직무발명에 대한 권리 양수(승계) 종업원 : 보상청구권 취득, 비밀유지 의무 부담(발명진흥법 제15조 제1항, 제19조) 양도(승계) 계약이 체결되지 않은 경우 사용자 : 기간 내 통지한 경우 통상실시권 취득, 중소기업이 아닌 경우 종업원의 동의를 얻어야 통상실시권 취득(발명진흥법 제10조 제1항) 종업원 : 직무발명에 대한 권리 귀속 [그림2] 직무발명 통지 승계절차 6) 6) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구,

27 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2. 분쟁발생 시 조정절차 7) 직무발명 보상에 대한 기업과 종업원간의 분쟁이 발생할 시, 소송을 절차를 통 한 법원의 심판으로 분쟁을 해결할 수도 있으나, 소요 비용과 시간 등을 절약하 고 상호 원만한 해결을 유도하기 위해 대안적 분쟁해결제도(ADR)를 활용할 수 있다. 발명진흥법 제17조에 따르면 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다 음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 심의위원회 라 한다)를 설치 운영할 수 있다고 규정하고 있으며, 발명진흥법 제18조에는 직무 발명 보상에 관한 분쟁 발생 시 종업원등은 사용자등에게 심의위원회를 구성하 여 심의하도록 요구할 수 있다고 규정되어 있다. [표2] 발명진흥법상 조정절차 구분 제17조 (직무발명심 의위원회의 운영 등) 제18조 (직무발명 관련 분쟁의 조정 등) 내용 1 사용자등은 종업원등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위 하여 직무발명심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 설치 운영할 수 있다. 1. 직무발명에 관한 규정의 작성 변경 및 운용에 관한 사항 2. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원등과 사용자등의 이견 조 정에 관한 사항 3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항 2 심의위원회는 사용자등과 종업원등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하 는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자 문위원으로 위촉할 수 있다. 3 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 1 종업원등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자등에게 심의위 원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다. 1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우 2. 사용자등이 제10조제3항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우 3. 사용자등이 제13조제1항을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우 4. 사용자등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우 5. 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우 6. 사용자등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우 7. 사용자등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우 8. 사용자등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상 하지 아니하는 경우 9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우 7) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구,

28 법무법인 다래 [그림3] 직무발명 보상 관련 분쟁 발생 시 조정 절차 3. 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 8) [표3] 직무발명보상제도 도입에 따른 혜택 세액 공제 구분 권리확보 특허청 사용자 발명자 중소기업청 미래부 내용 - 직무발명에 대한 합리적이고 안정적인 권리를 확보 - 직무발명 보상금으로 지출한 금액에 대해서 연구개발비용으로 소득세 또는 법인세에서 세액공제(조세특례제한법 제9조, 제10조, 동법 시행령 제8조) - 사용자로부터 받는 보상금에 대해 비과세 혜택(소득세법 제 12조 제 5호 라목) - 민간 IP-R&D 연계전략 지원사업 - 특허기술의 전략적 사업화 지원사업 - 지역지식재산 창출 지원사업 - 중소기업 기술혁신 개발사업 - 융 복합기술 개발사업 - 상용화기술 개발사업 - 창업성장기술 개발사업 - 제품 공정개선 기술개발 - SW 공학기술 현장적용 지원사업 8) 특허청, 국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구,

29 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅱ. 직무발명제도 운영 현황 1. 기업의 직무발명제도 운영현황 가. 직무발명 보상 규정 보유 및 활용 현황 9) 특허청과 무역위원회의 2014년도 지식재산활동 실태조사에 따르면 직무발명 보상 규정을 보유하고 이를 활용하고 있는 기업의 비율은 41.7%로 나타났다. 이를 세분화하면 기관 자체적으로 직무발명 보상 규정을 작성하여 활용하고 있 는 비율이 38.0%로 나타났고, 특허청 등 관련기관이 작성하여 보급한 표준화 된 직무발명 보상 규정을 보유, 활용하고 있는 비율은 3.7%로 나타났다. [그림4] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 기업 유형별로는 대기업의 81.6%가 직무발명 보상규정을 보유/활용하는 것으 로 가장 높게 조사되었고, 중견기업의 60.1%, 벤처기업의 40.3%, 일반중소기업 의 33.4%가 직무발명 보상규정을 보유/활용하는 것으로 나타났다. 9) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 31쪽 13

30 법무법인 다래 보상규정을 보유하고 있지 않은 이유는 필요성은 인식하고 있지만 어떻게 도입 할지 모른다고 응답한 비율이 26.8%, 보상규정이 없어도 별도의 인센티브가 주 어지기 때문이라고 응답한 비율이 12.1%를 차지했다. [그림5] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 나. 직무발명 보상 유형별 실시 비율 10) 직무발명 보상의 유형별 실시 현황을 살펴보면 국내 특허등록 보상, 국내 특허 출원 보상, 해외 특허등록 보상을 실시하고 있는 비율이 각각 89.8%, 77.7%, 66.9%로 높게 나타났다. 기업 유형별로 보면 대기업의 경우 국내특허등록 및 국내특허출원 보상의 경우가 각각 91.2%, 75.1%로 가장 높았으며, 중견기업, 일반 중소기업, 벤처기업의 경우에도 국내 특허등록 보상의 경우가 가장 높은 비율로 나타났다. 직무발명에 대해 금전적 보상을 실시하는 경우 보상금 수준은 국내 특허등록 보상 평균 114.1만원, 국내 특허출원 보상 평균 51.6만원, 해외 특허등록 보상 평균 124.9만원, 해외 특허출원 보상 평균 65.3만원으로 조사되 었다. 10) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 32쪽 14

31 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표4] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 전체 대기업 중견기업 일반 중소기업 벤처/INNO-BIZ 기업 발명제안(발명신고) 보상 44.3% 25.4% 40.2% 49.8% 48.5% 출원유보 32.5% 23.8% 39.6% 36.3% 29.7% 국내특허출원 77.7% 75.1% 83.4% 81.9% 72.8% 국내특허등록 89.8% 91.2% 93.2% 91.7% 86.3% 해외특허출원 56.1% 48.2% 70.4% 60.6% 49.7% 해외특허등록 66.9% 68.8% 79.2% 71.7% 57.3% 기타산재권국내등록 58.0% 63.2% 60.7% 61.5% 51.9% 기타산재권해외등록 46.8% 50.0% 56.1% 53.0% 36.7% 자사실시 43.2% 45.5% 51.2% 36.2% 45.3% 타사실시 25.8% 40.3% 28.7% 26.7% 18.1% 처분 24.0% 38.2% 32.6% 19.9% 18.7% 다. 기업의 전체 출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율 11) 직무발명 보상규정을 보유하고 있는 기업의 비율을 기업의 전체 특허출원 건수 별로 살펴보면, 특허 출원이 많은 기업일수록 직무발명보상규정을 보유하고 있는 비율이 높은 것으로 나타났다. 직무발명의 보상규정을 보유하고 있는 비율을 살펴보면, 5건 이상 출원 기업의 비율은 53.9%로 나타났으며, 10건 이상 출원 한 기업의 비율은 60.6%, 20건 이상 출원한 다출원 기업의 경우 직무발명 보상 규정을 보유하고 있는 기업의 비율이 70.2%에 달하는 것으로 나타났다. 11) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 34쪽 15

32 법무법인 다래 [표5] 전체 특허출원 건수에 따른 직무발명 보상규정 보유 비율 기업 규모 5건 이상 10건 이상 20건 이상 전체 출원 대기업 86.8% 89.1% 90.9% 84.4% 중견기업 76.5% 80.2% 84.5% 75.0% 일반 중소기업 41.8% 48.3% 57.9% 39.5% 벤처/INNO-BIZ 기업 43.9% 48.2% 55.3% 43.1% 전체 53.9% 60.6% 70.2% 51.5% 2. 대학 및 공공연구기관의 직무발명제도 운영현황 가. 직무발명 보상 규정 보유 및 활용 현황 12) 직무발명 보상 규정을 보유하고 이를 활용하고 있는 대학, 공공(연)의 비율은 93.5%로 나타났다. 이를 세분화하면 기관 자체적으로 직무발명 보상 규정을 작 성하여 활용하고 있는 비율이 91.2%로 나타났고, 특허청 등 관련기관이 작성하 여 보급한 표준화 된 직무발명 보상 규정을 보유, 활용하고 있는 비율은 2.3% 에 불과한 것으로 나타났다. [그림6] 직무발명 보상 규정의 보유 및 활용 현황 12) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 108~109쪽 16

33 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 기관 유형별로는 정부출연(연), 국공립대학, 기타 공공기관의 직무발명 보상규 정을 보유/활용하고 있는 비율은 각각 100.0%, 100.0%, 92.6%이고, 사립대학 의 경우 91.1%로 상대적으로 다소 낮은 것으로 나타났다. 보상규정을 보유하고 있지 않은 이유로, 필요성은 인식하고 있지만 어떻게 도 입할지 모른다고 응답한 비율과 보상규정이 없어도 별도의 인센티브가 주어지기 때문이라고 응답한 비율이 각각 38.2%와 12.4%로 비교적 높은 비율로 조사되 었다. 사용자의 도입 의지가 전혀 없는 경우 및 보상금 지급이 기업의 부담이 되기 때문인 경우도 각각 4.6%로 조사되었다. 직무발명 보상금을 지급할 필요 가 없기 때문이라고 응답한 비율은 40.3%를 차지하였다. [그림7] 직무발명 보상 규정을 보유하지 않는 경우 그 주요 이유 17

34 법무법인 다래 나. 직무발명 보상 유형별 실시 비율 13) 직무발명 보상의 유형별 실시 현황을 살펴보면 국내 특허등록 보상, 타사실시 보상, 해외 특허등록 보상을 실시하고 있는 비율이 각각 74.8%, 74.1%, 73.9% 로 높게 나타났다. 기관 유형별로 보았을 때 국공립대학의 경우에는 타사실시 보상과 처분 보상비 율이 각각 73.7%로, 정부출연(연)의 경우에는 타사실시 보상과 처분 보상, 국내 특허등록보상 비율이 각각 94.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 발명제안(발명신고) 보상 [표6] 직무발명 보상 유형별 실시 비율 전체 국공립 대학 사립대학 정부출연 (연) 기타 공공(연) 9.5% 10.4% 7.9% 16.7% 11.1% 출원유보 7.4% 3.0% 6.5% 16.7% 11.1% 국내특허출원 38.5% 24.1% 39.9% 55.6% 38.0% 국내특허등록 74.8% 72.0% 74.5% 94.4% 64.9% 해외특허출원 38.8% 24.1% 40.0% 61.1% 34.3% 해외특허등록 73.9% 72.0% 74.5% 88.9% 61.1% 기타산재권국내등록 55.3% 55.6% 58.2% 55.6% 38.0% 기타산재권해외등록 52.4% 55.6% 57.2% 50.0% 22.3% 자사실시 35.4% 24.1% 41.9% 16.7% 30.6% 타사실시 74.1% 73.7% 70.8% 94.4% 76.9% 처분 71.0% 73.7% 70.0% 94.4% 52.9% 13) 특허청, 무역위원회, 지식재산활동 실태조사, 2014., 109쪽 18

35 제3장 직무발명 제도의 국가간 비교

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37 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅰ. 국가별 직무발명 제도 운영 1. 독일의 직무발명 제도 가. 개요 직무발명보상제도 현황 독일 특허법 제6조에 의하면 발명에 관한 권리는 원시적으로 발명자가 취득하며, 직무발명에 대해서는 종업원 발명법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)에서 규정하고 있다. 종업원 발명법은 발명과 기술적 개선 제안에 대해 종업원과 사용자 간의 이익조정을 도모하여 종업원의 발명의식을 고양할 목적으로 제정되었다. 종업원은 사용자가 직무발명에 대해 권리를 청구할 경우 상자에 즉시 상당한 보상 청구가 가능하다(종업원발명법 제9조 등). 종업원에 대한 보상은 연방노동장관이 공포하는 기준에 따라 산정되며, 자세한 내용은 이하에서 검토하도록 하겠다. 나. 직무발명 관련 법령의 내용 독일의 경우 1957년에 종업원발명에 관한 법률 을 입법하였고, 2002년에 교수 발명 을 직무발명 으로 편입하였으며(제42조), 2009년에 개정법에서 직무발명의 자유발명화 규정을 수정하였다. [표7] 독일의 직무발명 관련 법령 내용 관련법률 종업원 발명법 (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 특허법 사적 분야에서의 종업원 발명에 대한 보상 지침 (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindunge n im privaten Dienst) 주요내용 직무발명법(EIA : Employee Invention Act)이라고도 명명 - 종업원과 사용자간의 이익의 조정을 도모하여 종업원의 발명 의식을 고양하는 목적 - 강행법으로서 동 법에 위반하여 고용 계약 등에서 종업원 에게 불리한 변경을 가하는 것은 허용되지 않는다. 발명에 관한 권리는 원시적으로 발명자가 취급 (제6조) 독일에서 다른 국가와 구별되는 차이점으로 연방노동장관이 사용 자와 종업원의 최고기관의 청문을 거쳐 보상금 산정에 관한 기준 을 공포한다. 그 결과 종업원에 대한 보상은 노동장관이 공포하 는 지침에 따라 계산한다는 점 21

38 법무법인 다래 1) 2002년 개정의 주요내용 2002년 개정에서는 교수 특권 조항을 개정하여 대학교수를 발명신고 의무를 가 지는 종업원에 포함해 종업원 발명법의 범위에 편입시켰다. 개정 전에 교수는 발명 을 신고 공개하거나 발명에 대한 권리를 이전할 의무가 없었다. 다만 교수는 대학의 승인 없이 발명을 강의와 연구 활동의 범주 내에서 계속 사용할 수 있어서, 발명에 대한 공개의 자유는 여전히 인정되고 있다. 2) 2009년 개정의 주요내용 2009년 개정에서는 직무발명의 자유발명화 ( 8)를 개정하여 사용자의 의무를감 소시켰다. 개정 전에는 신고된 직무발명에 대하여 사용자가 4개월 이내에 양도를 청 구하지 않는 경우 그 발명은 자유발명으로 인정되어 종업원에게 권리가 귀속되었 고 그 발명에 대하여 사용자가 직무발명을 승계하지 않겠다고 종업원에게 통지한 경우에 한해 자유발명으로 확정되었다. 개정 법률은 사용자가 직무발명의 완성사실을 통지받은 후, 4개월 이내에 아무런 조처를 하지 않는 경우에도 직무발명으로 인정하여 신고된 발명에 대해 모든 권리를 확보할 수 있도록 개정함으로써, 사용자에게 직무발명이 원칙적으로 귀속될 수 있도록 하였다. 3) 종업원 발명법의 주요 조문 [표8] 종업원 발명법의 주요 조문 조 문 주요 조문의 내용 직무발명의 개념 (제4조 제2항) 자유발명 (제4조 제3항) 자유발명 판단 정보의 제공 (제18조 제1항) 직무발명은(Diensterfindungen) 고용 기간에 사기업의 종업원 또는 공 무원의 직무로부터 이루어진 발명 또는 기본적으로 기업이나 공공기관의 경험이나 활동에 기반을 두어 행하여진 발명으로 구속을 당하는 발명 (Gebundene erfindungen ; tiedinvention) 이다. 고용범위 밖에서 이루진 발명과 같이 종업원에 의하여 이루어지는 기타의 발명은 자유발명이다. 종업원은 당해 발명이 진정으로 자유발명인가를 사용자가 판단하는데 필 요한 정보를 사용자에게 제공하여야 한다. 22

39 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 통상실시권 부여 의무 (제19조) 보호 대상의 범위 (제2, 3조) 종업원의 신고 의무(제5조) 권리 양수의 통지(제6조) 중재전치주의 (제37(1)조) 중재전치주의의 예외사유 (제37(2)조) 자유발명에 있어서도 종업원은 사용자에게 통상실시권을 부여할 의무가 있다. 발명이나 실용신안은 물론, 권리화에 이르지 않는 기술적 개량의 제안 (Technische Verbesserungsvorschläge) 역시 보호의 대상으로 아우른다. 직무발명이 완성되면 종업원은 즉시 사용자에게 이를 신고하여야 한다. 직무발명을 한 종업원은 사용자에게 통지하여야 하며, 직무발명의 완성사 실을 통지받은 후, (4개월 이내에 아무런 조처를 하지 않는 경우에도)직 무발명으로 인정하여 신고된 발명에 대해 모든 권리를 확보할 수 있다. 사용자와 종업원 간 모든 분쟁은 중재전치주의의 원칙상 특허청에 설치 된 중재기구의 중재절차(중재비용은 무료)를 거쳐야 함이 원칙이다. 중재 신청 후 6개월이 경과되었거나, 종업원이 퇴직한 경우 등은 제소요 건으로써 중재전치의 예외로 규정되어 있으므로, 중재절차를 거치지 아 니하고 소송으로 나아갈 수 있다. 다. 직무발명에 대한 보상방법 1) 직무발명에 대한 보상 종업원은 사용자가 종업원의 직무발명에 대해 무제한적 권리청구 또는 제한적 권리 청구를 한 때 곧바로 사용자에 대해 상당한 보상을 청구할 수 있다(제9조 제1항, 제10 조 제2항). 보상의 산정에 있어서는 직무발명의 상업적 이용 가능성, 사업체내에서 종업원의 직무, 직위 및 사용자 측이 직무발명의 성립에 대하여 이바지한 정도를 충분히 고 려하여야 한다(제9조 제2항). 2) 보상지침에 의한 합리적 보상금의 산정 가) 사적 분야에서의 종업원발명에 대한 보상지침 연방노동부장관은 단체협약법(Tarifvertragsgesetzes) 제12조에 규정된 종업원과 사 용자를 대표하는 중앙기구 의 청문을 거쳐 보상액산정에 관한 지침을 발부하여야 할 의무가 있으므로 14), 이에 따라 사적 분야에서의 종업원 발명에 대한 보상 지침 23

40 법무법인 다래 (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst) 이 마련되어 있다. 이러한 보상지침은 법적 구속력 없는 가이드라인의 성격을 가지지 만, 직무발명의 보상에 있어서는 사용자와 종업원은 물론 중재위원회와 법원 또한 참고하여야 할 기준 또는 보조수단으로서의 기능을 수행하고 있는 것으로 평가된다. 보상기준 제1조와 제2조에서는 기준의 취지에 관하여, 기준 제3조 내지 제29조에 서는 발명가치의 조사를 위한 방법에 관하여, 기준 제30조 내지 제38조에서는 지분 의 확정에 관하여 규정함으로써 발명가치에 대한 얼마의 몫이 발명가에 돌아가며, 또 얼마의 몫이 기업에 돌아가는 지를 규정하고 있고 마지막으로 기준 제39조 내지 제43조에서는 보상에 대한 회계조사를 규정하고 있다. 나) 직무발명 보상금 산정식의 검토 [표9] 직무발명 보상금 산정식 직무발명 보상금 산정식 보상지침에서 적용하는 일반적인 기본식 : V = [ E (= B L )] A 일정기간 동안의 실시보상금액의 산정식 : V = U L A V : 보상액 E : 직무발명의 가치(= B L) U : 일정 기간의 매출액 또는 연생산액 B : 참고치(매출액 또는 생산액) L : 실시료율 A : 비례상수(설정된 직무, 직무에 대한 솔루션, 회사내 지위 등을 평가 한 후 합산하여 결정함) (1) 산업별 실시료율(L) 예시 : 매출액이 일반적인 경우 [표10] 산업별 실시료율 예시 산업구분 실시료율 예시 전기산업 0.5 ~ 5% 기계기구산업 0.33 ~ 10% 화학산업 2 ~ 5% 제약산업 2 ~ 10% 14) 연방노동부장관은 종업원발명법 제11조에 딸 1959년 7월 20일 자로 사적 직무에 있어서 직무발명의 보상을 위한 기준 을 공표하였다. 24

41 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 (2) 매출액 구간별 실시료율(L) 예시 : 구간별 차감 가능 매출액구간 매출액 1 기본 실시료율 3% 적용보상액 2 차감 실시료율 적용보상액 2/1 비율(%) 환산실시 료율(%) -3,000,000 3,000,000 90,000 90, ,000,000-5,000,000 5,000,000-10,000,000 10,000,000-20,000,000 20,000,000-30,000,000 30,000,000-40,000,000 40,000,000-50,000,000 50,000,000-60,000,000 60,000,000-80,000,000 80,000, ,000,000 [표11] 매출액 구간별 실시료율 예시 5,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000,000 1,200, , ,000,000 1,500, , ,000,000 1,800,000 1,029, ,000,000 2,400,000 1,209, ,000,000 3,000,000 1,359, ,000,000~ 110,000,000 3,300,000 1,419, (3) 비례계수(A) A : a, b, c 세 개의 값을 합산하여 결정 ( A = a + b + c ) a : 종업원에게 설정된 직무를 평가(1 ~ 6까지 평가함) b : 직무에 대한 솔루션을 모색하여야 할 정도를 평가(1 ~ 6까지 평가) c : 회사 내에서 종업원이 가지는 지위를 평가(1 ~ 8까지 평가) - a와 b의 평가는 종업원이 높은 자율성 즉, 종업원의 직무상 해당 발명을 창출할 필요 내지 가능성에서 멀수록 높게 평가된다. - c는 회사 내 지위가 낮을수록 높게 평가된다. - 비례상수 A는 우리나라의 경우에 있어서 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도, 즉 발명자보상률을 대체하는 의미로 이해될 수 있으며 이를 계량화 할 수 있는 기준으로 제시하고 있다는 점에서 상당한 참고가 될 것이다. 25

42 법무법인 다래 다) 관련판례 독일 연방대법원은 소위 향진균 매니큐어 직무발명 보상금 사건에서 직무 발명 보상계약에서 합의된 라이선스 유추방법에 따라 평가된 직무발명의 가치가 실제 직무발명을 적용하여 생산된 제품의 유통을 통하여 사용자가 얻는 이익보 다 낮다는 것만으로 그러한 직무발명 보상을 비합리적인 것으로 볼 수 없다고 판시하였다. 15) 당해판결은 사용자와 종업원 간 계약이나 근무규정에 의한 보상규정의 법원성 을 강조하는 입장을 취하고 있다고 보인다. 또한 판례는 발명의 가치는 자유 시장에서 발명을 구매하는 가격인 동시에 사용자가 실제 얻는 이익 을 뜻하며, 이러한 발명의 가치를 산정하는 방법으로 독일에서 가장 신뢰받는 방식은 라이 선스 유추방법이다. 또한 발명이 각기 다른 부분으로 구성되는 장치에 영향을 미치는 경우 그러한 직무발명의 가치를 결정함에 있어서는 해당 발명의 사용으로 전체 장비의 가치 가 높아졌는지 부분적인 가치만이 높아졌는지에 따라 판단해야 한다는 입장을 취 한 것으로 볼 수 있다. 라. 직무발명 보상 확산제도 독일의 경우 직무발명 보상기준을 법으로 명시하고 이를 50여 년간 보상의 기준 으로 정하여 시행하고 있다. 상당한 보상의 산정을 둘러싸고 다툼이 있는 경우에 당사자는 특허청의 보상금 산정 위원회에 조정을 신청하거나(제28조, 제29조) 법 원에 제소할 수 있다. 위원회의 조정안이 통지되고 1개월이 지나도록 당사자의 이 의가 없으면 조정안은 확정되어 계약에 갈음하는 구속력을 띄게 된다.(제34(3)조). 독일에서 상당한 보상에 대한 다툼이 제소를 통해 해결되는 경우는 많지 않고 이 지침은 1983년에 개정되어 현재에 이르고 있는바, 법률상 강제력은 없으나 매우 널리 활용되고 있다. 16) 15) BGH X ZR 104/09. 16) Sanna Wolk, Remuneration of Employee Investor Is there a Common European Ground? A Comparison of Nation Laws of Compensation of Investor in Germany, France, Spain, Sweden and the United kingdom, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol. 42 No.3(2011), p

43 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 독일의 경우 이미 50여 년 동안 직무발명보상제도가 정착되었으며, 보상의 기준도 명확하게 규정되어 있어 직무발명 보상이 상대적으로 잘 시행되어 왔으므로 정부가 기업에 대하여 직무발명보상제도를 추가로 확산시키려는 제도적 노력을 보이지 않 는다는 특징을 갖는다. 2. 미국의 직무발명 제도 가. 권리귀속 주체 1) 사용자 귀속 미국에서 직무발명에 관한 소유권은 발명자주의를 채택하고 있어 사용자와 고 용자 간의 개별적 고용계약에 의하여 발명자가 특허를 사용자에게 승계하는 방 식으로 소유권이 이전된다. 이는 계약 자유의 원칙을 바탕으로 한 미국의 법제 상 특징에서 비롯된 것이다. 일반적으로 1 사전양도계약이 체결되어 있는 경우이거나 2 명문의 약정이 없더라도 연구개발을 위해 고용된 종업원에 의한 결과물인 발명은 사용자에게 귀속된다. 여기서의 사전양도계약이란 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관하여 미리 약정하는 계약을 말한다. 현재 몇몇 주에서만 사전양 도계약의 제한 등에 관하여 제정법으로 규율하고 있다. 1사전양도계약이 지나 치게 교활하게 작성된 경우나, 2고용기간 종료 후에도 상당기간 종업원을 구속 하는 계약인 경우 등의 사정을 제외하면 계약자유의 원칙에 따라 사전양도계약 의 유효성이 인정되고 있다. 이 때문에 대다수의 기업들이 고용절차에 있어, 보다 유리한 위치에서 상대적으로 종업원에게 불리한 내용의 사전양도계약을 체결하 는 경향이 존재한다. 직무발명 소유권에 대한 판례 Stanford v. Roche 131 S. Ct. 2188(2011) - Stanford 대학교 연구자였던 발명가는 자신의 사용자 Stanford 대학교 및 추후 발명을 착상한 기술에 대한 연수를 위해 방면하였던 기업과 서로 상충 되는 사전 양도 계약 을 체결하였음 - 연방항소법원 및 연방대법원은 기업과 체결한 사전 양도 계약 이 Stanford 대학교와 체결한 계약을 우선한다고 판시하였음 27

44 법무법인 다래 2) 숍 라이트(shop right) 원칙 숍 라이트 원칙이란 사용자에 대한 무보상 통상실시권을 말한다. 이는 아래의 요 건이 충족될 시 발명에 대한 권리는 종업원에게 귀속되지만 그 발명을 비배타적 으로 실시할 권리를 사용자에게 부여하는 것을 말한다. Shop Right 요건 (Hired to Invent in General) 1) 사전양도계약이 체결되어있지 않을 것 2) 발명을 위하여 고용되지 않은 종업원일 것 3) 근무시간 중에, 사용자의 자원과 시설의 도움으로 발명했을 것 이는 연방대법원의 1933년 United States v. Dubilier Condensor Corp. 사건에 서 제시된 요건으로, 종업원이 근무시간 중에 사용자의 자원, 설비 등을 이용한 점 을 고려해 형평의 견지에서 만들어진 원칙이다. 3) 발명자 귀속 발명이 종업원의 직무와 관련성이 없고, 사용자의 자원이나 설비도 활용하지 않은 경우, 그러한 발명은 개인발명으로서 발명자에게 귀속되며, Shop Right 원칙에도 해당되지 않는다. 나. 보상 체계 미국은 당사자의 합의가 우선이 되는 계약 자유의 원칙을 바탕으로 직무발명에 대한 일률적인 보상 수준이나 보상 수단을 규정하고 있지 않는 바, 보상제도는 사용자 재량의 영역이다. 그러나 대학의 경우 1980년대 초 Bayh-Dole법이 제정되면서 미국 대학의 특 허 출원 수는 급격히 증가하였고 이와 함께 로열티 수입도 늘어나면서 대학 재 정의 큰 축을 담당하게 되었다. 미국의 주요 대학의 로열티 분배는 대부분 특허 관리비용을 제외한 수익에 대하여 대학, 연구자, 소속 단과대학 또는 연구소와 일정 비율로 나누는 방식을 주로 취하고 있다. 28

45 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표12] 美 브라운 대학교의 보상 규정 29

46 법무법인 다래 [표13] 미국의 직무발명제도 관련 법령 관련법률 주요내용 연방특허법은 유용한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있도록 규정 - 노동의 과실은 본인에게 귀속된다는 자연권 사상에 근거 - 종업원의 직무발명에 대한 권리는 발명자인 종업원에 귀속 (발명자주의 채택) 연방특허법 17) 연방특허법(35 U.S.C. 101.) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 주계약법 및 주특별법 직무발명 보상제도와 관련하여 연방차원의 단일법이 존재하지 않고, 특허 법상 종업원 발명에 관한 규정이 존재하지 않아 연방의 판례법과 주법 중 어느 법을 적용해야 하는지 문제 - Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S 64(1938) 판결에서 원칙적 으로 연방이 아닌 주법이 규율한다고 판시 Bayh-Dole Act 연방자금의 지원 협정을 맺고 계약자로서 연구를 수행한 대학 혹은 기업 은 연구성과물에 대해 소유권 주장 가능 연방정부 공무원이 한 발명에 대한 귀속을 규정 1950년 대통령령(The President Executive Orders 10096, Jan , 15 Federal Register) 1. The following basic policy is established for all Government agencies with respect to inventions hereafter made by any Government employee: 1950년 대통령령 (a) The Government shall obtain tho entire right, title and interest in and to all inventions made by any Government employee (1) durlng working hours, or (2) with a contribution. by tho Government of facilities, equipment, materials, funds, or information, or of time or services of other Government employees on official duty, or (3) which boar a direct relation to or are made in consequence of the official duties of tho inventor. 30

47 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 다. 합리적 실시료에 관한 판례 동향 1) 실시료 현황 직무발명보상에 대해 규정된 제정법이 없기 때문에 그에 대한 권리귀속이나 보 상에 관해서는 거의 사전양도계약에 따를 수밖에 없다. 그런데 사전양도계약의 경 우 앞서 언급한 바와 같이 고용계약 시에 사용자에 유리하게 체결되는 경우가 많 아 적절한 수준의 보상을 받지 못하는 경우가 많다. 2) 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 방식 실시료액 산정시 고려요소에 대한 판례 Gergia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. (BNA) 235 (S.D.N.Y. 1970) 주요 내용 특허권자가 특허권 침해로 인한 일실이익을 증명하기 어려운 경우 실시권 허락을 가정하여 실시료를 산정하고 이러한 실시료액을 손해배상액의 최저한으로 본 사건 실시료 산정을 위한 고려요소 1 특허권자가 다른 실시권자에게 받은 실시료 2 특허권자가 다른 특허권자에게 지불한 실시료 3 실시계약의 성격과 실시범위 4 특허권자가 수립한 실시계약 정책 5 특허권자와 실시권자의 관계 6 비특허품의 판매 영향 7 실시계약의 기간 8 특허품의 수익성 9 특허품의 실용성과 장점 10 특허발명의 특성 11 특허권 침해자가 사용한 정도 12 이익에서의 비중 또는 판매가에서의 비중 13 특허에 의해 실현된 이익의 비중 14 전문가의 증언 15 실시계약이 있었다면 합의하였을 가상의 실시료 총액 17) 직무발명 관련 규정은 존재하지 않으나 발명자주의 입장에서 판단함. 31

48 법무법인 다래 실시료율 결정에 있어서 산업별 기술별 요율이 다르고 개별적 구체적인 사정이 다를 수밖에 없으므로 개별 사례의 특수성을 감안하는 것이 보다 객관적인 방 법이 될 것이다. 미국의 산업별 기술별 실시료율은 1 기계산업 분야 2 화학, 전기 전자 분야 순 으로 가장 높은 편이고, 18) 3 정보기술, 통신, 소프트웨어 및 컴퓨터 하드웨어 산업의 평균 매출액 대비 실시료율은 2%~7%이며 5%가 가장 많이 적용되고 있다. 19) 25% Rule 부정 판례 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F. 3d 1292 (2011) 주요 내용 그동안 실시료율 산정 방법으로 자주 사용되어 왔던 25% Rule 에 대해 합리적 실시료율 산정방법이 아니라고 판결 25% Rule 실시계약에 있어서 예상이익의 25% 정도를 특허권자에게 실시료 로 지불하는 것이 합리적이라는 일종의 경험칙상의 원칙. 일반적으 로 판매가의 20%를 이익으로 보고 이 중 특허발명의 기여도를 25%로 가정한다. 즉, 매출액의 약 5%를 실시료로 산정하는 것을 내용으로 하는 원칙이다. 대안 게임이론에 의한 산정방식 20), 투자수익률 방법 21) 등 18) 양동홍, 김성철, 강근석, 특허가치평가를 위한 합리적 로열티율 산정 방안 손해액산정모형을 중심 으로 한국기술혁신학회지 제 15권 3호 (한국기술혁신학회, 2012), 713쪽 참조. 19) 양동홍, 김성철, 강근석, 앞의 글, 705쪽 참조. 20) William Choi & Roy Weinstein, An Analytical Solution to Reasonable Royalty Rate Calculations, 41 J.L & TECH. 49, pp49-63 (2001) 21) Russel Parr, Royalty Rates for Licensing Intellectual Property, John Willey & Sons, Inc. (2007), pp

49 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 3. 일본의 직무발명 제도 가. 일본의 직무발명 보상 체계 1) 직무발명 규정 일본은 2015년 7월에 직무발명 제도에 중대한 전환을 가져오는 특허법 개정안을 공포하였으며, 동 개정안에는 사용자주의를 일부 도입하고 당사자 계약을 주시하는 사적자치 원칙을 채택하는 등의 규정들이 명시되었다. [표14] 일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용 일본 특허법 제35조(직무발명) 개정 내용 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 사용자등은 종업원등이 직무발명에 대하여 특허를 받은 때 또는 특허받을 권리를 승계한 자가 특허를 받은 때 통상실시권을 가짐(제1항) 직무발명을 제외하고, 미리 특허를 받을 수 있는 권리 취득 또는 특허권을 승계 시키거나 전용실시권 설정 계약, 근무규칙은 무효(제2항) 종업원등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무규칙 기타 규정에서 미리 사용자 등에 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시키는 것을 정한 때에는 발생할 때부터 해당 사용자등에게 귀속(제3항 신설) 종업원등이 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득시 키고 사용자등에게 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정한 때에 상당한 금 전 기타 경제상의 이익(구법 : 상당한 대가)을 받을 권리를 가짐(제4항) 계약, 근무규칙 기타 규정에서 상당한 이익에 대하여 정하는 경우에는 그 기준의 책정에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에서 열리는 협의의 상황, 책정된 해당 기준의 공개의 상황, 상당한 이익 내용으이 결정에 대하여 이루어지는 종업원등 으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 안 됨(제5항) 경제산업대신은 발명을 장려하기 위해서 산업 구조 심의회의 의견을 듣고, 전항 의 규정에 의하여 고려해야 할 상황 등에 관한 사항에 대해서도 지침을 정하고 이를 공표(제6항 신설) 상당한 이익에 대한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주 는 것이 제5항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 사용자등이 받아 야 하는 이익의 액, 그 발명과 관련하여 사용자등이 실시하는 부담, 기여 및 종 업원등의 처우 그 밖의 사정을 고려하여 정하여야 함(제7항) 33

50 법무법인 다래 동 개정안은 발명자주의를 유지하였던 일본이 사용자주의를 일부 도입하고 당사 자 계약을 중시하는 사적자치 원칙을 채택하였다는 점에서 커다란 변화가 있다. 또한 종래 직무발명 제도의 경직성을 해소하고 법적 불확실성을 감소시킴으로써 사용자 친화적인 제도를 수립했다는 점에서 의의가 있다. 2) 일본의 직무발명 제도의 변천사 [표15] 일본 직무발명 제도 변천사 개정시점 특징 주요 내용 1909년 최초로 직무발명 Ÿ 사용자주의 채택 4월 개정 제도 도입 Ÿ 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지 1921년 4월 개정 발명자주의로의 전환 Ÿ Ÿ Ÿ 발명자주의 채택 대가청구권의 인정 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지 Ÿ 발명자주의 계승 1959년 4월 개정 직무발명 대가 산 정의 방침 제시 Ÿ Ÿ Ÿ 직무발명의 범위 명확화 직무발명 이외의 발명에 대한 예약승계 금지 대가청구권의 인정 Ÿ 대가 산정의 방침 제시 2004년 6월 개정 직무발명 대가 산 정 방식 구체화 Ÿ Ÿ 발명자주의 계승 직무발명 대가 산정에 관한 규정에 대하여만 개정 신설 Ÿ 사용자 귀속 제도 규정 신설 2015년 Ÿ 상당한 이익청구권 도입 7월 개정 Ÿ 상당한 이익의 결정 방법 규정 Ÿ 가이드라인의 도입 34

51 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 나. 일본의 직무발명 보상금 산정 1) 상당한 대가의 산정방식 - 보상액 산정 2015년 7월 개정에서 사용자가 상당한 이익의 내용을 정하는 데 있어 종업원 의 의견을 고려한 후 이익 내용을 합리적으로 결정하도록 의무화하였다. 각 기 업 실정을 감안하여 개별적으로 인센티브를 책정할 수 있도록 하고, 이 때 종업 원과의 협의 및 의견 청취를 고려하도록 하였다. 개정안 제35조 제5항은 상당한 이익의 내용의 결정에 대하여 행해지는 종 업원 등으로부터의 의견의 청취상황 등을 고려하여, 그 정한 바에 따라 상당한 이익을 주는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니된다 라고 규정하였는 데 다만, 직무발명에 대하여 종업원에게 주어지는 이러한 이익이 불합리한 것으 로 인정되지 않도록 사용자에게 합리적인 이익 부여 의무를 부과하였다. 2) 상당한 이익청구권 도입 2015년 개정안은 국가 정책적으로 종업원에게 인센티브를 부여한다는 관점에서 이 익청구권을 법정하여 제도적으로 담보하였다. 기존의 대가청구권 을 이익청구권 이 라는 명칭으로 변경하여, 사용자가 종업원에 대해 금전 에 한정되지 않고 승진, 연구 비 지급 등 독자적 인센티브를 줄 수 있도록 하여 유연성을 강화하였다. 35

52 법무법인 다래 다. 한 일 양국의 직무발명 제도 주요내용 비교 [표16] 한 일 직무발명 제도 비교 항목 관련 조문 성립요건 권리의 귀속 예약승계 사용자 권리 종업원 권리 보상기준의 책정 방식 불합리한 보상 조정 기준 발명진흥법(법률 제11960호, 개정) 발명진흥법 제2조 제2호, 발명진 흥법 제10조 내지 제 19호 발명진흥법 제2조 제2호 1 사용자 업무범위에 속한 발명 2 종업원이 직무상 행한 발명 3 발명을 하게 된 행위가 종업원 현재 또는 과거 직무에 속할것 발명진흥법 제10조 제1항 원칙적으로 종업원에게 귀속(발명 자주의) 발명진흥법 제10조 제3항 특허권 승계를 목적으로 한 사전 약정 유효(단, 자유 발명의 경우 예외) 통상실시권(법정, 무상) 발명진흥법 제15조 제1항 정당한 보상청구권 발명진흥법 제15조 제3항 종업원과의 협의 의무 발명진흥법 제15조 제6항 사용자등이 얻을 이익과 그 발명 의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려 일본 특허법(법률 제55호, 공포) 특허법 제35조 특허법 제35조 제1항 1 사용자 업무범위에 속한 발명 2 종업원이 직무상 행한 발명 3 발명을 하게 된 행위가 종업원 현재 또는 과거 직무에 속할 것 특허법 제35조 제1항 원칙적으로 종업원에게 귀속(발명 자주의) 특허법 제35조 제3항 예외적으로 사용자에게 귀속(계약, 근무규칙에서 사용자가 권리 취득 을 한다는 규정을 둔 경우) 특허법 제35조 제2항 특허권 승계를 목적으로 한 사전 약정 유효(단, 자유발명의 경우 예 외) 특허법 제35조 제1항 통상실시권(법정, 무상) 특허법 제35조 제3항 임시전용실시권 특허법 제35조 제4항 상당한 이익청구권 특허법 제35조 제5항 종업원과의 협의 의무 기업 사정에 따른 합리적 책정 허용 특허법 제35조 제7항 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명 의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려 36

53 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 사용자 의무 종업원 의무 발명진흥법 제13조 사용자의 승계 여부 통지 의무 발명진흥법 제12조 및 제 19조 직무발명 완성사실 통지의무, 비밀 유지 의무 (없음) (없음) 라. 직무발명 보상금 산정에 있어서의 시사점 1) 실시료율 일본 판례는 직무발명 보상금 산정에 있어서 실시료율을 3%내지 5%로 인정하고 있고 이에 벗어나게 될 경우 그 구체적인 이유를 밝히고 있는 것으로 파악된다. 2) 발명자보상률 발명자보상률에 관하여는 직무발명 완성 후의 사용자공헌도를 중점적으로 판단하는 경향이 있으며, 최근 사용자공헌도는 95%를 기준으로 늘려가는 방식으로 산정하고 있는 것으로 파악된다. 우리의 경우 판례상 사용자공헌도를 90% 미만으로 인정하고 있고, 기본적인 사용자 공헌도의 정함이 없이 개별적 구체적 사정에 따라 그 인정의 정도가 매우 넓게 분포 되고 있다는 점에 비추어 본다면 적지 않은 차이라고 할 수 있다. 3) 사용자공헌도 관련 판례 판례 東 京 地 判 平 成 平 成 15( )23981 주요 내용 평가 이익액이 극히 고액인 경우 특단의 사정이 없는 한 사용자공헌도는 통 상보다 높게 평가되어야 하고 이익액이 저액인 경우에는 특단의 사정이 없는 한 사용자공헌도는 통상보다 조금 낮을 것이라고 판시하였다. 사업화 성공에 기울인 비용과 노력, 마케팅 성과 등에 관한 공헌도를 반영하려는 취지에는 공감하나 항소심( 知 財 高 判 平 成 平 成 19( )10021)은 이를 부정하였다. 37

54 법무법인 다래 4. 중국의 직무발명 제도 가. 직무발명제도의 개요 직무발명과 관련하여 특허법(전리법) 제6조 직무발명 및 비직무발명의 개념과 권리귀속, 제7조 및 제72조 비직무발명에 대한 제한 금지 및 보호, 제16조 직 무발명보상제도, 제17조 발명자의 서명권 등을 규정하고 있다. 특허법실시세칙(전리법실시세칙) 제12조 직무발명의 성립요건, 제77조 및 제78 조 특허권을 수여받은 단위의 발명자 또는 설계자에 대한 장려와 보수의 구체 적인 액수와 비율, 제81조 및 제85조 분쟁해결절차 등을 규정하고 있다. 나. 중국 특허법 제6조의 적용범위 중국 특허법 제6조에 직무발명 및 비직무발명의 개념, 성립요건, 범위 및 권리 귀속에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다. 전리법 제6조 본 단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 직무발명창조이다. 직무발명창조에 대한 특허를 출원할 권리는 당해 단위에 속하고, 출원이 비준된 후에는 당해 단위가 특허권자이다. 비직무발명창조에 대한 특허를 출원할 권리는 발명자 또는 설계자에 속하고, 출원이 비준된 후에는 당해 발명자 또는 설계자가 특허권자이다. 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조에 대하여 단위와 발명자 또는 설계자가 체결한 계약이 있고, 특허를 출원할 권리와 특허권의 귀속에 대한 약정이 있을 경우, 그 약정에 따른다. 다. 직무발명의 성립요건 및 범위 특허법실시세칙 제12조와 제13조를 결부하여 직무발명을 판단하는데 고려하여야 하는 네 가지 요소에 대한 분석이 필요하다. 38

55 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 1) 발명자 또는 설계자의 개념 발명자는 발명창조 활동 과정 중에 지적인 노동력을 제공하고 실제로 발명창조의 완성에 참여한 자로써 지적인 창의능력이 있어야 하므로 자연인만이 가능하다. 특허법에서 언급한 발명자 또는 설계자란 발명창조의 실질적 특징에 대하여 창 조적 공헌을 한 자를 말한다. 발명창조를 완성하는 과정에서 조직업무만 책임지는 자, 물질기술조건의 이용을 위하여 편의를 제공하는 자 또는 기타 보조적인 업무 에 종사하는 자는 발명자 또는 설계자가 아니다.(특허법실시세칙 제13조) 2) 본 단위의 개념 본 단위( 本 單 位 )란 발명자 또는 설계자와 본 단위 간의 고용관계가 존재하고, 국가기관, 기업, 사업체 등 종업원 또는 공무원이 속한 조직을 말한다. 특허법 제6조에서 언급한 본 단위에는 임시 근무단위를 포함한다(특허법실시세칙 제12조 제2항). 이 규정은 주로 파견, 겸직, 실습 등 상황에서 임시적인 고용관계를 설 립하는 단위에 대하여 규정한다고 보여진다. 단위는 한국법상 직무발명에 관한 규정에 있어 사용자 등 과 같은 의미를 갖고 사용자, 법인 또는 국가나 지방자치단체 를 모두 포함하는 개념이다. 중국 특 허법에서 고도로 개괄적인 용어로서 자연인 외의 기타 시장경제 주체를 말하며 법 인 비법인단위도 포함된다. 그러나 법인 또는 비법인조직의 내부부서(예를 들어, 기업 내부의 연구개발센터, 대학교 산하 대학 및 연구소 산하 연구실 등)는 독립 적으로 민사권리를 행사하거나 의무와 책임을 부담할 수 없기 때문에 특허법 에서 언급한 단위에 속하지 않으므로 직무발명인 경우 특허를 출원할 권리의 주체가 될 수 없다. 3) 본 단위의 임무를 수행하여 완성된 발명창조 특허법 제6조에서 언급한 본 단위의 임무를 수행하여 완성된 발명창조란 다음과 같다. (1) 본직 직무 중 완성된 발명창조, (2) 본 단위가 부여한 본직 직무 이 외의 임무를 이행하여 완성된 발명창조, (3) 퇴직, 사직 또는 인사, 노동관계가 종 료된 후 1년 내에 완성된 것으로 그 원래 단위에서 담당하던 본직 직무 또는 원래 단위에서 분배받은 임무와 관련된 발명창조의 세 가지 상황의 발명 창조를 말한다. 39

56 법무법인 다래 가) 본직 직무 중 완성된 발명 창조 본직 직무란 단위와 발명자 간의 노동계약에 의하여 설정되는 발명자 또는 설 계자의 구체적인 직무범위를 말하며, 일반적으로 종업원의 본직 직무는 연구개 발 또는 설계 등에 종사하는 것이다. 나) 본 단위가 부여한 직무 이외의 임무를 이행하여 완성된 발명창조 1 종업원의 본직 직무가 연구개발 또는 설계에 종사하는 것이 아니지만 단위는 임시적으로 또는 일정한 기간 내에 그에게 한 개의 연구개발 또는 설계 임무를 분배하는 것, 2 종업원의 본직 직무는 한 개 연구과제의 연구개발에 종사하는 것이지만 단위는 임시적으로 그를 다른 연구과제의 연구팀에 파견하여 다른 연 구개발 임무를 진행하도록 하는 것이다. 종업원이 단위에서 본직 직무 이외의 기 타 임무를 분배 받는지 여부를 판단함에 있어서는 구체적이고 명확한 서면 통지 등을 근거로 하여야 한다. 다) 직무관계가 종료된 후에 완성된 발명창조 직무관계가 종료된 후에 완성된 발명창조는 퇴사, 사직 또는 인사, 노동관계가 종료된 후 1년 내에 완성된 것으로 그 원래 단위에서 담당하던 본직 직무 또는 원래 단위에서 분배 받은 임무와 관련된 발명창조 상황을 말한다(특허법실시세칙 제12조 제1항). 이러한 발명창조의 실천과정에서 발명자는 이중 직무발명의 문 제가 발생될 수 있다. 이에 대하여 기술성과를 완성한 개인은 원래 소속 법인 또 는 기타 조직의 임무를 수행하는 것이고 또한 주로 현재 소속 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용한 것일 경우 원래 소속 법인 또는 기타 조직과 현재 법인 또는 기타 조직 간에 계약을 통하여 당해 기술성과의 권익 소유권을 약정 할 수 있다. 합의를 이루지 못할 경우에는 양자 간에 합리적으로 나눌 수 있다 (기술계약분쟁사건 심리에 관한 약간문제의 전국법원 지식재산권심판공작회의기 요( 全 國 法 院 知 識 産 權 審 判 工 作 會 議 關 於 審 理 技 術 契 約 紛 爭 案 件 若 干 問 題 的 紀 要 ) 제6조)고 기준을 마련하고 있으며 경업제한 관련 조항을 통하여(노동계약법 제23조 와 제24조) 이중 직무발명에 관한 분쟁사건의 발생을 회피하려고 한다. 라) 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조 40

57 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 특허법 제6조에서 언급한 본 단위 물질기술조건이란 본 단위의 자금, 설비, 부품 원재료 또는 외부에 공개되지 않은 기술자료 등을 말한다(특허법실시세칙 제12조 제3항) 따라서 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명 창조란 주로 본 단위의 자금, 설비, 부품, 원재료 또는 대외에 공개되지 않은 기술 자료를 이용하여 완성된 발명창조를 말한다. 계약법 제326조 제2항에서 언급한 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용하는 것이란 종업원이 기술성과를 완성하는 연구개발 과정에서 전부 또는 대부분 법인 또는 기타 조직의 자금, 설비, 기재 또는 원재료를 이용하거나 또 는 당해 기술성과의 실질적 내용이 당해 법인 또는 기타 조직의 미공개한 기 술성과, 단계적 기술성과 또는 관건기술을 바탕으로 완성한 것을 말한다. 그러 나 법인 또는 기타 조직이 제공한 물질기술조건의 이용에 대하여 자금 반환 또는 사용료를 납부할 것을 약정한 상황은 제외한다. 연구개발 과정에서 법인 또는 기타 조직이 이미 대외에 공개한 기술정보나 이미 당해 분야의 보통기술인원이 공지된 기술정보를 이용하거나 또는 기술성과가 완 성된 후에 법인 또는 기타 조직의 물질조건을 이용하여 기술방안에 대하여 점 검, 테스트를 진행하는 것은 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용 하는 것에 속하지 않는다. (기술계약분쟁사건 심리에 관한 약간문제의 전국법원 지식 재산권심판공작회의기요( 全 國 法 院 知 識 産 權 審 判 工 作 會 議 關 於 審 理 技 術 契 約 紛 爭 案 件 若 干 問 題 的 紀 要 ) 제5조) 당해규정에서의 계약법 제326조 제2항에서 언급한 주로 법인 또는 기타 조직의 물질기술조건을 이용하는 것... 은 특허법 제6조 제1항 에서 언급한 주로 본 단위의 물질기술조건을 이용하는 것 과 동일한 의미를 가지고 있으므로 이를 참조하여 적용할 수 있다. 라. 직무발명의 권리관계 1) 단위의 권리 및 의무 가) 특허를 받을 수 있는 권리 중국 특허법은 직무발명의 권리귀속에 대한 사용자주의를 취하고 있기 때문에 특 허를 받을 수 있는 권리는 단위에 속한다. 당해 단위의 물질기술조건을 이용하여 완 성된 발명창조는 단위와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 특허출원의 권리 와 특허권의 귀속에 관한 약정을 한 경우에는 그 약정에 따른다. 41

58 법무법인 다래 나) 장려와 합리적인 보수를 할 의무 특허권을 수여받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자를 장려하여야 한다. 발명창조특허를 실시한 후에는 그 보급응용의 범위 및 취득한 경제적 이 익에 근거하여 발명자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 지급하여야 한다.(특허 법 제16조) 2) 발명자 또는 설계자의 권리 및 의무 가) 서명권 발명자 또는 설계권자는 특허서류에 자신이 발명자 또는 설계자라는 것을 기 재할 권리를 가진다(특허법 제17조 제1항). 또한 특허 출원 시 청구서에 기재 하여야 하는 사항으로 발명자 또는 설계자의 성명을 규정하고 있다(특허법실시 세칙 제16조 제3항). 나) 장려와 보수를 받을 권리 발명자 또는 설계자는 특허권을 수여받은 단위에서 장려와 보수를 받을 권리를 가진다(특허법 제16조). 다) 협조의무 발명자는 당해 직무의 요구에 따른 직무발명을 완성할 필요가 있으며, 직무발명이 특 허를 출원할 권리는 당해 단위에 속하므로 발명자는 당연히 특허를 출원할 권리 내지 특허권을 양도할 의무가 있다. 특허의 출원 등록 및 특허권을 실시하거나 처 분할 경우 등에는 그 직무발명에 관한 기술사항을 협조할 의무를 부담한다. 마. 직무발명에 대한 보상 1) 약정우선원칙 약정우선원칙을 확립한 것으로서 특허권을 수여받은 단위는 발명자 또는 설 42

59 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 계자와 특허법 제16조의 규정에 따른 장려, 보수의 방식과 금액을 약정할 수 있 거나 그 단위는 법에 따라 제정한 규정제도를 통하여 보상에 관한 사항을 규정 할 수 있다 (특허법실시세칙 제76조 제1항)고 명시하고 있다. 단위의 발명자 또는 설계자가 약정한 장려와 보수는 특허법실시세칙 제77조와 제78조에서 규정한 장려와 보수의 법정표준보다 낮다고 하여 반드시 무효인 것 이 아니다. 특허법 제16조에서 규정하고 있는 합리성 원칙에 부합하면 되며 합 리성의 원칙은 실체적 합리성과 절차적 합리성을 만족하여야 한다. 2) 직무발명 장려 및 대가에 관한 중국의 법규 기술자의 적극적인 창조활동을 촉진하기 위해 중국은 직무발명에 대한 성과보 수를 크게 장려 및 대가 로 구분하고 있다. 이러한 양 측면에 대하여 중앙정부 의 법률, 법규, 지방정부의 규칙 등에 관한 규정을 별도로 마련하고 있다. 1) 전리법 및 실시세칙 장려에 관한 규정을 담은 법규는 전리법 및 실시세척에서 특허권을 받은 단위는 직무발명창조의 발명인 또는 설계인에 대해 장려금을 지급해야 한다고 규정하고 있다(제16조) 22). 또한, 중국의 경우 특허법이라 할 수 있는 전리법 제16조에 의거하여 전리법 실시세칙 제76조 내지 제77조에서 보상에 관한 약정 또는 규정이 없는 경우에 한하여 직무발명에 대한 보상 기준을 제시하고 있다. 제76조(직무발명창조의 장려금) 특허권을 수여받은 단위가 발명인 설계인과 특허법 제16조에서 규정한 장려 방식과 액수를 약정하지도 않고, 법에 따라 제정한 규정제도에 규정하지도 않은 경우, 특허권 공고일로부터 3개월 이내에 약정 또는 설계자에게 장려금을 지급하여야 한다. 발명특허 하나의 장려금은 최소 3,000위안보다 적어서는 아니되고, 실용신안특허 또는 디자인특허 하나의 장려금은 최소 1,000위안보다 적어서는 안된다. 22) 제16조(직무발명창조의 장려) 특허권을 받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자에게 장려를 지급하여야 하며, 발명창조특허를 한 후에는 응용 확신의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명 자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 지급하여야 한다. 43

60 법무법인 다래 제77조(직무발명창조의 보수) 특허권을 수여받은 단위가 발명자 설계인과 특허법 제16조가 규정한 보수방식과 액수를 약 정하지도 않고, 법에 따라 제정한 규정제도에 규정하지도 않은 경우, 특허권의 유효기간 내에 발명창조 특허를 실시한 후, 매년 당해 발명 또는 실용신안특허를 실시한 영업이익 중 최소 한 2%, 또는 당해 디자인특허를 실시한 영업이익 중 최소한 0.2%를 보수로서 발명자 또는 설계자에게 지급하거나, 또는 상술한 비율을 참고하여 발명자 또는 설계자에게 일차성 보수를 지급하여야 한다. 특허권을 수여받은 단위가 기타 단위 또는 개인에게 그 특허권 실시를 허 가한 경우, 그로부터 취득한 사용료 중 최소한 10%를 보수로서 발명자 또는 설계자에게 지 급하여야 한다. 2) 중화인민공화국계약법( 合 同 法 ) 한편, 중국의 계약법에 해당하는 합동법( 合 同 法 )에서는 직무발명보상에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다. 직무기술성과의 사용권, 양도권은 법인 또는 기타 조직에 귀속되며, 법인 또는 기타 조직은 직무기술의 성과에 대해 기술계약을 체결할 수 있다(제326조). 법인 또는 기타 조직은 동 직무기술성과의 사용과 양도로 얻어지는 수익으로부터 일 정비율을 동 직무기술성과를 완성한 개인에게 장려 또는 대가로써 지급해야 한 다. 법인 또는 기타 조직은 기술계약을 체결하여 직무기술성과를 양도하는 경우 직무기술성과의 완성인은 동등한 조건으로 먼저 양수할 권리를 가지게 된다. 3) 과학기술성과전환촉진법( 促 进 科 技 成 果 转 化 法 ) 앞서 살펴본 중화인민공화국계약법의 경우에는 수익으로부터 일정비율이 어느 정도인지에 대하여 명확하게 규정하고 있지 않은 바, 실무적으로는 국가기술성 과전환촉진법에서 규정하고 있는 기준 비율을 참고하여 활용한다. 과학기술성과전환촉진법 제30조 기업, 사업단위가 독립적으로 연구개발 또는 기타 단위와 협력하여 연구개발한 과학기술 성과가 성공적으로 이전하여 생산에 투입된 경우 단위에서는 연속 3년에서 5년간 직무 과학 기술성과를 실시하여 새롭게 증대된 이익 중 5% 이상의 비율을 직무과학기술성과 및 이전에 중대한 공헌을 한 자에게 장려금으로 지급하여야 한다. 주식형식을 택하는 기업은 직무과학기술성의 연구개발 및 이전실시에 중대한 공헌을 한자에 대한 보상금 또는 장려금의 지급을 국가 관련 규정에 따라 주식 또는 출자금비율로 환산 하여 할 수 있다. 이 경우 소지한 주식 또는 출자금비율에 따라 수익을 배분 받는다. 44

61 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 4) 기업특허공작관리변법( 企 業 特 許 工 作 管 理 弁 法 ) 단위( 單 位 )는 전리법 및 실시세칙과 국가 관련 정책규정의 요구에 따라 단위 내부에 합리적인 특허이익 분배와 장려제도를 확립해야 한다. 단위의 특허 발명 인 또는 설계인이 만들어 낸 특허 및 그 실시에 의한 효과와 이익의 정기적인 평 가를 이익 분배와 장려로 교환한다. 특허이익의 분배와 장려의 형식은 주식, 현 금의 일시불 지급 또는 실시로 얻을 수 있는 효과와 이익 중 일정한 비율을 배 분하는 등 국가정책의 형식에 맞게 채택할 수 있다. 5) 직무창조발명인 혹은 설계인 장려, 보상분쟁 심사 처리 지침 상하이시 고급인민법원은 직무발명에 대한 장려와 보상 분쟁을 심시처리하기 위한 지침을 13년 6월 24일 발표하였다. 해당 지침은 총 9개의 조항으로 이루 어져 있으며 주요 내용은 다음과 같다. [표17] 직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침 주요 내용 직무발명창조인 혹은 설계인 장려, 보상 분쟁 심사처리 지침 주요내용 제1조(적용범위) 제2조(약정 우선) 제4조(약정의 내용) 제5조(약정 형식의 합법성 심사) - 중국 내 발명창조에 적용 - 발명창조의 완성지에 따라 전리권 귀속 확정 - 약정이 있는 경우, 약정에 따라 직무발명 창조에 상응하는 장려와 보수를 확정 - 약정이 없는 경우, 전리법 실시세칙이 규정한 기준에 따라 직무발명 창조에 상응하는 장려와 보수를 확정 - 약정할 수 있는 내용은 장려, 보수 및 액수에 한정되지 않고, 장려 및 보수의 방식까지 포함 - 약정한 장려/보수가 화폐 형식인 경우, 약정 액수는 법정 기준보다 높을 수도 있고, 낮을 수도 있다. 회사는 자체적으로 업계 특성, 생산 연구 개발 상황, 지식재산권 전략 발전 수요에 따라 상응하는 구체적 기준을 제정할 수 있음 - 규정이 있는 경우, 절차의 합법성 심사 - 구체적으로 주체의 권리 행위능력, 약정의 명확성, 약정의 철회 변경 가능성, 중대한 오해 여부, 사기나 협박의 여부 등을 심사 45

62 법무법인 다래 제6조(약정 내용의 합리성 심사) 제7조(법정 기준) 제8조(법정 장려의 확정) 제9조(법정 보수의 확정) - 통상적으로 기업이 정한 직무발명 장려 및 보수 기준은 합리적으로 추정 - 법적 절차에 따라 약정한 것이라면 해당 기준은 합리적이며, 불합리하다고 하여도 법정 기준을 곧바로 적용하여야 하는 것은 아님 - 전리권을 수여받은 회사가 발명인, 설계인과 약정을 하지 않고, 법에 근거하여 제정한 규칙 제도에도 직무발명 장려, 보수의 방식과 액수를 규정하지 않은 경우, 법정 기준을 적용하여 직무발명인의 장려, 보수를 확정 - <전리법실시세칙> 제77조에 따라, 전리권을 수여받은 회사가 발명인, 설계인과 약정을 하 지 않고 법에 근거하여 제정한 규칙 제도에도 전리법 제 16조가 규정한 장려의 방식과 액수 를 규정하지 않은 경우, 전리권 공고일로부터 3개월 이내에 발명인 혹은 설계인에게 장려금 을 지급하여야 한다. 발명전리(*특허) 1건의 장려금은 최소 3000위안, 실용신안 혹은 디자 인 1건의 장려금은 최소 1000위안 이다. 발명 인, 설계인이 3000위안 혹은 1000위안 이상 의 장려금을 주장하는 경우, 그 이상의 부분에 대해서는 지지하지 않음 - 전리법실시세칙 제 78조에 따라, 회사가 전리를 실시할 시, 1건의 발명전리 혹은 실용신안의 보수는 상응하는 전리 실시로 인한 영업이윤의 2%보다 낮지 않고, 1건의 디자인의 보수는 상응하는 디자인 실시로 인한 영업이윤의 0.2%보다 낮지 않다. 또 타인에게 전리 실시를 허가할 시, 1건의 전리의 보수는 받은 사용비의 10%보다 낮지 않다. 발명인, 설계인이 주장하는 보수의 비율이 전술한 최저 비율보다 높을 경우, 그 이상의 부분은 지지하지 않음 6) 기타 일부 지구의 법규와 규칙 지방인민대표대회와 정부는 법률, 법규의 범위 내에서 당해 지구의 실정을 고 려하여 당해 지구 독자의 법규, 규칙을 정할 수 있다. 다만 이 법규 및 규칙은 법 률, 법규와 모순되어서는 안 된다. 46

63 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 5. 영국의 직무발명 제도 가. 직무발명제도의 개요 영국은 1977년 이전까지 종업원 발명에 대한 별개의 규정을 두지 않은 채, 사 용자와 종업원간의 계약자유의 일반원칙을 통해 해결해왔다. 1977년 개정 특허 법은 직무발명규정을 신설하였고 직무발명의 개념 및 종업원발명의 권리귀속에 대하여는 제39조, 일정한 발명을 행한 종업원에 대한 보상에 대하여는 제40조, 보상금의 산정에 대하여는 제41조, 종업원 발명과 관련된 계약의 집행가능성에 대하여는 제42조가 규정하고 있으며, 제43조는 보칙이다. [표18] 영국 특허법상 직무발명 제도 관련 내용 관련조문 제39조 제40조 제41조 제42조 제43조 주요내용 직무발명의 개념 일정한 발명을 행한 종업원에 대한 보상 보상액의 결정 종업원 발명과 관련된 계약의 집행가능성 보칙 나. 종업원발명의 권리관계 1) 직무발명의 권리귀속 영국 특허법상 직무발명이라 함은 종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어 지거나 또는 그 통상의 업무 이외에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어진 발명 으로 규정하고 있으며, 그 직무발명은 사용자 에게 귀속됨(특허법 제39조 제1항)을 명시하고 있어 사용자 주의를 표방하고 있 다.. 이러한 사용자로의 권리귀속은 연구를 지원하고 유지하는 자의 상업적 이 익에 대하여 독점적 권리를 허용한다는 취지이다. 이 조항은 사용자로서의 국왕 또는 대리인이 종업원과 체결하는 어떠한 고용계 약에 대하여도 적용하도록 규정하고 있다. 즉, 정부기관 각 부처의 목적을 위하 여 고용된 자 또는 법령에 의하여 위임된 직무를 국왕을 대신하여 집행하는 직 47

64 법무법인 다래 원 또는 기관에 대하여도 똑같이 적용하도록 하고 있다(제39조 제4항). 따라서 공무원이나 공공연구기관, 대학 등 공공부문에서도 그대로 적용된다. 2) 직무발명이외의 종업원발명의 권리귀속 종업원이 행한 발명으로서 상기의 직무발명 이외의 것은 모두 종업원에게 귀 속한다(제39조 제2항). 영국 특허법에는 직무발명이외의 종업원의 발명에 대하 여 사용자가 배타적 또는 비배타적 사용권을 취득하거나 또는 취득할 권리를 가 진다는 취지의 규정이 없으므로 종업원에게 귀속하는 발명에 대한 사용권의 설 정은 사용자와 종업원간의 계약에 맡겨져 있다. 다. 종업원발명에 대한 보상 영국 특허법은 1 종업원이 직무발명을 하였다고 언제나 또는 당연히 보상을 지 급받는 것은 아니며 소정의 요건을 충족한 경우와, 2 직무발명이외의 종업원발명 을 한 경우에 이 발명의 양도 또는 실시계약에 의하여 사용자가 현저한 이익을 얻은 두 가지의 경우에는 특허청 또는 법원에 보상금의 지급을 명하는 재정을 청구할 수 있다. 특허법은 법원이나 특허청장이 보상금을 재정하는 기준에 대하여 추상적 인 기준만 규정하고 있으며 근로계약이나 개별계약에 따라 사용자가 종업원에게 보상할 때의 보상금의 산정기준에 대하여는 법에서 정하는 바 없다. 1) 직무발명이 사용자에게 귀속된 경우의 보상 보상을 받기 위하여 1 종업원이 한 발명이 특허법 제39조 제1항에 의하여 사 용자에게 귀속하는 것으로 되어야 하고, 2 당해 발명은 특허를 받았어야 하며, 3 특허된 발명이 (특히 사용자 기업의 규모 및 성질에 비추어)당해 사용자에게 현저한 이익이 된다는 사실, 4 당해 종업원이 보상을 받는 것이 상당하다는 사 실을 입증하여야 한다.(특허법 제40조 제1항) 2) 직무발명이외의 종업원발명이 사용자에게 양도된 경우의 보상 종업원이 그 발명을 사용자에게 양도하거나 실시 허락한 경우에는 종업원이 받 은 보상이 사용자가 특허로부터 받는 이익과 비교하여 적절하지 않다고 생각할 때에는 추가적 보상을 청구 할 수 있도록 규정하고 있다.(제40조 제2항) 48

65 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 3) 보상금의 산정 보상금은 사용자가 특허로부터 받은 이익의 정당한 몫(fair share)을 종업원에게 보상하도록 지급되어야 한다(제41조 제1항). 법원 또는 특허청장이 이 몫을 결 정함에는 사용자 측의 요소와 종업원측의 요소를 모두 고려하여야 한다(제41조 제 4항, 제5항). 특허법이나 특허규칙에서 제시하고 있는 기준은 사용자가 보상액을 결정하는 경우의 기준이 아니라, 법원 또는 특허청장이 재정할 때의 적용기준을 말하며 구체적인 기준은 명시하지 않는다. 따라서 보상금 산정은 1차적으로 종업원과 사용자 간의 협약문제로 보고, 다만 종업원이 이에 만족하지 못하는 경우 법원이나 특허청장에게 재정을 신청할 수 있고, 재정을 위한 소정의 요건이 갖추어진 경우에 고려할 사항만 규정하고 있는 형태이다. 4) 종업원발명과 관련된 계약의 집행가능성 종업원이 행한 발명에 관한 계약으로 당해 종업원이 사용자와 정한 또는 사용자의 요구나 고용계약에서 정한 바에 따라 어떤 타인과 체결한 계약의 어느 조항에서 발명에 대하여 가지는 종업원의 권리를 축소하는 조항은 당해 종업원에 대하여 강제로 실행할 수 없는 것으로 하여 종업원의 권리를 보호한다(특허법 제42조). 라. 시사점 영국의 개정된 특허법은 사용자가 발명으로부터 현저한 이익을 얻거나 또는 원 래의 종업원에게 속하는 발명을 사용자가 최저가격으로 취득하는 경우에만 종업 원이 보상을 받을 수 있도록 규정하였다. 결국, 영국의 직무발명제도가 원칙적 으로 보상받지 못한다는 인식이 강한 것으로 보이고, 사용자중심으로 운영되고 있음을 나타내고 있다고 할 수 있다. 49

66 법무법인 다래 6. 프랑스의 직무발명 제도 가. 직무발명제도의 개요 프랑스는 종래 사용자와 종업원간의 계약자유의 원칙에 따라 규율하도록 일임 하였다. 이에 따라 법원은 당사자 간의 계약이 없는 경우에 발명을 행한 방식과 내용에 따라 직무발명, 혼합발명, 자유발명으로 구분하여 처리하였다. [표19] 프랑스 직무발명 제도상 발명 형태 구 분 직무발명 혼합발명 자유발명 내 용 연구를 주된 업무로 하는 종업원이 그 업무와 관련하여 행한 발명 종업원이 사용자의 설비를 이용하였으나, 업무와 관련이 없는 발명을 한 경우에는 혼합발명으로 공동소유로 함 사용자의 물질 또는 원조를 받지 아니하고, 업무와도 관련이 없는 발명을 한 경우에는 자유발명으로 종업원에게 귀속 한편, 특허법에 규정되어 있던 직무발명 규정은 지적재산권법으로 수용되어 현 재에 이르고 있으며 발명에 대한 권리의 귀속 및 보상에 관한 실체적 규정(제 611조의7)과 발명과 관련된 권리분쟁에 관한 절차적 규정(제651조의21) 등으로 간략하게 규정하고 있다. 나. 종업원발명의 권리관계 모든 발명은 국립산업재산권연구소장으로부터 산업재산권 증서를 교부받을 수 있으며, 산업재산권 증서를 받을 수 있는 권리는 발명의 권리자 또는 그 권리의 승계인에게 속한다는 원칙을 선언하고 있다(제611조의61). 1) 직무발명의 권리귀속 종업원의 발명이 근로계약 또는 명백히 위임받은 연구조사업무의 수행 중에 이 루어진 경우 그 발명은 직무발명으로서 사용자에게 귀속한다. 이 규정은 종업원 에게 보다 유리한 계약규정이 없는 때에 적용되도록 하였다(제611조의71). 따 50

67 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 라서 프랑스에서 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하여, 계약규정이 이보 다 유리할 경우에는 종업원에게 귀속하는 것도 가능하다. 2) 자유발명의 권리귀속 직무발명에 해당하지 않는 발명은 자유발명으로 종업원에게 귀속된다. 그러나 당 해 발명이 종업원의 근무수행 중에 이루어졌으나 사용자의 구체적인 요구 없이 이 루어진 경우, 또는 근무수행 외에 이루어졌으나 사용자의 기술 특별한 수단 데이 터나 지식을 활용하여 이루어진 경우에는 사용자는 국가평회의 법령 에서 정한 조건 및 기한에 따라 특허권(소유권) 또는 이용권의 전부 또는 일부를 향유할 권리 를 갖는다. 이 경우 종업원은 정당한 대가를 받을 권리를 갖는다(제611조의72). 3) 사용자와 종업원의 통지 종업원인 발명의 창조자는 그 발명에 대하여 사용자에 통지하고, 사용자는 규칙 에서 정하고 있는 조건 및 기한에 따라 그 수령여부를 확인하여야 한다. 종업원 과 사용자는 발명에 대하여 모든 정보를 상호 교환하여야 하며, 이는 종업원 발 명에 있어서도 마찬가지이다. 종업원발명에 관한 종업원과 사용자 간의 계약은 문 서로 하여야 하며, 그렇지 않는 경우 그 계약은 무효로 하도록 규정하고 있다.(제 611조의73). 다. 종업원발명에 대한 보상 1) 직무발명의 경우 일정한 보상금을 받을 수 있는 직무발명을 행한 종업원에 대해서 추가보상 을 인정한다. 추가보상 금액의 최저 기준은 법률상 정해지지 않았으며, 추가보상의 조 건에 대하여는 단체협약, 취업규칙, 개별고용계약에서 정해진다(제611조의71). 계 약 등이 없는 경우에는 공동조정위원회에 의해 산정된다. 다만 발명보수에 대한 국가위원회 는 그 보상액을 산정함에 있어서, 당해 발명의 경제적 가치를 기초로 산정하도록 판정한 바 있다. 프랑스 지적재산권법상 공무원발명을 제외한 직무발명에 대한 최저보상기준은 없 고, 다만 동법의 규칙에서 공무원 직무발명에 대한 추가보수 계산방법을 연간 총 51

68 법무법인 다래 보수액에 이르기까지 순이익의 50%를 받을 권리가 있다고 규정하고 있다. 이 기 준을 사기업체 종업원에게 준용할 수 있을지가 문제가 되며 법원의 판단에 달려 있다고 보여진다. 2) 직무발명이외의 종업원발명 경우 종업원은 공정한 대가를 취득할 권리를 갖는다. 대가를 산정함에 있어서 대가에 대한 당사자의 협의가 이루어지지 않은 경우에는 법무관이 주재하는 사용자와 종업원의 공동조정위원회에 의하여 산정되거나, 당사자의 일방이 조정안의 통 지를 받은 날로부터 1개월 이내에 제1심 법원에 제소하는 경우에는 그 제1심 법 원에 의하여 산정된다(제611조의72, 제615조의21). 위원회는 양 당사자 각자 의 발명에 대한 공헌, 발명의 산업적 및 상업적 실용성을 감안하여 공정한 대가 를 산정하여야 한다(제611조의72 후단). 라. 시사점 프랑스의 경우 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하며, 계약에 의하여 종 업원에게 귀속시키는 것도 가능하다. 특히 프랑스에서는 발명자에게 보다 유리한 조 건의 계약이 있는 경우 계약에 따르도록 하여 종업원을 보다 보호하고 있다. 52

69 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅱ. 국가별 직무발명 제도 비교 분석 1. 각 국의 직무발명 규정 한국, 영국, 독일, 중국, 일본, 프랑스는 각 국가별로 직무발명 권리의 귀속, 직 무발명에 대한 보상 등에서 차이를 보이고 있으나, 지식재산 관련법을 통해서 직 무발명을 명시하고 있다는 점에서 공통점이 있다. 상기의 국가들과 달리 미국의 경우, 직무발명을 직접적으로 명시하거나 규율한 법은 없고, 계약법과 보통법의 원칙에 입각하여 해결하고 있다. 다만, 대학의 발명에 관하여 베이-돌법 (Bayh-Dole Act)을 마련하였으며, 연방공무원의 직무발명에 관하여 The President Executive Orders 를 규정하고 있다. [표20] 국가별 직무발명 규정 국 가 규 정 관련 조문 한 국 미 국 영 국 독 일 발명진흥법 계약법, 보통법 베이-돌법 (Bayh-Dole Act) 대통령령 특허법 종업원발명법 (ArbNerfG) 제2조(정의) 제10조(직무발명) 제15조(보상) 명시적 조문 없음 대학의 발명에 관하여 규율 연방공무원의 발명에 관하여 규율 제40조(직무보상) 제41조(보상금액) 제42조(직무발명과 관련된 계약의 시행) 제5조(신고의무) 제6조(직무발명의 인도청구) 제7조(인도청구의 효력) 제8조(해제된 직무발명) 제9조(무제한적 청구시의 보상) 제10조(제한적 청구시의 보상) 제11조(보상지침) 제12조(보상액의 산정 및 확정) 제13조(국내에서의 출원) 제14조(외국에서의 출원) 제15조(등록권리의 취득시에 있어서 상호간의 권리와 의무) 제16조(출원 또는 등록권리의 포기) 제17조(영업비밀) 53

70 법무법인 다래 중 국 전리법 제6조(직무발명창조) 제7조(비직무발명창조의 특허출원) 제16조(보상금 지급) 제17조(발명자의 표시) 일 본 특허법 제35조(직무발명) 프랑스 지식재산권법 제L611조7(권리귀속) 1) 한국의 직무발명 규정 한국의 경우 직무발명의 성립요건으로는 크게 1 종업원 등의 발명인지, 2 사 용자 등의 업무범위에 포함되는지, 3 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 해 당하는지의 여부를 들 수 있다. 세 가지의 요건을 모두 만족시키는 경우 직무발 명에 해당하며 요건 중 한 가지라도 충족시키지 못하는 경우에는 자유발명에 해 당한다. 직무발명과 관련한 규정은 발명진흥법상에 단일화되어 발효되고 있다. 한국 발명진흥법 제2조(정의) 2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직 무에 속하는 발명을 말한다. 2) 영국의 직무발명 규정 영국의 경우에는 직무발명의 개념과 더불어 종업원발명의 권리귀속에 대하여 동 일 조항에서 규정하고 있는 점에서 특징을 보인다. 이러한 사용자로의 권리귀속은 연구를 지원하고 유지하는자의 상업적 이익에 대하여 독점적 권리를 허용한다는 취지를 반영하고 있다. 영국 특허법 제39조(종업원발명에 대한 권리) (1) 법령에서 어떻게 정하고 있건 간에 종업원이 한 발명은 종업원과 사용자간의 관계에 있 어서는 이 법률의 목적 및 기타 모든 목적에 따라, 만약 (a) 그것이 종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 통상의 업무이외 54

71 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어지거나, 또한 어떤 경우이든 위 업무 수행의 결과로써 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기 대할만한 사정이 있는 경우. 또는 (b) 그것이 종업원의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 발명 당시 당해 종업원의 업무의 성질과 그 업무의 성질로부터 이루어진 특별한 책임에 의해 당해 종업원이 사용자 기업의 이익을 증진시킬 특별한 의무를 부담하는 경우에는 사용자에게 속한다. 3) 독일의 직무발명 규정 독일의 직무발명제도는 특허법과 종업원발명에 관한 법률을 통하여 규율하고 있다. 독일의 경우는 발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자가 취득하도록 발명 자주의 원칙을 특허법에서 선언하고 있으며, 종업원발명법을 통하여 직무발명의 권리귀속, 직무발명에 대한 보상, 직무발명 당사자의 권리 의무 등에 관하여 규 정하고 있다. 이는 특허법 또는 지식재산권법에서 직무발명에 관한 사항을 동시 에 규율하고 있는 영국과 프랑스와 대비되는 점이다. 독일 종업원발명법 제4조(직무발명과 자유발명) 1 이 법률의 취지상 종업원의 발명이라 함은 구속을 받는 발명과 자유발명을 포함한다. 2 구속을 받는 발명(직무발명)이라 함은 다음 각 호에 해당하는 것으로 고용기간 중에 이루어진 발명을 말한다. 1. 발명이 사업체 또는 공공기관에서 종업원에게 부과된 업무로부터 유래한 경우 2. 발명이 사업체 또는 공공기관에서의 경험 또는 활동에 결정적으로 기인하는 경우 4) 중국의 직무발명 규정 중국은 발명을 창출할 수 있는 기반인 단위가 전문적 인재, 기술에 관한 전문 적 지식과 경험, 기술비밀 등과 같은 기술조건을 갖는 것은 설비, 재료와 자금 등과 같은 물질조건을 갖는 것보다기술개발과 직무발명의 창출에 더 큰 영향을 미친다. 따라서 단위라는 개념과 종업원 간의 이익을 조정하는 것을 목적으로 직무발명제도가 지속적으로 개선되고 있는 상황이라고 하겠다. 다만 현행규정 의 경우 직무발명의 범위에 관한 사항이 불합리성과 모호성을 가지고 있다는 견 해가 있어 개선이 필요한 것으로 보인다. 55

72 법무법인 다래 중국 전리법 제6조 1 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작이다. 직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속 하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자이다. 5) 일본의 직무발명 규정 일본의 경우도 한국의 경우와 유사하게 직무발명에 관한 법규가 특허법 중심으 로 되어있다. 또한 성립요건에 관하여도 우리나라의 성립요건과 거의 유사하다 고 보여진다. 즉 1 종업원 등의 발명인지, 2 사용자 등의 업무범위에 포함되 는지, 3 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 해당하는지의 여부를 기준으로 판단하게 된다. 일본 특허법 제35조(직무발명) 1. 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하, 사용자 등 이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하, 종업원 등 이라 한다)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하기까지의 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하, 직무발명 이라 한다)에 관하여 특허를 받았을 때, 또는 직무발명에 관하여 특허받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 관하여 특허받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다. 6) 프랑스의 직무발명 규정 프랑스의 경우 지식재산권법을 통해 직무발명규정을 두고 있으며 독일의 경우 와 달리 발명에 대한 권리의 귀속 및 보상에 관한 실체적 규정이 간략하게 규 정되어 있다. 다만 위의 국가들과 비교해 볼 때 고용관계 중 종업원의 직무상 발명이라는 점에서는 거의 유사하다고 보인다. 프랑스 지식재산권법 제L611조7 발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다. (1) 종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우, 당해 발명은 사용자에게 귀속한다. 당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정된다. 56

73 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2. 각 국의 직무발명 권리 규정 가. 발명에 관한 권리 귀속 [표21] 발명에 관한 권리 귀속 구 분 주요 내용 국 가 발명자 주의 사용자 주의 종업원의 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 그 특허권은 원칙적으로 발명자에게 귀속 발명에 관한 사용자의 권리 승계 계약, 근무 규정 등의 약정과 함께 보상이 필요 종업원의 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 그 특허권은 자금과 시설을 지원한 사용자에게 귀속 한국, 미국, 독일, 일본 영국, 중국, 프랑스 가) 한국의 직무발명 권리 규정 한국의 경우 발명자주의에 의하여 발명자에게 권리가 귀속된다는 특징을 보인 다. 이에 따라 사용자에게는 무상의 통상실시권이 부여되는 것이 일반적이며, 사용자의 권리로서 권리승계가 가능하다. 한국 발명진흥법 제10조(직무발명) 1 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다) 을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권( 通 常 實 施 權 )을 가진다. 다만, 사용자등이 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근 무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정 2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정 2 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한 57

74 법무법인 다래 다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국 공립학교(이하 "국 공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 공립학교 교 직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. 나) 영국의 직무발명 권리 규정 영국의 경우는 사용자주의에 의하여 직무발명에 따른 권리가 사용자에게 부여되 며, 사용자는 발명에 대한 독점적 특허권을 보유한다는데 가장 큰 특징일 갖는다. 이 조항은 사용자로서 국왕 또는 대리인이 종업원과 체결하는 어떠한 고용계약에 대하여도 적용된다. 따라서 공무원이나 공공연구기관, 대학 등 공공부문에서도 그 대로 적용된다고 할 것이다. 영국 특허법 제39조(종업원발명에 대한 권리) (1) 법령에서 어떻게 정하고 있는지를 불문하고 종업원이 한 발명은 종업원과 사용자간의 관계에 있어서는 이 법률의 목적 및 기타 모든 목적에 따라, (a) 그것이 종업원의 통상의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 통상의 업무이외 에 특별히 당해 종업원의 임무로 부여받은 것을 수행하는 과정에서 이루어지거나, 또한 어떤 경우이든 위 업무 수행의 결과로써 발명이 이루어질 것을 합리적으로 기 대할만한 사정이 있는 경우. 또는 (b) 그것이 종업원의 업무수행 과정에서 이루어지거나 또는 그 발명 당시 당해 종업원의 업무의 성질과 그 업무의 성질로부터 이루어진 특별한 책임에 의해 당해 종업원이 사용자 기업의 이익을 증진시킬 특별한 의무를 부담하는 경우에는 사용자에게 속한다. (2) 종업원이 행한 기타의 모든 발명은 종업원과 사용자간에 있어서는 前 記 각 호의 목적에 비추어 종업원에 속하는 것으로 한다. (3) 본 조에 근거하여 발명이 발명자와 사용자간의 관계에서 종업원에게 속하는 경우에 (a) 특허출원을 행할 목적으로 당해 종업원에 의하거나 종업원측에서 또는 특허출원을 할 목적으로 종업원 아래서 그 권리를 주장하는 사람에 의해 또는 (b) 당해 발명을 행하거나 수행할 목적을 가진 어떤 사람에 의해, 행하여진 모든 것은 발명자와 그 사용자간의 관계에서 사용자가 당해 발명과 관련된 모든 모델(model) 또는 문서(document)에 대해 가지는 저작권 또는 의장권을 침해하는 것은 아닌 것 으로 한다. 58

75 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 (4) 이 조항의 규정은 사용자로서의 국왕 또는 그 대리인이 국왕의 종업원과 체결하는 어떠 한 계약에 대해서도 이것이 종업원과 국왕 이외의 사용자간에 체결된 계약에 적용하는 것과 같으며 이 조항의 목적을 위하여 국왕의 종업원 이라 함은 정부기관의 각 부처의 목적을 위하여 고용된 자 또는 법령에 의해 위임된 직무를 국왕을 대신하여 집행하는 직원 또는 기관을 말한다. 다) 독일의 직무발명 권리 규정 독일의 종업원 발명법은 사용자와 종업원의 권리와 의무를 공평하게 합리적으 로 분하는데 의의를 둔다. 직무발명의 권리관계는 발명자주의에 근거하여 권리 가 원칙적으로 발명자에게 귀속한다. 그 결과 사용자에게 종업원의 발명에 대한 처리 또는 이용할 수 있는 권리를 보장한다. 또한 사용자는 직무발명과 관련이 있는 발명에 대하여 양도를 청구할 권리를 가지며 이러한 청구는 명백한 의사표 시를 해야 한다. 즉, 사용자는 유상의 제한적/무제한적 권리를 갖는다는 데에 가장 큰 특징이 있다. 독일 종업원발명법 제6조(직무발명의 인도청구) 1 사용자는 직무발명에 대해 제한적 또는 무제한적 청구할 수 있다. 2 인도청구는 종업원에 대하여 서면의 의사표시로 한다. 의사표시는 가능한 한 조속히 전 달해야 한다. 의사표시는 요건을 구비한 신고(제5조제2항, 제3항)가 도달한 후 늦어도 4 월 이내에 전달해야한다. 제7조 (인도청구의 효력) 1 무제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 직무발명의 모든 권리가 사용자에게 이전된다. 2 제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 사용자는 직무발명의 이용에 관한 비독점적인 권리만을 취득한다. 사용자의 이러한 이용권으로 말미암아 종업원이 직무 발명을 다른 방법으로 이용하는 데에 부당하게 지장을 받는 경우에는 종업원은 사용자로 하여금 2월 이내에 직무발명을 제한없이 인도청구할 것을 요구하거나발명을 종업원에게 돌려 줄 것을 요구할 수 있다. 3 사용자의 인도청구에 앞서 직무발명에 대해 종업원이 행한 처분이 사용자의 권리를 침해 한다면 사용자가 대하여 효력이 없다. 59

76 법무법인 다래 제8조 (해제된 직무발명) 1 다음 각 호의 경우에는 직무발명은 자유롭게 된다. 1. 사용자가 직무발명을 서면으로 풀어준 경우 2. 사용자가 제7조제2항의 사용자의 이용권에 따라 직무발명에 대해 제한적으로 인도청 구한 경우 3. 사용자가 요건을 구비한 신고(제5조제2항과 제3항)의 도달 후 4월 이내에 또는 제7 조제2항의 경우에는 종업원의 요구 후 2월 이내에 직무발명을 인도청구하지 아니한 경우 2 자유롭게 된 직무발명은 종업원이 제18조와 제19조의 제한없이 처분할 수 있다. 라) 중국의 직무발명 권리 규정 중국 전리법상 사용자주의를 채택한 직무발명의 권리귀속 원칙을 바탕으로 한 다. 따라서 단위는 직무발명의 특허를 출원할 권리를 향유하고 있으며, 특허출 원이 비준을 받으면 특허출원자가 특허권을 가지게 된다. 다만, 단위와 발명자가 당해 권리를 부당행사하거나 의무를 위반하는 것에 대 하여 법에서 법률적 책임에 관한 조항을 명확히 규정하고 있지 않은 상황이다. 중국 전리법 제6조 1 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작이다. 직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속 하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자이다. 3 본 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작에 관련하여 단위에서 발명자 또는 고안자와 계약을 체결하고 특허 출원권리와 특허권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다. 제7조 발명자 또는 고안자의 비직무발명창작 특허출원에 대해 어떤 단위나 개인도 강압할 수 없다. 제17조 발명자 또는 고안자는 특허문건 중에 자기가 발명자 또는 고안자임을 기재할 권리가 있다. 60

77 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 마) 일본의 직무발명 권리 규정 일본의 1921년 특허법 이래 종업원의 직무발명에 대한 권리 귀속을 사용자가 아닌 발명을 행한 종업원에게 인정하였으며 사용자는 무상의 통상실시권을 가지 게 되었다. 이후 개정 규정은 이를 보다 명확히하기 위함에 불과하다. 무상의 통상실시권을 갖고 권리승계가 가능하다는 점에서 한국과 동일하다. 일본 특허법 제35조(직무발명) 1. 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하, 사용자 등 이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하, 종업원 등 이라 한다)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하기까지의 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하, 직무발명 이라 한다)에 관하여 특허를 받았을 때, 또는 직무발명에 관하여 특허받을 권리를 승계한 자가 그 발명에 관하여 특허받은 때에는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 갖는다. 바) 프랑스의 직무발명 권리 규정 프랑스에서는 직무발명은 사용자주의에 따라서 사용자에게 귀속하는 것이 원칙 이다. 다만 계약규정이 이보다 유리할 경우에는 계약규정에 따라 종업원에게 권 리가 귀속되는 것이 가능하다. 즉, 프랑스의 경우 사용자에게 독점적 특허권을 부여하되 별도의 계약을 인정한다는 점에서 가장 큰 차이를 보인다. 프랑스 지식재산권법 제L611조7 발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다. (1) 종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우, 당해 발명은 사용자에게 귀속한다. 당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정된다. 사용자가 산업 부문별 단체 협약에 구속되지 않으면 추가 보상에 관한 분쟁은 제 L615 조 21에 의해 설립되는 노사 조정위원회 또는 제 1 심 법원에 제출하여야 한다. 61

78 법무법인 다래 (2) 상기 이외의 모든 발명은 종업원에게 귀속한다. 그러나 발명은 종업원의 직무 수행 중에 또 는 회사의 업무 범위 내에서 또는 회사의 기술 또는 특정 방법 또는 회사가 취득한 데이터에 대한 지식 또는 실시하여 종업원에 의해 이루어지고 있는 경우, 사용자는 최고행정법원 시행령에 의해 정해진 조건과 기한에 따를 것을 조건으로, 종업원의 발명을 보호하는 특허 권리의 소유권을 양도받을 권리를 미리 설정하거나 또는 해당 권리의 전부 또는 일부를 사용자에게 이전받을 권리를 가진다. 사) 미국의 직무발명 권리 규정 미국에서는 직무발명에 관련된 사항은 대부분 고용계약에 의한다. 일반적으로 계 약에는 종업원의 발명을 사용자에게 양도하며, 종업원은 필요한 모든 문서에 서명 하고 발명에 관련된 모든 문건을 사용자에게 넘긴다는 사항이 포함되어 있다. 종업원에게 귀속된 권리의 처분이나 이전은 계약법 고유의 문제로 보통법의 영 역으로 처리되고 있다. 따라서 미국은 사용자와 종업원 간의 사전양도계약이 존 재하는가 여부가 중요하다. 미국 판례에 따른 권리 사전양도계약이 있는 경우 - 사전양도계약이란, 사용자와 종업원이 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관하여 미리 약정하는 계약이며 주로 고용계약의 형태로 체결 - 사전양도계약이 체결되어 있는 경우, 그러한 계약에 따름 사전양도계약이 없는 경우 1 판례법 : 종업원이 연구개발을 위해 특별히 고용된 경우, 이로 발생한 발명의 권리는 사용자에게로 양도가 합의된 것으로 간주함 2 Shop Right : 발명을 위하여 고용된 것이 아닌 종업원이 근무시간 중에 사용자의 자원과 시설의 도움으로 발명하게 되었다면, 그 발명에 대한 권리는 종업원 에게 귀속되지만 사용자에게 무상의 실시권이 부여된다는 판례법상의 원칙 62

79 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2) 사전양도계약(Preasignment agreement)의 제한 가) 한국의 사전양도계약 관련 규정 사용자 등은 계약이나 근무규정상 사전예약승계규정 등을 통해서 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업 원 등이 특허권을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있다. 다만, 직무발명 외의 종업원 발명에 대한 사전예약승계규정은 무효로 하고있으 나 종업원 등이 발명을 완성한 이후 양도행위 또는 설정행위까지 금지하는 것은 아니므로 그 사후양도 또는 설정은 계약자유의 원칙상 유효하다고 할 것이다. 한국 발명진흥법 제10조(직무발명) 3 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리 나 특허권 등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권( 專 用 實 施 權 )을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 나) 독일의 사전양도계약 관련 규정 독일의 경우 사용자가 무제한적 청구를 한 때에는 사용자는 해당 발명을 출원 할 의무가 있다. 그러나 사용자가 비배타적으로 사용할 수 있는 제한적 청구를 한 때에는 출원할 의무가 없다. 독일 종업원발명법 제7조 (인도청구의 효력) 2 제한적 청구에 대한 의사표시가 도달함과 동시에 사용자는 직무발명의 이용에 관한 비독점적인 권리만을 취득한다. 사용자의 이러한 이용권으로 말미암아 종업원이 직무 발명을 다른 방법으로 이용하는 데에 부당하게 지장을 받는 경우에는 종업원은 사용자로 하여금 2월 이내에 직무발명을 제한없이 인도청구할 것을 요구하거나 발명을 종업원에 게 돌려 줄 것을 요구할 수 있다. 제8조 (해제된 직무발명) 1 다음 각호의 경우에는 직무발명은 자유롭게 된다. 1. 사용자가 직무발명을 서면으로 풀어준 경우 63

80 법무법인 다래 2. 사용자가 제7조제2항의 사용자의 이용권에 따라 직무발명에 대해 제한적으로 인도청 구한 경우 3. 사용자가 요건을 구비한 신고(제5조제2항과 제3항)의 도달 후 4월 이내에 또는 제7조 제2항의 경우에는 종업원의 요구후 2월 이내에 직무발명을 인도청구하지 아니한 경우 2 자유롭게 된 직무발명은 종업원이 제18조와 제19조의 제한없이 처분할 수 있다. 다) 중국의 사전양도계약 관련 규정 중국의 경우 전리법 제6조의 규정에 의하여 직무발명창조의 특허출원 권리는 당해 단위에 속하고 출원이 특허 비준되면 당해 단위는 특허권자가 된다. 당해 단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는 단위와 발명자 또는 설계자 가 계약을 체결하여 특허출원의 권리와 특허권의 귀속에 대한 약정을 한 경우에 는 그 약정에 따른다. 중국 전리법 제6조 1 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작은 직무 발명창작이다. 직무발명창작의 특허 출원권리는 당해 단위에 속 하며 출원이 비준 받은 후에는 당해 단위가 특허권자이다. 3 본 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창작에 관련하여 단위에서 발명자 또는 고안자와 계약을 체결하고 특허 출원권리와 특허권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다. 라) 일본의 사전양도계약 관련 규정 일본의 경우 종업원 등이 한 발명에 대하여 그 발명이 직무발명인 경우에는 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위 하여 전용실시권을 설정하기로 정한 계약, 근무규칙이나 기타 규정의 조항은 유 효하다. 일본 특허법 제35조(직무발명) 2. 종업원 등이 한 발명에 관해서는 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등에게 특허받을 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 임시전용실시권 또는 전용실시권 설정을 정한 계약, 근무규칙, 기타 규정의 조항은 무효로 한다. 64

81 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 마) 프랑스의 사전양도계약 관련 규정 프랑스에서도 사용자주의에 의하여 직무발명은 원칙적으로 사용자에게 귀속하 되, 종업원에게 보다 유리한 계약규정이 존재하는 경우에는 계약규정에 따라 종 업원에게 귀속하는 것도 가능하다. 직무발명이 아닌 자유발명의 경우에는 원칙 적으로 종업원에게 귀속되지만 사용자의 경우 예외적인 상황에서는 특허권(소유 권) 또는 이용권의 전부 또는 일부를 향유할 권리를 갖게 된다. 프랑스 지식재산권법 제L611조7 발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다. (2) 상기 이외의 모든 발명은 종업원에게 귀속한다. 그러나 발명은 종업원의 직무 수행 중에 또 는 회사의 업무 범위 내에서 또는 회사의 기술 또는 특정 방법 또는 회사가 취득한 데이터에 대한 지식 또는 실시하여 종업원에 의해 이루어지고 있는 경우, 사용자는 최고행정법원 시행령에 의해 정해진 조건과 기한에 따를 것을 조건으로, 종업원의 발명을 보호하는 특허 권리의 소유권을 양도받을 권리를 미리 설정하거나 또는 해당 권리의 전부 또는 일부를 사용자에게 이전받을 권리를 가진다. 바) 미국의 사전양도계약 관련 규정 미국은 계약 자유의 원칙을 기반으로 한 법체계와 문화를 보유하고 있어, 특 허법상 종업원 발명에 대한 규정이 존재하지 않는다. 이를 이유로 문서화된 예 약승계조항이 고용계약 중에 삽입되어 발명의 귀속에 관한 형평법의 원칙을 바 꾸는 경우가 증가하였고, 이는 사용자의 우월한 지위가 남용된 것으로 보아 종 업원 보호의 필요성에 대한 인식이 확산되었다. 또한 이러한 문제에 관하여 연방의 판례법과 주법 중 어느 법을 적용하여야 하는지에 관하여, Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S 64(1938) 판결에서 법원은 연방이 아닌 주법이 이를 규율한다고 판시하였는 바, 일부 주는 이러한 문제점을 해소하기 위해 직무발명에 관한 규정을 제정하여 규율하였다. 65

82 법무법인 다래 미국 Erie Railroad Co. v. Tompkins Erie Railroad Co. v. Tompkins No. 367 Argued January 31, 1938 Decided April 25, U.S. 64 CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT 2. A federal court exercising jurisdiction over such a case on the ground of diversity of citizenship, is not free to treat this question as one of so-called "general law," but must apply the state law as declared by the highest state court. Swift v. Tyson, 16 Pet. 1, overruled. Id. 주법에 따른 규정 - 캘리포니아 노동법전 제2870조 고용계약(권리의 양도) - 델라웨어주법전 제19편 (노동) 제8장 - 일리노이주법전 제765편(재산) 제1060장(종업원특허법) - 캔자스주법전 제44편(노동과 산업) - 미네소타주법 제181.78조(합의, 발명에 관한 조건) - 노스캐롤라이나주법 제66편(상업과 기업) 제10A장(종업원 발명) - 유타주법전 제34편 제39장(고용발명법) - 워싱턴주법전 제 조(종업원발명에 대한 권리의 양도의무-조건) 3) 주체에 따른 특례 가) 공무원의 직무발명에 따른 특례 한국의 경우 공무원이라 함은 국가공무원, 지방공무원을 불문하며 국가공무원 법이나 지방공무원법에 의하여 임용된 공무에 종사하는 자로서 입법부 또는 사 법부에 종사하는 자, 단순노무자 등을 포함하는 광의의 공무원을 말한다. 직무 발명의 권리귀속과 관련하여 발명자주의를 취하고 있음을 원칙으로 하나 승계된 권리를 국유나 공유로 규정하고 있다는데 특징이 있다. 66

83 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 발명진흥법 제10조(직무발명) 2 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한 다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국 공립학교(이하 "국 공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 공립학교 교 직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. 독일의 경우 특징적인 것은 기업의 종업원 외에도 공공기관의 종업원, 공무원, 군인 등의 발명에 대해서도 규정하고 있으며 그 직무발명의 정의, 권리, 의무, 절차뿐만 아니라 조정절차 등도 포함된 그 내용과 절차가 구체적이라는 점이다. 독일 종업원발명법 제40조 (공적직무에 종사하는 종업원) 연방정부, 주정부, 자치단체의 사업체와 행정기관, 여타 공법상의 단체, 영조물 및 재단에 근무하는 종업원의 발명 및 기술적인 창안에 대해서는 사적인 직무에 종사하는 근로자에 관한 규정을 다음과 같은 요건 하에서 적용한다. 1. 직무발명의 인도청구 대신에 사용자는 사전에 약정이 이루어진 경우에는 직무발명 의 수익에 대한 적절한 참여를 청구할 수 있다. 참여의 상한에 대해서는 미리 구속 력 있는 협정을 체결할 수 있다. 참여의 상한에 대하여 약정이 체결되지 아니한 경 우에는 사용자가 이를 확정해야 한다. 제12조 제3항 내지 제6항은 준용된다. 2. 제20조 제2항의 기술적인 창안의 처리는 근로계약을 통해서도 규율할 수 있다. 상 급기관 또는 제3의 기관의 결정을 통하여 근로계약에 관한 협의를 대체할 수 있는 경우에는 당해 조항은 적용되지 아니한다. 3. 공익상 관할 최고관청의 일반명령을 통하여 직무발명의 이용의 방법에 관한 제한을 종업원에게 가할 수 있다. 4. 연방정부와 주정부도 사용자측 대리인의 명부(제30조 제4항)를 제출할 수 있다. 5. 공공행정기관이 이 법률에 근거한 분쟁을 처리하기 위하여 자체의 중재기구를 설치 한 경우 제29조 내지 제32조의 규정은 적용되지 아니한다. 제41조(공무원 및 군인) 공무원과 군인의 발명 및 기술적인 창안에 대해서는 공적인 직무에 종사하는 종업원에 관 한 규정을 준용한다. 미국의 경우 연방정부 공무원의 발명에 대한 귀속문제는 1950년의 대통령령 제1조 (a)에 규정되어 있다. 연방공무원의 지위를 보통법(Commom law)와 비 67

84 법무법인 다래 교해 볼 때, 연방공무원은 일반적인 발명에 있어 소유권을 가질 수 없어 불리한 것이 된다. 그러나 1986년 기술이전법(Technology Transfer Act)의 제정에 따 라 연방공무원인 발명자에게는 당해 발명의 실시료나 수입액의 최소 15%를 보 상으로 지급하도록 규정하고 있다. 미국 The President Executive Orders 10096, Jan , 15 Federal Register 1. The following basic policy is established for all Government agencies with respect to inventions hereafter made by any Government employee: (a) The Government shall obtain tho entire right, title and interest in and to all inventions made by any Government employee (1) durlng working hours, or (2) with a contribution. by tho Government of facilities, equipment, materials, funds, or information, or of time or services of other Government employees on official duty, or (3) which boar a direct relation to or are made in consequence of the official duties of tho inventor. 제1조 연방정부는 종업원(공무원)에 의해 이루어진 발명 중에 (i) 근무시간 중에 이루어진 발명 또는, (ii) 시설, 설비, 재료, 자금, 정보, 공무 중에 다른 공무원 시간, 역무의 제공을 정 부에 의해서 받아 이루어진 발명 또는, (iii) 해당 발명자의 공무와 직접 관계가 있거나 공 무의 결과 이루어진 발명에 관한 모든 권리, 권원 및 이익을 취득한다. 나) 대학의 직무발명에 따른 특례 한국의 경우 국 공립학교 교직원의 직무발명 귀속에 관하여 발명진흥법 제10조 의 단서조항을 통해 규정하고 있다. 다만 실제로 국 공립대학교 교직원의 직무발 명에 대한 승계, 보상 등에 관한 사항은 각 대학이 대학의 상황 및 경영전략에 따라 자율적으로 결정하게 된다. 한국 발명진흥법 제10조(직무발명) 2 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한 다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국 공립학교(이하 "국 공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 공립학교 교 직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. 68

85 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2002년 교수발명이 직무발명으로 편입하였으며, 대학교수를 발명신고 의무를 가지는 종업원에 포함해 종업원 발명법의 범위에 편입시켰다. 다만 교수는 대학 의 승인없이 발명을 강의와 연구 활동의 범주 내에서 계속 사용할 수 있어서, 발명에 대한 공개의 자유가 여전히 인정되고 있다. 독일 종업원발명법 제42조 (대학에서의 발명에 대한 특별규정) 대학에 근무하는 자의 발명에 대하여는 이하의 특별규정을 적용한다. 1 발명자는 교육 및 연구활동의 범위 내에서 직무발명을, 그 감독자에게 적시에, 통상 2월 전에, 예고한 때에는 공개할 수 있다. 제24조 제2항은 이 범위 내에서 적용하지 아니한다. 2 발명자가 그 교육 및 연구의 자유에 따라 그 직무발명의 공개를 거부한 때에는 당해 발명을 감독자에게 보고할 의무를 지지 아니한다. 발명자가 당해 발명을 그 이후 시점에서 공개한 때에는 감독자에게 당해 발명을 지체없이 보고하여야 한다. 3 직무발명에 대한 권리청구가 있는 경우, 발명자로서는 직무발명을 교육 및 연구활동의 범위 내에서 이용할 비배타적 권리를 갖는다. 4 감독자가 그 발명을 이용하는 때에는 보상액은 그 이용에 의하여 얻은 수익의 30%로 한다. 5 제40조 제1항은 적용하지 아니한다. 베이돌 법에 의하여 운영되는 미국의 경우 대학이 특허권을 취득할 수 있도록 하고 연방정부는 무상의 통상 실시권을 가지는 것으로 하여 해결하고 있다. 또 한 권리귀속에 관하여는 학교측이 발명의 소유권귀속에 관한 방침을 정하고 발 명이 이루어진 경우 해당 교수와의 계약체결을 통하여 소유권문제를 해결하는 방법을 택하고 있다. 미국 Bayh-Dole Act 35 U.S. Code Chapter 18 - PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE 200. Policy and objective It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development; to encourage maximum participation of small business firms in federally supported research and development efforts; to promote collaboration 69

86 법무법인 다래 between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the commercialization and public availability of inventions made in the United States by United States industry and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies in this area. 구체적인 입법 목적 - 연방정부지원 연구개발에 대한 중소기업의 참여 극대화 - 대학 등 비영리 연구기관과 상사회사간의 협력 촉진 - 비영리 연구기관이나 중소기업에 의해 창안된 발명이 자유경쟁을 촉진하는 방식으로 이용 될 수 있도록 보장 - 미국의 기업이나 노동자가 미국에서 고안한 발명의 상업화 및 공중이용의 촉진 - 정부의 필요사항을 충족시키고 발명의 불사용이나 남용으로부터 일반공중을 보호하기 위하 여 정부가 연방정부지원 발명에 대한 충분한 권리를 확보토록 하는 것 - 특허분야에 있어서 행정 정책비용을 최소화 하는 것 70

87 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 3. 각 국의 직무발명의 보상 규정 1) 한국의 직무발명 보상 규정 한국의 경우 정당한 보상을 받아야 한다고 규정하고 있다. 실무상 발명의 승 계, 출원, 등록, 실시, 처분 등 단계에 따라 보상하는 것이 일반적이다. 정당성을 판단함에 있어서 절차상의 요소를 고려하여 사용자측의 예측가능성을 높이고자 하였으나 판결을 통해 보상액이 결정되는 문제점을 안고 있다. 한국 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) 1 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무 규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 7 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령 이나 조례로 정한다. 2) 영국의 직무발명 보상 규정 영국의 경우 직무발명이 사용자에게 귀속된 경우의 보상은 특허법 제40조 제1 항, 직무발명이외의 종업원발명이 사용자에게 양도된 경우의 보상은 특허법 제 40조 제2항에서 규정하고 있다. 보상금의 산정과 관련하여는 특허법 제41조 제 1항에 규정되어 있다. 정당한 몫에 관하여는 특허법이나 특허규칙에서 기준을 제시하고 있지 않아 추상적으로 제시하고 있다. 이는 보상금의 산정은 1차적으 로 종업원과 사용자 간의 협약문제로 보고, 종업원이 이에 만족하지 못할 경우 에는 법원 또는 특허청장에게 재정을 신청할 수 있고 재정을 위한 소정의 요건 이 갖추어진 경우에 고려할 사항만 규정하고 있는 형태이다. 영국 특허법 제40조 특정 발명에 대한 직무 보상 (1) 법원이나 특허청장이 규정 기간 내에 고용인에 의해 이루어진 출원이 다음의 경우에 해 71

88 법무법인 다래 당하는 경우, 즉 (a) 고용인이 특허를 허여한 고용주에게 속하는 발명을 한 경우, (b) 고용주의 사업의 성격이나 규모를 고려해 볼 때, 발명이나 특허(또는 이들 모두)가 사용자에게 현저한 이익이 되는 경우 및 (c) 이러한 사실에 의해 고용인이 고용주에 의해 보상을 지불받는 것이 정당한 경우 법원이나 특허청장은 아래의 제41조에 따라 결정된 보상금을 고용인에게 줄 수 있다. (2) 법원이나 특허청장이 규정 기간 내에 고용인에 의한 출원이 다음의 경우에 해당하는 경우, 즉 (a) 고용인에 의해 고용인에게 속하는 발명이 특허 허여된 경우 (b) 발명, 발명에 대한 특허 또는 특허 출원에 대한 권리가 지정일 이후 고용주에게 양도된 경우 또는 특허나 특허 출원에 대한 전용 실시권이 지정된 날 이후 종업원에서 허여된 경우 (c) 양도 계약이나 허여 계약 또는 부족 계약( 관련 계약 )으로부터 고용인에게 파생된 이익이 발명이나 특허로부터 고용주에게 파생된 이익에 비해 부적절한 경우 및 (d) 이러한 사실에 의해 관련 계약으로부터 파생된 이익에 더하여 고용주가 고용인에게 보상금을 지불해야 하는 것이 정당한 경우 법원이나 특허청장은 아래의 제41조에 따라 결정된 보상금을 고용인에게 줄 수 있다. 제41조 보상 금액 (1) 위의 제40조 (1)항 또는 (2)항에 따라 고용인에게 지급하는 보상금은 고용주에게 파생 되는 이익의 공평한 분담(모든 상황을 고려하여)을 고용인에게 보장하거나 이하의 사 항 중 어느 하나로부터 파생되는 것을 합리적으로 기대할 수 있는 것이어야 한다. (a) 해당 발명 (b) 발명 특허 (c) 다음을 고용주와 관련된 사람에게 양도하거나 허여하는 것 (i) 발명에 대한 재산이나 권리 또는 (ii) 특허 출원에 대한 재산이나 임의의 권리 3) 독일의 직무발명 보상 규정 독일의 직무발명에 대한 보상과 관련해서는 제9조에 무제한적 청구시의 보상, 제10조에 서 제한적 청구시의 보상에 관하여 규정하고 있다. 보상금 산정에 관 한 기준 또는 가이드라인에 관하여는 연방노동부장관이 지침을 발부하도록 한 다. 따라서 보상액은 당해 지침에 따라 계산하게 되지만, 지침은 법적 구속력이 없으며 사용자와 종업원이 반드시 준수할 의무는 없다. 72

89 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 독일 종업원발명법 제9조 (무제한적 청구시의 보상) 1 종업원은 사용자가 직무발명을 무제한적으로 청구한 경우에는 사용자에 대하여 적절한 보상청구권을 갖는다. 2 보상액을 산정함에 있어 특히 직무발명의 상업적 이용가능성, 사업체내에서의 종업원의 업무와 직위 및 직무발명의 완성에 대한 기업체의 기여도를 고려해야 한다. 제10조 (제한적 청구시의 보상) 1 사용자가 직무발명에 대해 제한적으로 인도청구하고 이를 이용한 경우에는 종업원은 사용자에 대하여 적절한 보상청구권을 갖는다. 이 경우 제9조제2항을 준용된다. 2 직무발명을 인도청구한 후에는 사용자는 발명이 인도청구시점에 보호자격이 없다는 주장을 원용할 수 없다. 그러나 특허청 또는 특허법원이 이에 관한 결정을 내린 경우에는 그러 하지 아니하다. 종업원의 보상청구권은 그에 관하여 기판력이 있는 결정이 내려지기 전에 이미 지급기한이 도래한 한, 영향을 받지 않고 잔존한다. 제12조 (보상액의 산정 및 확정) 1 보상의 방법과 정도는 직무발명의 청구후 적절한 기한 내에 사용자와 종업원간의 약정을 통하여 확정한다. 2 2인 이상의 종업원이 직무발명에 관여한 경우에는 보상액은 각자에 대하여 분리하여 산정해야 한다. 사용자는 관련자에게 보상의 전체금액 및 직무발명에 대한 개별적인 발명자의 지분을 고지해야한다. 3 직무발명의 인도청구후 보상에 관한 약정이 적절한 기한내에 성립되지 아니한 경우에는 사용자는 종업원에게 이유를 구비한 확인서를 통하여 보상액을 확정하고 이러한 확정에 따라 보상액을 지급한다. 직무발명에 대해 무제한적으로 인도청구한 경우에는 보상액은 늦어도 특허 후 3월 이내에 확정해야 하고, 제한을 가하여 인도청구한 경우에는 늦어도 특허를 실시한 후 3월 이내에 확정해야 한다. 4 종업원이 이러한 확정액에 합의하지 않는 경우에는 2월 이내에 이러한 확정액에 대하여 서면확인을 통하여 항고를 제기할 수 있다. 종업원이 항고를 제기하지 아니한 경우에는 이러한 확정액은 종업원 및 사용자 양측에 대하여 구속력을 발생한다. 5 2인 이상의 종업원이 직무발명에 관여한 경우에는 당해 종업원 중 1인이라도 자신의 지분이 잘못 확정되었었다면 모든 관련자에 대해 구속력이 없다. 이러한 경우에는 사용자는 관련자 전원을 위하여 보상액을 다시 확정할 수 있다. 6 보상액의 산정과 확정에 기준이 된 사정이 본질적으로 변경된 경우에는 사용자와 종업원은 다른 보상규율에 대한 합의를 상호 요구할 수 있다. 이미 지급한 보상액의 반환은 요구 할 수 없다. 제1항에서 제5항까지의 규정은 적용하지 아니한다. 73

90 법무법인 다래 4) 중국의 직무발명 보상 규정 전리법실시세칙 제76조 제1항에 의하여 단위는 법에 따라 제정한 규정제도를 통 하여 보상에 관한 사항을 규정할 수 있거나 장려,보수의 방식과 금액을 약정할 수 있다. 이는 중국의 직무발명 보상에 있어서 약정우선원칙이 적용됨을 보여준다. 규정제도나 약정이 없을 경우에는 특허법실시세칙에서 규정한 법정표준에 의해 보상이 이루어진다. 중국 전리법 제16조 특허권을 수여받은 단위는 직무상 완성한 발명창작의 발명자 또는 고안자를 포상하여야 하며, 발명창작 특허권이 실시된 후 응용 보급범위와 취득한 경제적 이익에 따라 발명자 또는 고안자에게 합리적인 보수를 주어야 한다. 5) 일본의 직무발명 보상 규정 일본의 경우 특허법 제35조 제3항에서 보상청구권을 규정하고 있으나 무엇이 상 당한 대가인지에 관하여는 규정하고 있지 않고 상당한 대가 기준의 인정상황과 상 당한 대가 액을 산정하는 고려요소에 대해서는 제4항과 제5항에 규정하고 있다. 일본 특허법 제35조(직무발명) 3. 종업원 등은 근무규칙, 기타 규정에 의하여 직무발명에 관하여 사용자 등에게 특허받을 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때, 또는 계약, 근무규칙 기타 규정에 따라 직무발명에 대한 사용자 등을 위해 임시 전용실시권 을 설정한 경우에 제34조의2 제2항의 규정에 의하여 전용실시권이 설정된 것으로 간주 되었을 때에는 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다. 4. 계약, 근무규칙, 기타 규정에서 전항의 대가에 관하여 정하는 경우에는 대가를 결정하기 위한 기준의 책정 시 사용자 등과 종업원 등과의 사이에서 행해지는 협의의 상황, 책정 된 당해 기준 공개 상황, 대가의 액 산정에 대해 행해지는 종업원 등으로부터의 의견청 취상황 등을 고려하여 그 정하는 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되 는 것이어서는 아니된다. 74

91 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 5. 전항의 대가에 관한 규정이 없는 경우 또는 그 정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 동 항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우에는 제3항의 대가의 액은 그 발명에 의하여 사용자 등이 받을 이익의 액, 그 발명에 관련하여 사용자 등이 행하는 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우, 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다. 6) 프랑스의 직무발명 보상 규정 프랑스의 경우 일정한 보상금을 받을 수 있는 직무발명을 행한 종업원에 대해 서 추가보상 을 인정하며, 보상액은 급여액과 관련하여 산정된다. 다만 추가보 상을 받을 조건은 단체협약, 취업규칙, 개별고용계약서에 의하여 결정된다. 계약등이 없는 경우에는 공동조정위원회에 의하여 보상금이 결정되나 발명보수 에 프랑스 지식재산권법상 공무원발명을 제외한 직무발명에 대한 최저보상기준 은 없고, 동법 규칙에서 공무원 직무발명에 대한 추가보수 계산방법을 규정하고 있다. 프랑스 지식재산권법 제L611조7 발명자가 종업원이며, 종업원에 대한 보다 유리한 계약의 규정이 없는 경우, 산업재산권의 귀속은 다음의 규정에 따라 결정된다. (1) 종업원의 발명은 종업원의 실제 업무에 발명의 임무를 포함하는 업무 계약을 수행하거나 명시적으로 위탁된 연구 및 조사의 수행 중에 한 경우, 당해 발명은 사용자에게 귀속한다. 당해 발명의 창작자인 종업원이 추가 보상을 받을 조건은 단체 협약, 취업 규칙 및 개인 고용 계약에 의해 결정된다. 75

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93 제4장 직무발명 관련 판례 분석

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95 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅰ. 국내 판례 1. 판례 수집 내역 민사 형사 행정 [표22] 직무발명 판례 수집 내역 구 분 합 계 1심 심 심 심 심 심 심 심 심 특 허 합 계 본 과제 수행을 위해 수집한 판례는 총 167건으로 민사, 형사, 행정, 특허 각 부 문에 직무발명 관련 판례를 수집하였다. 구체적으로 판례별 쟁점 분석을 통하여 직무발명과 실질적 관련이 없는 중앙노동위원회 소청심사, 단순 징계 등을 제 외하여 분석 대상 판례는 총 124건으로 확정하였으며, 판례를 분류하면 다음과 같다. 79

96 법무법인 다래 [그림8] 직무발명 수집 판례 분류 [표23] 직무발명 수집 판례 분류 분 류 판례 수(건) 등록무효 5 권리 승계, 통상실시권 등 15 보상금 37 손해배상 19 업무상 배임, 부정경쟁 방지 31 조세 부과처분 취소 13 기 타 4 (발명진흥법 위반 1, 주의처분 취소 1, 영업방해 2) 합 계 124 * 병합된 소송은 쟁점에 따라 별개의 사건으로 분류하였음 판례는 경제적 이해관계인 보상금과 관련한 판례와 업무상 배임 및 부정경쟁 방 지 등 행위와 관련한 판례가 각각 37건(30%), 31건(25%)으로 다수를 이루었다. 또한 보상금, 권리 다툼 등 전통적으로 제기되었던 직무발명의 소송 내용 이외에 지급된 직무발명 보상금의 과세 대상 여부와 관련하여 판례가 최근 증가하는 경 향을 보이고 있다. 80

97 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2. 세부 쟁점별 판례 분류 [표24] 세부 쟁점별 판례 분류 구 분 쟁 점 주체기준 행위기준 권 리 행 위 조 세 특허등록자와 발명자 종업원 발명, 발명신고 근무 규정 등에 직무발명에 관한 내용이 없는 경우 직무발명 요건 해당성 공동발명자의 인정, 공헌도 배임 행위 - 제3자가 진행한 직무발명 승계 계약 묵시적 양도 사용자의 승계 제안 필요여부, 자동승계 사용자 승계 고용계약 종료 이후 승계 주식회사의 지배자가 사용자인지 여부 분쟁을 제기하지 않기로한 승계약정의 효력 이중 양도 공동발명자를 배제하고 승계된 직무발명 - - 사용자의 침해행위(통상실시권 인정) 승계 포기와 통상실시권 고용계약 해지에 따른 특허권 이전 절차 지식재산권 출원 등록 특허등록 여부와 보상금 청구권 통상실시권의 해외 실시 가능 여부 양도계약 무효에 따른 특허권 이전등록 가능성 실시계약을 별도로 체결하기로 한 경우의 통상실시권 - - 제품 실시 및 보상 크로스라이선스에 대한 보상 출원되지 않은 직무발명의 보상 급여와 보상금의 관계 기업인수 후 미실시되는 직무발명의 보상 소멸시효의 기산점 보상금 청구권 포기 합의 이후의 보상 신규성 진보성 없는 직무발명의 보상금 청구 - 보상금의 과세 여부 종업원의 범위 81

98 법무법인 다래 Ⅱ. 직무발명의 쟁점별 판례 1. 권리에 관한 직무발명의 판례 가. 직무발명의 성립에 관한 판례 우리의 판례는 직무발명의 성립에 관하여 발명진흥법 제2조 제2호의 규정을 근 거로 판단하고 있다. 규정에서의 직무발명 은 1 종업원이, 2 그 직무에 관하여 발명한 것이, 3 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자 등" 이라 한다)의 업무 범위에 속하고, 4 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 해당 요건을 이야기 하고 있으며, 법원은 해당 사건에서 직무발명을 주장하는 자가 발명자인지 여부를 우선으로 판단한다. 1) 종업원과 발명자에 관한 판단 발명진흥법에서 규정하고 있는 종업원 등 이란 종업원 법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약 및 기타의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근 비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원이다. 고용관계란 민법이나 근로기준법에서 말하는 고용관계와 일치할 필요는 없고, 그 보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한 다. 23) 법원은 종업원의 범위에 대하여 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제 공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수 습공을 포함하고, 상근 비상근, 보수지급유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있 으면 종업원으로 보게 된다고 판시 24) 하였다. 또한 직무발명에 있어서 종업원이 발명자인지 여부에 관하여 기본적으로 특허 청구의 범위에 기재된 구체적 기술수단의 완성에 관여한 사람 을 의미하며, 구체 적으로 기술적 과제의 해결수단 완성에 창작적으로 기여한 사람 을 발명자로 보 고 있다. 23) 임병웅, 이지특허법 제10판, ) 서울중앙지방법원 선고 2009가합7237X 판결 82

99 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 판례는 발명자란 특허청구의 범위에 기재된 구체적 기술수단의 완성에 관여한 사람을 의미하며, 기술수단의 완성 과정에 여러 사람이 관여한 경우에는 기술개발 의 경위에 있어서 발명의 특징적 부분, 즉 종래의 기술과 대비하여 볼 때 당해 기술 분야에서 문제되고 있는 기술적 과제의 해결수단 완성에 창작적으로 기여한 사람이 발명자 라고 밝히고 있다. 따라서 판례는 기술적 창작에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 보는 견해에 따 라 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리한 경 우, 발명을 후원 위탁한 정도로는 발명자로 보지 않는다. 특히 발명자로 등록된 자라 하더라도 해당 발명의 개발 경위와 개발팀에서의 역할 등으로 이유로 발명 자성을 부정한 판례(서울중앙지방법원 선고 2009가합8613X)가 있는 등 발명자에 관해서는 발명의 실질에 기여하였는지 여부를 중심으로 판단하고 있다. 이러한 경향은 공동발명자 여부를 판단함에 있어서도 동일하게 나타나는데, 공동 발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 보며, 구체적으로 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기 에 이르러야 공동발명자에 해당 한다고 밝히고 있다. (서울남부지방법원 선고 2010가합1666X) 구체적으로 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만 을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 위탁하 였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 인 착상을 새롭게 제시 부가 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화 하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또 는 구체적인 조언 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사 상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 라고 말하고 있다. 이러한 공동발명자에 대한 판단은 1 진정한 발명자로 평가할 수 없는 행위자를 유 형화하여 제외해 나가는 방식, 2 발명이 착상 과 그 구체화 의 2단계 과정을 거쳐 이루어지는 점에 착안하여 공동발명자를 판단하는 방식으로 유형화할 수 있다. 25) 83

100 법무법인 다래 첫 번째 방식은 위의 판례에서 제시한 것과 같이 구체적 착상을 제시함이 없이 단 지 연구 주제를 부여하거나 발명의 과정에서 일반적 지도만을 수행하거나 과제해결 을 위한 추상적 조언만을 행하는 등 발명자에 대하여 일반적 관리를 수행한 데 불 과한 단순 관리자, 발명자의 지시에 따라 발명을 보조한 데 불과한 단순 보조자, 발 명자에게 자금을 제공하거나 설비이용 상의 편의만을 제공할 뿐 당해 발명에 창작 적으로 관여한 바 없는 단순 원조자를 진정한 발명자로 제외하는 것을 말한다. 두 번째는 착상과 구체화 과정을 통한 진정한 발명자 판단으로 착상 자체가 새 로운 것이라면 그 착상을 한 자, 새로운 착상을 구체화를 한 자 중 아래의 경우 가 아닌 자 중에서 그 구체화가 신규성과 진보성이 있고, 상당한 정도로 구체적 인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 방향성 만을 제시한 정 도가 아니라 구체적인 문제 해결수단을 제시한 자를 진정한 발명자로 판단할 수 있음을 말한다. 이러한 발명자에 관해서 다른 국가의 판례를 살펴보면, 영국은 2009년의 Kelly & Anor v. GE Healthcare Ltd 판례에서 실제 발명자(Actual deviser of the invention) 가 발명자가 됨을 나타내고 있으며, 실제에 관해서 단순히 발명에 기여 한 것을 말하는 것이 아니며, 발명의 개념 형성에 기여해야 함(the contribution must be to the formulation of the inventive concept ) 을 명시하고 있다. 영국 판례 종업원의 발명자 여부 검토 The inventor is the actual deviser of the invention : The word actual denotes a contrast with a deemed or pretended deviser of the invention; it means, as Laddie J said in University of Southampton s Application [2005] RPC 11, [39], the natural person who came up with the inventive concept. It is not enough that someone contributed to the claims, because that may include non-patentable integers derived from the prior art: see Henry Brothers (Magherafelt) Limited v Ministry of Defence [1997] RPC 693, 706; [1999] RPC 442.As Laddie J said in the University of Southampton case, the contribution must be to the formulation of the inventive concept. 25) 조용선, 특허법 제4판,

101 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 일본의 경우, 도쿄지방법원의 平 成 19(ワ)31700 号 에 따르면 '발명자'는 발명의 기 술적 사상 창작 행위에 가담한 사람으로, 해당 발명의 기술적 사상의 특징적 부 분을 착상하고, 그것을 구체화하는 것에 관여해야 한다고 해석된다. 라고 하여 발 명자 여부를 판단하고 있다. 해당 사안에서는 발명의 주요한 두 가지 특징에 대 해서, 타 직원이 착상, 구체화한 것은 원고의 관여를 인정할 수 없어 직무발명을 부정하였으나, 한 가지 특징에 관해서는 원고가 주도적으로 착상, 구체화한 것으 로 인정되므로, 원고 및 B는 본건 발명의 공동 발명자로 인정됨을 판단하였다. 또한 공동발명자에 관한 平 成 17 年 (ワ) 第 2538 号 에서 보면, 원고가 고객사의 요구 사항을 보고한 것이 실제 연구에 기여한 것이 아님을 부정하여 공동발명자라고 볼 수 없음을 명확히 하였다. 일본 판례 공동발명자에 관한 판시 피고의 검토의뢰서는 영업담당부서가 고객의 요구를 받은 경우 연구개발담당부서에 검토를 의뢰하기 위해 작성되는 사내문서로 피고의 고객사의 세정처리제 샘플요망에 의해 작성 의뢰 된 문서로 인정된다. 이미 구연산에 착화제를 첨가하는 것을 연구테마로 하고 있던 점에 비 추어 봐도 원고는 고객사의 요망을 보고한 것에 불과하므로 본건 검토의뢰서에 기재된 본건 착상은 원고가 스스로 착상한 것이 아니다. 또한 구체적인 실험을 거치지 않은 본건 착상은 본건 발명이라 할 수 없으며, 원고가 기술 적 사상의 창작행위에 실질적으로 가담했다고는 할 수 없으므로 공동발명자라 볼 수 없다. 미국 특허법에는 공동발명자 인정기준이 명문으로 규정하고 있지 않지만, 판례법 에 따라 발명의 착상 유무에 따라서 판단하고 있다. 즉, 문제해결수단으로서의 발 명을 착상한 경우뿐만 아니라, 해당발명이 착상에 기여한 것이 요구된다. 착상의 기여란 명확하고 영속적으로 달성될 수 있는 구체적인 아이디어를 도출하는데 실 질적으로 참여하는 것을 의미한다. 구체적으로 1 완전 또는 실시가능한 발명을 도출하기 위하여 공동의 노력을 하고, 단순히 달성될 수 있는 결과에 대한 아이 디어를 제안할 뿐이고 실제 그것을 달성할 수 있는 수단을 제시하지 않는 자는 공동발명자가 될 수 없으며, 2 공동발명자가 되기 위해서는 발명사상 또는 문제 의 최종적인 해결을 위한 독자적인 공헌이 있어야 하고, 발명의 착상이 된 후에 그 실시화를 위하여 단순히 발명자를 보좌한 자는 공동발명자가 될 수 없다고 보 고 있고 단순히, 3 유명한 원칙을 발명자에 제시한 자 또는 클레임화된 기술조 85

102 법무법인 다래 합에 대하여 전체적으로 정확하고 명확한 아이디어가 없이 단순히 종래기술을 발 명자에게 설명한 자는 공동발명자가 될 수 없는 것으로 간주하고 있다. 26) 이와 같이 직무발명에서의 발명자는 국가별로 표현이 일부 상이하나 기술적 문 제의 해결에 구체적으로 기여해야한다는 실질을 기준으로 발명자 및 공동발명자 의 인정 여부를 판단하고 있음을 알 수 있다. 2) 직무연관성에 관한 판단 판례는 직무에 관하여, 그 발명을 하게 된 행위가 피용자의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것 이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발 명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미 한다(대법원 선고 91후1113 판결 등 참조)고 판시하여 종업원의 직 무범위에 대한 판단기준을 제시하고 으며, 서울고등법원 선고 2009 나12167X 판례에서도 영업의 목적과 주된 업무내용, 당사자의 업무범위 등을 종합적으로 판단하고 있음을 알 수 있다. 한국 판례 직무연관성에 관한 판단 1 원고가 이 사건 제1항 고안을 출원할 무렵 불법 주ㆍ정차의 지도 단속 등 교통관련 행정업 무를 담당한 점이 인정되기는 한다. 그러나 1 원고가 담당하는 교통관련 행정업무는 단순히 교통행정 및 각종 교통대책 종합계획의 수립 조정, 불법 주ㆍ정차의 지도 단속에 관한 사항에 불과할 뿐, 이 사건 제1항 고안과 같은 주ㆍ정차 위반 차량 단속시스템을 연구하고 개발하는 것을 업무로 하지는 않는 점, 2 원고가 OO광역시로부터 이 사건 제1항 고안과 같은 주ㆍ 정차 위반 차량 단속시스템을 개발하라는 과제를 부여받거나 이를 개발하기 위한 연구비 등 을 지원받았음을 인정할 만한 증거가 없는 점 등을 종합하여 보면, 원고가 담당하는 교통관 련 행정업무의 내용 및 책임범위로 보아 이 사건 제1항 고안을 고안하는 것이 당연히 예정 되거나 또는 기대되는 경우라고 할 수 없다. 그러므로 나머지 직무발명의 요건에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 고안은 OO광역시와의 관계에서 직무발명에 해당하지 않는 다. (특허법원 선고 2010허485X) 26) 권태복, 교수와 대학(원)생의 공동연구 인정과 보상기준에 대한 연구, 서울법학 22권 1호,

103 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 직무연관성에 관한 판단 2 원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련되는 영업을 목적으로 하고, 피고 XXX이 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내 용으로 하고 있기는 하나, 이러한 사실만으로 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것 까지 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없고, 따라서 피고 XXX이 송변전 설비계획 수 립 및 관련 시설 발주업무 외에 더 나아가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었 다고 할 수는 없으므로, 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 XXX의 원 고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다. (서울고등법원 선고 2009나121677) 직무연관성과 관련한 국외의 판례를 비교하여 보면, 우선 중국의 (2009) 民 申 字 第 1199 号 판례에서 "암령 주사액" 연구팀이 아닌 "암령1호" 연구팀을 조직하였으 며, 자신의 직무는 임상실험이지 약품제작이 아니므로 직무발명이 아니다. 라는 주장에 대해 중국의 법원은 중국의약의 연구 제작 완성은 처방 중에 각각의 구 성성분 및 배합비율 관계를 정하는 것뿐만 아니라 계속 진행되는 일련의 약학, 약리학, 약 효과, 독성, 임상 등도 모두 포함되며, 약품 연구의 모든 절차는 복합 약품연구의 모든 유기적 총체이다. 라고 약품제작의 직무 범위를 구체적으로 적 시하여 문제를 해결하고 있다. 또한 미국 텍사스 서부 지방법원의 DDB Technologies, L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P. 사건에서 직무 발명에서 재직 중 종업원의 발명은 고용 계약에 따라 회사의 현재 업무 또는 회사의 잠재적 업무와 관련이 있는 경우에는 발명의 소유권을 갖는다. 라는 기준을 제시하였으며, 미국의 법 제도적 정책상 고 용계약을 중심으로 사안을 해석하는 경향을 보이고 있다. 87

104 법무법인 다래 나. 직무발명 권리의 승계에 관한 판례 [그림9] 직무발명의 승계 개요 27) 1) 사전예약승계규정이 있는 경우 발명진흥법 제15조 제1항은 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하 거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다 고 규정 하고 있다. 따라서 종업원이 직무발명을 통해 보상금을 청구하기 위해서는 계약이 나 근무규정에 따라 사용자에게 승계 또는 사용 수익케 할 것이 요구된다. 판례 또한 보상금 청구권의 성립을 위해서는 종업원 등이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계하게 한 경우 그 승계 와 동시에 종업원 등은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득 한다고 판시(의정부지방법원 선고 2012가합7065X)하고 있다. 27) 직무발명과 영업비밀_Session1 발표자료, 법무법인 율촌,

105 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 직무발명의 승계와 관련한 법원의 판단 발명진흥법 및 그 시행령의 위 규정들을 종합하면, 종업원등이 직무발명을 완성한 경우 사 용자등에게 문서로 알려야 하고(발명진흥법 제12조), 통지를 받은 사용자등은 4개월 내에(발 명진흥법 시행령 제7조) 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 하 며(발명진흥법 제13조 제1항), 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자등에게 승계되고(발명진흥법 제13조 제2항), 승계 여부를 알리지 않은 때에는 권리의 승계를 포기한 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제3항, 제10조)고 할 것이다.(특허법 원 선고 2013허223X) 이러한 직무발명의 승계에 관하여, 사용자 등은 계약이나 근무규정상의 사전예약 승계규정 등을 통하여 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업원 등이 특허권 등을 취득한 경우 전 용실시권을 설정할 수 있다. 발명진흥법은 제 10조 3항에서 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 함을 명시하고 있다. 그러나 이는 종업원 등이 발명을 완성한 이후 양도행위 또 는 설정행위까지 금지하는 것은 아니므로 그 사후 양도 또는 설정은 계약자유의 원칙상 유효하다. 사전예약승계 규정이 있는 경우, 직무발명의 승계는 그러한 규정에 따라 이루어 지면 되므로 승계 자체에 대한 판례보다는 일부 공동발명자를 누락하고 이루어진 승계의 효력, 승계를 포기한 경우의 권리, 분쟁을 제기하지 않기로 하고 승계한 경우에서의 다툼 등 승계 과정에서의 분쟁이 주를 이루었다. 구체적으로 보면, 일부 공동발명자를 누락하고 이루어진 승계에 관하여 지분이전 등록청구를 제기한 사건에서 법원은 누락된 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게되는 손해와 이에 대한 특허명의인의 부당이득을 이유로 기여도에 상 응한 지분에 관하여 그 이전등록 절차의 이행을 청구할 수 있다고 보았다. (서울 중앙지방법원 선고 2009가합13615X) 89

106 법무법인 다래 한국 판례 일부 공동발명자를 누락한 직무발명의 승계 공동발명에 있어서 공동발명자 중 1인으로부터는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않 은 채 다른 공동발명자들로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 그 발명에 관한 특 허를 출원하여 그 등록이 이루어진 경우, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 발명자는 그 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되는 손해를 입게 되었고, 이에 대해 그 특허등록 명의인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 않은 공동발명자는 그 특허등록 명의인을 상대로 그 특허권 중 자신의 발명에 대한 기여도에 상응한 지분에 관하여 그 이전등록절차의 이행을 청 구할 수 있다고 봄이 상당하다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합13615X) 2) 사전예약승계규정이 없는 경우 유효한 예약승계의 전제가 되는 승계를 하기로 하는 계약이나 근무규칙이 명시적 으로 존재하지 아니하는 경우에 사업자와 종업원과의 관계에서 권리승계의 합의 가 이루어졌는가에 대한 판단에서 합의여부가 불분명한 경우가 발생한다. 사전 예 약승계규정이 없는 경우에 발명진흥법 제13조 제1항의 단서조항에 따라 종업원과 사용자 사이에 직무발명을 승계하기로 하는 합의가 이루어져야 비로소 사용자가 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있으며, 무상의 통상실시권을 보유할 수 있다. 사전예약승계규정이 없는 경우에 관한 판례는 승계 과정과 승계 성립 여부에 관 한 다툼이 주를 이루고 있다. 한국 판례 예약 승계의 인정 여부 직무발명의 예약승계는 그에 관한 규정이나 계약이 없더라도 당사자 간의 묵시적인 의사표시 의 합치에 의하여도 그 승계약정이 인정될 수 있는바, 1 피고 XXX은 자신의 직무발명 중 다수를 피고 AA이나 BBBBB 명의로 출원해 온 점, 2 현행 특허법상 발명의 주체는 회 사가 아니라 그 회사를 구성하는 개인이므로, 이 사건 협약에 따른 피고 AA의 권리승계의무 는 그 발명주체인 개인으로부터 피고 AA에게로의 권리승계가 전제될 수밖에 없는 점(직무발 명의 승계를 전제로 하지 않는 한 이 사건 협약에 따른 피고 AA의 원고에 대한 권리승계의 무는 아무런 의미를 가질 수 없다), 3 피고 XXX은 이 사건 협약의 직접 당사자는 아니더라 도 이 사건 협약의 당사자인 피고 AA의 대표이사로서 위와 같은 내용을 잘 알고서 이를 용 인한 채 이 사건 협약을 체결한 점 등의 사정을 종합해 보면, 이 사건 특허에 관한 한 피고 AA과 피고 XXX 사이에는 직무발명의 예약승계에 관한 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당하 다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합8740X) 90

107 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 판례는 예약승계는 그에 관한 규정이나 계약이 없더라도 당사자 간의 묵시적인 의사표시의 합치에 의해서도 그 승계약정이 인정될 수 있는 바 라고 하여 예약승 계에 관한 묵시적인 약정을 인정하고 있어, 직무발명의 승계에 관하여 규정과 계 약 내용과 별도로 당사자 간의 인식과 논의 내용 등을 함께 고려하고 있다. 구체적으로 살펴보면, 묵시적 양도에 관한 1번 판례를 보면, 특허출원을 먼저 제안한 사정과 출원 과정에서의 이의 제기 여부, 이윤 발생 합의 등의 사정으로 계약이나 근무 규정이 없더라도 특허를 묵시적으로 양도하였다고 판단하였다. 또 한 2번 판례에서는 반대급부 없이 권리를 양도하는 그 사실 이면에 그러한 양도 대가를 포기하였음이 명백하지 않는 한 묵시적인 약정이 있었다고 보고 있어, 판 례는 묵시적인 양도에 관해서 그러한 판단을 뒷받침하는 배경을 종합적으로 판단 하고있음을 알 수 있다. 한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 1 1 원고가 먼저 이 사건 장치에 관하여 피고의 명의로 특허출원을 하자고 제안하였고, 특허 출원서 초안 등에 대한 검토 및 수정요구를 하는 등 특허출원에 관한 업무를 전적으로 담당 하였으며, 그 과정에서 이 사건 특허발명이 피고의 명의로 출원되는 것에 대해 별다른 이의 를 제기하지 않았던 점, 2 원고는 이 사건 특허발명에 관한 출원을 의뢰하기 이전에 이미 다른 2개의 특허권을 보유한 바 있었고, 피고 회사와 사이에 위 특허권들에 관한 양도계약을 체결하고 이를 이전등록해 준 바도 있었으므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 원고로서는 발명자와 출원인의 지위가 다르다는 것을 충분히 인식하고 있었을 것으로 보이는 점, 3 원 고는 이 사건 특허발명이 출원될 무렵 위 AAA과 사이에 향후 이 사건 특허발명을 사업화하 여 이윤이 발생할 경우 그 이윤을 서로 배분하기로 합의하였던 점 등을 종합하여 보면, 비록 원고와 피고 사이에 직무발명에 대한 권리의 승계 및 보상 등에 관한 사항을 명시한 계약이 나 근무규정은 존재하지 않는다고 하더라도, 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하 여 발명자인 원고가 그 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 묵시 적으로 양도하였다고 봄이 상당하다. (특허법원 허1033X) 한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 2 통상 아무런 반대급부 없이 권리를 양도하겠다고 약정하는 것은 매우 이례적이어서 그와 같 이 약정하게 된 특별한 사정이나 그럴 만한 합리적인 이유가 없는 한 양도약정의 의미를 그 와 같이 해석하여서는 아니될 것 이 사건 발명에 대한 특허받을 권리를 XXXXX에게 양도하면서 이에 대한 양도대가를 포기 하였다고 보기는 어렵고, 달리 원고가 그 양도대가를 포기하였을 만한 특별한 사정이나 합리 적인 이유를 기록상 발견할 수 없으므로, 위 양도 당시 원고는 양수인인 XXXXX로부터 이 사건 권리를 양도한 데 따른 양도대금(이하 이 사건 양도대금 이라 한다)을 지급받기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 봄이 타당하다. (대법원 선고 2010다26769) 91

108 법무법인 다래 상기의 판례와 달리 묵시적 양도를 부정한 3번 판례를 보면, 직무발명에 관한 명 문의 계약이나 근무규정이 없었음은 물론 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대 하기 어려운 상황에서까지 묵시적 양도를 추인하는 것은 아니라고 보아, 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 합리적인 근거를 요구하고 있다. 한국 판례 묵시적 양도의 인정 여부 3 피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에 는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 AAA이 당초 이 사건 3D 입 체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 BBB으로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 '3D 입체기기 연구 및 제조 판매업'을 추가하였다 하여, 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승 계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있 는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으 며, 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원 비용을 피해자 회사가 부담 하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관 련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무 런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대 하기조차 어려운 상황에서 피고인들에게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허 를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인 할 수는 없다. (대법원 선고 2010도12834) 사전예약승계 규정이 없는 경우, 묵시적 양도와 더불어서 승계 권리가 언제 실 효되는지에 관한 다툼이 존재한다. 판례는 승계 권리가 언제 실효되는지에 대하여 특정 권리행사의 지연, 상당한 기간이 경과, 권리의 미행사, 상대방의 정당한 기 대, 권리 행사의 신의성실 위반이라는 원칙을 충족시켜야함을 명시하고 있으며, 사안에서 출원일로부터 2년여가 지난 후 제기되었다는 사정만으로는 특허에 관한 권리를 승계할 권리가 실효되었다고 볼 수 없다고 보았다. 따라서 상당한 기간이 언제인지에 대한 명확한 기준을 제시하고 있지는 않으나, 2년이라는 기간이 상대방이 권리를 미행사할 것이라는 정당한 기대를 가지기에는 충분한 기간으로 보고 있지 않음을 알 수 있다. 92

109 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 승계 권리의 실효에 관한 시간 판단 그러나 이와 같은 사실만으로 원고가 피고들의 직무발명 사실을 알고도 이를 승계할 권리를 묵시적으로 포기했다고 할 수는 없다. 그리고 특정 권리행사의 지연으로 말미암아 그 권리가 실효되었다고 하기 위해서는 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불 구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제 는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때이어야 하는데(대법원 선고 2005다45827 판 결 등 참조), 이 사건 소가 이 사건 특허의 출원일부터 2년 여 지난 후에 제기되었다는 사정 만으로는 원고의 이 사건 특허에 관한 권리를 승계할 권리가 실효되었다고 할 수도 없다. (서울고등법원 선고 2009나9802X) 다. 직무발명 권리의 분쟁에 관한 판례 1) 실시권에 관한 판례 실시권과 관련한 직무발명의 권리 분쟁은 일방의 권리 행사 가능 여부에 관한 분쟁, 일방의 권리 미행사에 따른 분쟁으로 유형화할 수 있다. 우선 권리행사 가능여부와 관련하여 승계 포기에도 사용자가 통상실시권을 향유 할 수 있는지에 관한 판례가 있다. 판례는 사용자가 승계하지 않겠다는 의사표시 를 한 경우가 곧 자유발명을 의미하는 것은 아니며, 직무발명제도에서 법정 통상 실시권이 규정되어 있는 보상의 취지를 고려하여 통상실시권을 인정하고 있다. 한국 판례 승계 포기와 통상실시권 직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우는 사용자가 승계한 후에 이를 출원하지 않는 경우 및 사용자가 승계하여 특허출원 한 후에 서면으로 출원을 포기한 경우 에 한정되고, 사용자 가 승계하지 않겠다는 의사표시를 한 경우에까지 자유발명으로 보는 경우에 해당하여 피고가 통상실시권을 가질 수 없게 되었다고 위 조항을 해석할 수는 없다. 뿐만 아니라, 직무발명제도에 의하여 사용자 등에게 법정의 통상실시권을 부여하는 이유 중 에는 종업원 등이 직무발명에 이르기까지 사용자등이 기여한 것에 대한 보상의 취지도 있다 는 점을 고려하면, 사용자가 직무발명에 대하여 승계를 하지 않겠다는 의사표시를 하였다는 것만으로 사용자에게서 법정의 통상실시권을 향유할 이익을 박탈할 수는 없다. (서울중앙지방 법원 선고 2010가합6432X) 93

110 법무법인 다래 이러한 통상실시권은 해외에서 사용 가능한지에 대한 논의로 확장될 수 있다. 관련판례에서 법원은 특허 자체가 가지고 있는 속지주의의 원칙과 관계 없이 실 시권의 귀속 문제는 해당 국가의 준거법으로 적용해야함을 이야기하고 있으며, 이 에 따라 우리의 특허법 및 실용신안법에 의한 통상실시권을 외국에서도 자유롭게 실시할 수 있다고 판시하였다. 한국 판례 통상실시권의 해외 사용 가능 여부 피고는 이 사건 특허권 및 실용신안권에 대한 원고의 통상실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐, 캐나다 등 외국에서는 인정되지 않는다고 주장한다. 그러나 특허에 관하여 파리조약상의 속지주의의 원칙이 적용되는지 여부에 관계 없이, 직무 발명에 관한 실시권의 귀속 문제는 종업원과 사용자가 속한 나라의 법률이 그 준거법으로 적 용되어야 할 것인바, 우리나라의 특허법 및 실용신안법에 의하여 원고가 이 사건 특허권 및 실용신안권에 대하여 통상실시권을 갖는 이상, 원고는 우리나라에 국한되지 않고 피고가 권 리를 가지는 외국에서도 이를 자유롭게 실시할 수 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장 역시 받아들이지 않는다. (서울중앙지방법원 선고 2010가합2724X) 판례에는 공동연구협약을 체결하면서 실시권의 사용은 별도로 실시계약할 것을 약정한 사례 또한 있었다. 이 경우, 사용자가 직무발명으로서 통상실시권의 주장 하는 것과 협약에 따른 실시계약의 필요성이 충돌하는 경우로서 법원은 약정에 명시되어 있는 실시계약이 없는 한 무제한의 통상실시권이 있음을 주장할 수 없 다고 보았으며, 그러한 근거로 실시계약을 별도로 체결하기로 한 약정이 존재함에 도 사용자가 공동발명에서 사용자 소속 발명자의 권리범위를 넘는 무제한의 통상 실시권을 가지는 상황에 대한 불합리함을 들었다. 한국 판례 실시계약을 별도로 체결하기로 한 경우 공동연구협약을 체결한 사실, 당시 원고와 피고 BBBB은 경 공동출원 및 실시에 관한 계약(이하 이 사건 약정 이라 한다) 을 체결하였는데, 이 사건 약정의 주된 내용은, 이 사건 공동연구협약이 피고 BBBB에 의하여 조달되는 연구비 등을 재원으로 하여 수행되는 점 을 고려하여 산업재산권 설정 후에 원고가 본 발명을 실시하고자 하는 경우에는 특허청장과 실시계약을 체결해야 하고, 위 출원 중의 통상실시권에 관한 약정 외에 AAA이나 원고 가 피고 BBBB과 사이에 통상실시에 관한 약정을 새로이 체결한 일은 없는 사실을 인정할 수 있다. 94

111 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 원고가 AAA의 사용자로서 AAA의 직무발명에 따른 통상실시권을 가진다고 하더라도 이는 AAA의 권리를 넘는 무제한의 권리를 취득하는 것이 아니라 AAA이 취득한 권리 범위 내에 서의 것이어야 할 것이며, 무엇보다도 원고는 이 사건 약정의 당사자에 해당하는바, 만일 원 고가 피고 BBBB에 대하여 무제한의 통상실시권을 가진다고 하게 되면 이는 원고가 특허권자 로 등록된 경우보다 더 불리한 지위에 있게 되었으면서도 막상 이 사건 약정상의 제한은 벗 어나게 되는 불합리한 상황이 발생하는 것으로서 허용될 수 없다고 할 것이다. 결국, AAA 혹은 원고로서는 1번 특허에 관하여 통상실시권을 가지려면 피고 BBBB과 사 이에 기간, 수량, 사용료 등에 관한 새로운 약정을 체결하여야만 가능하다고 할 것이고, 위와 같은 약정을 체결한 일이 없는 이상 원고로서는 피고 BBBB에 대하여 1번 특허에 관한 무제 한의 통상실시권이 있음을 주장할 수는 없다고 할 것 (대전고등법원 선고 2012나100X) 또한 상기의 판례들과 반대로 직무발명을 실시하지 않는 경우, 보상금 청구권은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 함을 이야기하여 실시 여부가 보상금 청구권의 성립에 필 요조건이 아님을 이야기하고 있다. 한국 판례 실시여부와 보상금 청구권 사용자가 발명자로부터 직무발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 위 발명 을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우 에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액 을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 여부는 직무발명 보상금청구권의 요건사 실은 아니라 할 것 (서울중앙지방법원 선고 2012가합50178X) 95

112 법무법인 다래 2) 계약과 관련한 판례 계약과 관련한 판례의 경우, 직무발명의 판례에서 논의되는 계약은 고용 계약과 양도 계약, 부쟁 계약에 관한 판례이다. 고용 계약의 경우, 해당 계약의 해지로 인하여 사용자는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라는 지위가 소멸하여 무권리자가 된다고 보았고, 이에 대한 원상 회복의 의무를 인정하였다. 다만 해당 판례는 원상회복의무의 확인이 소송의 목적 이 아니라 특허이전청구를 구하는 것으로 원상회복의무는 존재한다고 보았으나, 그렇다고 특허권의 이전을 청구하는 것은 특허법의 무효심판 심결에 대한 소급효 규정을 무의미하게 만드는 결과로 보아 허용되지 않는다고 보았다. 한국 판례 고용 계약의 해지와 특허권 이전등록 고용계약과 같은 계속적 채권관계에 있어 계약을 해지할 경우, 그 계약은 장래에 향하여 효 력을 상실하며, 따라서 이미 발생하고 있는 개개의 채무는 그것이 아직 이행되어 있지 않은 한, 해지로 기본적 채권관계가 소멸하여도 그대로 존속한다. 이 사건 계약의 해지로 인하여, 피고가 가지는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라는 지위가 소급하여 소멸되어 피고는 이 사건 특허권에 대한 무권리자가 되었으므로 원고에 대 하여 원상회복의무를 부담하게 된다. 이 사건에서 진정한 권리자인 원고의 청구에 따라 피고에 대한 특허의 이전등록절차 이행청 구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 피고에게 부여된 특 허를 무효로 하고, 원고를 위하여 새로운 특허를 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되는 것 으로서, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 특허의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인 지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정 등록으로 특허를 발생하게 한 특허제도의 취지에 반하는 것이며, 앞서 본 바와 같이 특허법 에서 규정한 무효심판의 심결에 대한 소급효 등의 규정을 무의미하게 만드는 결과가 된다. 그러므로 원고가 스스로 특허출원을 한 이후 피고에게 그 권리를 이전하였다거나 이미 특허 권을 등록한 후 피고에게 그 명의를 이전한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 원고가 진 정한 권리자라고 하여 곧바로 무권리자를 상대로 특허권의 이전을 구하는 것은 허용되지 않 는다. (대전지방법원 선고 2011가합182X) 96

113 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 또한 무효와 취소 사유가 발생한 양도 계약에 의해서, 양수인은 법률상 원인 없 이 특허권을 얻게 된다는 부당이득의 논리를 통해 양도인은 양수인에게 특허권에 관한 이전등록을 청구할 수 있다고 보았다. 한국 판례 양도계약과 특허권 이전청구 양도계약이 무효나 취소 등 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허를 받을 수 있는 권 리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명 에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양 도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있다. 따라서 이 경우 양도인은 양수인에게 특허권에 관한 이전등록을 청구할 수 있다. (서울고등법원 선고 2010나 8723X) 계약과 관련한 최근의 사례는 직무발명의 보상과 관련하여 민 형사상 법적 분쟁 을 제기하지 않는다는, 이른바 부쟁 계약의 인정여부이다. 판례는 해당 계약이 성 립되었다는 사실을 인정하면서도 보상급 지급을 거절하거나 보상청구권의 부정, 보상액의 감액 권리 등을 유보하는 계약으로 보아 무효라고 보았다. 한국 판례 분쟁을 제기하지 않기로 한 약정 원고는 피고 회사를 퇴사하기 직전인 경 기밀유지 등에 관한 서약서를 작성하 였는데, 그 제3조 제3항에는 원고가 피고의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민, 형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다 는 취지로 기재되어 있는 사실을 인정할 수는 있다. 그런데 직무발명에 대한 보상을 규정하고 있는 구 특허법( 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으 로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라고 할 것 (서울중앙지방법원 선고 2013가합53523X) 97

114 법무법인 다래 라. 직무발명의 보상금 청구권에 관한 판례 보상금 청구권과 관련하여 다수를 이루고 있는 판례는 보상금 청구권의 소멸시 효에 관한 판례이다. 보상금청구권에 관한 판례의 소멸시효 원칙은 일반채권과 마 찬가지로 10년으로 보고 있고, 기산점은 일반적으로 직무발명에 대한 특허를 받 을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보고 있다. 한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 원칙 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하 고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계 한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경 우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등 에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 되므로(대법원 선고 2009다 판결), 원고의 직무발명보상금 청구권이 시효로 소멸하였는지를 판단하기 위한 전제 로서 과연 원고가 피고에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계하였을 당시 피고의 근 무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기가 정해져 있었는지에 관하여 본다. (서울중앙지방법원 가합1882X) 한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 1 피고는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등 의 직무발명보상금의 지급액수, 지급시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, 원고는 위 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관 한 심의위원회 심의 의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금청구권을 행사함에 있어 서 법률상 장애가 있었다 할 것이다. 출원 및 등록 이후 전혀 실시되지 않았다고 단정할 수는 없고, 앞서 본 것처럼 원고가 그 실 시 사실을 계속 주장하고 있는 이상 일단 위 직무발명보상지침 제16조 제3호의 실적보상의 대상으로 심사할 수도 있었다고 보이는 점, 위 직무발명보상지침 제16조 제5호의 유효특허 보상금은 반드시 그 실시를 전제로 하고 있지 아니한 점, 피고 회사가 주관하여 진행하여야 할 위 지침에 따른 보상금 지급절차가 이루어지지 않은 데 따른 불이익을 종업원인 원고에게 돌릴 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금에도 피고 의 직무발명보상지침이 적용된다고 보아야 할 것이다. 피고의 위 항쟁은 이유 없다. 결국, 이 사건 각 특허발명에 관하여 위 직무발명보상지침에 따른 피고 회사 심의위원회 심 의 의결 및 대표이사 승인이 있었음을 인정할 만한 자료가 없는 이상, 원고의 보상금청구권에 대하여는 아직 소멸시효가 진행하지 않았으므로, 피고의 위 소멸시효 완성 주장은 이유 없다. (서울고등법원 선고 2013나201622X) 98

115 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 다만, 승계한 시점만을 단일 기준으로 보는 것이 아니라, 직무발명 보상금의 지 급시기와 관련한 별도의 내용이 있는 경우 등과 같이 보상금청구권 행사가 어떠 한 특정한 조건을 달성할 것을 요구하는 경우에는 그러한 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 보았다. 구체적인 사안으로 판단하면, 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 1의 경우, 사안의 직무발명보상지침이 내부 심의위원회의 심의 의결 및 대표이사의 승인을 받아야 보상금청구권을 행사할 수 있다고 보았으며, 따라서 이러한 조건을 달성하 였음을 입증하지 않는 한 소멸시효가 진행되지 않았다고 보았다. 이에 반해 사례 2는 보상금청구권을 행사함에 있어 특정한 조건을 요구하지 않 았으며, 이에 따라 청구권 행사에 법률상 장애가 존재하지 않았다. 따라서 판례가 일반적인 원칙으로 보고 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 날 을 기준으 로 소멸시효를 판단하였고, 해당 청구권은 소멸하였음을 확인하였다. 한국 판례 보상금청구권의 소멸시효에 관한 사례 2 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하 고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계 한 시점으로 보아야 하고(대법원 선고 2009다75178 판결 참조), 사용자가 발명의 특허출원을 하기 위하여는 종업원 등 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법 하게 승계하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 피고 회사가 이 사건 특허발명을 출원할 무렵 원고로부터 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 것으로 봄이 타당하며, 달리 피고 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있다는 등 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있다고 볼 사정이 없는 이상, 원고의 직무발명보상금청구권은 늦어도 위 에 발생하였다 할 것인데 이 사건 소는 그로부터 10년의 시효기간이 경과 하였음이 역수상 명백한 제기되었음이 기록상 명백하다. 따라서 원고의 직무 발명보상금청구권은 소멸시효 완성으로 소멸하였다 할 것 (의정부지방법원 선고 2012가합7065X) 이러한 보상금 청구권에 대한 분쟁은 소멸시효 이외에도 기업의 양도에 있어서 그 의무가 이전되는지, 즉 기업을 양수한 기업이 양도 기업이 가지고 있던 보상 금 청구권의 의무를 부담하게 되는지가 쟁점이 되는 경우도 존재하였다. 판례는 사용자가 종업원의 발명에 관한 권리를 양도한 이후의 독점적 배타적 권리성과 사 용자에게 권리의 전전양도에 따른 실적보상채무의 부담이 지나치다고 보아 지급 할 의무가 없다고 판시하였다. 99

116 법무법인 다래 한국 판례 기업양도에 따른 보상금청구권의 이전 나아가, 1 사용자가 종업원의 발명에 관한 권리를 타인에게 양도한 후에는 그에 대한 독점 적 배타적 권리를 상실하여 처분으로 인한 이익 외에는 더 이상 종업원의 발명으로 얻을 이 익은 존재하지 않게 되고, 2 발명에 관한 권리가 양도된 이후에 당해 특허로 인하여 발생하 는 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것인데도 사용자에게 해당 발명에 관 한 권리의 전전양도에 따른 실적보상채무를 계속해서 부담하도록 한다면 사용자에 대해 지나 친 부담을 안겨 주는 것이며, 3 사용자가 종업원으로부터 승계한 발명에 관한 권리를 낮은 금액으로 타인에게 양도하였다 하더라도 처분보상에 관한 계약조항 또는 직무발명보상규정의 효력 및 그 평가금액 등을 다투면서 정당한 보상을 청구할 수도 있는 것으로 보이는 점 등의 여러 사정까지 종합하여 보면, 이 사건 각 특허를 실시하지 아니하여 아무런 이익도 얻지 아 니한 피고 OOOO가 원고들에게 직무발명 보상금 규정에 따라 이 사건 제1, 2 발명에 관한 권리의 매수인인 피고 AAAA가 얻거나 얻을 이득을 기준으로 하여 그에 상응하는 실시보상 금을 지급할 의무가 있다고 보기는 어렵다 할 것이다. (서울중앙지방법원 선 고 2009가합9947X) 직무발명 보상금 청구권과 관련한 마지막 유형은 발명에 신규성 진보성이 없는 경우, 즉 특허 등의 권리화가 불가능할 것으로 예상되는 경우에도 보상금 청구에 관한 권리가 발생하는지에 관한 내용이다. 판례는 1 직무발명보상금 청구권의 성립요건으로 i) 직무발명일 것, ii) 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 승계하거나 전용실시권을 설정할 것만을 규 정하고 있을 뿐 직무발명에 신규성과 진보성이 인정되어 특허권 등이 유효하게 존속할 것 을 요건으로 규정하고 있지 않은 점, 2 피고 회사들의 직무발명보상에 관한 규정 제20조에서 발명자에게 지급된 보상금은 그 특허가 무효된 경우에도 이를 반환하지 않는다 고 규정하고 있는 점, 3 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고자 하는 직무발명보상금 청구권 제도의 취지 등을 종합하여 직무발명의 승계와 동시에 종 업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하 고, 그 후 그 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원 등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명보상금 청구권의 발생 에 장애가 되지 아니 하며, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있다고 보았다. 즉, 직무발명의 성립되고 승계되면, 그러한 직무발명이 어떠한 특징을 가지고 있 는 발명인지 여부와 보상금 청구권은 서로 다른 문제임을 나타내고 있다. 100

117 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 신규성 진보성 없는 발명의 보상 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거 쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특 허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라 고 판단할 수 없다(대법원 자 91마540 결정). 살피건대, 1 앞서 본 구 특허법 제40조 및 발명진흥법 제15조는 직무발명보상금 청구권의 성립요건으로 i) 직무발명일 것, ii) 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자에게 승계하거나 전용실시권을 설정할 것만을 규정하고 있을 뿐 직무발명에 신규성과 진보성이 인정되어 특허 권 등이 유효하게 존속할 것 을 요건으로 규정하고 있지 않은 점, 2 피고 회사들의 직무발명 보상에 관한 규정 제20조에서 발명자에게 지급된 보상금은 그 특허가 무효된 경우에도 이를 반환하지 않는다 고 규정하고 있는 점, 3 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화 와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고자 하는 직무발명보상금 청구권 제도 의 취지 등을 종합하여 보면, 종업원이 직무발명을 하여 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있 는 권리를 사용자에게 계약 근무규정에 의해 승계하게 한 경우 그 승계와 동시에 종업원은 사용자에 대해 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, 그 후 그 직무발 명에 대해 특허가 실제로 출원 등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명보상금 청구권의 발생에 장애가 되지 아니 하며, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐이다. 따라서 제1발명에 관한 무효심결이 확정되었다거나 다른 발명들에 무효사유가 있다고 하더 라도 그와 같은 사정은 직무발명보상금 산정에 고려될 수 있는 요소일 뿐이지 그 청구권 행 사 자체를 저지할 사유는 아니라고 할 것 (서울중앙지방법원 선고 2011가 합3739X) 101

118 법무법인 다래 2. 금전에 관한 직무발명의 판례 금전과 관련한 직무발명의 판례는 직무발명의 보상금을 어떻게 확정할 것인 지의 문제로 귀결된다. 판례는 직무발명의 보상금에 관하여 산정하는 기준과 상황에 따른 고려기준을 이야기하고 있으며, 정리하면 아래와 같다. [그림10] 직무발명 보상금의 산정기준과 고려기준 1) 직무발명 보상금 산정기준에 관한 판례 판례는 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액 과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려 해야 한다고 규정하고 있으며, 아래와 같이 그 원칙 을 명시하고 있다. 102

119 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 직무발명 보상금의 범위 구 특허법 제40조 제1항과 이를 준용하던 구 실용신안법 제20조 제1항은 직무발명에 대하 여 보상금의 액수를 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발 명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있다. 피고가 원고의 직무발명을 승계하여 이 사건 특허권 및 실용신안권을 보유함으로써 얻을 이익은 이 사건 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 일반 공중으로 하여금 이를 실시할 수 없도록 함과 아울러 이를 제3자에게 실시하게 할 권리를 전유함으로써 얻는 이익이라 할 것이며, 그 이익 액은 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안을 유상으로 제3자에게 실시하게 하는 것이 가능 한 점에 비추어 피고의 매출액에 이 사건 특허발명 및 등록고안을 제3자에게 전용실시권을 설정해 주고 받을 실시료율을 곱한 금액에 위 매출액에 이 사건 특허발명 및 등록고안이 기 여한 비율을 곱한 금액으로 평가할 수 있는데, 그 기여율은 구체적으로 이 사건 특허발명 및 등록고안을 종래의 공지기술과 비교하여 그 기술혁신의 정도 및 개선된 작용효과, 쉽게 대체 가능한 고안 발명이 존재하는지 여부, 실시의 용이성, 수익성 등을 고려하여 추정되는 예상 실시료율과 피고의 시장개발노력, 판매망, 상표, 선전광고, 제품 품질의 우수성 등 기술 외적 인 요소를 고려하여 추정되는 비율로 볼 것이다. 한편, 피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 위와 같이 얻어진 피고의 이 익액과 피고 회사에서의 원고의 지위, 원고가 담당한 직무, 피고가 이 사건 특허발명과 등록 고안을 위하여 지출한 연구개발비, 피고가 원고에게 제공한 기술정보, 급여의 지급 여부 및 수준 등의 사정 등을 고려하여 산정한 이 사건 특허발명 및 등록고안의 완성에 원 피고가 공 헌한 정도, 그리고 발명자가 다수 있는 경우 그 중 원고가 기여한 정도를 종합적으로 고려하 여 판단하여야 하고, 이에 의할 때 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액 수는 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인하여 피고 회사가 얻을 이익(이 사건 특허발명 및 등록고안을 실시한 제품의 매출액 실시료율 이 사건 특허발명 및 등록고안의 기여율)에 다가, 발명자 보상률(내지 피고 회사의 공헌도) 및 이에 대한 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고의 기여도)을 곱하여 산정하는 것이 타당하다. (수원지방법원 선고 2009가합274X) 제시하고 있는 사용자가 얻을 이익액 에 관하여 판례는 사안에 따라 표현을 달 리하고 있으며, 어떠한 요소가 포함되고 배제되는지에 관하여 이야기하고 있다. 이를 정리하면 1번 판례에서의 사용자가 얻을 이익액 이란 사용자 등이 직무발 명의 승계에 따라 그러한 발명의 실시를 배타적으로 독점할수 있는 지위를 취득하 여 얻을 것으로 예상되는 이익액으로 정의하고 있다. 또한 그러한 이익액은 2번 판례를 통해 사용자의 통상실시권에 기하여 특허권의 승계취득에 따른 전체가치로 부터 통상실시권의 가치를 차감한 금액 이 사용자가 얻게 될 진정한 이익액이라고 보고 있다. 그러나 그러한 이익액은 산정이 곤란하므로 매출액, 영업이익, 특허권 실시료, 발명자의 기여도 등 제반 사항을 고려하여 산정가능하다고 보고 있다. 103

120 법무법인 다래 한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 1 직무발명 보상금 산정에 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액은 사용자 등이 특허를 받 을 권리 등을 종업원 등으로부터 승계하여 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 것으로 예상되는 이익액이라고 봄이 상당하다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합4804X) 한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 2 사용자가 얻을 이익액의 의미는 그 발명의 실시에 의한 영업이익을 지칭하는 것으로 이해되 기는 하지만, 사용자로서는 직무발명에 의한 통상실시권을 당연히 갖게 되는 점(구 특허법 제39조 제1항)에 비추어 보면 원칙적으로는 특허권의 승계취득에 따른 전체 가치로부터 통 상실시권의 가치를 차감한 금액만큼의 이익액이 사용자가 얻게 될 진정한 이익액이라 할 것 인데, 위와 같은 의미의 사용자의 이익액은 그 산정이 극히 곤란하므로, 재판과정에서 나타난 매출액, 영업이익, 특허권 실시료, 발명자인 원고의 기여도, 단독발명인지 공동발명인지 여부 등의 제반 사실관계를 고려하여 상당한 방법으로 사용자가 당해 특허권을 독점적 배타적으로 보유함으로써 얻을 이익액을 산정할 수도 있다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합8740X) 이러한 사용자가 얻을 이익은 수익 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회 계상 이익을 의미하는 것은 아니라고 보고 있으며, 심지어 사용자가 제조 판매하 는 제품이 직무발명의 권리 범위에 포함되지 않더라도 직무발명 실시제품의 수요 를 대체할 수 있는 제품으로서 경쟁회사의 미실시를 유발하는 반사적 매출증가 또한 사용자의 이익으로 편입시키고 있다. 한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 3 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익 비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사 용자가 제조 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발 명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인 한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다. (대법원 선고 2009다75178) 104

121 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 또한 직무발명에 대한 권리를 타인에게 양도하는 경우에 대한 양도 대가도 보상 금 산정에 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익액 에 포함된다고 보았다. 다만, 직 무발명을 사용자에게 승계하고, 사용자가 이를 양도했을 경우의 양도 대가는 사 용자가 얻을 이익액 으로서 직무발명 보상금 산정에 포함되는 경우에 비해, 크로 스라이선스의 양도 대가의 경우 판례는 직무발명 보상금 산정 기준에 포함되지 않는다고 보고 있어 차이를 보이고 있다. 한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 의미 4 직무발명의 경우에 사용자가 그 발명을 스스로 실시하여 얻은 이익뿐만 아니라 그 발명에 대 한 권리를 타인에게 양도한 경우 그 양도 대가도 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 직무 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익액에 포함된다고 봄이 타당하다. (서울고등법원 선고 2010나10996X) 사용자가 얻을 이익액은 특허에 관한 권리가 실제로 독점적 실시 또는 실시허락 되어 사용됨으로써 그에 따른 경영성과가 있을 것을 요건으로 하고 있으며, 그러 한 이익액의 산정시점은 원칙적으로 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승 계한 시점으로 보고 있다. 한국 판례 사용자가 얻을 이익액의 요건 사용자가 얻을 이익액이 얼마인지 산정하기 위해서는 그 전제로써 사용자가 직무발명보상의 대상인 특허에 관한 권리를 실시 또는 실시허락함으로써 얼마나 이익을 얻었는지 따져 보아 야 할 것이고, 원고가 이 사건에서 구하는 실시보상은 구 특허법 규정에 의하든지, 아 니면 KKKKK가 마련한 직무발명보상규정에 의하든지 당해 특허에 관한 권리가 실제로 독점 적 실시 또는 실시허락되어 사용됨으로써 그에 따른 경영성과가 있을 것을 요건으로 하고 있 다고 할 수 있다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합9947X) 한국 판례 실시보상금에서의 사용자가 얻을 이익액 산정 시점 실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 얻을 이익이 산정의 기 초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자 가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익 의 산정에 105

122 법무법인 다래 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별 한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익 으로 봄이 상당 (서울중앙지방법원 선고 2009가합11130X) 또한 직무발명의 실시여부와 관계없이 경쟁타사의 실시를 금지함으로서 대체제 품의 매출 공헌, 즉 반사적 이익이 독점적 이익의 한 요소로 고려됨을 명시적으 로 인정하였으며, 출원 이후 등록되지 않았다는 이유로 직무발명 보상금의 산정 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액 이 전혀 존재하지 않거나, 청구할 수 없다고 볼수는 없다고 보아 직무발명의 성질이나 내용과 직무발명 보상금의 청구 권이 상이한 영역임을 다시 확인한 판례도 존재하였다. 한국 판례 반사적 이익의 독점적 이익 포함 여부 직무발명이 전혀 실시되지 않은 경우에도 사용자가 그 직무발명을 실시하였다면 얻을 수 있 는 이익 상당액을 보상금으로 지급하여야 하므로 직무발명의 실시 역시 직무발명보상금 청 구권의 요건사실은 아니라고 할 것이고, 다만 경쟁타사의 실시를 금지함으로써 그 대체제품 의 매출에 공헌이 있다면 이는 당해 직무발명으로 사용자가 얻은 이익으로 평가할 수 있는 것이므로 사용자의 독점적 이익의 한 요소로 고려하여야 할 것 (서울중앙지방법원 선고 2009가합11130X) 한국 판례 출원 단계에서의 사용자가 얻을 이익액 사용자 등이 승계한 직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연 히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액이 전혀 존재하지 않는 다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할 수는 없는 것 이나, 위와 같은 단계에서 종업원 등의 보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이 직무 발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자 등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을 개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있 을 정도로 구체적인 주장, 입증이 선행되어야 할 것이다. (서울중앙지방법원 선고 2009가합4804X) 106

123 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 2) 고려기준에 관련한 판례 판례는 직무발명의 산정기준 이외에도 세부적인 금액을 조정하는 고려기준에 관 해서도 제시하고 있다. 일반적으로 특허가 실체 출원 등록되었는지 여부, 실시 여 부, 일부 적용 여부, 특허의 무효 등 후발적인 사정은 직무발명보상금 청구권의 성립과는 무관하며, 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있다고 보았다. 한국 판례 보상금 고려기준에 관한 원칙 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원 등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기 초한 특허를 실제로 실시 제품화하거나 일부만 적용 채택하였는지 여부, 그리고 그 특허등록이 무효로 되었는지 여부 등의 후발적인 사정은 직무발명보상금청구권의 발생에 장애가 되지 아니 하고, 다만 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐인바, 위 인정사실에 의하면, 특별한 사정 이 없는 한 원고는 직무발명에 해당하는 이 사건 특허발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 준 것으로 볼 수 있으므로, 피고는 원고에게 그에 대한 정 당한 보상금을 지급할 의무가 있다. (의정부지방법원 선고 2012가합7065X) 또한 판례는 급여 혹은 성과급이 직무발명 보상금인지에 관하여 근로의 대가와 발명 및 고안의 대가를 구분하고 있으며, 크로스라이선스 또한 정당한 보상을 받 을 권리를 가질 수 있음을 명시하고 있다. 한국 판례 급여와 직무발명 보상금 피고는 원고가 재직하던 부터 까지 급여 합계로 금 4XX,XXX,XXX원을 지급한 사실은 인정되나, 원고가 피고에게 받은 급여는 원고가 피고 연 구소의 AAA AAAAAA팀 연구원으로 근무한 것에 대한 대가로 볼 것이지, 이 사건 발명 및 고안이라는 결과물을 산출한 것에 대한 대가로 볼 수는 없으므로 피고의 위 항변 중 위 급여 부분은 이유 없으며, (수원지방법원 선고 2009가합274X) 한국 판례 크로스라이선스의 직무발명 보상금청구권 인정 포괄적 크로스 라이센스 계약과 관련해서는, 계약기간 내에 상대방이 어떤 특허발명 등을 어 느 정도로 실시할지 불확실하고, 이는 미래에 실시할 것이라는 예측에 근거하기 때문에 더욱 그렇다. 이러한 사정으로 해당 발명으로 인한 사용자 등이 얻을 이익의 액 을 산정하는 것이 쉽지 않고, 나아가서 해당 제품에 여러 발명이 개입되어 있을 경우에 해당 발명의 기여율을 산정하는 것 역시 쉽지 않은 문제가 있다. 그러나 그렇다고 하더라도 발명자가 정당한 보상 을 받을 권리를 가지는 것은 당연하다. (수원지방법원 성남지원 결정 2006 가합787X) 107

124 법무법인 다래 그러나 크로스라이선스는 양도 대가에 관하여 직무발명 보상금의 산정에는 포함 되지 않는다고 하여, 직무발명 승계의 양도 대가와는 다른 견해를 보이고 있으며, 그러한 이유로 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 얻는 이익이 추정을 통해 산 정하는 이상 현실적으로 받은 금전을 더할 것은 아니다 라는 견해를 보이고 있다. 한국 판례 크로스라이선스 계약금의 직무발명 보상금 산정 여부 크로스라이센스 계약을 체결하고 미화 50만 불을 수령하는 등 위 계약을 통해 얻은 피고의 이익도 보상금 산정에 포함되어야 한다고 주장하므로 살피건대, 피고가 통상실시권자를 넘어 서서 이 사건 특허발명 및 등록고안의 권리자로서 얻는 이익을 위와 같은 추정을 통해 산정 하는 이상, 피고가 현실적으로 일본국 AA사로부터 받은 금전을 더할 것은 아니므로 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다. (수원지방법원 선고 2009가합274X) 또한 직무발명의 실시권과 관련하여, 속지주의와 상관없이 해외에서도 사용할 수 있 는 권한이 있음을 이야기하면서도, 해외의 매출액은 속지주의의 원칙으로 특허권 및 실용신안권의 효력은 국내에서만 인정되므로 해외매출액은 이익액에 포함되지 않는 다는 견해를 보이고 있다. 완성품의 일부와 관련되는 경우 매출액에서 기여한 정도를 참작하고, 사용자의 인지도, 시장 지위, 명성 등을 제외할 것을 판시하고 있다. 한국 판례 해외매출액을 이익액에 포함시켜야하는지 여부 원고는, 피고가 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인하여 얻을 이익액을 산정함에 있어서 피고의 OOOOO로 인한 해외 매출액에 대한 부분도 고려되어야 한다는 취지로 주장하나, 원 고의 이 사건 특허발명 및 등록고안으로 인해 피고 회사가 외국의 어느 나라에서 특허를 얻 고 그 나라에서 얼마만큼의 매출을 올렸는지에 대한 원고의 아무런 주장ㆍ입증이 없을 뿐만 아니라 특허권 및 실용신안권에 관한 속지주의의 원칙이 적용됨에 따라 우리나라의 특허권 및 실용신안권의 효력은 국내에서만 인정되는 데 불과하여 이를 이유로 해외에서 그 재산적 권리를 주장할 수 없다고 할 것 (수원지방법원 선고 2009가합274X) 한국 판례 매출액 산정의 고려사항 ⅰ) 직무발명이 완성품의 일부와 관련되는 경우(예컨대 매출액은 완성품에 관한 것이나, 직무 발명은 부품에만 관련되는 경우)에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여 야 할 것이고, ⅱ) 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부 분 역시 제외하여야 할 것이며, ⅲ) 매출액에 기여한 직무발명의 객관적 가치(발명의 난이도, 해당 기술 분야에서 난제로 여겨진 정도 등) 또는 해당 기술분야에서 통용되는 실시료율 역 시 참작하여야 할 것인바, 이러한 여러 요소를 종합하여 정함이 상당하다. (서울중앙지방법원 선고 2010가합10510X) 108

125 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 3. 행위에 관한 직무발명의 판례 가. 배임에 관한 판례 업무상 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배하여 재산 상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이익을 취득하게 하고 이로 인하여 본인 에게 손해를 가함으로써 성립하는 범죄이다. 일반 배임죄에 비하여 타인의 사무를 처리하는 것이 업무로 되어 있으므로 책임이 가중되는 범죄이고, 타인의 사무를 처리하는 자라는 구성적 신분과 업무자라는 가감적 신분의 이중적 신분이 요구되 는 신분범이다. 배임죄의 보호대상은 전체로서의 재산으로, 재산의 내용은 재산상 이익이다. 28) 판례는 배임을 긍정한 경우와 부정한 경우가 있는데, 통상적으로 직무발명에 관한 신고 및 승계없이 무단으로 본인 명의로 특허출원을 하는 경우 배임으로 보고 있다. 한국 판례 배임 긍정 사례 피해자 회사는 AAA로부터 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 일체를 양수받았 으므로, 피고인에게는 이 사건 기술에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 없다 할 것이고, 그 럼에도 피고인이 피해자 회사의 동의 없이 무단으로 이 사건 기술의 설계도면을 제공받아 마 치 이 사건 기술에 관한 신기술을 개발한 것처럼 자신의 명의로 특허출원을 하여 특허등록을 받은 행위는 구 특허법( 법률 제8462호로 개정되기 전의 것) 제228조에서 금 지하고 있는 사위 기타 부정한 방법으로 특허등록을 마친 행위에 해당한다 할 것 (의정부 지방법원 선고 2010노248X) 그러나 이러한 사정만으로 배임이 바로 인정되는 것은 아니며, 동일한 행위에도 배임과 관련해서 부정되는 경우가 있으며, 판례는 왜 배임을 부정하고 있는지에 관해서 아는 것이 필요하다. 우선 배임 부정 사례 1을 보면, 회사에 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무 규정은 없었으며, 직무발명에 관해 묵시적인 권리승계 합의가 있었다는 점을 발견 할 수 없었다. 따라서 법원은 해당 제조방법을 회사 명의로 특허 출원하여야 할 임무를 부정하였으며, 이에 따라 배임을 부정하였다. 즉, 판례는 배임이 성립하기 위해서는 그 이전에 직무발명에 관한 의무 승계가 전제되어야 하며, 이를 판단할 수 없는 경우 배임 또한 부정하고 있으며, 배임 부 정 사례 2, 3 또한 동일한 맥락에서 배임이 부정되었다. 28) 문선영, 직무발명에 대한 발명자의 특허출원과 업무상 배임죄의 성립여부,

126 법무법인 다래 한국 판례 배임 부정 사례 1 종업원인 연구원으로 근무하면서 연구개발 업무를 수행하던 중, 피해자 회사의 다른 종업원 들과 함께 공소사실 기재 각 제조방법을 그 직무에 관하여 발명한 사실, 피해자 회사에는 직 무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 피해자 회사가 피고인과 사이에 직 무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의를 해 둔 바도 없 었던 사실 등을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 각 제조방법은 피고인이 자신의 직무 에 관한 발명으로 그 성질상 사용자인 피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, 피고인은 그 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 어떠한 합의도 해 두지 않은 피해자 회사에 대하여 위 각 제조방법을 피해자 회사의 명의로 특허를 출원하여야 할 임무를 가진다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. (대전지방법원 선고 2012고정21X) 한국 판례 배임 부정 사례 2 피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에 는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 AAA이 당초 이 사건 3D 입 체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 BBB으로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 '3D 입체기기 연구 및 제조 판매업'을 추가하였다 하여, 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승 계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 3D 입체게임 전 용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의 사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며, 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스 스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립 을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직 원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악 화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 피고인들에 게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사 에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다. 그 밖에 특허 등을 받 을 수 있는 권리의 승계는 특별한 사정이 없는 한 개별적으로 이루어지는 것임을 고려할 때, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러 이외에 피해자 회사의 업무와 관련하여 이루어진 특허 등의 출원을 모두 피해자 회사 명의로 한 점을 더하여 보더라도 이와 달리 볼 수 없다. 그렇다면 결국 피해자 회사는 피고인들로부터 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하 여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들이 그 특허 를 받을 수 있는 권리가 자신들에게 귀속된 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원을 하였다 하여 그와 같은 행위가 업 무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다. (대법원 선고 2010도12834) 110

127 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한국 판례 배임 부정 사례 3 피고인은 이 사건 취업규칙에 대하여 어떠한 설명을 들은 바 없으며, 근로계약서도 작성하지 아니하였으므로 이 사건 취업규칙이 적용되지 아니하므로 업무상 배임죄가 성립하지 않는다 고 주장한다. 피고인은 위와 같은 근로계약서 작성을 거부한 사실을 인정할 수 있고, 실제로 피고인과 피 해자 회사 사이의 근로계약서가 이 법정에 제출되지 않았는바, 그렇다면 피고인과 피해자 회 사 사이에는 피고인이 직무발명을 한 경우 이를 회사가 승계하기로 하는 내용의 약정이 서면 으로 체결되었다고 보기 어렵고, 또한 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회 사의 취업규칙의 내용을 알고 있었는지 여부에 관하여 살펴 보면, 증인 AAA, BBB, CCC의 이 법정에서의 각 진술만으로는 피고인이 이와 같은 내용이 규정되어 있는 피해자 회사의 취업 규칙의 내용을 알고 있었다고 단정하기 어렵고, 그 밖에 이를 인정할 만한 증거가 없다. 그렇다면 이 사건 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하므로 형사소송법 제325조 후단에 의하여 무죄를 선고한다. (수원지방법원 선고 2011고정204X) 또한 배임 부정 사례 4는 특허출원시 본인의 이름으로 등재하였던 사실 행위만 으로 회사의 특허권을 침해하거나 직무발명 보상금의 지급의무를 발생시키는 것 이 아니며, 회사 또한 그러한 사위에 의한 등재가 재산상의 손해를 유발하는 것 도 아니라는 이유로 배임을 부정하였다. 이와 같이 동일한 행위를 함에 있어서 배임을 긍정 부정하는 것은 배임이 성립 되기 위해서는 직무발명이 전제되어야 한다는 것과 재산상의 손해를 야기하는지 의 두 가지 측면으로 판단하고 있음을 알 수 있다. 한국 판례 배임 부정 사례 4 피고인이 특허출원시 발명자로 피고인 이름을 등재하였다는 사실행위만으로는 곧바로 회사의 특허권을 침해한다거나 직무발명보상금 지급의무의 발생이라는 법적 효과가 생기는 것은 아 니고, 피고인으로서도 직무발명보상금을 인정받기 위하여는 스스로 직무발명임을 입증하여야 하는 것이므로, 위와 같은 피고인의 발명자 등재행위로 말미암아 회사에 현실적인 손해가 발 생하거나 재산상 손해발생의 위험이 생기는 것도 아니며 피고인도 그에 상응하는 재산상 이 익을 취득하였다고 볼 수 없다. 또한 피고인에게 재산상 이익을 취득하려는 범의가 있었다고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 공소사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 이 사건 공소사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하여, 형사소송법 제325조 후단에 따라 무죄가 선고되어야 할 것임에도, 이를 유죄로 판단한 원심판결에는 사실을 오인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. (서울동부지방법원 선고 2011노30X) 111

128 법무법인 다래 나. 영업비밀 유출 업무상 배임죄와 더불어서 행위와 관련한 직무발명 판례는 영업비밀의 유출에 관한 판례이다. 영업비밀은 부정경쟁방지법 제2조 제2호는 영업비밀 을 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의 하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 로 정의하고 있으며, 판례는 아래와 같이 설명하고 있다. 한국 판례 영업비밀의 의미 부정경쟁방지법 제2조 제2호는 영업비밀 을 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 로 정의하고 있다. 여기서 공공연히 알려져 있지 아니하다 는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입 수할 수 없는 것을 말하고, 독립된 경제적 가치를 가진다 는 것은 그 정보의 보유자가 그 정 보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이 나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며, 상당한 노력에 의하여 비 밀로 유지된다 는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말하며, 한편, 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도 면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자 료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로 서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경 제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장 입증하여야 한다(대법원 선고 2002다60610 판결 등 참조). (수원지방법원 선고 2012노133X) 112

129 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 업무상 배임죄가 주로 직무발명의 출원 과정에서 본인의 이름으로 출원함으로서 발생한다고 할 때, 영업비밀에 관한 직무발명의 판례는 회사의 영업비밀을 복사, 저장장치에 저장 등의 행위를 통해 유출하는 것이 주를 이루고 있다. 한국 판례 영업비밀 유출 사례 피고인은 20XX. X. X.경 서울 AAAA AAAA에 있는 (주소) 사무실에서, 업무용으로 사용 하던 노트북으로 인터넷 포탈사이트 BBB 메일사이트에 접속한 후 위 노트북에 저장되어 있 는 OOOO 경영상의 비밀자료로서 2008년도 제품, 투자, 유통에 관한 내용을 담고 있는 DDDDDD.ppt' 파일 등 별지 범죄일람표 기재 총 29개 파일을 피고인의 BBB 메일계정으로 전송하고, 그 후 (주소) 피고인의 집에서 개인용 외장하드에 위 파일들을 저장하였다. 이로써, 피고인은 위와 같이 업무에 위배하여 OOOO의 영업비밀을 유출함으로써 위 영업 비밀에 대한 액수 미상 시장교환가격 상당의 재산상 이익을 취득하고, OOOO에게 액수 미상의 이익감소분 상당의 손해를 가하였다. (서울중앙지방법원 선고 2010고단4X) 그러나 업무상 배임에 있어 직무발명이 인정되어야 하는 것과 같이 영업비밀 유 출 또한 영업비밀성이 인정되어야 해당 죄를 논할 수 있다. 따라서 아래의 사안과 같이 영업비밀이 부정되는 경우, 영업비밀 유출 또한 부정되는 것을 알 수 있다. 한국 판례 영업비밀 유출 부정 사례 1 이 사건 자료에 비밀이라고 인식될 수 있는 표시가 적용되었던 적이 없는 점, 2 AAA은 일부 직원만 이 사건 자료에 접근할 수 있도록 하기 위한 보안장치가 있었는지에 관하여 자 신이 확인하거나 보고받은 적은 없으나 보안장치를 하라고 지시했기 때문에 되어 있을 것으 로 생각하고, 어느 팀에서 접근제한 조치를 취하지 않았다면 그 팀이 잘못한 것이라고 진술 하고 있는 점, 3 피해자 회사는 설계도면 등 자료를 현장업무의 편의, 협력회사와 자료공유 등을 위하여 일상적으로 웹하드에 보관하기도 하였는데, 피고인 BBB이 재직하는 기간 동안 그 아이디와 비밀번호는 하나뿐이었고 모든 직원이 함께 사용한 점, 4 CCC이 진술한 바와 같이 웹하드의 비밀번호를 주기적으로 변경하였다는 것은 일상적인 보안조치의 하나일 뿐으 로, 영업비밀을 보호하기 위한 특별한 조치라고 보기 어려운 점, 5 피해자 회사가 직원들로 부터 받는 비밀규정 및 근로계약서 에는 회사의 업무로 인하여 습득한 사항 및 기밀에 속하 는 사항(회사의 신기술 및 신기술에 의한 영업활동, 본인 및 타인의 급여 등에 관한 사항 포 함)은 재직시 뿐만 아니라 퇴직 후에도 계속하여 회사의 승낙없이 어느 누구에게도 누설 및 사용하지 않겠다 는 내용, 피해자 회사의 취업규칙에는 보안과 관련하여 사원은 담당업무를 처리함에 있어 보안에 힘써야 한다, 사원은 허가를 얻지 아니하고 회사의 문서, 물품, 기계, 기구 등을 반출하는 행위, 본인이 취급하는 업무를 타인에게 누설하는 행위를 하여서는 아니 된다 는 내용 등 추상적 내용이 포함되어 있을 뿐이고, 피해자 회사가 이 사건 자료에 접근하 는 자에게 별도로 비밀준수의무를 부과하였다는 사정을 찾아볼 수 없는 점 등을 종합하여 보 면, CCC, DDD의 진술을 비롯하여 검사가 제출한 증거만으로는 피해자 회사가 이 사건 자료 를 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지하였다고 인정하기에 부족하다. (수원지방법원 노133X) 113

130 법무법인 다래 4. 조세에 관한 직무발명의 판례 조세와 관련한 직무발명의 판례는 종업원의 범위를 다툰 경우와 최근 판시되고 있는 직무발명 보상금의 과세 여부가 주를 이루고 있다. 우선 종업원의 범위와 관 련해서는 연구개발비 세액공제를 받기위한 종업원의 범위에 임원이 포함되는지 여 부를 다툰 것으로, 판례는 종업원에 임원이 포함되는 것으로 해석하는 것이 타당 한 것으로 보고 있다. 한국 판례 임원이 종업원인지 여부 각 조세특례제한법령에서의 종업원, 근로자 또는 직원은 원칙적으로 임원을 포함하는 개념임 을 전제로, 개별 규정에서 그 입법취지 등을 고려하여 주주인 임원을 제외하는 것이 타당한 경우에는 위 각 규정과 같이 명시적으로 임원을 제외하도록 규정하고 있다고 봄이 상당하다. 위 각 소득세법령의 규정내용 및 체계 등에 비추어 보면, 소득세법령은 종업원과 임원을 엄 격하게 구분하여 사용하고 있지는 않으나( 임원 아닌 종업원, 임원 또는 종업원, 종업원 및 임원, 종업원이 임원으로 취임한 경우 ), 임원을 종업원에서 배제하는 규정은 없을 뿐 아니라 오히려 종업원과 임원을 사용자에 대비한 피사용자 개념에 함께 포함하고 있어 위 각 법령의 문언만으로는 이 사건 규정의 종업원 에 임원 이 포함되지 않는다고 단정하기 어렵다. 구 소득세법( 법률 제8825호로 개정되기 전의 것) 제12조 제5호 (라)목은 종업원의 직무와 관련된 우수발명으로서 대통령령이 정하는 것에 대하여 사용자로부터 받는 보상금 을 소득세를 과세하지 아니하는 기타소득으로 규정하고 있고 위 규정의 종업원 은 법 인세법 시행령 제43조 제6항에 규정된 임원 을 포함하는 것으로 해석되는바(과세관청의 행정 해석례도 마찬가지이다, 서면1팀-396, 등 참조), 같은 맥락에서 볼 때 당해 기업이 그 종업원에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액 을 연구 인력개발비로 보아 해당 과 세연도의 법인세에서 공제토록 하는 취지의 이 사건 규정의 종업원 에도 임원 이 포함되는 것으로 해석함이 타당하다. 한편, 이 사건 규정이 법률 제21064호로 개정되면서 당해 기업이 그 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액 으로 개정되어 종업원 과 종업원 외의 자 를 구별하여 사용하고 있으나, 그 개정취지는 세액공제의 범위를 합리적으로 조정하 면서, 국제경쟁력 강화를 위해 직무발명을 활성화하고 적극 장려하기 위한 것인 점, 이와 같 은 연구개발에 대한 투자촉진 및 활성화의 일환으로 이미 소득세법 제12조 제5호 (라)목이 개정되면서 대학의 교원 이 지급받는 연구관련 보상금도 비과세하도록 수혜 자의 범위가 확대되었고, 조세특례제한법 제10조 제1항 제1호 (나)목이 개 정되면서 중소기업 세액공제의 범위가 15%에서 25%로 확대되었던 점, 결국 위 개정규정 은 임원 보다는 종업원 외의 외부자 에게 지급한 직무관련 보상금도 연구 및 인력개발비 세 액공제가 가능하도록 규정하는데 주된 취지가 있다고 봄이 상당한 점 등을 종합하면, 위 개 정규정에 의하여 비로소 임원 에 대하여 지급한 직무발명 보상금이 세액공제 대상이 되는 것 으로는 볼 수 없고, 이는 연구개발비 세액공제가 적용되는 연구개발비의 범위에 있어 종업 원 에 임원 이 포함되어 있음을 확인한 규정으로 봄이 타당하다. (의정부지방법원 선고 2011구합386X) 114

131 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 최근 조세와 관련한 직무발명의 판례는 직무발명 보상금의 과세 여부에 관한 판 례가 주를 이루고 있다. 이러한 판례는 우선 1 정부 출연 연구기관 등에서 직무발명보상금을 소득세법 제12조 제5호 라목 1) 소정의 비과세소득인 발명진흥법상의 직무발명보상금에 해 당하는 것으로 보아 소득세를 원천징수하지 않았으며, 2 감사원은 비영리기관이 연구개발결과물을 기업체 등에게 실시를 허용하는 대가로 기술료를 징수하여 참여 연구원 등에게 지급한 기술료 성과급 등은 발명진흥법상의 직무발명보상금과 성격 이 다른 과세대상소득에 해당한다고 판단하여, 경 피고에게 이 사건 보상 금에 대한 소득세 등을 징수하도록 통보하였다. 3 이에 각 연구기관은 재직자 및 퇴직자에 대한 소득세를 부과하였으며, 이에 따라 각 기관별로 분쟁이 발생하였다. 직무발명 보상금과 관련한 소송을 유형화 시켜보면, 주요 쟁점은 보상금의 성격 에 대한 주장과 연구자별 보상금 과세여부에 대한 차이를 발견할 수 있다. 우선 보상금의 성격에 대한 판례를 살펴보면, 보상금에 관해서 각 원고와 피고가 어떻게 주장하는지는 크게 보상금의 성질 1과 보상금의 성질 2 판례의 주장으로 분류할 수 있다. 보상금의 성질 1의 판례를 보면, 원고는 지급받은 금원에 대하여 소득세법 상 일시재산소득이라고 주장하고 있으며, 피고는 국가연구개발결과물의 소유와 계속적 인 장기소득을 이유로 소득세법상 근로소득이라고 주장하고 있다. 이에 대하여 법원은, 산업재산권, 산업정보 등을 양도한 대가로 받은 소득으로서 구 소득세법 제20조의2의 일시재산소득에 해당될 여지가 많은 것으로 보이는 것은 인정하나, 구 소득세법은 일시재산소득의 경우 소득세를 원천징수의 대상으로 규 정하고 있지 않은 반면, 근로소득의 경우에는 근로소득 간이세액표에 따른 소득세 를 원천징수하도록 규정(제134조)하고 있는 등 소득의 구분에 따라 원천징수의 대 상이나 세율, 범위 등에 관해 달리 규정하고 있으므로, 이 사건 보상금이 근로소득 에 해당함에도 그 소득세를 원천징수하지 않았다는 이유로 근로소득세 및 법인세 를 부과한 이 사건 2006년분 처분은 유지될 수 없으므로 위법하여 취소하여야 한 다고 보았다. 115

132 법무법인 다래 한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 - 보상금의 성질 1 원고의 주장 보상금은 원고 소속 연구원이 취득한 직무발명에 대한 특허권 등을 원고의 내부규정에 따라 사용자인 원고에게 양도하고 그에 대한 대가로서 받은 소득이므로 근로소득이 아니라 구 소 득세법 제20조의2 제1항의 일시재산소득에 해당한다. 피고의 주장 정부출연금 등을 재원으로 하여 수행한 비영리연구기관의 국가연구개발결과물에 대한 소유권 은 구 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 ( 대통령령 제22328호로 개정 되기 전의 것, 이하 구 관리규정 이라 한다) 제15조 제2항에 따라 국가 또는 연구기관에 귀 속됨이 원칙인 점, 계속적인 장기소득은 기타소득으로 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원 고가 소속 연구원에게 지급한 이 사건 보상금은 국가연구개발결과물 양도의 대가가 아니라 원고의 매출(수입)에 기여한 데에 대한 인센티브 성격의 금원으로서 구 소득세법 제20조 제 1항 제1호 가목의 근로소득(근로의 제공으로 인하여 받는 봉급 급료 보수 세비 임금 상여 수당 과 이와 유사한 성질의 급여)에 해당한다. 판례의 판단 보상금이 구 소득세법 제20조 제1항 제1호 가목이 정하는 근로소득인 근로의 제공으로 인 하여 받는 봉급 급료 보수 세비 임금 상여 수당과 이와 유사한 성질의 급여 에 해당하는지에 관 하여 살피건대, 구 관리규정 제15조 제2항에서 국가연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 지 식재산권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 한다. 고 규정하고 있고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 보상금은 일회적 일시금으로 지급된 것이 아니라 제3자와 실시계약이 체결되어 재원이 발생하는 경우 그 재원의 일부로 지급되는 것이므로 경 우에 따라서는 수회 지급된 것이기는 하다. 그러나 앞서 본 사실관계 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들 에 비추어 보면 이 사건 보상금이 근로소득에 해당한다고 보기 어렵고, 오히려 산업재산권, 산업정보 등을 양도한 대가로 받은 소득으로서 구 소득세법 제20조의2의 일시재산소득에 해 당될 여지가 많은 것으로 보일 뿐인데, 구 소득세법은 일시재산소득의 경우 소득세를 원천징 수의 대상으로 규정하고 있지 않은 반면, 근로소득의 경우에는 근로소득 간이세액표에 따른 소득세를 원천징수하도록 규정(제134조)하고 있는 등 소득의 구분에 따라 원천징수의 대상이 나 세율, 범위 등에 관해 달리 규정하고 있으므로, 이 사건 보상금이 근로소득에 해당함에도 그 소득세를 원천징수하지 않았다는 이유로 근로소득세 및 법인세를 부과한 이 사건 2006년 분 처분은 유지될 수 없으므로 위법하여 취소되어야 한다. (의정부지방법원 선고 2012구합407X) 116

133 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 보상금의 성질 2의 판례의 경우, 원고는 지급받은 금원이 직무발명 보상금에 해 당함을 주장하고 있으나, 피고는 소유와 계속적인 금원이라는 1 판례의 주장에 발명자 별로 보상금이 지급되지 않는 경우가 존재함과 일부 기술이 권리 승계나 전용실시권을 설정받지 못하는 등 운영상의 이유로 연구장려금으로 보는 것이 맞다 고 주장하였다. 이에 법원은 권리의 양도증을 제출하여 원고로부터 별지 2 보상금 지급내역 중 보 상금지급내역 란 기재와 같이 보상금을 수령한 사실을 인정할 수 있으며, 각 보상금 은 원고의 종업원들이 지식재산권 관리요령에 따라 원고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 이를 원인으로 하여 지식재산권 관리요령 제16조에 의해 지급 받은 보상금으로서, 그 성격이 발명진흥법 제15조 소정의 직무발명보상금에 해당한 다고 봄이 타당하고 보았다. 또한 피고가 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속 반복적 성격의 금원인 점 등을 이유로 이 사건 보상금이 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 원고가 종업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용 생산에 실시 하도록 하고 제3자로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는, 그 계약의 내 용 여하에 따라 이를 일회적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분 할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있으므로, 이 러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 위 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금원이 아니라는 이유만으로 이 를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는다고 볼 수다고 하여 해당 금원을 직무발명 보상금으로 보았다. 한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 - 보상금의 성질 2 원고의 주장 이 사건 보상금은 소득세법 제12조 제5호 라목 1)항에서 정하고 있는 비과세대상 기타소득 인 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당한다. 그럼에도 피고는 이 사건 보상금 을 비영리기관의 수입에 기여한 데에 대한 인센티브 성격의 금원으로 보고 소득세법 제20조 에서 정하고 있는 과세대상 근로소득이라는 판단 하에 이 사건 처분을 하였다. 따라서 피고 의 이 사건 처분은 위법하다. 피고의 주장 117

134 법무법인 다래 이 사건 보상금은 다음과 같은 이유에서 발명진흥법 제15조에 따른 직무발명보상금에 해당 하지 않는다. 1 비영리연구기관이 정부출연금을 재원으로 수행한 연구결과물의 소유권은 국가연구개발 사업의 관리 등에 관한 규정 (이하 국가연구개발사업관리규정 이라 한다) 제20조 제2항 에 따라 주관연구기관인 원고에게 곧바로 귀속되고, 다만 원고는 같은 규정 제23조 1 항에 따라 참여연구원에게 기업으로부터 실시대가로 징수한 기술료의 일부를 보상금으 로 지급할 의무를 부담할 뿐이다. 또한 원고의 내부규정인 연구사업관리규정 제7조 제 1항도 원고의 직원이 직무수행 중 획득한 모든 연구결과는 원고에게 귀속한다고 규정 하고 있다. 따라서 이 사건 보상금은 직무발명에 대한 권리를 종업원이 원시취득하는 것을 전제로 하는 발명진흥법상 직무발명보상금에 해당하지 않는다. 2 이 사건 보상금 중 일부는 발명신고서상 발명자로 기재되어 있지 않은 사람에게도 지급 되었고, 반대로 발명자로 기재되어 있음에도 지급되지 않은 경우도 있었으므로, 발명자 에게 지급됨을 전제로 하는 직무발명보상금으로 볼 수 없다. 3 직무발명보상금은 종업원이 사용자에게 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 승계하 거나 전용실시권을 설정한 경우에 인정되는 것인데, 이 사건 보상금 지급의 원인이 되 는 일부 기술의 경우, 원고는 참여연구원으로부터 그에 관한 권리를 승계하거나 전용실 시권을 설정받지 못하였다. 4 결국 이 사건 보상금은 직무발명과 관련된 보상금이 아니라, 기술의 이전 및 사업화촉 진에 관한 법률 (이하 기술이전법 이라 한다) 제19조 제2항에 따라 비영리기관인 원고 의 수입에 기여한 데 대한 인센티브 성격의 금원으로서, 원고의 내부규정인 급여규정, 직원급여지급요령 에서 규정한 연구장려금 에 해당하므로, 과세대상인 근로소득이라고 보아야 한다. 판례의 판단 각 기재에 의하면, 이 부분 각 보상금수령자들은 지식재산권 관리요령 제9조 내지 제11조에 따라 직무와 관련된 발명을 원고에게 신고하고, 그 권리의 양도증을 제출하여 원고로부터 별 지 2 보상금 지급내역 중 보상금지급내역 란 기재와 같이 보상금을 수령한 사실을 인정할 수 있는바, 위 각 보상금은 원고의 종업원들이 지식재산권 관리요령에 따라 원고에게 직무발명 에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 이를 원인으로 하여 지식재산권 관리요령 제16조에 의해 지급받은 보상금으로서, 그 성격이 발명진흥법 제15조 소정의 직무발명보상금에 해당한다고 봄이 타당하다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 보상금은 일회적이 아닌 계속 반복적 성격의 금원인 점 등을 이유로 이 사건 보상금이 직무발명보상금에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, 원고가 종 업원으로부터 그 권리를 승계받아 제3자에게 직무발명을 사용 생산에 실시하도록 하고 제3자 로부터 기술료 내지 실시료를 지급받음에 있어서는, 그 계약의 내용 여하에 따라 이를 일회 적 일시금으로 지급받거나 정기적 또는 부정기적으로 분할된 일정액 또는 제품의 매출 등에 비례한 변동액으로 지급받을 수도 있으므로, 이러한 기술료 내지 실시료를 재원으로 그 수입 이 발생한 때에 즈음하여 지급되는 위 보상금을 두고 그것이 반드시 일회성으로 지급되는 금 원이 아니라는 이유만으로 이를 발명진흥법 제15조에 의한 직무발명보상금에 해당하지 않는 다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. (대전고등법원 선고 2014누4X) 118

135 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 추가적으로 보상금과 인센티브의 차이에 대하여 판례는 아래와 같은 이유로 구별 하고 있어 산정방법이나 성격의 유사함이 곧 동일하게 볼 요인은 아니라는 태도를 견지하였다. 한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 - 보상금의 성질 3 (인센티브와의 차이) 연구성과 인센티브 지급규정 제4조 등에 근거하여 지급되는 연구성과 인센티브는 발명자 에 해당하는지 여부와 직접적인 상관없이 실시계약과 관련된 연구자를 지급대상으로 하고 있는 반면에, 직무발명규정 제4조 및 제15조 등에 근거하여 지급되는 이 사건 보상금은 직무발명 에 대한 권리 등을 원고에게 승계한 발명자를 지급대상으로 하고 있는 점에 비추어 보면, 소 득세 원천징수의 대상이 되는 연구성과 인센티브와 그렇지 아니한 이 사건 직무발명보상금 은, 비록 그 산정방법을 일부 공유하고 있다 하더라도, 그 지급근거와 지급대상, 지급취지 등 이 전혀 달라서 그 성격상 양자는 서로 구별하여 취급해야만 할 것인바, 원고가 연구성과 인 센티브에 대하여 소득세 원천징수를 하였다고 해서 그 때문에 이 사건 보상금을 과세대상소 득으로 보아야만 하는 것도 아니다. (대전고등법원 선고 2014누4X) 마지막으로 보상금의 유형을 분류하여 판단한 판례를 구체적으로 보면, 직무발명의 권리를 승계해주고 이를 이유로 지급받은 실시보상금은 직무발명 보상금으로 보았 으며(제1유형 보상금), 특허등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금을 재원으로 지급한 이 사건 제2유형 보상금(제2유형 보상금)의 경우 특허 등을 받을 수 있는 권리를 가지고 있었다고 인정되고, 위 각 기술의 기술료 수 입금에서 지급된 것으로 직무발명 보상금으로 보았다. 특히 제2유형의 보상금은 특허로 등록되지 않았음에도 이에 의제되어 직무발명보 상금으로 인정되었는 바, 유사한 성격인 노하우 의 직무발명 보상금 범위 확대와 관 련해서 의미가 있는 판례로 볼 수 있다. 이에 반해 특허증에 발명자로 등록되어 있지 않을 뿐만 아니라 위와 같이 공동발 명자로 인정받기 위해 필요한 실질적 기여를 하였음을 인정할 아무런 증거가 없는 제3유형 종업원은 발명자로 인정할 수 없으며, 이에 따른 보상금(제3유형 보상금)은 비과세대상인 발명진흥법상의 직무발명보상금이라고 할 수 없고 과세대상인 근로소 득으로 보았다. 이상으로 볼 때 판례는 직무발명의 보상금의 성격을 논함에 있어서 직무발명의 권 리의 다툼에 관한 판례와 같이 직무발명자인지, 직무발명에 해당하는지 등을 종합적 으로 판단하여 직무발명 보상금 여부를 판단하고 있다고 볼 수 있다. 119

136 법무법인 다래 한국 판례 소득세 부과 관련 쟁점 보상금 종류와 수령자에 따른 차이 이 사건 제1유형 보상금은 앞서 본 것처럼 제1유형 종업원이 직무발명규정 제3조에 따라 원 고에게 직무발명에 대한 권리 등을 승계하여 주고, 원고로부터 이를 원인으로 하여 직무발명 규정 제4조 및 제15조 등에 따라 지급받은 실시보상금으로서 그 성격이 발명진흥법 제15조 에 의한 직무발명보상금이라 봄이 타당한바, 이 사건 제1유형 보상금은 그것이 재직자에게 지급된 것인지 아니면 퇴직자에게 지급된 것인지 여부를 불문하고 이를 모두 소득세법 제12 조 제5호 라목 1) 소정의 비과세 기타소득에 해당한다고 봄이 상당하다. 피고는 원고가 특허등을 등록하지도 않은 상태에서 기업체 등으로부터 받은 기술료 수입금을 재원으로 지급한 이 사건 제2유형 보상금은 소득세법 제12조에서 규정하는 직무발명 소득에 대한 비과세의 입법취지에 반하는 것으로서 이 사건 제2유형 보상금은 성과보상금에 불과하 여 과세대상인 근로소득에 해당한다고 주장하므로 그에 관하여 본다. 제2유형 종업원은 위 18개 기술에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리를 가지고 있었다고 인정되고, 위 각 기술의 기술료 수입금에서 지급된 이 사건 제2유형 보상금도 발명진흥법에 의한 직무발명보상금이라고 보는 것이 타당하다. 제3유형 종업원의 경우 특허증에 발명자로 등록되어 있지 않을 뿐만 아니라 위와 같이 공 동발명자로 인정받기 위해 필요한 실질적 기여를 하였음을 인정할 아무런 증거가 없으므로 제3유형 종업원을 발명자로 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 제3유형 보상금은 비과세대상인 발명진흥법상의 직무발명보상금이라고 할 수 없고 과세대상인 근로소득이라고 할 것이므로 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. (대전고등법원 선고 2014누3X) 120

137 제5장 공공분야 직무발명보상제도 인식도 조사 및 운영 현황

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139 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅰ. 조사 목적 및 설계 1. 조사 목적 해당 조사는 공공기관 출연연 대학 등의 소속 종사자를 대상으로 직무발명제도의 인식 및 운영현황을 조사하여 직무발명제도 전반에 걸친 문제점과 개선방안을 도 출하여 지식창조의 선순환 시스템 구축을 위한 기초 자료로 활용하기 위해 실시 하였다. 2. 조사 설계 구 분 조사 대상 표본 크기 조사 방법 자료 처리 방법 조사 일시 내 용 - 공공기관, 출연연, 대학, 민간기업 소속 기술이전 및 특허 관련 부서 담당자 - 47명 - 구조화된 설문지를 이용한 온라인조사 - 수집된 자료는 Punching-Editing-Coding-Key in-programming 과정을 거쳐 통계프로그램인 SPSS를 이용해 분석 년 10월 23일~30일 [표25] 직무발명보상제도 인식도 조사 설계 3. 조사 내용 본 과제 수행을 위한 간접설문은 크게 7개의 부문으로 나누어 직무발명보상제도 의 인식도는 물론 전 과정에서의 운영 현황을 파악하고자 설계되었다. 특히 직무 발명에 대한 개인의 인식과 더불어 기관의 운영 현황, 인프라, 분쟁 현황 등을 비교하기에 용이하게 설계하고자 하였으며, 공동관리규정의 개정에 대한 인식도와 이에 따른 영향, 현 제도 개선 방안 등을 설문하였다. 123

140 법무법인 다래 [표26] 직무발명보상제도 인식도 조사 내용 구 분 직무발명제도 인식도 직무발명제도의 운영 체계 직무발명제도의 운영 현황 설문 내용 직무발명과 관련한 제도 인식 직무발명과 개인발명 차이에 대한 인식 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계에 대한 인식 직무발명 보상의 산정방법에 대한 인식 직무발명의 범위 직무발명제도의 인적범위 직무발명 관련 추적조항 직무발명 관련 규정 직무발명 승계 판단 직무발명 보상 실시여부와 보상금 수준 공동연구 성과의 귀속 직무발명 보상금의 과세여부 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 인식 직무발명제도의 개선 희망사항 직무발명제도 관련 인프라 직무발명 관련 전담 부서 인력 직무발명보상제도 교육 홍보 직무발명 분쟁 현황 직무발명 관련 이의제도 직무발명 관련 분쟁 발생 여부 및 대응 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 개정에 대한 인식도 공동관리규정 개정 인식도 비용선공제의 필요 적정성 개정된 기술료 보상지급기준의 영향 기 타 건의사항, 정책제언 등 124

141 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 Ⅱ. 응답자 특성 전체 응답자 47명 중 87.2%(41명)가 공공 부문 소속이며, 기타 민간 부문 8.5%(4명), 무응답이 4.3%(2명)을 보였다. 또한 부서는 기술이전 사업화 전담 부 서 소속이 72.3%(34명), 특허 관리부서 소속이 14.9%(7명), 기타 12.8%(6명)로 직무발명을 운영 관리하는 부서에서 응답한 경우가 많았다. 전체 응답자가 속한 기관에서 직무발명제도를 운영하는 기관 및 기업 소속 응답 자는 78.7%(37개)로 상당수의 기관에서 직무발명 제도를 운영하고 있다고 응답하 였으며, 이는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다. [표27] 직무발명보상제도 인식도 조사 응답자 특성 응답자수(명) 비율(%) 전 체 (47) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (41) 87.2 민간 부문 (4) 8.5 무응답 (2) 4.3 기술이전 사업화 전담부서 (34) 72.3 특허 관리부서 (7) 14.9 기타 (6) 12.8 직무발명제도 운영 여부 운영 (37) 78.7 미운영 (10)

142 법무법인 다래 Ⅲ. 조사 결과 1. 직무발명제도 인식도 가. 직무발명에 대한 인식도 직무발명 관련하여 직무발명제도보상 과 직무발명과 개인발명의 개념, 직무발 명에 대한 권리의 귀속 또는 승계 에 대한 인지율(잘 안다+매우 잘안다)은 80.9%, 보상의 산정방법 은 74.5%로 높게 나타났다. 특히, 매우 잘 안다는 응답 은 직무발명과 개인발명의 개념 (48.9%)과 직무발명제도보상 (46.8%)에서 상대 적으로 높았다. 이 결과는 응답자의 대부분이 직무발명규정을 두고 있는 공공부문에 소속되어 직무발명에 대한 보상(인센티브) 업무를 직간접적으로 경험하였기 때문으로 여겨 지는데, 특히 직무발명 보상 업무를 수행하고 있는 기술이전 사업화 담당부서나 특허관리부서에서 근무하는 응답자의 경우에는 그 인지도가 매우 높다는 것을 보 고 알 수 있다. 매우 잘안다 잘 안다 보통 모른다 전혀 모른다 80.9% 80.9% 80.9% 74.5% 직무발명제도보상 직무발명과 개인발명의 개념 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계 보상의 산정방법 [그림11] 직무발명제도 인식도 (Base: 전체, n=47, 단위: %) 126

143 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표28] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 직무발명보상제도 구 분 사례수 (명) 항 목 전혀 매우 모른다 보통 잘 안다 모른다 잘 안다 계 (단위: %) 모른다+ 잘안다+ 전혀 매우 모른다 잘 안다 전 체 (47) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 직무발명제도 운영 여부 운영 (37) 미운영 (10) [표29] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명과 개인발명의 개념 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 항 목 전혀 모른다 모른다 보통 잘 안다 매우 잘 안다 계 모른다 + 전혀 모른다 잘안다 + 매우 잘 안다 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10)

144 법무법인 다래 [표30] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 직무발명에 대한 권리의 귀속 또는 승계 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 전혀 모른다 항 목 모른다 보통 잘 안다 매우 잘 안다 계 모른다 잘안다 + + 전혀 매우 모른다 잘 안다 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10) [표31] 응답자 특성별 직무발명제도 인식도 - 보상의 산정방법 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 전혀 모른다 항 목 모른다 보통 잘 안다 매우 잘 안다 계 모른다 + 전혀 모른다 잘안다 + 매우 잘 안다 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10)

145 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 나. 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 전체 응답자의 78.7%(37명)가 직무발명제도를 운영하고 있는 기관에 소속되어 있는 것으로 나타났다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다. 미운영 21.3 운영 78.7 [그림12] 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 (Base: 전체, n=47, 단위: %) [표32] 응답자 특성별 소속기관의 직무발명제도 운영 여부 (단위: %) 구 분 사례수(명) 운영 미운영 계 전 체 (47) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6)

146 법무법인 다래 2. 직무발명제도의 운영체계 가. 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 응답자의 소속기관에서 운영하고 있는 직무발명제도에서 직무발명의 범위는 특허 가 100%로 나타난 특허 (100.0%), 실용신안 (91.9%), 디자인 (73.0%), 저작권 (67.6%), 상표 (64.9%), 신지식재산권 (54.1%), 노하우 (54.1%), 영업비밀 (32.4%) 순으로 나 타났다. 발명진흥법은 직무발명의 범위를 특허, 실용신안, 디자인만으로 한정하고 있는 데, 실무에서는 그 범위를 더욱 넓혀 종업원 등이 창울한 지식재산 일반에 대해서 직 무발명으로 인정하고 그 보상을 인정하고 있음을 알 수 있는데, 이는 발명진흥법에서 정하는 직무발명의 범위를 확장할 필요성이 있음을 시사하고 있다. [그림13] 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답) 특허 실용신안 디자인 저작권 상표 신지식 재산권 노하우 영업비밀 [표33] 응답자 특성별 직무발명제도에서의 직무발명의 범위 (단위: %/복수응답) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 특허 실용 신안 신지식 영업 디자인 저작권 상표 노하우 재산권 비밀 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

147 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 나. 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 응답자의 소속기관에서 운영하고 있는 직무발명제도가 적용되는 인적 범위와 관련하 여, 정규직 에 대해서는 직무발명제도를 100.0% 적용하고 있는 것으로 조사되었으나, 비정규직의 경우 기간제 에 대해서 직무발명제도가 적용된다는 응답률이 78.4%로 높 은 것으로 확인되었다. 그 외에 대학원/대학생 35.1%, 인턴 32.4%, 기타 파견직의 경우 21.6%인 것으로 확인됐다. 이러한 조사결과는 공공부문에서도 직무발명보상규정의 적용에 있어서 정규직과 비정 규직의 차이가 상당히 있다는 것을 나타내는데, 근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 하고, 여기서 말하는 종속적인 관계가 있는지 여부는 업무 내 용을 사용자가 정하고 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 업무 수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘 감독을 하는지, 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정 하고 근로자가 이에 구속을 받는지, 노무제공자가 스스로 비품 원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사 업을 영위할 수 있는지, 노무제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스 로 안고 있는지, 보수의 성격이 근로 자체의 대상적(대상적) 성격인지, 기본급이나 고 정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항, 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도, 사회보장제도에 관한 법령 에서 근로자로서 지위를 인정받는지 등의 경제적 사회적 여러 조건을 종합하여 판단하 여야 한다. 다만, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지, 근로소득세를 원천징수하였는지, 사회보장제도에 관하여 근로자로 인정받는지 등의 사정은 사용자가 경제적으로 우월한 지위를 이용하여 임의로 정할 여지가 크다는 점에서, 그러한 점들이 인정되지 않는다 는 것만으로 근로자성을 쉽게 부정하여서는 안 된다(출처 : 대법원 선고 2005두13018,13025 판결) 는 판례의 태도에 비추어 보면, 대학원/대학생의 경우를 제 외하고 인턴과 기타 파견직의 경우에는 직무발명제도 특히 보상관련 규정의 적용을 배 제할 이유는 없다 할 것이다. 131

148 법무법인 다래 비정규직 정규직 기간제 (위촉직) 대학원/대학생 인턴 파견직 [그림14] 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답) [표34] 응답자 특성별 직무발명제도가 적용되는 인적 범위 (단위: %/복수응답) 구 분 사례수 (명) 정규직 기간제 (위촉직) 대학원/ 대학생 인턴 파견직 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

149 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 다. 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 전체 응답자의 40.5%가 소속되어 있는 기관에서 운용하고 있는 직무발명 규정에 추 적조항이 명시되지 않은 것으로 응답하였고, 반면에 규정에 추적조항이 명시되어 있다 고 응답한 비율은 32.4%로 나타났다. 한편, 명시 여부를 알지 못한다는 응답은 27.0% 로 꽤 높은 수치의 응답률을 보였다. 추적조항은 직원이 퇴직 후 2년 이내에 재직 중의 업무와 관련하여 완성한 발명에 대하여는 회사가 승계할 권리를 갖는다 와 같이 종업원 등이 퇴직 후에 완성한 발명에 대해서도 직무발명규정을 적용할 수 있다는 내용인데, 엄격히는 재직 중에 완성한 발 명에 대해서만 직무발명이라고 할 수 있다는 점에서 추적조항 자체는 다소 문제가 있 을 수 있으나, 재직 중에 완성한 발명을 재직 후에 출원한 발명에 대해서는 적용이 가 능하다는 점에서 추적조항의 의미가 있다(중국의 직무발명제도는 퇴직 후 1년 이내에 한 발명을 직무발명으로 인정하고 있다). 명시됨 32.4 알지 못함 27.0 명시되지 않음 40.5 [그림15] 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표35] 응답자 특성별 직무발명 규정에 추적조항 명시 여부 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 명시됨 명시되지 않음 알지 못함 계 전체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

150 법무법인 다래 3. 직무발명과 관련한 인프라 가. 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 직무발명제도 운영기관 중 직무발명 전담 부서 가 있다는 기관은 94.6%, 직무발명 전담 인력 보유 기관은 94.6%, 직무발명위원회 등 직무발명과 관련한 협의기구 가 존 재하는 기관은 75.7%로 조사되었다. 전체 응답자 기준 거의 대부분이 직무발명제도 관 련 인프라를 보유한 것으로 확인됐다. 이는 직무발명에 관한 법률과 기술이전사업화 전담조직을 두도록 규정하고 있는 기 술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 등을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집 단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다. 있음 없음 무응답 직무발명 전담 부서 직무발명 전담 인력 직무발명 관련 협의기구 [그림16] 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표36] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 인프라 보유 여부 (단위: %/보유율) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 직무발명 전담 부서 직무발명 전담 인력 직무발명 관련 협의기구 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

151 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 나. 직무발명제도 전담 인원수 직무발명제도 운영기관에서 직무발명 전담 인력 규모는 2~3명 정도가 37.8%로 가 장 많았고, 4~6명 29.7%, 1명 16.2%, 7~9명 이 8.1% 등으로 분포되어 있다 명 2~3명 4~6명 7~9명 10명 이상 무응답 [그림17] 직무발명제도 전담 인원수 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표37] 응답자 특성별 직무발명제도 전담 인원수 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 1명 2~3명 4~6명 7~9명 10명 이상 무응답 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

152 법무법인 다래 다. 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 여부 직무발명제도 운영기관에서 직무발명제도와 관련한 내부 교육이나 설명회 등 별도의 교육 홍보 프로그램을 운영하고 있는 기관은 전체 91.9%를 차지하였다. 프로그램을 운영하고 있는 기관 중 연 2회 이상 정기적으로 운영 하고 있는 기관이 35.1%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 연내 1회 이상 비정기적으로 운영 하고 있는 기관이 27.0%로 뒤를 이었다. 그 외에 요청 시에 한하여 운영 하는 기관이 16.2%, 연 1회 정기적 운영 하는 기관 13.5%으로 나타났다. 한편, 프로그램 미운영 기관(n=3)의 경우 그에 대한 사유로 담당 인력 부족 (n=2)과 필요성을 느끼지 못한다 (n=1)는 응답이 있었는데, 그 중 담당 인력 부족 으로 응답한 비율이 66.7%로 과반수를 차지하는 것으로 확인됐다. 이는 직무발명에 관한 법률 등을 적용받는 공공 부문의 경우에는 향후 적정성 검토나 감사 등 사후관리가 시행되고 있을 뿐만 아니라, 경제적 이유로 인한 직무발명 관련분 쟁이 증가하고 있는 것에 대비하기 위하여 많은 기관들이 교육, 홍보프로그램을 실시 하고 있는 것으로 여겨진다. 운영 91.9% 정기적으로 운영하고 있다 (연 2회 이상) 정기적으로 운영하고 있다 (연 1회) 비정기적으로 운영하고 있다 (연내 1회 이상) 요청시에 한하여 운영하고 있다 운영하고 있지 않다 [그림18] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) 136

153 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표38] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 여부 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 정기적으로 운영하고 있다 (연 2회 이상) 정기적으로 운영하고 있다 (연 1회) 비정기적으로 운영하고 있다 (연내 1회 이상) 요청시에 한하여 운영하고 있다 운영하고 있지 않다 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1) [표39] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 미운영 사유 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 담당 인력 부족 필요성을 느끼지 못함 계 전 체 (3) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (3) 민간 부문 (0)... 무응답 (0)... 기술이전 사업화 전담부서 (2) 특허 관리부서 (1) 기타 (0)

154 법무법인 다래 라. 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 내용 직무발명제도와 관련한 교육 홍보 프로그램을 운영하는 기관에 대해서 프로그램 내용 을 살펴보면, 직무발명의 권리귀속에 관한 내용 이 100.0%로 모든 기관에서 운영하고 있는 것으로 조사되었다. 그 다음으로 직무발명의 보상에 관한 내용 으로 프로그램을 운용하고 있다는 비율도 82.4%로 높은 수치를 보였다. 그 외에 직무발명 관련 분쟁에 관한 내용 의 프로그램을 운용한다는 응답률은 38.2%로 나타났다 직무발명의 권리귀속에 관한 내용 (신고/승계/출원 등) 직무발명의 보상에 관한 내용 (보상 종류/지급 절차/보상금 등) 직무발명 관련 분쟁에 관한 내용 (분쟁사례, 이의신청 방법 등) [그림19] 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 내용 (Base: 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 운영 기관, n=34, 단위: %/복수응답) [표40] 응답자 특성별 직무발명제도 관련 교육 홍보 프로그램 내용 (단위: %/복수응답) 구 분 사례수 (명) 직무발명의 권리귀속에 관한 내용 (신고/승계/출원 등) 직무발명의 보상에 관한 내용 (보상 종류/지급 절차/ 보상금 등) 직무발명 관련 분쟁에 관한 내용 (분쟁사례, 이의신청 방법 등) 소속 기관 유형 소속 부서 전 체 (34) 공공 부문 (31) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (27) 특허 관리부서 (6) 기타 (1)

155 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 4. 직무발명 제도 운영 현황 가. 직무발명 관련 규정 보유 여부 모든 직무발명제도 운영기관이 직무발명과 관련한 규정을 보유하고 있다고 응답하였다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인 하고 있다고 볼 수 있다. 미보유 0.0 보유 [그림20] 직무발명 관련 규정 보유 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) 나. 운용중인 직무발명 규정 내용 직무발명제도 운영기관의 94.6%가 자체적으로 직무발명 규정을 작성 활용하고 있 고, 5.4%는 유관기관이 작성 보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용하고 있다 고 응답하였다. 이는 각 기관마다 발생하는 직무발명의 연구분야나 내용이 상이하고, 보상규모의 예 산 등의 차이로 인하여 표준 직무발명 규정을 활용하지 않고 각 기관마다 별도로 직무 발명 규정을 작성 활용하는 것으로 여겨진다. 139

156 법무법인 다래 자체적으로 직무발명 규정을 작성 활용 94.6 유관기관이 작성 보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용 5.4 [그림21] 운용중인 직무발명 규정 내용 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표41] 응답자 특성별 운용중인 직무발명 규정 내용 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 자체적으로 직무발명 규정을 작성 활용 유관기관이 작성 보급한 표준화된 직무발명 보상 규정을 활용 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

157 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 다. 직무발명 해당 여부 판단 기준 직무발명제도 운영기관에서 종업원 등이 신고한 발명이 직무발명에 해당하는 여부 및 그 발명을 승계할 것인지 여부를 판단하는 기준은 내부 위원회에서 결정 한다는 응답 이 51.4%로 가장 높았다. 그 다음으로 직무발명 담당 부서에서 결정 (24.3%), 연구자 판단에 의존 (10.8%), 담당부서와 내부위원회 (8.1%) 등의 순으로 나타났다. 직무발명 해당 여부에 대한 판단을 내부위원회에서 결정한다는 응답이 과반이상 나타 난 이유는, 직무발명이 인정되는 경우 해당 기관의 자산으로 관리될 뿐만 아니라 향후 상당기간 동안 관리비용이 지출된다는 점에서 해당 기관 전체의 입장에서 직무발명을 관리하고자 하는 의도가 있는 것으로 여겨진다 내부 위원회에서 직무발명 담당 연구자 판단에 담당부서와 외부 전문가가 무응답 결정 부서에서 결정 의존 내부위원회 판단 [그림22] 직무발명 해당 여부 판단 기준 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표42] 응답자 특성별 직무발명 해당 여부 판단 기준 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 내부 위원회 에서 결정 직무발명 담당 부서에서 결정 연구자 판단에 의존 담당부서와 내부위원회 외부 전문가가 판단 무응답 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1) 계 141

158 법무법인 다래 라. 직무발명 보상의 실시여부 및 보상금 수준 직무발명제도 운영기관에서 직무발명 보상을 실시하는 경우, 다른 기관에서 기술료를 받거나(타사실시보상), 다른 기관에 직무발명을 처분하고 기술료를 받는 경우(처분보상) 에 금전적 보상을 실시하는 비율이 높았고, 국내특허(기타 산업재산권 포함) 또는 해외 특허(기타 산업재산권 포함)를 등록받는 경우에는 금전적 보상과 비금전적 보상이 함 께 이루어지는 경향을 보이고 있는 것으로 나타났다. 한편, 금전적 및 비금전적 보상 모두를 실시하는 비율은 타사 실시 보상 이 45.9%로 가장 높게 나타났으며, 반대로 금전적 및 비금전적 보상 모두 실시하지 않는다고 응답 한 경우는 출원 보유 보상 이 67.6%로 나타났다. 금전적 보상 비금전적 보상 둘 다 보상 실시하지 않음 무응답 발명제안 출원 보유 국내 특허 보상 보상 출원 보상 국내 특허 해외 특허 해외 특허 기타산업재산권 기타 등록 보상 출원 보상 등록 보상 국내 등록 보상 산업재산권 자사실시 보상 타사실시 처분 보상 보상 해외 등록 보상 [그림23] 직무발명 보상의 실시여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) 142

159 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표43] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전적 보상 (단위: %) 기타 기타 구 분 국내 국내 해외 해외 산업 산업 발명 출원 자사 타사 사례수 특허 특허 특허 특허 재산권 재산권 처분 제안 보유 실시 실시 (명) 출원 등록 출원 등록 국내 해외 보상 보상 보상 보상 보상 보상 보상 보상 보상 등록 등록 보상 보상 전체 (37) 소속 공공 부문 (34) 기관 민간 부문 (1) 유형 무응답 (2) 소속 부서 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 [표44] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-비금전적 보상 사례수 (명) 발명 제안 보상 출원 보유 보상 국내 특허 출원 보상 국내 특허 등록 보상 해외 특허 출원 보상 해외 특허 등록 보상 기타 산업 산업 자사 재산권 재산권 실시 국내 해외 보상 등록 등록 보상 기타 보상 타사 실시 보상 전체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (단위: %) 처분 보상 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

160 법무법인 다래 [표45] 응답자 특성별 직무발명 보상의 실시여부-금전 및 비금전적 둘다 보상 (단위: %) 기타 기타 구 분 사례수 (명) 발명 제안 보상 출원 보유 보상 국내 특허 출원 보상 국내 특허 등록 보상 해외 특허 출원 보상 해외 특허 등록 보상 산업 산업 재산권 재산권 국내 해외 등록 등록 자사 실시 보상 타사 실시 보상 처분 보상 보상 보상 전체 (37) 소속 기관 유형 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 소속 부서 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1)

161 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 한편, 응답자들은 직무발명보상금에 대해서, 국내특허출원보상은 16만원, 국내특허등 록보상은 28만원, 해외특허출원보상은 6.7만원, 해외특허등록보상은 31만원, 자사실시 보상은 55만원, 타사실시보상은 56.3만원, 처분보상은 54.6만원 정도를 평균적으로 지 급받는 것으로 나타났는데, 국내특허등록보다는 해외특허등록의 경우에 그 보상금이 많고, 실시보상은 자사실시나 타사실시나 처분보상이나 비슷하며, 기타 산업재산권의 경우에는 국내외에 등록되더라도 6~7만원에 불과한 것으로 나타났다. 다양한 지식재산의 중요성이 높아지고 있는 상황에도 불구하고 공공부문의 경우에는 관련 규정의 부재나 인식의 미흡으로 인하여 기타 산업재산권에 대한 보상수준은 매우 낮은 것으로 여겨진다. [표46] 직무발명 보상금 (Base: 금전적 보상을 실시하는 기관 소속 응답자) 기타 기타 구 분 발명 제안 보상 출원 보유 보상 국내 특허 출원 보상 국내 특허 등록 보상 해외 특허 출원 보상 해외 특허 등록 보상 산업 산업 재산권 재산권 국내 해외 등록 등록 자사 실시 보상 타사 실시 보상 처분 보상 보상 보상 사례수(명) - - (8) (16) (7) (17) (6) (5) (10) (32) (30) 보상금 (단위: 만원)

162 법무법인 다래 마. 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 직무발명제도 운영기관에서 종업원 등이 타 기관이나 기업과의 공동연구를 통한 성과 에 대해서는 공동소유 로 처리하는 기관이 75.7%로 가장 높은 것으로 나타났다 공동 소유 연구개발한 기관에서 기타 무응답 단독 소유 [그림24] 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표47] 응답자 특성별 타 기관 및 기업과의 공동연구 성과에 대한 처리 방법 (단위: %) 구 분 연구개발한 사례수 공동 소유 기관에서 (명) 단독 소유 기타* 무응답 계 전 체 (37) 공공 부문 (34) 소속 기관 유형 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 소속 부서 특허 관리부서 (7) 기타 (1) *기타 응답으로 협의서 규정에 따라 결정, 협의 후 소유권 결정 등이 있었음. 146

163 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 바. 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 2인 이상의 종업원 등이 공동으로 발명한 직무발명에 대한 발명자 지분을 연구책임 자의 재량 에 의해 결정한다는 응답이 70.3%로 가장 높고, 기타 연구참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의 (16.2%)한다는 기관과 지분 산정에 대한 별도의 규정이 있 다 (8.1%)는 기관이 일부 존재하는 것으로 조사되었다. 이는 직무발명과 관련된 연구를 수행함에 있어서 연구책임자의 역할이 중요할 뿐만 아니라 직무발명 보상금 지급 여부를 결정할 권한이 막강하다는 것을 나타내는 것으 로, 연구책임자의 도덕적 해이가 있는 경우에는 연구참여자가 그 역할이나 기여도에 비하여 적은 규모의 보상을 받을 우려가 있다. 연구책임자의 중요성과 그 역할을 감안 하더라도 합리적인 지분 결정방법을 모색할 필요가 있다고 여겨진다. 연구책임자의 재량에 의함 70.3 연구 참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의 16.2 지분 산정에 대한 별도의 규정이 있음 8.1 무응답 5.4 [그림25] 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 [표48] 응답자 특성별 공동 직무발명에 대한 발명자 지분 결정 방법 구 분 사례수 (명) 연구책임자의 재량에 의함 연구참여자와 별도의 회의 등을 통해 협의 지분 산정에 대한 별도의 규정이 있음 무응답 (단위: %) 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1) 계 147

164 법무법인 다래 사. 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 직무발명제도를 운영하는 기관에서 특허실시 보상금 에 대해 소득세를 부과하는지의 여부는 비과세라고 응답한 비율이 67.6%로 과반수가 소득세를 부과하지 않는 것으로 확인된 반면, 노하우 실시 보상금 에 대한 소득세를 과세한다고 응답한 비율이 응답자 전체의 56.8%로, 소득세 부과 여부가 특허와 노하우에 있어 다르게 적용되고 있는 것 으로 파악됐다. 최근 판례는 특허 뿐만 아니라 노하우에 대한 직무발명 보상금에 대해서 소득세법에 따라 비과세한다는 입장을 밝혔는바, 이에 대한 통일적인 법해석 및 직무발명규정에 대한 반영이 필요한 것으로 여겨진다. 과세 비과세 무응답 특허 실시 보상금 노하우 실시 보상금 [그림26] 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표49] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 과세 비과세 무응답 계 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

165 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 [표50] 응답자 특성별 직무발명 실시 보상금에 대한 소득세 부과 여부 - 특허 실시 보상금 구 분 사례수 (명) (단위: %) 과세 비과세 무응답 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

166 법무법인 다래 아. 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가 직무발명 보상 방법에 대해 적절하다고 평가(적절하다+매우 적절하다)한 기관은 97.3%로 나타났으며, 직무발명 보상의 기준이 적절하다고 평가한 기관은 94.6% 인 것 으로 조사되었다. 직무발명 보상방법이나 보상기준이 적절하지 아니하다고 평가한 소 수의 응답자(2.7%)는 금전적 보상의 경우 그 금액이 너무 낮다고 지적하고 있다. 한편, 응답자의 대부분이 공공부문에 있음에도 불구하고 직무발명 보상방법이나 기준 이 적절하다고 응답한 이유는, 공공부문의 직무발명 보상은 국가연구개발사업의 관 리등에 관한 규정 이나 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 등 관련 법령이 정하고 있고, 그 관련법령에서 정하고 있는 연구자에 대한 직무발명 보상기준(기술료 수입의 50% 이상)이 낮지 않은 것으로 판단하고 있기 때문으로 여겨진다. 매우 적절하다 % % 적절하다 적절하지 않다 직무발명 보상의 방법 직무발명 보상의 기준 [그림27] 직무발명 보상 방법과 기준에 대한 적절성 평가 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표51] 응답자 특성별 직무발명 보상 방법에 대한 적절성 평가 (단위: %) 소속 기관 유형 사례수 (명) 매우 적절하지 않다 항 목 적절하지 매우 적절하다 않다 적절하다 계 매우 적절하지 않다+적절 하지 않다 적절하다 +매우 적절하다 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1)

167 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 소속 부서 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1) [표52] 응답자 특성별 직무발명 보상 기준에 대한 적절성 평가 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 매우 적절하지 않다 항 목 적절하지 매우 적절하다 않다 적절하다 계 매우 적절하지 않다+적절 하지 않다 적절하다+ 매우 적절하다 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1) [표53] 직무발명 보상 및 기준에 대해 적절하지 않다고 평가한 이유 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 금전적 보상의 액수가 낮음 전 체 (2) 공공 부문 (2) 민간 부문 (0). 무응답 (0). 기술이전 사업화 전담부서 (0). 특허 관리부서 (2) 기타 (0). 151

168 법무법인 다래 자. 직무발명제도에 대한 개선 사항 직무발명제도에서 가장 개선되어야 할 사항으로 직무발명 관련 절차에 관한 개선 이 27.8%로 가장 높고, 다음으로 직무발명 보상 기준에 관한 개선 (25.0%), 직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선 (19.4%), 직무발명 보상 방법에 관한 개선 (8.3%) 등의 순인 것으로 나타났다. 이는 직무발명의 신고, 결정, 보상금 지급 등에 관한 절차가 투명하게 이루어지지 못 하고 있다는 것을 나타내고 있다. 직무발명 관련 절차에 관한 개선 직무발명 보상 기준에 관한 개선 직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선 직무발명 보상 방법에 관한 개선 기타 특별히 없음 무응답 [그림28] 직무발명제도에 대한 개선 사항 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표54] 직무발명제도에 대한 개선 사항 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 사례수 (명) 직무발명 관련 절차에 관한 개선 직무발명 보상 기준에 관한 개선 직무발명과 관련한 분쟁에 대한 개선 직무발명 보상 기타* 특별히 방법에 없음 무응답 관한 개선 전 체 (36) 공공 부문 (33) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (6) 기타 (1) *기타 응답으로 소유권 귀속 등에 관한 개선, 활용률 제고 등이 있었음. 계 152

169 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 5. 직무발명 분쟁 현황 가. 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 직무발명제도 운영기관의 75.7%가 직무발명 승계 및 보상과 관련하여 종업원 등이 이의를 제기할 수 있는 제도를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 이는 직무 발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하 고 있다고 볼 수 있다. 미운영 16.2 무응답 8.1 운영 75.7 [그림29] 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표55] 응답자 특성별 직무발명 승계 및 보상 관련 이의 제기 가능한 제도 운영 여부 (단위: %) 사례수 (명) 운영 미운영 무응답 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

170 법무법인 다래 나. 직무발명 관련 분쟁 여부 직무발명제도 운영기관 중 직무발명과 관련하여 43.2%가 분쟁이 발생한 경험 이 있는 것으로 응답했다. 없음 54.1 무응답 2.7 있음 43.2 [그림30] 직무발명 관련 분쟁 여부 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) 구 분 [표56] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 여부 사례수 (명) (단위: %) 있음 없음 무응답 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

171 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 다. 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 직무발명 분쟁에 대해 이의제기 (25.0%), 심의요구 (25.0%), 조정신청 (6.3%) 등으로 대응한 것으로 나타났다 이의제기 심의요구 조정신청 무응답 [그림31] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태] (Base: 직무발명 관련 분쟁 경험자, n=16, 단위: %) [표57] 응답자 특성별 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 대응 형태 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 이의제기 심의요구 조정신청 무응답 계 전 체 (16) 공공 부문 (15) 민간 부문 (1) 무응답 (0)..... 기술이전 사업화 전담부서 (12) 특허 관리부서 (3) 기타 (1)

172 법무법인 다래 라. 직무발명 관련 분쟁 횟수 직무발명과 관련한 분쟁 횟수는 연1~2건 정도가 많은 것으로 조사되었다 연 1~2건 무응답 발생한 적이 없음 [그림32] 직무발명 관련 분쟁 횟수 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표58] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 횟수 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 연 1~2건 무응답 발생한 적이 없음 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1) 계 156

173 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 마. 직무발명 관련 분쟁 내용 직무발명 관련 분쟁 내용으로 발명자 간의 분쟁 이 37.5%로 가장 높고, 기타 보상 방법에 관한 분쟁 (12.5%), 직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분 쟁 (12.5%) 등이 뒤를 이었다. 발명자 간의 분쟁(공동 발명에서의 기여율 등) 37.5 보상 방법에 관한 분쟁 직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분쟁 직무발명 보상금 과세에 관한 분쟁 6.3 무응답 31.3 [그림33] 직무발명 관련 분쟁 내용 (Base: 직무발명 관련 분쟁 경험자, n=16, 단위: %) [표59] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 내용 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 발명자 간의 분쟁 (공동발명에서의 기여율 등) 보상 방법에 관한 분쟁 직무발명에 해당하는지 여부에 관한 분쟁 직무발명 보상금 과세에 관한 분쟁 무응답 전 체 (16) 공공 부문 (15) 소속 기관 민간 부문 (1) 유형 무응답 (0) 계 소속 부서 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (12) (3) 기타 (1)

174 법무법인 다래 바. 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 직무발명 관련 분쟁이 발생하는 이유로 관련 규정이 모호하기 때문 라는 응답 이 24.3%로 가장 높고, 다음은 직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문 (18.9%), 보상 수준이 충분하지 못하기 때문 (13.5%), 관련 규정이 없기 때문 (5.4%) 등의 순으로 응답하였다. 결국 위 각 설문의 내용을 종합하면 직무발명에 관한 분쟁을 예방하기 위해서 는 직무발명에 대한 해당 여부, 기여율, 보상금 기준 등에 대한 명확한 규정과 관리체계를 구축할 필요가 있다. 관련 규정이 모호하기 때문 직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문 보상 수준이 충분하지 못하기 때문 관련 규정이 없기 때문 기여도에 따른 지분 배분이 불분명하기 때문 연구윤리 때문 무응답 [그림34] 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표60] 응답자 특성별 직무발명 관련 분쟁 발생 이유 (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 관련 규정이 모호하기 때문 직무발명 관련 권리의 귀속 관계가 불분명하기 때문 보상 수준이 충분하지 못하기 때문 관련 규정이 없기 때문 기여도에 따른 지분 연구윤리 배분이 때문 무응답 계 불분명하 기 때문 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

175 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 사. 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험 직무발명제도 운영기관 중 62.2%가 직무발명 신고 누란 건에 대해여 내부 혹 은 외부 감사를 받은 경험이 있는 것으로 응답하였다. 없음 29.7 무응답 8.1 있음 62.2 [그림35] 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험] (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %) [표61] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 건에 대한 감사 경험 (단위: %) 구 분 사례수 (명) 있음 없음 무응답 계 전 체 (37) 소속 기관 유형 소속 부서 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (29) 특허 관리부서 (7) 기타 (1)

176 법무법인 다래 아. 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 직무발명 신고를 누락한 경우 종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등록에 대한 권리 회복 조치 를 한다는 응답이 64.9%로 가장 많았고, 다음으로 징계처분 이 24.3%로 높은 것으로 조사되었다 종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등록에 징계 처분 직무발명 신고를 누락한 종업원 등에 아무런 조치를 취하지 않음 사례 없음 무응답 대한 권리 회복 조치 대하여 손해배상 청구 등 법적 조치 [그림36] 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 (Base: 직무발명제도 운영기관 소속 응답자, n=37, 단위: %/복수응답) [표62] 응답자 특성별 직무발명 신고 누락 발생 시 대응 방법 (단위: %/복수응답) 구 분 사례수 (명) 종업원 또는 제3자 명의 특허출원/등 록에 대한 권리 회복 조치 징계 처분 직무발명 신고를 누락한 종업원 등에 대하여 손해배상 청구 등 법적 조치 아무런 조치를 취하지 않음 사례 없음 무응답 소속 기관 유형 전 체 (37) 공공 부문 (34) 민간 부문 (1) 무응답 (2) 소속 부서 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (29) (7) 기타 (1)

177 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 자. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 인지 여부 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 에서 제23조 1 비용선공제 관련 규 정을 알고 있는 기관은 응답자 전체의 76.6%(잘 알고 있다 29.8%+매우 잘 알 고 있다 46.8%)로 나타났으며, 제23조 8 기술료 보상금 기준 관련 규정 또한 전체의 76.6%(잘 알고 있다 36.2%+매우 잘 알고 있다 40.4%)가 알고 있다고 응답하였다. 이는 직무발명에 관한 법률을 적용받는 공공 부문의 응답이 많은 모집단의 특성에 기인하고 있다고 볼 수 있다. 매우 잘 알고 있다 잘 알고 있다 모른다 전혀 모른다 무응답 76.6% % 제23조1 비용선공제 관련 제23조8 기술료 보상금 기준 관련 [그림37] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 인지 여부 (Base: 전체, n=47, 단위: %) 구 분 사례수 (명) 전혀 모른다 모른다 잘 알고 있다 항목 매우 잘 알고 있다 무응답 계 모른다 + 전혀 모른다 잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다 전 체 (47) 소속 공공 부문 (41) 기관 민간 부문 (4) 유형 무응답 (2) 소속 부서 직무 발명 제도 운영 여부 [표63] 응답자 특성별 제23조1 비용선공제 관련 규정 인지 여부 기술이전 사업화 전담부서 (단위: %) (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10)

178 법무법인 다래 소속 기관 유형 [표64] 응답자 특성별 제23조8 기술료 보상금 기준 관련 규정 인지 여부 구 분 사례수 (명) 전혀 모른다 항목 매우 잘 잘 알고 모른다 알고 있다 있다 무응답 계 모른다 + 전혀 모른다 (단위: %) 잘 알고 있다 + 매우 잘 알고 있다 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 소속 부서 직무 발명 제도 운영 여부 기술이전 사업화 전담부서 특허 관리부서 (34) (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10)

179 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 차. 비용선공제 규정의 필요성 전체 74.5%가 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 중 비용 선공제 규정 이 필요하다고 응답하였다. 필요하지 않다 19.1 무응답 6.4 필요하다 74.5 [그림38] 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 중 비용 선공제 규정의 필요성 (Base: 전체, n=47, 단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 [표65] 응답자 특성별 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 중 구 분 사례수 (명) 필요하다 필요하지 않다 무응답 계 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 비용 선공제 규정의 필요성 (단위: %) (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10)

180 법무법인 다래 카. 비용 선공제 규정이 필요하지 않은 이유 비용 선공제 가 필요하지 않다고 응답한 경우(n=9), 불필요 사유로 비용 선공제 율이 낮아 실효성이 없음 (22.2%), 비용 선공제 예산의 관리가 어려움 (11.1%), 예산 관련 업무 증가 (11.1%) 등이 있었다. 소속 기관 유형 소속 부서 [표66] 응답자 특성별 비용 선공제 규정이 필요하지 않은 이유 구 분 사례수 (명) 비용선공제 율이 낮아 실효성이 없음 비용선공제 예산의 관리가 어려움 예산 관련 업무 증가 기타* 무응답 전 체 (9) 공공 부문 (9) 민간 부문 (0)..... 무응답 (0)..... 기술이전 사업화 전담부서 (단위: %/복수응답) (7) 특허 관리부서 (2) 기타 (0)..... *기타 응답으로 기관 차원의 활용 자율성, 상위 법령 기촉법과 상반됨, 내부지침에 의거 10% 이상 지재권 비용으로 할당하고 있음 이 있었음. 164

181 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 타. 비용 선공제 규정의 적절성 평가 개정된 공동관리규정 중 비용 선공제 규정에 대해 전체 40.4%가 적절하다고 평 가했으며, 적절하지 않다는 응답이 23.4%, 무응답이 36.2%로 나타났다. 무응답 36.2 적절하지 않다 23.4 적절하다 40.4 [그림39] 비용 선공제 규정의 적절성 평가 (Base: 전체, n=47, 단위: %) [표67] 응답자 특성별 비용 선공제 규정의 적절성 평가] (단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 구 분 사례수 (명) 적절하다 적절하지 않다 무응답 계 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 직무발명제도 운영 여부 운영 (37) 미운영 (10)

182 법무법인 다래 파. 비용 선공제 규정이 적절하지 않은 이유 비용 선공제 규정이 적절하지 않다고 응답한 사례 중(n=11), 적절하지 않은 이 유로는 선공제율이 낮음 (36.4%)이 가장 많이 선택하였으며, 다른 이유로는 선 공제율이 높음 (9.1%), 공제 수단이 적절하지 않음 (11.1%) 에 의한 것으로 조사 되었다. 결국 위 설문조사 결과에 따르면 직무발명보상금 산정의 기준인 수입을 정할 때, 순수입 개념으로 하되, 순수입 산정 방식을 표준화하여 불필요한 수고를 줄일 필 요가 있다. 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 [표68] 응답자 특성별 비용 선공제 규정이 적절하지 않은 이유 구 분 사례수 (명) 공제 선공제율이 선공제율이 수단이 높음 낮음 적절하지 않음 기타* 내용을 잘 모름 전 체 (11) 공공 부문 (11) 민간 부문 (0) 무응답 (0) 기술이전 사업화 전담부서 (단위: %) (8) 특허 관리부서 (2) 기타 (1) 운영 (10) 미운영 (1) *기타 응답으로 기관 차원의 활용 자율성', '기촉법 상의 인센티브 지급(연구자의 경우 50%) 규정에 대해 해석상의 차이 발생', '예산관리 업무 과다 발생'이 있었음. 계 166

183 공공분야 직무발명보상제도 합리화 방안 연구 하. 비용 선공제 금액의 이용 과 관련 추가할 범위 비용 선공제 금액의 이용과 관련하여 지재권 출원 등록 유지 에 관한 비용을 추 가해달라는 응답이 42.6%로 가장 많았고, 무응답(23.4%)를 제외하고 기술이전 사업화 경비 가 19.1%로 그 뒤를 이었다. 이는 공공부문 직무발명 보상금 지급의 기준이 되고 있는 관련 법령들이 국가 연구개발사업의 관리등에 관한 규정 과 달리 기술료의 사용범위에 기술이전사업 화경비나 지재권관련비용 29) 을 산입하지 아니하여 통일적으로 규율되지 못하고 있 는 것을 나타내고 있다 지재권 출원 등록/유지 기술이전 사업화 경비 기타 없음 무응답 [그림40] 비용 선공제 금액의 이용 과 관련 추가할 범위 (Base: 전체, n=47, 단위: %) 소속 기관 유형 소속 부서 직무발명제도 운영 여부 [표69] 응답자 특성별 비용 선공제 금액의 이용 과 관련 추가할 범위 구 분 사례수 (명) 지재권 출원 등록 유지 기술이전 사업화 경비 기타* 없음 무응답 계 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 (단위: %) (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10) *기타 응답으로 특허소송 비용/선행기술조사 비용, 특허 및 마케팅 기본비용, 인건비, 분쟁해결 비용 이 있었음. 29) 국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정 은 개정을 통하여 지재권 비용을 선꽁제비용 에 추가하였으나, 본 설문은 위 개정 전에 시행되어 지재권비용의 추가를 가장 많이 요청하였다. 167

184 법무법인 다래 거. 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대해 발명의 질 건수 증가 에 측면에서 향후 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 평가가 29.8%(매우 긍정적 6.4%+긍정적 23.4%) 인 것으로 나타났다. 한편, 직무발명의 동기 부여 측면에서는 전체의 25.5%(매우 긍정적 6.4%+긍정 적 19.1%)가 긍정적으로 평가하였다. 그러나 개정된 기술료 보상규정 지급기준에 도 불구하고 발명의 질, 건수 증가, 동기부여 측면에서 현재와 비슷할 것이라는 응답이 거의 60%에 이르고 있는 것은, 직무발명 보상금을 20억 이상으로 받는 경우가 많지 않을 것이라는 현실적이 이유 때문으로 여겨진다. 매우 긍정적 긍정적 현재와 비슷 부정적 매우 부정적 무응답 % % 발명의 질 건수 증가 직무발명의 동기부여 소속 기관 유형 소속 부서 직무 발명 제도 운영 여부 [그림41] 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 [표70] 응답자 특성별 개정된 기술료 보상금 지급기준에 대한 향후 영향 사례수 (명) 항목 매우 매우 부정적+ 긍정적+ 부정적 긍정적 구 분 매우 현재와 매우 부정적 긍정적 무응답 무응답 부정적 비슷 긍정적 계 전 체 (47) 공공 부문 (41) 민간 부문 (4) 무응답 (2) 기술이전 사업화 전담부서 - 발명의 질 건수 증가 (Base: 전체, n=47, 단위: %) (34) 특허 관리부서 (7) 기타 (6) 운영 (37) 미운영 (10) (단위: %) 168