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2 ISSN 한국연구재단등재지 지식재산연구 The Journal of Intellectual Property 제 11 권제 1 호 ( ) 한국지식재산연구원 Vol.11 No March Korea Institute of Intellectual Property

3 지식재산연구 제 11 권 1 호 2016 년 3 월 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 3D 프린팅과특허발명의법적보호 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 대법원 선고 2011 후927 판결을중심으로 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 BM 구성요소중심으로 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 국내대학의지식재산 ( 특허 ) 을중심으로 김원오 1 지선구 한덕원 37 좌승관 71 박송기 민태홍 107 임동규 이성주 127 김용정 신서원 163 OECD 국가의지식재산효율성분석 DEA 와 MPI 의활용 최하영 고남욱 윤장혁 197 계층적분석기법 (AHP) 을이용한지식재산이러닝콘텐츠의상대적중요도분석 이규녀 227 부록 지식재산연구 발간규정 지식재산연구 연구윤리규정 지식재산연구 투고규정및원고작성요령

4 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No March Establishing Characteristic Legal Status and Legislative Issues of Statutory Damages under Trademark Law Kim Wonoh 1 3D Printing and Legal Protection of Patent Chee Seonkoo & Han Deokwon 37 A Review of the recent Supreme Court Decision on product-byprocss( PBP ) claims Jwa Seungkwan 71 A Study on the Ownership of Military Entrusted Student s Intellectual Property Right Park Songki & Min Taehong 107 Classification of Non-Practicing Entities based on their patterns of patent acquisition and usage Lim Dongkyoo & Lee Sungjoo 127 A Study on Patented Technology and New Firm Formation from Korean Universities Kim Yongjeong & Shin Seowon 163 A Study on the Intellectual Property Efficiency of OECD Countries Applications of DEA and MPI Choi Hayoung, Ko Namuk & Yoon Janghyeok 197 An Analysis of the Relative Priority of Intellectual Property e-learning Contents Using the Analytic Hierarchy Process(AHP) Lee Kyunyo 227

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6 지식재산연구제11권제1호 ( ) 김원오 상표법상투고일자법정손해배상제도의 : 2016년 1월 31위상정립과일입법론적과제 1 한국지식재산연구원 심사일자 : 2016년 2월 11일 ( 심사위원 1), 2016년 2월 3 The Journal of Intellectual Property 일 ( 심사위원 2), 2016년 2월 7일 ( 심사위원 3) Vol.11 No.1 March 2016 게재확정일자 : 2016년 2월 23일 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 *1) 김원오 **2) Ⅰ. 서설 1. 법정손해배상제도의의의 2. 문제의제기와연구방향 Ⅱ. 상표법상법정손해배상제도의법적성격과위상 1. 법정손해배상제도의목적과기능 2. 두가지유형별대비고찰 3. 저작권법등타법령에서도입된법정손해배상제도와의비교 4. 우리상표법에도입된법정손해배상제도의특색과성격 Ⅲ. 재량적손해배상인정제도와비교한독자적존재의의 1. 재량에의한상당한손해액의인정 2. 하급심판결의실태와제기되는쟁점들 3. 차별화와독자적존재의의에대한검토필요성 4. 제67조제5항과비교한적용및운영상의차별화에대한검토 Ⅳ. 상표법상법정손해배상제도의운용방향 1. 법정손해배상제도의기본역할과방향에관한쟁점 2. 우리법체계와의조화우선 vs 법정손해배상제도역할존중과능동적활용 Ⅴ. 입법론적재고가필요한사항에관한검토 1. 상한선의증액과하한선의설정문제 2. 적용예외사유의명시 : 제조당시의적법성여부 3. 기타개정의필요성에관한논의 Ⅵ. 결론 * 이논문은 2015 년 11 월 2 일대법원특별소송실무연구회에서발표한자료의일부를토대로논문형식에맞게수정가공한것임. ** 인하대학교법학전문대학원교수, oneokim@inha.ac.kr.

7 2 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 2007년한 미 FTA협정에의해상표법에도입된법정손해배상제도는우리에게생소한제도이며동협정의비준이늦어지는바람에 2012년에야발효되어시행되고있으나그법적성격과타손해배상규정과의관계상의위상이불분명하여제도운영에어려움을겪고있다. 상표법상도입된법정손해배상제도가제도적으로안착되기위해서는그법적성격과위상정립이전제적문제이자가장시급한문제로부각되고있다. 특히본제도는징벌적성격과손해전보보충적성격을동시에지니고있어제도운영상방점을어디에두느냐에따라청구요건해석및법정손해액인정등에미치는영향이지대할것으로생각된다. 성격규명과위상정립을통해상표법상법정손해배상제도를어디에방점을두고운영할것인가에대한판단은비단법정손해액확정의경우뿐만아니라 ⅰ) 법정배상제도의적용범위와적용요건해석에미치는영향도있고 ⅱ) 향후제도개선방향성에미치는영향도있을것이며 ⅲ) 다른손해배상관련규정의운영에미치는영향도무시할수없을것으로보인다. 이에본고에서상표법상도입된법정손해배상제도의법적성격을그제도본질적분석과미국의입법례등의분석을통해고찰해보았다. 또한타법에서의법정손해배상제도및상표법내의다른손해배상규정, 특히재량에의한손해배상규정과의비교를통해그위상을점검해보았으며입법상미비사항을비롯하여효과적인제도운영을위해필요한입법론적쟁점과제에대해서도고찰해보았다. 아울러이제도를가급적우리법체계와조화될수있는해석을통하여제한적으로운용할필요가있는것인지아니면법정손해배상제도본연의본질에충실한해석 적용을해야하는것인지등운영방향에대한검토도해보았다. 주제어 상표권침해, 상표위조행위, 손해배상, 법정손해배상, 법정손해배상의법적성격, 법정손해배상의위상, 법정손해배상의입법론적과제, 손해액산정

8 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 3 Ⅰ. 서설 1. 법정손해배상제도의의의 (1) 의의소위 법정손해배상제도 (Statutory damages) 는민사소송에서원고가실제손해를입증하지않은경우에도사전에법령에서규정한손해액 (Preestablished damages) 1) 또는일정한범위의금액을법원이원고의선택에따라손해액으로인정할수있는제도이다. 법령마다그내용에약간의차이가있으나대체로원고가청구를기반으로실손해 (actual damage) 의배상에갈음하거나그에덧붙여, 법원이일정한침해단위당일정금액 ( 하한 ) 이상일정금액 ( 상한 ) 이하의범위의배상액을정하여배상을명할수있도록하는제도를말한다. 배상액이고정되어있거나상한또는하한이없는경우도있다. (2) 취지상표법에도입된법정손해배상은상표권침해저지를위한예방효과와함께실손해입증이곤란한경우권리자가이를선택할수있는전보배상보충적기능으로인해상표권자보호에는매우효과적인제도라고할수있으나 2) 후술하는바와같이그기능과법적성격이불투명하며실손해배상원칙에익숙한대륙법체계에는생소한제도이다. 1) KORUS FTA 한글협정문에는 법정손해배상 이라는표현을쓴반면그영문협정문은 Pre-established damages 라고하여확정손해배상으로표현하고있다. 이러한표현에도불구하고, 미국연방저작권법및연방상표법상의법정손해배상 (statutory damages) 을도입하라는것으로이해된다. 김원오, 상표위조행위에대한법정손해배상제도의도입검토, 산업재산권 제 24 호 (2007), 2 면참조. 2) 외교통상부, 한 미 FTA 상세설명자료, , 152 면.

9 4 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 2. 문제의제기와연구방향 (1) 문제의제기 2007년한 미 FTA협정에의해상표법상도입된법정손해배상제도는동협정의비준이늦어지는바람에 2012년에야발효되어시행되고있으나그법적성격과타손해배상규정과의관계상의위상이불분명하여제도운영에어려움을겪고있다. 상표법상도입된법정손해배상제도가제도적으로안착되기위해서는그법적성격과위상정립이전제적문제이자가장시급한문제로부각되고있다. 특히본제도는징벌적성격과손해전보보충적성격을동시에지니고있어제도운영상방점을어디에두느냐에따라청구요건해석및법정손해액인정등에미치는영향이지대할것으로생각된다. 예컨대징벌적성격에방점을두고운영할경우법정손해배상액산정에있어침해의억제효과를중요한변수로고려하지않을수없고이에따라악의적상표위조행위에대해서는상한선에가까운법정배상액을산정할수있다. 반면전보적성격에더비중을두고운영할경우배상액결정의고려요소도달라질것이며금액도실손해액이나피침해자이득액에가까운정도로책정될수밖에없다. 성격규명과위상정립을통해상표법상법정손해배상제도를어디에방점을두고운영할것인가에대한판단은비단법정손해액확정의경우뿐만아니라 ⅰ) 법정배상제도의적용범위와적용요건해석에미치는영향도있고 ⅱ) 향후제도개선방향에미치는영향도있을것이며 ⅲ) 다른손해배상관련규정의운영에미치는영향도무시할수없을것으로보인다. (2) 연구방향이에본고에서상표법상도입된법정손해배상제도의법적성격을그제도본질적분석과미국의입법례등의분석을통해고찰해본다. 또한타법에서의법정손해배상제도및상표법내의다른손해배상규정, 특히재량에의한손해배상규정과의비교를통해그위상을점검해보고자한다. 나아가입법

10 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 5 상미비사항을비롯하여효과적인제도운영을위해필요한입법론적쟁점과제에대해서도고찰해본다. 아울러이제도를가급적우리법체계와조화될수있는해석을통하여제한적으로운용할필요가있는것인지아니면법정손해배상제도본연의본질에충실한해석 적용을해야하는것인지등운영방향에대한검토도해보기로한다. Ⅱ. 상표법상법정손해배상제도의법적성격과위상 1. 법정손해배상제도의목적과기능 1961년미국의회에제출한저작권청의보고서에서법정손해배상제도의입법취지로제시한 4가지취지 3) 에서도드러나듯이법정손해배상제도의목적내지기능은 ⅰ) 원고의피해구제의편의성, ⅱ) 입증부담경감기능, ⅲ) 침해억제기능, ⅳ) 징벌적기능이복합적으로작용한다고할수있다. 4) 이를미국의회가제시한 3가지정책적기능으로설명하기도한다. 5) 첫번째는자신의권리옹호를위해원고가소송을제기하는것을장려하기위한목적이다. 6) 소비자보호또는지적재산권법의많은위반에대해실 3) 1 저작권의가치와그침해는종종결정하기어렵기때문에실손해가확정적이지않은점, 2 많은침해의경우에직접손해만이일실사용료와유사할것이고침해를억제할적절하고충분한인센티브를제공하지는않는점, 3 실손해는종종소송에드는비용보다적은점, 4 피고의이익이적을수있고부적절한배상이될수있는점등을법정손해배상의근거로제시하였다. 3) Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law, (House Comm. Print 1961). 4) 봉영준, 저작권법상법정손해배상의법적성질, 법과정책연구 제 14 집제 4 호 ( ), 2016~2025 면. 5) Geoffrey S. Stewart, Emerging Issues in Statutory Damages, July 2011, emerging_issues_in_statutory_damages/. 6) See, e.g., Parker v. Time Warner Entm t Co., 331 F.3d 13, 22 (2d Cir. 2003) (noting that the statutory damage provisions of the Cable Privacy Act seek to encourage the filing of individual lawsuits as a means of private enforcement of consumer protection laws ).

11 6 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 제손해가발생하였음에도소송을제기하기에는너무소송가액이작은경우를우려한의회는법원에대한접근을장려하기위해최소한의손해배상을보장하려는취지가있다. 7) 법정손해배상제도는변호사비용전환규정 8) 또는집단소송 (class actions) 이가져다주는것이상의절차적인센티브를제공하는것이라할수있다. 둘째, 법정손해배상규정은소송을신속하게처리할수있도록촉진시킨다. 법정손해배상은실손해증명과동일한수준의증명을요하지않고손해의정량화또는증명이어려울수있기때문에 9) 법정손해배상청구가훨씬간편하고신속한구제수단이된다. 경우에따라아주단순화된원고의입증책임이소송을제기하고자하는또다른인센티브로작용할수있다. 10) 루이뷔통상표사건에서 11) 제5 항소법원은의회가 Lanham법에따라법정손해배상을제정한이유를설명함에있어 위조의기록은종종존재하지않거나부적절하거나또는기만적인데이는관여한불법위조행위의규모나정도를의도적으로왜곡시키려는의도를갖기마련이어서이러한경우에실손해액을증명하는것이매우어렵기때문이라 는이유를제시한바있다. 셋째, 미국의법정손해배상규정은징벌적목적 (punitive purpose) 을가지 7) See, e.g., Perrone v. Gen. Motors Acceptance Corp., 232 F.3d 433, 436 (5th Cir. 2000) (noting that statutory damages under TILA encourage private attorneys general to police disclosure compliance) and Forman v. Data Transfer, Inc., 164 F.R.D. 400, 404 (E.D. Pa. 1995) (holding that statutory damages under the TCPA provide adequate incentive for an individual plaintiff to bring suit on his own behalf). 8) A New Dilemma for Plaintiffs in Counterfeiting Actions: Statutory Damages vs. Attorney Fees, s= 42bddc95-51a0-466b-aea6-1b9d8840bfde. 9) Douglas v. Cunningham, 294 U.S. 207, 209 (1935) (explaining that the statutory damages under the Copyright Act of 1909 give the owner of a Copyright some recompense for injury due to him, in a case where the rules of law render difficult or impossible proof of damages or discovery of profits ). 10) See F. W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc., 344 U.S. 288, 233 (1952) (noting that statutory damages under the Copyright Act are permissible when the calculation of actual damages would involve auditing the plaintiff's entire company). 11) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. LY USA, 2008 WL at 1 (S.D.N.Y. Oct. 3, 2008) 및그항소심판결 (Second Circuit 자판결 ).

12 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 7 고있다. 일부는징벌적성격을부인하는입장을취하기도하지만 12) 미국법원은저작권법에따른법정손해배상이 침해에대한징벌적제재 의역할을한다고밝힌바있고 13) 징벌적성격뿐만아니라보상적목적도동시에갖는다 고판시한바도있다. 14) 법정손해배상의징벌적요소가특정상황에서는적법절차의문제 (due process issues) 15) 를야기할수있다. 2. 두가지유형별대비고찰 (1) 제도적목적과기능의우선순위앞서살펴본바와같이통상법정손해배상제도는권리자의입증책임을대폭완화하고법원의손해배상액결정에대한재량범위를크게확대한것으로서 ⅰ) 권리자가입은손해에대하여적절하고신속한배상을보장함과동시에 ⅱ) 침해행위를억제하고자하는목적을가지고있지만그규정방식에따라어떤목적을우선시하여적용하고운영하는지가구별될수있는데미국과중국이이를대조적으로보여주고있다. (2) 규정방식에따른구체적유형화기준유형화의척도로 ⅰ) 당사자가실손해액에기한배상청구와법정손해배상 12) See, e.g., Harris v. Mexican Specialty Foods, Inc., 564 F.3d 1301, (11th Cir. 2009). 13) Cass County Music Co. v. C.H.L.R. Inc., 88 F.3d 635, 643 (1996). Accord on Davis v. The Gap Inc., 246 F.3d 152, 172 (2nd Cir. 2001) [ The purpose of punitive damages to punish and prevent malicious conduct is generally achieved under the Copyright Act through the provisions of 17 U.S.C. 504(c)(2) ]. 14) Burns v. First American Bank, 2006 WL , at *11 (N.D. Ill. 2006) [citing Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc., 523 U.S. 340, (1998)]. 15) 실손해에대한입증없이형사처벌에준하는과도한배상액을부과시킨다는측면에서문제 : Sheila B. Scheuerman, Due Process Forgotten: The Problem of Statutory Damages and Class Actions Missouri Law Review, Vol. 74, 2009; Blaine Evanson, Due Process in Statutory Damages Georgetown Journal of Law & Public Policy, Vol. 3, 2005.

13 8 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 청구를임의로선택할수있는지여부 ⅱ) 법정손해액의최저한도가정해져있는지여부 16) ⅲ) 의도적침해시상한선증액여부 ⅳ) 특수한경우에만제한적으로적용되는지여부등을들수있다. 이에따라 2가지유형으로구별해볼수있고각각의유형을대변하는나라로미국과중국이있다. 구분미국형중국형 법적성격 징벌적성격겸비 ( 징벌적배상형 ) 실손해입증부담경감위한보충적성격 ( 실손해입증완화형 ) 임의선택 가능 불가 하한선 유 무 악의시상한증액 유 (10배) 무 ( 별개로징벌적 3배배상신설 ) 대상제한성 상표위조행위에만적용 모든상표권침해에적용 (3) 양입법례의대조적차이점 1) 미국상표법상법정손해배상제도미국은위표의 4가지선택기준을모두충족하여징벌적성격이강한제도적장치임을알수있다. 연혁적으로살펴보면저작권의경우초기에는전보적성격과입증부담경감에치중한 보충적성격 의제도로출발하였으나위조범죄의조직화, 인터넷의등장등시대변화에따라징벌적성격이점차강화되어왔고현재로서는법정손해배상액산정에있어 침해의억제효과 를중요한변수로고려하고있다. 17) 한편상표법상법정손해배상제도는저작권법상징벌적성격이강화된이후인 1996년에뒤늦게도입되었고이와별개로미국은악의의상표위조행위 16) 조영선, 저작권침해로인한법정손해배상, 法曹 通卷 667 號 ( ), 128 면이하에서는앞의 2 가지기준을가지고저작권법상법정배상제도의성격과위상에대해비교적자세히논하고있다. 17) 저작권법상법정배상제도의자세한연혁과법리의발전과정에대해서는봉영준, 앞의논문, 2033 면이하참조.

14 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 9 에대해일정조건하에서실손해액이나이익액의 3배의손해배상 (treble damages) 을명하는규정 18) 도포함하고있어징벌적성격이강한시스템임을알수있다. 그러나이것조차본래의징벌적손해배상 (punitive damages) 제도와는구별된다. 우선징벌적손해배상제도는형식상민사적구제수단이지만그본질적인내용은형사벌로기능하고있다는점에서법정손해배상제도와법적성격에차이점이있다. 양자는인정요건에도차이가있는데징벌적손해배상제도는반복적 계속적불법행위에대한처벌이주된목적이므로행위자의 악성 이요구되며그배상의크기를결정하는데핵심적요소가된다. 반면법정손해배상제도는행위자의악성의정도와상관없이적정한배상과억지를담보할수있는수준으로결정하면된다. 행위자의고의성은비례차원에서제한적형태로만고려한다. 19) 이렇게상표법상법정손해배상제도는그목적과배상액의성격에서징벌적손해배상제도와구별되지만그경계선이점차허물어져가는경향을보여주고있다. 2) 중국상표법상법정배상제도중국은법정손해액 300만위안을명시하고있을뿐실손해액등전보배상액확증이곤란한경우에만적용가능하여임의선택이불가하고, 최소액을보장하는하한선도없고, 악의의경우그상한선을증액하는규정도없고모든상표권침해행위에적용되어대상적제한도없다. 이러한방식은손해액산정의어려움과입증부담경감차원에서전보배상원칙의보충적제도로만기능하고있다는것을보여주고있다. 18) 램햄법제 35 조 (b): 15 U.S.C (b). 19) 그외의추가적구별론에대해서는김태선, 미국배액배상제도및법정손해배상제도의도입에관한소고, 민사법학 제 66 호 (2014.3), 257~258 면.

15 10 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 3. 저작권법등타법령에서도입된법정손해배상제도와의비교 (1) 타법령과의비교 20) 상표법외에도저작권법과정보통신망법및신용정보법을비롯, 최근에개인정보보호법에도법정손해배상제도가도입된바있다. 21) 구분상표법저작권법정보통신망법 22) 신용정보법 23) 고의 과실요부 고의 과실입증책임 - - 입증책임전환 입증책임전환 선택기한 변론종결전 변론종결전 - 변론종결전 청구기간 - - 다른손해배상과의관계 산정의단위적기준 ( 수 ) 제 66 조의 2 에대신하여청구가능 실손해, 제 125 조또는제 126 조에갈음하여청구가능 1 이용자가개인정보의누출등의사실을안날부터 3년이내 2 개인정보의누출등이발생한날부터 10년이내 24) 제 32 조에대신하여청구가능 1 신용정보의누출등의사실을안날부터 3 년이내 2 신용정보의누출등이발생한날부터 10 년이내 25) 제 43 조에대신하여청구가능 무각저작물마다무무 20) 최경진, 새로도입된법정손해배상에관한비판적검토 개인정보보호관련법에서의법정손해배상을중심으로, 성균관법학 제 27 권제 2 호 (2015), 175 면도표를토대로수정보완함. 21) 개인정보보호법제 39 조의 2( 법정손해배상의청구 ) 1 제 39 조제 1 항에도불구하고정보주체는개인정보처리자의고의또는과실로인하여개인정보가분실 도난 유출 위조 변조또는훼손된경우에는 300 만원이하의범위에서상당한금액을손해액으로하여배상을청구할수있다. 이경우해당개인정보처리자는고의또는과실이없음을입증하지아니하면책임을면할수없다. 2 법원은제 1 항에따른청구가있는경우에변론전체의취지와증거조사의결과를고려하여제 1 항의범위에서상당한손해액을인정할수있다. 3 제 39 조에따라손해배상을청구한정보주체는사실심 ( 事實審 ) 의변론이종결되기전까지그청구를제 1 항에따른청구로변경할수있다 [ 본조신설 ] [ 시행일 ]; 이에관해서는최경진, 위의논문, 175 면이하참조.

16 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 11 법정손해액 산정고려사항 상한 5천만원 1천만원 300만원 300만원 증액 무 영리목적의고의침해시 무 무 5천만원 하한 변론의전취지와증거조사결과를고려하여상당한손해액을인정 청구요건 1 등록상표의사용 2 상표위조행위에만적용 1 둘이상의저작물을소재로하는편집저작물과 2 차적저작물은하나의저작물로봄 2 침해행위이전에저작물등의등록이되어있어야함 - 1. 신용정보회사등이나그밖의신용정보이용자가고의또는과실로이법의규정을위반한경우 2. 개인신용정보가분실 도난 누출 변조또는훼손된경우 22) 제 32 조의 2( 법정손해배상의청구 ) 1 이용자는다음각호의모두에해당하는경우에는대통령령으로정하는기간내에정보통신서비스제공자등에게제 32 조에따른손해배상을청구하는대신 300 만원이하의범위에서상당한금액을손해액으로하여배상을청구할수있다. 이경우해당정보통신서비스제공자등은고의또는과실이없음을입증하지아니하면책임을면할수없다. 1. 정보통신서비스제공자등이고의또는과실로이장의규정을위반한경우 2. 개인정보가분실 도난 누출된경우 2 법원은제 1 항에따른청구가있는경우에변론전체의취지와증거조사의결과를고려하여제 1 항의범위에서상당한손해액을인정할수있다. 23) 신용정보의이용및보호에관한법률 [ 시행 ] [ 법률제 호, , 일부개정 ] 제 44 조의 2. 24) 정보통신망법시행령제 18 조 ( 법정손해배상의청구기간 ). 25) 신용정보이용법시행령제 35 조의 8( 법정손해배상의청구기간 ) 1 신용정보주체는법제 43 조의 2 제 1 항에따라같은항각호의모두에해당하는행위가있었던사실을안날부터 3 년이내에신용정보회사등이나그밖의신용정보이용자 ( 수탁자를포함한다 ) 에게손해액의배상을청구할수있다. 2 제 1 항에따른손해액의배상은그행위가있었던날부터 10 년이지나면청구하지못한다.

17 12 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) (2) 비교를통해본상표법상법정손해배상제도의특색 1) 저작권침해로인한법정손해배상제도와의비교저작권법상 26) 법정손해배상제도와비교해볼때상표법상법정손해배상청구는그기본요건에있어등록상표의사용을요하는점과상표권침해태양중위조행위에의한침해에국한하여적용된다는특색이있다. 법정손해액산정에있어저작권법상에는산정에관한객체적인기준에대하여각저작물마다그대상이될수있음을명백하게밝히고있는반면상표법에는대응기준이명시되어있지않으며, 영리목적의고의침해시법정손해액증액규정도저작권법에만있고상표법에는부재하다. 하한선이없고법정배상액산정고려사항을구체적으로제시하지않고재량적상당액으로포괄적으로만규정한것은공통점이다. 2) 정보통신망법과비교한특색우리가자발적으로지적재산권법밖에서법정손해배상을도입한첫번째예이다. 고의과실의입증책임을전환시킨것과독자적인청구권행사기간, 즉시효기간을둔것이특징이다. 정보통신망법제32조의2의법정손해배상은증거법적으로는손해와손해액에관한증명도를경감시켜주는제도이지만, 실체법적으로실손해전보를넘어독자적으로제재목적내지기능을갖고있지않다. 다만, 독자적인청구권행사기간, 즉시효기간을규정한이상그효과로실체법상별도의손해배상청구권을성립시키는특수한불법행위규정이라고보면소송법상별도의소송물로취급할수밖에없는특징이있다. 27) 26) 저작권법제 125 조의 2 제 1 항에서법정손해배상과관련하여 침해된각저작물등마다 1 천만원 ( 영리를목적으로고의로권리를침해한경우에는 5 천만원 ) 이하의범위에서상당한금액의배상을청구할수있다. 고규정하고있다. 동법동조제 2 항에서는 둘이상의저작물을소재로하는편집저작물과 2 차적저작물은제 1 항을적용하는경우에는하나의저작물로본다. 고규정하고있다. 27) 이동진, 개정정보통신망법제 32 조의 2 의법정손해배상 : 해석론과입법론, 法學 55 권 4 호 ( 통권 173 호 ), 서울대학교법학연구소, , 365 면이하참조.

18 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 우리상표법에도입된법정손해배상제도의특색과성격 (1) 전보적 보충적성격우리상표법상도입된법정손해배상제도는후에상술하듯이 ⅰ) 의도적침해에대한상한의가중규정이없고 ⅱ) 법정손해액의상한만있고하한선이없다. ⅲ) 고의와과실의구분없이일원적으로규정하고있는점 ⅳ) 등록상표가사용되고있는경우만을전제로해서인정되는점과 ⅴ) 한미 FTA 규정상완전배상의이념 28) 을고려하면피해전보적성격이강하고입증책임의부담경감에치중된성격을갖는다고일응정리해볼수있다. (2) 예방적 징벌적성격한편우리상표법상도입된법정손해배상제도는동시에 ⅰ) 원고가손해액입증가능성과무관하게임의적으로선택가능하고 ⅱ) 그적용은상표권침해일반에모두적용되는것이아니라대상적제한을두어위조행위에국한하여적용되고있다. ⅲ) 한미 FTA규정에서법정배상액이장래의침해에대한억제력이있을것을요구하고있는점 29) 을고려하면예방적, 징벌적성격도동시에지니고있다고할수있고, 향후정책적판단에따라얼마든지징벌적손해배상으로서의성격을강화할수있는여지도있다. (3) 정리결론적으로우리상표법에도입된법정손해배상제도는전보적성격과징 28) 침해로부터야기된피해를권리자에게완전히배상하기에충분한액수이어야한다 (an amount sufficient to compensate fully the right holder for the harm caused by the infringement). 이는최저생계비와상표등록유지관리비, 통상사용료등을고려하여하한을정함에활용할수있다. 29) 협정문에의하면법정손해배상액은우선장래의침해를억제하기에충분한액수 (an amount sufficient to constitute a deterrent to future infringements) 이어야한다. 이는배상금액의부과가침해자에게는물론일반예방효과를고려하여침해가능성이있는업자들에게큰부담이되어서심리적으로범죄의억제효과를가져올수있을정도는되어야하는것으로해석된다.

19 14 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 벌적성격을동시에지닌혼합형의성격을가진독특한제도라할수있으며, 운영상방점을어디에두느냐에따라사뭇그모습이달라질수있는여지가있다. Ⅲ. 재량적손해배상인정제도와비교한독자적존재의의 1. 재량에의한상당한손해액의인정 (1) 도입의배경과취지상표권침해로인한불법행위의경우에도상표권자가손해배상을받기위해서는자기가입은실제손해를입증하여야하는데무체물인상표권침해로인한실제손해를입증하는것은쉬운일이아니므로우리상표법은손해배상의청구에관한몇가지특례를두고있으며최근에는소위 재량적손해배상액인정 ( 상표법제67조제5항 ) 조항을도입하였다. 30) (2) 본규정의적용과운영현황 2000년부터 2013년경까지의상표권침해손해배상적용실태를조사하였던선행문헌에의하면, 31) 약 7할이상 (70.2%, 전체 37건중 26건 ) 의사례에서본조항을활용하고있음을보여주고있다. 역시적용사례조사를통한최근선행연구 32) 에의하면, 최근몇년간상표침해사건등 33) 손해배상이인정 30) 상표법제 67 조제 5 항및저작권법제 126 조 ( 손해액의인정 ): 법원은손해가발생한사실은인정되나제 67 조의규정에의한손해액을산정하기어려운때에는변론의취지및증거조사의결과를참작하여상당한손해액을인정할수있다. 31) 조영선, 상표권침해에대한구제법리의재검토 경과실감액을중심으로, 법조 제 683 호 ( 법조협회, ), 49 면. 32) 박준석, 지적재산권침해의손해액입증곤란시 상당한손해액 의인정에관하여, 인권과정의 2013 년 12 월, 86 면. 33) , 2009 가합 91861; , 2010 가합 76295; , 2012 가합 41743;

20 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 15 된지재침해사례들중약 7할 (71.92%, 전체 57건중 41건 ) 이상의사건에서본조항에의지하고있음을확인할수있다. 이와같이지적재산권침해로인한손해배상을긍정한판례들은 상당한손해액인정조항 을다른입증책임경감조항에비하여훨씬자주활용하고있음을알수있다. 재량에의한손해배상규정과새로도입된법정손해배상규정을그차이점을중심으로비교하여정리하면아래와같다. (3) 법정손해배상규정과의비교첫째, 법정손해배상의경우에는상표위조행위에한정하여적용되지만제 67조제5항 ( 재량적손해액결정 ) 은유사범위를포함한상표권침해전반에대해적용된다. 둘째, 법정손해배상은상표권자의선택적청구가있어야판단할수있으며그법정손해액을법원이재량껏인정할수있지만그범주의상한이법정되어있고사실상산정방법이계량화되어있다고볼수있는것인반면상표법제67조제5항의경우는원고의청구와무관하게법원이재량적으로인정할수있고손해액인정은법정되어있지않으며변론의전취지를고려한상당한손해액으로법원의재량의폭이넓다. 셋째, 상표법제67조제5항이보충적성격을지녀손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에만적용가능한반면법정손해배상은이러한객관적요건을제도이용자의주관적선택으로대체한것이다. 34) 따라서법정손해배상은입증의곤란여부와무관하게상표권자가선택하여청구하면법원은이에기속된다. 넷째, 법정손해배상은그본질상법원이손해배상액산정에있어징벌적성격 ( 침해억제 ) 을감안한판단도가능한반면, 상표법제67조제5항의경우는실손해배상원칙의틀안에서규율되어야한다는제약을벗어나기어려워보인다 , 2011 나 및그원심인 , 2010 가합 ) 이동진, 앞의논문, 383 면.

21 16 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 2. 하급심판결의실태와제기되는쟁점들 (1) 법정손해배상제도의위상과성격에대한인식최근내려진하급심판결들 35) 을분석해보면아직상표법제67조의2( 법정손해배상의청구 ) 를근거로하는손해배상청구는드물게발생하고있고청구한사안의구체적내용을살펴보더라도독자적인청구권원으로서의의미를가진사건은거의발견되지않고있는등상표법상법정손해배상제도는다음과같이실무상제도이해와인식이아직미흡한상태에있다는것을알수있다. 첫째, 청구요건을제대로심리, 판단하지않고있다. 등록상표사용요건은심리하고있으나원피고표장의동일성내지위조상표의해당여부판단은전무하며, 법정손해배상으로변경을청구하지않았는데도법원이적극적으로심리한사례도있다. 둘째, 손해액의구체적인정과관련하여제기되는문제점도드러나고있다. 손해액산정시의고려요소에대한기준도제대로제시되지않고있으며인정금액도고작 1백만원을인정한것이다고법정손해배상액인정은제67 조제5항의인정금액을초과하는경우에대해서만인정하는것처럼설시하고있는판결도보이고침해한상표가여러개인경우도총배상액산정시곱하여산출하지아니하고있음을알수있다. (2) 당사자들 ( 또는소송대리인변호사 ) 의제도인식또한현재까지나온소수의하급심판결들을통해서보면, 당사자들 ( 또는소송대리인변호사 ) 의인식은다음과같은두가지측면에서볼때상표법제 67조의2에기한손해배상청구권은상표법제66조의2, 제67조에기한손해 35) 1) 서울고등법원 2013 나 71694( 병합 ) 판결, 2) 광주지법 2014 가합 58261( 본소 ) 2014 가합 60769( 반소 ) 판결, 3) 서울고등법원 2014 나 판결및그 1 심판결인서울중앙지법 2012 가합 판결, 4) 서울중앙지법 2013 가합 판결, 5) 서울중앙지법 2014 가합 판결등 ( 뒤에서간단히분석함 ).

22 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 17 배상청구권에비해손해배상책임의발생및손해액에관한요건과입증책임은완화된반면, 인정금액은보다적은청구권으로이해하고있는것으로추측되고있다. 첫째, 소의형태측면에서, 하급심사건들중단독으로, 처음부터, 상표법제67조의2에기한손해배상청구를하는경우가매우드문것으로보인다. 주로주위적 예비적청구의형태 36) 를취하고있고, 처음에는상표법제67 조에기한청구를하였다가청구가기각된후비로소항소심에서제67조의2 에기한청구로교환적소변경을한사안도있다. 둘째, 요건사실과그에관한주장 입증의측면에서, 하급심실무에서발견되는사안들중에는상표법제67조에기한손해배상청구의요건사실이충족되지못한사건 ( 통상사용권자의청구, 사용중이아닌등록상표에관한청구, 유사상표사용으로인한침해등 ) 이대부분이다. 이러한사건들에서당사자들의주장내용은상표법제67조의2가상표권자의권리보호를위하여새로이도입된제도이므로청구권행사요건을기존의청구권보다완화하여인정하는것이입법취지에부합된다고보고있는듯하다. 그러나법원에서는위와같은주장들이명문의규정에반한다고보아받아들이지않고있다. 또한, 요건사실에관한주장 입증은동일하게하면서 37) 그청구권원만을주위적 예비적으로기재하는경우도있다. 이는상표법제67조와제67조의 2의요건사실이상이하다는점을간과하고후자의경우가당연히완화된요건을전제로할것이라는인식을바로보여주는예라고여겨진다. 셋째, 실무상당사자들이법정손해배상제도에기대하는바는좀더폭넓은권리보호인것으로보인다. 즉 상표권자 ( 서비스표권자 ) 가상표를사용할것 ( 이하 상표사용요건 이라함 ) 을충족하지못한경우에도상표법제67조의2 에기한청구라면손해배상청구가인정될것으로기대하는듯이보인다. 이는상표권을특허권과달리취급하여상표사용요건을충족하는경우라야 36) 상표법제 67 조에기한청구를주위적청구로, 제 67 조의 2 에기한청구를예비적청구로함. 37) 예컨대유사한상표사용으로인한침해라고명시적으로주장 입증하는경우.

23 18 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 비로소손해가발생한것으로보아손해배상책임을인정하는대법원의입장에대한비판적견지와도맥을같이하는것으로보인다. 넷째, 그런데당사자들이나변호인들의기대와달리원래법정손해배상제도는상표사용주의를취하고있는미국에서유래된것이라는점과명문의규정에비추어보면도입된법정손해배상제도에의하더라도입증완화를제외하고상표사용요건이불필요하다는등기존손해배상제도보다책임인정요건측면이완화된것이아니며오히려상표권의남용가능성과그수혜자가대부분외국명품회사일것을우려하여청구요건이강화되어있는 ( 사용요건명시, 위조행위로제한 ) 제도라고할수있다. 3. 차별화와독자적존재의의에대한검토필요성 이러한실정하에서새로도입된법정손해배상제도의독자적인존재의의를어디에서찾아야할지를고민해보아야한다. 38) 이를위해법정손해배상제도 ( 상표법제67조의2) 와재량에의한손해액인정규정 ( 상표법제67조제5항 ) 과의관계를자세히살펴볼필요가있다. 특히동일한요건사실 ( 동일성범위내의상표를사용함으로인한침해사건 ) 을전제로, 청구권원을달리할실익이있을지살펴볼필요가있다. 먼저손해액산정시고려요소는변론전체의취지, 증거조사결과를고려하는것으로, 대체로상표의인지도나브랜드가치, 침해행위의내용, 침해기간, 소송수행의경과 ( 피고의자료제출거부등 ) 등이될것이므로큰차이가나지않는다. 다음으로손해액인정범위는위와같은고려요소에비추어볼때손해액이 5천만원을초과한다고주장하는사안에서는차이가있으나, 그렇지않은사안에서는차이가나지않을것으로보인다. 또한, 후술하는바와같이상표법제67조의2에서 5천만원의상한을등록상표별상한으로이해할경우에는양자간의차이는더욱줄어들것으로보인다. 38) 이하골자는 11 월 2 일발표시의토론자였던재판연구관의토론내용임.

24 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 19 그렇다면, 결국상표법제67조의2가의미있게활용되는경우는, ⅰ) 상표권자 ( 서비스표권자 ) 가사용중인상표 ( 서비스표 ) 에관하여그와동일성범위내의상표 ( 서비스표 ) 를사용한행위자를상대로 ⅱ) 손해액에관한번거로운입증활동 39) 없이 ⅲ) 신속하게 5천만원이하의손해를배상받고자하는경우에한정되는것이아닌가하는의문도들고그한도액 5천만원이너무작다는생각도든다. 이러한사정들을모두고려하여새로도입된법정손해배상제도의독자적존재의의, 기존의손해배상제도와차별화되고실무상유용하게활용될수있는영역이무엇인지에대한검토가필요해보이며특히, 재량에의한손해배상액인정규정 ( 제67조제5항 ) 과의차별적운영에대해정리가요구된다. 4. 제 67 조제 5 항과비교한적용및운영상의차별화에대한검토 (1) 본규정의운용에대한평가 1) 비판론적용사례에서보여준법원의본호규정적용선호현상을바라보는시각에도뚜렷한차이가보인다. 본조항은 증거에의해증명 을함으로써사실인정을한다는민사소송의전형에서벗어난조항이므로보충적으로적용되어야 40) 마땅하고이조항을활용하는비율이증가하는현상은법원이손해액에대한충분한심리대신재량에의한손해액산정의안이함에익숙해진결과일수있다는비판적시각도있다. 41) 39) 장기간에걸친거듭된과세관청에대한제출명령신청, 문서송부촉탁신청등. 40) 이규정을바로적용하기보다, 양도수량인정조항, 손해액추정조항, 통상의실시료인정조항 등여타입증책임경감조항들을먼저적용할지검토하는것이바람직하다. 41) 조영선, 각주 31) 의논문 49 면.

25 20 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 2) 확대적용론그러나현실에서는여타입증책임경감조항들에의한지적재산권침해의손해배상청구는여전히증거에의해 증명 을요구하는민사소송의큰틀에서벗어나있지않기때문에벽에부딪히는경우가아주많다. 즉증거조사의결과에의한증명에의해서만손해액입증을인정할경우입증실패로귀결될확률이지적재산권사건에서는일반민사사건보다한층높다. 따라서손해액추정조항과같은여타의입증책임경감조항만으로는이런어려움을제대로해소하기어려워 상당액손해액인정조항 의역할이무척중요하며앞으로더그역할확대가필요하다는견해 42) 도있다. (2) 양자의차별적운영의필요성과차별화기준앞서살펴본바와같이법원에의한법정손해액인정과정과기준은상표법제67조제5항 ( 재량적손해액결정 ) 과크게다르지않으며, 법원으로서는비교적자유로이합리적인방법을채택하여상당한손해액을산정할수있는여지가있다. 그러나전술한바와같이양자는제도본질상의차이는물론적용대상과요건면에서여러가지분명한제도적차이점이있고상호보완적으로운영될수있는여지가충분히있으므로향후차별적제도로서그운영의묘를발휘해나가는것이바람직하다고생각된다. 차별적운영방안으로다음과같은방안을생각해볼수있다. 첫째, 상표위조사건은거의단속의대상일뿐본안에서침해의실체적관계를다툴여지가거의없으므로법정손해배상제도는신속하게심리를끝내는것을최대의장점으로살려나아는차별적운영이필요해보인다. 43) 둘째, 위조는주로명품, 즉주지저명상표가타깃이되므로법정손해배상제도는주지저명상표의일방적침해로부터의보호를강화하는제도적장치 42) 박준석, 앞의논문, 88면. 43) 실재미국에서상표법정손해배상의대부분의경우본안에서심리할만한쟁점이거의없어법정손해배상사건의약 1/3은약식재판을하는동안또는그직후에이루어졌다. 원고에게는이렇게빠르다는것이법정손해배상을추구하는이상적인모습처럼보인다.

26 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 21 로운영하고, 재량적손해배상은침해여부를다투는일반상표권침해사건에서입증의부담을경감해주는장치로운영하는것도한방법이다. 셋째, 상표법상법정손해배상제도는위조상품제조유통행위를근절하여법질서를바로잡아야한다는차원에서형사적구제와연계하여운영함으로써상표위조범들에게재정적부담을추가로지워서일반예방적효과를거두는정책의지렛대로활용할수있다. Ⅳ. 상표법상법정손해배상제도의운용방향 1. 법정손해배상제도의기본역할과방향에관한쟁점 (1) 실손해발생과전혀무관하게인정될수있는제도인가? 기본적청구요건을충족하면무조건소정의금액을인정하여야하는가? 앞서살펴본바와같이법정배상제도의기저에는손해전보적성격이기본적으로깔려있으므로최소한손해발생의개연성이충분히인정되어야최소한의법정배상액을인정할수있다. 입증된실손해액은법정손해배상액산정에도크게영향을미칠수있다. 따라서가능하다면충분한입증을하게하는것이바람직하다고볼수있다. 특히상표는저작권의경우와달리상표그자체가아니라사용에의해화체된신용을그보호대상으로하는것이어서인용표장이등록상표라도불사용상표인경우는물론, 훼손될신용이화체되어있지않은경우라면배상액인정을거부하여도무방하다고생각된다. 우리상표법상법정손해배상청구는원고인상표권자가자기의등록상표를사용하고있는경우를기본요건으로요구하고있어서기본요건을충족하면최소한의법정손해액은인정되는것으로볼수있다. 다만, 이론상으로보면, 법문에서법정손해액의하한을별도로두지않아서극단적인경우법정손해배상액이 0에수렴할수있은경우도상정해볼수는있으나실무상

27 22 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 현실로발생하지는않을것으로예측된다. 전보배상의보충적성격에충실한중국의판례를보면, ⅰ) 원고의상표가상업적으로사용되지않은경우로서실손해발생의입증증거가없는경우 44) ⅱ) 관련침해상품이실제로시장에서유통되지않은경우 45) ⅲ) 원고상표의인지도가지나치게낮은경우 46) ⅳ) 등록한기간이짧고지리적위치등원인으로보아피고의권리침해정도가약하여원고의손해를초래할수없는경우 47) 등에있어서는원고의법정배상청구를인정하지않았다. 반면, 적용대상을상표위조행위에국한하고그바탕이사용주의국가인미국에서는이러한사례를찾아보기어렵다. (2) 법정손해배상제도의 보충적성격 을고려하지않아도되는지여부 1) 실손해액입증이가능한경우혹은입증곤란성과무관하게인정되는것인가? 실손해액입증이가능한경우에는법정손해배상을청구할수없는것인가? 48) 그럼에도불구하고법정손해배상을임의적으로선택하여청구가능한것인지가문제될수있다. 법문을문리적으로해석하면제67조제5항의경우와같은제약조건이없으므로소송과정에있어서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우 49) 로국한되지않는다고해석된다. 따라서상표권자는입증곤란여부를불문하고법정손해배상을임의적으로선택할수 44) (2010) 浦民三 ( 知 ) 初字第 801 号민사판결참조. 45) (2009) 赣民三终字第 44 号민사판결참조. 46) (2012) 安知民初字第 0006 号민사판결참조. 47) (2007) 新民三初字第 36 号민사판결참조. 48) 1909 년미국저작권법입법과정에서쟁점으로부각한이슈이다 ( 봉연준, 앞의논문, 29 면 ). 49) 제 67 조 5 법원은상표권또는전용사용권의침해행위에관한소송에있어서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우 ~.

28 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 23 있는것으로해석된다. 법정손해배상제도는실손해배상의원칙에중대한수정을가한것으로입증부담을들어주고증명의정도를경감시켜주는기능을수행하며이를넘어서서보다신속한구제가가능하도록하는기능도있으며입증부담의경감외에징벌적기능도작용하고있으므로원고가상표권침해에따른손해배상청구를함에있어위조에의한상표권침해사실이증명된이상상표권자가입은손해액을구체적으로증명하지않더라도법률이규정한금액의범위내에서손해배상을청구할수있고, 오히려입증곤란성여부와무관하게선택하여청구할수있다는데본제도의실익이있다. 이점이제67조제5항과중대한차이점중의하나임은앞서자세히살펴본바와같다. 2) 손해배상규정의법적용순서의단계성을무시해도되는가? 원고가실손해액입증이가능한경우에도청구할수있는가? 법정손해배상의기본적청구요건을충족하는한법원은원고인상표권자의선택에기속될수밖에없으므로법정배상청구를선택한원고의선택을존중해주면된다. 따라서법적용순서에있어굳이원고의실손해액입증과관련된규정인 양도수량인정조항, 손해액추정조항, 통상의실시료인정조항 등여타입증책임경감조항들을먼저적용할지여부를검토할필요가없다. 이점역시제67조제5항과중대한차이점중의하나임은앞서자세히살펴본바와같다. 같은맥락에서원고가실손해배상액을입증할수있는충분한증거를제출할수있는경우나소송과정에서증거가현출된경우에도원고가법정손해배상청구가유리하다고판단하여선택하였다면굳이이를실손해배상청구로변경을유도할필요가없다고보인다. 다만, 법정배상액의결정에있어실손해액을충분히감안하여판단하기만하면된다.

29 24 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 2. 우리법체계와의조화우선 vs 법정손해배상제도역할존중과능동적활용 (1) 우리법체계와의조화우선관점법정손해배상도입당시에도그도입을반대한입장에서는 ⅰ) 법정손해배상제도가대륙법계국가인우리법체계에는맞지않으며, 손해배상제도에관한민사법일반원리를변경하는문제점 50) ⅱ) 미국이주도하고있는제도로서아직국제적으로일반화된제도가아니라는점 ⅲ) 외국에저명상표에대한침해가많은현실상외국상표권자에게만도움이될것이라는등의문제점지적이있었다. 51) 나아가 ⅳ) 법정손해배상제도의무분별한도입은적합성의원칙, 필요성의원칙, 비례성의원칙으로나타나는헌법상과잉금지원칙에위배될소지가있으므로불가피한사정으로도입을검토하더라도법정손해배상청구의인정요건과범위의설정에신중을기하여야할필요가있다는지적이있었다. 52) 특히적법절차위반측면은최근미국의학자들간에도징벌적성격이강화된미국법정손해배상제도의개정을요구하는목소리가들려오기도한다. 53) 입법시에이러한우려를반영하여미국상표법상의법정손해배상제도를액면그대로받아들이지않고미국상표법과달리 ⅰ) 법정손해액의하한선을설정하지않고그상한도과도하게설정하지않았고 ⅱ) 상표권자의사용요건을삽입하고 ⅲ) 의도적침해의경우도상한액을가중하는규정을두지않았고 ⅳ) 상표와상품갯수를독립승수로규정하지않음으로서향후부정적측면의보완을통한탄력적운영을통해운영의묘를발휘할수있는여지를남겨두었다고할수있다. 50) 한미 FTA 저지지재권분야대책위원회, ( 집행분야 ) 성명서 node/35. 51) 자세한사항은, 김원오, 앞의논문, 5 면참조. 52) 이종구, 한미 FTA 의이행에따른미국의법정손해배상제도의도입과그한계, 산업재산권 제 23 호 (2007.8), 면. 53) Pamela Samuelson and Tara Wheatland, Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform, William & Mary Law Review, Vol.51, p.439, 2009, UC Berkeley Public Law Research Paper No

30 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 25 그럼에도불구하고비판론의논거에서제시된바와같은문제점들이사라진것도아니며실손해배상체계와근본적으로상이하여법정손해배상제도는우리민법상 실손해배상원칙 에위배되는측면이분명히있으므로, 우리법체계와의조화라는화두를항상염두에두어야할필요가있다. 또한아직도위조의타깃은주로외국저명상표인경우가많고상표위조는영세상인들의생계수단인현실도감안하면당장에는청구요건해석이나법정손해액산정에있어전보적, 보충적으로운영하는것이제한적입법을단행한입법취지에부합된다고할수있다. 같은맥락에서법정손해배상청구제도가신설되었다고하여이것이원고인상표권자에게남용되거나악용되는경우는바람직하지않고, 54) 법원이과도한재량적판단에안주하는것도바람직하지않으며, 손해배상제도의기본은여전히실손해액전보에있기때문에앞서제기한기본역할의수행에있어보충적성격을감안하여운영하는것도고민하여야한다. 다만앞서살펴본바와같이법정손해배상제도는제도본질적으로상표법제67조제5 항의상당한손해액인정규정과차이가있어차별적으로운영되어야하는것도분명한요구이다. Ⅴ. 입법론적재고가필요한사항에관한검토 1. 상한선의증액과하한선의설정문제 (1) 상한선의증액 2007년상표법에법정손해배상제도가도입된이후에미국이법정배상액 54) 역하이재킹처럼상표사냥꾼이상표제도에무지한자로부터합의금장사를할우려가있으므로상표권자의상표사용요건을훨씬강화해야한다고주장하는견해가있다. [ 김석준, 상표법상법정손해배상에관한비교법적고찰 : 고의의차별적취급및사용요건의강화를중심으로, 安岩法學 통권제 42 호 (2013.9), 543~549 면 ].

31 26 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 의상 하한과고의침해시상한증액을각각 100% 상향조정하였고, 중국도악의적침해시 3배손해배상제도를도입하고상한액을 6배로증액하여 300 만위안으로조정한것을감안하면현행상한액 5천만원은우리나라의경제규모에비해상대적으로낮은금액이므로증액할필요가있다. (2) 악의적침해배상액가중우리상표법상에서는상표위조행위의주관적위법요소판단에있어경중의고려없이상표위조행위를구별하지않고획일적으로 5천만원이라는법정손해액상한이정해져있을뿐악의의경우상한가중규정이없다. 따라서상습적이고악의적인상표위조자에대해서강력한법적제재가적용될수없고제외국에서의입법례 55) 및우리저작권법과비교 56) 하여보더라도악의적, 의도적인침해자에대한구제조치가상대적으로미흡하고법정손해배상제도의본질적취지에어긋난다고볼수있으므로이에대한법적정비의검토가필요하다는견해가다수있다. 57) 나아가고의의차별적취급을강조하면서어떤경우를의도적인침해로볼수있는지를판단하는세부기준에대해아주상세히논하고있는견해도있다. 58) 물론법정손해배상에도상표권침해를예방하거나억제하는 2차적기능이복합적으로작용하고있음을부인할수없으나상표위조행위는대부분의도적으로이루어지는측면이있고, 총액산정은상표수와상품종류별승수를곱할수있는변수가있고, 위조범들이대개영세상인반면타깃이되는상표들은대개외국의유명상 55) 싱가포르상표법제 31 조 (5) (c); 미국상표법상법정손해배상액은기본적으로최저 1,000 달러이상 20 만달러이하로정하고있고, 위조가의도적 (willful) 으로이루어진악의적인침해인경우에는최고 200 만달러까지의범위내에서법원이결정한다 (15 U.S.C (c). 56) 상표법과함께법정손해배상제도를도입한저작권법의경우에도영리를목적으로하여고의로권리를침해한경우법정손해배상의상한을 1,000 만원에서 5,000 만원으로상향하여규정하고있다 ( 저작권법제 125 조의 2 제 1 항괄호 ). 57) 정태호, 개정상표법의주요문제점들에대한고찰, 산업재산권 통권제 38 호 (2012 년 8 월 ), 210 면. 58) 김석준, 앞의논문, 533 면.

32 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 27 표들이어서시행초기부터징벌적성격에방점을두고개정해나아가기보다는현행체제하에서운영의묘를발휘하면서독자적정체성을확립해나가는것이급선무라고할것이다. (3) 하한선설정을둘러싼공방하한선이법정되는것은침해행위에대한최소배상액보장을의미하므로권리자보호가두터워지고, 침해에대한징벌적, 일반예방적성격을부여하는역할을하게한다. 59) 한편저작권법영역이지만하한선을두지않은이유에대해서는법정손해배상액은침해된저작물수를기준으로하므로, 하한선을정할경우개별저작물로서는소액이라고하더라도인터넷을이용한광범위한침해등침해된저작물이대량일때에는침해자가감당하지못할거액의손해액과실손해액과의갭이커지는불합리한결과를초래할우려가있다는점에근거하고있다. 60) 이에대해저작권법과는달리, 상표에있어서는그특성상온라인상에서라도특정상표와상품에대해위조가집중적으로이루어지는것이일반적이므로침해자가감당하지못할정도의저작물단위의손해배상이이루어질수있는저작권법상의법정손해배상제도의문제점을상표법상의법정손해배상제도에획일적으로대입해볼수없다는점과저명상표권자보호가너무소홀해진다는이유, 61) 혹은법관의재량권남용방지, 당사자의예측가능성및법적안정성보장과소권의남용을방지하는차원에서 62) 하한을두는것이타당하다는견해가제시되고있다. 하한선을두는문제는도입검토시부터공방이많았던쟁점이지만이역시복합적성격을지닌상표법상법정손해배상제도를향후어디에방점을두고운영해나갈것인가에따라결정할사안이므로좀더경과를지켜보아야할것 59) 조영선, 각주 16 의논문 135 면. 60) 문화관광체육부, 한 미 FTA 이행을위한개정저작권법설명자료 , 43 면 ; 오승종, 저작권법, 1446~1447 면. 61) 정태호, 앞의논문, 213 면. 62) 차상육, 저작권법상법정손해배상제도의비교법적고찰, 法學論攷 第 47 輯 (2014 년 ), 357 면.

33 28 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 이다. 2. 적용예외사유의명시 : 제조당시의적법성여부 현행규정은법정손해배상청구의기본요건을충족하면법정손해배상청구가인정되고그적용예외사유를별도로두지않고있다. 이에비해미국은위조상품의정의에관한단서규정 63) 에서 문제된상품의제조당시에는상표권자로부터상표사용에대한허락을받은지위에있었던경우는포함하지않는다 고명시하고있다. 예컨대라이선스계약에따라상표권사용허락을받고합법적으로제조한제품을계약종료후재고처리기간이경과한다음에도판매를계속하는경우를들수있다. 혹은진정상품의병행수입에해당하는경우등에있어서소위실시행위독립의원칙에따라판매나수입의대상이된제품의표장이상표권자의상표와동일한경우라고하더라도통상의상표권침해만인정하면족하지상표위조행위로보아법정손해배상의대상이되도록하는것은바람직하지않기때문이다. 따라서해석의시비를없애고합리적인제도운영을도모하기위해서는우리도이점을고려하여예외규정을분명하게명시할필요가있다. 예컨대, 제67조의2 제1항에단서를두어, 문제된상품의제조당시에는상표권자로부터상표사용에대한허락을받은지위에있었던경우 는포함하지않는다고명시할필요가있다. 63) 15 U.S.C 1116 (d)(b)(ii) but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacturer or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

34 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 기타개정의필요성에관한논의 (1) 법정배상액산정의단위적기준의설정앞에서살펴본바와같이미국상표법에서도 1개의상표와그에관련된각상품종류및서비스업유형별로법정손해배상액의한도를규정하고있고, 미국과 FTA를이미체결하고법정손해배상제도를운영하고있는싱가폴에서도미국과같은기준을명시하여운영하고있다. 따라서우리상표법상에서도 5천만원이라는법정손해배상액의한도를적용할수있는기본단위를결정짓는객체적기준을마련할필요는있다고생각되며, 그기준으로는미국과싱가폴의입법례와같이위조된상표및판매된각상품및서비스업유형별 (per counterfeit mark per type of goods or services) 로법정손해배상액의한도를청구할수있도록하는것을우선생각해볼수있겠지만 64) 상품종류 (per type of goods) 는개별상품으로보기어렵고타입이라는기준이모호하므로상품류구분이나유사상품군등의보다실무적으로잡음없이명확히적용할수있는기준이마련되어야할것으로보인다. (2) 법정손해액확정시고려요소명시싱가폴상표법, 하도급법등과같이우리상표법또한법정손해액확정시필수적고려사항을구체적으로법문에명시하는것도좋은방법이될수있을것으로생각되나향후운영의경과를지켜보면서축적된판례에기초하여기준을정립해나가는것이더합리적일것으로여겨진다. (3) 청구권선택기한명시부분의삭제해외입법례등과불필요한오해를불식시키기위해삭제하는것이바람직하다는의견 65) 이있으나미국 66) 에도청구 ( 변경 ) 선택가능시기에관한내 64) 정태호, 앞의논문, 206 면이하. 65) 정태호, 앞의논문, 214 면. 66) 15 U.S.C (c) ~ 법원에의한최종판결이내려질때까지는언제든지 (may elect~

35 30 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 용이있고이규정은선택의시기를규정한것일뿐청구권행사제한이나변경가부에방점을둔규정은아니므로논란거리가될만한본질적인문제는아닌것으로보인다. Ⅵ. 결론 법정손해배상제도는본질상위조증거자료파기가보편화되어있는관행상손해입증이어려운상표위조소송시손해배상액이지나치게적게산정되는경우를방지하고소규모침해자에대한효과적인억제책을마련할수있다는장점도있다. 특히손해배상액산정에관한다양한특례규정에도불구하고현실적으로상표권침해소송에서손해배상액에만족하는경우는드문현실이므로법정손해배상제도는상표권의실질적보호에기여하고상표위조행위를근절하는데정책적지렛대로활용할수있는유용성도분명히갖추고있는제도이다. 한편, 최근우리상표법에법정손해배상제도가도입된이후에미국이법정배상액의상 하한과고의침해시상한액을각각 100% 상향조정하였고, 중국도악의적침해시 3배손해배상제도를도입하고상한액을 6배로증액한것을감안하면국제적추세는징벌적목적에점차더비중을두고법정손해배상제도를운영하는쪽으로방향을잡아간다고할수있다. 더욱이최근타결된 위조 불법복제방지협정 67) (ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agree- at any time before final judgment) 실손해의배상을청구하는것에대신하여법정손해배상으로변경할수있도록규정하고있다. 67) 2005 년 7 월일본고이즈미총리가 G8 정상회의시 TRIPS 협정을보완하는 legal regime 제정의필요성을제기하여추진하게되었다. 상표권및저작권중심의지재권집행분야를규율하는 TRIPs-Plus 수준의복수국간협약으로지재권집행분야에있어국제기준수립을목표로한다. 한국, 미국, 일본, EU, 캐나다, 스위스, 호주등 11 개국이참여하고있다 ( 외교통상용어사전, 대한민국정부 ) 년 10 월도쿄회의를끝으로모든협상이종료하였다. 이협약은지적재산권의집행에관한국제기준을정하기위한것으로서 2008 년 6 월부터미국, 유럽연합, 한국, 일본, 싱가포르등이협상을시작하여국가숫자

36 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 31 ment) 에서상표권및저작권보호수단으로법정손해배상제도도입을의무화하고있는것을보면향후에는이에서명하였지만아직법정손해배상제도를수용하지아니한 EU 및일본도수용이불가피할것으로예상된다. 따라서비록타의적인것이긴하나상표법에도입된법정손해배상제도는모든상표권침해에적용되는것이아니라상표위조행위 (counterfeiting) 에국한하여적용되므로보다능동적으로법정손해배상제도를활용하는자세가요망되는바도있다. 68) 이러한맥락에서는일반적유사범위에서의상표권침해와구별하여상표위조행위에대해서만보다엄격한룰을적용하는것으로상표권침해구제시스템을이원적으로운영하는계기마련을할수도있을것이다. 그리하여장차유사범위내우발적상표권침해는민사문제로만다루고, 등록상표의의도적위조행위에대해서는형사처벌과더불어실손해액을초과하는배상액부여가가능토록징벌적, 일반예방적요소를고려하거나신속한절차진행의메리트를부여하여상표권자의제도선택이활성화되도록장려하는정책도고려해보아야할것이다. 로는약 35 개국이상이협상에관계되는 조약 이다. 이협약은협상참여국을포함한국가들에의하여조인되기위한수순을기다리고있는것으로보이는데여러국가들이이협약을조인하여조약으로성립할지여부는아직미지수이다. 그가운데유럽의회는 표결끝에 위조 불법복제방지협정 (ACTA) 의비준을부결시킨것으로알려지고있다. 68) 同旨 : 조영선, 저작권분야의법정손해배상과관련하여같은견해를피력하고있다. 앞의논문 ( 각주 16), 161 면참조.

37 32 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 참고문헌 < 국내문헌 > 배대헌, 특허권침해와손해배상, 세창출판사, 안원모, 특허권의침해와손해배상, 세창출판사, 정차호외, 한미 FTA 지재권분야대응방안 ( 특허청 ). 특허청국제협력과, 한미 FTA 산업재산권업무편람 (2007.4). 특허청정책연구용역보고서, 한-EU FTA협상에따른상표 디자인분야제도정비방안에관한연구 ( ). < 논문 > 김동욱, 상표판례를통해본한국과미국의상표침해이론비교및침해기준조화를위한상표정책방향, 산업재산권 제35호 (2011). 김석준, 상표법상법정손해배상에관한비교법적고찰 : 고의의차별적취급및사용요건의강화를중심으로, 安岩法學 통권제42호 (2013.9). 김원오, 상표위조행위에대한법정손해배상제도의도입검토, 산업재산권 제24호 (2007). 김태선, 미국배액배상제도및법정손해배상제도의도입에관한소고, 민사법학 제66호 (2014.3). 박준석, 지적재산권침해의손해액입증곤란시 상당한손해액 의인정에관하여, 인권과정의, 2013년 12월. 봉영준, 저작권법상법정손해배상의법적성질, 법과정책연구 제14집제4호 ( ). 이동진, 개정정보통신망법제32조의2의법정손해배상, 法學 55권 4호 ( 통권173 호 )( 서울대학교법학연구소 2015). 이종구, 한미FTA의이행에따른미국의법정손해배상제도의도입과그한계, 산업재산권 제23호 (2007.8). 정태호, 개정상표법의주요문제점들에대한고찰, 산업재산권 통권제38호 ( ). 조영선, 저작권침해로인한법정손해배상, 法曹 通卷 667 號 (2012.4). 조영선, 상표권침해에대한구제법리의재검토 경과실감액을중심으로, 법조 제683호 ( 법조협회, ) 차상육, 저작권법상법정손해배상제도의비교법적고찰, 법학논고 第 47 輯

38 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 33 (2014 년 ). 최경진, 새로도입된법정손해배상에관한비판적검토 개인정보보호관련법에서의법정손해배상을중심으로, 성균관법학 제27권제2호 (2015). < 해외문헌및참고판례 > 徐聪颖, 我国商标权法定赔偿的现状及反思, 甘肃政法学院学报 2015 年 3 期加入收藏. 如何理解和适用 最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 2002년제32호 Evanson, Blaine, Due Process in Statutory Damages, Georgetown Journal of Law & Public Policy, Vol. 3, Norris, C. Todd, & Susan L. Ford, PRO-IP Act Anti-Piracy Law: Copyright and trademark infringers beware(october, 2008)< IP-Act-Anti-Piracy-Law-Copyright>. Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law, (House Comm. Print 1961). Samuelson, Pamela and Tara Wheatland, Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform, William & Mary Law Review, Vol. 51, p. 439, 2009, UC Berkeley Public Law Research Paper No Sarabia II, Antonio R., Statutory Damages in Trademark Cases Trends and Improvement.< services>. Scheuerman, Sheila B., Due Process Forgotten: The Problem of Statutory Damages and Class Actions, Missouri Law Review, Vol. 74, Stewart, Geoffrey S., Emerging Issues in Statutory Damages, July 2011 < jonesday.com/emerging_issues_in_statutory_damages/>. <Case reference> Burns v. First American Bank, 2006 WL Douglas v. Cunningham, 294 U.S. 207, 209 (1935). F.W. Woolworth Co. v. Contemporary Arts, Inc., 344 U.S. 288, 233 (1952). Harris v. Mexican Specialty Foods, Inc., 564 F.3d 1301, (11th Cir. 2009). Louis Vuitton Malletier, S.A. v. LY USA, 2008 WL at *1 (S.D.N.Y. Oct. 3,

39 34 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 2008). Parker v. Time Warner Entm't Co., 331 F.3d 13, 22 (2d Cir. 2003). Perrone v. Gen. Motors Acceptance Corp., 232 F.3d 433, 436 (5th Cir. 2000).

40 김원오 상표법상법정손해배상제도의위상정립과입법론적과제 35 Establishing Characteristic Legal Status and Legislative Issues of Statutory Damages under Trademark Law Kim Wonoh Statutory damage system is not familiar with us, those who have been accustomed to the principle of recovery of an actual lost profits. In order to settle down this statutory damage system into our damage recovery systems under trademark law, it is required to identify its legal status properly. Identification for the characteristic legal status of statutory damage may give a great impact on the operation issues such as the scope for application or interpretation for the requirements of claiming statutory damages. There will also be the effect on the direction of operations and of improving the system in the future as well as on the management of other provisions relating to damages. In this regard, this paper is firstly to review its legal character and status by reviewing other countries historical background of corresponding rules and regulations including USA and China. Furthermore, this paper checks the legal status of our statutory damage systems under trademark law by comparing with other statutory damage systems introduced in such Acts as Copyright Act, Use and Protection of Credit Information Act, Act on the Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection and by comparing with different other damage regulations within the

41 36 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Trademark Act, especially for the damage calculation regulation by means of comparisons with the status of discretion in order to establish properly our own regimes on statutory damage systems. Finally, this paper suggests some points that statutory damages should direct for the more effective way of operation by an analysis of the essence of the system as in the United States. Also, this paper is willing to suggest a legislative issues for considering legislation necessity in the future for compatible with other legal systems or faithful to the nature of statutory damage systems. Keyword Trademark infringement, Trademark Counterfeiting, Damage, Statutory damages, Legal character, Legal Status, Legislative Issues of Statutory Damages, Calculation of Damages

42 지식재산연구제11권제1호 ( ) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.1 March 2016 투고일자 : 2015 년 8 월 27 일 37 심사일자 : 2015년 12월 7일 ( 심사위원 1), 2015년 12월 6 일 ( 심사위원 2), 2015년 12월 6일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 2월 23일 3D 프린팅과특허발명의법적보호 *1) 지선구 **2) 한덕원 ***3) 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 3D 프린팅의산업재산권적본질 1. 3D 프린팅기술의개요 2. 3D 프린팅의산업재산권적특징 Ⅲ. 3D 프린팅의특허법적평가 1. 3D 프린팅관련주요쟁점 2. 3D CAD 데이터관련특허침해판단 Ⅳ. 3D 프린팅산업발전을위한특허제 도개선방안 1. 3D CAD 데이터를물건발명으로규정하는방안 ( 제1안 ) 2. 간접침해규정을개정하여 3D CAD 데이터의온라인유통을규제하는방안 ( 제2안 ) 3. 온라인서비스제공자면책규정의도입가능성 Ⅴ. 결론 * 본논문은금오공과대학교교내연구비지원에의하여연구되었음. ** 금오공과대학교산학협력단조교수 / 변리사 : lingerchee@kumoh.ac.kr. *** 특허청기술서기관 : handeokwon@korea.kr.

43 38 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 3D 프린터가범용화되고적용분야가다양해지면서현행특허제도로는특허권자를종전과같이보호하기어렵다는우려가제기된다. 물건발명이나방법발명이특허된경우 3D 프린터로제조하는행위는그물건자체를생산하거나그방법을사용하는것이라직접침해한것으로보고구제가가능하나, 3D CAD 데이터의작성및온라인유통은 3D CAD 데이터가단순한수치정보의집합에불과하여물건 ( 物件 ) 으로취급될수없을뿐만아니라이의작성및보관은생산에해당하지않고전송은물건발명의양도나사용으로도보기어려워현실적으로보호가쉽지않다. 이에대한해결방안으로 3D CAD 데이터를컴퓨터프로그램과같이물건발명으로규정하여보호하는방안과간접침해규정을개정해가장문제가되는 3D CAD 데이터의온라인유통을규제하는방안을제시하였다. 물건발명의정의를개정하는방안은 3D CAD 데이터를청구범위에적어야실효성이있고, 컴퓨터프로그램발명과동일선상에서발명의성립성에관한추가적인논란이예상되며, 향후새로운기술의출현에따라반복적으로특허법을개정해야하는단점이있는바, 비전용물적간접침해법리를도입하여 3D CAD 데이터의작성및온라인유통을간접침해로포섭하는후자가더타당한것으로사료된다. 주제어 3D 프린팅, 직접침해, 간접침해, 물건발명, CAD 데이터, 온라인유통

44 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 39 Ⅰ. 서론 3D 프린팅기술의발전으로 3D 프린터가범용화되면서 3차원데이터만있으면누구든지장신구, 장난감, 가구소품등필요한물건을가정에서도만들어볼수있는시대가되었다. 3D 프린팅은가정을넘어서자동차나항공기의정밀부품의제작에도활용되고있으며, 제조기술과는거리가멀어보이던의료분야에서도활발하게활용되기시작했다. 1) 최근, 미국의제약회사인아프레시아 (Aprecia) 가약먹기를꺼리는환자들을위해 3D 프린터로쉽게용해되는알약을만들어 FDA승인을받았다고발표 2) 한바도있어, 3D 프린팅기술이하루가다르게발전하고있으며적용범위도빠르게확산되고있는것으로보인다. 3D 프린팅은 3차원입체물을만들어내는기술로서, 1984년미국의 Charles W. Hull이설립한 3D Systems사에의해최초로출원되어항공 / 자동차산업에서대량생산전디자인평가를위한시제품제작에활용되어오다가, 원천특허가만료되고 IT 기술이발달하면서저렴한프린터제작이가능해져 200만원대의개인용프린터가가정에보급되는상황까지이르렀다. 3) 3D 프린터산업규모의확대 4) 는활발한기술개발과특허출원으로이어지고있다. 미국은제조업고도화프로그램산하에 NAMII(National Additive Mfg. Innovation Institute) 를설립하고 3D 프린터 R&D를총괄하고있으며, 일본은 2013년 5월경제산업성을중심으로 3D 프린터개발과제를별도로출 1) 곽기호 박성우, 글로벌 3D 프린터산업기술동향분석, 기계저널 Vol. 53 No. 10(2013), 61 면. 2) Hannah Rose Mendoza, Aprecia s 3D Printed ZipDose Tablets Earn FDA Approval, 3D Print.com, < 검색일 : ) 박형욱, 3D 프린팅기술현황및응용개요, 기계저널 Vol. 54 No. 4(2014), 32 면. 4) 경영컨설팅업체맥킨지는 2025 년경의예상경제적파급효과로가정용 3D 프린터, 소량 고부가가치산업용부품생산, 3D 프린터기술로생산한금형등을포함하여 2,300 5,500 억달러를추산하였다 ( 곽기호 박성우, 앞의논문, 60 면참조 ).

45 40 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 범시켰다. 5) 집중적인연구개발에따라특허출원도늘어 2012년까지 900여건에이르는것으로나타났으며, 우리나라출원건수도미국, 일본에이어 3 위를차지하는것으로분석되었다. 6) 3D 프린팅은해방이후 70년간비교적잘작동되어오던특허시스템에만만치않은도전과제를던져주고있다. 개인이 CAD 파일을직접만들거나온라인상에서다운받아필요한물건을 3D로프린트해소비하기시작하면서생산 유통 소비로이어지는전통방식의가치사슬개념이무너지고있으며, 공장, 물류창고, 운송시스템및소매점등은온라인으로통일되고있다. 7) 전통적산업시스템을상정해설계되었던특허제도 8) 는온라인상에서디자인되고판매되어디지털데이터로유통되는새로운형태의상거래에익숙하지않고, 그에따라특허권자를적절하게보호하기쉽지않아보인다. 음반이나영화가디지털파일형태로온라인상에서유통되면서발생했던소위냅스터 (Napster) 사건 9) 이나소리바다사건 10) 과유사한지재권분쟁이특허시스템내 5) 곽기호 박성우, 앞의논문, 63 면. 6) 윕스, 3D 프린팅의특허동향, 고분자과학과기술 제 25 권제 1 호 (2014), 53 면. 7) Daniel Harris Brean, Asserting Patents to Combat Infringement via 3D Printing: It s No Use, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. XXIII No. 3(2013), p ) 우리나라특허법제 2 조제 3 호는물건발명에대하여특허발명보호를위한실시태양으로 그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 로규정해전통적인생산 유통 소비프로세스를상정한것으로생각된다. 9) 미국레코드사들이 P2P(Peer-2-Peer) 방식으로이용자들간에음악파일을주고받을수있도록중개서비스를제공하던 Napster 사를상대로저작권침해에기한서비스중지를법원에청구하면서불거진사건으로, 미연방항소법원이 Napster 사의저작권침해를인정하여서비스중지가처분명령을내리면서일단락되었다. 주요쟁점은 P2P 파일공유서비스에있어서단순히파일공유프로그램만을제공한서비스제공자가저작권침해의책임을질필요가있는지여부였다. 10) 우리나라의음악공유서비스제공자인소리바다는미국 Napster 와는달리음악파일을서버에저장하지않고이용자간에서로연결만시켜주는한단계발전된형태의서비스를선보였으나, 2001 년한국음반산업협회에의해저작권침해로고소되었다. 자세한사건경과는권상로, 인터넷공유사이트를통한음악파일교환에관한법적연구 소리바다서비스의음악저작권침해여부를중심으로, 법학연구 제 30 집 (2008), 면을참조.

46 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 41 에서벌어질기미를보이고있다. 그동안동일한문제인식을갖고 3D 프린팅과산업재산권의관계를고찰한연구물들이간간이제시되었다. 3D 프린팅과디자인보호법과의관계를살펴디지털제조시대의디자인보호방안을제시하거나, 11) 특허법을포함해부정경쟁방지법까지 3D 프린팅으로부터발생하는지재권문제를제기한연구결과 12) 도눈에띈다. 한편, 외국연구물로는자국지적재산권법에기초하여 3D 프린팅기술의영향을살피거나, 13)14)15) 새로운기술의촉진과활용측면에서특허제도를고찰한연구결과가제시되었다. 16) 그러나국외연구결과는자국의산업재산권법에기초해쟁점을다루다보니우리특허제도와는맞지않는부분이있고, 국내연구결과에서는산업재산권전체를대상으로하면서특허법관련쟁점이심도있게집어지지않은면이있다. 본연구에서는먼저, 3D 프린팅기술을간단하게살펴특허법적으로문제가되는기술적요소를명확히하고, 이를대상으로특허권의보호와관련된주요쟁점을고찰하기로한다. 또한, 이런기초위에 3D 프린팅으로부터촉발된새로운소비패턴하에서특허발명특히, 물건발명을적절하게보호할법적방안을제시하기로한다. 11) 김경아, 디지털제조시대디자인지적재산권보호방안에관한연구 3D 프린팅산업환경분석과디자인지적재산권이해를중심으로, 디지털디자인학연구 Vol.14 No.3(2014), 면. 12) 전성태, 3D 프린팅과산업재산권법, 홍익법학 제 15 권제 2 호 (2014), 면. 13) Daniel Harris Brean, op. cit., pp ) Bradshaw, S., Bowyer, A. & Haufe, P., The Intellectual Property implications of low-cost 3D printing, ScriptEd, 7(1)(2010), pp ) 杉光一成, 3D プリンタと知的財産法, NBL., Vol. 1012(2013), pp ) Davis Doherty, Downloading Infringement: Patent Law as a Roadblock to the 3D Printing Revolution, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.26 No.1(2012), pp

47 42 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) II. 3D 프린팅의산업재산권적본질 1. 3D 프린팅기술의개요 3D 프린터는입체형상데이터 17) 를기반으로파우더형태의폴리머나금속등의재료를가공 적층하는방식 (layer-by-layer) 으로쌓아올려입체물을제조하는기계이다. 18) 적층방식은압출, 잉크젯방식의분사, 광경화, 파우더소결, 인발등다양하며, 활용가능한재료로는폴리머, 금속, 종이, 목재, 식재료등이있다. 3D 프린터가형상데이터를읽어입체물을프린트하는과정은다음과같다. 먼저 3차원형상데이터가 3D 프린터의출력용파일 (STL File) 19) 로변환된다. STL파일은그림 1에서보는바와같이입체물의표면을덮는무수히많은삼각형 20) 의꼭지점좌표와방향벡터 21) 를포함하는데이터파일로, 기본적으로수치들의집합으로볼수있다. 22) 실제로싱기버스 (Thingiverse) 와 17) 오토캐드 (AutoCAD) 나구글의스케치업 (SketchUP) 등 3 차원모델링프로그램을이용하여만들어진특정한물건의 3 차원설계데이터를말한다. 각모델링프로그램에따라다양한방식의파일형식과확장자를가진다. 이외에입체형상데이터는 3D 스캐너를이용하여입체물형상을직접읽어만들수도있다. 18) 곽기호 박성우, 앞의논문, 58 면 ; 박영진 고남욱 윤장현, 보유특허기반의기술기회탐색을위한특허추천방법 : 3D 프린팅산업을중심으로, 지식재산연구 제 10 권제 1 호 ( ), 185 면. 19) STereoLithography File 의약어 ; 3D Systems 사의 Charles W. Hull 이처음으로제안한 3 차원형상데이터의국제표준규격으로, 3 차원형상을무수히많은 3 각형면으로구성하여표현해주는일종의폴리곤포맷이라고볼수있다. 입체물의표면을이루는삼각형의크기가작을수록고품질의출력물을얻을수있다. 20) 모든입체물은그표면을변이상호접하는 3 차원삼각형의집합으로모사할수있다. 삼각형의개수를늘릴수록원래입체물의형상에가까워지나, 너무많아지면 STL 파일의데이터사이즈가커져다루기어려워지는특성이있다. 21) 본연구에서는특정한삼각형면이바라보는방향을나타내는 3 차원단위벡터를의미하는것으로한다. 22) 3D Systems, What Is An STL File?, < learning-center/what-is-stl-file>, 검색일 :

48 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 43 [ 그림 1] 3D CAD 데이터로부터변환된 3D 프린터용 STL 파일 CAD Model STL Model (a) 입체물의표면을덮는 STL 삼각형 (b) STL 파일내부형식 같은온라인디자인공유사이트에서거래되거나배포되는 3D 캐드 (CAD) 데이터는 3D로스캔하거나모델링프로그램으로작성한형상데이터가아니라 STL파일이다. 다음으로 STL 파일은 3D 프린터용설정프로그램을통해지코드 (Gcode) 로변환된다. 이과정은모델링크기를조절하거나프린팅속도등을조정하는과정으로 3D 프린터가실제로층층이입체물을쌓아올릴수있도록여러개의레이어 (layer) 로층을나누어데이터를재배열하는프로세스이다. 마지막으로상기지코드를 3D 프린터에전송하면최초 3D 형상데이터에맞는입체물을프린팅하게된다. 정리하면 3D 프린팅과정은 3D모델링 ( 형상데이터생성 ) STL 파일변환 온라인상에 STL 파일업로드 전송 STL 파일다운로드 Gcode 변환 3D 프린팅의순으로진행된다. 2. 3D 프린팅의산업재산권적특징 물건발명이특허된경우정당한권원없이그물건발명을업으로서실시하면특허침해를구성한다. 23) 여기서실시라함은그물건발명을생산, 사용 23) 특허법제 94 조 : 특허권자는업으로서특허발명을실시할권리를독점한다 ( 단서생략 ).

49 44 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 하거나양도등을하는행위를말한다. 24) 따라서특허된입체물을특허권자의허락없이 3D 프린터로제작하는행위는특허법제2조제3호의 생산 에해당되어특허침해가된다. 물론, 상업적인의도가없는가정적 개인적실시라면업으로서한것이아니기때문에침해주장에서벗어날수있지만, 그외에는비록수량이적더라도물건발명에관한특허권을직접침해한것이된다. 25) 3D 프린팅에서특허법적으로문제가되는실시행위는 1 3D CAD 데이터 26) 를작성하는행위와 2 그 CAD 데이터를온라인상에업로드하고전송하는행위이다. 27) 물건발명을 3D로프린트 ( 생산 ) 하여판매 ( 양도 ) 를한다든지 3D 프린팅용소재를제공하는행위등은현행특허법상직접침해나간접침해 28) 규정으로통상적인구제수단을통해해결할수있다. 29) 3D CAD 데이터의작성과온라인유통의문제점은음반으로판매되던음악콘텐츠가디지털화되어온라인상에서유통되면서발생했던저작권침해문제와동일한관점에서이해될수있다. 둘모두전통방식의물리적 (physical) 제조와거래에서벗어나인터넷상에서벌어지는행위들로서, 특허권자가침해사실을쉽게인지할수없고대량유통에따라특허권자의독점이익이심각하게훼손될수있다는공통점이있다. 사실물건발명에대한온라인상특허침해가능성은새롭게제기된생소한 24) 특허법제 2 조제 3 호 : 실시란다음각목의구분에따른행위를말한다. 가, 물건의발명인경우 : 그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 ( 이하생략 ). 25) 특허법원 선고 2010 허 401 판결. 26) 본연구에서는이하 3D CAD 데이터 라고하면 3 차원형상데이터의국제표준규격으로온라인상에서자주유통되는 STL 파일을의미하는것으로한다. 27) 杉光一成, 前揭書, p.24.; 전성태, 앞의논문, 447 면. 28) 특허법제 127 조 : 다음각호의구분에따른행위를업으로서하는경우에는특허권또는전용실시권을침해한것으로본다. 1. 특허가물건의발명인경우 : 그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 (2. 생략 ). 29) 특허법제 127 조에따라특허된물건발명의 3D 프린팅에만사용되는물건즉, 3D 프린팅소재를제공하는행위는전용물을양도한것으로취급되어특별한사정이없는한간접침해를구성할것이다.

50 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 45 문제는아니다. 전술한바와같이 3D 프린팅은 1980년대초반에선보인오래된기술 30) 이기도하거니와, 3D 프린팅과유사한기술로서입체물을 3D로모델링하고 CAD/CAM 31) 을통해물건을제조하는공정이 1960년대초반부터있어왔기때문이다. CAD/CAM은적층방식을사용하는 3D 프린팅과는달리기계적인절삭이나레이저커팅등을이용해입체물을제작한다는점을제외하고는다른공정에있어서는본질적으로같다. 즉, CAD/CAM방식의제조에있어서도 3D 모델링데이터가불법으로유통될가능성이있었던것이다. 그렇다면왜오늘날에와서 3D 프린팅이특별히문제가되고있는것인가? 이는아무래도컴퓨터가대용량 고성능화되고인터넷속도가급속도로빨라지면서종전방식의특허권자구제수단이유명무실해졌기때문으로생각된다. 32) 종전에는가정적실시의경우침해에따른손해는그리크지않아무시할수있었고, 비교적규모가있는제조기업만을대상으로불법행위를감시하고권리를행사하면충분했으나, CAD 데이터를이용해가정에서물건을만들어사용하게되면서이제는다수의소규모침해자를일일이감시하고상대해야하는시대가된것이다. 이런상황에서특허권자가선택할수있는유일한침해대응수단은 3D CAD 데이터를작성하여유통시키는악의적인업로더 (uploader) 와 CAD 데이터의유통을방조하는온라인서비스제공자 (Online Service Provider, 이하 OSP 라한다 ) 를상대로침해금지를요청하는것이될수밖에없다. 한편온라인상에서유통되는 3D CAD 데이터의성격을어떻게규정할것인가도문제가된다. 3D CAD 데이터는입체물을만드는틀과같은역할을 30) 원시적개념의 3D 프린팅기술은 1968 년스와인슨 (Swainson) 이두개의레이저빔이교차하는지점에서발생하는감광폴리머의선택적 3 차원중합반응을이용해플라스틱패턴을제작한것이최초라고보는시각도있다 ( 자이지스트 - 패스파인더, 3D 프린팅기술의역사적배경, < 검색일 : ). 31) Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing 의약어 ; 컴퓨터를이용해디자인하고컴퓨터를이용해생산하는개념으로기계를이용해물리적으로절삭하거나레이저를이용해절단 용접하는방식을흔히사용한다. 32) Daniel Harris Brean, op. cit., pp

51 46 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 하므로 금형 적성격이있다고하면서오히려컴퓨터프로그램보다유체물에가까운바좀더적극적으로보호해야한다는의견 33) 도있으나, 후술하겠지만이는 3D CAD 데이터의기능적인측면만을바라보았다는한계가있다. 3D CAD 데이터인 STL 파일에서흥미로운점은컴퓨터프로그램이나 MP3와같은음원, 영상물등과는달리단순한숫자들의집합이라는것이다. 그림 1(b) 를참조하면, STL 파일에는컴퓨터프로그램에서흔히볼수있는지령 (instruction) 는없고, 단순한정의 (definition) 34) 와숫자들만나열되어있음을알수있다. 오히려어떤의미에서 3D CAD 데이터는컴퓨터프로그램이라기보다는인위적으로정렬된저작권법상데이터베이스 (database) 35) 에가깝다고할수있다. III. 3D 프린팅의특허법적평가 1. 3D 프린팅관련주요쟁점 (1) 3D CAD 데이터가특허법상물건 ( 物件 ) 에해당하는지여부 3D CAD 데이터의온라인유통이문제되는바, 유체물을그대로표현한 3D CAD 데이터가특허법상물건 ( 物件 ) 에해당하는지확인할필요가있다. 만약물건으로취급할수있다면 3D CAD 데이터를작성하는행위는물건발 33) 전성태, 앞의논문, 446 면 ; 杉光一成, 前揭書, p.3 에도동일한취지의주장이기재되어있다. 34) 그림 1(b) 에서 facet 과 endfacet 은 3 차원삼각형평면의정의의시작과끝을의미하고, outer loop 와 endloop 는삼각형꼭지점을순서대로정의하기위한시작과끝을의미하며, vertex 는꼭지점의좌표를, normal 은 3 차원삼각형평면의방향벡터가시작됨을의미한다. 35) 저작권법제 2 조제 19 호에는 데이터베이스 란소재를체계적으로배열또는구성한편집물로서개별적으로그소재에접근하거나그소재를검색할수있도록한것을말한다고규정되어있는데, STL 파일또한숫자정보가체계적으로배열된편집물이고컴퓨터소프트웨어가접근하여그숫자정보를읽어입체물을재현해내는것이므로 STL 파일이데이터베이스에가깝다는이런견해는일견타당하다.

52 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 47 명을 생산 하는것으로보고 3D CAD 데이터를온라인상에업로드하여유통 판매하는행위를 양도 또는 양도의청약 으로보아침해구제가가능할것이다. 그러나우리나라특허법상단순한숫자들의집합인 CAD 데이터를물건으로보기는현실적으로어려워보인다. 사전적의미로물건은 일정한형체를갖춘물질적대상 36) 으로되어있어유체물만을지칭하는것으로봐야할뿐만아니라, 우리나라특허법은물건에대한정확한정의는없는상태에서실시태양만을적고있는데, 실시태양이생산, 사용, 양도, 대여등으로되어있어유체물을상정해규정한것이비교적명확하기때문이다. 3차원적인공간의점유여부를따져물건발명을구분하고자하는견해 37) 를따르더라도 3D CAD 데이터는유체물로취급되기어렵다. 다만, 민법에서는물건을 유체물및전기기타관리할수있는자연력 으로규정 38) 하고있다는점은참고할만하다. 일반적으로민법상자연력은전기, 열, 광, 음악, 향기, 에너지등을말하는바, 39) 3D CAD 데이터는음악등과유사하게전기적인형식으로저장되어있다가외부의도움을받아물리적형상물로변환 40) 될수있다는점에서민법상물건으로볼여지는있다. 그러나민법상물건과특허법상물건은대비되는대상이달라다르게보아야할것이고, 41) 좀더나아가자연력의관리가능성여부를판단기준으로물건의개념을컴퓨터프로그램과같은무체물에까지확대하자는견해 42)43) 나 36) 네이버국어사전 ( 37) 김관식, 물건의발명 방법의발명 : 분류기준과적용, 산업재산권 제 17 호 (2005), 15 면. 38) 민법제 98 조 : 본법에서물건이라함은유체물및전기기타관리할수있는자연력을말한다. 39) 김관식, 앞의논문, 면. 40) 예를들어, 음악의경우컴퓨터에내장된 CD 기록장치를이용하여 CD 라는유체물로생산해낼수있으며, 유사하게 3D CAD 데이터는 3D 프린터라는외부장치를통해입체물로형상화된다. 41) 김관식, 특허법과저작권법의조화를통한창조적소프트웨어기업보호방안연구, 특허청연구용역보고서, 2014, 면. 42) 김윤명, 발명의컴퓨터구현보호체계합리화를위한특허제도개선방안연구, 특허청

53 48 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 실무 44) 를인정하더라도전술한바와같이 3D CAD 데이터는단순한숫자들의조합으로서흔히논의되는저작권법이나특허법의컴퓨터프로그램과는구별되기때문에특허법상물건으로취급하기는어렵다고생각된다. 한편, 일본특허법은무체물인컴퓨터프로그램을특허법상물 ( 物 ) 로포함 45) 하고있는바, CAD 데이터의물건성검토에있어참고할필요가있다. 1993년 SW에의한정보처리가물리적 기술적성질에근거해이루어지면자연법칙을이용하는것으로보아성립성을인정한다 는특허심사기준을정립한일본특허청은 2000년에이르러프로그램자체를청구항에기재할수있도록개정하였다가, 2002년에는그동안의운영경험을살려물 ( 物 ) 의발명에 프로그램등 을포함시키고, 양도행위에프로그램등의 전기통신회선을통한제공 을포함시키는특허법개정을단행하였다. 46) 일본특허청이상정하는 프로그램등 은 1 프로그램 ( 전자계산기에대한지령에있어하나의결과를얻을수있도록조합된것을말한다 ) 과 2 그외, 전자계산기에의한처리용으로제공되는정보로서프로그램에준하는것으로구분된다. 47) 여기서 연구용역보고서, 2014, 77 면. 43) 배대헌, 거래대상으로서디지털정보와 물건 개념확대에관한검토, 상사판례연구 2003, 면 ( 김윤명, 위의연구용역보고서 77 면에서재인용 ). 44) 우리나라특허청은 컴퓨터관련발명심사기준 개정을통해종래방법발명 물건발명 컴퓨터프로그램이기록된기록매체등의형식으로청구항을적도록하던실무를변경하여, 2014 년 7 월부터는컴퓨터프로그램도 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램 형식으로적을수있도록완화하였다 ( 컴퓨터관련발명심사기준, 특허청, 2014, 1-2 면 ). 45) 일본특허법제 2 조제 3 항 : この法律で発明について 実施 とは 次に掲げる行為をいう 一物 ( プログラム等を含む 以下同じ ) の発明にあつては その物の生産 使用 譲渡等 ( 譲渡及び貸渡しをいい その物がプログラム等である場合には 電気通信回線を通じた提供を含む 以下同じ ) 輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出 ( 譲渡等のための展示を含む 以下同じ ) をする行為 ( 二, 三省略 ). 이를번역하면다음과같다 : 이법에서발명에관해 실시 란다음에해당하는행위를말한다. 1. 물 ( 프로그램등을포함, 이하같다 ) 의발명에있어서는그물의생산, 사용, 양도등 ( 양도및대여를말하며, 그물이프로그램등인경우에는전기통신회선을통한제공을포함한다, 이하같다 ), 수출혹은수입또는양도등의청약 ( 양도등을위한전시를포함. 이하같다 ) 을하는행위 (2, 3. 생략 ). 46) 권태복, 컴퓨터프로그램보호방식에관한비교연구 저작권보호와특허보호, 한국저작권위원회연구용역보고서, 2012, 면.

54 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 49 프로그램에준하는것 은컴퓨터에의한직접지령은아니기때문에프로그램이라부를수없지만컴퓨터의처리를규정한것이라는점에서프로그램과유사한성질을지니는것을의미하는것으로해석한다. 48) 3D CAD 데이터는컴퓨터에대한지령 (instruction) 도아니고일련의결과를얻도록조합된것도아니라서일본특허법상의프로그램에해당되지않는것은명확하다. 또한, 학설에의하면 프로그램에준하는것 이되기위해서는형식적으로컴퓨터에의한직접처리가가능한태양이되어야하고, 실질적으로는컴퓨터내부의정보처리과정에그자체가당해정보처리를규정하는형태로영향을미칠수있는성질을가질것을요한다고하는데, 49) 3D CAD 데이터가위기재한형식적인요건은만족하지만실질적으로는자연물로부터얻어진수치정보를컴퓨터처리에적합하도록배열한것에불과할뿐이어서 프로그램에준하는것 이라고보기에는무리가있다. 50) 정리하면, 물건발명의입체형상을수치화한 3D CAD 데이터즉, STL 데이터파일은최근의컴퓨터프로그램의물건성부여와관련된논의 51) 를감안하더라도우리나라특허법상물건발명으로취급되기는어렵다. 일본특허법은프로그램또는프로그램에준하는것을물건발명으로규정하여보호하고있지만, 특허청구범위에물건발명형식으로만적어등록받은상황에서그물건발명을복제하여얻은단순수치데이터의집합을프로그램또는프로그 47) 일본특허법제 2 조제 4 항 : この法律で プログラム等 とは プログラム ( 電子計算機に対する指令であつて 一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう 以下この項において同じ ) その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう 이를번역하면다음과같다 : 이법에서 프로그램등 이란프로그램 ( 전자계산기에대한지령으로하나의결과를얻을수있도록조합된것을말한다, 이하이항에있어서같다 ) 그외전자계산기에의한처리용으로제공하는정보에있어서프로그램에준하는것을말한다. 48) 中山信弘 小泉直樹編, 新 注解特許法 ( 上卷 ), 靑林書院, 2011, pp ) 中山信弘 小泉直樹編, 上揭書, p ) 일본에서도 3D CAD 데이터와유사한성격을갖는게놈정보나단백질의 3 차원구조정보를데이터베이스화한것에있어서동일한이유로프로그램에준하는것으로보기는어렵다는견해가있다 ( 中山信弘 小泉直樹編, 上揭書, p.35; 전성태, 앞의논문, 448 면 ). 51) 권태복, 앞의연구용역보고서 ; 김윤명, 앞의연구용역보고서참조.

55 50 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 램에준하는것으로보고보호해줄수는없을것이다. (2) 3D CAD 데이터의작성 보관이물건발명의생산인지여부특허된물건발명을 3D로스캔하거나무단으로모델링하여복제하면그형상데이터는자연스럽게디지털파일형식으로컴퓨터에보관된다. 전술한바와같이 3D CAD 데이터를물건발명으로취급하기는쉽지않으나, 만약상기무단복제행위가특허법상특허된물건의생산에해당한다면직접실시에기한침해주장이가능할것이다. 일반적으로 생산 52) 이란개념은재료나부품으로부터인간에게필요한무엇인가를만들어내는행위를말한다. 53) 생산 은결과물을예정하는행위이므로, 생산행위가있었는지여부는그결과물이실제로도출되었는지여부로판단되어야할것이다. 생산의대상이물건발명즉, 유형물인상황에서이를복제해무형물인디지털데이터 54) 만을작성하고보관하는행위를 생산 으로보기에는무리가있다고생각한다. 일부에서는 생산 과 제조 를구분하여, 제조 는유체물을전제로사용되는반면 생산 은프로그램등과같은무체물까지포괄하는개념이라는견해 55)56) 도있으나, 이는별론 52) 특허발명인물건의생산이란발명의결과인물건을만들어내는모든행위를의미하므로공업적제조나생산에그치지않고특정부품의결합이나조립은물론이고경우에따라물건의중요부분을수리하는것도특허발명의재생산의정도에이른다면생산으로볼수있다고한다 ( 곽민섭, 특허권의간접침해제도의개선방안에관한연구, 한양대학교대학원박사학위논문, 2011, 면참조 ); 특허법원도 자선고된 2006 허 3496 판결에서 특허발명물건의 생산 이란특허발명의구성요건을충족하지않은물건을받은자가이를사용하여특허발명의구성요건을충족하는물건을만들어내는모든의식적행위를의미한다 고하여동일한입장을취하고있다. 53) 권태복, 앞의연구용역보고서, 44 면. 54) 이경우디지털데이터는생산의대상인물건발명그자체라기보다는복제과정에서발생하는부수물이라고보아야할것이다. 동일한취지가권태복, 앞의연구보고서, 44 면에기재되어있다. 55) 杉光一成, 前揭書, p ) 동견해의주된논거는예를들어, 일본특허법제 2 조제 3 항제 1 호에서물 ( 物 ) 에무체물인프로그램을포함하면서이의실시태양으로생산 ( 生産 ) 을나열하고있으므로생산은무체물을만들어내는것도포함한다는것이다. 동일한취지의견해가吉藤幸朔, 特許法槪說, 유미특허법률사무소 ( 역 ), 제 13 판, 대광서림, 2000, 493 면에도기재되어있다.

56 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 51 ( 別論 ) 으로하고복제를통해얻게되는결과물이특허된물건발명자체가아니라디지털화된수치데이터인이상 생산 이란용어가사용되었다고하여 3D CAD 데이터의작성행위를물건발명의직접적인생산으로보기는어려울것이다. (3) 3D CAD 데이터의전송이물건발명의양도또는사용인지여부특허법상양도란 특허에관한물건의소유권을유상또는무상으로이전하는행위 로볼수있다. 57) 유상으로양도하는경우는매매이고무상은증여인데업으로무상양도하는일은많지않으므로대부분의양도는판매행위가될것이다. 58) 전술한바와같이비록 3D CAD 데이터자체는물건발명으로취급될수없겠으나, 3D CAD 데이터를작성하여온라인상으로전송하는행위가특허법상물건발명의양도또는사용으로간주될수있다면특허발명을직접실시한것으로보아권리행사가가능해진다. 검토컨대, 유체물이특허된경우물리적인물건 (physical product) 자체가실질적으로권리이전이되지않는한그물건의양도로보기어렵다는점, 실질적으로 3D 프린팅에서유체물이만들어지는때는상기 3D CAD 데이터를전송받은개인이 3D 프린터를이용해제작을완료하는시점이므로 3D CAD 데이터를전송하는행위는양도행위의예비단계에불과할뿐양도가아직이루어진것은아니라는점, 우리나라특허법은직접침해가아닌예비단계의침해행위에대하여는몇몇의실시태양에한해제한적으로간접침해행위로간주 59) 하여보호해줄뿐이라는점등을감안할때, 3D CAD 데이터의전송행위를물건발명자체의직접적인양도로보기는어려울것이다. 미국의코네티컷지방법원도 Ecodyne Corp. v. Croll-Reynolds Engineering Co. 사건에서물건이판매되려면제조가완료되어판매될준비가되어있음 57) 임병웅, 이지특허법, 제 6 판증보판, 한빛지적소유권센터, 2008, 627 면. 58) 김동준, 특허발명의실시행위중양도의청약에대한고찰, 산업재산권 제 29 호 (2009), 33 면. 59) 특허법제 127 조. 앞의각주 28 참조.

57 52 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 을전제로하는것인바, 아직제조되지않은상태라면판매가일어날수없다는취지로판결한바있다. 60) 한편, 물건발명의실시와관련하여 3D CAD 데이터의전송행위가특허법상 사용 에해당하는지문제가된다. 사용 은물건발명의본래목적에따라작용효과를나타내도록하는행위로볼수있는바, 물건발명의핵심을포함하도록실시하는것이중요하며, 단순한소지는사용으로보지않는것이일반적이다. 61) 미국연방대법원은 사용 의의미에대해 주어진발명이원래의목적대로이용 (service) 되도록하는것 즉, 발명이작동하거나서비스되도록하는것이라고설시 62) 한바있다. 우리나라에서는이에관한적절한자료를찾아볼수없는바, 위미연방대법원판결을기초로 3D CAD 데이터의전송행위에대해살펴보면, 3D CAD 데이터의전송단계에서는아직수치데이터의집합인무체물일뿐그물건발명이물리적인형태로작동되거나서비스된것은아니므로물건의사용이라고보기에는어렵다고생각한다. 오히려, 3D CAD 데이터의전송을침해의전단계로서본격적으로물건을만들기전에필요한물품이나자료를저장하는과정으로본다면, 특허침해품을단순히수령 (receiving) 하거나저장 (storing) 하거나선적 (shipping) 하는행위를특허법의사용으로보지않는미국법원의태도 63) 에비추어물건발명의사용은아니라고보는것이맞을것이다. (4) 3D CAD 데이터와 P2P 서비스와의관계새로운 IT기술의출현은종종특허권의보호실효성에관한논쟁을촉발시킨다. 2000년대초반개인간에음악파일을주고받을수있도록중개및검색서비스를제공했던냅스터사의 P2P(Peer-2-Peer) 서비스가그렇고, 공동 60) Ecodyne Corp. v. Croll-Reynolds Eng g Co., 491 F. Supp. 194, 197 (D. Conn. 1979). 61) Daniel Harris Brean, op. cit., p ) Bauer & Cie v. O Donnell, 229 U.S. 1, (1913)(Daniel Harris Brean, op. cit., p. 801 에서재인용 ). 63) Quantum Group, Inc. v. Am. Sensor, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1436 (D.N. Ill. 1998)( 권태복, 앞의연구보고서, 44 면에서재인용 ).

58 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 53 불법침해논쟁을불러일으켰던소위블랙베리 (BlackBerry) 사건 64) 에서의네트워크형이메일확인서비스도이에해당한다. 65) 3D CAD 데이터를다운받아 3D 프린터로직접제작해사용하는새로운소비패턴에서특허권자가가장주목해야할핵심단계는 3D CAD 데이터의온라인유통이다. 온라인유통을적절하게통제하고유료화할수있다면종전에누리던독점이익을포기하지않아도될뿐만아니라오히려온라인유통을통해이익을극대화할수도있을것이다. 66) 3D 프린팅의 CAD 데이터도디지털데이터의일종으로인터넷을통해쉽고빠르게유통되는특성이있는바, 향후 P2P 서비스를통한무단복제가대량으로일어날가능성이높다고본다. P2P 서비스는온라인망에포함된이용자 ( 노드, node) 들이서로서버 (server) 와클라이언트 (client) 역할을하면서정보를주고받는통신서비스로서특히, 디지털형식의파일공유에적합하다. 67) 디지털데이터를복수의조각으로분리하여다중으로교환하는 P2P 서비스의기본적인속성은입체물을복수의레이어 (layer) 로나누어적층하는 3D 프린터의작동과정과일맥상통하는부분이많아음악콘텐츠나영화보다오히려온라인무단복제가좀더쉽게일어날가능성이높다. 소리바다사건의근본원인이물리적공간에서물건형태로거래되던무체물인음악콘텐츠가온라인상에서디지털형태로복제 전송되면서발생한것이므로, 3D CAD 데이터의온라인유통과의유사성을감안할때, 디지털 64) NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD., 418 F.3d 1282, 4th United States Court of Appeals, Federal Circuit (2005). 65) NTP Inc. 는 이메일계정에접속하지않고도이동단말을통해자동으로메일을수신할수있는시스템 의특허권자로서, 블랙베리를통해유사한서비스를제공하던 RIM 을상대로손해배상소송을제기하여승소판결을받았다. 이사건에서주요쟁점은실시제품의일부구성요소가특허국외에존재하는경우특허침해가성립하는지여부와구성요소의일부만을실시할뿐인통합시스템제공자에게특허권침해의공동불법행위내지는방조책임을지울수있는지여부였다. 66) 애플이 itunes 서비스를공개해음악콘텐츠를싼가격으로편리하게제공하면서수요가크게늘어오히려작곡가, 가수등음반관계자의이익이확대된사례가대표적이다. 67) Tech Target, peer-to-peer (P2P) definition, < com/definition/peer-to-peer>, 검색일 :

59 54 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 음악콘텐츠의저작권보호에관한논의가 3D 프린팅에도적용될수있을것으로본다. 소리바다사건에서법원은 P2P 서비스를통해음악콘텐츠를공유한개인사용자는사적이용범위를벗어나저작권법상의복제권과배포권을직접침해했다고설시하였다. 68) 한편, 소리바다서버운영자의간접침해에대한책임 69) 에대해서는독립적으로음악콘텐츠를복제한적이없고협의의공동불법침해가성립할정도로밀접하게개인사용자의침해행위에관여하지도않아공동불법침해 70) 로는보기어려우나, P2P 방식에의한음악콘텐츠의공유및교환이가능하도록프로그램을개발하고동프로그램을이용한저작인접권침해가능성을충분히예견할수있었음에도서버를통해사용하도록허용했다는점에서민법제760조제3항의방조책임은벗어날수없다고설시한바있다. 71) 저작권법과특허법은보호대상이판이하고법목적도달라위판시내용이그대로적용될수는없겠으나, 민법상공동불법행위나방조자의책임에관한판단은 3D CAD 데이터의온라인유통에차용될수있을것이다. 또한이와관련하여저작권법이도입한온라인서비스제공자 (OSP) 의책임제한에관한규정 72)73) 도참고할수있을것이다. 68) 서울고등법원 선고 2003 나 판결 ; 서울고등법원 선고 2003 나 판결. 69) 소리바다를이용해음악콘텐츠를공유한개인이용자는저작권법상의복제권과배포권을침해한것이분명하지만, 소리바다서버운영자는음악콘텐츠를직접서버에저장하거나다운로드할수있도록제공한적이없으므로저작인접권을직접침해한것은아니라는취지로판시하였다. 70) 민법제 760 조제 1 항의공동불법행위가성립하려면행위자사이에의사의공통이나행위공동의인식까지필요한것은아니지만객관적으로보아피해자에대한권리침해가공동으로행하여지고그행위가손해발생에대하여공통의원인이되었다고인정되는경우라야할것이고, 또한그각행위는독립적으로불법행위에해당하여야할것이다 ( 대법원 선고 87 다카 2723 판결 ; 대법원 선고 95 다 판결참조 ). 71) 서울고등법원 선고 2003 나 판결참조. 72) 저작권법제 102 조에는온라인서비스제공자 (OSP) 의서버상에서저작권침해가발생하더라도일정한요건을갖추어서비스가제공된것이확인되면 OSP 의책임을덜어주는면책조항이규정되어있다. 73) 권상로, 앞의논문, 면.

60 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 D CAD 데이터관련특허침해판단 물건발명이특허된경우 3D CAD 데이터를온라인상에서다운받아 3D 프린터로제작하는행위는생산에해당하여특허침해가되며제작된물건을판매하는행위도직접침해를구성한다. 한편, 그전단계로서 3D 스캔등을통해 3D CAD 데이터를작성하는행위는앞서살펴본바와같이, 3D CAD 데이터자체가물건에해당하지않을뿐더러데이터작성행위도특허법상생산에해당된다고볼수없어침해는아니라고보아야할것이다. 3D CAD 데이터를온라인상에업로드하여보관하고개인사용자에게전송하는행위또한물건발명의양도라거나사용이라고볼여지는없는바, 직접침해한것은아니다. 74) 한편, 3D CAD 데이터의작성과전송행위등이특허법상간접침해 75) 에해당하는지문제가된다. 특허가물건발명인경우그물건의생산에만사용되는물건을생산, 양도, 대여등의행위를하면특허권을침해한것으로간주한다. 법해석상 3D CAD 데이터의작성및온라인유통이간접침해로되기위해서는먼저 3D CAD 데이터가 물건 에해당해야하고, 타용도가없이 76) 침해의개연성이매우높은경우여야한다. 3D CAD 데이터를 3D 프린터에입력하면특허된물건발명이그대로재현되므로 3D CAD 데이터가특허된물건의전용품임은자명 77) 하다고볼수있다. 그러나앞서살펴본바와 74) 전성태, 앞의논문, 450 면에도동일한견해가기재되어있다. 75) 간접침해란특허발명의직접실시는아니지만방치하는경우특허권의침해에이르게될고도의개연성이있는침해전단계로서특허권이부당하게확장되지않는범위내에서특허권의침해로간주하여직접침해와같은취급을하는것을말한다 ( 특허법원 선고 2006 허 3496 판결참조 ). 76) 여기서타용도가없어야함은특허법제 127 조의 ~ 에만사용되는 을문구그대로해석한것으로, 전용품으로서객관적으로판단했을때행위당시에특허물건의생산이외의용도를가지지말아야함을말한다 ( 김현호, 실전특허법, 제 4 판, 한빛지적소유권센터, 2007, 333 면참조 ). 77) 다만, 가능한경우로서 3D CAD 데이터를다운받아크기를변경한경우에도전용품으로볼수있을지논란의여지는있다. 예를들어, 새로나온스마트폰의형상데이터를다운받아전시용모형을만들수있도록크기를축소한경우, 모형용 3D CAD 데이터는

61 56 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 같이 3D CAD 데이터는단순한수치들의집합으로서 물건 은아니므로 3D CAD 데이터의작성및온라인유통행위는간접침해로보기어렵다. 78) 이와같이, 3D CAD 데이터의생성과유통행위는물건발명의직접침해도아니고간접침해로간주될여지도없으므로문제가되며, 이하에서는 3D 프린팅산업발전을도모하면서도특허권자가온라인유통을적절하게통제하여독점권을회복하도록지원한다는관점에서특허제도의개선방안을검토해보기로한다. IV. 3D 프린팅산업발전을위한특허제도개선방안 1. 3D CAD 데이터를물건발명으로규정하는방안 ( 제 1 안 ) 특허법제2조에서정하는물건발명의범주에 3D CAD 데이터가포함되도록명확히규정하고이에맞추어실시의개념도개정하여, 3D CAD 데이터그자체를보호대상으로하는방안을생각해볼수있다. 일본특허청이 2002년물건발명의정의와실시규정을개정하여컴퓨터프로그램을법테두리안에서보호하기시작한것과유사하다. 79) 다만, 앞서살펴본바와같이 3D CAD 데이터는일본특허법상프로그램이라거나프로그램에준하는것 80) 으로보기는아직어려우므로일본의입법례를참고하되 3D CAD 데이터의특수성을감안하여문구를면밀하게조정하는노력이요구된다. 최근, 국회김동완의원이컴퓨터프로그램보호강화를목적으로발명의 최초스마트폰의생산에는사용될수없는전혀다른데이터로서스마트폰생산을위한전용품으로보기는어려울것이다. 78) 전성태, 앞의논문, 451 면에도동일한취지의견해가기재되어있다. 79) 일본특허법제 2 조제 3 항제 1 호및제 4 항, 앞의각주 45 및 47 참조. 80) 일본특허청의실무에따르면컴퓨터에의한직접지령은아니기때문에프로그램이라부를수없지만컴퓨터의처리를규정한것이라는점에서프로그램과유사한성질을지니는것을의미하는것으로해석한다 ( 中山信弘 小泉直樹編, 前揭書, p.34 참조 ).

62 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 57 정의규정을변경하는특허법일부개정법률안 81) 을대표발의한바, 3D CAD 데이터도포함하도록그개정안을수정하는방법이고려될수있다. 동특허법일부개정법률안은제2조제3호가목에서괄호규정으로 프로그램등 을물건발명의일부로하고그프로그램등의 정보통신망을통한제공 을양도또는대여의일태양으로하고있으며, 제4호를신설하여 프로그램등 을구체적으로규정하고있다. 82) 김동완의원이발의한특허법일부개정법률안을기초로수정안을마련하자면다음표와같이될수있다. [ 표 1] 3D CAD 데이터를물건발명으로하는특허법일부개정법률안수정안 현행개정안수정안 가. 물건의발명인경우 : 그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 가. 물건의발명인경우 : 그물건 ( 프로그램등을포함한다. 이하같다 ) 을생산 사용 양도 ( 그물건이프로그램등인경우정보통신망을통한제공을포함한다. 이하같다 ) 대여 ( 그물건이프로그램등인경우정보통신망을통한제공을포함한다. 이하같다 ) 또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 < 개정안과같음 > 81) 의안번호제 호 ; 제안되어 자로산업통상자원위원회에상정되었다. 내용적으로는 2002 년개정된일본특허법의관련입법례를따르고있다. 82) 동특허법일부개정법률안에대한국회전문위원검토보고서에따르면, 동법률안은특허법상물건발명에 프로그램 이포함됨을명확히하여온라인상에서非물건적인형태로전송 판매되는프로그램침해행위를효과적으로방지하는데의의가있으며, 소프트웨어출원을많이하면서도대기업에비해침해방지능력이떨어지는중소기업이나개인발명자에게유리하게작용할것으로평가하였다. 컴퓨터프로그램발명의특허법상보호이점에관해서는이재림, 컴퓨터프로그램의보호방법 기업의지식재산권관리전략을중심으로, 지식재산연구 제 2 권제 2 호 ( ), 면을참조.

63 58 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) < 신설 > 4. 프로그램등 이란컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합으로서특정한결과를얻을수있도록명령이조합된프로그램및컴퓨터등정보처리능력을갖는장치처리용으로공급되는정보로서프로그램에준하는것을말한다. 4. 프로그램등 이란컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합으로서특정한결과를얻을수있도록명령이조합된프로그램및컴퓨터등정보처리능력을갖는장치처리용으로공급되는정보로서프로그램에준하는것 ( 정보처리에적합하도록인위적으로배열된수치정보의집합을포함한다. 이하같다 ) 을말한다. 본연구에서는 3D CAD 데이터를물건발명의범주에포함시키기위해김동완의원의특허법일부개정법률안에따라신설되는특허법제2조제4호를수정하여 프로그램에준하는것 에 정보처리에적합하도록인위적으로배열된수치정보의집합 을추가하였다. 83) 3D CAD 데이터는정보처리장치의일종인 3D 프린터가특정한물건을제조하도록인위적으로배열되어입력되는수치정보로볼수있으므로, 수정안에따른동법제2조제4호의 프로그램등 이되어물건발명으로취급될수있으며, 온라인을통한유통행위는제2조제3호가목에따라정보통신망을통한제공으로서실시행위로간주되어직접침해를구성하게된다. 84) 수정안으로보호되는수치정보에는 83) 김동완의원의특허법일부개정법률안에서도입한 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치 라는용어는일본특허법제 2 조제 4 항의 전자계산기 보다더넓은개념으로서, CAD/CAM, 머시닝센터를포함해 3D 프린터까지포괄하는개념이고, STL 파일은프로그램은아니나컴퓨터등정보처리능력을갖는장치처리용으로공급되는정보그자체로볼수있으므로굳이수정안과같이 정보처리에적합하도록인위적으로배열된수치정보의집합 이라는부분을부가하지않더라도 3D CAD 데이터가물건발명으로포섭된다는의견도있다. 84) 다만, 이경우침해대상은물건형식으로적은물건발명이아니라 3D CAD 데이터가된다는점에주의하여야한다. 즉, 특허권자가물건발명과함께 3D CAD 데이터를특허청구범위에적어같이등록받아야만수정안에따라 3D CAD 데이터의온라인유통이특허발명의실시행위로되어직접침해를구성하게된다. 어떤방식으로 3D CAD 데이터를청구범위에기재할것인지는아직그예를찾아볼수없어명확하지는않으나, 현행

64 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 59 3D CAD 데이터와같이지적창작활동에따라 인위적으로 집합되어진수치정보만포함될뿐게놈정보나단백질구조에관한정보처럼자연물로부터얻어진수치정보를컴퓨터처리에적합하도록단순배열한것에불과한정보들은포함되지않음에주목할필요가있다. 2. 간접침해규정을개정하여 3D CAD 데이터의온라인유통을규제하는방안 ( 제 2 안 ) 발명의정의규정을개정하는방안은보호대상을명확히함으로써논란을줄일수있다는장점은있으나, 생각지않은객체가보호대상에포함되어의도하지않게특허권이강화되는부작용이있을수있으며, 새로운기술이출현할때마다특허법개정을반복해야하는문제점이있다. 이에더해, 제1안에따라 3D CAD 데이터가보호되려면 3D CAD 데이터자체를특허청구범위에적어등록을받아야하는바, 컴퓨터프로그램발명의사례에서와같이입법단계에서발명의성립성및기재형식과관련하여논란이예상된다. 이에따라, 간접침해규정을포괄적으로개정해우회적으로 3D CAD 데이터의온라인유통을규제하면서도새로운기술의출현에대비해발명보호의탄력성을확보하는방안을생각해볼수있다. 85) 일본특허청이컴퓨터프로그램발명보호를위해 2002년신설한간접침해규정 86) 은 3D CAD 데이터의온라인유통규제를위한개정방안마련에중 컴퓨터관련발명심사기준 이컴퓨터프로그램의청구범위기재방법을제시하고있는바, 이를차용하면될것으로사료된다. 예를들어, 3D 프린터에입력되어단계 A, 단계 B, 단계 C ( 을 ) 를실행시켜청구항제 O 항에기재된물건을만들도록매체에저장된 3D CAD 데이터 형식으로기재할수있을것이다 ( 컴퓨터관련발명심사기준, 특허청, 2014, 1-2 면참조 ). 85) 일본특허청도 2002 년컴퓨터프로그램을물건발명에포함시키는개정을추진하면서당시간접침해규정이 물건의생산에만사용되는물건 으로대상이한정되어 만 을엄격하게해석하면프로그램발명의간접침해가인정되기어렵다는인식하에현행일본특허법제 101 조제 2 호를신설한바있다. 이에따라종전 만 요건은충족하지않지만물건발명의생산에이용되는것으로 발명의과제해결에불가결한物 ( 소위, 프로그램 ) 은간접침해의대상에포함되게되었다.

65 60 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 요한참고자료가된다. 신설된일본특허법제101조제2호에따르면물건발명이특허된경우, 직접침해에대한주관적인식하에그물건의생산에이용되는물 ( 일본국내에서널리일반적으로유통되는것은제외 ) 로서과제해결에불가결한것을생산, 양도등을하는행위는특허권을침해한것으로간주된다. 여기서직접침해에대한주관적인식이란간접침해자가물건발명이특허되었다는사실과간접침해대상이그물건발명의실시에이용될것이라는사실을행위당시에알고있었음을말한다. 일본특허청이종전의전용물적간접침해규정 87)88) 외에도위와같은소위비전용물적간접침해규정 89) 을신설한이유는종전간접침해규정하에서대상물이복수의용도를가져특허발명에대한전용물이아니라는것을이유로간접침해가부정되는사례가적지않게발생하였고, 동조항의객관적요건인 만 의해석이지나치게엄격하여프로그램등과같이다양한대상에적용하기어렵다는비판이있 86) 일본특허법제 101 조제 2 호 : 特許が物の発明についてされている場合において その物の生産に用いる物 ( 日本国内において広く一般に流通しているものを除く ) であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら 業として その生産 譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為. 이를번역하면다음과같다 : 특허가물의발명인경우, 그물의생산에이용하는물 ( 일본국내에서널리일반적으로유통되는것을제외한다 ) 에있어서그발명에의한과제의해결에불가결한것이고, 그발명이특허발명이고또한그물이그발명의실시에이용되는것을알면서도, 업으로서생산, 양도등혹은수입또는양도등의청탁을하는행위. 87) 현행일본특허법제 101 조제 1 호및제 4 호를말하며, 우리나라특허법제 127 조제 1 호및제 2 호와실질적으로동일하다. 88) 일본특허법제 101 조제 1 호 : 特許が物の発明についてされている場合において 業として その物の生産にのみ用いる物の生産 譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為. 이를번역하면다음과같다 : 특허가물의발명인경우, 업으로서그물의생산에만사용하는물을생산, 양도등혹은수입또는양도등의청약을하는행위 ; 동조제 4 호 : 特許が方法の発明についてされている場合において 業として その方法の使用にのみ用いる物の生産 譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為. 이를번역하면다음과같다 : 특허가방법의발명인경우, 업으로서그방법의사용에만사용하는물을생산, 양도등혹은수입또는양도등의청약을하는행위. 89) 현행일본특허법제 101 조제 2 호및제 5 호를말하는것으로, 동조제 1 호또는제 4 호와는달리전용물을의미하는 만 요건을포함하지않기때문에비전용물적간접침해규정으로지칭되고있다 ( 곽민섭, 앞의논문, 59 면참조 ).

66 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 61 었기때문이다. 이에따라, 객관적요건으로서 만 이라는용어를배제하여특허권자보호를두텁게하는한편, 주관적인식요건을가중함으로써간접침해의성립범위가과대하게되는것을방지하였다고한다. 90) 개정전일본특허법과동일한형태를취하고있는현행특허법제127조의간접침해규정으로는 3D CAD 데이터의무단복제와온라인유통을방지할수없음이드러난바, 비록보호대상은컴퓨터프로그램으로다르지만유사한상황과인식하에서추진된일본의입법례를참고하여특허법개정방안을마련해볼수있을것이다. 다음표는일본의입법례를참고한간접침해규정개정안이다. [ 표 2] 3D CAD 데이터관련간접침해규정개정안 현행 제 127 조 ( 침해로보는행위 ) 다음각호의구분에따른행위를업으로서하는경우에는특허권또는전용실시권을침해한것으로본다. 1. 특허가물건의발명인경우 : 그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 2. 생략. < 신설 > 개정안 제 127 조 ( 침해로보는행위 ) 다음각호의구분에따른행위를업으로서하는경우에는특허권또는전용실시권을침해한것으로본다. 1. 특허가물건의발명인경우 : 그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 2. < 현행과같음 > 3. 특허가물건의발명인경우 : 그물건의생산에사용되는物 91)( 국내에서일반적으로널리유통되는것은제외한다 ) 로서그발명에의한과제의해결에불가결한것을, 그발명이특허발명이라는것과그物이그발명의실시에이용되는것을알면서도, 생산 양도 대여또는수입하거나그物의양도또는대여의청약을하는행위 90) 곽민섭, 앞의논문, 60면. 91) 표준국어대사전에 물( 物 ) 이란용어는 인간의감각으로느낄수있는실재적사물또는느낄수없어도그존재를사유할수있는일체의것 으로정의되어있는바, 유체물과무체물을모두포괄하는것으로해석되므로무체물인 3D CAD 데이터의생산 양도등의행위가간접침해행위에포함됨을명확히하기위해새롭게도입한용어이다. 물 ( 物 ) 대신에현행특허법과같이 물건( 物件 ) 이란용어를통일하여사용할수도있겠으나, 무체물을포함하지않는것으로해석될수있어또다시 3D CAD데이터의포함여부에논란이발생할여지가있다.

67 62 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 신설되는특허법제127조제3호에따라 3D CAD 데이터의작성또는온라인유통이간접침해로간주될수있는지검토하면다음과같다. 3D CAD 데이터가 3D 프린터에입력되면별다른노력없이물건발명이그대로제조되므로 3D CAD 데이터는물건발명의생산에사용되는무체물로볼수있다. 3D CAD 데이터의특성상특정한물건의제조외에는달리쓰일일이없으므로국내에서범용물품 (staple article) 또는유통상품 (commodity of commerce) 으로취급될가능성은없다. 또한 3D CAD 데이터를이용해특허된물건을제조하면그물건이의도한본래의목적즉, 과제의해결이저절로달성될것이자명한바, 3D CAD 데이터는특허된물건발명의생산에사용되는物로서과제해결에불가결한것으로볼수있다. 따라서직접침해에대한주관적인식이입증되는한, 3D CAD 데이터를무단으로작성하는행위는침해대상물의 생산 으로볼수있고, 이를온라인상에서유통한행위는 양도 또는 대여 가되어간접침해를구성하게된다. 3. 온라인서비스제공자면책규정의도입가능성 제1안또는제2안과같이특허법을개정하는경우 3D CAD 데이터의온라인유통을방지함으로써특허권자의권리를종전과같이충실히보호할수있을것이나, 결국특허보호강화에치중되어 3D 프린팅산업발전에는악영향을끼칠수있다. 3D 프린팅과같이기존의상거래패러다임을완전히뒤집어전혀새로운시장을창출하고부가가치를만들어낼수있는저력있는창조아이디어가기존의특허체계로끼워맞추어져더이상발전할수없는상태에이를지도모른다. 오히려 3D CAD 데이터의온라인유통을완전히막을것이아니라, 적절히통제할수있도록특허권자에게수단을제공함으로써, 특허권자가충분히이익을가져가면서도 3D 프린팅분야가더욱활성화되는효과를의도하는것이국가적으로유리하다. 애플이저렴한가격으로음악콘텐츠를자유롭게다운받을수있는 itunes 서비스사이트를오픈해음악발전을이룩하는동시에전보다더큰이익을작곡자나가수등음악

68 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 63 관계자에게가져다준사례를참고할필요가있다. 3D CAD 데이터의온라인유통통제수단으로가장유력한것은저작권법이도입하고있는 온라인서비스제공자(OSP) 면책규정 92) 이다. 저작권법은 2000년대초소리바다사건을거치면서 OSP의적절한통제를통한균형적발전을고민해오다, 2003년미국에서검토되어오던 OSP 면책규정을도입하여저작권자의보호를강화하면서도공정한이용을통한문화발전을도모한바있다. 93) 저작권법의 OSP 면책규정은온라인유통을담당하는서비스제공자의책임에관한효과발생요건을규정하지않고기본적으로책임이 OSP에게있다는전제하에그효과발생을배제하기위한면책요건을규정하는방식을채택하고있다. 이는정책적측면에서급변하는온라인서비스환경을모두나열할수없다는입법현실을반영한것으로최근급속도로빨라진기술발전의다양성을감안하더라도이런규율방식은타당하다고사료된다. 94) 저작권법의 OSP 면책규정은 OSP 유형을단순도관 캐싱 호스팅 정보검색의네가지로분류하고각각에대해면책요건을규정한다. 대부분의면책요건은저작물의유통과정에관여하지않거나매개하지않은경우면책을하겠다는것이며, 이에더해저작권침해자에대한계정해지정책및표준적인기술조치를취할것으로요구하고있다. 95) 한편, 저작권법제103조에서는온라인서비스를통해저작권을침해받은자가 OSP에게서비스중단을요청할경우 OSP가취하여야할서비스중단또는재개등에관한구체적인절차를규정하고있다. 단순도관형태의서비스가아닌온라인서비스를제공하는 OSP는서비스중단요청을받은경우즉시서비스를중단하여야하고, 필요한경우복제 전송자에통보하여대응조치를취하도록하여야한다. 96) 92) 저작권법제 102 조내지제 104 조. 93) 문일환, 온라인서비스제공자 (OSP) 의법적의무와책임 : 개정저작권법중심, 지식재산연구 제 7 권제 2 호 ( ), 124 면. 94) 문일환, 위의논문, 127 면. 95) 문일환, 위의논문, 면.

69 64 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 3D CAD 데이터는근본적으로숫자정보로이루어진디지털데이터형태로서, 온라인유통이라는측면에서는그성격이저작권법상문제가되었던 MP3 파일, 동영상, 사진데이터등과동일한바, 특허법상 3D CAD 데이터의온라인유통을통제하기위한수단으로저작권법의 OSP 면책규정을유사한형태로도입할수있을것으로사료된다. 다만, 저작권법과특허법은보호대상이다르고법목적이상이한바, 구체적인면책요건은 3D 프린팅기술을포함해특허발명의무단복제가능성과영향력등을두루살펴도입여부를결정하여야할것이다. 97) V. 결론 3D 프린터가범용화되고적용분야가다양해지면서현행특허제도로는특허권자를종전과같이두텁게보호하기어렵게되었다. 물건발명이나방법발명이특허된경우 3D 프린터로제조하는행위는그물건자체를생산하거나그방법을사용하는것이라직접침해를구성해구제가가능하나, 3D 프린팅에서흔한 3D CAD 데이터의무단작성과온라인유통은다소생소한실시형태로서전통적산업시스템을상정해설계되었던현행특허제도로는대응하기쉽지않다. 온라인상에서디자인되고디지털데이터형태로유통 판매되어가정에서제조 소비되는상거래행태가좀더심화된다면종전대량생산을하던기업만을감시대상으로독점적이익을누렸던특허권자들의이익은더욱보호받기어렵게될것이다. 온라인상에서유통되는 3D CAD 데이터는입체물의표면을표현하는무수히많은삼각형들의꼭지점좌표와방향벡터를포함하는수치데이터의 96) 저작권법제 103 조제 1 항및제 2 항. 97) 예를들어, 저작권법에서는 P2P 서비스를제공하는 OSP 를 특수한유형의온라인서비스제공자 로분류하여별도의규정으로의무사항을부과하고있으나, 전술한바와같이 3D 프린팅의경우에는데이터특성상 P2P 서비스를통해유통될가능성이더높은바오히려 P2P 서비스제공자를좀더비중있게통제하는방향으로검토되어야할것이다.

70 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 65 집합으로서컴퓨터프로그램과는다르며오히려저작권법상의데이터베이스에가깝다. 이를기초로현행특허법관점에서검토한결과, 3D CAD 데이터는현행특허법상물건 ( 物件 ) 으로볼수없을뿐만아니라그작성과보관이물건발명의생산에해당하지도않으며, 3D CAD 데이터의전송은물건발명의양도나사용으로보기도어려워실질적인침해구제는불가능한것으로확인되었다. 또한 3D CAD 데이터가디지털형태의데이터인점을감안할때, 소리바다사건에서와같이 P2P 서비스를통한온라인무단복제도예상되며, 3D CAD 데이터의특성상오히려온라인불법복제가더쉽게일어날가능성이높아적절한대책이필요하다고판단된다. 이에대한해결방안으로 3D CAD 데이터를물건발명으로규정하여보호하는방안 ( 제1안 ) 과간접침해규정을개정하여보호하는방안 ( 제2안 ) 이있을수있다. 제1안은컴퓨터프로그램보호를위한일본특허법의입법례와같이프로그램을물건발명으로규정하면서프로그램의일부로 3D CAD 데이터가포함되도록하는방안이나보호대상이명확해지는장점이있는반면, 새로운기술이출현할때마다법개정을반복해야한다는단점이있다. 제2 안은비전용물적간접침해법리를도입하는것으로 만 요건을배제하되직접침해에대한주관적인식요건을추가하여 3D CAD 데이터의작성및온라인유통이간접침해에해당하도록규정하는방안이다. 생각건대, 제1안및제2안모두무리없이받아들여질수있을것이나, 제1안은 3D CAD 데이터를청구범위에발명의대상으로적어특허를받아야보호가가능하므로발명의성립성및기재불비와관련한추가적인논란이있을수있어제2안이좀더타당하다고사료된다. 한편, 제1안또는제2안을도입하는경우특허권보호가과도하게강화되고오히려 3D 프린팅산업발전을저해할우려가있으므로, 3D CAD 데이터의온라인유통을적절히통제할수있는수단을마련하는것도필요하다. 3D CAD 데이터는기본적으로디지털데이터로서음악콘텐츠와성격이유사한바, 유력한선택지로저작권법에서채택하고있는온라인서비스제공자 (OSP) 면책규정이될수있다.

71 66 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 참고문헌 < 국내단행본 > 권태복, 컴퓨터프로그램보호방식에관한비교연구 저작권보호와특허보호, 한국저작권위원회연구용역보고서, 김관식, 특허법과저작권법의조화를통한창조적소프트웨어기업보호방안연구, 특허청연구용역보고서, 김윤명, 발명의컴퓨터구현보호체계합리화를위한특허제도개선방안연구, 특허청연구용역보고서, 김현호, 실전특허법 제4판, 한빛지적소유권센터, 임병웅, 이지특허법 제6판증보판, 한빛지적소유권센터, 吉藤幸朔, 特許法槪說, 유미특허법률사무소 ( 역 ), 제13판, 대광서림, 컴퓨터관련발명심사기준, 특허청, < 해외단행본 > 中山信弘 小泉直樹編, 新 注解特許法, 上卷, 靑林書院, < 국내학술지 > 곽기호 박성우, 글로벌 3D 프린터산업기술동향분석, 기계저널 Vol. 53 No. 10(2013). 권상로, 인터넷공유사이트를통한음악파일교환에관한법적연구 소리바다서비스의음악저작권침해여부를중심으로, 법학연구 제30집 (2008). 김경아, 디지털제조시대디자인지적재산권보호방안에관한연구 3D 프린팅산업환경분석과디자인지적재산권이해를중심으로, 디지털디자인학연구 Vol.14 No.3(2014). 김관식, 물건의발명 방법의발명 : 분류기준과적용, 산업재산권 제17호 (2005). 김동준, 특허발명의실시행위중양도의청약에대한고찰, 산업재산권 제29호 (2009). 문일환, 온라인서비스제공자 (OSP) 의법적의무와책임 : 개정저작권법중심, 지식재산연구 제7권제2호 (2012). 박영진 고남욱 윤장현, 보유특허기반의기술기회탐색을위한특허추천방법 : 3D 프린팅산업을중심으로, 지식재산연구 제10권제1호 (2015). 박형욱, 3D 프린팅기술현황및응용개요, 기계저널 Vol. 54, No. 4(2014).

72 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 67 배대헌, 거래대상으로서디지털정보와 물건 개념확대에관한검토, 상사판례연구, 윕스, 3D 프린팅의특허동향, 고분자과학과기술, 제25권제1호 (2014). 이재림, 컴퓨터프로그램의보호방법 기업의지식재산권관리전략을중심으로, 지식재산연구 제2권제2호 (2007). 전성태, 3D 프린팅과산업재산권법, 홍익법학 제15권제2호 (2014). < 해외학술지 > Bradshaw, S., Bowyer, A. & Haufe, P., The Intellectual Property implications of low-cost 3D printing, ScriptEd, 7(1)(2010). Daniel Harris Brean, Asserting Patents to Combat Infringement via 3D Printing: It s No Use, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. XXIII No. 3(2013). Davis Doherty, Downloading Infringement: Patent Law as a Roadblock to the 3D Printing Revolution, Harvard Journal of Law & Technology, Vol.26, N0.1 (2012). 杉光一成, 3Dプリンタと知的財産法, NBL., Vol. 1012(2013). < 학위논문 > 곽민섭, 특허권의간접침해제도의개선방안에관한연구, 한양대학교대학원박사학위논문, < 판례 > 특허법원 선고 2006허3496 판결. 특허법원 선고 2010허401 판결. 서울고등법원 선고 2003나21140 판결. 서울고등법원 선고 2003나80798 판결. 대법원 선고 87다카2723 판결. 대법원 선고 95다45767 판결. Ecodyne Corp. v. Croll-Reynolds Eng g Co., 491 F. Supp. 194, 197 (D. Conn. 1979). Quantum Group, Inc. v. Am. Sensor, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1436 (D.N. Ill. 1998). NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD., 418 F.3d 1282, 4th United States

73 68 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Court of Appeals, Federal Circuit (2005). < 인터넷자료 > 자이지스트-패스파인더, 3D 프린팅기술의역사적배경, < pathfinder>. 3D Systems, What Is An STL File?, < learning-center/what-is-stl-file>. Tech Target, peer-to-peer (P2P) definition, < com/definition/peer-to-peer>. Hannah Rose Mendoza, Aprecia s 3D Printed ZipDose Tablets Earn FDA Approval, 3D Print.com, <

74 지선구 한덕원 3D 프린팅과특허발명의법적보호 69 3D Printing and Legal Protection of Patent Chee Seonkoo & Han Deokwon Abstract Concern is rising over whether the patent law can protect patents as before in a recent situation where 3D printers are widely used and applied in various fields. When a patent is granted over a product invention or a process invention, making a product by using 3D Printer is deemed an infringement of the patent because the action is clearly seen as manufacturing the product or using the patented process. Making out and distributing 3D Data, however, is not deemed infringing on the patent right because writing 3D CAD data to a digital file is not regarded as making the product, and also sending the 3D data through Internet is not same as using or selling the product, which is due to the fact that the 3D CAD data is only an aggregation of digital information. In order to guarantee rigid protection in the 3D printing field, this paper proposes two revisions of the patent law : the first is putting the 3D CAD data in the category of product invention just like computer program invention in Japanese patent law in 2002, and the second is amending the rule of indirect infringement, enabling patentees to control online distribution of 3D CAD data. The former is effective only when 3D CAD data is included as one of the claims in a written form and it may

75 70 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) cause a stir about whether 3D CAD data is completed as an invention. Therefore, the latter is seen to be more practical at present as making out and distributing 3D CAD data online fall in the category of indirect infringement without any ambiguity if the Korean patent law is revised according to the latter. Keyword 3D Printing, Direct infringement, Indirect infringement, Product invention, CAD Data

76 지식재산연구제11권제1호 ( ) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.1 March 2016 투고일자 : 2015 년 10 월 31 일 71 심사일자 : 2015년 11월 10일 ( 심사위원 1), 2015년 11월 5 일 ( 심사위원 2), 2015년 11월 10일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2015년 11월 13일 제조방법이기재된물건의발명의 *1) 최근대법원판결에대한고찰 대법원 선고 2011후927 판결을중심으로 **2) 좌승관 ***3) 목차 Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 대상판결의진행경과 1. 이사건특허발명요지 2. 특허심판원심결, 특허법원판결및대법원판결 ( 대상판결 ) 의요지 Ⅲ. PBP 청구항의해석기준에관한검토 1. PBP 청구항의해석론 2. PBP 청구항의해석기준의변화 3. 다른나라의 PBP 청구항의해석기준 Ⅳ. 대상판결의검토 1. 판례변경의필요성에대한의문 2. 특별한사정 이있는진정 PBP 청구항의처리방안 3. 대상판결에서고려하지않은법률적쟁점사항 : PBP 청구항의기재불비 Ⅴ. 마치며 본고 ( 本稿 ) 는특허청의공식적인견해와는무관한필자개인의견해를바탕으로작성되었음을미리알려드립니다. * 이는 product-by-process claim 이라고도하는데, 이하에서는편의상 PBP 청구항 이라한다. ** 이하 대상판결 이라한다. *** 특허청과장 : skjwa7@gmail.com.

77 72 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 대상판결은, 제조방법이기재된물건의발명 (PBP 청구항 ) 의진보성판단시그청구항을제조방법으로기재할수밖에없는 특별한사정 이있는지여부를고려할필요없이그제조방법에의해특정되는물건자체로만해석해야한다고판시하면서, 특별한사정 을고려하는종례판례를변경하였다. 그러나 특별한사정 은항상존재하고이러한경우 PBP 청구항의특허요건판단시제조방법을고려하지않을수없다는점에서대상판결은현실과괴리가있다. 나아가대상판결에서는다루지않은 PBP 청구항의기재불비여부를살피면, 구조내지성질로물건을특정할수있음에도불구하고그러하지않은부진정 PBP 청구항은그보호받고자하는바가명확하지않다는이유로특허법제42조제4항제2호에위배된다고볼여지가충분하다. 이러한관점에서보면특허법제42조제6항에서허용되는 PBP 청구항은진정 PBP 청구항으로제한적으로봄이타당해보이는바, 향후바람직한 PBP 청구항의모습에대한보다많은검토가필요한것으로보인다. 주제어 제조방법이기재된물건의발명, PBP 청구항, 특별한사정, 진보성, 기재불비

78 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 73 Ⅰ. 들어가며 PBP 청구항은기능식청구항과함께미국의실무로부터승인되어발전되어온청구항으로 The Rule of Necessity 1) 의 예외요건 을보다완화하려는실무의요청에따라발전되고법원에의해승인된청구항으로서, 그구체적인정의를내리자면물건 2) 의발명에관한청구항에서물건을특정하는데필요한구성의일부또는전부를대체한제조방법에의하여특정된요소가적어도하나이상기재되어있는청구항을말한다. 3) PBP 청구항에대한해석기준은나라마다다양하다. 특허요건판단국면에서 PBP 청구항에대한해석기준은몇몇나라를제외하고는대부분비슷한반면, 권리범위확정국면에서의해석기준은나라별로많은차이를보이고있다. 이러한상황에서우리대법원은 2015년 1월과 2월에특허요건판단국면과권리범위확정국면에서의 PBP 청구항에대한해석기준을각각제시하여 PBP 청구항해석에관한입장을명확히하였다. 전자는특허요건판단시의 PBP 청구항해석에관한기존대법원판례를변경하는판결이었고, 후자는권리범위확정시의 PBP 청구항해석에관한최초의판결이었다. 우리대법원판결이선고된후얼마되지않아일본에서도 2015년 6월에우리대법원에해당하는일본최고재판소에서특허요건판단시 PBP 청구항에대한해석기준을제시하였고, 그다음달인 7월에일본특허청은심사 심판시 PBP 청구항을어떻게취급할것인지에대한가이드라인을발표하였다. 이렇듯 PBP 청구항의해석에있어서논란이많은것은, 물건을청구하면서제조방법을기술적구성의형식으로기재하는 PBP 청구항의독특한기 1) 청구범위에발명품의구성을제조방법으로특정하는것이외에달리구성을특정할방법이없는경우에한하여, 예외적으로제조방법에의한물건의특정을허용한다는것이미국에서의종래실무원칙이다. 2) 여기서물건은물질을포함하는광의의개념이다. 3) 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 264 면.

79 74 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 재형식으로인해그제조방법을어떻게해석할것인지에대하여다양한견해가제시되고있기때문이다. 비록대상판결이특허요건판단시 PBP 청구항의해석에있어서이상적인기준을제시하였지만, 이기준을 PBP 청구항의형식으로출원할수밖에없는 특별한사정 이있는청구항에적용할때아직도논란의여지는남아있는것으로보인다. 나아가 PBP 청구항의기재불비에대한검토도필요한것으로보인다. 이에따라, 본고 ( 本稿 ) 는특허요건판단에관한대상판결을중심으로하여살피되대상판결의논리가도출되게된배경을설명하는부분등에서는권리범위확정시 PBP 청구항에대한해석기준 ( 대법원 선고 2013후 1726 판결참조 ) 을같이검토하기로한다. Ⅱ. 대상판결의진행경과 1. 이사건발명의요지 대상판결의대상이되는이사건특허발명 ( 특허등록번호제696918호, 특허심판원 자 2010정50 심결의확정에의해정정된것 ) 은 폴리비닐알코올계중합체필름및편광필름 에관한것으로, 쟁점이된청구항들은다음과같다. 청구항 6. ( 생략 ) 편광필름의제조방법 ( 이하 이사건제6항발명 이라하고, 다른청구항도같은방식으로부른다 ). 청구항 7. ( 생략 ) 편광필름의제조방법. 청구항 9. 일축연신에사용되는폴리비닐알코올계중합체필름이, 1 이상 100 미만의중량욕조비의 의온수에서세정하여수득되는팁상태의폴리비닐알코올계중합체를함유하고, 막제조원료의아세트산나트륨의함유량이폴리비닐알코올계중합체에대하여 0.5 중량 % 이하인막제조원료를사용하여막제조되는, 10cm 정사각형이고두께가 30~90μm인폴리비닐알코올계중합체필름을 50 의 1 리터수중

80 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 75 에 4시간방치했을때의폴리비닐알코올계중합체의용출량이 10~60ppm인폴리비닐알코올계중합체필름을, 4~8배의연신배율로일축연신하는공정, 염색하는공정및고정처리하는공정을포함하는공정으로부터제조되는편광필름. 청구항 10. 제9항에있어서, 막제조원료가 150 이하의온도에서조제된것인편광필름. 2. 특허심판원심결, 특허법원판결및대법원판결 ( 대상판결 ) 요지 (1) 특허심판원심결특허심판원은, 이사건특허발명은진보성이없다는이유로청구된특허등록무효심판을 2007당1611호로심리한후, 그심판청구를인용하는심결을하였다. 이에대해특허권자는이사건특허발명에대한정정심판을청구하였고, 특허심판원은이사건특허발명에대한정정심판청구를 2010정50호로심리한후, 이를인용하는심결을하였다. (2) 특허법원판결 ( 원심판결, 특허법원 선고 2008허6239 판결 ) 원심은, 편광필름의제조방법에관한이사건제6항및제7항발명은비교대상발명들에의하여그진보성이부정된다고할수없다고판단하였다. 그리고이사건제6항발명의방법에의하여제조된물건인 편광필름 을그특허청구범위로하여 제조방법이기재된물건의발명 에해당하는이사건제 9항발명과그종속항인이사건제10항발명에대해서는, 이사건제6항발명의진보성이부정되지않는이상, 이와동일한기술적특징을그대로가지고있는이사건제9항및제10항발명도역시진보성이부정되지않는다고판단하였다.

81 76 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) (3) 대법원판결 ( 대상판결 ) 1) 원심의결론과같이이사건제6항발명은비교대상발명들에의하여그진보성이부정된다고할수없다. 2) 아래 3) 에서살핀법리에비추어볼때, PBP 청구항에해당하는이사건제9항및제10항발명에관하여는그제조방법의기재를포함한특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질을가진물건의발명만을비교대상발명들과대비하여진보성유무를판단하였어야함에도, 원심은그러하지않은채제조방법에관한발명의진보성이부정되지않는다는이유만으로곧바로그제조방법이기재된물건의발명인이사건제9항및제 10항발명의진보성도부정되지않는다고판단하였는데, 이는 PBP 청구항의진보성판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 3) PBP 청구항해석에관한법리를살피면, 1 PBP 청구항의경우제조방법이기재되어있다고하더라도발명의대상은그제조방법이아니라최종적으로얻어지는물건자체이고제조방법은최종생산물인물건의구조나성질등을특정하는하나의수단으로서그의미를가질뿐이므로, PBP 청구항의특허요건을판단함에있어서그기술적구성을제조방법자체로한정하여파악할것이아니라제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여출원전에공지된선행기술과비교하여신규성, 진보성등이있는지여부를살펴야한다. 2 한편생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있지만, 그렇다하더라도 PBP 청구항은그본질이 물건의발명 이라는점과특허청구범위에기재된제조방법이물건의구조나성질등을특정하는수단에불과하다는점은마찬가지이므로, 위와같은 특별한사정 이있는발명 ( 이하 진정 PBP 청구항 이라부른다 ) 과그와같은사정이없는 PBP 청구항 ( 이하 부진정 PBP 청구항 이라부른다 ) 을구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은

82 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 77 아니다. 3 이와달리, PBP 청구항을그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이있는지여부로나누어, 이러한특별한사정이없는경우에만그제조방법자체를고려할필요가없이특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을선행기술과대비하는방법으로진보성유무를판단해야한다는취지로판시한대법원판결들 4) 을비롯한같은취지의판결들은이판결의견해에배치되는범위내에서모두변경하기로한다. Ⅲ. PBP 청구항의해석기준에관한검토 1. PBP 청구항의해석론 PBP 청구항의청구범위해석은신규성, 진보성등특허요건을판단하거나권리범위를확정함에있어서발명을청구항에기재된제조방법과관계없이물건자체로파악하여선행기술또는침해제품과대비할것인지아니면제조방법을한정사항으로보고발명의구성요소로인정하여이를대비대상으로삼을것인지의문제이다. 일단 PBP 청구항에기재된제조방법을한정사항으로보지않고물건으로서동일성이있는이상해당제조방법과다른제조방법으로생산된물건도동일한발명으로해석하는견해인동일성설과, 제조방법을한정사항으로보고제조방법이다른경우에는다른발명으로보는한정설로크게나눌수있다. 나아가특허성판단과침해판단에서동일한기준에따라판단하는지 ( 일원 4) 대법원 선고 2004 후 3416 판결, 대법원 선고 2007 후 449 판결, 대법원 선고 2006 후 1100 판결, 대법원 선고 2006 후 3472 판결, 대법원 선고 2007 후 1053 판결, 대법원 선고 2006 후 3250 판결, 대법원 선고 2007 후 4328 판결등.

83 78 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 설 ) 와다른기준으로판단하는지 ( 이원설 ) 로구분하기도한다. 세부적으로는원칙적으로일원적인입장이나예외를허용하는지등에따라특허성판단에서는동일성설을취하고침해판단에서는동일성설을원칙으로하되예외를인정하는견해, 5) 특허성판단에서는동일성설, 침해판단에서는한정설을취하는견해, 6) 특허성및침해판단모두에서한정설을취하는견해, 7) 특허성판단중그기재로부터물건으로서의객관적구성이파악될수있는발명에대하여는한정설을, 그기재로부터물건으로서의객관적구성이파악되지않는발명에대하여는동일성설을취하고, 침해판단에서는금반언을적용하여한정설을취하는견해, 8) 특허성및침해판단모두에서동일성설을취하는견해 9) 등으로나누어볼수있다. 10) 2. PBP 청구항의해석기준의변화 (1) 종래판례의태도대상판결이전의종래판례에서는 물건발명의특허청구범위는특별한사정이없는한발명의대상인물건의구성을직접특정하는방식으로기재하여야하므로, 물건의발명의특허청구범위에그물건을제조하는방법이기재되어있다고하더라도그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에 5) 윤태식, 프로덕트바이프로세스청구항 (Product By Process Claim) 에관한소고, 사법논집 제 45 집, 법원도서관, 2007; 조영선, Product by Process Claim 을둘러싼법률관계, 특허판례연구 ( 한국특허법학회편 ), 박영사, 2009; 최성준, Product by Process Claim 에관하여, 민사재판의제문제, 한국사법행정학회, 19 권, ) 조현래, Product by Process Claim 에대한특허침해판단, 법학연구 ( 부산대학교 ), 제 50 권제 1 호, ) 김관식, 제조방법에의한물건형식 (Product-by-Process) 청구항의해석, 정보법학 제 14 권제 2 호, 한국정보법학회, ) 최성준, Product by Process Claim 에관하여, 민사재판의제문제 19 권, 한국사법행정학회, ) 김병필, 최근미국과일본의판례를통해살펴본 제법한정청구항 의해석론에관한고찰, 발명특허 Vol. 436, 한국발명진흥회, ) 강경태, 제조방법을기재한물건발명청구항 (Product by Process Claim) 의해석, LAW&TECHNOLOGY 제 9 권제 5 호 ( ), 29 면.

84 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 79 없는등의 특별한사정 11) 이없는이상당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는이를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다 는입장을취하고있다. 종래판례는원칙적으로는동일성설을택하면서도예외사항으로서 특별한사정 이있다면당해특허발명의진보성유무를판단할때그제조방법자체도고려할필요가있다는입장을취하는부분에서는한정설을택하고있는것으로보인다. 12) (2) 종래판례 vs. 대상판결종래판례와대상판결은모두 PBP 청구항은물건의발명의범주에속하므로, 당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하여야한다 는대전제에서는서로견해를같이하고있다 ( 동일성설 ). 하지만 PBP 청구항의진보성판단국면에서 특별한사정 이라는예외사항을고려하여야하는지에대해서는그견해를달리하고있다. 즉, PBP 청구항의진보성유무를판단할때, 대상판결은 PBP 청구항을 특별한사정 이있는지여부에따라진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항으로구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은아니라는취지로판시한반 11) 제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의 특별한사정 이란물건자체가새로운것이어서그구성을적절하게기재하기어려운경우, 제조방법에관한기재가물건의성질이나구조등을간결하게표현하기위한경우등의예외적인경우만을의미하고, 물건자체는새롭지않지만그제조방법에만특징이있는경우에는특별한사정이있다고할수없다 (2006 허 7122 판결참조 ). 12) 이와는달리종래판례에서 특별한사정 이있는경우해당발명의진보성을판단함에있어서제조방법을고려한다는의미는, 선행기술과제조방법만의대비로써진정 PBP 청구항의진보성을판단하여야한다는취지의한정설을의미하는것이아니라제조방법이물건의구조내지성질을파악하는데중요한인자로참작할수있다는것을의미할뿐이라고보는견해도있다 [ 조영선, 제조방법이기재된물건청구항의신규성 진보성판단, 저스티스 통권제 148 호 (2015.6), 249~251 면참조 ].

85 80 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 면 ( 동일성설 ), 종래판례에서는그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의 특별한사정 이있으면그제조방법자체도고려의대상이라는취지로판시하였다 ( 한정설 ). 따라서본고에서는진보성판단시 PBP 청구항을해석할때 특별한사정 으로인한제조방법을고려할필요성이있는지여부를주요쟁점사항으로살펴보고, 나아가대상판결이후 PBP 청구항의특허요건을판단함에있어서어떠한체계를잡는것이바람직한지, 다른법률적쟁점사항은어떤것이있는지그리고이를통해 PBP 청구항의앞으로의바람직한모습은어떠해야할지를살피고자한다. 3. 다른나라의 PBP 청구항의해석기준 특허요건판단국면에서 PBP 청구항의해석기준으로, 제조방법은고려하지않고그로부터제조된물건자체를가지고선행기술과대비하여신규성, 진보성등이있는지판단한다는점 ( 동일성설 ) 에서세계각국은대부분공통된심사실무를가지고있다. 13) 하지만특허청구범위의해석에있어서 PBP 청구항을진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항으로구분하는지에대해서는나라별로서로다른입장을취하고있다. 우리나라는 PBP 청구항을진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항으로구분하여운용하다가대상판결에의하여구분하지않고운용하는것으로그방향을틀었고, 미국도현재구분하지않고운용하고있다. 반면일본은최근일본최고재판소의판결에의해실질적으로부진정 PBP 청구항은기재불비사유가있는것으로보고그러한기재는허용하지않고있고, EPO 13) 아래의표에기재된바와같이, 우리나라, 미국, 일본, EPO, 중국, 브라질, 캐나다등은 PBP 청구항의특허요건판단시제조방법을고려하지않고물건자체만을선행기술의대비대상으로파악하고심사를하나, 호주는 PBP 청구항의특허요건판단시제조방법을고려하고있는점에서다른나라들과차이를보인다.

86 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 81 ( 유럽특허청 ), 중국도진정 PBP 청구항만인정하고있다. 14) 이와같은 PBP 청구항의구분에관한문제는발명이명확하게기재되어있는지의문제와도연관되어있으므로이에대한구체적인논의는뒤에서별도로하기로한다. 이렇듯국가별로 PBP 청구항을바라보는관점은비슷한듯다름을알수있는데, 이를정리하면아래의표 15) 와같다. 참고로여기에덧붙여서권리범위확정시 PBP 청구항의해석기준도같이제시한다. 구분 특허요건판단시 제조방법 의고려여부 권리범위확정시 제조방법 의고려여부 우리나라 No No 미국 No Yes 일본 No No 유럽 (EPO) No No 중국 No Yes 브라질 No Yes 캐나다 호주 No Yes Yes ( 만약제조방법이필수구성요소라면 ) Yes/No ( 청구항이어떻게기재되어있는지에따라 ) 기타 부진정 PBP 청구항의경우 불명확성 의기재불비 => 결국진정 PBP 청구항만인정 진정 PBP 청구항만인정진정 PBP 청구항만인정진정 PBP 청구항만인정 14) Julie Carliisle, Product-by-Process Claims: International Practice, Quarterly Newsletter of the AIPLA Chemical Practice Committee, Volume 2, Issue 2, Spring 2014, pp ) Julie Carliisle, ibid., at 9.

87 82 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) (1) 미국미국특허청심사기준 (MPEP) 에의하면, 특허요건판단시이러한청구항은비록제조방법에의하여특허대상이특정된다고하더라도물건그자체를청구하고있어서그제조방법에상관없이동일하거나비슷한물건이선행기술에존재하는경우에는그특허요건이부정된다 ( 동일성설 ). 16) 그러나침해판단에있어서 CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit) 는 1991년 Scripps 사건판결 17) 에서동일성설의입장을따랐으나그이듬해에 Atlantic Thermoplastics 사건판결 18) 에서는한정설의입장에따라침해여부를판단함에따라서로상반된입장의판례가병존하다가, 2009년 Abbott Laboratories 사건판결 19) 에서한정설의입장을취하였다. PBP 청구항의개념은 1891년미국에서처음도입되었는데, 당시법원은, 발명자가물건의발명에대하여통상적인방법으로그내용을충분히특정할수없는경우이에대해불이익을주면안된다고하면서, PBP 청구항의형식으로기재된발명은물건의구조나성질등에의해물건을특정하여야하는물건발명에대한예외라고하고이러한형식의발명을인정하였다. 20) 이렇듯초기에인정되던 PBP 청구항은진정 PBP 청구항이었는데, PBP 청구항이점차늘어나자법원과미국특허청은특허법제112조제2항의명확성요건을충족하는한제조방법을기재한물건발명의청구항도허용된다고해석함으로써필요성요건 (The Rule of Necessity) 을완화한후, 21) 현재는 16) MPEP Chapter 2100 Section 2113 Product-by-Process Claims [R ]( 17) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc., 827 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991). 18) Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). 19) Abbott Labs v. Sandoz Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009). 20) Alan I. Cohen, A Prescription for the Treatment of Product-by-Process Patent Infringement, St. John s Law Review, Vol. 67(No. 4, Article 9), 2012, p ) 강경태, 전게논문, 28 면. In re Pilkington, 411 F.2d 1345, 1348, 162 USPQ 145, 147 (CCPA 1969), MPEP(2012, 8. 개정 ) (p) Claim Directed to Product-by-Process or Product and Process.

88 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 83 제조방법의기재가물건의발명을표현할수있는유일한방법이아니더라도그러한제조방법의기재에의해서특허청구범위가적절히설명될수있는경우에는폭넓게허용하고있다. 즉, 진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항을구분하지않고 PBP 청구항을허용하고있다. (2) 일본일본심사실무에서특허요건판단시 PBP 청구항은물건그자체로해석되어야하는것으로이해하다가 ( 동일성설 ), 지적재산고등재판소판결 22) 에서 PBP 청구항을진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항으로구분하여부진정 PBP 청구항은물건그자체로해석되어야하나 ( 동일성설 ) 진정 PBP 청구항은제조방법에기초해서해석되어야한다는기준을제시하였다 ( 한정설 ). 그러나최근일본최고재판소판결 23) 에서위지적재산고등재판소의판결을파기하면서 PBP 청구항의특허요건판단시와권리범위확정시에선행기술과의대비대상인발명의요지및기술적범위는그제조방법자체가아니라그제조방법에의해특정되는물건자체로인정된다고판시하였다 ( 동일성설 ). 나아가 PBP 청구항의경우그제조방법이그물건의구조, 특성을나타내고있는것인지아니면물건의발명이더라도그발명의요지를그제조방법에의해제조된물건으로한정하고있는지가불분명하게되어제3자의입장에서는그발명의내용을명확하게이해할수없고권리자의입장에서도어느정도의범위에서독점권을갖게되는지에대해예측가능성이떨어지게되므로, 이러한청구항의기재는일본특허법제36조제6항제2호에규정된 발명이명확해야된다 는요건에부합하지않는다고하였다. 다만이러한요건에부합한다고볼수있는것은특허출원시에그물건을구조또는특성에의하여직접특정하는것이불가능하거나 (impossible) 또는곤란한 (entirely impractical) 사정이존재하는때로한정하여해석함이상당하다고판시하였다. 22) 知財高判平成 24 年 8 月 9 日平成 23( ネ ) 第 号. 23) 最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24( 受 ) 第 2658 号.

89 84 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 이러한일본최고재판소판결에의하면, 결국 PBP 청구항해석에있어서실질적으로논의되는청구항형식은진정 PBP 청구항에국한되고, 부진정 PBP 청구항의경우는발명이명확하지않다는이유로그와같은기재자체가인정되지않는다. 이에대한영향으로일본특허청은최근 PBP 청구항에대한임시지침을발표하였다. 그내용으로, PBP 청구항의제조방법을기재한것이 불가능하거나곤란한상황 하에서이루어진경우가아니면발명이명확하지않다는이유로거절이유를통지하고출원인은이에대한소명을하며이를바탕으로심사관은최종적으로특허여부를결정하게된다. 이러한절차는특허심판원에서도동일하게이루어진다. 24) (3) 유럽 EPO 심사가이드라인 25) 과 EPO 심판부 (the Board of Appeal) 의심결례 26) 에의하면, PBP 청구항의물건이신규성 진보성이있고그물건을명확하게정의할수있는다른방법이없는경우에한해 PBP 청구항이허용된다. 만약 PBP 청구항의물건이구조적특징으로명확히정의할수있다면, 그 PBP 청구항은명확성기재불비의사유로즉유럽특허협약제84조 27) 위반으로거절된다. 그리고제조방법이신규하다는이유만으로는 PBP 청구항이신규하다고볼수없고물건자체가신규해야만그 PBP 청구항은신규한것으로간주된다 ( 동일성설 ). PBP 청구항이 ~ 생산된물건, 생산될수있는물건 혹은 ~ 직접적으로 24) Japan Patent Office, Interim Handling Procedures for Examinations and Appeals/Trials involving Product-by-process Claims, July 6, 2015( jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokyo_e/product_process_c150706_e.htm). 25) Guidelines for examination: Product-by-process claim( org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_12.htm). 26) Case Law of the Boards of Appeal: 7. Product-by-process claims( epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_ii_a_7.htm). 27) The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

90 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 85 생산된물건 이라는표현을사용하는경우에모두물건자체에대한청구항으로인정되고, 28) 제조방법에의해발명의보호범위가제한되지않는것으로해석하고있다 ( 동일성설 ). 하지만이러한 EPO의실무에도불구하고 PBP 청구항의해석은각국별 ( 특히영국과독일 ) 로많은차이가있다고한다. 영국에서는한정설을따르고독일에서는동일성설을따른다. 29) Ⅳ. 대상판결의검토 1. 판례변경의필요성에대한의문 (1) 종례판례의 특별한사정 의필요성대상판결에서도인정한바와같이, 생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있다. 30) 이러한상황은 PBP 청구항의개념이도입되게된주된이유였다. 앞서본바와같이 PBP 청구항의개념은 1891년미국에서처음으로도입되었는데, 발명자가물건의발명에대해통상적인방법, 즉그구조나성질등에의해물건을특정해야하는방법으로그내용을충분히특정할수없는경우에도 28) EPA, T 248/85, ABI 1986, S. 261; EPA, T 219/83, ABI 1986, S. 211; EPA, T 664/90, ABI 1985, S ) 강경태, 전게논문, 31 면. 30) 알루미늄합금형상물을청구하면서청구항에는상기합금형상물이수용성아민화합물에침지하는공정및열가소성수지와직접적으로일체로사출성형되는공정을거쳐형성된다고기재한경우, 기술상식을참작할때결합구조나모양또는강도등에대하여방법적으로기재하는것외에는청구항에서의도하는형상물을구체적으로표현하기어려운특별한사정이인정되므로, 신규성등을판단할때는방법적기재를고려하여야한다 ( 특허법원 선고 2007 허 7198).

91 86 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 발명자의이익을보호할필요가있고, 이러한맥락에서 PBP 청구항의형식으로기재된발명은구조나성질등에의해물건을특정하여야하는물건의발명에대한예외라고하면서 PBP 청구항의형식으로기재된발명을인정하였다. 이당시는산업혁명으로인해이전에비해과학기술이비약적으로발전하는과정에있었고, 이에따라이전에는없었던많은제품들이제조되었으나, 이들을제대로분석할수있는기술이부족하여그구조나성질등으로특정할수없는상황이상당부분존재했던것으로보인다. 이러한상황은정도에있어서차이가있을뿐이지과학기술이이전에비해비약적으로발전한현재그리고미래에도여전히계속될것이다. 과학기술이발전함에따라이전에는보지못했던것들을새로이발견하거나새로운물질들을계속제조하게될것이고, 이러한새로운것들은그시대의분석기술로는명확히특정할수없거나그렇게하는것이곤란한상황이분명히존재할것이다. 대상판결에서변경하기로한종래판례는이러한상황이반영된것이었다. 종래판례는물건의발명을해석하는기본적인방법과이러한해석방법을고수하기어려운상황모두를포섭하고있는데, 이를심사의관점에서구체적으로설명하면다음과같다. 어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란한경우, 이러한발명을출원하려는출원인은물건의제조방법청구항아니면 PBP 청구항의형식으로특허청구범위를작성할수밖에없을것이고발명의상세한설명등에도물건을그구조나성질등으로직접적으로특정하기어려울것이다. 이러한상황에서출원인이 PBP 청구항의형식으로출원한경우, 그청구항내지발명의상세한설명으로부터파악할수있는대상물건의확실한기술적구성은물건의제조방법일것이다. 발명의상세한설명등에기재된물건의기능, 효과등도물건을특정할수있는기술적구성으로고려할수있는좋은대안이될수있지만, 해당발명의물건과전혀다른물건이해당발명의물건과동일하거나유사한기능, 효과등을갖는경우양물건을서로동일하거나유사한것으로본다면결국 PBP 청구항의물건을그본질과는전혀다른물건으로특정

92 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 87 하고있는셈이되어이러한접근법은확실한대안이될수없다. 이와대조적으로제조방법은출발물과최종물간의상관관계에관한정보를제공하고이로부터최종물의윤곽을파악하는중요한단서를제공한다는점에서, PBP 청구항의제조방법과선행기술의제조방법이동일하거나유사하다면이로부터제조된물건들역시동일하거나유사 31) 할공산이크다. 이러한상황에서특허청심사관은진정 PBP 청구항의신규성, 진보성등을판단함에있어진정 PBP 청구항의기술적구성으로물건의제조방법을선택하거나보다현실적으로는여기에물건의기능, 효과등을더하여선행기술과대비하는방법을취할것인데, 여기서중요한것은진정 PBP 청구항의특허요건판단에있어서물건의제조방법은기본적인고려대상이된다는점이다. 따라서앞서본바와같이과학기술의발전정도에상관없이예나지금이나그리고미래에도물건을그구조, 성질등으로특정하는것이불가능하거나곤란한 특별한사정 은존재할것이고, 이러한사정을갖는진정 PBP 청구항에대한특허요건판단시제조방법을기본적으로고려할수밖에없을것이다. 이러한관점에서보면종례판례는진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항모두를아우르면서현실적으로적용할수있는법리를수용하고있는것으로볼수있는반면, 대상판결은 특별한사정 으로인한특수성을포섭하지못하고이론적인해석의관점에치우쳐있는것으로보인다. (2) 종래판례의이사건특허발명에의적용 1) 이사건제9항발명의 특별한사정 유무이사건특허발명의목적은유용한 PVA 필름을사용함으로써결점과불필요한착색이적은편광필름을제공하기위한것이다. 31) 예측가능성이다른분야에비해낮은화학등의분야에서는제조방법들이유사하다고해서그제조물들도유사하다고보기어려운경우도있을수있으나, 이는당해기술분야에서통상의지식을가진자라면명세서에기재된내용, 통상의기술상식등을통해그유사성여부를어렵지않게판단할수있을것이다.

93 88 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 이러한목적달성을위한기술적구성으로, PVA 필름은 10cm 정사각형의 PVA 필름을 50 의 1리터수중에 4시간방치하였을때의 PVA의용출량이 1 내지 100ppm이되어야하고, 알칼리금속화합물의함유량은 PVA에대하여 0.5 중량 % 이하가되어야한다. 이러한 PVA 필름을사용하면, 편광필름을제작할때의각공정 ( 염색, 고정처리, 팽윤, 연신등의공정 ) 에서의 PVA의용출량이작기때문에결점이적은편광필름이높은수율로수득되고또한불필요한착색이적게되는효과가있다. 따라서위와같은발명의목적, 구성및효과를그대로포함하는이사건제9항발명의편광필름은결점과불필요한착색이적은특성을가지는것임을알수있다. 발명의상세한설명에는이러한이사건제9항발명의편광필름의특성을실시예및비교예의대비를통하여제시하고있는데, 편광필름의결점에대해서는 PVA의석출에의한결점이 나타나지않았다 내지 많이나타났다 는정도의정성적인기재만이있고편광필름의불필요한착색과관련해서는투과도, 편광도및색성비의수치를기재하고있다. 부언해서, PVA의석출에의한결점과관련해서는이사건특허발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라면편광필름과관련된업계에서허용되는결점의정도에대해서충분히인지하고있을것이다. 이러한점들을종합적으로고려하면, 이사건제9항발명의편광필름은어느정도범위의 PVA의석출에의한결점을가지는지그리고불필요한착색이적은특성을나타내기위하여필요한투과도, 편광도, 색성비등은얼마인지등의성질로서충분히표현할수있을것이므로, 이사건제9항발명은편광필름을제조하는방법을기재할수밖에없는 특별한사정 이있는것으로인정되지않는다. 2) 종례판례의적용 vs. 대상판결의적용앞서본바와같이이사건제9항발명의편광필름은그성질로서충분히특정할수있어서이사건제9항발명은제조방법으로기재할수밖에없는

94 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 89 특별한사정 이있는것으로인정되지않는다. 따라서이발명에종례판례의법리를적용하면, 이사건제9항발명이진보성이있는것인지여부를판단함에있어서그제조방법자체는고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다. 이는대상판결의법리와실질적으로동일하므로, 이사건제9항발명에종례판례를적용하든대상판결을적용하든모두동일한결론에도달한다. (3) 판례변경에따른비판종례판례와대상판결중어느것을이사건제9항발명에적용해도그결론이같은데도불구하고대상판결에서굳이종례판례를변경할필요성이무엇이었을까하는의문이든다. 이에대한가장확실한근거는, 대상판결에서판시한바와같이 PBP 청구항은물건의발명이고제조방법은물건을특정하기위한하나의수단에불과하다는점을이론적근거로하여 특별한사정 에따라진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항으로구분하여제조방법의의미를달리할필요가없다고보는점에있다. 하지만, 종례판례도 PBP 청구항은물건의발명이어서진보성판단국면에서제조방법에의해특정되는물건그자체로해석되어야한다는것을기본적인원칙으로삼고있는점에서대상판결과별다른차이가없고, 다만종례판례는이에대한예외사항으로 특별한사정 을고려하고있는점에서그러하지않은대상판결과차이가있으나, 앞서본바와같이 특별한사정 은고려되어야할필요가있고이러한경우에제조방법은기술적구성으로서의의의가충분하다는점은앞서본바와같다. 대상판결에서판례변경의또다른이유로서정황상대상판결이있은후한달도안되어선고된권리범위확인관련판결 ( 대법원 선고 2013후 1726 판결, 권리범위확정시 PBP 청구항의해석에관한최초의대법원판결 32) ) 과의조화를도모하는것도고려했었을듯싶다.

95 90 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 위의 2013후1726 대법원판결에서도대상판결과같이 특별한사정 에대한고려는전혀없다. 하지만, 권리범위확정시에도특허요건판단시에서와같이 특별한사정 의필요성은역시존재한다. 특허권자가제3자를대상으로자신의 PBP 청구항 ( 진정 PBP 청구항 ) 의발명을침해하였다고주장하기위해서는먼저자신의특허발명과제3자가실시한실시품을특정하여비교하여야할터인데, 진정 PBP 청구항의경우에는물건의구조, 성질등으로특정할수없어서다른수단을강구해야할것이다. 이러한경우에특허권자가제3자가자신의특허를침해했다고주장하기위한가장객관적인방법은제조방법으로자신의 PBP 청구항을특정하여제3자가동일한제조방법으로실시한경우에자신의특허권을침해하였다고주장하는것일것이다. 이장면이보다넓은범위의특허권을행사할수있었을특허권자에게는가혹한처사가될것이지만진정 PBP 청구항에서청구하는물건을구조, 성질등으로특정할수있기전까지는현실적으로어쩔수없을것이다. 이에대한해결방안은뒤에서설명한다. 이상살핀바와같이진정 PBP 청구항의권리범위확정시에도특허요건을판단할때와마찬가지로 특별한사정 에대한고려가필요하고이경우제조방법을고려할수밖에없다는점에서위의 2013후1726 대법원판결도대상판결이직면하는비판을면할수없을것으로보인다. 32) PBP 청구항의권리범위확정시특허발명을특정함에있어서, 특허요건을판단할때출원발명을특정하는것과마찬가지로그기술적구성을제조방법자체로한정하여파악할것이아니라제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여야하나, 특허요건을판단할때와는달리특허발명의권리범위가명세서의전체적인기재에의하여파악되는발명의실체에비추어지나치게넓다는등의명백히불합리한사정이있는경우에는그권리범위를특허청구범위에기재된제조방법의범위내로한정할수있다. 여기서, 후단설시는본고에서논의하고있는 특별한사정 과는관련없는사항으로, 특허발명의권리범위가그발명의실체에비해지나치게넓다는등의불합리한사정이있는경우에는그 PBP 청구항을다양한제조방법으로부터제조된물건모두로넓게해석하기보다는 PBP 청구항에기재된제조방법으로부터제조되는물건만으로한정하여해석한다는것이다.

96 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 특별한사정 이있는진정 PBP 청구항의처리방안 앞서본바와같이대상판결과 2013후1726 대법원판결모두동일한취지의 PBP 청구항의해석법리를제시하였는데, 이들법리를 PBP 청구항에적용하면부진정 PBP 청구항은특별한문제가없지만진정 PBP 청구항은특허요건판단국면과권리범위확정국면모두에서보호받고자하는물건의구조, 성질등을여전히파악할수없다는문제점을가지고있어서현실적으로는제조방법을기초로해서특허요건판단과권리범위확정을해야될것이다. 이와같은상황에서 PBP 청구항 ( 진정 PBP 청구항 ) 의해석시제조방법을고려할수밖에없고이경우그물건 ( 제조물 ) 자체만을고려하는것보다통상적으로신규성, 진보성은인정받기쉬운반면그보호받는범위는제조방법으로좁아지게될공산이크다. 33) 이와같이발명의보호범위가원래그발명이가질수있는것보다좁아지게되는것은권리자가원하는방향이아닐뿐만아니라특허제도가추구하는방향과도다르다할것이다. 이러한관점에서진정 PBP 청구항을어떻게처리해야할지를생각해보면, 가급적빨리진정 PBP 청구항에포함된제조방법의기재를그제조방법으로제조된물건의구조, 성질등으로보정내지정정할수있도록유도하는것이바람직할것이다. 이러한과정에서특허요건내지정정요건을판단하게될것이고이에아무런문제가없다면그권리범위도제조방법으로한정되지않고물건으로넓게형성될것이다. 이를구체적으로설명하면, 분석기술등의발전내지출원인의적극적인노력에힘입어출원시에는제조방법으로특정되었던물건이출원후에구조, 성질등으로표현하는것이가능해질수도있으므로, 출원후에심사단계내지등록이후단계에서언제든지물건의제조방법을구조, 성질등으로 33) 2013 후 1726 대법원판결에서 PBP 청구항의보호범위는진정 PBP 청구항과부진정 PBP 청구항구분없이모두제조방법으로한정되는것이아니라제조방법에의해제조된물건이어야한다는취지로판시하였지만, 진정 PBP 청구항의경우 특별한사정 을고려하면결국제조방법으로한정할수밖에없을것이다.

97 92 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 보정내지정정할수있도록하면서그내용으로다시심사내지심판을받게하고이러한정정에대하여는정정의소급효를부여하지않는다면, 결국출원인으로하여금 명세서의사명 을다하도록독려함과아울러그권리의범위를애초발명의가치에맞게넓게하면서, 제3자도불측의피해를받지않는결과를가지게될것이다. 하지만이와같은정정을허용하고그소급효도부여하지않는것은현재의특허시스템에서는구현하기어렵고, 34) 이를해소하기위하여법원의 PBP 청구항의해석에관한법리에의존하는것도한계가있다. 35) 위와같이진정 PBP 청구항의물건의제조방법을그구조, 성질등으로쉽게보정내지정정하기위해서는결국시스템적으로변화를주는방향 ( 예, 특허법개정 ) 으로가는것이가장확실하다할것이다. 이에혹자는세부적인부분하나하나를특허법에담는것은특허법을엉망으로만드는것이라고할지도모르겠다. 하지만특허법은발명을제대로보호 장려하고그이용을도모하기위한수단이지그목적자체가될수는없으므로, 이러한특허법의개정방향이종국적으로는공개되는기술내용을 34) 제조방법으로물건을한정한 PBP 청구항을구조, 성질등으로물건을한정한물건의발명으로보정내지정정하는경우, 이는그보호받고자하는바를명확하게하는것이라는차원에서특허법제 136 조제 1 항제 3 호의 분명하지아니하게기재된사항을명확하게하는경우 에해당된다고볼여지도있다 ( 특허법원 선고 2012 허 6342 참조 ). 나아가물건의구조, 성질등이출원당시의명세서등에는기재되어있지않은사항이지만그물건이애초부터가지고있던사항즉내재되어있던사항이고출원당시에는이러한사항을명세서등에기재할수없었던 특별한사정 이있는것이어서, 추후에이를명세서등에보정내지정정하는경우에이를두고신규사항추가내지청구범위의실질적변경이라고보지않을여지도있으나, 그반대의논리도상당하다할것이다. 설령이러한정정이신규사항추가내지청구범위의실질적변경에해당되지않는다하더라도, 이러한정정은특허법제 136 조제 4 항의독립특허요건의적용대상이아니라는점이문제가된다. 왜냐하면새로변경된기술적구성으로이루어진발명에대하여특허요건을만족하는지여부를다시살피는것은특허권의법적안정성을위하여반드시필요한절차이기때문이다. 35) 이사건의대상판결과종례판례모두문제점을안고있다. 대상판결은앞서본바와같이 PBP 청구항의 특별한사정 을현실적으로고려하지않은문제점을갖고있고, 종례판례는 ( 특허성판단과침해판단에서동일한기준에따라판단하는일원설관점에서봤을때 ) 진정 PBP 청구항발명이가지는가치를제한하는문제점, 즉특허등록이후에물건의구조, 성질등이밝혀진경우에도이러한내용으로그권리범위가재설정될수있는상황이여의치않은문제점을가지고있다.

98 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 93 풍부하게하고이로부터보다큰기술발전을도모하는밑거름이되어결국산업발전에이바지할수있다면특허법의외관이좋고안좋고는중요하지않다고생각한다. 이와같이진정 PBP 청구항의경우물건의제조방법을그구조, 성질등으로보정내지정정하였을때그발명의보호범위도이에걸맞게설정하는것이바람직할것이다. 즉, 명세서에의해파악되는발명의실체에상응한범위내에서만특허권을부여하는것과같이 36) 일반공중에게공개한발명의내용의정도에맞게특허권을부여하는것은특허법의기본원리와실질적정의에도부합한다할것이다. 3. 대상판결에서고려하지않은법률적쟁점사항 : PBP 청구항의기재불비 특허제도는발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술발전을촉진하여산업의발달에기여함을목적으로하고있다. 따라서발명에관한보호및이용은출원인이자기가발명한기술내용을소정의서류에기재하여공개하는기술문헌으로서의사명과특허발명의기술적범위를정확히명시하는권리로서의사명을가진 명세서 에의하여이루어지게된다. 그런데, PBP 청구항은기술적구성을물건의구조, 성질등으로직접적으로기재한것이아니라제조방법을통하여간접적으로기재한것이어서이러한청구항의기재자체만으로는기술적구성을명확하게이해할수없는경우가많고, 이로인하여그권리범위가어떻게설정되는지가불명확해지게된다. 즉진정 PBP 청구항의경우는어쩔수없다고하더라도부진정 PBP 청구항의경우는 명세서로서의사명 을다하는데실패했다고볼수도 36) 이러한견해는대법원 후 1726 판결에도잘나타나있다. 각주 32) 에기재된바와같이특허발명의권리범위가그발명의실체에비해지나치게넓다는등의불합리한사정이있는경우에는 PBP 청구항에기재된제조방법으로부터제조되는물건만으로한정하여해석한다는것이그예이다.

99 94 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 있다. 37) 이에 PBP 청구항과관련한법규정을살펴보고이러한법적근거가의미하는바가무엇이며이로부터바람직한 PBP 청구항의모습은어떠해야하는지를살펴본다. (1) 특허법제42조제6항의도입 2007년 7월 1일부터시행된개정특허법 ( 법률제7871호 ) 에서특허법제42 조제4항제3호의 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재되어야한다 는규정이삭제되고, 그대신특허법제42조제6항이신설되면서 특허청구범위를기재할때에는보호받고자하는사항을명확히할수있도록발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을기재하여야한다 고함으로써 PBP 청구항, 기능식청구항등의특허청구범위기재방식을명문화하였다. 이신설된규정의취지는출원인으로하여금청구항을구체적인기술적구성이아니더라도발명을특정하는데필요하다고인정되는사항으로자유롭게기재할수있도록함으로써기술의다양화에따른발명의적절한보호수단을제공하고자하는것으로해석되고, 38) 구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등은그예로써제시된것이다. 이규정의신설은당시실무에서제조방법으로물건을특정한 PBP 청구항, 기능 효과등으로물건을 37) 부진정 PBP 청구항과관련하여, 출원인이물건의구조, 성질등을발명의상세한설명에기재한경우와그렇지않은경우를생각해볼수있다. 후자는발명의상세한설명과특허청구범위어느곳에도물건의구조, 성질등이기재되어있지않아서명백히 명세서의사명 을다하지않은경우에해당한다할것이고, 전자는발명의상세한설명등을참작하여그보호받고자하는바를확정할수있는경우에해당한다할것이나, 전자도출원인이특허청구범위에충분히할수있음에도불구하고그보호받고자하는바를명확하게기재하지않아서발명의상세한설명등을참작해야만물건을특정할수있어서이러한경우그청구항이어떻게해석될지는제 3 자뿐만아니라권리자자신도확신할수없을것이므로, 엄밀히말하면이경우또한 명세서의사명 을다하지못한경우라할것이다. 38) 김원준, 기능식청구항의해석및거절방법에관한고찰, 法學論 第 30 輯第 1 號 (2010), 360 면.

100 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 95 특정한기능식청구항등이사용되고있던점을고려한것으로보인다. 그렇다면, 특허법제42조제6항에서말하는청구범위작성에있어서보호받고자하는바를명확히하기위하여발명을특정하는데필요한방법등을기재하여야한다는것의진정한의미가무엇인지에대해의문이든다. 진정 PBP 청구항뿐만아니라부진정 PBP 청구항의기재형식도이러한규정에포섭되는것일까? 특허법제42조제6항에서제시하고있는바와같이청구범위작성에있어서의자유도를넓힐수있는전제조건은보호받고자하는바를명확히할수있을때이나, 특허출원이이를어겼다고해서거절이유내지무효이유에는해당하지않는다. 즉, 이규정은훈시적규정이어서법적구속력은없다. 하지만, 다양한방식의청구범위의기재에있어서기본적인가이드를제시하고있다는점에서그의의를찾을수있다하겠고, 나아가이규정에서의 보호받고자하는바를명확히한다 는의미는법적구속력이있는특허법제42조제4항제2호에서규정하고있는사항인 발명은명확하게기재되어야한다 는내용과그괘를같이한다는점에서특허법제42 조제6항의존재의의미는그리가볍지만은않다하겠다. 한편 PBP 청구항은, 제조방법그자체를그기술적구성내지보호범위로보지않는한, 애초부터그보호받고자하는바를명확하게드러낼수없는청구항이어서특허법제42조제6항의전제조건을만족할수는없다. 여기서, 진정 PBP 청구항은 특별한사정 을가진다는특성상위규정의전제조건을만족해야하는예외사항으로봐야할테지만, 부진정 PBP 청구항은이러한방식으로물건을특정하는경우그보호받고자하는바를명확히할수있는지에대하여강한의문이든다. 이러한점들을종합적으로고려하면, 특허법제42조제6항은기술의다양화에따른발명의적절한보호수단을제공하기위하여필요한다양한청구범위기재방식을인정하고있으나, 그렇다고해서이러한기재방식이모두적법한것으로인정된다고보기보다는그보호받고자하는바를명확히할수있는조건을만족하는범위내에서그기재방식을인정하는것으로제한해석함이타당해보인다. 그렇다면, 이러한조건을어쩔수없이만족하지

101 96 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 못하는진정 PBP 청구항은예외로하고, 부진정 PBP 청구항은위규정의신설취지에속하지않는다고봄이일견일리가있어보인다. (2) 특허법제42조제4항제2호의충족여부특허법제42조제4항제2호는특허청구범위에는발명이명확하고간결하게기재될것을요구하고있는바, 그취지는특허법제97조가특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다고규정하고있음에비추어청구항에는명확한기재만이허용되는것으로서발명의구성을불명료하게표현하는용어는원칙적으로허용되지아니하며, 나아가특허청구범위의해석은명세서를참조하여이루어지는것임에비추어특허청구범위에는발명의상세한설명에서정의하고있는용어의정의와다른의미로용어를사용하는등결과적으로청구범위를불명료하게만드는것도허용되지않는다는것이다. 39) 결국특허청구범위에발명이명확하고간결하게기재되어있는지여부는그기재에의해그보호받고자하는바를명확하게파악할수있는지여부에달려있다할것이고, 청구항에불명확한용어를사용하는것뿐만아니라용어자체가명확하더라도그기재에의해발명의구성이불명료하게되는것모두청구범위를불명료하게하는것이라할것이다. 즉, 청구범위에기재된 형식적인기재 와 실질적으로파악되는내용 모두가명확한경우라야특허법제42조제4항제2호의규정을만족한다할것이다. 이러한관점에서 PBP 청구항을보면, PBP 청구항에기재된제조방법은 형식적인기재 에해당하고그제조방법으로부터도출되어특정되는물건의구조, 성질등은 실질적으로파악되는내용 에해당하는것이어서, 당해분야에서통상의지식을가진자가 PBP 청구항에기재된제조방법 ( 명료하게기재되어있다는전제하에서 ) 으로부터물건의구조, 성질등을명확하게파악할수있다면특허법제42조제4항제2호를만족하는것이고, 그렇지않다면특 39) 대법원 선고 2003 후 2072 판결.

102 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 97 허법제42조제4항제2호를만족하지않는기재불비를가지고있다고봄이상당하다. 여기서 PBP 청구항에기재된제조방법으로부터물건의구조, 성질등을명확하게파악할수있다는기준이무엇인지가문제가될수있을텐데, 이에대하여는 PBP 청구항과유사한특징을갖는, 즉간접적으로물건을특정하는방법을취하는기능식청구항 40) 이명확하게기재되었는지를판단하는방법에서어떤실마리를찾을수있을듯싶다. 먼저우리나라의사례를보자. 특허청구범위에는발명의구성을불명료하게표현하는용어는원칙적으로허용되지아니하고, 발명의기능이나효과를기재한이른바기능적표현도그러한기재에의하더라도발명의구성이전체로서명료하다고보이는경우가아니면허용될수없다 ( 대법원 선고 97후1344 판결 ). 이때기능적표현에의하더라도발명의구성이전체로서명료하다고인정되는경우라고함은, 1 종래의기술적구성만으로는발명의기술적사상을명확하게나타내기어려운사정이있어청구항을기능적으로표현하는것이필요한경우, 2 발명이상세한설명과도면의기재에의하여기능적표현의의미내용을명확하게확정할수있는경우를가리킨다 ( 특허법원 선고 2005허7354 판결 ). 여기서 1은 PBP 청구항에서 특별한사정 이있는진정 PBP 청구항의경우에대응되고, 2는부진정 PBP 청구항에서제조방법으로부터특정되는물건의구조, 성질등이발명의상세한설명이나도면등에명확히기재되어있는경우에대응된다할것이다. 위판결의취지로부터 PBP 청구항의명확성요건을도출해보면, 진정 PBP 청구항은 특별한사정 으로인해예외로하더라도, 부진정 PBP 청구항의경우는제조방법으로부터특정되는물질의구조, 성질등이발명의상세 40) 기능식청구항도 PBP 청구항과마찬가지로그보호받고자하는물건의구성을직접적으로기재한것이아니라그것이행하는기능, 효과등을통하여간접적으로기재한것이기때문에청구항의기재자체만으로는기술적구성을명확하게이해할수없는경우가많다는점에서양발명은공통점을갖고있다.

103 98 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 한설명등에명확히기재되어있어야한다는점을알수있다. 다음으로미국의사례를살펴보자. 미국특허법제112조제1단에서는출원인에게발명의상세한설명에기능식표현에대응하는구조등을명확하게기재하여야할의무를부과하고있고, 만약이러한의무를다하지못한다면청구범위를명확하게기재하지않은것으로본다. 이에따라출원인이발명의상세한설명에청구항에기재된기능에대응하는구조, 물질또는작용을기재하지아니하였거나, 이를기재하였더라도그러한기재에의하여기능적표현에대응하는구조, 물질또는작용과이들의균등물을명확하게파악할수없다면, 당해특허출원은특허법제112조제2단에규정된명확성의요건위반을이유로거절된다. 41) 이러한기능식청구항의명확성요건에비추어 PBP 청구항의명확성요건을살피면, PBP 청구항의경우제조방법에대응되는물건의구조, 성질등이당해분야에서통상의지식을가진자가쉽게파악할수있을정도로발명의상세한설명등에명확히기재되어있어야한다는것이다. 여기서진정 PBP 청구항의경우는그특성상불가피하게이러한기준을만족할수없기때문에예외사항으로두어야할것이다. 이러한기준은앞서본우리의대법원판결의내용으로부터얻을수있는바와대동소이하다. 이러한과정으로부터간접적으로나마 PBP 청구항의명확성요건을도출할수있다고하더라도여전히의문이드는점은, 부진정 PBP 청구항의경우처럼물건의구조, 성질등을제조방법의표현에의하지않고청구범위에기재할수있는데도그러하지않고발명의상세한설명등에만기재함에그침으로써여전히 PBP 청구항의권리범위가어느정도인지명확하지않은채로남기는것 42) 이과연바람직한지에대한것이다. 41) 김원준, 전게논문, 361 면 ; MPEP( 미국특허심사지침서 ) 2181 Ⅳ. MPEP (0), CFR( 특허법시행규칙 )1.75(d)(1). 42) 발명의상세한설명등에제조방법과이로부터제조된물건간의연관성에대한기재가다소미흡하지만당해기술분야에서통상의지식을가진자의기술상식등을보태어판단하면그기재가불명확하다고볼수없는경우에는발명의상세한설명등에기재된사항으로부터물건에대한권리범위를특정하는작업이그리순탄하지않을수도있다.

104 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 99 이에대해서는우리의법제와유사 43) 한일본의최고재판소의최근판결 44) 내용이도움이될수있겠다. 위판결에서, PBP 청구항의경우제조방법이물건의구조, 특성을나타내고있는것인지아니면발명의요지를제조방법에의해제조된물건으로한정하고있는지가불분명하게되어제3자의입장에서는그발명의내용을명확하게이해할수없고권리자의입장에서도어느정도범위의독점권을갖게되는지에대해예측가능성이떨어지게되므로, 이러한청구항의기재는일본특허법제36조제6항제2호에규정된 발명이명확해야된다 는요건에부합하지않고, 다만이러한요건에부합한다고볼수있는것은출원시에그물건을구조또는특성에의하여직접특정하는것이불가능하거나또는곤란하다는사정이존재하는경우로한정하여해석함이상당하다고판시하였다. 이에따라결국부진정 PBP 청구항은발명이명확하지않다는이유로거절이될것이고진정 PBP 청구항만 PBP 청구항의형식으로존재하게될것이다. 45) 이와같은경우와같이경우에따라서권리자는발명의상세한설명등에기재된제조방법과이로부터제조된물건과의관계를통해확정된권리범위가자신이원래예상하던권리범위와상이한경우를겪게될것이고, 제 3 자역시그권리범위를정확히파악하기어려울수있다. 43) 일본은평성 6 년 (1994 년 ) 특허법개정으로 특허를받고자하는발명의구성에없어서는아니되는사항만을기재하여야한다 는규정 ( 구특허법제 36 조제 4 항제 2 호 ) 을삭제하고, 각청구항마다출원인이특허를받고자하는발명을특정하기위하여필요하다고인정되는사항의전부를기재하여야한다 는규정 ( 특허법제 36 조제 5 항 ) 을신설하면서, 발명의구성에관계없이기술의다양성에유연하게대응할수있는특허청구범위를작성하는것이가능해졌다. 이는앞서본바와같이 2007 년 7 월 1 일시행된우리의개정특허법에서특허법제 42 조제 4 항제 3 호를삭제하면서동조제 6 항을신설한것과그내용과개정배경면에서별다른차이가없다 ( 吉藤幸朔, 유미특허사무소역, 特許法槪說 (12 판 ), 대광서림, 1999, 320 면참조 ). 44) 最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24( 受 ) 第 2658 号. 45) 이는 EPO 에서의상황과유사하다. 왜냐하면, EPO 에서는 PBP 청구항의물건이구조적특성으로명확히정의할수있다면그청구항은명확하게기재되지않았다는이유로거절될것이어서결국진정 PBP 청구항만이 PBP 청구항의형식으로존재할것이기때문이다.

105 100 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 이와같이일본의경우는 PBP 청구항의기재형식을구체적으로부정하지는않으면서기재불비기준을높게설정함으로써결과적으로는과거미국에서 PBP 청구항 ( 진정 PBP 청구항 ) 을처음도입할때의기준, 즉 특별한사정 이있는경우에만 PBP 청구항을인정하는기준으로돌아갔다고볼수있다. 비록대상판결에서 PBP 청구항의기재불비에관한기준은언급되지않았지만, 이에대한기준의정립은앞으로 PBP 청구항이어떤모습이될것인지에대한중요한사안이될것으로생각한다. 46) Ⅴ. 마치며 이상대상판결이어떤문제점을안고있는지를보고이로부터대상판결이후진정 PBP 청구항을어떻게처리하는것이바람직할지에대해서도살펴보았다. 그리고대상판결에서다루지않은법률적쟁점사항인 PBP 청구항의기재불비관련사항도미국, 일본등의사례를통해살펴보았다. 이러한고찰을통해실무적인관점에서봤을때, 부진정 PBP 청구항은그보호받고자하는바가명확하다고볼수없어서부진정 PBP 청구항은 PBP 청구항의기재형식을취할수없다고봄이타당해보이고, 진정 PBP 청구항의특허요건판단시와권리범위확정시에는모두 PBP 청구항의형식으로기재할수밖에없는 특별한사정 과이에따른제조방법을고려할필요가있기때문에제조방법을 PBP 청구항의해석에기초로삼고있는한정설을따르는것이바람직하다고사료된다 ( 일원설 ). 이와같이한정설에입각하여진정 PBP 청구항을해석하는것은심사시에는발명의요지를파악하기용이하고, 특허등록후에는권리자와제3자가그발명의권리범위 46) PBP 청구항으로기재되었다고해서항상발명이불명확하게되는것은아니기때문에 PBP 청구항이기재불비 ( 특허법제 42 조제 4 항제 2 호위배 ) 에해당하는지는그구체적인유형에따라검토해야한다는취지의의견도있다 ( 강경태, 전게논문, 28 면 ).

106 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 101 가어떻게형성되는지파악하기가쉬운이점이있다. 이는출원인이공중에게공개한발명의내용의정도에맞게그권리를가진다는특허법의기본원리에도충실한해석이라할것이다. 이와더불어 PBP 청구항 ( 진정, 부진정 PBP 청구항 ) 을그발명의본질에맞게제조방법의발명또는구조, 성질등으로특정된물건의발명으로쉽게보정내지정정할수있도록유도내지제도적보완을한다면 PBP 청구항이가진많은문제점을쉽게해결할수있을것으로보인다. 한편이러한개인적인견해와는별개로대상판결이후의주요과제를생각해보면, 대상판결은특허요건판단시 PBP 청구항을해석함에있어서예외사항없이제조방법에의해특정되는물건자체로보고선행기술과대비하여야한다고판시함으로써앞으로는 특별한사정 이있는지여부와이에따른제조방법을고려할필요없이그제조방법에의해제조된물건자체만을가지고신규성, 진보성등이있는지여부를판단하여야하나, 앞서본바와같이실제로 특별한사정 이있는진정 PBP 청구항의경우에제조방법을고려하지않고선행기술과대비할수있을지가의문이다. 47) 이에대하여향후어떤방향으로 PBP 청구항에대한특허요건판단이이루어질지가남겨진큰과제라할것이다. 또한대상판결에서는 PBP 청구항이명확성의관점에서기재불비에해당하는지에대해서는아무런언급이없지만, 이법률적쟁점또한매우중요하다할것이다. 왜냐하면이쟁점의판단에따라향후 PBP 청구항의보다구체적인모습이그려질것으로보이기때문이다. 외국사례로서, 일본의최근최고재판소의판례는 1891년미국법원에서처음 PBP 청구항의개념을도입 47) 만약 PBP 청구항의진보성판단시선행기술과의대비대상으로서 특별한사정 이있는경우제조방법도고려되어야한다는취지의종래판례가 특별한사정 유무에상관없이제조방법은고려할필요가없다는대상판결에의해파기되었기때문에, 실제실무에서도 특별한사정 이있더라도제조방법은절대고려해서는안되고그물건의구조, 성질등만을찾아서특허요건판단을해야한다면, 이를제대로수행할수없는진정 PBP 청구항에대해서는향후어떻게심사를해야할지큰문제가아닐수없다.

107 102 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 할때의정신, 즉초심으로돌아가는모습을보여주었다. 제조방법으로물건을특정할수밖에없는 특별한사정 을가진진정 PBP 청구항만 PBP 청구항의형식으로인정되게된것이다. 그간우리특허청은출원인의편의를도모하는방향으로법개정및제도개선이이루어진면이많다. 이러한방향은당연히바람직한것이나, 출원인의편의와출원인의의무는전혀다른모습의가치를가지는것이어서혼동하면안될것이다. 출원인은명세서를명료하게작성해서그발명의정보를공중에게제대로공개하는대가로그발명의독점권을부여받는것인데, 여기서부진정 PBP 청구항의형식대신구조, 성질등으로물건을특정할수있음에도불구하고그러하지않고부진정 PBP 청구항으로작성함으로써그권리범위를파악하는데예측가능성을낮게하는것은출원인의 명세서를명료하게작성해야하는의무 를다하지않은것으로볼수있다. 이러한관점에서보면, 위일본최고재판소의판결은그시사하는바가크다할것이고게다가 PBP 청구항으로인해야기되는많은문제점을해결할수있는방안이어서고려할가치가매우크다고사료된다. 명세서를기술서로서의기능과권리서로서의기능에맞게잘작성하여야하는출원인의의무를강조하는것은권리자, 제3자, 심사관등모두에게도움이될것이지발명자의혁신 (innovation) 을방해하는요소가되지는않을것이다. 게다가특허청구범위를언어의형식으로표현함에따라생길수있는모호함뿐만아니라 PBP 청구항과같은특수한경우의청구항기재방식에따라생기는불명료성으로인하여경우에따라발명의상세한설명등을참작해야만그보호받고자하는바를명확히파악할수있는사정을충분히이해한다하더라도, 이를일반화하기보다는최소화하려는노력이모두를위한것이라고생각한다. 혹자는진정 PBP 청구항을접하는경우가심사실무에서실질적으로많지않고법원단계에서는더욱그러하다는점에서진정 PBP 청구항의가치를평가절하할지도모르겠다. 하지만, 이러한청구항을갖는발명이하나라

108 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 103 도있다면그발명이가지는가치를법적테두리안에서현실적으로제대로보호해주는시스템을갖추어야한다는생각에서이글을쓰게되었는데, 아무쪼록본고가 PBP 청구항을바라보는다양한시각중하나로서의미가있길바라면서여기서마친다.

109 104 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 참고문헌 강경태, 제조방법을기재한물건발명청구항 (Product by Process Claim) 의해석, LAW&TECHNOLOGY 제9권제5호, 2013년 9월. 김관식, 제조방법에의한물건형식 (Product-by-Process) 청구항의해석, 정보법학, 한국정보법학회, 제14권제2호, 김병필, 최근미국과일본의판례를통해살펴본제법한정청구항의해석론에관한고찰, 발명특허 Vol. 436, 한국발명진흥회, 김원준, 기능식청구항의해석및거절방법에관한고찰, 法學論 第 30 輯第 1 號, 윤태식, 프로덕트바이프로세스청구항 (Product By Process Claim) 에관한소고, 사법논집, 법원도서관, 제45집, 조영선, 제조방법이기재된물건청구항의신규성 진보성판단, 저스티스 통권제 148호, 조현래, Product by Process Claim에대한특허침해판단, 법학연구 ( 부산대학교 ), 제50권제1호, 최성준, Product by Process Claim에관하여, 민사재판의제문제 (19권 ), 한국사법행정학회, 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010년. 吉藤幸朔, 特許法槪說 (12판 ), 유미특허사무소역, 대광서림, 대법원 선고 97후1344 판결. 대법원 선고 2003후2072 판결. 특허법원 선고 2007허7198 Alan I. Cohen, A Prescription for the Treatment of Product-by-Process Patent Infringement, St. John s Law Review, Vol. 67(No. 4, Article 9), Julie Carliisle, Product-by-Process Claims: International Practice, Quarterly Newsletter of the AIPLA Chemical Practice Committee, Issue 2 Volume 2, Spring MPEP 2181 Ⅳ. MPEP (0), CFR 1.75(d)(1). Case Law of the Boards of Appeal: 7. Product-by-process claims (

110 좌승관 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰 105 epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_ii_a_7.htm). Guidelines for examination: Product-by-process claim ( aw-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_12.htm). Japan Patent Office, Interim Handling Procedures for Examinations and Appeals/ Trials involving Product-by-process Claims, July 6, 2015 ( jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/product_process_c150706_e.htm). MPEP Chapter 2100 Section 2113 Product-by-Process Claims [R ] ( Atlantic Thermoplastics Co. Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc., 827 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991). Abbott Labs v. Sandoz Inc., 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009). 日本知財高判平成 24 年 8 月 9 日平成第 号. 日本最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24( 受 ) 第 2658 号.

111 106 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) A Review of the recent Supreme Court Decision on product-by-process( PBP ) claims Jwa Seungkwan*48) Abstract According to the recent Supreme Court decision, special circumstances (i.e., allowing descriptions of the product solely by process or manufacturing steps) no longer apply to the patentability analysis of PBP claims. However, special circumstances and accordingly the method of manufacture need to be considered in the patentability analysis of authentic PBP claims, where it is impossible or entirely impractical to directly define the product by its structure or property. In addition, nonauthentic PBP claims would not satisfy the requirement that the invention be clear according to Article 42(4)(ⅱ), Patent Act. Keyword product-by-process claim, patentability, Patent Act Article 42(4)(ⅱ) * Director, Korean Intellectual Property Office: skjwa7@gmail.com.

112 지식재산연구제11권제1호 ( ) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.1 March 2016 투고일자 : 2015 년 7 월 23 일 107 심사일자 : 2015년 8월 9일 ( 심사위원 1), 2015년 8월 19 일 ( 심사위원 2), 2015년 8월 9일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2015년 11월 20일 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 박송기 *1) 민태홍 **2) 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 군위탁생발명과공무원직무발명의관계 1. 직무발명의주체로서군위탁생의지위 2. 국가의업무범위에속하는지여부 3. 종업원의과거또는현재의직무에해당하는지여부 4. 소결론 Ⅲ. 직무발명에대한국가와교육기관간권리관계 1. 교육기관의직무발명관리 2. 육군 ( 국가 ) 의직무발명관리 3. 직무발명의권리귀속주체 4. 국가와교육기관간의권리관계 Ⅳ. 육군과산학협력단공유특허권의활용성 1. 특허권의공유 2. 공유특허권의활용성 3. 소결론 Ⅴ. 발전방안 Ⅵ. 결론 * 육군본부분석평가단지식재산담당관실실장. ** 동기관출원등록지원장교, 변리사.

113 108 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 육군은군사기술의발전을위해매년일정인원의현역장교를선발하여국내외교육기관에위탁하여수학 연구하게함으로써군에필요한우수인력을확보하고있다. 군위탁생의연구성과는장래활용가치가큰국방과학기술에해당하는만큼이에따른지식재산권을국가가승계하여관리할수있는지검토할필요가있다. 군위탁생은교육기간동안육군으로부터급여와교육경비를전액지급받고교육통제를받는등공무원의신분을유지하고있으며, 육군의업무범위에는연구개발업무를포함하고있고, 군위탁생은전공분야수학 연구가그직무라할수있어현재의직무범위에도해당한다할것이다. 따라서위탁교육기관과마찬가지로육군도군위탁생발명에대해사용자로인정된다. 그러나법리적인해석만으로국가와교육기관이권리를공유하는것은활용도가낮은특허권만양산하는결과를초래할것이다. 각기관의목적에부합하는권리귀속방안은기여도가높은교육기관이특허권을소유하고국가는무상으로활용할수있는권한을보유하는것이다. 이로써국가예산의효율적인운영을도모하고교육기관의권리활용성도증대시켜산업발전에이바지하고연구활동의활성화를촉진시킬수있을것이다. 주제어 공무원직무발명, 군위탁생, 위탁교육, 지식재산권리귀속, 공동출원

114 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 109 Ⅰ. 서론 우리나라의기술력이날로발전하여스마트폰등의전자업계뿐만아니라조선업계등에서세계를압도하고있다. 기술발전에따라특허의중요성이계속강조되어오다가, 2011년 삼성 과 애플 의소송을시작으로많은국내중소기업까지도그중요성을인식하여체계적인특허관리에관심을보이고있다. 그러나국방연구개발분야의직무발명에대한인식수준이낮고그활용을위한관리도초보적인단계에있는것이우리군의현실이다. 군이산학연과의대별되는차이점이있다면군은학문연구및연구개발을통한지식재산권의생산자이면서최종수요자라는것이다. 특히지금까지군은군구성원의직무발명에의한특허를유상으로사용하게됨에따라국방예산을지불한사례도있었다. 결국지식재산권의부실한관리는국가예산을낭비하는요인이되기도하였다. 이에따라육군은 2014년부터지식재산권관리전담조직인 지식재산담당관실 을신설하였다. 전담조직에서는 발명진흥법 과 공무원직무발명의처분 관리및보상등에관한규정 을바탕으로국가공무원직무발명의국가승계, 국가승계된발명의출원, 특허출원중인직무발명의처분 관리에대한업무를수행하고있다. 1) 육군은민간기업과교육기관에비해서지식재산권의관리를늦게시작한만큼 ⅰ) 앞으로도출될발명들의지식재산권화와 ⅱ) 공무원직무발명이지만권리를갖지못한발명들의환수를위한체계를구축하여야할것이다. 이를위한시작단계로군위탁생연구산물의육군지식재산권화, 즉육군이승계할수있는직무발명에해당하여육군의권리가될수있는지살펴보고자한다. 1) 육군은 2012 년 5 월에전군최초로분석평가단내비용분석과에서지식재산권업무를수행하였으며, 2014 년 8 월 1 일부로분석평가단내에 지식재산담당관실 이라는전담조직을신편하여운용중에있다.

115 110 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 군은군사기술의발전등을위해매년일정인원의장기복무현역군인을국내외의교육기관및연구기관등에서수학 연구하게함으로써군에서필요로하는우수한인력을확보하는데이바지함을목적으로한다. 2) 즉, 해당분야의군사전문가양성을위해특수직위에근무하거나전문지식이필요한자에게국내외의일반대학원등의교육기관에서일정기간동안군사학이나일반학문을이수하게하는것이다. 종래에육군은군위탁생의연구성과중학위취득을위한논문만을관리하였을뿐, 군위탁생발명에따른지식재산권은전혀관리하지않고있었다. 우수한군위탁생들의발명이육군의지식재산권으로될수있는지파악하기위해군위탁교육제도를바탕으로군위탁생의법적지위를판단하여, 해당교육생의발명이공무원직무발명에해당하는지검토하여본다. 다음으로교육기관과육군 ( 국가 ) 이지식재산권을어떻게관리하는지살펴본후, 교육기관과육군의관계를판단하여출원 등록된권리의귀속주체를검토하여본다. Ⅱ. 군위탁생발명과공무원직무발명의관계 1. 직무발명의주체로서군위탁생의지위 (1) 군위탁교육제도군위탁교육제도는장기복무현역군인을국내외의교육기관및연구기관등에서수학 연구하게함으로써군에서필요로하는우수한인력을확보하는데이바지함을목적으로한다. 3) 즉, 해당분야의군사전문가양성을위해특수직위에근무하거나전문지식이필요한자에게국내외의일반대학원등의교육기관에서일정기간동안군사학이나일반학문을이수하게하는 2) 군위탁생규정제 1 조. 3) 군위탁생규정제 1 조.

116 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 111 것이다. 이와관련하여대통령령으로 군위탁생규정 이제정되어있으며, 국방부는 군위탁생규정 에서위임된사항과그시행에관하여필요한사항을규정하고있다. 4) 육군은이를구체화하여군위탁생의선발 관리 해임등의사항을 육군인재개발규정 이라는행정규칙으로정하여군위탁생을관리하고있다. 위탁교육에는전문학위교육 ( 국내외군사대학및일반대학교의석 박사과정 ), 직무향상교육 ( 국내외군사교육기관, 실무위탁교육, 해외연수 ), 능력개발교육 ( 야간대학원의석 박사과정, 일반대학교및전문대학의학사및전문학사과정 ) 등이있으나, 지식재산권과관련하여 전문학위교육 과정이문제된다. 5) (2) 군위탁생의지위육군은군위탁생으로선발되어임명된자의교육관리를위해서인사조치로써 ⅰ) 국내주간민간대학위탁생은학생군사학교로전속및교육임명을하고, ⅱ) 국외위탁생은인사사령부로전속시킨후교육임명을한다. 6) 또한군위탁생으로임명된자는교육경비지급의대상이된다. 7) 국내교육과정에대한과정비로위탁생의교육에직접소요되고그내역이명확한입학금, 등록금, 기타수학에필요한비용을지급한다. 8) 국외교육과정은과정비뿐만아니라항공료, 체제비, 생활준비금, 의료보험료, 귀국이전비및그밖의군사외교와홍보를위한경비등을지급한다. 9) 한편직무발명의주체로서군위탁생의지위를검토할필요가있다. 즉, 군위탁생이수학기간중발명을한행위가위탁교육기관의종업원 ( 연구원 ) 으로행한것인지, 공무원 ( 군인 ) 으로행한것인지가문제된다. 군위탁생과유 4) 군위탁생규정시행규칙제 1 조. 5) 육군인재개발규정제 4 조. 6) 육군인재개발규정제 20 조제 2 항. 7) 군위탁생규정제 6 조, 육군인재개발규정제 37 조. 8) 육군인재개발규정제 38 조제 2 항. 9) 육군인재개발규정제 38 조제 3 항.

117 112 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 사한상황으로파견종업원에대해살펴보면, 일반적으로파견사업주와파견근로자사이에급여의지급을포함한근로관계가유지되고사용사업주와파견근로자사이에는사용자와종업원관계가없는것이보통이다. 그러나직무발명에서의사용자는당해발명을행한종업원이누구의지휘, 명령, 감독하에누구의설비등을이용하여기술적사상의창작에이르렀는지에따라결정될문제이기때문에파견사업주가아닌사용사업주와의사이에서직무발명관계가성립될여지도얼마든지있다. 10) 군위탁생은위탁교육기관의연구자재및설비, 연구비, 보조인력등을이용하였으며, 지도교수의감독하에발명을완성하였음은매우자명하다. 따라서위탁교육기관연구원의지위에서수학 연구중발명을한것으로볼수있다. 다만육군에서도전공및논문의방향, 차후활용분야등을예고하여군위탁생을선발하고있다. 또한위탁교육준비과정부터해당과정졸업시까지차후활용부서에서논문및연구진행상황을수시로확인및지도한다. 예를들어 16년재료공학전공의국외박사과정위탁교육에임명될인원은향후국방과학연구소의지상무기분야연구원으로보직될것이예고되어있으며, 논문주제는 방탄분야에적용할높은강도와유연성을지닌신소재 ( 신물질 ) 연구 방향으로선발시부터한정되어있다. 또한활용부서인국방과학연구소에서는해당위탁생에게멘토를지정하여논문준비계획서, 연구및논문진행상황등제반사항을통제및관리한다. 따라서군위탁생은군사전문지식과국방과학기술을연구하는군인으로서발명을한것으로도볼수있다. (3) 복수의사용자직무발명제도는발명에관하여인적 물적기반을제공한사용자와기술적사상을제공한종업원사이의이해를조정하기위하여마련된것이기때 10) 정상조 박성수, 특허법주해 1 권, 박영사, 2010, 458 면.

118 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 113 문에 민법 의고용계약이나 근로기준법 상근로관계를결정하는기준과는달리임금의지급외에도누가당해발명에관하여자금, 자재, 연구비, 연구재료, 보조인력등연구의편의를제공하였는지등의요소를종합적으로고려함이타당하다. 그로인해복수의주체가사용자로평가되어저마다법정의통상실시권을취득하거나특허를받을권리를공동으로양수할가능성도있다. 11) 직무발명에대한내용은아니지만, 판례 12) 는 동일한가해자를지휘 감독하는복수의사용자가각각손해배상책임을부담하는경우에있어서도각사용자사이의책임의내부적부담의공평을꾀하기위하여구상이인정되어야할것 이라고하여, 공사도급계약을맺은도급인 ( 한국전기통신공사 ) 과수급인 ( 甲회사 ) 을甲회사의공사인 ( 乙 ) 에대하여복수사용자로인정하였다. 직무발명의경우종업원의범위를일반적인경우보다넓게해석하므로, 사용자의범위도넓게인정되어종업원 1인에대해서복수사용자가인정될수있다. 따라서군위탁생은연구설비, 자재등의물적기반을주로제공한교육기관의연구원으로서발명을완성함과동시에연구여건보장, 경비지급, 연구방향지원등의인적기반을주로제공한육군소속군인으로서발명을한것으로봄이타당하며, 교육기관및육군쌍방이사용자로인정된다고볼수있다. 2. 국가의업무범위에속하는지여부 군위탁생의발명이교육기관의학문발전등과관련된업무범위에속하고, 연구원으로재직중수학 연구등의직무에관한발명을하였으므로, 교육기관이직무발명의사용자로서특허를받을수있는권리를승계하는것은자명하다. 상술한바와같이국가의각종지원하에완성된군위탁생발명이공무원직무발명에해당하기위해서는우선국가의업무범위에속해야 11) 정상조 박성수, 특허법주해 1 권, 박영사, 2010, 458 면. 12) 대법원 선고 94 다 4974 판결 [ 구상금 ].

119 114 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 한다. 국가의업무범위를기업등법인의경우와같이해석하면국가의업무가모두포함되기때문에상당히포괄적이라할수있다. 따라서발명을한공무원이속하는기관별로그기관의고유업무범위에속하는지여부를통해업무성을판단하는것이바람직할것이다. 13) 기관고유업무를판단하기위해서는해당기관의직제와사무분장규칙을참고하여야할것이다. 육군의가장주된업무는 국군조직법 에규정되어있다. 국군조직법제3 조제1항에따르면, 육군은지상작전을주임무로하고이를위하여편성되고장비를갖추며필요한교육 훈련을한다. 육군은이를더욱세분화하여 육군규정 이라는행정규칙으로각종업무분야를규정하고있다. 육군규정 010 전력발전업무규정 은자주국방의기반을구현하기위해무기체계, 전력지원체계 ( 비무기체계 ), 정보시스템의연구개발및획득, 운영유지등전반절차에대해규정하고있다. 따라서육군의업무범위에전력발전을위한연구개발업무가속하는것으로판단된다. 3. 종업원의과거또는현재의직무에해당하는지여부 공무원직무발명에해당하기위해서는공무원으로서의현재또는과거의직무와관련이있어야한다. 종업원의직무범위와관련하여판례 14) 는 현재또는과거의직무를포함하며, 직무에속하는가를판단함에있어서종업원의직무로서명시적인것뿐만아니라, 종업원이담당하는직무내용과책임범위로보아발명을꾀하고수행하는것이당연히예정되거나기대되는경우에포함한다. 고판시하여, 종업원의직무범위를넓게해석하고있다. 육군장교등군관련업무종사자들이발명한경우그발명이자신의직무범위에해당하는지여부를고려하여야하는데, 발명이특정보직의전문적지식을필요로하는경우는해당보직에근무했거나근무중인종사자에 13) 정상조 박성수, 특허법주해 1 권, 박영사, 2010, 456 면. 14) 대법원 선고 91 후 1113 판결 [ 실용신안등록무효 ].

120 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 115 한하여직무관련성이인정될것이나, 모든군인과관련된발명의경우에는보직에상관없이모든종사자의직무범위에포함되는것으로인정될것이다. 예를들어 지뢰관련발명 은전투병과의지식을필요로할것이므로직무내용이지뢰를관리, 취급하는것인전투병과보직에근무한경우에만해당발명을하게된행위가발명자의직무범위내에해당하는것으로볼수있다. 반면, 군복이나방독면의경우모든군인들이소지하고관리하는군수품이므로, 이에대한발명은모든군인의현재의직무범위내로인정될수있을것이다. 군위탁생에대해구체적으로살펴보면, 위탁생의발명은전공학과의전문적지식을필요로하며, 모든군인과관련된발명이아닌경우가대다수이므로, 이발명이해당교육생의현재또는과거의직무와관련되어있는지구체적으로판단해보아야한다. 군위탁생이자신이하던업무와관련하여전문적인능력을더얻고자전공학과를선정하였다면, 위탁교육과정중완성된발명은당연히과거의직무범위내에해당한다. 또한군위탁생자체가그전공분야에대한수학및연구를위해학생의신분을육군이부여하였으므로전공분야연구및결과물도출행위자체가발명자의현재직무범위내에해당한다. 더불어국내외교육기관으로위탁교육파견시부터위탁교육을통해수학할전공과관련된전문인력직위또는유사직위에장기 반복보직이예정되어있으며, 15) 학위취득후해당보직에서의활용을위해교육통제를하고있으므로, 위탁교육과정이전공과관련된해당직무의시작으로볼수있다. 따라서군위탁생이수학 연구중완성한발명은위탁생의과거또는현재의직무에해당하는것으로볼수있다. 그러나규정을통해명확히하여논란이없도록함이바람직하다. 15) 군위탁생규정제 13 조의 2, 육군인재개발규정제 35 조.

121 116 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 4. 소결론 군위탁생이위탁교육기관에서수학 연구중완성한발명은교육기관연구원의직무와관련이있는동시에육군이군위탁생에게군인으로서부여한직무와의관련성도인정되어교육기관과국가모두직무발명에대한사용자에해당한다. 이와같이복수의사용자가존재할경우직무발명에대하여각사용자 ( 국가, 교육기관 ) 간구체적인권리관계의검토가필요하다. Ⅲ. 직무발명에대한국가와교육기관간권리관계 1. 교육기관의직무발명관리 교육기관에서는학교교직원과연구원및연구업무에종사하는자등이학교내의연구시설이나인력을활용하여그직무와관련하여창작한발명이거나, 그교육기관 교육기관산하법인및정부부처와그출연기관으로부터연구비를지원받고특정연구과제를수행한결과창작하게된발명을 직무발명 으로보고, 산학협력단 이승계하도록하고있다. 또한, 각학교전담조직의 지식재산권관리규정 에서 발명진흥법 과마찬가지로발명자가직무발명을완성한경우지체없이그발명을산학협력단에신고하도록규정하고있다. 대학원생 ( 교육기관의학생 ) 의경우에도연구업무에종사하는자에해당하여교육기관의종업원이고, 연구에따른발명완성시대부분이그학교내의연구시설이나인력을활용하므로, 대학원생의발명은해당교육기관의직무발명에해당한다고보고있다. 따라서대학원생의발명은산학협력단이승계하여산학협력단명의로특허출원을한다. 16) 16) 발명진흥법제 10 조제 2 항에따르면, 국 공립학교의경우교직원의직무발명에대한권리는전담조직이승계한다고명시되어있으며, 학교기관의지식재산권관리규정에서

122 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 육군 ( 국가 ) 의직무발명관리 육군은 2014년부터지식재산권관리전담조직인 지식재산담당관실 을신설하였다. 전담조직에서는 발명진흥법 과 공무원직무발명의처분 관리및보상등에관한규정 을바탕으로국가공무원직무발명의국가승계, 국가승계된발명의출원, 특허출원중인직무발명의처분 관리에대한업무를수행하고있다. 17) 육군의공무원이직무발명을완성한경우지체없이그내용을지식재산담당관실에신고하여야하며, 18) 심의위원회를통해해당발명의승계후특허출원여부를결정한다. 민간인발명자와공동으로발명한경우국가는발명기관의소속공무원이가지는지분만을승계한다. 19) 국가승계가결정되면그결과를해당공무원에게서면으로통지하고, 발명자는지체없이특허를받을수있는권리또는특허권을국가 ( 육군 ) 에양도하여야한다. 20) 육군이특허를받을수있는권리를양도받으면지체없이육군참모총장 ( 발명기관의장 ) 을부기하여국가명의로특허출원한다. 21) 지식재산담당관실은특허권을국가승계하거나특허출원중인직무발명이특허결정되었을때에는특허청장에게국유특허권등록을요청한다. 22) 국유특허권으로등록되면발명자는등록보상금 50만원을권리마다받을수있으며, 23) 실시권설정등의처분이있는경우에는처분수입금의 100분의 50 에해당하는보상금을받을수있다. 24) 발명기관도유상처분의경우처분수 는학생까지도연구업무에종사하는자로보아직무발명의대상으로보는것이일반적이다. 17) 육군은 2012 년 5 월에전군최초로분석평가단내비용분석과에서지식재산권업무를수행하였으며, 2014 년 8 월 1 일부로분석평가단내에 지식재산담당관실 이라는전담조직을신편하여운용중에있다. 18) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 5 조. 19) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 4 조제 2 항. 20) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 6 조. 21) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 7 조제 1 항. 22) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 9 조제 1 항. 23) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 16 조.

123 118 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 입금에따라기관포상금을받을수있다. 25) 3. 직무발명의권리귀속주체 발명진흥법제10조제1항에의하면일반적인직무발명에대하여원칙적으로특허를받을수있는권리는종업원에게귀속되고, 사용자는통상실시권을갖는 발명자주의 를택하고있다. 그러나공무원직무발명과관련하여동법제10조제2항은 제1항에도불구하고공무원의직무발명에대한권리는국가또는지방자치단체가승계하며국가또는지방자치단체가승계한공무원의직무발명에대한특허권등은국유또는공유로한다. 고규정하고있다. 또한동법제13조제1항및제2항에따르면, 사용자는대통령령으로정하는기간 ( 발명완성의통지를받은날부터 4개월 ) 내에직무발명에대한권리승계여부를알려야하며, 승계의사를알린때부터발명에대한권리는사용자에게승계된것으로보지만국가나지방자치단체는이조항에서제외하고있다. 이는직무발명을완성한공무원과국가가별도의특허권양도 양수계약이없더라도국가가당연승계하는것을규정하고있는것으로볼수있다. 26) 발명진흥법 에따라공무원직무발명과관련하여 공무원직무발명의처분 관리및보상등에관한규정 이별도로존재하여규정하고있다. 이규정에서직무발명승계시점에대한 발명진흥법 상문제를보완한것이있는지판단해볼필요가있다. 규정제6조제1항에서는발명기관의장은직무발명에속하는지여부, 국가승계여부를결정하여해당공무원에게서면으로통지하도록되어있다. 그러나일반적인직무발명과는달리국가승계여부통지기간의정함이없다. 동조제2항에서는국가승계결정의통지를받은발명자는지체없이직무발명에대한특허를받을수있는권리또는특 24) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 17 조. 25) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 18 조제 1 항. 26) 이인종, 특허법개론, 현대고시사, 2003, 278 면.

124 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 119 허권을국가에양도하도록규정하고있다. 상위법률인 발명진흥법 의해석에비추어보면, 권리관계의조속한확정을위한승계여부통지기간이없다는것은규정제6조제1항에따른국가승계결정의통지는단순한 사실의통지 에불과하고이통지로인해권리의변동이발생한다고볼수없다. 또한, 동조제2항의권리양도에관한조항은당연승계되었더라도안정적인권리관계형성을위해권리승계의사실을서류로남길필요가있으며발명자의협조가필요한사항이기때문에규정되었다고판단할수있다. 우리나라가택하고있는발명에따른권리를발명자에게원시취득시키는 발명자주의 와상충될뿐만아니라직무발명제도는사용자와종업원의이해관계를적절히조화시켜야함에도이해의조정과형평을무시하고일방적으로승계시키는것으로불합리하다는비판이존재하나, 27) 발명진흥법 은공무원직무발명에따른특허권을일반종업원의직무발명과는달리사용자인국가또는지방자치단체가당연승계한다고규정한다 ( 제10조제2항 ). 4. 국가와교육기관간의권리관계 앞서살펴본바와같이공무원직무발명에대한권리를 발명진흥법 의규정에따라국가가당연승계한다면, 권리승계여부통지에관계없이육군은군위탁생직무발명에대한권리의일부지분을승계한다. 즉, 발명완성통지를군위탁생으로부터받지못하여승계여부통지를하지못하였지만육군은일부지분을당연승계하므로, 군위탁생의발명에대한특허를받을수있는권리는육군과산학협력단이공유하는것으로볼수있다. 특허를받을수있는권리가공유인경우, 특허법제44조에따라공동으로특허출원하지않을경우특허법제44조위반의거절이유 무효사유를가지게된다. 27) 조광훈, 공무원의직무발명에따른특허권의국 공유화에관한비판적연구, 지적재산권 제 22 호 (2007), 한국지적재산권법제연구원, 16 면.

125 120 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Ⅳ. 육군과산학협력단공유특허권의활용성 1. 특허권의공유 특허권의공유라함은특허권을 2인이상의자가공동으로소유하는것을말하고, 국유특허권의공유는국가와사인이공동으로특허권을소유하는것을말한다. 특허법제99조에의하면특허권이공유인경우, 각공유자는다른공유자의동의를얻지않으면그지분을목적으로하는질권을설정할수없으며, 전용실시권이나통상실시권을허락할수없다. 2. 공유특허권의활용성 (1) 육군의경우공무원직무발명에의한국유특허권을살펴보면, 국유특허권의처분 관리는특허청장이이를관장한다. 28) 여기서 처분 이란국유특허권의매각, 전용실시권또는통상실시권의허락등을포함한다. 29) 따라서국유특허권을실시하고자한다면특허청장의승인을받아야하며, 특허청장은국유특허권을실시하고자하는자에게원칙적으로통상실시권을허락한다. 30) 육군은군수품양산 조달, 각종무기체계전력화등을위해군장병의직무발명에의하여등록된국유특허권을직접또는방위산업체를통해무상으로실시할필요가있다. 사인과공유인국유특허권이라면육군이국유특허권실시를위해특허청으로부터통상실시권을허여받아야하며, 이를위해서공유자의허락도받아야만한다. 이러한경우공유자의허락이없다면국유특허권을실시하지못하여제대로활용하지못하는문제가발생할수있 28) 발명진흥법제 10 조제 4 항. 29) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 2 조제 4 호. 30) 공무원직무발명처분 관리및보상등에관한규정제 10 조제 1 항.

126 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 121 다. 국가의많은예산과설비를투자하여산출된특허임에도제3자와특허권을공유할경우그특허를활용하는것에많은제한이가해진다. (2) 산학협력단의경우일반적으로교육기관의산학협력단은제3자에특허권을유상양도 ( 기술이전 ) 또는실시권을설정하는방식으로특허권을활용한다. 산학협력단은특허권을양도하거나실시권을설정하기위해서공동권리자의동의를받아야한다. 따라서국가와마찬가지로산학협력단역시공유인특허권을활용하는것에제한을받는다. 3. 소결론 위와같이양당사자의관점에서살펴볼때, 위에서검토한바와같이단순히법적권리관계에따라특허권을공유할경우다수의문제가존재한다. 이를해결하기위하여육군과산학협력단사이에서로윈-윈 (Win-Win) 할수있는조건의협약을체결할필요가있다. Ⅴ. 발전방안 군위탁생직무발명에대해별도의정함없이법리적인해석만으로국가와교육기관이특허권을공유하는것은활용도가낮은특허권만양산하는결과를초래할것이다. 이는산업발전에이바지하고자하는특허법의목적에부합되지않고, 국방과학기술발전도저해하게될것이다. 육군은영리를추구하지않는국가기관이므로군수품의생산및조달시국가예산을절감하는것이특허권을활용하고자하는주된목적이다. 교육기관은산학연협력을통해산업발전에필요한새로운지식과기술을개발하고이를확산시켜국가의발전에이바지하기위해특허권을보유하고활

127 122 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 용한다. 육군을비롯한국가기관과교육기관모두본연의목적을달성할수있도록군위탁생직무발명의권리귀속방안에대한검토가필요하다. 현재국가의산업경쟁력을제고하고자군사비밀로관리하지않고공개가능한국방과학기술은민간에이전하는것을장려하고있는추세이다. 뿐만아니라 과학기술기본법 에따르면국가연구개발사업의성과는연구기관등의소유로함을원칙으로규정하여국가차원에서과학기술발전을위한기반을조성하고있다. 특허등지식재산권으로관리되는과학기술은공개를전제로하는것이므로군사비밀로관리할기술에해당하지않을것이다. 또한군위탁생의직무발명자체로만평가한다면, 해당직무발명을완성하는데있어서육군보다는실시간으로위탁생을지도하고연구를지원해주는교육기관이기여한공헌도가높은경우가대부분일것이다. 따라서육군과교육기관간의협약을통해특허권은모두교육기관소유로하되, 국가는군수품생산, 조달등에해당특허권이활용될경우무상으로실시할수있을정도의권한을보유하는방안이가장바람직할것으로판단된다. 다만, 국가기관은생산시설이없으므로국가기관이최종사용자가될경우생산업체의실시를국가기관의실시로간주하여국가의실시권한범위에포함되도록하여야할것이다. 그러나이러한방안역시쌍방간의계약에의한것으로, 특허권이전등의문제발생시제3자에게주장하기에는한계가있다. 방위사업법등의관계법령에서국방연구개발사업이나군위탁생등의연구성과물을국방과학기술로정의하고, 해당기술의지식재산권은교육 연구기관의소유로하되, 국가가최종사용자일경우제3의생산업체는무상으로실시할수있도록규정하는것이최적안으로판단된다. 그렇게함으로써국가예산의효율적인운영을도모할수있을뿐만아니라, 교육기관의권리활용성도증대시켜산업발전에이바지하고연구활동의활성화를촉진시킬수있을것이다. 앞으로도이에대한연구가계속이루어져서제반문제점들을해결하고제도를보완함으로써군에서도군위탁생의양질의연구성과를원활하게관리, 활용할수있을것이다.

128 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 123 Ⅵ. 결론 2014년을기준으로최근 10년간의육군군위탁생정보를바탕으로특허출원과등록특허권을검색해본결과약 90여건정도가파악되었다. 최근군내에서도지식재산의중요성에대한인식이제고되고있는상황에서, 향후더많은특허출원 등록이이루어질것으로판단하고있다. 지금까지의군위탁생의연구성과에따른산출물중특허등에대한지식재산권은학교기관의소유로만등록되어관리되고있지만군위탁생은엄연히군인본연의신분을유지한상태에서일정기간위탁하여교육을받고있으며, 또한교육생에대한지휘, 감독, 비용등의제반문제를육군에서관장하고있다. 따라서육군과교육기관양자가사용자로인정되어해당발명의특허출원및특허권은공유가되어야하나, 공유특허권이될경우앞서살펴본문제를해결하면서상호발전할수있는방안은명확히모색하지못한상태이다. 최근군위탁생의연구결과로 주행가능도로검출방법및이를이용한야외주행로봇 발명이특허등록되었다. 현재는육군과발명자인군위탁생모두군사기술로서이러한발명의중요성및필요성을인식하지못할수있으나, 장래에는군의로봇기술수요가증가할가능성이높고군의핵심기술이될수도있다. 따라서국방과학분야의핵심기술을발전시키는정책및의사결정자는국방과학기술관리및활용을위한산업계 학계와의융합과정의첫단추로군위탁생발명에도관심이요구된다. 앞으로도육군은우수한인재양성을위해위탁교육제도를계속운영할것이며, 군위탁생의발명도계속산출될것이다. 군위탁생의우수한연구성과가민 군의다양한분야에활용될수있도록권리귀속에관한문제가개선된다면, 이러한연구성과는국방과학기술의발전과더불어산업계 학계의발전에도기여할수있을것이다. 육군이외에위탁교육제도를운영하는국가기관및기업체도이논의가동일하게적용될수있으므로이에대한연구가지속되기를바란다.

129 124 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 참고문헌 < 국내단행본 > 박희섭 김원오, 특허법원론 세창출판사, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 특허청, 이인종, 특허법개론, 현대고시사, 정상조 박성수, 특허법주해 1권, 박영사, 조영선, 특허법 ( 개정판 ), 박영사, < 국내학술지 > 강기중, 무권리자의특허출원 ( 모인출원 ) 과정당한권리자의보호, 법조 제53권제 5호 (2004). 신혜은, 특허권의공유에관한비교법적고찰및실무상유의점, 산업재산권 제23 호 (2007). 박송기, 이상협 국방지식재산권창출 활용을위한연구, 지식재산연구 제8권제 4호 (2013). 조광훈, 공무원의직무발명에따른특허권의국 공유화에관한비판적연구, 지적재산권 제22호 (2007). 조광훈, 공무원직무발명제도의문제점및개선방안, 사법행정 제49권제5호 (2008). < 해외학술지 > Toshiko Takenaka, Serious Flaw of Employee Invention Ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche: Finding the Missing Piece of the Puzzle in the German Employee Act, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol.20(2012). < 학위논문 ( 국내및동양, 서양 )> 길준연, 공동발명자의법률관계및권리보호방안연구, 충남대, 석사, 2010년. 최지경, 지식재산권의공동소유관계에관한비교법적고찰, 고려대, 석사, 2009년. < 기타자료 > 특허청, 개정직무발명보상제도해설및편람, 특허청, 국유특허권처분 관리업무편람, 2014.

130 박송기 민태홍 군위탁생지식재산의권리귀속에관한연구 125 A Study on the Ownership of Military Entrusted Student s Intellectual Property Right Park Songki & Min Taehong Abstract For the development of military technology, the Army has selected a certain number of active duty officers serving long time as military entrusted students every year, entrusting their education to major educational institutions. In this course, more and more students have released papers or applied for patents. Against this backdrop, we need to consider whether the Army can also obtain the right of the students invention since the research result of entrusted students is valuable as defense science and technology. ⅰ) The students are the public servant of the Army because they receive training expenses as well as salary from the army during a training period. ⅱ) Since the Army promotes R&D to strengthen military force, most inventions of the students belong to the scope of the Army s business. ⅲ) The students duty as military officers is learning about or researching on their major. Therefore, the army as well as the educational institutions can be recognized as employers of the students. In case both parties literally share patents, some problems come up regarding making use of the patents. The best ownership condition is that the institutions have the rights and the Army has nonexclusive license. With this ownership condition, we can save a State budget and activate

131 126 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) research activities. Keyword Invention related to the Public official s duties, Military entrusted student, Commissioned education, Ownership of intellectual property right, Joint application

132 지식재산연구제11권제1호 ( ) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.1 March 2016 투고일자 : 2015 년 8 월 14 일 127 심사일자 : 2015년 11월 2일 ( 심사위원 1), 2015년 10월 20일 ( 심사위원 2), 2015년 11월 9일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2015년 11월 13일 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 BM 구성요소중심으로 * 1) 임동규 **2) 이성주 ***3) 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 문헌연구 1. 비실시기업의개념 2. 비실시기업의비즈니스모델 (BM) 3. BM 구성요소와비실시기업 Ⅲ. 연구방법 1. 전체연구프로세스 2. 비실시기업의 BM 구성요소재구성 3. 비실시기업의인수특허정보수집 4. 비실시기업의 BM 유형분류를위 한군집분석 Ⅳ. 연구결과 1. 기업명대표명화 2. 지표정의및 BM 구성요소와의연계 3. 군집분석을통한분류결과 4. 유형볍대표기업 Ⅴ. 결론 1. 연구의요약 2. 시사점 3. 연구의한계 * 이논문은 2015 년도정부 ( 미래창조과학부 ) 의재원으로한국연구재단의지원을받아수행된연구임 (No. NRF-2013R1A2A2A ). ** 아주대학교산업공학과석사과정 : showkingm@ajou.ac.kr. *** 아주대학교산업공학과부교수, 교신저자 : sungjoo@ajou.ac.kr.

133 128 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 지식재산권의가치가부각되면서비실시기업 (Non-Practicing Entity: NPE) 의비즈니스모델 (Business Model: BM) 이주목받고있다. 비실시기업이란보유한특허권으로직접적인생산활동은하지않고, 특허의권리만을사용해수익을창출하는개인또는기업이다. 비실시기업의 BM을분석 파악하면지식재산권분쟁의해결과사전방지, 제조기업들의지식재산관련전략수립및활용에서효율성을높일수있다. 비실시기업관련기존연구들은대부분정성적인조사연구와보유특허의특징을분석하는관점에서만시행되었다. 점차다양해지는비실시기업의사업모형에대한이해를높이기위해서는비실시기업이보유한특허자산현황과활용패턴을실증적으로분석해보는접근이필요하다. 본연구에서는비실시기업의 BM 구성요소와특허정보를수집 분석하고, 비실시기업별특허정보를 BM 구성요소관점에서연계한뒤재구성된 BM 구성요소별지표에대한군집분석을통해유형분류를수행했다. 그결과공격적다분야유형, 방어적인수의존유형, 응용특허지향참여자밀착유형, 비실시기업의존기술기업유형, 원천특허지향제조업기반유형의 5개로정의됐다. 주제어 비실시기업, 특허, 비즈니스모델, 비즈니스모델구성요소, 유형분류

134 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 129 Ⅰ. 서론 지난수십년간기술과시장의변화속도가급증하면서지식재산과관련된기업간경쟁이치열해지고있다. 특히시장규모가빠르게성장하고있는정보통신기술분야등첨단기술기반산업에서지식재산에기반한경쟁이심화되고있으며, 1) 지식재산경쟁에서의핵심적인무기는사용및독점권리가보장되는특허라고할수있다. 2) 이렇듯특허의중요성이인식되면서특허를확보하기위한전략은다양해졌는데, 직접적인연구개발을통한특허확보에서벗어나특허를거래하고기술을이전하는방법등이활용되고있다. 이처럼특허권이중요시된비즈니스환경에서특히논란의대상이되고있는이들이비실시기업이다. 비실시기업은보유한특허권으로제품을만들어판매하는등의직접적인활동은하지않고특허권자체로수익을창출하는개인및단체로정의된다. 3) 비실시기업의활동은미국의기술혁신구조의변화와특허침해구제제도가강화되는가운데나온결과물중하나로볼수있다. 4) 그런데비실시기업의공격적인 BM이산업전반에부정적인영향을미친다는여론이형성되면서논란이커지고있다. 비실시기업의공격적인 BM은시장에서의경쟁이아닌실시기업의특허침해에대한위협과소송으로수익을창출하는 특허괴물 (Patent Troll) 이다. 이는 2001년인텔의변호사 Peter Detkin에의해명명되며이슈화됐다. 실제로미국을중심으로특허침해소송에서비실시기업이제기한소송비율이증가하고있으며, 지난 10년동안약 13배의증가추세를보이고있다. 5) 2010년까지꾸준하게증가 1) Blind, K., & Gauch, S., Trends in ICT standards: The relationship between European standardisation bodies and standards consortia, Telecommunications Policy, Vol.32 No.7(2008), pp ) Benassi, M., & Di Minin, A., Playing in between: patent brokers in markets for technology, R&d Management, Vol.39 No.1(2009), pp ) Merges, R. P., The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform, Berkeley Technology Law Journal, Vol.24 No.4(2010), pp ) 설민수, 특허괴물논란 : 신화와그실제, 지식재산연구 제 7 권 4 호 (2012), 면.

135 130 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 해오던비실시기업이제기한소송은 2012년다소주춤하는경향을보이는데, 이것은미국개정발명법발표이후 NPE특허침해소송남발을줄이기위한노력의결과로파악된다. 6) 한국에서도같은경향을보이고있다. 2008년 43건이던비실시기업의국내특허침해소송이 2012년 159건으로, 2013년은 9월까지 215건으로증가했다. 7) 비실시기업의특허침해소송이증가하면서실시기업의실무자와학계의연구자뿐만아니라정부차원에서도비실시기업의동향과특허포트폴리오및소송경향을분석하려는움직임이활발해지고있다. 비실시기업의 BM이특허괴물만있는것은아니다. 비실시기업의 BM은나날이다양해지고있다. 특허침해소송이주요수익활동인경우외에도, 특정기술분야에대한특허포트폴리오를만들어특허침해소송방어를돕는조건으로회비등의이용료를받는기업도있다. 직접개발한기술을판매및라이선싱하는기술기업형태도있고, 기업간기술거래를지원하는특허중개자 ( 특허브로커 ) 유형도존재한다. 8)9) Schwartz & Kesan은연구를통해비실시기업의역할이긍정적이라는결과를제시했다. 연구내용은비실시기업에의한특허침해소송관련비용이막대하며, 기업에손실이가해질뿐아니라개인발명가와사회전반에도부정적영향을끼치고있다는기존비실시기업에대한부정적인연구를반박하는내용이주를이뤘다. 또한기술거래활성화및개인발명가와소기업발명의가치발현등비실시기업의긍정적인역할을이해할수있도록비실시기업에대한명확하고실무적인유형분류가필요하다고주장했다. 비실시기업의 BM 유형을분석하고그특성을보다명확히이해한다면 5) 한국지식재산보호협회, 2012 년 NPEs 동향연차보고서, 특허청, ) 류창한 서민석, 자동차분야의 NPEs 대응전략에관한연구, 지식재산연구 제 9 권 3 호 (2014), 면. 7) 한국지식재산보호협회, NPEs 특허자산운용현황보고서, 특허청, ) 심영택, 지식기반시대와비실시기업의진화, 산업재산권 제 34 호 (2011), 면. 9) 윤선희 장원준, 특허전문관리회사 (NPE) 의현황과국내기업의대응방안, 산업재산권 제 33 호 (2010), 111~158 면.

136 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 131 지식재산권분쟁을미연에방지하거나분쟁이일어났을때효과적으로해결을지원하는등제조기업의비실시기업대응및활용의효율성을높일수있다 (Schwartz & Kesan, 2014). 10) 공격적기업의특허침해소송등에대응하는데활용될수있을뿐아니라기술거래와특허활용전략수립등의지식기반비즈니스에대한실시기업의다양한니즈를충족하는데도활용할수있을것이다. 특허법정책수립에도도움이될수있다. 하지만지금까지나온관련연구결과만으로는비실시기업의 BM을완전히이해하기어렵다. 현존하는비실시기업과비실시기업의특허에대한연구는소송결과에집중되어있거나충분히알려진대형비실시기업에한정되어있기때문이다. 비실시기업의 BM에대한연구가대부분정성적조사연구와보유특허의특징분석관점으로제한되어있고, 소수데이터에기반한연구는과거활동에대한정보만을다루고있다는것도한계점이다. 11) 규모가작거나대외적으로기업의 BM을알리지않은비실시기업의경우에는활동패턴을파악조차하기어렵다. 이런이유로학계및산업계에서는비실시기업의명확한분류체계에대한필요성을계속느끼고있다. 12) 이를위해본연구에서는비실시기업의 BM 구성요소관점에서의유형분류기준수립과특허거래및소송정보등을바탕으로실증분석을통한새로운비실시기업유형분류체계를제시한다. 제시된연구방법과결과는 BM 구성요소를유형분류의기준으로제시하여유형분류결과의타당성을마련하였으며, 데이터에기반한실증분석이기때문에기존에알려진대형기업만을대상으로수행되어온유형분류를소형기업을포함한대부분의비실시기업으로확대시킬수있다. 이를위해첫째, 기존문헌연구를통해비실시기업의 BM 구성요소를정 10) Schwartz, D. L., & Kesan, J.P., Analyzing the role of non-practicing entities in the patent system, Cornell Law Review, Vol.99 No.2(2014), pp ) Fischer, T., & Henkel, J., Patent trolls on markets for technology An empirical analysis of NPE s patent acquisitions, Research Policy, Vol.41 No.9(2012), pp ) Geradin, D., Layne-Farrar, A., & Padilla, A. J., Elves or Trolls? The role of nonpracticing patent owners in the innovation economy, Industrial and Corporate Change, Vol.21 No.1(2011), pp

137 132 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 의한다. 둘째, 비실시기업이인수한특허의기본정보와권리이전및소송이력정보를수집한다. 셋째, 비실시기업 BM 구성요소를특허관련정보로파악할수있도록 BM 구성요소와특허지표를연계한다. 넷째, 비실시기업 BM 구성요소에따른분류기준을제안하여실제비실시기업의유형을분류한다. 마지막으로, 기존에알려진주요비실시기업정보를분류결과와비교해본연구에서정의한유형과분류방법이유의미한지를확인한다. 본연구가제안하는유형분류와기준은실제비실시기업들의 BM을파악하는데유용하게활용될수있을것이다. 또한비실시기업에대한대응과활용, 그리고관련연구를수행하는데있어서효과적이고객관적인정보를제공할수있을것으로기대된다. Ⅱ. 문헌연구 본연구에서는비실시기업의 BM 유형분류를위한정량적분석을수행했다. 이에앞서, 분석의기준이되는비실시기업의 BM 구성요소를비실시기업의특징과 BM 구성요소에대한기존연구에기반해정의한다. 1. 비실시기업의개념 비실시기업이란용어는특허를소유하기는하지만직접특허를제품생산활동에활용하지않고, 특허의판매 라이선싱 침해소송등의활동으로수익을창출하는 BM에따라활동하는개인또는기업을지칭한다. 13) 이전까지는특허를소유하기는하지만직접상품을생산하지않고특허권리만을이용해수익을창출하는이러한개인또는기업을부정적인의미의특허괴 13) Reitzig, M., Henkel, J., & Heath, C., On sharks, trolls, and their patent prey Unrealistic damage awards and firms strategies of being infringed, Research Policy, Vol.36 No.1(2007), pp

138 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 133 물이라는용어로불러왔다. 하지만대학이나연구소등에서특허를이용해수익을창출하는방법이이러한특허괴물과유사하고, 개인발명가및소기업의발명의가치를발현시킨다는긍정적인영향이인정되어정당한 BM으로받아들여졌다. 이에따라부정적인특허괴물이라는용어대신비실시기업이라는보다중립적인단어로불리게됐다. 최근에는이러한비실시기업의유형분류연구가이루어지면서특허괴물과같은유형외에도특허권행사로부터제조기업을보호하는서비스를제공하는방어적유형, 특허거래를지원하는특허중개및경매서비스제공유형, 기술판매및라이선스를핵심가치로삼는기술기업유형, 특허기반자금조달기업유형등지식재산을기반으로하는다양한비즈니스영역을포함하고있다. 2. 비실시기업의비즈니스모델 (BM) 비실시기업의영향력이커지고정당한 BM으로받아들여지면서그들의전략과특성을파악하기위한연구들이활발해지고있다. Henkel(2008) 의경우비실시기업이보유한특허정보를기반으로비실시기업비즈니스의지속가능성을파악했다. 14) 비실시기업이품질이낮은특허를저렴한가격에구매해특허침해소송에활용한다는산업계의비판과는달리, 다양한유형의비실시기업이높은품질의특허를인수하고있으며관련비즈니스영역이확대됨에따라지속적인성장이가능하다고주장했다. Reitzig(2010) 은기술거래시장에서비실시기업의다양한활동에대한조사연구를수행했다. 15) 특히공격적성향을띠는비실시기업의세부활동을면밀히파악했다. 특허의개발및인수단계부터실시기업이특허를침해하여충분한매출을달성할때까지기다리는단계, 마지막으로특허침해소송또는위협을통해수 14) Henkel, J., & Reitzig, M., Patent sharks and the sustainability of value destruction strategies, Academy of Management Proceedings, Vol.2008 No.1(2008), pp ) Reitzig, M., Henkel, J., & Schneider, F., Collateral damage for R&D manufacturers: how patent sharks operate in markets for technology, Industrial and Corporate Change, Vol.19 No.3(2010), pp.1-21.

139 134 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 익을창출하는활동의단계까지정의했다. 이러한비실시기업의 BM 연구의초점은비실시기업과일반실시기업의차이점을파악하는관점에서, 비실시기업의 BM 유형과활용방안을분석하는방향으로바뀌었다. 비실시기업의 BM 유형과특징을분석하는연구는 5년여전부터시작됐다. Penin(2012) 은기술시장에서의전략을기준으로, 비실시기업의비즈니스유형을세가지로분류했다. 16) 첫째, 연구개발활동에특화하여기술의판매및라이선싱에집중하고있는기술기업 ; 둘째, 자체적인연구개발활동은수행하지않으면서기업과대학및개인등다양한기술권리자로부터기술이필요한수요자를연결하고기술거래를지원하는특허중개자 (patent broker); 셋째, 침해가능성이높은특허를주로인수해특허를침해한실시기업을대상으로소송및위협을가해수익을창출하는특허괴물이그것이다. 연구에서는특허괴물의직접적인 R&D 투자가증가하지않는다는점에서다른비실시기업과구분된다고강조하고있다. 즉특허괴물은특허자산을직접적인연구개발이아닌인수를통해확보하는경향이크다는것이다. Pohlmann(2013) 은비실시기업의유형분류에대한기존연구를바탕으로비실시기업의주요특징을파악하고, 실제사례연구를통한비실시기업의유형분류를제안했다. 17) R&D 활동을수행하는지, 제조활동을하는지여부를확인하고보유한특허의품질수준을기준으로비즈니스유형을구분했다. 또한분류된각유형의기업들이기술시장에서개인과실시기업, 그리고산업전체에어떠한영향을미치는지를파악했다. 이분류체계는세가지기준에의한이분법적분류체계로유형분류가수월하다는장점이있다. 국내에서도비실시기업의 BM에대한연구가수행되었다. 윤선희 장원준 (2010) 은정부주도의비실시기업인창의자본주식회사의자료를인용해비실시기업의 BM 유형을제시했다. 크게공격적유형과방어적유형, 특허거 16) Penin, J., Strategic uses of patents in markets for technology: A story of fabless firms, brokers and trolls, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.84 No.2(2012), pp ) Pohlmann, T., & Opitz, M., Typology of the patent troll business, R&D Management, Vol.43 No.2(2013), pp

140 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 135 래지원유형, 특허권관리지원유형, 그리고특허기반자금조달유형의 5개로구분하고, 세부특성차이에기반해총 14개의세분화된유형으로정의하였다. 임창남 김승윤 (2013) 은특허보유여부와기술의자체개발투자여부를기준으로하여특허기반 BM 유형을특허매입형, 특허금융형, 특허창출및양수형, 그리고특허서비스제공형으로분류했다. 18) 또한비실시기업유형이라고할수있는매입형과양수형을특허본원모델로명명했다. 특허금융형과특허서비스형에대해서는특허주변모델이라고별도로명명해구분했다. 나아가특허본원모델을중심으로특허기반비즈니스의공수성향에따라다시네가지유형 ( 특허매입및방어형, 특허매입및공격형, 특허창출및방어형, 특허창출및공격형 ) 으로세분화한유형분류체계를제시했다. 비실시기업의 BM 유형기존연구를종합적으로정리하면다음의 [ 표 1] 과같다. [ 표 1] 비실시기업의비즈니스모델유형 윤선희 (2010) Penin (2012) 임창남 (2013) Pohlmann (2013) 특허기반공격 특허기반방어 특허거래지원특허관리지원 특허기반자금조달 Patent Troll Patent Broker Technology firm 특허매입및공격특허창출및공격 특허매입및방어 특허창출및방어 Patent Troll Trivial-Patent Troll Patent Implementer ( 자체 R&D 여부 ) Trivial-Patent Implementer ( 자체 R&D 여부 ) 살펴본바에의하면비실시기업의비즈니스유형분류에대한선행연구는아직초기단계로충분히수행된것은아니다. 대부분의기존연구는지식재산기반산업에서의정책상의정의와기준에의존하고있다. 실제기업정보에기반하여유형을제시한연구의경우에도소수의대형기업정보에만의존했다는한계가있다. Fischer(2012) 의연구에의하면다수의비실시기업은 BM을대외적으로알리고있지않으며, 전략적으로기업활동을공개하지않고있기때문 18) 임창남 김승윤, 특허기반사업의비즈니스모델유형분류, 산업재산권 제 41 호 (2013), 면.

141 136 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 에이에대한정보가부족하다. 뿐만아니라대부분의기존문헌에서는비실시기업이라는한정된비즈니스영역이아닌특허기반산업전반에대한유형분류연구가주로이루어졌다. 이에따라특허펀드와같은금융업과지식재산서비스업등특허기반 BM이포함되어혼돈을주고있다. 따라서다수의비실시기업에대한세부유형화를제시할수있는연구가필요하다. 3. BM 구성요소와비실시기업 초기의 BM 구성요소에대한연구는세부적인기준들의관점에서다양한 BM들을분석하기위해시작되었다 (Markides, 1999). 19) Timmers(1998) 는 BM 의구성을비즈니스환경의주체가되는참여자와수익창출방법, 가치제안, 마케팅전략의 4가지요소로정의했다. 20) 네가지관점은매우포괄적으로비즈니스정보를포함하고있지만, 세부적인차이를구분하기에어려움이있었다. Venkatraman(1998) 은기업의구조, 고객, 자산구성, 조직전략, 지식의사용및영향의다섯가지를 BM의주요구성요소로제시했지만수익창출방법과관련하여충분한정보를포함하지못했다. 21) 1999년도이후의연구부터는최근에제시된연구와유사한성격을보여주고있다. Markides(1999) 에의해제안된 BM 구성요소는 누구에게, 무엇을, 어떻게 라는관점으로분석되어제품혁신, 고객관계, 인프라관리, 경제적요소의 4가지로구성되어있다. 세부적인구분은미흡하지만주요정보를모두포함하고있다는점에서의미가있다. Chesbrough and Rosenbloom (2002) 은가치제안, 주요시장, 내부가치사슬, 비용구조및수익모델, 가치네트워크의 5가지로주요요소를정의했는데 35개의사례연구를통해결과 19) Markides, C. C., A dynamic view of strategy, Sloan Management Review, Vol.40 No.3(1999), pp ) Timmers, P., Business models for electronic markets, Electronic markets, Vol.8 No.2(1998), pp ) Venkatraman, N., & Henderson, J. C., Real strategies for virtual organizing, MIT Sloan Management Review, Vol.40 No.1(1998), pp

142 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 137 를도출함으로써제시한결과의타당성을강조하였다. 22) Hamel(2001) 의경우핵심전략, 전략적자원, 가치네트워크, 고객의 4가지로구성요소를정의하였고, 23) Dobosson-Torbay(2002) 는전자상거래기업관점에서의 BM 구성요소를제품, 고객관계, 인프라관리, 파트너관계그리고경제적요소의 5개로정의하였다. 24) Alt & Zimmermann(2001) 은목표, 구조, 프로세스, 수익구조, 합법성그리고기술의 6가지로구성요소를제시하였으며기술요소와기업운영의합법성관점을포함시켰다는데의의가있다. 25) Morris(2005) 는가치제안, 시장및고객, 내부역량, 경쟁전략, 수익모델, 기업가목표의 6가지를주요요소로정의했으며특히기업가의의지를구성요소에포함했다는데특이점이있다. 26) 최근 Osterwalder의저서 Business Model Generation (2010) 에서제시된 9가지 BM 구성요소 (Business model canvas) 27) 는학계뿐아니라실무자들에의해서도보편적으로활용되고있다. Osterwalder는기업이어떻게수익을창출해내는지에관한원리를 9개의블록을이용하여시각화하였으며각각의블록이 BM 구성요소이다. 이모델의특징은고객, 상품, 사업타당성, 조직의구조및활동프로세스, 시스템등을통해비즈니스를보다전략적으로실행할수있도록시각적으로도식화하였다는점에있다. 9가지구성요소는해당기업이상품을제공할목표가되는고객과고객 22) Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S., The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation s technology spin-off companies, Industrial and corporate change, Vol.11 No.3(2002), pp ) Hamel, G., Leading the revolution: an interview with Gary Hamel, Strategy & Leadership, Vol.29 No.1(2001), pp ) Dubosson-Torbay, M., Osterwalder, A., & Pigneur, Y., E-business model design, classification, and measurements, Thunderbird International Business Review, Vol.44 No.1(2002), pp ) Alt, R., & Zimmermann, H. D., Introduction to special section business models, Electronic Markets The International Journal, Vol.11 No.1(2001), pp ) Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J., The entrepreneur s business model: toward a unified perspective, Journal of business research, Vol.58 No.6(2005), pp ) Osterwalder, A., & Pigneur, Y., Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, Wiley, 2010.

143 138 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 관계, 경쟁사와차별화된가치를의미하는가치제안 ( 상품가치 ), 협력및공급업체등을의미하는파트너, 상품을만드는데필요한핵심자원, 핵심활동, 수익을창출하는수익흐름, 소요되는비용, 그리고마지막으로고객과의접점을의미하는채널이있다. 비실시기업의경우에는특허와특허의활용정보에기반하여 BM을파악하는연구들이이루어졌다. Fischer(2012) 는인수특허정보를기반으로실시기업과의특허수준을비교했다. 이연구는비실시기업이인수한특허와실시기업이보유한특허를다양한척도에서평가하고, 비실시기업이보유한특허의특징을파악했다. 비실시기업이저가이면서낮은품질의특허를구매한다고알려진기존의편견과달리, 활용성높은특허를인수하고있음이확인됐다. 비실시기업의사업화유형도두가지로분류했다. 첫째는명백하게비실시기업 BM을추구하는것이고, 둘째는기술을보유한일반기업이특정상황과시점에서비실시기업 BM으로전환하는경우다. 해당연구는비실시기업이특허기반의 BM인만큼특허관련정보를통해 BM을파악할수있다는전제하에이루어졌다. 같은관점에서 Osterwalder BM 구성요소를비실시기업비즈니스형태에적용하여재해석한연구가이루어졌다. 28) 본연구에서는일반적인 BM 구성요소에대한기존연구와비실시기업의 BM 구성요소에대한문헌자료를종합하여비실시기업의비즈니스유형분류연구를수행하는데활용했다. Ⅲ. 연구방법 1. 전체연구프로세스 비실시기업의비즈니스유형을인수특허정보에기반하여분석하기위해 28) 심영택, 한국형비실시기업과비즈니스모델, 발명특허 2011 년 1 월호 (2011), 면.

144 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 139 1) 비실시기업의 BM 구성요소를정의하고, 2) 비실시기업이인수한특허정보를수집했다. 다음으로 3) 수집된기업별특허정보를 BM 구성요소관점에서연계하고, 마지막으로 4) 재구성된 BM 구성요소별지표에대한군집분석을통해유형분류를수행했다. 전체연구의프로세스는 [ 그림 1] 에나와있다. [ 그림 1] 연구프로세스 2. 비실시기업의 BM 구성요소재구성 앞에서다룬 BM 구성요소와비실시기업의 BM 구성요소에대한기존문헌을정리하고, 최근보편적으로활용되고있는 BM 캔버스에서의 9가지구성요소관점에기반해비실시기업의 BM 구성요소를제안하였으며종합한정리결과는 [ 표 2] 와같다. 또한각각의 BM 구성요소별특징을대표할수있는특허정보를연계하여제시한다.

145 140 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) [ 표 2] 기존비즈니스모델구성요소및재구성된비즈니스모델요소 Timmers (1998) 참여자 수익창출 마케팅전략 가치제안 Venkatraman (1998) 고객 자산구성 조직전략 경영구조 지식활용 Markides (1999) 고객관계 경제적요소 인프라관리 제품혁신 보편적인 BM 구성요소 Chesbrough (2002) 주요시장 네트워크 비용구조및수익모델 내부가치사슬 가치제안 Hamel (2001) 고객 네트워크 핵심전략 전략자원 Dobosson (2002) 고객관계 파트너관계 경제적요소 인프라관리 제품 Alt (2001) 프로세스 수익구조 경영구조 기술 합법성기업가목표 Morris (2005) 시장및고객 경쟁전략 수익모델 내부역량 가치제안 기업가목표 Osterwalder (2010) 비실시기업 BM 구성요소 윤선희 (2010) 심영택 (2011) 재구성된비실시기업 BM 요소 고객제조기업제조기업제조기업및비실시기업제조기업제조기업제조기업및고객및및비실시기업과관계기술기업과기술기업의관계의관계과의관계 파트너 핵심활동 비용 수익흐름 특허권리자 수익창출방법특허구매 / 개발및유지 수익창출방법 특허공급자, 특허중개자특허탐색, 특허획득특회획득및유지비용 기술료, 보상금및회비 채널영업행위변호사, 광고등특허핵심포트폴리오, 특허유형자원인적자원 인수특허의직전권리자 특허확보방법 인수특허의수 침해소송등의수익창출방법 특허의양적가치 특허의상품가치특허가치특허가치상업성및지속성 첫번째, 비실시기업의상품과상품가치는특허와특허의가치라고할수있다. 보다구체적으로살펴보면권리화가된등록특허이전에아이디어와출원특허의권리등지식재산으로서의단계가존재하지만, 실질적인상품의가치는법적권리가보장된특허의전략적인가치라고할수있다. 본연구

146 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 141 에서는특허의질적가치를상업성과지속성으로정의했으며, 특허의양도횟수, 권리유지, 피인용수를상품가치요소의분석대상으로선정한다. 두번째, 비실시기업의핵심자원은상품과마찬가지로특허라고할수있다. 또한상품으로서의가치가있는특허의탐색과판단을담당하는인적자원을핵심자원이라고할수있다. 하지만모든비실시기업의인력규모와수준정보를수집및파악하기는현실적으로쉽지않다. 따라서특허의양적가치를핵심자원으로정의했다. 양적가치는특허권리의법적범위라고할수있는청구항의수, 기업별인수한특허의총수, 소송이력이있는특허의수, 직전권리자의수를통해분석한다. 소송이력이있는특허가비소송이력특허에비해가치있는특허라고볼수있다는연구 (Allison, 2004) 를근거로하여소송이력이있는특허의수를포함했으며, 29) 직전권리자의수는얼마나다양한특허권리주체를통해특허를매입하는지를파악하기위해포함한다. 세번째, 구성요소를정의한기존문헌에서도비실시기업의주요고객은제조업체라고정의하고있으며, 비실시기업의비즈니스특징을다룬연구에서도비실시기업이수익을창출하는대상인고객은소송침해및강압적인라이선싱과같은공격적인측면과, 특허포트폴리오를바탕으로회원기업에게특허방어체계를만들어주는방어적인측면, 그리고필요한기술을판매하는기술거래및기술중개측면모두에서제조업체가주요고객이라고할수있다. 그러나특허거래의경우비실시기업간에도많이발생하기때문에비실시기업의고객은제조업체뿐아니라같은비실시기업들도포함되어야한다. 즉제조업체와비실시기업이필요로하거나분포해있는기술분류군을통해주요고객층을파악할수있을것이다. 따라서비실시기업이인수한특허가속해있는기술분류의수를활용하여고객요소를분석한다. 네번째, 기존문헌에서는비실시기업의고객관계를투자자, 특허권보유자, 다양한고객유형등으로폭넓은관점에서정의하고있다. 그러나본연구에서는특허만을대상으로판단하기때문에앞서정의한고객요소에서 29) Allison, J. R., Lemley, M. A., & Walker, J., Patent Quality and settlement among repeat patent litigants. Geo. L. J. 99(2010), pp

147 142 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 다루는제조업체및비실시기업과의관계만으로판단했다. 고객정보를인수한특허의기술분류를통해파악한바와같이, 고객관계요소는인수특허가특정기술분류에얼마나집중되어있는지를통해분석한다. 다섯번째로비실시기업의수익흐름, 즉수익방식에는특허판매와라이선싱, 회비, 중개수수료, 그리고소송침해보상금등이있다. 본연구에서는인수이후해당특허를이용한소송이있었는지여부파악을통해수익방식의공격적성향정도를파악했으며, 이를수익흐름요소를분석하는데활용한다. 여섯번째, 특허를핵심상품으로다뤄야만하는비실시기업의경우특허를매입하고유지하는비용과특허매입을판단하는인력고용비용이주비용요소라고할수있다. 그러나특허개개의거래가격과인력자원관리비용은획득하기가매우어렵다. 따라서핵심자원요소를파악하는요인중하나인인수특허의수를비용요소에대한분석요인으로정의한다. 일곱번째, 비실시기업의핵심활동은핵심자원이자상품인특허를획득하는것에있다. 특허획득방법은매입과자체연구개발을해서출원한특허의등록에있다. 특허매입의경우는실시기업으로부터매입하는경우와같은비실시기업 ( 대학및개인포함 ) 으로부터매입하는두가지가존재한다. 실시기업으로부터의매입은일반적인특허매입방식이지만, 비실시기업으로부터의매입은기존기업간특허거래에서일반적이지않았다. 즉, 비실시기업에게특허를매입하는기업은보다다양한경로로특허를매입하고있다고판단할수있다. 따라서본연구에서는비실시기업의핵심활동을직전권리자의형태 ( 실시기업, 비실시기업 ) 와인수특허수대비자체출원한보유특허비율두가지를요인으로하여살펴본다. 다음으로, 비실시기업의파트너에는특허를제공해주는직전특허권리자와함께특허분석업체, 기술거래중개자등이포함된다. 그러나비실시기업의 BM 구성요소를정의하는데있어, 활용가능한데이터내에서는파트너에대한정보를파악하기어렵다는한계가있다. 따라서특허인수와관련된직전권리자와의관계데이터가파트너에대한정보를함축하고있는것으로정의내렸다. 본연구에서는해당비실시기업이특허를인수하는특

148 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 143 허제공자, 즉직전권리자에대한의존정도를직전권리자의집중도를통해파악해파트너요소를분석하는요인으로정의한다. 마지막으로, 기업과고객의접점을의미하는채널요소는기존연구에서언급한바와같이특허침해소송과관련해서는변호사등의법적대리인이되며, 기술거래및회원제 BM인경우에는다양한경로에서의광고활동이라고할수있다. 그러나특허와관련된정보만을통해서는채널요소에대한구분을수행할수없으며, 따라서해당요소는분석대상요소에서제외한다. 3. 비실시기업의인수특허정보수집 비실시기업이주로활동하고있는무대는미국시장이다. 비실시기업에서가장큰비중을차지하고있는주요공격적업체들의특허침해소송활동지역이미국이며, 이들로부터제조업체를보호하는방어적업체들또한미국에서주로활동하고있기때문이다. 따라서특허정보는미국특허청 USPTO(United States Patent and Trademark Office) 의특허데이터베이스를통해수집했다. 또한한국지식재산보호협회에서추정하고있는 2,451개의비실시기업이최종권리자로있는지여부를수집대상의기준으로했다 (2013년 6월기준 ). 1차데이터수집결과총 45,948건의등록특허가수집되었으며, 이중 2008년부터 2013년 6월이전까지권리이전이이루어진특허를최종분석대상으로선정했다. 권리이전시기기준의이유는 2008년부터비실시기업의활동이활발하게진행되기시작한것으로판단되기때문이다 (2013년 NPEs 동향연차보고서, 특허청 ). 특허문서상의기본정보와소송및권리이전등의상세정보는유료DB를통해얻었으며, 최종자료는한국지식재산보호협회로부터제공받았다. 최종적으로 19,658건의특허가분석대상으로선정됐다. 앞서언급한바와같이특허정보에기반하여비즈니스구성요소관점에서분석을수행하기위한데이터수집이이루어졌다. 특허정보는출원및등록정보, 국제특허분류 (IPC: International Patent Classification) 코드등의특허

149 144 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) [ 표 3] 비실시기업의인수특허대상수집정보상세 출원및등록정보일반서지정보법적상태정보거래관련정보 출원년도 청구항의수 총소송수 양도횟수 출원인명 피인용수 최초소송연도 양도년도 등록번호 권리유지상태 최근소송연도 직적권리자명 등록일 IPC 코드 직전권리자의비실시기업여부 현재권리자정보 표준특허여부 발명의명칭 문서서지정보, 소송관련법적정보, 권리이전관련정보등으로 18가지의상세정보는 [ 표 3] 에나타나있다. 4. 비실시기업의 BM 유형분류를위한군집분석 재구성된비실시기업 BM의구성요소에기반하여유형분류를위한군집분석을수행했다. 군집분석방법은 k-means 군집분석을이용했다. k-means 군집분석방법은비지도 (unsupervised) 방식의대표적인군집분석방법으로써널리사용되고있다. 그러나군집의개수 k를결정하는데있어서분석자가자유롭게지정하는방식을취하기때문에 k를결정하는논리가매우중요하다. 본연구에서는계층적분석방법 7가지를통해적절한 k값을결정하여 k-means 군집방법으로군집분석했다. 군집수결정에활용한계층적군집분석에는최단연결법, 최장연결법, 평균연결법, Ward방법등 7가지방법을적용했으며, 통계분석프로그램인 SPSS 프로그램을사용하여아래의 [ 표 4] 와같은결과를얻었다. 분석결과 3 개의군집방법에서는군집화가수행되지않았고, 최장연결법에서는 7개의군집으로, 평균연결법과중위값군집화방법, 그리고 Ward 방법에서는 6개의군집으로분류되는결과를확인했다. 따라서 k-means 군집방법에서의군집개수는 6으로결정되어군집분석을수행한다.

150 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 145 [ 표 4] 계층적군집분석방법을활용한군집수결정 최장연결법평균연결법중위값군집화 Ward 방법 7 개군집 6 개군집 6 개군집 6 개군집 Ⅳ. 연구결과 1. 기업명대표명화 수집된특허들은최종권리자명을기준으로정리되었다. 최종권리자명은자회사명칭과기존데이터의오탈자, 대소문자의구분등의이유로대표명화가필요했다. 오탈자수정과대소문자의통일은간단한확인작업을통해진행했으며, 자회사들은기업의대표명칭으로통일했다. 대표명화작업은기업홈페이지검색과특허청의 2013년 NPEs 동향연차보고서, 그리고비실시기업의자회사파악을수행한기존연구를이용하여수행하였다. 30) 총 13 개의주요비실시기업자회사명단은 Appendix. 1에정리되어있으며, 대표명화이후분석대상이되는비실시기업의수는 485개로통합되었다. 2. 지표정의및 BM 구성요소와의연계 수집된특허정보는비실시기업유형분류분석에활용할 13개의지표로정의됐으며각지표의수치는 485개기업기준으로정리되었다. 지표값들은기업별특허정보요인의합계, 평균, 비율, 집중도의정규화를통해정해졌다. 지표의명칭과정의를정리한내용은다음의 [ 표 5] 와같다. 30) Jiang, S. Y., & Su, H. N., Analyzing patent characteristics and business strategies of non-practicing entities, Management of Engineering & Technology (PICMET), 2014 Portland International Conference on. IEEE(2014), pp

151 146 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) [ 표 5] 지표정보상세 지표명설명조작적정의대용변수 인수특허수기업이 5 년간인수한특허 소송특허수 청구항수 피인용수 누적양도횟수 직전권리자의수 권리유지비율 인수이후소송 직전권리자 NPE 직전권리자집중도 IPC 코드수 IPC 코드집중도 자체출원비율 기업이 5년간인수한특허중소송이력이있는특허 기업이 5 년간인수한특허의청구항 기업이 5 년간인수한특허의최근 4 년간피인용 기업이 5년간인수한특허의누적양도횟수 기업에게특허를양도한직전권리자의수 기업이 5 년간인수한특허중현재 ( ) 권리유지상태인특허 기업이인수이후에소송에사용한특허 기업에게특허를양도한직전권리자비실시기업여부 최근 5년간 ( ) 인수한특허수의합계인수특허중소송이력이있는특허수의합계인수특허전체청구항수의평균 = 인수특허전체청구항의수합 / 총인수특허의수 인수특허전체최근 4년간 (2013년 6월기준 ) 피인용수의평균 = 인수특허전체최근 4년간피인용수합 / 총인수특허의수 인수특허전체총누적양도이력횟수의평균 = 인수특허전체누적양도이력횟수의합 / 총인수특허의수 인수특허직전권리자수의합계 총인수특허대비현재권리유지중인특허의비율 = 인수특허중권리유지상태인특허의수 / 총인수특허의수 총인수특허대비인수이후소송에사용된특허의비율 = 인수이후소송에사용된특허의수 / 총인수특허의수 최근 5 년간인수한특허의직전권리자가비실시기업인비율 = 직전권리자가비실시기업인특허의수 / 총인수특허의수 기업에게특허를양도한직전인수특허직전권리자의 H-H 지수권리자의집중도 (H-H 지수 )* 기업이인수한특허들이속인수한특허가포함되어있는 IPC 해있는 IPC 섹션수 (8섹션코드섹션수의합계기준 ) 기업이인수한특허들의 IPC 섹션별집중도 (H-H 지인수특허 IPC 코드의 H-H 지수수 ) 기업이인수한특허수대비자체출원하여등록한특허 최근 5 년간인수한특허수대비자체출원하여등록한특허수의비율 = 최근 5 년간자체출원하여등록된특허의수 / 총인수특허의수 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 정규화값 * Hirshman-Herfindahl 지수 : 산업에서의시장집중정도를측정하는방법중하나로, 시장에참여하는모든참여자의시장점유율을제곱하여더한값으로정해지는데, 지수가높을수록특정참여자에의한독점이심한것으로평가됨.

152 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 147 기업별로계산된지표는앞에서정의한비실시기업의비즈니스구성요소와의연계를통해분석에활용된다. 예를들면비즈니스구성요소의상품가치는비실시기업관점에서보유특허의질적경쟁력으로정의됐고, 특허의상업성과지속성을질적경쟁력으로간주하여특허의누적양도횟수와권리유지비율, 그리고피인용수지표를분석에활용했다. 피인용수지표는다른특허에이용된횟수로써, 파급효과의정도라고할수있다. 31) 따라특허간파급효과가큰특허는질적경쟁력이높다고볼수있다. 각비즈니스구성요소에해당하는지표는 [ 표 6] 에설명되어있다. [ 표 6] BM 구성요소와비실시기업특허지표매칭 비즈니스구성요소 상품가치 핵심자원 ( 비용 ) 비실시기업관점비즈니스구성요소 개별특허의질적경쟁력 전체특허의양적경쟁력 설명 상품 / 자원의상업성상품 / 자원의지속성 상품 / 자원의활용범위 상품 / 자원의양 지표 누적양도횟수권리유지비율, 피인용수 청구항수 인수특허수, 소송특허수, 직전권리자의수 고객제조업체기술분야의다양성인수특허가소속된 IPC 코드의수 고객관계 수익흐름 활동기술분야 소송, 판매, 라이선싱등 특정분야에대한고객집중도 수익창출방법 핵심활동특허구매및개발핵심자원확보방법 파트너 특허양도및제공업체 특허공급원의집중도 인수특허의 IPC 집중도 인수이후소송비율 직전권리자가비실시기업인특허의비율, 인수특허대비자체출원특허비율 직전권리자의집중도 본연구에서는비실시기업의유형분류를위한군집분석에앞서, 주성분분석을수행하였다. 주성분분석은변수들이가지고있는정보들을함축하고있는적은수의새로운변수들을생성하는방법이다. 주성분분석을수행 31) 성태경, 특허의질적가치 : 우리나라특허권에대한집합적특성분석을중심으로, 지식재산연구 제 8 권 3 호 (2013), 면.

153 148 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 하는이유는특허정보지표들의그룹화를통해비즈니스구성요소와의연계를확인하고지표의차원축소를통해군집분석결과해석을용이하게할수있기때문이다. 통계분석프로그램 SPSS(18.0) 으로, 변수의표준화를위해상관행렬을이용하였으며, Varimax 방법으로회전하였다. 분석결과 5개의주성분이도출되었으며 70.33% 의설명력을지녔다. 각주성분의명칭은 eigen-vector 절대값 0.5 이상인지표를토대로명명되었다. 첫번째주성분은인수특허수, 소송특허수, 인수이후소송비율, 직전권리자의수지표들을함축한다. 다수의직전권리자로부터, 소송이력이있는특허위주로, 대량으로특허를인수하여, 적극적으로소송에활용하는지의여부를판단하는변수라고할수있기때문에수익모델의공격성으로명명하였다. 두번째주성분은직전권리자집중도, IPC 분류수, IPC 분류집중도지표를함축한다. 특정직전권리자로부터특화된기술분야의특허를집중적으로인수하는지의여부를판단하는변수라고할수있으며, 비즈니스요소관점에서고객및고객관계와파트너정보를파악할수있다. 포함된지표의특성에기반하여참여자밀착도로주성분을명명하였다. 세번째주성분은누적양도횟수와직전권리자의비실시기업비율지표를함축한다. 직접적인연구개발보다인수를통해특허를확보하는비실시기업이직전권리자인경우필연적으로누적양도횟수가높아진다. 따라서주성분의명칭은비실시기업에대한의존도로정의하였다. 네번째주성분은피인용수, 권리유지비율지표를포함한다. 피인용수가높은특허를인수하지만권리유지비율이낮은이유는출원한지오랜시간이지났고원천성이높은특허를인수하기때문으로판단된다. 주성분의명칭은원천특허지향성으로정의하였다. 마지막다섯번째주성분은청구항수와자체출원비율지표를포함한다. 청구항수의차이가자체출원한특허와인수특허의차이에서올수있다고볼수있다. 또한자체출원비율이낮다는것은인수를통한특허확보를주로한다는것이므로인수의존도로주성분을정의하였다. 주성분분석결과와명칭은 [ 표 7] 에정리되어있다.

154 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 149 [ 표 7] 주성분분석결과 지표 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 인수특허수 소송특허수 청구항수 피인용수 누적양도횟수 직전권리자 NPE 권리유지비율 인수이후소송비율 직전권리자수 직전권리자집중도 IPC 분류수 IPC 분류집중도 자체출원비율 주성분명명 수익모델의공격성 참여자밀착도 비실시기업의존도 원천특허지향성 인수의존도 주성분분석을통해서도출된 5개의변수는함축하고있는지표의성향에따라서비실시기업의비즈니스구성요소로재구성되었다. 예를들어기술분류수, 기술분류집중도, 직전권리자의집중도지표를함축하고있는주성분인참여자밀착도는고객, 고객관계, 파트너요소를아우르는비즈니스구성요소이다. 이러한방식으로각각의주성분을비실시기업의유형분류기준으로제시하며, 최종적으로재구성된비실시기업의 BM 구성요소는 [ 표 8] 과같다.

155 150 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) [ 표 8] 주성분분석결과를통한비실시기업 BM 구성요소의재구성 구성요소별해당지표 IPC 분류수 IPC 분류집중도 직전권리자집중도 청구항수, 자체출원비율 (-)* 인수특허수소송특허수인수이후소송직전권리자수누적양도횟수, 직전권리자 NPE 피인용수, 권리유지비율 (-)* 주성분기반재구성된구성요소참여자밀착도인수의존도수익모델의공격성비실시기업의존도원천특허지향성 * (-) 표시는주성분에대한해당지표를음의방향으로해석해야함을의미함. 3. 군집분석을통한분류결과 군집분석을통해아래의 [ 표 9] 와같은결과를얻었으며, 1개의특이유형 (Intellectual Ventures) 을제외하고 5개의비즈니스유형으로분류되었다. 각각의군집들은 2개이상의주성분에서특징적으로타유형과구분되는군집중심값을지니는것으로확인되었다. 따라서군집중심값의해석을통해유형의명칭을부여하였다. 첫번째군집의경우 4개의기업이속해있으며, 수익모델의공격적성향이높고참여자밀착도가낮은것으로해석된다. 참여자밀착도가낮다는것은다수의다양한참여자를기반으로한다고판단할수있다. 따라서공격적다분야유형으로명명하였다. 두번째군집의경우소수의참여자와의밀착도가다소높고원천특허지향성이낮다. 279개의가장많은비실시기업이속해있지만활발한활동을시작하지않은소형비실시기업들이많이속해있는것으로확인되며응용특허지향참여자밀착

156 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 151 유형으로명명하였다. 세번째군집은참여자밀착도와비실시기업의존도가높으며인수의존도는낮다. 즉, 특정기술분야에특화되어있으며, 인수보다는자체기술개발을통해특허를확보하는것을확인할수있다. 비실시기업이면서특허의인수보다는자체기술개발을지향하는것은기술기업이라는것으로추론할수있다. 기술기업의경우에는특정기술분야에특화되어있는특징은당연하다고할수있다. 따라서해당유형분류는비실시기업의존기술기업유형으로명명하였다. 네번째군집은수익모델의공격성이낮고인수의존도가높으므로방어적인수의존유형으로명명하였다. 다섯번째군집은원천특허지향성이높으며비실시기업의존도가낮은것으로확인되었다. 즉, 일반제조업체로부터특허인수를주로한다고판단할수있고, 따라서원천특허지향제조업체기반유형으로명명하였다. 마지막으로 IV(Intellectual Ventures) 의경우단독으로하나의군집을형성하였다. IV 의경우비실시기업중특허자산규모가가장크며, 특허인수와자체출원그리고특허침해소송등비실시기업의여러가지특징을모두지니고있기때문인것으로판단된다. 본연구에서 IV는별도의유형으로구분되지않는다. 주요인을기준으로살펴보면, 공격적유형과방어적유형의경우참여자밀착도가낮은것을확인할수있다. 즉다양한원천으로부터여러기술분야의특허를확보하고있다고볼수있다. 이는특허침해소송은특허확보이후에도해당특허가활용된제조업체의수익이일정수준이상이될때까지기다린후이루어지기때문에, 이를방어하기위해폭넓은특허포트폴리오구축이필요하기때문이다. 공격적다분야유형의경우에도많은수의특허를확보하기위해다양한원천으로부터특허를확보하며그양이매우많기때문에참여자밀착도에서의결과와같은경향을보이는것으로판단된다. 비실시기업의존도를보면비실시기업의존기술기업유형이가장높은것을확인할수있다. 인수의존도가낮은기술기업이지만, 소수의인수특허를주로비실시기업을통해확보한다는것은특징적인성향이다. 원천특허지향제조업체기반유형의경우에는비실시기업에비해제조업체가기술적원천특허를 1차적으로보유하고있기때문인것으로판단된다.

157 152 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) [ 표 9] 군집분석에따른유형분류결과 군집명 주요인 수익모델공격성 참여자밀착도 원천특허지향성 비실시기업의존도 인수의존도 소속업체수 공격적다분야유형 응용특허지향참여자밀착유형 비실시기업의존기술기업유형 방어적인수의존유형 원천특허지향제조업체기반유형 Intellectual ventures(iv) 유형별대표기업 군집분석을통해분류된유형에속해있는주요기업의실제정보를유형분류와비교함으로써결과의타당성을확보할수있다. [ 표 10] 에는각유형 [ 표 10] 유형별대표적기업정보 유형특징유형별대표적기업 공격적다분야유형 응용특허지향참여자밀착유형 비실시기업의존기술기업유형 방어적인수의존유형 원천특허지향제조업체기반유형 다수의고객및파트너를상대로공격적인수익전략을수행함 소수의고객및파트너관계에집중해있으며, 원천성은낮지만권리유지력이높은특허를인수함 인수보다자체출원을통한자원확보전략을수행하며, 특허인수시특정 NPE 에대한의존도가높음 인수를통한자원확보전략을수행하나, 자원의양이적고방어적인성향을지님 원천성이높은특허를제조업체로부터주로인수함 * (Intellectual Ventures 는 1 기업유형으로서제외됨 ). RPX, ACACIA, Round Rock Research, Mosaid Lifeport Sciences, Lifescreen Sciences, Optical Devices, Bonutti Skeletal Innovations Interdigital Technology, Semiconductor Manufacturing OIN(Open Invention Network), WI-LAN, QIMONDA, Bayer IP, IPmorgan, IPG Electronics, Rockstar bidco 등 Innovatio IP Ventures, US Ethernet Innovations 등

158 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 153 의특징과대표기업들이정리돼있으며, 각유형별주요기업의정보를확인하는과정을수행하였다. 공격적다분야유형에는많이알려진주요비실시기업들이포함되어있었다. Mosaid는세계적인반도체연구개발회사로, 반도체및유무선통신특허포트폴리오를이용한라이선싱이핵심사업영역이다. 특히 DRAM에사용되는핵심회로기술을보유하고있다. 2000년대들어서특허침해소송을이용한사업전략을구사하여삼성전자, 인피니언, 마이크론, IBM 등다수의기업들에특허침해소송을진행하였다. 자체기술개발도수행하지만, 특허침해소송에활용되고있는특허의많은비중이인수특허를활용하고있는것도특징이다. ACACIA는최근가장활발한소송활동을진행하는비실시기업중하나로, 정보통신분야와의료장치분야에서두각을나타내고있다. 특히인수합병및분화를통해 30개이상의자회사를보유하고있어기업활동추적이어렵다는점이특징이다. 응용특허지향참여자밀착유형에는의료장치기술분야에서두각을나타내는 Lifeport Sciences와 Lifescreen Sciences, Bonutti Skeletal Innovations 가있으며, 정보통신분야의오디오-비디오기술분야의특허를집중적으로보유중인 Optical Devices가포함되어있다. 이유형에속해있는기업들은특정기술분야에특화되어있는것이특징이다. 비실시기업의존기술기업유형에는 Interdigital Technology가대표적이다. 정보통신기술분야특허를 20,000개이상보유하고있는기업으로통신기기와 LTE-Advanced 기술을중점적으로보유하고있다. 특히비실시기업중정보통신분야표준특허를가장많이보유하고있으며, 특허포트폴리오를가지고라이선싱을하는형태의대표적인비실시기업이다. 기술기업유형의특징은자체기술개발을통한특허확보를주로하므로해당기술에대한이해도가타유형의비실시기업에비해훨씬높다는점에있다. 침해여부분석, 기술이전및거래, 인수대상특허의가치평가와같은활동들에있어전문적인공학지식과특허시스템관련지식을모두지니고있기때문이다. 방어적인수의존유형의 OIN는리눅스와오픈소스특허관련라이선싱전

159 154 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 문기업으로서, 소프트웨어지식재산의영역에서오픈소스진영을돕기위해설립된특허관리회사이다. 리눅스환경을대상으로자사의특허를포함한어떠한특허침해소송을제기하지않을것이라는것에동의하는경우 OIN 의특허를무료로개방하는점이특징이다. 특허침해소송사례는없으며, IBM, NEC Novell Philips, Sony, NHN 등의기업들이 OIN에회원기업으로소속되어있거나라이선싱을하고있다. Wi-Lan과 Qimonda 또한라이선싱이핵심사업영역이며, IPmorgan과 Bayer IP, IPG Electronics는각각투자은행기업 JPmorgan, 제약업체 Bayer, 전자장비업체 Philips의자회사이다. 특허관리전문자회사들은모기업의특허포트폴리오관리및라이선싱을통해수익을창출하고있다. 원천특허지향제조업체기반유형에속해있는 US Ethernet Innovations 와 Innovatio IP Ventures의경우각각이더넷기술과와이파이라우터기술분야에서소량의특허를보유하고있다. 두기업모두소량의특허지만원천성이높은특허를보유함으로써관련분야에있는많은기업들과의라이선싱을통해수익을창출하고있다. Ⅴ. 결론 1. 연구의요약 BM 구성요소관점에서비실시기업의유형을분류할수있는기준을찾고, 인수특허정보특성에따라유형분류를수행하였다. 분석자료는미국특허청에등록된 2008년부터 2012년사이에거래이전기록이있는 485개의비실시기업이최종권리자인특허 19,658건을대상으로수집한결과를활용하였다. 추가적으로동일한기간동안비실시기업들이자체출원한특허의수를함께활용하였다. 유형분류분석의기준이되는비실시기업의 BM 구성요소는기존문헌과특허지표의주성분분석결과를통해수익모델의공격

160 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 155 성, 참여자밀착도, 원천특허지향성, 비실시기업의존도, 인수의존도의다섯항목으로정의되었다. k-means 군집분석을통해분류된비실시기업의유형은공격적다분야유형, 방어적인수의존유형, 응용특허지향참여자밀착유형, 비실시기업의존기술기업유형, 원천특허지향제조업기반유형의다섯가지로나타났다. 2. 시사점 본연구는기존비실시기업의유형분류연구와는달리, 대형비실시기업중심의 Top-down 방식이아닌특허자산의인수관점에서비실시기업을분석하는 Bottom-up 방식으로진행되었다. 그결과 Top-down 방식에서발생할수있는중소비실시기업과그들의특허자산에대한정보누수를방지해, 비실시기업에대해정량적이면서도보다포괄적인분석결과를도출해낼수있었다. 또한 BM 구성요소관점에서의유형분류접근은향후새롭게발생할수있는새로운유형의비실시기업과기존비실시기업의 BM 전환을추적하는연구에서도활용할수있다. 실무적인관점에서도공격적인비실시기업에대한대응전략과방어적기업의활용전략수립, 그리고잠재적인비실시기업의파악등에활용할수있을것이다. 뿐만아니라특허체계를다루는정책입안자입장에서도유형별실제비실시기업들의명단과비즈니스방식의특징은비실시기업과관련된법안처리과정에서필요한조사및정책연구에유용하게활용될수있을것으로판단된다. 3. 연구의한계 결과로제시한유형분류결과만으로변화하고있는비실시기업의다양한 BM 유형을정확하게구분하기는어려움이있다. 비실시기업의 BM 특성을특허정보에기반해분석하는과정에서지표들의타당성에대한고려가부족하였고, 관련변수들을폭넓게다루지못한한계가있다. 특허기반기업인

161 156 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 비실시기업의 BM을특허정보를이용하여유형을분류하였으나, 라이선싱관련정보와기술이전등의기술양도정보까지확보할수있다면분석결과의타당성을좀더보완할수있을것이다. 또한추가연구를통해기업의자산및인력규모, 실제고객또는소송정보를함께살펴봄으로써각비실시기업의유형분류를명확하게할수있을것이다. 새롭게확보한정보를추가하여유형분류분석을수행한다면현재 5가지의유형분류보다좀더세분화되고구분이수월한결과를제시해줄수있을것이라생각한다. 본연구의후속연구로비실시기업중소송등의공격적활동을하고있지않으나잠재적인기업을파악하여 소송위험군 을파악하는연구를할수있을것이다. 해당후속연구는비실시기업유형분류연구에서확장하여비실시기업에대한효과적인대응정보를포함한연구가될수있다. 이러한연구의한계가있음에도불구하고, 본연구에서는 BM 구성요소관점에서기업의특성을파악할수있는기준을정의함과동시에수립된기준에기반하여기존연구에서다루지못했던소규모비실시기업을포함한유형분류를제시하였다는점에의의가있다.

162 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 157 참고문헌 심영택, 한국형비실시기업과비즈니스모델, 발명특허, 한국발명진흥회, 한국지식재산보호협회, 2012년 NPEs 동향연차보고서, 특허청, 한국지식재산보호협회, NPEs 특허자산운용현황보고서, 특허청, < 해외단행본 > Osterwalder, A., & Pigneur, Y., Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers, Wiley, < 국내학술지 > 류창한, 자동차분야의 NPEs 대응전략에관한연구, 지식재산연구 제3호 (2014). 설민수, 특허괴물논란 : 신화와그실제, 지식재산연구 4호 (2012). 성태경, 특허의질적가치 : 우리나라특허권에대한집합적특성분석을중심으로, 지식재산연구 3호 (2013). 심영택, 지식기반시대와비실시기업의진화, 산업재산권 제34호 (2011). 윤선희 장원준, 특허전문관리회사 (NPE) 의현황과국내기업의대응방안, 산업재산권 제33호 (2010). 임창남 김승윤, 특허기반사업의비즈니스모델유형분류, 산업재산권 제41호 (2013). < 해외학술지 > Allison, J. R., Lemley, M. A., & Walker, J., Patent Quality and settlement among repeat patent litigants. Geo. L. J. 99(2010). Alt, R., & Zimmermann, H. D., Introduction to special section business models, Electronic Markets The International Journal, Vol.11 No.1(2001). Benassi, M., & Di Minin, A., Playing in between: patent brokers in markets for technology, R&D Management, Vol.39 No.1(2009). Blind, K., & Gauch, S., Trends in ICT standards: The relationship between European standardisation bodies and standards consortia, Telecommunications Policy, Vol.32 No.7(2008). Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S., The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation s technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, Vol.11 No.3(2002). Dubosson-Torbay, M., Osterwalder, A., & Pigneur, Y., E-business model design, classification, and measurements, Thunderbird International Business Review,

163 158 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Vol.44 No.1(2002). Fischer, T., & Henkel, J., Patent trolls on Markets for technology An empirical analysis of NPE s patent acquisitions, Research Policy, Vol.41 No.9(2012). Geradin, D., Layne-Farrar, A., & Padilla, A. J., Elves or Trolls? The role of nonpracticing patent owners in the innovation economy, Industrial and Corporate Change, Vol.21 No.1(2011). Hamel, G., Leading the revolution: an interview with Gary Hamel, Strategy & Leadership, Vol.29 No.1(2001). Henkel, J., & Reitzig, M., Patent sharks and the sustainability of value destruction strategies, Academy of Management Proceedings, Vol.2008 No.1(2008). Jiang, S. Y., & Su, H. N., Analyzing patent characteristics and business strategies of non-practicing entities, Management of Engineering & Technology (PICMET), 2014 Portland International Conference on. IEEE(2014). Markides, C. C., A dynamic view of strategy, Sloan Management Review, Vol.40 No.3(1999). Merges, R. P., The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform, Berkeley Technology Law Journal, Vol.24 No.4(2010). Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J., The entrepreneur s business model: toward a unified perspective, Journal of business research, Vol.58 No.6(2005). Penin, J., Strategic uses of patents in markets for technology: A story of fabless firms, brokers and trolls, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.84 No.2(2012). Pohlmann, T., & Opitz, M., Typology of the patent troll business, R&D Management, Vol.43 No.2(2013). Reitzig, M., Henkel, J., & Heath, C., On sharks, trolls, and their patent prey Unrealistic damage awards and firms strategies of being infringed, Research Policy, Vol.36 No.1(2007). Reitzig, M., Henkel, J., & Schneider, F., Collateral damage for R&D manufacturers: how patent sharks operate in markets for technology, Industrial and Corporate Change, Vol.19 No.3(2010). Schwartz, D. L., & Kesan, J. P., Analyzing the role of non-practicing entities in the patent system, Cornell Law Review, Vol.99 No.2(2014). Timmers, P., Business models for electronic markets, Electronic markets, Vol.8 No.2(1998). Venkatraman, N., & Henderson, J. C., Real strategies for virtual organizing, MIT Sloan Management Review, Vol.40 No.1(1998).

164 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 159 Appendix.1 주요비실시기업에대한대표명화자료 1 비실시기업대표명 Acacia Acacia Global Acquisition Corporation, Acacia Media Technologies Corporation, Acacia Media Technology Group, Acacia Patent Acquisition Corporation, Acacia Technologies Services Corporation, Acacia Intellectual Property Fund, L.P. (the Acacia IP Fund ), Acacia Research, Adaptix, Apollo Patent, Automated Facilities, Management Corporation, AV echnologies LLC, Brain Life, LLC, Broadcast Data, Retrieval Corporation, Broadcast Innovation LLC, Computer Acceleration Corporation, Computer Cache Coherency Corporation, Computer Docking Station Corporation, Contacts Synchronization Corporation, Creative Internet Advertising Corporation, Credit Card Fraud Control Corporation, Criminal Activity Surveillance, LLC, Database Structures Inc., Data Encryption Corporation, Data Innovation LLC, Diagnostic Systems Corporation, Digital Security Systems Corporation, Disc Link Corporation, DN Lookups, DRAM Technologies LLC/DRAM Memories Technologies, Link Corporation, Financial Systems Innovation LLC, Fluid Dynamics Corporation, Gametek, LLC, High Resolution Optics Corporation, Hospital Systems Corporation, Information Technology Innovation LLC, InternetAd LLC/InternetAd Systems, IP Innovation LLC, KY Data Systems LLC, Location Based Services Corporation, Micromesh Technology Corporation, Microprocessor Enhancement Corporation, Mobile Traffic Systems Corporation, New Medium LLC/New Medium Technologies, Parallel Processing Corporation, Parking Security Systems Corporation, Peer Communications Corporation, Priority Access Solutions Corporation, Product Activation Corporation, Refined Recommendations Corporation, Remote Video Camera Corporation Resource Scheduling Corporation, Safety Braking Corporation, Screentone Systems Corporation, Secure Access Corporation, Soundview Technologies LLC, Spreadsheet Automation Corporation, Technology Licensing Corp., TechSearch LLC, Telematics Corporation, Unified Messaging Solutions, LLC, VData LLC 비실시기업대표명 Intellectual Ventures Ben Franklin, Calumet Keweenaw, Copper Data River, Corps of Discovery Patent Holding, Dickens Coal, Elliot Capital, Faulkner interstices, Green Wireless, Hall 2 Aluminum, Ibsen Squared, Kipling Sahibs, Maquis Techtrix, Nevada Liquidation, Northstar Acquisitions, Orange Computer, Pasternak Solutions, Poulsen Transmitter, Purple Mountain Servers, Russell Equanimity, Smeaton Pump, Steel Gray Server, Sun Gold Techtrix, Van Drebbel Mariner, Yellow Data Access Morgan Singals 3 비실시기업대표명 Inter Digital InterDigital Asia KK, InterDigital Canada Ltee, InterDigital Communications, InterDigital Finance Corporation, InterDigital Germany GmbH, InterDigital Mobilecom, Inc., InterDigital Patent Corporation, InterDigital Technology Corporation, InterDigital SE Asia, Ltd., InterDigital Telecom, Inc., InterDigital Facility Company, InterDigital IP Holdings, Inc., InterDigital Patent Holdings, Inc. InterDigital Wireless Holdings, Inc., Digital Cellular Corporation, IPR Licensing, Inc.* Formerly InterDigital Advanced Technologies, Inc. and Tantivy Communications, Inc.),

165 160 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Universal Service Telephone Corp., USTC Supply Corporation, USTC World Trade Corporation,Wireless Digital Networks, Inc.,VID SCALE, Inc. 비실시기업대표명 Mosaid Mosaid Technologies, Mosaid Corporation, Core Wireless Licensing 비실시기업대표명 Rambus Rambus Delaware LLC, Rambus Deutschland GmbH(Germany), Rambus International Ltd., Rambus K.K.(Japan), Rambus(Grand Cayman Islands, BWI) Rambus Chip Technologies(India) Private Limited,Rambus Korea, Inc.(Korea) Cryptography Research. 비실시기업대표명 Rockstar Bidco, Rockstar Consortium 비실시기업대표명 Round Rock Research LLC. 비실시기업대표명 Rockstar Round Rock Tessera Tessera Technologies, Inc.,Tessera Intellectual Property Corp., Tessera, Inc., Tessera Research LLC., Digital Optics Corp., Invensas Corp., Tessera Interconnect Materials, Inc., Tessera North America 비실시기업대표명 Walker Digital Walker Digital, LLC, Walker Digital Management, LLC, Walker Digital Gaming, LLC, Walker Digital Table Systems, LLC, Walker Digital Lottery, LLC, Walker Digital Vending, LLC 비실시기업대표명 WI-LAN Wi-LAN Capital Inc., Wi-LAN International Inc., Wi-LAN International Hong Kong Inc., Wi-LAN International Japan Inc., Wi-LAN International Taiwan Inc., Wi-LAN USA, Inc., Gladios IP Inc. 비실시기업대표명 RPX RPX Corporation, RPX-NW Acquisition LLC., RPX-LV Acquisition LLC. 비실시기업대표명 Allied Security Trust Abraham Lane, LLC, Bent Light Technology, LLC, Black Maple, LLC, Blue Ladder, LLC, Blue Legend, LLC, Bollinger Lane, LLC, Bridge Crossing, LLC. Crescent Moon, LLC, Full Spectrum Technologies, LLC, Hawthorne Heights, LLC. Haystack Alley, LLC, Honeygo, LLC, Jefferson Valley, LLC, Jenny Hill, LLC Lady Kensington, LLC, Liberty Lane, LLC, Meerkat Technology LLC. Overland Enterprises LLC, Peripheral Vision, LLC, Pleasant View, LLC. Red Acre, LLC, Red Fern Valley, LLC, Ringsoft, LLC, River Road Technologies, LLC, River Works, LLC, Rooster Row, LLC, Sage Technology, LLC. Seven Circle, LLC, Shiftlink, LLC, Silent River, LLC, Stature Ventures, LLC. Trey Run, LLC, Tudor Empire, LLC, TurnBridge Wells, LLC, Tuttle Lane, LLC. Twister Investments, LLC 비실시기업대표명 BTG International BTG PLC, Provensis Ltd., BTG Management Services Ltd., Protherics Medicines Development Ltd., Enact Pharma Ltd., BTG Investment Holdings Ltd.

166 임동규 이성주 특허확보및활용패턴분석을통한비실시기업의분류 161 Classification of Non-Practicing Entities based on their patterns of patent acquisition and usage *32) Lim Dongkyoo** & Lee Sungjoo***33) Abstract A non-practicing entity (NPE) is a patent holder who does not manufacture anything covered by his or her own patents, or has no intention to practice the patented technology. Recently with the increasing importance of intellectual property (IP), NPEs have attracted great attention both from practice and academia. Particularly, if we understand business models (BMs) of NPEs, it will be helpful to protect NPEs from the risk of infringement, and furthermore to establish IP-related strategies in manufacturing companies. However, most of the existing studies on NPEs took qualitative approaches to investigate business models. Only few adopted quantitative approaches enabling us to examine the reality of NPEs especially at a time when their BMs are diversified. Therefore, this study aims to empirically analyze the pattern of the patent acquisition and * This work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government(msip) (No. NRF-2013R1A2A2A ). ** Master s student, Dep. of Industrial Engineering, Ajou University: showkingm@ ajou.ac.kr. *** Associate professor, Dep. of Industrial Engineering, Ajou University, corresponding author: sungjoo@ajou.ac.kr.

167 162 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) usage of NPEs, and to suggest the types of their BMs observed in practice. For this purpose, we defined the BM components for NPEs, investigated each of NPEs based on the components, and finally classified them into five groups, which were suggested as a new taxonomy of BMs for NPEs. This is one of the earliest attempts to empirically analyze the characteristics of NPEs and thus is expected to contribute to the understanding of NPEs. Keyword Non-Practicing Entity, Business Model, Classification, Patent

168 지식재산연구제11권제1호 (2016. 김용정 3) 신서원 대학의투고일자지식재산 : 2015 기반년창업 10월 28 활동에일관한요인분석 163 한국지식재산연구원 심사일자 : 2015년 11월 10일 ( 심사위원 1), 2015년 11월 6 The Journal of Intellectual Property 일 ( 심사위원 2), 2015년 11월 11일 ( 심사위원 3) Vol.11 No.1 March 2016 게재확정일자 : 2016년 1월 22일 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 국내대학의지식재산 ( 특허 ) 을중심으로 김용정 *1) 신서원 **2) 목차 I. 서론 Ⅱ. 이론적배경 1. 대학지식재산기반기술창업의개념 2. 기술창업활동영향요인관련연구 Ⅲ. 방법론및데이터 1. 분석개요 2. 데이터및변수의조작적정의 Ⅳ. 로지스틱회귀분석주요결과 1. 기술창업활동영향요인 ( 특허발명자전체대상 ) 2. 창업계획영향요인 ( 미창업자대상 ) 3. 지식재산특허를활용한기술창업영향요인 ( 창업자대상 ) Ⅴ. 결론 * 주저자, 한국과학기술기획평가원연구위원, yongjkim@kistep.re.kr. ** 교신저자, 한국과학기술기획평가원연구원, joeshin@kistep.re.kr.

169 164 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 초록 본연구는대학보유의지식재산을활용하여대학의기술창업활동에영향을미치는요인들을분석하고자한다. 본연구의대상은크게세가지유형으로다음과같이구분된다. 첫째, 특허발명자전체를대상으로창업유무에미치는연구자특성, 기관제도적특성의영향을살펴본다. 둘째, 창업경험이전혀없는특허발명자 ( 미창업자 ) 를대상으로창업계획여부에영향을미치는연구자특성, 기관제도적특성요인을살펴본다. 마지막으로창업한적이있다고응답한특허발명자 ( 창업자 ) 를대상으로연구자, 기관제도, 특허기술의특성이해당지식재산특허를활용한기술창업에미치는영향을분석한다. 로지스틱회귀분석을통해얻은연구결과는다음과같다. 첫째, 연구자특성측면에서는기술이전경험, 엔젤및벤처캐피털접근성, 창업에필요한지식 기술 경험보유정도, 주변창업가인지가대학내특허발명자의기술창업활동에양 (+) 의영향을미치는것으로나타난다. 반면, 창업가의연령과가계소득은기술창업활동과음 (-) 의상관관계가존재한다. 이외에도실패에대한두려움은남성특허발명자가창업하는경향과음 (-) 의상관관계를가진다. 둘째, 기관의제도적특성중에서는창업전담조직, 휴 겸직특례제도유무가대학의기술창업활동에양 (+) 의영향을가진다. 셋째, 특허기술의특성중에서는상용화가능성, 권리행사가능성등특허의활용성이높아지는것이기술창업에긍정적인영향을미치는것으로나타난다. 주제어 지식재산, 기술창업, 기업가정신, 창업지원대학, 로지스틱회귀분석

170 김용정 신서원 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 165 I. 서론 전세계적으로최근고용없는성장이현실화되고사회경제적역동성이저하됐다는지적이잇따르고있다. 이에따라기술창업으로신성장동력을찾으려는움직임이거세게일어나고있다. 그러나그동안우리나라의창업생태계는 창업 성장 회수 재투자 재도전 의단계별순환이막혀있고, 창업자금부족, 중간회수시장부재, 재투자 재도전미흡, 민간의투자의욕미흡등창업촉진정책의실효성측면에서많은문제점들이제기되어왔다. 지식재산에기반한기술창업은그동안의국가적차원의지원으로그기반이완성되어있다고볼수있다. 이러한인프라현황은그동안의과감한연구개발투자확대를통해우수한연구개발성과를창출하는것을보면구체적으로알수있다. 2015년도에발간한연구개발활동조사 ( 미래창조과학부, KISTEP) 결과에따르면, 2013년기준우리나라의총연구개발비투자규모는 59조원을넘어섰으며, 국내총생산 (GDP) 대비연구개발비비중은 4.15% 로 OECD 국가중가장높은 1위 1) 를차지했다. 정부 R&D예산도그동안정부총재정지출증가율보다월등히높은수준을보여, 2005년 7.8조원에서 2015년 18.9조원까지급증했다. 이중대학은국가연구개발의핵심주체로서국가총연구개발비 (55조 4,501억원 ) 의 9.9% 에해당하는 5조 4,803억원의연구개발비를사용하고있으며, 교수, Post-Doc 등고급인력의허브라고할수있다. 이러한고급인력이생산해내는지식재산역시꾸준히증가하고있다. 4년제대학전임교원의최근 5년간대표적인지식재산논문실적 2) 은 2009년 54,180건에서 2013년 67,732건으로 25% 가량증가했다. 1) 세계순위는 OECD 에서집계 발표 (Main Science and Technology Indicators ) 한각국가 (OECD 회원국과주요비회원국 ) 의가장최근자료를기준. 2) 교육부 한국연구재단, 2014 년도전국대학대학연구활동실태조사분석보고서,

171 166 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 본연구에서는창업촉진을통한경제성장과양질의일자리창출에있어연구개발혁신주체인대학의역할에주목하고자한다. 대학의창업이중요한이유는여러학자들에의해이미논의가진행되어왔다. 특히 Holdren 외 (2012) 에따르면, 대학이보유한우수기술을기반으로창업한기업들이다른기업들보다월등히높은성공률을가지고있어서좋은일자리를만들고경제활동을촉진한다고제시했다. 또한대학이보유한우수기술및관련지식재산을기반으로창업한기업이타기업보다월등히높은성공률을가지고있다 ( 손수정, 2012). 2014년도국가연구개발사업조사분석보고서에따르면, 대학은국가연구개발의핵심주체로서 2013년기준총연구개발비 (17조 6,395억원 ) 중 23.2% 에해당하는 4조 1,023억원의연구개발비를사용하고있으며, 고급인력의허브역할을하고있다. 이에따라대학이보유하고있는기술과자원을효율적으로활용할수있다면, 양질의일자리창출에기여할수있을것으로예상된다. 본연구는대학이보유한특허를활용한대학의지식재산기반기술창업활동에영향을미치는영향요인을객관적인증거에기반을두어분석한후, 분석결과를바탕으로대학의기술창업활성화방안을도출하는것이목적이다. 이를위해기술창업활동에영향을미치는요인분석및활성화방안등에대한선행연구를검토했다. 그리고선행연구검토내용을반영하여설문조사항목을설계한후, 대학내특허발명자를대상으로설문조사를수행했다. 그리고설문조사등의데이터를활용하여연구자특성, 기관제도적특성, 특허기술특성측면에서대학의창업활동에영향을미치는요인을로지스틱회귀분석 (logistic regression) 을활용하여분석했다. 그리고회귀분석이후후진제거법 (backward stepwise elimination) 을통한유의미한요인들을도출했다.

172 김용정 신서원 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 167 Ⅱ. 이론적배경 1. 대학지식재산기반기술창업의개념 대학기술창업의개념에대한국내외학자들의선행연구들은다양한관점에서그개념을정의하고있다. 홍성민 (2008) 은대학의자원을인적자원, 기술, 시설, 자금으로구분한후, 이들대학의자원을활용하여대학이경제적성과를만들어내는활동을대학발창업이라정의했다. 위와같은대학발창업의정의를바탕으로 ⅰ) 교수및연구와깊은관련이있는학생이기업을창업 ( 인적자원 ), ⅱ) 대학에서출자하거나대학의연구와관련된창업 ( 자금, 기술 ), ⅲ) 인큐베이터등대학의시설을설립 5년이내에이용한창업 ( 시설 ), ⅳ) 창업자의보유기술이나노하우를사업화하기위해설립 5년이내에대학과공동연구를실시한기업의창업 ( 기술 ), ⅴ) 기존사업유지발전을위해설립 5년이내에대학의기술을이전받은기업의창업 ( 기술 ) 등을대학발창업의 5가지유형으로제시했다. 손수정 (2012) 은대학기술창업을크게대학산학협력단을주축으로연구자와벤처캐피탈등이참여하는 직접창업 과대학이특허권등과같은기술과자금을출자한기술지주회사를설립한후기술지주회사가사업화하는 간접창업 으로구분했다. 그리고 대학기술창업 과 대학발창업 을서로다른개념으로보아야하고그에대한활성화접근방식도다를수밖에없음을주장했다. 특히대학이보유한특허기술을기반으로하는기술지주회사, 신기술창업전문회사, 전임교수의실험실 ( 공장 ) 창업이대학기술창업의범위에해당하며, 이에비해일반인의창업보육센터 (business incubator) 입주, 학생창업, 대학기술을활용한외부인 ( 기업 ) 창업의경우는대학발창업에해당한다고그개념을구분하여제시했다. 이러한관점에서창업보육센터에대한연구를진행한연구로는 Phan 외 (2005) 가있다. 다음으로대학에서의기업가정신에대한개념연구도존재한다. Etzkowitz &

173 168 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) Leydesdorff(2003) 는삼중나선관계 (Triple Helix) 개념에대한연구에서연구중심대학내부의연구조직을준창업기업 (quasi-startup firm) 으로정의하여창업기업으로서의대학의역할에대한연구를진행하였다. Rothaermael( 2007) 은대학기업가정신의정의를 넓은의미에서특허, 라이센싱, 창업, 창업보육센터와과학기술단지를통한기술이전촉진및지역경제개발촉진과관련된대학의활동 이라고제시하였다. 이방실 (2010) 은대학기업가정신에대해 대학의기술과연구개발성과를상업화하고산업계로이전시켜새로운경제적부가가치를창출하는것과관련된대학의활동으로대학이혁신의주체적역할을수행하는것 이라고정의했다. 이상의대학기술창업, 대학기업가정신의개념을종합해보면, 대학의기술창업에대한정의및분류가매우다양한상황이다. 따라서본연구에서는대학기술창업의개념을 대학이보유한특허를기반으로기술사업화에나서는것 으로정하고, 기술창업의범위를 대학이보유한특허기술등을기반으로하는실험실창업, 기술지주회사자회사설립, 조인트벤처설립, 기술이전을통한창업 으로설정하여연구를수행하였다. 2. 기술창업활동영향요인관련연구 대학의기술창업활동에영향을미치는요인 (factors) 에대한선행연구는크게연구자활동경험, 발명자체특성등의미시적연구와대학창업정책등의거시적연구로구분된다. 먼저미시적수준 (micro-level) 에서영향요인을도출한선행연구들은다음과같다. 대표적으로 Shane and Khurana (2000) 는 1980년부터 1996년까지출원된 MIT 특허데이터를활용하여발명자의활동경험 (career experience) 이신생기업의형성에미치는영향을실증분석했다. 회귀분석결과, 특허발명자의과거회사를설립했던경험, 자금을조달했던경험이신생기업을설립할확률을증가시키는것으로나타났다. 이외에도 Shane(2001) 은특허발명의중요성 (importances), 급진성 (radicalness), 권리범위 (patent scope) 가신생기업형성을통해특허가상용화

174 김용정 신서원 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 169 될확률에영향을미친다는분석결과를제시했다. 김종호 (2008) 는기업가정신의측정을위해 GEM(Global Entrepreneurship Monitor) 의우리나라개인별인구학적 경제적 인지적특성설문자료를사용하여로지스틱회귀분석을수행했다. 분석결과, 기업가정신의결정요인이성별에따라다르게나타나고있음에주목하여사업실패에대한두려움을완화시키는등의정책은남성기업가들에게초점을맞출필요가있음을제시했다. 3) 그러면서창업기회인식, 자기기술에대한자신감수준을높일수있도록창업교육기회를늘려나가고, 주변창업기업가에대한인지도를높이기위해기존및잠재기업가들간의네트워크형성을도모할수있는정부정책방안수립이필요함을주장했다. 거시적수준 (macro-level) 에서영향요인을도출한선행연구는다음과같다. 대표적으로 Gregorio and Shane(2003) 의연구를들수있다. 저자들은대학의창업활동에영향을미치는요인을유형화한후, 회귀분석을통해대학의창업활동에유의한영향요인을실증분석했다. 해당연구에서는 AUTM(Association of University Technology Managers) 데이터를바탕으로 2년이상신생기업이있는 116개대학을대상으로설문조사를실시한후, 신생기업창업률 (new firm formation rate) 을종속변수로설정하여회귀분석을실행했다. 분석결과, 대학명성, TLO(Technology Licensing Office) 의창업기업에대한대학지분투자정책, 로열티 (royalty) 에대한낮은발명자몫이신생기업형성을증가시키는주요요인임을밝혔다. 4) 다음으로 Sorenson(2001) 과 Lerner(1995) 는벤처캐피털 (VC) 과의지리적인접성과 VC의신생기업투자와의연관성에대한연구를수행했다. Sorenson은 VC 본사로부터 10마일이내떨어진회사에대한투자율이 100 3) 남성이가지고있는실패에대한두려움은창업확률과통계적으로유의한수준에서음의관계를보였지만, 여성의경우는창업확률과유의한관계를보이지않았다. 4) 116 개대학중 87%(101 개 ) 대학이대학창업정책과관련된설문에응답하였는데, 이들을대상으로분석을수행했다. 이외 VC 활용, 대학명성, R&D 투자, 신생기업수등의정보는관련 DB(Thomson Financial Service, Gourman Reports, USPTO 등 ) 를통해확보하였다.

175 170 지식재산연구제 11 권제 1 호 (2016 년 3 월 ) 마일떨어진회사에대한투자율보다 2배가량높다는연구결과를제시하였으며, 이러한결과를바탕으로 VC가신생기업에투자할확률은 VC 본사와신생기업과의거리에따라감소한다는결론을도출했다. Lerner는신생기업과 VC 본사가 5마일이내인경우가 500마일떨어진경우에비해신생기업이사진에 2배이상참여한다는결과를제시하면서, VC와신생기업의지리적인접성이 VC의지원을받은신생기업의이사진구성에영향을준다는결과를제시했다. Sorenson과 Lerner의연구결과는 VC가신생기업에대한모니터링과네트워크의용이성, 시간적접근성등의이유로지리적으로인접한곳에투자하는경향을보이기때문에, 대학주변에 VC가존재하고이들의 VC 활용도가커지면커질수록대학의창업활동은더활발해질수있음을의미한다. 비슷한연구로는 Shane & Stuart(2002) 와 Dutta & Folta(2016) 등이있다. Zucker(1998) 와 Podolny(1995) 는대학의지적명성 (intellectual eminence) 과 VC 투자의상관관계에대해살펴보았다. Zucker는우수한연구자가그렇지않은연구자에비해연구결과를바탕으로창업할확률이높고, 평균적으로우수한연구자는저명이높은대학에있다는연구결과를제시하면서이를 지적자본 (intellectual capital) 이라명명하였다. Podolny는정보의불균형, 불확실성등의문제로인해투자자가기술을정확히평가하기어렵기때문에, 투자자는기업, 아이디어를평가하는데있어연구자의지적명성, 벤처기업을많이배출한대학등의신호 (signal) 를활용하는경향을보인다고설명하였다. 또한 Hsu(1997) 는특허비용, 마케팅, 다른선행투자금액을지불하는대신신생창업기업의지분을대학이인수하는주식지분투자 (equity investment) 가대학내신생기업의형성을촉진한다고주장했다. 지분과관련한추가적인연구로는 Feldman 외 (2002) 를들수있다. 이상으로대학의기술창업활동, 기업가정신에영향을미치는영향요인에대한국내외선행연구를살펴보았는데, 크게연구자인적특성 ( 나이, 성, 소득등 ), 연구자경험 자세 ( 회사설립, 자금조달, 교육, 실패부담등 ), 보유기술특성 ( 기술성, 권리성, 시장성등 ), 기관정책 제도 ( 인센티브, 지분투자, 보육등 ), 창

176 김용정 신서원 대학의지식재산기반창업활동에관한요인분석 171 업여건 ( 금융, 규제등 ) 등을대학의창업활동에영향을미치는영향요인으로정리할수있다. Ⅲ. 방법론및데이터 1. 분석개요 본연구에서는대학의기술창업에영향을미치는요인분석및기술창업활성화방안을도출하기위한기초자료수집을목적으로설문을설계하였다. 특히대학의기술창업의개념을 대학이보유한특허를기반으로기술사업화에나서는것 으로정하고, 대학이보유한특허기술을활용한실험실창업, 기술지주회사자회사설립, 조인트벤처설립, 기술이전에의한창업등을대학의기술창업범위로설정했다. 본연구에서의분석대상과변수유형은 [ 그림 1] 과같이구분할수있다. 첫째, 특허발명자전체를대상으로창업유무에미치는연구자특성, 기관제도적특성의영향을살펴보았다. 둘째, 창업경험이전혀없는특허발명 [ 그림 1] 로지스틱회귀분석대상 / 변수유형