목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP분쟁동향통계 년 2분기국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 년 2분기국제특허분쟁통계 ( 한국사건 ) 11 Ⅲ. 국제 IP분쟁주요사건 소송이많이발생한 6대산업별기술분야선정 기술분야별주요사건선정 1

2017 년 2 분기 IP Trend 보고서 년 월

목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP분쟁동향통계 4 1. 17년 2분기국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 6 2. 17년 2분기국제특허분쟁통계 ( 한국사건 ) 11 Ⅲ. 국제 IP분쟁주요사건 16 1. 소송이많이발생한 6대산업별기술분야선정 18 2. 기술분야별주요사건선정 18 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 91 1. 주요 NPE TOP3 92 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 114 Ⅴ. 우리기업연관 NPE 분쟁분석 133 1. 주요 NPE TOP3 134 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 155 Ⅵ. 이슈 FOCUS 180 1. 미국 PTAB IPR 동향 181 2. 미국 PTAB IPR 관련중요사례 190 3. 미국 PTAB 법률개정안소개 216 VII. 전문가컬럼 218 # 참고자료 232

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ. 서론 배경및목적 1

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ 서론 배경및목적 지속적으로발생하는국제지재권분쟁속에서 년 분기 우리기업과관련된주요분쟁이어떠한형식으로이루어졌는지다각도로살펴보고자함 또한 산업별 제조기업 별로구분하여분쟁의현황을살펴보고 년 분기의주요이슈및분쟁의심층분석을통해실질적인 분쟁대응정보를제공하고자함 아울러우리기업의수출에있어서걸림돌인국제지재권분쟁관련정보중최근이슈되고있는미국의 제도에관한정보제공을통하여중소 중견기업의역량 강화에기여하고자함 검토방향및중점사항 분쟁동향통계 통계분석을통해 년도 분기국제 분쟁의 전체적인흐름을조망할수있는자료를제공 주요분쟁사건 대산업별로주요분쟁사건을선정하여사건의개요 계쟁제품 관련특허정보와더불어소송의경과및대리인 정보를제공 국제 분쟁분석 년도 분기에가장많이소송을제기한주요 업체정보와소송에활용된특허를파악 하고분쟁에대응할수있는분석자료및선행특허조사결과를제공

I. 서론 우리기업연관 분석 년도 분기에우리기업에소송을많이제기한 의분석자료 제공 소제기현황 우리기업연관소송리스트 다소송법원및판사정보 특허정보 이슈 년미국특허법개정안 을통해새로도입된 제도의최근동향 관련중요사례및법률개정안을소개함으로써 우리중소 중견기업의미국수출에있어지재권분쟁발생시 제도를효과적으로이용할수있는 정보제공 전문가컬럼 에대한전략적고려사항 및 의위헌성여부관련최신동향 기고문제공 3

Ⅱ 국제 IP 분쟁동향통계 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 요약 Ⅰ 서론 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 요약 1. 17년 2분기전체분쟁통계 17년 2분기연도 분기별통계 17년 2분기산업 기술별통계 17년 2분기미국지방법원별분쟁통계 2. 17년 2분기우리기업분쟁통계 17년 2분기연도 분기별통계 17년 2분기산업 기술별통계 17년 2분기미국지방법원별분쟁통계 4

II. 국제 IP 분쟁동향통계 II 국제 IP 분쟁동향통계 요약 17년 2분기특허분쟁동향 [ General Point ] - 전년동분기및전분기대비소송건수는전체적으로증가세이나전체 NPE 사건의경우전분기대비미비한감소 (-1%) 를보임 - 미국지방법원별분쟁은 Texas, Delaware, Califonia 법원이다소송법원으로확인됨 - 산업분야는전기전자정보통신산업에서비중이높게분쟁이발생하였고, 세부적으로컴퓨터기술 이동통신기술의기술분야에서의분쟁이비중있게발생함 시계열적분쟁현황 [ 전체 ] 전년동분기및전분기대비소송건수는 21.4% 및 16.4% 로전체적으로증가 [ 한국기업연관 ] 전년동분기대비전체 39% 증가. 전분기대비전체 63% 증가율중제조기업사건의경우 88% 증가 산업분야 (6 대 ) 별분쟁현황 [ 전체 ] 전기전자 / 정보통신산업이 NPE 분쟁의 76% 를차지. 제조기업분쟁은전기전자 / 정보통신과화학바이오산업분쟁이다수발생함 [ 한국기업연관 ] NPE 분쟁의경우, 전기전자 / 정보통신 산업이 93% 로높은비중을차지. 제조기업분쟁의 경우, 전기전자 / 기계소재산업분야에서의분쟁이 전체의 54% 차지함 기술분야 (35대) 별분쟁현황 [ 전체 ] 상위 3대기술분야는컴퓨터기술, 이동통신기술, 의약품으로확인 [ 한국기업연관 ] 상위 3대기술분야는컴퓨터기술, 이동통신기술, 직물 방직장치기술로확인 미국지방법원별분쟁현황 [ 전체 ] NPE 사건은 Texas 지방법원, 제조기업사건은 Delaware 지방법원이다분쟁법원으로확인 [ 한국기업연관 ] NPE 사건은 Texas 지방법원, 제조기업사건은 Califonia 지방법원이다분쟁법원으로확인 5

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 년 분기국제특허분쟁통계 전체사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황 전년동분기및전분기대비 전년동분기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기전체사건은전년대비약 증가한 건이발생하였고 사건의경우 제조기업사건의경우 증가율 을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기 사건은 감소 제조기업사건은 증가한모습을보였으며전체사건은 약 의증가율을보임 6

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 산업분야별 (6 대 ) 2) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면전기전자 정보통신 산업을중심으로분쟁이발생한것을확인할수있음 산업별비중을보면전기전자 정보통신 화학 바이오 장치산업 기타산업 기계소재 순으로나타남 제조기업 산업분야별분쟁현황 분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서전기전자 정보통신산업의비중은전체의 를차지 전체사건을 대제조기업사건으로비교분석해보면 사건은전기전자 정보통신산업이 분기전체의 로분쟁의 대부분을차지한반면제조기업사건은화학 바이오 장치산업 전기전자 기계소재 기타산업 정보통신 등산업전반에걸쳐특허분쟁이발생함 7

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 기술분야별 (35 대 ) 3) 분쟁현황 전체 기술분야별분쟁현황분기 년 분기의다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술 이동통신기술 의약품 의료장치기술 전자 에너지 장치기술 게임및생활가구순의분쟁현황을보임 3) 8

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 제조기업 기술분야별분쟁현황분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이전기전자 정보통신의기술분야인컴퓨터기술 이동통신기술 디지털통신기술등을중심으로분쟁이 발생함 제조기업사건은아래그림과같이의약품 컴퓨터기술 의료장치기술 게임및생활가구 이동통신기술등을중심으로분쟁이발생함 9

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 미국지방법원 4) 별분쟁현황 (2/4 분기 ) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 가 로가장많은분쟁이발생하였으며다음으로 순으로사건이발생하였음 제조기업사건은 를중심으로사건이 발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 10

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 년 분기국제 분쟁통계 한국사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황 전년동분기및전분기대비 전년동분기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기의전체사건은전년대비 증가한 건이발생하였고 사건의경우 제조기업사건의경우 의증가율 을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기 사건의경우 제조기업사건은 의증가율을보였으며 전체사건은약 의증가율을보임 11

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 산업분야별 (6 대 ) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면전기전자 정보통신 기계소재 장치산업 기타산업 화학 바이오순으로분쟁이발생하였음 제조기업 산업분야별분쟁현황 분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서정보통신 전기전자가차지하는비중은전체의 로높은비중을차지함 전체사건을 사건대제조기업사건을비교분석해보면 그림 와같이 사건은전기전자 정보통신 장치산업 기타산업분야에서분쟁이발생한반면 제조기업사건은전기전자 기계소재 정보통신 장치산업 화학 바이오 기타산업분야에서 분쟁이발생하였음 12

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 기술분야별 (35 대 ) 분쟁현황 (2/4 분기 ) 전체 기술분야별소송현황 분기 년 분기다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술 이동통신기술 직물 방직장치기술 진단측정기술 반도체 기술 기타소비재순의분쟁현황을보임 13

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 제조기업 기술분야별분쟁현황 분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이컴퓨터기술 이동통신기술 기술 전자 에너지장치기술 기타소비재순으로 분쟁이발생함 제조기업사건은아래그림과같이컴퓨터기술 기술 진단측정기술을중심으로분쟁이발생함 14

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 미국지방법원 6) 별분쟁현황 (2/4 분기 ) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 가 로가장많은분쟁이발생하였으며다음으로 순으로사건이발생하였음 제조기업사건은 를중심으로사건이 발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 15

참고자료,WIPO-IPC concordance Table description 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 [ 컴퓨터기술 ] 가. Pen-One Acquisition Group, LLC v. OO Electronics Co. Ltd. / OO Electronics America. Inc. [ 이동통신기술 ] 나. Lemaire Illumination Technologies, LLC v. LG Electronics, Inc. [ 의약품 ] Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 다. Purdue Pharma L.P./ Purdue Pharmaceuticals LP/ Rhodes Technologies/ Pf Laboratories, Inc. v. Abhai, LLC/ KVK-Tech, Inc. [ 컴퓨터기술 ] [ 의료장치기술 ] 가. Pen-One Acquisition Group, LLC v. OO Electronics Co. Ltd. / 라. Eli Lilly and Company/ ELI LILLYEXPORT SA/ ACRUXDDSPTYLTD. v. OO Par Electronics America. Inc. Pharmaceutical, Inc./ Par Pharmaceutical Companies, Inc. [ 이동통신기술 ] 나. [ 게임및생활기구기술 ] Lemaire Illumination Technologies, LLC v. LG Electronics, Inc. [ 의약품 ] 마. Techno View IP, Inc v. Oculus VR, LLC / Facebook, Inc. 다. Purdue Pharma L.P./ Purdue Pharmaceuticals LP/ Rhodes Technologies/ Pf Laboratories, Inc. v. Abhai, LLC/ KVK-Tech, Inc. [ 기계조작기술 ] [ 의료장치기술 ] 바. All-American Packaging, LLC v. Keurig 라 Green. Eli Lilly and Company/ ELI LILLY EXPORT SA/ ACRUX DDS PTY LTD. v. Par Mountain, Inc./ Westrock Company Pharmaceutical, Inc./ Par Pharmaceutical Companies, Inc. [ 게임및생활기구기술 ] 마. Techno View IP, Inc v. Oculus VR, LLC / Facebook, Inc. [ 기계조작기술 ] 바. All-American Packaging, LLC v. Keurig Green Mountain, Inc./ Westrock Company

불리 불리 < 분쟁사건선별기준 > 정의 17 년 2 분기국제 IP 분쟁사건을대상으로기술분야별소송빈도, 사건관심도, 한국기업관련여부를고려하여선별 세부선별기준 01 소송이많이발생한 6 대산업별기술분야 7) 선정 - 소송발생건수에따른주요기술분야선정 - 기타로분류된소송은제외 세부선별기준 02 외부정보수요자의관심정도반영 - 기술분야별조회수상위사건선정 세부선별기준 03 우리기업과의관련여부 - 조회수상위사건중국내업체가원 피고인경우포함 종합 계량지표를기준으로 6 대산업별多소송기술분야주요사건선정 7)

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 Ⅲ 국제 IP 분쟁주요사건 소송이많이발생한 대산업별기술분야선정 기술분야별주요사건선정 컴퓨터기술 이동통신기술 18

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 의약품 의료장치기술 게임및생활기구기술 기계조작기술 19

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 컴퓨터기술 가 Pen-One Acquisition Group, LLC v. OO Electronics Co. Ltd. / OO Electronics America. Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [NPE] 피고➋ [ 제조기업 ] 원고현황 상세기업정보없음 피고현황 그룹의대표기업으로 휴대폰, 정보통신기기, 반도체, TV 등을생산판매하는제조 업체 ➊ Pen-One Acquisition Group, LLC 홈페이지및이미지정보없음 ➋ OO Electronics Co. Ltd./ OO Electronics America, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 20

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Kristi DuBose 의경우 S.D.Alabama 지방법원에서 1건의특허소송이종료되어소송종료까지소요된기간의중앙값은확인되지않음 - 지방법원 S.D.Alabama 의경우 6건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은확인되지않음 21

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 3 소송관련특허정보 (1 건 ) ➊ 4 원고최근소송이력 22

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 (17.6.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 2 22 0 0 0 1 25 8% 88% 0% 0% 0% 4% 100% 6 소송경과정보 전체요약 - Pen-One Acquisition Group 이진행한소송 2 건모두현재진행중인사건임 원고관련대리인정보 로펌명 Jones Walker Pen-One Acquisition 의최다대리로펌정보 주소 201 St Charles Ave, New Orleans, LA 70170 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 99 281 17 (16/1) 25 (19/6) 합의종결건수 기타사유의종결건수 207 131 23

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 US7281135 24

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 25

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US7281135 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 2 분기까지 US7281135 특허를활용하여총 11 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 26

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ➊ US7231068 27

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 28

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❷ US6041412 29

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❸ US6332193 30

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 이소송의원고 Pen-One Acquisition Group, LLC( 이하 Pen-One) 은앨라배마주에서설립된미국국적의회사이다. Pen-One 은데이터보안시스템에관한미국특허제 8,374,402 호 ( 이하 402 특허 ) 와펜기반트랜스폰더신원확인시스템에관한미국특허제 7,281,135 호 ( 이하 135 특허 ) 의특허권자이다. 원고 Pen-One 은 Electronics Co., Ltd 와 Electronics America, Inc( 이하 ) 이 402 특허와 135 특허를침해한다며 2017 년 4 월 25 일 Southern District of Alabama 에특허침해소송을제기하였다. 원고 Pen-One 은 402 특허가얼굴인식센서를통해얼굴화상을계속적으로캡쳐하고, 각각의데이터전송요청이있을때마다미리등록된얼굴화상과비교하여사용자신원인증을제공하는펜기반컴퓨팅장치및손에쥐고사용할수있는통신장치에 관한것이라고설명하였다. Pen-One 은 의 Galaxy Note Ⅱ, Galaxy Note 3, Galaxy Note 3 Neo, Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge, Galaxy Note 5, Galaxy Note 7, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 active, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6 active, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2, Galaxy S 가자사의 402 특허를침해하는제품이라고주장하였다. 원고 Pen-One 은 135 특허가사용자의디지털서명이미지를캡쳐하고, 미리등록된기준디지털서명과비교한후신원인증데이터를 POS(point-of-sale) 단말기로전송하여상업거래가이루어지도록하는거래시스템에관한것이라고설명하였다. Pen-One 은 의 Pay 가이와같은자사의거래시스템을이용하는것이라고주장하였다. 8) Pen-One 은 Pay 가작동하는 의 Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 active, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6 active, Galaxy Note 5 가자사의 135 특허를침해하는제품이라고주장하였다. 원고 Pen-One 은자사의 402 특허및 135 특허를 이과거에침해한행위및소 제기후계속하여미래에침해하는행위에대해이자와비용을포함한충분한보상을받는취지의판결을청구하였다. 또한원고는당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제 285 조가규정하는변호사비용 (attorney s fees) 도청구하였다. 9) 나아가원고는배심재판도신청하였다. 8) Pen-One 은 Apple 에대해서도 Apple Pay 가자사의 135 특허를침해하는것이라며본소송과동일자로특허침해소송을제기하였다. 9) 35 U.S.C. 285. Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 31

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 이동통신기술 가 Lemaire Illumination Technologies, LLC v. OO Electronics, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 텍사스주에서유한책임회사를 신청한미국 NPE 기업임 ➊ Lemaire Illumination Technologies, LLC 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 한국에본사를둔 그룹 계열사로가전제품, 정보통신기기제조판매업체 ➋ Electronics, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 32

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 5,358 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 178 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 104 25% 의사건이 104일이내에종결 178 50% 의사건이 178일이내에종결, 나머지 50% 사건은 178일이후종결 ( 중앙값 ) 324 75% 의사건이 324일이내에종결 652 소종결까지소요된최장기간 652일 33

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 D.C. E.D. Texas 의경우 8,516 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료 까지소요된기간의중앙값은 187 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 106 25% 의사건이 106일이내에종결 187 50% 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 187일이후종결 ( 중앙값 ) 335 75% 의사건이 335일이내에종결 678 소종결까지소요된최장기간 678일 3 소송관련특허정보 (3 건 ) 4 원고최근소송이력 34

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 1 0 0 11 0 0 12 8.3% - - 91.7% - - 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Lemaire Illumination Technologies, LLC 는총 2 건의소송을진행중이며, 현재종료된 건은없음 원고관련대리인정보 로펌명 Strasburger & Price Lemaire Illumination Technologies, LLC 의최다대리로펌정보 주소 901 Main Street Suite 6000 Dallas, Texas 75202 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 15 24 4 (2/2) 2 (2/0) 합의종결건수 기타사유의종결건수 26 7 35

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 US6095661 36

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 37

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US6095661 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 2 분기까지 US6095661 특허를활용하여총 12 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 38

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ➊ US6022124 39

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 40

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 (1) 원고 Lemaire Illumination 사는발광다이오드, 즉 LED(light-emitting diode) 조명장치와방법에대하여 12개의특허를받았고, 이에대한발명에대하여여러출원을진행하고있다. 특히원고는 LED 전등에대한방법과장치 (Method and Apparatus for an LED Flashlight) 이라는발명의명칭을가진 661 특허, 10) 색상을조절하는카메라빛과방법 (Color-Adjusted Camera Light and Method) 이라는발명의명칭을가진 390 특허, 11) 파장이있는 LED 조명장치와방법 (Pulsed LED Illumination Apparatus and Method) 이라는발명의명칭을가진 266 특허 12) 의특허권자이다. Charles A. Lemaire는이특허들의발명자이다. (2) 원고 Lemaire Illumination 사는피고 사의 G3 스마트폰과 G4 스마트폰이자신의세특허, 즉 661 특허, 390 특허, 266 특허를침해하였다는이유로 Texas 주동부지구지방법원에특허침해소송을제기하였다. 원고는미국특허법제271조 (a) 에근거하여문언침해와균등침해를주장하였고, 그뿐만아니라미국특허법제271조 (b) 가규정하고있는유도침해도주장하였다. (3) 특히 Lemaire Illumination 사는피고 사의 G3 스마트폰과 G4 스마트폰의카메라는이미지를캡처하기위하여활성화되고, 여기서전자조절회로는배터리로부터 LED 빛을만들어낼수있는 dual flash 로선택적으로일련의파장을제공하며, 이일련의파장은 dual flash 의 LED 빛의색상스펙트럼을조정하기위하여변화하고, 또한빛의양을조절함으로써정기적으로 LED를조정하기때문에, 피고가 G3 스마트폰과 G4 스마트폰을생산, 판매하는행위는자신의특허들을침해하는행위에해당한다고주장하였다. (4) 원고 Lemaire Illumination 사는특허침해를이유로, 손해배상 (damages) 을청구하였고, 당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제286가규정하고있는변호사비용 (attorney s fee) 을청구하였다. 그리고원고는피고의특허침해행위가고의침해행위 (willful infringement) 에해당한다는이유로증액손해배상 (enhanced damages) 도청구하였다. 또한원고는예비적인금지명령 (preliminary injunction) 과영구적인금지명령 (permanent injunction) 을신청하였고, 판결전이자 (prejudgement interest), 판결후이자 (postjudgement interest) 를청구하였다. 10) 661 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,095,661 이고, 2000 년 8 월 1 일에등록되었다. 11) 390 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,488,390 이고, 2002 년 12 월 3 일에등록되었다. 12) 266 특허의미국틍허등록번호는 U.S. Patent No. 9,119,266 이고, 2015 년 8 월 28 일에등록되었다. 41

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 의약품 가 Purdue Pharma L.P./ Purdue Pharmaceuticals LP/ Rhodes Technologies/ Pf Laboratories, Inc. v. Abhai, LLC/ KVK-Tech, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 비상장제약회사로서, 고통 관리약물치료에중점을두고있음 ➊ Purdue Pharma L.P. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 펜실베니아주에위치한제약회사로서, 미국제네릭산업의상위업체임 ➋ Abhai, LLC KVK-Tech, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 42

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Richard Gibson Andrews의경우 District of Delaware 지방법원에서 1168 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 322일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 5 소종결까지소요된최단기간 5일 132 25% 의사건이 132일이내에종결 322 50% 의사건이 322일이내에종결, 나머지 50% 사건은 322일이후종결 ( 중앙값 ) 602 75% 의사건이 602일이내에종결 1297 소종결까지소요된최장기간 1297일 43

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 District of Delaware 의경우 4,262 건의특허소송이종료되었으며, 소송 종료까지소요된기간의중앙값은 345 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 2 소종결까지소요된최단기간 2일 144 25% 의사건이 144일이내에종결 345 50% 의사건이 336일이내에종결, 나머지 50% 사건은 345일이후종결 ( 중앙값 ) 676 75% 의사건이 676일이내에종결 1473 소종결까지소요된최장기간 1473일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 44

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 화학 바이오 정보통신 전기전자 화학 바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 6 8 423 59 1 1 498 1.2% 1.6% 84.9% 11.8% 0.2% 0.2% 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Purdue Pharma L.P. 가진행한소송건중 87 건이종료되었고, 그중기타사유종결건이 31 건으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Covington & Burling 주소 One CityCenter 850 Tenth Street, NW Washington, DC 20001-4956 Purdue Pharma L.P. 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 229 255 67 (47/20) 36 (12/224) 합의종결건수 기타사유의종결건수 295 86 45

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US9492389 46

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 47

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US9492389 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 2 분기까지 US9492389 특허를활용하여총 2 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 48

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ❶ US7943173 49

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❷ US7887838 50

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❸ US8114328 51

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❹ US6723358 52

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❺ US7615373 53

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 (1) 이소송의원고 Purdue Pharma L.P. 등 13) ( 이하원고들 ) 은미국국적의제약회사로 내변조성제형 (TAMPER RESISTANT DOSAGE FORM) 에관한 389 특허등 14) ( 이하 계쟁특허들 ) 의특허권자이다. (2) 원고들은미국 FDA 15) 에 ANDA 16) 신청을한 Abhai, LLC와 KVK-TECH, Inc.( 이하피고들 ) 을상대로 2017년 4월 20일델라웨어지방법원에특허침해소송을제기하였다. 원고들은특허침해를규정하는 35 U.S.C. 271(e)(4) 17) 를근거로자신들의특허가침해되었음을주장하였다. (3) 원고들은 "OxyContin" 라는마약성진통제에관하여신약허가를받은바있으며, "OxyContin" 은오리지널신약으로오렌지북 (Orange Book) 18) 에등재 ( 신약등록번호 022272) 되었다. 또한오렌지북에는 "OxyContin" 을만들기위해사용된특허로계쟁특허들이기재되었다. 2015년 12월 7일, 피고들은 FDA에 ANDA 207493호를신청하였고, 13) 원고들은 Pardue Pharma L.P., Purdue Pharmaceuticals L.P., The P.F. Laboratories, Inc., Rhodes Technologies 이다. 14) 계쟁특허는 U.S. Patent No. 9,492,389( 389 특허 ), U.S. Patent No. 9,492,391 ( 391 특허 ), U.S. Patent No. 9,492,392 ( 392 특허 ), U.S. Patent No. 9,492,393 ( 393 특허 ) 와 U.S. Patent No. 9,522,919 ( 919 특허 ) 이다. 15) United States Food and Drug Administration 16) Abbreviated New Drug Application 의약자로특허의약품의물리화학적성질을개선해새로운의약품을제조하는개량신약 ( 제네릭 ) 을개발하여 FDA 에허가를신청하는것이다. 17) (4) For an act of infringement described in paragraph (2) (A) the court shall order the effective date of any approval of the drug or veterinary biological product involved in the infringement to be a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent which has been infringed, (B) injunctive relief may be granted against an infringer to prevent the commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug, veterinary biological product, or biological product, (C) damages or other monetary relief may be awarded against an infringer only if there has been commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug, veterinary biological product, or biological product, and (D) the court shall order a permanent injunction prohibiting any infringement of the patent by the biological product involved in the infringement until a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent that has been infringed under paragraph (2)(C), provided the patent is the subject of a final court decision, as defined in section 351(k)(6) of the Public Health Service Act, in an action for infringement of the patent under section 351(l)(6) of such Act, and the biological product has not yet been approved because of section 351(k)(7) of such Act. The remedies prescribed by subparagraphs (A), (B), (C), and (D) are the only remedies which may be granted by a court for an act of infringement described in paragraph (2), except that a court may award attorney fees under section 285. 18) FDA 는미국내에서판매허가를받은모든의약품의목록을오렌지북 (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations) 이라고불리는책으로출판한다. 54

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 해당제네릭의약품에대하여계쟁특허들의만료일전에상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을할수있도록허가를구하였다. 또한피고들은 ANDA 신청서에계쟁특허들중일부가무효라고주장하였다. 원고들은계쟁특허들이만료되기전에피고들이 ANDA 207493호를제출한것은특허침해행위에해당된다고주장하였다. (4) FDA의허락을받아피고들이 ANDA 제품을상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을할수있게된다면원고들은 35 U.S.C. 271(a)-(c) 19) 에따른특허침해가발생한다고주장하였다. 또한원고들은피고들의 ANDA 제품의주요부분이계쟁특허들의청구항에기재된내용으로구성되어있다고주장하였고, 더나아가피고들은 ANDA 제품이계쟁특허들을침해한다는것을알고있음에도불구하고 FDA에 ANDA 허가를신청한것은 35 U.S.C. 285 상의 예외적경우 에해당된다고주장하였다. (5) 원고들은델라웨어지방법원에특허침해를주장하며다음과같이청구하였다. A. 피고들이계쟁특허들을침해하였으며, ANDA 제품을판매, 사용, 수입, 제조등을한다면계쟁특허들을침해하거나기여침해또는간접침해한다는판단. B. FDA가 ANDA 제 207493호를허가할수있는날짜는계쟁특허들이만료되는날에서독점권이연장되는기간을더한날짜라는판단. C. 계쟁특허들의만료전까지상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을못하도록 ANDA 제품에대한금지처분및영구금지처분청구. D. 당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로 35 U.S.C. 285가규정하는변호사비용 (attorneys fees) 청구. 20) 19) 35 U.S.C. 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 20) 35 U.S.C. 285. Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 55

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 의료장치기술 가 Eli Lilly and Company/ ELI LILLY EXPORT SA/ ACRUX DDS PTY LTD. v. Par Pharmaceutical, Inc./ Par Pharmaceutical Companies, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 법원정보 제네릭의약품을개발, 제조및판매하는제약회사로서, 미국제네릭산업의상위 4 위안에듬. 또한, 제네릭및전문브랜드제약회사인 Endo International plc 의운영회사임 ➊ ACRUX DDS PTY LTD. ➋ Par Pharmaceutical, Inc. 관할법원 District of Delaware 담당판사 Leonard Philip Stark 56

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Leonard Philip Stark 의경우 District of Delaware 지방법원에서 1194 건의 특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 324 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 3 소종결까지소요된최단기간 3일 149 25% 의사건이 149일이내에종결 324 50% 의사건이 324일이내에종결, 나머지 50% 사건은 324일이후종결 ( 중앙값 ) 680 75% 의사건이 680일이내에종결 1471 소종결까지소요된최장기간 1471일 57

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 District of Delaware 의경우 4258 건의특허소송이종료되었으며, 소송 종료까지소요된기간의중앙값은 345 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 2 소종결까지소요된최단기간 2일 144 25% 의사건이 144일이내에종결 345 50% 의사건이 345일이내에종결, 나머지 50% 사건은 345일이후종결 ( 중앙값 ) 676 75% 의사건이 676일이내에종결 1473 소종결까지소요된최장기간 1473일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 58

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 화학바이오 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 0 0 10 8 1 3 22 - - 45.4% 36.4% 4.8% 14.3% 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고들중 ACRUX DDS PTY LTD. 가총 14 건의소송을진행중이며, 합의종결건이 7 건으로 가장많음 원고관련대리인정보 로펌명 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner ACRUX DDS PTY LTD. 의최다대리로펌정보 주소 22F West Tower Mirae Asset Center 1 26, Eulji-ro 5 gil, Jung-gu Seoul 04539,, South Korea 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 637 546 165 (128/37) 79 (34/45) 합의종결건수 기타사유의종결건수 686 250 59

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US8177449 60

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 61

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US8177449 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US8177449 특허를활용하여총 11 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 62

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ❶ US6743448 63

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❷ US7740412 64

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 이사건원고는 Eli Lilly and Company, 동회사의완전자회사인 Eli Lilly Export S. A., 그리고 Acrux( 이하 이사건원고들 ) 로, Eli Lilly and Company 사는테스토스테론의계량경피제제 30mg/1.5mL(testosterone metered transdermal solution, 30mg/1.5mL) 인 AxironR 을미국시장내에서판매하는것에관해 2010년 11월 23일 FDA(Food and Drug Administration) 로부터 NDA(New Drug Application) 승인을받았다. 그리고원고들이권리를가지고있는특허는 944 특허 21), 520 특허 22), 194 특허 23), 307 특허 24), 449 특허 25), 861 특허 26), 586 특허 27) ( 이하 이사건특허 ) 인데이는모두 AxironR 과관련된특허들이다. 이사건특허는모두 FDA의승인을통해오렌지북 (Orange Book) 28) 에등재되어있다. 한편피고는 Par Pharmaceutical, Inc와 Par Pharmaceutical Companies, Inc로 Par Pharmaceutical, Inc는 Par Pharmaceutical Companies, Inc의완전자회사이고, Par Co는제네릭의약품을개발, 제조, 판매하는회사다. 이사건피고들은경피테스토스테론외용제재 30mg/1.5mL(a transdermal Testosterone Topical Solution, 30mg/1.5mL, 이하 이사건제네릭약품 ) 의미국내상업적제조, 사용, 판매를위하여 FDA에 ANDA(No.209248) 를신청하였다. Hatch-Waxman Act 에따르면신약에관한특허가오렌지북에등재된이후해당신약에관한 제네릭의약품의판매를위해 FDA 에 ANDA 를신청하는자는제네릭의약품과관련된오렌지북 21) 944 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,435,944 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 22) 520 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,993,520 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 23) 194 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 9,180,194 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 24) 307 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,419,307 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 25) 449 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,177,449 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 26) 861 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,807,861 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 27) 586 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 9,289,586 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 28) 정식명칭은 Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations 이다. 연방식품, 의약품, 화장품법에따라안전성과유효성이입증되어 FDA 가승인한의약품과관련특허및독점권에내용을담고있다. 일반적으로 Orange Book 이라칭한다. 65

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 상의특허권의효력에관한확인 (certificate) 을해야하는바, 피고들은자신의제네릭의약품에관한이사건특허들이무효이거나, 이사건제네릭의약품이이사건특허의보호범위내에속하지않고, 또한원고의특허권에대한침해를구성하지않는다고위신청을통해주장하였다 (Paragraph IV certification) 29). 이에 Hatch-Waxman Act에따라피고의제네릭의약품에관한승인신청사실과이사건특허에대한위 Paragraph IV 확인사실이원고들에게통보되자 30) 원고측은진술서를통해이사건제네릭의약품의상업적제조, 사용, 판매, 등은이사건특허권에관한직접, 유도, 기여침해를구성한다고주장하였다. 이와동시에피고들의특허권침해행위에대한손해배상과금지명령을청구하는이사건소를제기하였다. 이사건소에서원고측은피고의 ANDA 신청사실은이사건원고의특허권을침해하는행위 31) 라고주장하였고, 덧붙여피고의 ANDA 승인에따른제네릭의약품의상업적제조, 사용, 판매등의행위는이사건특허에대한직접침해 (direct infringement), 유도침해 (induced infringement) 및기여침해 (contributory infringement) 32) 를구성하게된다고주장하였다. 따라서원고측은이사건을통해이사건특허가유효하고, 피고의 ANDA 신청이이사건특허권에대한침해를구성하며, 이사건특허의만료이전에이사건제너릭의약품의상업적제조, 사용, 판매등행위는위특허권의침해행위에해당함을확인하는청구를하였다. 그리고 FDA 승인시점을이사건특허의만료시점이전으로하는것을금지하고 33), 피고들및관련자들의이사건제너릭의약품의상업적제조, 사용, 판매등을금지하는명령 34) 을신청하였다. 덧붙여이사건은예외적인사건에해당하므로피고측이이사건에대한상당한수준의변호사비용을포함시킨소송비용전부에대한배상 35) 과침해행위에대한적절한구제 36) 를요구하였다. 29) ANDA 를신청하려는제네릭의약품제조업자는다음 4 가지경우중 1 가지에해당함을확인해야하는데 ➀ 오렌지북상의제네릭의약품과관련된특허권이존재하지않는경우 ➁ 관련특허권의존속기간이만료된경우 ➂ 해당제네릭의약품이관련특허권의보호범위에속하지만관련특허권의만료예정일을기재하는경우 ➃ 해당제네릭의약품이관련특허권의보호범위에속하지않거나관련특허가무효에해당함을주장하는경우이상 4 가지이다. 이중 ➀➁➂ 의경우엔특허권자의권리에관한문제가생기지않으나이사건처럼 ➃ 의경우에는특허의무효를주장하거나특허침해가능성이있는상황에서특허침해가아님을주장하는것이므로특허분쟁상황이된다. 이러한내용이담긴규정의번호 (IV) 를따라서소위 Paragraph IV' 확인이라고한다. 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011. 2. 28., 397 면. 30) Hatch-Waxman 법은 (iv) 의신청이있으면, 특허권자에게통보해야하고특허권자는통보받은지 45 일이내에특허침해소송을제기할수있다고규정한다. 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011. 2. 28., 397 면. 31) 35 U.S.C. 271(e)(2)(A) 32) 35 U.S.C. 271(a), (b), (c) 33) 35 U.S.C. 271(e)(4)(A) 34) 35 U.S.C. 271(e)(4)(B), 283 35) 35 U.S.C. 285, 271(e)(4) 36) 35 U.S.C. 271(e)(4) 66

불리 불 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 게임및생활기구기술 가 Techno View IP, Inc v. Oculus VR, LLC / Facebook, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 미국국적의 NPE 로서, MVC 코덱, 가상현실및 3D, 멀티캠및라이트필드코딩기술을중심으로특허포트폴리오를구성 가상현실하드웨어및소프트웨어제품을전문적으로생산하는미국기술기업 ➊ Techno View IP, Inc ➋ Oculus VR, LLC 법원정보 관할법원 담당판사 D.C.Delaware - 67

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 본사건의경우판사가지정되지않아, 지정된판사의소송종료까지소요된기간의중앙값은확인되지않음 - 지방법원 D.C.Delaware의경우 4,258 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 345일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 2 소종결까지소요된최단기간 2일 144 25% 의사건이 144일이내에종결 345 50% 의사건이 345일이내에종결, 나머지 50% 사건은 345일이후종결 ( 중앙값 ) 676 75% 의사건이 676일이내에종결 1473 소종결까지소요된최장기간 1473일 68

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 69

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 보유특허없음 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Techno View IP, Inc 가진행한소송 2 건중 1 건이합의종결로종료되었음 원고관련대리인정보 로펌명 O'Kelly, Ernst, & Bielli Techno View IP, Inc 의최다대리로펌정보 주소 901 N Market St #1000, Wilmington, DE 19801 US 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 133 56 8 (2/6) 5 (2/3) 합의종결건수 기타사유의종결건수 157 19 70

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 7 소송관련특허상세정보 ➊ US7666096 71

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 72

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 8 주요기술키워드 US7666096 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 2 분기까지 US7666096 특허를활용하여총 2 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 73

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 10 선행특허상세정보 ➊ US7643025 74

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❷ US6329979 75

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 76

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❸ US6186896 77

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 소장 37) 에의하면원고 Techno View IP. Inc. 38) 는캘리포니아주법에따라설립되어사업을영위하는기업으로 U.S. Patent No. 7,666,096 39) 와 U.S. Patent No. 8,206,218 40) 의전용실시권자이며해당특허의침해행위에대해완전하고배타적으로제소할수있는권리를갖는다. 피고 Oculus VR, LLC 41) 는델러웨어주법에따라설립되어사업을영위하는유한책임회사로서델러웨어기업인 Oculus VR Inc. 와캘리포니아유한책임회사인 Oculus VR Inc. 의피합병회사 Oculus LLC의기업승계자이다. 또다른피고 Facebook은델러웨어주법에따라설립되어사업을행하는기업으로 Oculus는 Facebook의주된사무소가소재한캘리포니아주동일주소에역시주된사업소재지를갖고있어 Facebook 소유의자회사로추정된다. 원고는 096 특허와 218 특허침해를이유로피고들을상대로특허침해소송을제기하였다. 본소의 096특허는 METHOD FOR GENERATING THE LEFT AND RIGHT PERSPECTIVES IN A 3D VIDEOGAME 라는명칭으로등록되었고, 입체비디오게임환경에서비디오이미지를왼쪽에서오른쪽으로역동적으로진행하는체계와방법을기술한다. 218 특허는 3D VIDEOGAME SYSTEM 로명명되었으며, 3차원이미지를만들고표시하는체계와방법을다룬다. 원고는해당특허침해의예시로써피고들의제품중의하나인 Oculus Rift 를제시했다. 즉, 피고들이제품을제조, 사용, 판매권유및판매하는과정에서개인용컴퓨터와가상현실비디오게임모두의환경설정과사양을엄격하게통제함으로써설령제3자제품을사용하는것이특정청구항요건이나단계를위해요구되어진다하더라도직접침해를위해요구되는수준을충족하였다고주장하였다. 원고는본소송과관련된최초의소장을수령하였을때, 피고가해당특허들에관한 사실상의공지상태에놓였다고주장하였다. 따라서그러한사실상의공지에놓인 시점이후에피고들은미국특허법 271(a) 42) 를위배하여직 간접적으로특허들을 37) Case 1:17-cv-00386-VAC-CJB 38) 이하 원고 또는 TVIP 로칭한다. 39) 이하 096 특허 로칭하며, 특허의상세한내용은 소송관련특허상세정보 에서소개한다. 40) 이하 218 특허 로칭하며, 특허의상세한내용은 소송관련특허상세정보 에서소개한다. 41) 이하 피고 또는 Oculus 로칭한다. 42) 35 U.S.C. 271(a). Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United 78

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 침해하였고, 제3자들에대한지배력을행사하고그로부터이익을얻음으로써 271(b) 43) 를위배하여특허침해를유도하였다고주장하였다. 또한원고는피고들이실질적으로특허를침해하는용도로사용되는시스템의중요부품의판매를권유함으로써 271(c) 44) 를위배하였다고주장하였다. 이에따라원고는피고들의상기침해행위를이유로함께또는각각의특허침해를인정하는법원의판결을구하면서미국특허법 284조 45) 에따른손해배상 (compensatory damages), 소송전후발생한이자 (intrest), 소송비용및 285조 46) 에따른변호사비용을청구하였다. 더불어본사건과관련된사실판단을배심원에의하여심리받을수있도록배심재판 (jury trial) 을청구하였다. States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 43) 35 U.S.C. 271(b). Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. 44) 35 U.S.C. 271(c). Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 45) 35 U.S.C. 284. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. 46) 35 U.S.C. 285. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 79

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 기계조작기술 가 All-American Packaging, LLC v. Keurig Green Mountain, Inc./ Westrock Company < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 종이제품및종이포장제품을생산하는미국의제조기업 ➊ All-American Packaging, LLC 피고 ➋ [ 제조기업 ] 법원정보 Keurig Green Mountain, Inc. 는팩포장커피제조회사로서, 싱글서브 K 컵포드를판매함으로써높은성장률을기록 Westrock Company 는미국에본사를두고있는골판지포장전문회사 ➋ Keurig Green Mountain, Inc. Westrock Company 관할법원 D.C.S.D.Texas 담당판사 Robert William Schroeder III 80

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Robert William Schroeder III 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 1651 건의특허 소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 191 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 104 25% 의사건이 104일이내에종결 191 50% 의사건이 191일이내에종결, 나머지 50% 사건은 191일이후종결 ( 중앙값 ) 324 75% 의사건이 324일이내에종결 654 소종결까지소요된최장기간 654일 81

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 D.C. E.D. Texas의경우 8,516건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 187일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 106 25% 의사건이 106일이내에종결 187 50% 의사건이 187일이내에종결, 나머지 50% 사건은 187일이후종결 ( 중앙값 ) 334 75% 의사건이 334일이내에종결 676 소종결까지소요된최장기간 676일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 82

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 기계소재 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 0 0 0 0 1 0 1 - - - - 100% - 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 ALL-AMERICAN PACKAGING, LLC 가진행한소송건중 1 건이합의종결로종료되었음 원고관련대리인정보 로펌명 Bragalone Conroy Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. 의최다대리로펌정보 주소 Chase Tower, 2200 Ross Ave 4500 W, Dallas, TX 75201 US 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 60 10 2 (0/2) 2 (1/1) 합의종결건수 기타사유의종결건수 59 7 83

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US6405921 84

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 85

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US6405921 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US6405921 특허를활용하여총 2 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 86

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ➊ US6386369 87

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❷ AU729367 88

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❸ JP2000006956 89

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 (1) 원고 All-American Packing 사 47) 는 921 특허 48) 의특허권자이다. 원고 AAP 사는 자신의 921 특허를침해하였다는이유로, 피고 Keurig Green Mountain 사 49) 와 WestRock 사를상대로 Texas 동부지구지방법원에특허침해소송을제기하였다. (2) 원고의 921 특허는 구멍을뚫어만든점선이있는용기와제품배열시스템 (Perforated carton and product display system) 이라는발명의명칭을가지고있다. 피고의침해피의제품인 Keurig K Cups 는네개의옆면, 윗면, 아랫면으로이루어져있고, 이 6개의면이용기의 8개의모서리를만들도록조정한다. 그리고피고의침해피의제품은이 6개의면중에서적어도 2개의면의표면을따라구멍을뚫어만든점선이있고, 이용기는그점선을따라 배열부분 (display portion) 과 버릴수있는부분 (discardable portion) 으로나누어질수있고, 특히배열부분은 8개의모서리중에서 6개의모서리를포함한다. 그리고침해피의제품의윗면을따라있는구멍을뚫어만든점선이있어서, 용기가배열부분과버릴수있는부분으로나누어질때에용기의배열부분은윗면에위치한적어도 2개의모서리를포함한다. 나아가용기의배열부분에있는옆면들은구멍을뚫어만든점선을기준으로용기를분리할때에용기속에들어있는내용물이밖에서보일수있도록조정된다. (3) 원고 AAP 사는피고 KGM 사와피고 WestRock 사에게직접침해를주장하였다. 그리고원고는피고 WestRock 사가피고 KGM 사에게침해피의제품을제공하여그로하여금판매하도록하였다는이유로, 피고 WestRock 사에게유도침해 (induce infringement) 와기여침해 (contributory infringement) 도주장하였다. (4) 원고 AAP 사는특허침해를이유로, 예비적인금지명령 (preliminary injunction) 과영구적인금지명령 (permanent injunction) 을신청하였고, 손해배상 (damages) 도청구하였다. 그리고원고 AAP 사는미국특허법제285조에근거하여변호사비용 (attorney s fee) 을청구하였고, 고의침해 (willful infringement) 를이유로증액손해배상 (enhanced damages) 도청구하였다. 또한원고 AAP 사는소송비용 (cost), 판결전이자 (prejudgement interest), 판결후이자 (postjudgement interest) 를청구하였고, 영구적인금지명령이인정되지않을경우에는강제적인지속적실시료지급 (compulsory ongoing licensing fee) 을신청하기도하였다. 나아가원고 AAP 사는민사소송절차법제38조에근거하여배심재판 (jury trial) 을신청하였다. 47) 이하에서는 AAP 사 라고칭한다. 48) 921 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,405,921 이다. 49) 이하에서는 KGM 사 라고칭한다, 90

원고 Transocean 사는 Noble 사의특허침해를이유로손해배상 (damages) 을청구하였고, 고의침해 (willful infringement) 에근거한증액손해배상 (enhanced damages) 도청구하였다. 또한원고는특허침해를이유로판결 17 전년이자 2분기 (prejudgment IP Trend 보고서 interest) 와판결후이자 (post judgment interest) 도청구하였으며, 당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제285조가규정하는변호사비용 (attorneys fees) 도청구하였다. 50) 나아가원고는배심재판도신청하였다. 참고자료,WIPO-IPC concordance Table description Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 1. 주요 NPE TOP3 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 [ 전기전자 ] [ 정보통신 ] [ 장치산업 ] 50) 35 U.S.C. 285. Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 1 주요 NPE TOP3 년 분기 연관소송은총 건이며 이중소송상위 개 가제기한소송은 건으로전체소송대비약 의소송 점유율을차지함 < 표 -14> 多소송 NPE TOP3(2017 년 2 분기 ) 92

불리 불 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 가 Blitzsafe Texas LLC < 관련정보 > Blitzsafe Texas LLC 는 2015 년 7 월 8 일에설립된 NPE 로현재 2 년여정도사업을유지, 동사는 TEXAS 州에소재를둔 NPE 로파악됨 CEO 로 Ira Marlowe 가있으며자회사로제조업체인 Blitzsafe of Americ, Inc 가존재함 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Automotive 분야인것으로조사됨 소재지 : 100 W. Houston Street, Marshall, Texas 75670 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 32 0 0 0 0 0 32 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기총 32 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은 아래와같음 93

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 Blitzsafe Texas 관련지방법원은 D.C. E.D. Texas 이며관련소송은 James Rodney Gilstrap 판사가관할함 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 5,319 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 177 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 104 25% 의사건이 104일이내에종결 177 50% 의사건이 177일이내에종결, 나머지 50% 사건은 177일이후종결 ( 중앙값 ) 325 75% 의사건이 325일이내에종결 656 소종결까지소요된최장기간 656일 - 지방법원 D.C. E.D. Texas 의경우 8,472 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 187일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 106 25% 의사건이 106일이내에종결 187 50% 의사건이 187일이내에종결, 나머지 50% 사건은 187일이후종결 ( 중앙값 ) 335 75% 의사건이 335일이내에종결 678 소종결까지소요된최장기간 678일 94

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 4 소송경과정보 전체요약 - Blitzsafe Texas 이진행한소송중 5 건이종료되었고, 상기 5 건은합의종결 4 건, 기타사유로인한 절차종료 1 건으로소송이종료됨. 현재 8 건의소송이진행중에있음 95

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 원고관련대리인정보 로펌명 Mckool Smith 주소 300 South Grand Ave, Suite 2900. Los Angeles, CA 90071 Blitzsafe Texas 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 491 394 85 (42/43) 49 (21/28) 합의종결건수 기타사유의종결건수 519 232 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 2 0 0 0 0 0 2 100% - - - - - 100% 6 계쟁특허정보 (2 건 ) 기본정보 ➊ 96

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 인용 피인용정보 51) ➊ 51) 97

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US7489786 98

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 99

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➋ US8155342 100

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 101

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 나 Sportbrain Holdings LLC < 업체정보 > Sportbrain Holdings LLC 는 Sportbrain Holdings Inc 의모회사로동사와연관된 Sportbrain Holdings 는캘리포니아주의 Sunnyvale 에기반을둔 pedometer 제조업체이나렉스마키나 IP 소송분석에의하면 IP 수익목표를가지고소를제기하는 NPE* 로파악됨 * http://www.therecorder.com/id=1202748907708/tech-firm-taps-sidley-to-take-fight-to-npe 소장에기재된당사자정보에의하면 Illinois 州에기반을두고활동하며다양한분야에라이선스를체결하여소를제기하는 NPE 로확인됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는가전, PC 분야로조사됨 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 25 0 0 0 0 0 25 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기총 25 건의특허침해소송을제기하였으며, 주요피고는아래와같음 102

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 3 다소송법원및판사정보 Sportbrain Holdings 관련다소송지방법원은 D.C. N.D. Illinois 이며관련대부분의소송은 Gary Scott Feinerman 판사가관할함 - 판사 Gary Scott Feinerman 의경우 D.C. N.D. Illinois 지방법원에서 20 건의특허소송이종료 되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 113 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 4 소종결까지소요된최단기간 4일 82 25% 의사건이 82일이내에종결 113 50% 의사건이 113일이내에종결, 나머지 50% 사건은 113일이후종결 ( 중앙값 ) 162 75% 의사건이 162일이내에종결 270 소종결까지소요된최장기간 270일 - 지방법원 D.C. N.D. Illinois 의경우 1,098건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 200일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 1 소종결까지소요된최단기간 1일 101 25% 의사건이 101일이내에종결 200 50% 의사건이 200일이내에종결, 나머지 50% 사건은 200일이후종결 ( 중앙값 ) 490 75% 의사건이 490일이내에종결 1072 소종결까지소요된최장기간 1072일 103

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - Sportbrain Holdings가진행한소송중 72건이종료되었고, 그중합의종결이 69건 (67%) 로가장높은비율을나타내었으며, 그밖에기타사유로인한절차종료 3건으로소송이종료됨현재 31건의소송이진행중에있음 104

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 원고관련대리인정보 Sportbrain Holdings llc 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Rabicoff Law 73 W Monroe St, Chicago, IL 60603 미국 80 1 0 0 78 3 5 원고특허자산현황 (17.06.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 1 0 0 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 105

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊US7454002 106

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 107

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 다 Hybrid Audio LLC < 업체정보 > Hybrid Audio llc 는 Texas 에기반을둔 NPE 로 2010 년 4. 21. 설립됨 * 관련정보 : https://www.corporationwiki.com/texas/tyler/hybrid-audio-llc/68520936.aspx 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Automotive, Consumer Electronics and PCs, E-commerce and Software, Media Content and Distribution, Mobile Communications and Devices, Networking, Semiconductors 분야로조사됨 소재지 : 4041 University Drive, Suite 102, Fairfax, Virginia 22030 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 21 0 0 0 0 21 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기총 21 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은아래와같음 108

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 3 다소송법원및판사정보 Hybrid Audio 관련지방법원은 D.C. Massachusetts 이며관련소송은 Rya Weickert Zobel 판사가관할함 - 판사 Rya Weickert Zobel 의경우 D.C. Massachusetts 지방법원에서 48 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 160 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 35 소종결까지소요된최단기간 35일 104 25% 의사건이 104일이내에종결 160 50% 의사건이 160일이내에종결, 나머지 50% 사건은 160일이후종결 ( 중앙값 ) 300 75% 의사건이 300일이내에종결 577 소종결까지소요된최장기간 577일 - 지방법원 D.C. Massachusetts 의경우 409건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 273일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 126 25% 의사건이 126일이내에종결 273 50% 의사건이 273일이내에종결, 나머지 50% 사건은 273일이후종결 ( 중앙값 ) 689 75% 의사건이 689일이내에종결 1494 소종결까지소요된최장기간 1494일 109

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - Hybrid Audio 가진행한소송중 26 건이종료되었고, 상기 26 건모두합의종결로소송이종료됨 110

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 원고관련대리인정보 Hybrid Audio 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Arrowood Peters LLP 10 Post Office Square, Boston, MA 02109 미국 28 5 0 1 (1/0) 30 2 5 원고특허자산현황 (17.6.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 1 4 0 0 0 0 5 25% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 111

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 112 7 소송관련특허상세정보 ➊USRE40281

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 113

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 2 NPE 분쟁고빈도특허 TOP 3 분쟁고빈도특허 선정 년 분기 가소송에활용한특허를 대산업별로분류하여산업별 활용빈도가가장높은특허를추출 그중 을선정하여해당특허에 대한기본정보및기술키워드분석 선행특허자료등제공 < 표-14> 산업별 NPE 분쟁고빈도특허 순번산업분류특허번호최종권리자 4 월 5 월 6 월합계 합계 39 45 7 91 114

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 정보통신 1 분쟁고빈도특허상세정보 US7489786 115

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 116

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US7489786 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기 US7489786 특허를활용하여총 45 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 117

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊US7117286 118

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ❷US6346951 119

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 120

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ❸US6498937 121

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 전기전자 122 1 분쟁고빈도특허상세정보 USRE40281

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 123

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 2 주요기술키워드 USRE40281 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기 USRE40281 특허를활용하여총 20 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 4 선행특허상세정보 USRE40281 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 124

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 장치산업 1 분쟁고빈도특허상세정보 US6508678 125

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 126

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US6508678 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기 US6508678 특허를활용하여총 9 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 127

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊ US6312293 128

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 129

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➋ US5967833 130

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ➌ US6179627 131

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 132

Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 Ⅴ. 우리기업연관 NPE 분쟁관련분석 1. 주요 NPE TOP3 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 [ 전기전자 ] [ 정보통신 ] [ 장치산업 ] 133

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 1 주요 NPE TOP3 년 분기우리기업 연관소송은총 건이며 이중소송상위 개 가제기한소송은 건으로전체소송대비약 의소송 점유율을차지함 < 표-14> 우리기업연관多소송 NPE (2017년 2분기 ) 134

불리 불 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 가 Ironworks Patents, LLC < 업체정보 > Ironworks Patents llc 의홈페이지는 https://ironworkspatents.com/ 로확인됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 E-commerce and Software, Mobile Communications and Devices 분야인것으로조사됨 소재지 : 125 S. Clark St., 17th Floor, Chicago, Illinois 60603. 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 3(2) 3(3) 0 0 0 0 6(5) 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기총 4 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은아래와 같음 135

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 Ironworks patents 관련지방법원은 D.C. S.D. California, D.C. N.D. California, D.C. Massachusetts 이며관련소송은 Haywood Stirling Gilliam Jr., Janis Lynn Sammartino, John A. Houston, Indira Talwani 판사가관할함 - 판사 Janis Lynn Sammartino 의경우 D.C. S.D. California 지방법원에서 193 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 464 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 3 소종결까지소요된최단기간 3일 190 25% 의사건이 190일이내에종결 464 50% 의사건이 464일이내에종결, 나머지 50% 사건은 464일이후종결 ( 중앙값 ) 941 75% 의사건이 941일이내에종결 1456 소종결까지소요된최장기간 1456일 - 판사 John A. Houston 의경우 D.C. S.D. California 지방법원에서 67 건의특허소송이종료 되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 234 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 3 소종결까지소요된최단기간 3일 138 25% 의사건이 138일이내에종결 234 50% 의사건이 234일이내에종결, 나머지 50% 사건은 234일이후종결 ( 중앙값 ) 369 75% 의사건이 369일이내에종결 680 소종결까지소요된최장기간 680일 136

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 - 지방법원 D.C. S.D. California 의경우 641 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료 까지소요된기간의중앙값은 286 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 147 25% 의사건이 147일이내에종결 286 50% 의사건이 286일이내에종결, 나머지 50% 사건은 286일이후종결 ( 중앙값 ) 600 75% 의사건이 600일이내에종결 1279 소종결까지소요된최장기간 1279일 137

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - Ironworks patents 가진행한소송들은현재진행중인사안으로경과정보가존재하지않음 원고관련대리인정보 Ironworks patents 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Global IP Law Group 55 W Monroe St, Chicago, IL 60603 미국 20 1 - - 21-138

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 5 원고특허자산현황 (17.6.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 108 36 0 7 1 1 153 71% 24% 0$ 5% 1% 1% 100% 6 소송관련특허정보 (2 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 139

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US5915239 140

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 141

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ❷ US5553125 142

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 143

불리 불 17 년 2 분기 IP Trend 보고서 나 Mymail, Ltd < 업체정보 > Mymail, Ltd 는 MyMail Management, LLC 의자회사로 2003 년에설립됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Consumer Electronics and PCs, E-commerce and Software, Mobile Communications and Devices, Undefined 분야인것으로조사됨 소재지 : 5344 COUNTY ROAD 3901 ATHENS, TX 75752 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 0 12[3] 0 0 0 0 12[3] 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기까지총 33 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은아래와같음 144

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 3 다소송법원및판사정보 Mymail 관련다소송지방법원은 E.D. Texas 이며관련소송은 James Rodney Gilstrap 판사가최다수관할함 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 E.D. Texas 지방법원에서 5,324 건의특허소송이종료 되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 178 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 104 25% 의사건이 104일이내에종결 178 50% 의사건이 178일이내에종결, 나머지 50% 사건은 178일이후종결 ( 중앙값 ) 325 75% 의사건이 325일이내에종결 656 소종결까지소요된최장기간 656일 - 지방법원 E.D. Texas 의경우 8,475건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 187일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 106 25% 의사건이 106일이내에종결 187 50% 의사건이 187일이내에종결, 나머지 50% 사건은 187일이후종결 ( 중앙값 ) 335 75% 의사건이 335일이내에종결 678 소종결까지소요된최장기간 678일 145

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - Mymail 이진행한소송중 11 건이종료되었고, 11 건모두합의종결로소송이종료됨 146

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 원고관련대리인정보 로펌명 Collins, Edmonds, Pogorzelski, Schlather & Tower 주소 1616 S Voss Rd # 125, Houston, TX 77057 미국 Mymail 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 222 19 9 (1/8) 3 (1/2) 합의종결건수 기타사유의종결건수 22 59 5 원고특허자산현황 (17.6.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 9 11 0 0 0 0 20 45% 55% 0% 0% 0% 0% 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 147

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊US8732318 148

불리 불 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 다 Pen-One Acquisition Group LLC < 업체정보 > Pen-One Acquisition Group LLC는 NPE로판단되는 Equitable IP Corporation 의자회사로현재 Alabama 州에소재를둔 NPE로파악됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Mobile Communications and Devices 분야인것으로조사됨 소재지 : 951 Government Street, Suite B, Mobile, AL 36604 1 2/4 분기소송현황 17 년 2/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 0% 4(3) 0 0 0 0 4(3) 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 2/4 분기까지총 3 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은 아래와같음 149

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 Pen-One Acquisition Group 관련다소송지방법원은 S.D.Alabama 이며관련 소송은 Kristi DuBose 판사가관할함 - 판사 Kristi DuBose 의경우 S.D.Alabama 지방법원에서 1건의특허소송이종료되어소송종료까지소요된기간의중앙값은확인되지않음 - 지방법원 S.D.Alabama의경우 6건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은확인되지않음 150

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 4 소송경과정보 전체요약 - Pen-One Acquisition Group 이진행한소송 2 건모두현재진행중인사건임 원고관련대리인정보 Pen-One Acquisition 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Jones Walker 201 St Charles Ave, New Orleans, LA 70170 미국 99 281 17 (16/1) 25 (19/6) 207 131 151

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 (17.6.30 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 2 22 0 0 0 1 25 8% 88% 0% 0% 0% 4% 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 152

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 7 소송관련특허상세정보 US7281135 153

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 154

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 2 NPE 분쟁고빈도특허 TOP 3 분쟁고빈도특허 선정 년 분기 가우리기업연관소송에활용한특허를 대 산업별로분류하여산업별활용빈도가가장높은특허를추출 그중 을선정하여해당특허에대한기본정보및기술키워드분석 선행특허자료등제공 < 표-14> 산업별우리기업연관 NPE 분쟁고빈도특허 순번산업분류특허번호최종권리자 4 월 5 월 6 월합계 합계 4 2 1 7 155

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 전기전자 1 분쟁고빈도특허상세정보 US8732318 156

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US8732318 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기까지 US8732318 특허를활용하여총 11 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 157

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊US7062579 158

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 159

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➋US7103781 160

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 ➌US7143290 161

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 162

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 정보통신 1 분쟁고빈도특허상세정보 US9247226 163

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 164

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 165

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 2 주요기술키워드 US9247226 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기까지 US9247226 특허를활용하여총 108 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 166

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 4 선행특허상세정보 ➊US8824865 167

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 168

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 ➋US6056407 169

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➌US6135600 170

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 기타산업 1 분쟁고빈도특허상세정보 US7461662 171

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 172

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US7461662 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 2/4 분기까지 US7461662 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 173

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊US6192894 174

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 175

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➋US7150282 176

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 177

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 ➌US7044141 178

V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 179

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 VI. 이슈 FOCUS 1. 미국 PTAB IPR 동향 2. 미국 PTAB IPR 관련중요사례 - IPR의위헌성여부관련판례분석 - IPR의청구범위해석및절차개시 (Institution) 결정항소불복관련판례분석 3. 미국 PTAB 법률개정안소개 (2016.5.2. 발효 )

IIPR VI. 이슈 FOCUS < 이슈 FOCUS > Q. 미국 PTAB IPR 동향 A. IPR FILINGS REMAIN CONSISTENTLY HIGH IPR 청구건수는여전히높다. 2017 PTAB DIGEST 보고서 (by Morgan Lewis) 에의하면 2012 년 9월 AIA 법개정이후, 최근 5년 (2012~2016) 동안미국에서제기된지방법원소송건수와 IPR 신청건수는 2016 년도에들어다소감소하는경향을보인다. 특히, IPR의경우 2015 년까지매년신청건수가증가하다가 2016 년도에소폭감소하였으나, 그신청건수는약 1600 건으로여전히많은것으로확인되었다. [ 그림 1] 2012 년 9 월 AIA 법개정이후, 최근 5 년지방법원 vs IPR 청구동향 (2012 년 -2016 년 ) 특허권자가지방법원에특허침해소송을제기할경우, 피고는 PTAB 에 IPR 신청을통하여등록특허에무효사 유가있음을증명함으로써등록특허를무효시킬수있다. 이처럼 IPR 제도는피고의강력한방어방법으로 활용되고있다. 181

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 IPR의장점은적은비용, 짧은시간, 높은무효율에있다. 우선 IPR은평균적으로 6십만달러가소요되고, 지방법원에서의소송은평균적으로 6백만달러가소요되기때문에, IPR은지방법원소송에비하여 1/10의비용만이소요될뿐이다. 그리고 IPR은일반적으로 1년이내에서최장 1 년 6개월의기간이소요되지만, 지방법원에서의소송은평균적으로 2년이넘은기간이소요되기때문에, IPR은지방법원소송에비하여빨리종료된다. 나아가 IPR에서의특허의무효율은 70% 대에육박하지만, 지방법원소송에서의특허의무효율은 20% 이하이기때문에, IPR에서의특허의무효율이지방법원소송에서의특허의무효율보다상당히높다. 이러한측면에서특허침해소송을제기당한피고와특허침해주장을받은침해피의자의입장에서 IPR은지방법원소송의효율적인대체물 (effective alternative) 이된다. 52) A. TECH FIRMS CONTINUE TO EMBRACE IPRS 제조기업들이 IPR 신청의대부분을차지한다. 제조기업들은특허분쟁관리및해결을위한수단으로 IPR 을선택한다. IPR 은계쟁특허를무효로할수있 고, 실시료합의에대한협상기회를제공하기때문에, 특허침해소송을제기당한대다수의제조기업들이 IPR 을신청하는추세이다. [ 그림 2] IPR 신청 TOP 5 기업 위의표를통하여삼성전자와 LG 전자와같은우리나라글로벌대기업들도미국에서특허침해소송을많이 제기당하며그에대한방어수단으로 IPR 을다수활용하고있음을알수있다. 52) 이주환, 2016 년 6 월 20 일, 미국연방대법원은 Cuozzo 판결을통하여, IPR 절차에서연방순회항소법원이채택하고있는원칙들을지지함, 2016 년 7 월 28 일자 IP-NAVI(www.ip-navi.or.kr). 182

VI. 이슈 FOCUS A. THE ROLE OF A PATENT OWNER'S PRELIMINARY RESPONSE IPR 절차중특허권자의예비답변서 (PRELIMINARY RESPONSE) 는어떤역할을하는가특허권자는예비답변서를제출하여신청서에명시된특허의무효사유에대응할수있다. 특허권자의예비답변서가받아들여지면 IPR 절차개시 (institution) 전신청인의신청일부또는전부가취소될수있다. 아래 [ 그림3] 에서알수있듯이, 특허권자가예비답변서를제출하면신청인의 IPR 신청완전취소의가능성이 16% 에서 32% 로증가되어 IPR 절차개시의가능성을현저히낮출수있어특허권자는예비답변서를준비하는것이특허방어에더좋은결과를얻는데도움이될수있다. [ 그림 3] 예비답변서유 / 무에따른 IPR 절차개시비율 또한, [ 그림 4] 에서보듯이, 특허권자가예비답변서를제출하였을경우와예비답변서를제출하지않았을 경우에 IPR 절차개시가인정되는사유, 즉미국특허법제 102 조 53) 와제 103 조 54) 의비율이다름을알수 있다. [ 그림 4] 예비답변서의유 / 무에따른 IPR 절차개시근거비율 53) 미국특허법제 102 조는우리나라특허법신규성에대응하는조항이다. 54) 미국특허법제 103 조는우리나라특허법진보성에대응하는조항이다. 183

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 A. IPR 청구대비절차개시비율은감소하는추세에있다. 2012 년 9 월 AIA 법시행이후, 2016 년까지최근 5 년동안 IPR 신청건수가점차증가하였다. 다만특 이한점은 IPR 제도시행초기인 2012 년에는전체 IPR 신청건수중에서절차개시가인정된비율이 90% 에육박하지만, 2014 년이후에는 IPR 절차개시비율이 50% 대로감소되었다. [ 그림 5] IPR 청구건수대비절차개시비율 55) PTAB 이 IPR 절차개시를인정하지않는사유는, 1 신규성과진보성관련근거가부족한경우, 2 IPR 신청과정에서절차적혹은서류상으로결함이있는경우, 3 IPR 절차개시전에합의가이루어진경우등 을들수있다. 56) [ 표 1] 연도별 IPR 청구건수및절차개시건수 55) 본자료는유료 DB(Lexmachina) 를활용하여작성된자료로 IPR 1 심전체사건기준으로작성된내용임 56) * PTAB 의 IPR 절차개시불인정사유별건수및비율 (2012.09~2016 년기준 ) 이유건수비율 1 신규성, 진보성관련근거부족 1,149 49% 2 신청과정에서절차적혹은서류상결함이있는경우 372 16% 3 IPR 절차개시전합의 828 35% 총건수 2,349 100% 유료 DB(LexMachina: https://law.lexmachina.com), PTAB Trials, Trial Flow Chart, 2017.7.18. 자기준 184

VI. 이슈 FOCUS 2014 년이후에 IPR 절차개시비율이 50% 대로감소한사실에의하여알수있듯이, PTAB의 IPR 절차개시판단이 IPR 제도에대한강력한진입장벽이된다. 57) 최근국내중견기업 D사는경쟁업체가보유한특허에 IPR을신청하였는데, D사가 IPR 절차개시의근거로제시한주장이이전에당해등록특허의심사과정에서인용된사유로서, 그이상의사실이나분석이추가되지않았음을이유로 IPR 절차개시가거부되었다. 이사례를통하여 PTAB 은특허심사과정에서사용한선행기술또는주장에근거한 IPR 신청에대하여 IPR 절차개시를인정하지않으려는태도를견지하고있음을알수있다. 58) A. IPR 무효율은여전히높은편에속한다. [ 그림 6] 2012 년 9 월 AIA 법개정이후, 최근 5 년간 IPR 무효율 59) IPR 절차에서의특허무효율은 5년평균약 70% 로나타났는데, 이는상당히높은수치이다. IPR 절차에서의특허무효율이높은이유중의하나는 PTAB이 IPR 절차에서특허청구범위의해석기준으로 Broadest Reasonable Interpretation 기준, 소위 BRI 기준 을채택하여사용하고있기때문이다. 그리고또다른이유로는 IPR 절차의특수성에서찾을수있다. 즉 IPR 절차에서 PTAB 은등록특허를무효시킬수있는개연성이충분한경우에 IPR 절차의개시결정을내린다. 여기서등록특허를무효시킬수있는개연성이충분하다는것은 PTAB 스스로등록특허의무효에대한확신 ( 신규성혹은진보성흠결 ) 이상당한수준으로이른경우를의미하기때문에, 만일 IPR 절차가개시되었다면결과적으로등록특허가무효로결정이날확률이커지는것에기인한다. 하지만, IPR 절차에서의등록특허의무효율은 2013 년을기점으로감소하는경향을띄는데, 특히 2017 년 1분기의무효율은약 60% 60) 로 2016 년에대비하여약 2% 감소하였다. 57) 이기석변호사 / 변리사의미국특허실무통신 (https://www.facebook.com/ksluspat/?hc_ref=arq4yrudhodisyer52rdpgwoytyrypcllhgzhjhnkmgyqugt3vkk_khzfwau qrsz65q&fref=nf) 2016.9.7. 58) IP nomics 기사, 美 PTAB, 도루코가질레트에제기한무효심판기각 (http://www.ipnomics.co.kr/?p=63196), 2017.6.28. 59) 본자료는유료 DB(Lexmachina) 를활용하여작성된자료로 IPR 1 심종결사건기준으로작성된내용임 185

17 년 2 분기 IP Trend 보고서 A. 지방법원소송에서의특허무효판결에있어서, 특허대상적격 ( 101) 을 이유로무효되는비율이증가하고있다. [ 그림 7] 지방법원소송에서의특허무효사유별비율 61) IPR 제도가신규성 ( 102) 과진보성 ( 103) 을이유로등록특허를무효시키는강력한도구로많이활용되기때문에, 미국지방법원에서는신규성 ( 102) 과진보성 ( 103) 을이유로등록특허가무효되는판결이감소하고있다. IPR의높은무효율 ( 약 60%) 은특허청구항의해석기준으로최광의합리적인해석기준 (Broadest Reasonable Interpretation), 소위 BRI 기준 을적용하기때문이다. 특허청구범위해석에 BRI 기준을적용하면, 지방법원이소송에서적용하는일반적인의미기준 (ordinary meaning standard) 보다특허가무효로될가능성이커진다. 따라서특허침해주장을당한피고는신규성 ( 102) 과진보성 ( 103) 을이유로특허를무효로할수있는 IPR 제도를많이신청하는추세이다. IPR에서특허가무효로되는것은 102, 103에근거하기때문에, IPR 제도가활성화됨에따라지방법원에서는 102, 103를이유로특허가무효로되는비율이감소하는추이를확인할수있다. 다만, 지방법원에서는특허대상적격 ( 101) 을이유로특허가무효되는비율이점차적으로증가하고있다. 이는최근미국의특허이슈중특허대상적격 ( 101) 이화두로떠오르는것과연관성이있다. 특히, 소프트웨어특허를토대로 NPE들의무분별한소송남발문제점을개선하기위한정책 62)63) 들이최근지방법원판결에영향을미친것으로판단된다. 60) IP Nomics 기사 美특허심판원 1Q 무효심판서 청구항무효율 60% 美피네간통계 (http://www.ipnomics.co.kr/?p=62992), 2017.6.19. 61) * 본자료는유료 DB(Lexmachina) 를활용하여작성된자료로지방법원소송 1 심종결사건기준으로작성된자료임 * 용어해설 101 - Inventions patentable ( 특허대상적격, 발명의유용성 ) 102 - Anticipation / Novelty ( 신규성 ) 103 Obviousness ( 진보성, 비자명성 ) 112 Specification ( 명세서기재불비 ) 기타 : No Invalidity Reason Specified, Double Patenting, Improper Design Patent, Defective Correction 186

VI. 이슈 FOCUS 특히, 미국연방대법원은 2014년에소프트웨어특허의등록적격성기준을강화한 Alice 판결을선고하였다. 이후연방지법과 CAFC에서는 Alice 기준 64) 에근거하여특허대상적격의흠결을이유로많은소프트웨어특허가무효화되었다. Alice 판례는저품질의소프트웨어발명에대해별도의선행문헌없이해당발명에대한특허적격성을부정할수있는근거를마련하였고, NPE에의한침해소송을무력화할수있는수단을제공하였다. Alice 판결이선고된이후, 특허대상적격 ( 101) 에근거한미국특허청의특허등록거절율 65) 도함께상승하였다. [ 표 2] 지방법원소송에서의특허무효사유별건수 66)67) 62) 2013 년 5 월 13 일미국하원에서는 ` 특허소송남용이미국의혁신, 일자리등에미치는영향 ` 에대한청문회를개최하였으며, 청문회의견으로 NPE 의악의적ㆍ남용적특허소송제기는결국미국의혁신과경쟁력에방해요인으로작용. 특허소송으로인하여발생하는수억달러의비용은기업의부담이되어혁신의저하ㆍ고용의저하로이어진다는증언이이루어짐. 지식재산캠퍼스 2015 년, 지식재산일반교육미국특허실무 63) 이에 2013 년 6 월 4 일버락오바마대통령은 USPTO 행정명령 5 건을발동함. ü 특허기능청구범위강화 ( 모호하거나지나치게포괄적인특허청구제한 ) ü 특허소유자에대한투명성강화 (NPE 소유특허권명시 ) ü 개인및영세 벤처기업등최종사용자에대한특허소송남용금지 ü 특허제도개선방향연구 ü 미국특허침해수입품에대한처리간소화, 지식재산캠퍼스 2015 년, 지식재산일반교육미국특허실무 64) Alice 판결에서특허법제 101 조의특허보호대상을판단하는기준으로 1) 첫째단계로청구항이추상적인아이디어에관한것인가 (directed to an abstract idea) 를판단하고, 2) 둘째단계로청구항에부가적인요소들 (additional elements) 이추상적인아이디어를특허보호대상으로변환 (transformation) 시키는가를판단하는 2 단계의판단기준을제시함. 지식재산캠퍼스 2015 년, 지식재산일반교육미국특허실무 65) Alice 판결이후 101 조에따른미국특허청심사거절율 ü 90% 이상의 Electionice commerce art units - ART Unit 3620, 3680, 3690 ü 20% 이하의 Computer Arichitecture, Networks & Communications art units - ART Unit 2100, 2400, 2600 ü 특히 ART Unit 3622(Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination.) 95% 이상, 지식재산캠퍼스 2015 년, 지식재산일반교육미국특허실무 187