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1 지식재산권의 유동화와 신탁제도의 활용방안 맹수석(충남대학교 법과대학 교수) Ⅰ. 머리말 1. 신탁업 법의 개정과 지식재산권의 활용 가 능성 지식재산권이란 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 총칭하며 산업활동과 관련된 사람의 정신적 창작물(연구결과)이나 창작된 방법에 대해 인정하는 독점적 권리인 무체재산권을 말하는데, 산업의 국제경쟁력 강화와 경제 활성화의 관점에서 지식재산권의 중요성이 날로 강조되고 있다. 그런데 지식창조활동에 의해 고부가가 치의 창조물을 산출했다 하더라도, 그에 대한 적절한 관리와 유효한 활용이 이루어 지지 않는다면 경제 활성화라는 목적도 달성할 수 없게 된다. 따라서 지식재산권의 관리 및 유동화 방안이 적극적으로 고려될 필요가 있다. 이러한 측면에서 최근 지 식재산권에 대한 신탁이 신탁제도의 새로운 이용방법으로서 관심을 끌고 있다. 이 는 특히 2005년 1월 17일 신탁업법의 개정에 의해 수탁가능재산의 범위가 확대된 것에 기인한다고 볼 수 있다. 즉 개정 신탁업법에서는 지식재산권을 포함한 무체재 산권도 수탁가능재산의 범위에 새로이 추가하고 있기 때문에(동조 제1항 제7호), 1) 지재권의 이용범위가 보다 확대되게 되었다. 이러한 법적 환경의 변화와 함께 증권화와 투자기구 등에 있어서 신탁 기능의 중요성과 역할이 제고됨에 따라, 일반 사업회사 등이 그 노하우를 이용하여 신탁업 자로서 다양한 신탁상품을 제공할 필요가 생겼다. 또 특허권 등 지식재산권의 그룹 기업 내 일괄관리 또는 기술이전기관에 의한 연구기관이나 대학 소유의 기술이전촉 진을 목적으로 신탁기능을 활용하고자 하는 필요성도 높아졌기 때문에 신탁업법에 지식재산권 관련 규정을 두기에 이른 것이다. 2) 이와 같이 제6차 개정 신탁업법의 핵심적인 내용 가운데 하나는 지식재산권을 수탁가능재산의 범위에 포함시킨 점이 라 할 것이다. 2. 지식재산권의 유동화 문 제 지식재산권의 유동화(liquidity)란 현금능력을 보강하기 위해 중개기관이 원보유자 ( 자산소 유자) 로부 터 위탁받 은 지식재산권을 신용평가 기관의 평 가를 거쳐 시 중에 유 1) 개정전 신탁업법은 수탁재산을 금전, 유가증권, 금전채권, 동산, 토지와 그 정착물, 지상권, 전세권 및 토지의 임차권으로 한정하고 있었다(동법 제10조) 2) 신탁업법의 제6차 개정 이유는 개인의 종합재산관리에 대한 수요의 증대와 무체재산권 등에 대한 신탁의 필요 성 등 경제 환경의 변화를 반영하기 위하여 신탁회사에 대한 영업규제를 완화함으로써 신탁업의 활성화를 도 모하기 위해 종합신탁제도를 도입하게 되었다(법 제3 조 제2 항, 제10조 제2항 제1항 제7호 신설). 이에 의해 신 탁회사가 하나의 신탁계약에 의하여 위탁자가 보유하고 있는 금전 유가증권 부동산 등 여러 유형의 재산 중 2 이상의 재산을 종합하여 인수할 수 있도록 하고, 신탁회사가 신탁계약을 통하여 인수할 수 있는 재산에 지 식재산권을 포함한 무체재산권을 추가한 것이다

2 통시키는 것을 말하는데, 이는 주로 증권의 형태로 이루어진다. 그리고 지식재산권 의 증권화(securitization)란 지식재산권을 기초자산으로 하여 증권화함으로써, 자본 시장에서 이를 현금화하는 일련의 과정을 말한다. 3) 증권화는 유동성이 부족한 지식 재산 등을 자본시장에서 가치권으로 화체시켜 자금을 융통하는 행위라는 점에서 이 를 유동화라고 표현하기도 한다. 신탁업 법의 개 정에 의해 영업 신탁으 로서 지식재산권의 신탁도 가 능하게 되어, 지 식재산권의 신탁에 의한 일 괄관리는 물론 지식재산권 신탁을 활용한 증권화 내 지는 유동화가 가능한 법적 기반이 마련되었다. 종래 자산유동화에서 수탁자는 신탁이 부담하는 채무와 수익권의 우선순위에 따른 금전의 분배원칙 등만 관리하면서, 신 탁 대상 자산에 대한 기본적인 변경을 가하지는 않았다. 그러나 지식재산은 매일 보수와 개량을 통하여 비로소 경쟁력을 유지할 수 있는 경우가 많고, 4) 보관과 관리 가 전통적인 재산권에 비하여 어려운 것이 일반적이다. 이에 의해 수탁자가 그와 같은 보존이 어렵기 때문에, 보통은 원보유자의 관여가 필요하게 된다는 점에서 법 적 분쟁이 일어날 수 있는 등의 문제가 있다. 5) 미국의 경우 상사신탁 가운데 투자신탁제도가 자주 활용되고 있는데, 6) 특히 자산 의 유동화를 위한 경우가 주류를 이루고 있다. 7) 신탁을 이용한 증 권화의 경우 에는 대출금리가 내려가고, 자금조달비용도 적게 드는 점 이외에도, 파산 등의 경우 신탁 이 발행한 수익증권의 소지인이 두텁게 보호되는 이점 8) 등이 있기 때문이다. 이러 한 측면에서 아래에서 살펴보는 바와 같이 자산의 유동화, 특히 지식재산권의 증권 화가 활발하게 이루어지고 있다. 그런데 우리나라의 경우 신탁업법의 개정 등 법제의 정비에도 불구하고, 그동안 지식재산권의 증권화 등과 관련하여 그것이 갖는 여러 가지 특성을 감안하여 체계 적인 연구검토가 미흡하였다. 이러한 문제의식에서 여기에서는 지식재산권 신탁에 있어서의 이용 유형을 개관한 다음, 자금조달을 목적으로 한 신탁의 경우 신탁수익 권의 유통 등과 관련한 법적 문제를 고찰한다. 이에 대하여 각국의 입법례 및 활용 현황 등을 개관하고, 특히 지식재산권의 유동화에 대하여는 관련법제(신탁법, 신탁 업법, 자산유동화법)가 우리나라와 유사한 일본의 논의 9) 를 중점적으로 검토하면서 3) 金 建 植 李 重 基, 金 融 資 産 의 證 券 化, 商 事 法 硏 究 제17권 제2호(1998), 76면; 권재열, 知 的 財 産 權 의 證 券 化 에 관한 序 說 的 考 察, 증권법연구 제5권 제2호(2004), 225면. 4) 井 上 聰, 信 託 業 務 の 多 樣 化, 信 託 第 216 號,(2003), 83면. 5) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 知 的 財 産 權 の 信 託, 雄 松 堂 出 版, 2004, 12면. 6) Sheldon A. Jones, "The Massachusetts Business Trust and Registered Investment Companies," 13 Delaware J. Corporate Law 421, 422(1988). 7) Tamar Frankel, Securitization: Structured Financing, Financial Asset Pools, and Asset-Backed Securities, 2d edition, Fathom Publishing Company, 2006, p.17. 8) Restatement (Second) of Trusts 12 cmt. a, f(1959). 9) 일본은 특히 2003년 10월 経 済 産 業 省 에 産 業 構 造 審 議 会 知 的 財 産 政 策 部 会 流 通 流 動 化 小 委 員 会 를 구성하 여, 지식재산의 유통 유동화촉진을 위한 제도적 지원책, 지식재산의 가치평가, 지식재산신탁에 관한 환경정비 등에 대하여 집중적으로 검토하고 있다(이에 대한 자세한 내용은, 참조)(방문일 )

3 그 시사점을 도출하고자 한다. Ⅱ. 지식재산권 신탁의 유형 과 현 황 1. 지식재산권 신탁의 필요 성과 유용성 지식재산권은 동산이나 부동산과는 달리 용도 등에 따라 성격이나 가치가 다양 하게 변화하기 때문에 유동성이 작고, 평가액이 다른 재산에 비하여 작은 단위인 것이 많으며, 관리 운용이나 가치평가에 관하여 전문적이고 복합적인 지식(지식 재산권관련법, 기술특성 등)을 필요로 하는 등의 특성을 가지고 있다. 10) 따라서 지 식재산권의 관리나 평가 등에 전문적인 지식을 가지고 있는 수탁기관에 이를 위 탁하는 것이 보다 효율적이고 경제적이라 할 수 있기 때문에 지식재산신탁이 필 요하게 된다. 지식재산권 신탁사업 은 지식재산권의 관 리와 라이 선스허 락 양 도 등에 있어 서 다양한 이점이 있다. 즉 1 그룹기업에 있어서 지식재산권의 집중관리, 2 TLO(Technology Licensing Organization, 이하 TLO 라 함)에 의한 대학발명의 이원적인 관리, 3 벤처 중소기업이 보유하는 특허와 브랜드의 종합적인 관리, 4 대기업의 미이용 특허의 활용, 5 공동발명자 또는 특허풀(Patent Pool)의 권리 조정, 6 연구자에 대한 인센티브부여 등의 이점이 있기 때문에 지식재산권 신탁 제도를 활용할 실익이 있게 된다. 또한 지식재산권을 신탁한 경우 신탁수익권의 판매 등에 의해 자금조달이 용이하다. 즉 1 대기업의 지식재산권을 기초로 한 자 금조달, 2 지역중소기업 등의 특허와 브랜드를 기초로 한 자금조달, 3 완성된 저작물이나 콘텐츠를 기초로 한 자금조달, 4 제작 도중의 저작물이나 콘텐츠를 기초로 한 자금조달을 할 수 있게 된다. 11) 그리고 지식재산권신탁은 기업방어책의 하나로 활용될 수 있다. 기술, 브랜드, 콘텐츠 등에 강하게 의존하는 기업일수록 지식재산권 의존도가 높아지게 된다. 이 러한 지식재산권을 신탁하고 수탁자로부터 라이선스를 얻어 이용하는 원래 목적 은 특허 풀, 크로스 라이선스(cross licence), 또는 지식재산권신탁의 수익권을 투 자자에게 매각하는 등의 방법에 의한 자금조달을 위해서라 할 것이다. 12) 그런데 지식재산권의 가치를 훼손할 우려가 있는 소유권의 변동이나 경영방침의 채택, 나 아가 지식재산권을 활용하고 가치를 증대 창출하는 핵심 종업원들의 퇴직이나 해고 등은 라이선스계약의 해약사유로서 정해지게 된다. 이러한 측면에서 특허 풀, 크로스 라이선스, 파이낸스 등을 목적으로 하는 지식재산권의 신탁관계에서도 10) 권재열, 앞의 논문, 250면. 11) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 면; 渡 辺 宏 之, 知 的 財 産 權 の 一 括 管 理 と 信 託, 知 財 管 理 Vol.55 No.5 (2005), 면. 12) 寺 本 振 透, 知 財 信 託 の 法 律 問 題 と 實 務 展 望, 金 融 商 事 判 例 No. 1236( ), 192면(이하 앞의 논문(1) 이 라 인용함)

4 수탁자와 라이선시 사이에 라이선스계약 조건의 약정에 의해 기업방어책으로서 활용할 수 있다. 13) 2. 각국의 지식재산권 신탁 법제 지식재산권은 인간의 지식창작물을 보호하는 무체재산권인데, 그렇다면 이를 유 동화 내지는 증권화의 대상으로 할 수 있는가 하는 점이 문제이다. 우리나라의 경 우 개정 신탁업법은 지식재산권을 포함한 무체재산권을 신탁의 목적으로 할 수 있게 하고 있다(동법 제10조 제1항 제7호). 미국 에서는 다른 재산과 마찬 가지로 지식재산을 신탁할 수 있 다. 연방법 은 물 론 각 주법에 지식재산에 관한 규정이나 지식재산신탁에 적용할 단행 규칙은 없지만, 지식재산의 신탁을 금지하는 규정은 없다. 지식재산은 다른 재산과 같이 다루어지 고 있고, 제정법인 사업신탁(business trusts)에 관한 법률에서도 같다. 14) Restatement (Second) of Trusts 82는 무체재산이 양도할 수 있는 것 15) 이라면 신탁으로 보유할 수 있다고 규정하고 있고, 또 Restatement (Third) of Trusts 16) 40에서는 이전할 수 있는 모든 재산에 대하여 신탁할 수 있다고 하고 있다. 따라 서 특허권이나 저작권 등은 신탁재산에 포함된다. 특허를 신탁에 이전할 때에는 미국특허상표청(United States Patent and Trademark Office : USPTO)에서 양수 인에 대한 기록 및 주정부에 신탁의 등록, 통일상법전(UCC)의 규정에 따른 이전 등록과 수탁자의 완전한 권리의 등록을 요건으로 한다. 그리고 특허 등이 신탁된 경우 특허증서의 양수인의 성명을 변경하여야 한다. 미국의 경우 많은 평가전문회 사가 있는데, 이들 회사가 지식재산신탁이 발행한 증권 등의 취급을 지원하고 있다. 영국 신탁법 제4도 어떠한 재산권도 신탁의 목적으로 되는데, 그 재산권은 양도 가능한 보통법상의 권리(legal interest) 또는 형평법상의 권리(equitable interest) 를 말한다. 따라서 재산에 대한 미 래의 권리와 복귀할 수 있 는 권리도 신탁재산으 로 될 수 있고, 무체재산도 이에 포함된다. 17) 일본의 경우도 2004년 12월 신탁업법의 개정에 의해 수탁 가능한 재산에 지식재 산권을 포함하였다. 18) 이에 의해 지식재산을 소유하고 있는 기업 등이 신탁을 이 용하여, 지식재산을 적절히 관리하고 유효하게 활용할 수 있게 되었다. 19) 13) 寺 本 振 透, 앞의 논문(1), 면 14) 15) 구체적으로는 채권, 생명보험, 특허권 또는 저작권, 영업의 표지나 상표, 영업비밀, 저작물, 발명 등을 말한다 (Restatement (Second) of Trusts 82, cmt. a-g(1959)). 16) Restatement (Third) of Trusts는 1992년부터 현재까지 일부가 완성된 상태인데, 이는 주로 신탁재산의 투자 와 관련한 신중투자가원칙(Prudent Investor Rule)에 관한 규정이다(이에 대하여 자세히는, 맹수석, 투자신탁 자산의 운용상 주의의무와 투자고객 보호방안, 증권법연구 제6권 제2호, 2005, 185면 이하 참조). 17) G. W. Keeton & L. A. Sheridan, Digest of the English Law of Trusts, PBL, 1979, p.6. 18) 개정전 신탁업법 제4에서는 신탁은행이 수탁할 수 있는 재산이 제한적으로 열거되어 있었지만, 개정 신탁업 법은 이를 삭제함으로써, 신탁법 제1조에서 규정하는 재산권이라면 모두 신탁업법상 수탁 가능하게 되었다. 19) 財 團 法 人 知 的 財 産 硏 究 所, 知 的 財 産 の 流 通 流 動 化 に 係 る 制 度 的 諸 問 題 の 調 査 硏 究 報 告 書 ( ), 106면

5 3. 지식재산권 신탁제도 활용을 위한 법적 쟁점 지식재산권전략의 구축과 원활한 자금공급을 위한 제도로 지식재산권 신탁사업 을 촉진하기 위한 법적 정비가 필요하다. 이와 같은 문제의식에서 우리나라의 경 우 신탁업법이 2005년 개정되기는 하였지만, 지식재산권의 특수성에 기초한 구체 적인 방안에 대해서는 아직 체계적인 준비가 이루어지지 않고 있다. 오로지 지식 재산권의 관리 운용을 위한 신탁만이 아니라, 유동화 내지는 증권화를 위한 신탁 의 경우에도, 지식재산권이 갖고 있는 특수성과 공익법인 등을 포함하여 다양한 수탁자를 인정할 필요가 있는 점을 고려한다면, 그 적합성에 맞는 제도가 모색되 어야 할 것이다. 이 경우 그 제도로는 두 가지 유형을 생각할 수 있다. (1) 위탁자와 수탁자 사이에 밀접한 관계가 있는 경우 그룹기업의 지식재산권의 집중관리나 TLO에 의한 대학 발명의 일원적인 관리 와 같이, 위탁자와 수탁자가 밀접한 관계가 있는 경우이다. 이 경우에는 수탁자의 행위에 의해 수익자(그룹전체)의 이익이 훼손되는 경우는 거의 없다. 또 다양한 신탁재산에 관한 각각의 수탁자를 예상하여 수익자를 보호하는 일반적인 신탁에 있어서 요구되는 규제도 필요하지 않다. 따라서 지식재산권의 관리 운용행위에 대해서는 다른 유형의 신탁관계와 동일하게 규율할 필요는 없다고 본다. 그리고 그 룹기업 의 지식재산권을 집중 관리하 는 경우 에 있어 서 위탁 받은 지식재산권의 관리 운용행위만이 아니라, 관리회사 등이 그룹기업 전체의 지식재산권을 보호하 는 것도 하나의 방안으로 고려될 수 있을 것이다. 20) 그런데 이 경우 신탁목적이 그룹 기업 등에 있어서 효율적인 특허권 등의 관리 와 가치이용의 극대화이기 때문에, 그룹내 특정 기업의 이익보다도 그룹 전체의 이익을 어느 정도 우선시킨다면 이는 수익자를 그룹 전체로 하는 他 益 信 託 의 형 태가 될 것이다. 그 때 지식재산의 보유자인 그룹내 각각의 기업이 이익배당을 전 혀 받지 못한다면 이는 기업의 영리성에 반하는 문제가 생기게 된다. 이러한 문제 를 해결하는 방법으로 기업 그룹에 특별법에서 법인격을 부여할 필요가 있다고 본다. 21) 그리고 수익자의 자격에 대해서는 신탁법상 특별한 자격제한 내지 능력제 한을 가하지 않고 있기 때문에(동법 제51조 참조), 기업 그룹은 수익자 적격이 있 다고 보아야 할 것이다. 22) 문제는 수익자인 그룹 전체가 신탁배당을 받은 후 그 처분을 어떻게 할 것인가 하는 것인데, 이는 각 지식재산권의 기여도에 따라 위탁 자에게 분배하면 될 것이다. 그리고 이러한 유형의 신탁에 대하여는 신탁법상의 공평의무나 충실의무 등을 완화하여 적용할 수 있을 것이다. 23) 20) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 50면. 21) 동지: 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 154면. 22) 新 井 誠, 信 託 法, 有 斐 閣, 2005, 134면. 23) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 155면

6 (2) 위탁자가 불특정 다수인 경우 벤처기업 등의 특허와 브랜드를 관리 서비스하는 사업자와 같이 위탁자가 불특 정 다수이고, 수탁자와의 관계가 희박한 경우이다. 이러한 형태의 사업자는 향후 지식재산권의 활용을 촉진시킴에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 그러 므로 이 형태에 있어서 수탁자가 제도를 악용하거나 지식재산권의 위탁자에게 손 해가 생긴 경우 등에만 그에 상응하는 적절한 규제를 가하고, 그 이외의 경우에는 사업자의 진입장벽을 허물고 규제의 방법도 자율로 하여야 할 것이다. 지식재산권 의 적정한 관리 운용의 촉진에 의한 유통시장의 건전한 발달의 측면에서 이를 저해할 수 있는 사업자를 배제하기 위해 등록제 또는 신고제의 채택여부, 행위규 제나 사후규제의 범위 등에 대해서도 법적 검토를 요한다. 또 이 경우 수탁자는 주식회사 형태만이 아니라 공익법인 등 기존의 다양한 사업자가 될 수 있도록 하 여야 할 것이다. 24) 4. 지식재산 신탁의 유형 (1 ) 지식재산의 관 리 활용을 목적으 로 하 는 신탁 지식재산을 보유하는 주체는 대기업이나 벤처기업, 대학 등의 연구기관 등이 있 다. 오늘날 대기업은 기업조직의 재편이 급속히 진행되고 있는 가운데, 기업 그룹 내의 지식재산을 어떻게 전략적으로 관리할 것인가라는 중요한 문제에 봉착하게 되 었다. 지식재산전략을 전개함에 있어서 인적 자본적 자원이 취약한 벤처기업 등이 전문적인 노하우를 가진 관리회사에 지식재산의 라이선스관리 등을 위탁하는 경우 와, 대학 등의 연구소에서 개발한 발명을 TLO에 위탁하는 경우 등에 있어서도 신 탁을 이용할 수 있다. 신탁업법의 개정에 의해 지식재산에 대한 관리위탁이 가능하게 되었기 때문에, 지식재산의 관리를 위해 제3자에게 양도나 위임(대리) 등의 형태를 취할 필요가 없 게 되었다. 특히 지식재산이 라이센스(license) 등으로 된 경우 신탁제도에는 파산격 리기 능 25) 에 의해 특허 대상인 지식재산이 특허권자(licensor)의 신용위험으로부터 격리되어, 특허권자에게 파산 등의 사태가 발생하더라도 신탁된 지식재산은 독립재 산으로서의 지위를 갖는다. 그렇기 때문에 파산관재인 등에 의해 압류될 우려가 없 고, 전용실시권자(licensee)로서는 안정적으로 특허를 향유할 수 있다. 이와 같이 신 탁제도는 특허권자의 신용보완기능을 하기 때문에 원활한 라이선스 계약체결에 기 여하게 된다. 26) 24) 동지: 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 50-51면. 25) 신탁재산은 형식적으로는 수탁자가 명의인으로 되어 있지만, 수탁자의 고유재산과 신탁재산은 분별관리되어 야 할 의무가 있으므로(신탁법 제30조), 양자가 별개 독립된 것으로 파악되어야 한다는 신탁재산의 독립성이 제도적으로 보장된다(신탁법 제25조). 이에 따라 신탁재산에 대한 강제집행 등이 금지되기 때문에(신탁법 제 21조), 수탁자 및 위탁자의 채권자는 신탁재산에 직접적으로 관여할 수 없게 되는 파산격리기능을 갖게 된다 ( 渡 辺 宏 之, 앞의 논문, 532면). 2 6 ) 知 的 財 産 信 託 プロジェト チ-ム, 信 託 活 用 による 知 的 財 産 管 理 實 現 に 向 けて, 知 財 管 理 Vol.54 No.3(2 04), 415면

7 (2 ) 지식재산의 유동화를 목적 으로 하는 신탁 자산유동화란 해당 자산 자체의 가치와 그로부터 창출되는 현금흐름을 결부시켜 제3자로부터 자금조달 등을 하는 것을 말한다. 즉 자산의 유동화 내지는 증권화는 자금을 확보하기 위하여 그 자산 또는 집합에 의해 생성된 현금 흐름의 활용 과정 이라 할 수 있다. 27) 자산유동화는 신탁방식 등에 의하여 이루어지게 된다. 특히 지 식재산권의 경우에는 그 특수성으로 인하여 신탁수익권을 판매하는 형태로 자금을 조달할 때 해당 지식재산에 대해 고도의 지식을 가진 자가 하지 않으면 시장성 내 지는 유통성의 확보가 어려울 수 있다. 따라서 실무적으로는 신탁수익권을 취합하 여 판매할 능력을 갖는 자는 지식재산권을 관리 운용하는 수탁자가 될 경우가 많 을 것이다. 28) 이 밖에도 지식재산권의 유동화를 위해 민법상의 조합이나 상법상 익명조합, 자 산유동화법상의 특수목적기구 등의 구조를 활용할 수 있을 것이다. 특히 자산유동 화법에 따르면 특수목적기구에는 특수목적회사((special purpose company: SPC)인 유동화전문회사와 특수목적신탁(special purpose trust: SPT)인 신탁회사가 인정되 는데(동법 제2조), SPT는 자산보유자로부터 자산을 수탁받아 수익증권을 발행할 수 있으므로 향후 지식재산권의 유동화에 있어서 자주 활용될 가능성이 높다고 본다. 자산에 대한 유동화는 종래 부동산 등에 대하여 자주 이용되어 왔다. 그러나 시 장 성장이 예상되는 분야의 기술과 관련한 특허권 등에 대해 신탁제도를 활용하여, 신탁된 해당 특허권 등을 증권화하고 투자자를 모집하여 자금을 조달하고자 하는 경향이 점증하고 있다. 특히 유망한 특허권을 보유하고 있지만, 사업자금이 충분하 지 않은 중소기업에 있어서 자금조달방법으로 유효한 수단일 뿐만 아니라, 파산위 험의 분리라는 측면에서도 유용한 방법이라고 본다. 29) 그러나 증권화에 있어서 특 허권의 가치평가, 30) 특허권의 무효화 가능성에 대한 대응 등의 과제가 있다. Ⅲ. 지식재산권의 유동화와 법 적 쟁 점 1. 지식재산권 유동화의 의의와 적격 성 ( 1 ) 지식재산권 유동화의 의의 지식재산권의 유동화라 함은 지식재산권을 기초로 증권 등을 발행하 여 일반 투 자자로부터 자금을 조달하는 것으로, 자산유동화의 한 유형이라 할 것이다. 31) 일 반적으로 현금흐름(cash flow)을 창출하는 자산을 자본시장을 통하여 투자자에게 판매하는 일련의 행위를 유동화라 하는데, 그 가운데 자본시장으로부터 자금을 조 27) Bruce Berman, From Ideas to Assets: Investing Wisely in Intellectual Property, John Wiley & Sons, 2002, p ) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 51면. 29) 西 村 ときわ 法 律 事 務 所 編, ファイナンス 法 大 全, 商 事 法 務, 2006, 299면 이하 참조. 30) 이에 대하여는 권재열, 앞의 논문, 250면 참조. 31) 이 과정에서 발행되는 자산유동화증권(ABS)이란 금융기관이나 기업이 보유하고 있는 자산을 유동화(현금화) 시키기 위하여 발행하는 증권을 말한다

8 달함에 있어서 자산에 갈음하여 증권을 발행하는 것을 자산의 증권화 (securitization)라 한다. 32) 이와 같이 자산을 경제적으로 담보하여 발행하는 증권 을 자산담보부증권 또는 자산유동화증권(asset backed securities: ABS)이라 하 고, 33) 자산에 대한 증권화를 통하여 유동화가 촉진된다. 34) (2) 현행법상 유동화의 근거와 적격성 앞에서 본 것과 같이 우리나라의 경우 지식재산권은 신탁업법의 개정에 의해 신 탁의 대상으로 할 수 있게 되었고, 아울러 자산유동화법도 자산유동화의 대상을 재산적 가치가 있는 것이면 되는 것으로 하고 있다(동법 제2조 참조). 따라서 지 식재산권이 일정한 요건 을 갖추고 있다 면, 지식재산권도 유동화 내지는 증 권화의 대상으로 할 수 있을 것이다. 35) 그 요건으로서 지식재산이 금전으로 환산할 수 있어야 한다. 특허권의 양도나 사용권의 허락에 관한 계약 중 노하우도 포함되는데, 이는 특허권과 함께 이전하 는 것으로 본다. 따라서 현존하는 특허 등 무체재산권은 물론, 노하우나 향후 특 허를 받을 수 있는 권리(특허법 제37조 제1항)는 양도 할 수 있고, 36) 이는 신탁의 대상으로 할 수 있다. 이 밖에도 지식재산권이 적극재산일 것, 양도 또는 처분할 수 있을 것, 37) 어느 정도 확정할 수 있을 것 38) 등의 요건이 충족된다면, 지식재산 권은 신탁재산으로서의 적격성을 갖는다 할 것이다. 39) 2. 각국의 지식재산권 신탁 및 유동화 현황 (1) 우리나라 우리나라의 경우 저작권 분야에 있어서 저작권을 특정단체가 위탁받아 집중적으 32) 자산의 증권화는 리스크회피기능, 저비용에 의한 자금조달기능, 장부외거래(off-balance sheet transaction) 효 과기능, 자금조달방법의 다양화기능 등이 있다( 神 作 裕 之, 資 産 流 動 化 と 信 託, ジュリスト No.1164(1999), 64 면). 자산의 유동화와 증권화의 개념이 동일 한 것은 아니지만, 여기에서는 혼용하기로 한다. 33) 金 建 植 李 重 基, 앞의 논문, 76-77면; 권재열, 앞의 논문, 226면. 34) 지식재산권에 대한 자산유동화가 이루어지면 자산보유자에게는 자금조달방법의 다양화, 유동성이 낮고 고정 화하고 있던 자산의 경우 유동성 있는 금융상품으로 변화되는 점, 자금조달비용의 절약, 자금조달자 자신이 아니라 자산자체의 신용에 의한 자금조달이 가능하게 되는 점, 은행의 간접금융의존으로부터 탈피할 수 있는 점, 자산의 장부외거래에 의한 재무개선 등의 이점이 있다. 이와 같이 유동화에 의해 장래 수취하게 될 현금 흐름을 유동화 실행 시점에서 일괄하여 수취할 수 있고, 유동화에 의한 자금 조달은 은행 대출 등에 비하여 유리한 점이 있다( 知 的 財 産 硏 究 所 編, 知 的 財 産 權 の 信 託, 雄 松 堂 出 版, 2004, 면). 35) 동지: 권재열, 앞의 논문, 면; 広 瀬 義 州 桜 井 久 勝, 編 著, 知 的 財 産 の 證 券 化, 日 本 經 濟 新 聞 社, 2003, 19-20면. 36) 영국 신탁법상 양도 가능한 것(capable can a assigned) 가운데 기대권은 약인(consideration)일 때 양도되고, 신탁에 기해 보유할 수 있다( Keeton & Sheridan, op. cit,, p.7). 37) 대상 자산의 양도에 관한 문제점으로 양도가능성, 진정양도, 등록 및 대항요건, 라이선스 계약의 해제 위험, 대상 지식재산의 가치평가 등의 문제가 있다( 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 181면; 小 林 卓 泰, 知 的 財 産 の 証 券 化 流 動 化 取 引 に 関 する 法 的 実 務 的 諸 問 題 (2), NBL 第 758 號 (2003), 65면). 38) 장래 발생할 지식재산권을 대상으로 할 수 있는가 하는 문제인데, 미국의 영화파이낸스에 있어서는 영화의 완성리스크를 관리하기 위해 완성보증회사가 일정한 기준을 만족하고 있는 영화에 대하여 완성보증을 인수하고, 금융기관은 완성보증회사의 신용 정도 및 완성 후 영화의 배급을 약속하는 배급회사와의 사이에 배급계약체 결을 조건으로 영화의 제작자금을 조달하는 역할을 하고 있다( 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 면 참조). 39) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 면

9 로 관리하고 있다. 저작권법 제78조는 저작권 위탁관리업에 관하여 규정하고 있는 데, 이에 의해 다수의 신탁관리단체가 저작권을 위탁관리하고 있다. 예컨대 음악저 작권은 사단법인 한국음악저작권협회가, 어문저작물은 사단법인 한국문예학술저작 권협회가 각각 저작물을 관리하고 있다. 40) 저작권 신탁과 관련한 다수의 판례도 존 재하는데, 예컨대 한국문예학술저작권협회의 저작권관리위탁의 내용에 소제기의 권 한까지 포함되는 것으로 보고 있다. 41) 그러나 특허권의 위탁관리는 그다지 활발하지 않다. 특히 지식재산권 출원의 지 속적인 증가에도 불구하고, 지식재산권의 유동화 사례는 아직 보이지 않고 있다. 42) 이는 기술유동화증권의 형태로 벤처기업의 활성화를 목표로 2002년 논의된 바 있지 만, 신용보증을 하려는 금융회사 등이 없어 활성화되지 못하였다. 43) 왜냐하면 유동 화 대상인 지식재산권에 대한 평가기준이 없고, 지식재산권의 정확한 개념에 대한 인식이 부족하며, 지식재산권의 객관적 평가를 위한 자료도 미흡하기 때문이다. 다만 특허권의 신탁에 관한 절차를 시행령에서 규정하고 있다. 즉 특허권을 신탁 하고 이에 대한 등록신청을 할 경우 특허권 및 신탁등록신청서에 권리의 구분 등 일정한 사항을 기재하여, 신탁계약서 등의 등록원인을 증명하는 서류 1통, 제3자의 인가 허가 동의 승낙이 필요한 경우에는 그 증명서 1통, 대리인에 의해 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통 등을 함께 제출하여야 한다(특허등 록령 제53조 등 참조). (2) 미국 미국의 경우 지식재산권의 효율적인 관리시스템으로 신탁제도를 활용하고 있다. 즉 지식재산을 소유하고 있는 기업은 증권화, 불측의 파산에 대비하기 위한 계획, 공동사업의 촉진 등을 위해 신탁을 활용하고 있다. 최근 MPEG LA는 MPEG 기술 에 관한 특허권을 이전받아 이를 일괄적으로 관리하는 신탁업무를 하고 있다. 44) 또 2005년 8월 Iconix Brand Group은 Joe Boxerbrand를 매수하고 지식재산권을 획득 하여, 이를 신탁양수인에게 위임하여 관리하면서 자금조달을 한 바 있다. 45) 이 밖에 40) (방문일: ). 41) 한국문예학술저작권협회가 영위하는 신탁관리업은 저작권법 제78조에 근거하는 것으로서 그 법적 성질은 신 탁법상의 신탁에 해당되는바, 신탁법상의 신탁은 위탁자와 수탁자 간의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 수익자의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리 처분하게 하는 법률관계를 말하므로, 신탁자와 수탁자 간에 어떤 권 리에 관하여 신탁계약이 체결되면 그 권리는 법률상 위탁자로부터 수탁자에게 완전히 이전하여 수탁자가 권 리자가 되고 그 권리에 대하여 소제기의 권한을 포함한 모든 관리처분권이 수탁자에게 속하게 된다(서울고등 법원 선고 95나41279 판결). 4 2 ) 2006년 상반기 중 자산유동화증권( ABS) 의 발행총액이 조원으로 집계되었는데, 부동산PF 대출채권 카드채 권 오토론 등이 그 대부분을 차지하고 있다(금융감독원 보도자료, 2006년 상반기 자산유동화증권(ABS) 발 행실적 분석 ( ), 6면 이하 참조). 43) 하나금융경제연구소, 하나 이슈포커스-자본조달의 새로운 기법, 지적재산권 파이낸싱 ( ), 13면. 44) MPEG LA는 원스톱 기술 플랫폼 특허라이센스의 선두업체로, 사용자들이 특정표준기술의 특허 취득 또는 다중의 특허권자에게 필요한 특허권협상을 대행하는 등의 역할을 하고 있다. 그리고 2006년에는 중국과 지식 재산권(IPR) 양해각서(MOU)를 체결하기도 하였다( )

10 도 IBM 등이 기업 그룹내의 지식재산을 일괄하여 집중 관리함으로써 그 효율성을 높이고자 하는 움직임이 있다. 또한 미국의 경우 약품의 증권화를 통한 로얄티는 1996년 4억 1,700만 달러이던 것이, 2000년에는 25억 달러를 넘는 것으로 나타났다. 46) 그리고 2003년 지식재산권 유동화에 의한 자금조달액은 약 21억 달러로 2000년에 비하여 약 2배 정도가 증가 한 것으로 나타났다. 특허권을 이용한 유동화 사례는 2000년 Yale 대학이 에이즈바 이러스 치료약에 대한 특허를 유동화하여 연구시설에 대한 투자자금을 조달한 경우 가 로열티 채권에 대한 첫 사례이다. 예일대학은 유한회사형태로 Pharmaceutical Royalties LLC를 설립하여 AIDS 치료약에 대한 특허를 양도하고, BioPharma Royalty Trust(SPV)를 통하여 제약회사인 Bristol-Myers Squibb Co.(BMS)의 특허권 사용허락에 대한 특허사용료를 담보로 약 1억 1,500만 달러의 자금을 조달하였다. 47) 음악 및 영화의 로열티 및 판권에 대한 유동화는 미국, 영국 등에서 지속적으로 이용되고 있다. 저작권을 유동화한 사례로 이른바 Bowie Bonds가 대표적인 예이다. 1997년 록 가수 David Bowie가 1990년 이전에 취입한 287곡의 앨범 로열티 수익을 담보로 Prudential Insurance Company를 통하여 5,500만 달러의 자금을 조달하였 다. 48) 이후에도 미국의 James Brown은 1999년까지 자신의 750곡이 넘는 노래에 대 한 로열티 수익을 담보로 총 1억 달러의 자금을 Pullman Bonds를 통하여 조달하였 다. 49) 그리고 1999년 Ashford & Simpson과 The Isley Brothers 등의 가수도 Bowie Bonds와 유사한 형태로 유동화를 통한 자금조달을 하였다. 50) (3) 일본 일본의 경우도 국제적인 경쟁이 격화하는 등 무역 여건이 변화하면서 대기업의 그룹 내 지식재산권을 전략적으로 활용 관리하려는 움직임이 있는 가운데, 신탁을 활용하는 예가 늘고 있다. 특히 ( 財 ) 日 本 技 術 振 興 協 會 는 정부출연연구소의 연구 성 과에 대한 전용실시권(사용권) 또는 통상실시권을 이전받아 이를 민간부문에 이전 하는 등 신탁관리단체로서의 기능을 수행하고 있다. 유동화와 관련하여 2004년 12월 신탁업법의 개정에 의하여 수탁가능재산의 범위 가 확대됨으로써 지식재산권의 신탁활용이 가능하게 되었고, 51) 지식재산권의 신탁 45) Fair Disclosure Wire, Q Iconix Brand Group Earnings Conference Call-Final, August 4, 2005, p ) Malcolm S. Dorris, The Securitization of Drug Royalties: A New Elixir?, Global Securitisation and Structured Finance 2003, p.79 ( (방문일: ). 47) Elliot A. Fishman, Securitization of IP Royalty Streams: Assessing the Landscape ( ); Soft assets and hard cash ( ); 하나금융경제연구소, 앞의 자료, 11면 참조. 48) Bowie Bonds ( ). 49) 'BRAND NEW BONDS' FOR GODFATHER OF SOUL ( ). 50) Who's Who in Bowie Bonds ( ). 51) 일본의 신탁업법의 규정도 2004년 개정 전에는 우리와 유사한 형태로 규정하고 있었는데, 이는 신탁업의 건

11 과 관련하여 영화펀드 등에서 신탁제도가 이용되는 등 최근 이에 대한 활발한 논의 가 이루어지고 있다. 먼저 저작권과 관련하여 2005년 9월에 원저작권의 관리신탁형 태로 작가 冲 方 丁 (우부카타토우)가 자신의 マルドゥックヴェロシティ 에 관한 저작 권을 신탁재산으로 하여 JDC 信 託 ( 株 )를 수탁자로 하여 신탁을 설정하였는데( ), 이 작품을 영화와 애니메이션으로 제작할 때 JDC가 수탁자로 관여하였다. 영화펀드 및 저작권신탁형태로 2005년 10월에 シネカノン이 제작 및 매수하는 희극영화를 투자대상으로 하는 것으로, JDC 信 託 ( 株 )가 수탁자로서 투자자금을 개인 으로부터 실적배당형 합동운용지정금전신탁 형식으로 모집하여 영화펀드(펀드총액 45억 엔)를 조성하였다. シネカノン이 영화의 저작권을 JDC 信 託 ( 株 )에 신탁하여(지 식재산권의 신탁) 당초 수익자로서 신탁수익권을 취득하고, 영화펀드는 신탁재산의 운용으로(지식재산권신탁의) 신탁수익권을 취득하는 이중신탁 구조로 되어 있다. 52) 또한 영화펀드의 형태로 2005년 10월에는 北 斗 の 擧 라는 제목의 희극용 영화 세 작품 및 OVA(Original Video Animation) 두 작품에 대한 투자를 목적으로 ( 株 ) 三 井 住 友 銀 行 이 수탁자로서, 개인투자가로부터 실적배당형 합동운용지정금전신탁 형 식으로 모집하여 영화펀드(1구좌 10만 엔으로 인터넷에 의한 투자, 펀드총액 5억 엔)를 조성, 해당 자금으로 영화저작권에 투자하는 형태로 있었다. 53) 이 밖에도 특 허권과 관련한 신탁으로 관리신탁형태 54) 와 관리신탁과 증권화를 겸한 형태 55) 도 이 용되 고 있 다. 3. 지식재산권의 유동화의 구조 ( 1 ) 신탁법 에 의한 유동화 앞에 서 본 것 과 같이 지식재산권의 유동화 구조로 신탁을 이용하 는 방법 을 고려 할 수 있다. 신탁이라 함은 위탁자와 수탁자가 특별한 신임관계에 기하여 위탁자 가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 전성 확보와 수익자를 보호할 목적으로 투기성, 위험성을 가지는 신탁인수에 의한 경영의 기초를 위태롭게 하지 못하도록 인수재산을 통상 안전하고 확실하게 관리처분할 수 있다고 인정되는 재산권으로 한정할 필요 가 있다는 점에 기인한다( 天 野 佳 洋, 知 財 信 託 と 金 融 實 務, 金 融 商 事 判 例 No. 1236(2006), 180면). 52) 本 格 化 大 型 化 する 知 的 財 産 信 託 と 知 財 金 融 ジャパン デジタル コンテンツ 信 託 代 表 土 井 宏 文 氏 インタ ビュー( 下 ) ( ). 이는 자금을 20 편 이상의 영화에 투자하는 것으로 하고 있고, 투자대상인 영화를 몇 개의 패키지로 한 이른바 분산투자형태 로, 리스크의 분산을 도모하는 시스템이다. 이는 또 완성된 작품에 대한 투자로, 완성리스크의 문제도 회피되 고 있고, 영화펀드의 모집에 대해서는 상품펀드법의 적용을 받는다( 天 野 佳 洋, 앞의 논문, 182면). 53) 이는 신탁재산으로 취득한 영화저작권(지분)에 관한 영화흥행수익, DVD판매, TV 방송의 허락, 기타 라이선 스로 수익을 획득하기 위한 것이다( 天 野 佳 洋, 앞의 논문, 182면). 54) 2005년 11월에トキワ 精 機 ( 株 )가 유압배관 이음새의 신제법에 관한 특허권을 관리목적으로 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 (수탁자)에 신탁을 설정한 후, 수탁자(라이선서)와 거래처(라이센시) 사이에서 トキワ 精 機 의 기술을 사용하여 제조하는 산업용 부품에 관한 라이센스계약이 체결된 것으로, 수익자인 トキワ 精 機 ( 株 )는 연간 수천만 엔의 라이센스료 수입을 얻었다( 天 野 佳 洋, 앞의 논문, 183면). 55) 2005년 11월에 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 이 수탁자로 되어 九 州 大 學 이 이끄는 벤처기업과 금속가공기술에 관련한 특 허를 받을 권리 의 수탁에 대한 합의가 이루어졌다. 수탁자는 대학 측을 대신하여 특허청에 특허등록 등의 사무대행을 하고, 실용화가 될 단계에서는 수익권을 투자가에게 판매하여 매각대금을 대학 측에 교부하기로 한 것으로, 특허권의 신탁이 아닌 특허출원 전의 특허를 받을 권리 의 신탁인 점에서 주목된다( 天 野 佳 洋, 앞 의 논문, 183면)

12 수익의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하 는 법 률관계 를 말하는 데( 신탁법 제1 조 제2 항), 신탁을 이용한 자 산유동화 구조는 신탁법상 원칙적으로 신탁목적을 자유롭게 인정하고 있기 때문에(신탁법 제5조 등 참조) 다양한 방법을 취할 수 있다. 그 유형 56) 을 보면, 첫째, 신탁수익권의 양도 형태를 들 수 있다. 이는 자산보유 자가 신탁은행에 유동화자산을 신탁하고, 그 담보에서 얻은 수익권을 특정목적회 사(SPC)에 양도하고, SPC는 수익권에 관련되는 현금흐름을 담보로 투자가에게 증 권을 발 행하는 형태 이다. 신탁을 이용한 지식재산권의 유동화는 주로 지식재산권 에 대한 신탁수익권의 판매에 의한 자금조달 형태가 될 것이다. 둘째, 차용 및 담 보설정 형태가 있다. 이는 자산보유자가 신탁은행에 유동화자산을 신탁하고, SPC 는 신탁재산을 담보로 신탁은행에 대출하는 형태이다. 이 때 신탁재산에 대하여 담보를 설정할 수 있다. 신탁은행은 차용한 자금에서 자산보유자에게 수익권의 대 부분을 상환한다. 셋째, 담보목적의 형태를 들 수 있다. 자산보유자가 신탁은행에 유동화자 산을 신탁하지만, 수 익자를 자 산보유자( 제1 수익 자) 및 S PC (제2 수익자 )로 하는 형태이다. SPC는 자산보유자에게 대출하고, 그 담보로써 신탁 수익자의 변 환을 이용한다. 즉 신탁재산에서 배당과 교부는 통상적으로 자산보유자만이 수취 하지만, 자산보유자의 신용불안이나 채무불이행사유가 발생하면 수익자가 바뀌어 SPC만이 배당 및 교부를 받는 형태이다. 특히 첫째 유형과 관련하여, 자산유동화의 목적을 자금조달이라 할 때 수익권을 유가증권화하여 유통성을 높이면 그 목적을 실현시키기가 더욱 용이할 것이다. 왜 냐하면 수익권을 유가증권화할 경우에는 수익권 양도절차의 간소화 및 양도효력 의 강화(선의취득자의 보호)라는 이점이 있다. 57) 그런데 신탁수익권 가운데에도 투자신탁 및 대출신탁의 수익권증권은 증권거래법상 유가증권이기 때문에 문제가 없지만, 그 밖의 신탁수익권은 증권거래법상의 유가증권으로 인정될 수 있는가 하 는 문제가 있다. 법률은 국채증권 등과 유사하거나 이와 관련된 것으로서 시행령 이 정하는 것을 유가증권으로 정의하고 있다(증권거래법 제2조 제1항 제9호). 또 한 시행령에서는 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행하는 수익증권, 자산유동화법 에 의한 자산유동화계획에 따라 신탁회사가 발행하는 수익증권, 간접투자자산 운 용업법에 따라 자산운용회사가 발행하는 수익증권 등을 유가증권으로 보고 있다 (증권거래법 시행령 제2조의3 제1항). 그러므로 금융기관이 위탁자로서 대출채권 을 신탁하고, 신탁은행으로부터 그 대가로써 수령한 수익권은 유가증권에 해당한 다고 하여야 할 것이다. 58) ( 2 ) 자산유동화법 에 의한 유동화 자산유동화의 또 다른 방법으로는 자산유동화법 59) 에 기한 것이 있다. 자산유동 56) 신탁을 활용한 이하의 세 가지 유동화구조에 대하여는, 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 175면 참조. 57) 時 友 聰 郞, 信 託 を 利 用 した 資 産 流 動 化 證 券 化 に 關 する 一 考 察, 信 託 法 硏 究 第 19 號 (1995), 66면. 58) 동지: 広 瀬 義 州 桜 井 久 勝, 編 著, 앞의 책, 162면

13 화전문회사는 자산유동화 60) 업무를 영위하는 회사로, 상법상 유한회사의 형태를 말 한 다( 자산유동화법 제2 조 제5 호, 제1 7 조 제1 항). 유동화전 문회사 는 자산유동화계 획 에 따라, 1 유동화자산의 양수 양도 또는 다른 신탁회사에의 위탁, 2 유동화자산 의 관리 운용 및 처분, 3 유동화증권의 발행 및 상환, 4 자산유동화계획의 수행 에 필요한 계약의 체결, 5 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차 입, 6 여유자금의 투자, 7 기타 1 내지 6의 업무에 부수하는 업무를 행한다(자 산유동화법 제2 2 조). 자산유동화법은 유동화자 산을 자 산유동화의 대 상이 되 는 채권 부 동산 기 타의 재 산권을 말한다고 하고 있기 때문에(동법 제2조 제3호), 지식재산권도 유동화자산 의 범주에 넣어 자산유동화법을 적용시킬 수 있다고 본다. 따라서 유동화전문회사 는 유동화자산의 양수 양도 등을 받아 이를 관리 운용 및 처분하거나, 유동화증권 을 발행할 수 있다. 이 과정에서 특정목적신탁(STC)을 활용할 수 있다. 이는 자산유동화법의 규정 에 따라 설정된 신탁 형태로, 자산의 유동화를 하기 위한 목적으로 신탁계약체결 시 자산보유자가 취득하는 신탁수익권을 분할함으로써 복수의 자에게 이를 취득 시키는 것을 목적으로 하는 형태이다. 61) 자산보유자와 신탁회사 사이에 체결된 신 탁계약에 기해 신탁수익권을 분할하여 수익증권으로 투자자에게 판매함으로써 자 산의 유동화를 도모하는 제도로, 기본적인 틀은 특정목적회사를 이용한 자산의 유 동화와 거의 유사하다. 62) 여기서 특정목적신탁계약의 수탁자는 신탁회사 등이 아 니면 안된다(자산유동화법 제22조, 제23조 참조). 여기에서 말하는 신탁회사 등은 특정목적신탁의 수탁자인 신탁회사 또는 신탁업무를 영위하는 은행 기타 금융기 관을 의미한다고 보아야 할 것이다. 한편 특정목적신탁계약에 있어서 신탁회사가 수탁할 수 있는 자산에는 지식재산권이 포함된다고 본다. 63) 59) 이 법은 금융기관과 일반기업의 자금조달을 원활하게 하여 재무구조의 건전성을 높이고 장기적인 주택자금의 안정적인 공급을 통하여 주택금융기반을 확충하기 위하여 자산유동화에 관한 제도를 확립하기 위하여 제정되 었기 때문에(동법 제1조), 지식재산권의 유동화를 염두에 둔 것은 아니다. 그러나 유동화자산을 자산유동화의 대상이 되는 채권 부동산 기타의 재산권을 말한다고 하고 있기 때문에( 동법 제2 조 제3호), 지식재산권도 유동 화자산의 범주에 넣어 자산유동화법을 적용시킬 수 있다고 본다. 60) 자산유동화라 함은 (1) 유동화전문회사가 자산보유자로부터 유동화자산을 양도받아 이를 기초로 유동화증권 을 발행하고, 당해 유동화자산의 관리 운용 처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 일련의 행위, ( 2) 신탁업법에 의한 신탁회사가 자산보유자로부터 유동화자산을 신탁받아 이를 기초로 유동화증권을 발행하고, 당해 유동화자산의 관리 운용 처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동 화증권의 수익금을 지급하는 일련의 행위, (3) 신탁회사가 유동화증권을 발행하여 신탁받은 금전으로 자산보 유자로부터 유동화자산을 양도받아 당해 유동화자산의 관리 운용 처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동 화증권의 수익금을 지급하는 일련의 행위, (4) 유동화전문회사 또는 신탁회사가 다른 유동화전문회사 또는 신 탁회사로부터 유동화자산 또는 이를 기초로 발행된 유동화증권을 양도 또는 신탁받아 이를 기초로 하여 유동 화증권을 발행하고 당초에 양도 또는 신탁받은 유동화자산 또는 유동화증권의 관리 운용 처분에 의한 수익이 나 차입금 등으로 자기가 발행한 유동화증권의 원리금 배당금 또는 수익금을 지급하는 일련의 행위를 말한 다(자산유동화법 제2조 제1호). 61) 일본 자산유동화법 제2조 제13항 참조. 62) 小 林 秀 之 編, 著, 資 産 流 動 化 の 仕 組 みと 実 務 倒 産 隔 離 と 近 時 の 立 法 -, 新 日 本 出 版 社, 2002, 217면. 63) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 면

14 ( 3 ) 지식재산권의 유동화의 구조에 대한 규제 지식재산권을 신탁의 대상으로 할 경우, 신탁수익권의 판매가 가능하다면 유효 한 자금조달수단이 될 것이다. 신탁수익권의 양도사업 자체는 현행법상 규제대상 이 아니지만, 개개의 위탁자가 신탁수익권을 판매하면 위탁자 이외의 자가 신탁수 익권을 집합화(pooling)하여 투자자에게 판매하는 쪽이 효율적일 것이다. 또 지식 재산권의 특수 성에 의해 신탁수 익권의 판매 에 있 어서는 그 지식재산권에 대해 고 도의 지식을 가진 자가 주도할 수 있는 시장성이 구비되어 있지 않을 수도 있기 때문에, 사실상 신탁수익권을 모아 판매할 능력을 갖는 자가 지식재산권을 관리 운용하는 수탁자로 되는 경우가 많을 것이다. 한편 지식재산권의 신탁수익권을 판매할 경우 자금조달 단위가 작기 때문에 私 募 로 될 가능성이 있다. 따라서 광범한 투자자를 전제로 한 투자자보호책이 필요 하게 되는데, 이를 위해 만일 일정한 규제를 가함으로써 조달비용이 증가된다면 신탁제도가 이용되지 않을 수도 있다. 그러므로 수탁자가 신탁수익권을 판매할 경 우에 투자자보호의 관점에서 어느 정도의 규제를 가할 필요가 있다. 다만, 수탁자 가 전적으로 지식재산권만을 취급하는 경우에는 지식재산권의 특수성을 감안하여 등록제 등과 같은 최소한의 규제를 가하는 형식을 고려할 수 있을 것이다. 그리고 이 경우에도 지식재산권에 대한 전문적인 지식을 가진 사업자가 할 때에는 투자 자의 입장에서 이익상반이 될 경우 등에만 법적으로 규율할 필요가 있다 할 것이다. 4. 지식재산 유동화의 법 적 문 제와 해결방안 (1) 수동신탁의 문제 신탁은 자산유동화구조로 적절한 시스템적 성질을 갖지만, 수동신탁의 효력과의 관계에서 문제로 된다. 예컨대 지식재산에 대한 신탁 설정이 단지 신탁의 파산격 리기능과 신탁재산의 수익권에 대한 전환기능만 중시하여 이루어졌다면, 신탁계약 상 수탁자는 신탁재산의 관리에 대하여 원칙적으로 재량권을 갖지 못하게 될 것 이다. 이러한 경우 지식재산에 대한 관리 운용 처분 등은 모두 위탁자 내지 특 정의 제3자의 지시에 따르는 형태로 되기 때문에, 이러한 지식재산신탁을 신탁법 상의 유효한 신탁으로 인정할 수 있을 것인가 하는 문제가 있다. 64) 신탁이란 수익자에게 재산권을 이전하는 것을 전제로, 수탁자가 그것을 관리 처분하는 구조이다(신탁법 제1조 제2항). 따라서 수탁자가 모든 권리 의무를 지 지 않는다는 형태에 있어서는, 수탁자에게 재산권의 이전 자체가 부정되어야 할 것이고, 신탁법상 보호될 신탁재산의 독립성은 인정되지 않으며, 신탁법상의 신탁 으로서는 효력이 부정될 수 있다. 65) 결국 신탁재산의 독립성이 없는 이상 이를 전 제로 하는 파산격리기능도 인정될 수 없게 되기 때문이다. 그러나 이와 같은 구조의 경우에도 수탁자의 판단 여지가 어느 정도는 남아있기 64) 新 井 誠, 信 託 法, 有 斐 閣, 2005, 261면. 65) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 188면 참조

15 때문에 이를 부정할 필요는 없을 것이다. 66) 예컨 대 금 전채권의 유동화의 경 우 수 탁자는 신탁재산의 관리처분을 포함하여 유동화구조를 유지하기 위해 다양한 사 무를 행하고 있다. 즉 수탁자는 회수금액의 데이터와 실제로 받은 금액의 확인, 유동화 구조를 유지하기 위한 비용의 지출, 구조에 보유되어야 할 금액의 계산 등 의 절차를 거쳐, 최종적으로 투자자에게 지급한다. 또 이러한 자금의 흐름과 자산 상황을 정리한 계산서를 작성하여 투자자 등에게 교부할 의무를 부담하기 때문 에, 67) 단순 금전신탁의 경우에도 신탁으로 보아야 할 것이다. 그리고 신탁계약상 수탁자는 모든 위탁자 등의 지시에 따라 관리 운용을 한다는 특약이 존재한다 하더라도 수탁자가 부담하는 선관의무 내지 충실의무의 결과, 수탁자는 그 지시가 수익자를 명백하게 해하는 것이라면 이를 따를 필요가 없을 것이다. 그렇다면 거 기에는 수탁자에게 일정 범위에서 재량권 내지 판단의 여지가 유보되어 있다고 생각할 수 있을 것이다. 이와 같이 신탁구조에 있어서도 일정 범위내에서는 이러 한 실질적인 의무와 권한이 수탁자에게 귀속하고 있으므로, 지식재산권의 신탁으 로서의 필요최소한의 실질을 가지고 있다면 수동신탁의 경우에도 신탁성을 부정 할 필요는 없다고 본다. 68) (2) 수탁자의 이익상반에 관한 문제 지식재산권의 유동화 구조에 있어서 신탁을 활용하는 경우에는 복수신탁 간에서 의 이익상반의 문제가 있다. 신탁은행이나 신탁회사는 복수의 지식재산권을 수탁 할 수 있기 때문에, 예컨대 신탁재산으로서 영화저작권과 동일업계에서 이용된 특 허권을 복수로 받는다든지 하면 경쟁관계에 있는 지식재산권의 관리에 있어서 이 익상반이 생길 가능성도 있게 되는 것이다. 어떤 신탁에서 수탁하고 있는 특허권 의 전용실시권자의 행위가 별도로 수탁하고 있는 다른 특허의 침해로 되는 경우 등은, 명백히 자신이 수탁하고 있는 두 개의 신탁사이에서 첨예한 대립이 생기게 된다. 69) 또 동일 신탁 가운데 수익권이 우열로 나뉘어 있는 경우에도 이익상반의 문제가 될 수 있다. 신탁을 활용한 유동화구조에서 수익권을 우열로 분할하는 것은 허용 되지만, 수탁자가 어느 것을 중시할 것인가에 대한 재량권은 갖지 않기 때문이다. 종류가 다른 수익권을 조성하는 것은 수탁자에게 매우 위험하고, 어느 쪽을 우선 시키는 것이 합리적인가 하는 재량이 존재한다면 수탁자는 이익상반의 문제에 빠 질 가능성이 높아지게 된다. 70) 나아가 지식재산권을 보전할 때에도 이익상반의 문 제가 있다. 예컨대 특허권 보전의 전형적인 내용으로는 특허무효심판에 대한 대 응, 침해자에 대한 경고 및 침해소송의 제기 등을 들 수 있다. 71) 그런데 특허무효 66) 新 井 誠, 앞의 책, 261면. 67) 鈴 木 秀 昭, 信 託 の 倒 産 隔 離 機 能, 信 託 法 硏 究 第 28 號 (2003), 114면. 6 8 ) 동지: 新 井 誠, 앞의 책, 2 65면. 69) 渡 辺 宏 之, 앞의 논문, 536면; 井 上 聰, 信 託 業 務 の 多 樣 化, 信 託 第 216 號,(2003), 84면. 70) 井 上 聰, 앞의 논문, 83면. 71) 寺 本 振 透, 知 的 財 産 權 を 利 用 した 資 金 調 達 と 知 的 財 産 法 制 の 課 題, ジュリスト No.1248(2003), 30-31면(이하

16 심판에 참가하여 심판무효절차를 취하거나 침해자에 대하여 유지청구 및 손해배 상청구(특허법 제126조 및 제128조, 민법 제750조 참조)를 확실하게 하기 위해서 는 단지 특허권자로부터 관리 및 처분의 위탁을 받은 것만으로는 부족하고, 특허 권자로부터 전용실시권을 설정받아야 한다(특허법 제100조 제1항). 그러한 사정을 감안한다면 SPC가 라이선스를 받고 SPC에 대하여 계속적으로 로얄티를 지급하는 전용실시권자가 수탁자로 되는 것이 바람직할 것이다. 72) 그러나 SPC와 라이선시 의 사이에는 커다란 이익상반이 존재한다. 특허권은 소유권과 같은 대상물을 지배 하는 권리가 아니라, 타인에 의한 발명의 실시 등을 금지하는 효력을 갖는 것에 불과하다. 따라서 특허권이 소멸한다고 하여도 전용실시권자는 발명을 실시하여 업무를 계속할 수 있기 때문에, 오히려 특허권의 소멸에 의해 전용실시권자는 SPC에 대하여 로얄티를 지급하지 않아도 될 가능성이 있다. 만약 전용실시권자가 해당 특허권이 소멸한다고 하여도 경합중인 다른 회사를 의식하지 않는다면, 73) 특 허권의 보전에 최선을 다하지 않을 수도 있게 되는 것이다. 이러한 이익상반의 문 제와 적절히 특허권을 보전하도록 하기 위해서는 특허권자 또는 전용실시권자일 필요가 있는데, 전용실시권자에 있어서도 정정심판청구를 할 수 없는 점을 고려한 다 면, 특허 권 등 지식재산권의 유동화 증권화시에 특 허권의 보전 은 신탁회 사 등 에 위탁하도록 하는 방안을 고려할 수 있을 것이다. 74) 영미법상 신탁의 일반원칙에서는 수익자가 복수 존재하는 경우 수탁자는 각 수 익자를 공평하게 취급하여야 한다는 수익자공평의 원칙이 있다. 이 원칙에 관한 우리 신탁법 및 신탁업법의 규정은 존재하지 않지만, 미국 통일신탁법(Uniform Trust Code) 803에서는 수탁자는 공평의무(impartiality)를 지는 것으로 규정하고 있다. 75) 그런데 이러한 공평의무도 신탁행위에 의해 면제할 수 없는 것은 아니 다. 76) 예컨대 복수의 수익자 가운데 그 일부를 다른 자보다 유리하게 취급하여도 무방하다는 것을 신탁계약에서 명확히 정하던가, 수탁자에게 절대적인 재량권을 인정하여 일반적으로 수탁자가 공평의무에 따라 행동할 필요가 없음을 정하는 것 도 하나의 방안이 될 것이다. 이와 같이 이익충돌의 문제는, 계약에 의한 수탁자 의 책임경감이나 재량권의 확대 방식에 의해 대응할 수 있을 것이다. 77) 다만 다른 신탁 간의 이익상반의 문제는 공평의무가 아니라 충실의무의 문제로 될 것이다. 즉 수탁자가 신탁설정에 관한 거래와 다른 거래 사이의 이익상반의 입장에 놓일 경우에는 충실의무가 문제로 된다. 78) 물론 복수 신탁의 수탁자 로 되 고, 각 각의 신 앞의 논문(2) 라 함). 72) 寺 本 振 透, 앞의 논문(2), 31면. 73) 중요한 노하우 또는 기술을 독점하고 있는 경우, 제조설비에 다액의 투자를 요하는 경우, 브랜드가치가 아주 높은 경우 등이다. 74) 寺 本 振 透, 앞의 논문(2), 31면. 75) Section 803. Impartiality "If a trust has two or more beneficiaries, the trustee shall act impartially in investing, managing, and distributing the trust property, giving due regard to the beneficiaries respective interests." 76) G. W. Keeton & L. A. Sheridan, op. cit., p ) 동지: 渡 辺 宏 之, 앞의 논문, 537면; 能 見 善 久, 現 代 信 託 法 講 義 (4), 信 託 203 號 (2000), 5-6면

17 탁에 있어서 부담하는 충실의무가 상호 충돌할 경우도 충실의무의 충돌이 된다. 79) (3) 유동화증권에 대한 개시규제와 투자자 보호 현행 증권거래법은 유가증권의 종류에 대하여 규정하고 있는데, 신탁업법에 의 하여 신탁회사가 발행하는 수익증권이나, 자산유동화법에 의하여 자산유동화계획 에 따라 신탁회사가 발행하는 수익증권을 유가증권에 포함시키고 있다(동법 제2조 제1항, 동시행령 제2조의3 제1항). 이는 유가증권의 발행인으로 하여금 유가증권의 내용 등 투자자의 투자판단에 필요한 기업내용을 신속 정확하게 공시함으로써 투자자가 유가증권이나 발행회사의 실태 등을 정확하게 파악하고 투자결정을 할 수 있도록 하는 제도이다. 80) 그 주된 공시내용은 유가증권신고서, 유가증권발행실 적보고서 등과 같은 발행시장에서의 공시 등이다(증권거래법 제7조, 제8조, 제17 조, 제18조 등). 유가증권의 특색 가운데 하나는 증권을 보유함으로써 증권으로부터 생기는 이익 의 배당이 있는 점이다. 증권거래법상 유가증권의 다수는 회사의 경영활동으로부 터 생기는 이익을 대상으로 하여 배당과 이자를 지급하는 것을 목적으로 하는 증 권과 사채권이다. 그런데 자산유동화구조에 기하여 발행된 유가증권은 자산 그 자 체로부터 생긴 이익을 지급의 원천으로 하는 자산금융증권이다. 특히 자산금융형 증권은 증권의 발행자와 별도로 자금을 취득하는 위탁자나 자산보유자가 따로 존재 하고, 그 증권의 발행에 의해 조달된 자금은 주로 자산에 대한 투자로써 운용된다. 81) 그런데 증권거래법은 이른바 신탁업법에 의하여 신탁회사가 발행하는 수익증권 등 자산금융형증권에 대하여 유가증권신고서에 관한 규정을 적용하지 않고 있다 (동법 제7조, 동시행령 제3조 제2항). 따라서 이러한 투자금융형증권에 대해서는 그 특성상 발행인에 관한 정보개시가 아니라, 그 유가증권의 가치를 이루고 있는 자산의 내용에 관한 정보가 투자자에게 필요한 것이기 때문에 이에 관한 내용이 개시되어야 할 것이다. 특히 지식재산권의 경우 그에 관한 정보로서 법정사실관계 에서는 신제품 또는 신기술의 기업화, 새로운 사업의 개시, 사업상의 제휴 또는 업무상의 제휴의 종료 등이고, 발생사실관계에서는 소송의 제기 또는 판결 등에 관한 상항을 들 수 있다. 82) 또 유가증권신고서에 기재하여야 할 사항도 발행인의 사업연도가 아니라, 그 유가증권의 가치로 되어 있는 신탁재산 등의 계산기간에 제출의무를 과하여야 할 것이다. 투자자에 대하여 정보를 개시할 때에는 자산유동 화의 구조에 관여하는 발행자, 주간사, 83) 변호사 및 변리사 등의 관계자는 지식재 78) 맹수석, 앞의 논문, 면 참조. 79) 知 的 財 産 硏 究 所 編, 앞의 책, 191면. 80) 林 在 淵, 證 券 去 來 法 ( 全 訂 版 ), 博 英 社, 2006, 451면 이하. 81) 広 瀬 義 州 桜 井 久 勝, 編 著, 앞의 책, 171면. 82) 広 瀬 義 州 桜 井 久 勝, 編 著, 앞의 책, 면. 83) 주간사는 자산보유자에 대하여 증권화의 타당성 및 발행구조를 제시하고, 그에 따른 자문을 수행하는 업무를 담당하는 자로서, 자산유동화증권발행의 성공여부가 확실하지 않은 초기 상태에 더욱 중요한 역할을 수행하 게 된다(권재열, 앞의 논문, 237면)

18 간이라는 대상자산의 특성을 충분이 이해하고, 그에 내재하는 위험요소에 대한 개 시의 필요성을 검토하여 필요충분한 범위에서 알기 쉽게 기술하여야 할 것이다. 특히 지식재산의 유동화 내지는 증권화의 건전한 발전을 위하여 투자자가 안심하 고 지식재산의 증권화 상품을 구입할 수 있는 법적 환경정비가 이루어져야 할 것 이다. 84) Ⅳ. 맺음 말 지식재산권의 중요성이 강조되면서, 특히 지식재산권에 대한 관리와 활용을 어 떻게 할 것인가 하는 점이 현안과제로 대두되고 있다. 이 연구에서는 그에 대한 관 리 및 활용방안으 로 지식재산권의 신탁제도와 유동화제도에 관하 여 개 관하였 다. 2005년 개정된 신탁업법은 지식재산권을 포함한 무체재산권도 수탁가능재산으로 하고 있기 때문에, 지식재산을 신탁의 형태로 관리하면서 이를 기초로 수익증권을 발행함으로써 자금조달을 용이하게 할 수 있는 법적 기반이 마련되었다. 그런데 지식재산권은 그 가 치평가 의 곤 란성 등 여 러 가 지 특 성으로 인하 여 지식재산권의 신탁은 물론, 증권화에 있어서도 복잡한 법적 구조를 취하게 되므로, 이에 관한 깊이 있는 연구가 필요하다. 지식재산권은 가치평가 등에 관하여 전문적이고 복합적인 지식을 필요로 하기 때문에, 전문수탁기관에 이를 위탁하는 것이 보다 효율적이고 경제적이다. 이러한 이유에서 그룹기업은 물론, 벤처기업 등 개개의 기업 입장에서도 전문관리회사에 위탁하여 지식재산권을 관리할 필요가 있게 된다. 또 자금조달을 위한 측면에서도 지식재산권을 신탁하 여 이 를 기 초로 수익증 권 등 을 발 행하는 형태 로 유동화할 수 있다. 이 경우 자금조달 단위가 작기 때문에 私 募 로 될 가능성이 있으므로, 투자 자보호대책이 강구되어야 할 것이다. 그리고 지식재산을 신탁형태로 유동화할 때 고려하여야 할 사항으로는, 첫째, 수탁자에게 신탁자산의 관리 운용에 대한 실질 적인 권리가 인정되어야 한다. 둘째, 복수의 신탁간에 이익충돌을 회피하기 위한 공평의무와 충실의무가 확보되어야 한다. 셋째, 지식재산권을 기초로 한 유동화증 권에 대한 증권거래법상의 공시의무가 부과되어야 할 것이다. 84) 小 林 卓 泰, 知 的 財 産 の 証 券 化 流 動 化 取 引 に 関 する 法 的 実 務 的 諸 問 題 (1), NBL 通 巻 第 764 號 (2003), 57면