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권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? Can a Court Test the Inventive Step in a Trial to Confirm the Scope of a Patent? 구대환(Koo, Dae-Hwan) * 41) 목 차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 판시사항 1. 이 사건 특허발명 2. 피고 제품 3. 선행기술 4. 당사자들의 주장 5. 서울중앙지방법원의 판단 6. 서울고등법원의 판단 7. 대법원 2010다95390 판결 Ⅲ. 전원합의체판결에 의하여 변경된 판례와 변경사항 1. 대법원 91마540 결정 2. 대법원 98다7209 판결 (손해배상) 3. 변경사항 Ⅳ. 대법원97후2095 판결에 대한 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항 의 적용 여부 검토 1. 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항과 권리범위확인심판 사건 의 관련성 2. 대법원 97후2095 판결 (권리범위확인) 3. 권리범위확인심판에 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항의 적 용성 검토 Ⅴ. 권리범위확인심판에서 진보성 판단의 가부에 대한 학설 1. 부정설 2. 긍정설 3. 절충설 4. 결론 Ⅵ. 결론 * 서울시립대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사(PhD.).

124 정보법학 제16권 제3호 요 l 대법원은 2010다95390 전원합의체판결을 통하여 무효심결 확정 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 침해금지 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 하면 서, 침해소송법원도 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특 허발명의 진보성 여부에 대하여 심리ㆍ판단할 수 있다고 판시하였다. 그리고 나아가 서 이 전원합의체판결은 진보성 판단을 부인했던 91마540 결정 및 98다7209 판결을 변경하였다. 그런데 2010다95390 전원합의체판결이 변경하지 아니하였다고 하여, 신규성 판단 은 할 수 있으나 진보성 판단은 이를 할 수 없다고 판시했던 97후2095 판결의 판시를 그대로 적용하여 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 하지 않게 되면 권리범위를 인정하여 심판청구를 인용하는 심결을 내리게 될 것이다. 그러나 침해소송법원은 진 보성 판단을 할 수 있게 되었으므로 진보성 판단을 통하여 권리범위를 부인하여 침해 를 인정하지 않을 것이다. 결국 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성이 없는 것 이 명백함에도 불구하고 진보성 판단을 하지 않고 권리범위를 인정한 채 내리는 심결 은 무의미한 것이 된다. 따라서 권리범위확인심판에서 진보성이 결여된 것이 명백하 여 권리에 속하지 않는다는 주장이 있는 경우 그 주장의 당부를 판단하기 위한 전제 로서 법원은 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 하여야 할 것이다. 약 주 제 어 l 대법원, 권리범위확인심판, 무효심판, 권리남용, 신규성, 진보성, 권한분배의 원칙, 행정행위 의 공정력, 공지기술제외의 원칙, 자유기술의 항변 Ⅰ. 서론 최근 대법원은 2010다95390 전원합의체판결(이하, 전원합의체판결이라 한다)을 통하여 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초 한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당 하여 허용되지 아니한다 고 하면서, 침해소송법원도 특허권자의 청구가 권리남용 에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 판단하기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리ㆍ판단할 수 있다고 판시하였다. 1) 그리고 나아가서 대

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 125 법원은 91마540 결정 2) 및 98다7209 판결은 3) 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경한다고 하였다. 이 전원합의체판결이 있기 전, 대법원은 한 동안 침해소송 등에서 일부 판결에서 는 진보성 판단을 할 수 있다는 전제 하에서 진보성을 판단하고 그 결과에 따라 침해 여부를 판단하거나 권리의 범위를 확인하는가 하면, 4) 다른 판결에서는 무효 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 권리의 효력을 부인할 수 없다는 이유로 진보성 판단을 할 수 없다고 함으로써 일관성이 없었다. 이러한 상황에서 어떤 학 자는 특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검 토 라는 논문을 통하여 특허침해소송 및 권리범위확인심판(이하, 침해소송 및 권 리범위확인심판을 침해소송등이라 한다)에서 법원이 특허발명에 대한 진보성을 판단할 필요가 있음을 주장하였다. 5) 그는 앞의 논문에서 특허발명에 진보성 결여 가 명백한 경우에 무효심결 확정 전이라 하더라도 침해소송법원이 권한분배의 원 칙이나 행정행위의 공정력을 중시하기보다는, 추가로 무효심판을 강요하지 않게 되어 소송경제를 도모하고 실체적 진실에 부합하는 판결을 통하여 정의와 형평의 이념을 구현할 수 있도록 발명의 진보성을 판단할 필요가 있다고 하였다. 6) 그리고 1) 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 (특허권침해금지및손해배상). 2) 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정. 3) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결. 4) 침해소송 등에서 진보성을 판단한 사례로는, 대법원 1991.3.12. 선고 90후823 판결(권리범위 확인), 대법원 1991.10.25. 선고 90후2225 판결 (권리범위확인), 대법원 1993. 2. 12. 선고 92 다40563 판결, 대법원 1994. 11. 10. 선고 93마2022 결정 (침해금지가처분), 대법원 1996. 11. 12. 선고 96다22815 판결 (가처분이의), 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결 (권리 범위확인), 대법원 1997. 5. 30. 선고 96후238 판결 (권리범위확인), 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후686 판결 (권리범위확인), 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 (권리범위확인), 대 법원 2003다30265 판결, 대법원 2006다46124 판결 등이 있다. 대법원 2000다69194 판결에 서는 무효심결의 확정 이전이라도 특허침해소송법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한 지 여부를 판단할 수 있다고 함으로써 진보성 판단을 인정하는 태도를 보였다. 5) 구대환, 특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 산 업재산권법학회, 産 業 財 産 權 第 35 號, 2011.8. 44면 ( 대법원은 전원합의체판결을 통하여 침 해소송 등에서 진보성 결여가 명백한 경우에 신규성은 물론 진보성도 판단할 수 있다는 입장 을 명확히 할 필요가 있다. ). 6) 권한분배의 원칙 이란 (한국, 일본, 독일에서는) 특허를 부여하고 특허를 다시 무효로 하는 것은 특허청이 담당하고 특허의 권리범위 해석은 법원이 담당하도록 권한이 분배되어 있다 는 것이다. 행정행위의 공정력 이론 이란 무효심결은 대세적 효력을 가지는 형성행위이므 로 무효심결이 확정되기 전까지는 하자 있는 특허라도 다른 절차에서 유효한 것으로 간주하

126 정보법학 제16권 제3호 당시 대법원 판결에 일관성이 결여되어 침해소송법원이 진보성 판단을 할 수 있는 지의 여부가 불명확하므로, 그러한 상황을 타개하기 위하여 침해소송법원이 진보 성 판단을 할 수 있다는 취지를 대법원이 전원합의체판결로 밝힐 필요가 있다고 주장하였다. 이에 대하여 일부 학자는 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 하게 되면 무효심판 기능을 훼손하고 나아가 권리범위확인심판에 과도한 법적 무게를 준다는 문제를 들어 반대의견을 제시하기도 하였다. 7) 그러나 침해소송 등에서 특 허발명의 진보성 판단이 필요하다는 점에 대하여는 많은 학자들이 의견을 공유하 고 있었다. 8) 이 전원합의체판결은 이러한 상황을 바로잡기 위한 목적에서 비롯된 것이라는 점에서 시기적으로나 내용적으로 적절하다고 볼 수 있다. 9) 그런데 이 전원합의체 판결은 권리범위확인 사건으로서 진보성 판단을 부인한 대법원 97후2095 판결은 변경하지 않은 채 남겨 두었다. 10) 대법원 97후2095 판결에서 밝힌 바와 같이 권리 여야 한다는 것이다. 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 특허법원, 특허소송연구(제4집), 2008. 12. 232-235, 248-249면; 구대환, 특허침해소송 및 권리범위확 인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 26-29, 43-45면. 7) 정태호, 권리범위확인심판에서의 진보성결여에 근거한 특허무효 및 특허권남용 판단에 관 한 비판적 고찰, 企 業 法 硏 究 第 25 卷 第 1 號, 2011.3, 470면. 8) 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 전남대학교 법학연구소, 법학논총 제28 집 제2호, 2008.12, 203면 ( 특허무효의 항변 또는 권리남용의 항변에서 진보성이 결여된 것 이 명백한 경우에 침해법원은 일본처럼 원고의 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는 것으로 해석된다. ), 안원모, 무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변, 산업재산권 법학회, 산업재산권 제27호, 254면 ( 진보성 없음이 명백한 경우에 침해소송법원에서 이를 판단할 수 있다고 하여도 결론에 있어서 기존 대법원의 태도와 크게 다르지 않다. ), 최성준, 무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부, 정보법 판례백선(I), 박영사, 2006, 133-134면. 9) 침해소송 등에서 진보성 판단을 부인한 판례로는 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 (특허 권침해금지가처분), 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 (손해배상), 대법원 97후2095 판결 (권리범위확인)이 있다. 대법원 91마540 결정의 판시는 침해 여부 판단에서 신규성 판 단은 인정하면서도 진보성 판단은 부인한 대표적인 판례이다. 그러나 신규성 판단에 진보성 판단을 무리하게 포함시킴으로써 신규성과 진보성의 개념 구분을 모호하게 만들었다는 비판 을 받기도 한다. 이수완, 특허의 무효와 침해, 118-119면 참조; 권택수, 권리범위확인심판과 진보성의 판단, 박영사, 특별법연구 제7권, 2005. 831-832면, 각주 60; 최성준, 특허침해 소송과 특허무효, 인권과 정의, 279호, 대한변호사협회, 70면, 각주 80. 中 山 信 弘, 靑 林 書 院, 註 解 特 許 法, 2000, 427면 참조. 침해소송에서 진보성 판단을 부인한 일본 판결은 中 山 信 弘, 註 解 特 許 法, 755-756면에 소개되어 있다. 10) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결(권리범위확인).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 127 범위확인심판에서 법원이 진보성 판단을 할 수 없는 것이라면, 설령 특허발명에 진보성이 없는 것이 명백하다 할지라도 권리를 부인할 수 없고 권리가 유효하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하는 한 권리범위확인심판청구를 인용하 여야 할 것이다. 11) 그러나 97후2095 판결이 변경되지 않았다는 이유로 권리범위확인심판에서 특허 발명에 진보성이 없는 것이 명백한 경우에 심판청구를 인용하는 심결을 내린다 하 더라도 심판청구인이 이 심결을 가지고 침해금지등의 소송을 제기하면 침해소송법 원은 진보성 판단을 통하여 권리범위를 부인할 것이기 때문에 권리범위확인심결은 그 의미를 상실하게 된다. 더욱이 권리범위확인심판은 당사자가 소송으로 가기 전 에 분쟁해결수단으로서 효과적으로 이용되고 있는 현실을 고려할 때 권리범위확인 심판에서 진보성 판단을 하지 않는다면 그 심결은 신뢰를 상실하게 될 것이다. 12) 그렇다면 전원합의체판결에 의하여 변경되지 아니한 대법원 97후2095 판결은 권 리범위확인심판 사건의 판례로서 어떠한 위치에 서게 되는 것인지에 대한 의문이 남게 된다. 이 논문은 이러한 의문에서 출발한 것으로서, 전원합의체판결의 판시내 용을 대법원 97후2095 판결에 적용할 수 있는지를 검토하고 그 적용범위를 정하는 데 그 목적이 있다. 이를 위하여 아래에서는 전원합의체판결의 진보성 판단에 관 한 판시내용, 이 판결에서 변경한 대법원 91마540 결정 및 98다7209 판결의 내용과 실질적으로 변경된 사항, 그리고 대법원 97후2095 판결의 내용과 적용범위를 검토 하도록 한다. 11) 권리범위확인심판 이란 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위 를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말한다. 특허법 (제11117호 2011.12.02) 제135조(권리 범위확인심판) 제1항. 12) 특허법원의 소제기 사건은 2010년 528건(결정계 175건, 당사자계 심판 353건)이었다. 정종 한 외 2인, 특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구, 지식재산연구 제7권 제2호(2012년 6월) 56, 61면; Koo Daehwan, Trial to Confirm the Scope of a Patent, National Institute of Science Communication and Information Resources, Journal of Intellectual Property Law, 2012.05. pp. 185-186. 지난 6년 간(2005-2010) 권리범 위확인심판 청구건수는 5,510건으로 매년 평균 918건이다. 이는 2010년 특허법원의 전체 소 제기사건의 1.7배가 넘고, 전체 당사자계 사건(18,358건)의 30%를 차지한다.

128 정보법학 제16권 제3호 Ⅱ. 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 판시사항 여기서는 전원합의체판결의 배경과 주된 판시내용을 검토하기로 한다. 1. 이 사건 특허발명 특허권침해금지 및 손해배상에 관한 2010다95390 사건의 특허발명(발명의 명칭: 드럼세탁기의 구동부 구조, 출원일: 1999. 10. 18. 출원번호: 특허 1999-45,088, 특허 번호: 제457,429호, 특허등록일: 2004. 11. 5.) 중 이 논문의 주제와 직접 관계되는 특허발명은 특허청구범위 제31항의 발명(이하, 이 사건 발명이라 한다.)이므로 아 래에서는 이 사건 발명에 한정하여 살펴보기로 한다. 이 사건 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 드럼세탁기의 구동부 구조를 개 선하여 모터의 구동력이 드럼에 직접 전달되도록 함으로써 소음 및 고장, 에너지 낭비 요소를 줄이는 한편, 세탁력의 향상을 도모할 수 있도록 새로운 구조의 드럼 세탁기 구동부 구조를 제공 하는 것이다. 특허청구범위에 기재된 이 사건 발명은 아래와 같다. 제25항에 있어서, 상기 서포터의 후단부는 상기 터브 후벽부로부터 노출되어 있는 상기 베어링 하우징의 후단부 외주면에 밀착됨을 특징으로 하는 드럼세탁기 의 구동부 구조 (삭제된 청구항 25: 캐비닛 내측에 설치되는 터브와, 상기 터브 내 측에 설치되는 드럼과, 상기 드럼에 축연결되어 모터의 구동력을 드럼에 전달하는 샤프트와 상기 샤프트를 지지하기 위한 베어링과, 상기 드럼을 회전시키기 위하여 스테이터와 로터로 구성된 세탁기에 있어서, 상기 터브는 플라스틱 재질로 형성하 고, 상기 베어링을 지지하기 위하여 중앙부가 원통형으로 형성된 금속재질의 베어 링하우징과, 상기 플라스틱 재질의 터브에 상기 금속재질의 베어링 하우징이 인서 트 사출된 터브 후벽부와, 상기 터브 후벽부에 고정되는 서포터와, 상기 스테이터 의 외주면을 감싸도록 형성된 로터와 상기 로터의 중심부가 상기 드럼과 연결된 샤프트와 직접 연결되도록 구성하고, 상기 베어링 하우징의 후단부는 상기 플라스 틱 터브의 후벽부로부터 노출되도록 그 일부가 돌출되고, 상기 서포터의 후단부는 상기 터브 후벽부에 의해 감싸지지 못하고 외부로 노출되는 베어링 하우징의 후단 부 외주면상에 대향되도록 구성됨을 특징으로 하는 드럼세탁기의 구동부 구조) 위의 청구범위 기재내용을 통하여 볼 때 이 사건 발명은 다음의 요소로 구성되

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 129 어 있다. (1) 캐비닛 내측에 설치되는 플라스틱 재질의 터브, 터브 내축에 설치되는 드럼, 스테이터와 그 외주면을 감싸도록 형성된 로터로 이루어진 모터, 로터의 중 심부와 드럼에 축으로 연결되어 모터의 구동력을 드럼에 전달하는 샤프트, 샤프트를 지지하기 위한 베어링, 베어링을 지지하기 위하여 중앙부가 원통형 으로 형성된 금속재질의 베어링하우징, 터브후벽부에 고정된 서포터의 구성 (이하 제1구성 ) (2) 베어링하우징이 터브후벽부에 인서트 사출된 구성 (이하 제2구성 ) (3) 베어링하우징의 후단부 일부가 터브 후벽부로부터 돌출되어 터브후벽부에 의해 감싸지지 못하고 외부로 노출되도록 하고, 노출베어링하우징의 후단부 외주면에 서포터의 후단부가 밀착되도록 하는 구성 {이하 제3구성 (또는 서포터ㆍ하우징 밀착구성 )} 2. 피고 제품 피고는 다음과 같이 기재되어 있는 드럼세탁기를 제조ㆍ판매하고 있다. 모터의 구동력이 드럼에 직접 전달되도록 하는 드럼세탁기에 있어서, 캐비닛 내측에 설치되는 터브(수조), 터브 내측에 설치되는 드럼, 드럼에 축 연결되어 모터 의 구동력을 드럼에 전달하는 샤프트, 샤프트를 지지하기 위한 베어링, 베어링을 지지하기 위한 베어링 하우징, 드럼을 회전시키기 위한 스테이터와 로터, 터브 후 벽부에 고정되는 서포터(보강판)의 구성을 가지면서, 터브 후벽부에 베어링 하우징 을 인서트 사출한 구성, 터브의 후벽부와 후벽부상에 결합되는 스테이터 사이에 후벽부의 외곽형상과 거의 동형을 이루며 스테이터의 체결시 터브 후벽부에 고정 되는 서포터의 구성, 서포터 후단부가 터브 후벽부로부터 노출되어 있는 베어링하 우징의 외주면에 일부 구간에 접촉되어 있는 구성, 서포터의 중앙부와 외주면 사 이에는 터브 후벽부에 대향되는 복수의 수평면(H1 H4)이 형성되고 터브 후벽부 측으로 돌출되는 제1돌출부(P1) 및 스테이터 측으로 돌출되는 제2돌출부(P2)가 형 성되는 구성, 그리고 서포터에 형성된 수평면의 높이가 서포터의 전단부에서 후단 부 측으로 갈수록 높게 되어 가는 구성을 가진 드럼세탁기

130 정보법학 제16권 제3호 3. 선행기술 이 사건 발명에 대한 선행기술에는 다음 3개가 있다. 선행기술 1: 1999. 2. 25. 공개된 공개특허공보 특1999-13456호에 게재된 드럼식 세탁기 라는 명칭의 모터 직결식 드럼세탁기에 관한 발명. 선행기술 2: 1999. 7. 21. 공개된 영국 공개특허공보 2,333,300에 게재된 세탁기 의 개선된 플라스틱 터브 라는 명칭의 간접 구동식 드럼세탁기에 관한 발명. 선행기술 3: 1996. 3. 12. 공개된 일본 공개특허공보 특개평 8-66581에 게재된 전 자동 세탁기 라는 명칭의 수직형 세탁기에 관한 발명. 4. 당사자들의 주장 원고는, 피고가 원고의 이 사건 발명의 각 구성요소를 포함하는 피고 제품을 제 조ㆍ판매함으로써 원고의 특허권을 침해하였으므로 피고는 침해금지 및 폐기청구 에 응할 의무가 있다고 주장하고 있다. 이에 대하여 피고는, 피고 제품은 이 사건 발명의 구성요소 가운데 일부 구성을 포함하고 있지 아니하여 그 권리범위에 속하지 아니하고, 원고의 이 사건 발명은 그 출원 전에 공지된 선행기술과 동일한 발명으로서 신규성이 없어 그 권리범위를 주 장할 수 없으며, 선행기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성 이 없어서 원고가 이와 같이 무효인 이 사건 발명에 기하여 피고에게 이 사건 청구 를 하는 것은 권리남용에 해당하고, 그렇지 않다고 하더라도 피고 제품은 자유기술 에 해당하므로 원고의 이 사건 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하고 있다. 5. 서울중앙지방법원의 판단 서울지방법원은 2007가합63206 판결에서 이 사건 발명의 기술적 특성을 다음과 같이 인정하면서, 나아가 이 사건 발명은 공지기술(선행기술 1, 2, 3)과 13) 비교할 때 기술구성이 상이하고 작용효과도 현저하게 진보된 것으로서 진보성이 인정된 다고 하였다. 14) 이 사건 발명은 수평의 축을 중심으로 회전하는 드럼에 의하여 세탁이 이루어 13) 선행기술 2: GB2333300 (A)-1999-07-21; 선행기술 3: 전자동세탁기 (http://tokkyoj.com/data/tk1996-66581.shtml). 14) 서울중앙지방법원 2009.10.14. 선고 2007가합63206 판결(특허권침해금지및손해배상).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 131 지는 드럼 방식 및 모터의 구동력이 풀리나 벨트 등을 통하지 않고 드럼의 회전축 에 직접 전달되도록 하는 직접 구동 방식을 채용한 세탁기 에 관한 것으로, 종래의 모터의 구동력을 모터 풀리와 드럼 풀리 및 벨트를 이용하여 드럼에 간접적으로 전달하는 방식의 드럼세탁기 에서 고장 및 소음 발생 가능성이 많고 에너지 낭비 요소가 많으며 스테인리스 재질의 터브로 인하여 단가가 비싸고 중량이 많이 나가 는 등의 문제를 해결하고, 동시에 종래(선행기술1: 발명의 명칭: 드럼식 세탁기, 1999. 2. 25. 공개된 공개특허공보 특1999-13456호)의 드럼 및 직접 구동 방식의 세탁기 에서 터브 후벽부에 스테이터가 직접 체결되는 경우 모터의 진동으로 인하 여 체결부위의 파손 또는 변형으로 스테이터의 동심도가 유지되지 않는 문제, 베 어링하우징과 터브를 별도로 제작하는 경우 조립이 어려울 뿐만 아니라 베어링하 우징 전체가 터브 외측으로 돌출되어 많은 공간을 차지하게 되는 문제, 베어링 하 우징 일측만 나사로 지지되기 때문에 진동에 취약한 문제를 해결하기 위하여, 플 라스틱 재질의 터브(2)에 금속 재질의 베어링 하우징(7)이 인서트 사출된 터브 후 벽부(200) 및 터브 후벽부(200)와 스테이터(14) 사이에 고정되는 서포터(17) 의 구성을 채택하여 드럼세탁기의 구동부 구조를 개선한 점에 특성이 있다. 6. 서울고등법원의 판단 이에 대하여 서울고등법원은 2009나112741 판결에서 15) 당업자라면 선행기술로 부터 이 사건 발명을 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 진보성을 인정할 수 없는 것이어서 그 특허가 무효로 될 것이 명백하므로 이에 기초한 원고의 이 사건 청구 는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판단하였다. 7. 대법원 2010다95390 판결 대법원은 2010다95390 판결에서 침해소송법원이 특허발명의 진보성을 판단할 수 있는지의 여부에 대하여 다음과 같은 취지로 판시하였다. (1) 진보성이 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있다는 이유로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도 록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자 에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이 15) 서울고등법원 2010.9.29. 선고 2009나112741 판결.

132 정보법학 제16권 제3호 의 형평에도 어긋난다. (2) 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부 정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없 는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 특허권침해소송법원도 특허 권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다. (3) 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 침해소송에서 당 연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되 는 범위에서 이를 변경한다. Ⅲ. 전원합의체판결에 의하여 변경된 판례와 변경사항 여기서는 전원합의체판결에 의하여 변경된 사항이 권리범위확인심판에 적용할 수 있는 것인지를 검토하는 기초를 마련하기 위하여 전원합의체판결에 의하여 변 경된 판례와 이들 판례에서 변경된 사항을 확인해 보도록 한다. 1. 대법원 91마540 결정 진보성 판단을 인정한 대법원 90후2225 판결이 있은 지 6개월 후 대법원 91마 540 결정 16) 사건에서 대법원은 신규성 판단은 가능하다고 하면서도 진보성 판단 을 할 수 없다는 입장으로 선회하였다. 이 사건 신청인은 인터페론의 제조방법 에 관한 특허 제22546호, 17) 발현 비히클의 제조방법 에 관한 특허 제23595호, 18) 형 16) 대법원 1992.6.2. 자 91마540 결정 (특허권침해금지가처분). 17) 특허 제22546호 발명( 인터페론의 제조방법 )의 청구범위는 다음과 같다. 어떤 전서열도 수반하지 않는 성숙 인체 백혈구 인터페론의 아미노산 서열로 구성되는 폴리펩타이드를 발 현시킬 수 있는 복제성 대장균 발현비히클에 의해 형질전환된 대장균을 배양하여 성장시켜 상기 폴리펩타이드를 발현시킨 후, 상기 폴리펩타이드를 회수함을 특징으로 하여, 어떤 전서 열도 수반하기 않는 성숙 인체 백혈구 인터페론의 아미노산 서열로 구성되는 폴리펩타이드 를 제조하는 방법. 18) 특허 제23595호 발명( 발현 비히클의 제조방법 )의 특허청구범위는 다음과 같다. 글리코실 화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, E, F, H, I 및

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 133 질전환된 미생물의 제조방법 에 관한 특허 제23596호에 19) 대한 특허권을 보유하 고 있는 자로서, 피신청인의 인터페론 제조방법은 신청인의 특허권 제조방법과 그 구조 및 작용 효과가 동일 또는 유사한 것이므로 그 제조, 판매 등의 금지를 바라 는 가처분신청을 제기하였다. 원심(서울고등법원 1991.7.29. 자 90라109 결정)은, 피신청인의 인터페론 제조방 법은 신청인의 특허 제23595호와 현저한 차이가 있어 그 기술적 구성 및 사상을 달리하는 것이고, 신청인의 특허 제22546호 및 제23596호는 당업자가 선행기술 (1980.3.27. 발행 Nature Vol, 281, pp.544-548)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것 이므로 진보성이 결여되어 특허무효사유에 해당하여 특허무효심결을 기다릴 것 없이 무효라고 판단하여 가처분신청을 기각하였다. 여기서 선행기술은 제1공정: 사람 백혈구 세포로부터 올리고d(T)셀롤로즈 크로마토그라피로 총세포 mrna를 분리하고, 제2공정: 역전사효소에 의하여 총세포 상보적 DNA(cDNA)를 제조한 후, 제3공정: 인터페론 유전자를 분리하고, 제4공정: trp프로모터에 연결시켜 재조합 플 라스미드를 만들고, 제5공정: 대장균에 삽입하여 대장균속 미생물의 형질을 전환 시킨 후, 제6공정: 형질전환체를 대량 배양시켜 이로부터 인터페론을 회수하는 방 법 에 관한 것이다. 이에 대하여 대법원은 특허법은 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도 록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 무효심판에 의하여 특허를 무 효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다고 전제하고, 그렇지만 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 코드화한 이중 나선 DNA 서열을 플라스미드 내에 삽입시키고, 이 서열을 트립토판 프로모터와 작동적으로 연결시킴 을 특징으로 하여 형질전환체 대장균중에서 글리코실화 되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론A, B, C, D, E, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 발현시킬 수 있는 플라스미드를 제조하는 방법. 19) 특허 제23596호 발명( 형질전환된 미생물의 제조방법 )의 특허청구범위는 다음과 같다. 발 현 조절요소에 작동적으로 연결된 클리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹중에서 선택된 성숙 인체백혈구 인터페론을 코드화한 유전자를 함유하는 플라스미드로 대장균 속의 미생물을 형질전환시킴 을 특징으로 하여, 클리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체백혈구 인터페론 A, B, C, D, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 생성 할 수 있는 대장균 형질전환체를 제조하는 방법.

134 정보법학 제16권 제3호 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없는데, 이것은 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 신규성이 없는 경우 그렇다는 것 이지, 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권 리범위를 부정할 수는 없다 고 판시하였다. 20) 또 나아가서 대법원은 특허발명의 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것으로서 신규성의 문제와 그것이 진보성 의 문제는 구별되어야 한다고 하면서도, 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많으므 로 발명이 공지공용의 것이라 함은 신규성이 없는 경우뿐 아니라 진보성이 없는 경우도 포함하는 것이므로 이러한 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정 할 수 있다고 판시하고, 특허 제22546호 및 제23596호는 선행기술에 의하여 신규 성을 상실한 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없기 때문에 이들 특허에 대한 침 해를 인정할 수 없다고 판단하였다. 대법원 91마540 결정은 침해 여부 판단에서 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단은 부인한 대표적인 판례라고 할 수 있는데, 이러한 논리를 따르기 위하여 신 규성 판단에 진보성 판단을 무리하게 포함시켰다고 할 수 있다. 21) 2. 대법원 98다7209 판결 (손해배상) 대법원은 2001년 98다7209 판결 22) 에서도 91마540에서와 같이 진보성 판단을 부 인하였다. 이 사건 고안의 청구범위는 다음과 같다. 도장하고자 하는 관(6)의 출구(7)에 소음기(8)가 일단에 부착된 투명호스(9)를 착탈자재하게 연결하여 에폭시수지 도장피막(12)를 투명호스(9)의 외부에서 보고 도장하고자 하는 관(6)의 도장 상태를 식별할 수 있는 관내면의 도장확인구 대법원은 91마540 결정의 법리를 그대로 원용하여, 권리의 일부 또는 전부가 출 원 당시 공지공용인 경우에는 무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 진보성이 없 는 경우까지 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다 고 기술한 후, 원심(서울고법 20) 대법원 1964.10.22. 선고 63후45 판결; 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 판결. 21) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결도 같은 취지로 판시하고 있다. 中 山 信 弘, 註 解 特 許 法, 427면 참조; 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 241면 ( 진보성 의 영역이라고 볼 수 있는 경우도 신규성의 개념에 포함시켜 판단하고 있다. ) 22) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 (손해배상).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 135 1997. 12. 24. 선고 97나13810 판결)이 등록고안(고안의 명칭: 관 내면 도장 확인구, 등록번호 제60612호, 등록일자: 1991. 11. 19.)과 엔피씨공법 시공매뉴얼 에 기재되 어 있는 기술을 대비하여 진보성을 부인하는 잘못을 저질렀다고 지적하였다. 그리 고 대법원은, 91마540 결정에서와 같이 진보성에 앞서 신규성을 부인하는 방식을 채택하여, 이 사건고안과 엔피씨공법 시공매뉴얼 의 기술을 대비하여 이 사건고안 은 진보성에 앞서 신규성을 인정하기 어렵기 때문에 그 권리범위를 인정할 수 없 다고 판단하였다. 3. 변경사항 대법원 91마540 결정과 대법원 98다7209 판결에서 이 논문과 관련한 주요 판시 내용을 정리하면 다음과 같다. (1) 특허법은 무효심판절차를 거쳐 특허를 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로 특허는 일단 등록된 이상 무효심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 무효사 유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다. (2) 그런데 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특 허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 그러나 이것은 특허 발명의 일부 또는 전부가 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 진 보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다. (3) 특허발명의 신규성과 진보성은 구별해야 하지만 이들은 서로 유기적 관계에 있는 것으로서 그 한계를 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많고, 공지공용의 것 은 공지공용의 기술과 이 기술로부터 이루어진 것으로서 공지공용 기술에 명백히 근사하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 것을 포함한다. 따라서 이러한 공 지공용의 기술은 진보성에 앞서 신규성을 부정할 수 있다. 23) 그런데 전원합의체판결은 위 91마540 결정과 98다7209 판결에서 특허법은 특허 23) 침해소송에서 진보성 판단을 할 수 없다고 한 일본 판결은 中 山 信 弘, 註 解 特 許 法, pp.755-756에 소개되어 있다. 이수완 판사는 이러한 판시를 신규성의 개념을 넓게 사용한 것 으로 이해하려고 노력하면서도 이러한 판결들이 신규성과 진보성의 개념 구분을 모호하게 만들었다고 지적하고 있다. 결국 이와 같은 판단은 신규성 판단에서 진보성까지 판단하였다 는 비판을 피하기 어려울 것이다. 이수완, 특허의 무효와 침해, 118-119면 참조; 권택수, 권 리범위확인심판과 진보성의 판단, 박영사, 특별법연구 제7권, 2005. 831-832면, 각주 60; 최성준, 특허침해소송과 특허무효, 인권과 정의, 279호, 대한변호사협회, 70면, 각주 80.

136 정보법학 제16권 제3호 가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무 효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없 어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결 이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다 라고 판시하고 있음을 볼 때, 위 (1)의 내용을 변경한 것으로 볼 수는 없고, 위 (2)와 (3)의 내용을 변경한 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 전원합의체판결의 관점에서 (2)와 (3)의 내용을 변경한다면 다음 (2 ) 및 (3 )와 같이 될 것이다. (2 ) 그런데 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 그리고 이것은 특허발명의 일부 또는 전부가 신규성이 없는 경우는 물론 진보성이 없는 경우에도 법원이 다른 소송절차에서 권리범위를 부인할 수 있다. (3 ) 특허발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적 관계에 있는 것으로서 그 한계 를 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많지만 이들은 서로 구별해야 하는 것이고, 공지공용의 것은 공지공용의 기술과 이 기술로부터 이루어진 것을 포함한다. 따라 서 공지공용의 기술과 동일성의 것은 신규성을 부정하고 공지공용의 기술로부터 이루어진 것은 진보성을 부정할 수 있다. 이와 같이 출원당시 공지공용의 것은 공지기술이고 공지기술에는 신규성이 없는 기술뿐 아니라 진보성이 없는 기술도 포함되므로 특허권과 상관없이 누구나 자유 롭게 실시할 수 있는 기술은 신규성이 없는 기술은 물론이고 진보성이 없는 기술 도 포함한다. 따라서 전원합의체판결에 따르면 특허발명에 진보성이 없어 무효심 결에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우 (권리남용에 해당하는지의 여부를 살피 기 위한 전제로서) 진보성 판단을 할 수 있고 그 결과 진보성 결여가 확인될 경우 특허발명의 권리범위를 부인할 수 있다고 해석해야 할 것이다. Ⅳ. 대법원 97후2095 판결에 대한 전원합의체판결의 진보성 판단 관 련 사항의 적용 여부 검토 1. 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항과 권리범위확인심판 사건의 관련성 대법원은 2010다95390 전원합의체판결에서 신규성은 있으나 진보성이 없는 경 우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 137 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선 고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한 다 24) 고 판시하였다. 그런데 대법원 97후2095 판결은 25) 침해소송이 아니라 권리범위확인심판사건이 라는 점에서 차이가 있기는 하지만, 이 판결에서도 진보성 판단을 부인하였다는 점에서는 91마540 결정 및 98다7209 판결과 동일함에도 불구하고 전원합의체판결 은 이 판결을 변경하지 않았다. 따라서 97후2095 판결에 있어서 전원합의체판결의 견해에 배치되는 사항은 이를 변경하여야 하는 것인지의 여부가 불확실하다고 할 것이다. 즉, 전원합의체판결이 변경하지 않았을 뿐 아니라, 권리범위확인심판의 청 구는 침해금지청구와는 다른 것으로서 그것만으로 권리행사라고 할 수는 없는 것 이기 때문에 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다는 입장을 유지하 여야 하는지, 아니면 침해소송법원이 진보성 판단을 할 수 있고 그 결과 특허가 무 효로 될 것이 명백한 경우 이를 기초로 한 권리행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 한 취지를 고려하여, 진보성 결여로 무효로 될 것이 명백한 권리에 기초 하여 권리범위확인심판을 청구하였을 때 진보성 판단을 통하여 권리범위를 부인 하여야 하는 것인지 불명확하다. 한마디로, 97후2095 판결은 변경되지 않았으므로 이에 따라 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 부인하여야 하는가 아니면 전원 합의체판결의 취지를 고려하여 진보성 판단을 인정하고 그 결과 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 권리범위를 부인하여야 하는가의 문제이다. 아래에서는 이에 대 한 검토를 하기 전에 먼저 대법원 97후2095 판결을 살펴보기로 한다. 2. 대법원 97후2095 판결 (권리범위확인) 대법원 97후2095 판결이 있기 전 대법원은 다수의 판결에서 침해 여부 판단의 전제로서 특허발명의 무효 여부를 가리기 위하여 진보성을 판단하였다. 26) 그러나 이러한 일련의 판결에도 불구하고 대법원은 97후2095 판결에서 27) 다시금 91마540 24) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결 (특허권침해금지및손해배상). 25) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 (권리범위확인). 26) 대법원 1994.11.10. 자 93마2022 결정 (실용신안권침해금지가처분); 대법원 1996. 11. 12. 선 고 96다22815 판결 (가처분이의); 대법원 96후238 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 (권리범위확인); 대법원 1997.2.12. 선고 92다40563 판결 (특허권침해금지가처분); 대법원 1998.2.13. 선고 97후686 판결 (권리범위확인); 대법원 1998.2.27. 선고 97후2583 판결 (권리 범위확인).

138 정보법학 제16권 제3호 결정의 법리에 따라서 진보성 판단을 부인하였다. 91마540 사건의 실용신안등록고 안(고안의 명칭: 세척기, 실용신안등록출원 1992년 555호, 출원일: 1992. 01. 16. 실 용신안등록 제80237호, 등록일: 1994. 05. 24.)의 청구범위는 다음과 같다. 세척자루(14)를 구비한 세척기(10)에 있어서, 상기 세척자루(14)의 일단부에는 양측면에 돌조(11a)가 형성된 다수의 삽입봉(11)이 형성된 하고정대(12)와, 상기 삽 입봉(11)이 삽입되는 다수의 삽입공(13a)이 형성된 상고정대(13)가 부착되어 솔(20) 을 용이하게 고정할 수 있는 것을 특징으로 하는 세척기 이고, 확인대상고안은 다음과 같다. 세척자루(14 )의 일단에 상고정대(13 )가 부착되고 상고정대에는 다수의 삽입공 (13a)이 형성되고, 상기 삽입공에 삽입되며 일면에 돌조(11a )가 형성된 다수의 삽 압봉(11 )이 형성된 하고정대(12 )로 구성되어 솔을 상고정대와 하고정대 사이에 놓고 하고장대를 상고정대의 삽입공 내로 삽입된 하고정대의 삽입봉(11 )은 돌조 에 의해 후퇴하지 않으므로 영구적으로 결합되는 구조로 솔의 부착이 편리한 효과 가 있는 세척솔 원심(95항당268 심결) 28) 을 맡은 특허청 항고심판소는 등록고안을 인용고안 (1977. 10. 6. 공개된 일본국 공개실용신안공보 소52-131871호)과 비교할 때 진보성 이 없는 이유를 다음과 같이 설명하였다. (1) 등록고안은 세척자루에 솔을 용이하게 고정시키기 위한 것으로서, 하고정대 (12)는 양측면에 돌조(11a)가 있는 다수의 삽입봉(11)을 형성하고, 상고정대(13)는 삽입봉(11)이 삽입되는 삽입공(13a)을 형성하여 하고정대(11)와 상고정대(13) 사이 에 솔(20)이 협착되도록 한 구성이고, 인용고안은 보지간(5)의 중앙에 요부( 凹, 7)가 양측면에 있는 삽입판(6)을 돌설하고, 기간(2, 基 杆 )에 감삽공(4)을 형성하여 보지 간(5)과 기간(2)사이에 걸레가 협착되도록 한 구성이어서 양 고안은 기본적인 기술 구성이 동일하고, 그 작용효과에 있어서도 세척자루에 솔이나 걸레를 용이하게 협 착할 수 있도록 한 것으로서 양자가 동일하다. (2) 다만 양 고안에 차이가 있다면 등록고안은 다수의 삽입봉으로 협착되도록 한 구성임에 반해 인용고안은 1개의 삽입편으로 협착되도록 기간(등록고안에서의 상 고정대)의 내부를 오목하게 형성한 점이라 하겠으나, 이와 같은 삽입봉(11) 개수의 차이는 하고정대(12)와 상고정대(13)의 구조에 따라 적의 선택할 수 있는 단순한 27) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 (권리범위확인). 28) 특허청 항고심판소 1997. 6. 10. 자 95항당268 심결(권리범위확인).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 139 설계변경에 지나지 않는 것이다. 특허청 항고심판소는 심결일과 같은 날 등록고안에 대한 무효심판에서 29) 진보 성 결여로 무효심결이 내려져 등록고안의 권리범위를 인정할 수 없기 때문에 확인 대상고안은 등록고안과 대비할 필요도 없이 등록고안의 권리범위에 속하지 아니 한다고 판단하였다. 이에 대하여 97후2095 사건에서 대법원은 91마540 결정의 판시내용을 그대로 원 용하여 다음과 같이 설시하였다. 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등 록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효 로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효 라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용 의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정 할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술 에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신 규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용 이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다. 30) 대법원은 비록 무효심판에서 무효심결이 있었다 하더라도 심결이 확정되지 아니 한 이상 권리범위확인심판에서 등록고안의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없음 에도 불구하고 원심은 확정되지 아니한 무효심결에 따라 등록고안의 권리범위를 부정하는 잘못을 저질렀다고 항고심판소의 결정을 탓하였다. 그러면서도 대법원은 등록고안과 인용고안을 비교하여, 91마540에서와 같이, 등록고안의 진보성에 앞서 신규성 자체를 인정할 수 없어 등록고안의 권리범위를 인정할 수 없다고 판단하였 다. 31) 그런데 심결이 확정되지는 않았지만 일단 무효심판에서 무효심결이 있었다 29) 특허청 항고심판소 1997. 6. 10. 자 95 항당 269(실용신안등록무효심판). 30) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결(권리범위확인(실)), 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 참조. 31) 이와 같이 무효심결이 내려졌다 하더라도 심결이 확정되지 아니한 이상 특허권의 무효를 전 제로 특허권의 권리범위를 부정할 수는 없다고 하는 취지의 판시는 대법원 1998. 12. 22. 선 고 97후1016, 1023, 1030 판결에서도 확인할 수 있다.

140 정보법학 제16권 제3호 고 하는 것은 무효심판에서 특허가 무효로 될 것이 명백한 것이라고 할 수 있을 것이므로 전원합의체판결의 관점에서 볼 때 이러한 경우에는 진보성 판단을 할 수 있다고 보았어야 할 것이다. 판결의 주요 판시사항 이 논문의 주제와 관련하여 대법원 97후2095 판결의 주요 판시사항을 정리하면 다음과 같다. (1) 실용신안법은 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 실용신안은 일단 등록된 이상 무효심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 무효 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 당연무효라고 판단할 수 없다. 따라서 비록 무효심판에서 무효심결이 있었다 하더라도 이 심결이 확정되지 아니한 이상 권리범위확인심판에서 등록고안의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없다. (2) 다만 실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용인 경우에는 무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 그러나 이는 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 진보성이 없는 경우까지 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다. (3) 이 사건 고안이 인용고안과 형태에 있어서 차이가 있지만 그러한 형태의 변 경 때문에 특별한 작용효과상의 진보를 가져온 것도 아니므로 이 사건 고안 은 진보성에 앞서 신규성 자체가 인정되기 어렵다. 판결의 검토 97후2095 판결은 32) 기본적으로 대법원 91마540 판결에 33) 따라서 행정행위의 공 정력 및 권한분배의 원칙을 중시하면서도 대법원 81후56 판결의 취지에 따라 무효 심결 유무와 상관없이 권리범위를 인정할 수 없는 경우가 있지만 그것은 신규성이 없는 경우에 그런 것이고 진보성이 없는 경우에도 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 하였다. 그 이유로서 대법원은 진보성은 신규성이 있음을 전제로 하는 것이고, 신규성의 문제와 그것이 공지기술로부터 용이하게 생 각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되는 것이기 때문이라고 하였다. 32) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 (권리범위확인). 33) 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 결정(특허권침해금지가처분).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 141 그런데 이와 같이 진보성의 문제를 신규성의 문제와 구별하여 신규성의 경우에 는 다른 소송절차에서 신규성이 없음을 이유로 권리범위를 인정할 수 있지만 진보 성이 없다는 이유로 법원이 다른 절차에서 권리범위를 당연히 부인할 수는 없다고 한 이유는, 신규성 판단은 당업자 수준의 지식이 요구되지 않는 반면, 진보성 판단 은 발명이 속하는 업계의 통상의 지식을 가진 자가 공지된 기술로부터 해당 발명 을 용이하게 실시할 수 있는 것인지의 여부를 판단하여야 하는 것으로서 당업자 수준의 지식이 요구된다는 점에서 다르다고 생각했기 때문이라고 사료된다. 그러나 진보성 판단과 마찬가지로 신규성 판단도 선행발명과 완전히 일치하는 그대로 의 실시가 아닌 한, 당업자 수준의 기술적 전문지식을 요하는 것이라는 점 에서는 유사하고, 진보성 판단이 다소 넓은 범위 내에서의 비교인데 반하여 신규 성 판단은 상대적으로 좁은 범위 내에서의 판단이라는 점에서 차이가 있을 뿐이 다. 34) 더욱이 좁은 범위 내에서 두 발명 간의 동일성 여부를 판단하는 신규성 판단 이 상대적으로 넓은 범위 내에서의 창작의 용이성 여부를 판단하는 진보성 판단에 비하여 단순하거나 용이한 것이라고 단정할 수도 없는 것이다. 35) 또한 신규성이 없든 진보성이 없든 자유기술로서 누구나 자유로이 이용할 수 있는 기술이라는 점 에서는 동일한데 신규성이 없는 특허에 대하여는 권리범위를 인정하지 않으면서 도 진보성이 없는 특허에 대하여는 권리범위를 인정하는 것도 불합리하다. 36) 34) 진보성 판단은 비교의 대상을 해당 기술분야로 한정해야 하지만 신규성 판단은 그렇지 않다. 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009, 168-169면. 김원준 교수는 EPO에서는 해당 기술 분야 의 범위를 국제특허분류(IPC)의 클래스(Class)까지로 본다고 한다.; 임호, 신규성 판단에 있 어서 동일성의 범위, 124-125면; 박승문, 발명의 진보성에 관한 소고, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999, 16면; 양영환, 권리범위확인심판의 실무, 지식재산21, 특허청, 2000.11. 138-139면 참조; 신규성 판단과 진보성 판단의 구별의 곤란성 및 진보성 판단시 기술분야의 한정에 관하여는, 구대환, 특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 34-36면. 35) 신규성 판단도 진보성 판단과 같이 전문기술지식을 필요로 하는 어려운 작업이라는 점에 대 하여는, 임호, 신규성 판단에 있어서 동일성의 범위, 저스티스 通 卷 99 號, 2007.8, 125면. (신규성 판단이 진보성 판단보다 어려울 수도 있다. 신규성 판단은 동일성만을 판단하는 것 이기 때문에 심사대상 발명과 관련이 없는 분야의 기술도 신규성을 부정하는 선행기술이 될 수 있다. 그래서 신규성 판단은 진보성 판단에 비하여 고려할 선행기술의 범위가 넓다.); 양 영환, 권리범위확인심판의 실무, 지식재산21, 특허청, 2000.11. 138-139면; 구대환, 특허 침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 12면 참조. 36) 임호, 신규성 판단에 있어서 동일성의 범위, 저스티스 通 卷 99 號, 2007.8, 123-124면. (특허법 이 특허요건으로서 진보성을 요구하는 이유는 신규성을 요구하는 이유와 같다. 즉, 신규성은

142 정보법학 제16권 제3호 그런데 91마540 결정에서처럼 신규성 판단과 진보성 판단의 차이를 설시하고 엄 연하게 이들을 구별해 놓고서도 신규성 판단에 진보성 판단을 포함시키는 것은 신 규성 판단과 진보성 판단의 영역을 희석시키는 것으로서 적절한 방식이라고 할 수 없다. 이와 마찬가지로 법원이 다른 소송절차에서 특허발명의 신규성 판단을 통하 여 권리범위를 부인하는 것은 인정하면서도 진보성 판단은 이를 인정하지 않는 것 은 불합리하다. 3. 권리범위확인심판에 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항의 적용성 검토 여기서는 권리범위확인심판 사건인 대법원 97후2095 판결에 전원합의체판결의 진보성 판단 관련 사항의 적용성 여부를 검토해 보기로 한다. 전원합의체판결은 침해소송법원의 진보성 판단을 인정하였다. 그런데 침해소송 법원의 진보성 판단은 인정하면서 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 인정하 지 않는 것은 모순을 야기한다. 예를 들어 특허권자가 권리범위확인심판과 침해소 송을 동시에 제기하였을 때 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다는 이유로 권리범위를 인정하여 청구를 인용하지만 침해소송에서는 진보성 판단을 통하여 권리범위를 부인하여 침해를 부인하게 될 것이다. 또한 특허권자가 권리범 위확인심판을 먼저 청구하고 그 결과를 가지고 침해소송을 제기하려고 하는 경우 에도 문제가 발생한다. 즉, 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 부인한 결과로 권 리범위를 인정하여 권리범위에 속한다는 심결을 내리면 특허권자는 이 결과를 가 지고 침해소송을 제기할 수 있다. 그러나 침해소송법원은 진보성 결여가 명백한 특허를 기초로 하는 권리행사는 권리남용으로서 허용될 수 없다고 할 것이기 때문 이다. 한편, 진보성이 결여된 것이 명백하다고 하더라도 진보성 판단을 하지 않은 채 물론 진보성이 없는 기술에 특허권을 부여한다면 일반공중은 이를 자유롭게 이용할 수 없어 기술발전을 도모하는 특허제도의 취지에 반하기 때문이다.) 한편, 과거 특허법에서는 신규성 과 진보성을 따로 구별하지 않았다. 구특허법 (제1293호 1963.3.5) 제2조: 신규의 발명을 한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 동법 제5조 제2항: 이 법에서 신규의 발명이라 함은 다음 각호에 해당하지 아니하는 것을 말한다. 1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 사용된 것, 2. 특허출원전에 국내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있 는 정도로 기재된 것; 신규성 판단은 인정하면서도 진보성 판단은 인정하지 않는 불합리에 대하여는, 구대환, 특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 36-38면 참조.

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 143 권리범위확인심판청구를 인용하는 심결을 내리는 경우 특허발명을 실시하고 있는 자가 심결을 신뢰하고 특허권자의 요구를 받아들이는 것도 문제다. 특허권자가 침 해소송을 제기했더라면 실시자는 침해 혐의로부터 벗어날 수 있었을 것이기 때문 이다. 침해소송과 권리범위확인심판이 침해 여부를 다툰다는 점에서 일치함에도 불구하고 진보성 판단의 가부를 달리함으로써 이들의 결과가 반대로 나오는 것은 불합리하다. 따라서 권리범위확인심판이고 전원합의체판결에서 변경의 대상으로 지목되지 않았다는 이유로 전원합의체판결의 주요판시 내용과 배치되는 법리를 권리범위확인심판에 적용하는 것은 불합리한 결과를 가져온다. 결국 권리범위확인 심판에 대한 대법원의 97후2095 판결도 2010다95390 판결의 취지에 따라서 특허발 명의 진보성 판단을 할 수 있는 것으로 해석하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 따라서 앞의 97후2095 판결의 주요 판시사항 (1), (2), (3)의 내용을 전원합의체판 결의 관점에서 변경할 필요가 있다고 보아야 할 것이다. 그렇다면 전원합의체판결 은 위 판시사항 (1)과 같은 취지를 판시하고 있으므로 판시사항 (1)의 내용은 변경 되었다고 볼 수 없고, 판시사항 (2)와 (3)의 내용이 변경되었다고 할 수 있으므로 전원합의체판결의 취지에 맞도록 판시사항 (2)와 (3)의 내용을 변경시키면 아래 (2 )와 (3 )와 같은 내용이 될 것이다. (2 ) 다만 실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용인 경우에는 무효심 결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없고 이는 신규성이 없는 경우 는 물론 진보성이 없는 경우도 마찬가지다. (3 ) 이 사건 고안이 인용고안과 형태에 있어서 차이가 있지만 그러한 형태의 변 경 때문에 특별한 작용효과상의 진보를 가져온 것도 아니므로 이 사건 고안 은 그 진보성을 인정할 수 없다. Ⅴ. 권리범위확인심판에서 진보성 판단의 가부에 대한 학설 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에 권리범위확인심판에서 특허발명이 진보성이 결여되어 있다는 이유로 그 권리범위를 부정할 수 있는지에 관하여 학설 은 긍정설, 부정설, 절충설로 나뉘어 있다. 37) 이들을 순서대로 살펴보기로 한다. 37) 긍정설과 부정설은 특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 174-175면을 참고하고, 긍정설, 부정 설, 절충설에 대한 설명은, 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 190-192면과 김 태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 234-241면을 참고한다.

144 정보법학 제16권 제3호 1. 부정설 부정설은 특허무효의 심결이 확정되지 않는 한 침해소송이나 권리범위확인심판 등에서 진보성의 결여를 이유로 하는 무효의 항변은 허용되지 않는다는 견해이 다. 38) 특허법원이 2002년 발행한 특허재판실무편람 (이하, 특허재판실무편람 (2002)라 한다.)에 따르면 특허법원의 실무는 부정설의 입장을 따르고 있다. 그리고 대법원은 97후2095 판결 이후, 대법원 1998.2.13. 선고 97후686 판결, 대법원 1997.7.22 선고 96후1699 판결, 대법원 1997.5.30. 선고 96후238 판결, 대법원 1991.12.27 선고 90후1468, 1475 판결, 대법원 1991.10.25. 선고 90후2225 판결 등에 서 부정설의 입장을 취하고 있다. 부정설의 주된 논거는 권한분배의 원칙과 행정 행위의 공정력 이론이다. 부정설은 신규성 판단과 진보성 판단은 서로 다른 것이고 신규성 판단은 진보성 판단에 비하여 용이하다는 것을 전제로 하는 것이다. 그렇지 않고 신규성 판단도 진보성 판단처럼 기술적 전문지식이 요구될 만큼 어려운 것이라고 한다면 이들을 구분하여 신규성 판단은 인정하면서 진보성 판단은 이를 인정하지 않는 것은 불합 리하다. 그런데 신규성 판단에 있어서 동일성의 폭을 넓게 설정하면 신규성 판단 은 사실상 진보성 판단과 유사한 것이 된다. 따라서 부정설에 따르기 위해서는 신 규성 판단과 진보성 판단의 기준이 명확히 구별되어 있어야 한다. 2. 긍정설 긍정설은 특허법 제133조에서 규정하고 있는 무효사유는 일반 행정법 이론상의 당연무효사유에 해당되어 행정행위의 공정력이 미치지 않는다고 보고 당연무효를 인정하여야 한다는 견해이다. 39) 긍정설은 공지기술 그 자체(즉, 신규성이 없는 기 술)는 물론 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술(즉, 진보성이 없는 기술) 도 자유기술에 속한다는 점에서는 동일한 것이고 이러한 기술은 특허권의 범위에 속하지 않도록 하여 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 하여야 기술발전을 목적으 로 하는 특허제도의 취지에 부합한다는 사고에 입각하고 있다. 40) 또한 긍정설은 38) 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 191면. 39) 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 191-192면. 40) 유대종, 특허무효사유와 특허권 남용, 産 業 財 産 權 第 21 號, 2006.12, 44면 (신규성이 없는 영역과 진보성이 없는 영역은 아무런 차별을 두어서는 안 된다).

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 145 무효사유가 있는 특허권에는 행정행위의 공정력을 인정할 수 없고 무효심결이 확 정되기 전이라 하더라도 무효심판을 통하여 무효로 될 개연성이 높은 이상, 침해 로 인정할 수 없다고 본다. 41) 유영일 판사는 특허재판실무편람(2002) 에서 부정설이 가져올 수 있는 모순을 지적하고 있다. 즉, 신규성은 있으나 진보성이 없는 특허발명에 대하여 무효심판과 권리범위확인심판이 동시에 계속되어 있다가 같은 날 심결하는 경우, 부정설에 따 르면 무효심판에서는 진보성 결여로 특허가 무효로 판단되지만 권리범위확인심판 에서는 확인대상발명이 특허권의 범위에 속한다고 하게 되는 모순된 상황에 도달 할 수 있기 때문이라고 설명하고 있다. 또한 특허침해소송에서도 무효심결이 확정 되기 전까지는 권리의 효력을 부인할 수 없는 것이므로 진보성이 결여된 발명에 대한 특허를 유효한 권리로 취급하여 침해를 인정할 수밖에 없는 불합리가 발생하 기 때문이라고 한다. 3. 절충설 침해쟁송에서의 진보성 판단에 원칙적으로 긍정적 또는 부정적 입장을 취하면서 도, 다양한 현실적, 이론적 근거에 따라 예외를 인정하려는 견해들이다. 42) 아래에 서는 이들에 대하여 간단히 소개하기로 한다. 권리범위확인심판에서 진보성 판단이 가능하다는 설은 특허의 무효 여부는 무효 심판에 의하여 결정하게 한 것인데, 이것은 기술전문가 집단에 의하여 무효를 선 언할 수 있도록 한 것이다. 따라서 특허청의 기술전문가 집단이 권리범위확인심판 에서 진보성 판단을 통하여 권리의 무효를 판단할 수 있다는 것이다. 무효심판과 권리범위확인심판을 동시에 판단하는 경우에 예외적으로 권리범위 확인심판에서도 진보성 판단을 할 수 있어야 한다는 설은 무효심판에서는 진보성 41) 이러한 긍정설 중에서도 진보성이 없는 것이 명백한 경우에 권리범위를 부정해야 한다는 견 해도 있다. 성기문, 공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제, 특허소송연 구(제2집), 특허법원, 2001, 251면, 최성준, 특허침해소송과 특허무효, 인권과 정의(279호), 1999년 11월호, 73면, 유대종, 특허무효사유와 특허권 남용, 産 業 財 産 權 第 21 號, 2006.12, 44면에서 재인용. 42) 권리범위확인심판에서의 진보성 판단 가부에 대한 상세한 설명은, 김태현, 권리범위확인심 판의 본질과 진보성 판단의 가부, 223-251면 참조. 절충설에 대한 설명은 김태현, 권리범위 확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 238-242면 참조; 김원준, 특허침해소송에서 무효항 변에 관한 고찰, 192면.

146 정보법학 제16권 제3호 판단을 하여 권리를 무효로 하는 반면, 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다면 권리가 유효한 것을 전제로 심판청구를 인용하게 되는 모순을 방지하기 위해서 권리범위확인심판에서도 진보성 판단이 필요하다는 것이다. 즉, 무효심판 의 결과와 권리범위확인심판의 결과를 일치시키기 위해서는 권리범위확인심판에 서도 진보성 판단이 필요하다는 설이다. 침해소송에서는 진보성 판단을 할 수 있으나 권리범위확인심판에서는 할 수 없 다는 설은 침해소송에서는 소송경제의 측면과, 신규성 판단을 인정하는 판례와의 형평성의 측면에서 진보성 판단이 필요하지만, 권리범위확인심판은 확인대상발명 과의 관계에서 특허권의 권리범위를 확인하는 절차로서 무효심판을 관장하는 특 허청에 제기된 것인데, 특허법에서 정하고 있는 무효심판절차 외에서 무효 여부를 판단하는 것은 적절하지 않을 뿐 아니라 권리범위확인심판에 과도한 법적 무게를 부여하게 되어 적절하지 않다는 것이다. 진보성이 없는 것이 명백한 경우에만 진보성 판단을 할 수 있다고 하는 설은 권 리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없는 것을 원칙으로 삼으면서도 신규성 이 결여된 것만큼이나 진보성이 결여된 것이 명백한 경우에는 그 하자가 중대하고 명백하므로 진보성 판단이 가능하다는 것이다. 이 견해는 무효심판절차를 특허법 에서 규정하고 있는 한, 원칙적으로 권리범위확인심판에서 진보성 판단은 할 수 없는 것이지만 진보성 결여가 명백한 경우에까지 진보성 판단을 할 수 없다는 이 유로 권리범위를 인정하게 되면 실체적 진실에 부합하지 아니하는 심결에 이르는 등 불합리한 결과가 발생하므로 이를 방지하기 위하여 진보성 판단이 필요하다는 것이다. 4. 결론 이미 권리범위확인심판은 물론 침해소송에서 신규성 판단을 통하여 권리범위를 부인하거나 기재불비, 실시불가능 등의 무효 사유를 판단하여 권리범위를 부인할 수 있다. 또한 하자 있는 특허권의 행사를 금지하여 형평의 이념을 구현하고, 신규 성 결여에 의한 무효사유 인정과 균형을 도모하며, 분쟁을 신속히 해결한다는 관 점에서 진보성 판단을 하는 것이 타당하다고 할 것이다. 43) 43) 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 249, 251면.

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 147 Ⅵ. 결론 침해소송에서 진보성 판단을 하게 된 이상, 이러한 상황에서 권한분배의 원칙이 나 행정행위의 공정력 이론에 입각하여 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없다고 하는 것은 논리적으로나 현실적으로나 불합리하게 되었다. 그런데 대법 원 97후2095 판결은 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 판단을 부인하였음 에도 불구하고 전원합의체판결은 이를 변경하지 아니하였다. 전원합의체판결이 변 경한 두 사건(대법원 91마540 결정, 대법원 98다7209 판결)은 특허권침해금지가처 분과 손해배상 사건으로서 특허권의 행사에 해당하지만, 97후2095 판결은 권리범 위확인심판 사건으로 권리행사의 예비적 단계에 해당하여 서로 사건의 성질이 다 르기 때문에 변경되지 아니한 것으로 사료된다. 그런데 변경되지 아니하였다고 하여 97후2095 판결을 그대로 적용하여 권리범위 확인심판에서 진보성 판단을 하지 않게 되면 권리범위를 인정하여 심판청구를 인 용하는 심결을 내리게 될 것이다. 그러나 이러한 심결이 내려지더라도 침해소송법 원은 진보성 판단을 할 수 있게 되었으므로 진보성 판단을 통하여 권리범위를 부 인하여 침해를 인정하지 않을 것이다. 결국 권리범위확인심판에서 특허발명에 진 보성이 없는 것이 명백함에도 불구하고 진보성 판단을 하지 않고 권리범위를 인정 한 채 내리는 심결은 무의미한 것이 된다. 따라서 비록 권리범위확인심판이 권리 의 행사에 해당하지 않고 피고에게 인용된 심결에 따라 직접적으로 어떤 법률행위 를 이행하여야 하는 의무를 부과하는 것이 아니지만, 권리범위확인심판의 결과를 기초로 자신의 권리범위를 확인한 권리자는 이를 가지고 권리행사에 착수하거나 로열티 협상을 시도할 가능성이 높다. 이 점에서 권리범위확인심판은 권리행사를 위한 예비적 단계라고 볼 수 있는 것이므로 침해소송과 같은 선상에서 판단하여야 할 것이다. 따라서 권리범위확인심판에서 진보성이 결여되어 권리가 무효로 될 것 이 명백하여 권리에 속하지 않는다는 주장이 있는 경우 그 주장의 당부를 판단하 기 위한 전제로서 법원은 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 하여야 할 것이 다. 44) 이러한 결론에 입각하여서 볼 때 앞에서 권리범위확인심판 사건인 97후2095 판결의 주요 판시사항을 (2 )와 (3 )의 내용으로 변경한 것은 타당하다. *논문최초투고일: 2012년 11월 15일; 논문심사(수정)일: 2012년 12월 14일; 논문게재확정일: 2012년 12월 21일 44) 같은 견해로는 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 249, 251면.

148 정보법학 제16권 제3호 참 고 문 헌 [판례] 대법원 1964.10.22. 선고 63후45 판결 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 판결. 대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정. 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결(권리범위확인(실)) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016, 1023, 1030 판결 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결. 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 (특허권침해금지및손해배 상). 서울고등법원 2010.9.29. 선고 2009나112741 판결. 서울중앙지방법원 2009.10.14. 선고 2007가합63206 판결(특허권침해금지및손해배 상). 특허청 항고심판소 1997. 6. 10. 자 95 항당 269(실용신안등록무효심판). [논문] 구대환, 특허침해소송 및 권리범위확인심판에서의 진보성 판단의 필요성에 대한 검토, 산업재산권법학회, 産 業 財 産 權 第 35 號, 2011.8. 권택수, 권리범위확인심판과 진보성의 판단, 박영사, 특별법연구 제7권, 2005. 김원준, 특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰, 전남대학교 법학연구소, 법학 논총 제28집 제2호, 2008.12 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 특허법원, 특허소송연 구(제4집), 2008. 12. 박승문, 발명의 진보성에 관한 소고, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999 안원모, "무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변", 산업재산권법 학회, 산업재산권 제27호 양영환, 권리범위확인심판의 실무, 지식재산21, 특허청, 2000.11. 임호, 신규성 판단에 있어서 동일성의 범위, 저스티스 通 卷 99 號, 2007.8 정종한 외 2인, "특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구", 지식재산연구 제7권 제2호(2012년 6월)

구대환 : 권리범위확인심판에서는 법원이 진보성 판단을 할 수 없는가? 149 정태호, "권리범위확인심판에서의 진보성결여에 근거한 특허무효 및 특허권남용 판단에 관한 비판적 고찰", 企 業 法 硏 究 第 25 卷 第 1 號, 2011.3 최성준, "무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는 지 여부", 정보법 판례백선(I), 박영사, 2006 최성준, 특허침해소송과 특허무효, 인권과 정의, 279호, 대한변호사협회 Koo Daehwan, Trial to Confirm the Scope of a Patent, National Institute of Science Communication and Information Resources, Journal of Intellectual Property Law, 201205 [서적] 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009 中 山 信 弘, 靑 林 書 院, 註 解 特 許 法, 2000

150 정보법학 제16권 제3호 Abstract The Korean Supreme Court in a unanimous en banc decision (hereinafter, En Banc Decision) (Supreme Court en banc Decision 2010Da95390 Decided January 19, 2012) held that Korean civil courts could dismiss a patent injunction or damages claim for a patent abuse even before a patent is formally invalidated by the Intellectual Property Tribunal of the Korean Intellectual Property Office (KIPO) when it was obvious that the patent would be invalidated in Invalidation Trial of Patent, and that civil courts could decide whether the patented invention had an inventive step when there was an argument that the patent injunction or damages claim based on the patent without an inventive step was a patent abuse. Furthermore, the En Banc Decision overruled Supreme Court Order 91Ma540 decided June 2, 1992 and Supreme Court 98Da7209 decided March 23, 2001, which held that in the patent infringement litigation where an inventive step did not exist, although novelty existed, the court should not reject the scope of the right unless the patent invalidation decision was finalized in the separate proceedings. On the other hand, the En Banc Decision did not overrule Supreme Court 97hu2095 decided October 27, 1998 in which the Korean Supreme Court ruled that the Tribunal of the KIPO in a Trial to Confirm the Scope of a Patent could not decide whether the patented invention had an inventive step, and that the Tribunal should not reject the scope of the right. If the Tribunal does not examine the inventive step of a patented invention even if the invention has no inventive step, the Tribunal will accept the argument of the plaintiff of the trial. However, the court in infringement litigation will examine the inventive step requirement and deny the scope of the patent. This makes the decision by the Tribunal in a Trial to Confirm the Scope of a Patent meaningless. Therefore, it is necessary that the Tribunal or the courts in a Trial to Confirm the Scope of a Patent decide whether a patented invention has an inventive step when the defendant argues that the patented invention has no inventive step and thus the patent is invalid. Keywords: Korean Supreme Court, Trial to Confirm the Scope of a Patent, Invalidation Trial of Patent, Patent Abuse, Novelty, Inventive Step, Allocation of Power, Principle of Considering Prior Art, Protest of Free Technology