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5 Contents 1 차시 지식재산권과특허제도 차시 발명의종류 차시 특허를받을수있는발명 차시 특허를받을수있는발명 차시 출원과명세서의작성 차시 출원인을위한제도 차시 특허권의범위 차시 청구범위해석과침해 차시 실시권과침해대응 차시 심판소송및해외출원 217

6 특허법

7 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 01 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 지식재산권과특허제도 9 차시 10 차시

8 1차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 저작권도지식재산권에포함된다. 정답 : O 해설 : 지식재산권은특허권, 실용신안권, 상표권, 및디자인권과같은산업재산권과저작권을포함하는개념이다. 2) 특허제도는발명의공개가선행되어야권리를허용하는구조를가지고있다. 정답 : O 해설 : 특허제도는발명의공개의대가로독점권을주는구조이다. 독점권을받기위해서는반드시발명을공개하여야하기때문에공개된발명을기초로새로운개량기술들이도출될수있다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 지식재산권의의미를이해할수있다. 2) 지식재산권의종류와그차이점을이해할수있다. 3) 특허제도의기본원리를이해할수있다. 4) 특허제도의중요성을이해할수있다.

9 1차시 LESSON I. 지식재산권의의미와종류 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 2 차시 3 차시 case story 4 차시 5 차시 Case 6 차시 1990년대초 A 대학의이교수는컴퓨터워드프로세서로한글과영어가혼용되는논문을작성하고있었다. 한글에서영어로 ( 또는영어에서한글로 ) 변환하기위해서는한 / 영쉬프트키를눌러야하는데, 이를누르지않아자주오타가발생하는것을알았다. 이를개선하기위해고민하다가오타가발생하는경우자동으로변환시켜주면좋겠다는생각을하고아래와같은알고리즘을가지는한영자동변환소프트웨어를만들었다. 제1단계 : 스페이스키또는엔터키와같은어절을분리할수있는키가입력될때까지입력된키에대응하는한글어절또는영문어절을생성한다. 제2단계 : 상기제1단계에서생성된한글어절또는영문어절에대하여한글조합규칙또는영문필요조건을만족하는지판단하여한 영모드의판정을수행한다. 제3단계 : 상기제2단계에서판정된결과에따라상기어절의문자표현을그대로유지하거나, 한 영또는영 한으로전환한다. 7차시 8차시 9차시 10차시 이교수는한영자동변환소프트웨어를다른사람들이따라서하지못하도록권리로서보호를받으려고하는데소프트웨어를저 작권으로보호를받아야할지특허권으로보호를받아야할지고민하고있다. 어떤권리로보호를받아야할까? Select 1: 소프트웨어와관련된발명은특허권으로보호를받지못하므로저작권으로만보호를받을수있다. Select 2: 소프트웨어자체는저작권으로보호받고이를구현하는알고리즘은특허권으로보호를받을수있다. Answer 소프트웨어는저작권과특허로서보호가가능하나, 보호의대상에있어서는차이가있다. 구체적으로저작권은소프트웨어의표현적요소 ( 예컨대, 소스코드 ) 를그보호대상으로하지만, 특허법은소프트웨어에구현된기술적사상 ( 예컨대, 알고리즘 ) 을보호대상으로한다. 따라서, 동일한알고리즘이라하더라도소프트웨어가다른표현 ( 소스코드 ) 으로구현된경우에는저작권침해로인정되지않지만특허침해에는해당되기때문에, 일반적으로소프트웨어는특허를통해강력히보호될수있다. 다만, 우리나라의경우에는소프트웨어그자체는특허대상이아니기때문에, 소프트웨어가기록된저장매체나소프트웨어를구현하는방법의소프트웨어에구현된방법의형태로특허를획득한다. 따라서, 프로그램언어 (ex. FORTRAN, C++) 로구성된한영자동변환소프트웨어자체는저작권의보호대상에해당할뿐특허의대상이되지는않는다. 다만이러한소프트웨어가저장된저장매체 (ex. CD) 또는한영자동변환방법으로는특허를받을수있다. 권리의독점성및권리의 범위를고려할때, 저작권과특허권모두로보호를받는것이유리하다

10 1 차시 학 습 내 용 1. 지식재산권의개요 1) 지식재산권의의미 (1) 의미재산권에는실체를가지는유형의재산권과그실체를만질수없는 (intangible) 무형의재산권이있다. 유형의재산권은실생활에서흔히들을수있고볼수있는부동산, 현금, 유가증권등과같은것이고, 무형의재산권에는광업권이나어업권과같은영업권등과사람의지적창작의결과물인저작권이나산업재산권과같은지식재산권 (Intellectual Property) 이있다. 지식재산권이란산업, 과학, 문화, 예술분야등인간의지적활동의결과얻어지는법적권리를의미한다. (2) 지식재산권보호의헌법적근거우리헌법은제22조에서 "1모든국민은학문과예술의자유를가진다. 2저작자 발명가 과학기술자와예술가의권리는보호된다." 라고규정하고있다. 헌법은국가의간섭을받지않고학문과예술의자유를누릴수있는소극적의미의기본권뿐만아니라저작자와발명가등의권리를보호해줌으로써학문과예술의발전을도모한다고하는보다적극적인내용의기본권도명시하고있다. 2) 지식재산권의성격 지식재산권을발명자또는창작가의창의적인노력에대한적절한보상이라고보는견해가있었다. 그러나특허권등이최초로발명한자에게부여되는것이아니라자신의발명을최초로출원한자에게부여된다는점등으로볼때보상설은지식재산권제도에대한정확한설명은아니라고보인다. 이에대한오늘날의다수견해는지식재산권제도를지식재산권이라는배타적지위를부여함으로써보다많은발명과창작을유인, 장려하고배타적지위의대가로서발명을공개토록한다든가저작물이널리이용될수있도록함으로써학문과기술또는문예의발달그리고나아가서전체적으로경제의발전을도모하기위한광의의경제법적제도로서파악하고있다. 3) 지식재산권의종류 지식재산권에는산업발전을목적으로하는산업재산권 (Industrial Property Right), 문화발전을목적으로하는저작권 (Copyright) 및최근에지식재산권으로인정받기시작한신지식재산권 (New Intellectual Property Right) 등이있다. 특허권, 실용신안권, 상표권및디자인권을대표로하는산업재산권과문학, 예술및컴퓨터프로그램등을포함하는저작권은같은지식재산권에속해있지만그권리의발생및성격에는차이점이있다. 산업재산권은산업재산권관련법률을관장하는특허청에등록함으로서권리가성립되고, 저작권은창작의완성과동시에권리 가발생된다. 또한, 권리의성격에있어서는산업재산권은 1 개의발명또는창작에대해서 1 개의독점권만을인정하고있다. 그러 나저작권은동일한창작이더라도카피를하지않은것이라면복수의권리가인정된다.

11 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 2. 산업재산권의종류 1) 특허권 (1) 보호대상특허권의보호대상은발명이다. 특허법은발명을자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것으로규정하고있다. 따라서자연법칙을이용하지아니한인간의정신활동또는인간의심리적, 생리적작용을이용한것이나자연법칙에위배되는것등은발명에해당되지아니한다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 (2) 특허요건출원된발명이특허를받기위해서는특허법상규정된산업상이용가능성, 신규성, 진보성등을만족하여야한다. 여기에서발명의신규성이라함은특허출원시점을기준으로출원된발명내용이일반인에게공개되어있지않을것을의미한다. 또한발명의진보성이란출원된발명이특허출원시점에서공개된자료로부터쉽게도출할수없어야한다는요건이다. 7 차시 8 차시 9 차시 (3) 특허권의내용특허권은특허권설정등록에의하여발생하며, 특허권의존속기간은특허권의설정등록이있는날부터특허출원일후 20년이되는날까지이다. 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 다만, 연구또는시험을하기위한특허발명의실시나특허출원시부터국내에있는물건에대하여는특허권의효력이미치지아니한다. 10 차시 2) 실용신안권 (1) 보호대상실용신안권의보호대상은고안으로서, 여기서고안이라함은자연법칙을이용한기술적사상의창작을의미한다. 발명과고안의차이점은고안의경우발명과달리고도할것을요구하지않는다는점과발명은방법 (ex 물건의제조방법 ) 에대해서도인정되나고안은물건에대해서만성립한다는점이다. (2) 실용신안요건 출원된고안이실용신안을받기위해서는특허법과동일하게산업상이용가능성, 신규성, 진보성등을만족하여야한다. (3) 실용신안권의내용 실용신안권은실용신안권설정등록에의하여발생하며, 실용신안권의존속기간은실용신안권의설정등록이있는날부터실용 신안출원일후 10 년이되는날까지이다. 실용신안권의권리범위는특허권과동일하다

12 1 차시 3) 디자인권 (1) 보호대상디자인권의보호대상은디자인으로서, 여기서디자인이란물품 ( 물품의부분및글자체를포함한다 ) 의형상, 모양, 색채또는이들을결합한것으로서시각을통하여미감을일으키게하는것을말한다. (2) 디자인요건 공업상이용가능성, 신규성, 창작성등을만족하여야한다. 여기에서창작성이라함은특허나실용신안의진보성과유사한개념 으로디자인출원이전에공개된디자인으로부터용이하게창작할수없는것을의미한다. (3) 디자인권의내용디자인권은설정등록에의하여발생하며, 디자인권의존속기간은디자인권의설정등록이있는날부터 15년이다. 디자인권자는업으로서등록디자인또는이와유사한디자인을실시할권리를독점한다. 디자인은물품에한정되기때문에동일성개념만으로는권리의폭이협소하고, 또한디자인은타인의모방이용이하고유행에민감하며라이프사이클이짧기때문에디자인권자를두텁게보호해주기위하여유사범위까지효력범위를넓혀주고있다. 4) 상표권 (1) 보호대상상품의표지또는서비스표의표지인상표또는서비스표를보호대상으로한다. 여기서상표라함은상품을생산 가공 증명또는판매하는것을업으로영위하는자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는표장으로서, 기호 문자 도형 입체적형상 색채 홀로그램 동작또는이들을결합한것또는그밖에시각적으로인식할수있는것을말한다. (2) 상표요건 자타상품식별력이있을것, 상표법제 7 조에서규정하는부등록사유에해당하지않을것등의요건을만족하여야한다. (3) 상표권의내용상표권은설정등록에의하여발생하며, 그존속기간은상표권설정등록이있는날로부터 10년이며, 다른산업재산권과는달리 10년간씩계속하여그존속기간을갱신할수있다. 상표권자는지정상품에관하여그등록상표를사용할권리를독점한다. 따라서상표권자는타인이등록된상표와동일하거나유사한상표를그지정상품과동일하거나유사한상품에사용하는행위를금지시킬수있다.

13 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 3. 저작권 1) 보호대상 저작권의보호대상은저작물로서, 여기서저작물이란인간의사상또는감정을표현한창작물을말한다. 저작물에는소설, 시, 논문, 강연, 각본, 음악, 연극, 무용, 회화, 서예, 도안, 조각, 공예, 건축물, 사진, 영상, 도형, 컴퓨터프로그램등이있다. 여기에더하여원저작물을번역 편곡 변형 각색 영상제작등의방법으로작성한창작물 ( 이를 2차적저작물이라한다 ) 과편집물로서그소재의선택또는배열이창작성이있는것 ( 이를편집저작물이라한다 ) 도독자적저작물이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 2) 저작물의창작성 저작권의발생에는특허권의발생에요구되는신규성및진보성이요구되지않고있기때문에신규하지않더라도다른사람의 저작물을복사 (COPY) 한것이아니고, 주관적인창작이인정되면 ( 창작성 ) 보호대상에포함된다. 7 차시 8 차시 9 차시 여기서창작성이란완전한의미의독창성을말하는것은아니며단지어떠한작품이남의것을모방한것이아니고작자자신의 10 차시 독자적인사상또는감정의표현을담고있음을의미할뿐이다. 이러한요건을충족하기위해서단지저작물에그저작자나름대 로의정신적노력이부여되고있고다른저작자의기존의작품과구별할수있을정도이면충분하다. 3) 저작권의내용 (1) 저작인격권저작자는그의저작물을공표하거나공표하지아니할것을결정할권리인공표권, 저작물의원본이나그복제물에또는저작물의공표매체에그의실명또는이명을표시할권리인성명표시권및저작물의내용이나형식의동일성을유지할권리인동일성유지권을가진다. 이러한저작인격권은저작자일신에전속하며, 저작자가사망한이후에도저작자의사망후에그의저작물을이용하는자는저작자가생존하였더라면그저작인격권의침해가될행위를할수없다. (2) 저작재산권저작자는그의저작물을복제할권리인복제권, 그의저작물을공연할권리인공연권, 그의저작물을공중송신할권리인공중송신권, 미술저작물등의원본이나그복제물을전시할권리인전시권, 저작물의원본이나그복제물을배포할권리인배포권, 판매용음반을영리를목적으로대여할권리인대여권및그의저작물을원저작물로하는 2차적저작물을작성하여이용할권리인 2차저작물작성권을가진다. 저작재산권은특별한규정이있는경우를제외하고는저작자의생존하는동안과사망후 50년간존속한다. 한미 FTA영향으로 2013년 7월1일부터는사망후 70년까지이다

14 1 차시 (3) 저작인접권저작인접권은저작권과인접하는권리로서, 우리나라의경우실연자, 음반제작자, 방송사업자를저작인접권자로보호하고있다. 저작인접권은저작물의복제 전파기술의발달로전통적인저작권보호외에저작물의실연, 녹음및방송을통하여저작물의배포, 전파에기여한사람들의권리를보호하고저작인접권자들의투자를보호하기위해인정된권리개념이다. (4) 컴퓨터프로그램컴퓨터프로그램저작물의저작권을보호하고공정한이용을도모하여관련산업과기술을진흥시키기위하여 1986년에컴퓨터프로그램보호법을별도로만들었으나, 2009년 7월 23일저작권법의개정으로폐지되었다. 컴퓨터프로그램은저작권으로도보호받을수있지만, 그프로그램의제어수순에대해서각단계별방법이나그프로그램을수록한저장매체를특허로보호받을수있다. 즉, 프로그램을알고리즘적인사상으로특허를받을수있기때문에저작권에의해서등록되는것보다강력한독점배타권을인정받을수있다. 4. 신지식재산권 1) 반도체집적회로배치설계권 새로운기능과구조를갖는반도체는발명에해당하고, 특허의보호대상이다. 그러나반도체의특성상그집적상태를최적화하기위해서수많은라인과소자를적절하게배치하는것은고도의기술을요하고, 이를위해서투자와노력이필요하다. 그러나구조의배치를변경시키는것만으로는저작권으로보호하기곤란하고, 더구나이는특허대상이될수없다. 그래서별도의법률을제정해서등록에의해보호받을수있도록한것이다. 등록된반도체배치설계권은마치특허권과유사한권리의특징을갖는다. 2) 영업비밀 (Trade Secret) 영업비밀은공연히알려져있지않고, 독립된경제적가치를가지는것으로상당한노력에의하여비밀로유지되고있는영업활동에유용한기술상또는영업상모든형태의구체적인정보, 예를들어제조방법, 데이터, 프로그램, 고객리스트등을포함한다. 자신의발명을특허출원하여특허로보호받을것이냐, 아니면이를영업비밀로서보호받을것이냐는기본적으로발명자에게달린문제이다. 즉, 발명자는자신의발명을공개하여비록한정된기간이지만안정적인권리보호를받을것이냐, 아니면위험을감수하더라도비밀을유지하여영구적인보호를꾀할것이냐를스스로결정하게된다. 3) 퍼블리시티 (PUBLICITY) 권 퍼블리시티권은이른바캐릭터 (Character) 권리의한종류로서특히실재하는사람의캐릭터에관한권리를말한다. 본래실재인물의캐릭터에관한권리는비경제적권리인초상권의보호대상이었다. 그러던것이실재인물의캐릭터가가지는경제적가치, 즉상품선전력또는고객흡인력에착안하게되면서특정한인물이자신의캐릭터에대한상업적가치를통제할수있는권

15 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 리로서퍼블리시티권의개념이등장하게되었다. 2 차시 3 차시 4) 식물신품종보호권 (Breeders Right) 식물신품종보호권이란자연적인변이의특성이세대를거치면서안정적으로발현하거나인위적인변이에의해세대를거치면서안정적으로발현하는새로운식물품종에대하여권리를허여하는것이다. 우리나라의경우종자산업법에의해보호되고있으며, 등록일로부터 20년간생산판매를독점할권리가주어지지만, 농가의자가채종에는효력이미치지않는다. 4 차시 5 차시 6 차시 7 차시 8 차시 9 차시 10 차시

16 1차시 LESSON II. 특허제도의원리와중요성 Case S사사장님은연구소의수석연구원인김박사에게경쟁사인 A사의최근연구개발동향에대하여보고하라고지시하였다. 김부장은 A 사의명칭이나개인적으로알고있는 A사연구원의몇몇이름을사용하여논문등의자료를검색하였으나, 만족할만한결과를얻지못하였다. 김박사는지인들을통하여 A사의연구개발동향을파악하려고하였으나, 소문만무성할뿐, 객관적인자료를파악하기는어려웠다. 김박사는지나가던특허부서이대리에게혹시 A사의연구개발동향에관한자료를가지고있냐고물어보았더니, 이대리는당장은가지고있는자료가없지만어느정도시간을투자하면특허제도를통하여 A사의연구개발동향에관한자료를가공할수있다고하였다. 특허제도와경쟁사의연구개발동향? 이대리는특허제도를통하여경쟁사의연구개발동향을확인할수있을까? Select 1: 특허제도를통해서경쟁사의연구개발내용을확인하는것은불가능하다. Select 2: 특허제도를통해서경쟁사의연구개발내용을확인하는것은가능하다. Answer 특허제도는출원일로부터 1년 6월이지난후에출원된발명의모든내용을일반공중에게공개하는출원공개제도를가지고있다. 따라서경쟁사인 A사가출원한모든특허출원도출원일로부터 1년 6개월후에는전문이모두공개된다. 현재부터 1년 6개월전의자료라는단점은있으나, A사의특허출원을검색하고, 기술분야별, 출원일자별로분류하여보면 A사의연구개발동향을알수있다.

17 1 차시학 습 내 용 1 차시 2 차시 1. 특허제도의기본원리 1) 특허 (Patent) 의의미 한국과일본에서는특별히허락한다는의미의특허 ( 特許 ) 라는용어를사용한다. 이에비하여영국과미국등에서는 열어서보이다 라는뜻의라틴어의 patentes로부터유래된 Patent라는단어를사용하고있고, 중국에서는오로지이익을얻는다는뜻의전리 ( 专利 ) 라는단어를사용하고있다. 사용되고있는용어로만특허제도를살펴보면, 특허란개시 ( 開示 : 열어서보이다 ) 라는뜻의 Patent 또는특별하게허여된다는뜻의特許, 또는오로지이익을얻는다는뜻으로로해석될수있다. 양자를조합하면특허 (Patent) 라는단어의뜻은발명을개시하여특별하게허여된독점권이라고할수있다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 2) 특허제도의기본원리 어떤발명가가우수한발명을완성한경우, 경제적이익을얻기위하여해당발명을공개하지않고자신만이해당발명을실시하고있는경우를가정하여보자. 기술에따라서는발명자이외의사람이해당발명의원리를이해하고밝히는데는일정기간시간이걸릴수는있지만, 발명자이외의사람이해당발명의원리를이해하는순간바로모방품을생산할수있다. 특허제도는바로이러한경우로부터시작한다. 발명자는해당발명을공개하는대가로서일정기간만독점권을가지므로, 일정기간동안제3자의모방품의출현을방지할수있고, 제3자는해당발명을보다쉽고빠르게이해하여해당발명을개량할기회를가진다. 제3자의개량발명역시특허로출원되어제3자는개량발명에대하여독점권을가지고제3자의개량발명은또다른제3자의연구의기초가된다. 이러한구조가반복되는경우기술은점진적으로발전할것이고, 이에따라산업이발전한다는것이특허제도의기본적인논리이다. 9 차시 10 차시 즉특허제도의기본원리는유용한새로운기술을발명한발명자가발명을일반공중에게공개하는경우정부는특허라는도구 를통하여발명자에게일정기간독점권을허용하고, 이를통하여기술을발전시켜서산업을발전시킨다는것이다. 결국특허제 도는공개 (disclosure) 와독점 (monopoly) 이라는균형위에서성립하고있는것이다. 1 ) 3) 특허법의목적 특허법제 1 조는특허법의목적은발명을보호장려하고, 그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지하 는것이라고규정하고있다. 이는앞서살핀바와같이발명자에게독점권을허여하여발명을보호장려하고, 그전제로서발명을공개하여발명의이용을도 모한다는특허제도의기본원리와동일한취지이다. 일반적으로특허라고하면독점권만을떠올리기쉬우며, 이에따라서특허 1 ) 다케타가즈히꼬, 특허의지식제 8 판 p

18 1 차시 제도의단점이나폐해들을주장하는사람들도있다. 그러나특허제도의근본은독점권허여이전에발명을공개하고이를이용하여기술발전을촉진한다는것이라는점을유념하여야한다. 우리나라특허법은많은규정들을가지고있지만이러한규정들을크게양분하면, 발명을보호하는규정과발명을이용하는규정으로나눌수있다. 특허법을이해하는데있어서, 제도의기본원리인발명의보호와발명의이용이라는측면을항상고려할필요가있다. 2. 특허제도의발전과정과필요성 1) 발전과정 2 ) 특허제도는산업발전에이바지한다는것을최종적목적으로삼고있다는것은앞서살펴본바와같다. 따라서특허제도는산업과밀접한관계를가지고발전하여왔다. 모직물의기계적생산으로부터유발된영국의산업혁명시대에있어서, 생산성은원시적인기계를조작하는노동자들의숙련도에따라크게좌우되었다. 프랑스나러시아와같은나라는이러한숙련노동자들을영국으로부터빼내려고시도하였고, 이를방지하기위해서영국은 1719년에숙련노동자이주금지법을도입하였다. 이법은숙련노동자를해외일자로데려가는행위를금지시켰고, 귀국경고를받고 6개월이내에귀국하지않는경우, 노동자들은토지와동산에대한권리를잃고시민권까지박탈한다는내용이었다. 그러나 18세기말에이르러서는과학이점차발전하여적절한훈련을받은사람이라면누구나이해할수있는과학적언어로기록되는지식이늘어나기시작하였다. 체화되지않은지식, 즉지식을체화하고있는노동자들과기계들로부터분리할수있는지식의중요성이점차증대함에따라숙련노동자들보다지식자체의중요성이커지기시작하였고, 영국의숙련노동자이주금지령은결국 1825년폐지되었다. 이러한법들대신에지식을통제할수있는중요한도구로서특허법이부각되기시작하였고, 이러한배경아래서특허제도는 18세기말부터대단히빠르게퍼져나가기시작하였다. 프랑스는 1791 년에, 미국은 1793 년에, 오스트리아는 1794 년에특허제도를도입하였고, 이들선진국들은 19 세기후반에저작권법 과상표법과같은다른여러지식재산권법률을도입하였고, 특허와상표에관한파리협약 (1883 년 ), 저작권에관한베른협약 (1886 년 ) 과같은국제협약까지등장하였다. 2) 특허제도의필요성 (1) 인적자원의배분 3 ) 특허권이존재하지않는다면발명또는창조활동은비밀로유지될수있는성질의것에만집중될것이고대부분의인적자원이 2 ) 장하준, 나쁜사마리아인들 p ) 손경한, 신특허법론 p27-30

19 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 비밀유지또는타인의발명이나창작의모방에투입될것이기때문에인적자원은극히비효율적으로배분되는결과가초래될 것이다. 중요한생산요소의하나인토지등의물적자원의효율적배분을위하여소유권제도가필요했던것처럼발명과창작등 을가능하게하는인적자원이비효율적인분야에투입되지않고효율적으로활용되도록유도하기위하여특허제도가필요하다. 2 차시 3 차시 4 차시 (2) 경쟁질서의유지특허제도는독점권을허여한다는점에서대표적경쟁법인공정거래및독점규제에관한법률과정면으로충돌하는것으로보인다. 그러나다른측면에서보면특허법은경쟁법적요소를가지고있다. 즉, 특허법에의하여타인의제품이나기술에대한모방의한계가정해지고, 이를통하여경쟁질서를유지할수있다. 5 차시 6 차시 7 차시 (3) 창조력의자극 특허제도의기본원리에서살펴본바와같이, 특허제도하에서는독점의대가로새로운기술을사회에공개하게되고, 이는동시 에다른발명을자극하는촉매역할을하고, 결국사회전체의기술수준을상승시킨다. 8 차시 9 차시 (4) 새로운창작에대한경제적보상미국특허청의정면입구에는링컨대통령의다음과같은말이새겨져있다. The patent system added the fuel of interest to the fire of genius( 특허제도는천재라는불에이익이라는연료를첨가하였다 ). 지식재산권관련상품또는서비스의최초연구개발비는막대하지만반복적인생산에소요되는한계비용은상대적으로경미할수있다. 특허권은새로운기술을개발하는데있어서효과적인유인책으로서역할을하고있다. 10 차시 1) 개요 3. 기업에서의특허제도의효용성 고전경제학의아버지아담스미스는그의저서국부론 (Wealth of Nations) 에서화폐는교역수단과가치척도라는두가지기능 (double function) 을가진다고설명하였다. 화폐가이와같은 2가지기능을광범위하게수행하면서산업혁명의촉매역할을하였다. 흥미로운것은특허제도는화폐가가지는상기 2 가지기능이외에다양한기능 (multi-function) 을가지고있다는점이다. 기업들 은특허가가지는이러한기능들을활용하기시작하고있으며, 기업활동에있어서특허의활용도는더욱중요하게부각되고있 다. 기업에서특허는더이상 R&D 부서의부산물이아니다. 이제기업들은특허를비즈니스의핵심적인도구로사용하고있다. 4 ) 4 ) Andy Gibbs, Bob DeMatteis, Essentials of Patents, p xv-xvii

20 1 차시 2) 교역수단 (Bater Chattel) 다른회사의기술을사용하기위해서는기술의사용대가, 즉교역수단으로돈 ( 화폐 ) 을지불하여야하고, 이를로열티비용또는라이센스비용이라고한다. 그러나다른회사의기술사용대가로돈을지불하지않고자신의특허로대체하는경우가있다. 이를크로스라이센스 (cross-license) 라고한다. 예를들어, A사가 B사의특허 X를사용하기위해서 100원의기술료를내야하는상황에서, A사가자신의특허 Y를 B사가사용하도록허락하는대신에 100원의기술료를내지않는경우이다. 이와같이특허는기술에대해서교역수단으로서의기능을수행한다. 3) 가치척도 (Bater Chattel) 회사의가치는다양하게평가될수있으나, 가장일반적인방법은주식의가치인주가로평가하는것이다. 주가가높으면높은가치를가지는회사, 반대로주가가낮으면낮은가치를가지는회사로평가할수있다. 특허가회사의주가에크게영향을미치고있다. 예를들어서울반도체는일본의니치아화학과의특허분쟁을크로스라이센스로마무리한후에주가가급등하였고, 미국의경우바이오기업이특허침해로피소당하면주가총액이평균 6천5백만달러하락한다고한다. 특허가회사의가치를판단하는주요한인자로서의기능을수행하고있다. 4) 시장보호 (Market protector) 특허권의본질적기능에따라특허제도는기업에게독점적시장환경을제공한다. 기업은이러한독점적시장환경에서경쟁자 들을배제하고개발비용을회수할수있다. 5) 가치창조 (Value Creator) 2009년 1월캐나다의대형통신장비업체인노텔네트웍크 (Nortel Networks) 사가파산보호신청을하면서해당사업부분을노키아, 에릭스, 어바이어, 시에나등이인수하였다. 노텔사는파산당시와이파이 (Wi-Fi), 소셜네트워크서비스 (SNS), 4세대이동통신 (LTE) 관련특허등총 6천여개의특허를가지고있었고, 이를경매를통하여처분하기로하였다. 구글사는이특허경매에우선적으로참여할수있는권리인스토킹호스 (Stalking horse) 협약을맺고최저경매가 9억2900만달러로경매가시작되었다. 경매시작전약 15억달러정도의경매가가예상되었으나, 실제로는애플 (Apple) 사는다른회사와컨소시엄을구성하여 45억달러 (4조8천억원) 를제출하여낙찰받았다. 회사의가치보다그회사가보유하고있는특허의가치가더클수도있다. 6) 노동동기유발 (Employee work incentive) 종업원의발명이직무발명일경우사용자인기업체는종업원으로부터특허를받을수있는권리를이전받아서기업체소유의특허로할수있다. 이경우기업체는반드시종업원에게정당한보상을하여야한다. 실제로니치아화학에서청색발광다이오드를개발한나카무라슈지는보상금으로 6억엔을받았다. 이와같이특허제도는연구원들에게노동동기를유발하는기능도있다.

21 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 7) 경쟁사모니터링 (Competitor monitoring) 모든특허출원은출원일로부터 1 년 6 개월후에공개된다. 따라서비록 1 년 6 개월전의내용이지만경쟁사들이어떤분야에서연 구를하고있고, 그결과물들은어떤것인지확인할수있다. 2 차시 3 차시 4 차시 8) R&D 방향설정 종전에는연구개발의결과물중의미있는내용을특허출원하였으나, 최근의경향은특허조사및분석을통하여선행연구결과를확인하고, 어떤분야에서연구개발을하여야좋은특허를확보할수있는지검토하여해당분야에대한 R&D 진행하고있다. 9) 지식재산금융 향후발생할특허권의로열티를기초자산으로하여유동화증권을발행하는지식재산권의유동화를활용할수있다. 실제로미국의패션전문회사인캘빈클라인은 1993년에자사의상표권에대한로열티를기초자산으로하여 5천8백만달러규모의유동화증권을발행한적이있다. 한편 2012년 8월에는스마트폰시장에서삼성과애플에밀려퇴출위기를맞은노키아는그동안축적한통신특허를매도하며현금을확보하기도하였다. 이와같이특허권은기업의현금유동화기능을가지고있다. 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 한편특허기술의가치를평가받고이를담보로은행에서돈을빌릴수도있고이를기술담보대출이라고한다. 기술담보대출이 란기술을사업화하거나기술이적용된제품의개발, 생산, 판매를통해창출할경제적가치를담보로한금전적인대출을말한 다. 현재기술담보대출을시행하고있는대표적인기관은기술보증기금이다

22 1 차시 4. 특허제도의최근동향 1) 새로운특허비즈니스 - 특허괴물 특허괴물 (Patent Troll) 이라는단어는특허를이용하여제품을생산하지않고, 향후에도그런의도가없지만관련특허침해혐의자들에게특허권을행사하는기업을의미한다. 제조기업간의특허침해분쟁에서는크로스-라이센스를통한 win-win 전략을사용하는것이가능하나, 특허괴물은제품을생산하지않으므로반대소송을당할위험이없기때문에일방적인공격이가능하다. 특허괴물이부정적인영향만가지고있는것은아니다. 특허괴물은사장될수있는개인발명가, 중소기업또는공공기관의발명을지원하는역할을할수있다. 실제로특허괴물로알려진 Intellectual Ventures라는회사는한국의대학교수들의좋은아이디어를비싼가격을지불하고샀다. 그러나특허괴물은자신의특허를숨기고관련기술을사용하는기업을탐색한후소송을제기하는형식으로고액의로열티를 요구한다. 이러한행위로인하여특허소송을당한기업의해당제품은단가가상승한다. 또한직접소송을당하지않은기업들도 제품을출시하기전에침해가능성을조사하기위하여과도한탐색비용을사용하여야하고, 이는결국제품의비용을상승시킨다. 이러한특허괴물에대응하기위하여각국정부는무분별한특허소송을방지하는법안을마련하거나, 민관합동의지식재산관리 회사를설립하고있다. 또한기업들도연합하여제 3 자로부터특허괴물로소유권이넘어가기전에해당권리를매입하는형태의 대응책을마련하고있다. 특허를매입또는모집하여로열티수익을얻는기업이외에도제품생산은하지않지만특허와기술개발을함께수행하고특허권행사로로열티수익을얻는기업 (InterDigital, Rambus 등 ) 과특허를기반으로 M&A를수행하는기업 (Analytic Capital), 특허라이센싱대행및브로커로활동하는기업 (Ocean Tomo), IP 경매및거래회사 (IP Auction) 등새로운비즈니스모델이계속발생하고있다. 2) 표준특허 5 ) 표준특허란국제표준화기구 (ISO) 또는국제전기통신연합 (ITU) 과같은표준화기구에서제정한표준규격에포함되어있는특허, 해당특허를침해하지않고는제품의제조 판매나서비스를제공하는것이불가능한특허, 또는표준기술을구현하기위해반드시실시되어야만하는특허로정의될수있다. 융 복합화를거쳐네트워크화가진행되고있는 IT 분야의경우거의모든분야에걸쳐표준화가진행되고있고 BT 분야에서도 ISO 등국제표준화기구를통한표준화가활발하게논의되는상황에서표준에지식재산권 (IPR) 이포함되는사례의급증은표 5 ) 표준특허센터홈페이지 (

23 1 차시 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 준특허의확보가기업의경쟁력나아가국가경쟁력의원천으로부상하고있음을쉽게예상할수있다. 더구나이같은현상은 WTO/FTA 시대가열리면서국가간자유로운무역을위한표준의통일이중요한이슈로부각되고이를위해 WTO/TBT 협정에 서는국제표준을따르지않는기술장벽의적용을엄격히금지하고있어앞으로도더욱심화될것으로보인다. 2 차시 3 차시 4 차시 최근표준특허가주목받는또다른이유는표준특허를가장잘활용하는기업의하나인이른바특허괴물 (Patent Troll) 등장이다. 특허괴물은표준특허확보에전략적으로나서유수의글로벌기업을상대로높은금액의합의금과배상금을받아내고있다. 2006년말기준으로디지털무선이동통신기술과관련한미국등록특허 767건, 미등록특허 1200여건, 미국이외의국가에등록특허 2,386건, 미등록특허 7,660건을확보하고있는인터디지털 (InterDigital) 의경우지난 2006년노키아로부터 2억 5300만달러, 삼성으로부터 1억 3400만달러의지불판정을받았으며, LG전자로부터 2억 8500만달러라이센싱계약에성공하였다. 이전에도 2002년과 2003년에는 NEC로부터 7250만달러, 2001년에는샤프로부터 1100만달러, 2003년부터 2006년까지소니-에릭손으로부터 3400만달러, 2006년파나소닉으로부터 1200만달러의지불판정을받아내어기업들의표준특허에대한경각심을한층높여주었다. 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 3) 특허풀 10 차시 특허풀은특허권을가진권리자들이상호간에그리고제3자로부터얻은이익을상호분배하도록공식적또는비공식적으로만들어진조직을의미한다. 예를들어 S사가특허 X를, T사가특허 Y를각각특허풀 P 조직에게위탁하고, 특허풀 P사가다수의라이센시와라이센스계약을체결하고, 이들로부터받은로열티수익액을 S사와 T사에게분배한다. 가장성공적인특허풀은 MPEG LA가있다

24 1차시 THINK BOX 사례 Dell사는비영리표준단체인 VESA(Video Electronics Standards Association) 의회원사로 1992년 VESA 로컬버스 (VL-bus) 에대한산업표준제정에참여하여활동하였다. VESA는참여회원사들이보유하고있는지식재산권을확인하였는데이과정에서 Dell사는 " 표준안이 Dell사의어떠한지식재산권도침해하지않는다 는확인서에서명하였다. 그후표준안이승인되고 VL-bus가큰상업적성공을거두자, Dell사는 VESA 회원사들에게표준을실시하는경우자사의 1991년특허를침해한다고경고하였다. 이와같이자신의기술을표준기술로채택되도록한이후에표준특허의보유자가높은수익을얻고자하는경우 ( 홀드업행 위 ) 표준화기구는어떠한방식으로이러한행위를방지할수있을까? 정답 ) 정답 만일표준화기구가표준특허보유자의특허가표준에해당한다는사실을은닉하거나속이는행위를방지하지못하면점차더적은수의사업자들이표준화기구에참여하려고하게되어결국표준이실패하게된다. 따라서표준화기구는다자계약을통하여회원사들의행위준칙 (code of conduct) 을결정한다. 이와같은행위준칙의대표적인것이특허공개정책과 FRAND 조항이다. 6 ) 특허공개정책은표준화제안과관련된특허는가능한빨리공개하여야한다는것이다. FRAND 조항은 Fair, Reasonable, And Non Discriminatory( 공정성, 합리성, 비차별성 ) 의약자이다. 프랜드는기술표준화과정에참여한특허권자에게요구되는것으로, 한기업의특허가기술표준으로채택될경우다른기업들에서그특허를쓰고자할때특허권자는공정하고합리적이며비차별적 (Fair, Reasonable and Nondiscriminatory) 으로협의해야하는의무를말한다. 반대로, 특허권을사용하는기업에서는특허없이일단우선적으로제품을만든뒤나중에라이선스료를특허권자에게주고사용할수있는권리를말한다. 프랜드는표준규격에해당하는특허를소유한기업이반독점행위를하지못하도록방지하는기본적인기능을수행하기위하여규정되었다. 실제사안에서미국연방무역위원회는 Dell 사의이러한행위에대하여 만약표준제정기구에자신의특허권을올바르게밝 히지않아서표준기구가자신의특허권을침해할수도있는특정표준을채택하도록유도하였다면그러한표준으로부터 얻어지는시장지배력을활용하고자하는노력은불공정경쟁에해당한다고 고판시하였다. 6 ) 최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, p

25 1차시 OUTRO Quiz 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 2 차시 3 차시 1. 상표권의존속기간은상표권설정등록이있는날로부터 10 년이다. 4 차시 정답 : O 상표권의존속기간은상표권설정등록이있는날로부터 10년이고, 존속기간을계속해서갱신할수있다. 2. 디자인권자는등록된디자인과동일한디자인을실시할권리를독점할뿐이와유사한디자인까지권리를행사할수없다. 정답 : X 디자인권자는업으로서등록디자인또는이와유사한디자인을실시할권리를독점한다. 5차시 6차시 7차시 8차시 3. 저작재산권의보호기간은저작자사망후 50 년까지이다. 정답 : O 저작재산권은특별한규정이있는경우를제외하고는저작자의생존하는동안과사망후 70 년간존속한다. 9 차시 10 차시 4. 다음설명중특허제도의기능이아닌것은모두몇개인가? - 현금유동화 - R&D 방향설정 - 경쟁사모니터링 - 종업원노동동기유발 - 시장보호 - 기술교역수단 1) 0개 2) 1개 3) 2개 4) 3개 정답 : 1) 기업에있어서특허제도는기술교역수단, 기업의가치척도, 시장보호, 가치창조, 종업원노동동기유발, 경쟁사모니터링, R&D 방향설정, 현금유동화와같은지식재산금융의기능을수행하고있다. 5. 특허제도에관한다음설명중틀린것은? 1) 특허제도는발명의공개와특허권이라는독점을조화시킨것이다. 2) 특허제도의궁극적목적은산업발전에이바지하는것이다. 3) 특허제도는유럽에서시작되었다. 4) 특허제도는독점권을부여하므로사회의경쟁질서를부여하는기능은없다

26 정답 : 4) 특허제도가독점권을부여하여건전한경쟁을막는다고만은볼수없다. 오히려특허제도에의하여타인의제품이나기 술에대한모방의한계를정할수있고, 이를통하여경쟁질서를유지할수있다. Summary 1) 지식재산권이란산업, 과학, 문화, 예술분야등인간의지적활동의결과얻어지는법적권리를의미한다. 2) 지식재산권에는산업발전을목적으로하는산업재산권 (Industrial Property Right), 문화발전을목적으로하는저 작권 (Copyright) 및최근에지식재산권으로인정받기시작한신지식재산권 (New Intellectual Property Right) 등이 있다. 3) 산업재산권은특허권, 실용신안권, 상표권및디자인권이있고, 저작권은저작인격권, 저작재산권및저작인접권 이있으며, 신지식재산권에는반도체직접회로배치설계권, 컴퓨터프로그램, 영업비밀, 퍼블리시티권, 식물신품종 보호권등이있다. 4) 특허제도의기본원리는유용한새로운기술을발명한발명자가발명을일반공중에게공개하는경우정부는특 허라는도구를통하여발명자에게일정기간독점권을허용하고, 이를통하여기술을발전시켜서산업을발전시 킨다는것이다. 5) 기업에있어서특허제도는기술교역수단, 기업의가치척도, 시장보호, 가치창조, 종업원노동동기유발, 경쟁사 모니터링, R&D 방향설정, 지식재산금융의기능을수행하고있다.

27 V. 용어사전 1 차시지식재산권과특허제도 1 차시 2 차시 1. 지식재산권 특허, 실용신안, 디자인또는상표와같은산업재산권과저작권및신지식재산권을총칭하는용어로서, 산업, 과학, 문화, 예술분야에서사람의지적활동의결과얻어지는법적권리를의미한다. 3 차시 4 차시 5 차시 2. 출원 출원이란출원서에특허발명내용을기재한명세서를첨부하여특허청에제출하는행위를말한다. 특허절차는이러한 출원으로부터시작되게된다. 6 차시 7 차시 3. 설정등록특허출원이심사관에의하여심사를받은후, 심사관이권리를허여한다는취지의등록결정서를출원인에게송부한후, 출원인은소정의수수료를내고특허청에등록을의뢰하면특허청에서권리를설정하는행위를말한다. 특허권은설정등록을함으로써발생하게된다. 8 차시 9 차시 10 차시 4. 경쟁법 기업의반 - 경쟁적인행위를규제하여시장의경쟁을유지하거나촉진시키는법률을말한다. 한국에는공정거래및독 점규제에관한법률이대표적이고, 미국의경우 Antitrust law 가대표적이다. 5. 크로스라이센스두회사가서로의특허를공유하도록맺는상호계약이다. 서로의특허의가치가동일하면상호무상으로사용하기도하나, 한쪽의특허가치가높으면그차액만큼보상하거나, 가치가낮은특허여러개를합하여가치를동일하게설정하기도한다. 6. 표준및표준화표준은공통적이고반복적인사용을위하여제시된규격이나지침또는제품의특성이나관련공정및생산방법을규정하는문서를의미한다. 표준화주체에따라공적표준 (De Jure Standards) 와사실상의표준 (De Facto Standards) 가있다. 표준화란재료, 설비, 제품등의시방, 작업방법, 작업수속등의표준 ( 규격, 측정기준 ) 을합리적으로설정하고활용하는조직적행위를말한다. 표준화에의해서부품의호환성이증가해서재고가감소하고, 양산이신속하게되며, 원가절감, 품질향상이기대된다

28 7. 표준특허표준특허란국제표준화기구 (ISO) 와같은표준화기구에서제정한표준규격에포함되어있는특허 ( 공적표준특허 ), 해당특허를침해하지않고는제품의제조 판매나서비스를제공하는것이불가능한특허, 또는표준기술을구현하기위해반드시실시되어야만하는특허 ( 사실상표준특허 ) 로정의될수있다. 8. FRAND 조항프랜드는기술표준화과정에참여한특허권자에게요구되는것으로, 한기업의특허가기술표준으로채택될경우다른기업들에서그특허를쓰고자할때특허권자는공정하고합리적이며비차별적 (Fair, Reasonable and Nondiscriminatory) 으로협의해야하는의무를말한다. 9. 지식재산권유동화자산유동화란부동산, 매출채권, 유가증권, 저당채권등과같이유동성은떨어지나재산적가치가높은유 무형의유동화자산을기초로하여유동화증권을발행하여자금을조달하고유동성을확보하는것을말한다. 이중무형의자산중지식재산권을유동화하는것을지식재산권의유동화라고한다. 10. 특허풀 특허풀은특허권을가진권리자들이상호간에그리고제 3 자로부터얻은이익을상호분배하도록공식적또는비공식적 으로만들어진조직을말한다. 11. 특허괴물 제품은생산하지않으면서, 특허매입 / 모집또는 R&D 를통한특허개발을통해얻은특허권을행사하여로열티를받는 회사를말한다. 패이턴트트롤 (Patent troll) 또는 NPE(Non Practicing Entity) 라고도한다.

29 2 차시지식재산권과특허제도 1 차시 02 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 발명의종류 9 차시 10 차시

30 2차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 특허권자의허락없이제조되고특허등록된자전거를사용하여배달업을하는경우특허권의침해가된다. 정답 : O 해설 : 자전거 ( 물건 ) 에특허가등록되는경우그물건 ( 자전거 ) 을사용하는행위도특허발명의실시에해당하여침해가된다. 2) 회사의종업원이발명을하는경우원칙적으로종업원이특허를받을수있다. 정답 : O 해설 : 회사의종업원이발명을한경우특허를받을수있는권리는원칙적으로종업원에게있으며, 이경우회사 ( 사용자 ) 는무상의통상실시권을갖는다. 다만, 회사는직무발명에대해특허를받을수있는권리를종업원으로부터승계할수있는데, 이경우회사는종업원에게정당한보상을해야한다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 물건발명과방법발명의의미와차이점을이해할수있다. 2) 용도발명등특수한발명의특허법상의취급을이해할수있다. 3) 특허를받을수있는권리를이해할수있다. 4) 직무발명에따른사용자와종업원의법적지위를이해할수있다.

31 2차시 LESSON I. 발명의종류와실시형태 2 차시발명의종류 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 라면을제조하는 A회사는뜨거운물에서빠른시간에조리가가능한컵라면용면발의제조장치 X를개발하고특허등록을받았다. 그런데 A회사는 B회사가특허등록받은면발제조장치 X와동일한장치를사용하여면발을제조하여 C회사에게납품하고, C회사는 B회사에서납품받은면발을사용하여컵라면을제조하여판매하고있다. B회사와 C회사중 A회사의면발제조장치 X 의특허를침해하는회사는? 7 차시 8 차시 9 차시 Select 1 : 면발제조장치 X 를사용하는 B 회사와면발제조장치 X 를사용하여제조된면발을사용한 C 회사모두침해자이다. 10 차시 Select 2 : 면발제조장치 X 를사용하는 B 회사는침해자이지만면발제조장치 X 를사용하여제조된면발을사용한 C 회사는침해 자가아니다. Answer 면발제조장치 X 는물건이다. 물건이특허된경우그물건을생산, 사용, 양도, 대여, 수입등의행위는침해가된다. B 회사 는면발제조장치 X 를사용하고있으므로, 특허물건을사용하는사람에해당하여침해자가된다. 그러나 C 회사는면발제조 장치 X 를생산하거나, 사용하거나, 양도한바없으므로침해자가되지않는다

32 2 차시학 습 내 용 1. 발명의종류 1) 발명의카테고리 발명의종류는다양한각도로구분할수있지만, 우리나라특허법은발명을물건발명, 방법발명, 및물건을생산하는방법발명의 3개종류로구분하고있다. 물건발명이란발명이일정한물건으로구체화되어있는경우로서기계, 기구, 장치등과같은협의의물건발명과화학물질이나조성물과같은광의의물건발명으로구분된다. 방법발명이란발명이일정한방법으로구체화되어있는경우로서물건을생산하는방법 ( 제법발명 ) 과물건을이용한그외의방법 ( 이용, 통신, 측정, 취급방법 ) 인단순방법발명으로구분된다. 2) 물건발명과방법발명의구별 물건발명인지방법발명인지의구분은엄격하게는발명의실질적인특징이시간적요소를가지고있는지여부를검토하여판단하여야하지만, 일반적으로특허청구범위의표현형태가방법인지물건인지로구분할수있다. 예를들어청구범위를 ~ 하는라면면발의제조장치 라고기재하면물건발명이되고, ~ 하는라면면발의제조방법 이라고기재하면제법발명이되며, ~ 하는라면면발의조리방법 이라고기재하면단순방법발명이된다. 3) 물건발명과방법발명의차이점 물건발명과방법발명을구별하는중요한의미는그종류에따라서특허성에차이가생기기도하고, 특허권의효력이변하기도한다. 예를들어 제조방법 X로제조된물건 Y 라는물건청구범위와 물건 Y의제조방법 X 는차이가있다. 전자는물건 Y를청구하는물건발명으로취급되고, 후자는제법 X를청구하는제법발명으로취급된다. 따라서물건 Y 자체로는특허를받을수없으나, 그제조방법 X가특허를받을수있는경우라면, 제조방법 X로제조된물건 Y 라는물건청구범위는등록을받을수없으나, 물건 Y의제조방법 X 는특허를받을수있다. 또한물건발명, 방법발명, 제법발명은실시의종류가다르고, 그에따라그권리범위는물건발명, 제법발명및단순방법발명 순으로넓다. 또한물건발명이선행특허발명인경우그물건을생산하거나이용하는 ( 용도 ) 발명간에는이용관계가성립한다.

33 2 차시 2 차시발명의종류 1 차시 2. 발명의실시 1) 실시규정 (1) 실시규정의필요성특허권은발명이라는무형의기술적사상에관한권리라는점에서토지와같은유형의재산에인정되는소유권과차이가있다. 이러한차이점때문에특허권의내용은소유권과같이점유 1 ) 라는개념으로선을그을수도없고, 실시형태도다양하게나타날수있다. 예를들어침해물품을판매하기위하여카탈로그를배포하는행위는법에서별도로정하지않는한위법인지여부가명백하지않다. 따라서특허법은특허권의권리가미치는범위를명확히하기위하여실시의의미를별도로규정하고있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 (2) 물건발명물건발명의실시는그물건을생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함 ) 을하는행위이다. (3) 방법발명과제법발명 8 차시 9 차시 10 차시 방법발명의실시는그방법을사용하는행위이다. 물건을생산하는방법의발명의실시는그방법을사용하는행위이외에그 방법에의하여생산된물건을사용, 양도, 대여, 수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포 함 ) 을하는행위이다. 2) 실시행위의독립성 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 따라서특허권의범위는실시규정에서정의한실시행위로한정된다. 예를들어국수를제조하는장치에대하여특허를받은경우, 국수를제조하는장치를생산하거나사용하는행위에대하여특허권의효력이미친다. 따라서국수를제조하는장치를사용하여국수를제조하는행위에도특허권의효력이미친다. 그러나국수를제조하는장치를사용하여제조된국수에는특허권의효력이미치지않으므로이와같이제조된국수를판매하는행위는특허권의효력이미치지않는다. 반면에국수를제조하는방법에관하여특허를받은경우그방법을사용하는행위와그방법으로제조된물건, 즉국수를사용하거나양도하는행위에도특허권의효력이미친다. 한편자전거휠에대하여특허권이허여된경우에, 갑이특허권자의허락없이특허물건인자전거휠을생산하고그생산된휠을 을이구입하여자전거를제조하고, 이렇게제조된자전거를병이판매하고, 이렇게판매된자전거로정이배달업을하고있는경 우누가특허권의침해자인가? 갑부터정까지모든사람이특허권의침해자가되며, 이를실시행위의독립성이라고한다. 1 ) 물건에대한사실상의지배를말한다. 사실상지배라함은사회통념상물건이어떤사람의지배하에있다고하는객관적인관계를말한다. 사실상의지배는소유 권과같이그지배를정당화하는권리에의해이루어지기도하고, 훔쳐온경우와같이아무권리도없이단순히사실상의지배를하고있는데불과한경우도있 다

34 2 차시 3) 개별실시행위의의미 2 ) (1) 물건발명의실시행위생산이란발명의결과인물건을만들어내는일체의행위를의미한다. 생산행위는반드시완성행위일것을요하는것은아니며착수행위도포함된다. 그러나모형의제작, 설계도의작성과같은생산의준비행위는이에속하지않는다. 사용이란특허발명의목적을달성하기위한방법으로발명인물건을이용하는것을의미한다. 예를들어자전거가특허대상물 인경우에이를전위적인꽃꽂이에이용하더라도사용에해당되지않는다. 양도란특허제품의소유권이전을말하며, 대여란특허제품을빌려주는것을말한다. 양도와대여는유상이건무상이건상관이 없다. 양도나대여를위한청약이나전시라는것은양도나대여를목적으로카탈로그를배포하거나권유하는행위와특허제품을 전시하는행위를의미한다. 수입이란외국에있는특허물건을국내로반입하는행위를가리킨다. 보세지역 3 ) 에있는화물은아직수입되었다고는할수 없다. 이에비하여수출은실시에해당하지않는다. 특허권은국내에서만효력을가지고외국까지는효력이미치지않기때문이다. 수출하기전에특허물건을생산, 판매등을하는경우가많으므로특허권의보호에는큰문제가되지는않는다. 그러나국내에서는제조, 판매할권원이있는자 ( 예를들어실시권자 ) 가수출을한경우에는수출은실시행위로여겨지지않기때문에금지시킬수없으므로미리계약으로처리해둘필요가있다. (2) 방법발명의실시행위 방법의발명은그방법을사용하는행위만이실시에해당한다. 물건에대한발명의경우와마찬가지로방법발명의본래목적을 달성하기위한방법의사용만이실시로해석된다. 2 ) 特許法 ( 工業所有權法 ( 上 )), 中山信弘 3 ) 통관되기전의외국화물을설치하거나가공 제조 전시등을할수있는장소이다. 세관검사장등의지정보세구역과보세창고 보세공장 보세전시장 보세 건설장및보세판매장등의특허보세구역등으로구분된다. 세관장의허가를받아야하며, 이구역안에설치되는외국화물에대해관세부과가유예된다.

35 2 차시 2 차시발명의종류 1 차시 3. 특허법상특수한발명 1) 용도발명 (1) 용도발명의의미용도발명이란 " 물질이갖는어떤특정한성질을발견하여그성질을이용하는발명 " 을말한다. 이러한용도발명은화학분야에서특히문제가되고, 그물건또는물질의용도가다양하지않은기계, 기구, 장치등에는거의존재하지않는다. 용도발명의대표적인예는 DDT(dichloro diphenyl trichloroethane) 이다. DDT는잘알려진살충제중하나이다. DDT는 1874년처음으로합성되었으나, 1939년까지이물질이곤충에게독성을준다는사실은밝혀지지않았다. DDT의살충능력을처음발견한스위스화학자인폴허먼뮐러 (Paul Hermann Muller) 는 1948년에그가 " 여러절지동물의접촉독성을나타내는 DDT의높은효과를발견 " 한이유로노벨생리학 의학상을받게되었다. 4 ) 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 그런데 DDT 화합물이나그제조방법은뮐러박사의연구 60 여년전에이미알려진것이므로, 이들에대하여는특허를받을수 는없었다. 뮐러박사가개발한것은 DDT 라는화합물이가지고있는새로운속성 ( 살충효과 ) 이었고, 이러한속성을 DDT 를이용 하여해충또는알및유충을죽이는방법 이라는청구범위로표현하여등록을받았다. 이예와같이알려진물질에관하여새 9 차시 10 차시 로운용도를발견한경우가용도발명의전형적인예이나, 용도발명은반드시알려진물질에한정되는것은아니고신규물질에 대해서도가능하다. (2) 용도발명의특허성 공지의 DDT 가살충성을갖고있는것을처음으로발견하고그것에기초하여출원한경우그발명의실체는살충성이라고하는 화합물 A 의속성을발견한것에있으므로용도발명이발견인가발명인가에대한논의가있었다. 그러나용도발명은발견자체에단순한발견이상의창작성, 또는새로운속성의발견과이의이용간에창작성을가지는경우이를발명으로인정할수있으며특허의보호대상이된다는견해가지배적이고, 우리특허법도용도발명을불특허사유로규정하여오다가, 물질특허의도입과함께이를인정하고있다. 용도발명은 1용도자체가신규한경우, 2화합물의오감으로부터직접인식할수없는성질을이용하는경우로서그화합물에는공지의유사화합물이존재하지않거나, 3 존재하더라도그유사화합물에는동일한용도가알려져있지아니한경우, 또는 4 유사화합물에동일한용도가알려져있다하더라도그작용효과가현저하게우수한경우특허성이인정될수있다. (3) 용도발명의표현형식 우리나라특허법은발명의종류를물건, 방법및제법의 3 가지만을규정하고있으므로, 용도발명도하기와같이상기 3 가지중 4 ) 그러나 DDT 와다른살충제가암을일으킬수있다는것과, 농업에쓰는화학물질이야생동물과여러조류를위협하고있다는점이지적되어, 미국에서 1972 년도 에 DDT 사용을전면중단하였다. DDT 는그후전세계적으로농작물에사용하는것이금지되었으나, 질병을매개하는곤충에대해서는아직도쓰이고있어, 전 세계적으로많은논의를불러일으켰다. - 인터넷위키백과

36 2 차시 하나로표현하여야한다. 1 단일화합물로된특정의용도를명시한제제 (ex: DDT를포함하는살충제 ) 2 단일화합물을유효성분으로하며, 보조성분에는특징이없는용도를명시한조성물 (ex: DDT와약제학적담체를포함하는살충용조성물 ) 3 단일화합물을어느특정용도에사용하는것만이특징인방법 (DDT를이용하는살충방법 ) 2) 국방상필요한발명 발명의내용이국방상필요한것으로인정되는경우정부는 1 외국에특허출원금지나비밀취급을명령할수있고, 2 특허를허락하지않거나, 3 전시사변이에준하는비상시에는특허를받을수있는권리또는특허권을수용하거나, 4 정부또는제3 자로하여금특허발명을실시하게할수있다. 이들경우정부는출원인또는특허권자에게정당한보상을하여야한다. 3) 미생물발명 미생물에관련된발명을출원하려면출원시까지특허청장이정하는기탁기관및부다페스트조약에의한국제기탁기관기탁에미생물을기탁하여야한다. 미생물을기탁한경우기탁기관명칭, 수탁번호, 수탁연월일을명세서에기재하여야한다. 다만미생물을용이하게입수가능한경우미생물의입수방법을명세서에기재하여야한다. 4) 발명과노하우 발명 노하우 공통점 발명이나노하우는다같이자연법칙을이용한기술적사상의창작이며, 무체재산으로서그권리자가이를 자유로이사용, 수익, 처분할수있다. 공개 특허법상발명은공개된후에도법률에의해서보호 된다. 노하우는공개되면그생명력을잃는다. 발명은특허권이부여되면독점배타적인대세적 노하우는대세적효력이없고일정경우개별적인효 차이 점 효력 효력을갖는반면보호기간이존재하는유한한권리 이다. 력만이인정되는반면비밀이유지되는한보호기간 은무한하다. 구제특허법상민 형사상의조치가가능하다. 개인간의신의성실원칙에의하여보호되며, 일정경우부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률등에의해보호되며, 선사용권의규정을충족시키는경우특허법에의해서도그실시가보장될수있다.

37 2차시 LESSON II. 특허를받을수있는권리와직무발명 2 차시발명의종류 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 Case 5 차시 자동차용블랙박스를만드는 D사의차사장은고객들로부터 D사제품의문제점을들었다. 고객들이제시한문제점은차가위아래로심하게흔들릴경우블랙박스의카메라도같이위아래로흔들린다는것이었다. 차사장은연구소의박팀장에게이러한문제점을해결하는방안을간구하고, 매주연구결과를보고하라고지시하였다. 박팀장은열심히연구하여종래의문제점을해결할수있는새로운디자인을도출하고이에대한설계도면을완성하였다. 박팀장은차사장에게새로운디자인과그작동원리를설명하고, 시제품제작의필요성을설명하였다. 차사장은시제품제작을허락하고그에따른비용을지급하였다. 박팀장은김팀원에게시제품제작을의뢰하였다. 김팀원은박팀장의설계도면에따라블랙박스를제조하였는데, 차량이위아래로흔들려도블랙박스의카메라위치는고정이되어있었으나, 너무견고하게고정되어있어서사용자가원하는경우에도카메라의위치를위아래로변경하기힘들다는점을파악하고, 박팀장의디자인을약간수정하였다. D사에서상하로심하게흔들려도카메라의위치는고정되어있지만사용자가원하는경우상하로카메라의위치를자유롭게제어할수있는차량용블랙박스를출원하려고하는경우차사장님을발명자에포함시킬수있는가? 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 Select 1: 발명의주제를제시하고, 관리감독한차사장님도발명자에포함된다. Select 2: 발명의완성에기여한바없으므로차사장님은발명자에포함되지않는다. Answer 발명자는발명이라는창작행위에현실로가담한사람만을의미한다. 따라서특허발명은기존의문제점을해결할수있는새로운아이디어를구체화하고이를도면으로작성하여실제생산이가능할수있도록한박팀장과, 박팀장이제작한도면을토대로실물을제작한후실험을통하여세부적인문제점들을개선하여이사건특허의기술구성을최종적으로완성한김팀원이공동으로창작하여이룬것이다. 비록차사장이박팀장에게기술개발에관한일반적인지시를하고보고를받았다거나박팀장에게도면제작등에따른비용을지불하였다고하더라고그와같은사정만으로는특허발명의창작행위라는사실행위에현실로가담한사람이라고할수는없으므로차사장은이사건특허발명의진정한발명자가아니다. ( 대법원 선고 2003후373)

38 2 차시 학 습 내 용 1. 특허를받을수있는권리 1) 특허를받을수있는권리의의미 특허를받을수있는권리라는것은발명을완성한발명자에게부여되는것으로서출원전에완성된발명을출원을할수있는권리와출원후에는출원된발명에대하여특허등록을허락해달라는특허부여청구권을포함하는개념이다. 또한넓은의미로는출원서에발명자성명을게재할수있는발명자인격권도포함할수있다. 2) 특허를받을수있는권리를가지는자 특허를받을수있는권리는발명자또는그승계인이가진다. 그러나특허청과특허심판원직원은상속또는유증의경우를제 외하고는재직중에는특허를받을수없다. 발명은사실행위이므로특허법상발명자는자연인을의미한다. 따라서행위능력이불필요하여미성년자또는무능력자도특허 를받을수있는권리를가진다. 발명자는발명이라는사실행위를한사람만을의미하고단순관리자, 보조자, 조언자, 후원자는 포함되지않는다. 또한법인은발명능력이없으므로승계를통해서만특허를받을수있는권리를가질수있다. 승계인은자연인과법인모두가해당할수있다. 승계인은상속, 합병등에의하여특허를받을수있는권리및의무모두를일괄하여승계받은일반승계인과개개의권리및의무를개별적으로승계받은특정승계인이있다. 특허청장또는특허심판원장은특허를받을수있는권리를승계한자가특허에관한절차를밟고자하는경우에필요하다고인정되는때에는그승계인임을증명하는서류를제출하게할수있다. 3) 특허를받을수있는권리의변동 (1) 이전특허를받을수있는권리는이전할수있다. 특허를받을수있는권리는특허권과마찬가지로타인에게양도할수있는재산권이다. 발명자는특허출원을하기전이라도자신이한발명을제3자에게이전하여제3자 ( 승계인 ) 가출원하여특허를받게할수있다. 발명자는또한자신의이름으로특허출원을한후라도특허출원을제3자에게이전하여제3자 ( 승계인 ) 가특허를받게할수있다. 다만특허를받을수있는권리를제3자와공동소유 ( 공유 ) 하고있는경우각동유자의지분없이이전할수없다. 다만출원전승계는그승계인이출원해야제 3 자에게대항할수있고 ( 제 3 자대항요건 ), 출원후승계는상속기타일반승계제 외하고특허청에명의변경신고를하여야효력이발생 ( 효력요건 ) 한다. 예를들어, 발명자 A 가출원전에제 3 자 B 에게특허를받을수있는권리를양도하고, 이어서 C 에게도특허를받을수있는권리

39 2 차시 2 차시발명의종류 1 차시 를양도하였다. 만일 C가먼저출원한경우승계인 C가먼저출원하였기때문에선순위승계인인 B에게도대항할수있고, 승계인 C의출원은적법한출원이다. 이경우 B와 A사이에서는이전의효력이있으므로 B는 A를상대로채무불이행에따른손해배상청구등의법적조치를취할수있을뿐이다. 한편발명자 A가출원후에제3자 B에게특허를받을수있는권리, 즉특허출원을양도한경우 B가출원인명의변경신고를하지않으면이전의효력은 A와 B 사이에서조차도발생하지않는다. 한편동일한자로부터승계한동일한특허를받을수있는권리에대하여같은날 2이상출원이있는경우양출원인의협의외자의승계는효력이없다. 유사하게동일인으로부터승계한동일한특허를받을있는권리의승계 ( 특허출원의승계 ) 에대해같은날 2이상의명의변경신고가있는경우양신고자간에협의된자이외의신고자의신고는효력이없다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 (2) 질권의설정금지특허권에는질권을설정할수있다. 예를들어특허권자가은행에서돈을빌리고싶으나담보가없는경우특허권을담보로사용하여돈을빌릴수있다. 이경우채권자인은행은채무자인특허권자의특허권에질권을설정하여두면, 특허권자가돈을갚지못하는경우에은행은질권을행사하여특허권의경매등을통하여채무를변제받을수있다. 8 차시 9 차시 10 차시 그러나특허를받을수있는권리에는질권을설정할수없다. 이는특허를받을수있는권리가있다고하여도특허권이발생할 지여부는불확실하여제 3 자에게손해를끼칠염려가있고, 발명자의발명이저렴한가격에자본가에게탈취될우려가있기때 문이다. 4) 특허를받을수있는권리의소멸 특허를받을수있는권리는출원의거절결정이확정되거나설정등록되는경우, 출원인의권리능력이상실되는경우나상속인이없는경우에소멸된다. 또한국방상필요한발명에대한외국출원금지 / 비밀취급명령을위반한경우특허를받을수있는권리는포기한것으로간주된다

40 2 차시 2. 공동발명과무권리자출원 1) 공동발명 (1) 공동발명의성립요건 5 ) 공동발명자는문언의의미대로발명을공동으로한자를말한다 6 ). 발명은기술적사상의창작이기때문에발명의완성에관한실질적인협력의유무는특허법상발명의의미의관점에서파악할필요가있다. 단지신분또는지위가높다는이유로발명에기여하지않는자를발명자에기재한다든가기여실적이미미한데에도지분비율을높여주는등불합리한일이없도록하여야한다. 그러나해당발명또는출원에개입된자가많을수록특허법이말하는진정한발명자인지또는단순한협력자인지를판단하는것은용이하지않다. 미국의경우공동발명이성립하기위해서는 ⅰ) 2 인이상이발명의착상에기여하고, ⅱ) 실질적협력의상호인식이있다면물 리적시간적공통성, 동등또는대등한기여및모든청구항의주제에관여할것을요구하지않는다. 7 ) 일본의경우에는발명의성립과정을착상의제공과착상의구체화의 2단계로나누어각단계의실질상의협력자유무를판단한다. 즉, 제공한착상이새로운경우착상제공자는발명자이다. 단, 착상자가착상을구체화하지못하고그대로공표하였을시, 그후에다른사람이이것을구체화시켜발명을완성했다해도착상자는공동발명자가될수없다. 양자간에는일체적 연속적인협력관계가없기때문이다. 따라서이경우는공지의착상을구체화하여발명을완성한자만이발명자이다. 발명을구체화한자는그구체화가당업자에게있어자명한정도의것에속하지않는한, 공동발명자이다. 8 ) 한국의경우대법원은 공동발명자가되기위해서는발명의완성을위하여실질적으로상호협력하는관계가있어야하므로, 단순히발명에대한기본적인과제와아이디어만을제공하였거나, 연구자를일반적으로관리하였거나, 연구자의지시로데이터의정리와실험만을하였거나, 자금 설비등을제공하여발명의완성을후원 위탁하였을뿐인정도등에그치지않고, 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야공동발명자에해당한다. 고판시하고있다.( 대법원 선고 2009다75178 판결 ) 5 ) 공동발명자 : 결정방법및관련권리에관한연구, 정차호 ( 특허법원자료실 ) 6 ) 또는해당출원의하나이상의발명 ( 청구항 ) 을단독또는공동으로발명한자를말할것이다. 7 ) 미국특허법제116조 Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. 8 ) 吉藤幸朔, 특허법개설 ( 유미특허법률사무소역, 대광서림 )

41 2 차시 2 차시발명의종류 1 차시 특허청의자료 9 ) 에따르면공동발명자여부를하기와같이판단하고있다. o 구체적인착상을하고부하에게그발전및실현을하게한자 o 부하가제출한착상에보충적착상을가한자공동 o 부하가행한실험또는실험의중간결과를종합적으로판단하여새로운착상을가하여발명을발명자완성한자관리자 o 소속부서내의연구가혼미하고있을때, 구체적인지도를하여발명을가능하게한자 o 부하인연구자에대한일반적관리및연구에대한일상적관리를한자비공동 o 구체적인착상을나타내지않고단지어떤연구과제를주어발명자인부하에대하여일반적발명자인관리를한자 o 부하의착상에대하여단지양부의판단을한자 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 공동 발명자 o 어떤문제를해결하기위한기술적수단을착상한자 o 타인의착상에의거연구를하여발명을완성하게한자 o 타인의착상에대하여구체화하는기술적수단을부가하여발명을완성한자 o 구체화하기위해서는약간불완전한착상을하고타인에게일반적인지식의조언또는지도를얻어발명을완성한자 o 타인의발명에힌트를얻고다시그발명의범위를확대하는발명을한자 9 차시 10 차시 비관리자 비공동 발명자 o 발명자에게자금을제공하여설비이용의편의를주는등발명의완성을원조하거나위탁한자 ( 단순후원자, 위탁자 ) o 희망조건만제시하고그것을해결할착상을제공하지않은자 o 타인이제시한착상속에서실용성이있을것같을것을선택한것에지나지않는자 o 당해발명에관하여착상만하고구체화하는과정에서실질적으로관여하지않은자 o 발명의과정에서연구자의지시로단순히데이터를정리하거나제시된제도, 실험등을한것에지나지않는자 ( 단순보조자 ) o 단지, 일반지식의조언또는제시를주기만한자 (2) 공동발명의법적취급 2인이상이공동으로발명한때는특허를받을수있는권리는공유로하고, 특허를받을수있는권리가공유인경우공유자전원이공동으로출원하여야한다. 만일 2인이상이공동으로발명하여특허를받을수있는권리가공유임에도불구하고그중 1 인만이출원을한경우에는심사과정에서는거절이유가되고, 등록후에는무효사유가된다. 또한특허를받을수있는권리가공유인경우다른공유자의동의없이자신의지분을양도할수없고, 특허를받을수있는권리의공유자가그공유인권리에관한심판청구시공유자전원이공동청구하여야한다. 9 ) 특허청, 직무발명보상제도 면 (2002 년 )

42 2 차시 2) 무권리자출원 (1) 무권리자의의의특허법에서무권리자란발명자가아닌자로서특허를받을수있는권리의승계인이아닌자, 즉특허를받을수있는권리를가지지않는자를의미한다. 무권리자에의한특허출원은등록전에는거절이유가되고등록후에는무효사유이다. 예를들어서 1 정당권리자 ( 발명자또는그의승계인 ) 모르게제3자가출원을하는경우, 2 정당권리자의출원이후에제3자가서류를위조하는등무단으로출원인명의변경을하는경우, 3 정당한권리자와승계인사이의출원인명의변경약정에하자가있어결과적으로특허를받을수있는권리를승계한자의출원이무권리자에의한출원으로되는경우, 4 공동발명에있어서공동발명자 1인의단독명의로출원하는경우와 5 출원이등록된이후에야위와같은사실이밝혀진경우등이있다. 특허청심사관이특허출원서의기재만으로무권리자출원인지여부는판별하는것은거의불가능하다. 대부분의경우출원이공개된후정보제공또는무효심판에의하여다투어진다. (2) 정당권리자의보호특허청장또는심판원장은무권리자출원에대한거절결정, 거절결정에대한불복심판의기각심결또는무효심결의확정이있는때에는정당권리자에게이를서면으로통지한다. 이경우무권리자의출원이특허를받지못하게된날 ( 거절결정또는심결확정일 ) 부터 30일내정당권리자가출원한경우정당권리자의출원일은무권리자의출원일로소급한다. 무권리자의등록특허가무효로확정된경우에도정당권리자가무권리자특허의등록공고일로부터 2년또는무효심결확정일로 30일내에출원한경우정당권리자의출원일은무권리자의출원일로소급한다. 따라서동일한발명에대하여무권리자출원, 제3자의출원, 정당권리자의출원과같은시간적순서로출원이있었다고하여도무권리자의출원뿐만아니라제3자의출원에의하여도정당권리자의출원은거절되지않게된다. 3. 직무발명 1) 직무발명제도의의미 특허를받을수있는권리는발명과동시에발명자에게주어진다. 그런데발명자가회사에속한연구원 ( 종업원 ) 인경우라면특허를받을수있는권리를종업원인발명자가가져야할지사용자인회사가가져야할지문제이다. 종업원의입장에서는자신이한발명이므로권리는자신에게있다고주장할수있고, 회사의입장에서는종업원이발명을하기위한실질적인모든비용을지불하였으므로회사가권리를가진다고주장할수있기때문이다. 이에대하여우리나라는종업원의발명중자신의직무와회사의업무에속하는직무발명에대해서는사용자에게무상의실시권을인정함과동시에특허를받을수있는권리를사용자등이승계받기로하는사전약정을유효한것으로보아서회사를보

43 2 차시 2 차시발명의종류 1 차시 호한다. 한편, 특허를받을수있는권리는종업원에게 1 차적으로귀속하도록하고, 회사가특허를받을수있는권리를승계하는 경우종업원에게반드시보상하도록하여종업원을보호하고있다. 2 차시 3 차시 2) 직무발명의성립요건 (1) 직무발명의정의직무발명은종업원이그직무에관하여발명한것이성질상사용자의업무범위에속하고, 그발명을하게된행위가종업원의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 4 차시 5 차시 6 차시 7 차시 (2) 종업원의현재또는과거의직무직무발명에서종업원은고용계약에의해타인의사업에종사하는자로서, 종업원, 법인의임원또는공무원을의미한다. 상근, 또는비상근을묻지않으며임시직원도포함하나, 고용관계는반드시있어야한다. 종업원의지위는특허출원시점이아니라발명이완성된시점을기준으로판단된다. 따라서종업원이퇴직전에완성된발명을숨기고있다가퇴직후에특허출원을하더라도직무발명에해당한다. 또한종업원의직무란담당하는업무의내용및책임범위로보아발명을꾀하고수행하는것이당연히예정되거나기대되는것은물론, 사용자등이처음부터발명목적으로고용하지않았지만회사사정에따라어떤구체적인발명을하도록명령하거나과제를부여한경우를포함한다. 8 차시 9 차시 10 차시 (3) 사용자의업무범위 직무발명에서사용자는타인을고용하는개인, 법인, 또는국가나지방자치단체를말한다. 또한업무범위는사용자가수행하는 사업범위를의미하고, 법인의경우사업범위는정관을기초로해석할수있다. 3) 직무발명의권리관계 (1) 종업원의권리 의무직무발명에대하여특허를받을수있는권리는발명자인종업원에게 1차적으로귀속된다. 또한직무발명에대하여사용자가특허를받을수있는권리나특허권을승계하거나전용실시권을설정한경우종업원은정당한보상을받을권리를가진다. 한편종업원은직무발명을완성한경우지체없이그사실을사용자에게문서로서통지하여야하고, 사용자가직무발명을출원할때까지그발명에관한비밀을유지하여야한다. (2) 사용자의권리 의무직무발명에대하여사용자가아닌종업원이나종업원으로부터권리를승계한제3자가특허를받은경우사용자는대가없는통상실시권을취득하여그직무발명을자유롭게실시할수있다. 또한사용자는종업원의직무발명에대하여미리사용자가그권리를승계받기로하거나특허권에대하여전용실시권을설정하기로하는계약 ( 예약승계 ) 을체결할수있다. 예약승계의규정이

44 2 차시 있다면종업원이직무발명의완성사실을통지한경우사용자는 4 개월내에그발명에대한권리승계를할것인지여부를종업원 에게통지하여야한다. 종업원의직무발명의완 승계의사통지 사용자 : 직무발명권리승계종업원 : 정당한보상청구권 예약승계규정있는경우 성사실통지에대한사용자의승계여부에따라결 불승계의사통지 사용자 : 무상통상실시권취득종업원 : 직무발명에대한권리귀속 정 승계의사미통지 사용자 : 종업원동의하에통상실시권취득종업원 : 직무발명에대한권리귀속 예약승계규정없는경우 종업원이양도여부결정 양도의사없는경우양도의사있는경우 사용자 : 무상통상실시권취득종업원 : 직무발명에대한권리귀속사용자 : 직무발명권리승계종업원 : 정당한보상청구권 4) 직무발명의보상 (1) 보상체계계약또는근무규정에서직무발명에대한보상을규정하고있는경우그정한바에따라사용자와종업원이협의하여결정한보상이합리적절차에의한것으로인정되면이를정당한보상으로인정한다. 만일직무발명에대한보상을규정하고있지않거나, 정해진보상을정당한보상으로볼수없는경우, 보상액을결정함에있어서발명에의하여사용자등이얻을이익의액과발명의완성에사용자등이공헌한정도를고려한다. (2) 보상의종류및보상금액직무발명관련보상은회사의정책에따라여러가지형태로존재하나, 크게출원시의장려금적성격인출원보상및등록보상과이익실현시받는실적보상으로구분된다. 출원보상및등록보상은발명에대한장려금적성격으로그다지문제가되지않으나, 실적보상은특허나발명의실시에의해이익이생겼을때지급하는보상으로실적산정기준이명확하지않아종종분쟁과갈등의원인이된다. 사용자는직무발명을승계하지않더라도특허권에대하여무상의통상실시권을가지므로, 사용자가얻을이익 은통상실시권을넘어직무발명을배타적 독점적으로실시할수있는지위를취득함으로써얻을이익을의미한다. 한편여기서사용자가얻을이익은직무발명자체에의하여얻을이익을의미하는것이지수익 비용의정산이후에남는영업이익등회계상이익을의미하는것은아니므로수익 비용의정산결과와관계없이직무발명자체에의한이익이있다면사용자가얻을이익이있는것이고, 또한사용자가제조 판매하고있는제품이직무발명의권리범위에포함되지않더라도그것이직무발명실시제품의수요를대체할수있는제품으로서사용자가직무발명에대한특허권에기해경쟁회사로하여금직무발명을실시할수없게함으로써매출이증가하였다면, 그로인한이익을직무발명에의한사용자의이익으로평가할수있다.

45 2차시 THINK BOX 사례 ) 사례 2 차시발명의종류 1 차시 2 차시 3 차시 구이사는양사장이경영하는정수기제작판매업체 A사에서영업이사로재직하면서양사장의지시에의하여 " 치과용유니트체어의압력수공급장치 X" 를발명하였고, 이과정에서양사장이일부아이디어를제공하였고, 발명 X에필요한비용을제공하였다. 구이사는양사장의지시로양사장만을발명자로, A사를출원인으로기재하여출원을완료하였다. 이후구이사는 A사를퇴사한후독자적으로치과용압력수공급장치를제조하는 B사를설립하고 A사재직당시완성한 X를제조하여판매하였다. 이도중에 A사의출원은등록이되었고, 이에 A사의양사장은구이사및 B사를상대로특허권침해금지를청구하였다. 구이사는자신이발명자인특허에기하여 A사가권리를행사하는것은부당하다고주장하였고, 양사장은 X는구이사가재직중에한발명으로직무발명에해당하고, 출원당시에스스로발명자또는출원인의명단에서제외시킨것은스스로권리를포기한것으로지금에와서권리를주장할수없다고주장하였다. 한편구이사가 A 사재직당시에양사장으로부터압력수공급장치발명의개발과관련하여통상의봉급이아닌특별히보상을받은사실없고, A사또는양사장과직무발명과관련한어떠한계약도한사실이없었다. 특허발명 X에기한양사장의청구는받아드려질수있을까? 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 정답 이와같은사안에서특허법원은구이사가주발명자이라고하여도양사장이일부아이디어를제공한것을인정하여공동으로한발명으로판단하였다. 또한구이사가특허발명의출원행위를하면서구이사스스로가발명자또는출원인의명단에서제외시킨것은스스로그권리를포기한것이므로지금에와서그권리를주장할수없다는취지의양사장의주장에대하여, 이사건특허발명의출원시구이사와양사장은고용자와피고용자의관계로불평등한관계에있었을뿐만아니라, 이사건특허발명외다수의출원에서양사장의이름만으로출원되고등록된사실로보아, 구이사가이사건특허발명의진정한발명자라하여도공동으로출원할것을주장할수없는상황으로판단하였다. 결국특허법원은구이사가양사장에게특허를받을수있는권리를양도하고상당한보상을받은사실을찾아볼수없 어이사건특허발명 X 는발명자또는그승계인에의하여정당하게받은특허가아닌것으로판단하여등록된특허를 무효화시켰다.( 특허법원 선고 2001 허 3392)

46 2차시 OUTRO Quiz 1. 노하우는권리로인정되지않으므로법률에의하여이를보호할방법은없다. 정답 : X 노하우는개인간의신의성실원칙에의하여보호되는것이원칙이나, 일정경우부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법 률에의해영업비밀침해행위의금지예방청구권 ( 부경법제 10 조 ), 손해배상청구및신용회복청구 ( 동법제 12 조및제 13 조 ) 도가능하다. 2. 특허를받을수있는권리가공유인경우공유자전원이출원하여야등록을받을수있다. 정답 : O 특허를받을수있는권리가공유인경우공유자전원이출원하여야등록을받을수있다 3. 직무발명에대한예약승계규정이없는경우원칙적으로특허를받을수있는권리는종업원이가진다. 정답 : O 직무발명에대한예약승계규정이없는경우특허를받을수있는권리는 1 차적으로종업원에게귀속된다. 4. 발명에대한다음설명중틀린것은? 1) 물건발명과방법발명은특허권의효력이미치는범위가다르다. 2) 이미알려져있는물질의새로운용도를개발한경우에도특허를받을수있다. 3) 국방상필요한발명이라면정부가해당특허를수용할수도있다. 4) 미생물과관련된발명은출원하기전에미생물을반드시기탁하여야한다. 정답 : 4) 미생물관련발명은출원전에해당미생물을기탁하는것이원칙이지만, 용이하게입수할수있는미생물은기탁하지 않고, 해당미생물을입수할수있는방법을명세서에기재하여도된다.

47 5. 직무발명에대한다음설명중틀린것은? 1) 공무원의발명도직무발명에해당할수있다. 2) 직무발명에대하여특허를받을수있는권리는 1차적으로발명자가가진다. 3) 종업원의과거직무에대해서는직무발명이성립하지않는다. 4) 직무발명의성립여부는발명의완성시점을기준으로판단한다. 2차시발명의종류 2차시발명의종류 1차시 2차시 3차시 4차시 5차시 정답 : 3) 종업원의과거직무에대해서도직무발명이성립한다. 6 차시 7 차시 Summary 1) 물건발명과방법발명은청구범위에의해서구별할수있고, 방법발명보다물건발명의권리범위가넓다. 8 차시 9 차시 10 차시 2) 용도발명이란물질이갖는특정한성질을발견하여그성질을이용하는발명으로, 단순한발견이상의창작성을가지는 경우특허의보호대상이된다. 3) 특허를받을수있는권리는발명을완성한발명자에게원시적으로부여되는것으로서타인에게이전가능한재산권이다. 4) 2 인이상이공동으로발명한때는특허를받을수있는권리는공유로하고, 특허를받을수있는권리가공유인경우공 유자전원이공동으로출원하여야한다. 5) 무권리자에의한특허출원은등록전에는거절이유가되고등록후에는무효사유이며, 일정한요건을만족시키는경우 정당권리자의출원일은무권리자특허출원일로소급한다. 6) 직무발명에대해서사용자는무상의실시권과예약승계권이인정되고, 종업원은원칙적으로특허받을수있는권리를 가지며, 특허받을수있는권리를사용자에게양도한경우보상을받을권리를가진다

48 V. 용어사전 1. 출원발명과특허발명 출원발명은출원이후설정등록이전의상태, 즉출원이계속되고있는상태의발명을의미하고, 특허발명이라는것은특 허를받은발명을의미한다. 2. 용도발명용도발명이란물질이갖는어떤특정한성질을발견하여그성질을이용하는발명을말한다. 이러한용도발명은화학물질에서발행되고, 그물건또는물질의용도가다양하지않은기계, 기구, 장치등에는많지않다. 용도발명은발견자체에단순한발견이상의창작성, 또는새로운속성의발견과이의이용간에창작성을가지는경우이를발명으로인정할수있으며특허의보호대상이된다. 3. 명세서명세서란특허출원을하기위한필수서류중하나로서, 출원하고자하는발명을명확하고상세하게기재한서류를의미한다. 명세서는크게발명을공개하는부분인상세한설명과상세한설명에서공개한발명중에서권리를주장하는특허청구범위로크게구분된다. 4. 특허청구범위 특허청구범위란특허권으로서보호받고자하는사항을기재하는명세서의필수기재란또는그기재를말한다. 청구범위는 등록후특허발명의보호범위를정하는기준이된다. 5. 대세적효력법원이나특허심판원의심결, 판결, 또는결정의효력이심판이나소송의당사자에게만미치는지또는일반인에게까지미치는지에따라대세효와대인효로나누어진다. 예를들면무효심판의경우무효심결의효력이당사자이외의제3자에도미치기때문에대세효를가진다. 따라서무효된특허권은무효심판청구인이외의모든사람에게도무효이므로누구든지자유롭게실시할수있다. 이에비하여침해금지청구소송의판결은청구인과피청구인양당사자에게만미친다. 6. 특허를받을수있는권리특허를받을수있는권리는발명을완성한발명자에게부여되는것으로서출원전에완성된발명을출원을할수있는권리와출원후에는출원된발명에특허등록을허락해달라는특허부여청구권을포함하는개념이다. 또한넓은의미로는출원서에발명자성명을게재할수있는발명자인격권도포함할수있다.

49 2 차시발명의종류 1 차시 2 차시 7. 권리능력과행위능력권리나의무의주체가될수있는자격이나지위를말한다. 권리능력을다른말로는인격또는법인격이라고한다. 권리능력을가지는자는구체적으로인간의육체를가진자연인그리고회사 학교 사회법인 재단법인등과같은법인의두가지로나누어진다. 이에비하여행위능력은유효한법률행위를단독으로행할수있는능력으로단순히능력이라고도한다. 자연인과법인은누구나권리능력을가진다. 그러나반드시행위능력도가진다고할수는없다. 자연인가운데의사능력이없는자는전혀행위능력이없으며, 그행위는무효이다. 민법은미성년자 금치산자 한정치산자를전형적으로무능력자 ( 행위능력이없는자 ) 로보고그보호를위하여무능력자가단독으로행한법률행위를취소할수있도록하였다. 8. 자연인과법인인 ( 人 ) 은법에서규정하는권리의주체이다. 인은자연적생물로서의사람인자연인과법으로부터인격을부여받은법인으로나뉘며, 법인은특정한목적을가진재산의모임인재단법인과특정한목적을가진사람의모인인사단법인으로나뉜다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 9. 일반승계와특정승계승계취득의형태이다. 일반승계는단일한원인에의하여전주의모든권리 의무의전체를일괄적으로승계하는것이며포괄승계라고도한다. 이에는상속 포괄유증 회사합병등이있다. 포괄승계의승계인을포괄승계인이라고한다. 한편각개의권리 의무를개별적인원인에의하여승계하는것을특정승계라한다. 예컨대매매에의한승계와같은것이다. 특정승계의승계인을특정승계인이라고한다. 10 차시 10. 대항요건과효력요건대항요건은그요건을구비하기전에도당사자사이에서는법률효과 ( 法律效果 ) 가이미발생하고있으며다만그법률관계를공시 ( 公示 ) 하여당사자이외의제3자에게주장할수있게하는요건이다. 효력요건 ( 效力要件 ) 이그요건을구비하기전에는당사자사이에서도법률효과가발생하지않는것과다르다. 무엇을대항요건으로하는가는입법정책의문제이다. 11. 질권질권이란담보물권의하나로채권자가그채권의담보로채무자또는제3자 ( 물상보증인 ) 로부터취득한물건또는재산권을채무변제가있을때까지유치할수있고변제가없을때에는그담보목적물의가액에서우선변제받을수있는권리다. 질권은채권자와질권설정자와의계약 ( 질권설정계약 ) 에의하여성립한다. 저당권과함께이른바약정담보물권의하나이다. 저당권과의기본적인차이는담보권자에게목적물의점유를이전한다는점에있다. 질권의종류는일반동산을대상으로한 ' 동산질권 ' 과예금, 채권등양도성을가진재산권을대상으로한권리질권이있다

50 12. 정당권리자와무권리자무권리자란발명자가아닌자로서특허를받을수있는권리의승계인이아닌자, 즉특허를받을수있는권리를가지지않는자를의미한다. 반대로정당권리자란발명자또는그적법한승계인을의미한다. 무권리자에의한특허출원은등록전에는거절이유가되고등록후에는무효사유이다. 13. 직무발명직무발명은종업원이그직무에관하여발명한것이성질상사용자의업무범위에속하고, 그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 사용자는종업원의직무발명에대하여미리사용자가그권리를승계받기로하거나특허권에대하여전용실시권을설정하기로하는계약 ( 예약승계 ) 을체결할수있다.

51 3 차시지식재산권과특허제도 1 차시 03 3차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 특허를받을수있는발명 9 차시 10 차시

52 3차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 반드시실제로산업에서이용되는발명만이특허를받을수있다. 정답 : X 해설 : 발명이장래에산업에이용될가능성이있는것만으로도특허를받을수있다. 2) 미국에서만공개된발명은한국에서는특허를받을수있다. 정답 : X 해설 : 신규성판단의지역적기준은국내뿐아니라국외도포함한다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 발명의성립성을판단할수있다. 2) 산업상이용가능성을판단할수있다. 3) 신규성을판단할수있다. 4) 공지예외주장출원의요건및절차를이해할수있다.

53 3차시 LESSON I. 발명의성립성과산업상이용가능성 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 A 출판사는어린이들에게어떻게하면한자를더잘가르칠수있을까고민하다가, 만화로한자를가르치면좋겠다고생각하고, 한자공부만화책을발명하였다. 한자교재 (30a) 는등장캐릭터들이외치는한자의뜻및소리 (31a) 와, 그해당한자 (32a), 그리고상기캐릭터들이한자의뜻과소리를외침에따라그한자의뜻을나타내는만화 (33a) 가이미지가함께도시된한자만화이미지도시면 (34a) 들을포함한다. 한자교재가큰인기를누리자다른사람들이이와유사한교재를제작판매하는것을막기위하여변리사에게상담을하였다. X 변리사는만화책은기술과는무관하여발명이아니기때문에특허를받을수없다고하였으나, Y 변리사는만화책이라고하여도특정한내용을시각적 공간적으로배치하여학습효과를높이는효과를가진다면발명에해당한다고하였다. 7차시 8차시 9차시 10차시 Select 1: 변리사 X 의말처럼만화책은기술과는무관하여발명에해당하지않는다. Select 2: 변리사 Y 의말처럼만화책이라도특정요건을만족시키면발명에해당할수있다. Answer 한자학습교재는물건에해당하는것이다. 한자만화이미지도시면이라는공간적인의미의지면에한자의뜻및소리, 그해당한자, 그리고그한자의뜻을나타내는만화이미지를공간적, 물리적으로배치또는형성하는구성을취하고있으므로시각적배치를유기적으로구성하여학습효과를높일수있다는자연법칙을이용한발명에해당한다.( 특허법원 2009허351 판결 )

54 3 차시학 습 내 용 1. 발명의성립성 1) 발명의정의 특허법은발명을자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 1 ) 으로규정하고있다. 발명의성립성은다른특허요건을판단하기에앞서판단하는특허요건이며, 발명의성립성이인정되지않는발명은 산업상이용가능성이없는발명 으로거절된다. 2) 발명의성립요건 (1) 자연법칙을이용할것 자연법칙 이란자연과학상명명된것, 경험칙, 알려지지않은자연현상을포함하지만, 인간의감정사고력정신력 ( 암호작성법, 광고방법, 속독법등 ) 은제외된다. 이용 이란발명이전체로서자연법칙을이용하여야하며, 발명의구성요소중일부라도자연법칙을이용하지않는경우이용에해당하지않는다. 또한자연법칙을결과로서이용하면충분하기때문에, 자연법칙에대하여완전한인식이필요한것은아니다. 다만일정한확실성과동일결과의반복가능성은필요하나, 반복가능성이 100% 일필요는없다. (2) 기술적사상일것 기술 이란해결하고자하는기술적과제, 즉기술적목적을해결하기위한구체적인수단으로서기술적효과가발생하는것을의미하며, 객관적전달가능성이있다는점에서기능과구분된다. 사상 이란무형의관념으로서추상성을가지고있다. 따라서발명은구체적인유체물에한정되지않는다. 다만구체적실현가능성은필요하다. (3) 창작일것 창작이란 1 새로운것이고, 2 만들어낸것 ( 발견 ) 으로서, 3 자명하지않은것을의미하다. 실제특허청심사관들은창작성을가 지고있어서발명에해당하는지여부는발명의성립성에서판단하지않고신규성판단시에판단한다. (4) 고도할것특허의대상인발명은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로고도한것이라고규정되어있는반면실용신안의대상인고안은자연법칙을이용한기술적사상의창작이라고만규정되어있다. 따라서일반적으로고도할것이라는요건은발명과고안과구별하기위한상대적개념이라고설명하고, 발명의성립요건판단시에고려하지않고실무상진보성판단시에판단한다. 1 ) 특허법제 2 조참조

55 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 3) 법적취급 출원발명이발명의성립성이인정되지않는출원발명은출원심사중에는거절이유및정보제공이유가되고, 등록된경우무효사유에해당한다. 또한발명의성립성이인정되지않은발명 ( 예 : 미완성발명 ) 을완성된발명으로보정하는것은신규사항추가에해당한다. 2차시 3차시 4차시 5차시 2. 불성립발명의유형 1) 비발명 1 자연법칙자체 ( 열역학, 에너지보존법칙 ) 2 발견 ( 천연물질, 단인위적으로분리하는방법의경우그분리된화학물질은가능 ) 3 자연법칙위배 ( 영구기관, 연금술 ) 또는 4 자연법칙을이용하지아니한것 ( 경제법칙이나수학공식등. 다만청구항전체로판단함. 따라서청구항일부에수학공식이포함되어있더라도청구항전체로이용하는경우가능 ) 5 기능이나기예 ( 악기연주, 투구동작 ) 6 정보의내용에만특징이있는정보 ( 음반 CD, 특정데이터베이스 ) 의단순한제시, 단정보의제시가신규한기술적특징을가지는경우그와같은정보의제시수단및제시방법은가능 7 미적창조물 ( 다만미적인효과가기술적수단에의해얻어지는경우이를얻기위한기술적수단은가능 ) 8 컴퓨터프로그램자체 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 2) 미완성발명 완성된발명이란당업자가반복실시하여목적으로하는기술효과를올릴수있을정도까지구체적이고객관적인것으로구성되어있는발명을말한다. 즉발명이란기술적사상이고기술의본질은일정한목적을달성하는수단이합리적으로구성되어있어야하므로, 발명의완성여부는 반복가능성 내지 실시가능성 이라는요소에의하여판단할수있다. 특허청의심사실무는특허를받을수있는발명이란특허법제2조제1호의발명의정의규정을만족시켜야함과동시에완성된것이어야하고이에위배되는경우제29조제1항본문의규정을인용하여 산업상이용할수있는발명 이아니라는이유로거절이유를통지한다. 완성된발명에이르지못한이른바미완성발명은 1 발명의과제를해결하기위한구체적인수단이결여되어있거나, 2 제시된과제해결수단만에의해서는과제의해결이명백하게불가능한것으로서, 3 발명이복수의구성요건을필요로할경우에는어느구성요건을결여한경우, 5 해결하고자하는문제에대한인식은있으나그해결수단을제시하지못한경우, 6 해결과제해결수단이제시되어있어도그수단으로실행하였을때효과가없는경우, 7 용도를밝히지못한경우, 8 발명의기술적사상이실현가능하도록완성된것이지만그실시의결과가사회적으로용납되지않는위험한상태로방치되는경우등에해당하면일 반적으로그발명은미완성발명이다

56 3 차시 3) 발명의성립성이문제되는경우 미생물 관련발명 용도발명 미생물을용이하게입수할수없는경우미생물기탁하고, 기탁사실을명세서에기재하거나, 미생물을용이하게입수할수있는경우입수방법을명세서에기재하여출원시증명서류를첨부한경우성립성이인정된다. 물질의새로운특성을발견하고이를새로운용도로이용하는것에창작적요소가존재하는것은용도발명으로성립성이인정된다. 컴퓨터 프로그램관 련발명 원칙 : 컴퓨터프로그램이어떤장치나시스템내에서특정의기술적목적을달성하는기능실현의수단으로이용되고, 이를방법또는물건 ( 예 : 기록매체 ) 으로표현한경우발명의성립성을인정한다. 특허가능 : 워드프로세싱편집방법을기록한롬, 수치제어장치의가감속제어방법, 바이러스검사방법을기록한 FDD 특허불가 : 병원업무자동화프로그램, 음악 CD, 십진수를이진수로변환하는방법, 행렬을계산하는방법, 도서대출업무의데이터를기록한기록매체 BM 관련발명 특허가능 : 컴퓨터상에서구현되는구성의한정이있는유형 ( 청구항에서영업방법의각단계가컴퓨터상에서수행되게하기위한구성을한정하고있는경우 ) 은 컴퓨터관련발명의심사기준 에의해성립성판단특허불가 : 컴퓨터상에서구현되는구성의한정이없는유형 ( 청구항에서영업방법의각단계가컴퓨터상에서어떻게수행될것인지에대한어떠한구체적인한정도포함하고있지않는경우 ), 즉 1 순수한영업방법, 2 추상적아이디어는성립성이부정된다. 또한청구항에서영업방법의각단계가컴퓨터상에서수행되게하기위한구성을한정하고있다고하더라도청구항이 산업상이용할수있는구체적수단 에해당하는것을청구하고있지않는경우 ( 수학적알고리즘 ) 은성립성이부정된다.

57 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 3. 산업상이용가능성 1) 내용 (1) 취지와법적취급특허제도는산업발전에이바지하는위한목적을가지고있으므로산업에서적어도이용가능성이있는발명에대해서만권리를허락하기위한요건이다. 산업상이용가능성이없는출원발명 2 ) 은출원심사중에는거절이유및정보제공이유가되고, 등록된경우무효사유에해당한다. (2) 산업상이용가능성의의미산업상이용가능성에서 산업 이란유용하고실용적기술이속하는모든분야를포함하는가장넓은개념으로해석한다. 이용 이란특허법제2조의실시를의미하고, 가능성 이란동일결과를반복실시할수있는가능성을의미하는것으로서특허출원시에는당해분야에서이용되지않더라도장래에실시할수있으면충분하다. 2) 판단기준 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 심사관 ( 심사과정 ), 심판관 ( 심판과정 ), 또는법관 ( 특허소송과정 ) 이출원시를기준으로청구범위에기재된발명에대하여청구항마 다판단한다. 3) 구체적판단 (1) 의료업 인간을수술하는방법 3 ), 진단하는방법 4 ), 치료하는방법 5 ) ( 의료행위 ), 인간으로부터채취한것을치료를위해채취한자에게돌려 2 ) 특허법제29조제1항본문참조 3 ) 사람을수술하는방법은생명및건강을유지하는것을목적으로하는사람에대한외과적처치방법으로서의수술방법뿐만아니라, 치료나진단목적이아닌미용을위한수술방법및수술을위한예비적처치방법도포함한다. 예를들어수술적방법에의한피임방법, 미용또는성형수술방법, 백내장을제거하는수술방법, 뼈안에박힌보철제거하는방법, 채혈하는방법, 수술을위한마취방법등이다. 4 ) 사람을치료하는방법이란질병의증상을치료, 완화, 제거또는경감시키는것을목적으로하는비수술적의료행위로서직접적인치료방법뿐만아니라치료를위한예비적처치방법, 건강상태를유지하기위한처치방법, 인체가질병에걸릴가능성을방지또는감소시키는예방방법및간호방법도포함된다. 예를들어투약, 주사또는침술방법, 치아임플란트부착방법, 혈액투석방법, 유전자치료방법, 주사를위한신체부위의소독방법, 치료의효과를높이기위한보조적처치방법, 면역자극에의한감기예방방법, 욕창방지방법등이다. 5 ) 사람을진단하는방법이란질병의발견, 건강상태의점검등의의료목적으로신체각기관의구조 기능을계측함으로써각종의자료를수집하여그자료를근거로질병의유무나건강상태등에대하여임상적판단을하는의료행위로서사람의내부혹은외부의상태를진단하는행위이다. 여기서임상적판단이란의학적지시또는경험을바탕으로이루어지는질병또는건강상태를판단하는정신적활동을뜻한다. 예를들어 X선으로폐의상태를진단하는방법, 육안검사를통해피부의짓무른정도를확인하는방법, 진맥에의한질병및건강진단방법, 내시경판독을통해위의손상된정도를확인하기위한내시경검사방법, 알로겐을피부에직접접촉시켜알레르기반응여부를검사하는방법, X-레이촬영한사진을판독하는방법등이다

58 3 차시 줄것을전제로하여처리하는방법 ( 혈액투석방법 ) 이나, 청구범위에의료행위와비의료행위구성요소가혼합되어있는방법 6 ) 은 산업상이용가능성이없다. 다만의료기기와의약품, 인간으로부터채취한것 ( 혈액, 소변, 피부, 모발 ) 을처리하는방법, 사람을 제외한동물의수술, 치료또는진단방법 7 ) 과임상적판단을포함하지않는진단관련방법 8 ) 은산업상이용가능성이있다. (2) 장래이용가능성특허출원된발명이출원일당시가아니라장래에산업적으로이용될가능성이있다하더라도특허법이요구하는산업상이용가능성의요건을충족한다. 다만, 이러한법리는해당발명의산업적실시화가장래에있어도좋다는의미일뿐장래관련기술의발전에따라기술적으로보완되어장래에비로소산업상이용가능성이생겨나는경우까지포함하는것은아니다. 9 ) (3) 기타구체적판단. 산업상이용가능성이있다는것은해당발명이경제성이있는지여부또는다른행정기관의인허가를받았는지여부와는별개 의문제이다. 또한현실적으로명백히실시불가능한발명은산업사이용가능성이없다. 6 ) 인간으로부터시료를얻는단계, 및항체와반응시키는단계를포함하는단백질 A를검출하는방법 ( 시료의채취가수술등에의한경우 ) 7 ) 출원발명이동물의질병만이아니라사람의질병에도사용할수있는의약이나의료행위에관한발명에해당하는경우에도그특허청구범위의기재에서동물에만한정하여특허청구함을명시하고있다면이는산업상이용할수있는발명으로서특허의대상이된다. ( 대법원 선고 1990후250) 8 ) 대장암진단에필요한정보를제공하기위하여환자의시료로부터항원-항체반응을통해암마커 A를검출하는방법은산업상이용가능성이있으나, 환자의시료로부터항원-항체반응을통해암마커A를검출하고이를통해대장암의유무를판단하는것을특징으로하는대장암진단방법은산업상이용가능성이없다. 9 ) 대법원 선고 2001후2801

59 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 II. 신규성과공지예외출원 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 건설회사 D사의박사장과연구진은 1983경부터 3년간의연구를거쳐새로운시멘트혼화제발포기를발명하고, 경서울 OO시영아파트시공자 XX건설주식회사의공사현장에서공개실험에성공하였다. D사는새로이개발한발포기가상업적으로성공할것을확신하고, 경자신들이설계한설계도에따라제작의뢰하여제작한발포기를 A사에게납품하였고, A사는 중순경서울시로부터콘크리트타설작업을하청받아공사할때 D사로부터납품받은시멘트혼화제발포기를사용하여원활하게공사를마칠수있었다. D사는 A사로부터발포기성능이매우우수하다는설명을듣고권리를독점하기위하여 경특허청에특허출원하였다. D사는특허출원하면서 공개실험한사실에대하여만공지예외주장을하여특허출원하였다. D사의특허출원은특허를받을수있을까? 7차시 8차시 9차시 10차시 Select 1: A 사의발명의공개행위역시 D 사로부터지득한것이므로다른공지예외주장절차가적법하다면특허를받을수있다. Select 2: A 사의공개행위에대하여도적법한공지예외주장을하지않은경우다른공지예외주장절차가적법하더라도특허를받 을수없다. Answer 특허를받을수있는자이외의제3자가발명을공개한경우제3자의공지가공지예외에해당하는공지에의해지득한발명임이명백한경우에만공지예외주장이가능하다. 제3자인 A사의발명의공개행위는공지예외주장의대상인 D사의공개실험과는무관한 D사의판매행위로부터기인것이므로공지예외대상에해당하지않는다. 대법원도공지예외주장출원 ( 특허법제30조제1항 ) 에서말하는 자기의발명을시험함으로써신규성상실사유 ( 특허법제29조제1항각호 ) 에해당하게된다 는뜻은특허출원전에공지공용된원인이자기의발명의실험행위가원인이되어공지공용화된것을말한다할것이고실험후출원전에발명자의다른행위로공지공용이된경우에는그적용이없다고판단하였다.( 대법원 선고 2003후373)

60 3차시 LESSON 학 습 내 용 1. 신규성 1) 내용 신규하지않은공지기술에대하여독점적인권리를인정하다면, 일반공중이공지기술을자유롭게이용할수없고, 산업발전이저해되는불합리한결과가초래된다. 따라서특허법은신규성을특허요건으로규정하고있다. 신규성이없는출원발명 10 ) 은출원심사중에는거절이유및정보제공이유가되고, 등록된경우무효사유에해당한다. 2) 신규성상실사유 (1) 공지 공지 란불특정인이출원발명을알고있거나알수있는상태를의미한다. 11 ) 발명이 1인이라도알수있는상태에있으면공지된것으로보고, 실제알았는지여부불문한다. 공지라면공연실시는판단하지않는다. 여기서 불특정인 이란발명자를위하여그발명의내용을비밀로하여야할의무가없는사람, 즉비밀유지의무가없는사람을지칭한다. 따라서계약, 사규등에의해비밀유지의무가부과되어있는사람은물론이고사회통념상비밀유지의무가기대되는경우 12 ) 도포함된다. 통상불특정다수인이알수있는상태라고하는경우가많이있으나, 불특정인 이면족하지반드시 다수인 이알수있는상태를요하는것은아니다. 따라서발명을다른사람에게알려주었더라도그자가비밀을지킬의무를부담하고있다면그자체로는공지로되지않으나, 그자가의무에반하여제3자에게누설시키면공지로될수있다. (2) 공연실시 공연실시 란전면적인비밀해제상태에서의실시이므로일부라도비밀유지되었다면공연실시아니다. 여기서실시란특허법제2조의실시를의미한다. 공지또는공연실시여부는증거에의하지아니하고는이를확정하기어려운경우가많으므로, 특별한사정이없는한, 특허청은출원인에게거절이유를통지함에있어서그발명이출원전에공지, 공용된것임을뒷받침할수있는선행기술을제시하여야한다. 다만, 발명의공지, 공용사실이소송상공지또는현저한사실이라고볼수있을만큼일반적으로알려져있는경우에는그발명이출원전에공지, 공용된발명임을뒷받침할수있는선행기술을제시하지아니하였다고하더라도이를위법하다고는볼수없다. 13 ) 10 ) 특허법제29조제1항각호참조 11 ) ' 공지되었다 ' 고함은반드시불특정다수인에게인식되었을필요는없다하더라도적어도불특정다수인이인식할수있는상태에놓여져있음을의미한다.( 대법원 선고 2000후1238) 12 ) 특허권자가발명의내용을기술이전교육용자료를통하여비밀유지계약을체결한기술이전계약당사자및그하청업자에게공개한경우계약의당사자및그하청업체는계약상또는상관습상비밀유지의무를부담하여상기자료가특정인에게배포된사실만으로는공지된것이라할수없다. ( 대법원 선고 2003후2218) 13 ) 특허법원 선고 2006허9968

61 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 (3) 반포된간행물에게재 2 차시 반포 란간행물의사회일반에의배포를의미하므로반포목적이아닌간행물이거나아직배포되지않고단지간행물배포를위하여발송중인것은반포된간행물이아니며, 배포를받은자가있는이상설령그것이한사람일지라도반포된것이며, 배포를받은자가그것을읽었는지여부는문제되지않고도착또는진열되면상관없다. 간행물의반포시기에대해서는간행물에발행년도, 발행년월또는발행년월일이기재되어있는경우각각그발행년도의말일, 그발행년월의말일또는그발행년월일이반포일이된다. 그러나간행물에발행시기가기재되어있지않은경우적당한근거가있는경우이를근거로반포시기를추정또는인정할수있다. 예를들어외국간행물로서국내에입수된시기가분명한때에는그입수된시기로부터발행국에서국내에입수되는데소요되는통상의기간을소급한시기를입증할수있는경우에는그때에반포된것으로추정할수있다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 간행물 이란공중에대해반포에의해공개하는것을목적으로복제된문서, 도면기타이와비슷한정보전달매체이며반포된것을가리키는한, 여기에공중에대해반포에의해공개하는것을목적으로복제된것이라고할수있는것은반드시공중의열람을기대하여미리공중의요구를채울수있다고간주되는상당정도의부수가원본에서복제되어, 널리공중에제공되는것에한정된다고해야하는것은아니다. 즉간행물이란 1 공개성, 2 정보성, 3 복제성이존재하여야한다. 9 차시 10 차시 반포에의해공개할목적으로복제된정보전달매체로서문서이외의것도간행물에포함될수있다. 예를들어마이크로필름, CD-ROM, 플로피디스크등의기억매체에의한문서들은일반공중이디스플레이장치를통하여열람할수있고, 언제든지종이에출력할수있으므로간행물로인정하고있다. 또한슬라이드, 프리젠테이션또는 OHP용자료등도공중에게전달할목적으로제작된것이라면간행물에포함될수있다. 게재 란당업자가용이하게반복실시할수있을정도로기재되어야하나기재언어는불문한다. 이기재의정도에대해서는그문헌에직접적으로명확하게기재되어있는사항외에도 사실상기재되어있다고인정할수있는사항 도포함하는것으로해석한다. 여기서사실상기재되어있다고인정할수있는사항이란당업자가그반포시에간행물에기재된사항에의하여파악해낼수있는사항을포함한다. (4) 대통령령이정하는전기통신을통하여공중이이용가능하게된발명 대통령령이전하는전기통신회선 이란 i) 정부, 지방자치단체 ( 외국포함 ), 국제기구 ⅱ) 국공립학교 ( 외국포함 ) ⅲ) 국공립연구기관 ( 외국포함 ) ⅳ) 특허정보관련업무의법인으로청장이고시하는법인이운영하는전기통신회선 14 ) 을의미한다. 전기통신회선 이란인터넷은물론전기통신회선을통한공중게시판 (public bulletin board), 이메일그룹등이포함되며, 앞으로기술의발달에따라새로이나타날수있는전기 자기적인통신방법도포함될수있을것이다. 14 ) 특허법시행령제 1 조의 2 참조

62 3 차시 전기통신회선이라고하여반드시물리적인회선 (line) 을필요로하는것은아니다. 유선은물론무선, 광선및기타의전기 자기적방식에의하여부호 문언 음향또는영상을송신하거나수신할수있는것이면여기에서의전기통신회선에포함된다. ( 전기통신기본법제2조제1호참조 ) 다만 CD-ROM 또는디스켓을통한기술의공개는전기통신회선을통한기술의공개가아니라간행물에의한기술의공개에해당한다. 전기통신회선을통하여공개된발명이간행물에기재된발명의선행기술로서의지위를가지기위해서는 공중이이용가능하게된발명 이어야한다. 여기서공중이란불특정의비밀준수의무가없는자를말하며, 이용가능성은공중이자료에접근하여그발명내용을보고이용할수있는발명을말하는것으로공중의접근이가능하면공중이이용가능하게된것으로한다. 공중의이용가능성을판단함에있어일반적인서치엔진에의하여접근이가능한지의여부또는암호를부여하여일반인이접근할수없게한것인지여부등을참작하여사안별로검토하여야한다. 3) 판단기준 심사관 ( 심사과정 ), 심판관 ( 심판과정 ), 또는법관 ( 특허소송과정 ) 이청구범위에기재된발명에대하여청구항마다판단한다. 시기적으로는특허출원일이아니 특허출원시 를기준으로판단한다. 여기서 특허출원시 란시 분 초까지포함하는개념이다. 또한지역적으로는국내외를기준으로판단하여국제주의를취하고있다.

63 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2. 신규성의구체적판단 1) 판단순서 (1) 심사대상발명의특정심사대상발명을청구항마다특정한다. 청구항의기재가명확한경우에는청구항에기재된대로발명을특정한다. 즉청구항기재발명의기술구성이명확히이해될수있는경우, 발명의기술내용을특정함에있어서청구항의기재를기초로하여야할뿐, 발명의상세한설명이나도면의기재에의하여제한해석해서는안된다. 15 ) 또한출원인이어떤용어를당해기술분야에서통상적인의미가아닌특정한의미를갖도록하기위해상세한설명에서그용어의의미가당해기술분야에서이해되는통상적인의미와다르다는것이통상의기술자에게명확히이해될수있도록명시적으로정의한경우에는그용어는그특정한의미를갖는것으로해석한다. 16 ) 청구항에기재된용어의의미가불명확한경우에는발명의상세한설명또는도면및출원시의기술상식을참작하여발명이파악가능한지살펴보고, 상세한설명또는도면및출원시의기술상식을참작하여발명의파악이가능한경우에는명세서등기재불비와신규성에대한거절이유를일괄하여통지할수있다. 만일청구항의발명이불명확한경우상세한설명및도면참작하여도특정할수없는경우명세서기재불비 ( 특허법제42조제4 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 항참조 ) 으로거절한다. (2) 비교대상발명 ( 인용발명 ) 의특정이후비교대상발명을특정한다. 특허법제29조제1항각호의신규성상실사유에해당하는발명으로서당업자가자명하게파악할수있는사항도포함하나인용발명은 1개만가능하다. 학회지등의원고의경우일반적으로원고가접수되어도그원고의공표시까지는불특정인이볼수있는상태에놓여진것이아니므로공지된발명으로인정하지않는다. 또한카탈로그란기업이자사 ( 自社 ) 의선전또는자사제품 ( 自社製品 ) 의소개 선전을위하여제작하는것이므로당해카탈로그가반포되지않았다는특별한사정이있는경우를제외하고는제작되었으면반포된것으로추정할수있다. 출원일과간행물의발행일이같은날인경우에는특허출원시점이간행물의발행시점이후라는사실이명백한경우를제외하고그출원발명은신규성이상실되지않으며, 특허법제29조제1항제2호를적용하지아니한다. 한편학위논문의반포시점은그내용이논문심사전후에공개된장소에서발표되었다는등의특별한사정이없는한최종심사를거쳐서공공도서관또는대학도서관등에입고되거나불특정인에게배포된시점을반포시기로인정한다. 15 ) 청구항에 크림 이기재되어있고상세한설명에는실시예로서 팥소보다수분함량이적어보전성이우수한크림 이기재되어있는경우, 크림이라는용어는통 상적으로수분함량과관계없이우유에서분리된지방분을의미하는것으로서당해기술분야에서통상의지식을가진자에게명확하게이해될수있는것이므 로상세한설명의실시예로제한해석해서는안된다.( 대법원 2003 후 496) 16 ) 특허의명세서에기재되는용어는그것이가지고있는보통의의미로사용하고동시에명세서전체를통하여통일되게사용하여야하나, 다만어떠한용어를 특정한의미로사용하려고하는경우에는그의미를정의하여사용하는것이허용되는것이므로, 용어의의미가명세서에서정의된경우에는그에따라해석 하면족하다고할것이다 ( 대법원 선고 97 후 990)

64 3 차시 (3) 신규성의판단신규성의판단은청구항에기재된발명과인용발명의구성을대비하여양자의구성의일치점과차이점을추출하여서판단한다. 청구항에기재된발명과인용발명의구성에차이점이있는경우에는청구항에기재된발명은신규성이있는발명이며, 차이점이없으면신규성이없는발명이다. 여기서발명이실질적으로동일한경우란과제해결을위한구체적수단에서주지관용기술의단순한부가, 전환, 삭제등에불과 하여새로운효과발생이없고, 발명간의차이가발명의사상에실질적인영향을미치지않는비본질적사항에불과한경우를 말한다. 17 ) 2) 신규성판단시유의사항 (1) 상하위개념청구항에기재된발명과인용발명이각각상. 하위개념으로표현된경우에는다음과같이취급한다. 1 청구항에기재된발명이상위개념으로표현되어있고인용발명이하위개념으로표현되어있는경우에는청구항에기재된발명은신규성이없는발명이다. 여기서상위개념이란, 동족적 ( 同族的 ) 또는동류적 ( 同類的 ) 사항의집합의총괄적개념또는어떤공통적인성질에의하여복수의사항을총괄한개념을의미한다. ( 예 ) 청구항에기재되어있는발명이금속으로기재되어있고인용발명이구리 (Cu) 로기재되어있는경우청구항에기재된발명은신규성이없는발명이다. 2 청구항에기재된발명이하위개념으로표현되어있고인용발명이상위개념으로표현되어있는경우에는통상청구항에기재된발명은신규성이있다. 다만, 출원시의기술상식을참작하여판단한결과상위개념으로표현된인용발명으로부터하위개념으로표현된발명을자명하게도출할수있는경우에는하위개념으로표현된발명을인용발명으로특정하여청구항에기재된발명의신규성을부정할수있다. 이때단순히개념상으로하위개념이상위개념에포함되거나또는상위개념의용어로부터하위개념의요소를열거할수있다는사실만으로는하위개념으로표현된발명이자명하게도출될수있다고할수없다. (2) 인용발명의개수 신규성판단시에는청구항에기재된발명을하나의인용발명과대비하여야하며복수의인용발명을결합하여대비하여서는안 된다. 복수의인용발명의결합에의하여특허성을판단하는것은후술하는진보성의문제이며, 신규성의문제가아니다. (3) 출원명세서의종래기술 심사의대상이되는출원의명세서중에종래기술로기재된발명의경우출원인이그명세서또는의견서등에서그종래기술이 출원전에공지되었음을인정하고있는경우에는이를인용발명으로하여청구항에기재된발명의신규성을판단할수있다. 17 ) 대법원 선고 2001 후 1624

65 3 차시 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 3. 공지예외 1) 내용 특허출원전에자신의발명이공지된경우에는원칙적으로신규성을상실하여특허를받을수없다. 그러나이와같이공지된모든발명에대하여특허를받을수없다고한다면출원인에게너무가혹한경우가발생할수있다. 따라서공지되어신규성을상실한발명중일정한요건을만족시키는발명에대해서예외적으로공지되지않은것으로취급하는경우가있는데이를공지예외 ( 신규성상실의예외, 또는신규성의제 ) 라고한다. 공지예외주장이적법한경우심사과정에서해당된공지행위는공지되지않은것으로본다. 즉해당공지행위로인하여신규성이상실되지않는다. 그러나공지일로출원일이소급되는효과를가지는것은아니다. 따라서공지일과공지예외주장출원일사이에제3자의출원이있는경우에제3자의출원은선행된공지행위로인하여신규성상실로거절되고, 공지예외주장출원은제 3자의출원보다출원일이늦다는이유로선원주의규정에의하여거절된다. 2) 공지예외주장의요건및절차 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (1) 권리자가출원전에공개한경우 1 특허를받을수있는권리를가진자에의해공지등이된경우로서조약또는법률에따라국내또는국외에서출원공개되거나등록공고된경우가아닐것 2 공지등이된날 ( 공지등이된날을명확히알수없는경우에는그밝혀진월, 년의초일 ) 부터 1년이내에특허를받을수있는권리를가진자가출원할것 3 출원서에특허법제30조규정을적용받고자하는취지를기재할것 4 출원일부터 30일이내에증명서류를제출할것 (2) 권리자의의사에반하여공지된경우특허를받을수있는권리자의의사에반하여발명이공지된경우는그발명의공지방법에제한이없다. 특허를받을수있는자의의사에반하여공지된경우에도공지된발명은공지된날부터 1년이내에특허출원을하여야한다. 다만, 특허를받을수있는권리를가진자가발명을공개한경우와는달리출원서에그취지를기재할필요는없다 3) 판단시유의사항 (1) 복수의공개행위 특허를받을수있는권리를가진자가특허출원전에당해발명을복수회에걸쳐공개한경우그공개행위가특허법제 30 조제 1 항제 1 호를적용받기위한절차가적법한경우에는모든공개행위에대하여각각특허법제 30 조의규정이적용된다. 또한특정

66 3 차시 한하나의공개행위와밀접불가분의관계에있는복수회에걸친공개일경우 18 ) 에는 2 번째이후의공개에대해서는증명할수 있는서류의제출을생략할수있으며이경우특허법제 30 조제 1 항의기간 (1 년 ) 의기산일은최선 ( 最先 ) 공개일이다. (2) 제3자의공지특허법제30조제1항제1호에의한공지가있은날과특허출원일사이에제3자에의하여공지예외주장출원에기재된발명과동일한발명의공개가있는경우제3자에의한공지가공지예외에해당하는공지에의하여지득 ( 知得 ) 한발명의공개라는사실이명백한경우를제외하고그공지예외주장출원은신규성이없는것으로하여거절결정한다. 여기서, 제 3 자에의한공지가공지예외에해당하는공지에의하여지득 ( 知得 ) 한발명의공지란, 예를들어, 특허를받을수있는 권리자가한시험또는간행물발표, 학술단체가개최하는연구집회에서의발표, 박람회에출품등에의하여공지된발명을제 3 자가간행물에전재 ( 轉載 ) 하는경우등이다. 또한, 상기이유에의한심사관의거절이유통지에대하여출원인이제 3 자에의한공지가공지예외에해당하는공지에의하여지 득한발명의공개라는사실이나, 출원인의의사에반하여공지된발명이라는사실을입증하지못하는경우그특허출원에대하 여거절결정한다. (3) 해외출원시유의사항 공지예외는모든국가에서인정되는것이아니라일부국가에서만인정되며그요건도국가별로상이하다. 국가 기간 사유 제한박람회논문발표특허공개 출원시 공지예외주장 미국 / 캐나다 1년 없음 O O O X 한국 1년 없음 O O X O 일본 / 독일 6개월 있음 O O X O 유럽 / 중국 6개월 있음 O X X O 18 ) 1 2 일이상소요되는시험 2 시험과시험당일배포된설명서 3 간행물의초판과중판 4 원고집과그원고의학회 ( 구두 ) 발표 5 학회발표와그강연집 6 학 회의순회강연 7 박람회출품과그출품물에대한카탈로그등

67 3차시 THINK BOX 3 차시특허를받을수있는발명 사례 甲은고속도로상에서주행중인차량의전륜이도로상의 1차감지선을통과할때카메라를통하여주행하는차량의번호판및그시각을인식하여중앙처리장치로전송하고, 1차감지선의 3KM 후방에 2차감지선을두어차량이이를통과하는때에동일한방법으로그차량의번호판및그시각을인식하여중앙처리장치로전송하고, 중앙처리장치는차량번호판별로 3KM의평균속도를계산하고 2차감지선후방 1KM의전광판에차량번호와함께그평균속도를표시하는고속도로과속차량단속시스템을개발하였다 한국도로공사와자신의발명과동일한구성으로이루어진 고속도로과속차량경보및단속시스템 에대한시험설치계약체결하기위하여자신의발명의내용을서면을관계자에게배포하고자세히설명하여계약을체결하고, 부터 까지고속도로두곳에위시스템을설치하고갑이 이를출원할무렵까지위시스템을운영및관리하였으며, 갑의발명은 월 12월에출원하여등록되었다. Q1: 한국도로공사에서서면으로설명한것으로신규성상실되었는지? Q2: 고속도로에서위시스템을설치하여시범운영한것으로신규성이상실되었는지? 정답 어떤발명이공지되거나공연히실시된것이라고하기위해서는불특정다수인이그발명의기술내용을알수있는상태에놓여져있어야할것이다. A 1: 한국도로공사는위피고와이사건등록발명을설치계약을직접체결한당사자로서특단의사정이없는한신의칙상비밀유지의무가있다고봄이상당하고, 달리이건특허발명이위계약체결에의해공지되었음을인정할만한증거가없으므로위계약체결만으로이건특허발명이공지된것이라고할수없다 A2: 위인정사실에의하면, 이건특허발명과같이구성된시설물이그출원전에불특정다수인이인식할수있는장소에설치되어있기는하였으나, 이건특허발명은각구성부분의일정한수치로한정된공간적, 시간적배치를그특징으로하고있어서, 당업자가위고속도로에설치된시설물을보고, 이건특허발명과같은공간적, 시간적인수치한정의기술내용을용이하게파악할수있다고볼만한증거가없으므로이건특허발명의기술내용은공연히실시된것이라고할수없다.( 대법원 선고 2000후3463 사안 )

68 3차시 OUTRO Quiz 1. 발명이산업상이용가능성이있기위해서는그발명이현재또는가까운장래에산업에이용될것이필요하다. 사례 정답 : X 발명이산업상이용가능성이있기위해서는그발명이지금당장산업상이용될필요성은없고, 장래에이용될가능성을 가지면족하다. 2. 발명의공개일과공지예외주장출원일사이에제3자의출원이있는경우어느출원도등록받을수없는것이원칙이다. 정답 : O 공지예외주장 ( 제30조주장 ) 의효과는공지등이되지아니한것으로볼뿐출원일자체가소급되는것은아니다. 따라서갑의발명의공개일과제30조주장출원사이을의출원이있는경우갑은선원주의, 을은신규성상실로거절되는것이 정답 원칙이다. 다만을의출원이모인출원에해당하는경우선원의지위가없으므로갑의출원은다른거절이유가없는한 등록받을수있다. 3. 다음설명중틀린것은? 1) 현실적으로는그실시가불가능하더라도이론적으로실시가가능하다면산업상이용가능성이인정된다. 2) 반포를목적으로인쇄제본하여발송중에있는간행물은반포된것이아니다. 3) 신규성을만족시켜야하는발명은특허청구범위에기재된발명만해당하고발명의상세한설명에기재된발명은해당하지않는다. 4) 신규성을판단하기위해서는하나의인용발명과대비하여야한다. 정답 : 1) 자외선보호필름으로지구전체를둘러싸서자외선을차단하는방법과같이실시가명백히불가능한발명은이론적으 로는실시가능여부와무관하게산업상이용가능성이부정된다. 4. 다음설명중틀린것은? 1) 청구항에기재된발명이상위개념으로표현되어있고인용발명이하위개념으로표현되어있는경우청구항에기재된 발명은신규성이없는발명이다.

69 3 차시특허를받을수있는발명 2) 고대중국지방의일부방언으로기재된고서의경우에도반포된간행물에게재된것으로신규성이상실될수있다. 3) 공개된발명과동일성이없는개량된발명에대하여는공지예외주장을할수없다. 4) 고용인의고의과실로발명이공개된경우에도의사에반한공개에해당한다. 1차시 2차시 3차시 4차시 정답 : 3) 공지예외 ( 제 30 조 ) 규정을적용받은공지된자료는심사에서특허법제 29 조제 1 항 ( 신규성 ) 및제 2 항 ( 진보성 ) 적용시선행기 술로보지않는다. 따라서개량된발명에도공지예외주장을할수있다. 5 차시 6 차시 7 차시 Summary 1) 발명을자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것으로서발명에해당하지않는경우거절이유, 정보제공이 유, 무효사유가된다. 8 차시 9 차시 10 차시 2) 자연법칙자체, 자연법칙을이용하지아니한것, 미적창조물등은발명에해당하지않는다. 3) 인간을수술하는방법, 진단하는방법, 치료하는방법과같은의료행위는산업상이용가능성이없어서특허를받을 수없다. 4) 출원전에발명이공지, 공연실시되거나반포된간행물에게재된경우신규성을상실하여특허를받을수없다. 5) 신규성은특허출원시를기준으로청구항에기재된발명이국내외에서신규한지여부를판단한다. 6) 신규성이상실된경우상실일로부터 1 년이내에출원하면서공지예외주장을할수있다

70 V. 용어사전 1. 발명의성립성 특허등록을받기위해필요한특허요건중하나로서, 출원된발명이특허법에서규정하고있는발명에해당하는지여 부를의미한다. 2. 산업상이용가능성 특허등록을받기위해필요한특허요건중하나로서, 출원된발명이산업에서이용될가능성이있는지여부를의미한다. 3. 신규성 특허등록을받기위해필요한특허요건중하나로서, 출원발명이출원시에공지 공용되지않은것을말한다. 4. 공지불특정인이출원발명을알고있거나알수있는상태를의미한다. 발명이 1인이라도알수있는상태에있으면공지된것으로보고, 실제알았는지여부불문한다. 여기서 불특정인 이란발명자를위하여그발명의내용을비밀로하여야할의무가없는사람, 즉비밀유지의무가없는사람을지칭한다. 5. 공연실시 공연실시란전면적인비밀해제상태에서의실시이므로일부라도비밀유지되었다면공연실시아니다. 여기서실시란 특허법제 2 조의실시를의미한다. 6. 반포 반포 란간행물의사회일반에의배포를의미하므로반포목적이아닌간행물이거나아직배포되지않고단지간행물배포를위하여발송중인것은반포된간행물이아니며, 배포를받은자가있는이상설령그것이한사람일지라도반포된것이며, 배포를받은자가그것을읽었는지여부는문제되지않고도착또는진열되면상관없다. 7. 간행물 간행물 이란공중에대해반포에의해공개하는것을목적으로복제된문서, 도면기타이와비슷한정보전달매체을의미 한다.

71 3 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 8. 비교대상발명출원발명의신규성또는진보성을판단하기위한선행기술을의미한다. 출원발명의출원일 ( 우선권주장출원의경우우선일 ) 전에공개된선행기술로서그공개일이명확한특허공보및학술논문이비교대상발명이되는경우가대부분이다. 과거에는인용발명이라는표현을사용하였다. 3 차시 4 차시 5 차시 9. 공지예외 공지되어신규성을상실한발명중일정한요건을만족시키는발명에대해서예외적으로공지되지않은것으로취급하 는경우를말한다. 신규성상실의예외또는신규성의제라고도한다. 6 차시 7 차시 8 차시 9 차시 10 차시

72 특허법

73 4 차시지식재산권과특허제도 1 차시 04 4차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 특허를받을수있는발명 9 차시 10 차시

74 4차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 진보성을판단하는경우 2개이상의선행기술을조합해서판단할수있다. 정답 : O 해설 : 신규성과달리진보성의경우 2 이상의선행기술을조합해서판단할수있다. 2) 동일한발명에대하여먼저발명하였다면특허출원을나중에해도특허를받을수있다. 정답 : X 해설 : 동일한발명에대해서는발명의완성시점과무관하게먼저출원한자가특허를받을수있다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 발명의동일성의개념을이해할수있다. 2) 진보성의개념을이해할수있다. 3) 선출원주의개념을이해할수있다. 4) 확대된선출원의개념을이해할수있다.

75 4차시 LESSON I. 발명의동일성과진보성 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 선박회사에다니는김대리는휴가기간동안밀림여행을하였다. 물속에서프로펠러를회전시켜추진력을얻는선외기를가지 는모터보트를타고강을따라깊숙한밀림으로들어가다가, 늪지대에다다르자공기중에서프로펠레를회전시켜추진력을얻 는실외기를가지는수륙양육보트로갈아탔다. 7 차시 8 차시 여행에서돌아온김대리는하나의선체에선외기와실외기를모두가지는이동수단을만들면강이나늪지대모두효율적으로 이동할수있다는생각을하였다. 9 차시 10 차시 선외기를가지는이동수단과실외기를가지는이동수단은각각알려져있고, 선외기와실외기모두를가지는이동수단은알려 져있지않다면김대리의발명은특허를받을수있을까? Select 1: 김대리의발명은공지된기술을결합하여새로운것을만든발명이므로진보성이인정되어특허를받을수있다. Select 2: 김대리의발명은공지된기술을결합하였으나, 각각이가지는기능이외의다른기능이없으므로진보성이부정되어 특허를받을수없다. Answer 김대리의발명이하나의선체에종래기술인선외기와실외기를단순하게결합한것에불과하고, 이와같은결합에의하여 다른특별한기능을가지지않는다면이와같은발명은 종래기술의단순한결합 에해당하여진보성이부정될가능성이 높다. 이와같은경우김대리의발명이진보성을인정받기위해서는단순히선외기와실외기를결합한것이아니라, 하나의동력 장치 ( 예를들어모터 ) 에서나오는힘을필요에따라선외기및실외기에효율적으로분배할수있는장치를추가하는등의 새로운기능을부가하는경우진보성이인정되어특허를받을수있는가능성이높아진다

76 4 차시학 습 내 용 1. 발명의동일성 1) 내용 발명의동일성은 2 이상의발명을상호대비하여그대비되는발명의기술적사상이동일한것을말한다. 형식적으로완전동일이란거의있을수없기때문에특허법은발명의동일성개념을도입하여신규성 ( 동법제29조제1항각호 ), 선출원주의 ( 동법제36 조 ), 확대된선출원주의 ( 동법제29조제3항 ) 등의특허요건과무권리자의특허출원 / 특허와정당권리자의보호 ( 동법제34조, 35 조 ), 분할출원 ( 동법제52조 ), 변경출원 ( 동법제53조 ), 조약우선권주장출원 ( 동법제54조 ), 국내우선권주장출원 ( 동법제55조 ) 등각종제도를이용할때소급효를인정하기위한요건등을판단하고있다. 1 ) 2) 실질적동일의예시 (1) 단순한표현의상위표현은다르지만, 실질이모두동일한것으로, 단순히카테고리가다른것도이에속한다. 예 ) 해수중의수분을분리함으로써 해수를담수화하는방법 과 해수를농축화하는방법 (2) 단순한효과의인식의상위 구성이동일하여, 사용에있어동일한작용효과를이루는것인데, 단지그효과의인식이상위함에불과한것을말한다. 예 ) 고분자로피복한전선이라는구성은동일하나, 절연성이우수한효과 와 고주파특성이우수 하다는효과의인식이다른경우. (3) 단순한목적의상위 구성이동일하면서목적이라는주관적인의도가다른것에불과한것을말한다. (4) 단순한구성의변경구성의변경이당업자에의하여일반적으로채용될수있는정도의기술수단의치환, 부가또는삭제등에해당하고, 그변경에의하여발명의목적및효과에각별한차이가생기지않는경우로서 단순한관용수단의전환 2 ), 단순한관용수단의부가또는삭제 3 ), 단순한재료변환또는균등물치환 4 ), 단순한균등수단의전환, 단순한형상, 수또는배열의한정이나변경, 단순한수치의한정또는변경 등이포함된다. 1 ) 네이버지식백과 2 ) 천연과즙을벤트나이트를사용해서청징한후, 이것을진공동결건조하는분말천연과즙의제법 과, 천연과즙을규조토를사용해서청징한후, 이것을진공동결건조하는분말천연과즙의제법 3 ) 톨루엔을니트로화하는것을특징으로하는 P-니트로톨루이딘의제법 과 톨루엔을니트로화하여 P-니트로톨루엔으로하고이어서이것을환원하는것을특징으로하는 P-톨루엔의제법 ( 단, P-니트로톨루엔을환원하는것을특징으로하는 P-툴루이딘의제법 은관용수단으로한다 ) 4 ) 콘크리트제말뚝외주에날을만든기초말뚝 과 말뚝외주에날을만든기초말뚝

77 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 (4) 단순한용도의상위 2 차시 단순한용도의차이란구성의차이가있는양발명에있어서그차이가용도의차이로서만표시되어있고, 그용도의차이가타구성으로부터도출되는용도상호간의차이에불과한경우를말한다. 예 ) 화합물A를산야에산포하는들토끼의기피방법 ( 들토끼기피제 A) 과 화합물 A를산야에살포하는사슴의기피방법 ( 사슴기피제 A) 3 차시 4 차시 5 차시 3) 등록전후발명의동일성판단 6 차시 내용본원발명비교대상 7 차시 신규성청구범위발명法 291 각호발명 확대된선원당해출원청구범위발명타출원의최초명세서도면발명 8 차시 9 차시 등록전 무권리자정당권리자청구범위발명무권리자청구범위발명 선출원청구범위발명선출원청구범위발명 10 차시 분할 명세서도면발명 원출원최초명세서도면발명 변경 명세서도면발명 원출원청구범위발명 조약우선권 청구범위발명 선출원최초명세서도면발명 국내우선권 청구범위발명 선출원최초명세서도면발명 등록후보호범위청구범위발명확인대상발명 ( 침해발명 )

78 4 차시 2. 진보성 1) 내용 (1) 의미와법적취급진보성이란특허출원전에출원발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가선행기술로부터출원발명을용이하게발명할수없는정도를말한다. 공지기술로부터용이하게발명할수있는기술에까지독점적인특허권을부여한다면, 오히려제3 자가공지기술을자유롭게실시하는것을제한하여산업발전을저해할우려가있기때문에진보성을특허요건으로규정하고있다. 진보성이없는출원발명 5 ) 은출원심사중에는거절이유및정보제공이유가되고, 등록된경우무효사유에해당한다. (2) 특허출원전의의미 특허출원전 이란특허출원일의개념이아닌특허출원의시 분 초까지도고려한개념이다. 예를들어국외에서발명이공지되었고, 공지된때를우리나라시간으로환산하여보았을때해당출원의출원시보다앞서는것으로인정되는경우특허법제29 조제1항제1호에해당하는선행기술로취급한다. (3) 통상의기술자의의미진보성의판단은출원발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하, 당업자 ) 가판단한다. 당업자 란출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서, 실험, 분석, 제조등을포함하는연구또는개발을위하여통상의수단을이용할수있으며, 공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화 ( 最適化 ) 하거나균등물 ( 均等物 ) 로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는특허법상의상상의인물이다. 여기서 기술수준 이란특허법제29조제1항각호의1에규정된발명이외에도당해발명이속하는기술분야의기술상식등을포함하는기술적지식에의하여구성되는기술의수준을말한다. 또한일상적인업무및실험을위한보통수단등, 청구항에기재된발명의기술분야와관련된모든종류의정보에관계되는것이다. (4) 용이하게발명할수있을것 통상의기술자가용이하게발명할수있는것 은통상의기술자가특허출원전공지등이된발명 ( 또는발명들 ) 으로부터동기유 발에의해또는통상의창작능력의발휘를통하여청구범위에기재된발명을쉽게생각해낼수있는지여부이다. 2) 판단기준 심사관 ( 심사과정 ), 심판관 ( 심판과정 ), 또는법관 ( 특허소송과정 ) 이출원시를기준으로청구범위에기재된발명에대하여청구항마 다판단한다. 5 ) 특허법제 29 조제 2 항참조

79 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 3) 구체적판단 1. 판단의전제산업상이용가능성 ( 발명의성립성 ), 신규성 2. 일반적판단방법판구성의곤란성 ( 채택, 결합의곤란 ) 을중심으로목적의특이성, 효과의현저성고려하여판단하고, 출원인단입장과기술분야의특수성고려한다. 방 3. 판단절차법 ⅰ) 청구항발명특정 ⅱ) 인용발명특정 ⅲ) 양자대비구성의차이명확화 ⅳ) 인용발명으로청구항발명에이르게된것이당업자에게용이한가판단. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 구체적판단 용이여부의판단은당업자의통상의창작능력고려하여인용발명내용에청구항발명에이를수있는동기가될수있는사항있는지를주요관점으로하여유리한효과있는지참작하여판단함 ⑴ 통상의창작능력 ⅰ) 가장적합한재료의선택, ⅱ) 수치범위의최적, 호적화, ⅲ) 균등물의치환, ⅳ) 기술의구체적적용에따른설계변경 ⑵ 동기 ⅰ) 인용발명내용중의시사, ⅱ) 과제의공통성, ⅲ) 기능작용의공통성, ⅳ) 기술분야의관련성은용이하게발명할수있다는유력한근거가됨 ⑶ 유리한효과인용발명에비해이질적또는동질이나현저히우수한효과를의미 9 차시 10 차시 4) 판단시유의사항 인용발명 구체판단시 고려사항 ⑴ 2이상문헌조합하여판단가능함 ⑵ 상이한분야의선행기술을인용하는것도가능하나, 양기술분야의관련성, 과제해결의동일성, 기능의동일성을충분히검토해야함 ⑶ 출원의명세서에기재된종래기술도인용가능함 ⑷ 선행기술이미완성발명인경우도인용가능 ⑸ 상호구성이유사해도출원발명에이르는동기가되기에부적법내용이있는경우인용할수없음. ⑴ 구성일체의원칙상구성각각이공지자명하다는이유만으로부정할수없음 ⑵ 마쿠쉬타입의경우선택요소중하나의진보성이부정되면전체의진보성이부정됨 ⑶ 독립항의진보성이인정되면종속항의진보성도인정되나, 종속항의진보성이인정되어도독립항의진보성은따로판단함 ⑷ 물건발명이진보성인정이면방법, 제법발명의진보성은인정되는것이원칙임 ⑸ 원인해명이난해한경우해명과정을중시하여야하며, 단순히해결결과가자명이란이유로부정할수없음

80 4 차시 3. 불특허발명 1) 의미및법적취급 공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명 은특허법제29조의신규성및진보성규정에의해특허요건을구비한발명이라도특허를받을수없다. 신규성및진보성과같은특허성이있다고하여도공익에위배되는경우특허를허락하지않겠다는규정이다. 2) 내용 (1) 공서양속을문란하게하는발명 공공의질서 는국가사회의일반적이익을의미하고, 선량한풍속 은사회의일반적 도덕적관념을가리킨다고할수있을것이다. 이처럼공서양속을문란하게하는것에대하여특허를허여해서는안된다는것은특허법의목적을고려하지않더라도사회통념상당연한것이다. 본규정에해당하는것은당해발명이본래공서양속을문란하게할목적을가진경우뿐아니라, 당해발명의공개또는사용이공서양속에반하는경우도포함한다. 그러나당해발명의본래의목적이외에부당하게사용한결과공서양속을문란하게하는경우까지를말하는것은아니다. 예를들어당해발명에관계되는기구 ( 빙고 ) 가순수한오락용으로제공되는것을목적으로한것이고, 도박행위그밖의부정행위용으로제공하는것을목적으로한것이아님이명세서의기재내용상분명하고, 또한당해발명의내용에비추어당해장치를순수한오락용으로제공하고부정행위용으로제공하지않는다는것이가능하다고인정되는경우에는당해장치가부정행위의용도로제공될수있다는이유만으로공서양속을문란하게할염려가있다고는할수없다. (2) 공중위생을해할염려가있는발명 공중위생을해칠염려가있는발명에서도공서양속을문란하게할염려가있는발명의경우와동일하게취급되며이에해당하 는지아닌지의판단도전술한공서양속을문란하게하는경우에준하여고려해야한다. 당해발명이제조방법인경우그방법자체가공중위생을해칠염려가있는지아닌지를판단하여야할뿐만아니라그제조방법의목적생성물이공중위생을해칠염려가있는지아닌지에대해서도고려하여야한다. 당해발명의방법에의해얻어진물 ( 物 ) 이학술서에서유해하다고되어있는경우라도복지부가약사법에근거해제조를허가하고있는경우에는해당학술서의기재로인해공중위생을해칠염려가있는것에해당한다고할수없다. 또한, 발명본래의유익한목적은달성되지만그결과공중의위생을해칠염려가있는경우에는그해를제거하는수단은있는 지아닌지또는그의효과의플러스마이너스를비교형량하는것도필요할것이다.

81 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 II. 선원주의와확대된선원 2 차시 3 차시 4 차시 Case 5 차시 자동차타이어제조회사 X 사는발명의상세한설명에 A, B 및 C를, 특허청구범위에 A 및 B를각각기재하고 2010년 5월 1일에출원을하였고, 해당출원은 2011년 11월 2일에공개되었다. 경쟁사 Y 사는 X 사출원의청구범위에기재된발명과동일한발명 A를 X사출원이공개되기전인 2010년 9월 1일에출원하였고, 다른경쟁사 Z 사는 X사출원의상세한설명에만기재된발명과동일한발명 C를 X사출원이공개되기전인 2010년 11월 1일에출원하였다. 6 차시 7 차시 8 차시 X 사출원 A, B, C A, B 공개 9 차시 10 차시 A A Y 사출원 C C Z 사출원 X 사의특허팀이대리는경쟁사 Y 및 Z 사가위와같은출원을한사실을알고, 경쟁사의특허가무효사유가있는지고민하였다. 그런데 X 사의출원이공개되기전에발명 A 및발명 C가공지된적이없어서 Y 사및 Z 사의출원은모두신규성은인정될수있는것으로생각되었다. Y 사및 Z 사의출원은등록받을수있을까? Select 1: Y사출원은 X사출원보다나중에출원되어선출원주의위배로특허를받을수없으나, Z사출원은청구범위는상이하기때문에특허를받을수있다. Select 2: Y사출원은 X사출원보다나중에출원되어선출원주의위배로특허를받을수없고, Z사출원은청구범위는중복되지않아도상세한설명에기재된발명과동일한발명을청구하고있기때문에특허를받을수없다. Answer 동일한발명에대하여먼저출원한사람이특허를받을수있다는것을선원주의 ( 또는선출원주의 ) 라고하며, 이경우양발명이동일한지여부는선후출원의청구범위에기재된발명을기준으로한다. 사례에서선출원은청구범위에 A 및 B 발명을기재하고있으므로후출원중청구범위 A를포함하고 Y 사출원은선원주의에위배되어등록을받을수없다. 그러나 Z 사출원은선출원인 X 사출원과청구범위가중복되지않기때문에선출원주의의적용은없으나, X 사출원후에출원되었고, X 사출원의명세서에기재된발명과동일하기때문에역시특허를받을수없고이를확대된선원주의라고한다

82 4차시 LESSON 학 습 내 용 1. 선출원주의 1) 의미및법적취급 선출원주의란동일한발명에대하여 2 이상의특허출원이경합하는경우가장먼저출원한자에게특허를허여하는주의를말한다. 즉중복특허를배제하기위하여동일한발명에대해서는가장먼저출원 ( 선출원 ) 하여야특허를받을수있다는특허요건을의미한다. 선출원주의에위배된출원발명 6 ) 은출원심사중에는거절이유및정보제공이유가되고, 등록된경우무효사유에해당한다. 2) 판단기준 심사관 ( 심사과정 ), 심판관 ( 심판과정 ), 또는법관 ( 특허소송과정 ) 이출원일을기준으로청구범위에기재된발명에대하여청구항마 다판단한다. 3) 내용 (1) 다른날출원된경우동일한발명에대하여다른날에 2 이상의특허출원이있는때에는먼저출원한자만이그발명에대하여특허를받을수있다. 특허출원에대한발명과실용신안등록출원에대한고안이동일한경우에도먼저출원한자만이그발명또는고안에대하여특허또는실용신안등록을받을수있다. (2) 같은날출원된경우동일발명 ( 고안 ) 에대하여같은날 2이상의특허또는실용신안등록이출원된경우협의에의하여정하여진하나의출원인만등록을받을수있다. 특허청장은이경우특허출원인에게기간을정하여협의의결과를신고할것을명하고, 그기간내에신고가없는경우협의는성립되지아니한것으로본다. 협의가성립하지않거나협의를할수없는때에는어느특허출원인도그발명에대해서특허를받을수없다. 여기서협의를할 수없을때란 1 상대방이협의에응하지않는등의이유로협의를할수없는경우및 2 동일한발명에대한 2 이상의출원중 어느한출원이특허 ( 실용신안등록 ) 된경우를말한다. 협의가성립되면특허법시행규칙별지제 20 호서식의권리관계변경신고서를제출하여야하며, 협의결과에따라경합되는출원 의취하등관련절차를동시에취하여져야한다. 6 ) 특허법제 36 조참조

83 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 (3) 출원인이동일한경우 3 차시 출원인이동일한경우에도중복특허배제의원칙이적용되므로다른날출원의경우에는최선출원에대하여특허를허여하고, 같은날출원된경우에는출원인에게하나의출원만을선택하도록한다. (4) 선원의지위선원의지위란선출원주의에따라서먼저출원된선원이동일한발명의후원을거절시킬수있는지위를말한다. 선출원되었으나특허출원이무효, 취하, 또는포기되거나무권리자의출원인경우또는거절결정이나거절한다는취지의심결이확정된경우에는선원의지위가없다. 다만, 협의가성립하지않거나협의를할수없어거절된경우에는선원의지위를인정한다. (5) 선출원주의의예외분할출원, 변경출원, 무권리자출원에대한정당권리자출원은출원일이소급되고, 조약및국내우선권주장출원의경우판단시점이소급된다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시

84 4 차시 2. 확대된선원 1) 내용 특허출원한발명이당해특허출원을한날전에특허출원또는실용신안등록출원을하여당해특허출원을한후에출원공개되거나등록공고된타특허출원또는실용신안등록출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명또는고안과동일한경우에그발명에대하여는특허를받을수없다. 7 ) 명세서또는도면에기재되어있는발명은출원공개또는등록공고에의하여공개되므로특허청구범위에포함되어있지않아도그발명은출원인의입장에서보면대가없이사회에공여한발명이라볼수있다. 따라서, 특허법제29조제3항및제4항은이렇게공여된발명을후출원한제3자의전유물로하는것은불합리할뿐만아니라, 새로운발명에대한공개의대가로일정기간동안독점배타권을부여하는특허제도의취지에도부합되지않으므로특허를허여하지않겠다는취지이다. 2) 적용요건 8 ) (1) 당해출원의출원일전에타출원이출원되어있을것 1 당해출원 ( 심사대상출원 ) 의출원일당해출원의출원일은우선권을수반하지않은출원의경우실제출원일을기준으로, 조약우선권주장을수반하는출원은제1국출원일, 국내우선권주장출원은우선권주장의기초가되는최선출원일을기준으로출원일을선정한다. 한편당해출원이출원일자체가소급되는분할출원, 변경출원, 무권리자출원에대한정당권리자출원에해당하는경우당해출원일은각각원출원일과무권리자출원일로소급하여판단한다. 2 타출원 ( 선출원 ) 의출원일 i) 분할및이중출원타출원이분할및이중출원인경우원출원으로소급하지판단하지않고, 분할및이중출원을기준으로판단한다. 이는분할및변경출원시추가된새로운기술내용에확대된선원의지위가소급적으로인정되는것을방지하기위한규정이다. 예 ) 분할출원이나변경출원은제 29 조제 3 항적용시출원일이소급되지않으므로당해출원보다출원일이늦어선행기술로사용 할수없으나, 원출원은당해출원보다출원일이앞서므로타출원으로하여선행기술로사용할수있다. 7 ) 특허법제 29 조제 3 항및제 4 항참조 8 ) 심사지침서 2011, 3402~3404

85 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 당해출원 출원일 3 차시 4 차시 타출원 원출원출원일 분할 / 변경출원일 출원공개 5 차시 6 차시 7 차시 ii) 파리조약에의한우선권주장을수반하는출원 제 1 국출원의명세서또는도면 ( 이하출원의최초명세서또는도면은 당초명세서등 이라한다 ) 과우선권주장수반출원의당초 명세서등에공통으로기재된발명에대하여는제 1 국출원일을타출원의출원일로인정한다. 8 차시 9 차시 ( 예 ) 아래예에서제1국출원에기재된발명 A는특허법제29조제3항적용시제1국출원일을출원일로보므로우선권주장출원을타출원으로선행기술로사용할수있으나제1국출원에기재되지아니한 B발명은출원일이실제우리나라에출원한날이므로타출원의선행기술자료로사용할수없다. 한편, 제1국출원에는기재되어있었으나우선권주장출원에포함되지아니한 C 발명은우리나라에출원된발명이아니므로타출원의선행기술자료로사용할수없다 10 차시 당해출원 타출원 출원일 ( A, B, C 발명 ) 제 1 국출원 ( A, C 발명 ) 우선권주장출원일 ( A, B 발명 ) 출원공개 iii) 국내우선권주장의기초가된선출원의경우후출원과선출원모두의당초명세서등에기재된발명에관해서는선출원의출원일을타출원의출원일로하여확대된선원규정을적용한다. 후출원의당초명세서등에만기재되고선출원의당초명세서등에는기재되지아니한발명에대해서는후출원의출원일을타출원의출원일로하여확대된선원규정을적용한다. 선출원의당초명세서등에만기재되고, 후출원의당초명세서등에는기재되어있지아니한발명에대하여는확대된선원규정을적용할수없다

86 4 차시 선출원은그출원일로부터 1 년 3 월 ( 이후출원된실용신안등록출원의경우즉시 ) 을경과한때에취하된것으로간주되 어출원공개되지않으므로후출원이출원공개또는등록공고되었을때후출원의당초명세서등에기재된발명중선출원의당초 명세서등에기재된발명은, 상기등록공고또는공개되었을때에출원공개된것으로간주된다. 선출원이국내우선권주장을수반하는출원 ( 파리조약에의한것을포함한다 ) 일경우에는후출원과선출원모두의당초명세서등 에기재된발명중, 당해선출원의우선권주장의기초가되는출원의당초명세서등에기재된발명에관해서는후출원의출원일 을타출원의출원일로하여확대된선원규정을적용한다. ( 예1) 아래의사례1 에서후출원이선출원만을기초로우선권주장출원을하였다면선출원에기재된 A, C 발명중제1국출원에기재된발명A는확대된선원규정 ( 특허법제29조제3항 ) 적용시후출원일에출원한것으로간주하므로당해출원에 A발명이기재되어있더라도후출원을선행기술자료로사용할수없고 C발명에대하여만선행기술로사용할수있다. ( 예2) 아래의사례2에서후출원이제1국출원과선출원을기초로우선권주장출원을하였다면 A 발명도확대된선원규정 ( 특허법제29조제3항 ) 적용시타출원으로하여선행기술로사용할수있다. 당해출원 타출원 제 1 국출원일 ( A, B 발명 ) 출원일 ( A, B, C 발명 ) 선출원일 ( A, C 발명 ) 후출원일 ( A, B, C ) 주 ) 사례 : 후출원이선출원만을기초로우선권주장출원을한경우 사례 : 후출원이선출원과제 1 국출원을기초로우선권주장출원을한경우

87 4 차시 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 (2) 당해출원의출원후에타출원이출원공개또는등록공고되었을것 2 차시 출원이일단출원공개또는등록공고된후에는그출원에대하여특허여부결정, 무효, 취하또는포기등이있다하더라도해당출원의타출원으로서의지위는유지된다. 그러나, 출원이거절결정, 취하, 포기또는무효된후공개되지않아야함에도불구하고출원공개등이있었다면그출원은타출원으로서의지위가상실된다. (3) 당해출원의청구항발명이타출원의최초명세서등에기재된발명과동일할것당해출원의청구항에기재된발명과타출원의당초명세서등에기재된발명또는고안은완전히동일하거나실질적으로동일하여야한다. 또한, 타출원의명세서등에는기재되어있으나출원이후의보정에의하여삭제된사항에대하여도확대된선원규정 ( 특허법제29조제3항 ) 이적용된다. 3) 적용의예외 (1) 당해출원의발명자와타출원의발명자가동일한경우발명자가공동발명자인경우는당해출원및타출원의발명자전원이표시상완전히일치할것을요한다. 그러나표시상완전히일치하지않는경우에도실질적으로동일한발명자로판단되면발명자가동일한것으로인정한다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 발명자가표시상완전히동일하지않을경우에출원인은발명자가동일하다는사실을입증하여야한다. 심사관이당해출원과타출원의발명자가상이하여타출원을선행기술로하여거절이유를통지한결과이를해소하기위하여출원인이발명자를추가하거나정정을신청한경우심사관은출원인이추가나정정을요청한발명자가진정한발명자인지여부를입증할수있는서류를출원인에게요구할수있다. (2) 당해출원의출원인과타출원의출원인이동일한경우 출원인의동일여부는당해출원의실제출원시점을기준으로타출원과당해출원의출원서에기재된출원인의동일여부에의 해판단한다. 만약출원인이 2 인이상인경우에는전원이완전히일치하여야한다. 타출원일과당해출원일사이에출원인의개칭. 상속. 합병등에의하여출원인의기재가외형상완전히일치하지않을경우에도 실질적으로동일한경우에는일치하는것으로인정한다

88 4 차시 3. 선출원주의와확대된선출원지위의비교 구분선원확선 출원인 출원인동일한경우에도적용 발명자나당해출원시출원인이동일한경우적용하지 않음 판단범위청구항별, 특허와실용간에도적용좌동 판단대상 보정 선후원의특허청구범위기재발명 보정에의해추가된발명적용 보정에의해삭제된발명적용하지않음 당해출원특허청구범위기재발명과타출원의최초명세서및도면발명보정에의해추가된발명적용하지않음보정에의해삭제된발명적용 분할 / 이중출원일소급있음타출원일경우출원일소급없음 무효취하 무권리자 특허출원이무효취하된경우선원지위없음 선원지위없음 출원공개된후라면특허출원이무효취하된경우라도확대된선원지위있음출원공개되면제3자에게는확대된선원지위인정 ( 정당권리자에게는없음 ) 출원일출원일기준, 동일자출원적용있음동일자출원적용없음 출원공개등록공개 불필요함 필요함 판단방법동일성좌동

89 4차시 THINK BOX 사례 4 차시특허를받을수있는발명 1 차시 2 차시 3 차시 출원인인 S 제약사는환제로만제조판매되던우황청심원을액제로제조하는방법에관하여출원하여등록받았다. 상기등록특허의청구범위는종래우황청심환의재료들인생약재를미세분말및물또는알코올로침출하거나미세분말화하는전처리공정및이들전처리한생약재를혼합하고물을가하여균질화시키는후처리공정 ( 독립항 ) 과이들에방향제, 감미제등의보조제를첨가하는방법 ( 종속항 ) 으로구성되어있었다. S 제약사는액제로된이건발명이복용의간편함과효과의신속성등으로종래의환제에대하여상업적으로크게성공을거두었고, 종래우황청심환을제조판매하던 K제약사등다수의제약사역식액제를제조판매하기시작하였다. S 제약사는이들에대하여침해소송을제기하였고, K 제약사등은상기특허에대하여우황청심환의생약성분자체는이미공지된것이고, 제약분야에서환제를액제로제조하기위하여미세분말화시킨후이를계면활성제등을사용하여물에균질화시키는방법은주지관용기술에불과하므로상기특허는진보성이없다는이유로무효심판을청구하였다. Q1: 액제형우황청심환은환제형우황청심환에비하여진보성이인정될수있을까? 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 정답 A 1: 본사안은진보성을판단함에있어서, 상업적성공을참조하여판단할수있다는점을밝힌사안이다. 다만본사안을보고상업적성공만으로도진보성을인정받을수있다고판단하는것은주의하여야한다. 대법원은 본건발명은종래의우황청심환제를액제로조제함으로써구급환자나유아, 소아가간편하게복용할수있고, 또한약효가신속하게나타나도록하려고함에그목적이있고, 위기술적구성요소들각각은그출원전에공지되어있는것들이기는하나위각구성요소들을결합하여우황청심액제를제조하는구성자체는공지된것이라고볼자료가없으며, 복용의간편함과효과의신속성등의작용효과는우황청심환제자체가가지는작용효과와는다른것이라할것이다 라고판시하여우선본발명의목적, 구성및효과로부터진보성을인정한후, 더욱이액제로된본건발명이환제에대하여상업적으로성공을거두고있는것으로인정된다. 그렇다면본건발명은공지된선행기술로부터예측되는효과이상의현저하게향상 진보된새로운작용효과가있는것으로인정되어그발명이속하는기술의분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수없는것으로서진보성이인정된다고할것이다. 라고상업적성공을진보성판단에참조할수있다고판시한것을주목할필요가있다. 다른사안에서대법원 선고 2004후3546 사안의경우고안품이상업적으로성공하였다는점은진보성을인정하는하나의자료로참고할수는있지만, 상업적성공자체만으로진보성이인정된다고할수는없다고판시한바있다. ( 대법원 선고 2000후3463 사안 )

90 4차시 OUTRO Quiz 1. 진보성을판단함에있어서 통상의지식을가진자 란기술에대해사회전체평균정도의지식을가진자이다. 정답 : X 진보성유무의판단에있어기준이되는 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 는출원시에있어서당 해기술분야의기술상식을보유하고있고, 연구개발 ( 실험, 분석, 제조등을포함한다 ) 을위하여통상의수단및능력을자 유롭게구사할수있으며, 출원시의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자이다. 2. 동일한발명에대하여동일자에출원된경우협의에의하여정하여진하나의출원만이등록을받을수있다. 정답 : O 동일발명 ( 고안 ) 에대하여같은날 2이상의특허또는실용신안등록출원시협의에의한하나의출원인만등록가능, 협의가불가능한경우어느누구도등록될수없다. 3. 확대된선원의지위는출원인이같은경우에도적용한다. 정답 : X 선원주의와달리확대된선원의지위는당해출원시출원인동일 ( 출원후승계인은해당없음 ) 한경우에는적용을하지않는다. 4. 다음중진보성판단기준에대한설명중맞지않는것은? 1) 진보성판단은공지의발명으로부터발명의상세한설명에기재된나의발명의발명용이성을판단하는것이다. 2) 진보성판단시인용되는공개된발명과신규성판단시인용되는공개된발명은동일하다. 3) 진보성판단은구체적으로목적의특이성, 구성의곤란성, 효과의현저성을기초로판단한다. 4) 진보성판단시당업자란해당기술분야의평균적전문가를말한다. 정답 : 1) 진보성판단은공지의발명으로부터특허청구범위에기재된발명을용이하게도출할수있는지여부를판단하는것이 다.

91 5. 다음중우리나라에서특허를받기위한요건에해당되지않는것은무엇입니까? 1) 발명일것 2) 신규할것 3) 진보할것 4) 먼저발명할것 4 차시특허를받을수있는발명 1차시 2차시 3차시 4차시 5차시 정답 : 4) 6 차시 우리나라에서특허를받기위한요건은발명일것, 산업상이용가능성이있을것, 신규성이있을것, 진보성이있을것, 선원요건을만족할것등이다. 선발명주의와달리우리나라는선출원주의를취하므로먼저발명할것은특허요건에해당 되지않는다. 7 차시 8 차시 9 차시 Summary 10 차시 1) 발명의동일성은 2 이상의발명을상호대비하여그대비되는발명의기술적사상이실질적으로동일한것을말한다. 2) 진보성이란특허출원전에출원발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가선행기술로부터출원발명을용이 하게발명할수없는정도를말한다. 3) 공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명은특허를받을수없다. 4) 선출원주의란동일한발명에대하여 2 이상의특허출원이경합하는경우가장먼저출원한자에게특허를허여하는주 의를말한다. 5) 당해특허출원을한날전에특허출원하여당해특허출원을한후에출원공개된타특허출원의출원서에최초로첨부된 명세서또는도면에기재된발명또는고안과동일한발명에대하여는특허를받을수없다

92 V. 용어사전 1. 발명의동일성 발명의동일성은 2 이상의발명을상호대비하여그대비되는발명의기술적사상이동일한것을말한다. 2. 진보성 진보성이란특허출원전에출원발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가선행기술로부터출원발명을용 이하게발명할수없는정도를말한다. 3. 당업자 당업자 란출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에 있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자를의미한다. 4. 공서양속 공공의질서 와 선량한풍속 을말한다. 5. 선출원주의 선출원주의란동일한발명에대하여 2 이상의특허출원이경합하는경우가장먼저출원한자에게특허를허여하는주 의를말한다. 6. 선원의지위 선원의지위란선출원주의에따라서먼저출원된선원이동일한발명의후원을거절시킬수있는지위를말한다. 7. 확대된선원확대된선원이란특허출원한발명이당해특허출원을한날전에특허출원을하여당해특허출원을한후에출원공개된타특허출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명또는고안과동일한경우에그발명에대하여는특허를받을수없다는것을말한다. 8. 선발명주의 선출원주의에대립하는개념으로출원일자에관계없이실제발명을먼저한자에게특허권을허여하도록하는제도를말 한다.

93 5 차시지식재산권과특허제도 1 차시 05 5차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 출원과명세서의작성 9 차시 10 차시

94 5차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 유효한특허출원으로인정받기위해서특허출원당시특허청구범위는반드시제출되어야한다. 정답 : X 해설 : 출원시에청구범위를제출하지않고일정기간경과후청구범위를보정하는청구범위유예출원제도를활용할수있다. 2) 하나의특허출원에는하나의발명만을기재하는것이원칙이다. 정답 : O 해설 : 1발명을 1출원하는것이원칙이다. 다만하나의총괄적개념을형성하는 1군의발명은 1출원할수있다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 특허출원시필요서류를알수있다. 2) 명세서와관련된특허요건을이해할수있다. 3) 1 특허출원의범위를이해할수있다. 4) 명세서작성방법을이해할수있다.

95 5차시 LESSON I. 특허출원필요서류및특허요건 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 이어폰을제조하는 A 사의연구원박대리는잡음을제거하고귀에밀착하기쉬운새로운이어폰 E1과 E2를개발하고김연구소장에게보고하였다. 김연구소장이 E1과 E2를검토해보니 E1과 E2는모두새로운잡음제거회로를가지고있었는데, 귀에밀착시키기위한세부디자인에있어서는차이가있었다. 김소장은박대리에게 E1과 E2에대하여출원을지시하였다. 박대리는 E1과 E2 각각에대하여명세서를작성하여 2개의특허출원을준비하였는데, 김소장은 E1과 E2를하나의명세서에작성하여 1개의특허출원을하라고지시하였다. 박대리는 1개의특허출원에는 1개의발명만을포함할수있으므로 E1과 E2를하나의명세서에작성하여 1개의특허출원을하는것은곤란하다고생각하고있다. 박대리는 2개의발명인 E1과 E2를 1개의특허출원으로출원할수있을까? 7차시 8차시 9차시 10차시 Select 1: 박대리의생각과같이 E1 과 E2 는다른발명이므로 2 개의출원으로출원하여야한다. Select 2: 김소장의생각과같이 E1 과 E2 는동일한기술적특징으로가지고있으므로 1 개의출원으로출원할수있다. Answer 특허출원은 1발명을 1특허출원으로하는것이원칙이다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을형성하는 1군의발명에대하여 1특허출원으로할수있다. 여기서총괄적발명의개념을형성하는 1군의발명이란하나또는둘이상의동일하거나상응하는 특별한기술적인특징 을포함하고있어, 각발명들이기술적으로상호관련성이있는가에달려있다. 특별한기술적인특징 은 각발명에서전체로보아선행기술과구별되는개선된부분 을말한다. 사안에서 E1과 E2는새로운잡음제거회로로는선행기술과구별되는개선된부분을포함하고있으므로양발명은 1군의발명에해당될수있고따라서김소장의생각과같이 1개의출원으로출원할수있다

96 5 차시학 습 내 용 1. 출원필요서류 1) 특허출원필요서류 특허를받고자하는자는명세서, 필요한도면및요약서가첨부된특허출원서를특허청에제출하여야한다. 1 ) 또한국제출원을하고자하는자도또한출원서, 명세서, 청구의범위, 필요한도면및요약서를특허청장에게제출하여야한다. 국내출원와국제출원에필요한출원서의기재내용은다음과같다. 특허출원 ( 法 42) 국제출원 ( 法 193) 기재언어국어국어, 영어, 일어 기재사항 1. 출원인성명, 주소 ( 법인 : 명칭소재지 ) 2. 대리인의성명, 주소, 소재지 3. 발명의명칭 4. 발명자의성명및주소 1. 특허협력조약에의한국제출원이라는표시 2. 특허협력조약체약국의지정 3. 지역특허를받고자하는경우에는그취지 4. 출원인의성명이나명칭 주소나영업소및국적 5. 대리인의성명및주소나영업소 6. 발명의명칭 7. 발명자의성명및주소나영업소 2) 명세서 (1) 의의와역할 특허제도는발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업의발달에기여함을목적으로하고있 다. 즉새로운기술을개발하여그것을공개한자에대하여심사과정을거쳐특허권을부여함으로써발명의보호를도모하는한 편, 제 3 자에대해서는그발명을이용할수있는기회를제공하는것이다. 발명에관한이와같은보호및이용은특허발명의보호범위를정확히명시하는권리로서의역할및발명의기술적내용을공개 하는기술문헌으로서의역할을가진명세서에의하여이루어진다. 이에특허법상에서발명의상세한설명과특허청구범위의기재요건에관해서규정하고있으며 ( 제 42 조 ), 기술문헌및권리로서 의역할은이러한기재요건을만족하는명세서에의해서달성될수있다. 특허를받고자할경우에는공개하고자하는기술내용 ( 발명의상세한설명 ) 과권리로보호받고자하는범위 ( 특허청구범위 ) 를기 1 ) 특허법제 42 조제 1 항및제 2 항

97 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 2 차시 재한명세서를작성해야하는데, 이중특허청구범위는독점권을설정해주는핵심이되는사항이기때문에매우중요하다. 예컨대, 아무리우수한기술을개발했더라도그내용이특허청구범위에적절하게기재되지않는다면그기술에대한보호가제대로이루어질수없다. 즉, 발명의상세한설명에만기재하고, 특허청구범위에기재하지않은발명은특허권으로보호를받을수없으며, 특허청구범위에좁은범위를기재한경우에는비록발명의상세한설명에넓은범위의발명을개시했더라도좁은범위만을보호받을수밖에없다. 3 차시 4 차시 5 차시 (2) 구성명세서는하기와같은내용으로구성된다. 명세서 발명의명칭 발명의내용에따라간단하고명료하게기재한다. 기술분야 특허를받고자하는발명의기술분야를명확하고간결하게기재한다. 발명의배경이되는기술 발명의기술상의의의이해, 선행기술조사및심사에유용하다고생각되는종래기술을구체적으로기재하여야하며, 출원인이종래기술의문헌정보를알고있을때에는이를함께기재한다. 발명의내용 해결하고자하는과제 특허를받고자하는발명이기술상의과제로하고있는종래기술의문제점등을기재한다. 과제의해결수단 어떤해결수단에의해서해당과제가해결되었는지를기재한다. 발명의효과 특허를받고자하는발명이종래기술과대비하여우수하다고인정되는특유의효과를기재한다. 도면의간단한설명 도면각각에대하여각도면이무엇을표시하는가를기재한다. 발명을실시하기위한구체적인내용 그발명의평균적기술자가그발명이어떻게실시되는지를쉽게알수있도록그발명의실시를위한구체적인내용을적어도하나이상, 가급적여러형태로기재한다. 특허청구범위 보호받고자하는사항을기재한다. 요약서 발명내용을요약하여기재한다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시

98 5 차시 도면 도 1 명세서에기재된발명의구성을보다잘이해할수있도록보충하기위해도면을기재한다. 3) 청구범위유예출원 출원인은특허출원시에특허청구범위를기재하지않은명세서를제출할수있다. 선출원주의하에서특허청구범위의작성할만한시간이충분하지못한경우가있고, 발명이완성되었어도보호받고자하는사항이확정되지않은경우가많기때문이다. 청구범위를기재하지않고출원한경우출원공개일또는제3자심사청구의취지를통보받은날로부터 3월이되는날중먼저만료되는날까지는청구범위가기재되도록명세서를보정하여야한다. 해당기간까지명세서를보정하지않는경우그기한이되는날의다음날에해당특허출원은취하된것으로본다. 청구범위를추후제출하는것은보정에해당하기때문에신규사항을추가할수없으며, 청구범위제출이없는출원의경우심사 청구및출원공개의대상에서제외된다. 2. 명세서관련특허요건 1) 상세한설명의기재요건 (1) 의미와법적취급발명의상세한설명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재되어야한다. 2 ) 이는해당기술분야의평균적기술자가출원시그발명이속하는기술분야의기술상식과명세서및도면에기재된사항에의하여그발명을쉽게실시할수있을정도로명확하고상세하게기재해야한다는것을의미한다. (2) 실시의주체 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 란그출원이속하는기술분야에서보통정도의기술적이해력을가진 평균적기술자 ( 이하 평균적기술자 라한다 ) 를의미하는것으로본다. (3) 쉽게실시 의의미 실시 는물건의발명에서는그물건을생산할수있고그물건을사용할수있을것을말하며, 방법의발명에있어서는그방법 2 ) 특허법제 42 조제 3 항

99 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 2 차시 을사용할수있어야하는것을의미한다. 또한, 물건을생산하는방법의발명에있어서는그방법에의하여그물건을제조할수 있을것을요구한다. 실시의대상이되는발명은청구항에기재된발명으로해석된다. 따라서발명의상세한설명에만기재되고청구항에기재되어있지않은발명이실시가능하게기재되어있지않을경우에는특허법제42조제3항위반이되지는않는다. 쉽게실시 란그발명이속하는기술분야의평균적기술자가해당발명을명세서기재에의하여출원시의기술수준으로보아특수한지식을부가하지않고도과도한시행착오나반복실험등을거치지않고그발명을정확하게이해하고재현하는것을말한다. 3차시 4차시 5차시 6차시 2) 청구범위는상세한설명에의하여뒷받침될것 (1) 의미와법적취급발명의상세한설명은기술공개서로서역할을하는바, 상세한설명에기재하여공개하지않은발명을청구범위에청구항으로기재하여등록되면공개하지않은발명에대하여특허권이부여되는결과가되므로이를방지하기위해특허법제42조제4항제1 호를규정하였다. 7차시 8차시 9차시 10차시 (2) 판단 청구항에기재한발명이발명의상세한설명에기재한것인가는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자의입장 에서청구항에기재된발명과대응되는사항이발명의상세한설명에기재되어있는가에의하여판단한다. (3) 뒷받침되지않는유형 1 청구항에기재된사항과대응되는사항이발명의상세한설명에직접적으로기재되어있지않고암시도되어있지않는경우 ( 예1) 청구항에는초음파모터를이용한발명에대해서만기재하고있으나발명의상세한설명에는초음파모터를이용한발명에대해서는전혀기재되어있지않고직류모터를이용한발명만기재하고있는경우 2 발명의상세한설명과청구항에기재된발명상호간에용어가통일되어있지않아양자의대응관계가불명료한경우 3 청구항에기재된사항이특정기능을수행하기위한 수단 (means) 또는 공정 (step) 으로기재되어있으나이들수단또는공정에대응하는구체적인구성이발명의상세한설명에기재되어있지않는경우 4 출원시해당기술분야의기술상식에비추어보아청구된발명의범위까지발명의상세한설명에기재된내용을확장하거나일반화할수없는경우 ( 예1) 청구항에는달성하고자하는결과, 예를들어달성하고자하는에너지효율의범위에의하여발명을특정하려고하고있으나, 발명의상세한설명에는특정수단에의한실시예밖에기재되어있지않고출원시그기술분야의기술상식으로도그제시된실시예를청구된발명의에너지효율전범위로확장하거나일반화할수없다고인정되는경우 5 발명의상세한설명에기재된발명의과제를해결하기위한수단이청구항에기재되어있지않아발명의상세한설명에기재 된범위를벗어난발명을청구하는경우

100 5 차시 ( 예 ) 전달력증가를위한기구가상세한설명에기재되어있으나, 청구항에는전달력가변기구를기재하고있어전달력이감 소되는것까지포함함으로써발명의상세한설명을벗어난발명을청구하는경우 3) 청구범위는명확하고간결할것 (1) 의미와법적취급청구항의기재가불명확하거나그기재내용이간결하지않은발명에대하여특허권이부여되면발명의보호범위가불명확하여특허발명의보호범위를결정하는권리서로서의역할을다할수없을뿐만아니라, 특허요건의판단등도불가능하게되는바, 특허법제42조제4항제2호는이와같은문제를방지하기위한규정이라고할수있다. (2) 판단청구항에기재된발명이명확하고간결하게기재되어있는가의여부는원칙적으로발명의상세한설명또는도면의기재와출원시의기술상식등을고려하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자의입장에서청구항의기재를기준으로판단하되, 청구항의기재를무시하고다른부분만을기초로판단해서는안된다. 발명이간결하게기재되어야한다는취지는청구항의기재그자체가간결하여야한다는것이지그발명의개념이간결하여야한다는것은아니다. (3) 뒷받침되지않는유형 1 청구항의기재내용이불명확한경우. 다만, 불명확한부분이경미한기재상하자로서, 그하자에의해서는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가발명이불명확하다고이해하지않거나, 발명의상세한설명이나도면, 출원시의기술상식등에의하여발명이명확하게파악될수있는경우에는발명이불명확한것으로취급하지않는다. 2 발명을이루는각구성요소가단순히나열되어있을뿐, 구성요소들간의결합관계가기재되지않아발명이불명확한경우 3 청구항에기재된발명의카테고리가불명확한경우 4 동일한내용이중복으로기재되어있는등청구항의기재가너무장황하여보호를받고자하는사항이불명확하거나간결하지않은경우 5 청구항에발명의구성을불명확하게하는표현이포함되어있는경우. 다만, 이러한표현을사용하더라도그의미가발명의상세한설명에의해명확히뒷받침되며발명의특정 ( 特定 ) 에문제가없다고인정되는경우에는불명확한것으로취급하지않는다.

101 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 3. 1 특허출원 1) 의미및법적취급 특허출원은 1발명을 1특허출원으로한다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을형성하는 1군의발명에대하여 1특허출원으로할수있다. 특허출원의범위에관한특허법제45조의규정은상호기술적으로밀접한관계를가지는발명에대하여하나의출원서로출원할수있도록함으로써출원인, 제3자및특허청의편의를도모하고자하는제도이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 2) 내용 하나의총괄적발명의개념을형성하는 1군의발명 ( 이하 단일성 이라한다 ) 에해당되는가의여부는같은법시행령제6조에따라하나또는둘이상의동일하거나상응하는 특별한기술적인특징 을포함하고있어, 각청구항에기재된발명들이기술적으로상호관련성이있는가에달려있다. 특별한기술적인특징 은 각발명에서전체로보아선행기술과구별되는개선된부분 을말한다. 7차시 8차시 9차시 10차시 본규정에해당하는것은당해발명이본래공서양속을문란하게할목적을가진경우뿐아니라, 당해발명의공개또는사용이 공서양속에반하는경우도포함한다. 그러나당해발명의본래의목적이외에부당하게사용한결과공서양속을문란하게하는 경우까지를말하는것은아니다. 특별한기술적인특징 은발명의단일성을판단하기위하여특별히제시된개념으로, 해당출원전공지등이된선행기술에비 해신규성과진보성을구비하게되는기술적특징을말하며, 발명을전체로서고려한후에결정되어야한다. 특별한기술적인특징 은선행기술에비해개선된부분을의미하므로발명의단일성을충족하는지여부의판단은경우에따라 선행기술을검색하기전에도가능하지만선행기술을고려한후에판단하는것이일반적이다. 예를들어, 발명 A+X 와 A+Y 에대한청구항의경우에 A 가청구항모두에공통적이므로선행기술을검색하기전이라면선험적으 로발명의단일성이존재하는것으로판단할수있으나, A 와관계된선행기술이검색된경우에는각청구항은선행기술에비해 구별되는동일하거나상응하는특별한기술적특징을갖지않으므로후험적으로발명의단일성은결여하게된다. 3) 판단사례 청구항 1 램프용필라멘트 A 청구항 2 필라멘트 A 가있는램프 B 청구항 3 필라멘트 A 가있는램프 B 와회전테 C 로구성되는서치라이트 (searchlight)

102 5 차시 청구항 1 의 필라멘트 A 가 특별한기술적특징 이라면, 모든청구항들사이에공통되므로, 청구항 1, 2 및 3 사이에는단일성이 존재한다. 청구항 1 : 영상신호의시간축신장기를구비한송신기 청구항 2 : 수신한영상신호의시간축압축기를구비한수신기 청구항 3 : 영상신호의시간축신장기를구비한송신기와수신한영상신호의시간축압축기를구비한수신기로이루어진영상신호의전송장치 청구항 1의시간축신장기가 특별한기술적특징 이고청구항 2의시간축압축기가 특별한기술적특징 이며, 이들은서로상응하는기술적특징 ( 소위서브컴비네이션과서브컴비네이션 ) 이라면, 청구항 1과청구항 2사이에는단일성이존재한다. 청구항 3은청구항 1 및청구항 2의 특별한기술적특징 들을모두포함하므로청구항 1 및청구항 2와단일성이있다 ( 소위컴비네이션과서브컴비네이션 ). 청구항 1 직류모터용제어회로 A 청구항 2 직류모터용제어회로 B 청구항 3 제어회로 A가있는직류모터를이용하는장치 청구항 4 제어회로 B가있는직류모터를이용하는장치직류모터에사용된다는사실이 특별한기술적특징 이아닌경우로서, 제어회로 A 가하나의 특별한기술적특징 이고, 제어회로 B 도 제어회로 A 와는관련이없지만또다른 특별한기술적특징 인경우, 청구항 1과청구항 3 사이또는청구항 2와청구항 4 사이에는단일성이있으나, 청구항 1과청구항 2 사이또는청구항 3과청구항 4 사이에는단일성이없다. 청구항 1 특징 A를갖는콘베이어벨트 청구항 2 특징 B를갖는콘베이어벨트 청구항 3 특징 A 및특징 B를갖는콘베이어벨트 특징 A 가하나의 특별한기술적특징 이고, 특징 B 는또다른하나의 특별한기술적특징 인경우, 청구항 1과청구항 3사이또는청구항 2와청구항3 사이에는단일성이있으나, 청구항 1과청구항 2사이에는단일성이없다.

103 5차시 LESSON II. 명세서의작성방법 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 2 차시 3 차시 Case 4 차시 가구제조사 D사의김연구원과박연구원은종래의자는등을기댈수있는등받이와팔을지지할수있는팔걸이가불편하다는점을인식하고새로운등받이 X와팔걸이 Y를가지는편안한의자에관한발명을완성하였다. 특허출원을준비중에김연구원과박연구원은특허청구범위가중요하다는점을인식하고각자청구범위를작성하였다. 김연구원청구범위 : 엉덩이를걸치기위한밑판 ; 상기밑판에부착되어밑판을지면으로부터공중에떠받치는다리 ; 및상기밑판의일부분에부착되어상기밑판위에않은사람의등을지지하는등받이 X를포함하는의자. 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 박연구원청구범위 : 엉덩이를걸치기위한밑판 ; 상기밑판에부착되어밑판을지면으로부터공중에떠받치는다리 ; 상기밑판의일부분에부착되어상기밑판위에않은사람의등을지지하는등받이 X; 및상기밑판의일부분에부착되어상기밑판위에않은사람의팔을지지하는팔걸이 Y를포함하는의자. 10 차시 박연구원자신들이개발한기술적특징인등받이 X 와팔걸이 Y 를모두청구범위에기재하는것이좋다고주장하고있으나, 김 연구원은기술적특징인등받이 X 와팔걸이 Y 중하나만을청구범위에기재하는것이좋다고주장하고있다. 김연구원과박연구원의청구범위중에서권리보호의측면에서유리한청구범위는무엇일까? Select 1: 기술적특징을모두기재한박연구원의청구범위 Select 2: 기술적특징중하나만을기재한김연구원의청구범위 Answer 특허권의보호범위는청구범위에의하여정하여진다. 특허권은등록된청구범위에기재된모든구성요소를포함하는발명에권리범위가미친다. 박연구원의청구범위가등록된경우, 청구범위에기재된모든구성요소, 즉밑판, 다리, 등받이 X 및팔걸이 Y를모두포함하는의자에대해서만권리를행사할수있는반면, 김연구원의청구범위가등록된경우, 청구범위에기재된모든구성요소, 즉밑판, 다리, 등받이 X를포함하기만한다며, 팔걸이 Y를포함하지않는의자에대해서도권리를행사할수있다. 따라서기술적특징인등받이 X와팔걸이 Y 중하나만을청구범위에기재한김연구원의청구범위가권리 보호의측면에서유리하다

104 5 차시 학 습 내 용 1. 상세한설명작성방법 1) 발명의명칭 발명의명칭은발명의카테고리및관련기술분야결정하는기준이된다. 발명의명칭은 ⅰ) 막연하거나장황하게기재할수없고, ⅱ) 개인명, 상품명, 특허라는표시는사용이불가능하고, ⅲ) 복수의카테고리포함하도록작성하여야하고, ⅳ) 보정으로청구항변경시발명의명칭도보정필요하다. 다만발명의명칭이부적법하다고하여도이를이유로출원을거절하거나등록을무효로할수없다. 2) 기술분야및종래기술 발명의기술분야만을명확하고간결하게기재하면충분하다. 장황하게기재하거나본발명이적용될기술분야를한정하여기재 할경우권리범위가좁게해석될염려가있으므로주의하여야한다. 하기예에서작성예 1 보다는작성예 2 가보다넓은권리범위를가질수있다. 작성예 1 작성예 2 교량은슬래브교, 거더교, 트러스교, 아치교, 라멘교, 사장교, 현수교등여러가지형태로구분된다. 이중현수교는 ~ 한문제가있다. 본발명은이러한현수교의문제를해결하려는것이다. [ 설명 ] 청구항의구성과동일한구성이라도현수교가아닌다른교량에사용하는실시에는권리범위가미치지못할수있다. 교량은슬래브교, 거더교, 트러스교, 아치교, 라멘교, 사장교, 현수교등여러가지형태로구분된다. 이중예를들어, 현수교는 ~ 한문제가있다. 본발명은이러한교량의문제를해결하려는것이다. 현수교를예를들었지만다른교량에도유사한문제가발생되면본발명의기술적사상이적용가능하다. [ 설명 ] 현수교는단지교량의문제를설명하기위한예인것이고, 다른형태의교량에도적용가능한것으로전제 하였다. 또한종래기술이라도명세서에서잘못언급한경우명세서에언급된종래기술에의해서신규성또는진보성이부정될수있으 므로주의하여야한다. 3 ) 3 ) 대법원 2001 후 2757 이사건심결에서이사건제 17 항발명의진보성을부인하는근거로삼은공지기술은이사건출원발명의출원인이이사건출원발명의상 세한설명에종래기술로기재한것으로특허법제 29 조제 1 항제 1 호소정의공지된기술에각해당할수있는것이어서특단의사정이없는한이는별개의거절 이유로되는점에비추어볼때 ~

105 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 3) 과제해결수단및실시예 과제해결수단은해결해야할과제를어떻게해결할수있는지를설명하는부분으로일반적으로청구범위를압축적으로기재하 거나정리하는형식으로작성한다. 2 차시 3 차시 4 차시 과제해결수단의표현예설명 과제해결수단 상기기술적과제를달성하기위하여, 본발명의일형태에따른 ~~ 는 A; B; 및 C; 를포함한다. 상기 A는 a1; a2; 및 a3; 을포함할수있다. 상기 B는 b1; b2; 및 b3; 을포함할수있다. 상기 a1과 b1은서로 x로연결될수있다. 독립항의구성 A+B+C를일형태에따른것으로표현하였다. 종속항의구성 A=a1+a2+a3는 포함한다 로표현하지않고 포함할수있다 로표현하여, 그러한구성이가능한예인것으로작성하였다. 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 또한당업자가그발명을재현할수있도록하기위하여필요에따라서는발명의기술적수단을구체화한실시예를기재하여야 하며, 실시예는가능한한여러가지를기재하는것이바람직하다. 예를들어, 물건발명의경우에는어떻게만드는지, 어떠한구조를지니는지, 어떻게사용하는지등을구체적으로설명하여야한 다. 특히화학및생명공학분야에서는다른기술분야에비하여예측가능성이현저히떨어진다는점에서실시예의기재가매우 중요하다. 4) 기타주의사항 아래와같은내용은권리를한정하는것으로해석될수있으므로상세한설명에서사용하지않는것이좋다. 상세한설명에서피하는것이좋은독소적기재의예 국문표현영문표현구체적인표현예 본발명의실시예에서는 ~ 해야한다. ~ 하는것이중요하다. ~ 하는것이필수적이다. ~ 만이가능하다. ~ 가필요하다. ~ 하는것이최선이다. should, must important, critical, essential, only, necessary, (X) 에칭의효과가제대로발생되기위하여는온도가 50도이상이어야한다 (X) 재질이금속이아니라면강도가떨어져서사용하기힘들게된다

106 5 차시 2. 청구범위작성방법 1) 청구범위의대표형식 청구범위는카테고리 ( 물건, 방법, 제법 ) 를구분하는전제부 ; 발명을이루는구성요소 ; 구성요소와전제부를연결하는연결부 ; 및구성요소간의관계를서술하는한정요소로이루어져있다. 예를들어왼편과같은골프티용방향타를발명한경우대표적으로청구범위는하기와 같이기술할수있다. 방향을표시하는촉형상의방향지시부 (110); 및상기방향지시부 (110) 와일체로형성되고, 골프티 (10) 의꽂는부 (30) 가결합되는링형상의결합부 (120) 를포함하는골프티용방향타. 상기내용중 골프티용방향타 는물건의카테고리를한정하는전제부에해당하고, 방향지시부 와 결합부 는구성요소에해당한다. 또한각구성요소를한정하고있는 방향을표시하는촉형상의 와 상기방향지시부 (110) 와일체로형성되고, 골프티 (10) 의꽂는부 (30) 가결합되는링형상의 는한정요소에해당한다. 또한전제부와구성요소의관계를표시하는 포함하는 는연결부에해당한다. 2) 청구범위기재방법 (1) 필수구성요소만을기재 구성요소가많아지면권리범위가협소해지기때문에선행기술과차별화된필수구성요소만을기재하여야한다. (2) 상위개념의용어선택 권리범위를최대화시키기위해서는상위개념의용어를선택하여청구하여야한다. 예를들어연필보다는필기구라는용어를선 택하여청구하는것이바람직하다. (3) 불필요한선후관계나한정의제거 한정요소역시권리범위에영향을미치기때문에불필요한한정은청구범위에서제거하는것이좋다. (4) 다양한카테고리선정 등록된청구항은개별독립적권리이고, 무효여부, 손해배상산정모두독립적으로판단하므로물건, 물건의사용방법, 물건의 제조방법등발명의다양한측면을권리화하는것이필요하다.

107 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 3. 다항제 1) 독립항과종속항의의미 청구범위에기재된청구항 ( 이하 청구항 이라한다 ) 은독립청구항 ( 이하 독립항 이라한다 ) 과독립항을한정하거나부가하여구체화하는종속청구항 ( 이하 종속항 이라한다 ) 으로구분할수있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 여기서 독립항을한정하거나부가하여구체화 한다는의미는기술구성을부가하거나상위개념을하위개념으로한정함으로써발명을구체화하는것을말하며, 종속청구항이란발명의내용이다른항에종속되어다른항의내용변경에따라해당청구항의발명의내용이변경되는청구항을말한다. 발명의내용측면에서는독립항을부가하거나한정하고있다하더라도형식적으로인용하고있지않다면종속항이라할수없으며, 독립항을형식적으로는인용하고있다하더라도독립항을한정하거나부가하지않는경우 ( 예 : 청구항 O에있어서 A의구성요소를 B로치환하는물건 ) 에는종속항이라고할수없다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 2) 다항제기재방법 ( 특허법시행령제 5 조 ) (1) 제1항독립항은다른청구항을인용하지않는형식즉, 독립형식으로기재한다. 다만, 독립항이라도동일한사항의중복기재를피하기위하여발명이명확하게파악될수있는범위내에서다른청구항을인용하는형식으로기재할수있다. ( 예1) 청구항 의방법으로제조된... 물건 ( 예2) 하여청구항 의물건을제조하는... 방법 한편종속항은독립항또는다른종속항을인용하여형식으로기재한다. 종속항은인용되는청구항의특징을모두포함한다. ( 예 1) 청구항 의... 에있어서,... 물건 (2) 제2항청구항은발명의성질에따라적정한수로기재하여야한다. 이규정은특허법제45조의 1특허출원의범위규정과는별개로취급되어야한다. 청구항이적정한수로기재되지않은경우로는 1하나의청구항에카테고리가다른 2 이상의발명이기재된경우, 2청구하는대상이 2 이상인경우, 3동일한청구항을중복하여기재 ( 문언적으로동일한경우를말하며실질적으로동일할뿐표현을달리한경우는제외한다 ) 하는경우, 4하나의청구항내에서다수의청구항을다중으로인용하는경우등이있다. ( 예 1) 하나의청구항에 2 이상의대상이기재되어있는경우 : 고분자화합물및그고분자화합물을이용한컨텍트렌즈

108 5 차시 (3) 제4항종속항은 1 또는 2 이상의청구항을인용하여야하며, 이경우인용되는항의번호는아래예와같이기재하여야한다. ( 예1) 청구항 에있어서, 하는방법 ( 예2) 청구항 내지청구항 중어느하나의항에있어서, 장치 (4) 제5항 2이상의항을인용하는항은하나의항이선택되도록항의번호를기재하여야한다. 1 인용하는청구항을택일적으로기재한예 ( 예1) 청구항 1 또는청구항 2에있어서, 장치 ( 예2) 청구항 1 내지청구항 3중어느하나의항에있어서, 장치 ( 예3) 청구항 1, 청구항 2 또는청구항 3중어느한항에있어서, 장치 ( 예4) 청구항 1, 청구항 2 또는청구항 3에있어서, 장치 ( 예5) 청구항 1 내지청구항 7 및청구항 9 내지청구항 11중어느한항에있어서 장치 ( 예6) 청구항 1, 청구항 2 및청구항 4 내지청구항 7중어느한항에있어서 장치위의예에서 ~ 중어느한항에있어서 가 및 의전후에열거된청구항전체를한정한것으로보아인용되는항의번호를택일적으로기재한것으로인정한다. 및 대신 또한 으로연결된경우에는 또한 의전후에열거된청구항을각각한정한것으로보아인용되는항의번호를택일적으로기재한것으로인정한다. 2 인용되는항의번호를택일적으로기재하지않은예 ( 예1) 청구항 1, 청구항 2에있어서, 장치 ( 예2) 청구항 1 및청구항 2 또는청구항 3에있어서, 장치 ( 예3) 청구항 1 및청구항 2 또는청구항 3중어느한항에있어서, 장치 ( 예4) 청구항 1, 2에있어서, 장치 (5) 제 6 항 2 이상의항을인용하는청구항은 2 이상의항을인용한다른청구항을인용할수없다. 이규정의취지는하나의청구항을해석 함에있어서다수의다른청구항을참조하여야하는어려움을방지하기위한것이다. 1 2 이상의항을인용하는청구항이 2 이상의항을인용한다른청구항을인용한경우 ( 예 ) 청구항 4 는 2 이상의항을인용하는종속항으로서 2 이상의항을인용한다른청구항 ( 청구항 3) 을인용하고있어청구범위 기재방법에위배된다.

109 5 차시 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 청구항 1 장치 청구항 2 청구항1 에있어서, 장치 청구항 3 청구항 1 또는청구항 2에있어서, 장치 청구항 4 청구항 2 또는청구항 3에있어서, 장치 2차시 3차시 4차시 5차시 2 2 이상의항을인용한청구항에서그청구항의인용된항이다시하나의항을인용한후에그하나의항이결과적으로 2 이상 의항을인용한경우 ( 예 ) 청구항 5는 2 이상의항을인용하는종속항으로서, 2 이상의항을인용하고있는제3항을인용한제4항을인용하고있어청구범위기재방법에위배된다. 청구항 1 장치 청구항 2 청구항 1에있어서, 장치 청구항 3 청구항 1 또는청구항 2에있어서, 장치 청구항 4 청구항 3에있어서, 장치 청구항 5 청구항 2 또는청구항 4에있어서, 장치 청구항 6 청구항 5에있어서 장치상기와같은경우청구항제4항은청구항제3항만인용하고있다고하더라도제3항이 2 이상의청구항을인용하고있어실질적으로 2 이상의항을인용하는경우와같으므로제5항에대하여특허법제42조제8항위반으로거절이유를통지한다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (6) 제7항인용되는청구항을인용하는청구항보다먼저기재하여하며, 이는보다용이하게청구항에기재된발명을파악하기위한것이다. 청구범위에기재된청구항이자신의청구항과같은번호의청구항을인용하는경우도인용되는청구항을먼저기재하지않은것으로취급한다. (7) 제 8 항 각청구항은항마다행을바꾸어기재하고, 그기재하는순서에따라아라비아 숫자로일련번호를붙여야한다

110 5차시 THINK BOX 사례 가전제품제조사 L 은세탁기에고장이발생하면스스로고장여부를진단하여고장여부를경고하는새로운세탁기를개 발하였다. L 사는새로운세탁기에대하여출원을완료하고등록을받았다. 등록특허명세서의상세한설명과특허청구범위는아래와같이기재되어있었다. 상세한설명 : 인버터제어부 (400) 를리셋시킨후에도상기주제어부 (300) 에입력되는수위감지값과소정회수이상동일한값이감지되지않으면상기인버터제어부 (300) 가정상적으로구동되지않는것으로판단하여상기디스플레이부 (800) 에경고메시지를디스플레이한다. 청구범위 : 제1항 : 모터및기타부하를구비한세탁기에서 ~ 그리고, 상기주제어부의제어신호에따라상기수위감지부의이상감지를표시하기위한이상표시부를포함하는세탁기의제어장치. 제2항 : 제 1 항에있어서, 상기이상표시부는경고음발생부임을특징으로하는세탁기의제어장치 Q1: 제 2 항의경고음발생부는디스플레이부 (800) 에경고메시지를디스플레이한다는상세한설명에뒷받침되는것인 지? 정답 발명의상세한설명은기술공개서로서역할을하는바, 상세한설명에기재하여공개하지않은발명을청구범위로기재하여등록되면공개하지않은발명에대하여특허권이부여되는결과가되므로이를방지하기위해상세한설명에의하여뒷받침되지않는청구범위는등록을허여하지않는다. 사안에서청구항에기재된청각적개념을형성하는경고음발생부와대응되는사항이발명의상세한설명에직접적으로기재되어있지않고, 청각적개념과상이한시각적개념을형성되는디스플레이부만이기재되어있다면제2항의경고음발생부는상세한설명에뒷받침되지않는다.

111 5차시 OUTRO Quiz 1. 특허출원을하는경우발명내용을설명하는도면을반드시첨부하여야한다. 5 차시출원과명세서의작성 1차시 2차시 3차시 4차시 정답 : X 도면은필요한경우에만첨부할수있고, 모든발명에대하여반드시첨부하여야할필요는없다. 2. 청구항에 약, 주로, 등의비교의기준이나정도가불명확한표현을사용하는경우등록을받을수없는것이원칙이다. 정답 : O 청구항에 약, 주로 와같은발명의구성을불명확하게하는표현이기재되어있는경우에는등록을받을수없다. 다만, 이러한표현을사용하지않고서는당해발명을간단명료하게나타낼수있는적절한표현이없고그의미가발명의상세한설명에의해명확히뒷받침되며발명의특정 ( 特定 ) 에문제가없다고인정되는경우에는예외적으로허용될수있다. 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 3. 특허출원이 1특허출원의범위규정에위반되어등록된경우무효시킬수있다. 정답 : X 1특허출원의규정은심사, 출원인의특허관리, 제3자의기술분석등의용이성을담보하기위한규정으로이를위배하여등록되더라도제3자에게손해를미치는일은없으므로거절이유에만해당하고무효사유로는되지않는다. 4. 다음중권리서로서의역할을하는것은? 1) 발명의명칭 2) 도면 3) 상세한설명 4) 특허청구범위 정답 : 4) 특허권의권리범위는특허청구범위에의해서정하여지므로, 특허청구범위가권리서로서의역할을한다

112 5. 다음설명중틀린것은? 1) 출원인이특허청구범위를기재하지않고명세서를제출한경우출원공개일까지명세서를보정하여야한다. 2) 발명의상세한설명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재하여야한다. 3) 청구범위는상세한설명에의하여뒷받침되어야한다. 4) 청구범위에는간결한발명의개념을명확하게기재하여한다. 정답 : 4) 청구범위는발명을명확하고간결하게기재되어야한다는취지는청구항의기재그자체가간결하여야한다는것이지 그발명의개념이간결하여야한다는것은아니다. Summary 1) 특허를받고자하는자는명세서, 필요한도면및요약서가첨부된특허출원서를특허청에제출하여야한다. 2) 특허를받고자할경우에는공개하고자하는기술내용 ( 발명의상세한설명 ) 과권리로보호받고자하는범위 ( 특허청구범 위 ) 를기재한명세서를작성해야한다. 3) 발명의상세한설명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그발명을쉽게실시할수있도록명확 하고상세하게기재되어야한다. 4) 청구범위는발명의상세한설명에의하여뒷받침되어야하고, 발명을명확하고간결하게기재하여야한다. 5) 특허출원은 1 발명을 1 특허출원으로한다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을형성하는 1 군의발명에대하여 1 특허출원으 로할수있다.

113 V. 용어사전 5 차시출원과명세서의작성 1 차시 2 차시 1. 요약서발명의기술내용을용이하게파악하기위한문서로서, 특허발명의보호범위를정하는데사용될수없다. 2. 도면발명의내용을쉽게이해하기위하여발명을도식화한것으로서, 명세서의보조자료로서명세서에기재된발명의구성을보다잘이해할수있도록하는보충적기능을가지며, 한국특허법에서는필요시제출하며실용실안법에서는반드시도면을첨부하도록되어있다. 3. 불명료한기재불명료한기재란명세서의의미가명확하지않는등의이유로명세서에결함이있는기재를말한다. 거절결정통지서의거절이유로언급된사항중불명료한기재가포함될경우이를명확히하기위한보정이가능해야한다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 4. 배경기술 청구된발명의이해, 검색및심사를용이하게하기위하여배경기술을명세서에기재하여야하며문헌이있는경우문 헌명을기재하여야한다. 10 차시 5. 특허청구범위 명세서의말미에기재되고출원인이자기의발명이라고생각하는요지를특별히지적하여명확하게청구하는발명의 보호대상을말한다. 6. 미생물기탁 미생물은구조가복잡하고살아있는것이어서특허명세서에타인이반복 재현할수있도록기재하는것이곤란하기 때문에출원된미생물을공인기탁기관에기탁하고, 공개후에는제 3 자가분양받을수있도록하고있다. 7. 개시 발명의내용을공중에게명확하게나타내는것으로구체적으로는명세서뿐만아니라도면, 청구범위를포함한모든증 거물건에나타나있는발명의기술을말한다. 8. 독립항 특허청구범위의기재발명에대한권리요구방법에있어서다항제를구성하는청구항중하나로문제해결에필요한발명 의모든구성요소를기재한것으로서원칙적으로타청구항을인용하지않는청구항을말한다

114 9. 마쿠쉬형청구범위일반적으로청구항의기재에있어서선택적인표현이인정되지않지만화학분야등일부분야의발명에있어서발명이 2이상의병렬적개념에상당하고이들을총괄하는발명의개념이없을경우, 즉 A, B, C 또는 D로부터구성된군에서선택한. 의형태로표현되는형식을 Markush type claim 이라고함. 10. 젭슨형청구범위청구범위기재방식중의하나. 특허청구범위에그전문으로전제요건, 공지결합의구성요건또는공정을기재하고다음에당해발명의특징내지개요를기재하고마지막에당해발명의신규의개량요건, 신규의개량이라고생각하는결합, 공정, 관계등을기재하여신규의개량요건과전제요건을나누어기재하는방식. Jepson type은 에있어서 하는것을특징으로하는 으로표현되므로 있어서 형식이라고도함. 한국의특허실무에서널리활용되고있음. 11. 다항제출원에대하여복수의청구항을기재하여복수의권리범위를설정할수있도록하는것. 기본적으로독립항과그독립항을인용하는 1 또는 2이상의종속항으로이루어진형태로청구할수있도록한것. 다항제의장점은발명의기술내용을다각적으로보호받을수있다는데에있음. 12. 당업자 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자의관용적표현. 기술수준을숙지하고있거나일정정도의창작 능력이있는자라고특허법상으로의제된추상적인존재. 13. 명세서 발명내용을문장으로표현하는것으로특허와관련해서는기술공개의요체로서, 권리범위의근거로서의중요한기능 을담당. 여기에는발명의명칭, 도면의간단한설명, 발명의상세한설명, 특허청구범위가포함됨. 14. 종속항 독립항을한정하거나부가하여구체화하는청구항으로서인용되는항의특징을모두포함하며, 종속항은필요한때에 는그종속항을한정하거나부가하여구체화하는다른종속항의형태로도기재할수있음.

115 6 차시지식재산권과특허제도 1 차시 06 6차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 출원인을위한제도 9 차시 10 차시

116 6차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 출원된내용은출원일로부터 2년이경과되면공개된다. 정답 : X 해설 : 출원은출원일로부터 1년 6개월이경과한경우공개되는것이원칙이다. 2) 특허여부를결정하는심사관의심사는심사청구된것에한한다. 정답 : O 해설 : 특허여부를결정하는실체심사는심사청구된것에한한다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 심사절차를이해할수있다. 2) 출원공개및심사청구제도의요건과효과를이해할수있다. 3) 분할및변경출원의요건과효과를이해할수있다. 4) 국내및조약우선권주장출원의요건및절차를이해할수있다.

117 6차시 LESSON I. 심사절차와종류 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 치약을제조하는 A 사의연구소의김박사는허브에서추출한화합물 X가어린이충치예방에뛰어난효과를나타낸다는것을발견하고화합물 X를포함하는치약에관한특허출원을완료하였다. 마케팅담당서이사는화합물 X를포함하는치약이상업적으로성공할것을확신하고, 출시된치약제품에대하여마케팅을집중하여 A사의충치예방치약은시장에서큰인기를얻게되었다. 그런데서이사는경쟁사 B사가화합물 X를포함하는충치예방치약제품을새롭게출시한것을확인하고, 김박사가출원한특허를가지고 B 사의제품출시를막으려고김박사에게특허등록여부를물어보았다. 7차시 8차시 9차시 10차시 김박사는화합물 X 를포함하는치약에관한특허출원은현재심사가진행중이고아직등록이되지않아서권리를행사할수 없다고하였다. 출원이등록되기전경쟁사 B 사의행위를막을수있는방법은없을까? Select 1: 특허가등록된후 A 사는등록전침해행위에대해서보상금을청구할수있다. Select 2: 특허가동록되기전이므로등록전의 B 사의침해행위에대해서는달리보상을청구할방법이없다. Answer 특허출원인은출원공개후그출원된발명을업으로실시하는자에게경고를할수있고, 상기경고를받거나출원공개된발명임을알고그특허출원된발명을업으로실시한자에게그경고를받거나출원공개된발명임을안때부터특허권의설정등록시까지의기간동안그특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는보상금의지급을청구할수있다. 사안에서 A사는 B 사에게 B사치약제품은현재출원중인자사의특허의청구범위에속한다는점을경고를하는경우 A 사특허가등록이된경우경고한때부터등록시까지의 B사의치약제품판매에대하여보상금을청구할수있다

118 6 차시 학 습 내 용 1. 심사절차와종류 1) 권리능력과절차능력 (1) 권리능력자연인과법인은원칙적으로권리능력을갖는다. 외국국적자와무국적자 ( 준동맹국국민에준함 ) 와같은외국인은특허에관한권리능력이없는것이원칙 1 ) 이다. 다만국내에주소및영업소를가진외국국적자 ( 재내자 ) 는권리능력이인정되고, 재내자이외에도 ⅰ) 국내주소영업소불문상호협정국국민, ⅱ) 재외자인조약국국민, ⅲ) 조약국내주소영업소가진비조약국국민, ⅳ) 비조약국내주소를둔조약국국민, ⅴ) 무국적자로조약당사국에주소를가진자는예외적으로권리능력이인정된다. (2) 행위능력미성년자, 한정치산자, 금치산자는법정대리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을수없다. 2 ) 다만, 미성년자, 한정치산자 ( 금치산자제외 ) 가독립하여법률행위할수있는경우는예외이다. 독립하여법률행위할수있는경우란성년의제, 허락된영업을포함한다. 특허에관한절차란출원 ( 특허, 분할, 이중, 존속기간연장등모든출원 ), 청구 ( 심사, 심판청구, 우선심사청구, 기술평가청구 ) 기타 출원인등이특허청장등에하는절차를의미하나, 특허법원에대한절차나, 행정심판관련, 출원인등이제 3 자에게하는절차는 포함되지않는다. 민법의경우행위무능력자가밟은절차는취소가능이나특허법의경우절차를무효처분한다. 또한특허법은법정대리인의동의 를얻어도절차를밟을수없다. 행위무능력자가밟은절차에대해서심사단계에서특허청장은보정을명하여야하며 3 ), 보정하지않으면그절차를무효로할수있다. 4 ) 심판청구의경우보정을하지않은경우결정으로심판청구서를각하하여야한다. 또한출원후절차진행중절차능력을상실한경우위임대리인이없는한절차는중단된다. 그러나행위능력없는자, 법정대리권또는수권이흠결된자가밟은절차는보정된당사자, 법정대리인의추인있는경우행위시로소급하여효력발생한다. 1 ) 특허법제25조 2 ) 특허법제3조 3 ) 특허법제46조 4 ) 특허법제16조

119 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 (3) 재외자 국내에주소영업소가없는자 ( 재외자는국적불문 ) 는특허관리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을수없다. 5 ) 다만재외자 ( 법인의경우대표자 ) 가국내에체제하는경우와국제특허출원인인경우기준일까지특허에관한절차를밟는경우절차를밟을수있다. 6 ) 2) 대리 (1) 법정대리인법정대리권은친권자와같이일정지위있는자에게당연히발생하거나법원의선임이나결정으로발생한다. 법정대리인은결정이나심결의효력이미치지아니하고, 심사관또는심판관의제척이나기피의기준이아니라는점에서대리인의지위를가지나, 특허에관한서면의필요적기재사항이고법정대리인사망시절차가중단된다는점에서본인에준하는지위를가진다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 법정대리인중에서친권자는특별수권사항포함하여모든특허에관한절차를진행할수있으나, 후견인의경우상대방청구한 재심, 심판, 이의신청에한해친족회의동의없이대리가가능하다. 7 ) 9 차시 10 차시 법정대리권을행사하기위해서는친권자, 후견인모두증명을요하며, 후견인은필요한경우친족회의동의도증명하여야한다. 법정대리권은본인의사망, 법정대리사망, 파산, 또는금치산인경우소멸하나, 본인의능력상실인경우소멸하지않는다. (2) 임의대리인임의대리권본인이대리인에게대리권을수여하는경우발생한다. 임의대리인은결정이나심결의효력이미치지아니하고, 심사관또는심판관의제척이나기피의기준이아니라는점에서대리인의지위를가지고, 임의대리인사망시절차가중단되지않고증인능력있다는점에서제3자의지위를가진다. 또한대리인이 2 이상이면각자가대리하며이는강행규정이다. 한편출원의취하, 포기, 존속기간연장출원의포기, 신청의취하, 청구의취하, 우선권주장및취하, 거절, 취소결정에대한불복심판, 복대리인선임, 특허권의취소와같이권리자에이익에반 하는처분행위를하는경우특별수권을받아야한다. 임의대리인의사망, 파산, 금치산기타위임관계종료에의하여임의대리권은소멸하나, 본인의사망, 능력상실, 합병에의한소 멸, 수탁자의신탁임무종료, 법정대리인사망, 능력상실, 대리권소멸, 변경에의하여는임의대리권은소멸하지않는다. 5 ) 특허법제 5 조제 1 항 6 ) 특허법제 206 조제 1 항 7 ) 특허법제 3 조제 2 항

120 6 차시 3) 방식심사 특허출원등의절차를밟음에있어서중대한하자가있는경우소명기회를부여하고소명으로하자가치유되지않는경우제출 된서류를반려한다. 중대한하자는예를들어하기와같은것이다. 1. 施規 2의규정에위반하여 1건마다서면을작성하지아니한경우 2. 출원또는서류의종류가불명확한것인경우 3. 특허에관한절차를밟는자의성명 ( 법인의명칭 ) 또는출원인코드 [ 출원인코드가없는경우에는성명ㆍ주소 ( 법인은그명칭및영업소의소재지 )] 가기재되지아니한경우 4. 국어로기재되지아니한경우 5. 출원서에명세서 ( 명세서에상세한설명또는청구범위가미기재포함 ) 를미첨부 6. 재외자가특허관리인에의하지아니하고제출한출원서류등인경우 7. 법정기간이내에제출되지아니한서류인경우 8. 법정기간중연장이허용되지아니하는기간에대한기간연장신청서인경우 한편 ⅰ) 미성년자등의행위능력위반, ⅱ) 임의대리인의대리권범위위반, ⅲ) 방식위반, ⅳ) 수수료미납등과같은하자가있는 경우 1 개월의지정기간을부가하여보정을명하고보정에의하여하자가치유되지않는경우절차를무효로처분한다. 4) 특허출원과실체심사 특허출원및심사청구가있어야만이루어지는심사로서산업상이용가능성, 신규성및진보성등거절이유의존부판단에따른 특허성의인정여부를판단하는절차를실체심사라고한다.

121 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2. 출원공개제도 1) 출원공개 (1) 의의출원공개제도란특허출원된발명의내용에대하여심사청구의유무와관계없이일정기간이경과하면그출원내용을공보에게재하여사회일반에공표하는제도를말한다. 이를통해신기술을조기에공개하여기술진보및개발을촉진하고심사지연에따른중복연구및중복투자를미연에방지할수있게된다. (2) 요건및절차특허청에적법계속중인모든출원 ( 취하, 포기, 무효된출원은공개되지않음 ) 은출원일로부터 1년6월경과시전문이공개되는것이원칙이다. 다만등록공고된출원, 공서양속위반, 공중의위생을해할염려가있는발명, 비밀취급요하는국방상필요한발명등은공개하지않는다. 또한정당권리자출원, 분할출원, 변경출원, 및우선권주장출원의경우출원일소급되어무권리자출원, 원출원및우선권주장기초출원의출원일로부너 1년 6개월경과한경우에공개된다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (3) 효과가. 경고할권리출원인은출원공개후출원발명을업으로실시하는자에게서면경고가능하다. 나. 보상금청구권발생출원공개후출원발명을업으로실시하는자에게등록후에특허발명의실시에통상받을수있는금액상당액청구가가능하다. 다. 후출원배제확대된선원지위발생하며, 출원발명의공지로신규성및진보성의인용자료로사용가능하다. 라. 우선심사신청가능출원공개후제3자출원발명을업으로실시하고있는경우우선심사신청이가능하다. 마. 정보제공누구든지출원공개된발명이 62조각호의 1에해당한다는취지를증거와함께제출가능하다. (4) 조기공개제도 출원인과그승계인의신청에있는경우출원일로부터 1 년 6 월경과전이라도공개가가능하다. 이와같은조기공개신청을활용 하는경우는하기 2 가지경우가있을수있다

122 6 차시 가. 제3자의실시제3자가공개되기전의출원내용을실시하고있는경우보상금청구권을발생시키기위해서조기공개를신청하는것을검토할수있다. 다만이와같은경우제3자가정보제공등을통하여등록을저지할수있기때문에보다면밀하게선행기술조사를실시하여등록가능성을타진한후조기공개를신청하는것이바람직하다. 나. 거절결정을받은경우거절결정이된출원은공개되지않는않는다. 또한 2006년개정법하에서거절결정이확정된출원은선원의지위또는확대된선원의지위도인정되지않는다. 따라서거절결정을받은출원은공개가되지않기때문에신규성및진보성의비교대상발명적격이없고, 선원또는확대된선원의지위를가지지않기때문에제3자의출원의등록을저지할수있는소위제3자출원의배제효를가지지못한다. 따라서공개되기전에거절결정을받은경우, 당해출원이제3자출원의배제효를가질필요가있는경우라면조기공개신청을신청할수있다. 2) 정보제공제도 누구든지 ( 자연인또는법인 ) 출원이특허청에계속중인출원에대하여출원이공개된후제62조각호의 1( 거절이유 ) 에해당한다는취지의정보를제공할수있다. 증거가반포된간행물또는명세서나도면인경우에는이를채택하나, 그외의서류는별도의증거조사없이도증명하고자하는사실의존재를확신할수있는경우에채택한다. 법적으로구속되지않으나실무는심사관은정보제공의결과및제출정보의활용여부를정보제공자에게통보한다. 3) 보상금청구권 (1) 의의특허출원인은출원공개후그출원된발명을업으로실시하는자에게경고를할수있고, 상기경고를받거나출원공개된발명임을알고그특허출원된발명을업으로실시한자에게그경고를받거나출원공개된발명임을안때부터특허권의설정등록시까지의기간동안그특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는보상금의지급을청구할수있다. (2) 요건가. 출원공개출원공개일이란공개용특허공보발행일을의미하며, 국제특허출원의경우국내법에의한공개가필요하다.( 法 2072) 나. 출원발명업으로서실시출원발명과동일성있는발명의실시여야하며업으로실시란개인적가정적실시를제외한다는의미이다. 다. 서면경고일반적으로특정인에대해내용증명우편으로경고한다 ( 신문광고등불특정인에게경고는포함되지않음 ). 단공개된발명임을알고실시한경우경고는불필요하나이는출원인이입증하여야한다. 또한보정으로청구범위확대된경우재경고가필요하나, 축소된경우재경고가불필요하다.

123 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 라. 경고받은후설정등록시까지위법한실시일것 2 차시 3 차시 (3) 효력특허발명의실시에대해통상받을수있는금액상당액의보상금을청구할수있다. 이경우보상금을청구할수있는대상은설정등록시특허청구범위에기재된발명이다. 보상금청구권은특허권과마찬가지로특허권의효력제한사유, 실시권, 공지기술, 추가납부기간경과후회복한특허권의효력제한등의경우그효력이제한된다. (4) 행사보상금청구권은특허권설정등록후에만행사가가능하다. 또한특허권의행사에영향을미치지아니한다. 즉보상금청구권을행사한경우에도특허권을별도로행사할수있다. 보상금청구권의경우특허권과달리실시권이나질권을설정할수없으나, 간접침해 ( 法 127), 생산방법의추정 ( 法 129), 서류제출 ( 法 132), 민법상공동불법행위, 소멸시효 ( 설정등록후 3년, 불법행위시로 10년 ) 등의규정을준용하나과실의추정은준용되지않는다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 4) 출원공개제도의활용 10 차시 출원인 제 3 자 1. 기업비밀또는노하우의공개여부특허성이없거나보호가실질적으로불가능한발명에대해서는출원이불필요함. 또한특허성이있는경우에도실시가능요건을충족할정도로만기재하여야하고, 명세서에사내에서사용하는매뉴얼과같이상세한노하우를기재할필요없음 2. 개량발명의출원시기원천또는주요특허가공개되는경우그에따른개량발명은원천또는주요특허로인해진보성을인정받기어려운경우가발생하고, 제3자에게주변개량발명을빼앗기기도함. 따라서주변개량발명의출원시기를원천주요특허의출원일전에집중할필요가있음. 3. 출원의취하, 포기출원의취하또는포기시에절차를빨리밟지않으면출원이공개되는것을막을수없다. 4. 제3자의실시출원이공개되기전또는공개된후제3자가출원발명을실시하는것을안경우에는각각조기공개신청또는경고등을통하여보상금청구권을발생시켜야한다. 1. 연구개발방향등의설정타사, 특히경쟁사의출원정보를적극적으로수집하고잘활용하여자사의연구개발방향의설정등에유용한정보로활용가능함 2. 권리관계파악자사의제품이타사의공개된출원에대하여권리관계등을파악하여분쟁을미연에방지할필요있음 3. 심사에참여만일상기권리관계파악에서타사의공개특허가등록될경우분쟁의소지가있는경우적극적으로심사청구및정보제공등의절차를이용하여타사의공개특허가등록되지않도록조치하거나적어도권리범위를감소시키는조치를취하여야함. 4. 실시여부의결정자신이실시하고있는기술이타사의공개특허의청구범위에포함되고, 등록을막을수있는선행문헌도발견하지못한경우, 어느시점까지 ( 즉시실시포기, 보상금청구권발생전, 즉경고장을받기전까지, 등록전까지 ) 실시할것인지고려하여야한다

124 6 차시학 습 내 용 3. 심사청구제도 1) 심사청구제도 (1) 의의심사청구제도는특허출원에대하여일정기간내에심사청구가있는출원에대해서만청구의순서에따라심사하는제도를말한다. 이는특허권을취득하고자하는출원만선택적으로심사함으로써심사대상을감소시켜심사를촉진토록하는데취지가있다. (2) 요건심사청구는누구든지청구할수있다. 즉, 출원인이외의제3자도특허청에적법하게계속중인출원에대하여심사청구할수있다. 심사청구는출원일로부터 5년이내에청구하여야만한다. 5년의기간은정당권리자출원의경우무권리자출원일부터기산하고, 분할및변경출원은원출원일부터기산한다. 단 5년경과한경우라도분할및변경출원일부터 30일내라면심사청구가가능하다. 한편우선권주장출원의경우우선권주장출원일부터기산한다. (3) 절차 심사청구를하고자하는자는청구인과심사청구대상을특정한심사청구서특허청에제출한다. 다만출원과동시에심사청구를 하는경우그취지를출원서에기재하고별도의심사청구서를제출하지않을수있다. 특허청장은심사청구가출원공개전에있는경우출원공개시에특허공보에심사청구사실을게재해야한다. 한편출원인이외의제 3 자가심사청구한경우그취지를출원인에게통지한다. 이경우출원인이청구범위를보정하여청구항 수가증가하는경우증가한청구항의심사청구수수료는출원인이납부하여야한다. (4) 효과 기한내심사청구가있는경우에는심사관은심사청구순으로심사를개시한다. 단심사청구한원출원에기해심사청구한분할 출원은원출원심사청구순으로한다. 한번청구된심사청구는취하할수없다. 한편기한내심사청구없는경우출원은취하간주되어등록받을수없다.

125 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2) 우선심사청구제도 (1) 의의법에서정한특별한사유를만족하는출원에대하여우선심사를신청하면심사청구의순서와무관하게우선하여심사하는제도를말한다. (2) 요건우선심사청구는심사청구와동일하게누구든지청구할수있다. 즉제3자도우선심사를청구할수있다. 우선심사대상이되는출원은 i) 출원공개후제3자의무단실시하는경우, 또는 ii) 긴급처리요하는대통령령이정하는경우만가능하고, 모든출원에대하여우선심사를청구할수있는것은아니다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 상기긴급처리요하는대통령령이정하는경우 8 ) 를예를들명하기와같다. 9 차시 1. 방위산업분야출원 방위산업에관한특별조치법제 4 조의 2, 동법시행령제 4 조, 동법시행규칙제 3 조및동법시행규칙제 4 조에서규 정하고있는방위산업물자또는그제조방법에관한출원 10 차시 2. 환경오염방지에유용한출원환경오염방지또는제거가주목적인발명또는고안에관한출원으로서소음진동방지시설, 방음시설또는방진시설, 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물처리시설, 오수처리시설, 단독정화조, 축산폐수처리시설, 분뇨처리시설또는축산폐수공동처리시설. 재활용시설등의환경오염방지시설또는그시설이목적으로하고있는환경오염방지방법에관한출원 3. 수출촉진에직접관련된출원 令 9 조 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한출원 신청인이국가또는지방자치단체가아닌경우에는기간을정하여보완을지시한후지정기간이내에보완 하지못한경우우선심사신청을각하 5. 벤처기업관련출원공동출원인경우한명이라도벤처기업이면인정하며, 대상출원에기재된발명이그벤처기업의목적이나사업범위에포함되는지여부는불문 6. 기술혁신형중소기업의출원또는국가의신기술개발지원사업의결과물에관한출원특허출원이중소기업기술혁신촉진법제15조의규정에의하여기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원또는신기술개발지원사업의직접적인결과물에관한출원에한함. 7. 국가의품질인증사업의결과물에관한출원 8 ) 특허법시행령제 9 조

126 6 차시 8. 조약우선권주장의기초가되는출원조약에의한우선권주장의기초가되는출원으로서당해출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인출원단, 우리나라특허청에출원한후이출원을기초로우선권을주장하여 PCT출원을한경우에는자기지정출원을제외하고우선심사를인정한다. 令 9 조 9. 자기실시출원 1 특허출원인이 ( 실시자중일부가출원인또는출원인에게실시허락받은자포함 ) 2출원된발명의청구항에기재된발명과동일한발명을 3실시 ( 法제2조제3호의실시로국내에서의실시 ) 또는 4실시준비중 ( 단순히사업구상으론부족. 공장의건설, 공장부지, 설비나재료를구입단계는가능, 경우에따라설계도면작성이나공정도만으로도가능 ) 인경우 10. 전자거래와직접관련된특허출원 1 전자거래방법, 2전자화폐또는결제기술, 3 보안또는인증기술, 4 기타전자거래의촉진을위하여특별히우선심사해야할필요성이인정되는특허출원 11. 선행기술조사의뢰출원우선심사를신청하려는자가출원된발명에관하여소정의전문기관에선행기술조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한출원 (3) 절차우선심사를신청하려고하는자는우선심사신청서와신청서설명서및증빙서류를첨부하여수수료와함께제출한다. 특허청장은우선심사의신청이있는경우우선심사여부를결정하여출원인에게통보한다. 예를들어 ⅰ) 우선심사신청대상이아니거나, ⅱ) 서류미비등에해당하면, 우선심사신청을각하한다. 우선심사결정에대하여별도로불복할수없다. (4) 우선심사신청의활용전략및유의점 우선심사신청이필요한경우로는제 3 자가출원발명을실시하고있는경우, 사업화에있어서특허등록증이필요한경우등빠 른등록이필요한경우에활용할수있다. 또한예를들어등록이되면좋으나, 등록이불가능하다면공개를원하지않는건의경우우선심사를활용하여공개일전에등록 여부를확정하여, 등록이되는경우등록공보롤공개를시키고, 거절되는경우공개없이사건을종료시킬수있다. 다만출원과동시에우선심사가진행되는경우특허공개공보의작성일 ( 출원일로부터 1 년 6 개월경과후 ) 이전에등록결정서가 발송될수있다. 이경우바로등록료를납부하면공개일이전에도발명의내용이공개된다. 이와같은경우발명의공개일을늦 추기위해서는가능한늦게등록료를납부하면된다.

127 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 3) 재심사청구 (1) 의의재심사청구제도는특허거절결정을받은출원인이소정의기간내에명세서또는도면에대한보정서를제출함과동시에재심사를청구함으로써심사관에게다시심사를받을수있도록하는제도를말한다. 구법에서는출원인이특허거절결정을받은경우심사관에게다시심사를받기위해서는반드시특허거절결정불복심판을청구하도록하고있어출원인으로서는불가피하게특허거절결정불복심판을청구하여야하는불편이있어서이를개선하기위하여 2009년에도입된제도있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 (2) 요건 재심사청구는거절결정을받은출원으로써명세서또는도면에대한보정서가제출된출원에한하여출원인또는그의적법한 승계인만이청구할수있다. 8 차시 9 차시 10 차시 재심사청구는특허거절결정등본을송달받은날부터 30 일이내에만신청가능하다. 다만, 재심사에따른특허거절결정이있거나 거절결정불복심판을청구한경우에는재심사를청구할수없다. (3) 효과 재심사청구가있는경우종전에이루어진특허거절결정은취소된것으로보고, 심사관은제출된보정서의보정의적법여부를 검토하고적법한경우보정된명세서및도면에대하여특허성여부를재심사하게된다. 재심사청구는심사청구와동일하게취하할수없다. 명세서또는도면의보정없이재심사를청구하거나재심사에따른거절결 정또는거절결정불복심판청구후에재심사를청구한경우해당재심사청구는불수리된다

128 6차시 LESSON II. 명세서변경제도 Case 프린터제조회사 A사의김연구원은프린터부품중하나인토너의성능을획기적으로개선시킬수있는토너코팅성분을개발하였다. 토너코팅성분의핵심은종래의코팅조성성분에화합물 X를첨가하고소량의화합물 Y를추가로첨가하는것이다. 토너코팅성분에대한출원을준비하여출원하는과정에서박연구소장은화합물 X만을첨가하여도종래코팅조성보다효과가우수하니, 화합물 Y를추가로첨가하는것은 A사만의노하우로간직하는것이좋겠다고판단하여, 명세서에는화합물 X를첨가한다는내용만을기재하여출원하였다. 그런데심사과정에서심사관이 A 사의특허출원발명은화합물 X 와매우유사한화합물 X 를토너코팅조성에사용할수있다고 기재되어있는경쟁회사 B 사의출원명세서로부터용이하게발명할수있는것으로진보성이없다는거절이유를받았다. 거절이유를받은박연구소장은자신들의제품은화합물 Y 를추가로포함한다는것을추가하는보정을하고경쟁사 B 사특허출 원보다우수한효과를나타낸다는것을이유로진보성거절이유에대응하고자한다. A 사의특허출원은특허를받을수있을까? Select 1: 최초첨부된명세서에기재되어있지않던화합물 Y 를추가할수있다. Select 2: 최초첨부된명세서에기재되어있지않던화합물 Y 를추가할수없다. Answer 보정은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위이내에서만보정할수있다. 즉최초첨부된 명세서또는도면에기재되지않았던신규사항을추가할수없다. 사안에서화합물 Y 가출원시최초첨부된명세서에기재 되어있지않았던경우화합물 Y 를추가하는보정은허용되지않는다.

129 6 차시학 습 내 용 1 차시 1. 명세서등의보정 1) 명세서보정 (1) 의의명세서또는도면에흠결이있거나불비한사항이있는경우출원절차의진행중이를치유하는절차를말한다. 선출원주의하에서는출원을서두르는관계상명세서등의기재가미비하거나하자가있는경우이를치유할수있는기회를주어출원인을보호하고자하는제도이다. 다만보정은소급효과인정되므로출원이후에명세서의내용을아무런제한없이수정할경우제3자의이익을해하고심사가지연될우려가있기때문에엄격한제한아래서만보정이가능하도록규정하고있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 (2) 시기적요건 출원계속중 ( 출원의포기, 취하, 무효, 특허여부확정후불가 ) 인출원으로서심사관이특허결정등본을송달전 ( 심사관특허결정 의등본을발송한때 ) 까지의기간에는출원인은명세서등의보정을할수있다. 9 차시 10 차시 그러나심사관으로부터최초및최후거절이유통지를받은경우당해통지에의한의견서제출기간내 (2 개월이내의지정기간 ) 에 만보정을할수있고, 거절결정불복심판의청구일부터 30 일이내재심사청구를하는기간에도보정을할수있다. (3) 내용적제한 보정은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위이내에서만보정할수있다. 즉최초첨부된명세서 또는도면에기재되지않았던신규사항을추가할수없다. 또한최후거절이유통지에대한보정및재심사청구시보정의경우에는신규사항을추가할수없을뿐만아니라청구범위를보정하는경우에는특허청구범위감축, 오기의정정, 또는불분명한기재명확하게하는경우, 신규사항추가의보정을해소하기위한경우의 1에해당하는경우에한하여보정할수있고, 명세서또는도면을보정하는경우보정에의하여새로운거절이유가발생하지않아야한다. (4) 효과제출한보정서가적법한경우보정된내용에따라소급하여출원된것으로취급한다. 그러나보정이신규사항추가금지위반한경우거절이유가통지된다. 또한최후거절이유통지에대한보정및재심사청구시보정이보정범위제한위반시심사관은의견제출기회없이보정각하하여야한다

130 6 차시 보정기간 발명의상세한설명 보정의범위 특허청구범위 부적법한보정의취급 1 특허결정의등본송달전 2 최초거절이유통지에따른 의견서제출기간이내 신규사항추가금지 심사중 : 거절이유 등록후 : 무효사유 1 최후거절이유통지에따른 의견서제출기간이내 2 재심사를청구할때 신규사항 추가금지 신규사항추가금지 + 청구범위감축요건등추가 심사중 : 보정각하등록후 : 무효사유 ( 특허법제47조제3항의요건은제외 ) 2) 직권보정제도 직권보정제도란심사관이특허결정을하는경우에명세서, 도면또는요약서의명백한오기에대해서심사관이직권으로보정하 는제도를말한다. 출원에대하여심사한결과특허결정이가능하나, 명백한오탈자, 참조부호의불일치등과같이사소한기재불비가존재하는경 우에의견제출통지를하지않더라도보다간편한방법으로명세서의단순한기재불비사항을수정할수있는방안이필요하기 때문에도입된제도이다. 심사관이직권보정하는경우특허결정의등본송달과함께직권보정사항을출원인에게통지한다. 직권보정사항에대하여출원 인이이의가있는경우특허료를납부하기전까지직권보정사항에대한의견서를특허청장에게제출하여야하며, 출원인이의 견서를제출한경우해당직권보정사항은처음부터없었던것으로본다.

131 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 3) 심사절차흐름도 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 6 차시 7 차시 8 차시 9 차시 10 차시

132 6 차시 2. 분할및변경출원 1) 의의 (1) 분할출원최초의특허출원에 2 이상의발명이포함된경우그일부의발명을별개의특허출원으로분할하여출원하는것을말한다. 특허출원이 1 특허출원의범위를위반한경우에이를극복하거나, 일부의청구항에만거절이유가있는경우다른청구항에대 해서먼저등록을도모하기위한수단으로활용되고있는제도이다. (2) 변경출원변경출원은출원인이선출원주의하에서출원을서두르거나제도에대한오해, 대상물에대한판단의곤란성등으로출원형식 ( 특허, 실용신안등록 ) 을잘못선택한경우에출원후에출원일을그대로유지한채원출원의형식을보다유리한다른형식으로변경하는제도이다. 2) 요건 (1) 분할출원분할출원을할수있는권리를가진자는원출원을한자또는그승계인 ( 원출원인 ) 이다. 공동출원의경우에는원출원과분할출원의출원인전원이완전히일치하여야한다. 분할출원할수있는시기는다음 4가지이다. 1 특허결정등본을송달하기전까지. 다만, 거절이유통지후에는 2의기간이내또는 3과동시에하는경우에한한다. 2 거절이유를통지받은경우해당의견서제출기간이내 3 재심사를청구할때 4 거절결정등본을송달받은후그거절결정불복심판을청구할수있는기간 분할출원의기초가되는원출원은분할출원할당시에특허청에계속중이어야한다. 따라서원출원이무효, 취하또는포기되거나거절결정이확정된때에는분할출원할수없다. 또한분할출원할수있는발명은원출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위내이다. 이때, 분할출원의명세서또는도면에기재된발명모두는원출원의명세서또는도면에포함되어야하며, 분할출원의발명중일부라도원출원에포함되어있지않은경우에는그분할출원은부적법하거나거절이유를갖는것으로취급된다.

133 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 (2) 변경출원 원출원의출원인과변경출원의출원인이출원의변경시에일치하여야한다. 3 차시 변경출원을할수있는기간은실용신안등록출원일또는특허출원일부터설정등록되기전으로최초의거절결정등본을송달받은날부터 30일이내 ( 그기간이연장된때에는그연장된기간이내 ) 이다. 한편, 특허법제199조제1항에의하여특허출원으로보는국제출원의경우에는소정의수수료를납부하고특허법제201조제1항의규정에의한번역문 ( 국어로국제출원된경우는제외 ) 이제출된후에만변경출원이가능하다. 4 차시 5 차시 6 차시 변경출원이적법한출원으로인정되기위해서는출원의변경시에변경전의실용신안등록출원이특허청에계속되고있어야한 다. 따라서원출원이무효, 취하또는포기되거나설정등록된경우에는변경출원을할수없다. 7 차시 8 차시 적법한변경출원으로인정받기위해서는변경출원의명세서또는도면에기재된사항이원출원의최초명세서또는도면에포 함되어있어야한다. 변경출원의명세서또는도면에기재된사항중일부라도원출원의최초명세서또는도면에포함되어있지 않다면그변경출원은부적법한것으로거절이유를갖는다. 9 차시 10 차시 3) 절차 (1) 분할출원분할출원의절차를취할때에는특허출원서에명세서등각호의서류를첨부하여새로이출원하여야한다. 이때, 그특허출원서에는분할출원의취지와분할의기초가된원출원의표시를하여야한다. 일반적으로분할출원서의제출과동시에원출원에대하여보정서를제출하여원출원과분할출원의청구범위에기재된발명을 다르게하여야하나, 분할출원의청구범위에기재된발명이원출원의발명의상세한설명이나도면에만기재되어있고청구범위 에기재되어있지않은경우에는원출원을보정하지않아도된다. 분할출원에대하여공지예외주장또는우선권주장을하고자할때에는분할출원서에그취지를기재하고그주장에필요한증명서류를분할출원일부터규정된날까지 ( 공지예외주장출원의경우는분할출원일부터 30일이내, 우선권주장출원의경우는분할출원일부터 3월이내 ) 제출하여야한다. 원출원시공지예외주장이나우선권주장을하지않은경우에는분할출원시이와같은주장을하는것은인정되지않는다. (2) 변경출원 변경출원을하고자하는경우에는특허출원서에명세서등각호의서류를첨부하여새로이출원하여야한다. 이때그출원서에 는변경출원의취지및변경의기초가된원출원의표시를하여야한다

134 6 차시 변경출원에대하여공지예외주장또는우선권주장을하고자할때에는변경출원서에그취지를기재하고그주장에필요한증명서류를변경출원일부터규정된날까지 ( 공지예외주장출원의경우는변경출원일부터 30일이내, 우선권주장출원의경우는변경출원일부터 3월이내 ) 제출하여야한다. 원출원시공지예외주장이나우선권주장을하지않은경우에는변경출원시이와같은주장을하는것은인정되지않는다. 4) 효과 (1) 분할출원분할출원은원출원을출원한때에출원된것으로취급된다. 다만, 아래의경우에는출원일을소급하는것이불합리하므로분할출원의출원시점을실제로출원절차를밟은때로본다. 1 분할출원이특허법제29조제3항에따른 타특허출원 또는실용신안법제4조제3항에따른 특허출원 에해당하는경우분할출원에관한발명은원출원의최초명세서또는도면에기재되어있는것이어야하지만분할출원하며새로운사항이분할출원의명세서또는도면에기재되는수가있어그기재된사항이원출원일까지소급되어확대된선출원의지위를갖는것은불합리하므로분할출원이특허법제29조제3항에서규정하는타특허출원으로되는경우에는출원일을소급하지않는것으로규정하였다. 2 분할출원에관한발명에대하여특허법제30조제1항제1호의규정의적용을받고자하는자가그취지를특허출원서에기재하고이를증명하는서류를특허청장에게제출하는경우 3 조약우선권을주장하며분할출원하고자하는자가우선권을주장한다는취지, 최초로출원한국명및출원의연월일을특허출원서에기재하는경우 4 국내우선권을주장하며분할출원하고자하는자가우선권을주장한다는취지와선출원의표시를특허출원서에기재하는경우 (2) 변경출원변경출원은원출원을출원한때에출원된것으로취급된다. 다만, 아래의경우에는출원일을소급하는것이불합리하므로변경출원의출원시점을실제로출원절차를밟은때로본다. 1 변경출원이특허법제29조제3항에따른 타특허출원 또는실용신안법제4조제3항에따른 특허출원 에해당하는경우 2 변경출원에관한발명에대하여특허법제30조제1항제1호의규정의적용을받고자하는자가그취지를특허출원서에기재하고이를증명하는서류를특허청장에게제출하는경우 3 조약우선권을주장하며변경출원하고자하는자가우선권을주장한다는취지, 최초로출원한국명및출원의연월일을특허출원서에기재하는경우 4 국내우선권을주장하며변경출원하고자하는자가우선권을주장한다는취지와선출원의표시를특허출원서에기재하는경우 변경출원이있는경우에는그실용신안등록출원은취하된것으로본다. 변경출원이있어원출원이취하간주된이후에는변경출 원이반려되는경우를제외하고는변경출원이무효, 취하, 포기되거나거절결정이확정되더라도원출원의출원상태가다시계속 되지는않는다.

135 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 1) 의의 3. 조약및국내우선권제도 (1) 조약우선권제도조약에의한우선권주장 ( 이하 조약우선권 이라한다 ) 제도는조약에의하여대한민국국민에게우선권을인정하는당사국 ( 파리조약에의한동맹국, TRIPS 협정에의한회원국및양자간조약에의한조약당사국을말한다 ) 국민이그당사국또는다른당사국에특허출원을한후동일발명에대하여우리나라에출원하여우선권을주장하는때에는신규성, 진보성, 선출원등의특허요건을적용함에있어서그당사국에출원한날을대한민국에출원한날로인정하는제도이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 (2) 국내우선권제도특허출원등에의한우선권주장 ( 이하 국내우선권주장 이라한다 ) 제도는특허출원등 ( 이하 선출원 이라한다 ) 을기초로하여해당선출원을보다구체화하거나개량 추가하는발명을한경우에이들발명에대한보호의길을마련하기위한제도이다. 선출원을구체화또는개량 추가하는발명에대하여통상의출원절차로출원할경우에는자신의선출원과동일발명이라는이유로거절되거나선출원의명세서또는도면을보정하여개량된발명을추가하는경우에는신규사항추가를이유로거절결정될수있었다. 이에따라이와같은불합리를제거하고기술개발의성과물인발명이빠짐없이보호될수있도록하기위하여선출원에기재된발명과동일한발명은선출원일에, 새롭게추가된발명은국내우선권주장출원 ( 이하 후출원 이라한다 ) 의출원일에출원한것으로인정하여주는제도를마련하였다. 8 차시 9 차시 10 차시 2) 요건 (1) 조약우선권제도조약우선권을주장할수있는자는조약당사국국민또는당사국에거소 (domicile) 또는진정하고실효적인산업상또는상업상영업소를가지는비당사국국민이다. 조약당사국은파리조약의동맹국및 WTO의회원국을포함한다. 조약우선권주장출원을공동으로하는경우에는출원인중적어도 1인이상이당사국국민또는당사국에주소또는진정하고실효적인산업상또는상업상영업소를가지는비당사국국민이어야한다. 조약우선권주장출원을할수있는기간은파리조약에따라다음과같다. 1 특허 실용신안등록출원을기초로하여우선권을주장하는경우에는제 1 국출원일부터 1 년 2 디자인등록출원을기초로하여우선권을주장하는경우에는제 1 국출원일부터 6 개월 또한제 1 국출원은최초출원이거나최초출원으로인정될수있는정규의출원이어야한다. 제 1 국에서의출원이파리조약에의한 우선권주장의기초가되는정규출원인지는제 1 국의관련법이결정한다. 우선권의기초가되는제 1 국출원의출원의계속여부는

136 6 차시 조약우선권효력에영향을미치지않는다. 즉, 제 1 국출원이취하, 포기, 무효또는거절되어도우선권은여전히유효하다. 심지어 제 1 국출원이이루어지는국가로부터특허를받을수없는발명과관계된출원이라도우선권은유효하다. (2) 국내우선권제도국내우선권을주장할수있는자는선출원의출원인 ( 정당한승계인을포함 ) 이다. 선출원인과후출원인은후출원의출원시점에서동일하여야한다. 공동출원인경우에는후출원인모두가선출원인과완전히일치되어야한다. 선출원인과후출원인이동일인임을인정받기위하여는출원인의주소또는영업소가일치되어야하고, 출원인의성명또는명칭이일치하여야하며, 출원인의인장이일치될것이요구된다. 후출원은선출원의출원일부터 1년이내에출원되어야한다. 국내우선권주장은선출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명을기초로할수있다. 청구범위에기재되지않고상세한설명이나도면에기재된발명이라도국내우선권주장의기초가될수있다. 그러나선출원이분할출원이거나또는변경출원이아니어야하고, 국내우선권주장출원의출원시에선출원이무효, 취하또는포기되거나특허여부의결정, 실용신안등록여부의결정이확정되지않아야한다. 3) 절차 (1) 조약우선권제도조약우선권주장을하고자하는자는특허출원시출원서에그취지와최초출원국명및출원년월일을기재하여야하며, 우선권주장의기초가되는출원의최초출원번호를명시하여야한다. 조약우선권주장을한자는우선일 ( 제2국출원이복수의우선권주장을수반하는경우에는그우선일들중최선일 ( 最先日 )) 부터 1 년 4월이내에최초출원국정부가인정하는특허출원일을기재한서면과발명의명세서및도면의등본 ( 이하 우선권증명서류 라한다 ) 을특허청장에게제출하여야한다. 다만, 특허법시행규칙에서정하는국가의경우에는최초로출원한국가의특허출원의출원번호를기재한서면의제출로우선권증명서류의제출을갈음할수있다. 기간내에우선권증명서류가제출되지아니한경우에는그우선권주장은당연히효력을상실한다. 우선권증명서류의제출이간소화된국가로는현재일본, 유럽특허조약 (EPC) 의체약국, 미합중국및세계지적재산권기구 (WIPO) 의전자적접근시스템 (DAS, Digital Access System) 을통하여우선권증명서류를전자적으로송달하기로합의한국가가 우선권증 명서류의전자적교환에관한고시 에고시되어있다. (2) 국내우선권제도 국내우선권을주장하려고하는자는특허출원시특허출원서에그취지및선출원의표시를하여야한다. 국내우선권주장절차에

137 6 차시 6 차시출원인을위한제도 1 차시 있어서우선권증명서류의제출은필요하지않다. 2 차시 3 차시 국내우선권주장출원에대해서도선출원시에주장한특허법제30조의규정을적용받으려는경우에는그취지를출원서에기재하고, 법정기간이내에특허법제30조제2항에따른증명서류를제출하여야한다. 다만, 그증명서류의내용이선출원에대해제출된증명서류의내용과동일한때에는그취지를기재하고이를원용할수있다. 그러나선출원시공지예외주장을하지않은경우에는국내우선권주장출원시이와같은주장을하는것은인정하지않는다. 또한국내우선권주장출원에대한분할출원또는변경출원에대하여특허법제55조제1항의규정을적용받고자하는경우에는해당분할출원또는변경출원시에그국내우선권주장을하여야한다. 4) 효과 (1) 조약우선권제도조약우선권주장이적합한경우제1국출원에기재된발명과동일한발명에대하여는신규성, 진보성, 확대된선원및선원주의를적용에있어제1국출원일로소급된다. 제1국출원에포함되지않은발명은조약우선권주장이적합하더라도제1국출원일에출원된것으로보지않는다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 다만조약우선권주장출원에있어서특허법에서특별히정한경우를제외하고그출원일은실제의출원일이다. 예를들어, 특허법제30조의공지예외주장에관한규정을적용함에있어공지가있은후제1국출원전 6월이내에우리나라에조약우선권주장출원을하지않았다면비록제1국출원일부터 1년내에우선권주장출원을하였다하더라도자신이공지한발명에의하여신규성이상실될수있다. (2) 국내우선권제도국내우선권주장출원에관한발명중해당우선권주장의기초가된선출원의최초명세서또는도면에기재되어있는발명과동일한발명에대해서는신규성, 진보성, 확대된선원또는선출원주의를적용함에있어서당해후출원은선출원시에출원된것으로취급한다. 국내우선권주장의기초가된선출원은그출원일부터 1 년 3 월을경과한때에취하된것으로본다. 다만, 선출원이무효, 취하또 는포기되거나특허여부결정, 실용신안등록여부결정이확정된경우에는취하간주할대상이없으므로취하간주되지않고, 해당 선출원을기초로한국내우선권주장이선출원일부터 1 년 3 월이전에취하된경우에도취하간주되지않는다. 국내우선권주장은언제든지취하가가능하나선출원일부터 1 년 3 월이경과한후에는그우선권주장을취하할수없다. 또한, 후 출원이 1 년 3 월이내에취하된때에는그에수반되는국내우선권주장도동시에취하된것으로본다

138 6차시 THINK BOX 사례 출원인 X는냉동기에사용되는오일에관한특허를출원하였다. 심사관은특허청구의범위제1항 ( 독립항 ) 은일본공개특허공보에기재된냉동기유기술 ( 이하 인용발명 1 이라한다 ) 로부터당업자가용이하게발명할수있고, 특허청구의범위제2항 ( 제1항의종속항 ) 은 냉동시스템에서 R-134a의혼화성물질 논문에기재된기술 ( 이하 인용발명 2 라한다 ) 로부터당업자가용이하게발명할수있다는이유를들어최초거절이유를통지하였다. 이에출원인은심사관의의견을반박하는의견서를제출하였으나, 심사관은특허청구의범위제 1 항만기재한후인용발명 1 및 2 와동시에대비하면서, 인용발명 1 및 2 로부터당업자가용이하게발명할수있는정도의것으로서진보성이인정되지 아니한다고하여특허를거절한다는거절결정을하였다. Q1: 심사관의거절결정은절차상으로적법한지? 정답 A : 청구항은독립항이든종속항이든상호독립되어있어각청구항마다특허요건을구비하여야하고, 심사도청구항별로행해지는것이므로거절이유를통지함에있어서는거절의대상으로되는청구항을구체적으로특정하여야한다. 또한심사관이거절결정을하려면거절이유통지의거절이유와주된취지에있어서부합하는이유로거절하여야만하고, 주지에부합하지않은이유로거절결정할경우반드시새롭게거절이유를통지하여야한다. 사안에서특허청구범위의청구항의발명이인용발명 1로부터진보성이없다는것을거절이유로삼은것에비하여, 거절결정에서는같은특허청구범위의청구항에대하여판단하면서인용발명 1 및 2를합쳐보면특허청구범위의청구항의발명이진보성이없다고판단한경우, 인용발명이다른경우에는달리특별한사정이없는한거절이유도다른것으로보아야할것이어서, 비록거절이유통지서의이유와거절결정의이유의요지가다같이발명의진보성이인정되지아니한다는것이라고하더라도, 위와같이인용발명이달라진이상양자는그거절이유의주지에있어서서로부합하지아니하므로적법하지않다.( 대법원 선고 98후515 판결 )

139 6차시 OUTRO Quiz 1. 미성년자는단독하여출원절차를밟을수없는것이원칙이다. 6 차시출원인을위한제도 1차시 2차시 3차시 4차시 정답 : O 미성년자, 한정치산자, 금치산자는특별한경우를제외하고는법정대리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을 수없다. 5 차시 6 차시 2. 심사청구는출원과동시에청구하지않아도출원일로부터 5년이내라면청구가가능하다. 정답 : O 심사청구는출원과동시에청구할수있고, 출원이후출원일로부터 5년내라면언제든지청구가가능하다. 3. 변경출원시원출원의최초명세서에기재되어있지않은사항을추가할수있다. 정답 : X 분할및변경출원의경우원출원의최초명세서에기재되어있지않은사항을추가하여출원할수없다. 7차시 8차시 9차시 10차시 4. 다음설명중틀린것은? 1) 우선심사청구는제3자도청구할수있다. 2) 재심사청구는명세서등의보정이있는경우에만청구할수있다. 3) 출원이공개되면누구든지해당출원에거절이유가있다는취지를증거와함께제출할수있다. 4) 외국인도국내에서특허에관한권리를향유할수있는것이원칙이다. 정답 : 4) 외국인은국내에서특허에관한권리를향유할수없는것이원칙이다. 다만예외적으로국내에거주하는외국인, 평등주 의, 상호주의또는조약에의해서특허에관한권리가인정되는경우에특허에관한권리를향유할수있다

140 5. 명세서를보정할수있는기간이아닌것은? 1) 거절이유가통지되지않았다면특허결정의등본송달전. 2) 거절이유통지에따른의견서제출기간내. 3) 특허결정등본송달후 30일. 4) 재심사청구시. 정답 : 3) 특허결정등본이송달된후에는명세서를보정할수없다. Summary 1) 미성년자, 한정치산자, 금치산자는법정대리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을수없고, 국내에주소영업 소가없는자 ( 재외자 ) 는특허관리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟을수없다. 2) 특허출원은출원일로부터 1 년 6 개월이경과된후공개된다. 3) 출원일로부터 5 년내에심사청구할수있으며, 기간내에심사청구가없으면출원은취하된것으로간주한다. 4) 심사관의거절이유통지에대응하여출원인은명세서를보정할수있으나, 명세서에신규사항을추가할수없다. 5) 출원인은 2 이상의발명을분할하여출원할수있고, 실용신안출원을특허출원으로변경하여출원할수있다. 6) 선출원일로부터 1 년이내에우선권주장출원을할수있고, 우선권주장이적법한경우특허요건의판단시점은선출원 일로소급된다.

141 V. 용어사전 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 1. 처분행위재산권에대한변동을가져오는즉, 소비나멸실행위이며재산적가치의직접이전효과를나타나게하는행위 2. 절차의보정절차의미비사항에대한특허청장의보정명령에의한보정과출원인자신이자발적으로행하는두가지보정이있음 3. 대리인대리권을가진자로서임의대리인과법정대리인두가지가있으며전자는법률행위에의하여수권된대리권에기한대리인을말하며, 후자는법률의규정에의하여발생하는대리인을말함. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 4. 권리능력 권리의주체 ( 자연인, 법인 ) 가될수있는지위또는자격. 9 차시 10 차시 5. 당사자능력재판 / 심판의당사자가될수있는능력을말하며, 민법또는기타법률에의하여권리능력을가진자, 즉자연인과법인은특허소송절차에있어당사자능력을가진다. 권리능력을가지지아니한사단또는재단의경우에는대표자또는관리인이정하여져있는경우에는사단또는재단의이름으로당사자능력을가지나, 국내에주소또는영업소를가지지아니한자중외국인은일정한경우를제외하고특허권또는특허에관한권리를향유할수없음. 6. 절차능력 특허출원, 청구, 기타특허, 실용신안등에관한절차를당사자가스스로유효하게행하는데필요한능력 7. 요지변경 ( 신규사항추가 ) 최초출원서에기재된내용의실질적인부분을변경하는것으로보정의대상이되지않아보정이불인정됨. 8. 우선권주장산업재산권을최초출원한날 ( 선출원일 ) 로부터일정한기간내에서선출원명세서또는도면에기재된발명 ( 고안 ) 과동일한내용을출원 ( 후출원 ) 하면서선출원한사실을주장하면, 신규성, 진보성, 선후원관계등의규정을적용함에있어선출원일의출원시에후출원이출원된것으로보는제도

142 V. 용어사전 9. 보정서 자진으로또는심사관의지적에의한거절이유를해소하기위하여출원인이보정가능기간또는지정기간이내에명세서 또는도면을수정하여제출한문서 10. 변경출원 특허와실용신안간에출원의형식을변경할수있는제도로서변경출원이있는경우에는원출원은취하된것으로본다. 11. 직권보정 명백한오기등에대해서심사관이그직권에의해정정하는것 12. 특허결정 심사관이특허출원에대하여특허한다는뜻의의사표시로서특허결정등본을송달함으로써수행된다. 13. 거절결정특허출원이특허법제62조에의한특허거절이유가있을경우에하는심사관의행정처분. 심사관의거절이유통지이후의견서및보정서접수후또는의견서또는보정서제출이없는경우심사관은재심사를하여등록여부를결정하게되는데, 이때등록거절하기로한심사관의결정을말함. 14. 보정각하 출원인이제출한보정서가명세서또는도면의요지를변경한경우이를결정으로거부하는행정처분 15. 분할출원 1 출원에 2 이상의발명이포함되어있는경우그일부의발명을분리하여별개의특허출원으로하는것 16. 조기공개 특허출원은원칙적으로 1 년 6 개월이경과한후공개하지만당해발명모방자의발명실시에대한보상금청구권주장등 출원인이특허침해에대해적극대응할수있도록하기위해서그이전이라도공개를할수있도록하고있음. 17. 방식심사 출원서상의기재사항이법에서기재하도록하고있는기재요건에합치하는지여부를판단하는행정행위

143 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 18. 포괄대리인어떤특정의업무에관하여필요한모든행위를대리하는권한이수여된대리인을의미 19. 후견인미성년자에대하여친권자가없거나친권자가법률행위의대리권및재산관리권을행사할수없는때에는그후견인을두어야하며후견인은피후견인의법정대리인이됨. 3차시 4차시 5차시 6차시 20. 금치산자 심신상실의상태에있는사람으로서법원으로부터금치산의선고를받은사람. 미성년자와한정치산자와동일하게법 정대리인에의하지않으면특허에관한절차를밟을수없음. 7 차시 8 차시 9 차시 21. 한정치산자본인, 배우자, 4촌이내의친족, 후견인또는검사의청구에의하여심신이박약하거나재산의낭비로자기나가족의생활을궁박하게할염려가있다고판단돼법원이한정치산을선고한사람. 미성년자와금치산자와동일하게법정대리인에의하지않으면특허에관한절차를밟을수없음. 10 차시 22. 절차의중단 당사자또는절차수행자에게절차수행불능사유가발생하였을경우에새로운절차수행자가나타나서절차에관여할 수있을때까지법률상당연히절차의진행이정지되는상태 23. 법률행위 사람의행위중일정한법률효과를의욕하고서이루어지는행위 24. 법정대리인 본인의의사에의하지아니하고법률의규정등에의하여대리권을가지는자를의미하며, 특허법에서는무능력자가 특허에대한절차를수행함에있어서는법정대리인의해서만행할수있도록규정 25. 대리권의불소멸 특허법은민법의대리제도와는달리대리인을선임한본인등이사망하더라도소멸되지아니하고오히려존속하도록 규정하고있음

144 V. 용어사전 26. 재외자 국적여부와는무관하게국내에주소또는영업소를가지지아니하는자. 산업재산권의등록, 출원과관련한행위에있 어재외자는국내의대리인을통하여그행위를할수있음. 27. 내국민대우의원칙 조약동맹국국민은산업재산권에관한권리능력에대해서는내국민과같은보호를받을수있다는원칙.( 파리협약제 2 조및제 3 조, 베른협약제 3 조내지제 5 조, TRIPs 제 3 조 ) 28. 정보제공제도 공개된출원에대하여누구든지그출원이특허되어서는안된다는정보를제공하게함으로써심사관에의한심사가 보다정확하게되도록하는제도 29. 파리조약 일산업재산권의국제적보호를위하여파리에서조인. 내외국인평등의원칙, 우선권제도, 특허독립의원칙을 3대기본이념으로하며, 저작권을제외한특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스마크, 상호, 원산지표시, 부정경쟁방지, 발명자등을대상으로함. 30. 특허관리인재외자의특허절차의원활한수행을위한것으로, 특허관리인은재외자의특허에관한대리인으로국내에주소또는영업소를가지고있는자. 재외자는국내에체재하는경우를제외하고는특허관리인에의하지아니하면특허에관한절차를밟거나특허법또는특허법에의한명령에의하여행정청이한처분에대하여소를제기할수없음. 31. 우선심사제도 타인이무단실시하거나긴급처리가필요한출원을심사청구순서에관계없이타출원에우선하여심사하는제도 32. 조약에의한우선권주장파리조약에서제도와언어등이상이한다른동맹구들에동시출원에따른출원인의부담을경감시키기위해서동맹국의제1국에출원한자또는그승계인이그출원과동일한발명을다른동맹국에출원하여우선권을주장하는경우에그출원일을제1국의최초출원일에출원한것과동일하게취급하는데, 이와같은주장을의미

145 6 차시출원인을위한제도 1 차시 2 차시 3 차시 33. 우선일우선권주장을수반하는경우에는그우선권주장의기초가되는선출원의출원일 ( 둘이상의우선권주장을수반하는경우에는우선권이주장된최선 ( 最先 ) 출원의출원일 ) 이며, 우선권주장이없는경우에는국제출원일을의미. 34. 우선권기간우선권주장출원을할수있는기간. 파리조약상우선권기간은특허및실용신안에대하여는 12개월, 디자인및상표에대하여서는 6개월. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 35. 재심사 특허권자를포함하여누구나추가적인선행기술을근거로특허청에특허에유효성을재검토 ( 심사 ) 를청구할수있게 하는제도 9 차시 10 차시 36. 심사청구 출원된발명에대한실체심사의개시를구하는의사표시. 출원일로부터 5 년이내에심사청구가없는경우해당출원 은취하간주된다. 37. 실체심사 특허등록의요건인신규성, 진보성, 산업상이용가능성을출원발명이구비하는지여부를판단하는행정행위 38. 의견서 출원인이심사관의보정명령서, 거절이유제출통지서등에대해반복또는답변을기술한문서

146 특허법

147 7 차시지식재산권과특허제도 1 차시 07 7차시 3차시 4차시 5차시 7차시 7차시 8 차시 특허권의범위 9 차시 10 차시

148 7차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 학습시작전에진행될선행학습코너입니다. 차시별학습목표에부합된선행학습내용을제시해주세요. ox 형태로제공해주세요. 1) 특허권은설정등록에의해서발생하며, 특허출원일로부터 15 년이되는날에만료한다. 정답 : X 해설 : 특허권은설정등록에의해서발생하며, 특허출원일로부터 20 년이되는날에만료한다. 2) 특허발명을실시하는경우연구또는시험목적으로특허권의효력이미친다. 정답 : X 해설 : 연구또는시험목적이라도특허발명을실시하는경우특허권의효력이미치지않는다. 02 Today's goal 2. Today s goal 해당차시에서배워야할학습목표부분입니다. 학습목표는수행동사로제시해주세요. 1) 특허권의기본개념을이해할수있다. 2) 특허권의존속기간과존속기간연장출원제도를이해할수있다. 3) 특허권의효력이미치는범위를이해할수있다. 4) 특허권의효력이제한되는경우를이해할수있다.

149 7차시 LESSON I. 특허권 7 차시특허권의범위 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 필기구를제조하는 A 사의연구소의강연구원은경쟁사 B 사가최근에출시한내구성이우수한볼펜을 A 사제품과비교시험 하고있었다. 실제로 B 사의볼펜이내구성이우수하다는것을확인하고, B 사가볼펜을어떻게제조하였는지확인하기위하여특 허를검색하던중에내구성이매우우수한볼펜용볼 X 에관한 B 사의등록특허를보았다. 7 차시 8 차시 강연구원은 B 사의등록특허를확인해본결과 B 사는볼 X를특수한재질로만들었다는것을확인하였다. B 사의특허를검토하던강연구원은 B사의특허에는볼 X에대한설명만이있었고, 볼 X를수용하는하우징에대한언급은전혀없다는것을발견한강연구원은볼 X를수용하는하우징도특수한재질과형상을사용한다면내구성이더우수해지리라생각하고실험에착수하여볼 X를수용할수있는특수하우징 Y를개발완료하여 B사의제품보다내구성이더욱우수한볼펜을제조할수있었다. 9 차시 10 차시 A 사는볼 X 및하우징 Y 를가지는볼펜에관한특허를출원하여등록을받았다. 특허등록까지마친 A 사는 X 및하우징 Y 를가 지는볼펜제품을출시하였는데 B 사로부터볼펜용볼 X 에관한 B 사의등록특허를침해한다는이유로경고장을받았다. 강연구원은 A 사의등록된자신의특허를사용하는것이므로 B 사특허의침해가아니라고생각하고있다. A 사의볼펜은 B 사특 허의침해에해당할까? Select 1: A 사는자사의등록특허를사용하고있으므로 B 사특허의침해가아니다. Select 2: A 사는자사의등록특허를사용하고있지만 B 사특허를이용하고있으므로침해다. Answer 특허권의기본개념은독점권이아니고배타권이다. 즉자신의특허발명을자신이사용할수있다는개념의독점권이아니라, 자신의특허발명을타인이무단으로사용하는것을막을수있다는배타권의개념이다. A사는 B사의볼펜을개량하였으므로특허등록을받을수는있으나, 이와같은개량발명을실시하는경우 B사의볼펜을필연적으로이용하고있으므로 B 사의허락을얻어야만실시할수있다. 반면 A사의경우에도 B사의볼펜을실시하려면역시 A사의허락을얻어야한다

150 7 차시학 습 내 용 1. 특허권의성질및범위 1) 특허권의성질 특허법은특허권자가업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다고규정하고있다. 이러한특허권은타인의무단실시를제재할수있는배타권이고, 양도또는처분행위가가능한개인의무체재산권으로서물권에준하는성격을가지고있다. 또한특허권은권리의존속기간이출원일로부터 20년이되는날까지로서유한하고, 지역적으로는속지주의가적용되며국가마다별도의독립된권리효력을가지며, 무형의권리이므로점유가불가능하다는속성이있다. 2) 특허권의기본개념 특허권자는특허발명을실시할권리를독점하다는의미는자신의특허발명을자신이적극적으로실시할수있다는뜻이아니고, 자신의특허발명을타인이무단으로실시하는것을막을수있다는뜻이다. 예를들어컵제조사 X 가종이컵 (A 구성 ) 을최초로발명하고이에대한특허권을가지고있고, 다른컵제조사 Y 가 X 사특허를 개량하여종이컵 (A 구성 ) 에알맞은플라스틱뚜껑 (B 구성 ) 을추가로발명하여뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 에대하여특허 권을가지고있다고가정하자. 이경우 Y 사는뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 에대하여특허권을가지고있으나, 이특허는 X사의종이컵 (A 구성 ) 에대한특허를이용하고있다. 따라서 Y사는 X사의허락을얻지않고는자신의특허라도뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 을실시할수없다. 한편 X 사의경우에도뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 의특허권자인 Y사의허락이없이는뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 을실시할수없다. 즉, Y 사의입장에서보면뚜껑을구비한종이컵 (A+B 구성 ) 에대하여특허권을가지고있다는의미는자신이직접뚜껑을구비한 종이컵 (A+B 구성 ) 을실시할수있는권한을가진다는뜻이아니고, 어느누구도자신의허락없이는자신의특허발명인뚜껑을 구비한종이컵 (A+B 구성 ) 을실시하는것을배제할수있는권한을가진다는뜻이다.

151 7 차시 7 차시특허권의범위 1 차시 2. 특허권의범위와발생 2 차시 3 차시 1) 특허권의범위 4 차시 특허권의시기적범위는특허권의존속기간중특허료불납등으로소멸하지않은경우에만미치고, 지역적범위는속지주의 ( 특 허독립의원칙 ) 의원칙상대한민국내에서만미치며, 내용적범위는특허청구범위기재사항에의하여정하여진다. 5 차시 6 차시 2) 특허권의발생과특허료 (1) 특허권의발생특허권은설정등록에의하여발생한다. 특허청장은심사관의등록결정후출원인이특허료를납부하거나또는특허료가면제된때특허권을설정등록한다. 이와같은설정등록이이루어지면특허공보를통하여등록공고를진행한다. 7 차시 8 차시 9 차시 (2) 특허료 10 차시 가. 납부주체특허료는설정등록을받고자하는자및특허권자가납부한다. 다만국가에속하는특허권의특허료및심사관의무효심판청구수수료는면제되고, 생활보호대상자, 국가유공자, 장애인, 학생 ( 대학원생제외 ), 개인, 소기업, 전담조직의경우일정경우특허료가감면된다. 한편특허권과이해관계가있는이해관계인은납부자 ( 특허권자등 ) 의의사에불구하고대납이가능하다. 이해관계인이특허료를 납부한경우납부하여야할자가현재이익을받은한도내에서비용상환청구가가능하다. 나. 납부시기 설정등록료는등록결정, 심결등본송달받은날로 3 월내최초 3 년분을일시에납부하여야하고, 연차료는설정등록일기준으로 매년 1 년분씩전년도에납부하여야한다. 다만일괄해서일시에납부하는것도가능하다. 다. 추납및보전특허료는납부기간경과후 6월이내에추납할수있으며이경우납부하여야할금액의두배를납부하여야한다. 또한납부기간또는추가납부기간이내에일부금액을미납한경우에는특허청장의보전명령후 1월이내에보전 ( 미납금액납부하는행위 ) 가능하며납부기간또는추가납부기간경과후보전하는경우미납금의 2배를납부하여야한다

152 7 차시 라. 추납기간경과후추납또는특허권의회복신청 추납기간, 보전기간경과후책임질수없는사유로추납또는보전하지못한경우사유종료일로 14 일내추납하거나보전가능하 다. 단추납기간만료일또는보전기간만료일중늦은날부터 6 월이경과한경우그러하지아니하다. 추납기간, 보전기간내에추납또는보전하지못하여자신이실시중인특허권이소멸한경우특허권자는추납기간만료일또는 보전기간만료일중늦은날부터 3 개월이내에납부하여야할금액의 3 배를납부하고소멸한권리의회복을신청할수있다. 마. 효과 추납기간만료또는보전기간만료시미납한경우 ⅰ) 설정등록받고자하는자의출원은포기간주되며, ⅱ) 특허권은납부기간 경과시로소급하여소멸간주된다. 다만, 추납또는보전기간경과후납부시소급하여특허권이존속하는것으로본다. 또한효력제한기간 ( 추납기간경과한날 ~ 납부하거나보전한날까지 ) 중의타인의실시행위에대해서는특허권의효력이미치지 아니한다. 이와같은효력제한기간중국내에서선의실시사업, 사업의준비하는자는실시또는준비를하고있는발명또는사 업의목적의범위안에서유상의통상실시권을가진다. 바. 반환납부된특허료및수수료는반환하지않는것이원칙이다. 다만 ⅰ) 잘못납부된특허료및수수료, ⅱ) 취소결정, 무효심결, 존속기간연장등록의무효심결이확정된연도의다음연도부터의특허료또는특허출원후 1 개월이내에해당특허출월을취하하거나포기한경우이미납부된수수료중특허출원료및심사청구료는납부한자의청구가있으면반납한다. 3) 특허권의회복 추납기간, 보전기간내에추납또는보전하지못하여자신이실시중인특허권이소멸한경우특허권자는추납기간만료일또는 보전기간만료일중늦은날부터 3 개월이내에납부하여야할금액의 3 배를납부하고소멸한권리의회복을신청할수있다. 이경우효력제한기간 ( 추납기간경과한날 ~ 납부하거나보전한날까지 ) 중의타인의실시행위에대해서는특허권의효력이미치 지아니한다. 이와같은효력제한기간중국내에서선의실시사업, 사업의준비하는자는실시또는준비를하고있는발명또는 사업의목적의범위안에서유상의통상실시권을가진다.

153 7차시 LESSON 3. 특허권의존속기간 7 차시특허권의범위 1 차시 2 차시 3 차시 1) 특허권존속기간 특허권의존속기간은설정등록일로부터특허출원일후 20년까지이다. 여기서기산일인특허출원일은정당권리자출원인경우무권리자출원일다음날부터기산하고, 적법한분할및변경출원인경우각각원출원일로부터기산하며, 우선권주장출원의경우우선권주장출원일로부터기산한다. 2) 존속기간의연장 (1) 의의특허발명을실시하기위하여다른법령의규정에의하여허가를받거나등록등을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는발명 ( 의약 / 농약 ) 인경우에는그실시할수없었던기간에대하여 5년의기간내에서당해특허권의존속기간을연장할수있다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (2) 연장등록대상및기간특허권존속기간연장등록출원의대상이되는발명은 1 특허발명을실시하기위하여약사법의규정에의하여품목허가를받아야하는의약품의발명 과 2 특허발명을실시하기위하여농약관리법의규정에의하여등록하여야하는농약또는원제의발명 으로서, 약사법또는농약관리법규정에의한허가나등록을받기위하여일정기간특허발명을실시하지못한발명에한한다. 따라서다른법규정에따라발명의실시를위한허가나등록에일정기간소요된경우라하더라도연장등록출원은인정되지아니한다. 또한특허권존속기간연장등록출원대상발명의특허권은계속되어야한다. 따라서당해특허권이무효또는취소되거나특허료 를납부하지않아소멸된경우에는특허권존속기간연장등록출원이인정되지않지만, 당해특허권에대하여무효심판이계속중 인경우에는연장등록출원이인정될수있다. 특허권의존속기간을연장받을수있는기간은그특허발명을실시할수없었던기간에대하여 5 년의기간내에서연장할 수있다. 따라서비록특허발명의실시를위한허가나등록에 5 년이상소요된경우라도특허권의존속기간을 5 년이상연장할 수없다

154 7 차시학 습 내 용 (3) 출원가. 출원인특허권존속기간의연장등록출원의출원인은특허권자에한하며특허권이공유인경우에는공유자전원이공동으로특허권존속기간의연장등록출원을하여야한다. 특허권자가특허권존속기간의연장등록출원을하지않거나공유자전원이공동으로특허권존속기간의연장등록출원을하지않은경우에는거절이유가된다. 나. 출원할수있는시기특허권존속기간의연장등록출원은허가등을받은날부터 3월이내에출원하여야한다. 다만, 특허권존속기간의만료전 6월이후에는할수없다. 허가등을받기전이나, 받은날부터 3월이경과한때또는존속기간만료전 6월부터특허권만료시까지, 특허권이만료한이후에특허권존속기간의연장등록출원을한경우에는소명의기회를부여한후특허권존속기간의연장등록출원서를반려한다. 다. 출원서의기재사항특허권존속기간의연장등록출원을하고자하는자는다음사항을출원서에기재하여특허청장에제출하여야한다. 1 연장등록출원인의성명및주소 ( 법인인경우에는그명칭및영업소의소재지 ) 2 연장등록출원인의대리인이있는경우에는그대리인의성명및주소나영업소의소재지 3 연장대상특허권의특허번호및연장대상특허청구범위의표시 4 연장신청의기간 5 허가등의내용 6 산업자원부령이정하는연장이유 ( 이를증명할수있는자료를첨부하여야한다.) 라. 연장등록출원의효과특허권존속기간의연장등록출원이있는때에는그존속기간은연장된것으로본다. 다만, 그출원에관하여연장등록거절결정이확정된때에는그러하지아니하다. 존속기간이연장된특허권의효력은그이유가된대상물건의실시 ( 특정용도에만 ) 에만미친다. 연장등록거절결정은연장등록거절결정불복심판이없는경우에는연장등록거절결정의등본이송달된후 30 일이경과한시점에 서확정되며, 거절결정불복심판이청구된경우에는연장등록거절결정의심결이확정된때에확정된다. 또한연장등록출원후거절결정되기이전에출원을취하하거나, 무효또는반려된경우에도처음부터특허권의존속기간이연장 되지않았던것으로본다.

155 7 차시 7 차시특허권의범위 1 차시 II. 특허권의효력및변동 2 차시 3 차시 4 차시 Case 5 차시 6 차시 다국적제약회사 A 사는등록특허인심장병치료제 X 를국내에서독점적으로제조판매하고있었다. 심장병치료제 X 의특허권 의존속기간은 1 년 2 개월후에만료할예정이다. 7 차시 국내제약회사 B사는심장병치료제 X에관한특허권이만료되면심장병치료제 X의복제약을제조하여판매할계획을가지고있다. 존속기간이만료되는 1년 2개월이경과한직후부터판매하려면식품의약품안정청에허가를받아야하고, A사의허락없이허가를받기위한임상시험을위해심장병치료제 X를제조하였다. 이러한사실을알아차린다국적제약회사 A사는 B사에게특허권이만료되기전에자신의허락없이심장병치료제 X를제조한것은특허권침해에해당한다는경고장을발송하였다. 8 차시 9 차시 10 차시 특허권의존속기간이만료된이후에그의약특허발명을실시하고자하는후발의약품제조업자 B 가그존속기간만료전에생 물학적동등성시험등과같은임상시험및허가절차를위해서특허발명을실시하는경우특허권의침해가성립되는가? Select 1: 침해에해당한다. Select 2: 침해에해당하지않는다. Answer 특허권의존속기간이만료된이후에그의약특허발명을실시하고자하는후발의약품제조업자가그존속기간만료전에생물학적동등성시험등과같은임상시험및허가절차를위해서특허발명을실시하는경우상기행위가특허권의효력이제한되는연구또는시험에해당되는지문제된다. 상기임상시험은기술의진보를위한것이아니고의약품의제조및판매를목적으로하므로특허법에서규정하고있는연구또는시험에해당하지않으므로침해라는견해와만약이러한후발의약품제조업자의임상시험을특허권침해로인정한다면, 후발의약품제조업자는특허권자의특허권이소멸한후에비로소허가를받기위한임상시험을실시할수밖에없게되어버리기때문에특허권자의특허권은실질적으로수년간연장되어버리므로부당하다는견해가있었다. 여러논의끝에 2010년에법을개정하여약사법에따른의약품의품목허가를위한연구또는시험의경우특허권의효력을제한한다는내용의법개정을통하여후발의약품제조업자의행위를침해에서제외하였다

156 7 차시 1. 특허권의효력 1) 특허권의효력 특허권효력을권리행사주체의개념으로구분하면특허권자가특허발명을업으로서독점적으로실시할수있는적극적효력인독점적실시권과권원없는제3자가특허발명을업으로실시하는것을금지시킬수있는소극적효력인배타적금지권으로나눌수있다. 이와같이특허권은독점배타권으로서의효력을가지고있으나, 특허권자체의무체성과공익성으로인하여일정범위내에서그효력이제한되는점도있다. 2) 업으로서실시 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 여기서 업으로서 실시란개인적가정적실시제외한일체의실 시행위로서, 영리나비영리를불문하고, 1 회의실시라도이에해당한다. 한편 실시 란 ⅰ) 물건발명의경우그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함 ) 을하는행위를의미하고, ⅱ) 방법발명의경우그방법을사용하는행위를의미하며, ⅲ) 물건을생산하는방법발명의경우그방법의사용외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를의미한다. 이와같은특허발명의각각의실시행위는독립적이다. 즉, 갑이특허물건을생산하고그생산된특허물건을을이구입하여사용 한경우갑의생산행위와을의사용행위는독립적으로침해를구성한다. 다만, 특허물품을특허권자에게적법하게구입한양수 인이스스로이를사용, 전매하는행위는침해가아닌것으로해석하며, 이를소모이론이라고한다.

157 7 차시 7 차시특허권의범위 1 차시 2. 특허권효력의제한 2 차시 3 차시 1) 적극적효력의제한 (1) 특허권의공유에의한제한특허권이공유인경우에는각공유자는다른공유자의동의를얻지아니하면그지분의양도, 그지분목적의질권, 전용실시권설정및통상실시권의허락이불가능하다. 4차시 5차시 6차시 7차시 (2) 특허권포기의제한 특허권자는전용실시권자 허락에의한통상실시권자 ( 전용실시권의통상실시권자및특허권의통상실시권자 ), 질권자또는직 무발명에관한통상실시권자 ( 사용자 ) 의동의를얻지아니하면특허권을포기할수없다. 8 차시 9 차시 (3) 전용실시권설정에의한제한 10 차시 전용실시권자가그특허발명을실시할권리를독점하는범위안에서는특허권자도실시할수없다. (4) 특허권의수용에의한제한 전시 사변또는이에준하는비상시국방상필요한경우정부는특허권을수용할수있다. (5) 타법에의한제한 의약품, 농약 농약원제의경우타법의등록 또는허가가필요하며허가없이는특허발명을실시할수없다. 2) 이용저촉관계 (1) 개념이용관계란타인의선원발명의구성요소를전부포함하고이를그대로이용하는관계에있는발명을말한다. 이와같은이용관계는후원인특허발명에대하여선원의특허발명, 등록실용신안, 등록디자인및유사디자인과의관계에서성립한다. 예를들어선원이물질이고후원이그물질의용도또는제법발명인경우에이용관계가성립하고, 선원의대상인기계, 장치및물건에후원이어떤부품을부가하더라도그것이선행발명을전제로하고있는한이용관계가성립한다. 한편저촉관계란선원과후원의권리가중복되어그어느쪽을실시하더라도타방의권리를침해하는관계에해당하는경우를 말한다. 이와같은저촉관계는후원인특허권과선원인상표권또는디자인권사이에서발생한다. 선원이특허권또는실용신안 권인경우에는선출원주의로후원이무효가되므로저촉관계는발생하지않는다

158 7 차시 (2) 효력조정가. 선원권리자 1 디자인권존속기간만료후의법정실시권특허출원일전또는동일자에출원된디자인권이특허권과저촉되는경우그디자인권의존속기간이만료되는때에는그원디자인권자및실시권자는통상실시권을가진다. 2 크로스라이센스선원권리자가후원권리자의발명을실시하고자하는경우에도통상실시권허여심판청구할수있다. 3 특허권존속기간만료후의실시권디자인또는상표출원일전또는동일자에출원된특허권이디자인권또는상표권과저촉되는경우그특허권의존속기간이만료되는때에는그특허권자및실시권자는실시권또는사용권을가진다. 나. 후원권리자 1 선원권리자의실시허락이용저촉관계의후원권리자는선원권리자의실시허락을얻는경우에만자신의발명을실시할수있다. 2 통상실시권허여심판후원권리자가선원권리자의실시허락을받을수없는경우후원권리자는특허심판원에통상실시권허여심판을청구할수있다. 3 중용권발생가능특허권상호간또는특허권과실용신안권의저촉시후원권리가무효되면, 일정요건하에서중용권이발생할수있다. 3) 소극적효력의제한 (1) 실시권의존재에의한제한 허락, 법정, 강제실시권에따른실시권자는정당권원이있으므로특허발명을자유롭게실시가능하다. (2) 업으로서의실시가아닌경우 특허법은산업입법으로산업상이용하지않는개인적가정적실시에는특허권의효력이제한된다. (3) 재심에의하여회복한특허권의효력제한특허권의효력은 ⅰ) 무효로된특허권 ( 취소결정확정된특허권포함 ) 또는존속기간연장등록이재심에의하여회복된경우, ⅱ) 권리범위에속하지않는다는심결확정후재심에의해상반된심결이확정된경우, ⅲ) 거절한다는취지의심결이있었던특허출원또는존속기간의연장등록출원이재심에의하여설정등록또는연장등록이된경우당해심결이확정된후재심청

159 7 차시 7 차시특허권의범위 1 차시 2 차시 구의등록전에 ⅰ) 선의로수입또는국내에서생산하거나취득한물건, ⅱ) 선의의실시및 ⅲ) 간접침해행위에는미치지아 니한다. 3 차시 (4) 특허료의추가납부에의하여회복한특허권의효력의제한특허료추가납부기간이경과한날부터추가납부한날까지의기간 ( 효력제한기간 ) 중제3자의실시에는특허권의효력이제한된다. 4) 효력이미치지않는범위 (1) 연구또는시험을하기위한특허발명의실시연구또는시험을하기위한특허발명의실시에는특허권의효력이미치지아니한다. 다만, 학술적외공업적연구시험포함하나판매광고를위한상업적시험, 시험결과제작된물건의판매및사용, 시험용기계기구를시험, 연구에사용하는것에는특허권의효력이미친다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10 차시 (2) 국내를통과하는데불과한선박등 국내를통과하는데불과한선박 항공기 차량또는이에사용되는기계 기구 장치기타의물건에는특허권의효력이미 치지아니한다. 이는파리조약제 5 조의 3 에근거한것이다. (3) 특허출원시부터국내에있는물건특허출원시 ( 조약우선권주장제1국출원시기준 ) 에국내에비장되어있거나공연히존재하고있던물건을사용, 양도, 대여하는행위에는특허권의효력이제한된다. 다만특허출원후출원시부터있던물건을새롭게생산하는경우에는특허권의효력이미칠수있다. (4) 2이상의의약 2이상 ( 단일물질로된의약제외 ) 의의약 ( 사람의질병의진단 경감 치료 처치또는예방을위하여사용되는물건으로동물용은제외 ) 을혼합 ( 화학반응으로얻어지는의약제외 ) 함으로써제조되는의약의발명또는 2이상의의약을혼합하여의약을제조하는방법의발명에관한특허권의효력은의사의처방이나약사의제조행위를보호하기위해약사법에의한조제행위와그조제에의한의약에는미치지아니한다

160 7 차시 3. 특허권의변동및소멸 1) 특허권의변동 (1) 이전특허권은양도할수있다. 지분의일부또는전부양도가가능하나, 특허권의이전은상속기타일반승계를제외하고는등록하지않으면효력이발생하지않는다. (2) 실시권및질권설정 특허권자는전용실시권및통상실시권을설정할수있다. 또한특허권자는특허권을담보로질권을설정할수있다. (3) 특허권의포기특허권자는전용실시권자 허락에의한통상실시권자, 질권자또는직무발명에관한통상실시권자의동의를얻지않으면특허권을포기할수없다. 특허권의포기는특허권전체의포기및 2이상의청구항이있는경우각청구항별로포기가능하다. 특허권의포기는등록을하지아니하면효과가발생하지않는다. 2) 특허권의소멸 (1) 존속기간의만료 특허권은설정등록이있는날로부터출원일후 20 년경과후존속기간이만료하고, 존속기간이만료되면특허권은소멸된다. (2) 특허료의불납 4 년차분부터의특허료를납부하지않은경우납부기간이경과한때에소급하여특허권은소멸한다. (3) 상속인의부존재 특허권자의사망과같이상속이개시된때상속인이없는경우특허권은소멸한다. (4) 특허권의포기나취소특허권이포기된경우그포기가등록된경우특허권은그때로부터소멸한다. 또한재정후 2년이상계속하여국내에서특허발명이실시되지않는경우직권또는이해관계인의신청에의해특허권을취소할수있으며, 취소처분이있는경우특허권은그때부터소멸한다.

161 7 차시 7 차시특허권의범위 1 차시 (5) 특허권의무효나정정심결의확정 2 차시 무효심판에따른무효심결이확정되는경우특허권은소급하여소멸하고, 정정청구또는심판에의해삭제된청구항은소급 하여소멸되는것과동일한효과를가진다. 3 차시 4 차시 3) 특허권의공유 (1) 특허권공유의효력각공유자는특별한약정이없는한타공유자의동의없이특허발명전체에대한실시가능하며, 특허료납부와같은관리보존행위도각자가가능하다. 5 차시 6 차시 7 차시 (2) 특허권공유의제한특허권이공유인경우그공유지분양도, 질권설정및실시권의설정은타공유자동의가있어야가능하다. 타공유자의동의없는실시권자의실시행위는특허권의침해에해당한다. 또한존속기간연장등록출원은공유자전원이공동으로출원해야하고, 이를위반한경우거절이유와무효사유가된다. 특허권이공유인경우심판청구인또는피청구인인경우공동당사자여야하며이를위반한경우심결각하에해당한다. 또한정정청구는공동으로청구하여야하고공유자중 1인이청구한정정청구는인정되지않는다. 8 차시 9 차시 10 차시

162 7차시 THINK BOX 사례 특허권자박씨의등록특허의제 4 년차연차료의납부기한은 이나박씨는위납부기한내에등록료를납부 하지않았고, 추납기간인 일이틀전인 갑자기심한어지러움증을느끼고실신하여 000 내과의 원에내원하여 까지약물을이용한수면유도로환자를절대안정상태로유지시키는치료를받았다. 박씨는약물에의한수면상태에서벗어난 로부터 14 일이내인 에납부료의 2 배에상당하는추가 납부료를납부하였다. Q: 박씨의추가납부료납부는정당할까? 정답 A : 특허권자가 " 책임질수없는사유 " 로추납기간이내에특허료를납부하지못하는경우그사유종료일로부터 14일이내에특허료를납부할수있다. 여기서특허권자가 " 책임질수없는사유 " 라함은특허권자가등록료를납부하기위하여일반적으로하여야할주의를다하였음에도불구하고그기간을준수할수없었던사유를가리킨다. 위사안에서박씨는 부터 까지심한빈혈로인하여육체적으로거동하기어려운상태에있었을뿐아니라, 간헐적인의식장애를보이고약물에의하여수면을취하여야하였으므로분석 판단을요하는정식적활동에있어서도상당한지장을받고있었던것으로보인다. 이러한상태는박씨가미리예상치못한시기에발현된것으로서박씨가통상적인노력과주의를기울였다고하더라도이를회피할수있었다고보이지않는다. 따라서박씨는자신이책임질수없는사유로인하여추가납부기간내에추가납부료를납부하지못하였다고판단되므로특허료를추가납부할수있다. ( 대전고등법원, 누 331)

163 7차시 OUTRO Quiz 1. 분할출원의존속기간은분할출원일이아닌원출원일로부터 20 년이되는날만료한다. 7 차시특허권의범위 1차시 2차시 3차시 4차시 정답 : O 분할및변경출원의존속기간은분할및변경출원이적법한경우원출원일로부터 20 년이되는날만료한다. 5 차시 6 차시 2. 국내를통과하는데불과한선박에사용되는기계에는특허권의효력이제한된다. 정답 : O 국내를통과하는데불과한선박 항공기 차량또는이에사용되는기계 기구 장치기타의물건에는특허권의효력이제한된다. 7 차시 8 차시 9 차시 10 차시 3. 특허된발명을개인적으로가정에서실시하는것도특허권침해가된다. 정답 : X 특허법은산업입법으로산업상업으로서실시하지않는개인적가정적실시에는특허권의효력이제한된다. 4. 다음설명중틀린것은? 1) 특허권은그지분의일부도이전할수있다. 2) 특허권의이전은특허청에등록하여야만효력이발생한다. 3) 특허권자는통상실시권자의허락이없어도특허권을포기할수있다. 4) 특허존속기간이만료되면누구든지해당특허를실시할수있다. 정답 : 3) 특허권자는전용실시권자 허락에의한통상실시권자 ( 전용실시권의통상실시권자및특허권의통상실시권자 ), 질권자 또는직무발명에관한통상실시권자 ( 사용자 ) 의동의를얻지아니하면특허권을포기할수없다

164 7차시 OUTRO 5. 특허권의효력이제한되는경우가아닌것은? 1) 연구또는시험을위한특허발명의실시 2) 출원시부터국내에있는물건 3) 약사기 2 이상의의약을혼합하여약을제조하는행위 4) 특허발명을무상으로판매하는행위. 정답 : 4) 특허권의효력은유상무상을불문하고미친다. Summary 1) 특허권은설정등록으로발생하고출원일로부터 20 년이되는날만료한다. 2) 의약품또는농약과관련된발명은허가등을받기위해필요한시험기간중 5 년의기간내에서존속기간을연장할수 있다. 3) 특허권은정당한권원없는제 3 자가특허발명을국내에서실시하는것을막을수있는배타권이다. 4) 특허권은이전할수있으며, 그이전은등록을하지아니하면효력이발생하지않는다.

165 V. 용어사전 7 차시특허권의범위 10 차시심판및해외출원 1 차시 2 차시 1. 통상실시권산업재산권권리자가타인에게일정한범위내에서자신의권리를실시 ( 사용 ) 케하는권리이며전용실시권과는달리설정등록이없어도설정효력이발생 2. 등록공고심사를거쳐특허가확정된발명의내용을일반에게공표하고, 이에대하여일반에게심사의완전성과공정성을기함과동시에특허분쟁을미연에방지하고또한특허내용을공개함으로서이중투자, 중복연구를방지하기위한제도 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 3. 속지주의특허권을부여한국가의영토내에서만특허권의효력이미치는것 4. 특허권포기특허권이조기에소멸되는형태의하나인특허권의포기는특허권자가자기의특허권에대하여더이상존속시킬필요가없다고결정한경우엔특허청에적극적인의사표시로특허권을소멸시키는행위 8 차시 9 차시 10 차시

166 특허법

167 8 차시지식재산권과특허제도 1 차시 08 8차시 3차시 4차시 5차시 8차시 7차시 8 차시 청구범위해석과침해 9 차시 10 차시

168 8차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 학습시작전에진행될선행학습코너입니다. 차시별학습목표에부합된선행학습내용을제시해주세요. ox 형태로제공해주세요. 1) 특허권은권리범위는발명의상세한설명에만기재된발명에는미치지않는다. 정답 : O 해설 : 특허권의보호범위는특허청구범위에의하여정하여지고, 청구범위에기재되지않고발명의상세한설명에만기재된발명에는미치지않는다. 2) 청구범위의구성요소를모두포함하여실시하는경우특허발명의보호범위에속한다. 정답 : O 해설 : 특허청구범위의구성요소를모두포함하여실시하는경우보호범위에속하고, 그중일부를제외하고실시하는경우보호범위에속하지않는것이원칙이다. 02 Today's goal 2. Today s goal 해당차시에서배워야할학습목표부분입니다. 학습목표는수행동사로제시해주세요. 1) 청구범위해석의필요성을이해할수있다. 2) 청구범위해석의기본원칙들을이해할수있다. 3) 특허권침해의종류와그요건을이해할수있다. 4) 간접침해와그요건을이해할수있다.

169 8차시 LESSON I. 청구범위의해석 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case story 6 차시 액상세제를제조하는 A 사의특허부서의박이사는경쟁사 B사가자사의등록특허를침해하고있는것같다는영업부의김대리의의견을듣게되었다. 박이사는연구소이박사에게 B 사의액상세제를분석하여자사의특허와비교한분석시트를작성하라고지시하였다. 이박사는자사특허와 B 사의판매제품을비교실험하여아래와같은분석결과보고서를작성하였다. 7 차시 8 차시 9 차시 A 사등록된특허청구범위 화합물 X 화합물 Y B 사제품 사용 사용 10 차시 액상세제의 ph 범위 5~6 액상세제의 ph 6.5 박이사는등록특허를검토한결과해당특허는심사관의거절이유에대하여청구범위의구성요소중액상세제의 ph 범위를 5~7 에서 5~6 으로한정하는보정을하여등록되었고, 등록이후등록특허를무효시킬만한선행기술은없는것으로조사 되었다. 이박사와김대리는특허부서박이사의사무실에모여서후속대책을논의하기시작하였다. 이박사 : 우리발명의기술적특징은화합물 X하고 Y를혼합하여사용하는것인데 B사도이를그대로모방하여실시하고있느니침해에해당될것으로생각됩니다. 김대리 : 이박사님그런데우리청구범위는 ph 범위 5~6인데 B사는 ph가 6.5여서차이가있어보이는데요? 이박사 : 특허가청구범위에기재되어있는문자그대로만을보호하는것은아니고, 발명의실체를보호하는것이니문제없지않을까? 김대리 : 그래도박이사님말씀으로는우리가 ph 범위를 5~7 에서 5~6 으로한정한적도있는데, 이를벗어나는 ph가 6.5인경우까지침해라고할수있을까요? 이박사 : ph 가 6 인경우와 6.5 인경우에기술적인효과가큰차이가나면침해가아니라고할수도있게지만, 기술적으로보면

170 8 차시 ph 가 6 인경우와 6.5 인경우효과에큰차이도없고, 기술자들이 ph 가 6 인세제의 ph 를 6.5 로변경하는것도쉬운일 이어서 ph 0.5 정도의차이로침해가아니라면세상에서특허의침해가되는경우는거의없을걸세. B 사의액상세제는 A 사특허의침해에해당할까? Select 1: 김대리의의견처럼침해가아니다. Select 2: 이박사의의견처럼침해다. Answer 금반언이란자신의말에반하는주장을금지하는것이다. 즉권리자가자신의이익을위하여한자신의행위를신뢰하여행 동한제 3 자에대하여그행위와모순되게주장하는것은금지된다. 이러한전통적금반언 (Estoppel) 이론은특허청구범위의 해석에있어서도적용되어출원과정에서보정으로삭제한청구범위는권리범위에서제외된것으로해석한다. 사안에서 ph의상한값을 7에서 6으로한정한것은심사관의거절이유에대응하여특허등록을받기위한행위로서, 자신의이익을위한행위에해당한다. 제3자는해당특허에서 ph의상한값을 7이아니고 6이라고믿고제품을생산한경우, 권리자입장에서 ph 7과 ph 6은기술적으로큰차이가없으니여전히침해라고주장할수없다는것이다. 따라서출원경과금반언의원칙에따라 B사제품은 A사특허의침해에해당하지않는다.

171 8 차시학 습 내 용 1 차시 1. 청구범위의해석 1) 청구범위해석의의의 (1) 청구범위해석의의의특허청구범위의해석이란특허청구범위전체의문맥을고려하여특허침해여부를판단하는일련의과정을의미하며, 특허청구범위의해석에관한일반원칙으로특허청구범위기준의원칙, 발명의상세한설명참작의원칙, 출원경과참작의원칙이있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 (2) 청구범위해석의필요성특허청구범위의문언이항상명료하고당업자가용이하게실시할수있을정도로발명의상세한설명의기재에의하여뒷받침되고있다면특허청구범위의해석에큰어려움은없다할것이나, 특허출원인의지식이나경험부족, 출원대리인의능력부족, 명료하고간결한문장으로자신이보호받고자하는사항을표현하는것의어려움, 언어자체의불완전성등으로인하여실제특허출원되는특허청구범위에기재된문언을보면그뜻이명백하지아니하고해석을필요로하는경우가거의대부분이라고할수있다. 7차시 8차시 9차시 10차시 특허청구범위를정확히해석하는것은특허성과특허침해판단에있어서가장중요한작업이라고할수있다. 특허청구범위의해석이판단하는사람에따라서달라지면출원인이나특허권자로서는자신의발명에대한적절한보호를받지못하게되고, 법적안정성과예측가능성이저하되어결과적으로발명을보호, 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지하고자하는특허법의목적을달성할수없게된다. 따라서특허청구범위를정확히그리고일관되게해석하기위한여러가지기준이나방법론을정립하는것은극히중요하다 2) 청구범위해석의기조 (1) 주변한정주의주변한정주의 (peripheral definition system) 는특허청구범위에기재된문언을중시하여보호받고자하는발명의객관적범위를특허청구범위문언이의미하는범위로한정하고그범위밖에있는사항에대하여는발명의보호범위를벗어난것으로특허청구범위를해석하는방식이다. 이러한주변한정주의에의하면, 특허청구범위의기재는그특허발명이권리를행상할수있는범위의주변이나경계를긋는역할을하게되고, 그영역안에놓인대상물만을보호범위에속하는것으로보게된다. 특허제도의선진국인영미법계통의국가에서는일반적으로특허청구범위를해석하는기준으로서, 소위주변한정주의를채용하 고있다. 주변한정주의는용어의의미대로 특허청구범위에서출원인스스로가한계를정한보호영역에만충실하게보호해준다 는해석방법 이다

172 8 차시 즉, 특허청구범위에기재된문언에충실하게권리범위를해석하는것이다. 다시말하면출원인의발명내용중스스로가정한권 리영역 ( 영역의광협을출원인이인지함이없이기재했다하여도 ) 외에이를확대해석하지않는다는해석방법이다. 그러므로특허청구범위의해석에관해서주변한정주의를택하고있는제도하에서는특허청구범위의작성은출원인이소망하 는최대의넓은청구범위로기재할수밖에없다. 즉특허청구범위가가장상위개념의구성요소의결합으로기재되어야제대로된권리를얻을수있다. 그러나당해발명의기술적인영역을출원인이쉽게정할수없으므로자칫그영역을벗어나서특허청구범위가특정되지않았고명확하지않다는이유로거절되는경우가많이있을수있다. 주변한정주의에의한권리범위가넓은특허청구범위의기재에따른장단점에관하여고찰해보면, 출원인이발명의영역을특허청구범위에명확하게한계지어기재하므로일반제3자가발명의기술내용과그권리범위를명확하게파악할수있는이점이있다. 반면에특허청구의문언에충실하게해석함으로써출원인이잘못확정한영역에의해서거절될확률이높다. 그러므로출원인은 특허청구범위를작성하는데많은노력을기울여야하는단점이있다. 또출원인 ( 발명자 ) 의발명을실질적으로충분히보호해주 지못하는결함이있다. 여기서주변한정주의와균등론을비교해보면, 미국이과거특허청구범위해석의중심한정주의를택하고있던때 (1836년미국특허법 ) 에판례로탄생한 균등론 은중심한정주의의권리의경계 ( 영역 ) 의불명확성을보충해주는역할을충실히했지만, 주변한정주의를택하고있는현재에도균등이론은주변한정주의의구성요소의균등론에까지의확대해석으로인한발명의실질적인보호를통해서특허청구범위의해석과작성에있어서중요한역할을다하고있다. (2) 중심한정주의중심한정주의 (central definition system) 는특허청구범위에기재된문언을발명이라는추상적, 기술적사상을구현한전형적인지침으로만파악하여특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된구체적인문언의범위뿐만아니라문언으로부터추출되는기술적사상을사용하는범위까지미치는것으로특허청구범위를해석하는방식이다. 이러한중심한정주의에의하면특허청구범위의문언은특허발명의보호범위의중심을한정하고있을뿐이어서침해대상물이 문언범위밖에놓이더라도특허발명의핵심적기술사상을포함하고있는한당연히특허침해로될수있다. 중심한정주의는독일을비롯한대륙법계의나라에서채용하고있는해석방식으로서특허청구범위의해석시발명의상세한설 명등명세서본문과특허청구범위를일체로하여발명의핵심내지특징을추출하고이러한핵심내지특징을사용하고있는

173 8 차시 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 침해대상물까지특허청구범위문언의범위를넘어독점력의범위를확장하여준다. 2 차시 따라서중심한정주의에있어서는특허청구범위의작성에대한출원인의부담이경감되고, 문언의기재에미비점이있더라도특허권자의보호가충분하게되며, 구체적타당성을쉽게확보할수있는이점이있다. 그러나일반제3자로서는특허청구범위의문언을통하여보호범위를정확하게판단하기어렵게되어법적안정성과예측가능성이확보되지않는결점을가지고있다. 그러나중심한정주의하의특허청구범위는특허청구범위에기재된사항만으로는일반공중이그특허권을인식할수없으므로불측의피해를입을수도있다. 그결과특허권의권리범위에대한다툼이특허권자와일반공중사이의끊이지않는중대한문제점이있다. 이러한이유로미국이당초의중심한정주의에서현재의주변한정주의로돌아섰다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 2. 청구범위중심및상세한설명참작의원칙 1) 청구범위중심의원칙 특허권의보호범위는특허청구범위를기준으로해석한다. 따라서발명의상세한설명에만기재되어있고, 특허청구범위에기재되어있지않은발명은특허권의권리범위가미치지않는데이를청구범위중심의원칙이라한다. 8 차시 9 차시 10 차시 2) 상세한설명참작의원칙 (1) 의의특허발명의보호범위는특허청구범위의기재에의하여정하여지는바 ( 특허법제97조 ), 특허청구범위에기재된내용의의미를정확히이해하기위해서는발명의상세한설명및도면의기재를참작하여야한다. (2) 구체적내용가. 상세한설명의뒷받침될것특허청구범위에기재된사항이라하더라도발명의상세한설명의기재에의하여뒷받침되고있지않다면특허발명의보호범위에속할수없다. 이것은발명의공개에대한대가로부여되는것이라는특허권의본질에근거한것이다. 대법원 1 ) 도특허청구범위의기재는발명의상세한설명에의하여뒷받침되어야하므로특허청구범위의기재가발명의상세한설명에서기재된발명의공헌도에비추어지나치게넓은경우에는그러한기재는구특허법제8조제4항에위배되어부적법하고그러한하자가있는채로특허된경우에도그기술적범위의해석에있어서는특허청구범위에기재된발명을발명의상세한설명에의하여뒷받침되는부분에한정하여야할것이라고판시하여특허청구범위의기재가발명의상세한설명보다지나치게넓은경우권리범위를제한해석하여야함을명확히하고있다. 1 ) 선고 96 후

174 8 차시 나. 상세한설명의참작해석발명의상세한설명에만기재되어있고특허청구범위에는기재되어있지않은사항은특허청구범위기준의원칙상특허발명의보호범위에는포함되지않을것이나, 특허청구범위의기재가일의적으로명백하지않거나명백한오기가있을때는특히제3자의이익을해할염려가있지않는한발명의상세한설명의기재를참작하여특허청구범위의기재의불명료성을제거하고보완적으로해석하여특허발명의실체를보호해주어야하고형식적인문구에구애되어서는안된다. 특허청구범위의불명료성을제거하기위하여발명의상세한설명을참작하더라도특허청구범위의확장내지축소해석또는실질상변경이될수없다. 대법원 2 ) 도권리범위내지실질적보호범위는명세서의청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이원칙이고다만, 1) 그기재만으로실용신안의기술적구성을알수없거나알수는있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는명세서의다른기재에의한보충을할수는있으나그경우에도명세서의다른기재에의하여실용신안권범위의확장해석은허용되지아니함은물론, 2) 청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에는명세서의다른기재에의하여청구범위의기재를제한해석할수없지만, 3) 그러한청구범위의문언을해석함에있어서는당해기술분야에서통상적으로인식되는용어의의미에따라야할것이고, 그의미가불명확하거나문언그대로의해석이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리한경우에는출원된기술사상의내용과명세서의다른기재및출원인의의사와제3자에대한법적안정성을두루참작하여정의와형평에따라합리적으로해석하여야한다고판시하였다. 다. 기술적범위를특정할수없는경우상세한설명을참작한다고하더라도특허청구범위의기재가불명료하거나추상적인경우, 발명의대상이되지않는경우, 또는실시가불가능한경우에는특허의기술적범위를확정할수가없는현상이생긴다. 이러한경우의대부분은본질적으로특허의기술적범위라고할만한것이없기때문일것이며, 그자체로특허의기술적범위를확정할수없으므로확인대상발명과대비판단을할수없어결국권리범위에속하지않는다는이론구성을하더라도무방하다. 대법원 3 ) 도실용신안등록청구의범위기재나고안의상세한설명기타도면및등록출원당시의기술적수준등에의하더라도등록고안의구성요건의일부가추상적이거나불분명하여그고안자체의기술적범위를특정할수없는때에는등록권자는그등록고안의권리범위를주장할수없다고판시하여기술적범위를특정할수없는경우권리범위를부정하고있다. 또한대법원 4 ) 은실시가불가능한등록고안은구실용신안법 ( 법률제 5577 호로전문개정되기전의것 ) 제 8 조제 3 항 에위반하여등록된것으로서그권리범위를인정할수없으므로, ( 가 ) 호고안은등록고안의권리범위에속할여지가없다고판 시하고있다. 2 ) 선고 96 후 1040 사안 3 ) 선고 2000 후 235 사안 4 ) 선고 99 후 1973 사안

175 8 차시 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 3. 공지기술참작의원칙및출원경과참작의원칙 1) 공지기술참작의원칙 (1) 의의특허권은출원시의공지기술에비하여개량진보를가져와산업의발달에기여한것에대한대가로부여되는것이기때문에출원시의기술수준내지는그개량의정도를고려하여특허발명의보호범위를참작하는것은지극히당연한것인바, 이를공지기술참작의원칙이라고한다. (2) 적용방식출원당시의공지기술들을고려하여개량진보의정도가큰발명의보호범위는넓게해석하고반대로개량진보의정도가작은발명은좁게해석한다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 예를들어 A+B 인구성요소로된특허권과 A+B 인구성요소로된 ( 가 ) 호를비교할경우 A부분은신규인데 B와 B' 는공지이며 B 가발명전체로보아부가적부분이라고인정될경우 B와 B 의차이가있어도 ( 가 ) 호의 A+B 는 A+B 인특허권의권리범위에속한다라고해도좋을경우가있을것이고, 이것과반대로 A+B 라는특허권과 A+B 인 ( 가 ) 호와의비교에있어서 A가공지이고 B가신규라고하면상대적으로중요부분이라고인정되는 B와 B' 의차이에의하여 A+B 는 A+B 의권리범위에들어가지않는다고하여도좋을경우가있다고한다. 10 차시 2) 자유기술의항변 (1) 의의자유기술의항변이란청구범위와는관계없이, 즉침해기술이특허권의권리범위에속하는지여부를불문하고자기가실시하고있는기술이특허발명출원전에 ( 어느누구도특허를받을수없기때문에 ) 누구나자유롭게실시할수있는기술 ( 즉, 공지기술이거나공지기술로부터용이하게도출해낼수있는기술 ) 이면침해를면할수있다는것이다. 자유기술의항변은요컨대실질적으로무권리임에도불구하고형식적으로는유효한권리로취급되는오인특허의권리발생을 저지케할수있는하나의대항권이라는개념으로발전하여온것이라고한다. (2) 판례의태도대법원은 선고 90후2225 사안에서, ( 가 ) 호고안이본건고안의권리범위에속하는지여부를가리는경우에는 ( 가 ) 호고안의공지여부를판단할것이아니라본건고안의출원당시공지여부를가려야한다고판시하여소위자유기술의항변을부정하였다

176 8 차시 그러나대법원 선고 96후1750 사안에서는어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단하기위하여는먼저특허발명의특허청구범위를기준으로그권리범위를확정하여야하는것이기는하나, 이를확정함에있어서는공지공용의기술은그것이신규의기술과유기적으로결합된것이아니면권리범위에서제외되어야하는것이므로, 특허발명과이에대비되는 ( 가 ) 호발명이동일유사한발명인지여부를판단함에있어서판단의대상이되는것은양발명중공지부분이포함된부분을제외한나머지부분에한한다할것이고, 따라서특허발명과대비되는 ( 가 ) 호발명이공지의기술만으로이루어진경우에는특허발명과의동일유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그 ( 가 ) 호발명은특허발명의권리범위여하및특허발명과의유사여부에관계없이특허발명의권리범위에속하지않게된다고판단하여청구범위해석에근거하여자유기술의항변을인정하기시작하였다. 이후대법원 선고 99후710 사안에서어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다고판시하여자유기술항변을전면적으로인정하였다. 권리범위확인심판에서무효의항변이허용되지않는다는판례가정착됨에따라, 권리범위확인심판과무효심판이병합하여계류중인경우무효심판이진보성차원에서논하여질때권리범위확인심판과무효심판의결론이상호모순되는문제점이대두되게된다. 즉, 권리는진보성이없어서무효가되는데, 권리범위에서는속하게되는극단적인모순이나오게된다. 자유기술의항변은무효심판의심결확정을기다려야하는사정이있는경우에구체적사건에대해타당하고신속한분쟁해결을꾀하기위한것으로볼수있다. 3) 출원경과참작의원칙 (1) 의의출원경과참작의원칙이란특허청구범위의용어의의미를명확히이해하기위해서는출원으로부터특허에이르기까지의과정을통하여출원인이표시한의사또는특허청이표시한견해를참작하여야한다는원칙이다. 출원의경과는일반인이열람또는복사를청구할수있는출원서류또는포대 ( 출원당초의명세서, 도면, 거절이유통지서, 보정서, 이의신청서, 답변서, 거절결정불복의심판청구서등 ) 에의하여알수있다. 출원의경과를나타내는기록의포대는특허발명의기술적범위결정의기준으로되는특허청구의범위가어떻게형성되어왔는가를알기위하여필요하다. 거절이유를받고또는출원인스스로특허청구범위의문언을보정한경우보정의이유를살펴봄으로써특허청구범위의문언의의미를이해할수있다.

177 8 차시 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 2 차시 또한출원인스스로의식적으로용어의의미를한정하였거나공지의기술로전제한경우는이에반하는해석이나주장을하는 것은허용되지아니한다. 영미법의실무상으로는신의성실의원칙에근거한 " 출원포대금반언의원칙 (file wrapper estoppel)", 일본실무에서는 " 의식적제외설 " 등에토대를두고있는것인바, 예컨대, 특허출원절차, 이의신청절차, 무효심판절차등특허권이형성되는과정에서거절이유, 이의신청이유, 무효이유에대응하기위해발명의요지를한정하거나발명의특징을명료하게하기위해특허청구범위나발명의상세한설명의기재에대해보정또는석명을했을때는보정이나석명전의명세서에의해해석될가능성이있는기술적범위를주장할수없는것으로보아야한다는것이다. (2) 적용의여부가. 전통적인금반언 (Classical Estoppel) 출원인이출원과정중에서신규성또는진보성과같이선행기술을회피하기위하여청구범위를한정하여보정한경우그한정된구성에대해서는소위균등론의적용이배제된다는것에는이견이없다. 대법원도 선고 2000후2712 판결에서출원인이진보성을이유로거절이유통지를받고, 의견서및보정서를제출하면서인용참증에저촉되는부분을공지의기술로하여청구범위를대폭축소한정한다고주장함과아울러청구항제1항과제2항을결합하여하나의항으로만들되청구항제1항에있던부분을전제부로기재하고청구항제2항에있던부분을특정부에기재하였는바, 그렇다면출원인스스로전제부의기재사항을공지의기술로한정한것은출원인이이와균등관계에있는구성에대해서는그권리범위를주장하게않겠다는취지로볼것이라고판시하여포대금반언을명백히받아드리고있다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 나. 자백에의한금반언 (Estoppel by admission) 명세서의보정이없어청구항의문언자체는변화가없으나, 의견서등의출원과정에서선행기술과의차이점을명확히설명한 경우에도금반언이적용된다. 즉청구범위의문언상에는큰변화가없으나, 의견서등을통하여그용어를한정적으로해석하여등록을받았다면추후권리를 행사함에있어서한정적으로해석한것이외의범위에대하여권리를행사할수없다는뜻이다. 특허법원은 선고 2002허635 사안에서, 이사건특허발명제1항의위구성중 a부분은문언상원래특허청구범위대로유지되어있지만실질적으로는위의견서기재와같이한정하여특허등록을받은것과같은결과가되었다고해석함이상당하므로, 이사건특허발명제1항의권리범위는그특허청구범위의상위개념적문언을실질적또는합목적적으로제한해석하여확정하여야한다고판시하여자백에의한금반언을받아들이고있다

178 8 차시 다. 선행기술과관련없는금반언 (Non-art estoppel) 선행기술을회피하기위한보정에대하여금반언을적용하는것은의견이없으나, 명세서기재불비를회피하기위한보정에대 하여도금반언이적용되는지여부에대해서는몇몇다른견해들이존재한다. 다만특허법원은 선고 2000 허 6158 판결 ( 확정 ) 에서하기와같은이유로명세서기재불비의경우에도적용하여야한 다고판시한바있다. 출원한발명이신규성, 진보성을구비하지못한경우뿐만아니라그특허출원서에첨부한명세서가구특허법제8조제3항및제4항소정의기재요건을구비하지못한경우는모두거절사정의사유가되거나이미등록된특허의무효사유가된다는것을감안하면, 명세서를보정하는목적내지동기는그발명의신규성, 진보성을좌우하는선행기술을회피하기위한경우이거나기재불비등의거절이유를극복하기위한경우이거나가리지않고출원한발명의특허를받기위한것이라는점에서차이가없으며, 출원과정에서심사관의거절이유통지에따라제출된보정서등에의하여당해특허청구범위의구성요건을좁게한정하였다면출원인은심사관의부당한거절이유통지에대하여의견서를제출하고그래도거절사정이될경우에는이에대한심판청구, 제소등의불복절차로다툴수있음에도스스로특허청구범위를감축하여자신의절차적권리를포기한것이므로그후로는감축한특허청구범위에관하여특허청구범위를확장하여주장할수는없다. 또한이러한측면에서 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의특허청구범위로부터의식적으로제외된경우균등물로볼수없다는소극적요건을특허성과관련되고, 선행기술에의하여부정되는것을회피하기위한보정에한정하여적용하여야할논리적필연성은없다할것이다. 라. 정정의경우 출원경과가아닌등록이후의정정에의해서청구범위가감축된경우에도동일한취지로금반언을적용시킬수있다. 대법원은 선고 2003다1564 사안에서, 채권자가특허발명에대한무효심판절차에서공지기술로제시된간행물게재발명의받침대를회전시키는구성과정정전의특허발명의제1구동부의구성을차별화하기위하여정정에의하여현재와같은정정된특허발명의구성으로특정하였고, 채무자실시발명의제1구동부의구성이위와같은정정절차에의하여제외된구동장치에속하는것이라면, 채권자가위정정이있은후에채무자실시발명의제1구동부의구성이정정된특허발명의제1구동부의구성과균등관계에있다는이유로채무자실시발명이특허발명의권리범위에속하여그권리를침해한다고주장하는것은금반언의법리에의하여허용되지아니한다고판시하였다.

179 8차시 LESSON II. 특허권의침해 학 습 내 용 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 Case 5 차시 핸드폰제조회사 A사의김연구원은추운겨울버스정거장에서핸드폰을사용하기위하여설정된비밀번호 4자리숫자를입력하는데손이얼어서비밀번호입력을잘못하여핸드폰을활성화시키는것을실패하였다. 연구소로돌아온김연구원은새로운아이디어가떠올랐다. 잠김상태의핸드폰을활성화시키기위해서비밀번호 4자리를입력하는방식이아니고, 미리설정해둔패턴을그리는경우활성화시키는방식 ( 밀어서잠금해제 ) 을선택할경우간편하게핸드폰을활성화시킬수있을것같았다. 또잠금상태의화면에자신의핸드폰번호와분실시에연락할번호를표시하는경우 ( 분실시연락처표시 ) 분실된핸드폰을습득한사람이쉽게주인을찾을수있을것같았다. 김연구원은하기와같은청구범위를특허등록을받았다. 밀어서잠금해제기능및분실시연락처표시기능을가지는핸드폰 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 얼마후경쟁사 B에서밀어서잠금해제기능을가지는핸드폰이출시되었다. 김연구원이 B 사제품을검토하여보니 B사제품은밀어서잠금해제기능은가지고있지만연락처표시기능은가지고있지않았다. B 사제품이출시된직후경쟁사 C사는밀어서잠금해제기능및분실시연락처표시기능을가지고, 동시에분실시위치추적기능까지추가한핸드폰을출시하였다. B사와 C사의제품은 A사특허권의침해가성립되는가? Select 1: B 사제품은침해에해당하나, C 사제품은침해에해당하지않는다. Select 2: C 사제품은침해에해당하나, B 사제품은침해에해당하지않는다. Answer 청구범위에기재되어있는모든구성요소를포함하여실시하는경우에침해가된다. 따라서청구범위에한정되어있는구성요소를포함하는한, 청구범위에한정되지않은다른구성요소를추가하여실시하는경우에도침해가된다. 반대로청구범위에한정되어있는구성요소중하나를삭제하여실시하는경우침해가성립되지않는것이원칙이다. 사안에서 B사제품은청구범위에한정된잠금해제기능및분실시연락처표시기능중분실시연락처표시기능을삭제하여실시하고있으므로침해에해당하지않는다. 반면 C사제품은청구범위에한정된잠금해제기능및분실시연락처표시 기능을모두포함하고추가로위치추적기능을포함하고있으므로침해에해당한다

180 8 차시학 습 내 용 1. 문언침해와구성요건완비의법칙 1) 의의 침해대상물이특허발명의청구범위에서가지고있는모든구성요소를그대로가지고있으면문언침해에해당한다. 하나라도생략되거나변형되어있으면문언침해에해당하지아니한다. 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된것에미치기때문에특허청구범위에기재된모든구성요소는중요하고필수적 인요소로간주되어야한다는점에그근거를찾아볼수있다. 만약출원인이무용하고불필요한구성요소를특허청구범위에포함시켰다면이는원칙적으로출원인의책임으로돌려야할문 제이지특허된후에판단하는사람이특허청구범위를임의로해석하여구성요소간의경중을판단하면안된다. 물론문언침해를판단하기위해서는특허청구범위의의미와내용을확정하여야하고, 그러기위해서는상술한바와같이발명의 상세한설명, 출원경과, 공지기술을참작하여야한다. 예를들어특허발명이전부공지인경우에는그자체로권리범위를인정할 근거가상실되는것이므로침해대상물은문언침해로도되지아니한다. 2) 구성요건완비의법칙 침해대상물이특허발명의구성요소를그대로가지고그것에새로운구성요소를부가하는경우침해를구성한다. 한편침해대상물이특허발명의구성요소를그대로가지고그것에새로운구성요소를부가함으로써특허성을취득하는소위이용발명으로되는경우가있는바, 이용발명은기본의대상이된특허발명의침해로된다. 그런데, 이용발명은문언침해의정의즉, 침해대상물이특허발명의청구범위에서가지고있는모든구성요소를그대로가지고있는경우에해당하기때문에문언침해의일종류로볼수도있다. 또한특허청구범위의구성요소중일부가생략되어있으면어떻게되는가? 위에서본바와같이당연히침해로되지아니한다.

181 8 차시 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 1) 의의 2. 균등론 침해대상물의구성요소의일부가특허발명의대응되는구성요소와문언상은동일하지않는경우라도서로등가관계에있는구성요소인경우에는침해대상물이특허발명의균등침해를구성하는것으로본다. 발명이라는기술적사상을빠트리지않고특허청구의범위에문언의형식으로기재하는것은출원인에게매우어렵고, 침해자는특허청구범위의구성요건을그대로모방하여침해하는경우도있지만, 많은침해자는발명의구성중비교적경미한구성에대하여변환을가하는것에의해기술적범위로부터일탈을기도하곤하는데이와같이변환을가하는행위형태를모두예측하여특허청구범위의문언을기재하는것을출원인에게요구하는것은무리를강요하는셈이된다. 한편특허권이제3자의이익을해하지않도록하기위하여특허청구범위의문언및그것을지지하는발명의상세한설명의문언및도면을공시하는것이특허제도가존재하기위하여허용되는기본조건으로되지만, 명세서에기재되어있지않은사항이더라도제3자에불측의불이익을줄염려가없다면특허의실질적가치를보호하기위하여균등침해를인정할수있는것이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 2) 균등론의적용요건 대법원은 선고 97 후 2200 사안에서하기와같은요건을적시하여최초로균등론을적용하였다. 첫째, 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하고, 둘째, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타내며, 셋째, 또그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명한경우에는, 넷째, ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것이아니고, 다섯째, 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없는한, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소는특허발명의그것과균등물이라고보아야한다. 상기와같은균등론의적용요건중첫째내지셋째요건을균등론의적극적요건이라고하고, 넷째및다섯째요건을소극적요 건이라고하기도한다

182 8 차시 3. 간접침해 1) 의의 침해행위는크게직접침해행위와간접침해행위로나누어볼수있는데, 직접침해행위는특허법제94조 ( 특허권의효력 ) 의규정으로부터발생되는독점적실시권을침해하는행위, 즉무권리자가특허발명을업으로서실시하는행위를의미하고, 간접침해행위는특허법제127조 ( 침해로보는행위 ) 에의하여소극적효력 ( 배타권 ) 이미치는것으로규정된행위를의미한다. 간접침해행위는그자체가직접침해를구성하지는않으나, 그로인하여필연적으로특허발명의실시에이르게되는행위에대하 여침해로간주되어직접침해와같은법적취급을받는침해행위이다. 2) 간접침해의요건 특허법은간접침해를물건발명인경우와방법발명인경우를구분하여아래와같이규정하고있다. 1. 특허가물건의발명인경우에는그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 2. 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 3) 간접침해의가벌성 특허법은침해죄의구성요건과형량을규정하고있으나, 무엇이침해인지에대해서는명시적으로정하지않고있으며, 상기침해죄의규정에는 고의 여부에대하여별도의언급이없지만, 형법제13조는죄의성립요소인사실을인식하지못한행위는벌하지않는다. 단법률에특별한규정이있는경우에는예외로한다. 고규정하고있으므로특허침해죄가성립하기위해서는침해행위에 고의 가있어야한다. 특허법제 130 조는타인의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여과실이있는것으로추정하도록규정하고있으나, 과실 범은법률에의하여처벌하는규정이있는경우에한하여예외적으로처벌된다. 형법제 14 조는 정상의주의를태만히함으로인하여죄의성립요소인사실을인식하지못한행위는법률에특별한규정이있는 경우에한하여처벌한다 고규정하고있다. 형법은죄형법정주의원칙에따라구체적인행위의태양을규정하고이에형벌을과하는형식임에비하여, 특허법은침해죄를

183 8 차시 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 2 차시 특허권또는전용실시권을침해하는것이라고하여그구성요건으로권리침해만을규정하고있다. 3 차시 이는전통적인죄형법정주의의이념으로보면매우이례적인규정이나, 침해의태양을일일이규정할수없는특허권의특성에기인한것으로보인다. 간접침해행위도침해행위에해당되므로민사상의책임외에고의성이있으면침해죄의적용이가능하다는견해와, 간접침해는민사책임대상이며, 확장해석을금하는죄형법정주의의원칙상형사처벌대상은아니라는견해가있다. 판례는후자의입장에서침해의적용을부인하고있다. 4차시 5차시 6차시 7차시 8 차시 9 차시 10 차시

184 8차시 THINK BOX 사례 인쇄소를운영하는박사장은증명서자동코팅장치에관하여특허를받았다. 박사장의특허는한쪽면에접착제가도포되어롤에감겨있는합성수지필름 X를사용하여증명서를코팅하는장치이다. 합성수지필름 X는박사장의증명서자동코팅장치에사용하는것이외에는다른용도가없어서, 일반적인소비자가시장에서쉽게구할수없는물건으로서자동코팅장치를작동하기위해서는계속하여교체사용하여야하는소모품이었다. 박사장의자동코팅장치제품의품질이뛰어나다른인쇄소에서주문이쇄도하여박사장은자동코팅장치를수십대 판매하였다. 자연스럽게자동코팅장치를작동하는데필요한합성수지필름 X 의수요도증가하여박사장은합성수지 필름 X 를계속하여제조판매하여안정적으로사업을진행하고있었다. 그런데박사장은최근 A 사가박사장의자동코팅장치에사용되는합성수지필름 X 만을제조판매하고있다는소식을 들었다. Q: A 사는박사장의자동코팅장치를침해한것일까? 정답 특허발명의대상이거나그와관련된물건을사용함에따라마모되거나소진되어자주교체해주어야하는소모부품일지라도, 특허발명의본질적인구성요소에해당하고다른용도로는사용되지아니하며일반적으로널리쉽게구할수없는물품으로서당해발명에관한물건의구입시에이미그러한교체가예정되어있었고특허권자측에의하여그러한부품이따로제조 판매되고있다면, 그러한물건은특허권에대한이른바간접침해에서말하는 ' 특허물건의생산에만사용하는물건 ' 에해당하여간접침해가성립한다. 사안에서일면에접착제가도포되어롤에감겨있는합성수지필름 X는특허발명에있어증명서의코팅재로없어서는안될소모품으로서그교체가예정되어있었고, 다른용도가없어서일반적인소비자가시장에서쉽게구할수없는물건으로서특허권자인박씨가따로제조판매하는물품이므로 A사가이를제작 판매하는행위는박사장특허발명의간접침해에해당한다. ( 대법원 선고 2000다27602)

185 8차시 OUTRO Quiz 1. 청구범위에기재된사항이명백한경우라도발명의상세한설명에의하여이를제한하여해석할수있다. 정답 : X 청구범위에기재된사항이명백한경우, 발명의상세한설명에의하여그범위를제한하거나확장하여해석할수없으나, 청구범위에기재된문언만으로그범위가불명한경우에는상세한설명에의해보충해석할수있다 1차시 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7 차시 2. 특허발명과대비되는확인대상발명이공지된기술과동일한경우침해에해당하지않는다. 정답 : O 확인대상발명이특허발명의출원일전에공지된공지기술과동일하거나그로부터용이하게발명할수있는경우침해에해당하지않는다. 8 차시 9 차시 10 차시 3. 특허된발명인줄모르고실시하는경우침해를면할수있다. 정답 : X 특허권의침해는고의과실을묻지않는다. 따라서특허발명인줄모르고실시하였다고하여도침해를면할수없다. 4. A+B의청구범위로특허를받은경우다음중침해가아닌것은? 1) 청구범위에한정되지않은새로운구성 C를부가한 A+B+C 2) 청구범위구성 B를이와균등한 B' 로대체한 A+B' 3) 청구범위구성 B를삭제한 A 4) 청구범위구성과동일한 A+B 정답 : 3) 구성요건완비의법칙에따라청구범위구성중일부를삭제한경우침해에해당하지않는다

186 5. 다음중특허침해가아닌행위는? 1) 집에서개인적으로특허침해품을만들어사용하는행위 2) 특허침해품을인터넷쇼핑몰에서판매하는행위 3) 특허침해품의판매를위하여상품진열대에전시하는행위 4) 특허침해품을자신의공장에서제조하여시장에서판매하는행위정답 : 1) 업으로서의실시가아닌개인적인실시행위는특허침해를구성하지않는다. Summary 1) 청구범위에기재된문언만으로그범위가불명한경우에는발명의상세한설명을참작하여청구범위를보충 해석한다. 2) 청구범위는출원시의기술수준내지는그개량의정도를참작하여해석하므로특허출원전에공지된발명은특허 발명의보호범위에서제외된다. 3) 특허청구범위의구성요소를모두포함하여실시하는경우에특허발명의보호범위에속한다. 4) 구성요소가일치하지않아도실질적으로동일한기능을동일한방식으로실질적으로동일한결과를초래하는균등 물은균등침해인정한다. 5) 특허물건의생산에만사용하는물건이나특허방법의실시에만사용하는물건을생산, 양도, 대여, 수입또는청약 하는경우는간접침해에해당한다.

187 V. 용어사전 8 차시청구범위해석과침해 1 차시 2 차시 3 차시 1. 구성요건완비의법칙 특허침해여부를판단할때, 특허청구범위에기재된모든구성요소가침해예상품 (an accused product) 에존재하는지 (reads on) 를판단하게되는데, 이를구성요건완비의법칙 (all elements rule) 이라고함. 4 차시 5 차시 2. 양도 특허발명의실시의한형태이며유상의판매나무상의증여를불문함. 6 차시 7 차시 3. 금반언의원칙당사자의일방이과거에일정한방향의태도를취하여상대방이이를신뢰하고자기의소송상의지위를구축하였는데, 이후신뢰를저버리고종전의태도와모순되는거동으로나오는경우에후행의거동은신의칙상허용되지않는다는원칙 8 차시 9 차시 10 차시 4. 권리소진 정상적으로판매한기술, 상품에대해서는권리자가다시자신의권리를주장할수없다는원칙. 병행수입인정을위 한논리적근거로제시되고있음. 4. 서류포대 출원서류일체를수집하여보관하는종이포대. 최초출원서의제출부터공개된특허까지절차서류일체가포함 되어있음. 5. 포대금반언원칙 ( 미 ) 부여된특허의청구범위는삭제되었거나거절되었던청구사항을참작하여읽혀지고해석되어야하며당해특허에서 이렇게제외되었던것을해석에의하여포함시킬수없다는것 6. 문언침해 특허발명의청구범위에기재된구성요소가침해예상품의구성요소에각각대응되는것. 침해의유무를검토할때의 한방법으로구성요건완비의법칙 (all element rule) 과관련됨

188 V. 용어사전 7. 청약 특허품을양도, 대여하기위하여계약을성립시킬목적으로하는일방적, 확정적의사표시 8. 보호범위 제 3 자의실시를막을수있는범위로서, 특허청구범위에의하여정하여진다. 특허에서는권리범위와보호범위를구 분없이사용한다. 9. 균등론 특허청구범위에기재된발명과일부구성요소가상이하더라도실질적으로기술적가치가균등한발명은특허발명의 보호범위에속한다고해석하는이론 10. 간접침해 발명의실시가특허발명자체의실시는아니지만직접침해의직전단계에있어그대로방치할경우침해의개연성이 높은행위로서침해행위로간주하는것을의미 11. 자유기술의항변특허권의유효성에대하여는일체판단을하지아니하고실시하고있는기술과공지기술을비교하여침해여부를판단하는방어방법으로실시하고있는기술이공지기술이거나그로부터용이하게발명할수있는것일경우침해에해당하지않는다는항변

189 9 차시지식재산권과특허제도 1 차시 09 9차시 3차시 4차시 5차시 9차시 7차시 8 차시 실시권과침해대응 9 차시 10 차시

190 9차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 전용실시권은특허청등록여부와관계없이양자가계약을체결하면발생한다. 정답 : X 해설 : 전용실시권은그설정을특허청에등록을하여야효력이발생한다. 2) 특허권자로부터경고를받은자도권리범위확인심판을청구할수있다. 정답 : O 해설 : 특허권자는제3자의실시가자신의권리범위에속한다는취지의적극적권리범위확인심판을청구할수있고, 제3자도자신의실시가특허권자의권리범위에속하지않는다는취지의권리범위확인심판을청구할수있다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 전용실시권과통상실시권의차이를이해할수있다. 2) 법정실시권의종류와발생요건을이해할수있다. 3) 강제실시권의종류와발생요건을이해할수있다. 4) 특허권침해의특수성과구제방법을이해할수있다. 4) 특허권침해에따른대응방안을이해할수있다.

191 9차시 LESSON I. 실시권 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case story 6 차시 방화문을제조판매하던문사장은특수방화문 X 에대한특허권자이다. 문사장은새롭게시작하여큰이익을얻고있는음식점사업에집중하기위하여방화문제조판매업을정리하는대신방화문 X 에대한특허는다른회사에실시권을허락하기로하였다. 7 차시 8 차시 문사장은 A 사에게방화문 X 의특허에대한국내에서전범위에대한전용실시권을허락하고소정의기술료를받기로하였다. 방화문 X 의사업이날로번창하여 A 사의공장에서는수요를맞추어제품을생산할수없어 A 사는문사장의허락을얻어 B 사 에게국내에서방화문 X 를제조할수있는통상실시권을허락하였다. 9 차시 10 차시 A 사는경쟁사 C 사가특허권자인문사장, 전용실시권자인 A 사및통상실시권자인 B 사그누구의허락도받지않고, 방화문 X 를 제조하여판매하는것을알게되었다. 문사장의허락없이전용실시권자인 A 사및통상실시권자인 B 사가 C 사에게침해금지를청구할수있을까? Select 1: A 사는침해금지를청구할수있으나, B 사는침해금지를청구할수없다. Select 2: 문사장의허락없이는 A 사 B 사모두침해금지를청구할수없다. Answer 전용실시권자는특허권자의허락여부와무관하게독자적으로침해금지를청구할수있는소권이있으나, 통상실시권자는 특허권자와의관계에서실시할권리를허락받았을뿐, 제 3 자의침해를금지할수있는소권을가지지못한다. 따라서사안에서전용실시권자인 A 사는특허권자인문사장의허락없이침해금지를청구할수있으나, 통상실시권자인 B 사는침해금지를청구할수없다

192 9 차시학 습 내 용 1. 전용실시권과통상실시권 1) 실시권의종류 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 하지만, 그특허발명을실시하기위한자본이나설비등을갖추고있지못한경우에는그특허발명을실시할수없게되어산업발전에기여하지못하게된다. 이러한문제는특허권자가자기의특허발명을실시할수있는능력이있는자에게실시권 ( 라이센스, License) 을설정해줌으로써해결될수있다. 실시권설정을통해특허권자는실시료 ( 로열티 ) 를받아이익을얻게되고, 실시권설정을받은자는허락받은범위내에서특허발명을실시함으로써이윤을창출할수있게된다. 실시권 이란특허권자이외의자가특허발명을업으로서실시할수있는권리를말한다. 특허법은실시권으로서전용실시권과통상실시권이라는 2종류의실시권을규정하고있다. 아래표에서와같이다시통상실시권은허락실시권, 법정실시권, 강제실시권으로구분할수있다. 종류 ( 특징 ) 전용실시권절대권, 대세효, 용익물권, 독점배타성, 등록, 물권성권리허락실시권 내용타인의특허권을일정범위내에서독점적으로실시할수있는권리 ( 기간, 지역, 내용 ) 특허권자 ( 또는전용실시권자 ) 와계약에의하여발생하는통상실시권 직무발명에의한통상실시권 특허권효력제한기간중의실시에의한통상실시권 선사용에의한통상실시권 통상실시권업으로실시독점권및대세효없음상대권, 채권성권리 법정실시권 무효심판청구등록전의실시에의한통상실시권디자인권존속기간만료후의통상실시권질권경락에의한통상실시권재심에의하여회복한특허권에대한통상실시권 재심에의하여통상실시권을상실한원권리자의통상실시권 강제실시권 국방상의필요에의한실시권 재정에의한통상실시권 통상실시권허여심판에의한통상실시권

193 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2) 전용실시권 (1) 의의전용실시권이란일정한범위내에서그특허발명을업으로서독점적으로실시할수있는권리이다. 특허권자라도전용실시권자의권리범위내에서실시하면전용실시권을침해하는것이된다. 전용실시권자는설정행위로정한범위내에서특허권자와동등한권리를갖는다. 따라서전용실시권자는자기의이름으로침해자에게침해금지청구와손해배상청구를할수있다. 전용실시권은독점권이므로특허권자는중첩적으로동일한내용의전용실시권이나통상실시권을허락할수없다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 (2) 전용실시권의설정범위전용실시권은특허권의범위전체에걸쳐서설정하거나그일부만으로제한하여설정할수있다. 전용실시권은등록해야효력이발생되며, 그범위의제한도등록해야한다. 제한의형태로는시간적제한과장소적제한및내용적제한이있을수있다. 시간적으로는특허권존속기간중의특정기간으로한정할수있다. 장소적으로는행정구역에의해제한하는것도가능하고특정공장내에서만의제조, 특정기차구간내에서만의판매등으로제한하는것도가능하다. 특허권은국내에서만효력을가지므로특허권의효력이미치지않는외국에대해제한하는것, 즉수출처를제한하는것은불가능하다. 내용적으로는특허의실시형태를하나혹은복수로제한할수있다. 7차시 8차시 9차시 10차시 (3) 전용실시권의발생및소멸과정전용실시권은일반적으로전용실시권설정계약에의해발생된다. 전용실시권은제3자에게미치는영향이크므로특허법에서는등록을해야효력이발생되는것으로규정하고있다. 특허권이공유인경우에는다른공유자의동의를얻지않으면실시권설정의효력이생기지않는다. 전용실시권은특허권에부수되는것이므로특허권이소멸하면당연히소멸한다. 즉, 무효심결의확정, 특허존속기간의만료, 특허권의포기, 상속인의부존재, 특허권의취소등에의해전용실시권도소멸한다. 전용실시권자체의소멸이유도있는데이러한것들은등록해야소멸의효력이발생된다. 당사자의계약관계소멸ㆍ전용실시권의포기ㆍ전용실시권의취소등에의해전용실시권은소멸한다. 3) 통상실시권 (1) 의의통상실시권은당해특허발명을실시할수있는권리이지만, 독점성및배타성이보장되지않는다는점에서전용실시권과구별된다. 특허권자는당해특허권에대해통상실시권을설정한후에도스스로특허발명을실시할수있으며, 다수의제3자에게같은범위의통상실시권을허락할수있다

194 9 차시 (2) 통상실시권의설정범위 통상실시권의범위는전용실시권과마찬가지로특허권의범위내에서그일부만으로제한하여설정할수있다. (3) 통상실시권의발생및소멸과정통상실시권은발생이유에따라허락실시권, 법정실시권및강제실시권으로구분된다. 허락실시권이란특허권자와제3자와의계약에의해발생하는실시권, 즉허락에의한실시권을말한다. 법정실시권은법률에규정된조건을만족하는경우에당연히발생되는실시권이고, 강제실시권은권한있는기관의처분에의해발생하는실시권이다. 통상실시권의소멸이유는전용실시권의소멸이유와동일하다. (4) 통상실시권의종류가. 허락실시권특허권자가그특허권을타인이실시하도록허락한통상실시권을허락실시권이라하며, 통상실시권중가장많은부분을차지한다. 기술도입, 기술제휴등은허락실시권의설정을내용으로하는실시계약에의해이루어진다. 나. 법정실시권 법정실시권은공익상필요한경우에특허권자의의사와관계없이법률상당연히발생하는통상실시권을말한다. 다. 강제실시권 강제실시권이란일정한사유가있을때행정기관의처분이나심판에의해강제적으로설정되는실시권을말한다. 국방상필요에 의한강제실시권도포함된다.

195 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2. 법정실시권 1) 의의및종류 법정실시권은공익상필요한경우에특허권자의의사와관계없이법률상당연히발생하는통상실시권을말한다. 2) 선사용권 특허출원시에그특허출원된발명의내용을알지못하고그발명을하거나그발명을한자로부터지득하여국내에서그발명의실시사업을하거나그사업의준비를하고있는자는그실시또는준비를하고있는발명및사업의목적의범위안에서그특허출원된발명에대한특허권에대하여통상실시권을가진다 ( 특허법제103조 ). 이를선사용에의한법정실시권이라고한다. 특허출원시에이미실시하거나실시준비를하고있던선의의사업자가그후의특허출원과관련된특허권때문에실시를계속할수없게된다는것은선의의선사용자에게가혹할뿐만아니라, 국민경제상또는산업정책상바람직하지않기때문이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 3) 중용권 10 차시 어떤발명이특허를받은이후에그특허발명과동일한발명이그특허발명보다먼저출원되어특허를받은사실이있다는것이알려질수있다. 이와같은경우에나중에출원하여특허받은발명은먼저출원한동일한발명이있음에도잘못특허된것이므로무효사유에해당되게된다. 이때특허청의처분을신뢰하여실시또는실시준비를하고있던자는설비의폐기등을해야하므로낭패를보게될것이다. 특허법은이와같은경우의구제책으로서특허권자가무효심판청구의등록전에자기의특허권에무효사유가있음을알지못하고국내에서사업의실시나준비를하고있던경우에한하여통상실시권을인정하고있다. 4) 디자인권존속기간만료후통상실시권 특허출원일전또는특허출원일과같은날에출원되어등록된디자인권이그특허권과저촉되는경우그디자인권의존속기간이만료되는때에는그원디자인권자는원디자인권의범위안에서당해특허권또는그디자인권의존속기간이만료되는당시에존재하는전용실시권에대하여통상실시권을가진다. 5) 질권행사로인한특허권의이전에따른통상실시권 특허권자는특허권을목적으로하는질권설정이전에그특허발명을실시하고있는경우에는그특허권이경매등에의하여이전되더라도그특허발명에대하여통상실시권을가진다. 이경우에는특허권자는경매등에의하여특허권을이전받은자에게상당한대가를지급하여야한다

196 9 차시 6) 재심에의하여회복한특허권에대한선사용자의통상실시권 i) 무효로된특허권또는존속기간의연장등록의특허권이재심에의하여회복된경우, ii) 특허권의권리범위에속하지아니한다는심결이확정된후재심에의하여이와상반되는심결이확정된경우, iii) 거절한다는취지의심결이있었던특허출원또는특허권의존속기간의연장등록출원이재심에의하여특허권의설정등록또는특허권의존속기간의연장등록이된경우당해심결이확정된후재심청구의등록전에선의로국내에서그발명의실시사업을하고있는자또는그사업의준비를하고있는자는그실시또는준비를하고있는발명및사업의목적의범위안에서그특허권에관하여통상실시권을가진다. 7) 재심에의하여통상실시권을상실한원권리자의통상실시권 통상실시권을허여한다는심결이확정된후재심에의하여이에상반되는심결의확정이있는경우에는재심청구등록전에선의로국내에서그발명의실시사업을하고있는자또는그사업의준비를하고있는자는원통상실시권의사업의목적및발명의범위안에서그특허권또는재심의심결의확정이있는당시에존재하는전용실시권에대하여통상실시권을가진다.

197 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 1) 의의 3. 강제실시권 강제실시권이란일정한사유가있을때행정기관의처분이나심판에의해강제적으로설정되는실시권을말한다. 2) 불실시나불성실한실시의경우의재정실시권 특허권자가특허권을부여받은후그특허발명을정당한이유없이실시하지않거나불성실하게실시하는경우에이의실시를청구하는타인에게인정되는통상실시권을말한다. 특허발명의실시를원하는자는당해특허발명이천재지변기타불가항력또는대통령령이정하는정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되고있지아니한경우에는특허청장에게통상실시권허락의재정을청구할수있다. 재정을청구하기전에실시를원하는자가특허권자에게협의를구했으나협의를할수없었거나, 협의의결과합의가이루어지지않은상태에서만재정을청구할수있다. 다만특허권자에게사업의실시를위한검토와준비기간등을보장하기위해특허출원일로부터 4년을경과하지아니한경우에는이를적용하지아니한다. 특허발명이실시되고있으나그실시상태가미흡한경우도특허발명의실시를위한재정을청구할수있다. 즉특허발명이정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서상당한영업적규모로실시되지아니하거나, 적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못할정도로미흡하게실시되고있는경우에당해특허발명을실시하고자하는자는특허청장에게재정을청구할수있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 3) 통상실시권허여심판에의한강제실시권 특허권자이더라도자기의특허발명이타인의특허발명을이용한것일때에는자기의특허발명을실시하는것이타인의특허권을침해하는것이된다. 대부분의경우는당사자간의협의로크로스라이센스 (Cross License) 를체결함으로문제가생기지않지만, 협의가성립하지않을때는이용발명을실시할수없게되어산업발전에바람직하지않게될수있다. 이를감안하여특허법은당해특허발명이타인의권리와이용, 저촉관계에해당하여그타인에게실시의허락을받고자하는경우에그타인이정당한이유없이허락하지아니하는때에는통상실시권허여의심판을청구할수있도록하고있다. 4) 특허권의수용등에의한강제실시권 정부는특허발명이전시, 사변또는이에준하는비상시에있어서국방상필요한때에는특허권을수용할수있고, 특허권이수용되는때에는그특허발명에관한특허권외의권리는소멸된다. 이경우정부는특허권자, 전용실시권자또는통상실시권자에대하여정당한보상금을지급하여야한다. 또한정부는특허발명이국가비상사태, 극도의긴급상황또는공공의이익을위하여비상업적으로실시할필요가있다고인정하는경우에는그특허발명을실시하거나정부외의자로하여금실시하게할수있다. 정부또는정부외의자는타인의특허권이존재한다는사실을알았거나알수있을때에는이와같은실시사실을특허권자, 전용실시권자또는통상실시권자에게신속 하게통지하여야한다. 이와같이정부또는정부외의자가특허발명을실시하는경우에는특허권자, 전용실시권자또는통상실 시권자에게정당한보상금을지급하여야한다

198 9차시 LESSON II. 침해와대응방안 Case story 카메라제조회사 P 사는즉석사진기의시장선두주자였고, 즉석사진기분야에다양한특허를가지고있었다. K 사는사진기에 사용하는필름시장에서세계적인명성을가진회사인데, 사업다각화를위하여즉석사진기시장부분에진출하였다. P 사는자신의사업부분을지키기위하여 K 사를상대로특허침해금지청구소송을진행하였고, 여러소송끝에 K 사제품은 P 사 의특허를침해하는것으로결론이내려졌다. P 사는침해금지소송에서, 침해품인 K 사제품전부의폐기와아울러침해품을제조한 K 사공장을폐쇄해달라는취지의청구를 함께하였다. K 사공장을폐쇄해달라는 P 사의청구는적법한것일까? Select 1: 특허권자인 P 사는침해제품의폐기는청구할수있으나, 침해제품을제조하는공장을폐기하라고청구할수없다. Select 2: 특허권자인 P 사는침해제품의폐기는물론침해제품을제조하는공장을폐기하라고청구할수있다. Answer 특허권자는침해금지또는예방에필요한행위를청구할수있고, 이러한침해금지청구와더불어침해행위를조성한물건 의폐기또는침해행위에제공된설비의제거등을함께청구할수있다. 실제로 1970년대후반 P사 ( 폴라로이드 ) 는특허전쟁을선포하고, K사 ( 코닥 ) 가제품발표한지 6일이지난날 K사의즉석카메라제품이자신의특허 12건을침해했다고미국에서소송을제기하였다. 소송은 15년동안진행되었고, K사가패배하여 P사에 9.25억 $ 의손해배상, 침해제품회수비용 5억 $, 14년소송비용 1억 $ 의손해를보았다. P사는침해금지청구만이아니라침해행위에제공된설비, 즉공장을제거해달라는청구를함께하였고, 법원은이를받아드려, K사는공장을폐쇄하는데추가적으로 15억 $ 의손실을입고, 700명을해고한후즉석사진기시장에서퇴출되었다.

199 9 차시 학 습 내 용 1 차시 1. 침해의구제방법 1) 특허권의침해 (1) 침해의의의특허권침해란제3자가정당한권한이없이타인의권리 ( 특허권또는전용실시권 ) 로되어있는발명을업으로써실시하는경우를말한다. 즉, 1 특허권이유효하게존속하고있고, 2 그기술적범위에속하는기술이실시되고있으며, 3 그실시가업으로되어있고, 4 실시자가그실시에관하여정당한권한을가지고있지않을때특허권이침해된다고한다. (2) 침해의유형특허침해에는직접침해와간접침해가있으며, 1 직접침해는특허발명을실시할권한이없는자가타인의발명을업으로서실시하고있는경우이며, 2 간접침해 ( 침해로보는행위 ) 는제3자의일정행위가특허발명의권리범위에해당하는직접적인침해는아니지만장차특허권을침해할전단계로서의형태를가지는실시행위를의미한다. 간접침해는발명의종류에따라 1 특허가물건의발명인경우에는그물건의생산에만사용하는물건을생산, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위, 2 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를침해로보는행위로규정하고있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (3) 침해에대한구제수단특허권및실용신안권침해에대한구제수단은민사적구제, 형사적구제또는행정적구제로나눌수있다. 민사적구제에는침해금지ㆍ예방청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권이있으며, 형사적구제에는특허권침해죄등이있고행정적구제에는산업재산권분쟁조정위원회가마련되어있다. 2) 민사적구제 (1) 침해금지ㆍ예방청구권특허권자 ( 전용실시권자포함 ) 는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며 ( 특허법제126조 ), 그요건은 1 특허권이침해되거나침해될우려가있고, 2 제3자의실시가업으로서무단실시이며, 3 침해자의고의또는과실은묻지않는것이다. 청구권자는독점적, 배타적권한을갖는특허권자또는전용실시권자이며통상실시권자는제외된다. 침해금지및예방청구의내용으로서특허권자는현실적으로침해가발생하여진행중인경우 ( 직접침해 ) 뿐만아니라침해할우 려가있는예비적침해 ( 간접침해 ) 에대해서그침해행위의금지를청구할수있다

200 9 차시 폐기및제거청구의내용으로서는특허권자는침해금지청구권에부수하여침해행위를조성한물건의폐기, 침해행위에제공된 설비의제거, 기타침해예방에필요한행위를청구할수있다. 이는침해금지청구권의실효성을확보하기위하여인정되는것이다. (2) 가처분 가처분은본안소송의판결의실효성을담보하기위하여본안소송전또는본안소송과병행하여청구하는것으로특허권자는 침해금지, 예방청구권행사시가처분을신청할수있다. (3) 손해배상청구권가. 의의특허권의침해로인하여특허권자가손해를입은경우민법상일반법리에기하여손해배상을청구할수있다. 다만특허권등산업재산권은무체물이므로손해액산정이쉽지않은바, 특허법에서는손해액산정에관한특칙을두고있다. 손해배상청구를위한요건은 1 제3자의실시가근원없는무단실시이고, 2 침해자의고의또는과실이있으며, 3 현실적으로손해가발생하였고, 4 침해행위와손해사이에인과관계가있어야한다. 나. 손해배상의내용 1 손해액의추정특허권을침해한자가그침해행위에의하여이익을얻은때에는그이익액을특허권자가받은손해액으로추정한다. 이는무체재산권인특허권은그손해액의입증보다는침해자가얻은이익액의입증이용이하기때문에인정되는특칙이다. 2 손해액의계산침해자가물건의판매를통하여권리를침해한경우에는침해자가판매한수량에권리자의원가계산에의한물건당이익액을곱한것을권리자의손해액으로계산한다. 3 실시료상당액특허권자가특허권침해로인한손해액을입증하지하면손해배상을받지못하는경우가있을수있으므로이를보완하기위해서손해배상청구시그특허발명의실시에의하여통상받을수있는금액에상당하는액을특허권자가받은손해액으로하여손해배상을청구할수있도록하고있다. 4 상당한손해액인정법원은그판단으로특허권자에게손해가발생한것은인정되나그손해액을산정하기가곤란한경우에직권으로손해액을정할수있다. 다. 소멸시효 손해배상청구권은특허권자나그법정대리인이손해및침해자를알았을때부터 3 년간, 불법행위를한날로부터 10 년간행사하 지아니하면시효로인하여소멸한다.

201 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 (4) 신용회복청구권 특허권자는특허권의침해로업무상의신용이실추된때에는법원에신용회복조치를청구할수있으며, 신용회복권을청구하기위하여서는침해자의고의또는과실이있어야하고특허권자의업무상신용이실추된경우에행사할수있다. 신용회복권이인정된경우, 법원은신용회복을위하여필요한조치를하여야하는데손해배상과함께할수도있고손해배상에갈음하여할수도있다. 다만사죄광고명령은할수없다. 3 차시 4 차시 5 차시 (5) 부당이득반환청구권특허법에명문의규정은없으나일반민법상의법리를특허권침해에적용하여제3자가법률상원인없이특허권을침해하여부당한이익을얻고있는경우에그이익을특허권자에게반환하여야한다. 5) 침해죄 특허권을침해한경우특허권자의고소에의하여형사적벌칙을가하는것이특허권침해죄이다. 단침해죄는친고죄로서특허권자의고소가있어야처벌할수있다 ( 상표권은비친고죄임 ). 특허권침해죄가성립되기위해서는 1 형법상의범죄구성요건에해당하고 2 침해자의고의가있어야하며 3 침해자가형사상책임능력이있어야한다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 특허권또는전용실시권을침해한자는 7 년이하의징역또는 1 억원이하의벌금에처한다. 법인의대표자, 법인또는개인의대 리인ㆍ사용자기타종업원이그법인또는개인의업무의관하여특허권침해죄를범한때에는그행위자를처벌하는외에그 법인에대하여도 3 억원이하의벌금형을과하는양벌규정이적용된다. 6) 침해행위특수성 특허권은무형의기술사상에대한재산권으로서재산권의대상이무체물이므로이에대한점유불가능하다. 따라서침해는극히 용이한반면침해사실의발견과입증, 그에따른손해배상을입증하는것은매우곤란하다. 따라서특허법은몇가지규정을두어특허권자를보호하고있다. 첫째로앞서살펴본바와같이특허권자가입은손해액을침해자가얻은이익액으로추정하여특허권자의손해액입증책임을경감하고있고, 물건을생산하는방법특허의경우그물건과동일한물건은그특허된방법에의하여생산된것으로추정하고있으며, 타인의특허권또는전용실시권을침해한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정하고있다

202 9 차시 2. 침해대응방안 1) 권리자의대응방안 (1) 사전조치특허권자가제3자가자신의허락없이자신의특허발명을사용하고있는사실을발견한경우사전조치로서침해정보입수, 입증자료확보, 침해여부분석, 및침해자분석등의조치를강구할수있다. 침해정보입수는정기적인특허공보모니터링, 경쟁사의인터넷홈페이지, 카탈로그, 매뉴얼등을조사하거나거래선의정보등을활용할수있다. 만일침해품으로의심되는물건이있으며, 이를최소한 2개이상구입하여분해하고, 영수증을보관하고, 필요한경우전문분석기관에분석을의뢰하고, 손해배상입증자료들을모아야한다. 침해품으로확정하기전에변리사와같은전문가에게감정을의뢰하고, 자신의특허가정말유효한특허인지재확인이필요하다. 또한정확한공격전략을구사하기위하여, 침해자사업분야, 매출규모및특허현황, 분쟁현황및관련특허소송이력등을조사할필요가있다. (2) 공격전략수립가. 출원계속중인경우출원이계속중인경우에는 제3자가실시하고있는발명은현재출원이진행중인발명이며, 향후등록이된경우에는보상금청구권을행사하겠다. 는취지의내용의경고장을발송하여손해배상기간을증대시킬필요가있다. 또한특허등록을빠르게받기위해서제 3 자의실시를이유로우선심사를신청하여등록을최대한빠르게유도하는것도고려할 필요가있고, 보상금청구권을발생시키기위해서조기공개신청과같은적극적인조치도함께고려할수있다. 나. 특허등록된경우 특허가등록된경우라면침해자의정보및자사의상황등을종합적으로고려하여협상과라이센스허여또는민형사적구제또 는행정적구제등을고려할수있다. (3) 경고장발송 구체적인공격전략이확립되면특허발명을실시하고있는제 3 자에게특허등록번호, 제 3 자의실시제품에대한정보, 향후대응 방안등의내용을포함하는경고장을내용증명우편으로발송한다. 다만침해가아님에도불구하고부당하게경고장을발송하는경우그에따른손해배상책임을질수도있으므로침해여부를면 밀히검토하여발송하여야한다.

203 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 (4) 구체적공격방법 가. 적극적권리범위확인심판분쟁의조기해결및민사및형사소송의판단기준의제공을목적으로특허권자또는전용실시권자가제3자가실시하고있는확인대상발명이자신의특허발명의권리범위에속한다는취지의심결을구하는심판이다. 다만적극적권리범위확인심판의경우특허권자가제3자의실시발명을특허발명과대비될수있을정도로특정하여야하며, 이를특정하지못하는경우심판청구는각하된다. 나. 침해금지가처분증거인멸을방지하거나, 소송지연에따른불이익을제거하기위하여특허권자또는전용실시권자는제3자의침해품생산중지또는판매중지의가처분을신청할수있다. 다만, 가처분결정이내려지는경우제3자는큰타격을입게되므로엄격하게판단하는경향이있어, 승소하기가쉽지않다는단점이있다. 다. 침해금지청구특허권자는침해또는침해할우려가있는제3자를상대로침해금지청구소송을진행할수있다. 이경우특허권자는침해행위를조성한물건및침해행위에제공된설비 ( 대부분의경우공장이이에해당한다 ) 의폐기나제거를함께청구할수있다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 라. 손해배상청구 고의또는과실로특허권을침해하여특허권자에게손해를입힌제 3 자를상대로손해배상청구소송을진행할수있다. 다만손 해배상청구소송은그손해또는침해자를안날로부터 3 년, 침해행위가있는날로부터 10 년내에청구하여야한다. 마. 침해죄로고소특허발명을고의로실시하고있는자에대해서는관할경찰서에침해죄로고소할수있다. 침해죄가확정되면 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금형이처해진다. 또한종업원이침해한경우그사용자도함께처벌을받는다. 다만이경우사용자는벌금형만부과된다. 바. 행정적구제절차심판 소송을통한해결은일반적으로장기간의시간이소요되는한편, 상품의라이프사이클이짧아지고기술수명이날로단축되고있으므로, 사법적절차가종료되는시점이되면사실상법적구제실익이희박해지며, 기업은분쟁해결에큰비용을지불해야하는등기업경쟁력을잃게된다. 따라서첨단기술분야등의급속한발전으로분쟁내용이고도화, 복잡화되어감에따라지식재산권분야의전문가에의한간이중재 조정제도가요청되며, 대표적인조정기관으로는특허청산하지식재산센터 ( 산업재산권분쟁조정팀 ippc/index.html) 가있다

204 9 차시 2) 침해예정자 (1) 사전조치특허권자로부터권리대항을받은자는우선경고장을면밀히검토하여, 경고요건만족여부, 특허서지사항검토 ( 존속기간, 연차료납부등 ) 특허권리관계확인, 경고받은제품의기초조사등경고내용을확인할필요가있다. 또한특허권의침해여부및무효여부를판단하고, 권리자의성향과업계의상황등을고려하여권리자가경고한의도를명확히 파악할필요가있다. (2) 대응전략수립 침해여부및등록특허의무효여부를충분히검토한후대응전략을검토하여야한다. 특허권자의주장이타당한경우실시중 지, 회피설계, 협상을통한라이센스체결, 대응특허매입등의전략을고려할필요가있다. 또한특허권자의주장이부당한경우에는무효심판또는권리범위확인심판을청구하거나비침해, 무효, 실시권존재등의항변 을고려할수있다. 대응전략이수립되면경고장에대한적절한답변서를송달한다. (3) 침해주장이타당한경우대응방안가. 실시중지침해주장이타당하다고판단된경우일단실시를중지한다. 다만, 실시를중지한경우에도과거의실시행위에대해서특허권자가손해배상을청구할수있다. 나. 회피설계 향후실시를위하여특허권에저촉되지않도록청구항의일부구성요소를실시하지않거나, 다른내용으로치환하여사용할수 있는지여부를검토한다. 다. 대응특허검토 특허권자가실제실시하고있는제품을분석하고상기특허권자의제품이침해가될수있는특허를보유하고있는지여부를검 토한다. 만일제 3 자가이와같은특허를가지고있는경우매입하거나전용실시권등을설정하여협상에활용한다. 라. 실시권계약또는특허매입 특허권자와라이센스계약을체결하거나, 특허권자의특허를적극적으로매입한다. 한편대응특허가존재하는경우대응특허 를활용하여크로스라이센스를체결한다.

205 9 차시 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 (3) 침해주장이부당한경우대응방안 3 차시 가. 무효심판청구 특허에대한광범위한선행기술을조사하여무효가가능하다고판단되면, 무효심판을청구할수있다. 이때, 심사과정을고려 할필요가있고, 동일한특허가타국에출원 (Family 특허 ) 되어있다면각국의심사과정도함께고려할필요가있다. 4 차시 5 차시 나. 소극적권리범위확인심판청구분쟁의조기해결및민사또는형사소송의판단기준의제공을목적으로자신이실시하고있는확인대상발명은문제가되고있는특허발명의권리범위에속하지않는다는취지의심결을구하는심판을청구할수있다. 다. 기타항변침해제품이정당한권리자로부터구입한경우침해가성립되지않으므로 ( 소모이론 ), 이와같은주장을하거나, 연구또는시험을위한실시로특허권의침해에해당하지않는다고주장하거나, 특허법에서규정하고있는각종실시권이존재하고있다고항변하거나, 해당특허의출원일이전에공지된발명을실시하고있다고주장 ( 자유기술의항변 ) 하는등침해가성립되지않는다는주장을특허권자에게전달할수있다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시

206 9차시 THINK BOX 사례 특허권자인 A 사는자신이특허받은물건을생산할수있는능력은 2002 년에 24,000 개 ( 월 2,000 개 ) 이다 년 5 월과 6 월두 달간파업으로인하여생산할수없었으며, 그물건에대한시장의급속한확대에기초하여생산시설을확장하여 2003 년부터 는역간 30,000 개 ( 월 2,500 개 ) 를생산할수있었다. 실제 A 사의판매수량은 2002 년에 15,000 개 2003 년에 23,000 개이다. 경쟁사 B 사가 2002 년및 2003 년에침해제품을만들어 2002 년에 10,000 개, 2003 년에는 12,000 개를판매하였다. 제품 1 개 당판매이익은 A 사는 1 만원이고 B 사는 8 천원이다. Q: A 사가청구할수있는손해배상액은어느정도일까? 정답 특허권자가입은손해의배상을청구하는경우권리를침해한자가그침해행위를하게한물건을양도한때에는그물건의양도수량에특허권자또는전용실시권자가당해침해행위가없었다면판매할수있었던물건의단위수량당이익액을곱한금액을손해액으로할수있다. 이경우손해액은특허권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 특허권자또는전용실시권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다 년 2003 년 생산능력 (a) 24,000 개 30,000 개 특허권자 A 사사정 침해행위외판매불가사유 (b) 4,000 개 0 개 판매수량 (c) 15,000 개 23,000 개 손해한도 (a-b-c) 5,000개 7,000개 침해자 B사판매수량 ( 실제침해수량 ) 10,000개 12,000개 손해배상산정기준수량 (d) 5,000개 7,000개 손해배상액 (d X 1만원 :A사단위수량당이익액 ) 5,000만원 7,000만원 위와같이계산하면 A사는총 1억2천만원정도의손해배상액을청구할수있다.

207 9차시 OUTRO Quiz 1. 전용실시권은타인에게이전할수없다. 정답 : X 전용실시권도이전할수있다. 다만일정한경우특허권자의동의를얻어야만가능하다. 9차시실시권과침해대응 9차시실시권과침해대응 1차시 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 2. 법률에서정한법정실시권은모두무상의실시권이다. 정답 : X 직무발명에의한실시권이나, 선사용권과같은무상의실시권도있으나, 중용권등과같은유상의실시권도존재한다. 7 차시 8 차시 9 차시 3. 침해에따른손해배상청구는특허권자가침해를안날로부터 3년내에청구할수있다. 정답 : O 해설 : 특허권침해에따른손해배상청구권은그손해또는침해자를안날로부터 3년, 침해가있는날부터 10년이경과하면시효로소멸한다. 10 차시 4. 다음중법정실시권이아닌것은? 1) 재심청구등록전선의실시자의통상실시권 2) 직무발명에의한통상실시권 3) 통상실시권허여심판에의한통상실시권 4) 선사용자의통상실시권 정답 : 3) 통상실시권허여심판에의한통상실시권은강제실시권의종류이다

208 5. 다음중옳지않은설명은? 1) 특허권자는침해자가고의또는과실이없는경우에도침해금지를청구할수있다. 2) 특허권자는침해자가고의또는과실이없는경우에도손해배상을청구할수있다. 3) 특허권자는침해자를침해죄로고소할수있다. 4) 특허권자는침해자에게부당이득반환을청구할수있다. 정답 : 2) 침해행위는고의 과실을요하지않지만, 손해배상을청구하는경우에는침해자의고의또는과실이없는경우에는손해 배상을청구할수없다. Summary 1) 전용실시권은설정등록으로효력이발생하며, 설정행위로정한범위내에서특허발명을실시할권리를독점한다. 2) 통상실시권은계약에의하여효력이발생하며, 설정행위로정한범위내에서실시할정당한권리를가지나타인의실시 를배제시킬수없다. 3) 특허권자는민사상으로침해자에게침해금지, 손해배상, 부당이득반환및신용회복을청구할수있고, 형사상침해자를 침해죄로고소할수있다.

209 V. 용어사전 9 차시실시권과침해대응 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 1. 통상실시권설정의재정특허권자가특별한사유도없이특허발명을실시하지않거나실시하지않고있을때에그발명의실시를필요로하는제3자가특허권자에게특허발명의실시허락을받기위해협의를시도하였으나협의불성립시특허청장의결정 ( 재정 ) 에의해서특허발명을업으로할수있도록통상실시권을설정시켜주는제도 3 차시 4 차시 5 차시 2. 손해배상특허권자는고의또는과실에의하여특허권또는전용실시권을침해한자에대하여이로인해입은손해에대해배상을청구할수있음. 이는민법의손해배상청구권에근거한청구권이며, 특히특허법에서는손해액의산정과관련하여법제128조에특별규정을두고있음. 6 차시 7 차시 8 차시 3. 부당이득반환청구권 법률상원인없이타인의재산이나노무로인하여이익을얻은자에게그타인은그이익을반환을청구하는권리 9 차시 10 차시 4. 강제실시권공공의이익보호와특허권의남용방지등과같은일정한경우, 권리자의동의나허락없이정부가특허를강제로실시하게하는것으로특허법제106조및제107조에규정. 최근공중보건과관련하여도하아젠다가채택된바있으며, 저개발국에대한수출을목적으로강제실시권을행사할수있도록특허법에규정하는국가가일부있음. 4. 친고죄 범죄의피해자기타법률이정한자의고소? 고발이있어야공소할수있는범죄로서특허, 실용신안, 디자인에대한 침해는친고죄 5. 크로스라이센스 / 상호실시허락 권리자상호간에권리에대한사용허락을해주는계약 6. 양벌규정 법인의대표자, 법인또는개인의대리인, 사용자기타종업원이그법인또는개인의업무에관하여특허침해죄, 허위 표시의죄, 사위행위의죄를범한때에는그행위자를처벌하는외에그법인또는개인에대하여도벌금형을과함

210 V. 용어사전 7. 청약 특허품을양도, 대여하기위하여계약을성립시킬목적으로하는일방적, 확정적의사표시 8. 전용실시권 산업재산권권리자가타인에게관련법의본질에위배되지않는한, 자신의권리를독점적으로사용하게하는권리를말 하며효력발생을위해서는설정등록을해야함. 9. 국방상필요한발명정부는국방상필요한경우에는외국에의특허출원을금지하거나발명자? 출원인및대리인에게그발명을비밀로취급하도록명할수있음. 또한정부는특허출원한발명이국방상필요한경우에는특허를하지아니할수있으며, 전시? 사변또는이에준하는비상시에있어서국방상필요한경우에는특허를받을수있는권리를수용할수도있음. 10. 과실 행위자가부주의에의하여범죄사실을인식하지않는것. 민법에서는고의와더불어불법및책임요건의하나이나, 특 허에서는침해의성립요건으로고의또는과실을요구하지않는다. 11. 고의 범죄또는불법행위의성립요소인사실에대한인식으로범의 ( 犯意 ) 라고도한다. 민법에서는고의는과실과함께불법행 위의요건이되나, 특허에서는침해의성립요건으로고의또는과실을요구하지않는다. 12. 중용권 ( 특허 ) 특허에대한무효심판청구가특허원부에등록되기이전에그특허가무효사유에해당됨을알지못하고국내에서그발 명등을실시하고있는자에게그특허가무효된경우현존하는특허권에대하여허여되는실시권 13. 비밀누설죄 ( 업무상 ) ( 업무상 ) 비밀누설죄란의사, 한의사, 치과의사, 약제사, 약종상, 조산사, 변호사, 변리사, 공인회계사, 공증인, 대서업자나그직무상보조자또는비슷한직업을가진자혹은종교직을가진자가그업무처리중알게된타인의비밀을누설한경우에성립하는범죄

211 9 차시실시권과침해대응 9 차시실시권과침해대응 1 차시 2 차시 14. 사해행위의죄 사위기타부정한행위로특허, 이의결정, 심결등을받은자는 3 년이하의징역또는 2000 만원이하의벌금에처하도록 특허법제 228 조에규정된죄 3 차시 4 차시 15. 침해죄특허권, 실용신안권, 상표권, 또는디자인권을침해한자는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처하도록규정된죄 16. 위증죄법률에의하여선서한증인이허위의진술을하는죄로서특허법에서는증인 감정인또는통역인이특허심판원에대하여허위의진술 감정또는통역을한때에는 5년이하의징역또는 1천만원이하의벌금에처하도록규정된죄 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 17. 비밀취급명령 정부가국방상필요로발명자? 출원인및대리인에게그발명을비밀로취급하도록내리는명령 10 차시 18. 경상기술료 일정한비율과산정기준에의하여산출된금액을정기적으로지불하는것으로라이센스의기술료지불방법중가장보 편적인방법

212 특허법

213 10 차시지식재산권과특허제도 1 차시 10 10차시 3차시 4차시 5차시 10차시 7차시 8 차시 심판및해외출원 9 차시 10 차시

214 10차시 INTRO 01 self-check 1. self-check 1) 등록된특허를무효시키고자하는자는등록무효소송을지방법원에청구할수있다. 정답 : X 해설 : 특허를무효시키고자하는사람은무효심판을특허심판원에청구하여야한다. 2) 국제출원을등록하는경우그등록의효력은전세계에미친다. 정답 : O 해설 : 국제출원은여러국가에출원하는절차적효력만을공유할뿐, 등록의효력이모든개별국가에서동시에미치는것이아니다. 02 Today's goal 2. Today s goal 1) 심판의의의및종류를이해할수있다. 2) 심결취소송의요건및효과를이해할수있다. 3) PCT 국제출원의절차를이해할수있다.

215 10차시 LESSON I. 심판및소송 10 차시심판및해외출원 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 5 차시 Case 6 차시 온라인쇼핑몰의운영방법에관한특허 X 를가지고있는김사장은국내의다른경쟁회사 P 가자신의특허를도용하여쇼핑몰 을운영하고있는사실을알았다. 김사장은침해금지청구및손해배상을청구하기위하여 P 사에게경고장을발송하였다. 7 차시 8 차시 9 차시 경고장을받은 P 사는변리사와상의해본결과김사장의특허에는무효사유가있음을확인하였다. 10 차시 김사장은 P 사를상대로침해금지및손해배상을청구하려고하고있고, P 사는김사장을상대로 X 특허의무효를청구하려고 한다. 김사장과 P 사는각각어느기관에청구하여야할까? Select 1: 김사장은지방법원에청구하여야하고, P 사는특허심판원에청구하여야한다. Select 2: P 사는지방법원에청구하여야하고, 김사장은특허심판원에청구하여야한다. Answer 산업재산권과관련된침해금지청구및손해배상청구와관련된소송을말하며일반법원 (ex. 서울중앙지방법원등 ) 에서담당하고있는반면산업재산권의발생 변경 소멸및그효력범위에관한분쟁, 예를들어거절결정불복, 무효, 권리범위확인을해결하기위한것은행정심판으로서특허청소속특허심판원에서진행하고있다. 사안에서침해금지청구및손해배상청구를진행하고자하는김사장은지방법원에, 특허무효를청구하고자하는 P 사는특 허심판원에각각청구하여야한다

216 10 차시학 습 내 용 1. 심판의개요 1) 특허심판 (1) 의미산업재산권, 즉특허 실용신안 디자인 상표의발생 (ex. 권리의등록가능성여부 ) 변경 (ex. 효력범위의정정여부 ) 소멸 (ex. 등록권리의무효또는취소 ) 및그효력범위에관한분쟁을해결하기위한행정심판을말한다. (2) 특허심판과특허침해소송의차이특허침해소송은산업재산권과관련된침해금지청구및손해배상청구와관련된소송을말하며일반법원 (ex. 서울중앙지방법원등 ) 에서담당하고있다. 이와달리특허심판은전문적인지식과경험이필요하기때문에특허청소속특허심판원에서진행하고있다. (3) 특허심판관 특허심판은법원의법관과유사하게직무상독립된 3 인또는 5 인의심판관합의체가심판을진행하며, 사법적인절차와유사한 준사법적인절차에따라공정하고신속하게특허분쟁을해결하고있다. (4) 특허심판결과에대한불복특허심판원은분쟁에대하여심리를진행한후심결 ( 심판에대한결정 ) 을내리게된다. 이와같은심결에불복하고자하는자는고등법원급전문법원인특허법원에소를제기할수있고, 대법원에상고할수도있으므로특허심판은사실상제1심법원의역할을수행하고있다. 2) 종류 (1) 심판의종류구분특허심판은결정계심판과당사자계심판으로구분된다. 결정계심판이란특허출원에대한거절결정과같은심사관의처분 ( 결정 ) 에불복하여청구하는심판으로청구인만이존재하는심판을말한다. 한편당사자계심판이란이미설정된권리에관련한당사자의분쟁에대한심판으로청구인과피청구인이존재하여당사자대립구조를취하는심판을말한다. (2) 결정계심판가. 거절결정에대한심판특허 실용신안 디자인또는상표등록출원, 특허권의존속기간연장등록출원, 상표권존속기간갱신등록출원, 상품분류전환등록출원, 지정상품추가등록출원에대한거절결정을받은자가이에불복하여제기하는심판이다.

217 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 나. 취소결정에대한심판 2 차시 취소결정이란이의신청이이유있다고인정되는경우또는실용신안법에따른기술평가의결과심사관이실용신안 디자인의등록을취소하는행정처분으로서, 취소결정을받은자가그처분에대하여불복하여제기하는심판이다. 특허의경우이의신청제도폐지되어현재는활용할수없다. 다. 보정각하결정에대한심판보정각하결정이란디자인등록출원또는상표등록출원에관하여한보정이요지변경에해당할경우심사관이그보정을각하하기위해행하는처분으로써, 보정각하결정을받은자가그결정에불복하여제기하는심판이다. 특허의경우에는 에폐지되었다. 라. 정정심판특허권 실용신안권이설정등록된후명세서또는도면에잘못된기재또는불명료한점이있는경우이를정정하기위해등록권자가제기하는심판이다. 정정심판제도는특허권자가자발적으로특허발명의명세서나도면을정정할수있도록함으로써, 무효심판이청구되는것을예방하고제3자의이익에관련되는불명료한부분을명확하게하기위한것이다. 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 (3) 당사자계심판가. 무효심판일단유효하게설정등록된특허 실용신안 디자인또는상표권을법정무효사유를이유로심판에의하여그효력을소급적으로상실시키는심판이다. 착오로허여된권리가계속존속하면권리자에대한부당한보호가되므로등록무효심판을통하여부실권리를정리하기위한제도이다. 나. 권리범위확인심판특허 실용신안 디자인또는상표권권자 이들의전용실시권자또는이해관계인이권리의보호범위를확인하기위하여청구하는심판이다. 권리자는자기의권리범위를넓게해석하려고하고확인대상발명실시자는이를좁게해석하려는경향이있어국가기관의객관적인해석을통하여분쟁해결에기여코자하는제도이다. 다. 통상실시권허여심판특허발명이선출원된타인의특허발명 등록실용신안 등록디자인또는이와유사한디자인을이용하거나특허권이선출원된타인의디자인권또는상표권과저촉되는경우에, 그타인이특별한사유없이실시에대한허락을하지않는때에한하여강제적으로특허발명을실시할수있는통상실시권을허여하는심판이다. 선 후원권리간에이용또는저촉관계가있을경우그권리간의조정을통하여발명의실시가원활히이루어지도록하기위한제도이다

218 10 차시 라. 등록취소심판일단유효하게설정등록된상표에일정한법정사유에해당함을이유로그등록의효력을장래를향하여소멸시켜줄것을요구하는심판이다. 상표등록후의올바른상표사용을담보하기위한제도로, 상표를등록만해놓고사용하지않아제3자의상표선택의자유를부당하게제한하는등의폐단을방지하여건전한거래질서를확립하기위한제도이다. 3) 심판절차일반 (1) 심판의청구특허심판을청구하고자하는자는특허심판청구서를특허심판원장에게제출하여야하고, 이로서심판절차가진행된다. 심판이청구되는경우특허심판원장은심판번호를부여하고당사자에게통지한다. (2) 심판부의구성 심판은 3 인또는 5 인의심판관의합의체가행하며, 합의는심판관중과반수에의하여결정하며특허심판원장은심판관중 1 인을 심판장으로지정하여사무를총괄하게한다. (3) 심리 심리란심판관이종국적인판단을하기에앞서기초가되는사실관계및법률관계를명확히하기위하여증거나방법따위를 심사하는행위를말한다. 심판은구술심리또는서면심리로진행된다. (4) 심결 심판은일반적으로심결 ( 심리의결과 ) 에의하여종료되며, 심결의종류는결정각하, 심결각하, 기각심결, 및인용심결이있다.

219 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 2. 심판각칙 1) 무효심판 (1) 의미및취지일단유효하게설정등록된특허권등을법정무효사유를이유로심판에의하여그효력을소급적으로또는장래에향하여상실시키는심판을말한다. 착오로허여된특허권등이계속존속하면특허권자등에대한부당한보호가됨은물론국가산업에도유익하지못하므로등록무효심판을통하여부실권리를정리하기위한제도이다. 무효심판은특허권자로부터경고장이나침해금지청구와같이특허권에기한공격을받은자또는받을우려가있는자가침해를면하기위한반격의수단으로활용되고있다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 (2) 당사자무효심판은심사관또는이해관계인이청구할수있다. 심사관의경우공익의대변인으로서잘못등록된특허를무효화하여일반공중이자유롭게이용할수있도록한다는취지에서무효심판을청구할수있도록하였으나실제로심사관이무효심판을청구하는경우는거의없다. 9 차시 10 차시 실제로는거의모든무효심판은이해관계인이청구하며, 여기서이해관계인이란특허권자로부터권리의대항을받을염려가있 어현재손해를받거나후일손해를받을염려가있는자를의미한다. 한편무효심판의피청구인은특허권자이고특허권이공유인경우공유자전원을상대로무효심판을청구하여야한다. (3) 심판청구요건가. 청구기간무효심판은특허권이등록된이후에는언제든지청구할수있다. 특히특허권이수수료불납또는존속기간이만료되어소멸된후에도청구할수있다. 만일존속기간만료전에침해금지청구소송을당하고소송계속중에존속기간이만료된경우존속기간중에침해한행위에대한손해배상을면하기위하여존속기간이만료된후라도무효심판을청구할수있다. 나. 무효사유 1) 특허권을향유할수없는외국인에게특허가허여된경우 2) 산업상이용가능성이없는경우, 신규성이없는경우, 및진보성이없는경우 3) 발명내용이공서양속이나공중위생을해할염려가있는경우 4) 동일한특허나실용신안이먼저출원된경우나, 같은날에출원되어협의에의하지않고특허권이설정된경우 ( 선출원주의위배 )

220 10 차시 5) 발명의상세한설명이당업자가용이하게실시할수있도록기재되지않은경우 6) 특허청구범위가상세한설명에뒷받침되지않거나, 명확하지않은경우 7) 특허를받을수있는권리가공유인때, 공유자전원이특허출원하지않은경우 8) 특허를받을수있는권리가없는자에게특허가허여된경우 9) 조약에위반되어허여된경우 10) 특허된후권리자가권리향유능력이없는자가되거나특허가조약에위반된경우 11) 최초출원명세서또는도면에기재된사항의범위안에서보정이되지않은경우 12) 이중출원으로실용신안권이포기되지않은경우 (4) 심판청구절차가. 심판청구서의제출및심판청구서의보정무효심판을청구하는자는심판청구의취지및이유를기재한무효심판청구서를제출하여야한다. 무효심판의청구의구체적인이유는추후에추가하거나삭제할수있다. 예를들어무효심판청구시에는신규성및진보성만을기재한청구이유를제출했다가추후에신규성과관련된무효사유는철회하고상세한설명기재불비의무효사유를추가할수있다. 나. 답변서제출 무효심판이청구되면심판장은무효심판청구서부본을피청구인 ( 특허권자 ) 에게송달하고특허권자에게기간을정하여답변서 제출기회를주어야한다. 이때특허권자는답변서제출기간내에명세서또는도면의정정을청구할수있다. (5) 무효심판계속중정정청구가. 의미및취지특허권자는답변서제출기간내에명세서또는도면의정정을청구할수있다. 이는제3자가자신의특허권을공격하는경우무효심판절차내에서특허청구범위를감축하여특허가무효되는것을방지하기위함이다. 나. 정정의요건 1) 특허청구범위를감축하는경우, 잘못된기재를정정하는경우및분명하지않은기재를명확히하는경우에한하여가능하다. 2) 등록당시의명세서또는도면에기재된사항내에서만정정할수있고, 새로운내용을추가할수없다. 단, 잘못된기재를정정하는경우최초출원시에첨부된명세서또는도면에기재된사항내에서정정가능하다. 3) 상기요건을만족시키더라도청구범위를실질적으로확장변경할수없다.

221 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 (6) 심결의효과 가. 인용심결 2 차시 3 차시 특허를무효로한다는심결이확정되면그특허권은처음부터없었던것으로된다. 따라서누구든지해당기술을자유롭게실시 할수있다. 또한소급효가인정되는결과, 침해소송등의민사소송의확정판결등에대하여재심의소를제기할수있고, 무효 확정전에특허권침해를이유로한손해배상청구, 부당이득반환청구에의하여받은금액도부당이득으로반환하여야한다. 4 차시 5 차시 나. 기각심결무효가아니라는확정심결이등록되면일사부재리의원칙에의하여누구든지동일사실및동일증거에기하여심판을또다시청구할수없다. 다만다른사실이나다른증거에기하여심판을청구할수있다. 다. 다항제와무효심판특허출원의심사과정에서심사관은모든청구항이등록이가능한경우에만등록을인정하고하나의청구항이라도거절이유가극복되지못하면등록을허여하지않는다. 그러나무효심판의경우청구항이 2 이상인때에는청구항마다무효심판을청구할수있고, 심판관도청구항마다무효여부를판단한다. 따라서 10개의청구항이있는경우제1항및제2항은무효이고, 제3항내지제 10항은유효하다는일부인용, 일부기각심결이나올수도있다. 6차시 7차시 8차시 9차시 10차시 2) 권리범위확인심판 (1) 의미권리범위확인심판은특허권자또는이해관계인이특허발명의보호범위를확인하기위한제도이다. 일반적으로권리자는자기의권리범위를넓게해석하려고하고확인대상발명실시자는이를좁게해석하려는경향이있어분쟁이발생할우려가크다. 따라서국가기관의객관적인해석을통하여분쟁해결에기여코자하는제도이다. (2) 종류가. 적극적권리범위확인심판적극적권리범위확인심판은특허권자가제3자를피청구인으로하여 제3자가실시하고있는발명 ( 확인대상발명 ) 이자신의특허권의권리범위에속한다. 라는심결을구하는심판이다. 나. 소극적권리범위확인심판 소극적권리범위확인심판은제 3 자 ( 이해관계인 ) 가특허권자를피청구인으로하여 자신이실시하고있는발명 ( 확인대상발명 ) 이 특허권자의특허권의권리범위에속하지아니한다. 라는심결을구하는심판이다

222 10 차시 (3) 당사자가. 청구인적극적권리범위확인심판의경우특허권자및그의전용실시권자가청구인이다. 반면소극적권리범위확인심판의경우이해관계인이청구인이다. 나. 피청구인 적극적권리범위확인심판의경우이해관계인이피청구인이고, 소극적권리범위확인심판의경우특허권자가피청구인이다. (4) 심판청구요건가. 청구기간무효심판과다르게특허권이존속하고있는기간내에서만심판을청구할수있으며, 특허권이소멸되거나무효가확정된경우에는청구할수없다. 나. 확인대상발명의특정권리범위확인심판은특허발명의청구범위와구체적으로문제된실시형태 ( 확인대상발명 ) 와의관계에있어서권리의효력이미치는범위를구체적으로확정하는것이므로문제된실시형태인확인대상발명은특허발명의구성요건에대응하는부분과의차이점을판단할수있을정도로그에대응하는구성요건을특정하여야한다. 만일확인대상발명을구체적으로특정하지못하는경우권리범위에속하는지여부를판단하지않고심판청구는부적법한것이되어각하된다. 다. 권리대권리범위확인심판특허권자가제3자를상대로적극적권리범위확인심판을청구하면서확정한확인대상발명이단순히제3자가실시하고있는발명이아니라특허등록을받은경우를적극적권리 ( 특허권자의특허 ) 대권리 ( 제3자의특허 ) 범위확인심판이라고하며, 이와같은심판청구는무효심판에의하지아니하고제3자의권리를부정하는결과가되므로심판청구는부적법한것이되어각하된다. 반면에제3자가자신의특허발명이타인의특허발명의권리범위에속하지아니한다는소극적권리대권리범위확인심판은제3 자의권리를부정하는것이아니므로적법한심판청구로인정된다. (5) 심판청구절차가. 심판청구서의제출권리범위확인심판을청구하는자는심판청구의취지및이유를기재한심판청구서를제출하여야한다. 또한권리범위확인심판을청구할때에는확인대상발명의특정을위하여특허발명과대비될수있는설명서및도면을반드시첨부하여야한다.

223 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 나. 심판청구서의보정 2 차시 권리범위확인심판의청구의구체적인이유는추후에추가하거나삭제할수있으나, 상기확인대상발명은청구의취지에해당하 여요지를변경할수없다. 3 차시 4 차시 (6) 심결의효과가. 속한다. 는취지의심결확인대상발명이특허권의권리범위에속한다는취지의심결 ( 적극적권리범위확인심판의인용심결또는소극적권리범위확인심판의기각심결 ) 이있으면, 확인대상발명의실시는특허권을침해하게된다. 5 차시 6 차시 7 차시 나. 속하지아니한다. 는취지의심결 확인대상발명이특허권의권리범위에속하지아니한다는심결 ( 적극적권리범위확인심판의기각심결또는소극적권리범위확인 심판의인용심결 ) 이있으면, 확인대상발명의실시는특허권을침해하지않게된다. 8 차시 9 차시 다. 권리범위확인심판과침해소송과의관계권리범위확인심판결과에법원이구속되는지여부에대해서는다양한견해가있으나, 일반적으로법적구속력은없는것으로해석되고있다. 즉권리범위확인심판에서 속한다. 라는취지의심결이있는경우라도법원은이와달리판단하여도무방하다는것이다. 그러나실무적으로는권리범위확인심판의심결이있는경우법원이이와다른취지의판결을내리는경우는거의없다. 10 차시 3) 거절결정불복심판 (1) 의미및취지거절결정불복심판은거절결정을받은특허출원인이그결정에불복하기위해서청구하는심판을의미한다. 심사관의결정에대하여불복기회를보장하여출원인을보호하기위한제도이다. (2) 당사자 청구인은거절결정받은출원인이고, 피청구인은특허청장이다. (3) 심판청구요건및절차거절결정등본송달일로부터 30일이내에심판을청구하여야한다. 또한심사단계에서의일부규정이심판단계에서도적용된다. 즉심판단계에서심판관이특허거절결정의이유와다른이유를발견한경우, 특허심판관이거절이유를통지할수있다. 이에대하여특허출원인은특허법제47조의규정에따라보정이가능하다. 다만심사단계에서특허출원인이행한부적법한보정을심판단계에서발견한경우에는보정을각하할수없다

224 10 차시 (4) 심결의효과인용심결의경우심판관은원결정을취소하게되고, 취소의기본이된이유는심사관을기속한다. 따라서심사관은심판관이제시한이유를다시번복할수없다. 다만취소의기본이된이유이외에새로운거절이유가있는경우새롭게거절이유를다시통지할수있다. 기각심결의경우불복하지않으면거절결정이확정되고, 이에대하여다시불복하고자하는경우특허법원에심결취소소송을제 기할수있다.

225 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 3. 소송 1) 심결취소소송 (1) 의미특허심판원의심결또는심판청구서나재심청구서의각하결정을받은자가이에불복하고자하는경우에특허법원에그취소를구하는소송이다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 (2) 당사자 가. 원고 심판의청구인또는피청구인또는그참가인으로서심결결과에불복하는자, 즉심판의패소자가원고가된다. 7 차시 8 차시 나. 피고 결정계심판인경우특허청장이피고가되고, 당사자계심판인경우심판의청구인또는피청구인, 즉승소자가피고이다. 9 차시 10 차시 (3) 소제기기간 심결또는결정의등본을송달받은날부터 30 일이내에소를제기하여야한다. (4) 전속관할 특허심판원의심결에불복하고자하는자는반드시특허법에소를제기할수있을뿐이고, 다른일반법원에소를제기할수 없다. (5) 심결취소소송절차가. 소의제기원고가심결또는결정의등본을송달받은날부터 30일이내에특허법원에소장을제출한다. 소장이제출되면재판장은소장을심사하여소송제기요건의만족여부를검토한다. 나. 준비절차 양당사자가서면및구술로서기술내용을설명하면서사건의쟁점에대하여공격과방어를진행한다. 이와같은준비절차를진 행하기전에기술심리관이재판장및판사에게기술에관한설명을하여재판부에게배경기술을충분히설명한다. 다. 변론 준비절차가진행된후에변론 ( 소송당사자가법정에서하는진술 ) 이진행된다. 변론과정에서는원고가청구원인의개요를진술 하고, 준비절차의결과를진술하는방식으로진행한다

226 10 차시 라. 판결선고및정본송달 판결은심결취소송이이유없다는취지의기각판결 ( 원고패 ) 과심결취소송이이유있다는취지의인용심결 ( 원고승 ) 이이루어 진다. 판결이난후판결의정본은당사자에게송달된다. (5) 판결의효력기각판결이있는경우원고 ( 상고인 ) 는판결정본송달일로부터 2주이내에대법원에상고할수있다. 심판원의심결을취소한다는취지의인용심결이있는경우심판원에서다시심판이이루어지며, 취소의구체적인이유에대하여심판원은다른판단을할수없다. 2) 특허소송 (1) 특허민사소송의유형가. 특허침해금지청구의소특허권또는전용실시권이현재침해되고있거나객관적정황으로보아장래에침해될가능성이있는경우제기한다. 나. 특허침해금지가처분침해여부를확정하는본안소송 ( 특허침해금지청구소송 ) 의확정을기다려침해금지등의조치를취하기에는장기간의기일이소요되고, 그사이에침해품의증거인멸등의우려가있어서그실효성보장이어려운경우에신청한다. 가처분을통하여침해품의제조, 생산및판매중지가가능하므로침해자를압박하는데효율적이다. 다. 손해배상청구의소 고의또는과실에의하여특허권또는전용실시권이침해된경우, 특허권자등이침해로부터발생한손해를청구한다. (2) 특허민사소송과특허심판현행법체제하에서는특허민사소송과특허심판이상호다른루트를따라진행되고있다. 즉, 이원화된구조로특허민사소송은일반지방법원, 고등법원및대법원을통해진행되고, 특허심판은특허심판원, 특허법원, 및대법원을통해진행되어상호별개로운영되고있다. 따라서양자가상이한결론이도출되는것을방지하기위하여특허민사소송에서특허심판원의심판결과를기다렸다가판결을내리는경우가많다. (2) 특허형사소송특허에대하여형사적보호수단을마련하고있는국가들이비교적적은편인데비하여한국은특허에대한형사적보호수단을구비하고있다. 특허권자가관할경찰서에형사고발하고, 검사의고소제가가있는경우지방법원에서는특허침해자의형사처분의성립여부를판단한다.

227 10차시 LESSON II. PCT 국제출원 1 차시 2 차시 3 차시 4 차시 Case A 대학의김교수는비만을치료할수있는화합물을새롭게제조하여기초실험을완료하고 11 개월전에국내출원을 완료하였다. 5 차시 6 차시 7 차시 국내출원후추가적인실험을진행하였는데, 탁월한효과가계속입증되고있다. 주위교수중 M 교수는김교수의연구결과를축하하면서연구결과를제대로보호받기위해서는해외출원을해야하고, 해외 출원은국내출원일로부터 1 년이내에완료하여야된다고알려주었다. 8 차시 9 차시 10 차시 방으로돌아온김교수는서둘러돌아와조사해보니해외출원할수있는시기가 1 개월밖에남지않은것을확인하였다. 인터 넷을검색해보니해외출원할수있는방법으로파리조약우선권주장출원과 PCT 국제출원 2 종류가있음을알수있었다. 김교수는파리조약우선권주장출원과 PCT 국제출원중어느출원을하는것이유리할까? Select 1: 파리조약우선권주장출원을하는것이유리하다. Select 2: PCT 국제출원하는것이유리하다. Answer 파리조약우선권주장출원의경우국내출원으로부터 1년이내에출원하고싶은각지정국에개별적으로모두출원하여야한다. 초기비용이많이들고, 어느나라에출원할지정하는기간이짧은단점이있다. PCT 국제출원은국내출원으로부터 1년이내에출원하고, 추후국내출원일로부터 30개월후에지정국에진입할수있다. 각국단계에진입하는비용이외에 PCT 국제출원비용을추가로부담하여야하는단점이있다. 김교수의경우실제해당기술이상업화될수있을지판단하기위해서는추가적인시간이필요한상태이므로초기비용 이많이드는파리조약우선권제도를활용하기보다는 PCT 국제출원을진행한후, 상업화가능성에따라추후에각국단계 로진입할수있는 PCT 제도를이용하는것이유리하다

228 10 차시학 습 내 용 1. 해외출원경로 1) 해외출원경로 해외특허출원경로는파리조약 (Paris Convention) 에기초한개별국출원과특허협력조약 (PCT, Patent Cooperation Treaty) 에기초한출원으로구분할수있다. 해외특허출원의결정요소들을고려하여적절한경로를선택하여해외특허출원하는전략이필요하다. 즉발명자가발명에대해국제적으로보호받기위해서파리조약우선권을이용할것인지, PCT출원을할것인지는발명자의자유이다. 일반적으로 3개이상국가에출원해야하는경우 PCT에의하는것이편리하지만각지정국마다번역문을제출해야되고권리화까지는기간이많이소요되는단점이있어 3개국미만의경우파리조약에의한우선권을많이이용하고있다. 2) 파리조약에기초한개별국출원 국내출원후 1년이내에원하는국가에우선권제도를이용해서개별적으로출원하는방식이다. 우선권제도란파리조약의동맹국의제1국 ( 예를들어대한민국 ) 에서최선 ( 最先 ) 의정규출원을한자또는그승계인이특허의경우우선권주장기간인 1년이내에다른동맹국에동일한발명을출원하여우선권을주장하는경우특허요건등을판단할때제1국의출원일을기준으로취급하는제도를말한다. 여기서주의할것은실체적특허요건의판단시점만을제1국출원일로취급한다는것이지출원일자체를소급하여제1국의출원일을출원일로적용하는것은아니며출원절차나출원방식과같은제도의적용기준은제1국이아닌제2국에출원한날을기준으로한다는것이다. 우선권주장기간에서디자인과상표의경우특허와는달리 6개월이내에제2국에출원하여야한다. 우선권이인정되려면특허출원시특허출원서에그취지, 최초로출원한국명및출원의연월일을기재하여우선권주장을하여야하는데, 출원시우선권주장을한자는최선일로부터 1년 4월이내에우선권을보정하거나추가할수있다. 또한우선권증명서류인발명의명세서및도면의등본을최선일로부터 1년 4월이내에특허청에제출하여야한다. 외국어로기재된우선권주장에관한서류는필요한경우국어로번역한번역문을첨부하여야한다. 다만 산업자언부령이정하는국가 의경우에는최초로출원한국가의특허출원의출원번호를기재한서면을제출함으로써우선권증명서류제출을생략할수있다.

229 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 2. PCT 출원 1) PCT 개요 PCT는하나의발명을다수국에출원하는경우그출원을용이하게함으로써출원인의노력과비용을경감시키고, 각국특허청의심사부담도경감시키고자하는조약을말한다. 국제출원 (PCT 출원이라고도함 ) 은국제협력조약에기초한출원을말하는데, PCT에서규정한서류를특허청에제출하면서특허출원을원하는나라를단순히지정하기만하면, 지정된국가에서도특허출원이인정된다. 그러나 PCT 출원을했다고세계적으로효력을발생시키는국제특허를받을수있다는것은아니며, 특허를받기위해서는소정기간내에각국가에진입해야한다는점에주의해야한다. 한편절차의간소화ㆍ통일화와경비절감효과, 발명의평가ㆍ보완기회를갖는장점에도불구하고국제출원관련기관이많아절차상복잡하고기간등이엄격하며고정비용이발생하는단점도있다는것을인지해야한다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 7차시 8차시 2) PCT 출원절차 PCT 국제출원절차는출원인이국제출원서를수리관청에제출하면서시작되고, 각지정국에서특허권을획득하거나거절됨으로써끝난다. 이러한국제출원절차의흐름속에서하나의분기점이되는것이각지정국에대한번역문제출절차이다. 이절차이전까지는국제출원에대한모든절차가 PCT에따라동시에일률적으로진행되다가, 이절차이후에는각지정국의국내법에따라독립적으로진행된다. 이런점에착안하여, 번역문제출시점을기준으로번역문제출이전단계의절차를 국제단계 (international phase) 의절차 라하고, 그이후의절차를 국내단계 (national phase) 의절차 라한다. 9 차시 10 차시 PCT 국제출원번역문제출시점 (20 내지 30 개월 ) 특허 수리관청 국제단계 (international phase) 지정ㆍ선택관청 국내단계 (national phase)

230 10 차시 3. 국제단계및국내단계 1) 수리관청 (1) 국제출원서류제출국제출원절차는출원인이소정의언어로작성한국제출원서류를작성하여수리관청에제출함으로써시작된다. 이때출원인은출원서상에자신의발명이보호받기원하는국가를지정하여야하는데, 이들지정국은출원인이종국적으로특허를받고자하는나라들로서, 조약에의하여출원인이자국특허청 ( 수리관청 ) 에국제출원을한날에이들지정국특허청 ( 지정관청 ) 에대해서도동일한특허출원을한것으로인정된다. (2) 국제출원의방식심사국제출원서류가제출되면수리관청은, 이를점검 ( 방식심사 ) 하여이상이없으면, 국제출원일을인정하고, 국제출원번호를부여하여이를출원인에게통지한다. 수리관청이국제출원일을인정하면, 이날에모든지정국의특허청에정규의국내출원이제출된것과동일한효과가발생한다. (3) 국제기관에국제출원서류의송달 수리관청의방식심사가완료되면출원서류 3 부중 1 부는수리관청보관용 (home copy) 으로수리관청에보관하고, 1 부는국제사 무국에기록용원본 (record copy) 으로, 나머지 1 부는국제조사기관에조사용사본 (search copy) 으로송달하여야한다. 2) 국제공개 국제사무국은수리관청이송부한국제출원서류 ( 출원서, 명세서, 청구범위, 도면 ( 필요한경우 ), 요약서 ) 와국제조사기관이보내온국제조사보고서를합하여국제공개팜플렛을발간함으로써국제공개를행하고, 이를출원인및각지정관청에송부한다. 다만국제조사기관의견해서는국제공개의대상이아니다. 3) 국제조사 국제조사기관은조사용사본의수령일로부터 3월또는우선일로부터 9월중늦게만료되는기간내에선행기술관련국제조사보고서및특허성에관한견해서를작성하여출원인및국제사무국에송부한다. 이국제조사보고서및견해서는출원인이나지정관청을구속하는효과는없다. 그러나각지정국에대한본격적인출원절차를개시하기전에출원인에게자신의출원과관련된선행기술및특허성여부를미리알려줌으로써, 자신의출원을보다객관적으로재검토할수있는기회를제공하며, 각지정국심사관에게는그만큼의심사부담을경감시켜주는역할을하게되는것이다.

231 10 차시 10 차시심판및해외출원 1 차시 4) 국제예비심사 국제예비심사는출원인의임의선택적절차로서, 동절차를적용받고자하는출원인은관할국제예비심사기관에국제예비심사청구를하여야한다. 국제예비심사기관은심사청구된발명에대하여특허성 (patentability), 즉신규성 (novelty), 진보성 (inventive step) 및산업상이용가능성 (industrial applicability) 에관하여심사한후, 그에대한예비적이고비구속적인판단을내린다. 또한이를국제예비심사보고서로작성하여출원인및국제사무국에송부하며, 국제사무국은이를각선택관청의요청이있을시송부한다. 2차시 3차시 4차시 5차시 6차시 5) 국내단계 출원인은국제조사보고서또는국제예비심사보고서등을토대로각지정국또는선택국에서국내단계를개시할것인지의여부를결정한다. 출원인이국내단계절차를밟기로결정한지정국에대하여는우선일로부터 30개월이내에국제출원의번역문제출, 국내수수료납부, 대리인선임등지정국의국내법에따른절차를밟아야한다. 7 차시 8 차시 9 차시 10 차시

232 10차시 THINK BOX 사례 A 사는얼마전특허출원한향수보관용기가사용이편리하고, 오랫동안향수를보관할수있어고객사로부터큰호평을받 고있어서, 미국이나유럽과같은곳에도출원을하려고하고있다. A 사는각국마다특허를신청하여야해당국가에서권리보호를받을수있다는점을알고개별국가에특허를신청하여야 한다는점을알고있었으나, 비용이만만치않아서어느나라에출원을하여야할이지고민하고있다. Q: A 사가어떤기준으로해외출원할국가를선정하여야할까? 정답 해외출원할국가를선택하는기준은일반적으로시장, 경쟁자, 및생산기지를고려하여선택한다. 이중가장중요한것은시장의규모인데, 해당제품이실제사용될수있는시장이크게형성된곳에출원하는것이좋다. 대표적인나라가미국이다. 또한경쟁자의활동을저지할수있다는측면에서경쟁자가있는국가에도출원하는것이좋다. 한국에비하여기술적으로경쟁적위치에있는대표적인국가는미국, 일본, 유럽등이다. 또한침해행위를막기위해서는침해품의제조 ( 생산 ) 를차단하는것이가장중요하므로침해품을생산할수있는생산기지가설립될수있는국가에출원하는것이좋게대표적인것이중국이다. 따라서대부분의특허가특별한경우를제외하고, 미국, 유럽, 일본, 중국에출원되고있다.

233 10차시 OUTRO Quiz 1. 무효심판은언제든지누구든지청구할수있다. 10 차시심판및해외출원 1차시 2차시 3차시 4차시 정답 : X 설정등록일로부터 3 개월내에는누구든지청구할수있으나, 그이후에는이해관계인만이청구할수있다. 5 차시 6 차시 2. 거절결정불복심판의청구는거절결정등본송달일로부터 30 일내에청구할수있다. 정답 : O 거절결정불복심판의청구는거절결정등본송달일로부터 30 일내에청구할수있다. 7 차시 8 차시 9 차시 3. PCT 국제출원은국내출원과달리별도로공개되지않는다. 정답 : X 해설 : PCT 국제출원은국내출원의공개와별도로국제공개된다. 10 차시 4. 심판및소송에관한다음설명중틀린것은? 1) 무효심판이심판원에서진행중인경우특허권자는정정심판을청구할수있다. 2) 거절결정불복심판은출원인만이청구할수있다. 3) 권리범위확인심판은청구범위와비교되는확인대상발명을기재하여청구하여야한다. 4) 심결을취소해달라는취지의심결취소소송은특허법원에만청구하여야한다. 정답 : 1) 무효심판이심판원에서진행중인경우특허권자는무효심판절차내에서정정청구를청구할수있을뿐, 정정심판을 청구할수는없다

234 5. 다음중옳지않은설명은? 1) PCT 국제출원도우선권주장을할수있다. 2) PCT 국제조사는출원인의선택에의하여진행한다. 3) PCT 출원은우선일로부터 30개월내에국내단계로진입하는것이원칙이다. 4) PCT 국제출원은우선일로부터 18개월후에국제공개되는것이원칙이다. 정답 : 2) PCT 예비심사와달리국제조사는필수적절차로출원인의선택과무관하게진행된다. Summary 1) 산업재산권과관련된침해금지청구및손해배상청구와관련된소송은일반법원에서담당하고있고, 산업재산권의발 생 변경 소멸및그효력범위에관한분쟁을해결하기위한행정심판은특허심판원에서담당하고있다. 2) 제 1 국특허출원후 12 개월이내에조약에의한우선권을주장하여국제협력조약 (PCT, Patent Cooperation Treaty) 에따른 국제출원서를제출하고우선일로부터 30 개월또는 31 개월내에국제출원서에지정한국가의국내단계에진입할 수있다.