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1 특허소송사례집 ( 통권제 2 호 ) 특허심판원

2 발간에즈음하여 세계지적재산권기구 (WIPO) 는 자로 2004년특허출원건수에서한국이일본과미국에이어세계 3위에올랐다고공식발표하였고, 국제특허심사시의무적으로조사해야하는 특허협력조약 (PCT) 최소문헌 에한국특허를포함하도록 PCT 규칙이개정되는등, 특허강국으로서우리나라의위상이높아지고있습니다. 이렇게특허강국으로서의국제적인위상이높아짐과동시에, 우리의특허행정도특허고객서비스를향상하고심사 심판의공정성과정확성을제고함으로써, 외형적성장에걸맞게신뢰받는특허행정으로거듭날수있도록혁신적인노력을경주해야될중요한시기라고생각합니다. 금번특허소송사례집발간을통하여우리심사 심판의실상을정확히투영해보고, 그간간과했던점이나기존의편의주의적관행이없는지살펴보고, 출원인편에서다시한번우리의심사 심판을되돌아봄으로써우리의특허행정이내실있게성장하는데도움이되기를기대합니다. 모쪼록매년이와같은소송사례증보가계속되어심사 심판의품질이 계속하여향상되는계기가되기를소망하며, 준비해주신여러분에게감사의 뜻을전해드립니다 특허심판원장김기효

3 일러두기 1. 이특허소송사례집 ( 통권제2호 ) 은금년 6월에발간된특허소송사례집통권제1호 ( 화학생명관련특허및상표소송 ) 에이어전기전자및정보통신분야결정계소송 1) 사례중최근 1년간의 (' ~ ' ) 사례를모아심사 심판업무에도움이되고자발간되었습니다. 2) 2. 단순히판례의소개에그치지않고특허청심사본부, 특허심판원, 특허 법원각단계에서의과정을소개하여동일한대상을각기어떻게보는지 대비하여심사 심판업무에참고가되도록하였습니다. 3. 이특허소송사례집은소송수행은물론심사 심판업무에도움이될만한사례들을분석하여유사사건의발생시이용하기쉽게제작하고자하였으나부족한점이있으리라생각됩니다. 부족한점에대해서는앞으로계속보안 발전시켜나가도록하겠습니다. 1) 특허청장을피고로한소송으로, 심사관의거절결정, 취소결정에대한심판에서의심결, 심판청구각하의심결, 심판청구서각하결정, 거절결정에대한심판에서의심판관의보정각하결정, 정정심판의심결에대한불복이있음 2) 기계금속건설분야특허소송사례는금년 12 월에발간될예정임.

4 목차 제 1 장. 들어가기 1 제 2 장. 절차적흠결 2 제 3 장. 기재불비 13 제 4 장. 보정및정정 10 제 5 장. 발명의요건 ( 산업상이용가능성 ) 50 제 6 장. 확대된선원 53 제7장. 진보성 67 Ⅰ. 기계 전기장치 67 Ⅱ. 반도체공정및패키징 81 Ⅲ. 인터넷 98 Ⅳ. 컴퓨터시스템 121 Ⅴ. 통신 143 Ⅵ. 무선단말기 무선통신 161 제 8 장. 특허분쟁대응전략 178

5 제 1 장들어가기 제 1 장들어가기 심결취소소송에서쟁점의기초가된특허법조항별로절차적흠결, 기재 불비, 보정및정정, 발명의요건, 확대된선원, 진보성으로분류하여편집 하였습니다. 심결및판결문에서, 특허법제 215 조 3) 의청구항독립원칙과달리다수 항으로이뤄진출원발명에서하나의청구항만거절사유가있어도출원 전체가거절되는것에의문을가질수도있을것입니다. 이는, 특허출원에있어청구항을다수개로기재하였다하더라도하나의특허출원으로보아하나의항이라도거절이유가있는경우에는그출원은거절되어야하므로 ( 대법원판결 91후578, 94후2018), 심 판결에서거절이유가있는하나의청구항에논의가집중되고이러한범위에서청구항독립의원칙은제한을받는것입니다. 3) 특허법제 215 조 (2 이상의청구항이있는특허또는특허권에관한특칙 ) 2 이상의청구항이있는특허또는특허권에관하여이를적용함에있어서는청구항마다특허가되거나특허권이있는것으로본다

6 특허소송사례집 제 2 장절차적흠결 (1) 특허법조문 : 제 139 조 ( 공동심판의청구등 ) 3 특허권또는특허를받을수있는권리의공유자가그공유인권리에관하여심판을청 구하는때에는공유자전원이공동으로청구하여야한다. 관련판례 쟁점공유특허권에관한심판절차는공유자전원이심판의청구인또는피청구인이되어야한다고규정하고있어고유필수적공동소송관계에있기는하나, 심판청구인의당사자적격이충족되었는지여부의판단시점에관하여는특허법에명시적인규정이없는이상제1심변론종결시를기준으로하고있는민사소송법제68조를준용하여심판절차의심리종결시를기준으로판단하여야하는지여부이며, 만약그렇다면심리종결전에공유자를추가하는심판청구인의보정이정당한지여부입니다. 판결요지 ( 특허법원 선고 2004허7746) 구특허법 ( 법률제6411호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제132조의3, 제139조제3항, 제140조제2항에의하면, 특허취소결정을받은자가불복이있는때에는그결정등본을송달받은날로부터 30일이내에심판을청구할수있고, 특허권의공유자가그공유인권리에관하여 - 2 -

7 제 2 장절차적흠결 심판을청구하는때에는공유자전원이공동으로청구하여야하며, 심판청구서의보정은청구의이유를제외하고는요지를변경할수없다고규정하고있으므로, 공유인특허권에관한심판절차는공유자전원에게합일적으로확정되어야할필요가있는고유필수적공동심판으로서공유자중일부만이제기한심판청구는부적법하다고할것이고, 또공유자중일부만이심판청구를제기한후그심판의계속중나머지공유자를심판청구인으로추가하는보정은심판청구기간이도과되기전까지제출된서면에비추어볼때실질적으로공동심판이라고하는의사가포함되어있다고보이는등특별한사정이없는한심판청구서의요지의변경으로서허용될수없음이원칙이며, 다만아직심판청구기간이도과되기전이라면나머지공유자를추가하는보정을허용하여그하자가치유될수있도록함이당사자의권리구제및소송경제면에서타당하다고할것이다 ( 대법원 선고 2003후182 판결참조 ). 앞서본증거들및갑4 내지 6호증의기재에의하면, 원고들 2인의공유인이사건특허발명에관하여, 그등록을취소하는특허청의이의결정이 내려지고그이의결정서가 원고들대리인에게송달되었는데, 그에대하여공유자중의 1인인원고씨엔씨엔터프라이즈주식회사만이 위이의결정의취소를구하는불복심판을청구하였을뿐원고주식회사국민은행은위송달일로부터 30일이내에불복심판을청구하지아니한사실, 원고들은위심판절차가계속중이던 뒤늦게원고주식회사국민은행을공동심판청구인으로추가하는심판청구보정서를제출한사실을인정할수있고달리반증이없는바, 위인정사실에의하면, 원고들 2인의공유인이사건특허발명의등록을취소하는위이의결정에대하여공유자중의 1인인원고씨엔씨엔터프라이즈주식회사만이적법한기간내에불복심판을청구하였을뿐원고주식회사국민은행은적법한기간내에불복심판을청구하지아니하였고, 심판청구기간이도과한이후원고주식회사국민은행을공동심판청구인으로 - 3 -

8 특허소송사례집 추가하는위보정은심판청구서의요지를변경하는것으로서구특허법제140조제2항에의하여허용할수없으므로, 결국위이의결정에대한심판청구는복수의공유자중 1인에의한심판청구로서구특허법제139 조제3항에위배되어부적법하다고할것이다 ( 원고들은, 심판청구인의당사자적격이충족되었는지여부의판단시점에관하여특허법에명시적인규정이없는이상제1심변론종결시를기준으로하고있는민사소송법제 68조를준용하여심판절차의심리종결시를기준으로하여야하므로, 위심판절차의심리종결전인 원고주식회사국민은행을심판청구인으로추가하는심판청구보정에의하여당사자적격의흠결이치유되었다고주장하나, 앞서본바와같이공유자중일부만이적법한기간내에심판청구를제기한경우그심판의계속중뒤늦게나머지공유자를심판청구인으로추가하는보정은앞서본바와같은특별한사정이없는한심판청구서의요지의변경으로서허용될수없다고할것이므로, 원고주식회사국민은행을심판청구인으로추가하는위 자심판청구보정은부적법한것으로서허용될수없다고할것이고, 따라서제1심변론을종결할때까지필수적공동소송인의추가를허용하고있는민사소송법제68조가특허심판절차에도그대로준용됨을내세워위 자심판청구보정이적법하다고하는원고들주장은이유없다 ). 원고들은또한, 특허를받을수있는권리와같이 1개의권리를받고자하는것에공유자전원의의사합치가요구되는거절결정불복심판이나공유특허권자를피청구인으로하는경우와는달리, 이사건과같이이미등록되어특허권으로발생한후이의신청에의하여취소결정이있고그에대하여공유특허권자가불복심판을청구하는경우에는, 공유자 1인이단독으로심결취소소송을제기할수있는경우와마찬가지로, 독자적인심판청구를허용하거나또는심판절차의심리종결전까지공유자를추가하는심판청구인의보정을허용하더라도필수적공동소송의취지에반한다거나피고의방어권행사를해하지아니하는반면이를허용하지아니할 - 4 -

9 제 2 장절차적흠결 경우다른공동권리자가협력할수없거나이해관계가달라의도적으로협력하지아니할경우심판청구인의노력에도불구하고권리가소멸되어재산권이침해되는부당한결과가되므로이를허용하여야한다고주장하나, 심결에대한불복절차인심결취소소송에관하여는공동심판청구에관한구특허법제139조제3항과같은명문의규정이없으므로심판절차를소송절차와동일하게볼수는없다고할것이고, 원고들주장과같이다른공동권리자의협력을얻지못할경우심판청구인의노력에도불구하고권리가소멸되게된다는사정은설사심리종결시까지심판청구인의추가보정을허용한다고하더라도그때까지다른공동권리자의협력을얻지못하게되면어차피위주장과마찬가지의결과가초래될것이므로위와같은사정을이유로반드시심리종결시까지심판청구인을추가하는보정을허용하여야하는것은아니며, 만일그와같은결과를피하기위하여복수의공유자중 1인만에의한심판청구를허용한다면이는공동심판청구에관한구특허법제139조제3항에정면으로위배되는것이되므로, 결국특허권으로등록된후이의신청에의하여취소결정이있고그에대하여불복심판을청구하는경우라고하여다른불복심판절차와달리취급할수는없다고할것이고, 따라서위주장도이유없다. 따라서이사건특허발명의등록을취소하는위이의결정에대한심판청구는공유자중 1인만에의하여제기된것으로서구특허법제139조제 3항에위배되어부적법하다고할것이고, 나머지공유자를심판청구인으로추가하는보정은심판청구서의요지변경에해당하여구특허법제140 조제2항본문에의하여허용될수없으므로, 결국이사건심판청구는그흠결을보정할수없는때에해당하여구특허법제142조에의하여각하되어야할것인바, 이사건심결은이와결론을같이하여정당하다

10 특허소송사례집 (2) 특허법조문 : 제 186 조 ( 심결등에대한소 ) 제 224 조의 2 ( 불복의제한 ) 제 186 조 ( 심결등에대한소 ) 1 심결에대한소및심판청구서나재심청구서의각하결정에대한소는특허법원의전속관 할로한다. < 개정 > 제224조의2 ( 불복의제한 ) 1 보정각하결정 특허여부결정 심결 심판청구서나재심청구서의각하결정에대하여는다른법률에의한불복을할수없으며, 이법의규정에의하여불복할수없도록규정되어있는처분에대하여는다른법률의규정에의한불복을할수없다. < 개정 , > 관련판례 쟁점특허법원에심결취소소송을제기함에예비적청구취지로 1. 특허청이특허출원 00호사건에대하여한거절결정과심결은모두무효이다. 2. 특허청이 00호사건에관하여한전치심사중간처분과심결은모두무효이다를주장함 판결요지 ( 특허법원 선고 2005 허 8210) 특허의등록거절결정에대하여는불복심판으로, 그심판에불복하는경 - 6 -

11 제 2 장절차적흠결 우특허법원의전속관할에속하는심결취소소송으로만각각다툴수있을뿐 ( 특허법제132조의 3, 제186조참조 ), 특허여부결정이나심결에대하여특허법이외의다른법률에의한불복은할수없으며 ( 특허법제224조의 2 참조 ), 거절결정불복심판청구에대한특허심판원의심결에대한소가제기된경우, 특허법원으로서는그심결의절차적, 실체적적법여부를심리, 판단하여부적법한경우에그심결을취소하는형성판결을할수있을뿐행정청인특허심판원을대신하여그거절결정을무효로하는판결이나특허심판원으로하여금거절결정을무효로할것을명하는이행판결을할수는없다 ( 대법원 선고 98후2689 판결참조 ). 또한, 심결의하자가행정법의법리상취소할수있는사유에해당하거나당연무효의사유에해당되는가의여부에불구하고특허법의규정에따르지아니한채일반행정소송의형태로그취소나무효를구할수는없는것이어서, 그와같은실질을가지는소송상의청구는부적법하다 ( 대법원 선고 95누 판결참조 ). 따라서거절결정, 전치심사중간처분및이사건심결의각무효확인을구하는이사건소중각예비적청구부분은모두부적법하다고할것이다

12 특허소송사례집 (3) 특허법조문 : 제 63 조 ( 거절이유통지 ) 제 170 조 ( 심사규정의특허거절결정에대한심판에의준용 ) 제 63 조 ( 거절이유통지 ) 심사관은제 62 조의규정에의하여특허거절결정을하고자할때에는그특허출원인에게 거절이유를통지하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주어야한다. 제 170 조 ( 심사규정의특허거절결정에대한심판에의준용 ) 2 제 1 항의규정에의하여준용되는제 63 조의규정은특허거절결정의이유와다른거절이유를 발견한경우에한하여이를적용한다. 관련판례 ( 가 ) 판례 1 : 인용발명출처를잘못기재한경우 쟁점심사관이의견제출통지시인용발명명칭을내용과다른것으로잘못기재하였고인용참증을첨부안한상태로통지함심판에서, 실제심사시비교한인용발명 ( 의견제출통지시잘못된인용발명명칭과다른실제비교내용을가진인용문헌 ) 을대비하여심결한경우. 판결요지 ( 특허법원 선고 2005 허 5518) 구특허법 ( 법률제 7871 호로개정되기전의것 ) 제 62 조는 심 사관은특허출원이소정의거절사유에해당하는때에는거절결정하여야 - 8 -

13 제 2 장절차적흠결 한다 고, 특허법제63조는 심사관은제62조의규정에의하여거절결정을하고자할때에는그특허출원인에게거절이유를통지하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주어야한다 고각규정하고있으며, 같은법제170조제2항은 거절결정에대한심판에서그거절결정의이유와다른거절이유를발견한경우에제63조의규정을준용한다 고규정하고있고, 이들규정은이른바강행규정이므로, 거절결정에대한심판청구를기각하는심결이유는적어도그주지에있어서거절결정의거절이유와부합하여야하고, 거절결정에대한심판에서그거절결정의거절이유와다른거절이유를발견한경우에는거절이유의통지를하여특허출원인에게새로운거절이유에대한의견서를제출할수있는기회를주어야한다 ( 선고 2001후2757 판결참조 ). 이사건으로돌아와보건대, 특허심판원은이사건심결에서이사건출원발명의진보성을부정하는공지기술로비교대상발명 1을적시하면서그논문의제목은비교대상발명 2로잘못표시하였고달리비교대상발명 1 의올바른출처를표시하지는않은사실, 따라서특허심판원은이사건심판절차에서출원인인원고에게비교대상발명 1에대하여는의견제출의기회를부여하지아니한사실을인정할수있고반증이없다. 위인정사실에의하면, 특허심판원은이사건거절결정에대한심판절차에서그거절결정의거절이유 ( 비교대상발명 2) 와다른거절이유 ( 비교대상발명 1) 를발견하고도특허출원인인원고에게새로운거절이유에대한의견서를제출할수있는기회를부여하지아니함으로써특허법제170조제2항, 제63조를위반하였으므로, 이사건심결은이사건출원발명의진보성에관하여나아가판단할필요없이위법하다고할것이다

14 특허소송사례집 ( 나 ) 판례 2 : 기재불비지적사항을다르게본경우 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제8항컴퓨터가이미지를표면상에영사하고 ; 상기마우스이미지에관한사용자의움직임을탐지하게하는명령어를저장하는매체를포함하는것을특징으로하는아티클. o 심사관의거절이유본원발명의청구범위제1항및제8항은필수구성요소를모두기재하였다고볼수없고, 필수구성요소상호간의연결관계가불명료하여특허법제42조제4항을위배하고있음. o 심결요지이건발명의제8항은 컴퓨터가이미지를표면상에영사하고 에서이미지의객체가무엇이며, 어떤구체적기술수단을통해서표면상에영사되는지와 상기마우스이미지에관한사용자의움직임을탐지하게하는명령어를저장하는매체 에서는 상기마우스이미지 가무엇을지칭하는지불분명하고, 또한마우스이미지에관한사용자의움직임을어떤기술수단을통하여탐지됨에따라포인터의위치이동이나데이터입력을수행할수있는지에대하여구체적인기술구성이특정되어있지않고작용 효과만으로기재한것이다. 결론적으로이건발명의제8항은구성이아닌작용 효과에관한사항만으로그구성의특징부를기재함으로써발명을이루는구성이불명확하게기재된것이어서특허법제42조제4항에위배된것이라할것이다

15 제 2 장절차적흠결 쟁점 심사관의거절이유와심판에서의거절이유가다른지여부 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허6177) 특허법제62조는 심사관은특허출원이소정의거절사유에해당하는때에는거절결정하여야한다 고, 같은법제63조는 심사관은제62조의규정에의하여거절결정을하고자할때에는그특허출원인에게거절이유를통지하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주어야한다 고각규정하고있으며, 같은법제170조는제1항에서제63조를특허거절결정에대한심판에관하여준용한다고규정한다음, 제2항에서 제1항의규정에의하여준용되는제63조의규정은특허거절결정의이유와다른거절이유를발견한경우에한하여이를적용한다 고규정하고있는바, 이들규정은강행규정이므로, 거절결정에대한심판청구를기각하는심결이유는적어도그주지에있어서거절결정의거절이유와부합하여야하고, 거절결정에대한심판에서그거절결정의거절이유와다른거절이유를발견한경우에는거절이유의통지를하여특허출원인에게새로운거절이유에대한의견서를제출할수있는기회를주어야한다 ( 선고 2001후2757 판결참조 ). 위와같이출원인에게의견서제출의기회를주는취지는, 특허의대상인발명은자연법칙을이용한신규성있는고도의기술적사상의창작을말하는것이므로특허받을수있는발명에해당하는지여부의판단에는고도의전문지식을요하고심사관이라하여그와같은지식을두루갖출수는없으므로이로인한과오를예방하고, 또출원인에게설명하여선원주의제도에서야기되기쉬운과오를보정할기회도주지않고곧바로거절사정함은출원인에게지나치게가혹하다는데있는것이므로 ( 대법원 선고 98후515 판결참조 ), 거절이유를통지함에있어서는거절의대상으로되는청구항과적용법조를구체적으로특정하여야할뿐아니라거절

16 특허소송사례집 이유의내용도출원인이그의미를명확히이해할수있도록객관적으로상세히기재하여야할것이다. 이사건에서원고에게의견서제출의기회가부여된거절이유는이사건출원발명의청구범위가필수구성요소를모두기재하였다고볼수없고필수구성요소상호간의연결관계가불명료하다는것이며, 이사건심결의이유의요지는청구범위의구성이나그대상혹은의미가불명확하게기재되었다는것이다. 그런데필수구성요소를모두기재하지않았다는것은구성요소의전부또는일부가누락되었다는것을의미할뿐청구범위의구성이나그대상혹은의미가불명확하게기재되었다는것과같은의미를갖는다고할수없고, 필수구성요소상호간의연결관계가불명료하다는것은필수구성요소자체는일응명료하게기재되었다는것을전제로한다고볼수있으므로청구범위의구성이나그대상혹은의미가불명확하게기재되었다는것과동일한내용을갖는다고할수없다 ( 특허청심사관은거절결정시이사건출원발명의청구범위에기재된구성요소가단순히추상적으로기재되어있다는것등을이유로거절이유가해소되지않다고한점에비추어보면, 필수구성요소를모두기재하지않았다는것을구성요소가불명확하게기재되었다는의미로이해한것으로보이나, 의견제출통지서의거절이유의내용은출원인이그의미를명확히이해할수있는정도인지를객관적으로파악하여야할것이므로특허청심사관의주관적해석은고려의대상이된다고할수없다 ). 따라서청구항제8항의구성이나그대상혹은의미가불명확하게기재되었다는것은거절결정의거절이유와다른새로운거절이유에해당하므로, 특허심판원으로서는그에관하여원고에게거절이유의통지를하여새로운거절이유에대한의견서를제출할수있는기회를주었어야함에도불구하고이를이행함이없이이사건심결을하였으니, 이사건심결은나머지점에관하여나아가살필필요없이특허법제170조제2항, 제1항, 제63조에위반된다고할것이다

17 제 3 장기재불비 제 3 장기재불비 (1) 특허법조문 : 제 42 조 ( 특허출원 ) 4 특허청구범위에는보호를받고자하는사항을기재한항 ( 이하 " 청구항 " 이라한다 ) 이 1 또는 2이상있어야하며, 그청구항은다음각호에해당하여야한다. 1. 발명의상세한설명에의하여뒷받침될것 2. 발명이명확하고간결하게기재될것 3. 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재될것 관련판례 ( 가 ) 판례 1 : 청구항이명확하게기재되었는지여부 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제7항가요진동의발생에의하여확성하는패널형스피커로서, 길이가 a, 폭이 b이고, 주변에부세스트립이형성된직사각형의복합물적층판 ; 상기복합물적층판상에설치되며, 상기복합물적층판을격진하여가요진동을발생시키는적어도 1개의격진기 ; 및상기복합물적층판상의표면에상기격진기의설치위치를포함하는영역으로구획되며, 상기격진기에의하여상기복합물적층판을격발하여타부위에비해높은음압감도를발생시키는고효능확성영역을포함하여서된것을특징으로하는패널형스피커

18 특허소송사례집 o 심사관의거절이유이사건출원발명청구항제7항이 비교적높은, 고효능 에대한기재가불명료하며, 패널형스피커, 직사각형복합물적층판, 격진기, 확성영역등의구성요소및구성요소들간의상호관계에대한기재가불명료하고, 고효능확성영역 은카테고리가불명료하여발명이명확하고간결하게기재되어있지않아특허법제42조제4항제2호의규정에의하여특허받을수없다. o 심결요지 복합물적층판 은복합물의구체적인사항및적층방법에관한구체적사항이나타나있지아니하고, 고효능확성영역 에대한범주를알수없으며, 격진기 라는용어는국내의이기술분야에서통상의지식을가진사람이사용하고있는보통의용어라고할수없어서발명이명확하게기재되어있다고할수없다. 쟁점 이사건제 7 항발명의 부세스트립이형성된직사각형의복합물적층판, 고효능확성영역, 격진기 부분의기재가각각불명확한지여부 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허10862) 가. 복합물적층판부분이불명확한기재인지여부복합물적층판은명세서의상세한설명에확성용복합물적층판으로표현되고, 섬유로보강한고분자복합재료에의하여제조되며, 적층방식에있어서고려되는파라미터는적층수와각층의섬유각도이고 ( 최적의적층방식이예시되어있다 ), 적층의층수는확성판의크기에의하여결정되고, 대면적확성판의최적제작방법은복합물의샌드위치평판을이용하여확성판을설계하고, 복합물적층판을패널로하며, 끼움층에발

19 제 3 장기재불비 포재또는비하이브구조가사용되는것으로기재되어있다. 한편, 복합물적층판에부가형성되는부세스트립에관하여명세서의상세한설명에복수개의부세스트립이복합물적층판의주변에형성되어복합물적층판의진동모드와음압감도주파수스펙트럼의분포를조정하고, 노이즈의발생을감소시키는기능을하며, 평판과일체로성형되거나점착제에의하여평판의엣지에부착할수있다고기재되어있다. 그러므로명세서의이러한기재부분을고려하면, 이사건제7항발명의 부세스트립이형성된직사각형의복합물적층판 부분의기재는이기술분야에서통상의지식을가진사람이실시곤란할정도로불명확하다고할수없다. 이에대하여피고는수많은고분자와섬유중에서구체적으로어떤것을쓸것인지와섬유및고분자를결합시키는방법을알수없고, 부세스트립의재료와가공방법을알수없으며, 발포재, 비하이브식심재등구성요소의구체적인재료, 형상그리고이들의연결방법을알수없으므로명확하고간결하게기재된것이아니라고주장한다. 그러나피고가주장하는위구성요소들의재료, 형상과그연결방법등은이발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이이사건출원발명의명세서기재와이발명이속하는기술분야에서공지된기술에의하여충분히이해하고실시할수있는것으로보이므로피고의위주장은이유없다. 나. 고효능확성영역부분이불명확한기재인지여부고효능확성영역에관하여는명세서의상세한설명에확성판의표면은고효능및저효능의양확성영역으로구획되고, 이들양영역의확성판에서의위치는음압감도주파수스펙트럼의분석에의하여결정되며, 내차법에의하여고효능확성영역의크기및위치를결정하고, 길이와폭이각각 a와 b인직사각형태의판에서고효능확성영역은직사각형영역임과동시에판의중간 ( 중앙지구 ) 에위치하며, 그길이와폭은각각

20 특허소송사례집 a/4와 b/4인것으로기재되어있다. 그러므로명세서의이러한기재부분을고려하면, 이사건제7항발명의고효능확성영역부분의기재역시이기술분야에서통상의지식을가진사람이실시곤란할정도로불명확하다고할수없다. 이에대하여피고는구체적인주파수스펙트럼분석과내차법에대한설명이없어고효능확성영역을구체적으로어떻게결정하는지알수없고, 설사고효능확성영역을정하였다고할지라도선을긋는지, 다른물질로표시를하는지등구체적인구획방법을알수없으므로명확하고간결하게기재된것이아니라고주장한다. 그러나구체적인주파수스펙트럼분석방법과내차법, 구체적인구획방법은이발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이이사건출원발명의명세서기재와이발명이속하는기술분야에서공지된기술에의하여충분히이해하고실시할수있는것으로보이므로피고의위주장역시이유없다. 다. 격진기부분이불명확한기재인지여부격진기는명세서의상세한설명에확성판을구동하여음압을발생시키고, 점착방식에의하여확성판의표면에부착된전자코일식및압전식의두종류로나누어지며, 2개의전선에의하여전류증폭기에접속되고, 전류증폭기의증폭배수를제어함으로써격진기의슬르스트의크기를조정할수있어서스피커에있어서발생한음압의고저를제어할수있는장치로기재되어있다. 그리고 슬르스트 라는용어는 thrust 를한글로표기한것으로추력이라는의미로사용되고, 이기술분야에서통상의지식을가진사람이라면충분히이해할수있는용어라할수있다. 그러므로명세서의이러한기재부분을고려하면, 이사건제7항발명의격진기부분의기재또한이기술분야에서통상의지식을가진사람이실시곤란할정도로불명확하다고할수없다

21 제 3 장기재불비 ( 나 ) 판례 2 : 심판원직권심리 ( 청구항기재불비 ) 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제1항 ( 이하 " 이사건제1항발명 " 이라함 ) 표면과저면을갖는와이어본드패드와, 표면과저면을갖는다이본드패드로서그다이본드패드와상기와이어본드패드사이에간격을갖도록상기와이어본드패드에대하여실질적으로평행하고또한상기와이어본드패드로부터종방향으로배치된다이본드패드와, 상기다이본드패드의표면에탑재된반도체소자와, 상기반도체소자의제1전극과상기와이어본드패드의표면을전기적으로접속하도록형성된와이어와, 상기와이어본드패드와상기다이본드패드의저면만이노출하도록상기와이어본드패드, 상기다이본드패드, 상기반도체소자및상기와이어를봉지하고, 상기다이본드패드와상기와이어본드패드사이의공간을메우는밀봉수지를구비하고, 상기와이어본드패드와상기다이본드패드가상기종방향에직교하는횡방향의폭치수를갖고, 상기횡방향의폭치수가반도체장치의횡방향의폭치수에동일한것을특징으로반도체장치 o 심사관은비교대상발명에비해진보성이없다는이유로거절 o 심판에서, 직권심리하여청구항제 1 항을기재불비사유로새로운의 견제출통지를하고심판청구를기각함 - 심결요지이사건제1항발명의특허청구범위중 와이어본드패드로부터종방향으로배치된 이라는기재중에서 종방향 이문언상어느방향을뜻하는지명확하지않다

22 특허소송사례집 나아가청구항전체의유기적인결합관계를참작하여보더라도다음과같이위 종방향 의의미가명확하지않다. 와이어본드패드는장방형 ( 직사각형 ) 으로통상한쪽방향의길이가더길고, 원고가제출한 자의견서 ( 을제6호증 ) 에도 종방향 { 도 2(b) 의평면도의가로방향 }, 횡방향의폭치수 { 도 2(a) 의단면도의가로길이 } 로기재되어있으므로, 종방향 이란와이어본드패드의길이방향을의미하는것으로해석된다. 그렇게해석하면이사건제1항발명의특허청구범위중 그다이본드패드와상기와이어본드패드사이에간격을갖도록, 상기와이어본드패드에대하여실질적으로평행하고, 또한상기와이어본드패드로부터종방향으로배치된다이본드패드 라는기재로부터다이어본드패드는와이어본드패드의길이방향에배치되어야하는데, 이는다이본드패드가와이어본드패드에대하여평행하게배치된다는점즉, 와이어본드패드의길이방향과직교하는측면방향이나그언저리에다이본드패드가배치되어야하는사항과모순된다. 쟁점 이사건제 1 항발명의 와이어본드패드로부터종방향으로배치된다 이본드패드 가명확한지여부 ( 법 42 조제 4 항제 2 호 ) 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허10480) 특허법제42조제3항에의하면, 특허출원서의발명의상세한설명에는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적, 구성, 작용및효과를기재하여야한다라고되어있고, 제42조제4항제2호에의하면특허청구의범위에는명세서에기재된사항중보호를받고자하는사항을 1 또는 2 이상의청구항이있어야하고그청구항은명확하고간결하게기재하여야한다라고되어있는바, 이와같은규정의취지는특허출원된발명의내용을제3자에게공표

23 제 3 장기재불비 하여그기술적범위를명확하게하기위한것이므로특허출원당시의기술수준을기준으로하여그발명과관련된기술분야에서평균적기술능력을가진자라면누구든지출원된발명의내용을명확하게이해하고이를재현할수있는정도의기재가있으면충분하다고할것이고, 특허발명의범위는특허청구의범위에기재된것뿐아니라발명의상세한설명과도면의간단한설명의기재전체를일체로하여그발명의성질과목적을밝히고이를참작하여그발명의범위를실질적으로판단하여야할것이므로특허출원된발명의내용이당해기술분야에서통상의지식을가진자에의하여용이하게이해되고재현될수있다면부분적으로불명확한부분이있다고하더라도적법한청구범위의기재라고보아야할것이다 ( 대법원 선고 2001후3057 판결참조 ). 피고는이사건제1항발명의특허청구범위중와이어본드패드와다이본드패드의배치관계를한정한부분인 다이본드패드와상기와이어본드패드사이에간격을갖도록, 상기와이어본드패드에대하여실질적으로평행하고, 또한상기와이어본드패드로부터종방향으로배치된다이본드패드 의기재부분에서 종방향 이어느방향을의미하는지가명확하지아니하여특허청구범위가명확하게기재되지아니하였다고주장한다. 먼저이사건제1항발명의특허청구범위의문언자체만으로살펴보면, 종 ( 縱 ) 방향 은통상적으로인식되는사전적의미로는평면에서기준으로부터세로방향, 행렬 ( 行列 ) 에서는열을지칭한다 { 미국특허공보에도이사건제1항발명의특허청구범위에대응하는청구항에 경도 ( 經度 ) 의, 낱줄의, 세로의 뜻을가지는단어인 longitudinal 을사용하여 longitudinal direction 이라고표현되어있고 ( 갑제4호증 ), 이사건출원발명의명세서중발명의상세한설명에는비록따로명시적인정의를하고있지는않지만특히 제 1반도체장치및제2반도체장치는그들사이에간격을두고, 종방향으로바꾸어, 종렬배치되며 ( 식별번호 <52>), 다이본드패드에대해종렬배치된다른다이본드패드 ( 식별번호 <72>) 라는기재에서알수있듯이종과열을

24 특허소송사례집 동일한의미로사용하고있다 }. 따라서이사건제1항발명은그특허청구범위의문언만으로도와이어본드패드와다이본드패드의배치관계에관하여, 평면에서위쪽에와이어본드패드가있고, 이와이어본드패드와다이본드패드가일정한간격을두고실질적으로 { 명세서중발명의상세한설명에는 대략, 거의 라고기재되어있다 ( 식별번호 <35>, <48>). 미국특허공보에도이사건제1항발명의특허청구범위에대응하는청구항에 대체로, 사실상 등의뜻을지닌 substantially 로표현되어있다 ( 갑제4호증 )} 평행하게배치하되, 다이본드패드는와이어본드패드로부터종방향, 즉평면에서아래쪽으로배치되는것임을명확하게알수있다. 이에대하여피고는, 이사건심결의위 1. 나. (4) ( 나 ) 기재와같이원고가제출한의견서중 종방향 { 도 2(b) 의평면도의가로방향 }, 횡방향의폭치수 { 도 2(a) 의단면도의가로길이 } 라는기재부분을근거로하여 종방향 을와이어본드패드의길이방향을의미하는것으로해석하여야한다고주장하나, 원고가제출한의견서는출원과정에서출원인의의도를알수있는자료로서특허청구범위를해석하는참고자료가운데하나일뿐이므로특허청구범위를해석함에서있어서이를유일하고우월한판단자료로삼을수는없고출원명세서의특허청구범위와발명의상세한설명및도면의간단한설명등다른기재를종합적으로고려하여야할것일뿐만아니라, 피고가근거로내세우고있는원고제출의의견서중 와이어본드패드 (2) 는도 2에도시된바와같이, 와이어본드패드 (1) 와소정의간격을두고실질적으로평행하게형성되고, 와이본드패드 (1) 로부터종방향 { 도 2(b) 의평면도의가로방향 } 으로배치 되어있고, 와이어본드패드 (1) 와다이본드패드 (2) 는종방향에직교하는횡방향의폭치수 { 도 2(a) 의단면도의가로길이 } 를갖도록하는기재 ( 을제6호증 ) 에서, 첫머리의 와이어본드패드 (2) 는 다이본드패드 (2) 의오기임이문맥상분명할정도로위의견서는부정확하여이를그대로사용하기어렵고, 도 2(b) 의평면도의가로방향 은앞서살펴본 종방향 의문언적의미에비추어볼때원고가스스로인정하고

25 제 3 장기재불비 있는바와같이 도 2(b) 의평면도의세로방향 의오기임이명백하므로, 피고의위주장은이유없다 { 더구나피고의주장대로와이어본드패드와다이본드패드를배치하면, 대략평행하게설치한리드를갖는리드프레임에복수의반도체소자를탑재하고, 전체를수지밀봉한후에, 각반도체장치로절단함으로써, 반도체소자의사양에관계없이동일한리드프레임을사용하여반도체장치를제작 ( 명세서식별번호 <35>) 하는제조공정을따를수없게되어서이사건제1항발명을실시할수없게되는결과가된다 }. 나아가청구범위의문언이외에명세서중발명의상세한설명과도면의간단한설명의기재를참작하여피고가주장하는위기재부분의명확성을살펴본다. 종방향이라는용어의의미에관하여이사건출원발명의명세서에는 제1반도체장치및제2반도체장치는그들사이에간격을두고, 종방향으로바꾸어종렬배치되며 ( 식별번호 <52>), 다이본드패드에대해종렬배치된다른다이본드패드 ( 식별번호 <72>) 라고기재함으로써종과열을동일하게사용하고있다는점은위에서본바와같고, 그밖에도갑제3호증, 을제4호증의각기재에의하면, 이사건출원발명의명세서중발명의상세한설명에는 다이본드패드의종방향의폭은이다이본드패드에탑재된반도체소자의종방향의폭과동일하거나또는보다좁은것이바람직하다 ( 식별번호 <70>). 반도체장치의소형화에따라, 다이본드패드와와이어본드패드와의거리가작아진경우에도, 이러한구조를사용함으로써, 양자의거리를크게유지하여, 땜납브리지의발생을방지할수있기때문이다 ( 식별번호 <71>) 라고기재되어있고, 그실시예 8에는도 13을참조하면서 리드 (1) 의간격 (20) 이좁은경우에는반도체장치를마더보드 (17) 상에접속할때에도 14(a) 에나타낸것과같은브리지 (21) 가발생하여접속불량을일으키는경우가있다 ( 식별번호 <147>). 따라서본실시예에관한반도체장치에서는반도체소자 (3) 를고정한리드 (1)( 다이본드패드 ) 의폭치수 ( 도 14의횡방향 ) 를반도체소자 (3) 의폭치수와동일하거나또는보다좁게함

26 특허소송사례집 으로써리드 (1) 의간격 (20) 을넓게잡을수있어접속불량을예방할수있다 ( 도 13)( 식별번호 <148>) 고기재되어있으며, 이사건제1항발명의실시예인도 1에관하여는 도 1의실시예에관한반도체장치에서는, 다이본드패드및와이어본드패드가, 반도체장치의리드에대해수직인방향의양측면의사이에걸치도록설치 ( 식별번호 <104>) 된다고기재되어있고, 이사건제1항발명의반도체장치에대한제조공정을나타낸도 2에관하여는 도 2에도시된것과같은, 복수의리드가간격을두고평행하게배치되어, 소위발 ( 가늘고긴대를줄로엮거나줄따위를여러개나란히늘어뜨려만든물건 ) 형태로연속된리드프레임 (6) 을준비한다 ( 식별번호 <79>). 도 2(b) 의다이본드공정에나타낸것과같이, 복수의반도체소자 (3) 를에폭시수지등의다이본드재 (2) 로리드프레임 (6) 상에접착하여고정한다 ( 식별번호 <80>). 도 2(c) 의와이어본드공정에나타낸것과같이, 금선등의와이어 (4) 를사용하여, 개별반도체소자 (3) 의전극 ( 미도시 ) 과, 반도체소자 (3) 를고정된리드프레임에인접한리드프레임 (6) 을접속하여배선한다 ( 식별번호 <81>) 고기재되어있는사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 다이본드패드의종방향은반도체소자 (3) 를고정한리드 (1)( 다이본드패드 ) 의폭치수또는도 14의횡방향과같은의미이고 { 피고는, 동일한방향에대하여명세서의식별번호 <70>, <71> 에서는다이본드패드의종방향이라고기재하고 <148> 에서는다이본드패드의횡방향이라고모순되게기재함으로써종방향의의미를명확하게알수없다고주장한다. 그러나도 14는도 2(b) 의리드프레임을종방향즉, 세로방향으로절단하였다고가정하여그린단면도를시계반대방향으로 90 회전한도면이므로, 도 14의횡방향은도 2(b) 의종방향과일치한다. 따라서도 14와도 2(b) 가방향을표시할때동일한기준을가지는것을전제로하는피고의위주장은이유없다 }, 이사건제1항발명의실시예인도 1의리드에대한수직인방향은리드의횡방향을가리키는것이어서, 이사건제1항발명의

27 제 3 장기재불비 반도체장치를제조하는공정에관한도 2(b) 인 와같이와이어본 드패드와다이본드패드가간격을두고아래쪽으로, 즉종방향으로평행하게배치되어있음을넉넉하게알수있다 { 피고는이사건제1항발명의반도체장치에관한실시예인도 1, 4 내지 8이아니라반도체장치의제조공정에관한실시예인도 2(b) 를중심으로하여이사건제1항발명의청구범위의기재불비를살펴보는것이타당하지않다고주장하나, 특허발명의범위는특허청구의범위에기재된것뿐아니라발명의상세한설명과도면의간단한설명의기재전체를일체로하여그발명의성질과목적을밝히고이를참작하여그발명의범위를실질적으로판단하여야할것이므로피고의위주장은이유없다 }. 그러므로이사건제1항발명이속한기술분야에서통상의지식을가진자라면그청구범위에기재된 종방향 의의미를명확하게이해하고와이어본드패드와다이본드패드를배치하는것을용이하게재현할수있다

28 특허소송사례집 ( 다 ) 판례 3 : 청구항이상세한설명에의하여뒷받침되는지여부 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제1항 ( 이하 " 이사건제1항발명 " 이라함 ) 원하는조성을갖도록재료분말을혼합하여가열용융시키는가열공정과, 능면체 ( 菱麵體 ) 구조 ( 육방정구조 ) 를갖는열전반도체재료의고용체잉곳을형성하는응고공정과, 상기고용체잉곳을분쇄하여고용체분말을형성하는분쇄공정과, 상기고용체분말의입경을균일화하는정립공정과, 입경이균일해진상기고용체분말을가압소결시키는소결공정과, 이분말소결체를열간으로소성변형시켜전연함으로써분말소결조직의결정립혹은결정립을구성하는아결정립 (subgrain) 을성능지수가높아지는결정방향으로배향하여상기분말소결체중의선택한부분의밀도비가최종적으로 97% 이상이되도록열간스웨이징단조하는열간스웨이징단조공정을포함하는것을특징으로하는열전반도체재료의제조방법. o 심사관은특허청구범위제1항이발명의상세한설명에의하여뒷받침되지않거나청구범위의기재가불명확하여기재불비에해당한다는이유로거절결정 - 심사전치에서이사건출원발명이비교대상발명들에의하여용이하게발명할수있다는취지의의견제출통지서를발송한다음위의견제출통지서 ( 기재불비가아닌진보성 ) 에기재된바와같은이유로원거절결정을유지 o 심판에서, 이사건제 1 항발명등이기재불비에해당할뿐만아니라, 특허청구범위제 24 항발명이비교대상발명들에비해진보성이없는 것이어서특허청의거절결정은정당하다

29 제 3 장기재불비 쟁점 o 이사건제1항발명이상세한설명에의하여뒷받침되는지여부 o 거절결정이유는기재불비였지만, 심사전치절차에서는진보성이결여되었다는이유만으로원결정이유지되었으므로, 기재불비에관련된거절이유는해소되었다고볼수있는지여부 판결요지 ( 특허법원 선고 2004허2468) 1) 자보정된이사건제1항발명의청구범위중 분말소결체중의선택한부분의밀도비가최종적으로 97% 이상이되도록하는열간스웨이징단조공정 의의미는, 그청구범위기재의문언자체에의하여, 전체의분말소결체중에서선택한부분의밀도비가최종적으로 97% 이상이되도록열간스웨이징단조한다는것으로, 즉열간스웨이징단조전에 선택 이이루어지고, 그러한 선택 은 단조공정전의분말소결체 중에서이루어지는것이며, 이와같이선택한부분의밀도비가 최종적으로 97% 이상이되도록 열간스웨이징단조공정을수행한다는것으로, 그청구범위의의미가명확하다. 그러나이사건출원발명의상세한설명에는 분말소결체중의선택한부분 과관련하여무엇중에서선택하는것이고, 언제선택하는것인지에대하여아무런설명이없을뿐만아니라 열간스웨이징단조공정 과관련하여그와같이선택한부분의밀도비를어떻게 최종적으로 97% 이상이되도록 하는지에대한아무런설명이없으므로, 이사건제1항발명은상세한설명에의하여뒷받침되지아니하여, 특허법제42조제4항제1호에위배된다. 2) 이에대하여원고들은, 특허청의거절결정이유는기재불비였지만, 원고들의 자보정에의해개시된심사전치절차에서는이사건출원발명이진보성이결여되었다는이유만으로원결정이유지되었으므로, 기

30 특허소송사례집 재불비에관련된거절이유는해소되었다고보는것이타당하다는취지로주장하나, 심사전치결과에따른심사결과보고는그내용이그후에진행되는심판절차의심리에참고가되는것에불과하며새로운결정으로볼수없는것이어서 ( 대법원 선고 2003후2782 판결참조 ), 위심사결과보고에서원결정을유지하는이유로진보성문제만언급할뿐기재불비에대한언급이없었다고할지라도, 그로인해기재불비의거절이유가해소된것이라고볼수는없는것이므로원고들의위주장은이유없다. 원고들은다시, 이사건심결이 자보정을적법한보정으로인정하였다고함은심판의대상물이보정전의명세서에서위와같이보정된명세서로변경되었다는것을의미하므로, 이와같이변경된판단대상을근거로심리를하여기재불비로인한거절결정을유지하기위해서는, 적어도거절결정에서의기재불비사항이치유되지않았다고하는내용을통지하면서이에대한석명을요구하거나, 변경된판단대상에서새로운기재불비사유가있다면새로운거절이유를출원인에게통지하여의견제출기회를부여하였어야함에도, 이사건심결은그기회를부여하지않은채심리한잘못이있다는취지로주장하나, 이사건출원발명에대한 자보정은거절결정에서언급한이사건제1항발명등의기재불비를해소하기위한보정이었지만여전히그기재불비를해소하지못하는것이어서이를새로운거절이유라고할수는없는것이고, 특허심판원이그와같이거절결정에서의기재불비사항이치유되지않았음을통지하거나석명을요구할의무가있다고할아무런근거가없으므로원고의위주장역시이유없다

31 제 3 장기재불비 ( 라 ) 판례 4 : 청구항이상세한설명에의하여뒷받침되는지여부 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제1항 ( 이하 " 이사건제1항발명 " 이라함 ) 체임버의내부를세척하는단계, 체임버의내벽에실리콘막을형성하는단계를포함하는체임버세척방법 o 심사관은청구항제1항에기재된발명은상세한설명에의하여뒷받침되지아니한다는이유로거절결정 ( 특허법제42조제4항제1호 ) o 심결요지 (1) 이사건청구범위제1항은체임버의내부를세척하는단계 ( 이하구성1이라한다 ) 및체임버의내벽에실리콘막을형성하는단계 ( 이하구성2라한다 ) 를포함하는체임버세척방법이고, 한편발명의상세한설명에서체임버세척방법은그실시예로서불화질소 (NF3) 및아르곤 (Ar) 가스를 160w(RF power) 에서일정시간동안체임버를세척하는단계 ( 이하 1단계이라한다 ), SiH 4, N 2 및 NH 3 가스를 800w(RF power) 로 30초동안위체임버내부를순화시키는단계 ( 이하 2단계라한다 ), SiH 4 및 H 2 가스를 500w(RF power) 로 120초동안위체임버내부를순화시키는단계 ( 이하 3단계이라한다 ) 를포함하며, 실시예의 3단계는체임버내부에서비정질실리콘과 F 이온이반응하여배기되거나체임버내부벽에형성되는실리콘막에포획되도록한다고기재되어있다. 청구범위제1항과실시예를비교하면구성1, 2는실시예의 1, 3단계에각각대응하는것으로구성1, 2가발명의상세한설명에기재되어있기는하지만, 이는체임버세척방법의실시예에서 1단계내지 3단계중일부일뿐체임버세척방법이구성1, 2만으로구성되어구성간의상호관계에의해동작하는것에대해기재되어있지는아니하므로발명의상세한설명에는청구범위제1항에대응한발명이기재되어있다고볼수없다

32 특허소송사례집 (2) 또한발명의상세한설명에서실시예의 1, 2단계는종래의체임버세척방법이며, 본원발명은실시예의 1, 2단계에 3단계를추가한것임을명확하게기재하고있고, 가사상세한설명에기재된실시예의 2단계가없이실시예의 1, 3단계만으로발명을실시하여 F 이온을제거할수있다하더라도발명의상세한설명에는실시예의 1, 2, 3단계를모두포함하는경우에대한구체적인공정조건을기재하고있을뿐, 구성1, 2에대응하여발명을실시하는경우에대한구체적인공정조건이기재되어있지아니하다. 구성1, 2에따른체임버세척방법에대한최적의공정조건을구하는것은당업자에게추가적인노력이필요한것으로판단되므로청구범위제1항에기재된발명이발명의상세한설명에기재된바에의해암시되어있다고볼수도없다. 쟁점 이사건제 1 항발명이발명의상세한설명에의하여뒷받침되는지여부 ( 특허법 42 조제 4 항제 1 호 ) 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허6498) 특허법제42조제4항제1호는특허청구범위가발명의상세한설명에의하여뒷받침될것을규정하고있는바, 이는발명의상세한설명에기재되지않은사항이나상세한설명에기재된발명의범위보다넓은범위의발명을특허청구범위에기재하는것을허용한다면공개되지않은발명에대하여특허를부여하는것이되어발명의공개를조건으로특허를허여한다고하는특허제도본래의취지에반하므로이를방지하기위한것이다. 따라서발명의상세한설명에기재되지않은사항이나상세한설명에기재된발명의범위보다넓은범위의발명을기재한특허청구범위는특별한사정이없는한발명의상세한설명에의하여뒷받침되지않는경우에해당하여특허법제42조제4항제1호에위반된다고할것이다

33 제 3 장기재불비 이사건출원발명의청구범위제1항은 체임버의내부를세척하는단계와체임버의내벽에실리콘막을형성하는단계를포함하는체임버세척방법 이라고기재되어있고, 이에비하여발명의상세한설명에는, 종래의체임버세척방법즉 1단계와 2단계에의한체임버세척방법에따르면자기건조공정에서사용하는 NF 3 가스로인하여체임버내에 F 이온이잔류하게되고 SiN X 의순화공정으로는 F 이온을완전히제거하지못하여후속공정에서제조되는박막트랜지스터소자내부에 F 이온이잔류함으로써박막트랜지스터의열화현상을유발하는문제가있었으나, 이사건발명은순화공정을통하여체임버내부에 F 이온을완전히제거함으로써위문제점을해결할목적으로 SiH 4 및 H 2 가스를 500w(RF power) 로 120초동안체임버내부를순화시키는공정즉 3단계를추가함으로써체임버내부에서비정질실리콘과 F 이온이반응하여배기되거나체임버내부벽에형성된박막에포획되도록하여 F 이온을제거하는세척방법이라는내용이기재되어있다. 따라서발명의상세한설명에서는 1단계, 2단계및 3단계를모두거치는체임버세척방법과 1단계와 3단계만을거치는체임버세척방법에관하여기재되어있는데비하여, 청구범위제1항의구성 1, 2는그러한체임버세척방법이외에다른체임버세척방법 ( 예를들어사용물질이나공정조건을달리한체임버세척방법혹은 F 이온이발생하지않는체임버세척방법등 ) 을포함하고있다고할수있고, 한편발명의상세한설명에는그기재된발명이실시예에불과하여구체적인공정조건등이일정범위안에서변형될수있다거나다른방식도적용할수있다는등의아무런언급이나시사도없는데다가, 그러한공정조건의변형이나다른방식의적용이당해기술분야에서통상의지식을가진자에게자명한것이라고볼수도없다. 그러므로이사건출원발명의청구범위제1항은발명의상세한설명에기재된발명의범위보다넓은범위의발명을기재한것이어서발명의상세한설명에의하여뒷받침되지않으므로특허법제42조제4항제1호에위반된다고할것이다

34 특허소송사례집 제 4 장보정및정정 (1) 특허법조문 : 제 47 조 ( 특허출원의보정 ), 제 136 조 ( 정정심판 ) 제 47 조 ( 특허출원의보정 ) 2 제 1 항의규정에의한명세서또는도면의보정은특허출원서에최초로첨부된명세서 또는도면에기재된사항의범위안에서이를할수있다. 제136조 ( 정정심판 ) 1 특허권자는다음각호의 1에해당하는경우에는특허발명의명세서또는도면에대하여정정심판을청구할수있다. 다만, 특허이의신청또는특허의무효심판이특허청또는특허심판원에계속되고있는경우에는그러하지아니하다. 1. 특허청구범위를감축하는경우 2. 잘못된기재를정정하는경우 3. 분명하지아니한기재를명확하게하는경우 2 제1항의규정에의한명세서또는도면의정정은특허발명의명세서또는도면에기재된사항의범위이내에서이를할수있다. 3 제1항의규정에의한명세서또는도면의정정은특허청구범위를실질적으로확장하거나변경할수없다. [ 구특허법 ( 법률제6411 호로개정되기전의것 ) 동조 2항 ] 4 제1항의규정에의한정정중제1호및제2호에해당하는정정은정정후의특허청구범위에기재된사항이특허출원을한때에특허를받을수있는것이어야한다. [ 구특허법동조 3항 ]

35 제 4 장보정및정정 관련판례 ( 가 ) 판례1 : 보정내용이최초출원명세서및도면에기재된범위를벗어났는지여부 ( 특허법제47조 ) 절차의경위 o 최초출원명세서의실용신안등록청구의범위제3도와같이출시된모든기종유무선통신전화기 20의출력부 1에 1( 수신부 SP) 100에홀더잭 100 부착 (+, -)103 사용함과카세트 30, CD, MD, 녹음할수있는모든기종의기기의입력부 (5) (MIC) 에 +, -(103) 에 100~101의홀더잭부착케이블잭 102를전화기 (20) 카세트 (30) 에접속하여전화통화전카세트로타리스위치를카세트방향쪽으로이동시킨후녹음버튼을 ON하고전화 (20) 통화를시작하므로수신부 20의 100은 102 케이블통하여카세트 30의입력 5의부차된 100~101에연결되어깨끗하게녹음이기록됨. 통화후 102를분리하여각각휴대한다. 제5조 6도는통화자의부득히한사정으로케이블잭 102를사용불가시이를개선하고자기존의카세트 30의수신전용회로 40를붙착하여카세트 30의기능을라디오와수신전용40과녹음재생기능의카세트 (30) 를접속추가기능을늘이므로상대방과통화전카세트 30에로타리케이블잭 (102) 필요없이상대방과통화를시도녹음기록을할수있다. 단, 개인휴대전화와카세트 (40) 부착된수신전용회로주파수가동일주파수를사용하여야하며카세트 (40) 에부착된수신회로는주파수변경이자유롭게할수도있다. o 보정명세서의실용신안등록청구의범위 청구항 1 망과유선혹은무선으로연결되어전화통화기능을제공하는 통화수단 ; 상기통화수단에설치되어신호를출력하기위한 <100> 제 1 홀

36 특허소송사례집 더 ; <102a> 녹음기에설치되어신호를입력하기위한 <106> 제2홀더 ; 102b 상기제1홀더와제2홀더를연결하여신호를전달하기위한코드 ; 104 및사용자의기기에따라제1홀더와제2홀더에해당하는모든기기의유, 무선휴대전화기및카셋트, CD, ID, 디지털오디오, 테이프 (DAT) 녹음수단녹음장치. 청구항 2 망과유선혹은무선으로연결되어전화통화기능을무선송신제공하는통화수단 ;< 도7a> 상기통화수단에설치되어음성신호를출력하기위한제1홀더 ; 상기제1홀더에연결되어음성신호를무선으로송신하기위한무선송신유 무선전화기녹음기에설치되어음성신호를입력하기위한제2홀더무선신호를수신하여복죄된음성신호를상기제2홀더로출력하는무선수신기및무선수신 < 도7b> 녹음기사용자의조작에따라상기제2홀더를통해입력된음성신호를녹음하는녹음수단을포함하는유 무선휴대용전화통화녹음장치. 청구항 3 도8에따라유 무선휴대폰의통화내용을녹음하기위한녹음장치거기에서는무선송신기가통화수단에병합되고무선수신기가녹음수단에병합된다. o 심사관의보정각하결정이유 1) 최초출원명세서의실용신안청구범위에는첫째, 전화기에카세트녹음기를케이블잭으로연결하여통화내용을녹음하는것과둘째, 개인휴대전화와카세트무선송 / 수신장치를부가하여케이블잭을사용치않고통화내용을녹음하는것에대해서기재하고있으나, 고안의상세한설명에는상기첫째경우에해당하는기술구성만에대하여도3에대하여설명하면서기술하고있으며, 둘째경우에해당하는기술구성에대해서는전혀언급한바가없었다. 한편, 보정명세서에서는도 5 에서무선송수신장치에대한구성을새롭게추가하였으며, 도6a와도

37 제 4 장보정및정정 6b에서는무선송 / 수신장치의구성에대해서당초출원의명세서상에없던구성을추가하였고, 도 7a와도 7b에서는무선으로연결하여통화내용을녹음하는전체구성을추가한바, 이는당초출원명세서상에없던내용을추가함으로써당초고안의요지를변경한것이다. 2) 또한당초출원명세서상의고안의상세한설명에기재되어있던전화기에카세트녹음기를케이블잭으로연결하여통화내용을녹음하는것에대한기술적구성에있어서, 최초출원명세서의도 2 및도3으로부터보정명세서의도 2 및도 3의기술적구성으로의변경은본고안이속하는분야에서통상의지식을가진자에게자명한것으로인정되기어려우며, 이에의해실용신안청구범위에기재된고안의요지도변경되었다. o 심결요지 1) 보정명세서의청구범위제2항에서최초출원명세서에서는무선송신기의구성이설명되거나도시되어있지않은점이명확하며, 유무선전화기에별도의송신기능을부가하여녹음기에서통화내용을녹음하도록하는것은새로운구성요소를부가한것이다. 또한, 이러한새로운구성요소의부가로인해유무선전화기의통화내용이녹음기로직접송신될수있는새로운작용효과가나타나게되므로보정명세서의청구범위는최초출원명세서와도면에기재된사항의범위내라고볼수없다. 2) 보정명세서의청구범위제3항에서무선송신기가통화수단에병합되는구성은최초명세서또는도면에전혀기재되어있지않은사항이다. 무선수신기가녹음수단에병합되는구성에대해살펴보면최초출원명세서에서는무선수신기에대응하는수신전용회로가카세트에부착된다고기재되어있는바, 이는녹음수단과별도의회로가부착

38 특허소송사례집 되는구성으로녹음수단과병합되는구성과다른것이어서구성이변경된것이며, 이러한변경으로인해회로의크기, 휴대및보관의용이성등작용효과에차이가나타나게된다. 따라서무선송신기, 무선수신기가각각통화수단과녹음장치에병합되는구성은구성요소가추가되거나변경된것이고이로인한작용효과도상이하므로최초출원명세서와도면에기재된사항의범위내라고볼수없다. 복합물적층판 은복합물의구체적인사항및적층방법에관한구체적사항이나타나있지아니하고, 고효능확성영역 에대한범주를알수없으며, 격진기 라는용어는국내의이기술분야에서통상의지식을가진사람이사용하고있는보통의용어라고할수없어서발명이명확하게기재되어있다고할수없다. 쟁점 이사건보정명세서가최초출원명세서및도면의내용을벗어나는지 여부 ( 특허법제 47 조 ). 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허6511) 1) 이사건출원고안에대한최초출원명세서중실용신안청구범위에는 제5조 6도는통화자의부득이한사정으로케이블잭 102를사용불가시이를개선하고자기존의카세트 30의수신전용회로 40를부착하여카세트 30의기능을라디오와수신전용40과녹음재생기능의카세트 (30) 를접속추가기능을늘이므로상대방과통화전카세트 30에로타리케이블잭 (102) 필요없이상대방과통화를시도녹음기록을할수있다 고기재되어있을뿐이고, 첨부된도면의제1 내지 6도에도 수신부SP', ' 송신부 MIC' 라는막연한기재와함께위각구성부분이서로연결되어있는개념도만이나타나있을뿐, 달리무선송, 수신기나그것들이통화수단내지녹음장치에탈착가능하게부착내지설치되어있는구성에관한도시는없다

39 제 4 장보정및정정 2) 앞서본바와같이이사건출원고안의최초출원명세서에는 무선수신을위한수신전용회로가녹음장치에부착되는구성 외에 무선송신기와무선수신기를각각통화수단과녹음장치에탈착가능하도록하는구성 에대하여아무런기재나암시가없었고, 도면에도그와같은기재나암시는없었다. 다만, 이사건출원고안의최초출원명세서에위와같이 무선수신수단 이명시되어있는이상, 당업자라면당연히이사건출원고안이 무선송신수단 도구비하고있다는것까지는알수있다할것이지만, 이러한사정과최초출원명세서의실용신안청구범위에 유선녹음의경우통신전화기와카세트를연결하는케이블을분리하여휴대할수있다 는기재가있다는점만으로 무선송신기와무선수신기를각각통화수단과녹음장치에탈착가능하도록하는구성 에대한암시까지있는것으로볼수는없다. 결국이사건보정을통하여통화수단및녹음장치에탈착가능한무선송, 수신기에대한구성및위각구성에관한도면 ( 도5, 6a, 6b) 이새로이추가되었다할것인바, 위와같은정도로새로운구성요소를추가하는것이명세서상의오기를바로잡거나불명확한부분을명료하게정정하기위한것에불과하다고볼수는없음이분명하고, 그로인하여이사건출원고안의최초출원명세서에기재된기술적사상은실질적으로변경되었다할것이다. 나아가, 무선송, 수신기가탈착가능하다면그렇지아니한경우에비하여이를손쉽게분리하여휴대하거나다른통화수단이나녹음장치에도사용할수있는이질적이고도현저한작용효과가있다는점을고려하면, 당업자가이사건출원고안의최초출원명세서에단지 무선수신을위한수신전용회로가카세트에부착된다 는기재가있다하여이를곧 무선송신기가통화수단에, 무선수신기가녹음장치에각각착, 탈가능하게설치되는 구성으로자명하게인식한다고볼수도없다. 따라서, 보정된제2항고안은그실용신안청구범위가변경된것이고, 그내용이최초출원명세서및도면에기재된범위를벗어나요지의변경에해당한다

40 특허소송사례집 ( 나 ) 판례2 : 정정후의발명이비교대상발명에의하여진보성이인정되지아니하여특허출원시특허를받을수없는경우 ( 특허법제136 조제4항 ) 절차의경위 o 정정전의특허청구의범위청구항 1 포커스렌즈의구동방향을평가치에근거하여판단하는비디오포커스방식의포커스렌즈자동구동장치에있어서, 줌렌즈위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를구하여트레이스커브에따른포커스렌즈의이동범위를저장한메모리 (14) 및상기메모리 (14) 에저장된데이타와평가치에따라상기포커스렌즈의구동방향을결정하는마이컴 (9) 으로구성되는것을특징으로하는포커스렌즈자동구동장치 ( 이하 정정전제1항발명 이라한다 ). o 정정후의특허청구범위청구항 1 포커스렌즈의구동방향을평가치에근거하여판단하는비디오포커스방식의포커스렌즈자동구동장치에있어서 ( 이하 구성요소 1 이라한다 ), 줌렌즈위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를구하여소정의줌렌즈위치에서의각각의트레이스커브에따른포커스렌즈의상한및하한의이동범위를저장한메모리 (14)( 이하 구성요소 2 라한다 ) 및상기메모리 (14) 에저장된데이타와평가치에따라상기포커스렌즈의구동방향을결정하는마이컴 (9)( 이하 구성요소 3 이라한다 ) 으로구성되는것을특징으로하는포커스렌즈자동구동장치 ( 이하 정정후제1항발명 이라한다 )

41 제 4 장보정및정정 < 이사건출원발명대표도면 > o 비교대상발명 1 ( 일본공개특허공보평 호 ) 카메라본체와, 그카메라본체에대하여착탈이자유롭고동시에초점거리의변화에따라합초 ( 合焦 ) 위치및초점조절가능한범위로변화하는렌즈유닛으로구성되며, 상기렌즈유닛안에있고초점거리에따라초점조절수단의초점조절가능한범위의정보를기억하는메모리와, 초점상태를검출하는초점검출수단과, 상기메모리로부터판독한정보에근거하여상기초점조절수단의이동범위를제어함과동시에, 상기메모리부터판독한정보와, 상기초점검출수단으로부터출력된초점검출정보에근거하여초점조절을행하는제어수단을구비. < 비교대상발명 1 대표도면 >

42 특허소송사례집 o 비교대상발명인용발명 2 ( 일본공개특허공보평 ) 변배렌즈의위치검출을행하는줌인코더와, 포커싱렌즈를구동하는포커스모터와, 포커싱렌즈의위치검출을행하는포커스인코더와포커싱렌즈의동작범위를규제하는포커스규제부를포함하는포커스구동장치. < 비교대상발명 2 대표도면 > o 심판원정정심판심결요지정정후제1항발명은비교대상발명 1에의하여용이하게발명할수있는것이어서특허법제29조제2항의규정에의하여특허출원시특허를받을수있는것이아니므로, 이사건정정은특허법제136조제4항의규정에위반되어정정을인정할수없다. 쟁점 정정후제 1 항발명은비교대상발명들에의하여용이하게발명할수있 는지여부 ( 특허법제 29 조제 2 항 )

43 제 4 장보정및정정 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허7378) o 목적의대비정정후제1항발명은제1항발명은비디오포커스방식에있어서, 포커스렌즈의구동방향을명확히판단하여자동초점동작이빠르고정확하게이루어지도록하는포커스렌즈자동구동장치를제공하는데그목적이있다. 이러한목적은줌렌즈위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를나타내는트레이스커브및줌렌즈위치에따른포커스렌즈의이동범위를메모리에저장해놓고, 메모리에저장된데이터에따라마이컴으로포커스렌즈의구동방향을결정함으로써달성된다. 비교대상발명 1은카메라에적용되는자동초점조절장치에관한것으로서, 그특징이각줌렌즈 ( 변배렌즈 또는 V 렌즈 라고도한다 ) 위치 ( 초점거리 ) 에서의피사체거리에따른포커스렌즈 ( 초점조절렌즈 또는 C 렌즈 라고도한다 ) 의위치정보 ( 이동궤적 또는 V-C 곡선 이라고도한다 ) 와줌렌즈위치에따른포커스렌즈의초점조절 ( 합초 ; 合焦 ) 가능범위를메모리에기억해놓고, 해당메모리로부터판독한정보에기초하여제어수단에의해포커스렌즈의이동범위를제어함으로써, 초점거리의변화에따라합초위치및초점조절가능범위가변화하는렌즈시스템에서도미리기억한특성에기초하여렌즈와카메라사이의제어를오작동없이정확히행할수있는것이다 ( 갑4호증, 45면특허청구범위참조 ). 따라서, 두발명은각각의줌렌즈 (V 렌즈 ) 위치에서의피사체거리에따른포커스렌즈 (C 렌즈 ) 의위치를나타내는트레이스커브 (V-C 곡선 ) 와줌렌즈위치에따른포커스렌즈의이동범위 ( 초점조절가능한범위 ) 를미리저장해놓고, 저장된트레이스커브와이동범위에근거하여포커스렌즈를신속하고정확하게구동시킬수있도록하는것이라는점에서그목적이동일하다

44 특허소송사례집 o 구성의대비 자동구동장치의대비정정후제1항발명의구성요소 1은 포커스렌즈의구동방향을평가치에근거하여판단하는비디오포커스방식의포커스렌즈자동구동장치 이다. 이는비교대상발명 1에서 포커스렌즈의구동방향을영상신호중의고주파성분레벨로부터판별하는자동초점조절 (AF) 장치 와대응된다. 정정후제1항발명의구성요소 1과관련하여그명세서에는 종래에는게이트어레이로부터출력되는평가치에근거하여포커스렌즈의구동방향을판별하고포커스렌즈를구동시키는데, 자동초점동작을실행하기위해초기에는포커스렌즈를임의의방향으로먼저구동시킨후초점과의거리여부를나타내는평가치가증가하는방향으로포커스렌즈를구동시키는시행법이나, 또는포커스렌즈를원근방향으로진동시키면서평가치의변화를분석해서평가치가높은쪽의분포가많은방향으로구동시키는진동법에의해수행되었다 ( 갑3호증 2면 7-10행 ), 현재의포커스렌즈가상한과하한범위내에있으면상기평가치발생부 (7) 로부터출력되는평가치의증가방향으로포커스렌즈의구동방향을결정하는것 ( 갑3호증 3면 21-22행 ) 이라고기재되어있다. 비교대상발명 1 의대응되는구성은 촬상소자 (119) 로부터출력되고증폭기 (120) 를통해증폭된영상신호중에서고역통과필터 (122) 와검파회로 (123) 에의해추출, 변환된고주파성분레벨이증가하는방향으로포커스렌즈의구동방향을결정하는방식 ( 갑4호증 47-48면의실시예, 도면 1, 16 참조 ) 이다. 그런데정정후제1항발명의평가치는원고특허발명의명세서에그기술적의미를명확하게기재하고있지않으나, 변론전체의취지에의하면, CCD(2) 로부터생성된피사체의전기적인영상신호로부터추출되는값으로서초점이맞는포커스렌즈의위치에서최대가되는값 으로그개념을정의할수있다. 이는비교대상발명 1의고주파성분레벨역시 촬상소자 (119) 로부터출력되는영상신호로부터얻어지고

45 제 4 장보정및정정 포커스렌즈가피사체에대하여합초상태에있을때최대값을나타내는것 ( 갑4호증 48면오른쪽아래칼럼, 도면 16 참조 ) 이라는점에서그기술적의미가실질적으로동일하다. 따라서, 두발명은촬상소자 (CCD) 로부터출력되는피사체의영상신호중의고주파성분레벨인초점평가치를이용하여포커스렌즈의구동방향을판단하여구동시키는방식의자동초점조절장치에관한것이라는점에서, 그대응되는구성이동일하다. 메모리의대비정정후제1항발명의구성요소 2는 줌렌즈위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를구하여소정의줌렌즈위치에서의각각의트레이스커브에따른포커스렌즈의상한및하한의이동범위를저장한메모리 (14) 이다. 이는비교대상발명 1에서 각초점거리에서의피사체거리에따른포커스렌즈의이동궤적및초점거리에따른포커스렌즈의초점조절 ( 합초 ) 가능범위를기억하는메모리 ( 데이터기억영역, 201) ( 갑4호증 45면특허청구범위제1항, 제2항 ) 와대응된다. 정정후제1항발명의구성요소 2와관련하여그명세서에 상기메모리 (14) 는줌위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를나타내는트레이스커브및줌위치에따른포커스렌즈의이동범위, 즉상한과하한을테이블로미리저장한다 ( 갑3호증 3면 12-13행 ) 고기재되어있다. 비교대상발명 1의대응되는구성은그실시예로서 데이터기억영역 (201, ROM) 이 C 렌즈의이동궤적 (V-C 곡선 ) 및초점조절 ( 합초 ) 가능범위의변화등에관한정보를기억하는것 ( 갑4호증 48-49면, 도면 1, 2 참조 ) 이고, C 렌즈의이동궤적 (V-C 곡선 ) 은각초점거리 ( 줌렌즈의위치 ) 에서의피사체거리에따른포커스렌즈의위치를나타내는트레이스궤적이며, C 렌즈의합초가능범위는 0.3m 또는지근단 ( 至近端 ) 에서부터무한원단 ( ) 위치까지의포커스렌즈의이동범위 ( 갑4호증 46, 51면, 도면 17 참조 ) 이다. 따라서, 정정후제1항발명의트레이스커브와비교대상발명 1의이동궤적 (V-C 곡선 ) 은모두피사체거리에따른줌렌즈와포커스렌즈

46 특허소송사례집 의초점위치를나타내는것이라는점, 정정후제1항발명의포커스렌즈의이동범위와비교대상발명 1의초점조절 ( 합초 ) 가능범위는초점이맞을수있는포커스렌즈의이동범위를의미하는것으로서, 모두각줌렌즈위치에따라포커스렌즈가이동할수있는상한 (0.3m 또는지근단 ) 및하한 ( 무한원단 ) 의트레이스커브 (V-C 곡선 ) 의위치범위를나타내는것이라는점에서동일하다. 이에대하여원고는, 정정후제1항발명은줌렌즈의위치에따라각각의트레이스커브 (1cm, 10cm, 1m, 인피니트 ) 에따른상이한포커스렌즈의이동범위를정하고있는것인데반해, 비교대상발명 1( 도면 10) 은합초가능영역 (701) 로서 단의위치만을특정하고지근단의값은특정하지않고있으며, 비교대상발명 2( 도 3) 는원고특허발명의도면을기준으로하면, 줌렌즈가 D, A, B, C의위치에있을경우포커스렌즈의이동범위는정정후제1항발명과동일하지만, 줌렌즈위치가 E, F인경우에는포커스렌즈의이동범위가정정후제1항발명에비하여커지는점에차이가있으므로, 정정후제1항발명은비교대상발명들에비하여포커스렌즈의이동범위가단축되기때문에더욱신속하게포커싱을실행할수있는효과가있다고다툰다. 원고특허발명의명세서에는포커스렌즈의이동범위와관련한실시예로서, 각줌렌즈의위치에따라실제포커싱은제2도 ( 가 ) 의빗금친영역이내에서이루어진다. 포커스렌즈의이동범위의상한과하한은줌렌즈의위치에따라변하게된다. 제2도 ( 나 ) 에도시한바와같이줌렌즈가 A점아래, 즉와이드 (Wide) 쪽에있을경우, 포커스렌즈의상한범위는 1cm 커브의포커스렌즈위치가되고, 하한범위는인피니트커브의포커스렌즈위치가된다. 또한, 제2도 ( 다 ) 에도시한바와같이줌렌즈가 A점과 B점사이면포커스렌즈의상한범위는 10cm 커브의포커스렌즈위치가되고, 하한범위는인피니트커브의포커스렌즈위치가된다. 또한, 제2도 ( 라 ) 에도시한바와같이줌렌즈가 B점위, 즉텔레 (Tele) 쪽에있는경우, 포커스렌즈의상한범위는 1m 커브의포커스렌즈위치가되고, 하한범위는인피니트커브의포

47 제 4 장보정및정정 커스렌즈위치가된다 ( 갑3호증 3면 31행 - 4면 1행, 도면 2( 가 ) 내지 2( 라 ) 참조 ) 고기재및도시되어있다. 위사실에의하면, 원고특허발명의포커스렌즈의이동범위는그실시예에의하면일견각각줌렌즈위치에따라서상한범위는각각의상이한 1cm, 10cm, 1m 트레이스커브로, 하한범위는인피니트커브로한정되는것처럼보인다. 그런데, 비교대상발명 1의자동초점조절장치에서는 동일한피사체거리라도, V 렌즈 (2) 의위치, 즉초점거리의차이에따라합초하는 C 렌즈의위치가전혀다르다. 또한이러한종류의렌즈시스템의합초가능범위를예를들면 0.3m~ 무한원 ( ) 까지로한경우, C 렌즈의이동범위는 V 렌즈의위치즉초점거리에따라증감하는것을알수있다 ( 갑4호증 46면오른쪽아래칼럼, 도면 17 참조 ) 고기재되어있고, 또한비교대상발명 2의줌렌즈의포커스구동장치에서는 지근측 (0.005m) 및무한원측 ( ) 의줌트랙킹커브에의해포커스렌즈 (4군렌즈, 24) 의동작범위를규제함으로써, 줌렌즈 (2군렌즈, 22) 와피사체의거리변화에따라지근측 (0.005m) 으로부터 측범위내의줌트랙킹커브위치에서포커스렌즈의자동초점조절동작을수행하는구성 ( 을1호증 64면오른쪽위칼럼, 도면 5 참조 ) 이개시되어있다. 따라서비교대상발명 1, 2도각줌렌즈의위치에따라서는 ( 원고의특허발명의실시예도면제2( 가 ) 도에서줌렌즈가 A점과 B점위치에있는경우에 ) 포커스렌즈의이동범위를상한범위는 0.005m 또는 0.3m 및하한범위는무한원측 ( ) 의트레이스커브상의포커스렌즈위치로각각상이하게설정할수있는구성이므로, 정정후제1항발명의포커스렌즈이동범위와비교대상발명 1, 2의포커스렌즈의합초가능범위또는동작범위의상한범위가극히일부의줌렌즈위치에서만차이가있다. 그러나이러한차이는그기술분야에서통상의지식을가진자에게는단순한설계변경사항에해당하고, 그구성에따른작용효과의차이도현저하다고볼수없다

48 특허소송사례집 마이컴대비정정후제1항발명의구성요소 3은 상기메모리 (14) 에저장된데이타와평가치에따라상기포커스렌즈의구동방향을결정하는마이컴 (9) 이다. 이는비교대상발명 1에서 데이터기억영역 (201) 에저장된포커스렌즈의이동궤적과초점조절가능범위에관한데이터와영상신호중의고주파성분레벨에근거하여구동방향을결정하는카메라측마이컴 (125) 과대응된다. 정정후제1항발명의구성요소 3은그명세서기재에의하면, 마이컴 (9) 이줌렌즈와포커스렌즈의현재위치를검출한후, 메모리 (14) 에저장된포커스렌즈의이동범위를읽어들여, 포커스렌즈의위치가이동범위를벗어났으면포커스렌즈를이동범위내에위치하도록구동방향을결정하고, 포커스렌즈가이동범위내에있으면평가치발생부 (7) 로부터출력되는평가치가증가하는방향으로포커스렌즈의구동방향을결정하는것 ( 갑3호증 3면 10-22행 ) 이다. 비교대상발명 1의대응되는구성은그실시예로서 렌즈측마이컴 (115) 이현재의줌렌즈와포커스렌즈의위치를읽어들이고, 데이터기억영역 (201) 에기억되어있는포커스렌즈의이동궤적 (V-C 곡선 ) 으로부터줌렌즈의이동위치에의해변화하는포커스렌즈의초점조절 ( 합초 ) 가능한범위 ( 지근단 ~ 무한원단값 ) 를읽어들인후, 포커스렌즈의현재위치가초점조절 ( 합초 ) 가능범위인지여부를판정하여, 합초가능범위내에있으면카메라측마이컴 (125) 이영상신호중의고주파성분레벨이증가하는방향으로포커스렌즈의구동방향을결정하고, 합초불능영역에포커스렌즈가위치하고있는경우에는포커스렌즈를합초가능영역으로탈출시키도록제어하는것 ( 갑4호증 49-55면, 도면 3, 4, 10 참조 ) 이다. 따라서, 정정후제1항발명의마이컴 (9) 과비교대상발명 1의카메라측마이컴 (125) 은메모리수단 ( 데이터기억영역 ) 에저장된줌렌즈위치와트레이스커브 (V-C 곡선 ) 에따른포커스렌즈의이동범위 ( 합초가능범위 ) 와피사체에대한영상신호의평가치 ( 고주파성분레벨 ) 의증

49 제 4 장보정및정정 가여부를이용하여포커스렌즈의구동방향을결정하는것이라는점 에서, 그대응되는구성이동일하다. o 작용효과의대비정정후제1항발명은줌렌즈위치와피사체거리에따른포커스렌즈의위치를나타내는트레이스커브및각줌렌즈위치에따른포커스렌즈의이동범위를메모리에저장한후, 이동범위내에서포커스렌즈의자동초점동작을수행함으로써, 자동초점동작초기구동시포커스렌즈의위치가이동범위를벗어나도포커스모터의구동방향의오판을방지하여자동초점동작이빠르고정확하게이루어지도록하는효과가있다. 비교대상발명 1 역시각줌렌즈위치에서의피사체거리에따른포커스렌즈의이동궤적 (V-C 곡선 ) 및줌렌즈위치에따른포커스렌즈의초점조절 ( 합초 ) 가능범위를메모리에미리기억해놓은후에, 메모리에기억된정보에기초하여초점조절 ( 합초 ) 가능범위내에서포커스렌즈의구동을제어함으로써, 초점거리의변화에따라합초위치및초점조절가능한범위가변화하는경우에도오작동없이신속하고정확하게자동초점제어를행할수있는효과가있으므로, 두발명의효과가동일하다. o 소결론정정후제1항발명은비교대상발명 1과대비할때그목적과작용효과가동일하고, 구성에있어서정정후제1항발명의일부구성요소가비교대상발명 1에개시된대응구성요소와차이가있으나, 이는비교대상발명 1, 2에개시된내용의설계변경을통하여구성이가능하다. 따라서정정후제1항발명은그기술분야에서통상의지식을가진자가비교대상발명 1 또는비교대상발명 1, 2에의하여용이하게발명할수있는것이어서그진보성이인정되지아니한다고판단된다

50 특허소송사례집 ( 다 ) 판례3 : 정정후특허청구범위가실질적인변경에해당하는경우 ( 특허법제136조제3항 ) 절차의경위 o 정정전의특허청구범위청구항 1 복수의제1입력채널을통해입력된신호를복수의제1출력채널을통해상호접속 / 차단시킬수있도록된제1멀티스위칭부와 ; 상기제1출력채널각각을통해출력되는신호를복수의증폭기를통하여증폭하여출력하는증폭부와 ; 상기증폭부의각출력채널을통해입력되는신호를복수의제2출력채널을통해상호접속 / 차단시킬수있도록된제2 멀티스위칭부와 ; 상기제2출력채널을통해각각출력되는신호를복수의제3출력채널을통해각각접속 / 차단시킬수있도록된제3 멀티스위칭부 ; 및상기제1 내지제3 멀티스위칭부의채널선택을제어하는제어부 ; 를구비하는것을특징으로하는멀티입출력제어시스템 o 정정후의특허청구범위청구항 1 복수의제1 입력채널을통해입력된신호를복수의제1 출력채널을통해상호접속 / 차단시킬수있도록된제1 멀티스위칭부와 ; 상기제1 출력채널각각을통해출력되는신호를복수의증폭기를통하여증폭하여출력하는증폭부와 ; 상기증폭부의각출력채널을통해입력되는신호를복수의제2 출력채널을통해상호접속 / 차단시킬수있도록된제2 멀티스위칭부와 ; 상기제2 출력채널을통해각각출력되는신호를복수의제3 출력채널을통해각각접속 / 차단시킬수있도록된제3 멀티스위칭부 ; 및상기제1 내지제3 멀티스위칭부의채널선택을제어하는제어부 ; 를구비하며, 상기제어부는상기증폭부에입력되는신호를디지털변환한신호와상기증폭부에서출력되는신호를디지털변환한신호를서로비교함으로써상기증폭부에이상이있

51 제 4 장보정및정정 는지없는지를판단하고, 만일증폭부에이상이있는것으로판단되면증폭기를경유하지않고신호경로가선택되도록제1 내지제3 멀티스위칭부의채널선택을제어하는것을특징으로하는멀티입출력제어시스템 o 심판원정정심판심결요지상세한설명에있는사항을청구범위에새로이추가함으로써표면상특허청구범위가한정되어형식적으로는감축되는경우라하더라도, 그추가되는구성으로인하여 디지털신호로변환된입력신호와출력신호를비교하여증폭부의이상유무를판단 하는새로운목적및작용효과를갖게되었으므로, 이는특허청구범위의실질적변경에해당하는것이다. 쟁점청구범위에포함되지않았지만상세한설명에는기재된사항을부가하여한정한것이청구범위를감축한것인지청구범위를실질적으로확장하거나변경한것인지여부 ( 특허법제136조제3항 ). 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허9749) 가. 정정허부의판단기준특허법제136조제1항은특허청구범위를감축하는경우, 오기를정정하는경우, 불명료한기재를석명하는경우에해당하는경우에는특허발명의명세서또는도면의정정심판을청구할수있다고규정하고있고, 같은조제3항은위명세서또는도면의정정은특허청구범위를실질적으로확장하거나변경할수없다고규정하고있으며, 같은조제4항은특허청구의범위를감축하는경우에는정정후의특허청구의범위에기재된사항이특허출원당시에특허를받을수있는것이어야한다고

52 특허소송사례집 규정되어있다. 그취지는일단특허권이설정등록된후에있어서는특허권의효력이미치는범위를확장하거나변경하는것은허용될수없으나, 특허의요건이구비되고제3자의권리를침해할우려가없는범위내에서의특허청구범위의감축이나, 오기를정정하고기재상의불비를해소하여바르게하는오류의정정은허용하는것이라고보아야한다. 이와같은오류의정정에는특허청구의범위에관한기재자체가명료하지아니한경우그의미를명확하게하거나기재상의불비를해소하는것과, 발명의상세한설명과특허청구의범위가일치하지아니하거나모순이있는경우이를통일하여모순이없도록하는것도포함된다 ( 대법원 선고 87후63판결참조 ). 또특허청구의범위를확장하거나변경하는경우에해당하는지여부를판단함에있어서는, 특허청구의범위자체의형식적인기재만을가지고대비할것이아니라발명의상세한설명을포함하여명세서전체내용과관련하여실질적으로대비하여, 그확장이나변경에해당하는지그리고이와같이정정되는경우특허의요건에해당되고특허출원당시특허를받을수있는것인지여부를판단하는것이합리적이다 ( 대법원 선고 99후2815 판결참조 ). 나. 특허청구범위의실질적변경여부 ( 가 ) 그러나원고의특허발명의정정전특허청구범위제1항에는제어부와관련하여, 상기제1 내지제3멀티스위칭부의채널선택을제어하는제어부 라고만기재하고있어, 정정전제1항발명은복수의입력채널과출력채널로이루어진제1 내지제3멀티스위칭부의채널선택을제어함으로써, 외부로부터입력되는복수의음향신호를건물내의방송이필요한지역내의스피커로선택적으로출력할수있도록하는기능만을갖는제어부의구성을필수구성요소로하는발명을그권리범위로청구하고있는데지나지않는다. 또정정전제1항의권리범위의특정에

53 제 4 장보정및정정 불명료한점이있다고할수도없다. 그렇다면, 비록원고특허발명의정정전상세한설명에는제어부 (50) 가제1 내지 3멀티스위칭부의채널선택을제어하는기능뿐만아니라, 증폭부 (10) 에입출력되는디지털음향신호를서로비교하여증폭부 (20) 의이상유무를판단하고, 증폭부 (20) 에이상이경우에는신호경로를우회하도록제어하는기능을가진멀티입출력제어시스템에관하여기재되어있다고하더라도, 정정전제1항발명중제어부 (50) 의청구범위를반드시디지털신호로변환된증폭부의입력신호와출력신호를서로비교하여증폭부의이상유무를판단하는기능및증폭부에이상이있는것으로판단될경우신호경로를우회하도록제어하는기능까지포함하고있는것으로해석할수는없다. ( 나 ) 따라서정정후제1항발명은디지털신호로변환된증폭부의입력신호와출력신호를서로비교하여증폭부의이상유무를판단하는기능및증폭부에이상이있는것으로판단되는경우에는신호경로를우회하도록제어하는기능을그권리범위에추가하는취지이고, 이로인하여정정후제1항발명이신호전송경로상에설치된증폭부의이상유무를검출하여신호경로를우회시킬수있도록하는새로운목적및효과를갖게되는것이어서, 특허청구범위를실질적으로변경하는것이라고판단된다

54 특허소송사례집 제 5 장발명의요건 ( 산업상이용가능성 ) (1) 특허법조문 : 제 29 조제 1 항본문 제 29 조 ( 특허요건 ) 1 산업상이용할수있는발명으로서다음각호의어느하나에해당하는것을제외하고는 그발명에대하여특허를받을수있다. 관련판례 ( 가 ) 판례 1 : 산업상이용할수없어특허될수없는경우 ( 특허법제 29 조본문 ) 절차의경위 o 이사건출원발명의요약자연환경의파괴없이전기에너지의지속적인공급을제공하도록하는발전기에관한것으로, 이는소형화가가능하고, 교류장에부가되어유도자기장을만드는 1차권선과, 1차권선으로설정된진행자기장과교류장에상호연결되는 2차권선으로이루어진다. o 심사관의거절결정에너지보존법칙에위배되어실시가불가능하므로산업상이용할수없음

55 제 5 장발명의요건 ( 산업상이용가능성 ) o 심결요지이사건특허발명은발전기에관한것으로, 입력전력보다더큰출력전력을얻어출력의일부를입력으로공급함으로써초기시작단계를제외하고는외부에서의에너지공급없이도지속적인자가발전을할수있는발전기를제공함을목적으로하는데, 이사건출원발명의목적이에너지보존법칙과발전기의원리에위배되어이사건출원발명의실시가불가능하므로이를산업상이용할수없기때문에특허거절결정은정당하다. 쟁점에너지보존법칙을뛰어넘어입력전력보다더큰출력전력을얻음으로써종래에알려지지않았던새로운자연법칙의일부를형성하는것으로산업상이용할수있는발명인지여부 ( 특허법제29조제1항본문 ). 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허537) 특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 에서말하는 발명 은 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 을말하는것이어서 ( 특허법제2조제1호 ), 자연법칙에어긋나는발명은특허법제 29조제1항본문에서규정하고있는발명의요건을충족하지못한다고할것인바 ( 대법원 선고 98후744 판결참조 ), 이사건출원발명은발전기를교류장에부가한진행자기장을만드는 1차권선및 1차권선으로설정된진행자기장과교류장에교차결합되어지도록배치된 2차권선으로구성함으로써, 입력전력보다더큰출력전력을얻어출력의일부를입력으로공급하여초기시작단계를제외하고는외부에서의에너지공급없이도지속적으로자가발전을한다는것이어서, 자연법칙중에너지보존법칙에어긋나고, 한편에너지보존법칙에반하는물리현상이있음을인정할아무런증거가없을뿐만아니라, 이사건출원발명의명세서에의하더라도이사건출원발명이어떠한원리에의하여에너지보존법칙에반하여입력전력

56 특허소송사례집 보다더큰출력전력을얻을수있는지전혀알수없어서 ( 갑제2호증의 1, 2) 이사건출원발명이에너지보존법칙을뛰어넘거나보완하는새로운발견을한것으로볼수도없으므로, 이사건출원발명은산업상이용할수있는발명이라고볼수없다

57 6 장확대된선원 제 6 장확대된선원 (1) 특허법조문 : 제 29 조제 3 항 제29조 ( 특허요건 ) 3 특허출원한발명이당해특허출원을한날전에특허출원또는실용신안등록출원을하여당해특허출원을한후에출원공개되거나등록공고된타특허출원또는실용신안등록출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명또는고안과동일한경우에그발명에대하여는특허를받을수없다. 관련판례 ( 가 ) 판례 1 : 확대된선원 ( 특허법제 29 조제 3 항 ) 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제2항금융자산관리시스템에있어서 : 회원인증된금융자산소유자가입력한금융자산의예치조건에따라상품정보데이터베이스를액세스하여회원금융사들의금융상품들중사용자의예치조건에부합되는적어도하나이상의금융상품을검색하여출력하는제 1 단계와 ; 상기제 1 단계에서검색된금융상품들중선택된금융상품을취급하는회원금융사의금융서버에해당금융상품의신규가입을요청하여계좌를신규개설하는제 2 단계와 ; 상기제 2 단계에서개설된신규계좌로예치금액이입금되도록금융자

58 특허소송사례집 산소유자의모계좌를관리하는회원금융사의금융서버에설정된금액의이체를요청하는제 3 단계와 ; 상기제 3 단계에서신규계좌로예치금액이이체되면금융자산소유자에게해당금융상품의신규가입을통지하는제 4 단계와 ; 금융자산소유자가가입한금융상품정보를사용자데이터베이스에저장하여관리하며, 해당금융자산소유자의조회요청에따라상기사용자데이터베이스를액세스하여현재가입중인금융상품정보를제공하는제 5 단계를 ; 구비하는것을특징으로하는금융자산관리시스템. o 비교대상발명의요약이용자에게각금융기관의각금융상품을비교한결과를제시함으로써, 이용자가자신의조건에적절한금융상품에가입하여보다높은수익을얻을수있도록하여이용자의자산증식을도울수있는금융서비스시스템및방법을제공하는것으로, 고객터미널과금융기관서버와통신을이용한통신부, 제어부, 금융상품데이터베이스및고객데이터베이스로구성된금융서비스서버, 금융서비스에접근가능한복수의고객터미널, 금융서비스서버와접속가능하며각금융기관의금융상품에대한정보를제공하는복수의금융기관서버로이루어진금융서비스시스템에있어서, 고객이입력한예치조건에따라가장적합한금융상품을추천하는단계, 검색된금융상품중선택하여가입하고자하는경우, 해당금융기관의웹사이트를연결하여고객이직접계좌를개설하거나금융서비스서버에서계좌를대행해서개설해주는단계, 신규개설하고자하는금융상품계좌를자금을이체하기위한모계좌입력단계, 입력이완료되면해당금융기관에확인을요청하여모계좌가확인되면고객에게확인되었음을알리는단계, 금융서비스서버를통해가입된전금융기관의금융자산을실시간으로제공받아고객이자신의돈이어떻게운영되고있는지확인하는단계로구성됨

59 6 장확대된선원 o 심사관의거절결정본원발명과인용발명은사용자가입력한조건에기초하여적정한예금이나금융상품을검색하고계좌개설및신규가입을하도록한다는점에서동일한발명이고, 다만출원인은인용발명은계좌개설단계에서사용자가사이트를직접방문하여수동으로계좌를개설하고있어, 이과정을자동화한본원발명과상이하다고주장하고있으나, 인용발명에서도금융서비스서버의제어부가금융기관과연동하여계좌를개설하는기능이나타나있어본원발명과별다른차이점이없고, 계좌개설방법의일부차이가있더라도최적의조건을검색하여금융자산을예치하고관리하고자하는발명의본질적인작용효과에는별다른영향이없는것이어서, 본원발명과인용발명은명칭만상이할뿐동일하므로, 특허법제29조제3항의규정에의하여특허받을수없다. o 심결요지금융자산소유자가입력한금융상품들중사용자의예치조건에부합되는적어도하나이상의금융상품을검색하여출력하는제1단계를살펴보면, 인용발명에 제어부에서는이용자의조건에따라적어도하나의예금적금상품을선정하고, 선정된예금적금상품의이율을제시함으로써, 이용자의선택을돕는다 와 고객이일정기간동안일정금액을적립하고자하는경우, 각예금적금상품의가입시이율에따라고객이받을수있는이자액을산출해내고, 고객의조건에따라가장적합한예금상품을추천하게된다. 라고기재되어있는바, 인용발명에도청구항2의제1단계과실질적으로동일한기술사상을포함하고있음을알수있다. 검색된금융상품들중선택된금융상품을취급하는회원금융사의금융서버에해당금융상품의신규가입을요청하여계좌를신규개설하는제2단계를살펴보면, 인용발명에 제어부에서는통신부를통해특정적

60 특허소송사례집 금상품을파는해당금융기관의웹사이트를연결하도록하고, 고객에대한정보와고객이입력한사항을해당금융기관에제공하여고객이직접해당금융기관에서계좌를개설할수있도록한다. 한편, 본금융서비스서버에서고객에대한인적사항을포함한고객정보를입력받은다음, 제어부에서직접해당금융기관에계좌를개설한다음, 고객에게계좌개설내역을통보하도록할수도있다. 라고기재되어있는바, 인용발명에도청구항2의제2단계와동일하게선택된금융상품을취급하는회원금융사의금융서버에해당금융상품의신규가입을요청하여계좌를신규개설하는실질적으로동일한기술사상을포함하고있음을알수있다. 개설된신규계좌로예치금액이입금되도록금융자산소유자의모계좌를관리하는회원금융사의금융서버에설정된금액의이체를요청하는제3단계와신규계좌로예치금액이이체되면금융자산소유자에게해당금융상품의신규가입을통지하는제4단계를살펴보면, 인용발명에 신규개설하려는예금적금상품의계좌로자금을이체하기위한모계좌를묻는모계좌입력화면이표시된다. 모계좌입력화면에는고객이선택한예금적금상품을고객에게다시한번인지시키기위해예금적금상품의정보가표시되고, 모계좌의은행명과계좌번호및비밀번호를입력하도록하고있다. 입력이완료되면, 제어부는통신부를통해해당금융기관에확인요청하고, 모계좌가확인되면고객에게확인되었음을표시한다. 이때모계좌는실명확인이된계좌이므로, 고객은별도의실명확인없이모계좌의확인만으로신규개설된계좌의실명이확인이된다. 따라서, 별도의실명확인과정이제거되므로계좌의신규개설이간편하게된다. 라고기재되어있는바, 인용발명에도신규계좌로예치금액이입금되도록모계좌를관리하는금융서버와접속하여금액을이체하게하는구성이개시되어있고, 또한모계좌가확인되면고객에게확인되었음을통지하는것으로신규가입을통지하는것이므로, 청구항2의제3단

61 6 장확대된선원 계와제4단계는인용발명의구성과실질적으로동일한것이다. 금융자산소유자가가입한금융상품정보를사용자데이터베이스에저장하여관리하며, 해당금융자산소유자의조회요청에따라상기사용자데이터베이스에액세스하여현재가입중인금융상품정보를제공하는제5단계를살펴보면, 인용발명도사용자데이터베이스를구성하고있고, 인용발명에 현재나의예금은코너를선택하면, 본금융서비스서버를통해가입된전금융기관의예금적금상품과대출상품에관한정보를제공한다. 즉고객의돈이어떤금융기관의어떤금융상품에얼마가가입되어있는지를고객이실시간으로제공받음으로써, 고객이자신의돈이어떻게운용되고있는지한눈에파악할수있게된다. 라고기재되어있어, 인용발명또한청구항2와동일하게현재가입중인금융상품정보를제공한다는점에서실질적으로동일한것이다. 따라서청구항2의제1단계내지제5단계는모두인용발명의대비되는각구성과실질적으로동일한것이다. 본원발명과인용발명은다수의금융기관들에서판매되는금융상품들중금융자산소유자의예치조건에부합되는최적의조건을갖춘금융기관의금융상품에해당소유자의금융자산을예치시켜관리함에따라금융자산을안전하게관리할수있는동일한효과를갖는다. 그렇다면청구항2와인용발명은그목적과효과가동일하고, 그구성이실질적으로동일한것이어서, 특허법제29조제3항의규정에의하여특허받을수없는것이다. 쟁점 이사건출원발명청구항제 2 항과비교대상발명이동일한지여부 ( 특 허법제 29 조제 3 항 )

62 특허소송사례집 판결요지 ( 특허법원 선고 2005 허 5921) 가. 목적대비출원발명과비교대상발명은, 이를이용하는고객들로하여금다수의금융상품가운데가장적합한조건을갖춘금융상품에금융자산을예치, 관리할수있도록하는금융자산관리시스템을제공하기위한것인점에서그목적이동일하다. 나. 기술적구성대비출원발명의기술적구성은별지 1의청구범위기재와같이모두 5단계로이루어져있으므로이에대하여차례로본다. (1) 제1단계출원발명의제1단계는, 회원으로인증된금융자산소유자가입력한금융자산의예치조건에따라상품정보데이터베이스를액세스하여회원금융사들의금융상품들중예치조건에부합되는적어도하나이상의금융상품을검색하여출력하는단계이다. 이는비교대상발명의출원서에최초로첨부된명세서 ( 이하, 비교대상발명의명세서 라고한다 ) 중 제어부 (10) 에서는금융상품데이터베이스 (11) 에저장된예금, 적금상품과대출상품에대한정보를기초로고객에게금융상품에대한정보를구체적으로제시하게된다. 즉, 제어부 (10) 에서는고객이일정기간동안일정금액을적립하고자하는경우, 각예금, 적금상품의가입시이율에따라고객이받을수있는이자액을산출해내고, 고객의조건에따라가장적합한예금, 적금상품을추천하게된다. 라는기재내용과실질적으로동일하다. (2) 제2단계출원발명의제2단계는, 검색된금융상품들중선택된금융상품을취급하는회원금융사의금융서버에해당금융상품의신규가입을요청하

63 6 장확대된선원 여계좌를신규개설하는단계이다. 이는비교대상발명의명세서중 본금융서비스서버 (1) 에서고객에대한인적사항을포함한고객정보를입력받은다음제어부 (10) 에서직접해당금융기관에계좌를개설 한다는기재내용에대응된다. 두발명은금융시스템운영사의관리서버또는제어부가고객을대신하여선택된금융상품을취급하는금융기관에신규계좌를개설한다는점에서그구성이실질적으로동일하다 (3) 제3단계출원발명의제3단계는, 개설된신규계좌로예치금액이입금되도록금융시스템운영사의관리서버가금융자산소유자의모계좌를관리하는회원금융사의금융서버에설정된금액의이체를요청하는단계이다. 이는비교대상발명의명세서중 계좌를신규개설하려면소정의금액을입금하여야하고, 이때금융기관에개설된고객의계좌로부터자금을이체할수있다. 고객이적절한예금, 적금상품을선택하면, 신규개설하려는예금, 적금상품의계좌로자금을이체하기위한모계좌를묻는모계좌입력화면이표시된다. 모계좌입력화면에는고객이선택한예금, 적금상품을고객에게다시한번인지시키기위해예금, 적금상품의정보가표시되고, 모계좌의은행명, 계좌번호및비밀번호를입력하도록하고있다. 입력이완료되면, 제어부는통신부를통해해당금융기관에확인을요청 한다는기재부분과대응된다. 두발명은금융시스템운영사관리서버또는제어부가고객을대신하여모계좌를관리하는금융기관의서버에접속하여자금이체를요청한다는점에서그구성이실질적으로동일하다. (4) 제4단계출원발명의제4단계는, 신규계좌로예치금액이이체되어금융상품의신규가입절차가완료되면금융자산소유자에게해당금융상품의신규가입을통지하는단계이다. 이는비교대상발명의명세서중 제어부 (10)

64 특허소송사례집 에서직접해당금융기관에계좌를개설한후고객에게계좌개설내역을통보하도록할수도있다, 제어부는통신부를통해해당금융기관에확인요청하고, 모계좌가확인되면고객에게확인되었음을표시한다. 라는기재내용과대응된다. 여기서 모계좌가확인되면고객에게확인되었음을표시 한다는것은모계좌로부터신규계좌로자금이체를실행함을고객에게알리는것을가리킨다. 또한, 비교대상발명이고객에게신규계좌개설내역을통보하고, 모계좌로부터신규계좌로자금이체를실행함을알리는것은, 출원발명이회원에게해당금융상품의신규가입사실을통지하는것과별다른차이가없다. 따라서, 출원발명과비교대상발명은이부분구성도동일하다. (5) 제5단계출원발명의제5단계는금융자산소유자가가입한금융상품정보를사용자데이터베이스에저장하여관리하며, 해당금융자산소유자의조회요청에따라사용자데이터베이스를액세스하여현재가입중인금융상품정보를제공하는단계이다. 이는비교대상발명의명세서중 현재나의예금은코너를선택하면본금융서비스서버를통해가입된전금융기관의예금, 적금상품과대출상품에관한정보를제공한다. 즉, 고객의돈이어떤금융기관의어떤금융상품에얼마가가입되어있는지를고객이실시간으로제공받음으로써고객이자신의돈이어떻게운용되고있는지한눈에파악할수있게된다. 라는기재내용과실질적으로동일하다. (6) 제2, 3, 4단계절차의진행에관한기술적구성출원발명의청구범위에는, 회원이검색된금융상품들가운데하나의상품을선택하면제2단계의신규계좌개설, 제3단계의자금이체및제4 단계의신규가입통지의절차가 자동으로한번에 진행되는기술적구성이나타나있지아니하다

65 6 장확대된선원 또한, 출원발명의제2, 3, 4단계의절차가 자동으로한번에 진행된다는원고들의주장은출원발명의금융시스템운영사관리서버가회원을대신하여신규계좌개설, 자금이체및신규가입통지의절차를실행하는것을가리키는것으로보이나, 비교대상발명에서도제어부가고객을대신하여위의절차를실행함은앞서본바와같으므로, 두발명은이점에서동일하다. 원고들은, 회원이별도로정보를입력하지아니하더라도신규계좌의개설과자금이체가이루어진다는의미에서 자동으로한번에 절차가진행된다는표현을사용하기도한다. 그러나금융시스템운영사관리서버가회원을대신하여신규계좌를개설하고모계좌로부터자금을이체하려면, 신규계좌개설에필요한회원의인적사항, 모계좌의은행명, 계좌번호및비밀번호등의정보가반드시필요하다. 따라서, 회원이별도로정보를입력하지아니하더라도신규계좌의개설과자금이체를실행하려면, 금융시스템운영사가미리회원으로부터이에필요한정보를받아두었다가금융시스템운영사의관리서버를통하여신규계좌개설과자금이체를실행할때이를사용하여야한다. 결국, 출원발명과비교대상발명은고객으로부터신규계좌개설과자금이체에필요한정보를제공받는시기만다를뿐, 그러한정보를제공받아야한다는점에서는아무런차이가없다. 따라서, 출원발명과비교대상발명은신규계좌개설, 자금이체및신규가입통지의절차진행에관한기술적구성에있어서도실질적으로동일하다. 다. 실시가능성과작용효과대비출원발명과비교대상발명은, 금융시스템운영사와금융기관사이에운영사의관리서버와금융기관의서버를연결하는통신망이구축하여필요한정보를교환하고신규계좌개설및자금이체에관한업무를처리하기

66 특허소송사례집 로하는내용의업무협약이체결되어야비로소실시될수있다는점에서동일하다. 원고들이지적하는바와같이, 비교대상발명은우리나라모든금융기관들의금융상품정보제공을목표로하고있는반면, 출원발명은은행, 마을금고, 상호신용금고등을포함한일부금융기관들의금융상품정보제공을목표로하고있다. 그러므로두발명은금융시스템운영사가발명의실시를위하여업무협약을체결하여야하는금융기관의범위에차이가있다. 그러나비교대상발명을실시하는금융시스템운영사가우리나라금융기관중일부와업무협약을체결하지못하여이들의금융상품정보를고객에게제공하지못한다고하더라도, 이로써비교대상발명의실시자체가불가능하게된다고할수없다. 한편, 출원발명의금융시스템운영사로서도고객에게양질의서비스를제공하기위하여는우리나라의대다수금용기관과업무협약을체결하여야할것으로보여진다. 따라서, 금융시스템운영사가업무협약을체결하는금융기관들의수는출원발명과비교대상발명모두에있어서고객들에대한서비스의질을결정하는요소에불과하고, 발명의실시가능성자체를결정하는요소는아니라고판단된다. 따라서, 출원발명과비교대상발명은발명의실시가능성면에서볼때도실질적으로동일하다. 또한, 출원발명과비교대상발명은모두고객의조건에적합한금융상품과자산운용방법을제시함으로써고객의자산증식을돕는다는점에서작용효과도동일하다. 라. 소결론 따라서, 출원발명은비교대상발명과실질적으로동일한발명에해당하 므로특허법제 29 조제 3 항에의하여특허를받을수없다

67 6 장확대된선원 ( 나 ) 판례 2 : 확대된선원 ( 특허법제 29 조제 3 항 ) 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제18항 (" 이사건제18항발명 ") 절연판 ; 상기절연판상의캐소드층 ; 및접착재료및외측으로돌출하는복수의카본나노튜브를구비하는, 상기캐소드층상의층을포함하며, 상기접착재료및상기카본나노튜브는사전에미리혼합되어있는것을특징으로하는전계방출디스플레이패널용전자이미터스택. o 비교대상발명의요약압출법을이용하여접착력을증가시키기위해서금속분말, 유기물등이포함된탄소나노튜브후막형성용탄소나노튜브페이스트 (paste) 를제조하는단계, 탄소나노튜브페이스트를압출시켜전극상에탄소나노튜브후막을형성하는단계, 그리고탄소나노튜브후막표면의탄소나노튜브들이표면에대하여수직으로배열되도록표면처리하는단계를포함하는카본나노튜브필드에미션어레이의제조방법 o 심사관의거절결정청구항제18항은전자방출밀도를감소시키지않으면서탄소나노튜브와캐소드표면과의고착성을개선하기위하여캐소드층과접착재료그리고카본나노튜브를이용하는것을주요특징으로하는것이나이는이건출원의출원전에한출원으로서이건출원후에공개된 2000년출원제 호 ( 공개특허공보제특 호공보참조 ) 의출원서에최초로첨부한명세서또는도면에기재된발명과실질적으로동일한것이므로특허법제29조제3항에의해특허받을수없다. o 심결요지비교대상발명은카본나노튜브필드에미션어레이의제조방법에관한것으로서이건출원발명과동일기술분야에관한것으로인정된다

68 특허소송사례집 이건출원의청구항18에기재된발명 ( 이하 이건발명1 이라한다.) 과비교대상발명을대비하여살펴보면, 구성 1 절연판 은비교대상발명의유리기판 (1) 에대응하고구성2 상기절연판상의캐소드층 은유리기판위에형성된캐소드전극 (2) 에해당하고구성3 접착재료및외측으로돌출하는복수의카본나노튜브를구비하는상기캐소드층상의층 은접착력을증가시키기위한금속분말및카본나노튜브를포함하는캐소드층상의층 (1) 에해당하고구성4 상기접착재료및상기카본나노튜브는사전에미리혼합되어있는것 은비교대상발명에서접착력증대를위한금속분말이포함된탄소나노튜브후막형성용의탄소나노튜브페이스트제조단계가첫단계로제시되어있어이건발명1과같이미리혼합되어있음을알수있다. 이건발명1의접착재료는비교대상발명에서금속분말에해당하는데이건출원명세서의상세한설명을참작하더라도이건발명의접착층 (62) 은 유리분말, 은입자와같은저용융온도및고전기전도성금속및유기용매로이루어지는페이스트재료를혼합하여형성할수있다 고되어있어 탄소나노튜브후막형성시접착력을증가시키고좋은전도성을가지는금속분말을사용하는데저융점의은등도사용가능하다 그리고 CNT 페이스트는 CNT분말, 유기물, 용제및미세금속분말을사용하여제조한다 고제시한비교대상발명의접착재료와카본나노튜브가혼합된구성과실질적으로동일함을알수있다. 따라서전체적으로볼때이건발명1의구성은비교대상발명1의구성과실질적으로동일한것으로인정된다

69 6 장확대된선원 쟁점이사건제18항발명은카본나노튜브와캐소드층사이에접착재료의층을부가하였으나, 비교대상발명에는이러한접착재료의층이부가된구성은개시되어있지않으며, 다만, 탄소나노튜브들이표면에대하여수직으로배열하도록표면처리하는구성만이개시되어있을뿐이므로서로동일하지않은지여부 ( 특허법제29조제3항 ). 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허9220) 이사건제18항발명의각구성요소중절연판은비교대상발명의유리기판 (3) 과동일하고, 캐소드층은비교대상발명의전극층 (2) 과동일하고, 접착재료및카본나노튜브를사전에미리혼합하여캐소드층의상부에형성하는층은비교대상발명의탄소 ( 이사건제18항발명과구별하기위해 카본 대신 탄소 로칭한다 ) 나노튜브후막 (1) 에대응되는바, 그동일성여부에관하여보기로한다. 비교대상발명에서탄소나노튜브후막 (1) 은탄소나노튜브페이스트를압출하여전극상에형성하는것으로갑제3호증의 2면에는 압출용 CNT 페이스트 (paste) 는 DC 아크방전 (arc-discharge) 법으로 Ni-Co를촉매로하여만든 single-wall CNT 분말, 유기물, 용제및미세금속분말을사용하여제조하며, 상기유기물로는에틸셀룰로즈 (ethly cellulose) 혹은나이트레이트셀룰로즈 (nitrate cellulose) 가사용되며 라는기재가있어비교대상발명의탄소나노튜브페이스트는사전에미리혼합되어있는상태이고, 이는이사건제18항발명의접착재료및카본나노튜브를사전에미리혼합하여캐소드층의상부에형성하는층과동일하다. 이에대해원고는비교대상발명에서전극층위에형성되는층은페이스트상태이지만이사건제18항발명에서카본나노튜브와사전에혼합되는접착재료는페이스트상태를제외하는것이어서양자의구성은다르다고주장하고있으나, 이사건제18항발명의기재를보면 접착재료 를페

70 특허소송사례집 이스트상태가아닌것으로한정하고있다고볼수없을뿐만아니라, 상세한설명어디에서도페이스트상태가아닌것으로 접착재료 를한정하고있는기재는찾아볼수없고, 오히려원고가바람직한실시례로서예시한도면 4a 및 4b의구조에관한상세한설명에는 캐소드층상부의접착층 (62) 은캐소드상하부모두에도포된나노튜브로인해뛰어난웨팅을갖는접착재료의접착층으로서, 접착층은유리분말, 은입자와같은저용융온도및고전기전동성금속및유기용매로이루어지는페이스트재료를혼합하여형성 한다고기재되어있고, 접착층상부에증착되는탄소나노튜브도 용매함유페이스트와혼합하는탄소나노튜브 로형성되는것으로기재되어있어, 접착재료 가페이스트상태인것도포함하고있음을알수있어이와관련한원고의주장은받아들일수없다 ( 이에대하여원고는도면 4a, 4b에관한실시례는이사건제18항발명에대응되는발명이아니며, 제2 실시례로예시된것이이사건제18항발명에대응되는것이라고주장하나, 도면 4a, 4b의실시례는구조에관한물의발명으로서이사건제18항발명에대응되는것이며, 제2 실시례로서예시된것은청구항중방법의발명에대응되는것일뿐만아니라, 그상세한설명에의하더라도 접착재료 가무기접착제와혼합물을형성하는캐소드재료인것을전제로하고있을뿐페이스트상태를제외하고있지는않으므로, 이에관한원고의주장도이유없다 ). 따라서이사건제18항발명은비교대상발명과실질적으로동일하여특허법제29조제3항에의해특허받을수없는것이다

71 제 7 장 Ⅰ. 기계 전기장치 제 7 장진보성 (1) 특허법조문 : 제 29 조제 2 항 제29조 ( 특허요건 ) 2 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가제1항각호의 1에규정된발명에의하여용이하게발명할수있는것일때에는그발명에대하여는제1 항의규정에불구하고특허를받을수없다. 관련판례 기술내용별로기계 전기장치, 반도체공정및패키징, 인터넷, 컴퓨터 시스템, 통신, 무선단말기 무선통신등으로관련판례를분류하여게재하 고자합니다. Ⅰ. 기계 전기장치 ( 가 ) 판례1 : 주지관용기술인휴대폰과나침반을결합한경우 절차의경위 o 이사건출원발명청구항제1항휴대하면서사용하는휴대폰, PCS폰과같은양방향으로송수신하는

72 특허소송사례집 휴대용통신기기에있어서, 상기휴대용통신기기 (10) 의일측면에매립 홈 (11) 을형성하고, 상기매립홈 (11) 에는나침반 (20) 을삽입하여고정함 을특징으로하는나침반겸용휴대용통신기기. o 심사관의거절결정요지본원고안청구범위제1항의기술적특징은휴대폰에나침반을부착한것으로인정되는바, 이는주지관용기술인휴대폰과나침반을결합한것으로서동결합관계는기술적구성의곤란성없이 2개의관용기술을병합한것에불과하고효과에있어서도각각의효과외에당해분야에통상의지식을가진자가예측할수있는효과이상의새로운상승효과가있지도않습니다. o 심결요지 (i) 국내에서 011사업자가휴대폰사업을시작한때는이사건출원고안에대한원출원의출원일 (1998년 4월 ) 보다훨씬앞선 1990년대초반인바, 그렇다면 1998년 4월경이라면많은사람들이핸드폰의존재를인지하고, 일상생활에서빈번하게사용하고있었던시기이며, 학교전공서적및전문전자용어사전등에서도핸드폰에관한설명을찾아볼수있었던시기였던바, 휴대폰은이사건출원고안에대한원출원이출원될당시주지관용기술에해당된다는점, (ii) 나침반은의심의여지가없이주지관용기술에해당된다는점, (iii) 휴대폰의일측면에매립홈을형성하고상기매립홈에나침반을삽입하여고정하는구성은주지관용기술에해당하는휴대폰과나침반을단순주합하는것에불과하고, 그결합에있어서도구성의곤란성을인정할수가없으며, 효과또한휴대폰과나침반의각각의효과외에당해분야에통상의지식을가진자가예측할수있는효과이상의새로운상승효과를기대할수없다

73 제 7 장 Ⅰ. 기계 전기장치 쟁점 주지관용기술인휴대폰과나침반을결합하는데에결합의곤란성과 현저한상승효과가있는지여부. 판결요지 ( 특허법원 선고 2005허2564) 실용신안등록출원된고안이공지공용의선행기술을수집종합하여이루어진데에그특징이있는것인경우에있어서는선행기술을종합하는데각별한곤란성이있거나이로인한작용효과가공지된선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고인정되고, 그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수없다고보여지는경우또는새로운기술적방법을추가하는경우가아니면그발명의진보성은인정될수없다할것이다 ( 대법원 선고 96후221 판결등참조 ). (1) 구성에대하여 ( 가 ) 이사건출원고안은 휴대용통신기기 (10) 의일측면에매립홈 (11) 을형성하고, 상기매립홈 (11) 에는나침반 (20) 을삽입하여고정하는것 을특징으로하는고안인데, 먼저 1 을제1호증, 을제5, 6, 7호증의각 1, 2, 3 의각기재에변론전체의취지를종합하면, 휴대용통신기기라함은사용자가휴대하고다니면서자유롭게음성통화를하거나문자 기호등의부가서비스정보를양방향으로송수신할수있는휴대폰이나 PCS폰등을지칭하는일반용어인데, 휴대용통신기기는 1984년 5월경국내에서보급되기시작한이래 1990년말경까지매년 100% 이상의급속한증가율을보였고, 이사건출원고안의원출원당시에는전국적으로광범위하게보급되어있었던사실을인정할수있는바, 위인정사실에의하면, 휴대폰이

74 특허소송사례집 나 PCS폰등의휴대용통신기기는이사건출원고안의원출원당시에주지관용의기술이었고, 2 나침반역시자침으로방위를알수있도록만든기구로서이사건출원고안의원출원당시에일상생활에서도널리사용될정도로주지관용의기술임이경험칙상명백하다. ( 나 ) 다음으로이사건출원고안은주지관용의기술들인휴대용통신기기와나침반을종합함에있어서휴대용통신기기의일측면에형성된매립홈에나침반을삽입고정하는구성인데, 이러한주지관용의기술들을종합하는데각별한곤란성이있는지여부에관하여보건대, 휴대용통신기기와나침반은이사건출원고안이속한기술분야는물론일상생활에서조차누구나손쉽게이용하고있는주지관용의기술들이어서그기술분야에서통상의지식을가진자가필요에따라극히용이하게양기술의기능을결합하는것을생각해낼수있을것으로보이는점, 이사건출원고안은양기술의결합방법에있어서도, 나침반이휴대용통신기기중의안테나나내부송수신회로등의부품과서로유기적으로연결되는것이아니고, 단지휴대용통신기기의일측면에어떤구성요소들을서로결합시키는통상의기술수단인매립홈을형성한후나침반을매립홈에기계적으로삽입고정하여부착시키는고안에불과한점등에비추어볼때, 이사건출원고안은주지관용의기술수단들인휴대용통신기기와나침반을종합하는데에구성상각별한곤란성이있다고할수없다. 이에대하여원고는, 휴대폰이출시된이후장기간동안휴대폰과나침반을결합한고안의출원이나적용례가없었으므로구성상각별한곤란성이있다는취지로주장하나, 원고의위주장사유는신규성의인정근거는될수있을지언정그사유만으로는주지관용의기술들을종합하는데에각별한곤란성이있다고할수없으므로, 원고의위주장은이유없다

75 제 7 장 Ⅰ. 기계 전기장치 (2) 효과에대하여을제1호증의기재에의하면, 이사건출원고안의명세서에는, 이사건출원고안은평상시에는간편하게항상소지하고다니다가통화및문자등의정보서비스를이용할수있고, 유사시에는자신의위치및목적지의방향정보를간편하게확인할수있으며, 등산등의여행을떠날때나침반을별도로구입할필요가없고, 나침반을별도로소지하게될경우에발생되는분실에의한경제적손실을방지할수있는효과가있다고기재되어있는사실을인정할수있으나, 이러한효과는대부분휴대용통신기기가갖는본래의통신기능과나침반이갖는방향지시기능에서비롯되는당연한효과이고, 그밖에나침반을별도로소지할필요가없고분실염려가적다는효과 ( 원고는이부분을휴대용통신기기의항시휴대로인한나침반의휴대효과라는상승된부가적효과로표현한다 ) 는이사건출원고안이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라면충분히예상할수있는내용이므로, 이사건출원고안은주지관용의기술들로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고할수없다