전자는제 2 차소송의항소심전원합의체판결에대하여연방대법원에이송명령신청을 할계획에있다. 9) 이상에서살펴보았듯이, 제 1 차소송의경우 2011 년 4 월 5 일소가제기된이후부터 2016 년 12 월 6 일연방대법원판결이판시되기까지, 약 5 년이상의기간이소요되었 다. 또한제

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진태 원
6 years ago
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1 2016 년 12 월 6 일, 미국연방대법원삼성전자와 Apple 사간의제 1 차소 송상고심에서. 미국특허법제 289 조의 article of manufacture 를완 제품 (end product) 의부품 (component) 을포함하는것으로해석함. 1) 작성자 : 한국지식재산보호원기반정보팀전문위원이주환박사 * Ⅴ. 대상판결의시사점 2011년 4월 5일 Apple 사가삼성전자를상대로자신의실용특허 (utility patent), 디자인특허 (design patent), 트레이드드레스 (trade dress) 를침해하였다는이유로 California 주북부지구지방법원에소송을제기함으로써, 삼성전자와 Apple 사간의세기의특허전쟁 (Patent War) 은시작되었다. 2) 이후 2012 년 2월 8일 Apple 사가삼성전자를상대로자신의 5개의실용특허를침해하였다는이유로, California 주북부지구지방법원에또다른소송을제기하였다. 3) 대상판결이선고되기전인 2015년 5월 18일, 제1차소송항소심에서연방순회항소법원은지방법원이 3억8천2백만달러의손해배상액을산정한트레이드드레스에대한침해판결을파기하였지만, 실용특허침해와디자인특허침해를확정하고, 나아가그로인한손해배상액을확정하였기때문에, Apple 사는지방법원이실용특허침해와디자인특허침해를이유로산정한 5억4천8백만달러의손해배상액을획득하였다. 4) 또한제2차소송에서 Apple 사는지방법원으로부터 5개의실용특허중 3개의실용특허침해를이유로 1억1천9백6십2만5천달러의손해배상액을선고받았지만, 5) 2016년 2월 26일항소심에서연방순회항소법원은 3개의실용특허에대한삼성전자의특허침해판결을파기하였다. 6) 그러나 2016년 10월 17일항소심전원합의체 (En Banc) 는제2차소송의항소심판결을다시파기함으로써, 지방법원판결을확정하였다. 7) 2015년 12월 14일삼성전자는제1차소송에대하여디자인특허침해로인한손해배상액의산정방법이정당하지않다는이유로연방대법원에이송명령신청 (certiorari) 을하였고, 2016년 3월 21 일연방대법원은삼성전자의이송명령신청을받아들였으며, 최종적으로 2016년 12월 6일연방대법원은제1차소송에대한상고심판결을선고하였다. 8) 그리고현재삼성 * 본내용은필자의개인적인견해이며, 한국지식재산보호원의공식적인의견이아님을밝힙니다. 1) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No (Dec. 6, 2016). 2) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 11-CV LHK (N.D.Cal. Apr ). 3) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 12-CV LHK (N.D.Cal. Feb ); 이소송을흔히 Apple 사와삼성전자간의 제 2 차소송 이라고한다. 4) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015). 5) 제 2 차소송에서삼성전자는자신의세개의특허의침해를이유로반소를제기하여, 한개의특허침해를이유로 1 십 5 만 4 천 8 백달러의손해배상액을선고받았다. 제 2 차소송의자세한경과에대해서는 2016 년 6 월 2 일 IP-NAVI 에업로드된 IP-INSIGHT 를참조하기바란다. 6) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos , , (Fed. Cir. Feb. 26, 2016). 7) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos , , (Fed. Cir. Oct. 7, 2016). 8) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No (Dec. 6, 2016). 1

2 전자는제 2 차소송의항소심전원합의체판결에대하여연방대법원에이송명령신청을 할계획에있다. 9) 이상에서살펴보았듯이, 제 1 차소송의경우 2011 년 4 월 5 일소가제기된이후부터 2016 년 12 월 6 일연방대법원판결이판시되기까지, 약 5 년이상의기간이소요되었 다. 또한제 2 차소송의경우 2012 년 2 월 8 일소가제기된이후부터현재까지약 4 년 이상의기간이소요되었다. 결국제 1 차소송이제기된이후현재까지 5 년이상의기 간이소요되었음에도, 삼성전자와 Apple 사간의세기의특허전쟁은여전히진행중에 있다. 특히제 1 차소송에대한연방대법원판결이선고되었다고하더라도, 제 1 차소 송이종료국면에이른것이아니다. 10) 그이유는연방대법원이대상판결에서스마트 폰과같이많은수의부품을포함하는제품 (multi-component product) 에서침해디 자인특허가구체화된 article of manufacture 을특정하는방법에대하여설시하지 않았기때문이다. 11) 즉연방대법원이대상판결에서언급한미국특허법제 289 조에근 거하여디자인특허침해로인한손해배상액을산정하는방법인 two-step test 중첫 번째단계를판단하는방법에대하여구체적으로판시하지않으면서, 이후의환송심 에서연방순회항소법원으로하여금이부분에대하여판단하도록하였기때문이다. 12) 그이유에대하여연방대법원은삼성전자와 Apple 사가많은수의부품을포함하는 제품에서침해디자인특허가구체화된 article of manufacture 을특정하는방법에 대하여언급하지않았다고설명하였다. 13) 다만 2016 년 10 월 11 일에개최되었던제 1 차소송에대한연방대법원의구두심리 (oral argument) 에서, 미국법무부차관보 Brian H. Fletcher 는미국특허법제 289 조가규정하는 article of manufacture 의특정방법에대한기준으로 four-factor test 를제시하였다. Fletcher 는 ⅰ) 당해디자인특허의청구범위 (scope), ⅱ) 전체제 품에서당해디자인특징의상대적인두드러짐 (relative prominence), ⅲ) 당해디자 인특징이전체제품에서개념적으로구분될수있는가 (conceptually distinct) 의여부, ⅵ) 당해디자인특허와전체제품에서의나머지부분사이의물리적인관계 (physically relationship) 라는네가지요소에근거하여, article of manufacture 을특정할수 있다고언급하였다. 환송심에서연방순회항소법원이 Fletcher 가제시한 four-factor 9) (2016 년 12 월 22 일 13 시 30 분방문 ). 10) (2016 년 12 월 22 일 14 시방문 ) 년 12 월 6 일연방대법원은디자인특허의침해로인한손해배상액의산정방법의문제에대하여보기드문만장일치 (rare unanimous decision) 의의견을개진하였고, 이로써삼성전자와 Apple 사간의스마트폰에대한법적인여정 (legal odyssey) 은지속된다. ; (2016 년 12 월 22 일 14 시 20 분방문 ). 연방대법원의판결은디자인특허침해로인한손해배상액의산정문제에대한끝 (end) 이아니라, 시작 (beginning) 이다. 11) (2016 년 12 월 22 일 14 시 30 분방문 ). 연방대법원은특정의사건에서 article of manufacture 을판단하는방법에대한기준 (test) 을제시하지않았다. 12) Samsung Electronics, No at 1, 8-9. 특히대상판결의판결문을작성한 Sotomayor 대법관은많은수의부품을포함하는제품과관련된사건에서당해디자인특허가적용된 article of manufacture 을특정하는것은 어려운일 (difficult task) 이라고강조하였다. 13) Samsung Electronics, No at 8. 2

3 test 를 article of manufacture 의특정방법에대한기준으로채택할것인지의여 부는명확하지않지만, 연방대법원의상고심에서미국법무부차관보가하는역할의 중요성을고려한다면, 14) Fletcher 가제시한 four-factor test 가채택될가능성이 상당히높다고생각된다. 실제로구두심리에서삼성전자와 Apple 사는 article of manufacture 의특정방법에대한기준으로 four-factor test 를채택하는것에동 의하기도하였다. 결국환송심에서연방순회항소법원은삼성전자와 Apple 사가별도로제시하는기 준의타당성을고려한후에, 많은수의부품을포함하는제품에서침해디자인특허가 구체화된 article of manufacture 를특정하는방법에대하여가장적절한기준 (proper standard) 을채택할것으로예상된다. 15) 연방순회항소법원은대상판결에서 의연방대법원지침대로 article of manufacture 의특정방법에대한기준을채택 한후, 지방법원이산정하였던 3 억 9 천 9 백만달러의손해배상액을파기할것이고, 나 아가지방법원으로하여금자신이채택한기준에근거하여당해사건에서손해배상액 을새롭게산정하도록환송할것이다. 16) 지방법원판사는당해사건에서디자인특허의 침해로인한적절한손해배상액을자신의재량권 (discretion) 에의하여산정할것이기 때문에, 구체적으로는삼성전자가판매한완제품 (end product) 에대한전체이익이 아니라, 특정된부품들 (components) 에대한전체이익을근거로손해배상액을산정할 것이기때문에, 17) 이전에지방법원이산정한 3 억 9 천 9 백백만달러의손해배상액은상 당히감액될것으로예상된다. 18) 결과적으로대상판결에서의연방대법원의판시사항 14) 연방대법원에서는변론은 변론자격을허가받은변호사들 (Supreme Court Bar) 만이할수있고, 또한 1 년에 건정도로열리기때문에, 미국의변호사들중에서연방대법원에서변론할수있는것은 당대최고의법률가 이다. 그중에서도가장많은변론기회를갖는사람이법무부의법무차관 (Solicitor General) 이다. 연방대법원은상고가허가된일부사건에대하여법무부법무차관에게의견을묻는데, 이를 Call for the Views of the Solicitor General(CVSG) 라고한다. 반드시법무차관의의견이받아들여지는것은아니지만, 연방대법원의상고인정여부를결정하는데큰영향을끼치는것이법무차관의의견서다. 나무위키참조. 15) (2016 년 12 월 22 일 15 시방문 ). 다만연방순회항소법원이 article of manufacture 을특정하는방법에대한기준을적절하게제시하지못한다면또다른이송명령신청이제기될수있는여지도있다. 16) 그이유는디자인침해로인한손해배상액을산정하는지방법원판사의고유의영역에해당하기때문이다. 17) (2016 년 12 월 22 일 15 시방문 ). 연방대법원판결에의하여, 침해피의자는디자인특허침해로인한손해배상액이전체제품이아니라부품으로제한되어야한다는주장을하는것이금지되지아니한다. 18) (2016 년 12 월 22 일 15 시방문 ). 하급심법원은관련 article of manufacture 를스마트폰의부분인스크린 (screen) 등으로특정할것이기때문에, 손해배상액은상당히 (dramatically) 줄어들것이다. ; (2016 년 12 월 22 일 15 시 20 분방문 ). 연방대법원은디자인특허침해로인한연방순회항소법원의해석을파기하여, 이미산정된 3 억 9 천 9 백만달러의손해배상액이감액될수있는가능성을증가시켰다. ; (2016 년 12 월 22 일 15 시 30 분방문 ). 특허권자와침해자는디자인특허침해소송의모든단계에서산정될수있는손해배상액을평가하여야한다. 특허권자와침해자는 article of manufacture 를특정할수있는증거를살펴야하고, 손해배상액의산정이전체제품을기준으로산정될것인가아니면단지그부품으로산정될것인가를판단하여야한다, 이것은양당사지의화해계약에서의위치와협상에서의지위에영향을준다. 만약침해자가배심원이전체제품보다는부품을손해배상액의산정기 3

4 은삼성전자에게유리한판결이다. 19) 이와반대로디자인특허를창출하고보유하는기업들에게는불리한판결이다. 20) 미국특허법에의하면디자인특허도특허에해당하기때문에, 디자인특허침해로인한손해배상액의산정은원칙적으로미국특허법제284조 21) 에근거하여이루어진다. 이에부가하여디자인특허권자는디자인특허에만적용되는규정인미국특허법제289 조에근거하여산정된손해배상액을받을수있다. 22) 그리고디자인특허권자는미국특허법제289조에근거하여 250달러의손해배상액혹은 article of manufacture 에대한침해자의전체이익 (total profit) 에근거하여산정된손해배상액을획득할수있다. 23) 다만디자인특허권자는미국특허법제284조에근거하여산정된손해배상액과미국특허법제289조에근거하여산정된손해배상액에대해서는중첩적으로보호받을수없다. 24) 결국미국에서디자인특허권자는 ⅰ) 미국특허법제289조에근거한침해자의전체이익액, ⅱ) 미국특허법제289조에근거한 250 달러, ⅲ) 미국특허법제284조에근거하여산정된손해배상액중에서, 가장고액의손해배상액을획득할수있다. 25) 역사적으로 1946년미국특허법은침해자의이익액에근거하여실용특허의침해로인한손해배상액의산정방법을폐기하였다. 26) 그이유는침해자의이익액을산정하는 준으로판단하도록충분한증거를제출한다면, 손해배상액은줄어들것이다. 19) (2016 년 12 월 22 일 14 시방문 ). 대상판결은삼성전자에게승리를가져다준판결이다. 그이유는대상판결은삼성전자에게디자인특허침해로인한손해배상액이특정의스마트폰제품의부품들 (components) 로제한될수있다고주장할수있는길 (path) 을만들어주었기때문이다. 20) (2016 년 12 월 22 일 16 시방문 ). 대상판결에의하여앞으로디자인특허침해로인한손해배상액이줄어들것이기때문에, 결과적으로침해제품을디자인하는기업의카피캣 (copycat) 의생산, 판매는더욱과감해질것이다. 21) 35 U.S.C Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d), the court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances. 22) Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2015). 연방순회항소법원은디자인특허침해사건에서디자인특허권자는미국특허법제 284 조혹은미국특허법제 289 조에근거하여산정된손해배상액을획득할수있다고언급하였다. 그리고연방순회항소법원은미국특허법제 289 조에근거하여산정된손해배상액은디자인특허침해에대한부가적인구제방법 (additional remedy) 라고강조하였다. 23) 35 U.S.C ) Robert Bosch, LLC v. Pylon Mfg. Corp., 719 F.3d 1305, 1310 n.1 (Fed. Cir. 2013) (en banc). 연방순회항소법원은침해자의이익액은더이상미국특허법제 284 조에근거한실용특허의침해에대한구제방법이아니라고언급하면서, 침해자의이익액은디자인특허침해로인한손해배상액의산정을위하여만이용가능하다고강조하였다. 25) Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1291 (Fed. Cir. 2002). 26) Patent Act of 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 778. (stating that the patent holder shall be entitled to recover general damages which shall be due compensation for making, using, 4

5 데있어서시간과비용이너무많이소요되었고, 침해자의이익액에대한산정방법이 복잡하였기때문이었다. 27) 그리고실용특허의손해배상액의산정방법에는스마트폰과 같이많은수의부품을포함하는제품에서일부의실용특허가침해된경우에손해배 상액을산정하는법리로서, 전체시장가치의원칙 (Entire Market Value Rule) 과할당 원칙 (Apportionment Rule) 이있다. 28) 즉당해사건에서 3 개의침해된디자인특허가 전체스마트폰제품의소비자의수요 (customer demand) 를유인한다면, 전체스마트 폰제품의가치를근거로디자인침해로인한손해배상액을산정하고, 29) 만일그렇지 않다면전체스마트폰제품의가치에서침해된 3 개의디자인특허의가치를할당하여 손해배상액을산정할수있다. 30) 따라서미국특허법제 289 조가존재하지않더라도 디자인특허권자는미국특허법제 284 조에근거하여디자인특허침해로인한적절한손 해배상액 (proper damages) 을받을수있기때문에, 미국특허법제 289 조를폐기되 는것이바람직하다고생각된다. 31) 결국연방대법원의판시사항처럼, 미국특허법제 289 조가규정하고있는 article of manufacture 을완제품뿐만아니라그부품을 포함하는것으로확장하여해석하는방법보다는, 미국특허법제 289 조를폐기하는것 이, 디자인특허침해로인한손해배상액의산정에대한법리를형성함에있어서더욱 or selling the invention, not less than a reasonable royalty) 27) Arun Chan, King Instrument Corp. v. Perego: Should Lost Profits Be Awarded on Unpatented Products Where Patentee Sits on its Patent?, 16 Cardozo Arts & Ent. L. J. 635, 654 (1998) 년특허법을개정한것은침해자의이익액에근거하여손해배상액을산정하는방법의복잡성 (complexity) 에기인하였다. ; Roger D. Blair & Thomas F. Cutter, Rethinking Patent Damages, 10 Tex. Intell. Prop. L. J. 1, 6 (2001). 침해자의이익액에근거한손해배상액의산정방법은시간, 비용, 복잡성이라는문제가있었기때문에, 의회는 1946 년특허법에서이에관한내용을삭제하였다. 28) Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties, 51 Wm. & Mary L. Rev. 655, 660, 663 (2009). 특허권자는당해특허의특징이침해제품의판매의근거가된다는것을증명한다면, 하나의특허구성부품을포함하는전체침해제품의판매가치에대하여일실이익을받을수있다. 전체시장가치의원칙은침해제품의시장가치의대부분이당해특허에기인한것이라면, 특허권자는침해제품에대한전체시장가치를획득할수있다는원칙이다. ; Brian J. Love, Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule, 60 Stan. L. Rev. 263, 278 (2007). 전체시장가치의원칙은침해제품의전체가치에대하여손해배상을인정하는것이지만, 당해특허의특징이침해제품의전체가치의일부분에해당될뿐이라면전체시장가치의원칙은적용되지않는다. ; Tim Carlton, The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction is Denied?, 43 Ga. L. Rev. 543, 553 (2009). 할당원칙 (apportionment rule) 은당해특허에기인하는특허권자의손해만으로손해배상액을산정하려는원칙이다. 29) Kimbery A. Moore, Paul R. Michel and Timothy R. Holbrook, Patent Litigation and Strategy, 735 (3d ed. 2008). 전형적으로전체시장가치의원칙은당해특허가더큰침해제품의일부분일경우에발생한다. 이것은특허권자가전체침해제품을근거로하여일실이익을산정할수있는가에대한문제이다. 당해특허가캠코더에사용되는반도체칩 (chip) 이라면, 특허권자는캠코더의판매에대한일실이익을받을수있는가? 아니면일실이익은반도체칩의판매로제한되어야하는가? 이문제를해결하기위한방법은당해특허가일실이익을확장하려는비특허부품에대한소비자의수요 (customer demand) 에대한근거가되는가를증명하는것에달려있다. 30) Damien Geradin & Anne Layne-Farrar, Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products, 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 763, 769 (2011). 할당원칙은침해자혹은제 3 자의발명이기여하는가치를기준으로손해배상을산정할것이아니라, 전체침해제품에대한당해특허의기여도가얼마인지를확인하여그기여도를기준으로손해배상액을산정하는원칙이다. 31) 실용특허와마찬가지로, 침해자의이익액에근거하여일실이익을산정하는방법은폐지되는것이바람직하다. 5

6 좋은방법이다. 앞으로연방순회항소법원은 article of manufacture 을특정하는방법에대한기준을고안하기위하여고심할것이다. 연방순회항소법원이어떤기준을채택할것인지궁금하지만, 그채택된기준에대해서도삼성전자와 Apple 사간의다툼은존재할것으로예상된다. 32) 대상판결은미국특허법의역사에서 100년이상이어져오던디자인특허침해로인한손해배상액의산정의법리를변경한중요한판결이다. 33) 앞으로연방순회항소법원과지방법원이어떠한판결을선고될지가기대된다. 32) 그이유는어떤기준이채택되는지에따라서양사의이익이확연히차이가날것이기때문이다. 33) (2016 년 12 월 22 일 14 시 20 분방문 ). 대상판결은디자인특허침해로인한손해배상액을산정하는오래된원칙 (long-standing rule) 을변경한획기적인판결 (landmark ruling) 이다. 6

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