<BFACB1B8BAB8B0EDBCAD28C0CEBCE2BABB2DB1B8BCBAB9D9B2DBB0CD292DBCF6C1A42E687770>

Transcription

1 비매품 ISBN ISBN ( 세트)

2 소프트웨어저작권보호체계방안 연구 지식연구소 공방 연구책임자 : 남희섭

3

4 제출문 한국저작권위원회위원장귀하 귀위원회와의연구용역계약에따라본보고서를 소 프트웨어저작권보호체계방안연구 과제의최종보고서 로제출합니다 년 12 월 연구수행기관 : 지식연구소공방연구책임자 : 남희섭 ( 지식연구소공방, 대표 ) 참여연구원 : 정상조 ( 서울대학교법학전문대학원, 교수 ) 송상효 ( 성균관대학교소프트웨어대학, 교수 ) 이은우 ( 법무법인지향, 변호사 ) 오영빈 ( 리앤목특허사무소, 변리사 ) 後藤未来 ( アンダーソン 毛利 友常法律事務所, 변호사 )

5

6 목 차 제1장서론 1 제1 절연구의배경 1 제2 절연구의목적 3 제3 절세부연구내용및수행방법 4 제2장국내외소프트웨어보호체계및현황 8 제1 절소프트웨어의정의및동향 8 제2 절소프트웨어국내보호체계 11 제3 절소프트웨어국제 해외보호체계 15 제3장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 20 제1 절개요 20 제2 절주요국의소프트웨어특허관련심판결례및정책동향 미국 유럽연합 유럽연합회원국 일본 중국 뉴질랜드 73 제3 절주요국의특허심사기준 미국의특허심사기준 EPO의특허심사기준 일본의특허심사기준 중국의특허심사기준 95 1

7 5. 영국의특허심사기준 인도의특허심사기준 108 제4 절한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준의내용과문제점 특허청심사기준의변천과정 심사기준개정 (2014년) 전후특허적격성판단심사사례 특허청심사기준의문제점 127 제5 절소결 주요국특허동향의시사점 특허심사기준분석의시사점 140 제4장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 147 제1 절소프트웨어특허강화론의등장과내용 일본의특허법개정 특허청의특허법개정 1차추진 (2005년) 특허청의특허법개정 2차추진 (2011년) 국가지식재산위원회를통한조정시도 (2011년) 특허심사기준개정 (2014년) 특허법개정안 (2014년, 김동완의원대표발의안 ) 국무조정실을통한조정 (2015년 ~ 현재 ) 155 제2 절특허권간접침해확대안에대한검토 특허권의간접침해개정안의내용 입법례 평가 171 제3 절방법특허권의권리범위확대안에대한검토 내용 입법례 해석론및판결례 평가 188 2

8 제4 절양도와판매 문제의제기 조약과주요국의특허실시행위규정비교 검토 201 제5 절소결 204 제5장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 208 제1 절서론 208 제2 절지재권의중첩보호 (overlapping) 문제 총설 중첩보호에관한현행법의태도와입법례 컴퓨터프로그램의경우 보호대상이동일한지 218 제3 절소프트웨어특허와기술혁신 개방형혁신과특허 특허권의절대적독점성과과도한보상 침해회피의어려움 특허제도의공개기능과통지기능 233 제4 절소프트웨어관련특허제도개선안 컴퓨터프로그램을특허법상발명에서제외하는안 선의의개발자를면책하는안 자유 / 오픈소스소프트웨어를위한안 특허제도개선안정리 243 제5 절소결 245 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 247 제 1 절서론 247 제 2 절정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속문제 248 3

9 1. 문제의소재 저작권귀속문제와관련된관련법령규정의체계 일반법에해당하는관련법령의규정 특별법에해당하는관련법령규정 저작권귀속관련법령규정정리 해외사례 공공발주소프트웨어용역결과물의권리귀속현황 현행규정의문제점 개선방안 280 제3 절거래 ( 판매 ) 단계에서의쟁점과개선방향 쟁점 공정거래법및약관규제법 분쟁사례 사례별검토 개선방향 314 제4 절소결 316 제7장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 321 제1 절서론 321 제2 절 FOSS 라이선스위반문제 문제의제기 자유 / 오픈소스소프트웨어라이선스최근위반사례 FOSS 라이선스기존위반사례 FOSS 라이선스컨설팅사례 역할별오픈소스 SW 라이선스준수대응방안 334 제3 절소프트웨어불법복제율문제 소프트웨어의이용과해적행위 (piracy) BSA의해적율조사 344 4

10 3. 다른기관의조사결과와 BSA 조사결과의비교 BSA의소프트웨어해적율조사방법론과문제점 평가및시사점 351 제4 절소결 352 제 8 장결론 355 5

11 표 목차 < 표 1> 특허적격성관련청구 (motion) 에대한연방지방법원판결전체 39 < 표 2> 2012년이후소프트웨어특허침해관련일본판결례 65 < 표 3> 발명에해당하는예와해당하지않는예 93 < 표 4> 특허적격성을충족하지못하는소프트웨어관련발명의예와 94 < 표 5> 일본특허청과한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준비교 132 < 표 6> 2014년개정특허심사기준의핵심내용 153 < 표 7> 특허청의 2016년, 2017년주요업무계획 157 < 표 8> 특허청의간접침해범위확대안제1 안 158 < 표 9> 특허청의간접침해범위확대안제2 안 158 < 표 10> 특허청의방법특허권확대안 175 < 표 11> 트립스협상중 Nordics 제안 ( 방법사용의청약포함 ) 182 < 표 12> 방법특허권침해구성요건별입법례 184 < 표 13> 공공부문소프트웨어개발용역결과물의 267 < 표 14> 2012년국회기재위소위회의록 279 < 표 15> 불법소프트웨어사용으로인한손실액추이 (2003~2015년) 340 < 표 16> 2011~2012년공공기관소프트웨어사용실태점검결과 342 < 표 17> 2004년이후소프트웨어해적에대한실증연구사례 344 < 표 18> BSA가발표한소프트웨어해적율과피해액 345 6

12 그림 목차 < 그림 1> 2012년 6월부터 2017년 2월까지미국특허상표청이특허적격성결여로거절한기술분야별특허출원 38 < 그림 2> 앨리스판결이후연도별 CAFC 특허적격성판단 40 < 그림 3> 앨리스판결이후법원의 101 특허무효율변화 41 < 그림 4> 부터 까지기술분야별 101 무효판결된특허 42 < 그림 5> 앨리스 2-단계를적용한심사기준 81 < 그림 6> EPO 심사기준의특허요건판단절차 (2017년 11월개정이전 ) 87 < 그림 7> 연도별특허괴물소송증가율 ( 미국이외국가 v. 미국 ) 138 < 그림 8> 미국이외의국가에서제기된특허괴물소송건수 ( 년) 139 < 그림 9> 특허침해소송에서특허권자승소율 140 < 그림 10> 권리화가가능하지않은원인 143 < 그림 11> 국가연구개발사업의연구성과연차실적보고서중일부 259 < 그림 12> 윤디자인라이선스사용범위 299 < 그림 13> 감사 (Audit) 결과실사용비명목지출비용 312 < 그림 14> 감사 (Audit) 횟수 313 < 그림 15> BSA가발표한지역별소프트웨어해적율 346 7

13 보고서 요약문 소프트웨어저작권보호체계방안연구 소프트웨어중심의지능정보사회에서소프트웨어의법적보호체계와개발및거래단계, 이용단계의쟁점을연구하였다. 소프트웨어의온라인유통에도특허권이미치도록하려는특허강화론이대두되면서소프트웨어의법적보호체계를저작권중심으로정비하고특허에의한보호는최소한으로제한할필요가있다. 이를위해컴퓨터프로그램은특허대상에서제외하는입법조치가필요하다. 특허청이일본기준을모방하여국내에도입한특허적격성판단기준인 하드웨어의구체적실현성 은미국이나유럽연합의기준과달리기술혁신이라는특허제도의목적과취지를고려한판단기준이되기어렵다. 기술연구의기본적도구를누군가특허권으로독점하도록해서는안된다는미국의 선취이론 과, 특허보호의대상은기술에관한발명이어야하며따라서기술적공헌이인정되어야한다는유럽의 기술적특징 기준과달리일본의 하드웨어의구체적실현성 기준은가치판단이아니라사실에관한판단에지나지않아특허제도의합목적적해석기준으로는적절하지않다. 특허청이제안하여국무조정실에서논의되고있는 간접침해확대안 과 방법특허확대안 은소프트웨어의특허 / 저작권중첩보호문제를더심화하고, 개방형혁신모델로기술혁신을일구어온소프트웨어분야에는맞지않으며, 특허청이일방적으로개정한 2014년특허심사기준에서 컴퓨터프로그램 청구항을인정하면서이미컴퓨터프로그램은특허실무에서물건의발명으로인정되고있기때문에소프트웨어특허강화안은그논의의전제와도맞지않다. 소프트웨어특허강화안보다는개방형혁신을장려하기위해소프트웨어특허를제한하는입법조치가 8

14 필요하며, 이를위해선의의개발자를특허침해로부터면제하고, 소스코드를 공개하는행위, 그리고통상적인하드웨어기능만을이용하는소프트웨어에는 특허권이미치지않도록해야한다. 정부용역으로개발된소프트웨어의저작권귀속문제는저작권법의창작자원칙을원칙그대로적용하기보다는발주처와개발사의공동소유를원칙으로하면서양자의이익조정을도모한용역계약일반규정을법제화하고저작권의민간단독소유를금지한국유재산법의개정과원칙을따르지않는관행을바로잡는해법을통해문제를푸는것이바람직하다. 소프트웨어의거래와이용단계에서불거진쟁점중하나인불공정라이선스문제는표준계약서나저작권법개정으로대응하고, FOSS 라이선스위반문제는개발자의인식제고와기업내부의거버넌스강화로해결책을모색할필요가있다. 소프트웨어불법복제율에대해서는 BSA의방법론을검증하여이해당사자의과장된피해규모를정책에그대로반영해서는안되다는점을보였다. 9

15 Abstract Study on the Framework for the Copyright Protection of Software Software plays a central role in the contemporary intelligent, information society. This study delves into four stages of software -- development, transaction, use and legal protection -- to see how the legal and institutional framework for software has been working and its implication in terms of a system improvement. This study shows that the legal protection of software needs to be framed in a way that copyright becomes the primary protection model and patent protection is provided in a limited and restrictive way. For this purpose, a legislative measure ensuring that a computer program is excluded from patent-eligible subject matters is to be taken. Further, a so-called concrete implementation of hardware standard for determining patent eligibility of computer-related inventions, which was a verbatim copy of Japanese one by the Korea Patent Office, has to be revisited in view of the pre-emption doctrine of the US and the technical character model of the EPO, and this study reveals that the concrete implementation of hardware standard fails to take into account the fundamental purposes of patent system, i.e., the promotion of technological innovation. Two amendments proposed by the KPO and discussed at the Office for Government Policy Coordination, which include expansions of scope of indirect patent infringements and process patents, are undesirable as they would worsen overlapping protection problem between copyright and patent, and hinder the open 10

16 innovation model proved as well-functioning in the software field. Moreover, the precondition of the proposals, the computer program being not regarded as a product under the meaning of the Patent Act, already lost its foot by the amendment of patent examination guideline in 2014, which has produced more than 800 registered computer program claims. Therefore, alternative policy options such as protecting innocent, independent software developers and free and open source communities from patent attack and ensuring patent right not extending to software using general functions of computer hardware are recommended to be enacted. Copyright entitlement of public-funded software development needs to be decided from a different perspective from the creator doctrine of the Copyright Act. Ownership of copyright between governmental contractors and software developers may be agreed upon by enacting the governmental rule designed to allow joint ownership while striking a fair balance between the contractors and developers and by amending the State Property Act, which prohibits a private ownership of copyright. Unfair licensing issues, one of the issues raised in the transaction and use phase of software, must be addressed through government drafted standard contracts and copyright law amendments, and FOSS licensing violations need to be solved by enhancing developer awareness and internal governance of software enterprises and industries. For the software piracy rate, BSA s methodology was verified and it was shown that the exaggerated amount of damage of stakeholders should not be directly reflected in the policy. 11

17

18 제 1 장서론 제 1 장서론 제 1 절연구의배경 넷스케이프 (Netscape) 공동창업자 마크앤드리슨 이소프트웨어가세상을삼키고있다 1 고말한것처럼우리는소프트웨어중심의정보지능사회에살고있다. 자동차도이제는석유가아니라소프트웨어로굴러간다고할정도로모든산업에서소프트웨어는필수재가되었고, 소프트웨어가없는일상생활은상상하기어려운환경이되었다. 이처럼소프트웨어역할이바뀌고기술의비약적발전및관련시장과거래형태의변화로현행소프트웨어법적체계와간극이발생한다. 이로인해여러분야에걸쳐다양한형태로문제가발생하여기존체계의재검토가요청된다. 특히소프트웨어보호체계와관련하여, 저작권과특허권의역할에대한논쟁이지속되고있어이를명확히정리할필요가있다. 이논쟁은정보지능사회의핵심이라할수있는정보통신망을통해유통되는소프트웨어에대한특허를강화해야한다는특허청의정책추진으로촉발되었다. 미국의경우 2014년 앨리스 (Alice) 판결 2 이후다수의소프트웨어특허가무효로판결되는등소프트웨어관련특허의인정에있어, 친특허정책 에서탈피하여소프트웨어관련발명의특허적격성을좁게해석하고있으며, 국제적으로도컴퓨터프로그램발명에대한특허인정범위가축소되고, 컴퓨터프로그램을특허대상에서제외하는것이점차합의를얻어가고있는데에반해우리나라는특허청을중심으로소프트웨어특허를강화하려는시도가지속되고있어이러한정책 1 Marc Andreesssen (2011, August 20) Why software is eating the world. The Wall Street Journal. 2 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 1

19 소프트웨어저작권보호체계방안연구 추진이특허제도와저작권제도의목적과취지에부합하는지, 부합하지않다 면어떤대안을제시할수있는지연구가필요하다. 이미개발된소프트웨어를특허권이나저작권으로보호하는현행체계에서발생하는문제외에도소프트웨어개발단계와거래및이용단계에서도여러문제가불거지고있다. 개발단계에서의문제란소프트웨어개발로창작된결과물의저작권귀속문제를말하는데, 특히공공부문의소프트웨어개발용역에서소프트웨어저작권을발주자에게귀속시키는현상이심하게나타나고, 이에개발자들의소프트웨어개발의욕을저하시킬수있다는문제제기가있다. 따라서창작자특히소프트웨어개발자의창작의욕고취를통한국가소프트웨어산업발전을도모하기위한기준정립이필요하다. 소프트웨어 거래 단계에서는 소프트웨어 저작권자들이 약관 형태의 이용허 락 계약 (EULA: End User License Agreement) 에서 이용 방법과 범위를 세분하여 별도의 이용허락을 받도록 요구하여 소프트웨어 이용자와 분쟁이 자주 발생하 고, 특히 폰트 프로그램 저작권자의 과도한 요구로 저작물의 공정한 이용이 저하되는 사례가 증가하여 이에 대한 법 정책적 제도적 개선 방안의 모색이 필 요하다. 소프트웨어이용단계에서는최근자유 / 오픈소스소프트웨어 (FOSS: Free and Open Source Software) 사용확대및분쟁증가와관련하여, FOSS 라이선스위반사례의급증과함께저작권침해역시증가하고있는문제를해결하기위한방안마련이필요하다. FOSS 라이선스위반문제를소프트웨어전체로확대하면, 소프트웨어불법복제율이문제로등장하는데, 소프트웨어얼라이언스 (BSA: Business Software Alliance) 3 에서발표해온전세계소프트웨어불법복제율에따 2

20 제 1 장서론 르면, 한국은주요산업국에비해높은수치를보이고, 그에따른손실액이매년증가하고있다. 하지만 BSA의발표치는객관적인검증을거친바가없어 BSA의소프트웨어불법복제율조사방법론을검증하여불법복제율과손실액의신뢰성을살펴볼필요가있다. 제 2 절연구의목적 이연구의주된목적은소프트웨어중심의지능정보사회에적합한법적 체계를모색하고현행법정책구조의개선안을제시하는것이다. 이를세부 연과과제별로분설하면아래와같다. 첫째, 소프트웨어보호의법적체계와관련하여국내외소프트웨어특허관련심판결및심사기준동향으로부터국내특허제도에주는시사점을분석하고, 소프트웨어특허강화론으로제시된특허권의간접침해범위확대안과방법특허권의확대안을검토하여소프트웨어의법적보호뿐만아니라소프트웨어이용측면을고려한균형적인법체제개선안을제시하는것이목적이다. 둘째, 소프트웨어개발및거래단계에서의쟁점에관해서는, 정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속과관련된법령체계와권리귀속현황을분석하여소프트웨어를개발한창작자보호와개발을발주한공공정책간의균형을도모할수있는제도개선안을제시하는것과, 소프트웨어저작권자가컴퓨터프로그램을거래 판매하는과정에서저작권법에서허용하는범위를넘어선과도한권한행사로인한문제를약관규제법중심으로검토하여개선방향 3 BSA는 2104년까지는 소프트웨어연합 이란명칭을사용하다고 2015년부터는 소프트웨어얼라이언스 란명칭으로바꿔사용하고있다 (BSA 코리아보도자료참조 ). 3

21 소프트웨어저작권보호체계방안연구 을모색하는것이연구의목적이다. 셋째, 소프트웨어의이용단계의쟁점과관련하여, FOSS의이용이급증하면서대두된 FOSS 라이선스위반문제의해결책을제시하는것과, 오랫동안국내에서문제가된불법소프트웨어이용에대해그근거가되는 BSA의소프트웨어해적율 (piracy rate) 을객관적으로검증하는것을연구의목적으로한다. 마지막으로세부쟁점에대한연구결과를종합하여소프트웨어산업의특 성에적합한법 정책적제언을도출하고, 소프트웨어산업발전과소프트웨어 저작물의공정한이용을보장할수있는법적체계를제시하는것이목적이다. 제 3 절세부연구내용및수행방법 이 연구를 소프트웨어의 개발과 이용, 거래 및 판계 전반에 걸친 문제점을 관련 법령 체계와 실제 현황을 중심으로 짚어보고 법 정책적 대안을 모색하는 것이지만, 주된 연구는 소프트웨어의 보호를 위한 법적 체계 특히, 특허법에 의 한 보호와 저작권법에 보호의 장단점을 분석하는 것을 주된 연구 내용으로 한 다. 법적체계에대한연구는크게 3개의장으로나누어진행하는데, 먼저제3 장에서는 2014년미국연방대법원의앨리스 (Alice) 판결 4 이촉발한소프트웨어발명의특허적격성문제를중심으로주요국의소프트웨어특허관련심판결례와정책동향을살펴본다 ( 제3 장제1 절 ). 동향을살펴볼주요국으로미국, 유럽 4 Alice Corp. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 4

22 제 1 장서론 연합, 유럽연합 회원국인 영국, 프랑스, 독일, 그리고 일본과 중국, 뉴질랜드를 포함시켰는데, 미국과 유럽연합 및 그 회원국은 우리나라의 지재권 정책에 영 향이 커서 입법례를 살펴보는 것이 의미가 있고, 일본은 특허청의 소프트웨어 특허 강화 정책의 시발점이 되었다는 점에서, 중국은 최근 컴퓨터 관련 발명의 특허 심사기준을 개정하였다는 점과 전 세계에서 특허출원 활동이 가장 활발하 다는 점에서 참고할 가치가 있고, 뉴질랜드는 최근에 특허법을 개정하여 컴퓨 터 프로그램을 특허 보호대상에서 제외하는 입법 조치를 단행하였기 때문에 주 요국으로 포함시켰다. 미국과 유럽연합, 영국, 프랑스, 독일, 뉴질랜드의 동향은 해당 국가의 판결과 입법, 사법, 행정기관의 보고서와 학자들과 기관의 논문과 보고서 등을 토대로 파악하였고, 일본의 동향은 현지 전문가인 後藤未来 일본 변호사, 중국의 동향은 중국 전문 변리사인 오영빈 변리사의 연구를 통해 조사 하였다. 주요국의판결과별개로주요국의특허심사기준을미국, 유럽특허청 (EPO: European Patent Office), 일본, 중국, 영국, 인도를대상으로살펴본다 ( 제3 잘제2 절 ). 유럽연합회원국중영국만선별한이유는다른유럽연합회원국과달리영국법원은 EPO의특허적격성판단기준에대해비판적이고법원이판례를통해구축한기준을특허청의실무에반영하고있기때문이다. 이처럼법원이만든기준이특허실무에적용되고있는것은미국과마찬가지인데, 이에비해일본과우리나라는특허청이기준을만든후이를법원이그대로수용하는방식으로특허적격성판단기준이만들어졌다. 인도의특허심사기준을검토하는이유는최근에소프트웨어특허심사기준에급격한변화가있었고, 주로 EPO 의기준을수용하면서도 EPO나다른나라에비해 기술 을중시하는태도를취하기도하여국내에는거의소개된바가없는인도의특허심사기준도주요검 5

23 소프트웨어저작권보호체계방안연구 토대상에 포함시켰다. 그 다음으로 제3 장 제3 절에서는 한국 특허청이 특허심사 실무에 적용하고 있는 특허 심사기준을 1984년 제정부터 지금까지의 전체적인 변천 과정과 컴퓨터 프로그램 청구항을 인정하기 시작한 2014년 개정 심사기 준 및 특허적격성 판단 기준과 관련된 문제점을 살펴본다. 2014년 특허 심사기 준이 개정된 전후의 컴퓨터 프로그램 특허출원의 심사와 특허등록 동향은 특 허청에서도 발표하지 않아 국내에는 그와 관련된 자료가 없어서 컴퓨터 프로 그램 청구항의 등록 현황과 2014년을 기점으로 그 전과 후의 심사사례도 분석 한다. 소프트웨어법적체계의 2번째세부연구내용은특허청이제기한소프트웨어특허강화론을중심으로제4 장에서살펴본다. 특허청의소프트웨어강화론은컴퓨터프로그램을물건으로의제하고컴퓨터프로그램의전기통신망을통한제공행위를특허법상양도행위로규정하는일본식모델대신유럽식모델에기반을두고있다. 이유럽식모델은특허권의간접침해확대안과방법특허확대안 2가지를포함한다. 따라서유럽의입법례를비교법적으로분석하여각각의안에대한평가를하고, 이를대체할수있는대안으로특허법상실시의개념으로양도를판매로변경하는안을살펴본다. 소프트웨어법적체계의 3번째세부연구주제는제5 장에서다루는데, 하나의창작결과물인소프트웨어를서로다른창작보호법인특허법과저작권법으로보호할경우에필연적으로발생하는중첩보호문제, 기술의혁신을더강조하는특허제도가과연소프트웨어에도적용될수있는지를살펴보고, 그대안을제시한다. 6

24 제 1 장서론 소프트웨어개발및거래단계의쟁점은제6 장에서 2개의하부주제로나누어살펴본다. 첫째, 정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속문제에대해서는, 저작권귀속과관련된현행법령을일반법으로분류할수있는저작권법, 국가계약법, 용역계약일반규정, 국유재산법과특별법으로분류할수있 는 과학기술기본법, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법, 소프트웨어산업진흥법으 로나누어검토한다음, 해외주요국의국유재산권관리제도와정부조달제도및지재권귀속관련법령과비교해보고, 공공발주소프트웨어용역결과물이실제로누구에게권리귀속되는지그현황을분석한후, 문제점이법령규정에서비롯된것인지규정과동떨어진관행에서비롯된것인지파악하여개선방안으로 용역계약일반규정 의법제화, 소프트웨어산업진흥법령의개정등을제안한다. 둘째, 소프트웨어거래단계의쟁점은폰트프로그램을중심으로이용조건과방법을세분화한 EULA 규정이약관규제법에위배되지않는지살펴보고, 개선방향으로표준계약서의제정, 저작권개정을제시한다. 소프트웨어의이용과관련된쟁점은 FOSS 라이선스위반문제와소프트웨어불법복제율문제로국한하여제7 장에서다룬다. FOSS 라이선스위반문제는실제위반사례를살펴보고, FOSS 라이선스컨설팅사례및역할별라이선스준수방안을제시하는것으로연구를수행하고 ( 제7 장제2 절 ), 소프트웨어불법복제율문제는 BSA의불법복제율조사방법론을세부적으로검증한후다른기관의조사결과와비교하여 BSA 조사방법론의문제점및이것이갖는시사점은무엇인지살펴본다 ( 제7 장제3 절 ). 7

25 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 제 1 절소프트웨어의정의및동향 소프트웨어는일반적으로이해되는개념과다른개념으로법률에서사용되고있다. 소프트웨어란용어는여러법률에서사용하고있는데, 저작권법은 소프트웨어 란용어대신 컴퓨터프로그램 이란용어를사용하며, 컴퓨터프로그램저작물 을특정한결과를얻기위하여컴퓨터등정보처리능력을가진장치내에서직접또는간접으로사용되는일련의지시 명령으로표현된창작물로정의한다. 5 특허법과 하위 법령에는 관련 정의 규정이 없고, 행정규칙인 특허청 예규 특허 실용신안 심사기준 ( ) 에서 소프트웨어 와 컴퓨터 프로그램 을 정의하는데, 그 내용은 일본 특허청의 심사기준과 동일하다. 특허청 심사기 준에서는 소프트웨어 를 컴퓨터에서하드웨어를움직이는기술 로, 프로그램 을 컴퓨터로 처리하기에 적합한 명령의 집합 으로 정의한다. 6 이러한 특허청의 용어 정의에 대해 프로그램은 저작권법으로 보호를 받고, SW 특허는 특허법 에서 보호받을 수 있다는 논거를 제공하기 위한 것 이라는 견해가 있다. 7 이러 한 구별이 타당한지는 의문이지만, 특허심사기준이 저작권법보다 컴퓨터 프로 그램을 더 넓게 정의한다는 점은 분명하다. 왜냐하면, 저작권법과 달리 특정한 결과를 얻기 위하여 란 목적이 특허심사기준에는 생략되어 있고, 컴퓨터로 처 리하기에 적합하면 프로그램에 해당하고 특허 심사기준의 정의에 부합하기 때 문이다. 5 저작권법제 2 조제 16 호. 6 특허심사기준 (2016 년 11 월판 ) 제 10 장컴퓨터관련발명, 9A01. 7 김원준 2016, 493 면. 8

26 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 특허심사기준이프로그램을넓게정의하더라도이것이모두특허대상이란의미는아니다. 특허대상은 컴퓨터관련발명 이란용어로설명하데, 특허심사기준에따르면, 컴퓨터관련발명은시계열적으로연결된일련의처리또는조작즉, 단계로서표현할수있을때그단계를특정하는것에의해방법의발명으로서청구항에기재할수있고, 발명이완수하는복수의기능으로표현할수있을때에는그기능으로특정된물건의발명으로청구항에기재할수있다. 이외에도프로그램기록매체즉, 프로그램을설치하고실행하거나유통하기위해사용되는 프로그램을기록한컴퓨터로읽을수있는매체 는물건의발명으로서청구항에기재할수있으므로, 8 프로그램이수록된매체도컴퓨터관련발명인셈이다. 소프트웨어산업진흥법은소프트웨어를 컴퓨터, 통신, 자동화등의장비와그주변장치에대하여명령 제어 입력 처리 저장 출력 상호작용이가능하게하는지시 명령 ( 음성이나영상정보등을포함한다 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된기술서 ( 記述書 ) 나그밖의관련자료 로정의한다 ( 제2 조제1 호 ). 세계지적재산권기구 (WIPO: World Intellectual Property Office) 의 컴퓨터소프트웨어의보호에관한모델조항 9 은제1 조에서 컴퓨터프로그램 과 컴퓨터소프트웨어 에대한별도의정의규정을두어, 컴퓨터프로그램 이란 기계가읽을수있는매체에합체되었을때, 정보처리능력을갖는기계로하여금특정한기능, 과제또는결과를보여주거나, 수행또는달성할수있도록하는명령의집합 으로정의하고, 10 컴퓨터소프트웨어 는이보다더넓은개념즉, 8 제 10 장컴퓨터관련발명, 9A02. 9 International Bureau of the World Intellectual Property Office (1978) Model provisions on the protection of computer software. 9

27 소프트웨어저작권보호체계방안연구 컴퓨터프로그램 과 프로그램기술서 (program description) 및 보조자료 (supporting material) 까지포함하는개념으로정의한다. 이렇게개념을구분하는이유는 모델조항 에서 컴퓨터소프트웨어 에포함되는위 3가지대상의법적보호수준을다르게제안하고있기때문이다. 이처럼 소프트웨어 가 컴퓨터프로그램 보다더넓은개념으로사용되는데, 이러한개념구분은 컴퓨터시스템의구동에관련되어작성된프로그램혹은과정또는규칙및관련문서를소프트웨어로정의하고있는컴퓨터산업계의실무상의이해와일치한다 11 고하지만, 컴퓨터산업계의실무에서소프트웨어를컴퓨터프로그램이외에컴퓨터프로그램을설명하는자료와보조자료까지포함되는개념으로사용하는지는의문이다. 오히려컴퓨터프로그램과소프트웨어는하드웨어에대비되는의미의동일한개념으로산업계실무에서사용한다고보는편이더타당해보인다. 소프트웨어특허와관련된주요판결중하나로꼽히는 1978년 Flook 판결에서미국대법원은 소프트웨어란용어는산업계에서컴퓨터프로그램을묘사하는데에사용된다 고한바있다. 12 또한 소프트웨어 와 컴퓨터프로그램 양자의구분이법률상으로도의미 있다고보기도어렵다. 왜냐하면, 광의의소프트웨어에포함되는프로그램기술 10 여기서 특정한기능, 임무또는결과를지시하거나, 수행또는달성 이란표현에서서로다른 3개의동사와명사를사용한것은컴퓨터가다양한목적으로사용될수있다는점을설명하기위한것이고, 줄여서 특정한임무를수행 (perform a particular task) 으로대체할수있다고한다 (WIPO 1978, 10면 ). 한편, WIPO의모델조항에는해설이붙어있는데, 이해설에따르면 task 는해결해야하는문제 (the problem that it has to solve) 라고설명하고있으므로 task 는 과제 로번역하였고, indicate 는보통과제가완료된후디스플레이되는결과와관련이있다고해설을달았으므로 보여주다 로번역하였다. 11 박준석 2010, 60면각주 4( 나카야마특허법 ( 역 ) 면인용 ). 12 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) The term software is used in the industry to describe computer software. 10

28 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 서, 보조자료는 그것이 컴퓨터 프로그램에 관한 것이라는 점 때문에 법적 보호 가 달라지거나 특별한 논의가 더 필요하지도 않기 때문이다. 가령 컴퓨터 프로 그램을 설명하는 자료 또는 기술서는 어문저작물일 뿐, 이것이 컴퓨터 프로그 램을 설명하고 있다고 해서 다른 어문저작물과 보호범위를 달리 취급하거나 공 정이용을 위한 특별한 조치가 필요한 것도 아니다. 따라서 현행 법이나 위 WIPO의 모델조항에서 컴퓨터 프로그램, 프로그램 기술서, 보조자료 를 통합 한 하나의 개념으로서 소프트웨어 란 용어가 필요한지 의문이다. 저작권법 또 는 특허법에서 주로 문제가 되는 것은 컴퓨터 프로그램이고 이를 제외한 설명 자료나 프로그램 기술서 는 특별히 문제가 되거나 정책적으로 특수한 고려가 필요한 대상도 아니다. 이런 이유로 이 보고서에서는 달리 언급하지 않는한 소 프트웨어는 하드웨어에 대비되는 개념으로서 컴퓨터 프로그램과 같은 의미로 사용된다. 제 2 절소프트웨어국내보호체계 소프트웨어의법적보호는저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀, 계약법에따 른보호등으로대별할수있다. 이가운데창작에대한보상성격의권리로는 저작권과특허권을꼽을수있다. 한편, 최근들어상표법도창작에대한보상적기능을한다는주장이등장하고있는데, 가령 Manta는상표도전통적인 3가지기능 ( 출처표시기능, 광고선전기능, 품질보증기능 ) 외에표장을만든자를위한인센티브기능도수행한다고하며, 13 첨단기술영역에서는상표가기술혁신인센티브역할을수행한다 13 Manta

29 소프트웨어저작권보호체계방안연구 는경제학자들의주장이늘고있다. 14 하지만, 상표권은표장 ( 標章 ) 15 을창작한자가아니라, 상표 ( 즉, 자기의상품을타인의상품과식별하기위해사용하는표장 ) 를사용하거나사용하려는자에게인정되는권리이고 ( 상표법제3 조제1 항 ), 상표를보호하는목적은상표사용자의업무상의신용보호외에수요자의이익 ( 예컨대, 상표를통한정보검색비용의감소 ) 의보호이기때문에상표권을창작에대한보상성격의권리로분류하기는어렵다. 그리고소프트웨어를영업비밀로보호하는경우에도그보호법익은독립된경제적가치를갖는기술정보를부정이용으로부터보호하는것이지, 영업비밀의창작을장려한다거나일정한기간이지나면누구나타인의영업비밀을자유롭게이용할수있도록하려는창작법고유의취지는영업비밀보호법에들어있지않기때문에 16 이역시창작관련권리로분류할수없다. 17 창작에관한법률중저작권법은소프트웨어에대해보호대상과방식은 물론권리제한을통한사회적이용까지구체적으로규정하고있어서매우체 계적인구성을유지하고있다. 우선, 저작권법에서는컴퓨터프로그램을어문저 14 Llerena & Millot 표장 이란기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적형상, 홀로그램 동작또는색채등으로서그구성이나표현방식에상관없이상품의출처 ( 出處 ) 를나타내기위하여사용하는모든표시를말한다 ( 상표법제2 조제2 호 ). 16 우리대법원은 영업비밀침해행위를금지시키는것은침해행위자가침해행위에의하여공정한경쟁자보다유리한출발내지시간절약이라는우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록하고, 영업비밀보유자로하여금그러한침해가없었더라면원래있었을위치로되돌아갈수있게하는데에그목적이있 다고한다 ( 대법원 선고 97다24528 판결 ). 17 이런점에서영업비밀보호법과특허법은서로상충한다고볼수있다. 특허법은, 사회계약이론으로보면, 발명의공개를유인하기위하여또는발명의공개를통해사회가득을보는대가로발명가에게일정기간발명을독점할권리를사회가보장해주는반면, 영업비밀보호법은보호대상이되는기술정보의공개는애초부터염두에두고있지않다. 따라서지식재산기본법에서법의목적을 지식재산의창출 보호및활용을촉진 하는것으로꼽으면서 지식재산 에특허와영업비밀을모두포함할수있는 인간의창조적활동또는경험등에의하여창출 된 무형적인것으로서재산적가치가실현될수있는것 으로정의한것은모순이라할수있다. 12

30 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 작물과 별개의 저작물 유형으로 예시하여 ( 제4 조 제9 호 ) 컴퓨터 프로그램이 저 작권의 대상임을 분명히 한다. 그리고 보호 범위와 관련해서도, 컴퓨터 프로그 램을 작성하기 위하여 사용하는 프로그램 언어 ( 프로그램을 표현하는 수단으로 서 문자 기호 및 그 체계 ), 규약 ( 특정한 프로그램에서 프로그램 언어의 용법에 관한 특별한 약속 ), 해법 ( 프로그램에서 지시 명령의 조합방법 ) 은 보호대상에서 제외된다는 점을 명시함으로써 ( 제101조의2), 저작권으로 보호되는 영역과 보호 되지 않는 영역의 경계를 명확히 긋고 있다. 권리 주체에 대해서도 저작권은 창작자 원칙의 예외가 적용되는 업무상 저작물에 대해 컴퓨터 프로그램의 경우 에는 다른 저작물과 달리 법인이 업무상 저작물의 저작자가 되기 위해 법인 명 의로 프로그램을 공표하지 않아도 된다는 명문의 규정 ( 제9 조 단서 ) 을 두고 있 다. 또한, 프로그램창작자가갖는권리도다른저작물창작자와기본적으로동일한저작인격권과저작재산권으로인정하되, 컴퓨터프로그램의특성을고려한특별규정들을두고있다. 예를들어, 특정컴퓨터외에는이용할수없는프로그램을다른컴퓨터에이용할수있도록하기위하여필요한범위내에서프로그램을변경하거나, 특정컴퓨터에서좀더효과적으로이용할수있도록하기위하여필요한범위내에서프로그램을변경하는행위에는동일성유지권행사가제한되도록하고 ( 본질적인내용변경은제외, 제13조제2 항제4, 5호 ), 지재권제도의대원칙중하나인 권리소진의원칙 에대해서도대여권이란예외가소프트웨어에적용되도록한다 ( 제21조, 영리목적의대여행위에한한다 ) 권리소진의원칙예외를영리목적으로컴퓨터프로그램을대여하는행위로확대한저작권법개정은판매용음반을시판용음반으로좁게해석한 스타벅스 사건의대법원판결 ( 선고 2010다87473 판결 ) 때문인데, 스타벅스 판결과무관한컴퓨터프로그램에대해서까지대여권의범위를확대한것은입법의불비로국제조약이나입법례를참조하여컴퓨터프로그램이대여의주된대상인경우로제한하는등의재개정이필요하다. 13

31 소프트웨어저작권보호체계방안연구 그리고불법복제소프트웨어의무단이용으로부터프로그램저작자를보호하기위하여다른저작물의권리자에게는인정되지않는침해간주규정을두고있다. 즉, 저작권법제124조제1 항제3 호는불법복제된프로그램임을알고이를업무상이용하는행위를저작권침해행위로간주한다. 1994년컴퓨터프로그램보호법개정당시도입된이조항은일본저작권법을차용한것 19 으로일본저작권법의취지는다른저작물과달리컴퓨터프로그램은상연이나상영, 공중송신등의방법으로공중에제공되는경우는거의없고주로컴퓨터에설치되어사용되는형태가주된이용형태이기때문에일종의 이용권 을창설할필요가있었기때문이라거나, 20 일본저작권법제113조제2 항은 1984년 1월 저작권심의회제6 소위원회 의검토에서프로그램제작자를보호하기위해서는일반적으로프로그램을실행하는것즉, 컴퓨터에서프로그램을사용하는것에대해서도권리가필요하고이를통해위법하게복제된프로그램을실행하는자또는프로그램에불법으로액세스하는자에대처할수있다는의견이있었고, 이에대해 (i) 프로그램구매자가실행행위에대해별도의허락을받아야하고패키지프로그램의경우이용에장애가생길수있다는의견과 (ii) 프로그램의실행은통상계약관계로처리되므로배타적권리를창설할필요성이적다는의견과, (iii) 복제권이나대여권으로권리자의이익보호가충분하다는의견등을고려하여컴퓨터프로그램에이용권을창설하는대신일정한요건하에서프로그램의사용에대한권리를부여하는취지로규정되었다고도한다 일본은 1985년컴퓨터프로그램이저작물로규정될즈음에당해프로그램이위법복제물임을, 사용할권원을취득한때에 알고있었던경우에그사용행위를침해로간주하는규정을두 었다 ( 나카야마노부히로 ( 윤선희역 ) (2008) 저작권법. 육법사, 452 면 ). 20 平尾正樹, 著作権法逐条解説, Retrieved from 21 山本隆司 2009, 면. 14

32 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 더나아가지재권제도의근간이라할수있는보호와이용의균형을달성하기위해저작권법은컴퓨터프로그램저작재산권의제한에대한여러특칙을두어, 교육목적의소프트웨어복제 배포, 사적이용위한복제, 프로그램의기능조사 연구 시험을위한복제, 컴퓨터의유지 보수를위한일시적복제, 교과용도서에게재, 호환성확보를위한소프트웨어코드의역분석, 정당한이용자의보존을위한복제등의행위에대해서는저작재산권이제한되도록한다 ( 제101 조의3~5). 이러한저작권법의체계적인구성과는달리특허법에는컴퓨터프로그램과관련된발명을어떻게보호하는지, 권리제한은어떻게되는지아무런규정이없이일반특허법리에맡기고있다. 컴퓨터프로그램관련발명의보호를위해가장기초적인사항인특허적격성문제도판단기준은일본특허심사기준을그대로답습한특허청의심사기준을통해구축되었고, 법원도이를무비판적으로받아들였다. 법원은컴퓨터프로그램관련발명의특허적격성에대해컴퓨터상에서소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있어야하며, 22 특허발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단하여야하고, 청구항에기재된발명의일부에자연법칙을이용하고있는부분이있더라도청구항전체로서자연법칙을이용하고있지않을때에는특허법상의발명에해당하지않는다고하는데, 23 이러한판단기준은 1993년일본특허청이심사기준을개정할때만들었던기준이다. 제 3 절소프트웨어국제 해외보호체계 22 대법원 선고 2007 후 265 판결, 대법원 선고 2001 후 3149 판결. 23 대법원 선고 2007 후 265 판결참조. 15

33 소프트웨어저작권보호체계방안연구 외국의소프트웨어보호체계도국내법체계와마찬가지로창작법인특허법과저작권법에의한보호와상표법, 영업비밀보호법, 계약법에의한보호체계로나눌수있다. 특허와저작권에의한소프트웨어보호체계는국내와크게다르지않아서대부분의국가가저작권에의한보호에는입법체계가잘정비되어있지만, 특허법은상대적으로정비가되어있지않다. 요컨대, 저작권에의한소프트웨어의보호문제는국제조약이나각국법률또는판례를통해상당히정리되었다고할수있다. 예를들어, 무역관련지적재산권협정 ( 이하 TRIPS 협정 또는 트립스협정 ) 은컴퓨터프로그램을어문저작물로보호하도록하고, 24 세계무역기구회원국으로서트립스협정에가입한국가들은컴퓨터프로그램저작권관련규정을국내법에두고있다. 그리고각국법률이나법원은저작권은컴퓨터프로그램의표현만보호하며, 기능이나해법, 데이터구조, 배열등은보호하지않는다는데에대체로일치된입장을보인다. 25 이에비해소프트웨어의특허보호는국제적인기준도확립되어있지않고, 보호대상과보호범위가나라마다다르고, 특히미국에서는후술하는것처럼소프트웨어의특허적격성에대한논란이계속되고있다. 24 트립스협정제10조제1 항. 25 오라클과구글간의자바 API 저작권분쟁에서미국연방고등법원이자바 API의저작물성을인정하면서 (Oracle America, Inc. v. Google Inc. 750 F.3d 1339 (Fed. Cir., 2014)) 컴퓨터프로그램의표현을넘어서구조 순서 조직 (SSO: Structure, sequence and organization) 까지저작권으로보호해야하는지가논란이되고있다. 이에대해우리저작권법은미국법에는없는프로그램규약을저작권대상에서제외하는규정 ( 제101조의2) 을두고있으므로이를통해미국과다른해법이가능하다는견해가있다 ( 권사현 박성필 김용길 2017). 미국 CAFC 판결이디자인에대한엔클로저운동 (enclosure movement) 으로혁신과경쟁, 문화를저해할수있다는비판에대해서는 Peter Lee & Madhavi Sunder, The Law of Look and Feel (February 17, 2016). 90 Southern California Law Review, 2017 (Forthcoming); UC Davis Legal Studies Research Paper No. 482, 저작권이아이디어에는미치지못한다는점을명시한미국저작권법제102조 (b) 을 CAFC가오독했다는비판에대해서는 Pamela Samuelson (2015) Three fundamental flaws in CAFC s Oracle v. Google decision. European Intellectual Property Review, October 2015 참조. 16

34 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 국제지적재산권보호연합 (AIPPI) 26 이컴퓨터관련발명의특허적격성문제를조사한 2017년보고서 27 에따르면, 특허적격성에관해특허법은물론이고특허청의실무나법원판결이국가별로편차가매우크다. 컴퓨터관련발명에직접적용되는법률규정이있다는국가는전체응답국 44개국중 1/3에불과했고 ( 대부분유럽특허협약 (EPC) 에서명한유럽연합회원국 ), 컴퓨터관련발명의심사에준용될수있는법률규정은국제적으로일치하지않으며 ( 즉, 특허대상에관한정의규정이제각각이고 ), 28 판례나특허청의심사실무에서컴퓨터관련발명에만적용되는규정을두고있는나라와그렇지않는나라가절반으로갈리고 ( 두는나라 23개, 두지않는나라 21개 ), EPC와유럽특허청의영향을받는나라를제외하면, 컴퓨터관련발명의특허적격성에적용되는기준이국가별로너무차이가크다고다양하며, 법원이나특허청이일관성있게기준을적용하는경우도절반에불과하다고한다. 29 이처럼저작권에비해특허권은소프트웨어보호에관한체계가정비되어있지않은데, 이는서로다른권리에의한소프트웨어의중첩보호와관련하여중요한함의를갖는다. 이에대해서는제5 장제2 절 지재권의중첩보호 (overlapping) 문제 에서후술한다. 26 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, The International Association for the Protection of Intellectual Property. 27 AIPPI 우리나라를포함하여미국, 일본, 중국, 유럽각국등 44개 AIPPI 회원국이제출한국가별보고서는 참조. 28 일본과우리나라처럼특허대상을발명의정의규정으로명시하는예가있는가하면, 미국이나캐나다처럼특허대상의유형을나열하는입법례와, 특허대상에서제외되는예를구체적으로열거하는입법례등이있다고한다 (AIPPI 2017, 2면 ). 29 AIPPI 2017, 2~7면. 17

35 소프트웨어저작권보호체계방안연구 특허와저작권에의한소프트웨어의중첩보호문제와관련하여, 미국은컴퓨터소프트웨어와같은기능적창작물에대해어느정도의중첩보호를허용하는반면, 유럽연합은특허보호가아닌저작권보호를선호하는정책을취함으로써문제를해결한다고볼수있다. 30 즉, 유럽연합의 소프트웨어지침 31 은컴퓨터프로그램을어문저작물로명시하고회원국에게저작권보호의무를부과하는반면, 32 유럽특허협약은컴퓨터프로그램그자체는특허보호의대상이아니라고명시하고있다. 33 따라서유럽에서컴퓨터프로그램의주된보호방식은특허법이아니라저작권법이라할수있다. 34 유럽연합의이런태도는특이한것이라기보다는오히려국제적인추세라할수있다. 세계지적재산권기구 (WIPO) 의조사에따르면, 컴퓨터프로그램그자체를공식적으로발명에서제외하는것이점차국제적합의 (consensus) 를형성해가고있으며, 컴퓨터프로그램은특허받을수있는대상에서제외되어야한다는공통된인식이많은국가의특허법에서공유되고있다고평가할수있다. 35 또한특허법에컴퓨터프로그램을발명에서제외한다는명시적인규정을두고있지않은경우에도, 발명제외목록에열거된다른대상 ( 가령, 수학적방법, 정신적활동, 단순한과학적원리나추상적인이론 ) 을통해컴퓨터프로그램을특허권의보호대상에서제외하기도한다 Bridges 2012, 3면. 31 DIRECTIVE 2009/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009on the legal protection of computer programs. 32 제1 조제1 항 In accordance with the provisions of this Directive, Member States shall protect computer programs, by copyright, as literary works within the meaning of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 33 EPC 제52조. 34 Bridges 2012, 8면. 35 WIPO Standing Committee on Patents, SCP/15/3 - Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Annex II Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter, 1면. 18

36 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 36 WIPO SCP/15/3 Annex II, 11 면. 19

37 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 제 1 절개요 앞의제2 장에서살펴본것처럼소프트웨어의법적보호에대해저작권법은체계가잘잡혀있는반면, 특허법은체계가없이국가별편차가크다. 법률체계가없는상태에서도사법기능을통해법적체계를정비할수있는데, 이것역시나라별로차이가크다. 소프트웨어특허보호에서가장쟁점이되는것은과연소프트웨어관련발명이특허법상발명에해당하는지의문제이다. 먼저소프트웨어관련발명이특허법상발명개념에해당하는지를표현하는용어와관련하여 발명의성립성, 특허대상성, 특허적격성 등의용어가사용되고있는데, 발명의성립성 은일본의영향을받은한국특허청에서주로사용하는용어로, 현행특허심사기준은 특허출원된발명이특허법상의발명이되기위 한요건을 발명의성립요건 이라고부른다. 37 설민수판사는 특허적격성 은미국의용어를번역한것이며, 특허법제29조제1 항이특허적격으로보는 산업상이용가능한발명 은특허의대상을구별하는기준으로사용되기때문에더욱보편적인용어는 특허대상성 이라고한다. 38 특허법상발명에해당하는지는 자연법칙을이용한기술적사상의창작 이라는특허법조문의미시적해석의문제가아니라, 특허제도를통해특허권을부여하는취지와목적에적합한지의문제즉, 특허받을자격이있는지의정책적문제라고보고, 여기서는 특허적격성 이란용어를사용한다. 37 특허심사기준제3 부특허요건, 한편, 일본특허청의심사기준 ( 부속서B 컴퓨터소프트웨어관련발명 ) 에서는 발명의성립성 대신 발명헤당성 ( 発明該当性 ) 이란용어를사용한다. 38 설민수 2012, 107 면. 20

38 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 이번장에서는소프트웨어법적체계의개선방안을도출하기위해먼저소프트웨어특허관련국내외동향을살펴보는데, 주로특허적격성을중심으로미국, 유럽연합과그회원국, 일본, 중국, 뉴질랜드의판결동향을살펴본다 ( 제2 절 ). 한편, 한국특허청이소프트웨어특허강화를위해내세운특허법개정의필요성즉, 온라인으로유통되는소프트웨어의특허보호문제는 2012년연구 39 에서이미검토한바있고, 이연구에따르면미국과유럽연합에서소프트웨어의온라인유통과특허침해가쟁점이된사례는거의없고, 40 전세계에서최초로입법조치를단행한일본에서도전기통신망을통한컴퓨터프로그램의제공행위에대해특허권을행사한사례는없었다. 41 따라서주요국의동향검토는 2012년연구이후소프트웨어의온라인유통이실제로문제가사례가있는지조사하여없는경우에는생략하되, 일본과중국에대해서만추가로분석한내용을제2 절에포함시켰다. 우리나라에서소프트웨어를온라인으로유통하는행위에도특허권이미치도록하려는입법조치는실패하였지만, 한국특허청은 2014년심사기준을개정하여청구항말미에 컴퓨터프로그램 을기재한특허청구항을인정하기시작하였고, 특허적격성판단기준은기존의심사기준을그대로사용하고있다. 이러한심사기준의타당성을검토하기위하여주요국 ( 미국, 유럽연합, 일본, 중 39 권태복 남희섭 미국의경우그이유중하나는특허권자입장에서는침해품의 판매 또는 사용 을이유로특허침해소송을제기하여권리구제를받으면충분하므로온라인을통해유통되는과정에개입된중개자나수신자를분쟁당사자로끌어들일실익이없기때문이며 ( 권택복 남희섭 2012, 38면 ), 2012년 3월에발표된미국상무성의온라인지재권침해대응보고서 (Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus) 에도인터넷을통한저작권침해나상표권침해만언급할뿐특허권침해가온라인에서문제가되고있다는내용은찾아볼수없다 (Ibid, 39 면 ). 41 Ibid, 53~77면. 21

39 소프트웨어저작권보호체계방안연구 국, 인도 ) 의심사기준에서특허적격성을어떻게판단하는지살펴보고 ( 제 3 절 ), 한 국특허청의심사기준을전반적으로짚어본다음문제점을분석한다 ( 제 4 절 ). 제 2 절주요국의소프트웨어특허관련심판결례및정책동향 1. 미국 (1) 개요 특허적격성의부침이가장심한곳이바로미국이다. 지금까지미국처럼 소프트웨어특허의특허적격성에대해법원의판결이많이바뀐곳도없고, 그 만큼논란이큰곳도없다. 미국특허법은특허적격성에대한아무런기준을제시하지않고특허대상이되는유형만열거하고있다. 즉, 미국특허법은제101조에서 새롭고유용한방법, 기계, 제조물또는조성물이나이들의새롭고유용한개선을발명하거나발견한자는특허법에서정한요건과절차에따라특허를받을수있다 42 고하여 4가지법정유형 ( 방법, 기계, 제조물, 조성물 ) 을제시할뿐특허법상발명이무엇인지, 특허적격성을충족하려면무엇이필요한지에관해아무런단서도제시하지않는다. 하지만미국법원은오랫동안특허대상에해당하지않는예외를제시해왔고, 컴퓨터관련발명의적격성문제는법원이제시한예외 ( 즉, 판례상예외 ) 43 에해당하는지여부로해결해왔다. 42 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 43 이를 사법적예외사항 ( 정진근 2017, 174면 ; 이해영 2017, 11면 ; 이수미 박영수 2014, 404면 ) 또 22

40 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 법원이제시한예외는자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어인데이들을특허적격성이없다고보는주된근거는선취 (preemption) 이론이다. 요컨대, 자연법칙이나, 자연현상또는추상적아이디어에특허권을부여하면모든분야에서의이용을특허권자가선점하여기술혁신을촉진하려는특허법의취지에반하는결과가생기기때문에특허를줄수없다는것이다. 자연법칙이나자연현상, 추상적아이디어는과학및기술연구의기본도구이고, 44 이도구를특허를통해독점할수있도록하면기술혁신에장애가된다는것이미국법원이제시한선취이론의핵심이라할수있다. 45 결국미국법원은특허적격성문제를특허법에명시된 법정유형 과법원이제시한 판례상예외 간의경계를정하는작업을통해해결한다고평가할수있다. 문제는경계를정하는기준이시대에따라변해왔다는점이다. 또한, 앨리스판결에서미국연방대법원이지적한것처럼, 모든발명은자연법칙이나자연현상, 추상적아이디어를어느정도는구현 이용 반영 의존 적용할수밖에없기때문에이들이관여되어있다는점만으로는특허적격성을부인하기어렵다. 46 그래서예외에무언가를결합하여과학 기술의기본도구를특허법상발명으로바꾸는구성요소가청구항에기재되어있어야비로소특허적격성을인정할수있다. 47 그무엇 이존재하는지여부는어떻게판단할까? 결국선취이론으로돌아가모든분야의이용을선점하는독점의위험성이있는지없는지여부로판단한다. 이하에서는미국법원이선취이론을중심으로특허적격성을 는 사법적예외 ( 이창훈 2015) 으로부르기도한다. 44 Myriad 판결문단락 Mayo 판결문단락 앨리스판결문단락 Mayo 판결문단락 1303; 앨리스판결문단락

41 소프트웨어저작권보호체계방안연구 어떻게판단해왔는지미국판례의변천과정을살펴본다. (2) 특허적격성관련미국판례변천과정 미국법원은 1970 년대부터컴퓨터프로그램관련발명의특허적격성문제 를다루었는데, 초창기판례는특허적격성을부인하다가 1980 년대들어서면서 긍정하는쪽으로입장이바뀌었다. 대표적인초창기판례는 Benson 판결이다. Benson 판결 ( 대법원, 1972년 ) 48 : 미국대법원이수학적알고리즘은특허의대상이아니라고판단한최초의판결이다. 문제가된발명은 2진화 10진수 (BCD: Binary Coded Decimal) 49 를순수한이진수로변환하는컴퓨터프로그램알고리즘이었다. 미국대법원은특허법은수학적알고리즘을그대상으로하지않으며, 따라서수학적알고리즘을구현하기위한컴퓨터소프트웨어에는법적보호를제공할수없다고판시하였다. 이에따라미국특허청은특허명세서에알고리즘이포함된것은모두거절하기에이른다. 또한산업계와실무가들은 Benson 판결을연방대법원이소프트웨어는특허로보호하지않겠다고판결한것으로이해하여저작권에의한보호에더의존하게되었다. 50 Flook 판결 ( 대법원, 1978 년 ) 51 : 알고리즘의특허적격성을부인하였지만, 알고 리즘의해법이후의응용 (post-solution application) 에따라서는특허적격성이인정 48 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). 49 BCD란 10진수를 2진수로표현한것을말한다. Benson 판결문에기재되어있는예를들면십진수 53 은 BCD로 로표현된다. 왜냐하면, 십진수 5 는이진수 0101 과같고, 십진수 3 은이진수 0011 과같기때문이다. BCD 을순수한이진수로바꾸면 이된다. 50 조영선 2009, 117면. 51 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). 24

42 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 된다고판시하여향후소프트웨어의특허가능성을열어둔판결로평가된다. Flook 사건에서문제가된특허는화학반응기내의온도, 압력, 유속을지속적으로관찰하여한계치에도달하면경보 (alarm) 를울리는기존의방법 ( 석유정제산업에서사용하던방법 ) 에서위한계치는촉매반응으로인해고정된값이아니라주기적으로갱신된값을사용해야하는데, 이러한경보한계치의주기적갱신을수학공식의컴퓨터계산을통해달성하는것을특징으로방법이었다. 수학공식은특허대상이아니고, 수학공식이소프트웨어를이용하여컴퓨터로구현되었다하더라도특허대상이아니라는점은이미 Benson 판결등을통해확립되었으므로 Flook 사건에서쟁점은수학공식으로얻은해법이후의응용 (post-solution application) 이특허청구항에기재된발명에존재한다고볼것인지여부였다. 특허출원인 (Flook) 은수학공식에따라계산된수치에맞게경보한계치를조정하는것은 해법이후의응용 에해당한다고주장하였지만, 대법원은이러한주장은특허받을수없는자연계의원리를어느정도구체적인방식으로구현하면무조건특허대상이될수있다는오해에서비롯된것 52 이라고하면서, 이를허용하면특허적격성문제가특허청구항을작성하는자의기교에따라좌우되고 아이디어 나자연현상에는특허를부여할수없다는기본원칙에반하는결과를초래할수있다며특허출원인의주장을기각하였다. Flook 판결에서설시한여러논거들은 30년후 Mayo 판결과 Alice 판결에서소프트웨어특허의특허적격성을판단하는핵심기준으로작용하게된다. Diehr 판결 ( 대법원, 1981 년 ) 53 : 컴퓨터관련발명의특허성을인정한최초의 52 Ibid, 단락 593 First, respondent incorrectly assumes that if a process application implements a principle in some specific fashion, it automatically falls within the patentable subject matter of 101 and the substantive patentability of the particular process can then be determined by the conditions of 102 and

43 소프트웨어저작권보호체계방안연구 미국대법원판결이다. 특허권자 (Diehr와 Lutton) 의발명은고무배합제의최적경화시간을컴퓨터에의해반복계산하여적절한시간이되면고무경화형판 (mold) 의프레스를자동으로개방하는방법에관한것으로, 청구항에는아레니우스 (Arrhenius) 방정식이포함되어있었다. 이특허에대해, 미국특허상표청은 Benson 판결에근거하여청구항에기재된발명은고무경화를위한컴퓨터프로그램에관한보호를구하는것으로특허대상에해당하지않는다고보았으나, 불복소송과정에서연방고등법원 (CCPA) 은컴퓨터프로그램이포함되었다는이유로특허적격성이부인될수없다며특허청의거절결정을파기하였다. 54 특허청장의 항소로 진행된 상고심에서 미국 연방대법원은 특허 청구항에 포함되어 있는 수학공식 ( 아레니우스 방정식 ) 은 특허 대상이 아니지만, 발명가가 수학공식의 이용을 선취 (pre-empt) 하려는 것이 아니라, 특허청구항에 기재되어 있는 모든 단계들과 관련하여 수학공식을 이용하는 행위를 금지하려는 경우에 는 특허 대상에서 제외되지 않는다고 판결했다. 법원이 특허 적격성을 인정한 이유는 고무 배합제를 경화하는 방법에 컴퓨터가 사용되었기 때문이 아니라 당 시 업계의 기술적 문제를 해결하기 위해 아레니우스 방적식이란 이미 알려진 수학식을 활용하였기 때문이다. 나중에 앨리스 판결에서 미국 대법원은 Diehr 판결의 정당성을 설명하면서, 고무 경화 형판 내부의 온도를 정기적으로 측정 하여 기록하는 단계와 측정된 온도를 컴퓨터로 보내 남은 경화 시간을 아레니 우스 방정식으로 반복적으로 구하는 단계는 수학 공식을 발명적 응용으로 변환 한 것 즉, 청구항에 기재된 발명이 컴퓨터에서 구현된다는 점 때문이 아니라 종래의 기술적 방법을 개선하였기 때문에 특허적격성이 인정된 것이라고 하였 다. 53 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981). 54 In re Diehr, 602 F.2d 892 (1979). 26

44 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 Freeman-Walter-Abele 판별법 : 55 소프트웨어발명의특허적격성을판단하기위해 1970년대말과 1980년대초에미국법원이사용하던방법으로미국특허상표청도특허심사에이판별법을적용하였다. 이에따르면, 청구항에직접또는간접적으로수학적알고리즘이언급되어있는지를판단하고 ( 제1 단계 ), 청구항에수학적알고리즘이존재하면이수학적알고리즘이청구항에기재되어있는물리적인요소들과구조적으로연관되어있는지, 또는방법청구항에기재되어있는단계들을한정하는지를판단한다 ( 제2 단계 ). 제2 단계의판단과정은특허출원인이수학적알고리즘을선취하려는것인지아닌지를가려내기위한방법론이므로, 수학적알고리즘은어떠한형태로든물리적요소들혹은특허방법의단계들에응용되어야특허적격성을인정받을수있다. 만약알고리즘이없어도특허를받을수있는청구항이면, 알고리즘을포함시켰다는이유로특허를받지못하는것은아니다. Freeman-Walter-Abele 판별법 은 1994년까지널리사용되다가 1994년 Alappat 판결을계기로더이상사용되지않았지만, 나중에아래에서설명하는 MoT 기준 에서변형된형태로다시반영되었다. Alappat 판결 (CAFC, 1994년 ) 56 : 이판결에서법원은자연법칙, 자연현상및추상적인아이디어를제외하고는태양아래인간이만든어떤것도특허대상이될수있으며, 청구항을전체로보아서특허법상의특허대상을청구하고있느냐아니냐를중심으로특허적격성을판단해야한다고보았다. Alappat 판결은물리적요소와의관계를중시하던종전의태도에서벗어나 유용하고구체적이며유형의결과 (a useful, concrete and tangible result) 가있으면특허적격성을인정 55 연방고등법원 (CCPA) 의 3 개의판결 (In re Freeman, 573 F.2d 1237, 197 USPQ 464 (CCPA, 1978), In re Walter, 618 F.2d 758, 205 USPQ 397 (CCPA, 1980), In re Abele, 684 F. 2d 902 (CCPA, 1982)) 에서제시된방법론을종합하여특허적격성을판단하는기준을말한다. 56 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994). 27

45 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하기에충분하다는입장을취함으로써이후소프트웨어특허와비즈니스방법 특허가대거유효성을인정받는길을열어주었다. Lowry 판결 (CAFC, 1994년 ) 과 Beauregard 판결 (CAFC, 1994년 ) 57 : 매체청구항을인정했다고언급되는판결이다. CAFC는 Lowry 판결에서그당시미국특허상청이기록매체청구항을인정하지않는근거가되었던인쇄물원칙 (doctrine of printed matter) 58 은데이터구조에관한청구항 59 에는적용되지않으며, 인쇄물원칙은인간의정신활동에의한것이아닌기계 ( 컴퓨터 ) 로처리되는것이요구되는발명에는적용할수없다고판시하였다. 이는기록매체청구항의특허적격성을인정하는논리즉, 컴퓨터프로그램과매체사이에는구조적 기능적상호관계가정의되어있으므로적법하다는논리의뒷받침이되었다. SSB(State Street Bank) 판결 (CAFC, 1998 년 ) 60 : 영업방법또는소프트웨어특 57 In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994); In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995). Lowry 판결은데이터구조, Beauregard 판결은프로그램관련사건이며, Lowry형청구항은 로구성된데이터구조가저장된컴퓨터판독가능매체 형식으로기재된청구항을말하고, Beauregard 형청구항은 로구성되는단계를수행하는컴퓨터실행가능명령을갖는컴퓨터판독가능매체 형식으로기재된청구항을말한다 ( 강동세 2000, 32면 ( 박진석 (2000) 뉴밀레니엄시대, 인터넷특허정책의좌표 ( 上 ). 지식재산 년 1월호, 141면인용 )). 58 인쇄물원칙이란미국특허청이매체청구항의특허적격성을부인하는근거로제시한이론으로컴퓨터프로그램이플로피디스크와같은매체에탑재되었다하더라도이는마치저작물의대상이되는표현이종이에인쇄된것과같아서그자체로는특허의대상이될수없다는것이다 ( 조영선 2009, 119면 ). 59 Lowry 사건에서문제가된청구항은애플리케이션프로그램이정보처리시스템에서실행될때액세스할수있는메모리에관한것이었고, 메모리에저장되는데이터구조를, 데이터구조그자체가아니라데이터구조에포함되는개별데이터로한정하고있었다. 이에비해 Beaugard 사건의특허청구항은매체에저장된컴퓨터프로그램에관한것이었는데, Lowry 판결이후미국특허상표청이매체청구항의특허적격성을인정하는쪽으로심사기준을바꾸면서소송과정에서미국특허상표청이인쇄물원칙을폐기하여 Beaugard 주장에동의한다고하여양당사자간에쟁점이없는것으로정리되었고따라서 CAFC는프로그램이저장된매체청구항도특허적격성이있다는적극적인판단을하지않고특허심판원의결정을단순히파기했을뿐이다. 28

46 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 허의특허적격성을최대한으로확장한판결로, 우리나라를비롯한여러나라 에영향을미쳤다. SSB 사건에서문제가된특허는뮤츄얼펀드자산을제휴관계로결성된투자포트폴리오를이용하여모은투자구조에서, 포트폴리오에투자된각펀드의비율에기초하여펀드간자산배당액의하루변동치를계산하는컴퓨터프로그램에관한것이었다. 특허권자인시그너처파이낸셜그룹은미국월가의주요금융기관들과특허권사용에따른라이선스계약을체결하였으나, 피고 (State Street Bank & Trust) 는특허권자와의협상이결렬되자법원에특허무효및비침해확인소송을제기하였다. 이사건에서 CAFC는소프트웨어로구현된비즈니스방법도특허권의대상이된다고판결함으로써, 그때까지비즈니스관련발명의특허성을부정해오던관행을뒤집었다. CAFC는특허적격성의판단은특허청구범위에기재된청구대상에만초점을맞출것이아니라청구대상의본질적인특성, 특히실질적인유용성 ( 이는유용하고구체적이며유형의결과 (a useful, concrete and tangible result) 를낳는것으로정의된다 ) 이있는지여부에초점을두어야한다고결론을내렸다. 유용하고구체적이며유형의결과에는가격, 이익, 비율, 비용또는손실과같은것도포함될수있다고하여, 당시까지특허출원을하지않았던금융분야를비롯한여러비즈니스방법에대해특허출원이쇄도하는결과를초래했다. 또한 CAFC 는 1952년특허법이개정된이후, 비즈니스방법은다른프로세스나방법에대해적용되는것과마찬가지로특허요건을동일하게적용하여왔고그렇게했어야한다고결론을내렸다. 이판결은특허보호범위의확장과비즈니스방법의전통적인예외를허물었다는점에서큰의미를갖는다. 60 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial. Group., Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 29

47 소프트웨어저작권보호체계방안연구 Bilski 판결 ( 대법원, 2010년 ) 61 : 연방대법원이특허적격성문제를거의 30년만에다룬판결로, 62 선물옵션의리스크관리방법에관한발명은특허법상발명이아니라고판단했다. 만약그당시까지 CAFC가적용해왔던구체적이용성 (practical utility) 판별법으로는특허적격성관문을통과했겠지만, 63 연방대법원은 선취이론 을적용하여문제의특허를추상적아이디어에해당한다고보고특허적격성을부인했다. 당시 CAFC는 SSB 판결에서제시한 유용하고구체적이며유형의결과 라는기준을버리고 기계또는변환 (Machine or Transformation) 기준 ( 이하 MoT 기준 ) 64 을특허적격성판단기준으로채택하고있었는데, 2009년사건 65 에서 CAFC는 MoT가특허법제101조에따른특허적격성판단을위한유일하고절대적인기준이라고판시하기도했다. 66 하지만 Bilski 사건에서연방대법원은 MoT 기준이유용하기는하지만절대적인기준은아니라며, CAFC와다른태도를취했고, SSB 판결에서적용했던 유용하고구체적이며유형의결과 를폐기한것으로평가되기도한다. 67 Bilski 판결은소프트웨어특허에대해관대한입장을유지해온 CAFC의태도에연방대법원이제동을걸면서 68 소프트웨어특허를제한하는결과를초래했다. Mayo 판결 ( 대법원, 2012 년 ) 69 : 문제의특허는소프트웨어와무관한자가면역 61 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 62 Rose 2017, 282면. 63 이수미 박영수 2014, 389면. 64 MoT 기준에따르면, 어느방법에특허적격성이인정되려면, (1) 그것이특정기계또는장치와연관되거나, (2) 특정사물 (article) 을다른상태또는다른물건으로변환시킨다는점이인정되어야한다 (Bilski 판결문, 단락 612). 65 In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir 조영선 2009, 125면. 67 정진근 2017, 180면 ( 이창훈 2015, 9~10면인용 ). 68 연방대법원은특허대상을확대해온 CAFC의결정을인정할수없다는취지를판결문에명시적으로밝히기도했다 (Bilski 판결문, 단락 612). 30

48 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 질환자의혈액속에있는대사물질의수치를통해치료약의효능과독성을알아내는방법 70 에관한것이다. 특허청구항에는크게 4개의단계, (i) 환자에게치료약을투여하라고의사에게지시하는단계, (ii) 약을복용한환자의혈액에서대사물질을측정하라고의사에게지시하는단계, (iii) 대사물질의농도가너무높아서위험한부작용을일으킬수있는한계수치와대사물질의농도가너무낮아서치료약의효과가없을수있는한계수치를설명하는단계와, (iv) 측정된수치가이한계수치보다높은지낮은지, 그래서치료약의용량을늘려야하는지줄여야하는지를의사에게알려주는단계가기재되어있었다. 연방지방법원은이방법은자가면역치료제 티오퓨린 (thiopurine) 의독성 유효성과 티오퓨린 대사물질의농도사이의상관관계라는자연법칙또는자연현상에불과하다는이유로특허적격성을부인하였다. 71 하지만, CAFC는 MoT 기준 을충족한다며 1심판결을파기했다. 즉, 치료제를환자에게투여하는단계와대사물질을측정하는단계는환자몸의변환 (transformation) 또는환자에게서채취한혈액의변환을포함하는것이므로 MoT 기준 을충족한다는것이다. 72 하지만연방대법원은환자에게약을투여하는것과복욕량을늘릴지줄일지알려주는것은이미관련분야에서널리알려진통상적인 사후처리활동 (post-solution activity) 에불과하여특허대상이아닌자연법칙을특허대상인 자연법칙의응용 으로변환시키지못한다며 CAFC 판결을파기했다. 이사건에서연방대법원이제시한기준은 Mayo 2-단계 로불리며특허청의실무에반영되었는데, 특허청구항에기재된발명이그동안법원이판례로구축해온 판례상예외 인자연법칙, 자연현상또는추상적아이디어에관한것인지판단하는 69 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 132 S.Ct (2012). 70 이수미 박영수 2014, 390면 S.Ct. 1289, Ibid,

49 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제1 단계와, 예외에관한청구항인경우에는예외이상의 상당한그무엇 (significantly more) 이청구항에존재하는지판단하는제2 단계로구성되며, 상당한그무엇 이존재하면 발명적개념 (inventive step) 에해당하여특허적격성이인정된다. Alice 판결 ( 대법원, 2014년 ) 73 : Mayo 2-단계 를 컴퓨터 관련 발명과 추상적 아이디어에 확대 적용한 판결로, 사실관계와 판결 내용 및 영향과 의의에 대해 서는 아래에서 자세히 살펴본다. 그 전에 미국 행정부와 의회 등 정치권에서 특허 제도 개혁을 위한 일련의 대응부터 검토하려고 하는데, 그 이유는 특허 제도 개혁을 위한 정치권의 대응은 특허 적격성의 범위를 축소한 앨리스 판결 로 이어지는 미국 연방대법원의 사법적 대응과 그 취지가 일맥상통하기 때문이 다. (3) 특허제도개혁을위한정치권의대응 앞에서살펴본것처럼, 1990년대부터 CAFC가특허적격성, 특히소프트웨어특허의특허적격성을넓게인정하면서이른바 특허괴물 (patent troll) 74 이미국사회에서심각한사회문제로대두되었다. 미국에서특허괴물의공격적활동이활성화된데에는소프트웨어특허의영향이크며, 그원인으로는, (i) 하드웨어특허는현실의구체적인부품이나장치로표현함으로써권리범위가제약되지만소프트웨어특허는 클라이언트시스템, 서버시스템, 요구, 표시, 수신, 발생 등극히추상적인용어로소프트웨어의기능을표현하여권리범위가넓고침해회피가어렵다는점, (ii) 특허권자가염두에두었던특정소프트웨어를넘 73 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 74 특허괴물을 NPE (Non Practicing Entity) 또는 PAE (Patent Assertion Entity) 라고부르기도한다. 32

50 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 어동일한기능을수행하는광범위한소프트웨어까지특허권의범위로포괄한 다는점, (iii) 1990 년대중반부터특허괴물이소프트웨어특허를집중매집한점 이거론된다. 75 백악관은 2013년보고서에서특허괴물에의한특허소송이지난 2년동안 3배나증가했고 2012년한해에만소송위협을받은기업이 10만개에이르며, 특허괴물이거액의합의금을노리고공격적인특허소송을벌이는행위는미국의혁신생태계를위협한다고지적하였다. 76 이보고서역시특허괴물은대부분기능식청구항 (functional claim) 으로기재된소프트웨어특허에서두드러지게나타나며, 그기능을어떻게수행하는지는묻지않고특허청구항에기재된기능을수행하기만하면모두특허침해라고주장할수있는모호성을문제의원인중하나로지목했다. 77 이보고서를토대로오바마대통령은 2013년과 2014년에다양한행정조치를취했는데, 78 (i) 특허권이이전되는경우미국특허상표청이그사실을신속하게기록할것, (ii) 특허상표청이기능식청구항에대한심사를강화할것, (iii) 소비자와소매업체에게특허소송과분쟁합의에관한정보제공, (iv) ITC(International Trade Commission) 의조치에대한투명성강화, (v) 특허기술의인도주의적활용에대한인센티브부여, (vi) 특허품질개선을위한일반공중의정보제공 (crowdsourcing prior art), (vii) 특허심사관에대한기술교육강화등을발표하였고, 의회에는특허개혁법안처리를촉구했다. 미국의회도특허괴물이활성화된원인중하나인비싼특허소송비용문 75 설민수 2013, 21~22면. 76 U.S. Executive Office of the President (2013) Patent assertion and U.S. innovation. Retrieved from 77 Ibid, 8면. 78 오바마대통령의행정조치 (executive action) 를국내에서는행정명령으로이해하기도하지만, 오바마대통령이정식행정명령을통해조치를취한것은아니다. 33

51 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제를해소하기위해특허상표청심판부 (PTAB: Patent Trial and Appeal Board) 를통한 당사자계무효심판 (Inter Partes Review) 을도입한미국발명법 (AIA: American Invents Act) 개정안을통과시키기도했다. 79 이러한노력덕분에특허괴물소송이줄어들기는했지만, 다른나라에비해여전히많은특허소송이제기되고있다. 2017년 1월 3일, 미국의대표적방어형특허비실시기관 (NPE) 인 RPX 社의 자발표에따르면, 2016년에특허괴물은약 2,800개기업을대상으로 300여건의특허소송을제기했고, 소송당사자중피고의 2/3가총매출 1억달러이하규모의기업에해당하여높은소송비용을감당할여유가없는기업을목표로하는행태는여전하다고하며, 활동무대를유럽및아시아지역으로확장하는추세이고, 특히소프트웨어발명과관련해특허심판및앨리스대법원판결에근거한특허무효소송이증가하는경향임에도소프트웨어분야의특허괴물소송을여전히강세를보였다고한다. 80 (4) 앨리스판결 2010 년이후미국연방대법원은일련의판결 (Bilski, Mayo, Myriad, Alice 판 결 ) 을통해특허적격성에관한법리를구축하였는데, 81 가장최근의 Alice 판 79 당사자계 무효심판은 특허 무효를 위해 그 동안 법원에 소송을 제기해야만 했던 절차를 개정 하여 특허상표청 심판부에 재심을 청구하여 특허권을 무효시킬 수 있는 절차를 말한다. 이 제 도 도입 2년만에 미국 특허소송 비용이 약 27% 줄었지만, 심판부에 내야하는 비용만 15,500 달러 ( 심판에 착수하는 경우 추가 납부 비용 15,000 달러 ) 로 매우 비싸며, 심판 청구에 대해 까 다로운 조건을 적용하여 약 33% 가 심판에 착수조차하지 않는 등 문제점은 여전하다 ( 이창훈 2017, 21~29면 ). 80 한국지식재산연구원 (2017) 미국 RPX, NPE에 의한 특허소송 변동성 분석 발표, 지식재산동향 통권 제2017-2호, = USPTO,

52 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 결은소프트웨어의특허가능성을축소하고이미등록되어있는다수의소프트 웨어특허가무효로되는결과를낳았다. 이사건의피고앨리스 (Alice) 는호주계금융분야특허괴물이고원고 (CLS Bank) 는미국계외환결제전문회사이다. 원고는피고와라이선스협의를벌이던중앨리스가주장하는특허에대해무효확인소송을제기했고연방지방법원은앨리스특허는특허적격성이없다는이유로무효로판결하였으나 CAFC는 2012년 7월 3인합의체판결에서이를파기했다. 그후전원합의체심리신청을받아들인 CAFC는 2013년 5월판결을뒤집었고, 연방대법원은만장일치로 1심판결을지지하였다. 문제의특허는 사기나미지급위험을방지하기위하여두거래당사자가안전하게현금이나금융증서를교환할수있도록하는에스크로 (escrow) 시스템에관한것으로서, 중재하는제3 자로서컴퓨터시스템을활용하여두거래당사자의금융거래의위험성을줄이는방향으로합의에도달하게끔하는것 인데, 82 앨리스대법원판결은추상적인아이디어가범용컴퓨 82 이창훈 2015, 12면. 소송의대상이된특허는모두 3건 ( 미국특허등록제5,970,479호, 6,912,510 호, 제7,149,720호 ) 인데, 소송양당사자는 479 특허의청구항제33항이가장대표적인방법청구항이라고인정했다 ( 앨리스대법원판결문단락 2361의각주 2). 앨리스특허의청구항제 33항은다음과같다. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of: (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions; (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record; (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order, and (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing on[e] of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant 35

53 소프트웨어저작권보호체계방안연구 터에의해단순히실행되는경우에는특허법상보호받을수없다는점을분명히하였다. 즉, 통상적인금융거래라는추상적인아이디어는이를구현하는특정단계나기능이범용컴퓨터에의해실행된다는이유만으로는 발명적개념 (inventive step) 으로될수없다는것이다. 앨리스사건에서특허권자는판례상예외중하나인 추상적인아이디어 예외는 인간의개입과는무관하게이미존재하는기초적인사실 (preexisting, fundamental truth) 로제한되어야한다고주장했지만, 법원은 Bilski 판결에서추상적인아이디어라고판단한 위험부담완화 (risk hedging) 은특허권자가주장하는인간의개입과무관하게존재하는기초적인사실이아니고사람의행동을조직하는방법이지, 이미존재하고있는자연계에관한사실이아니라는이유로특허권자의주장을기각했다. 83 앨리스판결에서미국대법원은 Mayo 판결을기초로발명의특허적격성 ( 미국특허법제101조해당여부 ) 을판단하는 2-단계기준을제시하였는데, 제1 단계는특허청구항에기재된발명이추상적인아이디어에해당하는지검토하는단계이고, 제2 단계는추상적인아이디어를특허적격한발명으로변환하는발명적개념이특허청구항에포함되어있는지를검토하는단계를말한다. (5) 앨리스판결의영향과의미 앨리스판결은소프트웨어관련특허출원을미국특허상표청에서걸러내는 강력한도구가되었을뿐만아니라법원에서도소프트웨어관련특허를다루는 obligations placed on the exchange institutions." 83 판결문 (134 S. Ct. 2347), 단락

54 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 데핵심지표가되었다. 84 그리고다른나라의특허소송에서는발명의진보성이주로문제가되어특허무효로판결되는것과달리미국에서는특허적격성결여로많은특허가무효되는특이한현상이나타났다. 그리고특허심사과정에서도특허적격성을이유로한거절건수가늘어났다. 먼저, 심사동향을살펴보면, Cosgrove는 부터 까지미국특허상표청이거절한특허출원을분석한결과, Bilski 판결이전에는특허적격성을이유로거절한비율이 8.5% 에지나지않았지만, Alice 판결이후에는 12.2% 로증가했으며, 가장많은비중은기술분야 TC 3600으로 32% 에달했고, 85 전자상거래기술분야 (TC 3620, 3680, 3690) 에서는거의모든출원이특허적격성을이유로거절되었다고한다. 86 Sachs(2017) 의분석도, 아래그림표에서보는것처럼, 특허거절건수가급격하게늘어전자상거래분야의특허출원은 2014 년부터 90% 이상이특허적격성을이유로거절되었다고한다 ( 아래그림표에서 Prelim Guidance 2014 는미국특허상표청이 2014년앨리스판결직후만든예비심사기준, 87 Interim Guidance 2014 는 2014년 12월에발표한임시심사기준, 88 July 2015 Update 는 2015년 7월에개정된심사기준 89 을말하며, Enfish May 2016 는특허적격성을인정한 CAFC 판결 90 을말하고, McRO Nov 는역시특허적격성을인정한 CAFC 판결 91 을말한다 ) Sutton, 2016, 62면. 85 Cosgrove, James (2017) 101 Rejections in the post-alice era (IPWatchdog, March 7, 2017). Retrieved from 86 Ibid. 87 UPSTO (2014) Preliminary Guidance on Patent Subject Matter Eligibility. 88 UPSTO (2014) Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility, 79 Fed. Reg (Dec. 16,2014). 89 USPTO (2015) Update: Subject Matter Eligibility. 90 Enfish, LLC v. Microsoft Corp U.S. App. LEXIS 8699, 2016 WL (Fed. Cir. May 12, 2016). 컴퓨터메모리에데이터를저장하는시스템에관한발명으로행과열에따라데이터에주소를부여하고열번호와행번호를이용하여데이터검색을빠르게한다. 91 McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016). 이사건에서 CAFC 37

55 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 1> 2012 년 6 월부터 2017 년 2 월까지미국특허상표청이특허적격성결여로거절한기술분야별특허출원 ( 출처 : Sachs 2017, Lefstin, Menell & Taylor 2017, 31 면 ) 는애니메이션캐릭터의입모양과얼굴표정의동기화에관한특허에대해지방법원의판결을뒤집고 3D 애니메이션기술에관한 McRO의특허발명이특허법제101조에서요구하는 Alice 제1 단계를만족하여추상적아이디어가아니라고판시하였다 ( 박수진, 특허적격성판단에있어발명의선취 (PREEMPTION) 여부의중요성, 92 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 31면. 38

56 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 다음으로, 법원의판결동향을살펴보면, Sachs의연구 (2017) 에따르면, Mayo 판결 (2012년 3월 ) 이전에는연방지방법원에서특허적격성을다룬판결이얼마되지않았지만, 앨리스판결 (2014년 6월 ) 전후로는그수가크게증가했다 ( 아래표참조 ). Mayo 판결이후특허적격성을이유로한무효율이급격하게증가하여 2012년이전에는한해에 3건을넘지않던것이, Mayo 판결이후 2년동안한해에평균 8건이나되었고, Alice 판결이후에는 10배나증가했다. 93 판수특수 결 허 Mayo 판결후 Alice 판결전 24 개월 (2012 년 6 월 ~2014 년 6 월 ) Alice 판결후 32 개월 (2014 년 6 월 ~2017 년 2 월 ) 무효유효계무효율무효유효계무효율 Alice 이후변화율 % % +19% % % +10% < 표 1> 특허적격성관련청구 (motion) 에대한연방지방법원판결전체 ( 출처 : Robert Sachs 2017) 하지만앨리스판결직후 77.1% 에달하던무효율은 2017년초에는 45.5% 까지떨어졌다 ( 아래그림참조 ). 이에대해 2015년 Williamson 판결 94 을기점으로 CAFC는소프트웨어청구항에대해좀더적극적으로기능식청구항법리를적용하는경향을보였고그결과 2016년들어소프트웨어발명의특허적격성을긍정하는일련의판결이나왔다는분석도있다. 95 하지만컴퓨터기술의문제점을해결하는아이디어를기능식으로넓게청구한경우거의예외없이특허적 93 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 22 면. 94 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc). 95 이해영 2017, 17 면. 39

57 소프트웨어저작권보호체계방안연구 격성을인정받지못하였으며, 부터 까지 CAFC 본안판결을분석한연구 97 에따르면, 앨리스판결이후 CAFC가특허적격성을인정하지않은비율이매년 90% 이상으로유지되고있다는점에서무효율이 2017 년들어크게변하였다고보기어렵다 ( 아래그림참조 ). < 그림 2> 앨리스판결이후연도별 CAFC 특허적격성판단 ( 출처 : Gugliuzza & Lemely 2017, 33 면 ) 한편, 법원의무효결정은배심원심리가이루어지기전의소송초기단계 에서나오는경우가대부분이며, CAFC 가 1 심법원의무효판결을지지하는비 96 가령 Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 판결문단락 Gugliuzza & Lemley

58 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 율은점차더높아졌는데 (2012년 6월부터 2017년 2월까지 1심지지건수 69건대비 1심파기건수 1건 ), 특허를유효로본 1심판결을파기하는비율이무효로본 1심판결을파기하는비율보다더높았다 ( 같은기간동안 1심지지건수 2건대비, 파기건수 5건 ). 98 < 그림 3> 앨리스판결이후법원의 101 특허무효율변화 ( 출처 : Lefstin, Menell & Taylor 2017, 23 면 ) 특허적격성 결여로 무효로 판결나는 특허의 압도적인 다수는 소프트웨어 특허로 2014년 6월부터 2017년 2월까지 법원이 무효로 본 특허 중 소프트웨어 특허는 모두 201건으로 ( 유효로 판결난 특허는 124건 ) 압도적 1위를 차지하였으 며, 2위인 비즈니스 모델 특허의 무효 건 수 101건의 2배나 되었다 ( 아래 그림 참조 ). 98 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 24 면. 41

59 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 4> 2014 년 6 월부터 2017 년 2 월까지기술분야별 101 무효판결된특허 ( 출처 : Lefstin, Menell & Taylor 2017, 23 면 ) 앨리스판결에대해서대법원이여전히명확한기준을제시하지못해법적불안정성이높다는우려 99 에서부터비즈니스방법특허를제한하려던대법원의의도와는무관한분야로영향이확대되었다는지적과, 100 미국의기술혁신은죽었다는극단적인비판까지나오는데, 주로로펌의특허전문변호사들이극단적인비판을쏟아낸다. 101 그래서이러한비판을일종의정치적구호로보기도하며, 미국상공회의소가매년발표하는글로벌 IP 지수에사상처음으로미국의특허제도를세계 10권으로밀어낸것 102 도같은맥락에서파악하기도한다. 99 Rose 2017, 285면 ; Timothy J. Busse, The relativity of an abstract idea: A practicable approach to ALICE s inventive concept, 16 Hous. Bus. & Tax L. J. 252 (2016) at 275 ( 정진근 2017, 186면에서재인용 ). 100 Sheri Qualters (2015) It s a Scary Post- Alice World for Software Patents, NAT L L.J. 101 대표적인인물이바로앞에서소개한특허무효통계를발표한 Robert Sachs이다. 42

60 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 앨리스판결이후이를인용한하급심판결이쏟아지고있는데대다수가앨리스 2-단계기준을적용하여등록된특허를무효로판결하고있지만, 103 대법원의앨리스판결이후소프트웨어특허의유효성을 CAFC에서맨처음인정한 McRO 판결을필두로일부판결에서특허적격성을인정하기도했다. 104 앨리스판결이소프트웨어산업계의기술혁신에타격을주었다는주장에대해구글은여전히소프트웨어 R&D에집중투자를하고있으며, 앨리스판결은컴퓨터기술에의미있는진보를가져오는전정한의미로서의혁신적인소프트웨어특허에는아무런영향을주지않는다고반박한다. 105 소프트웨어기업 102 Global Intellectual Property Center, U.S. Chamber of Commerce (2017) The roots of innovation: U.S. Chamber International IP Index, 111~112면. 103 가령, Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp. 판결, Intellectual Ventures I LLC et al. v. Capital One NA, No (Fed. Cir. 2015) 판결 ( 미리설정된소비한도 ( 예산 ) 초과여부를판단하기위해금융거래를추척 하는추상적인아이디어에해당한다는이유로특허적격성을부인한판결, 지식재산연구원, 지식재산동향 권호참조 ), Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., No (Fed. Cir. 2015) 판결 ( 음성인식인터페이스관련특허에대해하드웨어와의결합없이소프트웨어의명령만으로기재되어있는청구항에는구성요소로써실체가있는 기계 또는 조성물 이포함되어있지않기때문에해당청구항은특허적격성을인정하지않았다. 지식재산연구원, 지식재산동향 권호참조 ). 104 예컨대, Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., No (Fed. Cir. Nov. 1, 2016) 판결 ( 네트워크회계정보를처리하기위한소프트웨어에관한기술로네트워크서비스제공자가서비스이용자에게이용요금을부과할때에필요한회계기록 (accounting record) 을여러장치가분산방식으로처리하는시스템에관한특허, 고일남 (2016) 소프트웨어관련발명의특허적격성판단시에기존판례분석을강조한연방순회항소법원판결, 참조 ), Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, No (Fed. Cir. June 27, 2016) 판결 ( 추상적아이디어를컴퓨터시스템에연계한소프트웨어발명의특허적격성을인정한몇안되는판결중하나로, 인터넷서비스제공자가인터넷으로부터얻은정보를사용자맞춤으로콘텐츠필터링을허용하는특허에대해 CAFC는 1심판결과달리필터링기능을동적이고효율적으로만들어컴퓨터시스템의성능자체를향상시켰으므로특허적격성이인정된다고하였다 ( 박수진 (2016) 소프트웨어발명의경우그구성요소가주지, 관용하더라도그조합이신규하고, 관용적이지않은경우특허적격성이인정되는판결대상이가능 (BASCOM V. AT&T), 참조 ). 105 Comments of Google Inc. (January 19, 2017), Before the USPTO. Retrieved from 43

61 소프트웨어저작권보호체계방안연구 내부 변호사들은 앨리스 판결이 회사의 연구개발 수준이나, 프로젝트의 선택 또는 스타트업 인수 결정에 중대한 영향을 미치지는 않았다고 하며, 앨리스 판 결이 수많은 부실특허를 솎아내 특허소송의 위험을 줄여 분쟁 초기 단계에서 부실 특허와의 분쟁을 해결할 수 있는 수단을 제공해 주었다고 평가하기도 한 다. 106 (6) 앨리스판결에대한비판과법개정요구 앨리스판결이후 2015년 CAFC가 Sequenom 사건 107 에서태아진단테스트발명에대해 Mayo 판결을좁게해석하여특허적격성을부인하는판결을내렸고, 2016년 6월대법원이이에대한상고를허락하지않자, 이제연방대법원은특허적격성에대한법리를다시다루지않겠다는의지를표명하였다고보고, 의회를통한특허법개정으로문제를풀려는시도가이어졌다. Lefstin, Menell & Taylor는이러한법개정시도를크게 6개의범주로구분한다 사람이노력한결과 (result of human effort): Mayo-Alice 법원이제시한 2- 단계판별법을대체하기위해만약특허청구항이인간이노력한결과에 관한것이면무조건특허적격성을인정하자는안이다. 지적재산권자연 합 (IPO: Intellectual Property Owners Association) 과 미국지적재산권법학회 (AIPLA) 는특허청구항에기재된발명을전체적으로고려했을때인위 적개입이전에자연계에독립적으로존재하던것이거나, 오로지사람 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 28~29 면. 107 Sequenom v. Ariosa Diagnostics 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015). 108 Lefstin, Jeffery A., Menell, Peter S, & Taylor, David O. (2017) Final report of the Berkeley Center for Law & Technology Section 101 Workshop: Addressing patent eligibility challenge, Berkeley Technology Law Journal, 2018 Forthcoming, Retrieved from SSRN: 44

62 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 의정신적작용으로만발명이수행되지않는한특허적격성이부인될 수없다는조항 109 을특허법제 101 조에추가하자고주장한다 유형물 (Physicality): 이안역시 Mayo-Alice 2-단계를입법적으로폐기하기위해특허청구항이물리적으로존재하는유형물에관한것이면특허적격성을부인하지못하도록하고, 순수하게사람의정신적작용에관한청구항만제외하자는것이다. 위 1에서설명한 IPO와 AIPLA의안도이범주에들어간다. 3 실제적응용 (practical application or embodiment): 이안은 Mayo-Alice 2-단계를완전히대체하는대신제2 단계를수정하여 발명적개념 을판단하는과정을추상적아이디어, 자연법칙또는물리적현상의 실제적응용 을판단하는과정으로변경하자는것이다. Mayo 판결이전의법리를입법화하려는것으로미국변호사협회 (ABA) 에서지지한다 제외대상의열거방식 (List of exclusions): 유럽특허협력조약을모델로 삼아특허적격성이인정되지않는대상을특허법에열거하고청구항이 열거된대상그자체에관한경우인지판단하자는안이다. 5 유용한기술 (technological arts): 미국헌법의지재권조항의문구에입각 하여, 청구항에기재된발명이유용한기술 (technological arts) 에기여하는 U.S.C. 101(b) Sole Exception to Subject Matter Eligibility A claimed invention is ineligible under subsection (a) only if the claimed invention as a whole exists in nature independent of and prior to any human activity, or can be performed solely in the human mind. 110 AIPLA, 2017, 4면. 111 ABA-IPL, Comments Related to Patent Subject Matter Eligibility (submitted to USPTO) (Jan. 18,2017). 45

63 소프트웨어저작권보호체계방안연구 지, 112 기술적문제를해결하는지를판단기준으로삼자고제안한다. 이 안은유럽특허조약 (EPC) 제 52 조와유사하며, Ken Sonnenfeld 등이조직한 특허전문가그룹 113 이지지하는안이다. 6 특허적격성삭제후특허요건으로흡수 : 특허적격성을별도의특허요건으로삼지못하도록하고, 다른특허요건 ( 유용성, 신규성, 진보성, 명세서및특허청구항기재요건 ) 으로흡수하자는것이다. 화이자 (Pfizer), 일라이릴리 (Eli Lilly) 와같은제약회사들이지지하는안이다. 2. 유럽연합 (1) EPC 제 52 조의입법경위 유럽연합과그회원국의소프트웨어특허관련동향은 EPC 제 52 조의해석 112 미국헌법은제1 조제8 항에서저자나발명가에게그들의저작물이나발견에대한한시적인독점권을보장함으로써학문 (science) 와유용한기술 (useful arts) 의진보를촉진할권한을의회에부여했다. 위안에서 technological arts 는결국기술을말하고헌법조문의문구를반영하여이를 유용한기술 로번역했다. 한편, 미국헌법의지재권조항을번역할때, science 를 과학 으로, useful arts 를 유용한예술 로옮기는경우가있는데, science 는 학문 으로 useful arts 는 유용한기술 로옮기는것이옳다. 미국의회나법원, 학계에서통용되는지재권조항의해석태도는저작권과특허권에대한내용이헌법조항에이분되어있다는것이다. 이런태도에따르면, 저작권보장을위한조항은 to promote progress of science, by securing for limited times to authors the exclusive right to their writings 로헌법에표현되어있고, 특허권보장을위한조항은 to promote progress of useful arts, by securing for limited times to inventors the exclusive right to their discoveries 로표현되어있다는것이다. 따라서지재권조항에서 science 는저작권을대상인반면, useful arts 는특허권의대상이므로각각 학문 과 유용한기술 로번역하는것이옳다 ( 수전 K 셀 ( 남희섭역 ) (2009) 초국적기업에의한법의지배 : 지재권의세계화. 후마니타스, 101면각주 1). 113 A Proposed Path Forward for Legislatively Addressing Patent Eligibility Law: Patenting Genes, Natural Products And Diagnostics: Current Status And Future Prospects, Conference Held at The Banbury Center, Cold Spring Harbor Laboratory (Nov. 9-11, 2016). 46

64 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 론을중심으로전개되어왔다. EPC 제52조제2 항과제3 항은발명을적극적으로정의하는대신특허법상발명에서제외되는대상을정의하는소극적방식을채용하고있다. 즉, 발견이나과학적이론또는수학적방법그자체를대상으로하는발명은특허법상발명이아니라고규정하는방식이다. 이런소극적방식을채용하게된연유는 1960년대 CPC를논의할때독일과네덜란드가제안한초안이었다. 당시독일과네덜란드의제안에는컴퓨터프로그램과치료방법은들어있지않았는데, EPC 초안을만들면서컴퓨터프로그램을포함시켰다. 그이유는국제특허협력조약 (PCT) 규칙제39.1조와제67.1조를반영하기위한것이었다. 114 PCT 규칙에는국제심사기관이나국제예비조사기관이출원된대상이발명이아닌경우에는조사를하지않아도되도록하였는데, 여기에컴퓨터프로그램이포함되어있었다. 특허협력조약규칙제 39.1 조에따르면, 115 국제조사기관은국제출원의대상 기술의전부또는일부가다음중어느하나에해당하는경우, 해당국제출원 의전부또는일부에대하여조사할의무를부담하지아니한다. (i) 과학 및 수학의 이론 (ii) 식물 및 동물의 변종 또는 식물 및 동물의 생산을 위한 방법으로서 본 질적으로 생물학적인 방법. 다만, 미생물학적 방법 및 미생물학적 방법 에의한생산물에대하여는그러하지아니하다. (iii) 계획, 사업 규칙 또는 방법, 순수한 정신적 작용의 수행 또는 게임 (iv) 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 치료 및 진단방법 (v) 정보의 단순한 제시 114 Pila & Torremans, 2016, 172 면. 115 번역은특허청 (2015) 특허협력조약및규칙을참조하였다. 47

65 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (vi) 국제조사기관이선행기술을조사할준비가되어있지아니한컴퓨터프 로그램 116 PCT 제 67.1 조는국제예비조사기관의예비심사에관한규정으로내용은위 제 39.1 조와동일하다. (2) EPC 제 52 조의해석론과기술적특징 EPC 제 52 조는특허받을수있는발명의요건을정하고 ( 제 1 항 ), 여기에서 제외되는대상을열거한다음 ( 제 2 항 ), 제 2 항의적용을다시제한하는 ( 제 3 항 ) 방 식으로규정되어있다 ( 유럽통합법원협정에는이에상응하는규정이없다 ). EPC 제52조 ( 특허받을수있는발명 ) (1) 산업상이용가능성이있는발명으로서신규하고진보성이있는발명에대해서는유럽특허를부여해야한다. (2) 다음각호의발명은제1항의발명으로간주되지않는다. (a) 발견, 과학적이론, 수학적방법, (b) 심미적창작, 116 No International Searching Authority shall be required to search an international application if, and to the extent to which, its subject matter is any of the following: (i) scientific and mathematical theories, (ii) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants and animals, other than microbiological processes and the products of such processes, (iii) schemes, rules or methods of doing business, performing purely mental acts or playing games, (iv) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods, (v) mere presentations of information, (vi) computer programs to the extent that the International Searching Authority is not equipped to search prior art concerning such programs. 48

66 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 (c) 계획, 규칙, 정신적작용을수행하는방법, 게임을하거나영업을하는것및컴퓨터프로그램, (d) 정보의제시 (3) 제2항은유럽특허출원이나유럽특허가제2항에열거된대상이나행위그자체에관한경우에만특허성을부인된다. 117 EPC 제52조제2, 3항의해석론즉, 발명이컴퓨터프로그램그자체에해당하여특허받을수없는발명인지아닌지에대해유럽특허청의항고심판부주로기술심판부 (Technical Boards of Appeal) 는 1990년대초반까지 기술적공헌 (technical contribution) 기준으로판단해오다가, 1998년 IBM 사건 118 에서기술적공헌은출원발명의신규성이나진보성을판단하는데에적용되며컴퓨터프로그램의특허적격성은 기술적특징 (technical character) 을기준으로판단해야한다고하여기존입장을변경했다. 119 IBM 사건에서유럽특허청항고심판소는컴퓨터프로그램에의한명령의실행에서발생하는하드웨어의물리적변환 ( 가령, 전류의발생 ) 은모든컴퓨터프로그램에공통되는성질의것이어서그자체는 기술적특징 을구성하지못하며, 기술적특징 이있느냐없느냐는컴 117 Article 52 (Patentable Inventions) (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 118 T 1173/97 (Computer program product/ibm) of Schohe et al. 2017, 2면. 49

67 소프트웨어저작권보호체계방안연구 퓨터 프로그램 명령의 하드웨어에 의한 실행으로 인해 추가로 발생되는 기술 적 효과 (technical effect) 로 인정될 수 있다고 판단하였다. 요컨대, 추가로 발생하 는 효과가 기술적 특징을 가지는가, 또는 이 효과로 인해 소프트웨어가 기술적 과제를 해결하는 경우에는 이러한 발명은 원칙적으로 특허의 대상이 된다는 것 이다. 한편, 2000년유럽특허청기술심판부는 T 0931/95 심결 120 에서는연금프로그램제어발명에대해특정분야 ( 비록이분야가사업이나경제분야라할지라도 ) 에사용하도록적절하게프로그램된컴퓨터시스템은물리적실체관점에서구체적인장치의특성을가지고있으므로특허대상이된다고보았다. 121 당시유럽은이른바 신경제 에의해성장이주도되는시기였고, 그래서소프트웨어관련발명에대한관대한태도가나타났으며유럽특허청과독일법원을중심으로이를판례로확립하려는시도가있었다. 122 유럽회원국법원 ( 특히영국법원 ) 에서유럽특허청이컴퓨터관련발명의특허적격성에대해모순된결정을하고있다는비판이잇따르자유럽특허청장은 2008년 10월 22일유럽특허협약제112조 (1)(b) 를근거로컴퓨터프로그램의특허적격성에관한법률문제를확대심판부 (Enlarged Board of Appeals) 에의뢰하였다. 특히유럽특허청장은프로그램의특허적격성에관한모순된심결과관련하여, IBM 사건 (T 1173/97) 에서는프로그램 ( 소프트웨어 ) 와컴퓨터 ( 하드웨어 ) 간의물리적상호작용이통상적인수준을넘어선다는점을보여야 기술적특징 이인정된다고한반면, Hitachi 사건 (T 258/03) 에서는단순히기술적수단이관 120 T 0931/95 (Controlling pension benefits system) of 권태복 남희섭 2012, 44 면. 122 Schohe et al. 2008, 329 면. 50

68 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 여하고있다는점만으로 기술적특징 을인정하였다는점을지적하였다. 123 하지만, 유럽특허청의확대심판부는 2010년 5월유럽특허청장의의뢰를기각하면서, 서로다른결론의심결이있었다고하더라도이는판례법의발전과정에서나타나는필연적인현상이고어느사법제도에도내재되어있으며, 다양한심결이있다는점만으로는유럽특허협약제112조 (1)(b) 에따른유럽특허청장의의뢰를정당화할수없다고하면서, 최근의심결은일관된결론 124 을내리고있다고판단했다. 125 유럽특허청및일부유럽연합회원국에서적용하고있는 기술적특징 기준은조금씩바뀌어왔지만, 기술적공헌 기준에비해특허적격성요건을더낮춘것으로평가된다. 126 예를들어, EPO 심판부는통상적인컴퓨터를프로그램하여번역기능을수행하도록한경우특허적격성을인정하기도하고, 127 컴퓨터나컴퓨터네트워크또는컴퓨터로읽을수있는저장매체의사용을명시적으로언급하는것만으로도 컴퓨터프로그램그자체 에서제외될수있다고판단하기도한다. 128 이러한태도에대해 기술적특징 기준이일관성없이적용되고, 유럽특허청은기술관료조직이기때문에특허적격성에관해기술적요건에만관심을둘뿐, 경제적관점에기초한종합적인사고능력이부족하다는비판을하기도한다 권태복 남희섭 2012, 44면. 124 일관된결론이란청구항에기재된발명이컴퓨터프로그램을이용하여실시되는가를불문하고, 기술적과제를기술적으로해결하는한특허적격성을인정하는것을말한다. 125 유럽특허청장이특허적격성문제를확대심판부에의뢰한서한과확대심판부의 자결정문 (G 0003/08) 은 3_08_en.pdf 참조 ; 권태복 남희섭 2012, 44~45면. 126 Strowel & Utku 2017, 15면. 127 T 1177/97 (Translating natural languages/systran, (EPO Bd. Appeal, July 9, 2002). 128 G-3/08 Program for Computers, [2010] O.J.E.P.O 17 (EPO Enlarged Board of Appeal, May 12, 2010). 129 European Commission (2008) Study of the effects of allowing patent claims for computer-implemented 51

69 소프트웨어저작권보호체계방안연구 기술적특징 기준이완화되기는했지만, 미국대법원의앨리스판결전까지소프트웨어발명의특허적격성은유럽이미국에비해더엄격하다고평가할수있다. 130 또한유럽특허청은특허청구항이 컴퓨터프로그램 인경우에도좀더엄격한기준을적용하여, 가령컴퓨터프로그램이컴퓨터에로딩되거나실행될때, 프로그램 ( 소프트웨어 ) 과컴퓨터 ( 하드웨어 ) 간의통상적인물리적상호작용이상의추가적인기술적효과를발휘하여야특허적격성을인정한다. 131 한편, 유럽연합의단일특허및통합특허법원협정 (UPCA: Unified Patent Court Agreement) 132 로인해유럽연합의특허적격성기준이변할것인지검토하면, 단일특허는 단일효과를갖는유럽특허 란의미로서유럽특허청이 EPC 의규정과절차에따라등록결정한유럽특허에대해등록후특허권자가별도의신청을하여승인된경우참여회원국의영토에서단일효과를내는것을말한다. 133 따라서특허등록전단계는 EPC와동일하고모든형식적, 실체적요건은 EPC를그대로적용하기때문에, 134 유럽단일특허로인해소프트웨어특허의특허적격성기준이바뀌기는어려울것이다. inventions, 21면 (Strowel & Utku 2017, 5면에서재인용 ). 130 Strowel & Utku 2017, 6면. 131 G-3/08, Programs for Computers, [2010] O.J.E.P.O 17, (EPO Enlarged Bd. Appeal, May 12, 2010); Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part G, EPO Guidelines for Patentability, Chapter II-3.6 (Nov. 2015). 132 유럽연한의통합특허법원은이행시기가당초예상보다점차늦어져이제는 2018년초로예상하고있지만몇가지변수로인해이마저도불투명한상황이다. 변수로는 (1) 브렉시트 (Brexit) 관련사안, (2) 일부국가의합의주저 ( 일부국가는가출원으로인해준비위원회 (Preparatory Committee) 가 UPC 출범시기 (2018년초로예정 ) 를재조정할수밖에없다는점을들어합의를주저하고있다 ) (3) 독일헌법재판소 (German Constitutional Court) 가독일정부에 UPC 협정의비준중단을권고 (2017년 6월 ) 한점등이다 (Véron 2017, 46면 ). 133 European Patent Office (2017) Unitary Patent Guide: Obtaining, maintaining and managing Unitary Patents (1 st edition, August 2017), 7면. 134 Ibid, 7-8면. 52

70 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 3. 유럽연합회원국 (1) 영국 영국특허법은제1 조제2 항 135 에서발견이나과학적이론, 수학적방법을비롯하여컴퓨터프로그램은특허적격성이있는발명에서배제되는목록으로정하고, 특허출원된발명이이러한배제목록그자체에관한경우에는특허법상발명에서제외한다. 영국법원이소프트웨어특허의적격성문제를다룬사례는다른유럽연합회원국에비해서는많은편이지만, 미국처럼많지는않다. 영국의초창기판결로 1997년의후지츠판결 136 을들수있는데, 두화합물을혼합하여새로운물질을만들때미리그결과를알아보기위하여각화합물의데이터를입력하고소프트웨어를통해새로운구조를확인하는방법특허에대해, 영국법원은특허적격성은본질의문제이지형식의문제가아니고, 따라서자기매체에저장되거나단순히컴퓨터에서실행되는컴퓨터프로그램은그이상의무언가가존재하지않으면특허보호대상이될수없다고판결했다 Section 1(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of - (a) a discovery, scientific theory or mathematical method; (b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever; (c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer; (d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such. 136 Fujitsu s Application [1997] EWCA Civ 한국지식재산연구원 2016, 435~437면. 53

71 소프트웨어저작권보호체계방안연구 그후일부판결을통해특허적격성판단기준에정립되었는데, 현재영국 실무는 2006 년 Aerotel 판결 138 에서제시된 4- 단계기준과 2013 년 애플 사건 139 에서기술적공헌판단기준으로제시된 5 가지이정표 (signpost) 에따른것이다. Aerotel 4-단계기준은, (i) 특허청구범위를해석하는제1 단계 ( 청구항전체를기준으로판단해야하며, 구성요소에컴퓨터프로그램이포함되어있느냐보다발명전체를기준으로해석 ), (ii) 청구항의발명이종래기술에어떤효과즉, 실제적공헌을하는지판단하는제2 단계, (iii) 발명의공헌이발명에서제외되는대상인지판단 ( 이과정에서는기술적효과또는물리적변환을기준으로할수있다 ) 하는제3 단계, (iv) 실제적공헌또는청구항에기재된공헌이본질상기술적인지판단제4 단계로구성된다. 이판결후영국특허청은 2007년 11월심사실무를변경하여모든컴퓨터프로그램청구항을거절결정하였다. 140 하지만그후법원은영국특허청의이러한심사실무는 Aeotel 판결을잘못해석한것으로판단하였고, 141 영국특허청은 2008년 2월다시심사실무를변경하여프로그램청구항이방법발명의특허성을인정할만한발명의특징을반영하고있다면프로그램청구항또는기록매체청구항도특허를받을수있도록하였다. Aerotel 4- 단계기준은 Symbian 판결 142 에서도채택되었는데, 다만출원발명 138 Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371 (27 October 2006). 139 HTC Europe Co Ltd v Apple Inc, [2013] R.P.C Sherman 2011, 115면. 141 Astron Clinica v Comptroller General of Patents [2008] EWHC Symbian Ltd v Comptroller of Patents [2008] EWCA Civ

72 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 의공헌과관련하여, 컴퓨터외부의기술적과제를해결하느냐에국한하지않고컴퓨터내부의기술적과제 ( 컴퓨터의속도를높이려는과제 ) 를해결한것도비록프로그래밍그자체의과제라하더라도, 발명의공헌으로평가할수있다고하였다. 143 Aerotel 4-단계중마지막단계인발명의공헌이기술적공헌인지여부의판단방법에대해영국법원은 애플 사건 144 에서 5가지이정표를제시했는데, (i) 청구항에따른기술적효과가컴퓨터외부에서수행되는처리에관한기술적효과인지, (ii) 청구항에따른기술적효과가컴퓨터의구조 (architecture) 수준에서일어나는지 ( 즉, 기술적효과가처리되는데이터또는구동되는애플리케이션과무관하게발생하는지 ), (iii) 청구항에따른기술적효과로인해컴퓨터가새로운방식으로작동하는결과를초래하는지, (iv) 컴퓨터프로그램이컴퓨터를좀더나은컴퓨터로개선하는지 ( 가령컴퓨터가좀더효율적이고효과적으로작동하게되는지 ), 145 (v) 해결하려고하는문제점이청구항에기재된발명에의해단순한회피가아니라극복되었지를판단해야한다. 146 그리고비즈니스방법을수행하는컴퓨터프로그램이나수학적방법을구체화 (incorporate) 한컴퓨터프로그램은특허대상이아니며, 단순히컴퓨터프로그램에관한것이라는점이상으로실질적인현실의문제로서발명이관련기술에기여하는바가무엇인지따져야한다고보았다. Aerotel 4- 단계 와 애플 5- 이정표 기준은 2014 년 Lantana 판결 147 에서재확 143 권태복 남희섭 2012, 46면. 144 HTC Europe Co Ltd v Apple Inc, [2013] R.P.C 이기준은컴퓨터의속도나신뢰성의개선을검토해야한다는하급심판결에비해더확장된것이라고한다 (AIPPI UK 2017, 3면 ). 146 AIPPI UK 2017, 2~3면. 147 Lantana Limited v Comptroller General of Patents, Design and Trade Marks [2014], England and Wales 55

73 소프트웨어저작권보호체계방안연구 인되었는데, 원격컴퓨터에있는데이터를찾아서로컬컴퓨터에이메일로보내는컴퓨터프로그램에대해영국고등법원은먼저기술적공헌이나기술적효과는발명의신규성 진보성으로는불충분하며 ( 즉, 발명이새롭거나기술적으로진보하더라도기술적공헌이나효과가인정되지않을수있으며 ), 유럽특허청의심결은영국법원에제한적의미의도움을줄뿐이고, 특허적격성의판단은구체적인사실관계에따라달라질수밖에없고역사성을가진다고보았다. 즉, 유사한발명에대해과거에특허적격성이인정되었다고하더라도언제나특허적격성이인정될수는없고, 역사의어느한순간에기술적공헌이인정되었다는사실만으로그러한발명또는유사한발명이그후에도항상기술적공헌을한다고보는것은타당하지않은, 역사성이있다는것이다. 148 영국법원의이러한태도는앨리스판결에서미국연방대법원이말하는 상당한그무엇 (significantly more) 또는 발명적개념 (inventive concept) 과일맥상통한다고볼수있다. 애플사건에서영국법원이제시한 5가지이정표는현재영국특허청의실무에반영되어있다. 149 한편, 영국법원은유럽특허청의특허적격성판단에대해매우비판적인데, Aerotel 법원은유럽특허청이 2000 년 T 0931/95 결정 150 에서적용한 구체적장 치 (concrete product) 기준 151 을배척하면서, 유럽특허청은발명에서제외되는대 Court of Appeal (Arden, Kitchin and Gloster LLJ), 13 November 2014, Case No. EWCA Civ 판결문해당부분 : it cannot be right that simply because at one point in history a process constitutes a technical contribution that the same or similar process, even if novel, will constitute a technical contribution for all time. 149 UK IPO, Manual of Patent Practice, T 0931/95 (Controlling pension benefits system) of T 093/95 심결문의해당부분 In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the 56

74 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 상이란 추상적이고 무체물인 어떤 것으로 한정된다는 잘못된 전제를 하고 있다 고 비판하였다. CFPH 사건 152 에서도 영국 법원은 유럽특허청과는 다른 기준을 적용하여 특허 무효 여부를 판단하였다. EPO의 T 0931/95 심결에 대해 영국 법원은 구체적인 장치가 존재하는지를 기준으로 특허 적격성을 판단한 것은 기 존의 기술적 공헌 또는 기술적 특징 기준과는 다른 기준을 적용하였다고 평가하였다. 153 영국 법원에 따르면, 구체적 장치 기준은 특허 청구항에 기재 된 발명이 물리적 하드웨어의 이용을 포함하고 있거나 물리적 하드웨어에 관한 발명이라면 그 하드웨어가 아무리 일상적인 것 ( 가령 컴퓨터나 종이, 연필과 같 은 것 ) 이라 하더라도 EPC 제52조 제2 항이 적용되지 않는다는 것인데, 이러한 유럽특허청의 판단은 영국 법원이 Gale 사건 154 에서 배척하였다는 점을 지적한 다. 155 (2) 프랑스 프랑스는유럽에서컴퓨터프로그램을발명에서제외한최초의국가이며, 유럽특허청과마찬가지로청구항에기재된발명이 프로그램그자체 에해당 하는지를기준으로특허적격성을판단한다. 156 프랑스법원의태도는아직통 meaning of Article 52(1) EPC. 152 [2005] EWHC Aerotel Ltd. v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371 (27 October 2006). 154 Gale s Application [1991] RPC Aerotel 판결문, 단락 26. 그리고영국법원은 구체적장치 기준에대해서도유럽특허청에는 3개의서로다른심결이있다고하면서, 위 Pension Benefits (T 931/95) 심결은방법발명의실시에하드웨어가이용된다고하더라도청구항에기재된방법이특허적격성을충족하지못하는대상을포함하고있으면발명이아니라고본반면, Auction Method/Hitachi 사건 (T 258/03) 에서는방법발명이하드웨어를이용하고있으면특허적격성이인정된다고하여 Pension Benefits 판단과배치되며, Microsoft/Data Transfer 사건 (T 424/03) 에서는구체적인대상가령장치에관한청구항이존재하면그발명에는제52조제2 항이적용되지않고일반적인특허심사기준만적용된다고보는등차이가있다고한다. 57

75 소프트웨어저작권보호체계방안연구 일되어있지않은데, 기술적특징이없다는이유로컴퓨터관련발명의특허를인정하지않는판결 157 도있고, 프로그램의제어에따라수행되는기술적처리에관한발명은프로그램그자체가아니라는판결 158 도있다. 컴퓨터프로그램의특허적격성을인정한 Schlumberger 사건 159 에서프랑스법원은지층에서유전층의존재를표시하기위하여처리신호를시각적으로표현하고지층형성의물리적특성을재구성하기위한방법에대하여컴퓨터프로그램그자체는특허대상에서제외되지만발명의일부구성요소나단계가소프트웨어에의해지시되고실현된다는이유만으로특허등록을거절할수없다고결정하였다. 160 유럽특허청및다른유럽국가와마찬가지로프랑스법원과특허청은기술 적특징을기준으로소프트웨어발명의특허적격성을판단하지만, 구체적인방 법론은시대에따라변하였고, 크게 4 가지방법론이있다. 161 (i) 필수요소법 (essential element approach): 특허청구항의핵심구성요소가기술분야에속하는경우에는기술적특징이있는것으로보는방법론으로위 Schlumberger 판결이여기에해당한다 ; (ii) 기술적공헌법 (technical contribution approach): 2013년 6월 7일파리지방법원이채택한방법론으로, 프랑스지재권법에서특허대상에서제외한정보의제시 (presentation of information) 가문제가된사건에서, 법원은특허적격성은청구항을전체로고찰하여판단해야하며, 그다음으로특허권을구하는기술적공헌의평가를해야한다고하면서컴퓨터프 156 프랑스지재권법제L (2) 조 (1)(c) 및제L 조 (3); 권태복 남희섭 2012, 47면. 157 SA SAGEM c./ M. le directeur de l'inpi CA Paris, 10 janvier Schlumberger (15 June 1981) (1982) Ann. Propr. Ind. 24 (Sherman 2011, 76면에서재인용 ). 159 Aft. Schlumberger, CA Paris, 3emd ch. sec. A, 15 juin 한국지식재산연구원 2016, 443~444면. 161 AIPPI France 2017, 3~6면. 58

76 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 로그램은특허받을수있는기술적특징을가질수없다고보았다 ; (iii) 추가적 기술적 효과법 (additional technical effect approach): 여러 법원에서 채택한 방법론으로 프랑스 특허청이 경제적 활동 분야에서 비롯된 지 적 방법에 관한 특허출원을 거절하였고, 법원도 이를 지지하면서 비기 술적 방법을 기술적 수단으로 구현하는 방법은 추가적인 기술적 효과 를 발생하지 않기 때문에 특허 대상이 아니라고 보았다. 파리지방법원 은 FREE 사건에서도이방법론을채택한바있다 ; (iv) 문언적 해석법 (literal interpreation approach): 파리 지방법원이 2개의 판결 에서 채택한 방법론으로 Infomil v Atos 사건에서 프랑스 법원은 앞에서 설명한 EPO의 T 0931/95 심결의 구체적장치 방법론 (concrete product 또는 any hardware approach) 을 수용하였고, 판결에서는 기술 적 수단이 구현된다는 점에 대한 한정은 없이 소프트웨어 이용자에게 제공되는 결과나 가능성만 언급한 방법 청구항은 검색 엔진의 기술적 특징에 대한 한정이 없어서 특허 받을 수 있는 발명이 아니라고 보았 다. 이 결정은 항고심 판결에서도 지지되었으나 항소심 판 결은 기술적 공헌이나 추가적인 기술적 효과에 대해서는 언급하지 않 았다. (3) 독일 독일특허법제 1 조제 1 항은특허받을수없는발명을열거하고있는데, 독 일법원은특허받을수없는발명과기술적특징이인정되는발명을구별하는 태도를오랫동안유지해왔다. 162 이러한태도는발명이란의도한결과를얻기 162 AIPPI Germany 2017, 4 면. 59

77 소프트웨어저작권보호체계방안연구 위해 통제가능한자연력 (controllable natural force) 을체계적으로활용하는것으로정의한 1969년연방대법원판결 163 에따른것이다. 기술적특징이있는지여부를판단하기위해 1990년대초까지독일법원은이른바 핵심이론 (core theory) 을적용하여발명의핵심이기술적특징을가지는경우에만특허적격성을인정하였으나, 1992년판결 164 로 핵심이론 은폐기되었고, 발명의핵심이아니라특허청구항전체를기준으로기술적특징의유무를판단하기시작했다. 165 통제가능한자연력 기준이소프트웨어관련발명에적용된대표적인판결은 1999년집적회로칩관련특허출원사건이었다. 166 독일특허청은집적회로칩의로직 (logic) 을계층적으로검증하기위한방법에관한특허출원에대해이와같은방법은사람이종이와연필로도구현할수있으므로특허대상이아니라고거절결정했고, 심판도중출원인이청구항에 전자컴퓨터수단에의하여 라는용어를추가하는보정을하였지만거절결정이유지되었고, 연방특허법원역시기술적특징이없다는이유로항소를기각하였지만, 1999년독일연방대법원은기술적특징이존재한다며특허출원인의손을들어주었다. 167 법원은청구항에기재된발명이 통제가능한자연력 을직접이용하지않더라도당시의기술지식과는다른방법으로기술적으로작동가능한물건 (product) 을제조할수있도록개선하려는기술적해결책을제시하였다면특허대상에서제외할수없다고보았다 BGH, decision X ZB 15/67 of March 27, Rote Taube. 164 BGH, decision X ZR 43/91 of February 4, 1992 Tauchcomputer. 165 AIPPI Germany 2017, 4면. 특허청구항전체를기준으로하면, 가령기술적인요소와비기술적인요소를결합한경우기술적특징이인정될수있으며, 따라서소프트웨어와하드웨어를조합한발명에는기술적특징이인정될수있다 (Ibid). 166 BGH, decision X ZB 11/98 Digital Circuits. 167 한국지식재산연구원 (2016) 법 제도연구 : 국내외지식재산법제도비교분석 ( 특허법 ), 450~451 면. 168 Machek (2010) Computer implemented inventions at the EPO, 15면. 독일연방대법원의이판결은 60

78 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 그후에도독일연방대법원은여러사건에서소프트웨어발명의특허적격성에대한판결을내렸는데, 169 독일사법부가제시한기준은유럽특허청의심결례 ( 특히확대심판부의 G 3/08 심결에서정리한것 ) 를기초로다른유럽연합회원국판결을비교하여정리한 2-단계기준이다. 제1 단계에서는청구항에기재된발명이최소한부분적으로라도기술적분야에속하는지, 그래서 EPC 제52조제1 항에따른기술발명요건을충족하는지를검토한다. 이러한기술적요건은어느방법발명이기술적인장치를사용하여데이터를처리하거나, 저장하거나또는전송하는과정을포함한다면충족된다. 청구항에기재된발명에기술적인특징외에비기술적인특징을포함하고있거나비기술적특징이발명의핵심인지아닌지는상관이없다. 이러한기술성테스트는쉽게통과할수있지만, 제2 단계인컴퓨터프로그램그자체인지를검토하는단계를통과하려면기술적인문제를기술적인수단으로해결할수있어야한다. 기술적영역에속하지않는소프트웨어는제2 단계를통과할수없고, 기술적문제를기술적수단으로해결하는데에영향을준경우에만제2 단계를통과할수있다. 170 독일법원이적용하는 2- 단계기준은유럽특허청의기준과유사하지만, 독 나중에 EPO의기술심판부에서집적회로칩을설계할때노이즈의영향을시물레이션하는소프트웨어발명의특허적격성을인정할때인용되기도했다 (T 1227/05 (Circuit simulation I/Infineon Technologies) of ). 169 Elektronischer Zahlungsverkehr, GRUR 2004, p Rentabilitätsermittlung, GRUR 2005, 143, Steuerungseinrichtung fu r Untersuchungsmodalitäten, GRUR 2009, 479, Dynamische Dokumentengenerierung, GRUR 2010, p. 613, Wiedergabe topografischer Informationen, GRUR 2011, p. 125, Fahrzeugnavigationssystem, GRUR 2013, 909, Bildstrom, GRUR 2015, 660, Entsperrbild, GRUR 2015, AIPPI, 2016, 13-14면. 61

79 소프트웨어저작권보호체계방안연구 일법원은컴퓨터를사용한다는점만으로는특허적격성은인정하지않고기술적인문제를기술적인수단으로해결한다는점에특징이있어야특허적격성을인정한다는점에서차이가있고, 예컨대화폐를전자적으로전송하는발명이나, 171 문서의내용을컴퓨터를이용한방법으로평가하는발명 172 의특허적격성은인정받지못했다 일본 174 (1) 개요 일본은우리와동일한발명의정의규정을특허법에두고있다. 따라서컴퓨터관련발명의특허적격성은특허법상발명즉, 자연법칙을이용한기술적사상의창작 인지를기준으로판단한다. 구체적인판단기준을미국법원처럼상세하게제시한판례는없지만, 일본법원은대체로일본특허청의심사기준에서제시한기준인소프트웨어에의한정보처리가하드웨어자원을이용하여구체적으로실현되고있는지여부로특허적격성을판단한다. (2) 특허적격성관련판결례 일본특허청이등록해준소프트웨어특허의예로는기본소프트웨어에관 한특허 ( 사전 ( 辞書 ) 자동갱신장치, 데이터베이스시스템, 외부인터럽트처리제 171 BGH, decision X ZB 20/03 of May 24, elektronischer Zahlungsverkehr. 172 BPatG, decision 17 W (pat) 14/99 of April 9, 2002 Geschäftliche Tätigkeit. 173 AIPPI Germany 2017, 4면. 174 이부분은연구원으로참여한後藤未来일본변호사와함께작성하였다. 62

80 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 어방식, 디스패치방식, 프로그램작성장치, 프로그램변환장치, 가명 ( 仮名 ) 한 자변환장치 ) 와어플리케이션소프트웨어관련특허 ( 수요예측방식, 식당관리 시스템, 기업모델 시뮬레이션시스템, 호텔무인화시스템, 재무 재고등의관리 를위한장치, 재고관리시스템, 생산공정관리방식, 자동안내시스템, 개인관 련정보의축적처리시스템, 거래처리장치 ) 등이있다. 175 일본법원은 지식기반시스템 사건 176 에서 단순히추상적인아이디어 ( 개념 ) 나인위적인약정 ( 결정 ) 그자체는자연계의현상이나질서에대해성립하는과학적법칙이라고하지못하며, 또한어떠한과학적법칙을이용하는것이아니므로, 자연법칙을이용한기술적사상의창작에해당하지않는것은분명하고, 또컴퓨터와이에관련된기록매체등이널리보급되어있지만, 만일이러한추상적인개념이나인위적인약정 ( 결정 ) 에대해단순히일반적인컴퓨터등의기능을이용하여데이터를기록하고표시하는등의내용을추가하는것에지나지않는경우는자연법칙을이용한기술적사상의창작에해당하지않는다 는취지로특허적격성을부정하였고, 177 암기학습용교재 사건 178 에서는청구항에기술적수단이제시되어있다하더라도청구항을전체적으로고찰할때발명의본질이인간의정신활동, 추상적인개념및인위적인약정 ( 결정 ) 그자체를대상으로하는경우에는발명에해당한다고할수없으며, 청구항에발명의구성요소로포함되어있는애플리케이션프로그램을제공되는콘텐츠나인터넷으로제공되는콘텐츠가포함되어있더라도이는일반적으로사용되는매체를이용한것에불과하다고보았다 堀内明 2014, 116~117면. 176 知財高裁平成 26 年 (2014년)9 月 24 日平成 26 年 ( 行ケ )10014 号 ( 권태복 2017, 86면에서재인용 ). 177 권태복 2017, 86면. 178 知財高裁平成 27 年 (2015년)1 月 22 日平成 26 年 ( 行ケ )10101( 권태복 2017, 88면에서재인용 ). 179 권태복 2017, 88~89면. 63

81 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 전기통신회선을통한제공행위와관련된판결례 일본은 2002년에특허법을개정하여컴퓨터프로그램을물건으로정의하고컴퓨터프로그램을전기통신회선을통해제공하는행위를특허법상양도의개념에포함되도록하였다. 당시일본의특허법개정은정보기술의발달로컴퓨터프로그램과같은무형의정보재가네트워크로거래되는새로운유통방식에대응하려는취지였지만, 180 법개정당시염두에두었던유통방식이실제로문제가된사례는나타나지않았다. 2012년이후의상황을살펴보기위해 웨스트로 (Westlaw Japan) 에서적당하다고보이는검색어를사용하여 2012년이후의일본판례를검색한결과컴퓨터프로그램카테고리에속하는특허의침해소송사건에서, 금지청구의대상이되어금지대상이된행위또는손해배상의대상이된행위로서 전기통신회선을통한제공 이거론된판결례는, 아래표의 1건 (4번) 뿐이었다. 다만, 이판결문중에도 전기통신회선을통한제공 행위에대한구체적인검토는없었다. 다른판결에서특허권자가금지를청구한실시행위또는손해배상의대상이된실시행위는아래와같이생산, 판매행위였다. 또한어떤판결에서도특허침해라는결론을내리지는않았다. 순번 사건번호 판결문에서프로그램특허발명 문제가된실시행위 1 평28( ワ )13033호 본건 발명 1 수입, 판매 2 평28( ワ )10834호 본건 발명 1 판매 3 평27( ネ )10047 본건 발명 1 생산, 양도, 수입, 수출및 양도의 신출 4 평26( ネ ) 본건 발명 18 양도 등 ( 양도, 대여, 전기통신회선을 통한 180 권태복 남희섭 2012, 66 면. 181 知財高裁平成 27 年 (2015 년 )11 月 30 日判決平 26( ネ )10102 号特許権侵害差止等請求控訴事件. 64

82 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 제공 ) 5 평23( ワ )3572 본건 발명 1-6, 1-7 사용, 제조, 판매 6 평 23( ワ )10712 본건발명 1-20, 2-8 제조판매 < 표 2> 2012 년이후소프트웨어특허침해관련일본판결례위 4 번사건은피고가적산 ( 積算 ) 프로그램, 안전관리프로그램, 이를다른 프로그램과묶어하나의패키지소프트웨어로제조, 판매하는행위가 노동안 전위생관리시스템, 방법및프로그램 특허권 ( 일본특허등록제 호 ) 의 문언상침해인지, 균등침해인지, 간접침해인지가쟁점이었다. 특허권자 ( 주식회 사컴퓨터시스템주식회사 ) 는피고 ( 吉備システム株式会社 ) 를상대로특허권 침해로인한손해 3 억 9,600 만엔중 1 억엔 ( 일부청구 ) 의배상과침해품의양도 등의금지와침해품의폐기를청구하면서청구취지에 양도등 ( 양도, 대여, 전기 통신회선을통한제공 ) 이란문구를사용하였지만, 피고가전기통신회선을통해 판매하였다는사실에관한주장은없었다. 182 이처럼 전기통신회선을통한제공 에대한특허침해를인정한판결이없는정확한이유는분명하지않지만, 일본에서소프트웨어관련특허에대한침해가인정된사례자체가매우적기때문에, 그결과 전기통신회선을통한제공 에대해서도특허침해가인정된판결례도없다고할수있다. 다른추측으로는, 소프트웨어관련발명의특허권을행사하는경우에컴퓨터프로그램의 전기통신회선을통한제공 행위를한자보다도, 해당발명을방법이나시스템으로실시하는자를권리행사의대상으로하기쉽기때문이라고생각된다 원심에서문제삼은청구항은모두 3 개인데, 그중컴퓨터프로그램청구항은제 18 항이었다. 183 한편지재고재평성 22년 (2010년) 3월 24일 ( 평성 20( ネ )10085호) 에서, 소프트웨어관련발명에대해 방법 청구항의침해가인정된바있다. 65

83 소프트웨어저작권보호체계방안연구 5. 중국 184 (1) 중국특허법규정 중국특허법 ( 专利法 ) 상특허를받기위해서는해당발명이불특허 ( 不特許 ) 대상이아니고발명의정의규정에부합하여야하며, 공서양속요건, 신규성, 진보성, 실용성 185 요건및기재요건을충족해야한다. 186 불특허대상은제25조에서 (1) 과학적발견, (2) 지력활동의규칙과방법, (3) 질병의진단및치료방법, (4) 동물과식물의품종, (5) 원자핵변환방법으로획득한물질, (6) 평면인쇄품에대한도안, 색채또는양자의결합으로만들어낸주요한표식작용을하는디자인 으로열거하고있다. 컴퓨터관련발명은위 지력활동의규칙과방법 187 에해당하는지가문제이다. 발명의정의는제2 조 발명은제품, 방법또는이들의개량에대해제안한새로운기술방안 (technical solution) 을말한다. 188 발명의정의규정은신규성이나진보성의구체적인판단기준이아닌, 특허보호를신청할수있는발명객체 (subject matter) 에대한일반적정의규정에해당 184 이부분은연구원으로참여한오영빈변리사가주로집필하였다. 185 우리특허법제29조의산업상이용가능성에대응한다. 186 이요건들을충족하지못하면, 우리나라의특허법시행령에대응하는특허법실시세칙 ( 专利法实施细则 ) 제44조, 제53조및제65조에의해거절이유와무효사유에해당한다. 187 智力活动的规则和方法, rules and methods for intellectual activities. 188 중국특허법제2 조본문은발명창작 (invention-creation) 이란발명, 실용신안및디자인을말한다고하고, 발명, 실용신안, 디자인각각을정의한다. 발명의정의중문릉 发明, 是指对产品 方法或者其改进所提出的新的技术方案 이고 ( 영문 (SIPO의공식번역 ) 은 Inventions mean new technical solutions proposed for a product, a process or the improvement thereof 이다 ( 이규정은 2009년 10월 1일자로시행된제3 차개정특허법에서추가되었으며, 개정전의특허법실시세칙제2 조제1 관의규정내용과동일하다. 66

84 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 하고, 기술방안은해결하고자하는기술문제에대해채용한자연법칙을이용한기술수단의집합을가리키며, 기술문제를해결함에있어자연법칙에부합하는기술효과를획득하기위해기술수단을채용하지않은기술방안은특허법제2 조제2 관규정에의해특허보호대상에속하지않는다. (2) 전체동향 별도의통계데이터가확인되지않아직접집계하면오차가있을수있으나, 2014년을기준으로중국특허법제2 조제2 관의부합여부에대해판단한복심심판의결정의수는총 585건으로집계되었고, 그중복심심판에서전리보호객체에속하는것으로판단된사건과속하지않는것으로판단된건은각각 529건및 56건으로집계되어, 거절결정취소율이 90% 에달하였다. 반면, 2013년은총 152건중각각 70건및 82건으로 46%, 2012년은총 122건중각각 37건및 85건으로 30%, 2011년은총 92건으로각각 26건및 66건으로 28%, 2010년은총 20건중각각 10건및 10건으로 50% 에달하였다. 이처럼연도별로편차가너무커서복심심판의판단결과를통해일관된동향을파악하기는어렵다. 컴퓨터프로그램에관한발명이기술방안인지여부를판단하는기준자체는그대로지만, 위집계결과에비추어보건대, 컴퓨터프로그램에관한발명또한특허법제2 조제2 관에근거하여특허권을받을수없는경우는감소할것으로생각된다. 다만, 아래의사례들을참조하면, 컴퓨터프로그램에관한발명이 기술문 제를해결함에있어자연법칙에부합하는기술효과를획득하기위해기술수단 67

85 소프트웨어저작권보호체계방안연구 을채용한기술방안 에속하는지여부의판단의기준은심사관의직관에의존 함을알수있다. (2) 컴퓨터프로그램에관한발명중기술방안으로인정된사례 구글 (Google) 사는 중국에서 2005년 3월 30일 사용자 동작을 확정하기 위 한 시스템 및 방법 에 대해 특허를 출원하였고, 189 이 출원에 대한 복심심판의 2014년 11월 15일 결정문에서 190, 청구항 제1 항의 방법은 정보를 수신 응답 저 장 판독하고, 통계 정보를 생성하여 출력하는 등의 수단을 포함하고, 그 수단의 실행은 모두 자연법칙에 따른 행동이고, 사람이 제정한 규칙에 따르지 않으므 로, 청구항 제1 항의 기술방안은 기술수단을 채용한 것이다. 청구항 제1 항은 서 로 다른 네트워크 및 프로바이더 상에서 특정 결과의 데이터를 야기하는 사용 자의 활동에 따른 특정 결과의 데이터를 어떻게 추적 비교할지의 문제를 해결 하고, 그 문제는 당연히 기술적인 기술문제에 속한다. 청구항 제1 항의 기술방안 은 충분히 사용자가 서로 다른 네트워크 및 프로바이더 상에서 활동하는 결과 에 따라 보고를 출력하는 효과를 달성하고, 그 효과 또한 자연법칙에 따른 효 과이고, 인간에 의해 제정된 규칙이 아니므로, 기술효과에 속한다 고 판단하였 다. 야후 (Yahoo) 사는중국에서 2007 년 12 월 7 일 검색엔진마켓팅 (Search Engine Marketing: SEM) 에서의비딩최적화 에대한특허를출원하였고 ( 출원번호 제 호 ), 이출원에대한복심심판의 2015 년 6 월 30 일결정문에 189 출원번호제 호. 190 결정번호제76819호. 결정문링크 : 68

86 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 서 191, 청구항제1 항은고정된일련의키워드중광고예산을배분하는컴퓨터구현방법의보호를청구하고, 그방안중적어도컴퓨터, 네트워크등의설비를채용했고, 적어도데이터수집, 데이터처리등의기술수단을채용했으며, 키워드에대한검색과관련된데이터에기초하여일련의키워드간에어떻게고정된예산을분배할것인지의기술문제를해결하고, 상응하는기술효과를얻었다. 따라서, 청구항제1 항에서보호를구하는방안은기술방안이고, 특허법제2 조제2 관의규정에부합한다 고판단했다. (3) 컴퓨터프로그램에관한발명중기술방안으로인정되지않은사례 야후사의중국출원 ( 검색요청에응답하여검색결과리스트를생성하는방법및시스템, 출원일 : , 출원번호제 호 ) 에대한복심심판의 2015년 6월 2일결정문에서 192, 본출원에서비딩에관한한정은단지영업적인고려에불과하고, 실질적으로보면, 본출원이해결하고자하는문제는광고제공자의자주성을제고하고, 그로써코스트를절감하여투자효율을제고하는것이고, 이는기술문제를구성하기에충분하지않다. 비록공지의컴퓨터네트워크및데이터베이스를이용하였지만, 정보에대한검색및제공과정중컴퓨터네트워크및데이터베이스의내부성능의향상을가져오지않고, 컴퓨터네트워크및데이터베이스의구성또는기능에어떠한기술적향상을가져오지않으므로, 기술수단을채용하지않았다. 단지광고제공자의자주성을제고하고, 그로써코스트를절감하여투자효율을제고하는것은기술효과가아니고, 따라서특허법제2 조제2 관규정의기술방안에속하지않는다 고판단 191 결정번호제92201호. 결정문링크 : 결정번호제92059호. 결정문링크 : 69

87 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하였다. 구글사의특허출원 ( 오디오콘텐트로향상된광고, 출원일 : , 출원번호제 호 ) 에대한복심심판의 2014년 5월 29일결정문에서 193, 오디오문서를전송하기전에또는후에판정을수행하는지를불문하고, 판정동작그자체는배포광고의입찰가에근거해야하고, 경쟁광고중적어도하나의광고를확정하여적어도하나의광고스팟에서배포한다. 즉, 본신청이실제해결하고자하는문제는여전히, 오디오문서를이용하여광고제공을진행하여광고제공의상관도를향상시키고예산을절감하는것이고, 이는기술문제에속하지않는다. 실행가능한코드를이용한동작의시작및음성파일의전송등모두는공지의컴퓨터기술에속하고, 이러한공지의컴퓨터기술을광고송출에응용하는것은상술한컴퓨터기술의구성에있어, 기능또는성능에있어어떠한기술적인향상을가져오지않는다. 그리고송출광고의입찰가를사용하는것은, 경쟁광고중판정을진행하여적어도하나의광고를결정하여적어도하나의광고스팟에서배포하는모든것은인위적으로제정된거래규칙에속하고, 자연법칙의구속을받지않아, 기술수단을구성하지않는다. 이외에, 오직기술문제를해결하기위해이용하는수단만이비로소기술수단을구성한다. 어떻게광고를선택하는지및어떤광고를선택하는지자체는기술효과에속하지않는다, 왜냐하면, 그처리의대상자체가일종의기술데이터에속하지않기때문 이라고판단했다. 아마존사의특허출원 ( 거래에서문구토큰의이용, 출원일 : , 출 원번호제 호 ) 에대한복심심판의 2017 년 5 월 27 일결정문에서 194, 193 결정번호제67083호. 결정문링크 : 70

88 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 청구항 제1 항이 실제로 해결하고자 하는 문제는 토큰 보유자로 하여금 기존 거래 계좌 정보를 제공하지 않은 상황에서도 컴퓨터 네트워크를 통해 계좌 거 래를 실현시키는 것이고, 이러한 거래 처리 방법은 영업 거래 과정을 고려한 것에 기초하여 실질은 영업성질의 거래 행위를 실현하는 것이므로 기술문제에 속하지 아니한다. 청구항 제1 항의 실질은 거래 문구 토큰을 이용하여 네트워크 거래를 허용 또는 거절하는 것이지만, 청구항 제1 항의 방안은 거래 문구 토큰 의 구체적인 포맷 구조 등을 한정하고 있지 않고, 거래에 대한 처리가 영업 과 정이므로 기술수단이 아니다. 따라서 거래 문구 토큰 개념을 도입했더라도 해 당 출원에서 기술내용의 흠결을 커버할 수 없고, 청구항 제1 항은 구체적이고 실질적인 내용을 갖는 기술향상을 공개하지 않았으므로, 기술효과가 없다 고 판단했다. (4) 컴퓨터프로그램을온라인으로전송하는행위의특허권침해문제 컴퓨터프로그램을온라인으로전송하는행위가특허권침해인지여부에 대해 < 최고인민법원의특허권리침해분쟁안건심리시적용법률에관한약간문 제에대한해석 (2)> ( 이하, 2016 사법해석 ) 195 을기준으로검토하였다. 특허법제 11 조제 1 관은 196, 발명및실용신안특허권이수여된후, 이법에 194 결정번호제124100호. 결정문링크 : 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ( 二 ). 본해석은 2016년 4 월 1일자로시행되었으며, 최고인민법원은입법기관이아닌사법기관이지만, 그사법해석은사법실무상법률과동일한효력을가지며보통다음법개정에반영된다. 196 专利法第十一条发明和实用新型专利权被授予后, 除本法另有规定的以外, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造 使用 许诺销售 销售 进口其专利产品, 或者使用其专利方法以及使用 许诺销售 销售 进口依照该专利方法直接获得的产品 71

89 소프트웨어저작권보호체계방안연구 별도의규정이있는경우를제외하고, 어떤단위또는개인도특허권자의허가를받지아니하고, 그특허를실시하여생산경영목적으로그특허품을제조, 사용, 판매허락, 판매, 수입하거나, 그특허방법을사용하여그특허방법에따라직접획득한물건을사용, 판매허락, 판매, 수입해서는아니된다 고직접침해행위를규정하고있다. 뒤에서검토하는것처럼, 중국은컴퓨터프로그램자체를특허보호대상으로인정하지않고, 금번특허심사기준개정에의해비로소컴퓨터프로그램이기록된컴퓨터판독가능매체가특허대상으로인정되었다. 즉, 직접침해규정에따르면, 컴퓨터프로그램을전송하는행위는해당컴퓨터프로그램이기록된컴퓨터판독가능매체를제조, 사용, 판매허락, 판매, 수입하는행위에는해당하지않으므로, 직접침해를구성하지않을것으로보인다. 한편, 사용자가컴퓨터프로그램을자신의컴퓨터에다운로드하여실행하는경우즉, 사용자가해당프로그램이기록된매체를사용하는경우, 사용자는생산경영목적으로그매체를사용하는것이아니므로사용자의행위는특허권의직접침해를구성하지않는다. 컴퓨터프로그램의온라인전송행위가간접침해에해당하는지여부와관련하여중국에서는 독립설 과 종속설 이대립하고있었는데, 2016 사법해석 에서 종속설 을취한것으로보이고, 따라서직접침해행위가전제되지않은간접침해는인정받기어렵고, 197 이용자가온라인으로다운로드받도록하는행위 外观设计专利权被授予后, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造 许诺销售 销售 进口其外观设计专利产品 197 马云鹏. 专利间接侵权的司法审查与认定 兼论 专利法修订草案 ( 送审稿 ) 第 62 条的修改 p.43 72

90 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 는직접침해가아니므로다운로드를위한제공행위도간접침해가되기어렵 다. 6. 뉴질랜드 (1) 뉴질랜드특허법개정경위 뉴질랜드는 1953년에특허법을제정하였는데, 영연방국가여서영국특허법과유사한구조로되어있었고 2013년특허법을개정하기전까지컴퓨터프로그램을특허대상에서제외하는규정을두지않았다. 198 개정특허법에따르면, 특허받을수있는발명 (patentable invention) 은제14조에규정된발명으로정의되며 ( 제5 조 (Interpretation) 제1 항 ), 특허받을수없는발명은제15조와제16조에열거되어있다. 제14조에따르면, 독점법 (Statute of Monopolies) 제6 조에서말하는 제조방법 (a manner of manufacture), 종래기술에비해신규성이나진보성이있는발명, 유용한발명, 제15조와제16조에서제외하는발명이아닌것은특허받을수있다. 특허받을수없는발명은발명의상업적실시가공서양속에반하거나 ( 제15조 ), 사람을대상으로하거나 ( 생명공학적처리포함 ), 사람의치료방법이나진단방법, 식물신품종 ( 제16조 ) 을말한다. 2013년개정법은이들규정과별도로특례규정을제11조에두어컴퓨터프로그램을특허대상에서제외하였고, 특이하게도특허대상에서제외되는컴퓨터프로그램관련발명의예와제외되지않는예를법률에명시하였다 AIPPI Japan 2017, 291 면. 199 뉴질랜드 특허법은 참조. 73

91 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 컴퓨터프로그램특례규정 뉴질랜드특허법제11조는제1 항에서컴퓨터프로그램은이법의적용상발명도아니고제조방법 [ 독점법제6 조에서말하는제조방법 ] 도아니라고규정한후, 제2 항에서이를제한하여특허청구항이컴퓨터프로그램그자체에관한경우에만제1 항이적용되도록하고, 제3 항은제2 항의해석기준을제시하여발명의실제적기여가컴퓨터프로그램에만존재하는경우에는그특허청구항은컴퓨터프로그램그자체에관한청구항으로보도록한다. 200 그리고제4 항에서는특허청이나법원에서 실제적기여 를판단할때고려해야하는 5가지요소를명시한다 ( 이 5가지요소는영국법원이 Aerotel 판결에서제시한기준과동일하다 ). 201 법률에명시되어있는사례에따르면, 기존의세탁기를이용하여세탁하는방법을개선한청구항의경우, 세탁기에장착된컴퓨터칩에서실행되는컴퓨터프로그램을통해구현되는방법이세탁기자체의물리적변환을초래하지는않지만세탁기의동작을제어하여옷을더깨끗하게빨수있고전기를절약할 200 (1) A computer program is not an invention and not a manner of manufacture for the purposes of this Act. (2) Subsection (1) prevents anything from being an invention or a manner of manufacture for the purposes of this Act only to the extent that a claim in a patent or an application relates to a computer program as such. (3) A claim in a patent or an application relates to a computer program as such if the actual contribution made by the alleged invention lies solely in it being a computer program. 201 (4) The Commissioner or the court (as the case may be) must, in identifying the actual contribution made by the alleged invention, consider the following: (a) the substance of the claim (rather than its form and the contribution alleged by the applicant) and the actual contribution it makes: (b) what problem or other issue is to be solved or addressed: (c) how the relevant product or process solves or addresses the problem or other issue: (d) the advantages or benefits of solving or addressing the problem or other issue in that manner: (e) any other matters the Commissioner or the court thinks relevant. 74

92 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 수있다면, 이청구항이실제로기여한바는컴퓨터프로그램그자체가아니라세탁기의동작에있으므로법제11조에서말하는컴퓨터프로그램그자체가아니라고한다. 이에비해기존의하드웨어를이용하여이용자를등록하기위한법률문서를자동으로작성하는프로세스를개발한경우, 컴퓨터로이용자에게질문을하고이용자의대답을데이터베이스에저장한후이정보를컴퓨터프로그램으로처리하여필요한법률문서를생성하는청구항은그발명이실제로기여하는바는컴퓨터프로그램그자체이며, 컴퓨터내에서그방법이실행된다고하여그방법이특허대상으로되도록만들지는못한다고한다. 뉴질랜드특허법에기재되어있는이사례는단순히컴퓨터프로그램을포함하는발명은특허대상에서제외되지만, 소위 임베디드소프트웨어 (embedded software) 는특허대상으로해야한다는입법의도에따른것이다. 202 (3) 컴퓨터프로그램특례규정의도입취지 뉴질랜드특허법제11조의특례규정은 2010년하원위원회에서특허법개정안을제안한후오랜논의끝에특허법에반영되었는데, 위원회는제안이유를자유 오픈소스소프트웨어와소프트웨어특허간의충돌문제를해소하기위한것이라고아래와같이설명한다. 203 우리는특허법제 15 조를개정하여특허받을수없는발명에컴퓨터프로그 램을포함시킬것을제안한다. 컴퓨터프로그램의특허성에관한여러의견 202 뉴질랜드산업부장관의서한 참조. 203 Commerce Committee (2010) Report on Patents Bill (235-2) (30 March 2010). Retrieved from be406e01 75

93 소프트웨어저작권보호체계방안연구 을접수하였다. 1953년특허법하에서는컴퓨터프로그램이상업적으로유용한효과를나타내면특허를받을수있다. 오픈소스소프트웨어또는자유소프트웨어는 1980년대부터성장해왔다. 소프트웨어에특허권을부여하여소프트웨어를보호하는것은오픈소스모델과상충되며, 오픈소스모델지지자들은소프트웨어특허에반대한다. 제출된여러의견서에서주장하기를 새로운 소프트웨어라하더라도어쩔수없이기존소프트웨어에기반해야하기때문에소프트웨어개발에는 발명적과정 (inventive step) 이존재하지않는다고한다. 204 이들은소프트웨어특허는혁신과경쟁을저해하고, 사소하고이미존재하는기술에권리가부여되기때문에특허보호대상에서소프트웨어를제외해야한다고주장한다. 우리는이러한입장을대부분수용한다 년당시뉴질랜드의회위원회가제시한법안은제 11 조가아니라, 205 제 15 조에제 3A 항에 컴퓨터프로그램은특허받을수있는발명이아니다 (a computer program is not a patentable invention) 는문구하나를추가하는것이었다. 이안에대해뉴질랜드 IT 산업계와자유 / 오픈소스공동체, 소프트웨어개발자들은지지입장인반면, 다국적기업들과특허실무가들은반대하면서수년간찬반논쟁이이어졌고, 산업부장관이 그자체 를추가하는안을발표하였고, 206 이를토대로현행법이통과되었다. 204 특허관련조약이나법령에서 inventive step 은보통 진보성 을의미하는데, 여기서는문맥상 진보성 보다는사전적의미인발명적과정이더적합해보인다. 205 당시제11조는특허법이국왕도구속하는내용이었다 A Computer programs (1) A computer program is not an invention for the purposes of this Act. 76

94 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 (4) 컴퓨터프로그램특례규정의적용과해석론 뉴질랜드특허청은특허법개정이후마련된특허심사기준제11장에컴퓨터프로그램에관한기준을설명하고있는데, 207 구체적인판단방법은대체로영국의 Aerotel 판결을수용한것이지만 Aeortel 4-단계중마지막단계 ( 특허청구항에기재된발명이 기술적공헌 에기여하는지판단하는단계 ) 는뉴질랜드법률에수용되지않았다. 208 이로인해뉴질랜드특허법의해석과적용이영국이나유럽특허청과달라질것인지는아직법원의판단이없어서알기어렵다. 209 특히법개정안을준비했던산업부장관이언론과의인터뷰에서 그자체 가포함된개정안에대해 그자체란한정을특허법에둔취지는컴퓨터프로그램은특허받을수없다는점을분명히하기위한것 이라고하며, 210 이로인해뉴질랜드에서컴퓨터프로그램이계속해서특허를받을수있도록하려는것은아니라고강조했다. 211 하지만, 뉴질랜드특허법개정이후등록된최초의소프트웨어특허 212 사례를보면, 산업부장관의의지가심사실무에반영되고있는 (2) Subsection (1) prevents anything from being an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or an application relates to a computer program as such. 207 New Zealand Intellectual Property Office, The patent examination manual, Section 11: Computer programs. retrieved from 심사기준단락 The fourth step (iv) of the Aerotel test requires a check to determine whether the contribution identified in step 3 is a technical contribution. The terms technical and technical contribution are taken from UK and EPO jurisprudence. This approach has not been adopted in New Zealand law, so the fourth step of the Aerotel test has no relevance in New Zealand. 209 AIPPI New Nealand 2017, 3면. 210 Picher, Pat (2013) Software patent stoush could have huge impact. New Zealand Herald tent-under-new-law/ 77

95 소프트웨어저작권보호체계방안연구 지는의문이다. 213 제 3 절주요국의특허심사기준 1. 미국의특허심사기준 (1) 개요 미국특허상표청은 1960년대들어소프트웨어산업의발전으로관련특허출원의증가로인한심사의어려움을예견하고소프트웨어기술에대한경험이있는심사관이부족한상태에서는출원증가로인하여심사업무가마비될것을우려하여컴퓨터관련발명에대한출원을거절하기로방침을세웠으나 1960년대후반부터 Benson 판결에이르기까지법원 (CAFC의전신인 CCPA) 는특허상표청의이러한방침에제동을걸었다 최초등록사례는고주파수신기설계에관한특허등록제702006호이다. 이특허는고주파수신기설계의인터페이스민감도 (interface susceptibility) 를분석하는방법과시스템에관한것이다. 고주파수신기는주위에있는송신기에서나오는고주파에의해성능이저하되는문제가있었는데, 이러한성능저하는종전에는연구실에서비용이많은드는설계-제조-검사-수정 (design-build-test-modify) 과정을통한시뮬레이션으로알아냈다. 특허제702006호는이러한시뮬레이션을수행할수있는소프트웨어코드를제공하여사용자가실제로고주파수신기를제조하기전에수신기를설계에대해인터페이스민감도를분석, 예측, 시뮬레이션하도록한다. 이소프트웨어코드는데스크탑컴퓨터, 랩탑, 테블렛 PC와같은범용컴퓨터에서실행되며, 결과물은성능저하에따른전송전력레벨 (transmit power level) 을보여주는그래프로나타난다. 그래서쟁점은범용컴퓨터에서구동되는소프트웨어가어떻게소프트웨어를특허대상에서제외하는특허법에따른보호를받을수있는지여부였다. 뉴질랜드특허청은심사결과청구항에기재된발명은컴퓨터프로그램그자체 (as such) 에해당한다고보고거절했다. 하지만, 특허출원인은라디오수신기설계의인터페이스민감도를시뮬레이션하는것은실세계에적용될수있고, 실제수신기를장착하지않고도수신기의성능을평가할수있기때문에컴퓨터프로그램그자체가아니라컴퓨터로구현된방법발명이라는취지의의견서를제출하여특허등록을받았다. 78

96 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 앞의제2 절에서설명한일련의판결이나온후 미국특허상표청은 컴퓨터관련발명에관한심사지침 최종판을발표했다. 215 앨리스판결이후미국특허상표청은 2014년부터특허적격성에관한심사기준을매년갱신해왔다. 앨리스판결직후인 2014년 12월에는임시기준 216 을만들었는데, 이는 2014년 6월 25일자예비심사지침 (Preliminary Examination Instruction) 을앨리스판결을반영하여보강한것으로, 앨리스판결에따른 2단계기준을제시하였다. 2015년에는임시가이드라인에대해의견을접수하고 2015년 1월 20일공개토론회를거쳐 2015년 7월가이드라인을갱신하였고, 그후에도매년이해당사자와실무가의의견을심사기준에반영하고있다. (2) 2014 임시기준 년임시기준에서는발명의카테고리즉, 청구항에기재된법정유형 ( 기 계, 조성물, 제조물, 방법청구항 ) 에상관없이적용되는 2 단계분석틀제시한다. 먼저, 제 1 단계에서는특허청구항이미국특허법제 101 조에서열거한 4 가 지법정유형 ( 기계, 조성물, 제조물, 방법 ) 중어디에속하는지판단한다. 특허 214 조영선 2009, 116면. 미국특허상표청의당시우려는 Diehr 판결문에도등장하는데, 당시대통령직속특허제도위원회 (Commission on the Patent System) 는컴퓨터프로그램의특허보호에반대하는권고를내면서소프트웨어분야의종래기술을조사할역량이갖추어지지않은상태에서컴퓨터프로그램의특허적격성을인정하면특허출원을제대로심사하지못한채등록해줄수밖에없고, 그렇게되면특허유효성추정규정은유명무실하게될수있다는특허상표청장의발언을소개하고있다 (Diehr 판결문각주 45). 215 조영선 2009, 120면. 216 USPTO (2014) The 2014 interim guidance on patent subject matter eligibility, Federal Register Vol. 79, No. 241, Retrieved from

97 소프트웨어저작권보호체계방안연구 청구항은전체로고려해야하고일부구성요소를기준으로판단해서는안되며, 합리적인범위내에서가장넓게청구항을해석하여판단한다. 이단계는앨리스판결이후바뀌지않았고, 판단과정은특허심사기준 (MPEP) 2106(I) 에설명되어있다. 이에따르면, 만약청구항이 4가지법정유형중어디에도속하지않으면특허출원을거절한다. 어느한유형에속하는것으로판단되면제2 단계로넘어간다. 다음으로제2 단계에서는앨리스판결에서언급한 2-단계분석 (Mayo 테스트라고도함 ) 으로특허청구항이자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어에관한것인지분석하는데, 다시 2-단계 (Mayo 1부테스트와 2부테스트 ) 로나뉜다. 이를블록도로요약하면아래와같다. 80

98 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 < 그림 5> 앨리스 2- 단계를적용한심사기준 ( 출처 : USPTO 2014 Interim Guideline) (3) 2015 년및후속갱신심사기준 미국특허상표청은 2015 년의견수렴절차에서제시된주요의견 6 가지 ( 추 상적아이디어와자연법칙에관한사례추가, MDC (Markedly different characteristic) 218 분석에관한설명추가, 심사관이추상적아이디어를어떻게구 81

99 소프트웨어저작권보호체계방안연구 별하는지에관한추가정보등 ) 을반영하여심사기준을갱신했는데, 2014년임시기준에비해주된판단기준이나내용, 절차가달라지지는않았다. 발명적개념에해당한다고볼수있는 상당한그무엇 에해당하는예로다른분야의기술을개선한경우, 컴퓨터그자체의기능을개선한경우, 추상적인아이디어를특정기술환경과통상적으로결부 (link) 시키는것이상의 의미있는한정 이있는경우를들수있으며, 여기서 의미있는한정 으로볼수없는것들로는추상적인아이디어를컴퓨터에서구현하기위한단순한명령, 범용컴퓨터의이미알려져있는기능을수행하는범용컴퓨터구조의언급, 자연법칙이나추상적아이디어와결합된단순한데이터수집등을들수있다 년이후에도미국특허상표청은심사기준을매년갱신하고있는데, 실 무에서부딪히는어려움을해소하고새로나온판례를반영하여특허적격성판 단사례들을추가하고있다. 220 (4) 구체적인판단과정 연방대법원이제시한앨리스 2- 단계를실제특허출원에적용하기위해서는 218 MDC는바로이어서설명하는발명적개념 (inventive concept) 또는 판례상예외 이상의 상당한그무엇 (significantly more) 과같은의미로사용된다 년심사기준갱신내용은 참조 년갱신된심사기준은 참조, 2017년 7월 13일미국특허상표청의통신분야담당기술센터 2600이출원인및대리인과가진실무회의자료는 CPM Materials 참조, 가장최근의판례를반영하여 2017년 11월에미국특허상표청이정리하여발표한특허적격성요약참조자료는 참조. 82

100 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 구체적인방법론이확립되어야하고, 이를통해판례에서말하는 발명적개념 (inventive concept), 추상적인아이디어이상의실질적인그무엇 (something significantly more than abstract idea) 의의미를파악할수있다. 미국특허상표청이 2017년 7월특허출원실무자들과의회의에서발표한자료 ( 이하 USPTO 2017 발표자료 ) 221 를토대로본연구와관련성이가장큰추상적인아이디어관련발명의특허적격성판단과정을구체적으로살펴본다. 먼저, 앨리스제1 단계에서는특허청구항에기재된발명이법정유형중하나에해당하는지를판단하기위하여, 합리적인범위내에서가장넓은해석방법을통해특허청구항을전체로써해석하여청구항이법정유형중하나에관한것인지판단한다. 222 청구항은 4가지법정유형중반드시하나의유형에만관련되어야하는것은아니고, 가령자전거에관한발명은법정유형중기계와제조물모두에해당할수있다. 223 청구항이법정유형과판례상예외둘다와관련된경우특허적격성이없는것으로본다. 법정유형이아닌것으로판단된사례로는신호전송의일시적형태, 224 양당사자간의법적계약, 225 컴퓨터프로그램그자체 226, 데이터그자체 227 등이있다. 228 제 2A 단계에서는청구항이판례상예외에관한것인지판단하는데, 여기서 관한것 (directed to) 이란법정예외가청구항에언급된경우를말한다. 예를들 USPTO 2017 발표자료 31면. 223 USPTO 2017 발표자료 31면. 224 In re Juijten, 500 F.3d 1346, 1357, 84 USPQ2d 1495, 1503 (Fed. Cir. 2007). 225 In re Ferguson, 558 F.3d1359, 1364, 90 USPQ2d 1035, (Fed. Cir. 2009) (cert. denied). 226 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. at 72, 175 USPQ at Digitech Image Tech., LLC v. Electronics for Imaging, Inc., 758 F.3d 1344,1350, 111 USPQ2d 1717, 1720 (Fed. Cir. 2014). 228 USPTO 2017 발표자료 32면. 83

101 소프트웨어저작권보호체계방안연구 어, 특허청구항이 F=ma에따라동작하는요소를갖는기계 라고기재되었다면, 힘 (F) 은질량 (m) 과가속도 (a) 의곱과같다는물리법칙을언급하고있으므로, 법정예외에관한청구항이다. 229 따라서제2B 단계의판단을거쳐야한다 ( 즉, 법정예외에관한청구항이라고하여곧바로특허적격성이부정되지는않고제2B 단계의판단을거쳐야특허적격성여부에대한결론을내릴수있다 ). 이에비해청구항에기재된발명이판례상예외에단순히관련된정도이면, 법정예외에관한것으로보지않는다. 가령, 양쪽에의자와손잡이가있는봉이축고정되어있는시소 (teeter-tooter) 의구조를청구한경우, 비록지렛대의원리를이용하기는하였지만이를청구항에직접언급하지않는한자연법칙에관한발명에해당하지는않는다. 230 법원이판례상예외의하나인추상적아이디어라고본대표적인유형은 4 가지즉, 수학적관계 / 공식, 아이디어그자체, 기본적인경제적관행, 사람의행동을조직하는방법이다. 231 소프트웨어관련발명은대부분아이디어그자체에해당하여특허적격성이부인되는데, 예컨대인터넷콘텐츠를필터링하는기술, 컴퓨터상에메뉴를생성하는기술, 디지털이미지를체계적으로분류하고저장하는기술, 데이터를검색하기위해인덱스를생성하고이를활용하는기술, 이메일을수신하고분류하여분배하는기술, 바이러스를걸러내는기술등이여기에해당한다. 232 또한소프트웨어는추상적인아이디어를포함할수있지만, 컴퓨터의기능을개선함으로써특허적격성이인정될수있으며, 기능의개선은반드시물리적부품에관한개선으로한정되지않고, 예를들어데이터베이스의유연성을높이거나, 검색을빠르게하거나, 메모리를적게들게하여 229 USPTO 2017 발표자료 34면. 230 USPTO 2017 발표자료 35면. 231 USPTO 2017 발표자료 39면. 232 USPTO 2017 발표자료 42면. 84

102 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 종래데이터베이스에비해효과를달성한경우에는제 2B 단계를통과하여특 허적격성이인정될수있다. 233 판단이가장어려운제2B 단계에서는각각의청구항을전체로써분석하여판례상예외에관한추가구성요소를개별적으로그리고결합된상태로검토하는데, 추가구성요소라고하려면청구항에의미있는한정이존재해야하고, 판례상예외 를독점하기위한청구항작성기교를넘어서는것이어야한다. 234 따라서 (i) 단순히판례상예외와관련하여그것을적용 ( 또는응용 ) 한다 (apply it) 는표현의추가, (ii) 추상적인아이디어를컴퓨터상에서구현하는단순한명령, (iii) 관련기술분야에서이미널리알려져있는통상적인동작의추가, 235 (iv) 사소한추가해법의제시, 236 (v) 판례상예외 의이용을특정기술환경이나이용분야와포괄적으로연계하는경우에는 추상적인아이디어이상의실질적인그무엇 이존재하지않는것으로판단한다. 237 법원이널리알려진통상적인기능으로본예로는반복적연산의수행 (performing repetitive calculations), 데이터의수집, 처리및저장 (receiving, processing and storing data), 전자적인스캐닝 (electronically scanning), 유형의문서에서데이터추출 (extracting data from a physical document), 전자적인기록보관 (electronic recordkeeping), 두뇌업무의자동화 (automating mental tasks), 네트워크를통한데이터송수신 (receiving and transmitting data over network) 등이있다 USPTO 2017 발표자료 48면. 234 USPTO 2017 발표자료 51~52면. 235 가령, 널리알려진일반적인컴퓨터기능을범용컴퓨터에서수행하는것이상을요구하지않는추상적아이디어에관한청구항. 236 예컨대, 추상적인아이디어와관련하여단순한데이터의수집. 237 USPTO 2017 발표자료 54면. 238 USPTO 2017 발표자료 55면. 85

103 소프트웨어저작권보호체계방안연구 2. EPO 의특허심사기준 발명의특허적격성은특허청구항에기재된대상 (subject matter) 이유럽특허협약제52에규정된 컴퓨터프로그램그자체 에해당하는지여부로판단하며, 청구항에기재된대상에기술적특징이있는지여부를판단할때에는특허청구항에기재된대상을전체적으로고려하여기술적특징유무를판단한다. 239 특허적격성은산업상이용가능성, 신규성, 진보성과는별개의요건이고, 종래기술과무관하게기술적특징을평가한다. 240 유럽특허청이컴퓨터관련발명의특허요건 ( 특허적격성, 신규성, 진보성 ) 을판단하는절차는아래그림으로요약할수있다. 이절차는 2017년 11월 EPO가컴퓨터관련발명의특허적격성판단기준을수정하기전의심사기준을반영한것이다. 239 유럽특허청심사기준 Part G (Patentability), Chapter II T 1173/97 심결, G 3/08 에서재확인. 86

104 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 < 그림 6> EPO 심사기준의특허요건판단절차 (2017 년 11 월개정이전 ) ( 출처 : Strowel & Utku 2017, 20 면 ) EPO는컴퓨터관련발명을 2016년특허심사기준에서는 일응명백한 (prima facie) 하나또는그이상의특징이컴퓨터프로그램으로구현되는발명으로서컴퓨터, 컴퓨터네트워크또는기타프로그램가능한장치 에관한발명으로정의하였으나, 2017년개정심사기준 241 에서는 최소한하나의특징이컴퓨터프로그램으로구현 되는발명으로그대상을넓혔다 이기준은유럽특허청장의 결정으로개정되었고 부터적용된다 ( 이하 EPO 2017 심사기준, 참조 ). 242 EPO 2017 심사기준, Part G, Chapter II-3.6 Inventions involving programs for computers can be protected in different forms of a computer-implemented invention, an expression intended to cover claims which involve computers, computer networks or other programmable apparatus whereby prima facie one or more of the at least one feature features of the claimed invention are is realised by means of a program or programs.( 취소선은 2017년에서삭제된 2016년기준의내용을가리킨다 ). 87

105 소프트웨어저작권보호체계방안연구 기술적특징의판단은 EPO의심결중 T 1173/97 과 G 3/08 을주로반영하여, (i) 종래기술과무관하게판단할것, (ii) 컴퓨터프로그램이컴퓨터에서구동될때추가적인기술적효과로서프로그램 ( 소프트웨어 ) 과컴퓨터 ( 하드웨어 ) 간의통상적인물리적상호작용이상의효과가있어야특허적격성을인정할것, (iii) 전류의발생과같은통상적인물리적효과는추가적인기술적효과로인정하기에충분하지않은점, (iv) 추가적인기술적효과는종래기술에이미알려진것이라도무관하다는점등의기준을따르도록한다. 243 추가적인기술적효과는산업적공정의제어나컴퓨터내부의기능에관해서도인정될수있고, 예를들어프로세스의효율성이나안전성, 컴퓨터자원의관리, 통신링크에서데이터를전송하는속도에영향을준다면추가적인기술적효과로인정된다. EPC 제52조 (2)(d) 에서특허대상에서제외하는정보의제시와관련하여 EPO 2017 심사기준은이용자에게정보를전달하는것이정보의제시라고하며, 데이터인코딩기법이나데이터구조, 통신프로토콜은사용자가인식하는데이터가아니기때문에정보의제시에해당하지않는것으로본다. 244 EPO 2017 심사기준에서가장크게바뀐부분은사용자인터페이스관련소프트웨어특허이다. 사용자인터페이스와관련하여종전심사기준에서는사용자인터페이스의그래픽디자인과관련된특징은, 그디자인이주로이용자의미감에호소하는것이기때문에, 기술적효과가없다고하였으나, EPO 2017 심사기준은이내용을모두삭제하고 GUI(Graphic User Interface) 와같은사용자인터페이스를 3가지유형으로나누어기술적특징여부를다르게판단한다. 243 Ibid. 244 EPO 2017 심사기준, Part G, Chapter II

106 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 즉, GUI를 (i) 사용자입력을정의하는특징, (ii) 메뉴의그래픽디자인과관련된특징, (iii) 사용자의입력을도와주는특징등으로세분한다음, 사용자입력을정의하는특징 은데이터의출력이나디스플레이와관련된특징에비해기술적특징으로인정될가능성이높다고하며, 메뉴의그래픽디자인과관련된특징 ( 가령 보고느끼는 (look and feel) 디자인요소 ) 은기술적특징이인정되지않고, 텍스트를입력하는것과같은 사용자의입력을도와주는특징 은기술적공헌이대체로인정된다고한다. 245 예를들어 드래그동작 (dragging) 을통해인쇄기능을시작하고인쇄할부수를선택하도록하는그래픽단축키를 GUI에추가하는것은기술적공헌이인정되는반면, 사용자의정신적의사결정을도와주는데에불과한정보를제공함으로써사용자입력을도와주는것 246 은기술적공헌으로인정되지않는다. 또한사용자가컴퓨터에텍스트를입력할때예상입력치를제공하는것 247 은그자체로기술적기능인반면, 순전히언어학적고려로그러한예상입력치를제공하는것은기술적공헌으로인정되지않는다. 또한사용자의동작이나키보드누르기와같은입력제공방식은, 이것이사용자의주관적선호나관습또는게임규칙을반영하는데에지나지않고인체공학적장점이객관적으로입증되지않으면기술적공헌으로인정되지않는반면, 입력값을인식하는성능의개선 248 이있으면, 기술적공헌으로인정된다. 데이터검색, 데이터포맷이나구조에대해서는종전심사기준과마찬가지 로발명으로인정되며, 효율적인데이터처리나효율적인데이터저장, 보안성 245 EPO 2017 심사기준, Part G, Chapter II 이는 EPO의 T 1741/08 심결을반영한것이다. 247 가령검색기능에예상검색어를제시하는것을생각할수있다. 248 가령좀더빠르고정확한동작인식이나인식과정에서처리부하를줄이는것과같은성능관련개선. 89

107 소프트웨어저작권보호체계방안연구 강화는기술적효과가인정되지만, 논리적수준에서데이터를수집하는것을기술 (describing) 하는데에지나지않는것은기술적효과로인정되지않는다. 그리고데이터구조는메모리의구성에불과하기때문에기술적효과가없는것으로취급한다 일본의특허심사기준 250 (1) 개요 일본특허청은 1975년 12월 컴퓨터프로그램에관한발명에대한심사기준 을제정하여컴퓨터프로그램을이용한장치 방법에대해발명인지아닌지에관한판단기준을마련했고, 그후 1982년 10월 마이크로컴퓨터응용기술에관한발명에관한운용지침 을제정하여마이크로컴퓨터가달성하는복수의기능실현수단이특허청구항에기재되어있으면, 이를장치의발명으로인정하였고, 1988년 3월에는 컴퓨터소프트웨어관련발명의심사상의취급 251 을발표하여 실체로서독립된장치구성으로파악되는것 과 소프트웨어가하드웨어자원의특정성질과구성을이용하여작성된것 을발명으로인정하였다. 252 그후 3개의심사기준이병존하는상태가지속되다가이를통합정리하여, 1993 년심사기준을개정하여컴퓨터프로그램에의한정보처리가 하드웨어자원을이용하고구체적으로실현되고있는경우 에는자연법칙이용성을긍정하여특허적격성인인정하다가, 년에는비즈니스방법발명에관한기준을만들 249 EPO 2017 심사기준, Part G, Chapter II 이부분은연구원으로참여한後藤未来일본변호사와함께작성하였다. 251 コンピュータ ソフトウェア関連発明の審査上の取扱い 252 堀内明 2014, 112면. 90

108 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 었고, 년에는특허청구항말미에컴퓨터프로그램이라고기재한것도인정하였고, 전기통신망을통해제공되는컴퓨터프로그램의특허보호를꾀하였고, 년특허법개정을통해전세계에서유일하게컴퓨터프로그램을물건의발명을인정하기시작했다. 256 현행심사기준 257 에따르면, 컴퓨터관련발명은소프트웨어를발명의실시에이용하지않는하드웨어 (CPU, 메모리, 네트워크 ) 에관한발명과소프트웨어를발명의실시에이용하는발명 ( 소프트웨어발명 ) 으로나눌수있다. 모두일반적인특허요건을충족시켜야하지만, 소프트웨어발명특유의유의점은아래와같다. (2) 소프트웨어발명특유의요건 소프트웨어발명의특허적격성은일반적인특허적격성과소프트웨어발명 특유의요건으로나누어판단할수있다. 1) 일반적인특허적격성 특허적격성을위해서는 자연법칙을이용한기술적사상의창작 이어야 253 뒤에서설명하는것처럼, 일본특허청이만든 하드웨어자원의구체적이용성 이란기준은우리특허청의심사기준에그대로수용되었고, 국내법원도특허적격성을판단할때이를그대로받아들였다. 254 이는앞에서설명한미국의 SSB 판결에영향을받은것이다. 255 일본심사기준의변천과정은권태복 2017 참조. 256 정진근 2017, 189면 ; 이상정 2015, 3면 년에개정된 컴퓨터소프트웨어관련발명의심사기준 ( 日本特許庁, 特許 実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 ( コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準 ), 2015, 2.2., 권태복 2017, 98면에서재인용 ). 91

109 소프트웨어저작권보호체계방안연구 한다. 따라서소프트웨어발명도다음 2 가지유형은소프트웨어발명특유의 요건을고려하지않고 발명 에해당할수있다. 258 기기 ( 밥솥, 세탁기, 엔진, 하드디스크장치등 ) 에대한제어또는제어를수반하는처리를구체적으로수행하는것. 대상의물리적성질, 화학적성질, 생물학적성질, 전기적성질등의기술적특성에근거한정보처리를구체적으로수행하는것. 2) 소프트웨어발명특유의요건 소프트웨어관련발명은 소프트웨어에의한정보처리가하드웨어자원을이용하여구체적으로실현되고있는경우 즉, 소프트웨어및하드웨어자원과협동하여사용목적에따라특유의정보의연산이나가공이실현되는경우 특허적격성요건을충족한다. 아래표의예에서왼쪽란에서입력수단, 연산수단, 출력수단이기재되어있지만, 이들에의해 s를계산하는것만으로는사용목적에따라특정정보의연산또는가공을실현한다고볼수없으며, 따라서특허적격성이부정된다. 한편오른쪽란에서는 제곱디바이더 없이곱셈을계산하는사용목적에따라특정정보의연산또는가공으로제곱테이블및이를이용한연산을수행하는연산수단이기재되어있기때문에, 특허적격성이긍정된다. 258 付属書 B 第 1 章コンピュータソフトウエア関連発明 ) 審査基準 第 III 部第 1 章発明該当性及び産業上の利用可能性 ) により判断される例 ) 92

110 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 발명에해당하지않는예자연수 n과 m을입력하는입력수단 ( 단 1 n m<256) 과, 연산수단과, 상기연산수단에의한연산결과 s를출력하는출력수단을구비함으로써, 를연산하는계산장치. 발명에해당하는예자연수 n과 m을입력하는입력수단 ( 단 1 n m<256) 과, k번째에 k2 값이저장된제곱테이블 ( 단, 1 k <511) 과, 가감기및시프트연산기로이루어진연산수단과, 상기연산수단에의한연산결과 s를출력하는출력수단을구비하여, 상기연산수단이상기제곱테이블을참조하여제곱값을도출함으로써제곱디바이더를이용하지않고 를 연산하는계산장치. < 표 3> 발명에해당하는예와해당하지않는예 ( 출처 : 일본특허청 2014년심사기준 ) 3) 발명에해당하지않는다고판단된사례 소프트웨어관련발명에대해다음의경우에는 자연법칙을이용한기술적 사상의창작 이라는특허적격성요건을충족하지못한다. 대상 발명에해당하지않는이유 컴퓨터프로그램언어 인위적인결정에해당하기때문. 원격지에 있는 대국자들이 장기를 두는 채팅 시스템이라는 기술적 수단을 이용한 방법으로서, 자신이 둘 차례일 때 자신의 부분이 있기는 하지만, 전체적으로는 93

111 소프트웨어저작권보호체계방안연구 수를채팅시스템을통해상대방에게전달하는단계와, 상대방이둘차례일때상대방을수를채팅시스템을통하여대국자로부터전달받는단계를교대로반복하는것을특징으로하는방법. 원격지에있는대국자들사이에서수를 주고받아장기를둔다는인위적인 결정만을이용한방법에불과하기때문. < 표 4> 특허적격성을충족하지못하는소프트웨어관련발명의예와그이유 ( 출처 : 일본특허청 2014 년심사기준 ) 또한 자연법칙을이용한기술적사상의창작 이란요건을충족하지못하 는것중하나인 기술적사상이아닌것 의예로는정보의단순한제시 ( 제시되 는정보의내용에만특징이있어서, 정보의제시를주된목적으로하는것 ) 도 발명에해당하지않는다. 따라서소프트웨어관련발명과의관계에서는아래의 것도발명에해당하지않는다. 디지털카메라로촬영된이미지데이터. 컴퓨터프로그램목록 ( 컴퓨터프로그램을종이에인쇄하거나, 화면에표 시하는등에의한제시 ( 목록 ) 자체. (3) 소프트웨어관련발명심사기준의개정 (2012 년이후 ) 여부 2012 년이후일본특허청이심사기준을여러차례일부개정하였지만, 소 프트웨어관련발명에대해서는사물인터넷에관한사례가추가되는정도였고 전체적인틀에는변화가없다. 94

112 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 4. 중국의특허심사기준 259 (1) 중국의특허심사기준개정 중국의국가지적재산권국 ( 国家知识产权局, 이하 SIPO ) 은 2015 년말부터 특허심사기준 ( 专利审查指南 ) 260 의개정을논의하기시작하여, 영업방법, 인터넷, 전자상거래, 빅데이터분야의지재권보호제도를연구한후, 2017 년 2 월 28 일 특허심사기준개정을결정했고, 261 개정특허심사기준을 2017 년 4 월 1 일자로시 행했다. 262 (2) 컴퓨터프로그램에대한중국의특허심사기준 앞에서설명한것처럼, 컴퓨터프로그램의특허적격성은 1 중국특허법 제 2 조의발명의정의규정에부합하는지, 2 불특허대상중지력활동의규칙과 방법 ( 제 25 조제 2 항 ) 에해당하는지여부가관건이다. 1) 불특허대상 ( 지력활동 ) 과컴퓨터프로그램 259 이부분은연구원으로참여한오영빈변리사가주로작성하였다. 260 중국의특허심사기준은총 5부로구성되며, 순서대로초보심사, 실질심사, 국내단계에진입한국제출원의심사, 복심과무효청구의심사및특허출원및사무처리에관한것이다. 261 < 특허심사기준 > 개정에관한결정 (2017) ( 제74호 ) - 关于修改 专利审查指南 的决定 (2017) ( 第 74 号 ) SIPO 한편개정심사기준의적용시점은명확하지만, SIPO는언제부터출원된것부터개정심사기준이적용되는지는명확히밝히지않았다. 95

113 소프트웨어저작권보호체계방안연구 먼저, 불특허대상과관련하여, 특허심사기준제 2 부제 9 장에관련규정을두 어 컴퓨터프로그램자체 263 와 컴퓨터프로그램에관한발명 을구분하여불 특허대상인지판단한다. 컴퓨터프로그램자체 란 소정의결과를얻기위해, 컴퓨터등정보처리능력을구비한장치에의해수행되는코드화된명령시퀀스, 또는코드화된명령시퀀스로자동적으로변환될수있는기호화된명령시퀀스또는기호화된문장의시퀀스를가리키고, 소스프로그램및오브젝트프로그램을포함 하는것으로정의된다. 컴퓨터프로그램에관한발명 이란 발명이제출한문제를해결하기위해, 전부또는부분적으로컴퓨터프로그램의처리프로세스에기초하여, 컴퓨터를통해이프로세스에따른컴퓨터프로그램을실행하여컴퓨터의외부또는내부의대상을제어하거나처리하는해결방안 을말한다. 특허심사기준에서는특허법제25조의불특허대상중 지력활동의규칙과방법 중하나로 컴퓨터프로그램자체 를들고있다. 264 컴퓨터프로그램자체는명령코드의나열에불과하고, 이를청구항에그대로옮긴경우컴퓨터프로그램자체를청구한것이므로특허대상이아니라고본다. 청구항에기재된대상 ( 主题名称 ) 이컴퓨터프로그램또는명령이나코드인경우에도컴퓨터프 로그램자체를청구한것으로본다. 매체청구항과관련하여, 종전심사기준에서는이를단지지력활동의규칙 및방법에관한것으로보고특허대상에서제외하였지만, 265 개정특허심사기 263 중국특허심사기준에서 컴퓨터프로그램자체 에대한정의는, 중국저작권법에따른컴퓨터소프트웨어보호조례에서 컴퓨터프로그램 과기본적으로동일하다. 264 특허심사기준제 2 부분제 1 장제 4.2 절지력활동의규칙및방법 96

114 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 준에서는, 종전의 단지 매체 상에만 기록된 컴퓨터 프로그램 및 기록된 프로 그램만으로 한정된 컴퓨터 판독가능 저장 매체 를 각각 단지 매체 상에만 기 록된 컴퓨터 프로그램 자체 및 기록된 프로그램 자체만으로 한정된 컴퓨터 가독 저장 매체 로 수정하였고, 266 SIPO는 특허심사기준 개정 해설 267 을 통 해, 매체 + 컴퓨터 프로그램 플로우 268 의 청구항 기재도 허용된다고 발표하였 다. 개정심사기준에의해허용된방식에대해 SIPO 는 전부컴퓨터프로그램 플로우에의한 기술방안은아래둘중하나로기재할수있다고발표하였다 종전의특허심사기준제2 부제9 장제2 절제 (1) 항에서는 만약청구항이단지알고리즘또는수학계산규칙, 컴퓨터프로그램자체, 또는단지매체 ( 예를들어, 자기테이프, 디스크, 광디스크, 광자기디스크, ROM, PROM, VCD, DVD 또는그외컴퓨터판독가능매체 ) 상에만기록된컴퓨터프로그램, 또는게임의규칙및방법등에관한것인경우, 그청구항은지력활동의규칙및방법에속하므로, 전리보호의객체에속하지않는다. ( 중략 ) 예를들어, 기록된프로그램만으로한정된컴퓨터판독가능저장매체, 또는컴퓨터프로그램제품, 또는게임규칙만으로한정되어어떠한기술특징을포함하지않은, 예를들어, 어떠한물리적실체도포함하지않은특징으로한정된컴퓨터프로그램장치등은실질적으로단지지력활동의규칙및방법에관한것이므로특허보호의대상이아니 라고규정되어있었다. 이에따라, 청구항에기재된대상이 컴퓨터프로그램이저장된기록매체 인경우, 특허심사기준의 기록된프로그램만으로한정된컴퓨터판독가능저장매체 로보아특허법제25조제2 관제 (2) 항규정에의거하여특허권을받을수없었다. 266 专利审查指南第二部分第九章第二节 (1) 如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则, 或者计算机程序本身或仅仅记录在载体 ( 例如磁带 磁盘 光盘 磁光盘 ROM PROM VCD DVD 或者其他的计算机可读介质 ) 上的计算机程序本身, 或者游戏的规则和方法等, 则该权利要求属于智力活动的规则和方法, 不属于专利保护的客体 例如, 仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品, 或者仅由游戏规则限定的 不包括任何技术性特征, 例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等, 由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法, 因而不属于专利保护的客体 267 특허심사기준 개정해설 ( 상 ) - 专利审查指南 修改解读( 上 ) SIPO. 해당링크 : 상기해설에서사용된표현 ( 介质 + 计算机程序流程 ) 을그대로번역하였다. 269 对于 全部以计算机程序流程为依据 的技术方案, 可以写成 : 一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序 ( 指令 ), 其特征在于, 该程序 ( 指令 ) 被处理器执行时实现以下步骤 ; 或 一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序 ( 指令 ), 其特征在于, 该程序 ( 指令 ) 被处理器执行时实现权利要求 x 所述方法的步骤 97

115 소프트웨어저작권보호체계방안연구 1. 컴퓨터프로그램 ( 명령 ) 을저장하고, 이프로그램 ( 명령 ) 은프로세서에의해실행될때 OOO 단계를실현하는컴퓨터판독가능저장매체 ; 또는 2. 컴퓨터프로그램 ( 명령 ) 을저장하고, 이프로그램 ( 명령 ) 은프로세서에의해실행될때제X 항에기재된방법의단계를실현하는컴퓨터프로그램판독가능저장매체 따라서종전에불특허대상으로취급되었던 컴퓨터프로그램이저장된기록매체 는금번특허심사기준개정에의해특허대상에포함되었다. 하지만, 우리나라에서 2014년 7월 1일이후출원부터허용되는 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램 또한금번특허심사기준개정에의해허용될것인지는불분명하다. 생각건대, SIPO 해설의기재예는예시에불과하고, SIPO는 매체 + 컴퓨터프로그램플로우 의청구항기재방식이허용된다고발표하였으며, 기록된프로그램만으로한정된컴퓨터판독가능저장매체 를 기록된프로그램자체만으로한정된컴퓨터판독가능저장매체 로수정하였을뿐만아니라, 단지매체상에만기록된컴퓨터프로그램 을 단지매체상에만기록된컴퓨터프로그램자체 로수정하였으므로, 컴퓨터프로그램이저장된기록매체 만허용된다는볼수는없을것이다. 한편, SIPO는심사기준해설을통해, 컴퓨터프로그램제품 (computer program product) 의경우, 각계의인식이공통된인식에이르지못해, 컴퓨터프로그램자체, 프로그램을기록한매체, 그프로그램을운행하는전자설비등으로이해될수있어청구항의보호범위를불명확하게할수있다고밝혔고, 이 98

116 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 러한 SIPO의태도로보아, 컴퓨터프로그램제품을대상으로하는청구항에대해서는컴퓨터프로그램자체를청구하였다는이유로특허법제25조제2 관으로거절하기전에, 먼저특허법제26조제4 관의청구항기재요건에부합하지않는다는이유로거절할것으로보인다. 2) 발명의정의규정과컴퓨터프로그램 컴퓨터프로그램관련발명이지력활동의규칙및방법에속하지않아전 술한특허법제 25 조가문제되지않더라도, 특허법에규정된발명의정의에부 합하지않으면여전히특허보호객체에속하지않는다. 한국과일본에서는소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있으면특허적격성을인정하지만, 중국특허법에서말하는기술방안은이와다르다. 중국특허심사기준은 기술방안은해결하고자하는기술문제에대해채용한, 자연법칙을이용한기술수단의집합을가리키고, 기술수단은일반적으로기술특징에의해체현된다. 기술문제를해결함에있어, 자연법칙에부합하는기술효과를획득하기위해기술수단을채용하지않은기술방안은특허법제2 조제2 관규정의객체에속하지아니한다. 냄새또는예를들어소리, 빛, 전기, 자기, 파동등의신호또는에너지또한특허법제2 조제2 관규정의객체에속하지아니한다. 그러나그성질을이용하여기술문제를해결하는것은, 이예에속하지아니한다. 고규정한다. 270 컴퓨터프로그램관련발명에대해서도이와동일한기준이적용되어 만 약컴퓨터프로그램에관한발명특허출원의해결방안이, 컴퓨터프로그램의 270 중국특허심사기준제 2 부제 1 장제 2 절 ( 특허법제 2 조제 2 관규정에부합하지않는객체 ). 99

117 소프트웨어저작권보호체계방안연구 실행목적이기술문제를해결하기위한것이고, 컴퓨터에서컴퓨터프로그램을실행하여컴퓨터의외부또는내부의대상을제어하거나처리할때자연법칙에따른기술수단을반영하고, 이로써자연법칙에부합하는기술효과를얻는경우 기술방안이라고본다. 271 하지만, 판단기준이모호하고, 컴퓨터와같은기술수단을채용하기만하면기술방안으로인정하여, 심사의일관성을도모해야한다는주장이있다. 272 중국특허심사기준에서 기술방안 으로인정되는컴퓨터프로그램에관한 발명의 예 컴퓨터프로그램의실행목적이공정, 측량, 시험의제어를실현하거나, 컴퓨터를통하여공업과정의통제프로그램을실행하거나, 자연법칙에따라그공업과정의각단계에대하여실시하는일련의통제를완성함으로써, 자연과학법칙에부합하는공업과정제어효과를획득하는경우. 컴퓨터프로그램의실행목적이컴퓨터시스템내부성능을개선하거나, 컴퓨터를통하여시스템내부성능의개선프로그램을실행하거나, 자연법칙에따라해당컴퓨터시스템의각구성부분에대하여실시하는일련의설치또는조정을완성함으로써, 자연법칙에부합하는컴퓨터시스템내부성능의개선효과를얻는경우. 컴퓨터프로그램을이용하여고무압축성형공정을제어하는방법, 가상설비파일시스템을이용하여이동식컴퓨터설비의저장용량을확장 271 특허심사기준제2 부제9 장제2 절컴퓨터프로그램에관한발명전리출원의심사기준. 272 刘铭. 涉及商业方法的专利申请的审查思路 ( 영업방법에관한특허출원의심사사로 ) 专利法热点问题专家谈 ( 十 ). 중국국가지적산권국특허복심위원회게재 ( ), 100

118 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 하는방법, 컴퓨터프로그램을통해화상의잡음을제거하는방법및컴 퓨터프로그램을이용하여액체점도의측정방법. 273 기술방안 으로인정되지않는컴퓨터프로그램에관한발명의예 문답방식을통해캐릭터를성장시키는컴퓨터게임방법 274 종전에예시로기재되어있던자기결정방식의외국어학습시스템은현행심사실무에서의의가없고신규성을적용하여심사하는것이바람직하다는이유로금번특허심사기준개정에의해삭제되었다. (3) 영업방법관련발명에대한심사기준 영업방법은인간의행위에의해서만실현되는순수영업방법과컴퓨터나네트워크등을이용하여실현되는영업방법으로구분할수있다. 순수영업방법 은오로지인간의행위에의해서만실현되므로지력활동의규칙및방법에해당하여특허대상이아니다. 하지만, 컴퓨터, 네트워크등을이용하여실현되는영업방법은, 부분적으로인간의지력활동의규칙및방법을포함할뿐이다. 이와관련하여, 특허심사기준은 청구항에서지력활동의규칙및일부를포함하는동시에기술특징도함께포함하는경우, 청구항은전체로볼때지력활동의규칙및방법이아니므로, 동규정에의거하여특허권을획득할가능성이배제되어서는아니된다 275 고설명한다. 273 특허심사기준 제2 부분 제9 장 제3 절 컴퓨터 프로그램에 관한 발명 전리 출원의 심사 예시 중 예4, 예5, 예6 및예 특허심사기준 제2 부분 제9 장 제3 절 컴퓨터 프로그램에 관한 발명 전리 출원의 심사 예시 중 예 특허심사기준제2 부분제1 장제4.2절및특허심사기준제2 부분제9 장제2 절. 101

119 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하지만, 컴퓨터, 네트워크등을이용하여실현되는영업방법에대한특허출원이지력활동의규칙및방법에해당한다는이유로신규성이나진보성에대한판단도받지못하고거절되는사례가많았고, 기술의발전에따라영업방법혁신에대한보호를요구하는목소리가커짐에따라, 금번특허심사기준에서관련부분에대한개정이이루어지게되었다. 276 금번개정에의해, 지력활동의규칙및일부를포함하는동시에기술특징을포함하는경우에대한예로서 [ 예시 ] 영업방법에관한청구항은, 만약영업규칙및방법의내용을포함하고, 나아가기술특징을포함하는경우, 특허법제 25조에의거하여특허권을획득할가능성이배제되어서는아니된다 277 는내용이특허심사기준제2 부제1 장제4.2절제 (2) 항에추가되었다. 이에대해 SIPO는 인터넷과경제 사회각영역이혼합되어, 기술영역과비기술영역, 기술적특징과비기술적특징의경계가모호해졌고, 영업영역에관한출원을특허보호대상에서직접적으로제외하는것은적절하지않으므로, 계속심사하여그것의현존기술에대한공헌이특허권을대가로교환하기충분한지여부를판단해야한다 고설명한다. 278 영업방법발명의심사방식의변천사는아래와같다 SIPO (2017) 특허심사기준 개정해설 ( 상 ) - 专利审查指南 修改解读( 上 ) 277 例如 涉及商业模式的权利要求, 如果既包含商业规则和方法的内容, 又包含技术特征, 则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性 278 컴퓨터, 네트워크 등을 이용하여 실현되는 영업방법에 대한 전리 출원이 지력활동의 규칙 및 방법에 해당함을 이유로 신규성이나 진보성에 대한 판단도 받지 못하고 거절되는 사례가 많 았고, 금번 특허심사기준의 개정은 이러한 사례를 줄이기 위한 SIPO의 노력의 일환으로 볼 수있음. 102

120 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 2004 년 10 월이전 1996년미국시티은행이금용상품관련된영업방법에대해 19개의특허를출원하였고, 이후영업방법이특허보호의대상인지논쟁이불붙기시작하였다. 그리고 2003년 6월경, 그중 2개의특허가허여되었다는정보가나오자마자, 다시한번사회의이목을끌면서, 영업방법류의특허출원, 특히국외전자영업, 은행등의영업방법류의특허출원이증가하였다. 이때까지는, 기술삼요소를분석하여특허법제25조규정의지력활동의규칙및방법에속함을이유로거절하였고, 2004년에이르러 SIPO는상응하는심사정책을채용하였다 년 10 월 ~ 2008 년 12 월 2004 년 10 월 SIPO 는 영업방법관련발명전리신청의심사규칙 을발표하 였다가 2008 년 4 월폐지하였다. 당시의심사규칙에따르면, 순수영업방법특허 출원에대해서는, 직접적으로특허법제 25 조제 2 관을적용하여거절하고, 컴퓨 터등을이용하여실현된영업방법관련특허출원에대해서는특허법제 25 조 및특허법실시세칙제 2 조제 1 관 ( 현행특허법제 2 조제 2 관 ) 에의해, 지력활동규 칙및방법에속하는지, 나아가기술방안을구성하는지여부를기준으로판단 하였다. 구체적으로는, 최근접현존기술을참조물로하여, 객관적으로확정된 발명이해결하고자하는문제가기술문제인지, 문제를해결하기위해채용된 수단이기술수단인지, 나아가획득된효과가기술효과인지세가지요소, 이른바 기술삼요소 를기준으로, 최근접현존기술에대해실제기여하는공헌을중 279 刘铭. 涉及商业方法的专利申请的审查思路 ( 영업방법에관한특허출원의심사기준 ) 专利法热点问题专家谈 ( 十 ). 중국국가지식산권국특허복심위원회게재 해당링크 : 103

121 소프트웨어저작권보호체계방안연구 심으로판단하였다 년 1 월이후 ~ 현재 2009 년 1 월 SIPO 는영업방법관련발명의특허출원에대해 3 종심사방식 을 도출하였다 (1) 직접명세서배경기술또는공지상식에근거하여, 특허대상에속하는지판단 ; (2) 검색결과에근거하여대비문건을인용, 특허대상에속하는지판단 ; (3) 검색된현존기술에근거하여신규성또는진보성판단. SIPO 는특허심사기준의하위규범으로서심사조작규정 ( 审查操作规程 ) 280 을 별도로 두어, 심사 사무를 안내하고 규율하기 위한 내부심사규범으로서 이용하 고 있는데, 해당 심사조작규정을 참고하면, (1) 먼저 출원서류를 읽은 후 발명을 이해하여, 명세서에 기재된 배경기술 및 공지상식에 근거하여 발명이 해결하고 자 하는 문제를 확정한 후, 그 문제가 비기술문제인 경우 특허법 제2 조 제2 관 에 부합하지 않는 것으로 판단하고 ; (2) 위 (1) 에서 확정된 문제가 기술문제인 경우, 명세서에 기재된, 해결하고자 하는 기술문제에 대해 검색을 진행하여 발 명이 해결하고자 하는 문제를 확정한 후, 그 문제가 비기술문제인 경우 특허법 제2 조 제2 관에 부합하지 않는 것으로 판단하고 ; (3) 위 (2) 에서 확정된 문제가 기술문제가 아닌 경우, 선행기술을 검색하여 청구항의 해결방안과 대비를 진행 한다. 280 내부심사규범으로 외부 공개용이 아니므로, 의견통지서에서 출처로 인용될 수는 없으며, 심사 결론은반드시특허법, 특허법실시세칙또는특허심사기준의관련규정을인용해야한다. 104

122 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 (4) 정리및시사점 이러한심사방식에따라, 심사관은심사부담을줄이기위해제1 종심사방식을통해선행문헌에대한검색없이사건을처리하는경우가많았고, 이는오로지명세서의배경기술이나공지상식에근거하였기에, 심사관의자유재량이크게작용하는문제가있다. 281 SIPO는 특허심사기준 개정해설에서, 인터넷과경제 사회각영역이혼합되어, 기술영역과비기술영역, 기술적특징과비기술적특징의경계가모호해졌고, 영업영역에관한특허출원을특허대상에서직접적으로제외하는것은적절하지않으므로, 계속심사하여그것의현존기술에대한공헌이특허권을대가로교환하기충분한지여부를판단해야한다고설명하면서도, 특허법제25조의적용이배제된다고하여특허법제2 조제2 관의규정또한적용이배제되는것은아님을분명히하였기에, 282 발명이기술방안인지여부의판단, 즉, 컴퓨터프로그램에관한발명이기술방안인지여부를판단하는기준자체는특허심사기준개정이전과크게다르지않을것으로생각된다. 281 위涉及商业方法的专利申请的审查思路 ( 영업방법에관한특허출원의심사기준 ) 专利法热点问题专家谈 ( 十 ) 는 (1) 2014년기준영업방법분류코드 (G06Q and G06F17/60) 에관한복심심사사건은총 681건이고, 그중기각법조문이특허법제2 조제2 관, 제22조제3 관 ( 진보성 ) 및제 25조인사건이전체에서각각 74.6%, 19.53% 및 1.17% 를차지하였고, (2) 특허법제2 조제2 관으로기각된 508건의복심사건중선행문헌을인용한경우와, 인용하지않은경우는각각 7.5% 와 92.5% 를차지한것으로보아, 절대다수출원의심사과정에서증거를들지않고심사가진행되었음을지적하였다. 282 컴퓨터, 네트워크등을이용하여실현되는영업방법에대한전리출원이지력활동의규칙및방법에해당함을이유로신규성이나진보성에대한판단도받지못하고거절되는사례가많았고, 금번특허심사기준의개정은이러한사례를줄이기위한 SIPO의노력의일환으로도볼수있을것이다. 105

123 소프트웨어저작권보호체계방안연구 5. 영국의특허심사기준 283 영국특허청은 EPO 항고심판소 (Board of Appeal) 의결정에기속되지는않지만특허적격성에관한영국특허법제1 조의규정이 EPC와유사하기때문에유력한해석기준으로작용한다. 284 영국특허법은제1 조제2 항 285 에서발견이나과학적이론, 수학적방법을비롯하여컴퓨터프로그램은특허적격성이있는발명에서배제되는목록으로정하고, 특허출원된발명이이러한배제목록그자체에관한경우에는특허법상발명에서제외한다. 하지만특허적격성이결여된발명으로열거된목록은그근거를이론적으로뒷받침할포괄적인원칙은없고, 이를넓게해석해야하는지제한적으로해석해야하는지에관한기준도없으며, 이목록들은예외의형식으로규정되어있지않기때문에예외의제한적해석원칙도적용되지않는다. 286 영국특허청의실무에는 Aerotel 판결에서제시된이기준이많이반영되어있는데, 특허적격성은법률문제이고심사관은특허청구항의형식보다는발명의본질을고려 283 영국특허청의 Manual of Patent Practice (MoPP, March 2017) 참조로분석. 284 MoPP, 2017, 2면. 285 Section 1(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of - (a) a discovery, scientific theory or mathematical method; (b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever; (c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer; (d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such. 286 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2006] EWCA Civ 1371, [2007] RPC 7 (Aerotel/Macrossan),

124 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 하여판단해야한다. 287 따라서특허청구항에기재된문언을뛰어넘어야하고, 가령컴퓨터프로그램에관한청구항의경우해당컴퓨터프로그램이실행을통해무엇을하려는것인지를검토해야한다. 288 그리고특허청구항을전체로써평가 해석해야하고, 어떤시스템을생성하거나어떤제품을생산하는컴퓨터프로그램에관한청구항 ( 예를들어청구항제x 항에기재된시스템을생성하는코드 ( 컴퓨터로읽을수있는코드 ) 를포함하는컴퓨터프로그램이나, 청구항제 y항에기재된시스템을생성하기위한코드가인코딩된매체 ( 기계로읽을수있는매체 ), 또는청구항제z 항의제품을 3D 프린터로생산할수있는소프트웨어를갖는매체에관한청구항 ) 은그자체로는일반적으로특허적격성이인정될수없고, 해당컴퓨터프로그램이나코드가실행되었을때달리특허적격성이인정되는프로세스를야기하는경우에특허적격성이인정된다. 289 Aerotel 판결에의해확립된 4- 단계테스트는아래와같다. 제1 단계 : 특허청구항의해석 ( 특허청구항전체를기준으로판단해야하며, 구성요소에컴퓨터프로그램이포함되어있느냐보다발명전체를기준으로해석 ) 제2 단계 : 실제적공헌이있는지판단 ( 특허청구항에기재된발명이종래기술에어떤효과즉, 공헌을하는지판단 ) 제3 단계 : 특허적격성이부인되는대상만인지여부에대한판단 ( 이과정에서는기술적효과또는물리적변환을기준으로할수있음 ) 제4 단계 : 실제적기여또는청구항에기재된기여가본질상기술적인지 287 MoPP 2017, para Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patent, Designs and Trade Marks [2008] EWHC 85, RPC MoPP, para

125 소프트웨어저작권보호체계방안연구 여부에대한판단 6. 인도의특허심사기준 (1) 관련특허법규정 인도는 2002년특허법 ( 발효일 : 2003년 5월 20일 ) 에서발명이란 진보성과산업상이용가능성을갖는새로운물건또는방법 으로정의하고, 290 발명이아닌대상 (what are not inventions) 을열거한제3 조 (k) 에서컴퓨터프로그램그자체또는알고리즘을추가하였다. 291 이처럼컴퓨터프로그램을수학적방법이나영업방법과별개로불특허대상으로명시하면서컴퓨터프로그램 그자체 (per se) 로제한한입법취지에대해 컴퓨터프로그램은때때로프로그램에부수적이거나프로그램으로개발되는다른물건을포함할수있기때문 에, 이러한물건이발명임에도불구하고특허등록이거절되지않도록하려는것이라고하며, 다만컴퓨터프로그램그자체에특허를부여하려는입법의도는아니기때문에이를명확히하기위해 그자체 란한정을부가하였다고한다 제2 조 (1)(j): Invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. 291 관련법개정문 In section 3 of the principal Act, - [ 중략 ] (k) a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms; 292 인도의회보고서 (Joint Parliamentary Committee Report dated 19th December, 2001) In the new proposed clause (k) the words ''per se" have been inserted. This change has been proposed because sometimes the computer programme may include certain other things, ancillary thereto or developed thereon. The intention here is not to reject them for grant of patent if they are inventions. However, the computer programmes as such are not intended to be granted patent. This amendment has been proposed to 108

126 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 (2) 2015 년심사기준 컴퓨터프로그램관련발명에관한심사기준초안 (2013년 6월 28일자 ) 293 에서는컴퓨터프로그램제품 (computer program product) 은컴퓨터로읽을수있는매체 (CD, DVD, 신호등 ) 에단순히표현된컴퓨터프로그램에불과하기때문에그자체로는특허받을수없도록하였다 년 8월인도특허청은컴퓨터관련발명심사기준을발표했는데, 소프트웨어산업계의반대에부딪혔다. 반대이유는심사기준이소프트웨어특허를허용함으로써다국적 IT 기업이인도기업들을상대로특허침해소송을제기하여부정적인영향이초래될수있다는것이었다. 295 또다른이유는컴퓨터프로그램그자체와알고리즘은특허대상에서제외된다는인도특허법제3 조 (k) 규정을우회했다는것이다. 인도 IT 기업들은수상실에반대의견을전달하는등강력히반발했고, 인도특허청은 2015년 12월심사기준적용을유예하고기준을개정하여 2016년 2월 29일발표했다 clarify the purpose. une2013.pdf. 294 심사기준초안 16면. 한편, 인도의심사기준은지역별로다른특허청간의심사일관성을유지하기위한취지도있다. 인도는지역별로관할이서로다른 4개의특허청다 ( 뭄바이특허청, 첸나이특허청, 뉴델리특허청, 코카타특허청 ) 이있다 ( 참조 ). 295 Rana

127 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 2016 년개정심사기준 인도특허청이 2016 년 2 월 19 일발표한 컴퓨터관련특허심사기준 (Guidelines for Examination of Computer-Related Inventions) 은컴퓨터관련발명이 특허대상에서제외되는지여부를아래 3 단계로판단하도록했다. 297 단계 1: 특허 청구항을 적절히 해석하여 실질적 기여가 무엇인지 가려낼 것. 298 단계 2: 만약 기여가 수학적 방법, 영업 방법 또는 알고리즘에만 존재하는 경우에는거절할것. 단계 3: 기여가 컴퓨터 프로그램 분야에 존재하는 경우에는 그러한 기여가 새로운 하드웨어와 결합하여 청구항에 기재되어 있는지 판단한 후 특허성을 판단할 것. 컴퓨터 프로그램 그 자체는 어떠한 경우에도 특허를 받을 수 없고, 만약 기여가 컴퓨터 프로그램에만 존재하는 경우에는 거절할 것. 만약 기여가 컴퓨터 프로그램 뿐만 아니라 하드웨어에도존재하는경우에는다른특허성판단으로넘어갈것. 개정심사기준은특허대상에서제외되는발명사례로 15개를제시하고있는데, 순수기술분야가아닌분야에소프트웨어를적용한것은모두특허대상에서제외한다. 일부사례는유럽특허청의심결사례이고분석결과도거의동일하다. 299 컴퓨터로구현되는경우에도입력값과출력값이기술영역이아닌경우가령, 보험정책의명목가치 ( 사례 5), 소프트웨어가비기술적인처리 ( 서적 년 2월개정심사기준 18면. 298 첫번째단계는영국법원의판결 (Aerotel v. Macrossan) 에서차용한것이다 (Jindal, 2017). 299 가령사례 5(A method of controlling a pension benefits program) 는유럽특허청의 T 0931/95 of 와동일하다. 110

128 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 의 서지 정보 처리 ) 를 수행하는 경우 ( 사례 6), 주식 시세를 자본화에 따라 가중 치를 부여하는 경우 ( 사례 8), 무선 텔레콤 가입자가 모바일폰으로 금융 거래를 실행하도록 하는 시스템 청구항의 경우에는 비록 청구항에 여러 하드웨어 ( 모바 일폰, 거래 처리 플랫폼, 가입자 데이터베이스, 무선 통신망 ) 이 기재되어 있더라 도 발명의 본질은 금융 거래를 처리하는 것이라고 보고 청구항은 사업 수행이 라는 비기술적인 분야에 관련된 것으로 본다 ( 사례 9) 는 점에서 EPO와 차이가 있다. (4) 2017 년개정심사기준 그런데인도특허청은 컴퓨터관련발명심사기준을다시개정하여발표했다 년개정기준에서는컴퓨터관련발명의특허적격성을판단하는 2016년심사기준의 3-단계를삭제하였고, 사례 15개도모두삭제하였다. 이에대해, 신규한하드웨어와의결합성요건을삭제함으로써특허대상을확대하였고, 미국의실무에좀더일치하도록했다는평가가있다. 301 인도특허청이 2016년기준을 2017년에다시개정한이유는명확하지않은데, 논란이되었던위 3-단계기준을삭제함으로써새로운하드웨어가컴퓨터관련발명의특허적격성의전제로되지않는다는점이분명해졌다고한다. 302 또한, 2016년심사기준개정의영향으로특허등록수가줄었다는점도고려된 Guidelines_for_Examination_of_Com puter-related_ Inventions_CRI.pdf 301 Jagtiani, Ajay (2017) New guidelines for examination of computer related invention in India. Retrieved from 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 2017, 249면. 111

129 소프트웨어저작권보호체계방안연구 것으로보인다. Jindal 에따르면, 303 컴퓨터관련발명을많이출원하는출원인 5 곳을임의로선정하여특허등록율을조사한결과, 2015 년에비해 2016 년에는 14% 감소하였고, 거절율은 83% 에서 97% 로증가했다고한다. 304 제 4 절한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준의내용과문 제점 1. 특허청심사기준의변천과정 우리나라특허청의예규로운영되는 특허 실용신안심사기준 ( 이하 특허심 사기준 ) 중컴퓨터관련발명심사기준은 1984 년에제정되었고주요개정은 1998 년, 2005 년, 2014 년에이루어졌다. (1) 1984 년특허심사기준 1984 년에제정된컴퓨터관련발명심사기준은당시일본특허청의심사기 준을그대로모방한것이었다. (2) 1998 년특허심사기준 303 Jindal, Deepak (2017) International report - Impact of revised guidelines for examination of computer-related inventions. Retrieved from Jindal의분석에서 2015년 은 2015년 9월 1일부터 11월 20일, 2016년 은 2016년 9월 1일부터 11월 30일을말한다. 즉, 개정심사기준발표전후를말하고, 취하또는포기된출원은거절된특허에서분석에서제외되었다. 112

130 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 1998년 8월 1일부터는 미국의 심사기준을 수용하여 일부 개정하였고 ( 아래 에서 보는 것처럼 미국 SSB 판결의 실제적 이용가능성 (practical application) 을 심사기준에 반영하였고 ), 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매체 청구항도 인정하 기 시작했다 년 심사기준에서는 발명에 산업상 이용할 수 있는 구체적 인 수단 이 존재하는지에 따라 특허적격성을 판단하는데, 특허적격성과 관련하 여 우리 특허법 제2 조 1호에는 발명이라 함은 자연 법칙을 이용한 기술적 사 상의 창작으로서 고도한 것을 말한다 고 정의하고 있는 점에 비추어, 당시 심 사기준은 자연법칙의 이용가능성 문제를 직접적으로 다루지 않았다는 문제가 있다 년심사기준에따르면, 컴퓨터관련발명의특허적격성은아래와같이 판단한다. i) 특정기계나특정제조물을청구대상으로하는경우에는특허권의대상으로본다. ii) 프로세스를실행하는모든기계 제조물또는프로세스를청구대상으로한경우에는, 1 프로세스전또는후에물리적변환이있고이물리적변환으로인하여실제적이용가능성이명세서에공개되거나당업자가인정할만하거나, 2 청구항에산업상실제로이용할수있는가능성이한정기재되어야특허권의대상이된다. 305 기록매체청구항은미국에서는 1996년, 일본에서는 1997년부터인정하였고, 한국특허청은디스켓이나 CD-ROM 등기록매체에기록된컴퓨터프로그램이나특정구조를가진데이터는, 기록매체를물건발명또는방법발명으로볼수있는규정이없어서보호에문제가있다고보고 프로그램이기록된기록매체 를물건의발명으로청구할수있는규정을명문화한것이라고한다 ( 특허청 (2007) 컴퓨터관련발명심사기준해설, 16면 ).. 113

131 소프트웨어저작권보호체계방안연구 iii) 데이터구조, 컴퓨터프로그램그자체, 자연현상, 단순한정보의제시는특허대상이아니다. 그러나, 테이터구조와컴퓨터프로그램을그것이기록된컴퓨터로읽을수있는기록매체형태로특허청구하면물건발명으로인정하여특허권의대상으로된다. 한편, 특허청은 2000년 8월 1일 전자상거래발명의관련심사지침 을제정 시행했는데, 그내용은컴퓨터관련발명의심사기준과거의동일하다. 당시특허청은전자상거래분야의국제특허분류 (IPC) 세분화, 담당심사관확충, 306 전자상거래관련선행기술데이터베이스확충과전자공시 (Cyber Bulletin) 시스템의운영을활성화하겠다고발표했고, 전자상거래관련분야에대한심사관교육등을통해심사관대응능력제고하는한편 2000년 7월부터전자상거래관련발명에대해서는우선심사가가능하도록심사제도를운영하였다. (3) 2005 년특허심사기준 2005년에개정된특허심사기준은전자상거래관련발명의심사기준과통합하고, 307 비즈니스관련발명의심사기준을명확히하며, 그동안축척된심판결례를반영하기위한것이었다. 개정된특허심사기준은특허적격성을자연법칙이용가능성여부로판단하는데, 모두일본특허청의심사기준과동일하다. 즉, 기본적인사고방식은 소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용해구체적으로실현되고있는경우, 해당소프트웨어와협동해동작하는정보처리장치 ( 기계 ), 그동작방법및해당소프트웨어를기록한컴퓨터로읽을수있는매체는자연법칙을이용한기술적사상의창작 이라고하며, 308 하드웨어 년 4 명에서 2001 년부터 18 명으로확대. 307 박상현 2014, 31 면. 114

132 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 를이용해구체적으로실현되고있는경우란 소프트웨어가컴퓨터에읽혀지는 것에의해소프트웨어와하드웨어가협동한구체적수단으로사용목적에따른 정보의연산또는가공을실현함으로써사용목적에부응한특유의정보처리 장치 ( 기계 ) 또는그동작방법이구축되는것 으로정의한다. 309 그리고비즈니스관련발명에대해서는정보기술을이용해실현한새로운비즈니스시스템이나비즈니스방법에관한발명으로정의한다음, 법원의판결 310 을반영하여 컴퓨터상에서소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용해구체적으로실현되고있어야 한다고본다. 311 한편특허청구항을 컴퓨터에단계 A, 단계 B, 단계 C, 를실행시키기위한프로그램 이라고기재한것에대해 프로그램은 물건의발명 인지 방법이발명 인지를특정할수없다. 따라서특허를받고자하는발명이속하는범주가명확하지않으므로발명이명확하지않다 고하며, 프로그램신호, 프로그램신호열, 프로그램제품, 프로그램산출물도발명이속한범주가명확하지않다 고한다. 312 (4) 2014 년특허심사기준 특허청은 출원부터컴퓨터프로그램청구항도허용하도록심사기 년특허심사기준, 12면. 309 Ibid, 13면. 310 특허법원 선고 2000허5438 판결과그상고심인대법원 선고 2001후 3149 판결 년특허심사기준, 13면. 312 Ibid, 6면. 115

133 소프트웨어저작권보호체계방안연구 준을개정했다 ( 심사기준 9A03). (5) 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램청구항 < 출원부터적용 > ( 예 ) 컴퓨터에단계 A, 단계 B, 단계 C, ( 을 ) 를실행시키기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램 위의예에서 컴퓨터프로그램 이그에준하는용어 ( 애플리케이션등 ) 로기재된경우에도허용된다. 한편, 매체에저장되지않은컴퓨터프로그램 은프로그램자체를청구한것이므로허용되지않는다. 그후특허청은 2015년 1월, 4월, 9월, 2016년 2월, 11월, 2017년 3월에심사기준을개정했는데, 특허적격성과관련된내용은 2014년기준에서달라지지않았다. 이들심사기준은 2005년심사기준과마찬가지로 프로그램신호, 프로그램신호열, 프로그램제품, 프로그램산출물등은발명이속하는범주가명확하지않다 고규정하고있다 년기준은 2005년기준과마찬가지로일본특허청의심사기준과동일하게소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용해구체적으로실현되고있는지여부로특허적격성을판단한다. 그리고특허적격성이인정되거나인정되지않는컴퓨터프로그램관련발명의사례들중 2005 년심사기준에있던것은 2개 314 만남기도모두삭제하였다. 313 특허심사기준 (2017년 3월 1일개정, 특허청예규제97호 ) 9A 소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용해구체적으로실현되고있지않은 2가지예로 문서데이터를입력하는입력수단, 입력된문서데이터를처리하는처리수단, 처리된문서데이터를출력하는출력수단을갖춘컴퓨터에서, 위처리수단에의해입력된문서의요약을작성하는컴퓨터 와 수식 y = F(x) 에서, a x b 범위의 y의최소치를구하는컴퓨터 는청구항에기재된처리가컴퓨터와어떻게협동하는지구체적으로기재되어있지않아 116

134 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 2. 심사기준개정 (2014 년 ) 전후특허적격성판단심사사례 (1) 사례분석의의의 특허청은 2014년개정특허심사기준에서특허청구항말미에 컴퓨터프로그램 으로기재한것도 물건발명 으로인정하기시작했다. 따라서개정심사기준을적용받아특허청심사를통과하여등록된특허동향을파악하는것은그자체로의미가있다. 특히특허청은 2017년정기국정감사에서 2014년특허심사기준변경후 프로그램 청구항을출원한통계자료의제출요구에대해많은인력과시간이소요되어통계를산출하기어렵다고답변하여, 315 특허청도이러한동향을파악하고있지않은것으로보인다. 또한컴퓨터관련발명의특허적격성에대한특허청의심사에대해서는심사의적절성에대해어느곳에서도검증을하지않았기때문에, 하드웨어자원의구체적이용성을중심으로한심사기준이제대로적용되고있는지분석하는것도의미가크다. (2) 컴퓨터프로그램청구항의등록현황 특허정보넷키프리스 ( 특허검색기능을이용하여검색조 건을 특허청구범위, 출원일을 ~ 로한정하여아래 4 개의검 특허적격성이없다고설명한다 (9A10~9A11). 315 조배숙의원요청에대한특허청은 답변 ( 컴퓨터시스템심사과, 방송통신사무관작성 ) 에서 컴퓨터프로그램청구항관련통계를산출하기위해서는컴퓨터프로그램청구항을포함한특허출원에대하여정량분석과정성분석이필수적이고, 이를위해많은인력과많은시간이소요되므로통계산출이곤란함 이라고한바있다. 117

135 소프트웨어저작권보호체계방안연구 색어를만족하는등록특허는모두 841건으로나타났다. 이등록특허의청구항을확인한결과 프로그램 청구항이아니라매체청구항이거나방법또는장치청구항인것도있으나그수가극히적어서 841건대다수를 프로그램 청구항으로분류할수있다. 한편동일한검색조건과검색어를만족하는전체특허 316 는 1,666건이어서 프로그램 청구항의등록율은 50.5% 로나타났다. 매체에저장된컴퓨터프로그램 : 등록 63건 전체 126건 매체에저장된컴퓨터프로그램 : 등록 728건 전체 1,452건 매체에기록된컴퓨터프로그램 : 등록 1건 전체 1건 매체에기록된컴퓨터프로그램 : 등록 49건 전체 87건 (3) 심사기준개정 (2014 년 ) 전에등록된 컴퓨터프로그램 청구항사례 특허청은 2014년 특허 심사기준을 개정할 때 그 전에는 청구항 말미에 컴 퓨터 프로그램 을 기재한 경우 발명의 범주가 불명확하여 특허법 제42조의 기 재요건 불비로 거절하였다고 하였지만, 실제로는 등록된 사례가 일부 발견되었 다. 키프리스에서출원일을 1980 년 1 월 1 일부터 2014 년 6 월 30 일까지로하고 위 4 개검색어와 프로그램제품 을검색어로하여검색하면, 컴퓨터프로그램 청구항이포함된특허출원의등록사례를아래와같이확인할수있다. 316 전체특허 란키프리스상에서특허출원의행정상태 거절, 등록, 소멸, 무효, 취하, 포기, 공개 를모두포함하는것을말한다. 118

136 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 컴퓨터프로그램제품 청구항 : 1 특허등록제 호 자동차의구동능력결정방법, 출원일 ; 2 특허등록제 호 진단기능을구비한진공청소기, 출원일 ; 3 특허등록제 호 불변방사상홍채세그먼트화, 출원일 ; 4 특허등록제333261호 제품및서비스의온-라인구매방법, 출원일 ; 5 특허등록제 호 멀티미디어데이터를프로세 317 컴퓨터로판독가능한매체와, 상기컴퓨터로판독가능한매체에저장된컴퓨터프로그램을포함하는컴퓨터프로그램제품으로서, 상기컴퓨터프로그램은프로그램코드를포함하는것으로서상기프로그램코드가컴퓨터에서실행되면컴퓨터로하여금제1 항내지제3 항중어느한항에따른방법을적용시키게하는것이고, 상기컴퓨터로판독가능한매체는롬 (ROM: read-only memory), 피롬 (PROM: programmable ROM), 이피롬 (EPROM: erasable PROM), 플래시메모리 (flash memory), 이이피롬 (EEPROM: electrically erasable PROM), 및하드디스크유닛중에서선택된것임을특징으로하는컴퓨터프로그램제품. 318 컴퓨팅디바이스에서실행될때제 20 항또는제 21 항에따르는방법을구현하는프로그램코드명령을포함하는, 컴퓨터판독가능매체에저장된컴퓨터프로그램제품. 319 대상의홍채에대한이미지를획득하는제1 컴퓨터실행가능명령어 ; 상기홍채에대한이미지를복수의방사상세그먼트로방사상으로세그먼트화하는제2 컴퓨터실행명령어 ; 상기세그먼트내에서기설정된 1차원적인특징에대한데이터를상기이미지내에서의상기특징에대한기준값에상대적으로결정하는제3 컴퓨터실행명령어 ; 및상기방사상세그먼트각각에대하여상기데이터의집합을포함하는상기대상에대한템플레이트를구축하고저장하는제4 컴퓨터실행명령어 ; 를포함하고, 상기특징은색상강도의피크및골짜기중하나이상을포함하고, 상기기준값은상기방사상세그먼트각각을나타내기위해선택된색상강도의피크또는골짜기이며, 상기데이터는적어도하나의상기피크및골짜기중하나이상의크기와상기대상의중심동공으로부터방사상으로외부로향하는방향을따르는상기피크및골짜기중하나이상의상대적위치를포함하는눈의홍채의생체인식분석에의해대상을식별하기위하여컴퓨터판독가능한매체에기록된컴퓨터프로그램제품. 320 복수의웹서버에연결가능한적어도하나의웹클라이언트- 브라우저를포함함-를갖는컴퓨터네트워크에서제품들및서비스들의온-라인구매를용이하게하기위해컴퓨터에서의사용을위한컴퓨터-판독가능기록매체에서의프로그램제품에있어서, 2 이상의독립적인트랜잭션세션들을상기클라이언트로부터개시하는-여기서, 상기독립적인트랜잭션세션들각각은상기클라이언트와상기복수의서버들중하나사이의연결이액티브일때수립됨-수단과, 119

137 소프트웨어저작권보호체계방안연구 싱하는방법, 장치, 컴퓨터프로그램제품및프로세스, 출원일 ; 6 특허등록제 호 네트워크용량을보호하기위한디바이스-보조서비스들, 출원일 ; 7 특허등록제 호 비감독신경리플레이, 학습리파인먼트, 연관및기억전달 : 신경연관 각각의 독립적인 트랜잭션 세션동안 동작되며, 상기 클라이언트와 상기 서버간의 연결이 끝나 고 트랜잭션 세션이 완료된 후에 제품들 및 서비스들의 구매를 용이하게 하기 위하여 상기 클라이언트에서트랜잭션정보를수집하는수단과, 복수의독립적인트랜잭션세션들에걸쳐서상기트랜잭션정보를영구히유지하는수단과, 복수의독립적인트랜잭션세션들에걸쳐서유지된상기트랜잭션정보를처리하는수단과, 선택을위하여, 상기독립적인트랜잭션세션들로부터의정보를필터링하는수단과, 지정된 제품들 및서비스들의 구매를 유효하게하기 위해서 상기정보를 사용하는 수단 을포함하는컴퓨터-판독가능기록매체에수록된프로그램제품. 321 멀티미디어 데이터를 프로세싱하기 위한, 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기컴퓨터판독가능매체는, 실행시에컴퓨터로하여금, 상기멀티미디어데이터의다수의채널들을수신하게하고 ; 상기채널들중 2개이상의채널들과관련된프레임들을디코딩하게하고 ; 제1 프레임레이트로제1 채널의디코딩된제1 프레임들을프리젠테이션하게하며 ; 그리고, 상기 제1 프레임들을 프리젠테이션하면서 제2 프레임 레이트로 제2 채널의 디코딩된 제2 프 레임들을프리젠테이션하게하는명령들을포함하며, 상기 채널들 중 2개 이상의 채널들과 관련된 프레임들을 디코딩하는 것은 상기 제 1 채널과 관련된 수신 프레임들을 디코딩하고, 상기 제 2 채널과 관련된 채널 스위치 프레임 (CSF) 들 을디코딩하는것을포함하며, 상기 CSF들을 디코딩하는 것은 상기 제 2 채널내에서 미디어 로직 채널 (MLC) 로부터 상기 CSF들로의 포인터들에 액세스하고, 상기 포인터들에 기초하여 상기 제 2 채널로부터 상기 CSF들을획득하는것을포함하며, 상기 제 2 프레임 레이트는 상기 제 1 프레임 레이트보다 낮은, 컴퓨터-판독가능 매체를 포함하 는컴퓨터프로그램제품. 322 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 구현되되, 네트워크 통신시 통신 디바이스의 네트워크 서비스 사용 활동을 모니터링하기 위한 컴퓨터 지시어 ; 네트워크 용량을 보호하기 위한 차등적 네트워크 액세스 제어를 위해 상기 네트워크 서비스 사용 활동을 분류하기위한 컴퓨터 지시어 ; 및 네트워크 용량을 보호하기 위한 차등적 네트워크 액세스 제어를 용이하게 하기 위해 상기 네 트워크 서비스 사용 활동의 분류에 기초해서 상기 네트워크 서비스 사용 활동을 네트워크 서 비스사용제어정책과연관시키기위한컴퓨터지시어를포함하는, 컴퓨터프로그램제품. 120

138 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 학습, 패턴완성, 분리, 일반화및계층적리플레이를위한방법들및장치, 출원일 ( 번역물제출일자 ) 323 컴퓨터프로그램 청구항 : 1 특허등록제 호 전자서적의리소스를이용한워크북제공장치및방법, 출원일 ; 2 특허등록제 호 광디스크, 기록장치및컴퓨터판독가능한프로그램기록매체, 출원일 신경연관학습을위한컴퓨터프로그램제품으로서, 코드를포함하는컴퓨터판독가능매체를포함하며, 상기코드는, 제 1 자극으로써하나이상의입력들의세트에서의제 1 패턴을참조하고 ; 상기입력들의세트에서의상기제 1 패턴의하나이상의엘리먼트들및상기제 1 패턴의참조사이의관계형양태를학습하고 ; 제 2 자극으로써상기하나이상의입력들의세트에서의제 2 패턴을참조하고 ; 상기입력들의세트에서의상기제 2 패턴의하나이상의엘리먼트들및상기제 2 패턴의참조사이의관계형양태를학습하고 ; 상기제 1 및제 2 자극들없이학습된상기관계형양태들을사용하여상기입력들의세트에서의상기제 1 및제 2 패턴들을리플레이하고 ; 상기리플레이에기초하여상기제 1 및제 2 패턴들을연관시키기위한것인, 신경연관학습을위한컴퓨터프로그램제품. 324 제8 항내지제14항가운데어느한항에기재된전자서적의리소스를이용한워크북제공방법을실행시키는매체에저장된컴퓨터프로그램. 325 광디스크와함께사용하며, 시계열로비디오데이터를수신하고, 수신된비디오데이터를압축하며비디오오브젝트유니트의열을포함하는비디오오브젝트를생성하고, 생성된비디오오브젝트를광디스크에기록하는컴퓨터와함께사용가능한컴퓨터판독가능한매체에포함된컴퓨터프로그램에있어서, 상기컴퓨터프로그램은, 비디오오브젝트와연관된제 1 시간표와, 각각이각비디오오브젝트유니트와연관되고, 각비디오오브젝트유니트의재생시간과데이터크기를포함하는복수의엔트리를포함하고, 비디오오브젝트와연관된제 2 시간표를생성하도록컴퓨터에명령하는생성명령을포함하고, 상기생성명령은비디오오브젝트유니트의최대재생기간보다긴미리결정된시간단위만큼다른재생지점에대응하는비디오오브젝트유니트의저장위치를지시하는어드레스와, 상기엔트리중의어느엔트리가재생지점에대응하는비디오오브젝트유니트와연관된엔트리인지를표시하는인디케이터를포함하도록상기컴퓨터에상기제 1 시간표를생성하기위해명령하며, 상기컴퓨터프로그램은상기광디스크에상기생성된제 1 시간표와제 2 시간표를기입하도 121

139 소프트웨어저작권보호체계방안연구 위특허등록제 호 불변방사상홍채세그먼트화 는거절결정불복심판 ( 심판번호 : 2013원4530) 까지갔으나, 무려 17개의 컴퓨터프로그램제품 청구항 ( 제22~25항, 제26~38항 ) 에대해특허심판원은아무런문제도삼지않았다. 또한특허등록제 호 광디스크, 기록장치및컴퓨터판독가능한프로그램기록매체 의경우독립청구항제28항과이를인용하는종속청구항제 29~32항모두청구항말미가 컴퓨터프로그램 으로기재되어있으나, 자심사청구로진행된심사에서특허청은 의견제출통지서를발송하면서특허적격성또는발명의카테고리불명확에대해서는아무런언급도하지않았다. 더심각한문제는 2014년개정심사기준의적용시점을특허청이예규로 2014년 7월 1일로정하였으면서도이것이제대로지켜지지않았다는점이다. 위특허등록제 호 진단기능을구비한진공청소기 는개정심사기준적용직전인 출원되어개정심사기준적용이후에심사가진행되어 의견제출통지서가발송되었지만, 어찌된영문인지특허청심사관은 컴퓨터프로그램제품 청구항제29항에대해서는 2 이상의항을인용한다른청구항을인용하고있어청구범위기재방법에위배 된다는점만지적하였을뿐이다. 또한위특허등록제 호 비감독신경리플레이, 학습리파인먼트, 연관및기억전달 : 신경연관학습, 패턴완성, 분리, 일반화및계층적리플레이를위한방법들및장치 도 2014년심사기준개정전에출원되어개정후심사가진행되었지만, 특허청은심사과정에서 프로그램 청구항제93항에대해서만 신경패턴시퀀스완성을위한컴퓨터프로그램제품을발명의대상으로청구하나, 상기제품이컴퓨터판독가능매체만을의미하는것인지불록컴퓨터에명령하는기입명령을포함하는것을특징으로하는컴퓨터프로그램. 122

140 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 명확 하다는이유로거절이유를통지하였고, 326 출원인은청구항제93항을 컴퓨터프로그램제품 에서 컴퓨터판독가능저장매체 로보정하였다. 이출원에는 컴퓨터프로그램제품 청구항이제13, 26, 42, 52, 65, 93, 106, 119항으로모두 8개있었지만, 특허청은출원인의청구항제93항보정후거절결정서 ( ), 의견제출통지서 ( , ) 를발송하는등수차례의심사를진행하면서, 제93항을제외한나머지청구항에대해서는아무런지적도하지않아그대로등록되었다. 327 위사례들은특허청이심사기준과다르게심사를한예인데, 심사기준을제대로적용하여청구항말미에 프로그램생성물 로기재한것을물건에관한것인지방법에관한것인지불명확하다는이유로거절한사례도있고, 328 컴퓨터프로그램, 컴퓨터프로그램물 청구항에대해서도특허청은같은이유로거절하기도했다 특허청 자의견제출통지서. 327 이특허는아직특허공보가발행되지않아등록된특허청구항은확인할수없지만, 등록전의견제출통지서와출원인의보정서를확인해보면, 컴퓨터프로그램제품 청구항은다루어지지않았음을알수있다. 328 노키아 (Nokia) 의특허출원제 호 이동단말에관련된 RFID 판독기의소비전력을조절하기위한방법, 단말및컴퓨터프로그램생성물 에대한특허청의 자의견제출통지서 ( 의견서상적용법규는특허법제42조제4 항제2 호 ). 이에대해 노키아 는거절된청구항제17항은삭제하고, 제18~23항은매체청구항으로변경하여특허등록을받았다. 329 SSLM 특허출원제 호 리소그래피장치, 디바이스제조방법, 그디바이스, 제어시스템, 컴퓨터프로그램, 및컴퓨터프로그램물 에대해특허청의 자의견제출통지서 ( 청구항제20항및제21항에기재된발명은컴퓨터프로그램및컴퓨터프로그램물로컴퓨터프로그램자체를청구하고있어 물건 의발명인지 방법 의발명인지그카테고리가불명료합니다 ). 이에대해출원인은해당청구항을매체청구항으로보정하였다. 123

141 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (4) 심사기준개정 (2014 년 ) 후 컴퓨터프로그램 청구항등록을유도한사 례 특허청은 2014년심사기준개정후청구항에 컴퓨터프로그램 이기재된출원을 컴퓨터로판독가능한매체에저정된컴퓨터프로그램 으로보정하면특허등록이가능하다고안내하거나, 330 이와달리 매체에저장된컴퓨터프로그램 을거절하기도하였다. 331 (5) 하드웨어의구체적이용성이결여되었으나특허등록된사례 컴퓨터프로그램 청구항이등록된사례중일부는특허적격성의판단기 준인 하드웨어의구체적이용성 이의심되는것도있는데, 이를소개하면아래 와같다. 건강관리정보서비스프로그램에대한특허 ( 이화여자대학교산학협력단 ) 특허등록제 호 스마트건강관리정보서비스방법및그방법을 실행하는컴퓨터프로그램 의청구항제 16 항은 하드웨어와결합되어청구항 경기대학교산학협력단출원제 호 가상서비스체인설정을위한네트워크시스템및컴퓨터프로그램 에대해특허청은심사과정에서보정시참고사항으로 컴퓨터프로그램발명은 단계 A, 단계 B, 단계 C ( 을 ) 를실행시키기위하여컴퓨터로판단가능한매체에저장된컴퓨터프로그램 으로기재하는것이바람직합니다 라고안내하였고, 출원인은이안내그대로보정하여특허등록을받았다. 331 고려대학교산학협력단의특허출원제 호 악성애플리케이션탐지방법및이방법을실행시키는컴퓨터프로그램 에대해특허청은 자의견제출통지서에서 제10항은 매체에저장된컴퓨터프로그램 이라는기재를포함하나, 상기 매체 가어떤매체를나타내는지불명확하므로, 상기항은발명이명확하게기재되어있지않습니다 라는이유로거절하였고, 출원인은 매체 를 저장매체 로보정하여발명이명확하게기재되었다는의견서를제출하여거절이유를극복하였다. 124

142 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 또는청구항 8의스마트건강관리정보서비스방법을실행시키기위하여컴퓨터가판독가능한기록매체에저장된컴퓨터프로그램 으로하여등록되었다. 이특허의청구항제1 항은모두 4개의단계즉, (a) 사용자인증단계, (b) 헬스케어정보의선택메뉴를표시하는단계, (cc) 선택메뉴의선택결과에따라상세정보를표시하는단계, (d) 진단과정수행결과를건강관리정보로저장하는단계로구성된방법특허로, 위단계에서처리되는정보를간호정보, 식품영양정보, 체육정보, 진단카테고리정보등으로한정하였다. 332 청구항제1 항의발명은소프트웨어에의한정보처리 ( 사용자인증처리, 선택메뉴표시처리, 상세정보표시처리 ) 가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있다는점이청구항에기재되어있지않아특허심사기준상의특허적격성을충족한다고보기어렵다. 게임승패결정관련개인특허 조 OO 의특허등록제 호 게임대회운영을위한게임승패결정 332 (a) 모바일 기기에서 건강관리서버로 사용자 인증하는 단계 ; (b) 건강관리서버가 상기 모바일 기기를 통하여 질환정보, 안전정보, 운동정보, 자가진단 정보 및 사용자 건강관리 정보로 분류 된 헬스케어 정보의 선택메뉴를 표시하는 단계 ; (c) 사용자가 상기 선택메뉴 중 어느 하나를 선택하는 경우, 상기 건강관리서버가 선택된 해당정보를 카테고리별로 분류되고 단계적인 트 리구조로 연결된 상세정보로 상기 모바일 기기에 표시하여 제공하는 단계 ; 및 (d) 사용자가 상기 자가진단 정보를 선택하여 단계별 진단 과정을 수행하는 경우, 상기 건강관리서버가 상 기단계별진단과정의수행결과를사용자건강관리정보로저장하는단계를포함하되, 상기질환정보및자가진단정보는간호정보, 식품영양정보및체육정보로분류되고, 상기 간호정보는 해당 내용에 대하여 설명하는 카툰정보를 포함하고, 상기 운동정보는 해당 내용에 관한 동영상 정보를 포함하고, 상기 자가진단 정보는 설문 프로세스를 통해 나타나는 현재 사용자의 간호, 식품영양, 운동의 진단정보 결과를 수치로 나타내는 진단 카테고리 정보 이고, 자기진단정보에 의해 업데이트된 사용자의 건강상태 진단정보를 피드백하여, 사용자의 건강상 태에 대한 간호, 식품영향 및 운동의 진단정보를 업데이트하는 것을 특징으로 하는 스마트 건 강관리정보서비스방법. 125

143 소프트웨어저작권보호체계방안연구 방법 의청구항제1 항 333 에기재된발명은승패결과에불복하는그룹이재판단과정에서전원승복하면재판단결과를최종결과로확정한다는아이디어에관한발명으로하드웨어자원의구체적이용성이결여되어있으나특허청심사를통과하여등록된사례라할수있다. VR 광고관련개인특허 주 OO 의특허등록제 호 VR 공간에서의광고노출방법 의청구 항제 1 항 ( 유일한독립청구항 ) 에기재된발명 334 은콘텐츠가제공하는 VR 공간 333 하드웨어와결합되어, 복수의 게임마다 승패 결과 화면이 출력될 때, 상기 승패 결과 화면을 캡쳐하여 디지털화한 디폴트값을산출하여데이터베이스 (DB) 에저장하도록하는저장과정 ; 애플리케이션 구동시 상기 데이터베이스 (DB) 로부터 상기 디폴트 값을 메모리로 불러오는 로 딩과정 ; 운영 체제 (OS) 상에서 백그라운드 프로세서로 동작하면서 실시간으로 상기 운영 체제 (OS) 상에구동중인게임에대한이미지를스캔하여디지털화한이미지값을산출하는산출과정 ; 상기 디폴트 값과 상기 이미지 값의 매칭 결과를 기반으로 상기 운영 체제 (OS) 상에 구동 중인게임에대한승패결과를판단하는판단과정 ; 상기 승패 결과를 상기 운영 체제 (OS) 상에 구동 중인 게임에 참여한 각 멤버 단말기로 전 송하는전송과정 ; 상기 운영 체제 (OS) 상에 구동 중인 게임에 참여한 각 멤버 단말기로부터 상기 승패 결과에 대응하는 승패 확인 메시지를 수신하고, 상기 승패 확인 메시지를 분석한 결과, 상기 승패 확 인 메시지 중 승패에 불복하는 메시지가 존재하는 경우, 승패에 승복하는 그룹과 승패에 불복 하는그룹을확인하는과정 ; 상기 승패에 불복하는 그룹으로부터 수신된 게임에 대한 이미지를 재스캔하여 디지털화한 추가 이미지 값을 다시 산출한 후 상기 디폴트 값과 매칭하여 상기 운영 체제 (OS) 상에 구동 중인게임에대한승패결과를재판단하는재판단과정 ; 상기 재판단 과정에 따른 승패 결과를 상기 운영 체제 (OS) 상에 구동 중인 게임에 참여한 각 멤버 단말기로전송하는 전송 과정 ; 및 상기 재판단 과정에 따른 승패에 불복하는 그룹으로부터 상기 재판단 과정에 따른 승패 결 과에 대응하는 승패 재확인 메시지를 수신하고, 상기 승패 재확인 메시지를 분석한 결과, 상 기 재판단 과정에 따른 승패에 불복하는 그룹 전원이 승패에 승복하는 경우, 상기 재판단 과 정에 따른 승패 결과를 최종 확정하여 저장하는 과정을 실행시키기 위하여 기록매체에 저장 된컴퓨터프로그램. 334 컴퓨터에 의해 구현되며, VR 공간에서 사용자에게 소정의 감각을 제공하는 VR 디바이스를 126

144 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 에이용자가일정시간이상머물러있어야광고용 VR 공간으로들어갈수있게하겠다는아이디어그자체에관한발명으로보이지만, 특허청은심사과정에서특허적격성에관해서는거의판단을하지않았다. 특허청심사관은정보의처리주체가명확하지않다는점만지적하였고, 출원인은처리주체로 VR 콘텐츠서비스서버 를명기하여특허등록을받았다 특허청심사기준의문제점 이용한방법으로서, VR 컨텐츠서비스 서버가 클라이언트에게제1 VR(Virtual Reality) 공간을 제공하는 단계 ; 및 상기 VR 컨텐츠 서비스 서버가 상기 클라이언트에게 상기 제1 VR 공간을 제공한 후, 상기 클라이언트에게제2 VR 공간을제공하는단계를포함하되, 상기제1 VR 공간은적어도하나의광고오브젝트만을포함하는광고용공간이고, 상기 제2 VR 공간은 적어도 하나의 VR 컨텐츠 오브젝트를 포함하는 VR 컨텐츠 서비스용 공간이고, 상기제1 VR 공간과상기제2 VR 공간은시간적으로서로분리되고, 상기 VR 컨텐츠 서비스 서버가 상기 클라이언트에게 상기 제1 VR 공간을 제공한 후, 상기 클라이언트에게제2 VR 공간을제공하는단계는, 사용자의 상기 제1 VR 공간 내에서의체류 시간이 임계 시간을 경과해야만 상기제2 VR 공 간내에진입가능하도록하고, 상기사용자의상기제1 VR 공간내에서의체류시간이상기임계시간을경과하지않으면, 상기제1 VR 공간내에상기제2 VR 공간내로이동하기위한통로가제공되지않고, 상기 사용자의 상기 제1 VR 공간 내에서의 체류 시간이 상기 임계 시간을 경과하면, 상기 제1 VR 공간 내에상기 통로가 제공되는것을 특징으로 하는 VR 공간에서의광고노출방법. 335 특허청 자의견제출통지서 : 청구항 1,5는각단계에서의행위의주체가불명확할 뿐만 아니라, 각 단계가 구체적으로 어떤 하드웨어? 소프트웨어적인 처리에 의해 수행되는지 명확하지 않습니다. 전자상거래 발명 또는 비즈니스 모델 발명은 정보기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 전자상거래 발명 또는 비즈 니스 모델 발명의 방법발명에 속하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어 있어야 하며, 각 단계에서의 하드웨어적인 행위의 주체가명확하도록기재되어야합니다. 출원인이 제출한의견서 : 127

145 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (1) 매체로한정된컴퓨터프로그램의특허적격성 특허청이그동안컴퓨터프로그램은물건인지방법인지발명의유형이불명확하다는이유로특허등록을거절해오다가, 사법적판단이나입법조치없이자체해석론만으로심사기준을바꾼것은그자체로문제라할수있다. 336 즉, 특허청이법개정의필요성을강조할때에는 하는단계, 하는단계를수행하는프로그램 은법개정없이는허용될수없다고했다가, 337 법개정이무산되자심사기준만변경하여컴퓨터프로그램을물건발명으로취급하는것은자기모순이라할수있다. 또한개정심사기준에서프로그램청구항이허용되는요건으로부가한한 정사항 OOO 단계를실행시키기위하여매체에저장된 은실질적인의미가 336 특허청은법개정을추진하면서 현행특허법에서도프로그램을물건으로, 프로그램의온라인전송을특허침해로인정될여지는있으나, 명확하지않 다고입장을바꾸었고, 우리민법상물건은일본민법과달리유체물뿐만아니라전기기타관리할수있는자연력까지물건으로보고있으므로반드시유체물이아니더라도물건으로인정될수있고, 특허법은민법에대한특별법이므로컴퓨터프로그램을특허법상물건으로규정하더라도일반법인민법과의충돌은발생하지않는다고하였다. 337 특허청의 2011년 6월 1일공청회개최안내문 < 128

146 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 있는한정으로보기어렵다. 왜냐하면모든소프트웨어는특정단계를실행시켜야하고, 반드시매체에저장되어야비로소그기능을수행할수있기때문이다. 컴퓨터가읽을수있는매체에기록되지않은컴퓨터프로그램은현실에서는존재할수없다. 따라서이러한한정은모든컴퓨터프로그램을대상으로하는것이다. 또한심사기준에서 매체에저장되지않은컴퓨터프로그램은프로그램자체를청구한것이므로허용되지않는다 는설명도잘못되었다. 컴퓨터프로그램자체인지여부를매체에저장되었는지아닌지여부로구분한다는기준은논리적타당성도없고, 특허심사기준과도모순되며, 입법례에비추어보더라도근거가없다. 컴퓨터프로그램이기록매체에기록되면 컴퓨터프로그램그자체 가아니고, 컴퓨터프로그램이기록매체에기록되지않으면 컴퓨터프로그램그자체 라는특허청의이분법은논리적근거가무엇인지이해하기어렵다. AIPPI가컴퓨터프로그램관련발명의특허적격성을조사한 2017년보고서도청구항에기재된발명이기존의기술에기여한바를조사하지않고서도불특허대상으로분류할수있는것으로컴퓨터프로그램그자체 (per se) 를꼽고있는데, 338 매체의기록여부가어떻게컴퓨터프로그램 그자체 를판단하는기준이될수있는지납득하기어렵다. 기술적공헌은미국의앨리스판결에서도특허적격성이없는추상적인아이디어인지아닌지를가늠하는중요한지표로보았고, CAFC도 2011년판결 339 에서 소비자와상인간의인터넷을통한신용카드사 338 AIPPI 2017, 4 면 (In this context, per se means that the non-patentable subject matter is identified without any implicit or explicit examination of the contribution to the state of the art the claimed CII makes.) 339 Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc. 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011). 129

147 소프트웨어저작권보호체계방안연구 기거래를식별하는방법과시스템 특허 ( 미국특허등록제 6,029,154 호 ) 의기록 매체청구항에대해단순히프로그램코드가포함된컴퓨터판독가능매체를 부기하는것만으로는특허적격성을인정할수없다고판결한바있다. 340 유럽의 경우에도 컴퓨터 프로그램 그 자체인지 아닌지를 기술적 공헌 여부 로 판단한다. 가령 영국 법원은 2012년 판결 341 에서 특정 작업을 수행하도록 프 로그램된 컴퓨터가 기술에 기여하고 그 기여의 속성이 기술적인 경우에는 특허 받을 수 있다고 하면서 내 세운 근거는 기술적 공헌을 하는 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 그 자체 이상이기 때문이라는 것이다. 컴퓨터 프로그램이란 것이 본래 기술적 인데 그렇다면 기술적 공헌은 무엇을 말하는가? 컴퓨터 프 로그램과 관련된 하드웨어가 단순히 존재한다거나 하드웨어를 전제로 한다는 것만으로는 부족하다는 의미이다. 따라서 단순히 기록매체에 저장되었다는 점 만으로 컴퓨터 프로그램의 특허적격성을 인정하는 우리 특허청의 심사기준은 사회에 대한 기술적 기여 또는 공헌을 보상하려는 특허제도의 취지에도 맞지 않다. 또한 특허 심사기준은 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과 한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다 고 하는데, 342 매체에 저 장된다는 사실만 충족되면 컴퓨터 프로그램이 특허법상 발명이 된다는 것은 모 순이다. 340 판결문해당부분 : simply appending [a] computer readable media including program instructions to an otherwise non-statutory process claim is insufficient to make it statutory 341 Halliburton Energy Services Inc. v. Comptroller-General of Patents, High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, London, UK, 5 October 2011, Case No. [2011] EWHC 2508 (Pat). 342 특허심사기준 (2017년 3월 ), 3015면. 130

148 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 (2) 일본심사기준차용의문제점 아래표에서보는것처럼, 한국특허청의심사기준은일본심사기준을표 절했다고할정도로동일한표현을사용하고있다. 일본특허실용신안심사기준부속서 B 제 1 장컴퓨터소프트웨어관련발명 ソフトウエアの観点に基づく考え方 (1) 基本的な考え方ソフトウエア関連発明が 自然法則を利用した技術的思想の創作 となる基本的な考え方は以下のとおりである (i) ソフトウエア関連発明のうちソフトウエアについては ソフトウエアによる情報処理が ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている 場合は 当該ソフトウエアは 自然法則を利用した技術的思想の創作 である ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている とは ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによって 使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう (ii) 한국특허청심사기준제 9 부기술분야별심사기준제 10 장컴퓨터관련발명 기본적인사고방식 컴퓨터 관련발명이 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 이 되는 사고방식은 다음과같다. 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보처리 장치 ( 기계 ), 그 동작방법 및 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 매체에 저장된 컴퓨터프로그램은 자연법칙을이용한기술적사상의창작이다. 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우란 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보처리 장치 ( 기계 ) 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 그리고 사용 목적에부응한특유의정보처리장치 ( 기계 ) 또는 그 동작방법은 자연법칙을 이용한 기술적사상의창작이라고할수있다. 그러므로 소프트웨어에 의한 정보처리가 131

149 소프트웨어저작권보호체계방안연구 ソフトウエア関連発明のうち ソフトウエアと協働して動作する情報処理装置及びその動作方法並びにソフトウエアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については 当該ソフトウエアが上記 (i) を満たす場合 自然法則を利用した技術的思想の創作 である 하드웨어를이용해구체적으로실현되고있는경우, 해당소프트웨어와협동해동작하는정보처리장치 ( 기계 ), 그동작방법및해당소프트웨어를기록한컴퓨터로읽을수있는매체, 매체에저장된컴퓨터프로그램은자연법칙을이용한기술적사상의창작이다. < 표 5> 일본특허청과한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준비교 제 5 절소결 지금까지소프트웨어특허적격성을중심으로주요국의심판결및정책동 향과특허심사기준그리고한국특허청의심사기준을살펴보았다. 이를특허 동향과심사기준 2 개로나누어정리한다. 1. 주요국특허동향의시사점 주요국의소프트웨어특허동향은미국의사례가시사하는바가가장크다. 1990년대 말 닷컴 열풍을 거치면서 소프트웨어 특허권을 최대한으로 확장한 CAFC의 특허친화정책을 2014년 앨리스 판결을 통해 미국 연방대법원이 직접 개입하여 파기하면서 역사의 시계바늘을 1970년대, 더 멀리는 19세기로 되돌린 느낌이다. 소프트웨어의특허적격성을엄격히판단한 2014 년앨리스판결과의약관 련발명의특허적격성을축소한 2012 년의 Mayo 판결은선취 (preemption) 이론을 132

150 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 전면에내세우면서 45년전소프트웨어의특허보호를부정했던 1972년 Benso 판결과 1978년 Flook 판결에서제시되었던법리를부활시켰다. 선취이론 이란기술연구의기본적인도구를누군가가독점해서는안된다는특허제도, 더넓게는지재권제도의내재적한계와닿아있고, 기술혁신을촉진하겠다는특허제도의취지와조응 ( 照應 ) 한다 343 는점에서, 앨리스판결은법리적판단이라기보다는정책적판단이라고볼수있다. 소프트웨어의특허적격성을최초로인정한 1981년 Diehr 판결에서미국연방대법원은사법부는정책을다룰권한이없다고하면서그이유를정책문제는어렵기도하고제도적편향 (insitutional bias) 에영향을받기때문이란점을들었지만, 344 앨리스판결과 Mayo 판결에서미국대법원은기술연구의기본적인도구를특허권을통해독점하면기술혁신을촉진하기보다는오히려저해하여특허법의주된목적의달성을좌절시킬수있다고하여사법부의정책개입을천명하였다. 345 이러한정책개입이사법적언어로표현된것이 Mayo/ 앨리스판결문에등장하는 발명적개념 (inventive step), 상당한그무엇 (significantly more), 추가적인특징 (additional feature), 추가된구성요소 (additional element) 와같은용어들이다. 이용어들은모두선취의우려가없는, 그래서특허제도의목적달성을해치지않는범위를정하기위한기준을세우려는사법적잣대다. 이잣대에 343 앨리스판결문단락 2354 [M]onopolization of those tools through the grant of a patent might tend to impede innovation more than it would tend to promote it," thereby thwarting the primary object of the patent laws. Mayo, supra, at, 132 S.Ct., at 1923; see U.S. Const., Art. I, 8, cl. 8 ). 344 Diehr 판결문단락 217~218. Diehr 법원이말한 제도적편향 이란특허변호사단체를대표하는자들은예외없이특허적격성을긍정하는반면, 산업계는자신들의이해에따라입장을다르게취하고, 특허보호가소프트웨어산업에필수적이라고주장하는학자가있는반면, 소프트웨어산업은특허없이비약적인성장을했다고주장하는학자도있는등편향적인견해를가리킨다. 345 앨리스판결이전의 2010년 Bilski 판결도같은맥락으로평가할수있다 ( 권태복 남희섭 2012, 84면 ). 133

151 소프트웨어저작권보호체계방안연구 정당성을 부여하기 위해 21세기 미국 법원은 1972년 Benson 판결과 1978년 Flook 판결을 호명했다. Flook 판결에 등장하는 발명적 개념은 특허 대상이 아 닌 자연현상이나 수학 공식에 내재되어 있는 원리를 발명적으로 응용해야 비로 소 특허대상이 된다는 것으로 정의되고, 346 발명적 개념의 존재 여부에 대한 판 단에서 핵심은 Benson 판결에서 제시한 변환 또는 변형의 존재 여부 ( 어떤 대상 물을 다른 방법이나 사물로 변환 (transformation) 또는 변형 (reduce to) 하는지 여 부 ) 이다. 347 이들은 Mayo/ 앨리스 판결에 아래와 같이 좀 더 구체적인 기준으로 제시되었다. 범용컴퓨터를단순히언급하는것은특허대상이아닌추상적아이디어를특허대상으로변환하지못한다. 348 추상적인아이디어를적용한다는문구는특허적격성의충분조건이아니다. 349 추상적인아이디어를언급하고있는특허청구항에는추상적인아이디어를독점하려는의도로특허청구항을작성하는노력그이상이란점이 346 Flook 판결문단락 594 Even though a phenomenon of nature or mathematical formula may be well known, an inventive application of the principle may be patented. Conversely, the discovery of such a phenomenon cannot support a patent unless there is some other inventive concept in its application. 347 Benson 판결문단락 70 Transformation and reduction of an article "to a different state or thing" is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines. 이 변환 / 변형 기준은이문구는 1877년판결에기초한것이다 (Cochrane v. Deener, 94 U. S. 780, (1870 A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.... The process requires that certain things should be done with certain substance, and in a certain order; but the tools to be used in doing this may be of secondary consequence. 348 앨리스판결문, 단락 2358 the mere recitation of a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patent-eligible invention. 349 Mayo 판결문단락 1294 Stating an abstract idea "while adding the words `apply it'" is not enough for patent eligibility. 134

152 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 보장될정도로추가적인특징이포함되어야한다. 350 범용컴퓨터의구현을단순히요구하는방법특허청구항은추상적아이디어를특허적격발명으로변환하지못한다. 351 컴퓨터가순전히개념으로만존재하지않고반드시물리적으로존재한다는사실은논점을벗어난것이다. 컴퓨터는유형물로특허법제101조의 기계 라는점에는의문의여지가없고, 컴퓨터구현청구항의대부분이특허적격대상으로취급될수있다. 만약이것으로특허적격성문제가끝난다면, 물리학이나사회학의원리나원칙을이를구현하도록구성된컴퓨터시스템을언급하는것만으로특허를받을수있다. 이러한결과는특허적격성이작성자의기교에따라결정되는꼴이므로, 자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어는특허를받을수없다는규범을무력화한다. 352 Mayo/ 앨리스판결을좀더일반화하면특허법은결국기술에관한법률이고 특허권자가기술을독점하려면그에상응하는기술적공헌이있어야한다는원 칙을재확인한것으로재해석할수있다. 이런원칙에입각하면, EPO 의 기술적 350 Mayo 판결문단락 1297 A claim that recites an abstract idea must include "additional features" to ensure "that the [claim] is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea]. 351 앨리스단락 2357 the method claims, which merely require generic computer implementation, fail to transform that abstract idea into a patenteligible invention. 352 앨리스판결문단락 The fact that a computer "necessarily exist[s] in the physical, rather than purely conceptual, realm," Brief for Petitioner 39, is beside the point. There is no dispute 2359 *2359 that a computer is a tangible system (in 101 terms, a "machine"), or that many computer-implemented claims are formally addressed to patent-eligible subject matter. But if that were the end of the 101 inquiry, an applicant could claim any principle of the physical or social sciences by reciting a computer system configured to implement the relevant concept. Such a result would make the determination of patent eligibility "depend simply on the draftsman's art," Flook, supra, at 593, 98 S.Ct. 2522, thereby eviscerating the rule that "`[l]aws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable,'" Myriad, 569 U.S., at, 133 S.Ct., at 2116.). 135

153 소프트웨어저작권보호체계방안연구 공헌 기준이 기술적특징 기준보다더타당하다고할수있고, 영국의 Aeotel 4-단계에서실제적공헌또는청구항에기재된공헌이본질상기술적인지판단하도록한것, 프랑스법원의 기술적공헌법 과 추가적기술적효과법, 독일법원이제시한 기술적인문제를기술적인수단으로해결 해야한다는기준들은특허적격성판단에서반드시고려해야할요소라할것이다. 이런요소가포함되어있어야특허적격성판단을통해특허제도의취지와목적에맞지않는특허출원을가려낼수있다. 이처럼미국과유럽의법원은특허보호대상이되는지아닌지를판단하는첫관문에서부터특허제도의정책적고려가개입될수있는기준을확립해왔지만, 일본은 하드웨어자원의구체적실현성 이라는, 가치판단보다는사실판단에치우친기준을수십년째유지하고있다. 이에비해중국은특허발명이해결하고자하는과제가기술적인문제인지, 이문제를해결하기위해기술적수단을채용하는지, 그효과도기술적인지판단하도록하여특허법이기술에관한법이라는점을분명히하고있다. 뉴질랜드의특허법개정은 FOSS와소프트웨어특허간의충돌문제를해소하기위해컴퓨터프로그램은특허대상에서제외된다는입법조치를단행했다는점에서국내에시사하는바가크다. 특히정보지능사회의발전으로오픈소스방식의개방형혁신모델의중요성이부각되고있는데, 개방형혁신모델이소프트웨어특허강화와병존할수있는지에관한전반적인검토가필요하다. 미국행정부가특허괴물이미국의기술혁신생태계를위협한다고보아일 련의조치를취하고, 연방대법원이사법적개입으로특허친화정책에서탈피하 136

154 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 는정책변환을꾀한것은소프트웨어특허강화가단순히특허권자의보호로끝나는사안이아님을잘보여준다. 몇년전부터국회를중심으로소위 특허허브국가론 353 이등장하고사법부까지여기에동조하는국내상황에서특허권자에게일방적으로유리한정책을추진하면특허괴물과같은사회적문제가등장할토양을만들우려가있다. 이러한우려는특허괴물의국제적동향을살펴보면현실화될가능성이있다. Darts-ip에따르면, 354 미국의경우특허괴물소송이 2013년부터줄었지만, 다른나라에서는늘어나는추세이다. 특허괴물소송증가가가장두드러진곳이바로독일인데, 원인으로는소송에서특허권자가승소하는비율이높다는점이유력하고거론되고있다. 특허권자의승소율은독일 52% 에비해중국이 58% 로더높아졌는데, 이를근거로 Darts-ip는특허괴물소송이증가할후보국으로중국을꼽는다. 353 특허허브국가론은 KAIST 미래전략대학원이이론적근거를제공하고일부특허전문변호사들이추진한것으로 2014년국회에 세계특허 (IP) 허브국가추진위원회 가창립되었다. 이위원회는정관제2 조에서 우리나라를세계적으로가장경쟁력있는특허분쟁해결중심지로육성 하는것이목적이라고밝힌바있고, 소속의원들은전세계특허분쟁시장규모가연간 200조원에달하는데특허허브국가가되면전세계특허시장을우리가흡수할수있고연관산업도발전하는유발효과가있다고하면서특허침해로지목된자에게자신의실시형태를의무적으로공개하도록하고, 특허권침해자에게징벌적손해배상을인정하는법개정을추진하기도하였다 ( 원혜영의원대표발의특허법개정안 ). 그리고대법원은 2015년 6월 IP Hub Court 추진위원회 를발족하였고이를통해특허법원에국제재판부를신설하였다. 354 The rise of non-practicing entity (NEP) cases outside the United States

155 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 7> 연도별특허괴물소송증가율 ( 미국이외국가 v. 미국 ) 138

156 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 < 그림 8> 미국이외의국가에서제기된특허괴물소송건수 ( 년 ) 139

157 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 9> 특허침해소송에서특허권자승소율 2. 특허심사기준분석의시사점 앞의제3 절에서주요국의특허심사기준을살펴보았는데, 사법적판단을통해구축된특허적격성판단기준을행정청인특허청이실무에반영하는것이미국, 유럽특허청, 영국의공통적인현상인데비해일본은특허청에서실무기준을먼저만들고이를사법부가그대로수용하는독특한현상을보였다. 이러한일본의경험은한국특허청을통해우리사회에직수입되었고, 우리법원도이를무비판적으로수용하였다. 그결과우리가약 20년가까이적용해오고있는 하드웨어의구체적실현성 기준의문제점은 3가지로정리할수있다. 첫째, 특허적격성판단에정책적고려가개입할여지가별로없다. 일본의실무기준을 표절 에가까울정도로그대로모방한 하드웨어의구체적실현성 기준은기술혁신의촉진이란특허제도의목적과취지가달성되는지를판단하는정책적고려가개입되기어려운기준이다. 왜냐하면소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있는지아닌지는주로사실에 140

158 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 관한판단이기때문이다. 물론하드웨어자원이구체적으로실현되고있는지, 아니면단순히사용되고있는지를구분하고, 이를판단하는과정에서정책적고려가반영되도록이론을개발할수도있지만, 미국법원의선취이론이나 EPO의기술적특징, 영국법원의기술적공헌에비해서는정책적고려가개입될여지가더적다. 기술혁신의촉진이라는특허제도의정책목표는특허적격성이아니라신규성이나진보성과같은특허요건으로충분히고려될수있는반론이있을수있지만, 기술적공헌이나기술적효과는신규성이나진보성만으로는불충분하며, 특허적격성의판단은역사성을가진다는영국법원의 2014 년 Lantana 판결 355 의취지나미국대법원의 Mayo/ 앨리스판결에비추어볼때충분하지않다. 둘째, 특허서류의작성방법에따라특허적격성인정여부가좌우될여지가더크다. 특히, 하드웨어의구체적실현성 이인정되는하드웨어에는범용컴퓨터내부의하드웨어가령메모리, 연산장치, 입출력장치, CPU와같은제어장치도포함되기때문에, 추상적인아이디에불과한소프트웨어관련발명에마치하드웨어가구체적으로실현되고있는것처럼특허청구항을작성하는것이가능하다. 앞의 제3 장제4 절 2. (5) 에서 2014년개정심사기준이후특허등록된국내사례에서본것처럼, 게임의승패결과에불복하는그룹의재판단결과수용여부에따라게임승패결과를최종확정한다는추상적아이디어도승패결과화면을캡처하여디지털화한값을데이터베이스에저장하는단계, 승패결과를게임참여자의단말기로전송하는단계, 승패재확인메시지를분석하는단계를특허청구항에기재함으로써 하드웨어의구체적실현성 기준을얼마든지충족할수있다. 또한다른발명에비해추상성이높은소프트웨어관련발명에대해서도기능식청구항을허용하기때문에, 추상적인기능에범 355 앞의제3 장제2 절 3. (1) 참조. 141

159 소프트웨어저작권보호체계방안연구 용컴퓨터내부의하드웨어가구체적으로실현되는것처럼청구항을작성하는기교를얼마든지부릴수있다. 이러한기교는특허실무를통해쉽게터득할수있는것으로, 소프트웨어관련발명의특허적격성기준을엄격히한 2014년앨리스판결뿐만아니라미국에서소프트웨어관련발명의특허적격성을최초로인정한 1981년 Diehr 판결에서도경계했던사안이다. 356 셋째, 특허적격성이너무쉽게인정된다는문제가있다. 미국에서앨리스판결로인해소프트웨어특허의인정범위가다른나라에비해더엄격해졌다는점은통계로도확인이된다. Madigan & Mossoff에따르면, 미국에서특허적격성이인정되지않아거절된 1,700건이상의특허출원이중국과유럽에서는특허대상으로인정되었다고한다. 357 특허적격성판단을엄격히하는것의장단점은입장에따라평가가다르겠지만, 일본특허청의조사보고서에나타난것처럼우리나라의특허적격성기준이너무낮은것은국내소프트웨어기술수준에비추어바람직하다고만할수는없다. 일본특허청이일본국제지적재산권보호협회 (AIPPI Japan) 에맡겨 19개국 ( 조사대상주요국으로는미국, 유럽연합, 한국, 중국, 영국, 독일등 6개국 ) 의컴퓨터관련발명의특허보호현황을조사한결과에따르면, 이들국가에특허출원을한경험이있는 491개일본기업과위조사대상주요국의특허전문법률사무소각 2곳을대상으로설문조사를하였더니특허권취득이가능하지않은이유중한국의경우특허적격성때문이라는비율이 0% 였다 ( 아래표그림참조 ) Diehr 판결문단락 192 to hold otherwise would allow a competent draftsman to evade the recognized limitation on the type of subject matter eligible for patent protection ; 앨리스판결문단락 2360 This Court has long "warn[ed]... against" interpreting 101 "in ways that make patent eligibility `depend simply on the draftsman's art.'" Mayo, supra, at, 132 S.Ct., at 1294 (quoting Flook, 437 U.S., at 593, 98 S.Ct. 2522) 357 Madigan & Mossoff 2018(forthcoming). 142

160 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 < 그림 10> 권리화가가능하지않은원인 ( 출처 : 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 2017) 위그림표에서보는것처럼, 특허적격성을이유로소프트웨어관련발명의특허권취득이되지않은비율이일본 22%, 미국 39%, EPO 30%, 중국 27% 에비해한국은 0% 라는통계는국내특허청의심사실무를재점검할필요성을보여준다. 물론응답수가한국의경우 3개에불과하여일본 23개, 미국 61개, EPO 53개, 중국 33개에비해너무적어서전체동향이라고보기어렵다는한계가있지만, 조사대상기업들이 2016년컴퓨터관련발명을한국에특허출원한건수가 11~50건 (18개기업 ), 51~100건 (2개기업 ) 이고, 359 특허권취득이가능했다는응답이모두 33개기업이었다 360 는점에서무시할수없는통계라고할수있다. 또한특허청심사관입장에서는특허적격성을이유로한거절은신규성이나진보성을이유로한거절에비해종래기술조사와같은수고를들일필요가 358 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 2017, 378 면의표 Ibid, 353 면의표 Ibid, 377 면의표

161 소프트웨어저작권보호체계방안연구 없기때문에특허적격성요건을적용할유인이더크다는점에서, 한국특허청의실무는특이하다고할수있다. 이처럼특허적격성요건이한국특허청의실무에서거의무시되고있다는점은앞에서조사한사례 건강관리정보서비스프로그램에대한특허 ( 이화여자대학교산학협력단 ), 게임승패결정관련개인특허, VR 광고관련개인특허 에서도확인이되는사실이기도하다. 특허청이일본의기준을답습해만든기준을그대로수용한우리법원도특허적격성을가볍게취급하고외형상하드웨어가이용되고있으면특허법상발명으로쉽게인정하여, 추상적아이디어를특허로독점함으로써후속기술개발에장애를초래하는문제는없는지, 특허권을부여할만한사회적공헌을했는지, 그러한공헌이기술적인공헌인지아닌지를고려하지않고있다. 예를들어, 개인들의소득을추정하는소득추정시스템및방법특허 ( 등록제921217호 ) 의청구항제33항 361 에대해특허심판원은 제33항특허발명의제1 단계부터제5 단계는주소표준화부, 코드매칭부, 직장정보 DB부등을포함하는소득추정시스템을통해구현되기때문에사람의정신활동이개입될여지가전혀없는것으로 BM 발명으로서발명의성립성을위반하였다고볼수없 다고하여특허적격성에대한판단을아예하지않았고, 362 특허법원은청구항제33항의소득 361 청구항 33. 업종을포함하는개인정보를사용자로부터입력받아소득을추정하는소득추정시스템의소득추정방법에있어서, 업종, 성, 나이를포함하는개인정보를생성하는제1 단계와 ; 상기개인정보를근거로업종, 성별및기설정된연령대에대응하는평균소득정보가저장된직장 DB부를스캔하여평균소득정보를획득하는제2 단계와 ; 업종, 성에따른소득추세선데이터를근거로방정식을생성하여상기개인정보에대응하는평균소득에대한보정소득을산출하는제3 단계와 ; 상기평균소득과보정소득을근거로기설정된개인소득추정알고리즘에적용하여연령별개인소득데이터에대한개인소득추정테이블을생성하는제4 단계와 ; 상기개인정보를근거로상기개인소득추정테이블을매칭하여개인소득데이터를제공하는제5 단계로구성되는소득추정방법. 144

162 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 추정방법은전제부에그명칭만기재되어있는 소득추정시스템 이라는하드웨어에의하여실현되고있다고한다음, 하드웨어의구체적실현성에대해서는청구항제33항이아니라발명의상세한설명기재를참조로 하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있 다고인정했다. 363 청구항에기재된하드웨어는기껏해야 직장 DB 뿐이고이를통해평균소득정보를획득하는단계도개인의업종, 성별및기설정된연령대에대응하는평균소득정보가저장된 직장 DB 를스캔하는과정으로만이루어져있다. 즉, 데이터베이스를스캔한다는것이전부여서하드웨어의구체적이용이라고보기어렵다. 또한청구항에는 방정식생성, 개인소득추정알고리즘 이란표현이등장하지만, 방정식을어떻게생성하는지에관한한정은없이 업종, 성에따른소득추세선데이터를근거로방정식을생성 한다고만되어있으며, 개인소득추정알고리즘 도 평균소득과보정소득을근거로기설정된개인소득추정알고리즘 으로만한정되어있을뿐이다. 이렇게기재된청구항은미국의 Mayo/ 앨리스기준, EPO의기술적특징기준을비롯하여, 영국, 프랑스, 독일, 중국에서적용하고있는어떤기준을적용하더라도발명으로인정하기어려워보이는데, 우리법원은너무쉽게특허 362 특허심판원 결정 2014당2601 심결. 363 특허법원 선고 2015허4880 판결 이사건제33항, 제34항발명의전제부구성에는업종을포함하는개인정보를사용자로부터입력받아소득을추정하는소득추정시스템의소득추정방법에있어서라고기재되어있어그이후에기재된구성요소 1 내지 5의각단계들이모두소득추정시스템이라는하드웨어에의하여실현되는것을알수있다. 그런데발명의상세한설명의기재에의하면, 소득추정시스템은주소표준화부, 코드매칭부및업종 DB부를포함하고 ( 문단번호 [40], [79] 참조 ), 개인정보를생성하는단계인구성요소 1은주소표준화부에서 ( 문단번호 [15] 참조 ), 직장 DB부를스캔하여평균소득정보를획득하는단계인구성요소 2는코드매칭부에서 ( 문단번호 [15], [88] 참조 ), 평균소득에대한보정소득을산출하는단계인구성요소 3은업종 DB부에서 ( 문단번호 [15], [89] 참조 ), 개인소득추정테이블을생성하는단계인구성요소 4는코드매칭부에서 ( 문단번호 [15], [93]~[98] 참조 ), 개인소득데이터를제공하는단계인구성요소 5는코드매칭부에서 ( 문단번호 [15], [100] 참조 ) 각각수행된다. 따라서이사건제33, 34항발명의소득추정시스템은구성요소 1 내지 5의각단계가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있고, 전체적으로사람의정신활동이개입될여지도없으므로, 산업상이용할수있는발명에해당한다. 145

163 소프트웨어저작권보호체계방안연구 적격성을인정했다 ( 특허법원의판결은 상고기각으로확정되었다 ). 특허청이 2014년에개정한특허심사기준의문제점은첫째, 일본특허청의심사기준을여전히표절에가까울정도로모방만할뿐국내소프트웨어산업이나기술을고려한기준을제시하고있지않다는점과, 둘째, 사법적판단이나입법적조치도없이행정청의예규를변경하여그동안인정되지않았던 컴퓨터프로그램 청구항을허용하였다는점이다. 2014년심사기준은 매체에저장된컴퓨터프로그램 과 매체에저장된 이란한정이없는 컴퓨터프로그램 을구분하여후자는컴퓨터프로그램그자체이고전자는그렇지않다고보는데, 이는논리적타당성을인정하기어렵다. 146

164 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 제 1 절소프트웨어특허강화론의등장과내용 1. 일본의특허법개정 일본은 2002년 4월 17일특허법을개정하여컴퓨터프로그램도물건의발명에포함된다는명문의규정을두고전기통신망을통한제공을양도개념에포함시켰다. 364 이는일본특허청의실무를입법에반영한것이었다. 일본특허청은 2001년개정심사기준 특정기술분야의심사운영지침 을통해특허청구항말미에컴퓨터프로그램으로기재한것도 물건의발명 으로인정하기시작하였다 특허청의특허법개정 1 차추진 (2005 년 ) 364 개정된조문은다음과같다. 제3 항제1 호 : 物 ( フ ロク ラム等を含む 以下同し ) の発明にあつては, その物の生産 使用 譲渡等 ( 譲渡及ひ 貸渡しをいい, その物かブ ロク ラム等て ある場合には, 電気通信回線を通しだ提供を含む 以下同し ) 若しくは드入又は譲渡等の申出 ( 譲渡等のための展示を含む 以下同し ) をする行為 ). 제3항제4호 : この法律て フ ロク ラム等 とは, フ ロク ラム ( 電子計算機に対する指令て あつて, 一の結果を得ることかでぎるように組み合わされたものをいう 以下この項において同し ) その他電子計算機による処理の用に供する情報て あつてフ ロク ラムに準す るものをいう 365 일본의법개정에대해소프트웨어가발명인가아닌가에대한논란에종지부를찍었다는평가도있다 ( 相澤英孝 2002, 9면 ). 일본이발명의정의규정을직접개정하지않은것은, 소프트웨어는특허청의운용으로사실상특허의보호대상으로되고있고, 당시법개정논의가영업방법 (BM) 을중심으로하였기때문에이에대한소극적인상황 ( 통설을대표하는나카야마 ( 中山信弘 ) 교수도특허법에의한 BM 방법에소극적이라고한다 ) 이반영된것이라고한다. 147

165 소프트웨어저작권보호체계방안연구 일본특허법이개정되자, 우리특허청도일본개정법과동일한내용의특허법개정을추진하였다. 특허청은 2005년 7~12월연구용역 366, 2005년 10월일본방문조사, 년상반기내부전략팀운영 368 후, 년 7월 19일에는컴퓨터프로그램관련특허제도개선설명회를개최하여국내외동향을설명하고참석자를대상으로설문조사를하였다. 설문결과는 자특허청보도자료 ( 컴퓨터프로그램의특허허여범위확대요구고조 ) 로발표되었는데, 10명중 8명이컴퓨터프로그램청구항이특허로허여되어야한다는입장이었다고한다. 또한특허청은 2006년 10월 19일컴퓨터프로그램청구항의인정여부에대해관련산업계, 유관기관, 학계전문가들과제도개선간담회를가졌고, 11월 10일에는특허청심사관 심판관합동토론회를개최하였다. 그리고 11월 21~24 일까지정책고객관리시스템 (PCRM) 으로컴퓨터프로그램청구항인정에대한찬반여부와제도개선시기에대한설문조사를하였다 년 1월 19일에는당시컴퓨터프로그램보호법주무부처였던정보통신부와업무협의를하였다 김관식 (2005) IT 분야발명의보호대상확대및파급효과에대한연구, 특허청. 367 컴퓨터 심사팀장 외 2명이 일본 특허청, 일본 소프트웨어센터, 일본 발명협회를 방문하여 일 본특허법개정취지와파급효과조사. 368 컴퓨터 프로그램 청구항 인정에 따른 침해 유형 조사, 미국 유럽 등 해외 동향 조사, 일본 개 정특허법입법취지조사등. 369 특허청정보통신심사본부, 컴퓨터프로그램관련발명의특허제도개선 ( 안 ) ( ) 붙임 2 ( 추진경과 ). 이하, 특허청, 2007a. 370 특허청에 따르면, 전체 응답자의 89% 가 컴퓨터 프로그램 관련 특허 제도 개선의 필요성을 인 식하였으며, 70.3% 가 향후 1년 내에, 22.2% 는 2-3년 이내에 제도를 개선하는 것이 적당하다고 응답하였다고한다. 371 정보통신부는 특허법 개정안에 대해 컴퓨터프로그램보호법만으로 충분하므로 개정 실익이 없 고, 소프트웨어 산업에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 개발자 입장에서는 특허권을 침해하는 알고리즘이 있는지 조사해야 하므로 개발이 지연될 수 있고, 민법상 물건의 정의와 양도, 대 여 의개념과부합하지않다는이유로반대입장이었다 ( 특허청정보통신심사부컴퓨터심사팀, 특허법 개정안 대한 관계부처 협의 결과 보고 및 향후 추진 방안 ( )( 이하, 특허청, 2007b ). 148

166 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 이러한논의를바탕으로특허청이마련한특허법개정안은그취지와내용이일본특허법을그대로모방한것이었고 ( 아래박스및각주 4의일본개정특허법조문참조 ), 이를한미 FTA 협정서명후협정에서이행하기로한사항을반영하기위한특허법개정안에포함시켜입법예고하였다 ( 산업자원부공고제 호, 2007년 8월 3일 ). 마. 컴퓨터프로그램발명의보호범위확대 ( 안제2조 ) (1) 종전에는컴퓨터프로그램발명에대해그프로그램이기록된매체등의형태로만특허로서보호받을수있도록하고있어인터넷등을통한컴퓨터프로그램의전송이보편화된현실에서는컴퓨터프로그램발명을적절히보호하는데어려움이있음. (2) 기술적사상이내포된컴퓨터프로그램그자체도물건의한형태임을명확히하고, 컴퓨터프로그램의정보통신망을통한전송도물건의양도ㆍ대여행위중하나에해당함을명확히함. (3) 정보통신망을통해컴퓨터프로그램발명을전송하는행위도특허발명의실시에해당하도록명확히규정함으로써컴퓨터프로그램발명에대한특허권을효과적으로보호할수있을것으로기대됨. ( 중략 ) 가. 물건 ( 프로그램등을포함한다. 이하같다 ) 의발명인경우에는그물건을생산 사용 양도 대여 ( 프로그램등의양도 대여에는정보통신망을통한전송을포함한다. 이하같다 ) 또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 하지만실제로국회에제출된특허법개정안 ( 의안번호제177655호, 제안일자 : ) 에는위개정조문이빠졌다. 그이유는관계부처협의과정에서컴퓨터프로그램저작권과의저촉문제를제기한문화체육관광부와정보통신부의반대때문이었다. 149

167 소프트웨어저작권보호체계방안연구 3. 특허청의특허법개정 2 차추진 (2011 년 ) 2011년 4월특허청의업무계획에따르면, 372 특허청은 2008년이후컴퓨터심사과에서주요 5개국의프로그램관련발명에대한정보를수집하고, 분과별로전담인력을편성하여외국의프로그램발명에대한법제 실무 판례등현황을조사하였으며, 2010년까지의분과별조사내용을토대로 2011년특허법개정초안을마련하였다. 하지만이런과정을거쳐마련한개정안도 1차개정안과아무런차이가없었다. 2011년 6월특허법개정을위한공청회를거쳐 2011년 10월 14일입법예고된특허법일부개정법률입법예고안 ( 지식경제부공고제 호 ) 은, 373 그취지 374 와개정조문 375 이 1차개정안및일본특허법과실질적으로아무런차이가없었다. 이개정안역시부처협의과정에서문화체육관광부의반대로국무회의에상정되지못하였다. 372 특허청정보통신심사국컴퓨터심사과, 프로그램발명의효과적인보호를위한특허법개정추진계획 ( )( 이하 특허청, 2011 ). 373 이개정안은특허청이 마련한것이었다 ( 국가지식재산위원회지식재산전략기획단, 특허법일부개정법률안조정관련주요쟁점및경과 ( ) 2면, 이하 지재위, 2012 ). 374 근래에는 프로그램 이 기록매체 와상관없이단독으로네트워크를통해유통되는것이대세임. 따라서 프로그램이기록된기록매체 는특허로보호되고있으나, 네트워크를통해유통되는동일한 프로그램 은특허로보호되고있지않은모순을해결하기위해법을보완하고자함. 375 특허법제2 조제3 호가목 : 물건 ( 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합으로서특정한결과를얻을수있도록명령이조합된프로그램및컴퓨터등정보처리능력을갖는장치처리용으로공급되는정보로서프로그램에준하는것을포함한다. 이하같다.) 의발명인경우에는그물건을생산 사용 양도 ( 정보통신망을통한제공을포함한다. 이하같다.) 대여 ( 정보통신망을통한제공을포함한다. 이하같다.) 또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다.) 을하는행위 150

168 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 4. 국가지식재산위원회를통한조정시도 (2011 년 ) 이처럼특허법개정안이부처간협의에난항을겪자특허청은 2011년 10월국가지식재산위원회에조정을신청하였다. 1차조정회의 ( ) 에서국가지식재산위원회는법개정필요성이인정된후에구체적인입법방식을추진하기로하고, 376 컴퓨터프로그램을물건으로규정하는방식이외의다른대안 2 가지를제시하였다. 377 그리고국가지식재산위원회는온라인서비스제공자의면책과관련된사례등을토대로면밀한검토를특허청에요구하는한편, 2006년특허청의설문조사에대해서는객관성이떨어진다고지적하면서, 정책수요를파악하기위한새로운설문조사를제안하였다. 378 국가지식재산위원회를통한조정도결국특허청의의도대로되지못했지만, 특허청은 2012년, 2013년관련연구과제 379 을계속발주하였다. 당시국가지식재산위원회는특허청이주장하는법개정필요성이충분히설득되지않았다고보았으며특허청은표면적으로는온라인상보호의사각지대를주장하지만실제로는온, 오픈라인모두소프트웨어에대한특허권의법적근거를명확히하려는 376 지재위, 2012 앞의각주 11, 4-5면. 377 제1 안 : 특허법 제2 조 제3 호 실시 규정에 사실상 복제에 해당하는 프로그램을 정보통신망을 통해 전송 하는 행위를 포함, 제2 안 : 특허법 제42조 제4 항 제2 호의 청구항 기재 관련 조항에 프로그램의 경우에는 물건의 발명에 준한 것으로 본다 고 규정 ( 특허청 정보통신심사국 컴퓨 터심사과, 국가지식재산위원회 조정에 대한 전략적 대응방안 ( ) 1면 )( 이하 특허청, 2012 ). 378 같은 문헌 ( 특허청, 2102 ) 2면. 새로운 설문조사는 국가지식재산위원회가 실시하되 비용을 특 허청과 문화체육관광부가 공동부담할 것을 제안하였지만 문화체육관광부는 비용부담에 반대 하였고, 특허청은이미자기들이여러번설문조사를했다는이유로반대하였다. 379 프로그램발명의보호강화에따른경제적효과및법제연구 ( 연구기간 : ~ , 연구수행기관 : 아인특허법률사무소 ; 특허법과 저작권법의 조화를 통한 창조적 소프트웨어 기 업보호방안연구 ( 연구기간 : ~ , 연구수행기관 : 한남대학교산학협력단 ( 책 임김관식 ). 151

169 소프트웨어저작권보호체계방안연구 것으로이해하였다 특허심사기준개정 (2014 년 ) 특허법 개정이 무산되자 특허청은 내부규칙인 특허심사기준을 개정하는 쪽 으로 방향을 틀었다. 특허청은 내부적으로 이미 개정할 내용을 확정한 다음 형식적인 의견수렴 과정을 거친 후, 공지를 통해 청구항 말미에 프로그램 또는 프로그램 제품 으로 기재한 것도 허용하겠다고 발표하 였다. 382 특허청의심사기준개정은일본의법개정경위에착안한것으로 ( 일본은심사기준개정후이를반영하기위한특허법개정을하였다 ), 특허법개정안이부처협의에난항을겪을당시부터추진하기로방침을세웠던방안이었다. 특허청이심사기준을변경하여특허청구항말미에컴퓨터프로그램으로기재된특허가등록되는관행이어느정도굳어지고나면그후에는자연스럽게특허법개정이가능할것으로보았던것이다. 그리고특허심사기준은행정청의내규이기때문에타부처와협의가필요없다는것이특허청의판단이었다. 380 지재위, 2012 앞의각주 특허청, 컴퓨터소프트웨어관련발명보호제도개선을위한국민의견수렴 ( ) < (2015년 5월 2일방문 ). 이의견수렴절차에대해특허청은보도자료도내지않았고홍보도제대로하지않았다. 그래서인지 2건의의견만접수되었다. 382 소프트웨어 (SW) 분야, 특허보호대상확대 < (2015년 5월 3일방문 ). 한편특허청은담당사무관이직접실시한설문조사 ( 한국소프트웨어산업협회주관 2014 지식경영컨퍼런스참석자대상, 114개사응답 ) 에서컴퓨터프로그램청구항인정이필요하다는응답이약 92% 였다고한다 ( 특허청, 컴퓨터관련발명심사기준개정에대한 Q&A ( ), 이하 특허청, 2014 ). 152

170 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 그러나특허청의심사기준개정시도에대해국회소관상임위원회 ( 산업통상자원위원회 ) 소속의원들이입법권침해를문제삼았고 ( 종전에는특허법개정이필요하다고했다가심사기준개정만으로동일한효과를노린다면결국입법권침해라는것이다 ), 문화체육관광부도심사기준개정에반발하였다. 이를무마하기위하여특허청은애초의심사기준개정안을수정하여문화체육관광부의동의를얻어 2014년 7월 1일부터시행하였다. 383 시행된안과 6월 18일안의핵심내용은아래표와같다 월 18 일개정안최종수정안 컴퓨터에단계 A, 단계 B, 단계 C 를실행시키기위 한컴퓨터프로그램 하드웨어와결합되어단계 A, 단계 B, 단계 C 를실행시키기위하여매체에저장된컴퓨터 프로그램 < 표 6> 2014 년개정특허심사기준의핵심내용 6. 특허법개정안 (2014 년, 김동완의원대표발의안 ) 특허청의개정심사기준적용 3 개월후인 특허청이추진했던 383 특허청, 컴퓨터관련발명심사기준개정주요내용알림 ( ) < (2015년 4월 30일방문 ). 당시특허청은개정심사기준이민원인의불편을해소하려는취지에불과하다며문화체육관광부를설득하였다. 즉, 청구항말미에컴퓨터프로그램이라고기재한출원이거절되어출원인 ( 민원인 ) 에게불편을주는문제를해결하려고심사기준을개정하려는것이라고문화체육관광부를설득하였던것이다. 384 최종수정안은 6월 18일안에비해 하드웨어와결합되어 란문구와 매체에저장된 이란문구가추가된점에차이가있다. 그러나이문구들은실질적으로는아무런의미가없기때문에, 양자는서로동일하다고평가할수있다. 하드웨어와결합되어 라는문구는그동안발명의성립성으로판례가요구해오던것이고, 매체에저장된 이란문구는어떠한컴퓨터프로그램도그것이개발자의머릿속에있는아이디어단계에서벗어나현실세계에표현되는한어느매체에든기록된다는점에서아무런의미가없는한정에불과하다. 그리고청구항에 매체에저장된 이란한정을두던두지않던특허권의범위에도실질적인차이가없다. 153

171 소프트웨어저작권보호체계방안연구 법안과 동일한 개정법률안이 의원입법으로 국회에 발의되었다. 385 김동완 의원 이 개정법률안을 발의한 이유는, 당시 특허청의 심사기준 개정이 입법권 침해 문제로 해당 상임위에서 논란이 있었는데, 그 과정에서 입법적 조치의 필요성 을 인식했기 때문이라고 한다. 한편 공동발의 의원들 중 일부는 당시 김동완 의원이 이례적으로 상임위 회의장에 법안을 들고 와서 공동발의자로 서명해 줄 것을 요청하였고 이를 면전에서 거절하기 어려워 공동발의자로 서명하였다고 한다. 김동완의원안이발의되자특허청은국회상임위원회전문위원실에법안설명자료와법안심의자료, 그리고그동안의문화체육관광부반대의견을반박하는검토의견을제공하였다. 이때문인지전문위원검토보고서는개정안이 프로그램특허를보호하는데실효성 을높이고 프로그램산업에대한투자를견인하고경쟁력강화효과를기대할수있다 는긍정적인평가를내렸다. 그리고특허청은법안통과를위한국회설득작업의하나로소프트웨어산업계설문조사를진행하였다. 386 김동완의원안은국회논의과정에서폐기되었는데, 당시 (2015 년 11 월 ) 특허 청장은이해당사자간의견대립이있어서 다양하게의견을더수렴해서중간 자적입장을저희들이발견할때까지 법안을폐기해달라고국회에요청하면 서, 전면적으로새로운방향을만들어야 한다는견해를피력하기도했다 의안번호 : , < 386 사업명 : 컴퓨터구현발명보호합리화에대한 SW업계인식조사, 기간 : ~ , 예산 : 3천만원. 한국갤럽이주관한이설문조사는 부터 까지국내 SW 사업체중주로서울, 경기, 대전지역기업총 404개를대상으로방문면접조사를통해하였는데, 온라인전송행위를특허권침해로규정하는특허법개정안에대해 SW 개발자의기술과이익을보호하는데도움이될것이다 는주장에 68.6% 가동의한다고응답했고, 개정안을찬성하는응답이 64.6% 인반면, 반대의견은불과 2.0% 에지나지않는다고한다. 387 제 337 회 - 산업통상자원소위제 7 차 (2015 년 11 월 19 일 ) 회의록 (37-38 면 ) 154

172 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 7. 국무조정실을통한조정 (2015 년 ~ 현재 ) 김동완의원안이발의되자특허청은국무조정실에조정을신청하였는데, 조정신청의명목은김동완의원안에대한관계부처이견을조정하여국회에통일된의견을제시하자는것이었다 국무조정실, 미래창조과학부, 문화체육관광부, 특허청의국장급회의에서특허대상을확대하지않으면서온라인으로전송되는컴퓨터프로그램에대한특허기술을보호한다는기본방향에 전문위원송대호 82쪽이되겠습니다. 개정안은프로그램특허에대한보호범위를확대하는것이되겠습니다. 문화체육관광부에서는저작권으로부터 충분히 보호받을수 있으므로 특허권의보호 범위를 확 대하는것은중복이며소프트웨어산업을위축시킬우려가있다는이유로반대하고있습니다. 따라서폭넓은의견수렴이더필요하다고보여집니다. 소위원장대리이진복정부의견주십시오. 특허청장최동규현재도 저희들이 하고있는 것이 사실큰 문제는 없습니다만이것은 오히려 문화부 쪽에서 전송이 되는 경우는 이것을 특허로 인정할 수 없다 이런 의견이 있어서 아직 까지도합의가안되고있는그런상황입니다. 그리고 이게 또 업계의 경우는, 소프트웨어의 모방자들은 이렇게 되기를 바라고 있고 또 권 리자들은 이렇게 되면 안 된다고 얘기하고 있고, 이해당사자 간에 아직도 대립이 있는 상황 이기 때문에 조금 다양하게 의견을 더 수렴해서 중간적인 입장을 저희들이 발견할 때까지 보 류를해주셨으면합니다. 소위원장대리이진복보류가 아니고요 특허청장최동규예, 폐기를해주셨으면합니다. 소위원장대리이진복폐기를하도록하겠습니다. 특허청장최동규예, 그렇게해주시면좋겠습니다.... 특허청장최동규이부분을폐기해주시면저희들은감사합니다. 소위원장대리이진복이것은실익이없습니다, 가만히놓아둬도. 특허청장최동규예, 그렇습니다. 소위원장대리 이진복다시 20대에 가서 논의를 한다 하더라도 문화체육관광부하고 의견을 좁히지 않으면 이 법안을 다르게 내야되기 때문에 보류하는 것보다는 폐기하는 것이 맞다고 생각합니다. 특허청장최동규예, 그렇습니다. 전면적으로 새로운 방향을만들어야 될 것으로그렇게 생각 합니다. 155

173 소프트웨어저작권보호체계방안연구 합의하였고, 온라인전송에대한보호방식에대해서는컴퓨터프로그램을특허법상 물건 으로의제하지않는대안을마련하기로하였다. 이에따라특허청은그동안일본특허법을모방하려던안을버리고유럽특허법을모방한안을새로운대안으로제시하였다. 여기에는특허권의간접침해범위를확대하는안과방법특허권의권리범위를확대하는안이포함되어있었다. 특허청대안은모두소프트웨어의온라인유통에도특허권이미치게하기위한취지로, 김동완의원안을국회에폐기해달라고요청하면서다양한의견을듣고중간자적입장을발견하겠다는약속과달리의견수렴절차는없이 10년전입장을반복한것으로국무조정실의조정중에도소프트웨어특허강화를 2016년과 2017년주요업무계획으로정하고있었다. 특허청의 2016 년주요업무계획 (11 면 ) 발명의보호대상명확화및정당한권리자의보호강화 특허기술이포함된프로그램의온라인유통 ( 전송 ) 도명확히특허로 보호되도록하기위하여특허법개정 * 현재는특허기술이포함된프로그램을기록매체 (CD 등 ) 로무단유통하면특허침해에해당되지만, 온라인유통행위가침해에해당하는지여부는불명확 특허청의 2017 년주요업무계획 (26 면 ) 소프트웨어 (SW) 관련특허보호체계개선 특허기술이포함된 SW의온라인유통 ( 전송 ) 도침해행위에포함하여특허법에의해명확히보호되도록법령개정추진 * 현재는특허기술이포함된프로그램을기록매체 (CD 등 ) 로무단유통하 156

174 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 면특허침해에해당되지만, 온라인유통행위가침해에해당하는지여부는불명확 네트워크환경에서발생가능한다양한특허침해행위 * 에대한적절한권리보호방안검토 * ( 국경을넘는침해 ) 해외서버에서특허침해 SW 서비스를국내에제공 ( 복수주체침해 ) 하나의특허 SW를여러사람이단계별로나누어실시 일본등주요국과 SW 관련특허심사기준에대한논의채널을구축하고, 국제적조화방안모색 < 표 7> 특허청의 2016 년, 2017 년주요업무계획 제 2 절특허권간접침해확대안에대한검토 1. 특허권의간접침해개정안의내용 특허청이 국무조정실에 에 제안한 간접침해 확대안은 현행 특허법 제127조 ( 침해로 보는 행위 ) 제2 항을 개정하여 방법 발명인 경우 특허 방법의 실시에만 사용하는 물건의 실시 행위 외에 그 방법의 실시에만 사용하는 컴퓨 터 프로그램의 사용을 청약하는 행위 또는 그 방법의 실시에만 사용하는 컴 퓨터 프로그램을 사용하도록 제공하는 행위 를 추가하자는 것이다 ( 아래 표 참 조 ). 157

175 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제127조 ( 안2-1) 2. 특허가방법의발명인경우 : 그방법의실시에만사용하는물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위또는그방법의실시에만사용하는컴퓨터프로그램의사용을청약하는행위 < 표 8> 특허청의간접침해범위확대안제1안 제127조 ( 안2-2) 2. 특허가방법의발명인경우 : 그방법의실시에만사용하는물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위또는그방법의실시에만사용하는컴퓨터프로그램을사용하도록제공하는행위 < 표 9> 특허청의간접침해범위확대안제2안위 2개의안은실질적인내용은같고용어 청약 과 제공 에서만차이가있다. 청약 이란용어는트립스협정을국내법에반영할때 offering for sale 을 양도의청약 으로반영한점을고려하여용어와법적해석을일치시키기위해제안된것이고, 제공 은 청약 의경우계약관계의유무가문제가될수있으므로입법취지를고려하면 제공 이바람직하다는의견에따른것이다 입법례 (1) 유럽연합 유럽의 1976 년공동체특허협약 (CPC: Community Patent Convention) 제 30 조는 특허권의간접침해를다루는데이규정은유럽연합회원국과유럽통합특허법원 388 특허청 (2017) SW 관련특허보호체계개선에관한의견문의, 5 면. 158

176 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 협정 (UPCA) 에도반영되어있다. CPC 제30조에따르면, 발명의본질적인요소와관련된수단을체약국내에서공급 (supplying), 공급의청약 (offering to supply) 행위를하여발명이체약국내에서제효과를발휘하도록하는경우간접침해를구성하도록하되, 침해자의인식을요건으로한다. 즉, 침해자가발명의본질적인요소와관련된수단들이발명을제효과를내도록하는데에적합하며그러한의도가있다는점을알았거나정황상알수있는경우에만간접침해가성립한다 ( 제1 항 ). 간접침해는발명의본질적요소와관련된수단이상업적범용품 (staple commercial product) 인경우에는적용되지않지만, 그수단을공급받은자가제29조의행위즉, 특허권직접침해를구성하는행위를하도록유도하는경우에는예외이다 ( 제2 항 ). 또한제31조에규정된특허권의효력이제한되는행위를하는자는제1 항의적용이배제되는자 ( 즉, 발명을이용할권한이있는자 ) 에해당하지않는다는주의규정을제3 항에두고있다. 389 UPCA 제26조는 CPC 1976 제30조와동일한내용의간접침해규정을두고있다 CPA of 1976 Article 30 Prohibition of indirect use of invention 1. A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. 2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article Persons performing the acts referred to in Article 31 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph UPCA Ariticle 26 Right to prevent the indirect use of the invention (1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect. 159

177 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 유럽연합회원국 유럽연합회원국은 1976년 CPC 제30조와실질적으로동일한내용의국내법규정으로특허권의간접침해를규율한다. 예를들어, 영국은특허법제60조에특허침해에관한규정을두고, 제1 항은직접침해, 제2 항과제3 항은간접침해문제를다룬다. 391 동일한내용이프랑스지적재산권법제L613-4조, 392 독일특허법제10조 393 에규정되어있다. (2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where thethird party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25. (3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 영국특허법제60조 (2) 이조항의다음규정에따라, 특허권자이외의자가특허권존속기간동안특허권자의동의를얻지않고실시권자와그외그발명을실시할권원을가지는자이외의자에게그발명의불가결한요소에관한어떠한수단이고그발명을실시하기위한것을영국내에서공급하거나그공급의신청을하는때는, 그자는그발명의특허를침해한다. 단, 그수단이연합국내에서그발명을실시하기위해적절한것이고, 그를위해의도되고있다는점을그자가알거나합리적개인에게명백한경우를조건으로한다. (3) 위의 (2) 항은주요상업제품의공급또는그공급의신청에적용하지않는다. 단, 그공급또는신청이, (1) 에의한특허침해를구성하는행위를피공급자 ( 被供給者 ) 또는경우에따라피신청자 ( 被申出者 ) 가하도록유인하는목적으로이루어진때는그러하지아니한다. 392 제L.613-4조 1. 특허권자의동의가없는경우에, 특허받은발명을실시할수있는권한이없는자에게, 프랑스영토내에서그발명의본질적요소와연관된발명을실시할수있는수단을인도하거나인도를제공하는행위는, 만약그러한수단들이그실시에적합하고그실시를목표로하고있다는것을제3 자가알고있거나그정황상명백한경우에는, 마찬가지로금지된다. 2. 그실시수단들이상거래에서일반적으로존재하는물품인경우에는, 제3 자가제L.613-3조에의해금지된행위를하도록유도한경우를제외하고는, 상기 1의규정은적용되지아니한다. 3. 제L 조의 a), b) 및 c) 에규정된행위를이행한자는, 상기 1에서정의하고있는발명을실시할수있는자격을갖춘자로보지않는다. 393 독일특허법제10조 (1) 특허발명을실시할권리가있는경우이외에특허권자로부터동의를받지못한자에관해, 발명을실시하기위한본질적요소에관련된수단을본법이적용되는영토내에서제공또는제공의청약을하는행위는, 그러한수단이발명을실시하기위한목적임을알았거나정황상 160

178 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 이처럼유럽에서는특허권의간접침해를우리특허법과달리물건의방법과방법의발명으로엄격하게구분하지않는다는점, 전용품으로한정하지않고발명의본질적요소를구성하는수단 ( 상업적범용품은제외 ) 을대상으로한다는점, 특정행위즉, 공급또는공급의청약행위에만적용된다는점, 간접침해자의인식을요건을한다는점에서차이가있다. 특허권의속지주의원칙에따라간접침해행위도특허권의효력이미치는영토내에서이루어져야하기때문에, 가령특허발명의필수수단인필터 (filter) 를미국에서공급한경우에는영국특허법에따른간접침해규정이적용되지않는다. 394 한편, 영국법원은온라인게임시스템 ( 호스트컴퓨터, 터미널컴퓨터, 게임시스템을구동하는소프트웨어로구성된시스템 ) 에관한특허권에대해피고의서버가영국국외에있는경우에도침해로보았다 395 인식요건의판단기준과관련하여영국은다른유럽회원국과달리추정적인식은합리적개인 (reasonable person) 에게명백한경우 (obvious to a reasonable person) 로제한하는데, 여기서합리적개인이누구인지, 어떤경우를명백한경우로볼것인지에대해서는해석론이확립되어있지않다. 간접침해에서제외되는상업적범용품에는쉽게입수할수있는물건은포함되지만, 침해를유도할목적으로공급하는경우에는제외된다. 396 명백한경우에는금지된다. (2) 제 (1) 항의규정은, 그수단이주요하게거래되는필수품인경우에대하여는적용되지않는다, 다만, 제공자가제공을받는자에대하여제9 조제2 문에의해금지된행위를하도록유도한경우에는그러하지아니하다. (3) 제11조제1 호내지제3 호의행위를실시하는자는제 (1) 항의의미에있어발명을실시할권리를가지는자로보는것이아니다. 394 Kalman v PCL Packaging (1982). Colston & Galloway 2010, 223면에서인용. 395 Menashe Business Mercantile Ltd & Another v. William Hill Organisation Ltd., [2002] EWCA Civ Furr v. Truline (Building Products) [1985] FSR 553, 565(Lionel Bently & Brad Sherman (2009) 161

179 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 미국 미국특허법은제217조에서특허침해를규정하고있는데, (a) 항은직접침해, (b) 항은유도침해, (c) 항은기여침해규정이다. 이 (b), (c) 항을간접침해규정으로본다. 한편, (f) 항은직접침해가없으면간접침해도생기지않는다는판결을뒤집고지재권을강화하기위해 1984년특허법개정에서추가된것이다. 397 미국특허법제271조 (b) 항에따르면, 특허권의침해를적극적으로유도한자는침해자로서의책임을진다. (c) 항에따르면, 발명의본질적부분 (material part) 을구성하는부품또는재료나장치로서특허된기계, 제조물, 조합물또는조성물의부품이나특허된방법을실시하는데에사용되는재료나장치를미국에서판매또는판매의청약행위또는미국으로수입하는행위는기여침해자로서의책임을지는데, 그러한부품또는재료나장치가침해행위에사용되도록특별히제조되었거나침해에사용하기에특별히적합하다는사실을안경우에만적용되고, 그러한부품또는재료나장치가범용품이거나실질적인비침해적용도에적합한일상품인경우에는제외된다. 398 Intellectual property law (3 rd Ed.) Oxford University Press, 552 면에서인용 ). 397 강명수 2016, 면. 398 미국특허법제271조 (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 162

180 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 이규정들은판례를반영한것들이다. 미국특허법에는 1952년개정이전에는어떤행위가특허침해를구성하는지를규정한조항이없었다. 당시판례는특허침해를직접침해와기여침해의 2가지유형으로나누고있었는데, 기여침해는특허발명을제조, 사용또는판매하지는않지만공동불법행위 (joint tort feasance) 책임을지울만한행위를한경우 ( 가령, 제3 자의불법행위를의도적으로유발하거나 (intentionally cause), 교사 방조하는경우 ) 에성립한다. 1952년특허법개정이전판례에서가장대표적인기여침해행위로인정된것이바로특허발명의권리범위에속하지는않지만특허물건이나방법외에는다른용도가없는부품을판매하는행위였다. 이경우특허권자는침해를유발하려는의도가피고에게있다는점을입증해야하지만, 대다수법원은피고가판매한부품에는실질적인비침해용도가없기때문에피고에게의도가있다는점이추정된다고보았다. 399 이처럼하나의개념으로포섭되었던기여침해를입법하면서미국의회는제271조 (b) 항과 (c) 항으로구분하였는데, (c) 항은앞에서설명한기여침해의전형적인유형을입법한것이고, 400 (b) 항은나머지유형의기여침해를포괄하려는것이었다. 따라서비록 (b) 항의문언에는없지만, 직접침해가전제로되어야하고, 401 침해자의인식이있는경우에만 (b) 항에따른간접침해의책임을물을수있다. 즉, 미국특허법제217조 (b) 항의유도침해가성립하기위해서는직접침해를유도하는적극적인행위뿐만아니라유도침해의 의도 402 와직접침해의 399 Henry v. A.B. Dick, 224 U.S. 48, 32 S.Ct. at 379 (1912). 400 한국지식재산연구원 2011, 91면. 제217조 (c) 항의기여침해는 1871년 Wallace 사건 (Wallace v. Holmes) 에서최초로명확히한것으로불법행위원리인 교사및방조 (aiding and abetting) 법리에따른것이다. 401 라임라이트 v. 아카마이사건에서미국대법원은직접침해가없으면유도침해도성립하지않는다는점을분명히하였다 ( Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111, 2119, 2120 (2014)). 163

181 소프트웨어저작권보호체계방안연구 존재가전제되어야한다. (4) 일본 일본특허법제 101 조 ( 침해로보는행위 ) 는다음과같이제 1 호부터제 6 호까 지간접침해행위를규정하고있다 특허가물건의발명에대하여이루어진경우에업으로서그물건의생산에만사용하는물건의생산, 양도등이나수입또는양도등을청약하는행위 2. 특허가물건의발명에대하여이루어진경우에그물건의생산에사용하는물건 ( 일본국내에서널리일반에게유통되고있는것을제외한다 ) 으로서그발명에의한과제의해결에불가결한것에대해그발명이특허발명이라는것과그물건이그발명의실시에사용되는것을알면서업으로서그생산, 양도등이나수입또는양도등의청약을하는행위 3. 특허가물건의발명에대하여이루어진경우에그물건을업으로서의양도등또는수출을위해소지하는행위 4. 특허가방법의발명에대하여이루어진경우에업으로서그방법의사용에만사용하는물건의생산, 양도등이나수입또는양도등의청약을하는행위 5. 특허가방법의발명에대하여이루어진경우에그방법의사용에사용 402 여기서필요한요건은의도 (intent) 이지인식 (knowledge) 이아니다. 403 번역은법제처의세계법제정보센터의번역을참조하였다 ( 164

182 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 하는물건 ( 일본국내에서널리일반에게유통되고있는것을제외한다 ) 으로서그발명에의한과제의해결에불가결한것에대해그발명이특허발명이라는것과그물건이발명의실시에사용되는것을알면서업으로서그생산, 양도등이나수입또는양도등의청약을하는행위 6. 특허가물건을생산하는방법의발명에대하여이루어진경우에그방법으로생산한물건을업으로서의양도등또는수출을위해소지하는행위 여기서주의할점은일본특허법에서말하는 양도등 은 양도및대여를 말하고, 그물건이프로그램등인경우에는전기통신회선을통한제공을포함 404 한다는사실이다. 일본은 1959년특허법개정에서간접침해규정을도입하였고 ( 현행제101조의제1 호와제4 호 ), 그후 2002년법개정에서전용품요건을삭제하는대신침해자의인식을요건으로하는간접침해행위유형을추가하였으며 ( 현행제2 호, 제5 호 ), 2006년에는양도목적의소지와수출목적의소지도간접침해에포함되도록하였다 ( 현행제3, 6호 ). 2002년법개정에서신설된제2 호와제5 호는 미국특허법상간접침해규정과유사하지만, 일반유통품을명시적으로제외하면서 발명에의한과제의해결에불가결한것 을대상으로하여그구체적인적용범위에있어서는미국특허법과차이가있다 고한다. 405 발명에의한과제의해결에불가결한것 이란그것을이용하는것에의해처음으로발명이해결하려고하는과제가해결 404 일본특허법제2 조제3 호제1호. 405 강명수 2016, 52면. 165

183 소프트웨어저작권보호체계방안연구 되도록하는부품, 도구, 원료등을의미하며, 그발명이해결하려고하는과제와는무관하게종래부터필요로했던것은제외된다는판결이있다. 406 인식요건과관련하여, 알고있다 란현실로알고있는것을말하며, 과실로모르는경우는포함하지않는다. 알고있다는점은특허권자에게입증책임이있으며, 특허권침해금지청구소송에서주관적요건의판단시점은구두변론종결시점이기때문에소장의송달에의해주관적요건을구비하는것도가능하다. 한편손해배상에서는위요건의판단시점이침해시이고, 침해당시에는알지못했다하더라도구술변론종결시점에안경우에는장래의금지를인정해도어쩔수없 다고한다 년법개정은특허권의실효성확보를취지로한것으로, 일단해당행위가실행되고나면침해품의확산등으로인해침해방지조치가어려운상황을초래하는특정행위즉, 양도나대여행위만을대상으로하며, 수출의경우에도양도나대여와마찬가지의이유로소지목적의행위를금지하였다고한다. 408 사용행위에대해서는사용과소지행위태양이중복되는경우가많다는점과행위후에침해품이널리시장에확산될위험성이낮다는점때문에소지목적의대상으로하지는않았다고한다. 409 또한특허권은업으로서실시할권리를독점하는것이기때문에, 간주침해가되는소지목적의행위인 양도, 대여 및 수출 행위도업으로서이루어진경우에만대상이된다. 410 한편 2006년법개정에서신설된제3 호와제6 호는양도나수출목적의소지를금지 406 동경지방법원평성 판시 1892호 89항. 407 高部眞規子 2012, 면. 408 일본특허청第二章産業財産権の侵害とみなす行為の見直し 120면, Ibid. 410 Ibid. 166

184 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 하는것이므로간접침해가아니라는견해도있다. 411 우리와달리일본특허법은간접침해에대해별도의벌칙규정을두어특허 침해죄 ( 제 196 조, 10 년이하의징역이나 1 천만엔이하의벌금 ) 보다는가벼운처 벌을한다 ( 제 196 조의 2, 5 년이하의징역, 5 백만엔이하의벌금 ). (5) 중국 중국은 1984년 3월 12일 특허법 제정 후 2000년 8월 25일 제2 차 개정 당시 간접침해 규정의 도입 여부가 논의되었지만 트립스 협정에 관련 규정이 없다는 이유로 도입되지 않았다. 412 그 후 2008년 12월 27일 제3 차 개정에서도 논란이 있었지만 특허권자를 두텁게 보호할 필요가 없다는 견해를 수용하여 간접침해 규정을 도입하지 않았다 년부터 특허법 제4 차 개정 논의가 진행되고 있 으며, 개정 시안에는 간접침해 규정이 들어 있지만 도입 여부는 아직까지 미정 이다. 414 그동안중국은특허권의간접침해문제를중국민법제130조의공동불법행위 2인이상이공동으로권리를침해하여타인의손해를발생시키는경우마땅히연대책임을부담한다, 년의권리침해책임법 ( 中華人民共和國侵權責任法 ) 제8 조 2인이상이공동으로권리침해행위를하여타인에게손해를 411 특허청 ( 윤선희 정차호 ) 2017, 58면. 412 闫文军 (2015) 특허법학설과사례연구 ( 제1 판 ) 知识产权出版社, 27면. 413 김수진 이기성 (2014) 중국에서의 특허권 간접침해 이론에 대한 고찰. 창작과 권리, 75호, 96~97면. 414 Ibid. 415 중국법조문번역은법제처의세계법제정보센터의번역을참조하였다. 167

185 소프트웨어저작권보호체계방안연구 조성한경우연대책임을부담하여야한다 와제 9 조 타인이권리침해행위를 하도록교사, 방조한경우행위인과함께연대책임을부담하여야한다 로해결 해왔다. 416 중국의학설은간접침해란특허권자의동의를받지아니하고간접적인방식으로그발명을실시하는행위를의미하며, 간접침해행위자의행위는직접침해를구성하는것은아니지만, 타인의특허침해행위를장려, 유도, 교사하여특허권을침해하도록하는행위를의미한다거나, 지적재산권의배타적인권리의범위내에서실시행위를수행하지는않으나고의로타인으로하여금직접침해를하도록유도하는행위, 타인의실시행위가직접침해에해당한다는것을알았거나알수있었던때에는직접침해를구성하는타인의행위를위하여실질적인도움을주는행위, 그리고특정한상황하에서직접침해를준비하거나그침해의불이익을확대하는행위라고한다. 417 종속설 / 독립설과관련하여, 중국에서간접침해는직접침해가전제가되는경우에만인정된다는종속설이다수설이고판례의입장이다. 하지만다수의법원은반드시직접침해가실제로발생한경우로제한하지않고직접침해의개연성이충분한경우에는직접침해가있는것으로추정하는태도를취한다. 가령중간체를판매하는행위를간접침해로인정하면서도법원은직접침해의발생에관한입증을요구하지않기도하였다. 이에반해몇몇법원은판매자가직접침해의존재를입증할것을요구하였는데, 예를들면피고가침해경고장을받은후에도계속전용부품을판매한것을이유로권리의존재및직접침해의존재 416 박이주 (2017) 중국법상의간접침해규정및실제, 5면 ; 崔国斌 (2016) 특허법원리와사례 ( 제2 판 ), 북경대학출판사, 면. 417 김수진 이기성 2016, 면. 168

186 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 를알수있었다고보고간접침해를인정하였다. 418 주관적인식과관련하여, 간접침해자의주관적인식 ( 특허권의존재에대한인식및타인의직접침해를구성한다는사실에대한인식 ) 이필요하다는점에는학설과판례가대체로일치한다. 419 하지만주관적고의를어떻게증명해야하는지에관해서는판결이엇갈리는데, 추정 하는태도를취하는판례가많다. 가령 냉온수기세트 사건에서 < 설치, 작동, 보수지침 > 에서필수적으로직접침해를해야한다는게시가있다는점을근거로객관적인고의를인정하기도하고, 재봉기용연단장치 사건에서법원은피고제품의취급설명서에설치장치를어떻게조립할지및설치장치와재봉기, 연단장치를어떻게조합할지에대한명확한설명이있기때문에직접침해를촉발한주관적고의가있다고보았다. 420 전용품요건과관련하여, 2001년베이징고급법원의견제74조는 간접침해의대상은전용품으로한정되며공용품은대상이되지않는다. 여기서 전용품 은타인의제품을실시하는데에만이용되는주요부품, 또는방법특허의중간제품으로, 타인의특허기술 ( 제품또는방법 ) 을실시하는일부분을구성하며, 그외의용도가없는것을말한다 고한다. 하지만, 전용품 여부에대한판단에대하여법원은다소탄력적으로판단하는데, 일부사건에서는 전용품 증명 418 박이주 2017, 20면 년베이징고급법원의견제76조 : 간접침해자는주관적으로다른사람을유도, 종용, 교사하여타인의특허권을직접침해하도록하려는고의가반드시있어야한다. 제77조 : 행위자가다른사람이특허권침해행위를실행하려고준비하는것을분명하게알면서도, 그사람을위해서침해조건을제공하는것은간접침해를구성한다 ( 박이주 2017, 20면에서인용 ). 420 박이주 2017, 22면. 169

187 소프트웨어저작권보호체계방안연구 여부가간접침해판단의핵심쟁점이되기도하지만, 다른사건에서는전용품 여부에대한구체적인판단없이 주요부품 에해당하면간접침해를인정하기 도한다. 421 직접침해가최종구매자인소비자에의하여일어나는경우이는원칙적으로생산경영의목적이아니므로직접침해를구성한다고할수없으나, 이경우에도간접침해를인정한판결이다수있다. 이에대해종속설을취하는다수설은법적근거가없다고비판하며간접침해자가교사, 유도또는방조한대상자를 권리자의허락을얻지않고특허를실시한자 로명확히하는법개정을통해문제를해결해야한다고주장한다. 422 한편, 중국의권리침해책임법제36조는 네트워크사용자, 네트워크서비스제공자가네트워크를이용하여타인의민사권익을침해한경우권리침해책임을부담하여야한다. 네트워크사용자가네트워크서비스를이용하여권리침해행위를한경우피침해자는네트워크서비스제공자에게삭제, 블라인드처리, 링크연결의해제등의필요한조치를취하라고통지할권리가있다. 네트워크서비스제공자는통지를접수한후적절한시간내에필요한조치를취하지아니한경우손해의확대부분에대하여그네트워크사용자와연대책임을부담하여야한다. 네트워크서비스제공자는네트워크사용자가네트워크서비스를이용하여타인의민사권익을침해하고있다는사실을알고도필요한조치를취하지아니한경우그네트워크사용자와연대책임을진다 고규정한다. 하지만이러한규정이기록매체에저장되지않은상태로온라인에서유통되는컴퓨터프로그램특허권침해에미치는지에관해서는중국내에서거의논의가없다 Ibid, 23 면. 422 Ibid, 18 면. 170

188 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 또한중국특허법은우리특허법이나유럽연합회원국의특허법과유사하게생산경영의목적으로한행위를금지하므로일반사용자가컴퓨터프로그램을설치하는행위에는특허권이미치지않는다. 3D 프린팅배경에서의지재권문제 에관한한논문 424 에서, 이러한 업으로서 요건을언급하면서개인이 3D 프린터를통해특허제품을개인적으로제조하는경우가특허권의범위에서제외되어서는안될것이나, 425 해당논문의저자는 업으로서 요건의삭제는공중의 3D 프린팅에대한접근을제한할수있고, 3D 프린팅기술발전에유리하지않다고비판한다. 또한 3D 프린팅모델은단지특허제품과관련된디지털파일에불과하여특허제품제조에필수적이지않다는견해 426 에대해서도, 특허제품의디지털정보를포함한 3D 프린팅모델을통해특허제품을직접적으로생산할수있으므로, 3D 프린팅모델을특허제품의주요부품으로보아야하며, 직접침해와독립된간접침해제도를신설하여특허권자가간접침해자에게책임을추궁할수있게해야한다고주장한다. 그리고네트워크환경의특성상온라인플랫폼제공자에게과도한의무를부과할수는없으나, 통지-삭제 (notice and takedown) 규칙 ( 通知 - 删除 规则 ) 및 red flag standard ( 红旗标准 ) 에 따 라온라인플랫폼제공자에게책임을져야한다고주장한다. 3. 평가 간접침해확대안의평가는 2 가지를중심으로한다. 첫째, 직접침해를전제 423 오영빈 (2017) 필자와의개인이메일 ( ) 424 翟松成 (2017) 浅谈 3D 打印背景下的知识产权问题. 法制博览. 425 蔡元臻 (2014) 3D 打印冲击下专利间接侵权制度研究 [J] 科技与法律,2014( 01). 426 李陶 (2015) 工业 4. 0 背景下德国应对 3D 打印技术地法政策学分析 [J] 科技与法律,2015( 2). 171

189 소프트웨어저작권보호체계방안연구 로할것인지, 둘째, 간접침해자의주관적인식을요건을할것인지여부이다. 이외에간접침해행위에대한처벌규정을신설할것인지도쟁점이될수있으 나, 간접침해확대안에는관련내용이없어서검토를생략한다. 특허권의간접침해는특허법제127조에규정되어있으나, 적용범위등법리가명확하게정립되어있지못하다는비판이있다. 가령간접침해가성립하려면그전제로서직접침해가존재해야하는지, 간접침해가인정되기위해서는주관적요건과객관적요건이모두충족되어야하는지, 적법하게구입한특허제품이파손되거나해당제품의부품이마모된경우부품의교체행위가허용되어야하는지등에관해명확한해결책이제시되지못하고있다고한다. 427 먼저, 독립설 / 종속설과관련하여, 간접침해가직접침해규제의실효성을확보하기위한규정으로해석하는입장에서는직접행위자에의한특허침해가성립하는경우에만간접침해를인정할수있다는종속설과특허권에본래의효력에추가하여별도의효력을인정하기위한것이라는입장에서는직접행위자에의한특허권침해가성립하지않는경우에도간접침해를긍정할수있다는독립설이대립한다. 428 종속설의주된논거는독립성을따를경우특허권의과보호가초래된다는점이고, 독립설의주된논거는법문에직접침해를전제로하지않는다는것인데, 통설은법문에따라독립설을취한다고한다. 429 이에대해 바이어앱 SK 텔레콤사건 430 에서서울중앙지방법원은 간접침 해에관하여규정하고있는특허법제 127 조제 1 호규정은발명의모든구성요 427 송영식외, 2013, 623면. 428 高部眞規子 2012, 165면. 429 정재훈 2008, 46면. 430 서울중앙지방법원 선고 2013가합 판결. 172

190 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 소를가진물건을실시하는것이아니고그전단계에있는행위를하였더라도발명의모든구성요소를가진물건을실시하게될개연성이큰경우에는장래의특허권침해에대한권리구제의실효성을높이기위하여일정한요건아래이를특허권의침해로간주하더라도특허권이부당하게확대되지않는것이라고이해된다 고전제하였다. 이러한전제는우리나라의간접침해에대한일반적인기초이론이므로, 이것을가지고독립설이나종속설중에서어떤입장을따른것으로보기는어렵다 는견해가유력하다. 431 간접침해의객관적성립요건인전용품요건에대해, 판례는전용품이되려면다른용도가없어야하며, 여기서다른용도란사회통념상통용되고승인될수있는경제적, 상업적내지실용적인다른용도를말하고이와달리단순히특허물건이외의물건에사용될이론적, 실험적또는일시적인사용가능성이있는정도에불과한경우에는다른용도가있다고할수없다고한다. 432 주관적인식요건과관련하여특허청의간접침해확대안에는주관적인식 요건이없는데, 그근거는아래 3 가지다 물건발명 ( 양도의청약 ) 에대해인지요건 [ 주관적인식 을말함 ] 을요구하지않음을고려할때, 방법발명에대한인지요건부가필요성도적음. 2 통상인지요건은전용품이아닌물품에대한간접침해규정에서특허권의과도한확장을경계하기위해고려되는것으로, 직접침해의경우에는불필요. 431 강기붕 2016, 161 면. 432 대법원 선고 98 후 2580 판결. 433 특허청 (2017) SW 관련특허보호체계개선에관한의견문의, 5 면. 173

191 소프트웨어저작권보호체계방안연구 3 유럽입법례에서도반대의견을수용하기위한수단으로인지요건이도 입된것이므로, 법리적필요성이크다고보기어려움. 하지만, 간접침해가특허권직접침해의예비행위에불과한행위를규제한다는점에서, 434 침해자의주관적인식을요구하지않는것은타당하지않다. 주관적인식요건의필요성은방법특허권확대안에도마찬가지로요구되므로, 이요건에대한구체적인검토는아래제3 절에서한다. 제 3 절방법특허권의권리범위확대안에대한검토 1. 내용 특허청은 2017 년국무조정실조정안으로방법발명의실시에 방법의사용 을청약 또는 방법을사용하도록제공 이란문구를신설하는안을제 1 안으로 제안한바있다. 당시특허청제 1 안으로제시한조정안은아래와같다. (1 안 ) 방법발명의실시에 사용의청약 또는 사용하도록제공 신설 434 대법원은간접침해행위의형사처벌을부정하면서, 구특허법 ( 법률제4207호로개정되기전의것 ) 제64조소정의 침해로보는행위 에대하여특허권침해의민사책임을부과하는외에같은법제158조제1 항제1 호에의한형사처벌까지가능한가가문제될수있는데, 확장해석을금하는죄형법정주의의원칙이나, 특허권침해의미수범에대한처벌규정이없어특허권직접침해의미수범은처벌되지아니함에도특허권직접침해의예비단계행위에불과한간접침해를특허권직접침해의기수범과같은벌칙에의하여처벌할때초래되는형벌의불균형성등에비추어볼때, 제64조의규정은특허권자등을보호하기위하여특허권의간접침해자에게도민사책임을부과시키는정책적규정일뿐이를특허권침해행위를처벌하는형벌법규의구성요건으로서까지규정한취지는아니다 고하여, 간접침해가예비행위에대한민사책임을부과하기위한정책적규정이란점을확인한바있다 ( 대법원 선고 92도 3350 판결 ). 174

192 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 현행특허법 ( 제 2 조제 3 호나목 ) 방법의발명인경우 : 그방법을사용하는행위 개정대안 ( 제 2 조제 3 호나목 ) ~ 또는그방법의사용을청약하는행위 ( 제 2 조제 3 호나목 ) ~ 또는그방법을사용하도록제공하는행위 < 표 10> 특허청의방법특허권확대안 2. 입법례 (1) 유럽공동체특허협약 (CPC: Community Patent Convention) 유럽공동체특허협약 (CPC: Community Patent Convention) 은 1975년공동체특허에관한룩셈부르크회의에서 9개국이서명하였지만발효에필요한비준을얻지못하였고, 14년뒤인 1989년개정 CPC 협약을 12개국이서명하였지만, 7개국만개별국가의비준을받는데에그쳐발효되지는못하였다. 하지만 CPC는유럽연합회원국의국내법의통일화를목표로당시의국내법과법원판결을기초로논의가이루어졌기때문에관련규정은회원국의국내법에그대로또는수정된형태로반영되어있다. 특허권의효력에관한 CPC 규정, 특히방법특허권의효력에관한규정도마찬가지이다 년 CPC 435 는제 29~31 조에서특허권의효력을규정하는데, 제 29 조는 특허권의직접침해, 제 30 조는간접침해, 제 31 조는특허권효력제한규정이다 년 CPC 제 29 조는다음과같다. 435 Convention for the European Patent for the Common Market (76/76/EEC) Official Journal of the European Communities No L 17/1. 175

193 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제29조 ( 발명의직접사용의금지 ) 공동체특허는권리보유자에게자신의동의를받지않은모든제3자의다음의행위를금지할권리를부여한다 : (a) 특허의대상인물건을제조, 제공, 시장에내놓거나사용하는행위또는이를목적으로물건을수입하거나비축하는행위. (b) 특허의대상인방법을사용하는행위, 또는특허권자의동의없이방법을사용하는것이금지된다는사실을알았거나정황상알았음이명백한경우체약국의영토내에서그러한사용을위해방법을제공하는 (offering the process for use) 행위. (c) 특허의대상인방법에의해직접얻은물건을제공, 시장에내놓거나, 사용, 수입또는이러한목적으로비축하는행위 년 CPC 437 는특허권의직접침해에관한조항번호만 CPC 1976 의제 29 조에서제 25 조로바꾸었을뿐내용은동일하다. 436 Article 29 Prohibition of direct use of the invention A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent: (a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes; (b) from using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States; (c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent. 437 Agreement relating to Community Patents, 89/695/EEC, Official Journal L 401, 30/12/1989 P

194 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 (2) 유럽통합특허법원협정 (UPCA) 유럽통합특허법원협정 (UPCA: Unified Patent Court Agreement) 도침해자의주관적인식을전제로방법의사용을청약 / 제공하는행위를특허침해로규정한다 ( 제25조 ). 438 다만주관적인식요건은영국, 프랑스, 독일, CPC의 정황상명백한 (obvious in circumstances) 을완화하여 알수있었던 (should have known) 으로변경하였다. 하지만 UPCA는아직발효되지않았고, 발효된다고하더라도위변경된문구를반영하여영국, 프랑스, 독일이국내법을개정할지는명확하지않다. UPCA 는 EC 제안을실질적인내용변경없이그대로수용한것인데, 439 유 438 ARTICLE 25 (Right to prevent the direct use of the invention) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following: (a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes; (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect; (c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent. 439 European Parliament (2012) Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011)0215 C7-0099/ /0093(COD)) A7-0001/2012 (November 1, 2012), 14면 ). 방법특허와관련된 EC의제안은, Amendment 17 (Proposal for a regulation Article 6 point b) Text proposed by the Commission (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the participating Member States 이었고, 이를유럽의회가개정한문구는아래와같다. Amendment ( 유럽의회에서수정한것 ) (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territory of the participating Member States in which that patent 177

195 소프트웨어저작권보호체계방안연구 럽의회는특허권의성격에대한표현에대해서도, EC 제안의특허권자의동의 없는제 3 자의행위를금지할권리란표현을제 3 자의행위에대한적법성을배 제할법적집행이가능한권리란표현으로바꾸었다. 440 한편, UPCA에는컴퓨터프로그램을발명에서제외한다는규정을두지는않지만, 컴퓨터프로그램을발명에서제외한다는유럽특허협약 (European Patent Convention) 에따라등록된특허에대해 UPCA가적용되기때문에, CPC나유럽연합회원국특허법등과차이는없다. (3) 유럽연합회원국 유럽연합회원국대부분은 CPC 와실질적으로동일한내용을국내법에반영 하고있다. 프랑스지적재산권법제 L613-3 조 441 와영국특허법제 60 조제 1 항 b has unitary effect; 440 European Parliament (2012) Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011)0215 C7-0099/ /0093(COD)) A7-0001/2012 (November 1, 2012), 36면. Amendment 9 Proposal for a regulation Article 6 paragraph 1 introductory wording Text proposed by the Commission 1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following: Amendment 1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor a legally enforceable right ruling out the lawfulness of the following for any third party not having the proprietor's consent: 441 제L.613-3조특허권자의동의가없는경우에는, 다음사항은금지된다 : a) 특허대상물품의제조, 제공, 판매, 사용, 수입, 수출, 환적 ( 換積 ) 또는전술한목적을위한특허대상물품의소지행위 ; b) 특허대상방법의사용또는, 그방법의사용이특허권자의동의없이금지되었다는것을제3 자가알고있거나또는그정황상명백한경우에는프랑스영토내에서그사용을제공하는 178

196 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 호, 독일특허법제 9 조제 2 항 442 이대표적인예다. 영국특허법은특허방법을영국내에서사용하도록제공 (offer) 하는행위도특허권침해로규정하고있지만방법특허에대해서는절대적독점성을완화하는제한규정을두고있다. 즉, 그방법을특허권자의허락없이사용할경우특허권침해가될수있다는점을알았거나합리적개인에게정황상특허침해임이명백한경우에만방법의사용을청약 / 제공하는행위를특허침해로규정한다 ( 제60조제1 항 b호 ). 443 이조항에대해, 방법특허의침해책임은절대적책임이아니고, 특허권자가침해자의주관적인식을입증한경우에만성립 행위 ; c) 특허대상방법을통해직접적으로획득한물품의제공, 판매, 사용, 수입, 수출, 환적 ( 換積 ) 또는전술한목적을위해특허대상물품을소지하는행위. 442 Article 9 The patent shall have the effect that the proprietor of the patent alone shall be entitled to use the patented invention within the scope of the law in force. In the absence of the consent of the proprietor of the patent, any third party shall be prohibited from 1. producing, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to; 2. using a process which is the subject-matter of the patent or, if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that use of the process is prohibited in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territorial scope of this Act; 3. offering, placing on the market or using a product which is produced directly by a process which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to. 443 Section 60. Meaning of infringement. 1. Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say (a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise; (b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent; (c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal or otherwise. 179

197 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하는상대적책임이라고해석하며, 영국특허법은컴퓨터프로그램은발명에서 제외한다는명시적규정을두고있다 ( 제 1 조제 2 항 ). 444 프랑스 지재권법도 영국 특허법과 동일한 구조로 되어 있다. 즉, 컴퓨터 프로그램은 발명에서 제외하고 ( 제L611-10조 ), 침해자의 주관적 인식을 요건으로 방법의 사용을 청약 / 제공하는 행위를 특허권 침해로 규정한다 ( 제L613-3조 ). 독 일 특허법 역시 영국 특허법, 프랑스 지재권법과 동일한 구조를 취하는데, 컴퓨 터 프로그램을 발명에서 제외하고 ( 제1 조 제3 항 ), 침해자의 주관적 인식을 요건 으로 방법의 사용을 청약 / 제공하는 행위를 특허권 침해로 규정한다 ( 제9 조 제2 항 ). 한편네덜란드특허법도방법의사용청약을특허침해로규정한다고오해하기도하지만, 445 네덜란드특허법은컴퓨터프로그램을발명에서제외한다는명문을규정을두며 ( 제2 조제2 항 ), 446 특허받은방법의사용을청약 / 제공하는행 444 Section 1. Patentable inventions. (2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of (a) a discovery, scientific theory or mathematical method; (b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever; (c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer; (d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such. 445 특허청이국무조정실에방법특허권확대안을제안할때네덜란드특허법도방법의사용청약을특허침해로규정한다고오해하고있었다. 446 Article 2 1. Inventions that are new, that involve an inventive step and that are susceptible of industrial application shall be patentable. 2. The following inventions shall not be regarded as inventions within the meaning of the first paragraph: a. discoveries, as well as scientific theories and mathematical methods; b. aesthetic creations; 180

198 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 위를특허침해로규정하지는않는다 ( 제53조 ). 447 네덜란드특허법제53조제1 항 b호의 to offer, import or stock it 에서 it 은방법 (the patented process) 을말하는것이아니라, 방법으로직접취득한물건 (the product obtained directly as a result of the use of the patented process) 을말한다. (4) 트립스협정 트립스협정은방법사용의청약은특허권침해로규정하지않고있다. 즉, CPC 29조의 3개항중트립스협정에반영된것은 (a) 항과 (c) 항뿐이다. 방법사용의청약에관한 (b) 항이왜포함되지않았는지는트립스협정경위를통해서도분명히드러나지않는데, 년 CPC 제29조제b 항에대응되는제안은북유럽국가 (Nordics) 제안 (MTN.GNG/NG11/W/36) 이유일한것으로보인다. 특이한점은북유럽국가제안은사용의청약을 2가지 (i) offering to use a process, (ii) offering the process for use로구분하고, 2번째유형의사용의청약에대해서만인식요건을부가하였다는점이다. 449 c. schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, as well as computer programs; d. presentations of information. 3. The second paragraph applies only insofar as it concerns the subject matter oractivities referred to as such. 447 Article Subject to the provisions contained in Articles 54 to 60, a patent shall confer on its owner the exclusive right: a. to make, use, put on the market or resell, hire out or deliver the patented product, or otherwise deal in it in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes; b. to use the patented process in or for his business or to use, put on the market, or resell, hire out or deliver the product obtained directly as a result of the use of the patented process, or otherwise deal in it in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes. 448 트립스협상경위는 Gervais 교수가운영하는 북유럽국가제안은트립스협상그룹사무국에서 작성한문서 (MTN.GNG/NG11/W/32/Rev.1) 와 작성한문서 (MTN.GNG/NG11/W/32/Rev.2) 에같은내용으로포함되어있다. 181

199 소프트웨어저작권보호체계방안연구 Nordics 제안 (MTN.GNG/NG11/W/36) The exclusive right conferred by a patent shall imply that no one but the owner of the patent may, without his consent, exploit the invention by: - producing, offering, putting on the market or using a product protected by the patent, or by importing or possessing the product for such purposes; - using or offering to use a process protected by the patent or, while knowing or it is obvious under the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, offering the process for use; < 표 11> 트립스협상중 Nordics 제안 ( 방법사용의청약포함 ) 양자가어떤차이가있는지는명백하지않지만, 문언상으로는 2번째유형은청약의대상이방법인반면, 1번째유형은청약의대상이사용이라는점에서차이가있다. 청약의대상이방법인경우추상적인방법을청약한다고이해하기보다는방법을제안하는것으로이해할수있겠다. 450 한편트립스협상에서 EC 가제안한협상문에는방법으로생산된물건만 포함하고 451 방법의사용을청약하는행위는포함되지않았다 북유럽국가중덴마크는현행특허법에서이러한유형구분을하지않고 CPC와동일한내용으로방법사용을침해로규정한다. 제3 조제1 항 (ii) 호 by using a process which is the subject matter of the patent or by offering the process for use in this country, if the person offering the process knows, or it is obvious in the circumstances, that the process may not be used without the consent of the proprietor of the patent 방법으로생산된물건에도방법특허의권리범위가미치도록한것은독일에서 19세기부터판례에서적용한 loss of identity 이론을반영한것이다 (Pila & Torremands, 2016, 207면 ). 452 MTN.GNG/NG11/W/26 A patent shall confer on the proprietor exclusive rights. The proprietor shall be entitled to prevent third parties not having his consent from making, offering, putting on the market or 182

200 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 (5) 정리 앞에서설명한입법례를방법특허권침해구성요건별로정리하면아래 표와같다. 요건구분 CPC s.29(b) of 1976 s.25(b) of 1986 UPCA s. 25(b) 프랑스 L613-3 영국 s.60(1)(b) 독일 s.9(2) 인식 ( 주관적 + 객관적 ) 알거나정황상알았음이명백한경우 (knows, or it is obvious in circumstances) knows or should have known CPC와동일 합리적개인 추가 (knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances) CPC와동일 knows.. that its 인식의대상 knows... that the use of the process is prohibited CPC 와 동일 CPC와동일 use there would be an infringement of CPC와동일 the patent 금지행위 offering the process for use* CPC 와 동일 CPC와동일 CPC 와 동일 CPC와동일 CPC 와 사용장소 within the territories of the Contracting States 동일 (within the territory of the Contracting Member States CPC와동일 (for use on French territory) CPC와동일 (use in the United Kingdom) CPC와동일 in which that using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes. In the case of a patented process, the patent confers on its proprietor the right to prevent others not having his consent from using that process and from offering, putting on the market, using, product obtained by that process. 183

201 소프트웨어저작권보호체계방안연구 patent has effect) * 금지행위와관련하여트립스협상당시북유럽국가제안 (MTN.GNG/NG11/W/36) 의 2가지유형 offering to use a process, offering the process for use 참조. < 표 12> 방법특허권침해구성요건별입법례 3. 해석론및판결례 (1) 인식 방법특허의사용을청약하는자의인식은주관적인식뿐만아니라객관적인식까지포함한다. 즉, 청약하는자가방법의사용이특허권침해라는사실을실제로알고있었던경우뿐만아니라객관적으로알았음이분명한경우 (obvious to know) 도포함한다. 따라서, 주관적인식이나객관적인식어느하나만있어도이요건은충족된다. 주관적인식에비해객관적인식은좀더넓게인정되는데, 가령어떤회사가자신의발명에대해특허보호를구했다면, 또는비즈니스의일환으로특허권을행사했다면, 특허조사를통해관련특허를알고있었을것으로볼수있어서특허를몰랐다는주장은객관적인식요건에대한항변이되지못할수도있다. 453 (2) 청약 (offering) 의의미 프랑스법원은청약 (offering) 은특허의대상이되는물건이나방법을결과 적으로시장에내놓는모든행위를포함하며, 그물건이해외에서만들어졌거 나해외시장을겨냥한것이라도포함된다고한다. 454 따라서프랑스에서개최 453 Tamgalss Ltd Oy v. Luoyang North Galss Technology Co Ltd [2006] FSR 608, Norman, Helen (2014) Intellectual property law directions. Oxford University Press, 153면에서인용. 184

202 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 된국제전시회에등장한광고서류의존재는비록전시기간동안직접판매는금지되더라도침해로인정된사례가있고, 455 프랑스에서개최된국제전시회에사용된광고포스터에특허권이존재하는국가에서는물건의판매가불가능하다는문구가포함된경우에는침해가아니라고본사례도있다고한다. 456 영국법원은영국특허법제60조제1 항의 offer 는계약법상의 offer 와는다른의미라고하며전시회에서전시하는행위도 offer( offer to dispose 의 offer ) 로보고, 457 카탈로그에특허설비의사진을싣는행위, 458 특허를침해하는기계의상세내용을잠재적구매자에게팩스로보내는행위 459 도 offer 로본다. 460 청약이특허권만료전에이루어진경우, 물건의공급을특허권만료후에하기로한것이면그청약행위는특허권침해가아니라는영국법원의판단이있고, 461 독일연방대법원도특허권만료후에영업또는납품을할수있는거래를성사시키는것도청약에해당한다고보았다. 462 이독일사건에서원고는미국계제약회사이고피고는후발의약품 (generic products) 제조사인데, 피고는의사신문에특허기간만료후제품이출시된다는광고를하였는데, 독일연방대법원은특허권자의동의없이특허약제 ( 심바스틴 ) 을광고를통해팔려고내놓 454 TGI Paris, 25 Mar 1998: PIBD 1998 III TGI Paris, 19 Sep 1997: PIBD 1998 III 4; Paris, 19 Nov 1997: PIBD 1998 III Zahl, Adrian (2016) International pharmaceutical law and practice. LexisNexis ( 페이지확인불가 ). 457 Dunlop Tyre Co v British & Colonial Motor Co [1991] 18 RPC Gerber Garment Technology v Lectra Systems [1995] RPC Tamlass Ltd Oy v Luoyang North Glass Technology Co Ltd[2006] FSR 이상영국판결 3건은 Norman, Helen (2014) Intellectual property law directions. Oxford University Press, 154면에서인용. 461 Gerber Garment Technology Inc v Lectra Systems Ltd and another [1995] RPC BHG Urteil vom X ZR 76/05( 한국지식재산연구원 (2016) 법 제도연구 : 국내외지식재산법제도비교분석 ( 특허법 ) 445~447면에서재인용 ). 185

203 소프트웨어저작권보호체계방안연구 은것은특허법제 29 조제 2 항제 1 호위반으로보았다. 463 (3) 사용의장소와 offering 의장소 사용장소에대해서는유럽입법례가일관되게속지주의원칙에따라특허 권의효력이미치는영역내에서의사용으로제한하고있다. 464 (4) 사례 방법의사용을청약하는행위를특허침해문제로직접다룬판결은거의없고, 영국에서 3건정도의판례가소개되어있는데, 465 특허된방법을실시할수있는기계의판매를청약한행위를방법사용의청약으로본 Tamglass v Luoyang 사건, 466 제품판매를특허방법사용의청약으로본 MMI Research v CellXion 사건, 467 컴퓨터프로그램의제공이방법의사용을청약하는행위에해당할수도있다는사건 468 이있다. 하지만, 방법의사용행위가특허권침해를 463 Ibid. 464 이와다른판결로는 Menashe Business Mercantile Ltd v. William Hill [2002] EWCA Civ 1702 판결 ( 단락 33 If the host computer is situated in Antigua and the terminal computer is in the United Kingdom, it is pertinent to ask who uses the claimed gaming system. The answer must be the punter. Where does he use it? There can be no doubt that he uses his terminal in the United Kingdom and it is not a misuse of language to say that he uses the host computer in the United Kingdom. It is the input to and output of the host computer that is important to the punter and in a real sense the punter uses the host computer in the United Kingdom even though it is situated in Antigua and operates in Antigua. In those circumstances it is not straining the word "use" to conclude that the United Kingdom punter will use the claimed gaming system in the United Kingdom, even if the host computer is situated in, say, Antigua. Thus the supply of the CD in the United Kingdom to the United Kingdom punter will be intended to put the invention into effect in the United Kingdom. ). 465 특허청 ( 윤선희정차호 ), 2017, 256면. 466 Tamglas Ltd Oy v. Luoyang North Glass Technology Co Ltd, [2006] F.S.R MMI Research Ltd. v. Cellxion Ltd. et al., [2009] EWHC 418 (Pat). 186

204 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 구성하는지를직접다룬사건은 Tamglass v Luoyang 사건정도이다. RIM v Inpro 판결은 소송 당사자의 행위가 그래서 영국 특허법에서 별도의 특허 침해 행위로 규정한 특허방법의 사용의 청약이라고 판결한 것이 아니라 ( 따라서 판결문에는 인식 요건에 관한 아무런 설시가 없다 ), 특허적격성을 판단 하면서 방론으로 언급한 것이다. 469 더구나 이 사건은 피고의 영국 특허 470 에 대 한 무효가 쟁점이었고, 이에 대한 반소로 특허권자가 모바일 전화 서비스 제공 자 T-Mobile( 영국에서 블랙베리 기기를 공급하는 자 ) 에 대한 특허권 침해를 주 장했는데, 법원은 컴퓨터 서버, 프록시 서버, 방법에 관한 청구항 ( 청구항 제13항 은 제외 ) 에 대해 침해가 인정될 수 있으나, 471 방법 청구항을 포함하여 문제의 특허가 신규성, 진보성 결여로 무효라고 판단하여 결국 침해 주장은 기각되었 다 Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL [2006] EWHC 70 (Pat). 469 판결문단락 187 I am anxious that these exclusions are not given too wide a scope. All modern industry depends upon programmed computers, and one must be astute not to defeat patents on the ground that the subject matter is excluded under Article 52 unless the invention lies in excluded subject matter as such. The test proposed by RIM in this case (is a computer program accused of infringement) proves too much. An offer of computer program may be an offer of a process for use in the United Kingdom (section 60(1)(b)) or it may itself be 'means relating to an essential element of the invention ' within section 60(2) even when the invention cannot be accused of residing in excluded subject matter: it depends on the facts. Perhaps one can say that the invention does not lie in excluded subject matter, even though it may be expressed in a computer program. 470 영국특허제 호 A Proxy-Server System For Enhancing Functionality Of Computers Accessing Servers On The Internet. 특허청구항은 1, 2는컴퓨터시스템, 7, 8은프록시서버, 11-13은방법에관한것이다. 471 판결문의단락 107, 단락 108 참조. 472 판결문단락 135 ( I conclude that the inventive concept of claim 11 differs from GloMop (if at all) only in a possible failure fully to disclose what is to be done with files the data type of which is not registered on connection with the proxy. It is plainly obvious not to send them. So claim 11 is obvious over GloMop. ); 단락 151 ( It follows that Pythia renders claims 1 obvious, 2 anticipated, 7 obvious and 8 and 13 anticipated. Claims 1 and 7 as proposed to be amended are obvious. ); 단락 165 ( It follows, in my judgment, that claims 1 and 7 are equally invalid. ); 단락 190 ( In the result, the A series of amendments are disallowed. The B series would be allowed, but all the claims are invalid on the grounds of anticipation 187

205 소프트웨어저작권보호체계방안연구 4. 평가 (1) 인식요건 방법특허권을확대하면서방법의사용을청약하는행위에대해인식요건 이불필요하다는주장은타당하지않다. 특허청은방법특허권확대안을제안 하면서유럽입법례의인식요건을삭제하자는근거로다음 5 가지를든다 해당프로그램의판매를청약하는자는구매자가그방법을사용할것을항상알았다고볼수있으므로인지요건을굳이부가할필요가없다. 2 특정프로그램은해당방법발명에만사용되는전용품이므로인지요건을부가할필요가없어보인다. 3 영국의입법이력을살피면인지요건은꼭필요해서가아니라반대의견을수용하기위한절충책으로도입된것이다. 즉, 법리적인필요성이인정되지않는다. 4 영국의판례에서도인지요건은중요하게다루어지지않았다. 5 현행우리특허법에서물건발명, 방법발명을불문하고특허권직접침해에는인지를요구하고있지않다. 즉, 물건의양도 ( 또는대여 ) 의청약에대해서인지요건을요구하지않으므로방법의사용의청약에대해서도 or obviousness as detailed above in respect of the citations. The objections to patentability fail. The relevant claims would have been infringed to the extent I have indicated had any of them been valid. The action succeeds and the counterclaim is dismissed. ). 473 특허청 ( 윤선희 정차호 ), 2017, 257면. 188

206 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 인지요건을요구하는것이법리적으로타당하다. 위근거 1과관련하여, 침해자의인식은특허방법의존재에대한인식과방법의사용이특허권의침해라는사실의인식즉, 2 종류의인식을포함한다. 그런데컴퓨터프로그램을판매하는자가그프로그램에어떤방법이포함되어있는지를모두알고, 그방법이타인의특허권침해라는사실까지언제나알수있다는가정은현실적이지않다. 소프트웨어벤더가이러한사실을어떻게알수있다는것인지의문이다. 위근거 2와관련하여, 어떤소프트웨어가특정방법에만사용되는전용품이라는전제자체가잘못되었다. 이러한전제는모든컴퓨터프로그램은단하나의기능만수행하는비현실적인경우에만성립할수있다. 하나의컴퓨터프로그램에는수많은코드가포함되어있고, 여기에는여러방법또는기능을수행하는여러모듈이포함되는것이보통인데, 이러한소프트웨어가특정방법에만전용된다는가정은현실적이지않다. 위근거 3와관련하여, 영국의입법이력에대한구체적인근거가제시되지않아확인이어렵지만, 인지요건이꼭필요해서가아니라반대의견을수용하기위한절충책으로도입 되었기때문에 법리적인필요성이인정되지않는다 는주장은특허권침해로열거된행위자체가법리적타당성때문에규정된것이아니라는점을간과한오류이다. 또한반대의견을수용하기위한절충책과인식요건사이에는인과관계가없다. 방법의사용을청약 / 제안하는행위는일종의예비행위이고예비행위자에게공동불법행위자의책임을지우려면결과발생에대한최소한의인식이요구된다. 189

207 소프트웨어저작권보호체계방안연구 위근거 4와관련하여, 영국법원이인식요건을중요하게다루지않는다는주장은근거가없어보인다. 영국법원은물론학자들도방법사용의청약의경우에는엄격책임 (strict liability) 을요구하는다른직접침해와달리침해자의인식을요구하는독특한침해론이란점을강조하고있다. 특허청은위근거 3과 4에서영국의입법경위와판결을주로인용하고있는데, 유럽의다른나라들은 CPC 규정을문구의변경없이거의그대로도입한반면영국은문구를조금씩변경하였다는점에서보편적인입법례라기보다는독특한입법례라할수있다. 즉, 영국은인식요건에대해다른입법례 (CPC, UPCA, 프랑스, 독일 ) 에는없는 합리적개인 (reasonable person) 이란표현을추가하여인식요건의판단주체를분명히하였고, 다른입법례의 방법의사용이금지된다 (the use of the process is prohibited) 는표현대신방법의사용이 특허의침해가될수있다 (would be an infringement of the patent) 는표현을사용하고있다. 다만, 영국특허법제130조제7 항은제60조를포함한일부조항에대해 CPC 관련규정의적용과동일하게적용되도록규정 474 을두고는있다. 위근거 5는, 우리특허법에유럽식규정을도입하자고하면서갑자기유럽의입법례는무시하고우리현행법의법리를그대로유지하자고주장하는셈이어서일관성도없어보인다. 현행국내특허법에서물건특허의경우판매의청약에대해인식요건을요구하지않는것은그것이법리적으로타당해서가아니라트립스협정을국내법으로수용하는과정에서그렇게되었을뿐이다. 당시국내에서는판매의청약을특허권의직접침해행위로규정할필요가있 474 are so framed as to have, as nearly as practicable, the same effect in the United Kingdom as the corresponding provisions of the European Patent Convention, the Community Patent Convention and the Patent Co-operation Treaty have in the territories to which those Conventions apply. 190

208 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 는지여부에대한우리사회내부적논의를한바없다. 인식요건을특허권의직접침해에요구하지않는것은법리적으로언제나타당한결론이아니다. 다시말하면, 특허권의직접침해자에게는저작권침해자와달리인식을요건으로하지않는이유는법리적으로언제나그러한결론을내릴수밖에없는논리적타당성때문이아니다. 법리적타당성보다는특허제도의역사적기원에서근거를찾는것이더타당하다. 미국특허법의경우에도방법사용의청약에대한명시적규정은없지만유도침해규정이적용될여지는충분히있다. 가령주문제작계약의경우주문자는방법특허의존재를몰랐고그방법을사용할의사가없었는데, 제작자가적극적으로특허방법으로제작할것을제안한경우에는적극적으로유도한것으로볼수있는데, 이경우에도제작자에게그방법이특허침해라는사실에대한인식이전제되어야한다. (2) 사용의장소 특허청의안에는방법의사용이일어나는장소에대해서는아무런제한을두지않았는데, 특허권의속지주의원칙에따라방법의사용을국내특허권이미치는장소로제한할필요가있다. 유럽의입법례도예외없이장소제한을명시하고있다. 475 특히유럽연합역내단일화를추구하는 UPCA 제25조 (b) 조차유럽연합회원국이면서 UPCA에는가입하지않은상태에있는국가에대해서는적용이배제된다는점 ( 즉, 단일특허가효력이있는회원국에서방법이사용 475 CPC 제29조 (b) within the territories of the Contracting States, 프랑스 L613-3 for use on French territory, 영국제60조 (1)(b) use in the United Kingdom, 독일제9 조 (2) within the territorial scope of this Act 191

209 소프트웨어저작권보호체계방안연구 된경우에만적용된다는점 ) 을명시하고있다. 476 (3) 사용행위자체가업으로서실시인경우에만적용할것인지? 이사안은정책의문제인데, 유럽의입법례에서침해사실에대한청약자의주관적인식을요건으로한다는점에서사용행위자체가직접침해행위에해당하는경우즉, 사용행위자체가업으로서실시인경우에만방법사용의청약행위가침해를구성하도록입법하는것이타당하다. 한편, 사용행위자체가업으로실시인경우에만방법사용의청약이특허침해로볼경우, 개인적사용을전제로한컴퓨터프로그램에대해서는방법특허권확대안이적용되지않을수있는데, 유럽국가들의특허법이미국특허법과달리개인적용도의행위에대해서는특허권이미치지않도록하면서 477 방법사용의청약에대해서는청약자에게특허침해라는사실에대한인식을요건으로하고있기때문에개인적으로사용되는컴퓨터프로그램의사용을청약하는행위에는방법특허권이미치지않도록하려는것이유럽국가들의입법취지라할수있다. 유럽의입법례를참조하지않더라도원래특허권침해가아닌행위를하라고유도하거나청약하는행위자에게법적책임을묻겠다는것은발명의이용을도모하려는특허제도의취지에도맞지않다. 이는가령저작물의공정이용행위를하라고제3 자부추긴다고하여그제3 자에게저작권침해의책임을물을 476 within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect 477 예를들어, 영국 CDPA 60조 5항 ( 특허가다음에해당하는때에는침해를구성하지아니한다. (a) 상업용이아닌개인적인용도로이루어지는경우 ), 독일특허법제11조 ( 특허권의효력은다음각호에미치지않는다. 제1 호비상업적목적의사적으로행해지는행위 ), CPC 제31조 ( 공동체특허권은다음의행위에는미치지않는다 : (a) 비상업적목적의사적으로행해지는행위 (CPC Article 31 (Limitation of the effects of the Community patent) The rights conferred by a Community patent shall not extend to : ( a) acts done privately and for non-commercial purposes)). 192

210 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 수없는것과마찬가지라할것이다. (4) 사용의청약과컴퓨터프로그램의온라인전송 영국법원과프랑스법원은 offering 을전시도포함하는개념으로넓게해석하고, 영국법원은특허방법이구현된물건을판매하는행위, 컴퓨터프로그램을 offering 하는행위까지사용의 offering 으로넓게해석하지만, offering 을국내법에 청약 으로도입할경우영국이나프랑스처럼넓게해석될지는의문이다. 청약이란적극적인의사표시를말하고일단청약을한후에는임의로철회하지못하는데 ( 민법제527조 ), 단순히물건을판매하는자에게그물건에구현되어있는방법을구매자로하여금사용하게하려는적극적인의사표시를하였다고보기는어려울것이다. 청약의의미에대해대법원은 청약은그에응하는승낙만있으면곧계약이성립하는구체적, 확정적의사표시여야하므로, 청약은청약의내용을결정할수있을정도의사항을포함시키는것이필요하다 고한다. 478 따라서가령소송에서패소하면투자금을반환하겠다는취지의얘기를한경우에는계약의 본질적사항이나중요사항에관하여는구체적으로의사의합치가있거나적어도장래구체적으로특정할수있는기준과방법등에관한합의 가이루어지지않았다고보았다. 479 이판결에비추어볼때, 특허방법이구현된컴퓨터프로그램을판매하는행위, 프로그램을온라인으로다운로드받을수있는상태에두는행위, 프로그램이표시된광고선전물을배포또는전시하는행위를해당컴퓨터프로그램의사용에관한구체적인의사의합치나합의를전제로 478 대법원 선고 2017 다 판결. 479 Ibid, 법원도서관판례공보제 527 호 (2017 년 12 월 1 일 ) 6~7 면. 193

211 소프트웨어저작권보호체계방안연구 한구체적 확정적의사표시로해석하기는어려울것이다. 또한 사용의청약 을 판매 나 전시 행위까지포함하는것으로해석하면, 이들행위들을별개의침해행위로구분하여특허법에유형화한의미가없어진다는점도문제이다. 이문제는실제로싱가포르고등법원에서다룬적이있다. 싱가포르특허법은영국특허법제60조와동일한규정을제66조에두고있는데, 480 Towa v ASM 사건 481 에서싱가포르법원은위영국사건 (Tamglass v Luoyang 사건 482 ) 을언급하며, 영국법원과동일한결론을내렸다. 483 정리하면, 사용의 청약 을 타인에게 사용할 것을 적극적으로 권유하는 의 사표시로 해석한다면, 컴퓨터 프로그램을 온라인으로 전송하는 자에게 그 프로 그램의 사용을 적극적으로 권유할 의사가 있다고 보기 어려울 것이다. 이와 달 리 사용의 청약 을 영국 법원이나 프랑스 법원에서 offering 을 판매나 전시까 지 포함하는 것으로 해석하면, 자유 / 오픈소스 소프트웨어 라이선스 조건에 따라 컴퓨터 프로그램의 소스 코드를 공개하는 행위를 사용의 청약 으로 볼 여지도 있다 (1) Subject to the provisions of this Act, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in Singapore in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent: (a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise; (b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in Singapore when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent; 481 Towa Corp v ASM Technology Singapore Pte Ltd and another [2016] SGHC Tamglas Ltd Oy v. Luoyang North Glass Technology Co Ltd, [2006] F.S.R 판결문단락 99 이하참조. 194

212 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 (5) 특허권의효력제한 방법특허권을확대하는경우, 다른입법례에있는특허권의효력제한규 정과의균형성도고려하여야한다. 예를들어, UPCA 제 27 조제 k 항은 소프트웨 어지침 484 제 5 조 485 와제 6 조 486 특히, 디컴파일및상호운용성에관한조항에서 484 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (OJEU L 111, 05/05/2009, p. 16) including any subsequent amendments. 485 Article 5 Exceptions to the restricted acts 1. In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in points (a) and (b) of Article 4(1) shall not require authorisation by the rightholder where they are necessary for the use of the computer program by the lawful acquirer in accordance with its intended purpose, including for error correction. 2. The making of a back-up copy by a person having a right to use the computer program may not be prevented by contract in so far as it is necessary for that use. 3. The person having a right to use a copy of a computer program shall be entitled, without the authorisation of the rightholder, to observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do. 486 Article 6 Decompilation 1. The authorisation of the rightholder shall not be required where reproduction of the code and translation of its form within the meaning of points (a) and (b) of Article 4(1) are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met: (a) those acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorised to do so; (b) the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in point (a); and (c) those acts are confined to the parts of the original program which are necessary in order to achieve interoperability. 2. The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained through its application: (a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program; (b) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program; or (c) to be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright. 3. In accordance with the provisions of the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works, the provisions of this Article may not be interpreted in such a way as to allow its application to be 195

213 소프트웨어저작권보호체계방안연구 허용하는행위또는이로부터취득한정보 ( 예컨대, 디컴파일을통해취득한정보 ) 의이용에는특허권이미치지않도록한다. 이규정은폐기된 2002년소프트웨어특허지침 ( 안 ) 제8 조를근간으로하여그범위를 행위 뿐만아니라 정보 로확대한것으로보인다. 487 (6) 주관적인식의대상 특허청은국무조정실에방법특허확대안의수정안을제시하면서애초안 에는없던주관적인식요건으로 그방법이특허받은것임을알면서 를추가 하였다. 이추가된요건을주관적인식요건을볼수있는지검토한다. 지재권침해와관련하여침해자의인식이란침해사실에대한인식을말하며, 권리의존재에대한인식을말하지않는다. 방법특허확대안 에서 그방법이특허받은것임을알면서 란그방법을사용하면특허권침해가된다는사실에관한인식이아니라, 그방법에특허권이존재한다는사실에관한인식을말한다. 따라서 방법특허확대안 은인식요건을부가하는듯한외형만갖추었을뿐실제로는인식요건을부가하지않았다고할수있다. 앞에서설명한것처럼방법사용의청약행위는일종의예비행위이므로예 used in a manner which unreasonably prejudices the rightholder's legitimate interests or conflicts with a normal exploitation of the computer program 년소프트웨어특허지침 ( 안 ) 제8 조는 The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive shall not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC, in particular under the provisions thereof in respect of decompilation and interoperability. 라고하여 행위 만언급하고있으나, UPCA 제27조제 (k) 항은 The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following: (k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC1, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability 라고하여 정보의이용 까지포함하고있다. 196

214 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 비행위자에게불법행위책임을지우려면결과발생에대한최소한의인식이요구된다. 방법사용의청약행위를특허권침해의방조행위또는유도행위로새기는경우에도불법성에대한인식이전제되어야방조자나유도자에게책임을물을수있다. 488 즉, 특허방법을직접사용하는자가아니라그방법의사용을청약하는자에게그러한행위를하지않도록부작위의무를부과하려면청약자에게주의의무가발생한경우로제한해야한다. 청약자의주의의무는불법성을알아야비로소발생하며, 주의의무를게을리하여그대로실행하거나불법행위를예방할아무런조치를취하지않았을때비로소법적책임을지울수있는것이다. 입법례를보더라도유럽연합과영국, 프랑스, 독일, 미국은모두특허권침해자의주관적인식을요구할때 ( 미국은기여침해, 나머지는직접침해자의주관적인식을요구할때 ), 침해사실에대한인식을요구한다는점에서, 방법특허확대안 은인식의대상을잘못정한것이다. 어느방법이특허받은것임을알았다고하여그방법을사용하는것이특허침해라는결과까지알았다고할수는없다. 특허받은방법임은특허공보를통해알았다고할수도있고, 특허권자의광고선전을통해알수도있으며, 패키지소프트웨어의경우특허권자가해당소프트웨어에특허번호를표시하기때문에이를통해알았다고할수도있고, 특허권자가경고장을보내기만해도알았다는점은쉽게입증할수있다. 이에비해특허침해인것을알려면, 그방법의사용행위가특허권의권리범위에속한다는점까지알아야한다. 권리 488 특허침해유도행위에대해침해사실에관한주관적인식이필요한입법례로는미국특허법제217조 (b), (c) 를참조할수있다. 197

215 소프트웨어저작권보호체계방안연구 범위에속하는지여부는문언상침해인지 ( 구성요소완비의원칙에따라 ), 문언상침해가아니라고하더라도균등침해인지에관한판단과정을거쳐야하고, 특허권이제한되는범위인지아닌지까지검토해야알수있다. 물론법원에따라서는침해사실에대한주관적인식을쉽게인정하여양자의차이가크지않을수있지만, 법정요건으로서특허권침해라는결과까지인식할것을요구하는것과단순히특허받은방법이라는사실만인식할것을요구하는것은큰차이가있다. 따라서 인식 요건을 부가하려면, 그 방법의 사용이 특허권 침해임을 알면 서 그 방법의 사용을 청약하는 행위 로 하여야 한다. 여기서 특허권 침해 라는 점을 법조문에 명시해야 특허권의 속지주의 원칙의 적용 여부에 대한 논란도 없다. 제 4 절양도와판매 1. 문제의제기 전기통신망을통해컴퓨터프로그램의거래에는특허권이미치지않는다는문제를해결하기위해컴퓨터프로그램을물건으로간주하고전기통신망을통한제공그자체를침해행위로규정하자는대안은현상추수적인대응이며, 그로인한영향을고려하지않은성급한대처방법이다. 이상정교수는컴퓨터프로그램의특허성 ( 신규성이나진보성 ) 은프로그램에내재되어있는방법이기때문에컴퓨터프로그램을물건으로의제하면, 특허법에서분류하고있는물건의방법과방법의발명은구분의의미가없게 되며, 489 특허청의개정안에서는프 198

216 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 로그램을 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합 으로정의하는데, 명령의집합이어떻게물건이될수있는지비판하면서, 490 일본민법에서물건을유체물로한정한제한을극복하기위해무체물인프로그램이물건에포함되도록특허법을개정한것은본말이전도된것이라고한다. 491 특허청이제안한간접침해확대안이나방법특허권확대안도소프트웨어의온라인전송에특허권이미칠가능성여부만고려한것으로다른영역에미칠영향에대한충분한검토가없었다. 특히 방법사용의청약 을새로운유형의특허침해행위로규정할경우, 아직이에대한해석론이나판결례가거의없는유럽의상황을고려할때다른형태의해법을모색할필요가있다. 이를위해조약이나주요국의특허실시행위에대해검토한다음, 현행 특허법의 양도 를 판매 로변경하는대안에대해살펴본다. 2. 조약과주요국의특허실시행위규정비교 492 독일특허법 : 독일특허법제 9 조는특허권자의동의를받지않은다음의 행위즉, 특허의대상이되는제품을생산 (herstellen = manufacture, produce), 제공 (anbieten = offer), 확포 ( 拡布, in Verkehr zu bringen = put on the market), 사용 (gebrauchen = use) 또는이들을목적으로한수입 (einführen = 489 이상정, 2015, 8면. 490 Ibid. 491 Ibid, 11면. 492 일본특허청의자료 ( 를토대로하였다. 199

217 소프트웨어저작권보호체계방안연구 import) 이나소지 / 보유 (besitzen = possess, own) 하는행위가금지된다. 독일 법의 제공, 확포 는일본법의양도, 대여를포섭하는광의의개념이다. 공동체특허조약 : CPC 제25조는특허의대상이제품 (product) 을생산 (make), 제공 (offer), 확포 (put on the market), 사용 (use) 또는이들을목적으로하는수입 (import) 이나소지 / 보유 (stock) 하는행위를특허실시행위로규정하는데, 이는독일특허법과동일하다. 프랑스특허법 : 프랑스특허법제 29 조는독일특허법과마찬가지로특허 대상인생산물의제조, 제공, 확포, 사용또는이들을목적으로하는수 입이나소지 / 보유하는행위를특허침해행위로규정한다. 미국특허법 : 미국특허법은제271조 (a) 에서특허발명을허락없이제조 (make), 사용 (use), 판매의청약 (offer to sell), 판매 (sell) 또는미국내로수입 (import) 하는행위를특허권을침해행위로규정한다. 미국특허법은유럽을포함한대부분의특허법과달리물건발명과방법발명을구별하지않고포괄적인규정을둔다는점에특색이있다. 트립스협정 : 트립스협정제28조는물건발명과방법발명을구분하여, 특허의대상이물건인경우, 특허권자의허락을얻지않은제3 자의해당물건의생산 (making), 사용 (using), 판매의청약 (offering for sale) 또는판매 (selling) 또는이들을목적으로하는수입 (importing) 을금지할권리를보장하도록규정한다. 일본이나우리특허법과달리양도, 대여가아닌 판매 로규정하고있다. 200

218 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 한국특허법 : 특허법에특허침해행위를직접규정하는조항은없고일본특허법과같이정의규정에물건발명과방법발명의실시개념을정의하면서물건의발명인경우 그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위 를실시개념으로정의하고있다 ( 제2 조제3 호가목 ). 3. 검토 특허권의권리범위에속하는소프트웨어가온라인을통해유통되는행위가현행특허법의해석상침해행위로해석되지않을가능성은특허법에규정된 양도 가유체물의점유이전을수반하는행위로해석되기때문이다. 그런데앞에서본것처럼, 유체물의점유이전을전제로한 양도 를특허실시행위로규정한입법례는일본과우리특허법이유일하다. 우리특허법이 판매 대신 양도 를실시개념으로둔이유는일본법을모방하였기때문이다. 따라서트립스협정제28조의 판매 (sale) 개념을우리법에그대로도입하는것도유력한대안이될수있다. 특허발명의실시로서의 판매 개념은 1952년특허법 493 제96조는특허권을정의하면서 특허권자는기특허품을제작, 사용, 판매또는확포할권리를전유함 이라고규정한바있고, 1961년특허법 494 도제39조에서특허권의내용으로 특허권자는 그물건을제작, 사용, 판매또는확포할권리를독점 한다고하여 판매 행위를특허침해행위로규정하고있었다 법률제 238 호, 일부개정, 시행. 494 법률제 950 호, 전부개정, 시행. 495 이러한구특허법의규정역시당시일본특허법의규정을차용한것이지나지않았다. 201

219 소프트웨어저작권보호체계방안연구 만약온라인상의판매가포함된다는점을분명히하려면, 판매 에 통신판매 도포함된다는점을명시하는것도가능할것이다. 통신판매 는우리현행법에서사용되는용어인데, 전자상거래법 ( 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 ) 제2 조제2 호는 통신판매 를 우편 전기통신, 그밖에총리령으로정하는방법 496 으로재화또는용역 ( 일정한시설을이용하거나용역을제공받을수있는권리를포함한다. 이하같다 ) 의판매에관한정보를제공하고소비자의청약을받아재화또는용역 ( 이하 재화등 이라한다 ) 을판매하는것을말한다. 다만, 방문판매등에관한법률 제2 조제3 호에따른전화권유판매는통신판매의범위에서제외 하는것으로정의한다. 497 판매 는그개념도명확하고특허법에적용할때에도특별히다른의미로해석되지않으며트립스협정에도명시되어있기때문에, 간접침해나방법특허권확대안보다는예상밖의문제도적고, 소스코드의공개를전제로한자유 / 오픈소스소프트웨어에미칠영향도거의없다. 한편, 양도개념을판매개념으로전환하는것이컴퓨터프로그램을물건 496 전자상거래법시행규칙제2 조 : 각호의방법 1. 광고물 광고시설물 전단지 방송 신문및잡지등을이용하는방법 2. 판매자와직접대면하지아니하고우편환 우편대체 지로및계좌이체등을이용하는방법. 497 전자상거래법에서 전자상거래 란전자거래 ( 전자문서및전자거래기본법제2 조제5 호에따른전자거래를말한다 ) 의방법으로상행위 ( 商行爲 ) 를하는것을말하고 ( 제2 조제1 호 ), 통신판매업자 란통신판매를업 ( 業 ) 으로하는자또는그와의약정에따라통신판매업무를수행하는자를말하며 ( 동조제3 호 ), 통신판매중개 란사이버몰 ( 컴퓨터등과정보통신설비를이용하여재화등을거래할수있도록설정된가상의영업장을말한다. 이하같다 ) 의이용을허락하거나그밖에총리령으로정하는방법 ( 시행규칙제3 조 : 자신의명의로통신판매를위한광고수단을제공하거나그광고수단에자신의이름을표시하여통신판매에관한정보의제공이나청약의접수등통신판매의일부를수행하는것을말한다 ) 으로거래당사자간의통신판매를알선하는행위를말한다 ( 동조제4 호 ). 202

220 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 의발명으로의제하는결과를낳을수있다는우려가있다. 컴퓨터프로그램이특허법상물건으로취급될지아니면방법으로취급될지는구체적인사안에따라해석이달라질문제이긴하지만, 이미특허청이 2014년 7월 1일심사기준을개정하여매체에저장된컴퓨터프로그램은물건으로취급하였고, 컴퓨터프로그램 청구항으로등록된특허가약 800건이된이상이러한우려가실익이있는지는의문이다. 특허청은 2014년심사기준을개정하기전에열린특허제도통합설명회에서심사기준개정취지를 컴퓨터프로그램 청구항이발명의범주가불명확하다는거절이유를삭제하고, 컴퓨터프로그램발명은물건발명으로실시가능하게해석하려는것이라는점을분명히한바있다. 498 이런취지를고려하지않더라도청구항에 매체에저장된컴퓨터프로그램 으로기재된발명은방법발명으로해석되기보다는물건발명으로해석될가능성이훨씬더크고, 법원도 바이버앱 사건에서앱프로그램을 물건 으로간주하여특허권의간접침해여부를판단한바있다. 499 바이버앱 사건과달리 다음팟인코더 프로그램사건에서는서울고등법원이컴퓨터프로그램자체의제작, 판매는일반적으로물건발명의실시에해당하지않는다고보았으나, 500 이러한판단은 (i) 컴퓨터프로그램은발명의범주가아니고컴퓨터프로그램 498 박상현 2014, 35면. 499 바이어앱사건에서서울중앙지방법원 ( 선고 2013가합 판결 ) 은앱프로그램을 물건 으로전제하여간접침해여부를판단하였다. 다만, 법원은특허권자의간접침해주장에대하여바이버앱이전용품요건을충족하지못하여간접침해가성립하지않는다고보았다 ( 이사건제1, 4 내지 6항발명은모두 이동통신단말 에관한것인바, 피고의바이버앱이위발명들을간접침해한것으로인정되기위해서는피고의바이버앱이 이동통신단말의생산에만사용하는물건 에해당하여야 하지만 바이버앱이 이동통신단말의생산에만사용하는물건 에해당한다고인정하기에부족하고, 이를달리인정할증거가없다 ( 판결문 10, 12면 )). 이사건의항소심에서서울고등법원은피고의자유기술항변에대해서만검토하여바이버앱이물건인지에대해서는아무런언급도하지않았다 ( 선고 2015나 판결 ). 500 서울고등법원 선고 2013나5383 판결. 203

221 소프트웨어저작권보호체계방안연구 그자체를청구항으로하여특허를받을수없다는점, (ii) 컴퓨터프로그램은발명의실시를위한수단의일부라는점, (iii) 프로그램이실행가능하게설치된컴퓨터를탑재한장치의제조, 판매등이물건발명의실시라는점, (iv) 이사건에서문제가된특허는 멀티미디어데이터병렬처리장치 를특허의대상으로하고있다는점등을전제로한것이어서, 2014년심사기준개정에의해 컴퓨터프로그램 을물건발명의범주로인정하였고, 그후등록된 컴퓨터프로그램 특허가 800여건에달하는현시점에서는법원도컴퓨터프로그램을물건으로취급할수밖에없을것이다. 501 제 5 절소결 소프트웨어특허강화안은등장배경과경과에서살펴본것처럼, 일본특허법을모방하려는한국특허청이이해당사자의의견수렴없이일방적으로추진되었고, 발명의이용을도모하고기술혁신을촉진하려는특허제도의취지에도역행한다는문제가있다. 소프트웨어는다른기술분야에비해개방형혁신모델이가장잘작동하는분야로, 특허를통한기술의독점보다는공유와개방을통한혁신이더성공적인분야이다. 따라서특허청의소프트웨어특허강화정책은소프트웨어개발자를 보호 하는것이아니라, 개발자에대한특허 공격 을강화하는결과를낳아오히려혁신을저해할수있다. 501 다음팟인코더 사건에서간접침해문제는다루어지지않았는데, 특허권자가간접침해여부를다투었다면전용품요건을판단하면서 다음팟인코더 프로그램을물건으로전제하였을가능성이크다 ( 판결문해당부분 : 웹사이트에서컴퓨터프로그램자체의거래행위와간접침행의성립여부나통신회선과결합하고있는컴퓨터의공동직접침해의성립여부에관하여는그러한요건에대하여원고의구체적인주장과입증이없으므로나아가판단하지아니한다 ). 204

222 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 또한특허청이내세우는제도개선의필요성즉, 현행특허법상소프트웨어를온라인으로유통하는행위에는특허권이미치지않는다는점은법원의판단 502 에비추어볼때반드시법개정이필요한사안이아니며, 설령그러한문제점이있다고하더라도제도개선의필요성은특허청이인위적으로만들어낸것으로, 소프트웨어산업계나개발자가요구한것이아니다. 만약특허청이주장하는것처럼, 소프트웨어의온라인전송행위에대해특허권을행사할수없어문제였다면, 특허청이나서기전에미국이나유럽, 일본의소프트웨어기업들이먼저문제를제기하고자국정부를통해통상문제를제기했을것이다. 하지만지금까지 IBM이나마이크로소프트를비롯한외국기업들이이런문제를제기한적은없다. 503 특허청이법개정을추진한 2005년이후에있었던한미 FTA나한-EU FTA 협상에서도소프트웨어의온라인전송과특허권문제는다루어지지않았다. 그후 FTA 이행과정에서도상대국은소프트웨어특허문제를논의테이블에올리지않았다. 국내기업들도소프트웨어의온라인전송행위에대해특허권이미치지않고권리보호가제대로되지않아피해를입었다면, 국회를통하거나여러경로를통해제도개선을요구했을것이다. 기업들을고객으로하는변리사들도같은요구를했을것이다. 하지만특허청이법개정을추진한지 10년이더지난지금까지국내기업들이나변리사들이자발적으로이러한요구를한적이없다. 소프트웨어산업계가특허청의소프트웨어강화정책에찬성하는것처럼 502 SK텔레콤과바이버 (Viper) 간의특허분쟁사건에서서울중앙지방법원은음성통화서비스, 음성메시지서비스, 파일전송서비스를제공하는메신저앱 (Viper 앱 ) 을유무선인터넷을통하여배포하는행위를 SK텔레콤의방법특허침해로금지하였다 ( 선고 2013가합 판결, 항소심에서서울고등법원은이판단을기각하지않고그대로수용하였습니다 ( 선고 2015나 판결 )). 503 유일한예외는한일 FTA 논의당시일본측에서이문제를제기한것이다. 205

223 소프트웨어저작권보호체계방안연구 발표된 통계들은 모두 특허청이 편향적으로 작성한 설문조사의 결과였고 특허 청은 자유 / 오픈소스 공동체의 의견은 의도적으로 듣지 않았다. 이러한 반사실적 (counter-factual) 검증을 해 보더라도 특허청이 주장하는 제도 개선의 필요성은 근거가없다. 다른기술분야와달리소프트웨어분야에서는개발자들이특허에반대하고있다. 자동차나, 반도체, 의약분야에서연구자나기술자들이특허에반대한다는얘기가없는것과비교하면이는매우특이한현상이다. 특허법의시각에서보면소프트웨어개발자는곧발명가이고발명가의목소리는다른어느행정부처보다특허청이가장잘경청하고정책에반영해야한다. 하지만특허청은소프트웨어발명가의목소리를외면하고있다. 이는발명을보호하는것이아니라특허 ( 발명을독점한권리 ) 를보호하는정책에집중하는것으로, 특허법제1 조에도맞지않다 ( 특허법제1 조는 특허 의보호가아니라 발명 의보호와이용을제도의목적으로규정하고있다 ). 한편, 소프트웨어기업들이다수의특허를출원한다는점을근거로소프트웨어산업계가특허에반대하지않는다는주장도있을수있지만, 소프트웨어기업들이특허를출원하는이유는특허공격에대비하기위한방어목적이더크다. 이는일종의 죄수의딜레마 와같은상황인데, 소프트웨어특허를강화하면이러한딜레마를악화시킬수있다. 따라서특허청이제안한소프트웨어특허강화안은정책필요성에대한객 관적인검증과발명가인소프트웨어개발자들의의견을수렴한후에그추진 여부를결정해야한다. 또한일본식모델이아니라유럽식모델을도입하는경 206

224 제 4 장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 우에는전체적인체계조화도고려하여야한다. 즉, 유럽의법체계는컴퓨터프로그램그자체는특허대상에서제외한다는명문의규정을특허법에두고, 소프트웨어의저작권예외에대해서는특허권이미치지않도록하는데, 504 이들은무시하고특허권확대조문만도입하는것은문제가있다. 504 가령유럽통합특허법원협정 (UPCA) 제 27 조제 k 항. 207

225 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 제 1 절서론 창작을보호하고그이용을장려한다는지재권제도의취지에비추어볼때, 소프트웨어분야의창작을어떤방식으로보호하는것이바람직한지는이론적검토만으로는결론을내기어렵다. 창작의보호는이용과 균형의미학 을추구할때비로소제도적가치를갖기때문이기도하고, 창작의보호와이용을위한법적 제도적체계는그체계가작동하는사회 경제 문화에따라구축되어야하며, 체계내에서행동하는 구조적행위자 에따라서, 때로는우발적변수에따라서변동하기때문이다. 따라서실증연구가뒷받침되어야하며, 실증연구에는창작물의보호뿐만아니라창작물의사회적이용에미치는영향까지분석하는작업이포함되어야한다. 본연구는이러한실증연구를주제로한것이아니기때문에, 이론적검토를통해어떠한보호방식이더적합한지살펴본다. 이론적검토를위해우선서로다른지재권법이소프트웨어를중첩보호하는문제를살펴본다 ( 제2 절 ). 그동안지재권의중첩보호문제는심도깊게다루지않은주제인데, 동일한대상물에대해서로다른법체제가동시에작동할경우의문제점은간과하기어려운문제이다. 또한제2 장과제3 장에서분석한것처럼소프트웨어에대한저작권체계는잘잡혀있지만, 특허법체계는입법적, 사법적결함이많고행정부의실무에전적으로의존하고있다. 그다음으로소프트웨어의저작권보호와특허보호가양자택일의문제가아니라고하더라도, 특허권을통한소프트웨어의보호가과연특허제도의목적과취지를제대 208

226 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 로달성하고있는지실증적뒷받침은없고일종의종교적신앙의단계로까지간문제 ( 제3 절 ) 와특허제도의공개기능과통지기능의문제 ( 제4 절 ) 를살펴본다. 이를토대로, 그리고앞의제2 장 ~ 제4 장의분석을바탕으로제도개선안을제시한다 ( 제5 절 ). 제 2 절지재권의중첩보호 (overlapping) 문제 1. 총설 컴퓨터프로그램은저작권과특허양쪽으로보호를받을수있으므로 중첩보호 의문제가발생한다. 505 지재권의중첩보호는컴퓨터프로그램뿐만아니라식물신품종 ( 특허법과종자법에의한중첩보호 ), 의약품 ( 특허권에의한보호와자료독점권에의한중첩보호 ), 그래픽도안 ( 저작권, 상표권, 디자인권 ), 응용미술 ( 저작권과디자인권 ) 등여러영역에서발생한다. 연혁적으로는어떤보호대상이서로다른법률에의해중접보호대상이되더라도선택의원칙 (Doctrine of Elections) 에따라하나의권리만인정하는원칙이한동안고수되다가 1970년대들어하나의보호체계만선택해야하는원칙이깨지면서동일대상에대한중복적인권리의획득이나권리행사가당연시되고있다. 506 기업입장에서는여러지재권을선택적으로보호받는것이포트폴리오전략으로관리 505 중첩보호란동일대상물에대해서로다른권리를부여하는체제를말하며, 단순히선택가능성을열어둔보호의병존 (co-existence of protection) 과는구별되는개념이다. 즉, 보호의병존은가령응용미술품에대해디자인권이나저작권에의해보호를선택할수있으나어느하나를선택하고나면다른하나에의한보호를주장할수없다는점에서중첩보호와구별된다 ( 김원호 2004, 122면및각주 1)). 506 김원호 2004, 122면. 하지만김원호교수의이설명은지재권전반에걸쳐적용된다기보다는응용미술품특히디자인에대한설명으로보인다. 209

227 소프트웨어저작권보호체계방안연구 되고있기도한다. 컴퓨터프로그램의저작권과특허권에의한중첩보호에대해현실적으로 소프트웨어기업들은기본적으로저작권법에의해, 필요할경우특허법에의해이중으로보호받을필요가있고, 실제로그렇게하고있 다는점을들어중첩보호자체는 크게문제되지않는다 거나, 507 오히려바람직하다고한다. 508 컴퓨터프로그램의특허법 저작권법중첩보호가바람직한이유에대해이론적정합성이있는근거를제시하기보다는권리자는컴퓨터프로그램의성격에어울리는방향으로권리를보호받으면된다거나그동안여러지재권법률이프로그램관련권리를보호를해왔고, 이견은어느정도의보호가적절한지에관한것이었고, 저작권법제101조의2가컴퓨터프로그램의해법 ( 지시, 명령의조합방법 ) 을보호하지않는이유는그것이아이디어에해당하여저작권법으로보호하는것이적절하지않다는판단때문이라고한다. 509 하지만이러한설명은저작권법과특허법의규정으로부터도출되는결과를나열한것에지나지않고중첩보호가왜문제가되지않은지, 중첩보호가왜바람직한지에대한논리적설명이라고보기는어렵다. 김원오교수가적절히지적한것처럼, 중첩보호의확대가개별지재권법의근본적인목적에부합하는지, 즉, 중첩보호가 과도한독점의강화나연장을초래함으로써근본목적및타법의목적달성에손상적영향을주지않는지, 중첩보호의확대가자칫독자성을가지고유지되어온각법체계의안정성을위협하고혼란을야기할우려 는없는지검토가필요하다 이철남, 2010, 125면. 다만이철남교수는기술적인문제로 3가지 ( 출원인에게혼란을주는문제, 관련권리를모두확보하기위한이중부담의문제, 서로다른권리자에게여러지재권이귀속되는경우발생하는권리의저촉문제 ) 를지적한다 (Ibid, 123-4면 ). 508 특허청 ( 윤선희, 정차호 ) 2017, 221면. 509 특허청 ( 윤선희, 정차호 ) 2017, 면. 210

228 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 만약어떤표장이상표법으로보호받고있다면왜저작권법이이를더보호해야하는지, 동일한창작과정이특허와저작권양쪽의보호를받는다면, 창작자가특허보호를의도적으로선택한경우저작권보호를배제하면왜안되는지, 제품의외형에대한디자인권이나특허권이만료된경우왜영구적인보호가가능한상표법에의한추가보호가가능해야하는지의문을제기하면서 Vaver는권리자에게보장되는중복권리가왜이용자에는똑같이허용되지못하는지질문을던진다. 511 지재권법은권리자만을위한법률이아니라이용자를위한법률이기도하다는점에서중첩보호는기본적으로과보호의문제를내재하고있다. 지재권의이용이전세계에서가장왕성한미국에서도 20세기초만하더라도이러한과보호문제가판결문에등장하기도했는데 ( 가령 1929년미국제2 연방순회법원은 발명가가특허를출원하여특허권을취득하였다면, 특허명세서에서도면으로공개한모델 512 에대해저작권을주장하면서독점권을확대할수없다고판결 513 한바있다 ), 중첩보호를당연시하면서보호강화일변도로치닫는정책은개별제도의정책목표를달성하기어렵게할뿐만아니라, 이용과의 균형의미학 을포기하는결과를낳을수있다. 510 김원호, 2004, 124면. 511 Vaver 2009, 156-7면. 512 Korzybski v. Underwood & Underwood, Inc., 36 F.2d 727 (2d Cir. 1929) The model is a structure of wood consisting of pieces of various shapes of geometric design, containing numerous holes and connected by strings attached to pegs, which may be manually moved and placed in the holes located in the separate pieces. Several of the pieces are permanently mounted on a flat board background, and the others hang suspended by the connecting cords and plugs. The model contains no instructions for its use or other evidence of its modus operandi. 513 Ibid, 판결문해당부분 : An inventor who has applied for and obtained a patent cannot extend this monopoly by taking out a copyright under section 5(i) of the Copyright Law, 17 USCA 5(i), on what has already diagrammatically disclosed. 211

229 소프트웨어저작권보호체계방안연구 2. 중첩보호에관한현행법의태도와입법례 (1) 현행법의태도 현행지재권법은중첩보호에관한일반규정이나총칙규정을두고있지않다. 중첩문제를다룬예외적규정으로는응용미술저작물에대해분리원칙을천명한저작권법정도이다. 대법원이이른바 대한방직 사건에서도안에대한디자인권과저작권의중첩보호를일반적으로인정하면, 신규성요건이나등록요건, 단기의존속기간등의장법의여러가지제한규정의취지가몰각 된다는점을들어중첩보호는 예외적으로 허용되는것이개별법의입법취지라고판결한후, 514 저작권법 ( 시행법 ) 이개정되어제2 조제11호의2 에서 응용미술저작물 을 물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물로서그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것을말하며, 디자인등을포함한다 고규정하였다. 이에따라, 대법원은 히딩크넥타이 ( 태극문양과팔괘문양을상하좌우연속반복한넥타이도안 ) 에대해분리가능성을제대로심리하지않고저작물성을부인한원심을파기한바있고, 515 서적의표지와제 514 대법원 선고 94도3266 판결. 미국에서저작권등록을마친염직도안인 르데지레 (LE DESIRE) 와 르바스켓 (LE BASKET) 에대해 본래산업상의대량생산에의이용을목적으로하여창작되는응용미술품등에대하여의장법외에저작권법에의한중첩적보호가일반적으로인정되게되면신규성요건이나등록요건, 단기의존속기간등의장법의여러가지제한규정의취지가몰각되고기본적으로의장법에의한보호에익숙한산업계에많은혼란이우려되는점등을고려하면, 이러한응용미술작품에대하여는원칙적으로의장법에의한보호로써충분하고예외적으로저작권법에의한보호가중첩적으로주어진다고보는것이의장법및저작권법의입법취지라할것이므로산업상의대량생산에의이용을목적으로하여창작되는모든응용미술작품이곧바로저작권법상의저작물로보호된다고할수는없고, 그중에서도그자체가하나의독립적인예술적특성이나가치를가지고있어위에서말하는예술의범위에속하는창작물에해당하여야만저작물로서보호된다. 515 대법원 선고 2003도7572 판결. 212

230 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 호디자인에대해서는 서적의내용이존재함을전제로하여이를효과적으로전달하기위한수단에불과하고, 서적표지라는실용적인기능과분리인식되어독립적으로존재할수없으며, 그문자, 그림의형태나배열등의형식적요소자체만으로는하나의미술저작물이라고할수있을정도의독자적인실체가인정되지않으므로 저작권법의보호대상이되는응용미술저작물이아니 라는원심을지지하기도하였다. 516 하지만, 이이상의중첩보호문제를다른규정이나판결은없다. 일부지재권법에서서로다른권리자간의권리저촉문제를언급한규정을두고있으나, 이규정은지재권의배타적성격으로부터도출되는자연스런결과를재확인한정도에지나지않아실질적인의미는없다. 예를들어, 디자인보호법제 95조에따르면, 디자인권자는자신의디자인과동일또는유사한타인의선출원특허나상표를이용하거나타인의선출원특허권, 상표권과저촉되는경우에는특허권자나상표권자의허락을받지않거나통상실시권허락의심판을통해실시권을취득하지않고는자신의디자인을업으로실시하지못한다 ( 제1 항, 제2 항 ). 이규정은특허권이나상표권, 디자인권이권리자에게자신의발명이나상표, 디자인을적극적으로이용할권리를부여하지않고타인의이용을배제할수있는배타적인권리를부여한다는점에서저촉문제를해소할수있는실질적인의미를갖는규정으로보기어렵다. 따라서디자인보호법제95조제3 항에서디자인등록출원일전에발생한타인의저작물의경우에도저작권자의허락없이는등록디자인을업으로실시하지못한다고규정한것도동일한평가를할수있다. 상표법제92조도타인의선출원특허권, 디자인권또는상표출원일전에발생한저작권과저촉되는경우해당권리자의동의없이는등록상표를사용할수없다는규정을두고있다. 저작권법에는다른지재권과의저촉 516 대법원 선고 2012다41410 판결. 213

231 소프트웨어저작권보호체계방안연구 에관한규정을두고있지않다. (2) 입법례 우리현행법과는다른입법례로는유럽연합의 UPCA(Agreement on a Unified Patent Court of 19 February 2013) 와구영국지재권법제 52 조를들수있다. 먼저, UPCA 제27조는특허권의효력이제한되는경우를열거하면서, (k) 항에서 소프트웨어지침 제5 조와제6 조특히, 디컴파일및상호운용성에관한조항에서허용하는행위또는이로부터취득한정보 ( 예컨대, 디컴파일을통해취득한정보 ) 의이용에는특허권이미치지않도록한다. 517 이규정은폐기된 2002년소프트웨어특허지침 ( 안 ) 제8 조를근간으로하여그범위를 행위 뿐만아니라 정보 로확대한것으로보인다. 518 소프트웨어지침은컴퓨터프로그램을어문저작물로보호하며, 그제한은우리저작권법의컴퓨터프로그램저작재산권제한규정에대응된다. 따라서 UPCA 제27조제 (k) 항은특허법에저작권제한법리를적용함으로써중첩보호문제를해결하려는입법적시도로평가할수있다. 한편, 이조항이소프트웨어의상호운용성과지재권에의한독점문제를제대로해결할수있는지에대해, 517 이외에도 UPCA 제27조에는농부의권리를인정하는조항 ( 제 (i) 항과제 (j) 항 ) 을두고있다 년소프트웨어특허지침 ( 안 ) 제8 조는 The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive shall not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC, in particular under the provisions thereof in respect of decompilation and interoperability. 라고하여 행위 만언급하고있으나, UPCA 제27조제 (k) 항은 The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following: (k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC1, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability 라고하여 정보의이용 까지포함하고있다. 214

232 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 소프트웨어지침제 5 조와제 6 조에대한판례가충분히쌓이지않았고, 519 저작 권에비해특허권의제한은더엄격하게해석한다는점을들어우려하기도한 다. 520 다음으로, 영국의구지재권법 (CDPA: Copyright, Designs and Patents Act 1988) 은제52조제1, 2항에서미술공예품디자인에대해 저작권자의허락을얻어, 1) 저작물의복제물로인정되는물품을공업적방법으로제작하거나, 2) 그렇게제작한물품을시장에내놓은경우에는최초로시장에내놓은해의말일부터 25 년의기간이경과한후에는누구라도당해저작물을이용하여물품을제작, 판매할수있도록규정 하였는데, 이는 미술저작물에해당하는것이라도저작권자의허락을얻어공업적방법으로제작되어유통된경우에는의장권 [ 현행디자인권 ] 의보호기간 [ 등록디자인의경우등록일로부터 5년, 4회연장을통해최장 25년, 무등록디자인의경우최초판매일로부터 10년, 제조일로부터 15년 ] 만큼저작권의보호기간 [ 저자사후 50년 ] 을단축함으로써양법에의한권리보호기간이상이하여초래되는문제점을해소 하려는것이었다. 521 영국의이조항은 2013년다른법률 522 에의해폐지되었는데, 이로인해실용적인결과물에대해경쟁제한적이며보호기간도훨씬더긴배타적인저작권보호가등록디자인권과중첩적으로보호되는문제가있다는비판이있다 제5 조에대해서는 C-406/10 SAS v. WPLtd. 사건하나가있으나제6 조에대한사건은아직없기때문에해당조항이통합특허법원에서어떻게적용할지알수없다고한다. 520 Otero, 김원오, 2004, 166면. 522 Enterprise and Regulatory Reform Act, Part 6, Clause 74(2). 523 Ghidini, 2015, 94면. 215

233 소프트웨어저작권보호체계방안연구 3. 컴퓨터프로그램의경우 앞의제2 장제2 절 소프트웨어국내보호체계 에서살펴본것처럼, 국내소프트웨어보호체계를창작보호법인저작권과특허권을대별하여보면, 저작권의경우에는보호대상과방식은물론권리제한을통한사회적이용까지구체적으로규정하고있어입법체계가완비되어있다고할수있는반면, 특허권의경우에는자연법칙의이용성이란발명의정의규정에만모든것을맡겨두고구체적으로어떤소프트웨어관련기술이특허법상발명에해당하는지, 권리제한을어떻게하고소프트웨어의사회적이용은어떻게도모할것인지아무런입법체계가잡혀있지않다. 그리고제3 장제4 절 한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준의내용과문제점 에서살펴본것처럼, 소프트웨어의특허보호를위한첫관문인특허적격성에관한기준도일본특허청이만든기준을표절에가까울정도로모방하였고, 법원도이를무비판적으로수용하였다. 이와달리유럽연합은컴퓨터프로그램의주된보호체계로서저작권을선호하는정책을취함으로써특허권과저작권의중첩문제를해결한다. 524 유럽연합의소프트웨어지침은컴퓨터프로그램을어문저작물로명시하고있는데, 소프트웨어지침은전통적으로특허제도와같은산업재산권제도의취지도포함하고있다. 즉, EU 소프트웨어지침은 산업발전 을컴퓨터프로그램의저작권보호제도의통일화의취지로명시하는것이다. 컴퓨터프로그램의개발에는상당한인적, 기술적, 재정적자원의투자가요구되는반면, 컴퓨터프로그램의복제에는독자적으로개발하는데에드는비용중일부만으로가능하다는문제가있고, 525 컴퓨터프로그램은다양한산업에서중요한역할을하고있으며, 524 Bridges 2012, 3면. 525 지침설명문 (2) The development of computer programs requires the investment of considerable human, 216

234 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 따라서컴퓨터프로그램기술은유럽연합공동체의산업발전에필수적이라는 점이 EU 소프트웨어지침에명시되어있다. 526 소프트웨어의저작권 / 특허권중첩보호문제는한때첨예한논쟁거리였다. 미국의회 527 는 1991년특허상표청과저작권청 (Copyright Office) 에저작권법과특허법의중복보호에관한연구가필요하다고보고, 아래 3가지사안에대한검토를요청하였다. 528 (1) 두기관각각또는모두이른바 선택 정책을갖고있는지. (2) 보호주장이 완전히 중복되는지 아닌지 부분적으로 중복되는지, 예를 들 어, 컴퓨터 프로그램의 경우 저작권 등록을 받은 후 특허 보호가 병존 하는지 (3) 사용자 인터페이스에 관한 두 기관의 실무에 관한 정보. 529 technical and financial resources while computer programs can be copied at a fraction of the cost needed to develop them independently. 526 지침설명문 (3) Computer programs are playing an increasingly important role in a broad range of industries and computer program technology can accordingly be considered as being of fundamental importance for the Community's industrial development. 527 하원의 Committee on the Judiciary의 Subcommittee on Courts, Intellectual, and the Administration of Justice. 528 USPTO & USCO (1991) Patent-copyright overlap study. A Report prepared for the House Subcommittee on Intellectual Property and the Administration of Justice ( 이하 미의회 1991년중첩보호보고서 ), 2 면. 529 (1) Whether either agency has or both agencies have an election of remedies policy (2) Whether in the particular agency s opinion there is a complete or only partial overlap in claims whether, for example, in the case of a computer program that has received a certificate or copyright registration, a patent for the program would be coexistence with the protection afforded by the copyright law? (3) Information on agency practices with respect to so-called computer program user interfaces screen displays and the components thereof, such as commands and icons. 217

235 소프트웨어저작권보호체계방안연구 이요청에대해 USPTO와 USCO는일반적으로는특허권과저작권양쪽모두의보호대상이되는경우는드물지만, 하나의제품에특허가능한요소와저작권보호가가능한요소가포함되어있을수있고, 530 중복보호가문제가된사안으로는어린이장난감으로유명한 KOOSH ball 이있는데, 이장난감의모양은기능적이라는이유로저작권등록을거절했고, 이것이위법하지않다는 1, 2심법원판단이있다. 531 이처럼중복보호는최소한이라고결론을내릴수있고, 이러한결론은컴퓨터프로그램에도적용된다고한다 보호대상이동일한지 (1) 특허는아이디어를보호한다는오해 특허권과저작권의차이점으로가장널리퍼져있는오해는특허권은아이디어를보호하는반면, 저작권은아이디어가아니라표현을보호한다는것이다. 가령특허청은컴퓨터소프트웨어의저작권에의한보호와특허에의한보호를이렇게구분한다. 530 미의회 1991년중첩보호보고서 10면, 각주 19에서이러한저작의대표적인예로미키마우스전화기를든다. 이전화기의기계적부품일부에대해미국특허상표청은특허권을부여했고 ( 특허번호제4,087,650, 등록일 : 1978년 5월 2일 ), 디자인권도부여 (Des. 250,023) 했으며, 저작권청역시미키마우스를등록가능한저작물로취급할것이라고한다. 531 OddzOn Products, Inc. v. Oman, 924 F.2d 346 (D.C. Cir. 1991). 532 미의회 1991년중첩보호보고서 11면 We believe this conclusion applies to computer related expressions and inventions. Copyright protection in only available for the expression in a computer program, not any underlying process. Patent protection is only available for a process performed on a computer if the process is not merely a mathematical algorithm or scientific principle. Patent protection is not available for computer programs per se. We do not believe that copyright and utility patent protection is coextensive. ) 218

236 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 저작권법에의해프로그램의표현을저작권으로보호가능 특허에의한보호는아이디어기능까지보호가가능하여저작권에의 한보호보다강력한권리보호가능 533 이러한 아이디어 / 표현구분법 은저작권과특허권은보호대상이다르기때문에중첩보호는처음부터문제가되지않는다는결론으로이어진다. 특허가아이디어를보호한다는오해는특허법제2 조의정의규정 발명이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도 ( 高度 ) 한것을말한다 에서 사상 이란표현이사용되었기때문으로보인다. 여기서 사상 은영어로 idea 로번역되고, 따라서특허법의보호대상은기본적으로아이디어이며, 다만추상적인아이디어는제외되고기술적아이디어만해당한다는것이다. 이러한해석론은가령 아이디어중발명성 ( 기술성 ) 을갖춘것만발명으로인정 된다거나, 534 특허법제2 조에서말하는 기술적사상 이란아이디어를의미하며소프트웨어특허는표현의근저에있는아이디어를보호한다 535 는해석론으로전개되고, 저작권보호의경우특허권이기술적사상을보호대상으로하고있는데반해사상의표현에그보호범위가제한된다는점과, 침해를입증하기위하여원칙적으로 복제 를입증하여야한다는점에서근본적인한계가있 다는 저작권부실론 으로이어지기도한다 특허청 (2016) 지식재산권의손쉬운이용. 특허청정보고객정책과 면. 534 특허청 ( 윤선희, 정차호 ) 2017, 211면. 535 정진근 2017, 190면. 다만 정진근 교수는 모든 아이디어가 보호되는 것은 아니고 기술적 인 특징을 갖는 아이디어만 보호되므로, 보호되는 아이디어를 기술적 이라는 울타리를 넘어 폭 넓게 해석하게 되면, 저작권제도가 보호를 부정하는 아이디어를 보호함으로써 저작권정책을 부인하는 결과가 될 뿐 만 아니라, 더 나아가 아이디어가 표현을 기속시키는 특징으로 인해 저작권제도에 의한 컴퓨터프로그램 보호라는 대전제가 부인될 가능성이 있다 고 우려한다 (Ibid). 536 특허청 ( 김관식 ) 2013, 172면. 219

237 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 법리적관점의검토 하지만아이디어가특허권의보호대상이라는생각은비교법적으로, 창작 이론 (theory of creativity) 에비추어보더라도, 그리고법리적으로도잘못되었다. 우선법리적오류를살펴보면, 특허법이발명을보호하는방식은발명자에게상금 (prize) 을주거나훈장을수여하는방식이아니라, 특허권이란배타적성격의사권 ( 私權 ) 을부여함으로써시장을독점할수있도록하고, 그결과로발명에투자한자본을회수할경제적이윤을보장하는방식이다. 그런데특허권의범위는발명품그자체로부터정해지지않고, 특허를받으려는자가오로지자기의책임으로기재한특허청구범위에적혀있는사항에의하여결정된다 ( 특허법제97조 ). 그리고이특허청구범위에는발명자가창안한새로운아이디어를기재하면안되고, 특허로보호받으려는사항을명확히할수있도록발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을적어야한다 ( 동조제6 항 ). 그리고특허법이인정하는발명의유형은물건의발명과방법의발명 2가지다 ( 제2 조제3 호 ). 다시말하면, 특허발명의보호범위로아이디어를청구항에기재할수는없고, 물건발명인경우에는그물건을구성하는구체적인구성요소를적어야하고, 방법발명인경우에도그방법이구현되는구체적인절차를기재해야한다. 이러한물건과방법은아이디어로보기어렵다. 220

238 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 대법원도 특허를받을수있는발명은완성된것이어야하고완성된발명이란그발명이속하는분야에서통상의지식을가진자가반복실시하여목적하는기술적효과를얻을수있을정도까지구체적, 객관적으로구성되어있는발명 으로정의하며, 537 특허법원도컴퓨터시스템에서실행가능한인텔리전트에이전트프로그램 538 을이용한전자상거래발명에대한특허적격성을판단하면서, 자연법칙을이용한기술적사상이란자연계를지배하는과학기술상의원리나인과율을이용하여반복하여실시할수있는보편성과반복성및객관성을가지고목적하는바의효과, 즉기술적효과를달성하기위한합리적인수단을의미하는것 으로정의한바있다. 539 이처럼 구체적 객관적으로구성 된발명 ( 위대법원판결 ) 또는 기술적효과를달성하기위한합리적수단 ( 위특허법원판결 ) 을비록그앞에 기술적 이란수식어가붙더라도 아이디어 라고평가하는것은논리비약이다. 540 발명행위가무엇인지, 그래서누가발명가가될수있는지에대해서도대법원은 단순히발명에대한기본적인과제와아이디어를제공 한것으로는부족하고, 537 대법원 선고 92후1806 판결. 538 네트워크를통해컴퓨터시스템사이를이동하면서클라이언트를대신하여거래상대방을탐색하고탐색된상대방과협상을하여전자상거래를맺는프로그램. 539 특허법원 선고 2003허6401 판결. 540 한편, 대법원은 선고 2000후617 판결에서 특허발명의청구항이복수의구성요소로되어있는경우에는그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이지, 각구성요소가독립하여보호디는것은아니 라고판결한바있으나 ( 대법원 선고 99후2372 판결, 대법원 선고 2002후1102 판결등에서도인용 ), 여기서말하는 기술사상 은아이디어를의미한다고보기는어렵고특허법상발명과같은개념을지칭하는용어로사용된것이다. ( 대법원 선고 2014후2184 판결은 특허청구범위는발명의상세한설명에기재된기술적사상의전부또는일부를특허발명의보호범위로특정한것이고, 발명의상세한설명에기재된모든기술적사상이반드시특허청구범위에포함되어야하는것은아니므로, 특별한사정이없는한특허청구범위에기재되어있지아니한사항이발명의상세한설명에포함되어있다고하여발명의상세한설명과특허청구범위가일치하지아니하거나모순이있는경우라고보기는어렵다. 고판시한바있다. 221

239 소프트웨어저작권보호체계방안연구 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여 할것을요구한다. 541 이처럼특허법에명시적으로규정되어있고, 판례에서요구하는기재요건을충족하는특허법상의 물건 이나 방법 은일종의표현이다. 저작권법에서말하는표현과차이점이있다면, 특허법에서요구하는표현은기술영역또는산업영역에서의표현이라는데에있다. 최근의특허법원판결도발명가를기술적수단을표현한사람이라고정의한바있다. 542 (3) 비교법적검토 미국의사례로모르스 (Morse) 의특허청구항과벨 (Bell) 의특허청구항을비교해보면, 아이디어와표현의차이가잘드러난다. 모르스가특허로청구한자장 (magentism) 을원동력을사용한다는아이디어는자장이연결되는구체적인과정이기재되지않았기때문에특허청구항으로허용되지않은반면, 543 전화기발 541 대법원 선고 2011다67705,67712 판결, 대법원 선고 2011다57548 판결, 대법원 선고 2009다75178 판결등. 542 특허법원 선고 2016나1615 판결 ( 직무발명보상금청구의소 ): 발명이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을의미하므로 ( 특허법제2 조제1 항 ), 발명자는어떤문제를해결하기위한기술적수단을새로착상하여표현한사람또는실현가능한기술적수단을새로착상한사람을의미한다. ( 강조는추가 ). 543 O Reilly v. Morse, 56 U.S. 15 How (1853). 문제가되었던모르스의 8번째청구항은이렇게기재되어있었다. I do not propose to limit myself to the specific machinery or parts of machinery described in the foregoing specification and claims; the essence of my invention being the use of the motive power of the electric or galvanic current, which I call electromagnetism, however developed, for making or printing intelligible characters, signs or letters at any distances, being a new application of that 222

240 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 명가로명명되는벨의청구항은건전지로부터자연상태에서나오는전류의이용이라는아이디어를청구한것이아니라폐쇄회로에서연속적인전류를특정한조건에두어, 음성이나기타소리를위특정조건하의전류를이용하여전송하는것이기때문에특허권의보호대상으로보았던것이다. 544 무선통신을위한안테나의특허적격성에대해서도과학적진실이나이를수학적으로표현한것은특허대상이아닌반면, 과학적진실에관한지식을바탕으로창작한유용한구조는특허대상이되며, 545 Benson 판결에서도 BCD를이용한이진수변환방법은수학공식을선취하는것이고실질적으로알고리즘그자체에특허를주는결과가되어허용될수없다고보았다. 546 Bilski 판결에서도어떤방법이특허대상이되려면 아이디어그이상 을포함하고있어야한다고보았으며, 문제의특허청구항은추상적인아이디어에대한독점권을인정하는부당한것이라고보았다. 547 Mayo 판결역시특허청구항이자연현상그이상의실질적인무언가가필요하다고보았고, 548 Alice 판결도제2 단계의판단방법으로서, 특허적격성이없는개념그자체에대한특허그이상의실질적인그무엇이되도록만드는발명적개념이존재하는지를검토해야한다고판시한바있다. 549 Allice 판결이후특허적격성이부인되는상황을반전시킨 CAFC 판결로평가되는 DDR Holdings 사건에서도미국연방법원은 2개의웹페이지를하나의웹페이지처럼보이게함으로써광고수익을올린다는아이디어의모든적용에대해선취하려는특허청구항이아니라는점을근거로특허적격성을인정 power, of which I claim to be the first inventor or discoverer. 544 The Telephone Cases, 126 U.S. 1 (1888). 545 Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of Am., 306 U.S. 86, 94 (1939). 546 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). 547 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010), Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct.1289 (2012), Alice Corp. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014),

241 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하였다. 550 (4) 창작이론에기초한검토 창작이론 (theory of creativity) 551 에서는과학적창작 (scientific creativity) 과예술적창작 (artistic creativity) 사이에는아무런차이가없다고하며, 552 발명과정 과 저작과정 은모두 문제점의발견 (finding a problem) 과 문제점해결단계 (solving problem stage) 로이루어진동일한과정으로취급된다. 553 발명과정 에서 문제점의발견 은발명가가처한사회적 문화적맥락에따라구성되고, 발명가가제시한 문제점해결 은일종의소통행위 (communicative act) 이다. 이런점에서발명이란발명가가사회를향해내뱉는표현이라할수있다. 554 표현으로서의발명 이 표현으로서의저작물 과차이를드러내는지점은, 발명은산업적 기술적표현인반면, 저작물은문화적 예술적표현이라는데에있고, 이러한차이점은발명과저작행위가본래이질적이기 550 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, LP, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014), 1259 ( the claims at issue do not attempt to preemt every application of the idea of increasing sales by making two web pages look the same ). 이 사건에서 문제가 된 특허는 이용자가 호스트 웹 사이트에 게시되어 있는 제3 자 제 품을 클릭하면, 이용자는 하이브리드 웹 페이지로 이동하는데 이 페이지는 호스트 웹 사이트 의룩-앤-필과제3 자웹사이트의제품정보를결합한것이다. 551 Sawyer, 2012; Nersessian, 창작이론 은사람의지능을측정할수있게된 20세기초반부터 인간의 창의성, 그 후에는 조직이나 집단의 창의성을 연구하는 학문분야를 말한다. 초기에는 창의성이 뛰어난 개인의 대상으로 한 연구를 주류를 이루다가, 인지심리학적 연구를 거쳐 창 의성이발휘되는사회문화적맥락에대한연구로발전해왔다. 552 Fishman, 2015, 1341면. 553 Fromer, 2010, t6면. 554 벨 (Bell) 과 에디슨 (Edison) 의 전화기 발명을 연구한 Gorman과 Carlson에 따르면, 발명 과정 이 란 추상적 아이디어를 현존하는 물질 세계와 접목하는 동적 과정이고 다른 분야의 창작과 마 찬가지로 기계적 표현 (mechanical representation) 을 매개로 정신적 모델을 표명한 것이다 (1990, 156면 ). 224

242 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 때문이아니라, 특허법과저작권법이인위적으로그어놓은경계선에서만의미 가있다. 이런 점에서 특허와 저작권이 보호 대상으로 삼고 있는 발명과 저작물은 같은 지점을 향하고 있다고 할 수 있다. 따라서, 소프트웨어와 같이 추상성이 높은 대상일수록 표현 의 보호와 아이디어의 자유이용 간의 경계가 중요하고, 저작권 제도의 아이디어- 표현 이분법을 특허에도 적용할 이론적 연구가 필요 하다. 제 3 절소프트웨어특허와기술혁신 1. 개방형혁신과특허 특허청이상정하고있는기술혁신은 2명의행위자만존재하는정태적이고단순한모델이다. 한명의행위자는기술혁신을하고그성과에대해특허를취득한특허권자이고, 다른행위자는기술혁신은하지않고특허기술을모방하고특허권을침해하는자다. 또한특허청의혁신모델에서혁신자는경제적보상이없으면혁신에투자를하지않는이기적동기로만행동하는자본가적발명가이다. 그러나실제기술혁신은이런단순모델로는설명할수없다. 수많은혁신자와모방자가얽혀있고, 오로지혁신만하는자는존재하지않으며혁신자가때로는모방자로, 거꾸로모방자가혁신자가되기도한다. 또한기술혁신은경제적보상없이도일어난다. 가장대표적인분야가바로소프트웨어이다. FOSS 225

243 소프트웨어저작권보호체계방안연구 는경제적보상을위한재산적권리의보장없이도기술혁신이일어나는가장훌륭한개방형기술혁신모델이다. 소프트웨어분야의기술혁신은개방형모델이더적합하다는데에는폭넓은공감대가형성되어있다. 미국의공정거래위원회도개방형혁신과오픈소스방식은경쟁과우수한기술개발모두를촉진할수있다고한바있고, 555 학자들도개방형혁신의대표적인사례로리눅스운영체계, 파이어폭스브라우저, 아파치웹서버, 안드로이드모바일운영체계등의소프트웨어를들고있다. 556 개방형기술혁신이특허권에기반한폐쇄형기술혁신보다더우수한이유는기술혁신이순차적 누적적과정으로일어나고네트워크효과가존재하기때문이다. 특히소프트웨어산업은다른분야에비해혁신이누적적으로형성되어발생하고, 다른하이테크산업가령제약산업, 바이오산업, 하드웨어산업에비해자본비용이낮고, 기술변화의속도가빠르며제품주기가짧고, 저작권에의한보호나 FOSS와같은대안적인혁신촉진수단이존재하기때문에, 557 개방형기술혁신이더적합하다. 그리고자유 / 오픈소스소프트웨어개발자들은경제적이윤이아니라공동체에대한기여, 성취감등비경제적요인으로개발을한다. 558 이는비단자유 / 오픈소스소프트웨어에만국한된현상이아니다. 일본경제산업연구소의 2007 년연구에따르면, 발명가들은도전적인기술과제를해결하는것자체에대한 555 US FTC (2010) The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition. 556 Boyle 2012, 31면. 557 経済産業省, ソフトウェアの法的保護とイノベーションに関する考え方について (2005) 4면 < 558 Lakhani, Karim & Wolf, Robert G., Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects (September 2003) MIT Sloan Working Paper No < 226

244 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 흥미, 과학기술에기여했다는만족감을가장많이발명동기로꼽았고, 금전적동기는 1/10도되지않았다 ( 이결과는 5,278 건의특허에발명자로기재된 5,091명의응답을기초로분석한것이며, 설문대상자전체발명가중소프트웨어개발분야는 5% 미만이다 ). 559 이처럼기여, 성취감을발명의동기라고응답한발명가는표준특허와같은중요분야의발명가일수록더많았고 (56%, 이에비해 3극 ( 일본, 미국, 유럽 ) 출원발명가는 42%), 금전적보수를발명동기로응답한비율은중요기술발명가일수록더낮았다 (1.7%, 이에비해 3극출원발명가는 3.3%, 기타국가출원발명가는 3.4%) 長岡貞男, 塚田尚稔, 発明者から見た日本のイノベーション過程 :RIETI 発明者サーベイの結果概要 (2007년 12월 ), 23-24면

245 소프트웨어저작권보호체계방안연구 경제적보상을추구하는이기적발명가, 외로운발명가를전제로한특허제도가그취지대로기술혁신에기여하는지는특허제도의역사만큼이나오래된논쟁거리이다. 2012년미국연방준비은행의보고서에따르면, 특허제도가기술혁신이나생산성향상에기여했다는실증적증거는없는반면, 특허제도가부정적인결과를초래했다는증거는많다고한다. 561 이런점에서소프트웨어특허를일방적으로강화하려는정책은오히려기술혁신을제약할수있다. 그리고다른분야와는달리유독소프트웨어분야에서는발명가인소프트웨어개발자스스로특허제도의유용성이의문을제기한다는사실도주목해야한다. 2. 특허권의절대적독점성과과도한보상 특허권과저작권의가장큰차이점은독점권의성질에있다. 저작권은모방행위에만권리가미치는반면, 특허권은모방을하지않은행위에도권리가미친다. 특허법과달리저작권법에서는원고 ( 저작권자 ) 가피고의복제를입증해야하기때문에저작권자의저작물을모방하지않은선의의피고는저작권침해의책임을지지않는다. 562 하지만이러한의거성은특허권침해판단에는고려되지않는다. 특허의이러한특성때문에, 특허권이지재권가운데 가장기 561 FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS, The Case Against Patents Michele Boldrin & David K. Levine, Working Paper A (2012) 562 Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright, 13-6 (2006). 그러나저작권에서피고의선의가절대적항변이되지는못한다. 미국의경우다음 3가지유형의선의는피고가항변할수없다. 첫째, 피고는자신의창작인줄알았으나실제로는원고의저작물을무의식중에모방한경우, 둘째, 제3 자가원고의저작물을모방한줄모르고제3 자의저작물에의거한경우, 셋째, 원고의저작물인것을알면서모방했으나이러한모방이저작권침해가아닌것으로선의로인식한경우 ( 이러한인식이원고의저작권고지에의한오해인경우에는면책될수있다 ). Ibid,

246 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 본적이고가치 있다거나, 563 가장강력하며지재권의표준 564 이라고불리기도 한다. 특허권과저작권간의이러한차이점은논리필연적인결과라기보다는 제도의역사적경과때문이다. 565 특허권의절대적독점성은 3가지의미가있다. 첫째, 특허권이필요하다는논리의중대한취약점이다. 566 둘째, 경쟁제한성이매우크다. 셋째, 특허권자에대한보상은과대한보상이다. 소프트웨어특허와관련해서는경쟁제한성과과도한보상문제가중요한데, 경쟁제한성은아래 3. 침해회피의불가능성 에서다루기로하고, 여기서는과도한보상문제만살펴본다. 특허권의절대적독점성은승자독식을말한다. 여기서승자는기술혁신경 쟁에서이긴자가아니라특허취득경쟁에서이긴자를말한다. 만약기술혁신 이위대한발명가한사람의끝없는실패끝에탄생한다면특허취득경쟁에서 이긴자에게절대적독점권이란보상을주더라도공정성시비는생길여지가 별도없다. 혁신경쟁과특허취득경쟁이별반다르지않을것이기때문이다. 그러나대부분의기술은여러발명가에의해거의동시에혁신된다. 이를 발명 의집중현상 (simultaneous inventions) 이라고하는데, 567 벨과그레이의전화기발 563 William Cornish & David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7 (2007). 564 Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentive 66 (2004). 565 이에대해서는남희섭 (2009) 특허제도어떻게개선할것인가? Law & Technology 5(3), 면참조. 566 특허권이필요하다는가장유력한근거가무임승차로인한 공유지의비극 과 과소생산 문제이다. 즉, 누군가위대한발명을했는데, 경쟁자들이이를모방하면발명가는아무런경제적보상을받을수없고결국아무도발명을하지않거나발명을비밀로간직할것이기때문에 ( 최초의특허법으로불리는베니스특허법전문에도이런취지가명시되어있다 ), 사회전체적으로필요한수준이하로발명이창작되는과소생산의문제가생긴다는것이다. 그래서발명가에게특허권을부여하여모방을금지하도록하면사회전체의후생이늘어난다는것이특허제도의기본적인논거이다. 그런데실제로특허권은모방자만처벌하지않고모방하지않은자까지처벌한다는점에서이이론에는치명적인결함이있다. 229

247 소프트웨어저작권보호체계방안연구 명뿐만아니라, 전구 (Edison과 Swan의동시발명 ), 집적회로 (Kilby와 Noyce의동시발명 ), 전신 (Morse, Henry, Cooke, Wheatstone 등에의한동시발명 ), 망원경 (Hans Lippershey, Drebbel, Fontana, Jansen, Metius, Galileo 등에의한동시발명 ), 비행기 (Wrights, Glenn Curtis에의한동시발명 ), 레이저, 플라스틱등의사례에서보듯이사회적으로가치가매우높은많은혁신기술들이실제로는여러발명가에의해거의동시에발명되었다. 따라서특허취득경쟁에서이긴자에게절대적독점권을주고경쟁에서진 후발발명자를모방자와동일하게취급하면특허권자에게과도한보상을주는 셈이다. 여러발명가의사회적기여에대한보상을특허권자가독식하도록하 기 때문이다. 이러한특허권의과도한보호기능을수정해야한다는주장은특 허제도의경제학적연구가상대적으로왕성한미국의학자들이주로제기하고 있다. 568 소프트웨어의경우발명집중현상이더두드러진다. 필요한기능을 위한프로그램코드는여러개발자들이거의동시에개발할여지가더높기때 567 Alan G. Chynoweth, THE PHENOMENON OF ALMOST SIMULTANEOUS INVENTION, International Conference on the Telephone Pioneers 발표자료 ( ), Mark A. Lemley, The Myth of the Sole Inventor, 110 MICH. L. REV. 709, (2012) 등참조. 568 예를들면, John S. Leibovitz, Inventing a Nonexclusive Patent System, 111 Yale L.J ( ); Maurer, Stephan M. & Suzanne Scotchmer, The Independent Invention Defense in Intellectual Property 69 Economica 535 (2002); Samson Vermont, Independent Invention as a Defense to Patent Infringement, 105 Mich. L. Rev. 475 (2006); Harold A. Borland, The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It, 6 Hous. Bus. & Tax L. J. 176 (2004); Carl Shapiro, Patent Reform: Aligning Reward and Contribution, in 7 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, (Adam Jaffe et al. eds., 2007) 등은독자개발을특허권침해에대한항변권으로인정해야한다는입장이다. 이에반해, 이른바전망이론 (Prospect Theory) 을지지하는 Duffy 교수는특허제도는제공하는유인 ( 전망이론은발명의유인이아니라발명이완성된이후의상업화를위한투자의유인을더중요하게취급한다 ) 이심각하게훼손된다는이유로독자개발항변권을반대한다 (Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation, 86 Tex. L. Rev. 1 (2007)). Lemley 교수는독자개발항변권을반대하지는않지만신중론을펴면서선사용권 (prior use right) 과같은대안적인제도도입을주장한다 (Lemley, Should Patent Infringement Require Proof of Copying?, 105 Mich. L. Rev. 1525, (2007). 230

248 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 문이다. 그리고특허권의대상이추상화될수록승자독식모델의문제점은더커진다. 특허청의소프트웨어특허강화안과같이컴퓨터프로그램청구항도인정하고프로그램이수행하는기능에대해특허권을부여한다면, 추상적인아이디어에특허독점을허용하는결과가된다. 따라서특허발명과동일한기능을발명할능력이있는다른개발자들입장에서는특허권의과도한보상이공정하지못하다고여기게된다. 소프트웨어분야에서부실특허의문제가부각되는것도특허의절대적독점성에대한비판의한단면이라할수있다. 3. 침해회피의어려움 특허권의절대적독점성의 2번째의미로경쟁제한성을꼽았는데, 이는특허권의차단효 (hold-up) 가그만큼강력하다는의미이다. 특허권침해로판명나면경쟁사는시장에서축출당하거나막대한손해배상을해야한다. 이를피하려면누가어떤기술에대해특허권을갖고있는지조사해야한다. 조사를한다음에는자신의기술과특허권을대비하여침해인지를판단해야한다. 이판단에는특허권의권리범위해석이라는매우어려운분석이필요하다. 특허권의권리범위해석이어려운이유는해석기준도변하고 균등론 과 같은불확정개념을사용하기때문이다 이처럼특허침해를회피하기위한 569 대법원 선고 2008도639 판결 이사건특허발명과공소외인의등록실용신안의실시품인이사건장치는그구성에서일부차이가있고, 균등관계에있는지여부의판단은통상의기술자에게도쉽지않으며, 일반인의경우는매우어려운점 ). 570 균등론은특허법에는규정이없으나우리법원은주로미국판례법이론을수용하여특허침해사건에적용하고있다. 일본도마찬가지이지만, 균등론이보편적인기준은아니다. 가령영국법원은불확정개념을피하기위하여 균등론 을인정하지않는다 (Cornish & Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell (2007) 246면및 Kirin Amgen Inc. v. Hoechst Marion Rousse (UKHL 46 (2004) at para 34)). 균등론대신영국법 231

249 소프트웨어저작권보호체계방안연구 법적판단에는너무많은비용이들고, 특허발명은출원후 1 년 6 개월이지나 야공개되기때문에완벽한조사도애초부터불가능하다. 그래서차라리특허 를무시하는편이더경제적이란주장이설득력이있을정도다. 571 더구나우리특허법은특허침해자에게과실이있다고추정하는규정까지두고있다. 572 과실추정은번복하기쉽지않아자기가등록받은실용신안권에기해제품을제작하였더라도타인의등록고안침해의무과실을인정받지못하거나, 573 권리자가침해자로부터제품 ( 지판가공장치 ) 를구입하여사용했고침해사실을안때로부터 4년이상아무런이의를제기하지않은경우에도과실추정을번복할사유로인정받지못한다. 574 이러한이유로특허법의과실추정규정은사실상간주규정에가깝다고한다. 575 요컨대특허권은공개라는형식적인절차만을두고모든경쟁자에게특허침해를회피할엄격한주의의무를부과하는셈이다. 이것이소프트웨어특허에서더문제가된다. 왜냐하면소프트웨어는수천줄의프로그램코드로이루어져있는데, 특정기능을수행하는몇줄의코드에도특허를받을수있으므 원이적용하는기준은발명자가특허권의보호를추구하는의도또는목적에기초한해석론 ( purpose construction ) 인데, 이기준역시 통상의지식을가진자, 추구하는의도또는목적 이라는불확정개념을사용한다는점에서균등론과큰차이는없어보인다. 571 Lemley, Mark A. (2008) Ignoring Patents. MICH. ST. L. REV 대법원 선고 2003다15006 판결 [ 손해배상 ( 기 )] 특허법제130조는타인의특허권또는전용실시권을침해한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정한다고규정하고있고, 그취지는특허발명의내용은특허공보또는특허등록원부등에의해공시되어일반공중에게널리알려져있을수있고, 또업으로서기술을실시하는사업자에게당해기술분야에서특허권의침해에대한주의의무를부과하는것이정당하다는데있는것이고 ( 대법원 선고 2000다48272 판결참조 ). 573 대법원 선고 2007다65245 판결. 574 대법원 선고 2000다48277 판결. 575 나카야마노부히로 ( 中山信弘 ), 공업소유권 ( 상 ) 특허법, ( 한일지재권연구회옮김 ), 법문사 (2001 년 ), 337면. 232

250 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 로, 하나의소프트웨어에너무많은특허권이존재할수있다. 즉, 특허조사비용과회피비용이지나치게높다. 누군가의특허를모방하지않고스스로개발한프로그램코드라하더라도자기가작성한코드에어떤특허가걸려있는지개발자가일일이확인해야한다. 하지만이는현실적으로불가능하다. 만약온라인전송을특허침해라고규정하면가령앱스토어에자기가개발한프로그램을올리려는자는타인의특허권침해문제가없는지모두조사한다음침해가없다는점을보증해야한다. 실제로앱스토어는이런보증을요구한다 ( 삼성앱스토어제10.2조, 576 구글앱스토어제5.5조 577 ). 4. 특허제도의공개기능과통지기능 특허제도가기술혁신촉진이라는목적을달성하려면특허제도의 2 가지핵 심기능이제대로수행되어야한다. 하나는공개기능 (disclosure function) 이고, 다른하나는통지기능 (notification function) 이다. 576 애플리케이션에 대해 귀하가 저작권 등 이를 사용, 수익, 처분할 수 있는 정당한 권리가 있 거나, 또는 이러한 권리를 보유한 자로부터 제3 자에게 재사용권을 부여할 수 있는 사용권을 부여받는 등 귀하가 정당하게 권리를 허여받은 것으로, 귀하는 STORE 에서 애플리케이션을 배포 판매할 수 있는 정당한 권리를 가지고 있고, 삼성 또는 제3 자의 지식재산권, 소유권 기 타 일체의 권리를 침해하지 않으며, 귀하가 본 계약에 따라 애플리케이션을 제출하고 라이선 스하는데, 그리고 애플리케이션이 접속해야 하는 인터넷 기반의 서비스가 있는 경우 애플리케 이션이 해당 서비스에 접속하는 데 필요한 제반 동의, 승인 또는 라이선스 ( 해당하는 경우, 제 3자의서면동의포함 ) 를취득하였습니다. 577 귀하는 상품에 필요한 모든 특허, 상표, 영업비밀, 저작권 또는 기타 독점적 권리를 포함한 모든지적재산권을가지고있음을진술하고이를보증합니다. 제3 자의자료를사용하는경우, 귀하는 해당 상품의 제3 자 자료를 배포할 권리가 있음을 진술하고 이를 보증합니다. 귀하는 본인이 해당 권리를 소유하고 있거나 적법한 소유자로부터 해당 자료를 제출해도 된다는 허 락을 받은 경우에만 저작권이나 영업 비밀을 통해 보호되거나 기타 특허, 사생활 보호권 및 퍼블리시티권을 포함한 제3 자의 독점적 권리의 적용을 받는 자료를 스토어에 제공할 것임에 동의합니다. 233

251 소프트웨어저작권보호체계방안연구 특허제도의공개기능이란특허문서를통해기술이공개되어전파되는기능을말한다. 사회계약론의입장에서는특허권은기술을비밀로간직하지않고공개하는대가로부여되는사권이란점에서공개기능은특허제도의핵심기능이라할수있다. 하지만, 특허제도가공개기능을제대로수행하고있는지는의문이다. 미국이나유럽에서특허정보를통한기술의공개효과를부정하는연구결과가많다. 578 특허문서를통한기술공개가제대로이루어지기어려운가장큰이유는특허문서는 통상의기술을가진자 가작성하지않고 특허법지식을가진자 가작성하기때문이다. 기술자들에게특허문서는독해가매우어려운법률문서이다. 579 특허의정보적가치가낮은이유는특허문서를잘읽지않기때문인데, 특허문서가너무많아서그렇기도하고, 미국의경우고의침해로가중책임을질수있기때문이기도하다. 580 그리고특허법의규정에도불구하고특 578 이연구결과들은 Robin, B.N. (2005) Disclosure Function of the Patent System (Or Lack Thereof), Harv. L. Rev. 118, 2007, 2015면에잘정리되어있다. 물론공개기능을긍정하는연구결과도많은데, 이에대해서는 Robert P. Merges (1992) Uncertainty and the Standard of Patentability, 7 High Tech. L.J., 1, n.145( 여기에는여러문헌가령 Susan Scotchmer & Jerry Green, Novelty and Disclosure in Patent Law, 21 RAND J. ECON. 131 (1990), Gerald M. Murphy, Jr. & Leonard R. Svensson, What Patents Teach, 20 CHEMTECH 146 (1990) 등이인용되어있다 ) 참조. 나노기술분야의연구자들을대상으로한 Ouellette의조사에따르면, 응답자의 64% 가특허문서를읽는다고하며그중 70% 는기술정보를취득하는데에특허문서를활용한다고한다 (Ouellette, Lisa Larrimore. Do patents disclosure useful information?. Harv. L. & Tech. 532(2). 579 Ben Klemens, The Rise of the Information Processing Patent, 14 B.U. J. Sci. & Tech. L. 32, 33 (2008) ( patent databases are among the least important external information sources available to firms. ); Viven Irish, How to Read a Patent Specification, 10 ENG G MGMT. J. 71, 71 (2000) (Most engineers actually read the patents said it s an uncomfortable experience, the document seems to be unreasonably repetitive and in parts almost incomprehensible. ). 이런상황은외국어로작성된명세서를번역한경우더심각한데, 우리나라에등록된주요특허들은미국이나유럽, 일본에서먼저출원된후우선권주장을하면서국내에출원된다는점에서현실적인문제이기도하다. 580 Devlin, Alan (2010) The misunderstood function of disclosure in patent law, HARV. J.L. & TECH. 23, 401, (concluding that patents are ineffective at conveying useful information to the public). Asay, 234

252 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 허문서에는발명의실시에필요한기술정보를기재하지않아도등록을받을수있고, 노하우와같은정보는문자로표현하기어렵기때문에특허문서에포함되지않는다. 581 그리고특허가존재한다는사실을알고고의로특허침해를할경우형사처벌을받도록한처벌조항은경쟁자들이특허문서를읽지않도록유도하는효과가있다. 582 특허권의보호범위와권리의유효성이불확실하기때문에특허침해회피 비용은매우크다. 특허권의보호범위가어디까지인지정확한경계를정하기가매우어렵다. 특허권의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의해정해지므로, 583 특허청구범위를어떻게해석하느냐가관건이다. 특허청구범위의해석이어려운이유는해석기준이불확정개념을사용하고, 584 또기준자체도변하기때문이다. 585 청구범위를해석하는원칙중하나인균등론은나라마다, 법원마다다르 Clark D. (2016) The informational value of patents, Berkeley Tech. L.J. 31, 266면에서재인용. 581 이외에도, 특허문서에발명의실시에필요한정보를가급적덜기재하도록하는실무경향과이로인한특허제도의공개기능실패에대해서는 Disclosure Function, 앞의각주 102) 2024면참조. 582 미국특허법은고의침해자에게징벌배상을하는데, 이것이특허제도의공개기능과제도적으로충돌한다는주장에대해서는 Stephen M. McJohn, Patents: Hiding from History, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 961, (2008) 참조. 583 특허법제97조. 584 영국법원은불확정개념을피하기위하여 균등론 을인정하지않는다 (Cornish & Llewelyn, 앞의각주 67) 246면및 Kirin Amgen Inc. v. Hoechst Marion Rousse (UKHL 46 (2004) at para 34)). 균등론대신영국법원이적용하는기준은발명자가특허권의보호를추구하는의도또는목적에기초한해석론 ( purpose construction ) 인데, 이역시 통상의지식을가진자 라는역시불확정개념을사용한다는점에서실제로큰차이는없어보인다. 585 Mark A. Lemley, Rethinking Patent Law s Presumption of Validity, 60 Stan. L. Rev. 45, 57 (2007). 한국에서는 2000년에대법원판결 (97후2200) 로균등론을명시적으로수용했는데, 그전에는 실질적동일성 개념으로특허권의보호범위를해석해왔다. 2000년이후에도우리법원의균등론적용요건은조금씩변해왔다. 이에대해서는최성준, 한국법원에서의균등론, Law & Technology, 제2 권제5호 (2006년 9월 ), 117~139면. 235

253 소프트웨어저작권보호체계방안연구 다. 586 보호범위해석의어려움은특허만의문제는아니고저작권에서도마찬가지이다. 저작권침해를판단하는기준인실질적유사성도불확정개념이고그기준도유동적이다. 이처럼특허권과저작권의권리범위를정하기어려운이유는보호대상이무체성때문이다. 따라서보호대상의무체성이더클수록 ( 즉, 보호대상이추상화될수록 ) 또는구체적인표현이나구현예보다더추상적인형태의정보를보호대상으로할수록권리의범위를정하기가더어려워진다. 일반적으로특허는기술적사상을보호한다거나발명의기능적측면을보호한다고얘기하는데, 이견해를그대로수용할경우특허의보호대상인발명은저작권의보호대상인표현보다더추상적이다. 또한특허청구범위의문자적표현을기준으로기술의경계를구획하는작업은복잡한과정을요구한다. 587 따라서특허권의보호범위를정하는데드는비용은저작권만큼이나크거나, 저작권보다더크다. 특허권은권리자체가유효한권리인지아닌지가명확하지않다. 특허청의 엄격한 심사를거쳐등록된특허의 45.2% 또는 50% 이상이 1심에서무효로판단되고, 60%~70% 의특허가특허법원소송단계에서무효로판단된다. 이러한이유로특허권을재산권에준하는 권리 로취급할수없으며, 특허침해소송은마치법정에서주사위를굴리는것과같다는비판 588 까지있다. 586 WIPO Report James Bessen & Michael J. Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk (2008) 8면 ; Stewart E. Sterk, Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights, 106 MILR, 1285, 1131 (2008) ( uncertainty about the scope and existence of legal rights is more pervasive in the patent realm than in the copyright realm ). 588 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Probablistic Patents, 19 Journal of Economic Perspectives 75 (2005). 236

254 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 제 4 절소프트웨어관련특허제도개선안 1. 컴퓨터프로그램을특허법상발명에서제외하는안 있다. 컴퓨터프로그램을특허법상발명에서제외하는안은 2 가지점에서의미가 첫째, 소프트웨어의법적체계를정비하는의미이다. 앞의제2 장과제3 장에서살펴본것처럼, 저작권법과달리특허법은소프트웨어의보호와이용에대한체계가잡혀있지않다. 소프트웨어의특허보호를위한첫관문인특허적격성문제도우리특허법은자연법칙의이용성이란일반법리에만맡겨두고, 구체적인기준은일본특허청의기준을그대로가져다쓰고있으며, 기술혁신의촉진과후속연구의보장이라는선취이론과같은기본적인특허제도의정책적고려가개입할여지가없는 하드웨어의구체적실현성 이란기준을수십년째답습해오고있다. 이를입법적으로해결하고, 소프트웨어의창작법적보호로서저작권법과특허법간의체계를정립하여동일한보호대상에대한중첩보호문제를해결할장치가필요하다. 둘째, 소프트웨어기술혁신의개방형모델의근간이되는 FOSS와의충돌문제를입법적으로해결하는의미이다. 비록입법논의과정에서컴퓨터프로그램 그자체 로제한하여유럽연합의모델을따라가기는했지만, 뉴질랜드의특허법개정제안의취지에서밝힌것처럼소프트웨어를특허로보호하는것이 FOSS 모델과상충되며, 소프트웨어특허는혁신과경쟁을저해하고사소하고이미존재하는기술에권리가부여되기때문에특허보호대상에서소프트웨어 237

255 소프트웨어저작권보호체계방안연구 를 제외해야 할 필요가 있다. 또한 앞의 제3 장 제2 절과 제3 절에서 살펴본 것처 럼, 이 규정을 두고 있는 유럽의 심판결 동향과 특허 심사기준을 참조해 볼 때 기본적으로 기술에 관한 법률이 특허법이 기술적 특징이나 기술적 공헌이 있는 경우에만 특허 대상으로 취급하는 최소한의 기준이 국내에서도 정립될 수 있을 것이다. 컴퓨터프로그램을특허대상에서제외하는안으로는현행특허법제32조 ( 특허를받을수없는발명 ) 에 컴퓨터프로그램발명 을추가하는것을생각할수있다. 이안은국제적인추세에도부합한다. 세계지적재산권기구 (WIPO) 의 2010년조사에따르면, 컴퓨터프로그램그자체를공식적으로특허보호대상에서제외하는정책이점차국제적합의 (consensus) 를형성해가고있다고한다. 589 또한 2013년독일의회의원들은컴퓨터프로그램은저작권으로만보호하고특허보호에서제외해야한다는동의안을발의한바있고, 590 뉴질랜드는 2013년 5월특허법을개정하여컴퓨터프로그램을특허보호대상에서제외하였다. 591 유럽집행위원회도소프트웨어특허지침 ( 안 )(Software Patent Directive Proposal) 제 5조에서컴퓨터프로그램청구항을인정하지말자고하기도하였다. 592 컴퓨터프로그램그자체가특허법상발명에해당하지않는다는점은특허 589 WIPO Standing Committee on Patents, SCP/15/3 - Experts Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Annex II Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter 590 Drucksache 17/13086, 16/04/2013Motion, Proposed by the Parliamentary Groups of the CDU/CSU, SPD, FDP and BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Securing Competition and Innovation Dynamics in the Software Sector - Effectively Limiting the Granting of Patents on Computer Program < 591 Minister supports NZ software innovation < 592 Program Claims: Bans on Publication of Patent Descriptions Workgroup\\swpatag@ffii.org < 238

256 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 청의 특허 실용신안 심사기준 에도 명시되어 있다. 즉, 심사기준 제3 부 ( 특허요 건 ), 제1 장 ( 산업상 이용가능성 ), 4. 발명의 성립요건 에는 발명에 해당하지 않는 유형 의 하나로 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체 를 명시하 며, 그 이유를 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과 하기 때문 이라고 한다. 593 그리고특허청의연구용역보고서에서도미국역시판례상컴퓨터프로그램그자체를특정하는청구항은허용되지않으며, 미국특허중컴퓨터프로그램자체를청구항에특정하여등록된특허가있지만이들은모두무효로될것이라고까지한다 선의의개발자를면책하는안 특허권의절대적독점성, 이로인한침해회피의불가능성, 경쟁제한성의문제를해소하기위해타인의특허기술을모방하지않은선의의개발자를면책하는안을도입할필요가있다. 이를위한입법으로는 2가지안을생각할수있다. 첫째, 특허권침해가주관적인식을요건으로성립하도록하는안과, 둘 593 특허 실용신안심사기준, 3105면. 594 특허청 ( 윤선희 정차호 ) 2017, 234면 : 미국의 경우에는 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항을 허용하지 않는다.127) 프로그램이 물건도 방법도 아니므로 특허보호의 대상이 아니라고 보는 것이다. Allvoice v. Microsoft 사건에서대상청구항은방법이나관련매체 (medium) 로특정되지 않고 소프트웨어로만 특정되었는데, 법원은 그러한 청구항이 발명성을 결한다고 판시하였다. 특허권자는 대상 프로그램이 어차피 컴퓨터가 인식할 수 있는 매체에 저장될 것이라는 이유 로 그 프로그램 자체를 청구한 청구항이 미국 특허법 제101조가 규정하는 제조 (manufacture) 에 해당한다고 주장하며, 대법원에 상고허가를 신청하였다. 그러나, 연방대법원이 그 신청을 받아 들이지 않았다 ; 235면 : 이러한 점을 종합하면 2016년 12월 현재 미국에서는 프로그램 그 자 체를 청구하는 청구항은 발명성을 결여하였다는 이유로 인정하지 않는다. 등록된 미국특허 중 일부가 프로그램 자체를 특정하는 청구항을 가지고 있는 것이 현실이지만 그것들은 위 Allvoice 법리에따라무효될것으로보아야한다. 239

257 소프트웨어저작권보호체계방안연구 째, 현행특허법제 103 조의선사용권을확대하는안이다. 어느안을택하더라도특허법제130조의과실추정규정은삭제하거나적용요건을크게완화할필요가있다. 특허침해자에게침해에대한과실이있다고규정한특허법제130조의취지에대해대법원은특허발명의내용은공보를통해공시되어일반공중에게널리알려져있을수있고, 업으로서기술을실시하는사업자에게는해당기술분야에서특허권의침해에대한주의의무를부과하는것이정당하는데에있다고한다. 595 하지만, 이판단은 2가지점에서문제가있다. 첫째, 공보를통해특허발명의내용이일반공중에게널리알려져있다는가정은앞에서특허제도의공개기능에서살펴본것처럼비현실적인가정이다. 둘째, 업으로서기술을실시하는사업자에게주의의무를부과하는것이정당하다는논리는특허침해의회피불가능성에비추어볼때사업자에게지나치게과중한주의의무를부과한다는점에서설득력이없다. 그리고창작물보호법의하나인저작권법에서는업으로서저작물을창작하는자에게타인의저작권을침해하지않을주의의무를부과하지않는다는점에서보편적인논거가될수도없다. 선의의개발자를면책하기위한첫번째개정안으로침해자의주관적인식을요건으로부과하는안은특허제도를정당화하는논거에부합한다. 특허제도는특허발명을아무런비용도들이지않고모방하도록내버려두면, 특허권자는투자비용을회수할수없기때문에발명에투자를하지않거나발명을비밀로간직할것이라는대전제에서있다. 그런데현행특허법은모방행위만금지하지않고, 특허발명의존재를모른채독자적으로개발한선의의개발자까지특허권침해자로규정한다. 따라서, 특허권의침해가되려면침해자에게특허권의 595 대법원 선고 2003다15006 판결. 240

258 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 존재에대한인식을요구하여, 선의의개발자를특허권침해로부터제외하는 것이논리적으로는더타당하다. 선의의개발자를면책하기위한두번째개정안으로제시한선사용권확대안은가령현행특허법제103조의선사용요건중하나인 특허출원시에 를삭제하여특허출원후에또는특허가공개된후에도특허발명의내용을 알지못하고그발명을하여그발명의실시사업을하거나그사업의준비를하고있는자는그실시또는준비를하고있는발명및사업의목적범위안에서특허권에대한통상실시권을가진다 로개정하는것이다. 3. 자유 / 오픈소스소프트웨어를위한안 FOSS를특허공격으로부터보호하는안을생각할수있다. 소프트웨어의법적체계를논의할때권리의보호만고민하는경향이있는데, 누군가의보호는누군가에대한공격이될수있다는점을염두에두어야한다. 특히창작보호법은타인의이용을배제하는것을기본모델로삼고, 배제의방식도처벌을위주로하고있기때문에, 보호 와 공격 의양면성은지재권정책에서빠질수없는요소이다. 또한특허제도가추구하는기술혁신이 FOSS에서는배제형 독점형이아니라개방형이란점에서개방형혁신모델을특허제도에서고려할필요성이매우크다. FOSS 가개방형혁신의대표적사례가된이유는컴퓨터프로그램의내용 을독점의대상으로삼지않고모두공개하기때문이다. 이러한방식이오히려 기술혁신을추동한다는점을보여준최근의사례로 2014 년 6 월자신의특허를 241

259 소프트웨어저작권보호체계방안연구 오픈소스방식으로개방한테슬라의엘런머스크 (Elon Musk) 의특허개방을들수있다. 596 테슬라는본사로비에걸려있던특허증을모두떼어냈는데, 그취지는오픈소스운동의정신에따른전기자동차분야의기술혁신을위한것이었다. 테슬라가특허를풀면서기술이확산되고경쟁자의기술을테슬라도쓸수있게되면서, 추가기술혁신이이루어지는모델, 이것이개방형기술혁신이다. 테슬라의발표이후 BMW와니산이테슬라와전기자동차충전기술에협력하기시작했는데, 이들은전세계전기자동차배터리의 80% 를생산하고있다. 그후토요타도수소자동차특허를개방한다고발표하였고, 파나소닉은사물인터넷분야의 R&D 촉진을위해자신들의기술과특허를개방하였다. 이러한개방형혁신허브에는국내기업들 (LG, 대우, 삼성 ) 도뛰어들고있다. 597 FOSS 모델에서컴퓨터프로그램의내용은원시코드의공개의무에따라공개되므로, 이러한원시코드공개행위에대해서는특허권이미치지않도록그효력을제한할필요가있다. 가령특허법제96( 특허권이효력이미치지아니하는범위 ) 에 프로그램의원시코드를공개하는행위 와 원시코드가공개되었거나원시코드를공개할법률상의무가있는프로그램을개량하는행위 를추가하는안을생각할수있다. 마지막으로범용컴퓨터에대한특허권의효력을제한함으로써특허권의 절대적독점성및침해회피의어려움으로인한폐해를막는것도생각할수있 다. 이안은리처드스톨만의제안 598 으로, 소프트웨어특허는이미오랫동안 596 Elon Musk (2014) All Our Patent Are Belong To You, TESLA MOTORS BLOG (June 12, 2014), Colleen Chien (2015) Exclusionary and diffusionary levers in patent law. Retrieved from Stallman, Richard (2012) Giving the software field protection from patents. Retrieved from 242

260 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 굳어져완전히철폐하는것은불가능하기때문에특허권의효력을축소하는대안을제시한것이다. 범용컴퓨터에대한특허권의효력을제한하자는안은최근판결례에서도그정당성을찾을수있다. 즉, 2014년앨리스판결에서미국연방대법원은추상적인아이디어가범용컴퓨터에의해단순히실행되는경우에는특허법상보호를받을수없다는점을분명히한바있다. 이를반영한미국특허심사기준도일반적인컴퓨터기능을범용컴퓨터에서수행하는것이상이특허청구항에존재해야비로소특허법상발명으로취급하도록한다. 4. 특허제도개선안정리 앞에서제안한소프트웨어관련특허제도개선안을구체적인조문형식으 로표현하면아래와같다. (1) 컴퓨터프로그램을발명에서제외하여법적체계를정비하기위한제 안 조문 특허법제32조 ( 특허를받을없는발명 ) 다음각호의어느하나에해당하는발명은제29조제1항에도불구하고특허를받을수없다. 1. 공공의질서또는선량한풍속에어긋나거나공중의위생을해칠우려가있는발명 2. 컴퓨터프로그램 ( 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합으로서특정한결과를얻을수있도록명령이조합된것과이에준하는정보를말한다 ) 발명 243

261 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 선의의개발자를면책하기위한제안조문 ( 제 1 안 ) 특허법제 94 조 ( 특허권의효력 ) 특허권은특허권의존재를알면서특허발명 을업으로서실시하는행위를금지할수있다. ( 제2 안 ) 제103조 ( 선사용에의한통상실시권 ) 타인이특허출원한발명이나타인이특허권을취득한발명의내용을알지못하고그발명을하거나그발명을한사람으로부터알게되어국내에서그발명의실시사업을하거나이를준비하고있는자는그실시하거나준비하고있는발명및사업목적의범위에서그특허출원된발명의특허권에대하여통상실시권을가진다. (3) FOSS 와개방형기술혁신모델을위한제안조문 특허법제96조 ( 특허권이효력이미치지않는범위 ) 3 특허권의효력은다음각호의행위또는컴퓨터프로그램 ( 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치에대한명령의집합으로서특정한결과를얻을수있도록명령이조합된것과이에준하는정보를말한다. 이하같다 ) 에는미치지아니한다. 1. 프로그램의원시코드를공개하는행위 2. 원시코드가공개되었거나원시코드를공개할법률상의무가있는프로그램을개량하는행위 244

262 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 3. 컴퓨터등정보처리능력을갖는장치의통상적인하드웨어기능만을 이용하는프로그램 599 제 5 절소결 이번장에서는소프트웨어의보호와이용을위한법체계개선안을주로특허체계를중심으로검토하였다. 특허체계를중심으로검토한이유는앞에서반복적으로설명한것처럼, 저작권의경우에는소프트웨어의보호와이용에관한체계가정립되어있고, 현실적으로도문제가대두되지않았기때문이다. 특허법 체계 개선을 위해 우선 지재권 제도 전반에 걸친 중첩보호 문제를 이론적, 비교법적 검토로 살펴보았고, 중첩보호 문제의 해소가 소프트웨어 분야 에서 특히 필요하다는 점을 특허법이 대상으로 하는 발명 역시 저작권의 대상 과 마찬가지로 표현으로 볼 수 있다는 이론에서 도출하였다. 발명도 표현이라 는 결론을 도출하기 위해 특허는 아이디어를 보호한다는 인식이 잘못되었다는 점을 법리적 관점, 비교법적 검토, 창작이론 ( 또는 창의성 이론 ) 에 기초하여 밝 혔다 The effects of the patent right shall not extend to the following activities and program (the term program means that which is expressed as a series of instructions to an apparatus with an information-processing capacity, such as a computer, for the purpose of obtaining a certain result, and includes any information equivalent to the program): 1. making source code of the program available to the public; 2. improving a program or making the improved program available to the public, provided that the source code of the program has been made public or is legally obliged to be made public; and 3. a program using only common hardware functionality of the apparatus with an information-processing capacity. 245

263 소프트웨어저작권보호체계방안연구 다음으로특허제도의기본취지인기술혁신이소프트웨어분야에서는제대로작동하기어렵다는점을개방형혁신모델과소프트웨어, 특허권의절대적독점성과과도한보상문제가소프트웨어분야에서는두드러진다는점, 소프트웨어개발과정에서는특허권침해를회피하는것이현실적으로달성불가능하다는점을통해제시하였다. 그리고기술혁신이란제도의목적을구현하려면특허제도의핵심기능인 공개기능 과 통지기능 이제대로작동해야하는데, 이역시소프트웨어분야에는적용되지않는다는점을이론적, 실증적으로보였다. 이러한문제인식을바탕으로소프트웨어특허체계개선안으로컴퓨터프로그램을특허법상발명에서제외하는안, 특허기술에무임승차하지않는선의의개발자를특허권침해로부터면책하는안, 개방형혁신모델의 FOSS를제도적으로보장하기위한안을그필요성과함께구체적인특허법개정조문으로제시하였다. 246

264 제 5 장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선 방향 제 1 절서론 소프트웨어개발및거래단계의쟁점은 2가지로나누어연구한다. 첫째, 공공부문의소프트웨어개발용역결과물에대한저작권귀속문제, 둘째, 소프트웨어가거래 판매되는과정에서소프트웨어저작권자의부당한권리로인한문제를살펴본다. 개발단계의쟁점을정부용역소프트웨어개발로제한하는이유는민간부문에서개발된소프트웨어의저작권귀속문제는당사자간의사적계약문제로저작권법에서계약자유의원칙을천명한것에비해, 정부용역소프트웨어에대해서는여러법령에서저작권귀속에관한규정을두고있으나이러한규정이현실에서는다르게적용되어문제가불거지고제도개선을모색할필요성이크기때문이다. 소프트웨어거래 판매단계의쟁점을소프트웨어저작권자의부당한권리행사로좁혀서분석하는이유는폰트프로그램등개인이용자들이널리사용하고있는소프트웨어가이용자들이정당한이용이라고여기는범위까지소프트웨어저작권자가약관형식으로이용을제한하고, 이로인한문제가일부이용자에만국한되지않고사회여러영역에걸쳐불거지고있어서제도적보완책이필요하기때문이다. 247

265 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 2 절정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속문제 1. 문제의소재 공공부문의 소프트웨어 개발 용역의 경우, 개발된 소프트웨어의 저작권이 창작자인 개발자가 아니라 발주 기관에 귀속되는 사례가 많다. 이로 인해 개발 자들의 소프트웨어 창작 의욕이 저하되고, 개발된 소프트웨어의 상업적 활용이 어려워지며, 궁극적으로 소프트웨어 산업 발전을 저해한다는 우려 600 가 지속적 으로제기되고있다. 가령, 교육부가업무나교육에필요한소프트웨어를용역으로발주하여개발한후개발된소프트웨어를전국의학교에배포하면, 소프트웨어개발업체에상당한피해가가며, 소프트웨어산업이사장될수있다거나, 601 기재부예산을받아정부회계관리시스템을개발한업체는동남아시아에수출할기회가있었으나저작권을단독으로소유하지못해서수출이성사되지못하였고, 농업분야벤처기업도정부용역으로개발한기술의지재권을농촌진흥청이소유하고민간기업에기술을이전할때에도전용실시권이아니라통상실시권을주어기업입장에서는애로사항이많다 602 는것이다. 공공소프트웨어개발용역의저작권귀속문제가소송까지간대표적인 600 신재식 (2009) SW 사업지식재산권귀속관련정책개선방향 (PPT 발표자료 ) 6면. 601 김진형, 지식재산권귀속제도규제개선추진방안전문가좌담회, 지식재산정책 (2014년) 제19 호, 18면. 602 허영구, 지식재산권귀속제도규제개선추진방안전문가좌담회, 지식재산정책 (2014년) 제19 호, 21면. 248

266 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 사례로 해인소프트와 ( 재 ) 대한지적공사간의 WINCAD 저작권분쟁이자주거론된다. 해인소프트는총 4천여카피, 9억 9천 9백만원의용역계약으로지적통합시스템을개발하여대한지적공사에공급하면서공사측요구에따라저작권을양도하였는데 ( 양도계약은 2000년 3월에체결 ), 대한지적공사는개발된시스템을 2001년부터총 619개시군구청에무상으로배포하였다. 이에대해해인소프트는핵심엔진인 WINCAD 에대해서는대한지적공사가사용권만갖는다고주장하며소송을제기했으나, 법원은저작권침해를인정하지않았다. 603 이와유사한부작용사례로공공정보화사업에서공공발주로민간이개발한소프트웨어를공공이저작권을갖고해당소프트웨어를무료로배포하여소프트웨어생태계의견실화를저해하였다는사례로는행정안전부의 온나라 시스템 (2008년배포 ), 국가기록원의 표준기록관리시스템 (2008년배포 ), 사학진흥재단의 사립대학회계시스템 (2011년배포 ), 식품의약품안전처의 CT 피폭량관리 SW (2014년배포 ), 방송통신심의위원회의 사립대학회계시스템 (2008년배포 ), 중소기업청의 경영혁신플랫폼기반중소기업정보화지원사업 (2014년배포 ) 등이있다. 604 공공개발용역의결과물에대한컴퓨터프로그램저작권을발주기관이단독소유함으로써발생한다는이러한문제제기가타당한지를검토하기에앞서, 정부용역으로개발된소프트웨어의저작권귀속과관련된국내법령은무엇이고각규정의원칙과예외는어떻게되어있는지그체계를살펴보고, 해외사례와비교한다음, 국내현황을간략하게분석한후, 문제점과개선방안을제시 603 양성주 김시열 (2015) 공공발주계약에서소프트웨어저작권권리귀속의문제점치개선방안연구. 법학논총 33, 263면. 604 임춘성 (2014) 국내 SW 생태계견실화저해요인및개선방안연구 ( 연구기관 : 소프트웨어정책연구소 ). 미래창조과학부, 7~31면. 249

267 소프트웨어저작권보호체계방안연구 한다. 2. 저작권귀속문제와관련된관련법령규정의체계 공공부문의소프트웨어개발산출물의저작권귀속규정을파악하려면, 2가지의서로다른법령체계를검토해야한다. 첫째, 소프트웨어개발산출물은컴퓨터프로그램저작물이므로창작자원칙과그예외규정이적용되는저작권법이직접적으로관련된다. 둘째, 공공부문의연구개발은국가가계약의한주체이므로 국가를당사자로하는계약에관한법률 ( 국가계약법 ) 과국유재산법의적용과해석이문제가된다. 한편, 뒤에서살펴보겠지만, 국가계약법과국유재산법은좁게는저작권귀속, 넓게는지재권귀속에관해일관된체계를유지하지못하고있으며, 다른법률에서국가계약법과다른규정을두거나국유재산법의적용을배제하기도한다. 다시말하면, 저작권법, 국가계약법, 국유재산법을공공소프트웨어저작권귀속에관한기본법령체계라고할때, 이와다른규정을둔특별법이산재하여전체적인체계가잡히지않았다고할수있다. 3. 일반법에해당하는관련법령의규정 (1) 저작권법 저작권법제 2 조제 2 호는 저작자는저작물을창작한자를말한다 고하여 창작자원칙을천명하고있다. 여기서창작이란사실행위를말하기때문에자 연인만저작자가될수있다. 자연인창작자원칙은업무상저작물에는적용되 250

268 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 지않는데, 저작권법제9 조에따르면, 업무상저작물에대해서는계약또는근무규칙등에다른정함이없는경우에는법인 단체그밖의사용자가저작자가된다. 법인이저작자가되기위해서는법인명의로저작물이공표되어야하지만, 컴퓨터프로그램저작물은법인명의로공표될필요가없다. 605 공공부문의소프트웨어개발은위탁계약으로볼수있는데 ( 공공이민간과공동으로소프트웨어를개발하는경우는제외 ), 먼저창작자원칙을적용하면위탁자는창작행위를하지않았기때문에저작자가될수없고, 업무상저작물예외를적용하면수탁자는공공부문의 업무에종사하는자 가아니기때문에, 저작권법제2 조제31호 606 에서말하는업무상저작물에해당하지않아위탁자는저작자가될수없다. 따라서공공부문의소프트웨어개발산출물은수탁자인개발자에게저작권이원시적으로귀속되는것이저작권법의원칙이다. 다만이러한원칙은저작권법규정의형식적해석이고, 뒤에서살펴보는것처럼자연인창작자에게저작권을원시적으로귀속하도록한저작권법의취지에비추어저작권귀속원칙을달리적용할수도있다. 605 업무상저작물에관한저작권법제9조는인천지방법원에서 위헌법률심판을제청하여 2016헌가12 사건으로심리중인데, 법원은업무상저작물에대한저작권을창작자인종업원에게아무런보상금지급없이사용자에게전면적 무조건적으로귀속시키는것은저작자의헌법상의기본권을침해하고종업원의직업선택자유를침해하며, 자유시장주의경제원칙을훼손한다고보았다 ( 신혜원 (2017) 저작재산권의입법형성에관한연구. 서울대학교법학박사학위논문, 189~194면 ). 606 업무상저작물 은법인 단체그밖의사용자 ( 이하 법인등 이라한다 ) 의기획하에법인등의업무에종사하는자가업무상작성하는저작물을말한다. 251

269 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 국가를당사자로하는계약에관한법률 ( 국가계약법 ) 국가계약법은종래 예산회계법 607 의계약과관한규정 ( 제 6 장 ) 을대체하기 위해제정된법률로 국가가행하는비권력적예산회계 ( 수입 지출 ) 행정작용중 계약에관한사항만을따로규율하는규범 이다. 608 국가계약법은국가기관즉, 중앙관서의장 ( 국회의사무총장, 법원행정처장, 헌법재판소의사무처장, 중앙선관위의사무총장, 헌법또는정부조직법, 기타법률에의하여설치된중앙행정기관의장 ) 과, 공공기관의운영에관한법률 ( 공공기관운영법 ) 에따른공공기관에적용된다. 609 공공기관은공공기관운영법제4 조에따라기획재정부가지정하는데, 국가연구개발사업에참여기관또는연구수행기관의역할을많이하는국립대학교의부설기관인 산학협력단 과같은연구기관은국가계약법에의한 국가기관 으로인정하지않는다. 610 국가계약법에는계약체결절차와대가의지급등에관한규정은있지만, 계약이행에따른성과물이나산출물에대한권리를누구에게귀속해야하는지에관한규정은없다. 611 권리귀속에관한규정은하위법령에도없고, 행정규칙에있다. 이행정규칙으로는조달청예규인 일반용역계약특수조건 과기획재정부예규인 용역계약일반조건 2가지가있다. 607 예산회계법 은국가재정법이시행되면서 2007년에폐지되었다. 608 안전행정부 (2014) 국가계약실무편람, 8면. 609 국가계약법하위법령, 특히 공기업준정부기관계약사무규칙 ( 기획재정부훈령제571호 ) 참조. 610 안전행정부 (2014) 국가계약실무편람, 131면. 611 참고로국가계약법은외국인과의차별금지의무를부과한다 ( 제5 조제2 항 정부조달협정가입국의국민과이들국가에서생산되는물품또는용역에대하여대한민국의국민과대한민국에서생산되는물품또는용역과차별되는특약이나조건을정하여서는아니된다 ). 252

270 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 조달청예규 ( 일반용역계약특수조건 ) 조달청예규 일반용역계약특수조건 612 은조달청계약담당공무원과계약상대자가체결하는일반용역계약의내용을규정하기위한것으로 ( 제1 조 ), 형식은일반조건의특별규정이지만 용역계약일반조건 보다계약상대자의계약상이익을제한하는특수조건을부가할수없고, 613 지식재산귀속에대해서도 용역계약일반조건 을따르도록하고있다. 614 기획재정부예규 ( 용역계약일반조건 ) 기획재정부의계약예규 용역계약일반조건 615 은지재권귀속에대해여러조항을두고있다. 지재권전체에대한일반원칙 ( 제35조의2) 과특허권 실용신안권 디자인권에대한특칙 ( 제35조의3) 외에소프트웨어용역에관한특칙 ( 제4 장 ) 을두는데, 지재권전체에적용되는일반원칙에따르면, 계약목적물에대한지재권은발주기관과계약상대자가공동으로소유하고 ( 제35조의2 제1 항 ), 지재권에관한기타사항은소프트웨어용역에관한특칙을준용한다 ( 동조제2 항 ). 이와달리특허권 실용신안권 디자인권에관한특칙은, 권리의귀속주체를당사자간협의로정하는것을원칙으로하고 ( 제35조의3 제1 항본문 ), 계약의특수성 ( 국가안전보장, 국방, 외교관계, 정보보안, 계약상대자의소재지등 ) 을고려하여발주기관이단독으로특허권등을소유할수있다 ( 동조동항단서 ). 소유외의 612 조달청지침제2494호, 시행 : 용역계약일반조건 제4 조제3 항 : 제2 항에의하여정한용역계약특수조건에법률, 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계법령및이조건에의한계약상대자의계약상이익을제한하는특수조건의해당내용은효력이인정되지아니한다. 614 일반용역계약특수조건 제16조 ( 계약목적물의지식재산권귀속등 ) 제1 항 : 계약목적물에대한지식재산권등에대한귀속은계약예규 용역계약일반조건 에따른다. 615 제326호, 시행 :

271 소프트웨어저작권보호체계방안연구 사항은제35조의2와마찬가지로소프트웨어용역에관한특칙 ( 제56조 ) 을준용한다 ( 제35조의3 제4 항 ). 계약상대자가특허권 실용신안권 디자인권을소유하도록계약을체결하는경우에는계약상대자는특허권 실용신안권 디자인권의발생이나소멸에대해발주기관에통지할의무가부과된다 ( 제35조의3 제3 항 ) 용역계약 일반조건 제4 장이 적용되는 소프트웨어 용역계약의 경우, 616 지 재권 전체에 적용되는 일반 원칙과 마찬가지로 계약목적물에 대한 지재권은 발 주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하는 것이 원칙이고 지분은 특약이 없는 한 균등한 것으로 한다 ( 제56조 제1 항 ). 다만 개발의 기여도 및 계약목적의 특수 성 ( 국가안정보장, 국방, 외교관계 등 ) 을 고려하여 귀속주체를 다르게 정할 수 있다 ( 동조 동항 단서 ). 여기서 귀속주체를 공동소유와 달리 정할 수 있다 는 발주기관이단독소유하거나계약상대자가단독소유하는것둘다를포함한다. 즉, 개발의 기여도를 고려한 경우란 계약상대자의 단독 소유를 염두에 둔 것이 고, 617 계약의특수성을고려한경우란발주기관단독소유를염두에둔것이다. 한편, 용역계약 일반조건 제56조 제2 항부터 제7 항까지는 비록 지식재산권 이 란 표현을 사용하고 있지만, 내용상 소프트웨어 용역계약 목적물의 저작권에 관한 규정이다. 저작권 이외의 지재권 중 용역계약 목적물 즉, 소프트웨어 사업 수행을통해산출되는소프트웨어, 정보시스템, 이와관련된서비스의특허권 실용신안권 디자인권에 대해서는 제56조의2에 별도의 규정을 두고 제35조의3을 준용하도록한다. 616 제4 장의소프트웨어용역계약은 소프트웨어산업진흥법 제2 조제3 호에의한소프트웨어의개발 제작 생산 유통등과이에관련된서비스, 국가정보화기본법 제3 조제2 호에의한정보화에관한사업및 전자정부법 제2 조제13호에의한정보시스템에관한사업 의수행으로산출되는소프트웨어등을계약에의하여발주기관이최종적으로인수하는계약을말한다 ( 제49조제1, 2호 ). 617 이렇게해석하는근거는개발의기여도를고려하여발주기관이단독소유한다면개발을발주기관이했다는것이고, 이렇게되면용역계약이라고할수없기때문이다. 254

272 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 소프트웨어용역계약목적물을발주기관과계약상대자가공유하는경우, 공유자일방은독자적으로계약목적물을사용, 수익할수있고, 618 사용 수익에따른이익도별도의정함이없는한당사자에게귀속된다 ( 제56조제3 항 ). 공유자가자신의지분을제3 자에게양도하는경우에는지재권의일반원칙과마찬가지로다른공유자의동의를받아야한다 ( 동조제5 항 ). 소프트웨어에대한지재권이발주기관에귀속된경우에도특별한사유가없는한발주기관은계약상대자에게계약목적물을개작할수있는권리를부여해야하고계약상대자는이를상업적으로활용할수있고개작권을제3 자에게양도할수도있다 ( 동조제6 항 ). 그리고계약상대자에게지재권이귀속된경우라하더라도발주기관은계약목적과관련하여해당계약목적물의사용 ( 기능개선, 재개발, 유지보수포함 ) 에어떠한제한을부가할수없다 ( 동조제7 항 ). 이처럼계약목적물을원칙적공유 각자사용수익으로수정한것은기획재정부에서정부발주 IT SW 용역사업의지재권귀속주체개선방안논의를거쳐 2009년에확정한개선안에따른것이다. 619 기재부가개선안을마련하게된배경은공공 SW 용역결과물을정부가지재권을소유하는것이관행화되어있어서민간기업이타상품을개발하여수출하거나이익을창출하는데에애로가있다는지적을수용한것이다. 618 제56조제2 항, 제2 항. 한편, 제2 항에서 지식재산권의복제, 배포, 개작, 전송등의사용 수익을할수있다 는문구는사용사용 수익의대상을권리로표현하고있어서, 저작물이나소프트웨어를대상으로하는표현으로수정해야한다. 619 기획재정부 보도자료 금년 9월부터 IT SW 지재권, 민 관공동소유 및안효질 (2009) 공공소프트웨어사업의지식재산귀속에대한분석. 안암법학제33권참조. 255

273 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 국유재산법 국유재산법은 2012년개정법에서국유지재권의관리와처분에관한특례규정 ( 제4 장의2) 을신설하였는데, 지재권일반에적용되는귀속관련규정은없고, 620 저작권등의귀속에관한규정 ( 제65조의12) 만신설하였다. 국유재산법은 지식재산 을특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 저작인접권, 데이터베이스제작자의권리및그밖에저작권법에서보호되는권리 ( 저작권등 ), 식물신품종보호권, 지식재산기본법제3 조제3 호에따른지식재산 ( 법령또는조약등에따라인정되거나보호되는지식재산에관한권리로서저작권법에따라등록되지아니한권리는제외 ) 을포함하는넓은개념으로정의하지만 ( 제5 조제1 항제6 호 ), 권리귀속에대해서는저작권에대한권리귀속에대한규정만두고있다. 그것도저작권법에서보호하는권리중저작인접권과데이터베이스제작자의권리, 기타저작권법에서보호되는권리는제외하고저작권만권리귀속규정의대상으로하고있다. 621 저작권의권리귀속규정에따르면, 저작권계약을 2종류즉, 중앙관서의장이국가외의자와저작물제작을위한계약을체결하는경우 ( 제65조의12, 제 1항 ) 와, 중앙관서의장이국가외의자와공동으로창작하기위한계약을체결하는경우 ( 동조제2 항 ) 로구분한다음, 저작물제작계약 의경우에는저작권귀속에관한사항을계약내용에포함하도록의무화할뿐귀속주체에대해서는정하지않은반면 ( 동조제1 항 ), 공동창작계약 의경우에는공동소유, 균등 620 지재권일반에대한규정은국유지재권의사용허락받은자의재사용허락인정 ( 제65조의7), 지재권사용허가의방법 ( 제65조의8), 사용료 ( 제65조의9), 사용료나대부료의감면 ( 제65조의10), 사용허가기간 ( 제65조의11) 등모두사용과관련된것이다. 621 국유재산법제65조의12는제5 조제1 항제6 호와달리 저작권등 이란문구대신 저작권 이란문구를일관되게사용하고있다. 256

274 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 지분을원칙으로하되 ( 동조제2 항본문 ), 국가안전보장, 국방, 외교관계등계약목적물의특수성을고려하여협의를통하여저작권의귀속주체또는지분을달리정할수있도록한다 ( 동조제2 항단서 ). 그리고 2종류의저작권계약모두에대해계약의결과물에대한저작권의전부를국가외의자에게귀속시키지못하도록한다 ( 제65조의12 제3 항 ). 4. 특별법에해당하는관련법령규정 소프트웨어공공용역계약결과물의저작권귀속에관한법령으로저작권 법, 국가계약법, 국유재산법을일반법으로상정했을때, 622 이일반법과다른규 정이나예외규정을둔법령을특별법을볼수있다. 이러한특별법으로는과 학기술기본법, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법이 있고, 국가연구성과평가법, 중 소기업기술혁신촉진법, 소프트웨어산업진흥법도특별법관련성이높은법령으 로함께검토한다. 과학기술기본법 과학기술기본법제11조의3은국가연구개발사업의성과를국가연구개발사업에참여하는연구형태와비중, 연구개발성과의유형등을고려하여대통령령이정하는바에따라연구기관등의소유로한다. 연구개발성과는유형적성과와무형적성과로나누는데, 유형적성과는연구기자재등을말하고, 무형적성과는지식재산권을말한다. 623 여기서 국가연구개발사업 이란매년도정부가추진 622 뒤에서살펴보겠지만, 국유재산법은계약상대자가계약대상물의저작권을단독보유하지못하도록하지만, 기획재정부의예규는계약상대자의저작권단독소유도가능하도록하여, 상충된다. 이런점에서일반법도일관된체계라하기어렵다. 257

275 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하는연구개발사업 ( 과학기술기본법제9 조제1 항제5 호 ) 으로중앙행정기관의장이기본계획에따라맡은분야의국가연구개발사업과그시책을세워추진하는사업 ( 동법제11조 ) 을말한다. 한편 국가연구개발사업등의성과평가및성과관리에관한법률 ( 연구성과평가법 ) 은 연구개발사업 이란 중앙행정기관이과학기술분야연구개발을위하여예산또는기금으로지원하는사업으로서 과학기술기본법 제11조의규정에따른국가연구개발사업 으로정의한다. 624 과학기술기본법의하위법령중대통령령인국가연구개발사업의관리등에관한규정 ( 국연사관리규정 ) 625 제20조제2 항은국가연구개발사업의수행과정에서얻어지는지식재산권, 연구보고서의판권등무형적성과는협약에서정하는바에따라개별무형적성과를개발한연구기관의단독소유로하고, 복수의연구기관이공동으로개발한경우그무형적성과는공동으로개발한연구기관의공동소유로한다. 다만, 무형적성과를소유할의사가없는연구기관이있는경우에는협약에서정하는바에따라함께연구를수행한연구기관이단독또는공동으로소유할수있다. 그리고연구성과를국가가소유한경우에도정부출연금을기술료로회수하거나기술료징수를완료한경우에는연구개발에참여하였거나연구개발성과를실시하는기업에게연구개발성과를양여하거나 ( 동조제5 항본문 ), 연구개발성과소유기관이연구개발성과에대한권리를포기하는경우에는연구개발과제를수행한책임연구자에게연구개발성과를무상으로양수할수있도록한다 ( 동조동항단서 ). 623 미래창조과학부 한국과학기술기획평가원 (2017) 국가연구개발사업연구관리표준매뉴얼 ( 이하, 국연사연구관리표준매뉴얼 (2017) ), 60면. 624 과학기술기본법에는연구기관에대한정의규정은두고있지않으며, 여러조문에서 기업, 교육기관, 연구기관및과학기술관련기관 단체 란용어를사용한다. 625 대통령령제28210호, 시행 :

276 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 국가연구개발사업의연구성과에정부용역으로민간이개발한컴퓨터프로그램및관련저작권이포함되는지여부와관련하여, 연구성과평가법 은제 2조제8 호에서 연구성과 를 연구개발을통하여창출되는특허 논문등과학기술적성과와그밖에유 무형의사회 문화적성과 로정의하고있어서, 컴퓨터프로그램저작권이포함되는지분명하지않다. 하지만, 국연사관리규정 에서연구기관에는민간기업도포함되고, 연구개발성과에는논문, 특허, 보고서, 연구시설 장비, 기술요약정보, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 신품종을포함되기때문에, 민간이정부용역을개발한소프트웨어가포함된다는점이분명하다 ( 아래그림및국연사연구관리표준매뉴얼 (2017) 참조 ). 한편, 국연사연구관리표준매뉴얼 (2017) 의 236면에는컴퓨터프로그램지식재산권과저작권 ( 소프트웨어 ) 을구분하고있는데, 엄격한구분인지는의문이다. < 그림 11> 국가연구개발사업의연구성과연차실적보고서중일부 ( 출처 : 국연사연구관리표준매뉴얼 (2017) 236 면 ) 기술이전법 기술의이전및사업화촉진에관한법률 ( 기술이전법 ) 제 24 조제 1 항은국 259

277 소프트웨어저작권보호체계방안연구 가, 지방자치단체또는공공기관으로하여금연구개발에드는경비를지원하여획득한성과에대하여특허등지식재산권을확보하려는노력을하도록하고, 제3 항은공공연구개발사업에서생성된성과를대통령령이정하는바 626 에따라그활용에관한조건을붙여이를참여기관등에귀속시킬수있도록한다. 627 활용에관한조건이란기술에관한정보 ( 시행령제3 항각호의정보 ) 를기술진흥원에등록하도록하여일반인에게관련정보를공개하는것과정보이용을위한신청절차와방법을공시하는것을말한다 ( 시행령제26조제2 항 ). 다만, 해당공공연구기관이그성과를직접사용하거나, 다른법령이나협약에따라일반인의이용이제한되는경우에는이러한조치를하지않아도된다 ( 동조동항단서 ). 그리고공공연구기관이자기에게귀속된기술을일반인에게이용허락하는경우에는통상의실시또는사용에관한권리를허락하는것이원칙이고, 예외적으로다른법령이나협약에서전용의실시또는사용을정한경우, 통상의실시또는사용에관한권리를받으려는자가없는경우또는기술의특성상불가피하다고인정되는경우에는전용실시 사용을허락할수있다 ( 동조제 4항 ). 기술이전법의적용범위와관련하여, 기술이전법에서말하는기술중지식재산이저작권까지포함하는지는명확하지않지만, 제1 호가목에서 특허법등관련법률에따라등록또는출원된특허, 실용신안, 디자인, 반도체집적회로의배치설계및소프트웨어등지식재산 이라고하여저작권등록을한컴퓨터프로그램에대한저작권은포함되는것으로보인다. 626 기술이전법시행령제 26 조. 627 한편국공립학교에설치하는전담조직은교직원의직무발명에대한특허등지식재산권을승계한다 ( 기술이전법시행령제26조제1 항 ). 260

278 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 산업기술혁신촉진법 산업기술혁신촉진법제13조제1 항은 산업기술개발사업을통하여얻어지는기술혁신성과물은제11조제2 항에따라체결하는협약으로정하는바에따라주관연구기관의소유로 한다. 그리고제13조의2( 정부의지식재산권등의관리특례 ) 에국유재산법에관한예외규정을두어, 국가에게귀속된지재권중산업발전에특히필요한경우에는국유재산법에도불구하고연구개발을수행한자또는연구개발에투자한자에게무상으로지재권을넘겨줄수있도록한다 ( 강조는추가 ). 그리고산업기술혁신촉진법은정부에귀속된연구장비나설비도민간에게무상으로양도할수있도록한다. 628 산업기술혁신촉진법에서기술혁신성과물은, 과학기술기본법, 연구성과평가법 과마찬가지로유형적성과와무형적성과 2가지로나눈다. 유형적성과란산업기술혁신의과정에서얻어지거나결과로도출되는제품 [ 시제품 ( 試製品 ) 과시작품 ( 試作品 ) 을포함한다 ], 연구장비및시설, 연구노트등을말하고, 무형적성과란기술데이터, 지식재산권, 연구보고서의판권등을말한다 ( 제2 조제8 호 ). 다만산업기술혁신촉진법은산업기술을 산업발전법 제2 조에따른산업, 광업법 제3 조제2 호에따른광업, 에너지법 제2 조제1 호에따른에너지와관련한산업과 에너지및재생에너지개발 이용 보급촉진법 제2 조제1 호및제2 호에따른신에너지및재생에너지와관련한산업의발전에관련된기술로제한한다 ( 제2 조제1 호 ). 중소기업기술혁신촉진법 628 제13조의2 제2 항 : 정부와의협약에따라연구개발을수행한자또는그연구개발을위하여정부와공동으로투자한자에게특히필요하다고인정되는때에는물품관리법에도불구하고관계중앙행정기관의장은조달청장과협의하여해당연구개발에사용된것으로서정부에귀속된연구장비 설비및시작품 ( 試作品 ) 등을무상으로넘겨줄수있다. 261

279 소프트웨어저작권보호체계방안연구 중소기업기술혁신촉진법에는지재권귀속에관한규정은없고, 제28조제3 항에서개발사에지재권이귀속되지않은경우기술료를면제할수있도록한다. 629 한편, 중소기업기술혁신촉진법은중소기업의기술혁신성과물의보호에관한규정 ( 제19조의2) 을두고있지만, 성과물을무단유출로부터보호하는데에만염두에두어중소벤처기업부장관에게 보안기술의보급 확산및기반조성에필요한지원사업을추진할수있도록할뿐이다. 630 소프트웨어산업진흥법 과학기술정보통신부가주무부인소프트웨어산업진흥법은제20조에서국가기관등의소프트웨어사업계약, 제22조에서소프트웨어사업의대가지급에관한규정만둘뿐사업결과물의저작권귀속에관한규정은두지않고있다. 제20조에따른소프트웨어사업계약은국가계약법제10조에따른계약방식을우선적용하도록한다. 이법에서말하는소프트웨어사업은소프트웨어산업과관련된경제활동으로매우넓게정의되고 ( 제2 조제3 호 ), 소프트웨어산업은소프트웨어의개발, 제작, 생산, 유통등과이에관련된서비스및 전자정부법 제2 조제13호에따른정보시스템의구축 운영등과관련된산업을말한다 ( 제2 조제2 호 ). 제20조제6 항은국가기관등의장으로하여금소프트웨어의직접계약현황등대통령령이정하는정보를소프트웨어사업자에게매년공개하도록하고, 과학기술정보통신부장관에게통보하도록한다. 여기서 대통령령이정하는정보 란시행령제13조의2 제1 항각호의정보즉, 1. 소프트웨어제품명, 중소벤처기업부장관은제10조제1 항에따른기술혁신사업이나제11조제1 항에따른산학협력지원사업의성과로나온지식재산권이해당중소기업에귀속되지아니하는경우등대통령령으로정하는사유에해당하는경우에는기술료를면제할수있다. < 개정 >) 630 중소기업기술혁신촉진법제19조의2 제1 항. 시행령제15조의2는지원사업으로기술혁신성과물의유출실태조사, 기술혁신성과물의보호를위한상담, 정보통신망에의한기술혁신성과물의유출방지및대응, 유출방지시스템의구축등을들고있다 262

280 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 수량및계약금액, 3. 계약일자및계약자명, 4. 직접계약한소프트웨어가포함되는해당소프트웨어사업의사업명및총사업규모 를말한다. 소프트웨어사업계약의세부절차에대해제20조제7 항은제1 항및제2 항에따른계약체결의세부절차를과학기술정보통신부장관이정하여고시하도록하지만, 분리발주대상소프트웨어에관한고시만있다 저작권귀속관련법령규정정리 공공부문의소프트웨어개발용역계약에서개발산출물의저작권귀속에 대한법령규정은아래와같이정리할수있다. 일반법 : 저작권법 ( 개발사 소유 원칙 ), 국가계약법 ( 귀속 관련 규정 없고, 하위 행정규칙에서 공유 균등지분을 원칙으로 정하고, 개발사 단독 소유 도 허용 ), 국유재산법 ( 일반 원칙 없고, 저작권에 대해서만 개발사 단독 소유금지 ) 특별법 : 과학기술기본법 ( 연구기관 소유가 원칙 ), 기술이전촉진법 ( 참여기 관에귀속 ), 산업기술혁신촉진법 ( 주관연구기관소유 ) 이를적용범위와요건별로구체적으로정리하면아래표와같다. 631 과학기술정보통신부장관고시제2017-7호 ( 시행 : ) 로, 총사업규모가 5억원이상인사업을분리발주대상으로한다. 263

281 소프트웨어저작권보호체계방안연구 구분 법률하위법령 / 규칙 지재권 / 저작권귀속 비고 저작권법 관련없음 창작자귀속이원칙 ( 22) 업무상저작물은법인에게귀속 ( 9) 도급계약은업무상저작물아님 지재권일반에대한귀속규정은없음. 저작권귀속에대한규정만두며, 중앙관서의 국유로할지여 장등은국가외의자와저작물제작을위한 부를정하는귀 계약을체결하는경우그결과물에대한저작 속문제를국유 국유재산법 관련없음 권 귀속을 계약내용에 포함하여야 함 ( ). 공동창작의 경우 결과물에 대한 저작권은 공 재산법에 규정 하는 것은 체계 에 맞지 않음 동소유, 균등지분이원칙 ( ). 특수성 ( 특히저작권 ( 국가안전보장등 ) 고려하여달리정할수있음. 귀속에관한금 저작권민간전부귀속금지 ( 저작물제작계 지규정 ). 약과공동창작계약에모두적용 )( ). 일반법 국가계약법 용역계약일반조건 ( 기재부예규 ) 지재권전체 공동소유가 원칙 ( 35-21), 지재권 관련 기타 사항은 56 준용 ( 35-22) 특허 실용신안 디자인권에 대한 특칙 당사자간 협의가 원칙 계약의 특수성 [1] 고려하여 발주기관 단독 소 유 가능 ( 35-31). 계약상대자가 단독소유하는 경우의 조치 의무 ( 35-33) [2] 소프트웨어용역계약 특칙 계약목적물의 지재권은 공동 소유가 원칙 ( 56 1 본문 ). 개발 기여도 및 특수성 [3] 고려한 협의를 통해 달리 정할 수 있음 ( 561 단서 )( 발주기관 또는 계약상대자단독소유모두가능 ) 공유인 경우 별도 협의 [4] 없으면 공유자 일방 의사용 수익가능 [5] ( 562) 공유인 경우에도 사용 수익에 따른 이익은 별 도의 정함이 없는한 지재권 행사 당사자에게 국가계약법에는 귀속에 관한 규 정도 없고, 기 재부 예규의 근 거가 되는 규정 도없음. 기재부 예규는 상위법 ( 국유재 산법 ) 에 어긋나 는 한도에서 무 효로 볼 수 있 음. 기재부예규에는지재권정의규정도없고용어선택도잘못되었음. 264

282 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 귀속 ( 563). 귀속 여부에 상관없이 ( 제1 항 및 제2 항에도 불구하고 ) 발주기관이 개발된 SW를 타기관 과 공동으로 활용하는 경우에는 입찰 공고에 명시하고계약서에반영해야함 ( 564). 공유지분의 처분에는 타공유자의 동의 필요 ( 565). 발주기관 단독 소유인 경우에도 특별한 사유 [6] 가 없는 한 계약상대자에게 개작권 부여해야 하며, 계약상대자는 이를 상업적으로 활용할 수 있고, 개작권을 제3 자에게 양도할 수도 있 음 ( 566). 계약상대방 단독 소유인 경우에도 발주기관의 계약목적물의 사용 [7] 에 어떠한 제한을 가할 수 없음 ( 567). 특허권에대한특칙 : 35-3 준용 ( 56-2) 기술자료 ( 소스코드, 오브젝트코드, 매뉴얼 등 ) 의임치 [8] ( 57). 일반용역 계약특수 161: 기재부예규를따르도록함. 조건 ( 조 특수조건은 일반조건보다 제한적일 수 없음 ( 일반 달청 조건제4 조제3 항 ) 예규 ) [1] 특수성 : 국가안전보장, 국방, 외교관계, 정보보안, 계약상대자의소재지등. [2] 조치의무 : 국내외특허출원, 등록서류제출, 특허권소멸사실의통지. [3] 특수성 : 국가안전보장, 국방, 외교관계등. [4] 별도 협의 : 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계등의 사유에 의해 지식재산권이 상업적 활용을 제한할 수 있는 경우를 당사자간에 별도로 협의하여 정 하지않는한. [5] 지식재산권의복제, 배포, 개작, 전송등의사용 수익 은용어선택도잘못되었고표현 에도오류가있음 ( 저작물의복제, 배포, 개작, 전송 으로수정해야함 ). [6] 특별한 사유 : 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 외교관계그 밖에 이에 준 하는경우로서국가기관의행위를비밀로할필요가있을경우등특별한사유. [7] 계약목적물의사용 : 기능개선, 재개발, 유지보수를포함한다. 265

283 소프트웨어저작권보호체계방안연구 특별법 [8] 임치 : 기술자료의 임치 의무는 계약상대자에게 있고, 발주기관은 계약상대자에게 기술 자료의 제출을 요구할 수 없음. 기술자료의 교부는 계약담당자가 계약상대자에게 통지 한후임치기관에요청해받을수있음. 국가연구개발사업의 성과는 대통령령에 따라 연 구기관 소유가 원칙 ( 11-3). 예외적으로 [1] 국가 소 유가능 ( 11-3 단서 ) 국가연구 과학기 개발사업 주관연구기관단독소유 ( 202) 술기본 의 관리 연구기관이 권리를 포기하면 책임연구자 개인이 법 등에 무상양수하는것도가능 ( 205 단서 ). 관한 연구개발성과 소유기관은 연구개발성과의 활용촉 규정 진을 위한 조치 ( 기술실시계약 등 ) 를 취해야 함 ( 대통령 ( 21) 령 ) 연구성 귀속에 관한 규정은 없고, 특허 등 연구성과의 관 과평가 관련없음 리와 활용계획 마련 의무 ( 제12조 ), 연구성과 활용 법 실태조사의무 ( 제12조의2) 기술이전법 산업기술혁신촉진법 중소기업기술혁신촉진법 소프트웨어산업진흥법 관련없음 관련없음 관련없음 관련없음 공공연구개발 성과에 대한 지식재산권 [2] 은 활용에 관한 조건을 붙여 참여기관에 귀속시킬 수 있음 ( 243). 산업기술개발사업을 통하여 얻어지는 기술혁신성 과결과물은주관연구기관이소유 ( 131). 산업발전에 특히 필요한 경우에는 국유재산법에 도 불구하고 국가에게 귀속된 지재권을 연구개발 수행자 또는 투자자에게 무상 양도할 수 있음 ( 13-2). 귀속에관한규정없음. 중소기업의기술혁신성과물의보호는기술유출방지를위한보안기술에대해서만규정 ( 19-2). 소프트웨어사업계약조항 ( 20) 과대가지급조항 ( 22) 은있지만, 귀속에관한내용은없음. 국가기관장등에게소프트웨어직접계약현황을공개하도록하지만, 귀속에관한사항은공개대상에서제외 ( 206, 령 13-21) 266

284 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 [1] 예외 : 국가안보상필요한경우, 연구개발성과를공공의이익을목적으로활용하기위하여필요한경우, 연구기관등이국외에소재한경우, 기타부적합한경우 [2] 지식재산 : 특허법등관련법률에따라등록또는출원된특허, 실용신안, 디자인, 반도체집적회로의배치설계및소프트웨어등지식재산 6. 해외사례 < 표 13> 공공부문소프트웨어개발용역결과물의저작권귀속관련국내법령정리 (1) 주요국의국유지재권관리제도 632 호주는국유지재권을각부처가별도로관리 처분하되, 각부처가준수해야할국유지식재산권관리의일반원칙 633 을제정하였으며, 이일반원칙에따라부처별로국유지재권관리기본계획을수립 운영하고있다. 이원칙에따르면, 소프트웨어에관한정보통신기술계약의경우, 정부조달계약에따라개발된소프트웨어에대한지재권은개발사에게유리하도록기본조항을두어야하지만, 정부가지재권을보유할필요가있는지 ( 예컨대, 지재권의공중이용을위한개방형사용허락이필요한지 ) 를판단하기위한평가를실시해야한다. 하지만, 기본조항즉, 개발사에게유리하도록한조항이위평가의출발점이되어야하고, 개발사가지재권을보유하는경우개발사는정부에영구적이며취소불가능하고전세계모든지역을대상으로한 ( 지역적범위는필요한경우에만 ), 지재권에통상적으로수반되는모든사용권 ( 재사용허락권을포함하지만상업적으로이용할권리는제외되는사용권 ) 에대한일시불라이선스로서로열티 632 국회기획재정위원회수석전문위원국유재산법일부개정법률안심사보고서 (2012년 11월 ), 29 면을참조로정리하였다. 633 Intellectual Property Principles for Australian Government agencies: 정기적인효과성평가, 지식재산관리정책수립, 지식재산관리시스템구축, 공공정보의공적이용및접근허용, 지식재산의상업화시경쟁중립고려등 267

285 소프트웨어저작권보호체계방안연구 는없는사용권을부여해야한다. 기본조항은예외적인경우배제될수있는 데, 가령국가안보나법집행을위해필요한경우또는공공의이익을위한경 우에는기본조항과다르게지재권귀속을정할수있다. 634 프랑스도호주와마찬가지로국유지재권을각부처가관리 처분하도록하고, 국유무체재산진흥원 (APIE) 635 을두어총괄 지원업무를담당하도록한다. APIE는지적재산의상업적활용을위한창구, 국유상표의가치화 ( 예 : 루브르박물관 ), 공공장소대여등신규수익원창출등의역할을한다. 636 APIE가정한조달계약의지재권원칙에따르면, 조달계약에지재권의귀속과이용에관한조항을반드시두어야하며, 2가지선택안중하나를선택하도록했다. 637 한편, 프랑스지재권법제L 조에따르면국가공무원이창작한저작물은국가에귀속된다. 미국에서 국유 지재권은 각 연방기관이 관리 처분하되, 국유특허는 이전활 동성과보고서를 예산관리청 (OMB: Office of Management and Budget) 에 제출해야 한다. 한편, 미국 저작권법 제105조는 원칙적으로 정부 저작물의 저작권을 인정 하지않는다. 634 호주정부 (Department of Communications and Arts) (2016) Intellectual property principles for Commonwealth Entities. Retrieved from s, 6면. 635 Agence du Patrimoine Immateriel de l'etat: 경제, 산업및고용부 와 예산, 회계, 공무및국가개혁부 공동소속조직으로민관약 30여명으로구성되어있다 년 5월에설립된 APIE는노트르담사원이나에펠탑, 베르사이유궁전과같은기념물을 TV 방송이나영화에사용하는경우사용료를내도록하여비판을받기도했다 (Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva (2015) Public sector and intellectual property: The ownership of intellectual property of computer program, created and developed or customized for use in the management of the Judiciary. JUSTIÇA DO DIREITO v. 29, n. 3, p , 474면 ) 637 자세한내용은 참조. 268

286 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 일본에서도국유지재권은각부처에서관리 처분하되, 국유특허는전문관리기관 638 에위탁하여관리하고, 국유저작권에대해서는별도의관리제도가없다. 즉, 원칙적으로개별부처가관리 처분하되전문조직을활용하여지식재산관리관련업무를총괄지원한다. (2) 주요국의정부조달관련규정과지재권 / 저작권귀속관련법령 미국의정부조달관련법령으로는군수조달법 (Armed Services Procurement Act, 1947), 연방조달간소화법 (Federal Acquisition Streamlining Act, 1994), 연방조달개혁법 (Federal Acquisition Reform Act, 1996), 경쟁계약법 (Competition in Contracting Act, 1984), 미국산우선구매법 (Buy American Act, 1933), 연방조달규정 (Federal Acquisition Regulation) 이있다. 639 연방조달규정은정부용역이나조달계약에서 데이터 또는 컴퓨터소프 트웨어 를개발한계약자가지재권을보유하는것을허용하는데, 640 지재권귀 속의 1 차적인결정기준은개발에드는비용을누가댔느냐이다. 연방조달규정제 조는 저작물 (copyrighted works) 이란제호로 2개의조항즉, 계약이행과정에서처음생산된데이터에관한규정 ((a) 항 ) 과, 계약이행과정에서처음생산된것이아닌데이터에관한규정 ((b) 항 ) 을두고있다. 여기서 데이터 란기록매체나형태를묻지않고기록된정보를말하며, 기술 638 과학기술진흥기구및 3 개의인정 TLO(Technology Licensing Office) 를말한다. 639 조달청해외조달정보센터 ( 640 Nagel, Chris (2016) Intellectual property in government contracts - Landmines abound. 269

287 소프트웨어저작권보호체계방안연구 적데이터와컴퓨터소프트웨어를포함하고, 계약의관리에부수되는정보는제외된다. 641 계약이행과정에서처음생산된데이터인경우, 계약자는정부에게광범위한사용권을주어야하는데, 유상의비독점적이고, 최종적이며, 전세계를대상으로한사용권으로서정부에의한또는정부를위해복제, 2차적저작물작성, 공중배포, 공연할수있는사용권을부여해야한다. 다만, 컴퓨터소프트웨어인경우에는공중에게배포할권리는제외된다. 642 한편, 미국저작권법제105조는공무원의업무상창작물에대해서는저작권을인정하지않지만, 제3 자로부터저작권을양도받아연방정부가저작권을취득하는것은가능하므로, 643 정부조달계약에서저작권을양도받는것까지금지하는지는추가연구가필요하다. 연방조달규정에따르면, 계약이행과정에서처음생산된데이터가아닌경우계약자는정부가사용권을갖도록보장하지않는한정부에해당데이터를제공하지못하도록한다. 644 한편, 정부조달계약에서컴퓨터소프트웨어가창작되지않고상용소프트 웨어를구매하는계약을체결하는경우에는 645 위에서설명한제 27.4 조를사용 641 연방조달규정제27.401조 Data means recorded information, regardless of form or the media on which it may be recorded. The term includes technical data and computer software. The term does not include information incidental to contract administration, such as financial, administrative, cost or pricing, or management information. 제 조도이와동일하게정의하고있다. 642 연방조달규정제 조 (a)(4) Pursuant to paragraph (c)(1) of the clause at , the contractor grants the Government a paid-up nonexclusive, irrevocable, worldwide license to reproduce, prepare derivative works, distribute to the public, perform publicly and display publicly by or on behalf of the Government, for all data (other than computer software) first produced in the performance of a contract. For computer software, the scope of the Government s license includes all of the above rights except the right to distribute to the public. 643 법문에는미국정부의저작물 (any work of the Unite States Government) 이라고되어있지만이는업무상저작물 (work made for hire) 과같은의미이다 (House Report No 해당부분 Although the wording of the definition of work of the United States Government differs somewhat from that of the definition of work made for hire, the concepts are intended to be construed in the same way ). 644 연방조달규정제 조 (b). 270

288 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 할필요는없으나구매한소프트웨어를정부가사용, 공개 (disclose), 수정, 복제할권리를명시해야하고, 646 상용소프트웨어라이선스조항 ( 제 조 ) 보다사용허락범위를더넓히거나좁히는협상도가능한데, 더넓히는경우정부의사용권에는소프트웨어가설치되어있는호스트컴퓨터와통신하는원격터미널에서의사용이포함된다. 647 저작권과달리특허권에대해서는공적연구개발에참여한개발자가단독소유할수있다는규정이명확하게있다. 베이돌법 (Bayh-Dole Act) 648 에따르면, 연방정부의지원으로개발된발명은개발에참여한비영리기관이나소기업 (small business firm) 이특허권을단독으로취득할수있다. 다만, 해당기관이나소기업이미국에주소나사업장이없는경우, 특허권을단독취득하는것이정책목적상적당하지않다고판단되는경우등에는민간이특허권을취득할수없다. 그리고민간이특허권을갖는경우에도정부는강력한개입권 (march-in right) 을보유하고있어서, 특허발명이상당한조건으로사용되지않거나공중의건강이나안전을위해필요한경우에는일정한절차를통하여강제실시권을발동할수있다. 베이돌법제정이후이와유사한법률이각국에서제정되었는데, 브라질의 Innovation and Research in Science and Technology 2004 ( 법률제 호 ), 중국의 中华人民共和国科学技术进步法 (Law of the People s Republic of China on Scientific and Technological Progress 2007), 덴마크의 Act on Inventions at Public Research 645 GSA의 multiple award schedule 은제외. 646 연방조달규정제 조 (a) 제1 문 : the contract shall specifically address the Government's rights to use, disclose, modify, distribute, and reproduce the software. 647 연방조달규정제 조 (a) 후단. 648 Patent and Trademark Law Amendments Act ( Bayh-Dole Act ), 94 Stat (1980); Pub. L , December12,

289 소프트웨어저작권보호체계방안연구 Institutions 1999, 독일의 Arbeitnehmererfindungsgesetz 2002 ( 즉, Hochschullehrerprivileg( Professor s Privilege ) 의폐지 ), 말레이시아의 The Government Circular on the Management of Intellectual Property Owned by the Government and the Distribution of Royalties 1999 와 the Intellectual Property Commercialisation Policy for Research and Development Projects Funded by the Government of Malaysia 2009, 싱가포르의 1994년특허법, 남아프리카공화국의 Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act 2008 이대표적인예다. 649 우리나라의기술이전촉진법도베이돌법을근거로개정되었는데, 특허청의후원으로국공립대학들이공적자금으로연구개발에참여한대학이특허권을보유할수있도록해달라며관련법개정을촉구했고, 이를수용하여의원입법형태로 기술이전촉진법이개정되었다. 650 한편, 미국의법제도를참조할때주의할점은지재권에관한한미국정부는자유롭게민간의특허발명이나저작물을사용할수있다는점이다. 사법절차법제1498조 651 에따라미국연방정부는물론정부와계약을체결한자는민간의특허나디자인권, 저작권, 식물신품종보호권, 반도체배치설계권에대한포괄적사용권을갖고지재권자는정부에게금지청구는할수없고, 보상금청구권만행사할수있다. 이러한사용권은연방국가인미국의주권면제의원칙 (sovereign immunity) 652 에서발생하는데, 미국정부의사용권은일반적인강제실시권과달리재실시허락도가능하다. 653 따라서미국의입법례를검토할때에 649 United Nation Secretariat General s High-level panel on access to medicines (2016) Report on promoting innovation and access to health technologies, 45면의각주 김도승 2010, 45~46면 USC (Judiciary and Judicial Procedural Act) 주권면제의원칙의의미와사법절차법제1498조에따른강제실시사례는남희섭 김지성 정정훈 (2010) 특허발명의정부사용제도에관한국제조약과해외사례연구. 조승수의원실정책보고서 ( 특허발명의정부사용제도개선방안 ), 34~43면참조. 272

290 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 는이러한미국고유의독특한법제도를함께고려해야한다. 유럽연합 (EU) 의정부조달관련법령으로는 EU 조달지침 (Directive 2004/18/EC), EU 공익사업조달지침 (Directive 2004/17/EC), EU 방위안보조달지침 (Directive 2009/81/EC), EU 분쟁해결지침 (Directive 2007/66/EC) 등이있으나, 지재권권리귀속의원칙을정하는규정은없는것으로보인다. 유럽연합차원의대규모연구개발지원사업으로는 2007년부터 2013년까지약 530억유로를지원하는 FP7 (Seventh Framework Programme) 사업과, 2014년부터 2020년까지약 800억유로를지원하는 Horizon 2020 사업이있다. Horizon 2020 사업의지재권관련조항은 Rules for Participation, Grant Agreement 등에들어있는데, 프로젝트에참가하는대학이나연구기관은자신들이이미보유하고있던지재권과프로젝트를통해창출된지재권을프로젝트의일환이아닌연구에도활용할수있도록하고후속개발이나제품의시장화에도사용할수있는사용권 (access right) 을주어야하며, 일반에게연구성과를공개하는조건으로, 654 프로젝트성과물에대한지재권을참여기관이소유할수있도록한다. 그리고프로젝트성과물의지재권에대한사용허락은무상이거나공정 합리적인조건이어야하고, 프로젝트성과물에대한지재권뿐만아니라프로젝트계약체결전에보유하고있던지재권에대해서도적용된다. 655 일본의경우 산업활력의재생및산업활동의혁신에관한특별조치법 ( 일 653 Conway, Danielle M. (2007) Government contractor and grant researcher affirmative defenses against patent infringement, Department of Army Pamphlet , The Army Lawyer, January 2007, 142면. 654 연구성과의공개에서특허명세서를통한공개는제외된다. 655 Scherer, Jörg (European IPR Helpdesk) (2016) IP Management in EU-funded projects/horizon Retrieved from Horizon 2020 사업과 FP7 사업의참여자포털사이트는 273

291 소프트웨어저작권보호체계방안연구 명 일본판베이돌법 ) 제30조와 위탁연구개발의지적재산관리에대한운용지침 656 에따르면, 지재권의귀속은당사자간합의로정한다. 지재권은 발명등 이란용어로표현되며, 저작권을포함하여발명, 고안, 디자인, 반도체집적회로배치의창작, 종묘법에다른품종의육성, 기술노하우의고안을말한다. 저작권은저작권법제21~28조의권리를포함하는것으로정의된다. 한편산업기술력강화법은일정한조건 ( 법제19조제1 항각호에서정하는사항의준수를조건 ) 으로수탁자가권리를가질수있도록한다. 7. 공공발주소프트웨어용역결과물의권리귀속현황 한국소프트웨어진흥원의 2008 년 12 월공공 SW 사업실태조사에따르면, 조사대상 196 건중발주자소유는 87.8% 고, 수주기업소유는 2.6% 에불과하며 공동소유는 4.1% 였다. 657 이처럼공공부문이단독소유하는관행은 2009년기획재정부의계약예규 용역계약일반조건 이개정되어 SW 용역결과물의공동소유를원칙으로변경한후에도크게변하지않았다. 한국저작권위원회의 2012년 SW 개발관련저작권귀속실태조사에따르면, % 가발주처에귀속되고수주처인개발업체에귀속되는경우는 18.0% 인데, 공공부문프로젝트의경우에는공공 / 정부기관귀속이 82.3% 로 2008년조사 (87.8%) 와크게다르지않다 ( 아래그림및표참조 ). 656 委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン ( 산업경제성 2015년 5 월 ), Retrieved from 기획재정부 보도자료 금년 9월부터 IT SW 지재권, 민 관공동소유, 5면. 658 이정렬 (2012) 소프트웨어개발관련저작권귀속에관한실태조사. 한국저작권위원회. 274

292 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 < 그림 > 소프트웨어개발관련저작권귀속실태 ( 출처 : 한국저작권위윈회 2012) 한편, 한국소프트웨어산업협회는 2016년 2월 SW 저작권실태조사를하였지만, 응답율이낮아조사결과는발표하지않아 2012년이후의관행은알수없고, 국유재산법에서국가외의자에게저작권단독소유를금지하는규정의이행여부도확인하기어렵다. 8. 현행규정의문제점 275

293 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (1) 원칙과예외의혼재 정부가주도하는연구개발사업이든국가가발주하는용역사업이든국가를일방당사자로하는계약형태로사업이진행된다면, 그사업의결과물에대한소유권귀속은국가계약법에서규율해야할텐데, 현행국가계약법에는아무런규정이없고, 하위행정규칙인기획재정부예규 용역계약일반조건 도원칙과예외가명확하지않고 ( 지재권과소프트웨어용역계약은공동소유가원칙인반면, 특허 실용신안 디자인권은당사자협의가원칙 ), 이원칙도예외를규정한법률이너무많아사실상원칙이라고보기도어렵다. 특히, 예외중에는국가의공적개입의정도가훨씬더큰국가연구개발사업의경우에는연구개발을수행한연구기관이나민간기업이지재권을단독소유할수있도록하면서 ( 과학기술기본법 ), 정부발주사업의경우공유를원칙으로하거나개발사의단독소유를금지하고있어서과연무엇이원칙이고무엇이예외인지알수없을정도로체계가잡혀있지않다. (2) 국유재산법의저작권단독소유금지규정의문제점 국유재산법은이미국가의소유로된재산을대상으로하는법률이다. 즉, 국유재산법제 2 조제 1 호는 국유재산 을 국가의부담, 기부채납이나법령또는 조약에따라국가소유로된제 5 조제 1 항각호의재산 으로정의하고있다 국가의부담으로된국유재산이란매매나교환등의형태로일정한대가를지불하고취득한재산을말하고, 기부채납으로국유화된재산이란기부자가그의소유재산을국가나지방단체의국유재산또는공유재산으로증여하는기부의의사를표시하고국가나지방단체가이를승낙하는채납의의사표시를함으로써성립하는재산을말하며, 법령이나조약규정에의하여국유화된재산이란관련법령 ( 민법, 공용용지의취득및손실보상에관한특례법, 국방 군사시설사업에관한법률등에의해국유로된재산을말한다 ( 김도승 (2010) 국유무체재산관리체게개선방안연구 ( 연구수행기관 : 한국법제연구원 ). 기획재정부, 15면 ). 276

294 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 따라서, 국가소유로할것인지의문제인저작권귀속에관한규정을국유재산법에두는것은체계상맞지않다. 저작권등에관해국유재산법에규정한다면, 국가공무원이직무상창작한저작물즉, 저작권법제9 조에따른업무상저작물이나국가가권리양도나기부를통해저작권을취득한경우로제한해야한다. 국유재산법제2 조제1 호에서 법령에따라국가소유로된재산 도바로이런취지로볼수있다. 또한, 저작권을제외한다른지재권에대해서는권리귀속에대해아무런규정을두지않으면서유독저작권에대해서만그것도저작권법이인정하는다른권리즉, 저작인접권이나데이터베이스제작자의권리는제외하고저작자의권리에대해서만국유재산법에서규율하는것은논리적타당성도없다. 660 저작권귀속문제에대해서도국유재산법은 저작물제작계약 과 저작물공동창작계약 의경우에는국가외의자에게저작권의전부를귀속시키지못하게하였는데, 입법취지가타당하다고보기어렵다. 특히, 소관부처인기획재정부는소프트웨어에대한저작권귀속문제에관한예규 용역계약일반조건 을오랜논의를거쳐 2009년에개정하여개발사의저작권단독소유의길을열어놓았음에도불구하고, 그후국유재산법의국회논의과정에서아무런이의를하지않은것은의문이다 년당시국유재산법개정과정을살펴보면, 정부 ( 기획재정부 ) 가 지방자치단체의부담, 기부채납이나법령에따라지방자치단체소유된재산에관한공유재산법 ( 공유재산및물품관리법 ) 에도동일한규정을두고있다 ( 제43조의10 제3 항 : 지방자치단체의장은제1 항및제2 항에따른계약을체결하는경우그결과물에대한저작권의전부를해당지방자치단체외의자에게귀속시키는내용의계약을체결하여서는아니된다. ). 이조항은 신설되었는데, 국유재산법의개정사항을수용하기위한취지였다. 277

295 소프트웨어저작권보호체계방안연구 20. 국회에제안한국유재산법일부개정법률안에는저작권단독귀속금지규정이포함되어있지않았다. 정부개정안의조문은현행법과달리제71조의7이었고여기에는현행제65조의12 제1 항과제2 항에대응하는조항만있었다. 저작권민간단독소유를금지하는제3 항은국회논의과정에서국회기획재정위원회의전문위원실에서제안하여신설되었다. 2012년 9월기획재정위원회수석전문위원 국경복 이작성한검토보고서는 개정안제71조의7 제1 항은국가외의자와저작물제작계약을체결하면서그결과물에대한저작권을국가에귀속시키지않고그귀속에관한사항을계약내용에따라서는저작권을국가외의자에게주는결과를초래할수도있음을법안심사시에고려할필요가있는것으로보임 이라고문제를제기했고 ( 검토보고서 15-16면 ), 경제재정소위 ( 제311회제2 차, 2012년 9월 20일 ) 에서수석전문위원은저작권을계약상대자에게전부귀속시키면국가가권리를일방적으로포기하는문제가있다며제한규정을두자고제안했다. 이에대해기획재정부정책조정관리관은이견이없다고답변했고소위소속의원들은아무런의견을내지않았다 ( 아래 < 표 12> 참조 ). 그래서이사안은찬반토론이나대체토론없이전문위원제안대로정리되었다. 661 제311회국회기획재정위원회경제재정소위원회회의록제2 차 (2012년9월20일) 15 면 수석전문위원국경복일곱번째항목입니다. 저작권의귀속에관한계약입니다. 개정안은저작물제작을의뢰하기위한계약을체결하는경우그결과물에대한저작권귀속에관한사항을계약내용에포함하도록규정하는한편, 국가이외의 661 기획재정위원회수석전문위원 2012 년 11 월 국유재산법일부개정법률안심사보고서. 278

296 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 자와공동으로창작시그결과물에대해서는공유지분은원칙적으로균등하게하는것을원칙으로규정하고있습니다. 개정안은국가외의자와저작물제작계약을체결하면서그결과물에대한저작권을국가에귀속시키지않고그귀속에관한사항을계약내용에포함시키고있어계약내용에따라서는저작권을국가외의자에게전부주는상황이초래될수도있습니다. 이는저작권을관리해야할국가가그권리를일방적으로포기하는것으로서중앙관서의장이계약을체결할때는결과물에대한저작권의전부를국가외의자에게귀속시키는상황이발생되지않도록일정한제한규정을두는것이필요해보이므로다음과같은수정의견을제시합니다. 3항을신설해서 중앙관서의장등은제1 항및제2 항에따른계약을체결함에있어서그결과물에대한저작권의전부를국가외의자에게귀속시키는내용의계약을체결하여서는아니된다. 이상입니다. 소위원장김현미정부측설명해주시기바랍니다. 기획재정부정책조정관리관이견없습니다. 홍동호 소위원장김현미위원님들질의, 토론해주십시오. ( 없습니다 하는위원있음 ) 다음항목설명해주십시오, 수석전문위원님. < 표 14> 2012 년국회기재위소위회의록전문위원의검토의견은저작권법의원칙에비추어볼때정확한문제지적 이라고보기어렵다. 저작권은아무런형식이필요없이창작과동시에발생하 기때문에국가가국가외의자와공동창작하는경우에는국가가창작기여분 에해당하는저작권을원시적으로취득하기때문에 ( 그것도업무상저작물의요 건에해당하여야한다 ), 저작권을국가외의자에게전부귀속시킬경우에는전 문위원이 국가가그권리를일방적으로포기 한다는우려가타당하지만, 저작 279

297 소프트웨어저작권보호체계방안연구 물제작계약의경우에는이러한우려가적용되지않는다. 왜냐하면, 저작물제작계약의경우저작권은저작물의창작행위를한개발사에게원시적으로귀속되고, 국가는개발사로부터저작권을양도받아권리를취득할수있을뿐이기때문이다. 더구나, 전문위원은저작물공동창작계약에서국가의일방적권리포기의문제를지적하지않고저작물제작계약에대해서만문제를지적하고있다 ( 위 < 표 20> 참조 ). (3) 용역계약일반규정 의문제점 소프트웨어용역계약의결과물에대한저작권귀속과사용수익, 2차저작물작성권에관해상세한규정을둔 용역계약일반규정 은행정규칙에불과하여이것과상충되는법령에대해서는효력이없다. 그리고이예규를위반하더라도원칙적으로계약상대자를구속할수도없다. 662 또한 용역계약일반규정 의상위법령인국가계약법과하위법령에는저작권귀속등에대한예규의근거규정도찾아볼수없다. 9. 개선방안 (1) 용역계약일반규정 의법제화 앞에서살펴본것처럼, 정부개발이나정부용역결과물의지재권귀속에 662 안전행정부 (2014) 국가계약실무편람, 9면 : 예규란법규문서이외의문서로서반복적인행정사무의기준을제시하는것 으로 단순히계약내용을예시한지침에불과 하며, 위반시계약담당자를재제할수는있으나, 원칙적으로계약상대자를구속할수는없다는것이통설이다. 280

298 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 관한법령들은원칙과예외가혼재되어있어서체계를정비할필요가있다. 정비방법으로기획재정부예규 용역계약일반규정 의관련내용을국가계약법으로법제화하는것이타당하다. 정부개발과정부용역은모두국가를당사자로하는계약형태로진행되므로, 계약목적물또는결과물의유 무형성과에대한권리귀속도국가계약법령에서일관되게규정하는것이타당하다고보기때문이다. 규정형식으로는국가계약법에권리귀속의원칙에관한규정을두고, 이원칙에대한예외를설정할수있는위임규정을둔다음세부적인사항은대통령령으로정하는형식을생각할수있다. 권리귀속에관한규정을국가계약법령에둔다면, 현행국유재산법과공유 재산법에서저작권의민간단독소유를금지하는조항은삭제하고, 국유재산으 로된지재권의처분과관리에관한규정만두는것이맞다. (2) 소프트웨어산업진흥법령의개정 소프트웨어산업진흥법에는소프트웨어계약현황을공개하도록하는데, 시행령에는소프트웨어제품명, 수량과계약금액, 계약자명, 총사업규모등만공개하고귀속여부에관한사항은공개대상에서빠져있다. 여기에법제2 조에서말하는모든소프트웨어사업계약에서사업결과물인소프트웨어의저작권귀속에관한사항도포함되도록하여, 그현황이공개되도록할필요가있다. 현황을공개하는것이중요한이유는 2009년에기획재정부가 용역계약일반조건 을개정하여, 개발사와발주기관의공동소유를원칙으로하되개발기여도를고려하여개발사단독소유도가능하도록하고, 개발사가현장에서겪는어려움을해소하기위하여여러이익균형조항들을두었지만 663 실제로는이러한 281

299 소프트웨어저작권보호체계방안연구 규정이적용되지않는관행이지속되었기때문이다. 원칙에어긋나는관행들은 이것이공개됨으로써문제를더잘드러낼수있고, 해결도쉬울것이다. (3) 개발기여도와저작권양도대가의문제 정부용역소프트웨어의저작권을발주기관이단독소유하는것은저작권법상창작자원칙에따라개발사에게원시적으로귀속된저작권을발주기관이양도받아야가능하다. 문제는발주기관이개발사에게저작권양도대가를제대로지급하였는지여부다. 대부분의저작권계약에서저작자는불리한지위에서협상을하기때문에정당한보상을받지못하는데, 정부용역의경우에도개발사는정부와의현격한협상력격차로정당한대가를받지못하고저작권을양도하는예가많을것이다. 저작자가정당한보상을받기어려운또다른이유는저작권계약을체결할당시에는저작물의가치를알기어렵기때문이다. 따라서전적으로사적자치의원칙또는계약자유의원칙을고수하고있는현행저작권법을개정하여창작자에대한사후보상이가능하도록하거나계약내용의변경을요구할권리를인정할필요가있다. 저작권법의개정없이민법상사정변경의원칙으로문제를해결하는방안도생각할수있지만, 대법원은출판계약의경우사정변경의원칙에따른인세감액을구하는소송에서 출판허락계약상약정인세의감액을구하는소송은그성질상법률에규정이있는경우에한하여허용되는형성의소에해당하는바, 이를허용하는아무런법률상의근거가없고, 명문의근거규정이없는경 663 안효질 (2009) 공공소프트웨어사업의지식재산귀속에대한분석. 안암법학제33권, 452면은 개정된용역계약일반조건제56조는이러한소프트웨어개발업체와발주기관의이익을균형있게고려한것으로평가한다. 282

300 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 우에도특정형성소송에관한규정을유추적용하여일정한요건하에최소한의범위내에서그와유사한법률관계에관하여형성의소를허용하여야할경우가있다고하더라도, 출판허락계약의특성과사회적기능특히출판허락계약상저작물의발행 보급의목적등모든사정을고려해보면, 임대차계약에관한민법제628조소정의차임증감청구에관한규정을출판허락계약상의인세에유추적용할수없 다고판시하였는데, 664 내용의반대해석상이러한소송에는입법적근거가필요하므로, 665 저작권법을개정하여창작자가사후적으로양수인등을상대로공정한보상을청구할수있는권리를신설하는방안을적극적으로고민할필요가있다. (4) 정부용역과저작권법상의창작자원칙 정부용역으로개발된저작물에대해저작권법상창작자원칙을엄격하게적용해야하는지는창작자에게저작권이원시적으로귀속되도록한저작권제도의취지를고려하여판단해야한다. 저작권은창작이라는사실이전제되면자연히발생하는권리가아니라창작의유인이라는제도적목적을위해창설된권리이다. 666 다시말해저작권은자연적권리가아니라제도적권리이고, 창작자원칙역시이러한틀내에서사고해야한다. 창작의유인이라는제도적목적은창작물에대한배타적권리를행사할수 664 대법원 선고 2000다2375 판결. 665 이영욱 (2015) 공정한저작권계약을위한입법적보완방안에관한연구. 고려대학교박사학위논문, 154면. 666 신혜원 (2017) 저작재산권의입법형성에관한연구. 서울대학교법학박사학위논문, 133면 : 저작재산권은문화와산업발전이라는분명한목표를위해창설된권리 이고 저작재산권은창작의유인이라는기능외에도학문 예술의자유내지표현의자유를보장하기위해일반국민의자유로운저작물이용을반드시제한하므로사회적관련성이큰권리에해당 한다. 283

301 소프트웨어저작권보호체계방안연구 있는사법상의권리를창작자에게부여함으로써창작자가창작에투자한노력에대한보상을받도록함으로써달성하겠다는것이저작권제도의기본설계이다. 그런데이러한유인이론은창작자가자신의창작에필요한비용을창작자자신이부담한다는전제에서출발한다. 따라서공공부문의용역계약처럼창작에필요한비용을창작자가부담하지않고공공부문이부담한다면과연창작자원칙을그대로적용해야하는지의문이다. 정부용역 SW 개발의저작권을정부가단독소유하는것이문제가된다면창작에필요한비용을공공이모두부담하지않고, 저작권을가져가는경우인데, 이는앞의 3) 개발기여도와저작권양도대가의문제 에서제안한사후보상청구권의신설로해결하는편이바람직하다. 왜냐하면창작에필요한비용을공공이모두부담했는지그부담이저작권양도의대가로적정했는지는저작권계약당시에는알기어렵기때문이다. 이런점에서현행기획재정부예규 용역계약일반조건 에서정부용역소프트웨어의저작권귀속에대해공동소유를원칙으로하고개별기여도를고려한개발사단독소유를허용하면서, 공동소유인경우에도개발사가단독으로사용 수익을할수있고 2차적저작물작성권도가질수있으며 2차적저작물작성권을상업적으로활용하거나제3 자에게양도할수있도록한이익균형조항으로충분하다고본다. 667 문제는이규정이현실에서적용되지않는관행이 667 기획재정부는 2012년 국유재산법 개정 3년 전인 2009년 9월에 정부가 발주하는 IT SW 용역 사업의 지재권 귀속주체 개선방안을 발표하면서 정부용역 SW를 민관 공동소유로 하며 이것 이 최종 확정안이라고 한 바 있다 ( 기획재정부 보도자료 금년 9월부터 IT SW 지 재권, 민 관 공동소유 ). 기재부 예규 용역계약 일반조건 은 바로 이 확정안에 따라 개정되었 는데, 당시 기재부는 정부용역 SW에 대한 지재권을 발주기관과 개발업체가 공동소유하되 이 익균형 조항을 둠으로써 개발업체가 [SW, 프로그램 등을 ] 상업적으로 활용하는데 지장이 없 도록 하고, SW 산업발전 및 관련기업의 경쟁력 제고에 획기적인 기여를 할 것 이라고 한 바 있다. 284

302 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 문제인데, 이는앞의 1) 항목에서제안한국가계약법의개정과국유재산법의 저작권단독소유금지조항의삭제, 2) 항목에서제안한소프트웨어진흥법시 행령의개정을통해해결할수있을것이다. 한편저작권이외에특허권에대해서는공적자금으로개발된연구개발성과물을참여기관이나기업이단독으로권리를취득할수있도록하고, 참여기업이시장을통해또다시독점이윤을보장받도록하는것은참여기업에대한과다보상의문제를초래할수있다. 또한연구개발성과물에대한특허권설정으로성과물의이용을제한하면후속혁신을저해할수있고, 공적자금의부담을진납세자에게는연구개발성과물을이용하기위해이중부담을지운다는문제도발생한다. 668 이런점에서연구참여기관의단독소유를원칙으로한과학기술기본법, 국연사관리규정, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법은재검토가필요하다. 참여기관이특허권을단독소유하도록하는정책은미국의베이돌법을국내에수용하면서정착되었다. 그런데베이돌법에대해서는 상아탑의상업화 라는비판도있고, 공적으로개발된연구개발의성과가사회전체로확산되지않는다는문제를해결하겠다는베이돌법의취지보다는참여기관의특허권단독소유라는외형만국내법에서과잉반영되어있다. 따라서공적자금으로이루어진연구성과에대한특허권을참여기관이단독으로소유할수있도록한국내법은영향평가를통해재정비할필요가있다. 제 3 절거래 ( 판매 ) 단계에서의쟁점과개선방향 668 United Nation Secretariat General s High-level panel on access to medicines (2016) Report on promoting innovation and access to health technologies, 8면. 285

303 소프트웨어저작권보호체계방안연구 1. 쟁점 소프트웨어개발단계에서는개발된소프트웨어의저작권이누구에게귀속되는지가쟁점인반면, 소프트웨어의거래및판매단계에서는저작권의보호와동시에이용의촉진내지경쟁의촉진이중요한문제로부각된다. 다시말해서, 개발단계에서지재권귀속의문제는소프트웨어혁신주체에게경제적인센티브를부여함으로써소프트웨어개발을촉진한다는점에서가장중요한쟁점이다. 이에반해서, 소프트웨어의거래내지판매의단계에서는지재권의보호를통해서투자의회수를가능하게해줄뿐만아니라소프트웨어이용및경쟁의촉진을통해서후속개발내지후속혁신을촉진하는것이중요한과제로된다. 그러나, 지재권의보호와소프트웨어이용 / 경쟁의촉진은서로긴장내지갈등의관계에놓이는경우가많다. 소프트웨어이용의촉진은지재권의제한내지한계의문제와직면하게되고, 경쟁의촉진은독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 이라고약칭함 ) 및약관규제에관한법률 ( 이하 약관규제법 이라고약칭함 ) 의적용범위의문제와직면하게된다. 지재권의제한내지한계는특허법과저작권법등지재권법내부의다양한규정의해석에의해서미세조정되고있다. 연구및시험을하기위한특허발명의실시에대해특허권의효력이미치지않도록규정한특허법제96조, 컴퓨터에서의일시적복제라거나프로그램의호환을위해서필요한한도내의역분석또는저작자의정당한이익을부당하게해치지아니하는한도내의저작물의공정한이용등에관한저작권법규정 669 이바로그것이다. 그러나, 지재권법내부의명시적인규정만으로소프트웨어거래상의이용및경쟁을촉진하는데 669 저작권법제 35 조의 2, 제 35 조의 3, 제 101 조의

304 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 에는어려움이많다. 다만, 특허법과저작권법은모두그법목적에관한제1 조에서권리보호와이용촉진양자를추구한다는점을명백히하고있다. 따라서, 소프트웨어의혁신과이용을심각하게저해하고공정한거래질서를해치는경우에는문제된소프트웨어거래에서의지재권행사가지재법의법목적에반하는권리남용에해당된다고해석할수있는여지는충분히남아있다. 현행특허법에는권리남용에관한명문의규정이없지만, 법원이법의취지에반한다고판단하는일정한유형의청구권행사에대해서권리남용을인정하는사례가증가하고있다. 첫째, 특허권이무효임이명백함에도불구하고그러한무효가능성이높은특허권에기한침해금지등의청구권을행사하는것은특허권의남용에해당된다고보아그청구를기각함으로써특허권남용을규제한판례가그것이다. 670 둘째, 소위표준특허를보유한특허권자가상대방과의성실한실시료협상은게을리하면서특허권침해를근거로침해금지청구권을행사한경우에도특허권의남용에해당될수있는이론적가능성이있다. 671 저작권의경우에는남용에관한국내판례가아직확립된바없다. 특허권이나저작권의남용에해당되거나또는그러한남용은아니지만특허법이나저작권의취지에반하는거래기타의행위로인해서경쟁이위축되거나공정한거래질서에반하는결과가초래된경우에는공정거래법또는약관규제법위반여부가중요한문제로제기될수있다. 다만, 우리공정거래법제59 조는 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법또는상표법에의한권리의정당한행사라고인정되는행위 에대하여는적용되지아니한다고하는일괄적 670 대법원 선고 2010다95390 판결. 671 삼성이애플 (Apple) 을상대로제기한특허침해소송에서, 서울중앙지법 선고 2011 가합39552 판결은표준특허를보유한특허권자에의한침해금지청구가일정한요건하에특허권남용에해당될수있다는이론적가능성을인정한바있다. 287

305 소프트웨어저작권보호체계방안연구 적용제외의규정을두고있다. 따라서, 저작권법및특허법등의지재법과공정 거래법의상호관계가해석론상가장어렵고도중요한쟁점으로남는다. 2. 공정거래법및약관규제법 지재권법은발명과창작을촉진하기위해서특허권, 저작권등을부여하고, 그러한배타적권리가미치는범위내에서는자유로운경쟁을제한되는결과를초래한다. 다른한편공정거래법은시장의자유로운경쟁질서를도모하기위해서경쟁제한을규제하려고하기때문에, 지재권법과공정거래법은일응모순갈등의관계속에있는것처럼보인다. 그러나지재권법과공정거래법이방법론은달리하지만, 발명과창작을향한경쟁을촉진함으로써소비자후생 (welfare) 을증진시킨다고하는공통된목적을가지고있다고말할수있다. 672 또한, 지재권법분야에서는지재권의남용의법리를통해서그리고공정거래법분야에서는지재권의정당한행사에대하여그적용을배제하는예외를통해서, 발명과창작을둘러싼경쟁을촉진한다고하는공통의목적에상호접근하고있다고볼수있다. 우리공정거래법제59조는정당한지재권의행사에대해서는적용대상에서제외한다고하는일괄적적용제외를규정하고있고, 그의미에대해서많은논의가있다. 673 지재권법의취지에반하면서경쟁을위축시키는행위에대해서지재권이라는이유만으로공정거래법의적용범위에서제외시킬수는없을것이 672 미국법무부및연방통상위원회 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellecrtual Property도동일한시각에입각하고있음을분명히하고있다. 673 한도율 (2015) 저작권과공정거래법의관계. 企業法硏究제29권제2호 ( 통권제61호 ), 271면이하. 288

306 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 다. 다시말해서, 실시 이용 사용 ( 이하 실시 라한다 ) 허락계약등에의한지재권의행사가창작과발명을촉진하는저작권법과특허법등의취지에반하고공정한경쟁질서를해하는경우에는지재권의정당한행사라고볼수없다. 674 지재권의정당한행사라고볼수없는경우에는공정거래법에의한규제에의해서관련상품과서비스그리고관련기술과혁신시장에서의경쟁질서를회복하는것이소비자후생에도움이되기때문이다. 이러한취지에서현재공정거래위원회는 병행수입에있어서의불공정거래행위의유형고시 675 와 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 이하지재권지침으로약칭함 ) 676 을마련하여운영하고있다. 3. 분쟁사례 (1) 지재권의정당한행사에해당되지않는경우 무엇이지재권의정당한행사로인정될수없는경우인지중요한문제인데비교적최근에대법원이그에관한해석론을제시한바있다. 대법원은특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위란행위의외형상특허권의행사로보이더라도그실질이특허제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우를의미하고, 여기에해당하는지는특허법의목적과취지, 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향등제반사 674 대법원 선고 2012두24498 판결. 675 공정거래위원회고시제 호 ( ) 공정거래위원회예규제12호로제정된이후 5회의개정을거쳐서현재 공정거래위원회 예규 제247호로 개정된 심사지침이 시행되고 있다. 이하에서는 지재권지침으 로약칭한다. 289

307 소프트웨어저작권보호체계방안연구 정을함께고려하여판단하여야한다고판시한바있다. 677 이사건에서특허권자인 GSK는 조프란 이란상품명으로항구토제를판매하고있었고, 동아제약이 GSK의제법특허와다른제조방법으로항구토제를자체개발해서 온다론 을출시하자, GSK는동아제약을상대로특허침해금지의소를제기하고동아제약은 GSK를상대로특허청에소극적권리범위확인심판을청구하는등의특허분쟁이발생했고, GSK와동아제약은특허분쟁을종료하기로합의하면서동시에동아제약이 5년간 온다론 의제조 판매를중단하는대신 조프란 의판매권등상당한보상을받는조건의합의를하였다. 특허권자가어떠한조건의합의를하는지자유롭게결정할수있는것이원칙이겠지만, 분쟁에소요되는금액을훨씬초과하는금액의보상금을특허권자가상대방에게보상하면서경쟁제품의판매를중단시키고그러한경쟁제한이특허권의만료이후에까지계속되는조건의합의를했다면, 그러한합의는발명촉진이라고하는특허법의취지에도반하고경쟁질서를왜곡시키는것으로서정당한특허권의행사라고보기어렵고공정거래법위반에해당된다고보아시정조치를내린공정거래위원회의결정이타당하다고본것이다. (2) 이용허락의거절 실시허락내지이용허락의거절이정당한지재권의행사에해당되는지아니면공정거래법의적용대상이될수있는지의문제는아주어려운문제인데, 교과서등에대한이용허락을거절하면서동교과서를이용한강의동영상을제작배포한것이저작권침해에해당되는지아니면이용허락의거절및침해금지 677 대법원 선고 2012 두 판결. 290

308 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 청구가권리남용에해당되는것은아닌지문제된사례가있다. 특히국내 1위사업자의이용허락거절이라거나, 수험생이라면누구나읽고참고해야할교과서에대한이용허락거절은창작과경쟁을위축시키는권리남용에해당된다고볼여지가있는것은아닌지등의쟁점을남긴사례라고볼수있다. 문제된사안에서, 피신청인메가스터디는신청인천재교육과의사이에교과서및평가문제집에대한이용허락계약을체결하고온라인강의를제작공급해왔는데, 신청인이독자적인인터넷강의사업추진과더불어메가스터디에대한이용허락계약의갱신을거절했고, 피신청인메가스터디가계약종료이후에도계속신청인의교과서와문제집내용을인용하면서온라인강의를제작공급함에따라서, 신청인이피신청인을상대로저작권침해금지가처분을신청했다. 678 문제의핵심은국내 1위교과서업체에의한교과서등이용허락의거절이시장지배적지위의남용이나불공정거래행위에해당되는지여부였는데, 우리법원은오히려신청인의갱신거절과인터넷강의시장진입으로사업자의수도증가해서경쟁이확대되고국내온라인강의서비스전체의품질이향상될수도있다는점을중시하면서저작권의남용이나공정거래법위반에해당되지않는다고판단했다. 만일신청인의교과서와평가문제집이압도적다수의수험생이이용하는교재라면, 표준기술의특허권자가실시허락이나관련협상을거절한채특허권침해금지청구를하는것이권리남용및공정거래법위반에해당될수있는것처럼, 이용허락의거절및침해금지가처분신청도권리남용및공정거래법위반에해당되는것은아닌지등의의문이남는다. 678 서울고등법원 선고 2011 라 1456 결정. 291

309 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 가격담합에의한공동행위 음원에관한이용허락계약은저작권자와신탁관리단체의신탁계약, 신탁관리단체와음원유통업체와의이용허락계약, 음원유통업체와최종소비자와의이용허락계약등의여러단계로이루어진다. 여기에서음원유통업체들간의가격담합에의한공동행위가경쟁제한으로인한가격상승등의폐해를초래하는지아니면음악시장규모의확대및소비자들의비용절감등의효율성증대효과를기대할수있는지다투어진사례가있다. 음원유통업체 SKT( 현로엔 ) 는 KTF( 현 KT), 엠넷 ( 현 CJ E&M) 등과함께, Non-DRM 월정액다운로드상품등의가격에관한합의를하여일정한가격으로음원을제공한사안에서, 공정거래위원회는그러한가격담합에의한음원유통업체들의공동행위가소비자들의선택의폭을줄이고경쟁을제한하는부당공동행위에해당한다고보아과징금을부과했고대법원은공정거래위원회의판단과조치가적법했다고판시했다. 679 (4) 불공정한약관 소프트웨어거래가권리남용이나공정거래법위반에해당되지않더라도, 거래상대방에대한신의성실의원칙에반하거나기타의사유로불공정하다고판단되는경우에는약관규제법에의한규제의대상이된다. 예컨대, 온라인백과사전을운영하는신청인은그이용약관에서이용자들이작성한게시물에대한저작권을신청인에게기증즉양도받는다고규정하고있었는데, 피신청인이 679 대법원 선고 2012 두 판결. 292

310 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 신청인의온라인백과사전을그대로복제한사이트를만들어서운영함에따라서저작권침해금지가처분이신청된사안에서, 서울중앙지방법원은저작권기부조항이이용자들에게부당하게불리하여신의성실의원칙에반하여공정성을잃은약관으로서약관의규제에관한법률제6 조에의하여무효로봄이상당하다고판시했다. 680 신청인사이트에게시하기위한범위내에서필요한무상이용을허락한다는취지로해석하는것은합리적이라볼수있는데반해서, 신청인이각이용자에게게시물작성의대가를전혀지급하지않는상황하에서저작권을양도받는다고하는약정은공정성을잃고이용자들에게부당하게불리한무효의약정인것이다. 공정거래위원회도약관규제법에따라서거래상대방에부당하게불리한약관조항을무효로보고그시정을권고하고있다. 예컨대, 국내에서컴퓨터프로그램사용권을판매하여수익을창출하고있는국내사업자가국내의고객들과의거래에서제시한이용약관에서미국캘리포니아주법을준거법으로규정하고있는것은저촉법원칙에도반하고고객들에게응소상불이익을초래할우려가크기때문에, 고객에게부당하게불리한약관조항으로무효에해당된다고판단하고시정권고한바있다. 681 우리약관규제법은신의성실의원칙에반하여공정성을잃은약관조항을무효로보는일반원칙이외에부당한면책조항이라거나부당하게과중한손해배상액의예정또는계약해제 해지의부당한제한등을무효로보는규정들을두고있다. 682 이러한약관규제법규정에따라서, 공정거래위원회는음반제작사 680 서울중앙지방법원 , 2014카합1141 결정. 681 오토데스크코리아의오토데스크소프트웨어라이센스계약서상불공정약관조항에대한건, 공정거래위원회시정권고 2008약관3210 ( ). 682 약관규제에관한법률제7 조내지제14조참고. 293

311 소프트웨어저작권보호체계방안연구 의가수전속계약서에서사전최고절차없이계약을해지하는조항이무효에해 당한다고보고그시정을권고한바있다 사례별검토 (1) 검토대상및범위 컴퓨터프로그램저작권자가과도한합의금을요구하거나저작권법에서인정되지않는권한을행사하여소프트웨어의정당한이용행위를규제하여문제가된지는오래되었다. 마이크로소프트가 PC방이나숙박업소를상대로윈도우 OS에대한대여권을주장하며별도의렌탈라이선스비용을받거나, 학교 유치원 교회등영역을가리지않은폰트저작권시비는주의보까지발령될정도다. 마이크로소프트는 CAL(Client Access License) 위반문제로국방부, 지자체와분쟁을벌였고, 한미간통상문제로비화되기도하였다. 저작권자의부당한권리행사는한국저작권위원회의아래상담사례에서보 는것처럼저작물이용료에비해지나치게과다한합의금을요구하는사례가 대부분이다. 인터넷에서박 ** 서체 (PNH 폰트 ) 를다운받아사용했는데합의금으로 1,000 만원을요구받은사례. 홈페이지및로고제작에특정폰트를사용했는데폰트회사가 4 천만원 683 공정거래위원회시정권고제 호. 294

312 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 을청구하는조정신청서를받은사례. Zo** 라는원격제어프로그램이개인에게만무료인줄모르고회사에서사용했는데 400만원을주고프로그램을구매하라고강요하면서그렇지않으면고소하겠다는사례. 또한, 일부소프트웨어저작권자는 EULA에불공정한약관조항을넣고이를빌미로저작권침해를주장하는예도많다. 2014년전북지역대학을상대로 윤디자인 이벌인폰트저작권시비에서 윤디자인 은서체그자체에대해권리를주장하기도하고, 대학교에게책임을물을수없는행위에대해서도저작권침해를주장하기도한다. 또한라이선스조건을 2개로나누어, 문서작성, 웹, 인쇄용으로사용하는 1차라이선스와, 동영상, 모바일어플등에서체파일을사용하는 2차라이선스를구분하여별개로허락을받아야한다고주장한다. 라이선스위반에대한합의의일환으로재학생기준 1천명이상인대학은 1천 7 백만원, 5천명이상인대학은 1천 4백만원, 5천명미만은 1천만원의프로모션제안하여캠퍼스라이선스의구매를요구하기도한다. 위사례에서는불공정행위와불공정약관 2가지가모두문제인데, 여기서는불공정행위보다는불공정한라이선스약관문제를폰트프로그램과일부상용패키지프로그램의 EULA를중심으로살펴본다. 그리고컴퓨터프로그램은아니지만폰트프로그램의약관과대비하여위하여이미지저작권의약관도살펴보면, 최근문제가되고있는감사 (audit) 조항에대해서도살펴본다. 폰트프로그램은헤움디자인, 아시아폰트, 윤디자인의 EULA를중심으로검토하며, 가장문제가되는것은사용범위또는이용목적을지나치게세분하여별도의라이선스를요구하는조항이다. 295

313 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (2) 폰트프로그램 1) 이용주체제한 폰트프로그램의경우무상으로사용허락계약이체결되는경우가많은데그이용주체를개인사용자로한정하고그용도가비상업적용도의경우에만허용하는제한이있다. 여기에서 개인사용자 및 비상업적용도 가무엇인지가명확하지않아서발생하는분쟁이많다. 2) 사용범위 / 이용목적제한 폰트프로그램사용허락계약이무상사용을허락하면서그용도를일반문서, 인쇄물, 웹디자인, 영상물등으로제한하고그이외의용도로사용하는경우에별도의허락을받도록하고있는경우가많은데그범위가명확하지않다. 또한, ebook이나 TV방송, 광고, 간판, 게임, 어플리케이션 ( 앱 ), 임베이딩등의경우에별도의허락을받아야한다고규정하고있는경우도있다. 한글등에번들로제공된폰트프로그램이오토캐드등전혀상이한어플리케이션에서이용된경우에도저작권침해라고주장하는경우도있다. 296

314 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 아시아폰트소프트웨어사용계약서 ( ) 사용범위 폰트통과폰트서버에서제공하는소프트웨어는제1 조에서정한사용권한으로아래나열한용도의범위로사용가능합니다. 일반문서 ( 개인문서, 일반문서, 비상업적업무문서등자료물 ), 인쇄물 ( 책, 도서, 잡지, 정기간행물, 브로셔, 팜플렛매뉴얼, 캘린더, 현수막등 ), 웹디자인 ( 웹페이지디자인, 배너, 이메일이미지, 뉴스레터, 웹툰, 웹카다록, 웹브로슈어등웹디자인이미지작업 ), 영상물 (UCC, 애니메이션, 온라인동영상, 동영상강좌, 플래시강좌등비상업적영상물 ), 용도의범위로사용가능합니다. 단, 위에열거한이외의사용자나사용용도로사용하실경우에는별도의사용권계약이필요합니다. 297

315 소프트웨어저작권보호체계방안연구 헤움폰트소프트웨어사용계약 ( ) 헤움 은 헤움폰트 홍보 ( 서체 디자인의 특징을 확인하기 위함 ) 용으로 개인이 비상업적 용도로 사용 시 무상 배포하고 있습니다. 상업적 용도 사용 시 정품 (installation) 라이선스 및 추가 사용 라이선스 비용을 지불 후 사용해야 함을 알려드립니다. ( ) 1.3. 폰트 소프트웨어 의 사용 범위는 PDF Embedding용 (OTF만 가능 ), 문서 [ 도 서 ( 도서명제작불가 ), 포스터 ( 타이틀제작불가 ), 팜플렛 등 인쇄물 ] 제작용으로 한정합니다 사용범위를벗어나서추가사용을원할경우별도의계약이필요합니다. ( 자세한사항은추가사용계약라이선스정책참조 ) 2.4. 전항을포함하여사용자가 헤움 의저작권을침해하여손해가발생한경우에는 헤움 은사용자에게저작권침해로인한손해배상을청구할수있습니다. 손해배상액은해당폰트파일이포함된정품 (Installation) 라이센스및추가사용라이센스비용등을기준으로하여산정되며이외에저작권침해에대한적발단속비용도포함될수있습니다. 298

316 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 < 그림 12> 윤디자인라이선스사용범위 299

317 소프트웨어저작권보호체계방안연구 폰트이용약관에서복제횟수, 이용목적, 이용주체, 복제된유형물, 복제지역을세분화하고제한하는것이불공정약관에해당하는지여부는주로 (i) 고객에게부당하게불리한지, (ii) 의외조항또는기습조항으로볼수있는지, (iii) 계약의본질적권리를제한하는지, (iv) 고객의권익보호조항 ( 약관법제11조 ) 위반으로볼수있는지가쟁점일될것이다. 이를판단하기위해서는 2가지기준, 첫째, 약관이외형상으로는저작물이용허락계약으로되어있지만, 실제로는저작물의복제물을판매한것으로평가할수있는지, 둘째, 저작권자의권리를벗어난것으로평가할수있는지를적용할수있을것이다. 위 2가지판단기준은서로연관되어있다. 폰트저작물의경우외형상저작물이용허락약관의형식을취하고있더라도해당폰트라는콘텐츠또는복제물은이용자에게양도되었다고보는것이합리적이다. 이렇게보면, 약관에서매수인의이용, 수익행위를지나치게제한하는것은문제로볼수있다. 다만매수인인이용자는일반물건의매수인처럼복제물에대한전면적인사용 수익 처분권은인정되지않고가령저작권을침해하는방식의사용 수익 처분은허용되지않으므로약관으로세분화하여제한할수있을것이다. 요컨대, 해당약관조항이저작재산권의지분권으로포섭되는행위 ( 복제, 배포, 전송, 전시, 공연, 2차적저작물작성등 ) 에해당하지않는이용행위를제한하거나, 저작재산권제한규정을우회하여이용을제한하는경우에는약관규제법상불공정한약관으로볼여지가있다. 300

318 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 이러한기준을적용할경우이용과정에서복제가수반되는저작물 ( 가령아래에서살펴보는이미지 ) 의경우는불공정성이상대적으로낮고, 이용과정에서복제가수반되지않는폰트의경우에는불공정성이상대적으로높다고평가할수있다. 한편, 이용방법과조건을세분화하는것자체를불공정약관으로보기는어려워보인다. 다른저작물의경우이용방법과조건을세분화하여저작권이용료를정하기도하며, 법원도이를특별히문제삼지않기도한다. 예를들어, 영상시나리오작가협회의저작물사용료규정은 극장용영화의최초상영화각본료, 텔레비전방송, 유선방송, 재상영, 국외수출, 정규극장이외상영, 비디오테이프화, 기타기기 등으로용도를구분하여저작권료를정하고있다. 또한한국음악저작권협회의저작권사용료징수규정에서도 복제및배포사용료 를 음반, 뮤직비디오등영상물, 음반자판기, 아케이드게임기, 음악저장장치부착제품, 노래반주기, 영화등영상물, 광고, 출판, 선거홍보용 으로나누고, 선거홍보용 은다시 대통령선거 (2백만원), 정당용선거 (2백만원), 광역자치단체장선거 (1백만원), 기초자치단체장선거 (5십만원), 국회의원선거 (5 십만원 ) 광역의원선거 (25만원), 기초의원선거 (12만5천원), 교육감선거 (5십만원 ), 교육의원선거 (25만원) 등으로세분하고있다. 하지만이러한구분이가령 저작물이용의본질적인모습이다르지아니 한경우 에까지세분하여이용을제한하는경우에는이미허락된범위내라고 볼수있어서, 684 불공정약관에해당할소지가있다. 예컨대, 폰트프로그램이 684 노래반주기사건에서법원은원고가 ROM-IC 방식의노래반주기에한정하여사용허락 을했다는주장에대해 설령이사건이용허락의범위가노래반주기전체에대한것이아니고 ROM-IC 방식이라는특정범주의노래반주기에대해서만이용허락이이루어진것이라고하더라도, 원고가새로운이용허락이필요하다고주장하고있는업소용노래반주기, 마이크 301

319 소프트웨어저작권보호체계방안연구 문서의인쇄용으로사용될때와브랜드명, 사명, 로고또는홍보동영상에사용될때그이용의본질적모습이달라진다고보기어려울것이다. 다른컴퓨터프로그램저작물의경우프로그램이용자가어떤목적과용도로이용하는지를묻지않는다는점에서폰트프로그램만예외적으로이용용도와목적을세분하여라이선스조건을달리해야한다고보기어렵다. 가령, 워드프로세스프로그램을구매한자가이를사적인용도로사용하건, 업무용으로사용하건프로그램저작권자가관여하지않는것과비교해볼수있다. 번들로제공된폰트프로그램이자동으로 Windows 폴더의하위폴더인 Fonts 폴더에저장되어다른프로그램이용시에도이용이가능한상황에대해서우리법원은폰트프로그램저작권자들이한글프로그램등에번들로이용허락하면서다른프로그램에서도이용가능함을예상할수있었기때문에묵시적이용허락을했다고보아저작권침해를부인한바있다. 685 이런점을감안하면, 이용약관에이용목적과범위를부당하게제한한것은불공정약관조항으로볼여지가있으나, 폰트프로그램의복제가수반되는임베딩의경우에는일부복제가이루어지는지, 아니면전부복제가이루어지는지여부에따라서불공정 용노래반주기, 가정용및차량용노래반주기등은모두노래방프로그램과위프로그램이구동되는컴퓨터및주변영상기기등을이용하여노래를반주하게하는것으로서저작물이저장되는매체의종류만이다를뿐저작물이용의본질적모습이다르지아니한점, 이사건이용허락당시저작권협회는컴퓨터노래반주기에대하여이용허락을한것일뿐저장매체를특정한것은아니라고보이고 ( CMCG는 컴퓨터가라오케 를통칭하는말또는 컴퓨터노래반주기 를총칭했던매체명이라는것이다, 이사건이용허락의대상은이사건음악저작물이저장되는특정매체가아니라이사건음악저작물로연주할수있는노래반주기라고보아야하는점, 위와같은저장매체의변경은모두컴퓨터를기반으로한것으로이사건이용허락당시예견불가능하였던것은아니라고보이며, 그저장매체의변경만으로새로운시장이창출된다고보기는어려운점 등을들어 피고티제이미디어가노래반주기에서이사건음악저작물을사용하는행위는그노래반주기형태를불문하고이사건이용허락의범위내 라고보았다 ( 이규홍 김기영 장현진 & 김병국 2016, 404면 ). 685 서울중앙지방법원 선고 2012가합 판결. 302

320 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 성여부의판단이달라질수있다. 따라서동일한폰트프로그램저작물에대하여이용목적을지나치게세분화하고이용목적별로개별적인라이선스계약을체결하도록하는것은고객에게부당하게불리한조항으로약관법제6 조제2 항제1 호위반소지가있다. 외국계폰트저작권사의경우, 폰트이용과정에서저작권의지분권으로포섭되는행위가발생하는경우에만별도의라이선스를요구한다는점도참조할만하며, 외국계폰트저작권의 EULA 686 에서는심지어프로그램의복제가수반되는임베딩을허용하는예도있다. 3) 손해배상의예정 헤움디자인소프트웨어사용계약 전항을포함하여사용자가 헤움 의저작권을침해하여손해가발생한경우에는 헤움 은사용자에게저작권침해로인한손해배상을청구할수있습니다. 손해배상액은해당폰트파일이포함된정품 (Installation) 라이센스및추가사용라이센스비용등을기준으로하여산정되며이외에저작권침해에대한적발단속비용도포함될수있습니다 (Standard Font License Agreement 1. Allowed Uses. You may use the licensed font to create images on any surface such as computer screens, web pages, photographs, television screens, movies credits, printed materials, clothing, and other surfaces where the image is a fixed size. You may create editable vector files or other scalable drawings provided they are only used by the company or household licensing the font. There is no restriction on the number of impressions, views, items sold or revenue raised from sales of the finished artwork.)

321 소프트웨어저작권보호체계방안연구 폰트프로그램사용자가저작권을침해한경우저작권자에게손해배상해야하겠지만, 약관에그배상액의산정에관해서과다한배상액을예정한경우가있다. 사용권자가폰트프로그램의사용에있어서그범위나용도등의사용조건을위반한사실만으로언제나저작권침해의책임을지는것은아니기때문에, 687 약관에예정된배상액이계약위반으로인한배상액인지아니면저작권침해로인한배상액인지명확하지않다. 또한, 정품라이선스는수십건이상의폰트파일을포괄적으로대상으로하고있는데, 한건의폰트를무단이용했다고해서정품라이센스비용을배상액으로요구하는것은과다한배상액을예정한것이아닌지의문시된다. 4) 사업자면책조항 687 이용방법및조건의범위를벗어난경우곧바로저작권침해가되는것은아니다. 오픈캡처사건에서대법원은저작권자로부터복제를허락받은사용자가계약과달리컴퓨터프로그램을상업적목적으로사용했더라도계약위반에따른채무불이행책임을지는것은별론으로저작권침해라고는볼수없다고보았다. 이용방법및조건에반하는이용은채무불이행에그치고, 저작권침해가되기위해서는저작권의본질적인내용을정한이용방법및조건에반하는경우라야한다. 서울고등법원 선고 2013나55869( 본소 ), 2013나55876( 반소 ) 판결 ( 저작권사용료의지급을전제로저작물의이용을허락하였음에도약정한저작권료를지급하지아니하더라도특별한사정이없다면이는단순한채무불이행에불과하고저작권침해행위가되는것은아니다, 이규홍 김기영 장현진 & 김병국, 저작권과침해, 육법사 (2016년), 386 면에서재인용 ). 304

322 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 헤움디자인소프트웨어사용계약 5. 배상의 한도 사용자가 폰트 소프트웨어 의 사용으로 인한 직접적인 손실이 발생했을 경 우에도, 헤움 의 손해 배상 책임은 손실의 원인, 종류, 내용에 관계없이 제품 의구입비용을넘어서지않습니다. 폰트프로그램이용약관가운데사용자에게발생한손해에대해서사업자의책임을제품판매가등으로한정한경우가있다. 헤움디자인의배상의한도규정은상당한이유없이사업자의손해배상범위를제품의구입비용으로제한하고있으므로이는약관법제7 조제2 항위반소지가있다. 5) 검토 우리대법원판례에의하면, 서체도안은문자의실용성에비추어저작물로보호할수없는반면에, 688 폰트프로그램은 글자의외곽선정보를벡터화된수치내지는함수로구성된폰트데이터에따라서출력기종에맞게변환하여출력할수있도록하기위한일련의명령 으로서컴퓨터프로그램으로보호받을수있다. 689 따라서, 폰트프로그램이저작권의보호대상으로되더라도그속에포 688 대법원 선고 94누5632 판결. 689 서울지방법원동부지원 선고 95가합11403 판결 ; 서울지방법원 선고 97 노1316 판결. 흥미로운사실은대법원 선고 96도1935 판결도서체프로그램이저작물로서보호된다는것을전제로해서회사영업의일부를인수받는식으로분리 독립하기로한사람은그회사소유의서체프로그램을복제 사용 판매할수있는권리가있다고판시하고있다는점이고, 대법원 선고 98도732 판결및 선고 99다23246 판결은폰트프로그램이구컴퓨터프로그램보호법에의해서보호될수있음을정면으로인정하고있다. 유사한취지의미국판례로는 Adobe Systems Inc. v. Southern Software Inc., 45 U.S.P.Q.2d 305

323 소프트웨어저작권보호체계방안연구 함된 서체도안 자체는 보호받을 수 없는 것이다. 또한, 폰트프로그램의 복제나 배포 등은 라이선스의 대상이 되겠지만, 폰트프로그램을 이용해서 인쇄물을 제 작하거나 광고를 제작하거나, 폰트프로그램 자체의 복제를 포함하지 아니한 일 체의 이용행위에 대해서 라이선스에 의한 제약을 가하는 것은 저작권의 남용에 해당되는 것으로 해석된다. 인쇄물을 제작하든 광고물을 제작하든, 폰트프로그 램의복제가 수반되지 않는다는 점에 있어서는 차이가 없기 때문이다. 따라서, 폰트프로그램 이용약관 가운데, 이용목적으로 세분하여 허락여부를 정한 규정 은 저작권을 남용하여 이용자에게 부당하게 불리한 불공정한 약관으로 판단된 다. 번들로제공된폰트프로그램이자동으로 Windows 폴더의하위폴더인 Fonts 폴더에저장되어다른프로그램이용시에도이용이가능한상황에대해서우리법원은폰트프로그램저작권자들이한글프로그램등에번들로이용허락하면서다른프로그램에서도이용가능함을예상할수있었기때문에묵시적이용허락을했다고보아저작권침해를부인한바있다. 690 따라서, 이용약관에이용목적과범위를부당하게제한한것은불공정약관조항으로무효라고판단된다. 다만, 폰트프로그램의복제가수반되는임베딩의경우에는일부복제가이루어지는지아니면전부복제가이루어지는지여부에따라서불공정성여부의판단이달라질수있다. 691 이용약관가운데, 단한개의폰트프로그램을무단이용또는라이선스조 건위반했다고해서수십건또는수백건폰트패키지라이선스비용을손해배상 1827(N.D.Cal. 1998). 690 서울중앙지방법원 선고 2012가합 판결

324 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 액으로지급하도록한것은고객에대하여부당하게과중한손해배상의무를부담시키는약관조항으로무효라고판단된다. 또한, 사업자의책임을제품판매가로제한하는것도그에관한상당한이유가없는한사업자의손해배상범위를부당하게제한하는것으로무효라고볼여지가많다. (2) 이미지저작권 692 1) 이용주체제한 비상업적개인용으로이미지를이용하는경우에무료이용을허용하면서그이외의경우에기업의규모등에따라서사용료를요구하고있다. 무엇이개인용이고무엇이비상업적인것인지의판단기준이애매모호해서분쟁의소지가큰경우가많다. 예컨대, 공공기관이나비영리단체에의한이용은어디에해당되는지미리파악하기어려운실정이라서많은분쟁이발생하고있다. 2) 이용목적제한 국내업체이미지큐는그약관에서이용목적을매우세부적으로구분하여조금이라도상이한이용목적을위해서는추가라이선스이용료를요구한다. 이에반해서, 외국업체셔터스톡은그약관에서웹, 오프라인을구분하지않고 ( 오프라인의경우복제횟수제한이있기는함 ) 이용허락하고있어서, 국내업체의이용약관과커다란차이가있다. 692 이미지큐, 클립아트코리아, 셔터스톡등의이용약관을대상으로한다. 307

325 소프트웨어저작권보호체계방안연구 3) 이용지역제한 이미지가 복제 이용되는 지역을 기준으로 국내가 아닌 해외에서 복제되는 경우 1.5배에서 2배까지 라이선스 비용을 받거나, 협의 없이 해외에서 이용하는 것을 금지시키는 경우가 많다. 그러나, 인터넷 사용 환경을 고려해본다면, 복제 가 물리적으로 국내에서 이루어지는지 해외에서 이루어지는지 여부를 일률적으 로 규정하기 어렵다. 국내에서 한글로 서비스되는 경우라 할지라도 서버는 아 마존 등 해외에 위치하여 실제 복제는 해외에서 일어날 가능성도 있기 때문이 다. 4) 손해배상액의예정 이미지이용약관가운데라이선스조건을위반한경우이용료의 10배를배상액으로징수한다고규정하고있는데, 이는고객에대하여부당하게과중한손해배상의무를부담시키는약관조항으로약관규제법제8 조위반에해당되는것으로판단된다. 5) 사업자면책조항 이미지를사용하는경우에그이미지속에등장하는인물이나건물등에대한초상권, 저작권, 상표권등의침해가문제되는경우가있을수있다. 이와같이제3 자가초상권등의침해로인한책임을추궁하는경우에, 이미지를사용하는고객은이미지제공회사에대해서궁극적인책임을부담하도록요청하거나구상권을행사할수있는지문제될수있다. 이러한경우에대비해서이 308

326 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 미지제공회사는그이용약관에서아무런책임을지지않는다고하는면책조항 을두는경우가많다. 6) 양도금지조항 이미지를이용한후타인에게양도할수없다고하는양도금지조항을둔 경우에그러한규정이무단복제를방지하기위한정당한조치인지아니면저작 권법상규정된최초판매원칙에반하는부당한규정인지문제된다. 7) 검토 이미지의속성상인물이나건축물을포함하고있을때타인의초상권이나저작권등타인의권리를침해할가능성은있지만, 그 1차적인책임은사진등이미지를통해서복제및배포행위를한기업에있다. 그이미지를단순이용한이용자로서는이미지를생산하고배포한기업을신뢰하고이용하는것이기때문에, 이용자에게책임을귀속시키는약관조항은상당한이유없이사업자가부담하여야할위험을고객에게떠넘기는불공정한조항으로무효의가능성이크다고판단된다. 기본적으로라이선스는계약이고그위반은단순한채무불이행에따른책임을초래할뿐이라고해석된다. 라이선스위반을반드시저작권침해의책임과동일시할수는없다. 따라서, 이용약관가운데라이선스위반으로인한책임이외에언제나저작권의침해가발생한것으로전제하고책임을부과한규정은상당한이유없이고객에게부당한조건을부과한약정으로무효라고판단된다. 309

327 소프트웨어저작권보호체계방안연구 (3) 패키지소프트웨어 / 상용프로그램 693 1) 이용목적등제한 개인이비영리로사용하는경우이외에는사용목적, 범위, 장소등에많은 제한이주어지는경우가많다. 2) 면책조항 제품사용의결과발생한손해에대해서책임을지지않는다고하는면책조 항을두거나책임을지더라도제품의가격의범위내에서만책임을진다고하 는책임제한조항을두는경우가많다. 3) 검토 이용자가개인인지그리고비영리적이용인지여부를확인하기위해서허락없이이용자의 IP 주소를수집하거나분석하는것이개인정보보호법에위반되는것은아닌지구체적인상황에따라면밀히추가분석해볼필요가있다. 개인정보보호법위반여부에관계없이, IP 주소가법인이나사무실이위치한건물에해당한다는사실만으로개인의비영리적이용이아니라고간주하고프로그램이용에따른책임을추궁하는약관조항은약관규제법제12조위반의가능성이있다. 또한손해배상의책임을제품가액으로제한한규정도고객에게부 693 NES PDF, ZOOK 등이용약관을대상으로한다. 310

328 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 당하게불리한불공정한조항으로판단된다. (4) 상용소프트웨어 Audit 조항 694 소프트웨어기업은고객의라이선스준수여부를확인하기위해서감사 (audit) 에관한상세한규정을두는경우가많다. 감사를위해서고객으로하여금계약대상제품의사용에관한기록을보관하도록요구한다. 소프트웨어기업은일정한경우기업스스로또는독립감사인이나법무법인을통해서현장감사를수행할권리를가진다고하는감사규정을두기도한다. 감사결과라이선스위반사항이발견된경우에는추가구입등의의무를부과하기도한다. 이에대해소프트웨어기업들이감사조항을부가수익창출을위한수단으로악용한다는비판이있다. 소프트웨어자산관리업체인플렉세라 (Flexera) 가 발표한보고서 695 에따르면, 감사횟수가점점많아지고, 감사결과실사용비 (true-up) 명목을지불하는비용도증가추세에있다고한다 (10만달러이상이 44% 로전년 25% 에비해증가하였고, 1백만달러이상도 20% 에달한다 )( 아래그림 2개참조 ). 694 마이크로소프트, 오토데스크, 어도비시스템즈, 한글과컴퓨터등이용약관을대상으로한다. 695 The State of the (Software) Estate: Waste Is Running Rampant in Enterprises 2016 Key Trends in Software Pricing & Licensing Survey Report, Retrieved from 311

329 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 13> 감사 (Audit) 결과실사용비명목지출비용 ( 출처 : Flexera 2016) 312

330 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 < 그림 14> 감사 (Audit) 횟수 ( 출처 : Flexera 2016) 감사조항자체를공정성을잃은불공정약관조항으로보기는어렵고, 감 사조항의위법성을다룬법원의판단도거의없다. 696 하지만, 감사조항의구 696 국내판결례는아직공개된것이없고, 해외사례도몇개없다. 2015년인도법원은오토데스크의감사를허용하는판결을내린바있는데 (Lexology, May 20, 2015, Court upholds Autodesk s right to audit its licensee, Retrieved from 오토데스크는 2007년 12월, 2013년 3월방갈로르 (Bangalore, 인도카르나타카주의주도 ) 에본사를둔 BMM Ispat Limited 와 5개의 Auto CAD 프로그램에관한소프트웨어라이선스계약 (Software License Agreement) 을체결했고, 이계약의감사조항에따라 2014년 10월제3 자인 Ernst and Young 을통해감사를실시했다. 감사결과 50개의위반사례가발견되었고, 감사보고서는 BMM의승인을받은후 2014년 11월 11일오토데스크에보고되었다. 이에따라오토데스크는 Fresh AutoCAD 2015 소프트웨어의풀버전또는이와동등한 50개의라이선스취득을 BMM에요구하였으나, BMM은이를거절하고소송을제기하였다. 1심에서패소한 BMM은항소하였으나, 카나카카 (Kanrnakaka) 고등법원은오토데스크가감사를위해 BMM 소유의시설에들어오지못한다고할수없다고판단하고, 오토데스크의소프트웨어가무단사용되고있다면오토데스 313

331 소프트웨어저작권보호체계방안연구 체적인내용에따라서는소프트웨어이용자에게부당하게불리한경우불공정약관으로볼여지도있다. 예를들어, 소프트웨어기업으로부터감사를통지받아감사를준비하는기간이지나치게짧은경우, 라이선스위반이발견되면시장가격보다비싸게제품을강매하거나필요한양보다많은양의프로그램을구입하게하는경우, 고객의직원이아닌외부인이크랙버전을사용한경우에도고객의라이선스위반책임을추궁하는경우, 감사비용이지나치게고액이고감사결과위반사실이없음에도불구하고고객으로하여금감사비용을부담토록한경우, 지나치게빈번하게감사를요구하는경우, 감사과정에서의감사자의고의ㆍ과실에의한훼손ㆍ멸실에대하여고객으로하여금책임을부담하도록한경우에는 697 불공정성이문제될수있다. 5. 개선방향 (1) 표준계약서 폰트, 이미지, 일부상용패키지소프트웨어이용약관을검토해본결과상 당수의불공정약관조항이발견되었고, 고객들의불만제기에도불구하고 갑 의지위에있는폰트, 이미지, 소프트웨어기업들이고객들에게지속적으로불 크는 BMM을상대로법적조치를취할수있다고판단하였다. 이판결에대해계약당사자가합의한감사조항에대해법원이개입하지않겠다는취지로해석하기도한다. 감사조항과관련된미국사례중 2015년미국캘리포니아법정에서있었던오라클 (Orcle) 과말스 (Mars) 간의감사관련분쟁은 Cliff Saran (20 Jan. 2016), Mars court filings reveal extent of Oracle license probe. Retrieved from 참조. 697 김경환, ( 전자신문기고 ), [ 지적재산권법바로알기 13] 소프트웨어라이선스감사의법적이슈 ( 上 ), Retrieved from 314

332 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 공정이용약관을제시해서불공정한계약관계를유지하고있다. 이와같이지속적으로불공정약관이이용되고있는경우에약관규제법에따라서개별적사후적으로불공정한약관을무효로주장하는것만으로는효율적인대책이되기어렵다. 따라서, 앞에서제기된불공정한조항을삭제하거나대폭수정해서공정한이용허락이이루어질수있도록합리적인조건의표준계약서를만들어업계에서참고하고확산될수있도록정부차원의지원이필요하다. 698 (2) 저작권법개정필요성 약관규제법은사업자에게불공정약관의사용금지의무 ( 약관규제법제17조 ) 를부과하면서동시에불공정한조항의무효를규정하고있다. 저작권법도약관규제법의관련규정을재확인하는차원에서, 불공정한저작물이용약관의효력을부인하는조항을두는입법적대안도적극적으로고려해볼필요가있다. 699 공정거래위원회는지적재산권의남용문제가특허권의경우에는경쟁질서에영향을주는심각한사안으로인식하고있지만저작권의경우에는심각성을인식하지못하고있어서상대적으로소극적인것으로보인다. 따라서, 저작권법에 698 문화체육관광부는 저작권양도 이용허락표준계약서를제정 발표한바있는데, 이계약서는저작재산권자와이용자간의개별적약정을전제로한것이다. 표준계약서중 저작재산권비독점적이용허락계약서 는계약대상에컴퓨터프로그램저작물도선택지중하나로열거하고는있다 ( 제2 조 ). 699 입법례로는유럽연합의 소프트웨어지침 을들수있다. 이지침제5 조제2 항은컴퓨터프로그램사용권을갖는자가백업복제본을만드는행위를계약으로금지할수없도록하고 (The making of a back-up copy by a person having a right to use the computer program may not be prevented by contract insofar as it is necessary for that use), 제9 조제1 항후문제6 조및제5 조제2, 3항의예외와저촉되는계약조항은무효로서효력이없다고명시한다 (Any contractual provisions contrary to Article 6 or to the exceptions provided for in Article 5 (2) and (3) shall be null and void.). 데이터베이스지침제15조도프로그램저작권의예외와저촉되는계약조항을무효로한다. 한편, 유럽연합의저작권지침 (InfoSoc Directive) 에는이러한조항이없고설명문 45에서권고하는정도에그치고있는데, 그이유중하나는저작권지침의저작권제한규정은하나 ( 일시적복제에대한제한 ) 만강행규정이고나머지는권고규정이기때문이라고보인다. 315

333 소프트웨어저작권보호체계방안연구 불공정약관조항의무효에관한명시적인규정을둘현실적필요성이있다고 말할수있다. 또한, 이용약관가운데한건의폰트프로그램이나패키지소프트웨어를무단이용하더라도수백건의폰트패키지라이선스비용등과다한배상액을지급하도록규정한것은, 저작권침해로인한형사처벌의가능성이있기때문에저작권자가고객에대한형사처벌의간접적인협박하에과다한배상을강요할수있는현실이반영된것으로보인다. 따라서, 불공정한약관조항을시정하기위한궁극적인해결책의하나로저작권법상모든저작권침해를형사처벌하는현행법규정을개정해서일정규모이상의악의적인저작권침해에한해서형사처벌하도록형사처벌의요건을강화할필요가절실하다. 제 4 절소결 소프트웨어개발및거래단계의쟁점을정부용역소프트웨어의저작권 귀속문제와소프트웨어이용약관의불공정문제를살펴보았다. 정부용역으로개발된소프트웨어의저작권귀속문제는이를규율하는법률이일반법으로볼수있는저작권법 ( 창작자원칙 ), 국가계약법 ( 법률에는원칙이없고하위규정인용역계약일반조건에서발주기관과계약상대자의공동소유원칙 ), 국유재산법 ( 국가외의자에게저작권전부귀속금지 ) 및이들일반법의원칙에대한예외를정한특별법 ( 과학기술기본법, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법, 국가연구성과평가법, 중소기업기술혁신촉진법, 소프트웨어산업진흥법 ) 316

334 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 으로 산재되어 있다. 그런데 공동소유를 원칙을 한 국가계약법과 달리 당사자 합의를 원칙으로 하거나 개발자 또는 연구참여자의 단독 소유 허용을 원칙으로 하는 특별법 규정이 많아 무엇이 원칙이과 무엇이 예외인지 체계가 잡혀 있지 않다. 또한공공발주소프트웨어용역결과물의저작권귀속현황도일반법에서정한원칙이나특별법에서정한원칙어느것도따르지않는사례가많고, 대부분정부나공공기관에저작권이귀속되고있다 (2008년실태조사 87.8%, 2012 년실태조사 82.3%). 따라서이를제도의문제와현실의문제가복합되어나타난결과라고진단할수있고, 개선안으로는일반법을일차적으로정비하여 (1) 국가계약법의하위규정인기재부예규 용역계약일반규정 의내용을법률로규정하고, (2) 이와동시에국유재산법과공유재산법은저작권의민간단독소유를금지하는규정은법체계상으로도맞지않고취지도타당하지않으므로삭제하며, (3) 현실의문제를해결하기위하여소프트웨어산업진흥법령을개정하여소프트웨어계약현황의공개대상에저작권등지재권의권리귀속에관한사항도포함되도록하는안을제안하였다. 권리귀속에관한사항이공개되도록제도화하는것이중요한이유는오랜논의를거쳐 2009년용역계약일반조건이개정되어개발사와발주기관의공동소유를원칙으로하되개발기여도를고려하여개발사단독소유도가능하도록하고발주기관이단독소유하는경우에도개발사의이해를반영한여러이익균형조항을두었지만, 이것이현실에서는제대로작동하지않았기때문이다. 317

335 소프트웨어저작권보호체계방안연구 정부용역소프트웨어에개발산출물에대해저작권법의창작자원칙을고수하여용역에참여한개발자가저작권을모두갖도록하자는안은창작의유인을위해저작권을인정한저작권제도의내재적한계에비추어언제나바람직하다고보기는어렵다. 왜냐하면, 공공부문의용역계약처럼창작에필요한비용을창작자가부담하지않고공공부문이부담한다면창작의유인이라는기제가작동하지않기때문이다. 문제는공공부문이부담한비용이창작에대한정당한대가가아닌경우에발생하는데, 이는개발기여도와저작권양도대가의문제로풀어야할사안으로보인다. 이논의를더확장한다면, 저작권이외에특허권에대해서는공적자금으로개발된연구개발성과물을참여기관이나기업이단독으로권리를취득할수있도록하고, 참여기업이시장을통해또다시독점이윤을보장받도록하는것은참여기업에대한과다보상의문제를초래할수있다. 또한연구개발성과물에대한특허권설정으로성과물의이용을제한하면후속혁신을저해할수있고, 공적자금의부담을진납세자에게는연구개발성과물을이용하기위해이중부담을지운다는문제도발생한다는점에서연구참여기관의단독소유를원칙으로한과학기술기본법, 국연사관리규정, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법은재검토가필요하다. 소프트웨어이용약관의불공정문제는폰트프로그램, 이미지저작물, 일부상용패키지소프트웨어의약관상이용주체제한, 사용범위 / 이용목적제한, 손해배상의예정, 사업자면책조항을중심으로약관규제법위반여부를살펴보았고, 오토캐드 등의상용소프트웨어의감사 (audit) 조항을살펴보았다. 가장문제가되는약관조항은사용범위와이용목적을지나치게세분하여별도의라이선스를받도록하는것이다. 저작물의이용방법과조건을세분화하여라이선스조건을다르게정하는것자체를불공정약관으로보기는어렵지만, 세분된조 318

336 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 건의구분이가령저작물의본질적인모습이다르지아니한경우에까지이용을제한한다면불공정약관에해당할소지가있다. 가령폰트프로그램이문서의인쇄용으로사용될때와브랜드명, 사명, 로고또는홍보동영상에사용될때그이용의본질적모습이달라진다고보기어렵고, 따라서문서인쇄용라이선스를정식으로구매한이용자에게홍보동영상의자막에동일한폰트프로그램을사용하였다고하여라이선스위반이나저작권침해의책임을지도록한다면고객에게부당하게불리한조항으로약관규제법위반이될수있다. 불공정약관여부는소프트웨어이용허락계약의법적성격을고려하여판단할필요도있는데, 약관이외형상으로는저작물이용허락계약으로되어있지만실제로는저작물의복제물을판매한것으로평가할수있고, 저작권자의권리를벗어난범위까지이용을제한하는경우에는공정성을잃었다고판단할수있을것이다. 이러한기준을적용할경우이용과정에서복제가수반되는저작물 ( 가령아래에서살펴보는이미지 ) 의경우는불공정성이상대적으로낮고, 이용과정에서복제가수반되지않는폰트의경우에는불공정성이상대적으로높다고평가할수있다. 소프트웨어이용약관의불공정문제는약관규제법에따라서개별적사후적으로불공정한약관을무효로주장하는것만으로는효율적인대책이되기어렵기때문에공정한이용허락이이루어질수있도록합리적인조건의표준계약서를만들어업계에서참고하고확산될수있도록정부차원의지원이필요하다. 또한약관규제법은사업자에게불공정약관의사용금지의무 ( 약관규제법제17조 ) 를부과하면서동시에불공정한조항의무효를규정하고있는데, 저작권법도약관규제법의관련규정을재확인하는차원에서, 불공정한저작물이용약관의 319

337 소프트웨어저작권보호체계방안연구 효력을부인하는조항을두는입법적대안도적극적으로고려해볼필요가있다. 320

338 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 제 1 절서론 소프트웨어의이용과관련된쟁점은 FOSS 라이선스위반문제와소프트웨어불법복제율문제를중심으로살펴본다. FOSS는소프트웨어개발에서이제는선택이아니라필수라할정도로널리사용되고있다. 하지만 FOSS는복잡한라이선스로인해라이선스의준수가어려운문제로대두되고있다. 이번장에서는 FOSS 라이선스의실제위반사례를살펴보고, FOSS 라이선스컨설팅사례및역할별라이선스준수방안을제시한다. 소프트웨어이용의어두운면중하나가바로소프트웨어불법복제이다. 이문제는 BSA의불법복제율조사방법론을세부적으로검증한후다른기관의조사결과와비교하여 BSA 조사방법론의문제점및이것이갖는시사점을살펴보는순서로기술한다. 제 2 절 FOSS 라이선스위반문제 문제의제기 정보통신산업진흥원 (NIPA) 에따르면, 2015년중소기업 SW 개발프로젝트와정부 ICT 과제등에서활용된오픈소스 SW는총 161건으로이중 77건이라이선스를위반했다고하며, 매년라이선스위반사례가꾸준히증가하고있다고한다. 첫해인 2011년 148건의검증건수중위반은 53건으로위반율은 35.81% 였고, 2012년엔 44.44% 에서 2013년 40.51% 로감소했지만, 2014년에는 700 이절은연구원으로참여한송상효교수가작성하였다. 321

339 소프트웨어저작권보호체계방안연구 48.34%, 2015 년에는 48.38% 로상승했다는것이다. 이러한문제를해결하기위해서는 SW 개발사들의오픈소스 SW 라이선스 에대한교육을강화하고, 라이선스위반여부확인을위한비용을줄이는방 법이제시된다. 예를들어, 한국저작권위원회는코드아이 (CodeEye) 서비스 701 를통해오픈소스 SW 라이선스비교 분석 검사를위해사람이해야할수작업 (Eye Checking) 을원활하게수행하거나도움을주는 SW 및시스템을제공하고있다. 또한한국저작권위원회는오픈소스 SW에대해보다전문적인라이선스준수사항과관련국내외최신정보를한글화하여제공함으로써국내오픈소스 SW 사용기관업체및 SW 개발자의편의를증진하고관련 SW 산업발전을위해제공하는무료오픈소스 SW 라이선스웹사이트 (OLIS: Open Source License Information System) 를운영하고있으며 (olis.or.kr), 분쟁대응방안가이드도제공하고있다. 2. 자유 / 오픈소스소프트웨어라이선스최근위반사례 (1) 유럽의최근사례 (2016 년기준 ) 702 자유 / 오픈소스소프트웨어 (FOSS) 라이선스집행사례는프랑스, 독일, 한국, 미국에서나타나고있는데, 독일에서 GPLv2 위반사례를살펴본다. 독일에서 FOSS 라이선스위반을집행하기쉬운이유는선례 (Sitecom, Fortinet, D-Link, 출처 : Update on enforcement actions in Europe ( 법적조치에대한유럽최신동향 ) - Armijn Hemel (CEO, Tjaldur Governance Solutions. 322

340 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 Skype, FANTEC) 가있다는점, 신속한가처분결정을받기쉽다는점, 집행에 드는비용 ( 변호사비용, 엔지니어링비용, 장치구입비용 ) 을침해자가부담하 며비용자체도낮다는점때문이다. 독일에서 GPLv2 위반자를상대로저작권주장을하여위반기업들로하여금라이선스를준수하도록집행조치를취한대표적인인물로 Harald Welte(gpl-violations.org), Patrick McHardy, Christoph Hellwig 등을꼽을수있다. 대부분의집행조치는소송까지가지않고합의로종결된다. gpl-violations.org의 Harald Welte는라이선스위반자를상대로한집행조치를오랫동안해왔는데, 최근 4년동안에는이런조치를취하지않았다. 반면, 2012년여름부터패트릭맥하디 (Patrick McHardy) 는적극적인집행조치를취하고있다. 독일법에따르면, 합의를위한계약에는장래위반행위에대한패널티 조항을두어야하는데, Welte 는위반자를상대로패널티조항을적용하여얻은 수익을 기부 (Chaos Computer Club, Wau Holland Stifung, Free Software Foundaiton Europe 등에게기부 ) 하고, 집행행위의주된취지는라이선스준수와커뮤니티규범준수였지만, 패트릭맥하디 (Patrick McHardy) 는다른동기로집행조치를취하는것으로보인다. 개인적인이익을목적으로한불량저작권트롤인것이다. 맥하디는수십개의회사를상대로집행조치를취했고, 여기에는소매, 통신, 제조, 수입업자들이포함된다. 이를통해맥하디는상당한수입을올렸다. 패트릭맥하디는스페인에살고있는독일시민권자이고, 리눅스커널네 트워킹스택중파이월부분의개발과 iptable 및 BusyBox 등다양한개발에참 여하고있는개발자이다. 323

341 소프트웨어저작권보호체계방안연구 패트릭맥하디의집행조치가이전의다른조치와다른점은엉성한내용의경고장을보내고, 단기간에반복적인집행조치를취하며, 위반자에게상당한부담이되는이상한요구를하며, 위반자보다맥하디또는변호사가먼저합의요구를하고, 위반자에게라이선스준수를위한도움을거의주지않으며, 공학차원에서의코드잘라내기와붙이기의오류인사실상의오류에집중한다는점등이다. 즉, 맥하디는건전한오픈소스커뮤니티와개발자보호를위주로한것이아니라금전적이익을목적으로집행조치를취하고있다. 맥하디의행위를보면지금까지의 FOSS 라이선스집행조치는개발자와커뮤니티의후원을위한것이었고기업에피해를주는금전적인보상보다는오픈소스생태계를활성화하기위한수단이었다. 그러나이제는저작권트롤의형태로전환이일어나는것이다. 이는앞으로도많은기업이오픈소스라이선스의소송대상이될것이며이로이해국내기업의수출이늘어감에따라소송의위험성이커질것으로예상된다. (2) 한글과컴퓨터의위반사례 (2017 년 5 월 ) 703 한글과컴퓨터가국제소송에휘말렸다. 미국온라인매체쿼츠는 5월 11일 ( 미국시각 ) 미국의문서소프트웨어아티펙스 (Arttifex) 가한글과컴퓨터를일반공중라이선스 (GPL) 위반으로고소했다고보도했다. 한컴은지난 2013년부터아티펙스의오픈소스기반 PDF 인터프리터고스트스크립트 (Ghostscript) 를한컴오피스에내장했다. 이는한컴오피스로작성한문서를 PDF 파일로쉽게변활할수있는컴포넌트이다. 703 출처 : [Quartz Media LCC] - WRITTEN BY Keith Collins - May 11,

342 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 문제는고스트스크립트가 GPL을따르고있다는점이다. GPL은오픈소스소프트웨어라이선스의한종류로, GPL 소프트웨어를사용하면그것과연결된소프트웨어소소코드도오픈소스로공개해야한다. GPL은대표적으로리눅스커널이따르고있는가장대표적인오픈소스라이선스이고가장많이활용되므로가장많은문제를일으키고있기도하다. GPL라이선스가적용되는 고스트스크립트 를사용한한컴오피스는소스코드를공개해야한다. 한컴오피스가오픈소스소프트웨어로공개되는것이다. 다만아티펙스는듀얼라이선스제도를마련해두고있다. 고스트스크립트 를유료로구매한회사는 GPL을따르지않아도된다. 그러나한글과컴퓨터는 GPL 을따르지도, 비용을지불하지도않았다. 이에아티펙스는 2016년말캘리포니아주북부지방법원에소송을제기했다. 아티펙스는한컴이고스트스크립트사용을중단하고, 로열티를지불할것을요구했다. 이에대해한컴측은 < 바이라인네트워크 > 에 GPL 을위반하지않았다 고 반박했다. 한컴관계자는 한컴은 GPL 의무사항에대해성실히이행하였으나, 이행의정도에대해양사 ( 한컴과아티펙스 ) 간해석차이가있다 고설명했다. 현재소송중이어서누가옳은지에대해서는지켜보아야할것이다. 다만국내에서도오픈소스 SW 관련소송의대상이되는기업이나왔고그기업이한국을대표하는기업으로적절한대응을하지못했다는것은분명하다. 아직국내상용 SW기업에서는오픈소스 SW 라이선스에대한준비가거의되어있지않다. 그리고글로벌로상용 SW를수출하려는기업은늘어가고있다. 그러 325

343 소프트웨어저작권보호체계방안연구 므로향후이러한오픈소스 SW 소송은늘어갈것이고, 사전에준비를하지 않을경우에는기업에큰피해를가져올것이다. 3. FOSS 라이선스기존위반사례 (1) 엘림넷 & 하이온넷사례 - 국내최초의 GPL 라이선스관련소송사례 704 ( 사건개요 ) H 씨는엘림넷재직당시엘림넷의 VPN 서비스와고객용장비 에포함되는소프트웨어 ETUN 을개발했다. 이소프트웨어는 VTun( 이라는 GPL 소프트웨어의소스코드를 100% 그대로원용하고여기에일부기능을추가시킨것이다. 엘림넷은 ETUN을자사의독자적인기술로홍보하며 2004년 4월부터사업을지속해왔다. H씨는엘림넷퇴사후 HnP라는회사를설립하여 ETUN을개량한 HL을개발하였으며, 엘림넷과동종의사업을새롭게시작한하이온넷측에이소프트웨어를제공하고유지보수계약을맺었습. HnP와하이온넷은 HL이 GPL 소프트웨어라는사실을숨긴채이를자사의독자적인기술처럼홍보하며 2005 년 1월부터사업을시작했다. 2005년 3월, 엘림넷은자사직원 10여명을영입해사업을시작한 H씨와하이온넷에대해 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 위반으로형사고발과함께손해배상청구소송을제기하는한편, 추가로저작권침해금지가처분신청을진행했다. 704 출처 : 326

344 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 2005년 7월중순, ETUN이 GPL 소프트웨어이므로이에따른독점적인권리및영업비밀이인정될수없다는의견서를재판부에제출해달라는 H의요청이자유소프트웨어재단과이의한국내대리인 GNU Korea 앞으로각각접수되었다. 자유소프트웨어재단과 GNU 코리아는 ETUN과 HL에대해계속되고있는양측모두의 GPL 위반을조건없이즉각시정할것을먼저요구하였고, GPL 준수가이루어지지않을경우 VTun의원저작권자 Maxim Krasnyansky와함께저작권법위반으로법적대응에착수하겠다는강경한의사를밝히며본소송에직접개입하였다. ( 시사점 ) 법원결과와관련없이양사모두소송을통해원하는결과를얻지못했으며, 사건의핵심솔루션에대한소스가 GPL임을인정하고, 엘림넷과하이온넷은공개사과문을발표하였고 GPL 규정에따라 2006년 11월 1일웹사이트 ( 에소스코드를공개하였다. (2) ( 게임기개발업체 A 사 ) 사례 705 국내 게임기 개발업체인 A사는 공개SW 소스코드를 활용해 개발한 휴대용 게임기를 유럽시장에 출시한 뒤 유럽의 한 공개SW 개발자 측으로부터 GPL을 준수하고 향후 GPL 미준수 시 벌금을 내라는 각서를 요구받는 등 어려움을 겪 고있다. 705 출처 : 공개 SW 라이선스얕보면 ` 큰코 `, 디지털타임스 자기사. 327

345 소프트웨어저작권보호체계방안연구 ( 사건개요 ) A사는당초 GPL에따라소스코드를공개하면서일부추가개발부분의소스코드를공개하지않아항의를받은뒤이를모두공개했지만, 주석 ( 사용한모든공개SW 소스코드의이력을명시한것 ) 등이충실하지못하다는이유로또다시개선을요구받았다. 또해당게임기에특정소스코드적용여부를파악하는데투입된조사비명목의비용청구도받았다. 이회사관계자는 " 공개SW를사용하면 GPL을준수하는것이당연하기때문에추가개발한 SW의소스코드나정확한주석명시등의요구에는적극적으로응하고있지만, 문제를제기한개발자측이앞으로 GPL의추가위반 ( 공개 SW를사용했음에도이를명시하지않는경우등 ) 이있을경우건당벌금을내라는무리한요구까지해당황스럽다 " 고말했다. 이와관련, 한 SW 개발자는 외국의공개SW 소스코드개발자가 A사의경우처럼무리한요구를하는예는거의없겠지만, 다른국내기업들도공개SW 를활용하면서도관련라이선스제도를제대로모르거나크게신경쓰지않아이를위반하는경우가있기때문에언제라도저작권위반에따른책임을져야할상황이일어날수있다 고말했다. ( 시사점 ) 외국에서개발된공개 SW 사용하여출시된제품을외국개발자가 직접라이선스위반을제기하였으며, 벌금등의요구사항이있었다. (3) ( 삼성전자, 휴맥스등 ) 사례 706 SFLC(Software Freedom Law Center) 는오픈소스개발자들을법률적으로지원 706 출처 : 328

346 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 하는비영리단체로, 이번소송은리눅스툴패키지인 ` 비지박스 (BusyBox)' 의 개발자를대신해법적대응에나섰다. ( 사건개요 ) SFLC는소장을통해삼성전자, 휴맥스등이 HDTV, 셋톱박스용소프트웨어를개발하면서 `비지박스 ' 를사용했지만소스코드를공개하지않아 `GPL버전2' 라이선스를위반했다고주장했다. SFLC는삼성전자의 LCD HDTV인 LN52A650와 LA26A450, 휴맥스의 HDTV DVR 제품인 `icord HD' 등을언급하며여기에사용된소프트웨어 (SW) 의소스코드공개와함께이들제품의판매금지, 이익배분, 손해배상등을요구했다. ( 시사점 ) 개발당사자가아닌감시단체 (SFLC 등 ) 가대신해법적대응에나 섰다. 추후개발당사자가아닌감시단체로부터소송이증가할것으로보이며, 공개 SW 라이선스검증을통해업계에서체계적인준비가필요하다. 4. FOSS 라이선스컨설팅사례 (1) OSS 를내부에서활용하기위한방법을문의하는경우 - 기존사용중인상용 SW 대신오픈소스 SW 사용시주의점문의 - 주요활용영역인프라영역 ( Linux, Apache, MySQL 등 ) 추가로알려진패키지형태의오픈소스 SW의사용고려 - 기술지원에대한불안오픈소스소프트웨어를누가책임지고기술지원해줄것인가? 329

347 소프트웨어저작권보호체계방안연구 지원시비용과내부인력이필요한지? 국내에기술지원기업과인력에대한소개요청! - 고려사항주로패키지성오픈소스 SW에대한고민을논의한다. 더중요한것은소스형태의활용이문제이다. 상용 SW 대신선택이고주로중요하지않는영역에활용중개발자들의영역에대한개념이부족하다. 비용을줄이는것에주로고민이있다. - 주요컨설팅오픈소스 SW 개요, 도입및활용방안제시오픈소스 SW 컴프라이언스및거버넌스요청등 (2) 서비스개발회사가 OSS 문제를문의하는경우 - 오픈소스 SW를사용하여서비스개발후 OSS 컴플라이언스문의 - 주요대상영역인프라영역 (Linux, Apache, MySQL 등 ) 과다양한모듈을소스에활용단순인터넷서비스이외에앱이나실행파일배포등의다양한비즈니스모델보유 - 오픈소스 SW에대한연속성고민오픈소스 SW가지속적으로개발되고배포될것인가? 개발자의오픈소스 SW에대한교육과사용자커뮤니티참여문의국내외다른서비스기업에서오픈소스 SW 사용현황및문제점공유요청 330

348 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 - 고려사항 기획시 FOSS 사용에 대한 고려만 있지 컴플라이언스는 고민하지 못 한다. 오픈소스 SW 배포에대한고민이부족하다. 소스검증시문제점에대해대응할조직이나인력이없다. 대부분 벤처 기업으로 정부나 단체에서 OSS 컴프라이언스에 대한 지 원을받고싶어한다. - 주요 컨설팅 오픈소스 SW 소스 검증 및 컴플라이언스 대응 타 서비스 기업의 오픈소스 SW 활용사례 및 배포방법 제공 등 (3) 상용 SW 기업에서오픈소스 SW 로공개하려는기업들 - 만들어진 상용 SW를 오픈소스 SW로 공개 시 주의점 문의 - 주요 대상 영역 인프라 영역 ( Linux, Apache, MySQL 등 ) 과 다양한 모듈을 소스에 활용 배포를위한제품과프로젝트에전체를대상으로한다. - 오픈소스 SW로 공개 시 장단점 오픈소스 SW로공개의이유와목적을확실하게해야한다. 기존 SW 비즈니스 전략과 다른 서비스 비즈니스에 대한 이해 필요 공개를 위한 컴프라이언스와 라이선스를 정의하고 지속성 및 참여를 위한 커뮤니티 운영방안 필요 - 고려사항오픈소스 SW 공개에 대한 고려가 주이고 컴플라이언스는 부족 331

349 소프트웨어저작권보호체계방안연구 비즈니스모델과마케팅전략의구체화가부족하다. 기획및개발자들의참여와외부커뮤니티와의연계를적극고려해야한다. 대부분중견기업으로마케팅목적에의한진행으로글로벌진출방 안 요구 - 주요컨설팅오픈소스 SW 소스검증및컴플라이언스대응비즈니스모델, 마케팅방법제시커뮤니티운영방안등 (4) 오픈소스 SW 를개발하여비즈니스를하려는기업들 - 오픈소스 SW 전문 개발 및 서비스 기업으로 주로 비즈니스 전략 문 의 - 주요 대상 영역 인프라 영역 ( Linux, Apache, MySQL 등 ) 과 다양한 모듈을 소스에 활용 배포를위한제품과프로젝트에전체를대상으로한다. - 오픈소스 SW 비즈니스 전략 기존 SW 비즈니스 전략과 다른 서비스 비즈니스에 대해 이해 필요 국내 환경에 맞는 듀얼 라이선스와 서비스 기반 비즈니스 모델 선택 혹은 혼용 고객에대한명확한이해와전략이필요 공개를위한컴프라이언스와라이선스를정의하고지속성및참여를 위한커뮤니티운영방안필요 332

350 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 - 고려사항비즈니스모델과마케팅전략의구체화가부족하다. 기획및개발자들의참여와외부커뮤니티와의연계를적극고려대부분신규서비스기업으로마케팅목적에의한진행으로글로벌진출방안이요구된다. - 주요컨설팅오픈소스 SW 소스검증및컴플라이언스대응비즈니스모델, 마케팅방법제시커뮤니티운영방안등 (5) 기타 연구소, R&D 과제등 - 오픈소스 SW 개발방법 및 프로젝트 운영 방안 문의 - 주요 대상 영역 인프라영역 ( Linux, Apache, MySQL 등 ) 개발내역중오픈소스 SW와연계된영역을대상으로한다. - 오픈소스 SW 프로젝트 및 개발방법론 기존 SW 프로젝트와다른형태의개발방법을이해해야한다. ( 외부커뮤니티및개인과의협업모델 ) 기획단계부터오픈소스 SW를할용하고공개하는전략을수립한다. 외부 커뮤니티 및 개인의 참여방안을 정하고 협업에 대한 절차 정의 필요 공개를 위한 컴플라이언스와 라이선스를 정의하고 지속성 및 참여를 위한 커뮤니티 운영방안 필요 333

351 소프트웨어저작권보호체계방안연구 - 고려사항 내부 연구소 개발프로젝트와 정부 R&D에 전반적인 절차 고려 필요 최근 방안 제시 중 프로젝트 내 오픈소스 SW 전담 운영자 필요 개발자들의 OSS 활용 및 적용에 대한 교육과 관리 필요 관련 프로젝트와의 협업 및 활용도 적극 고려 - 주요 컨설팅 오픈소스 SW 프로젝트 및 개발 방법론 제시 오픈소스 SW 컴프라이언스 및 거버넌스 요청 등 5. 역할별오픈소스 SW 라이선스준수대응방안 (1) 개발자입장에서의오픈소스 SW 라이선스준수 개발자는다양한방법으로오픈소스 SW를사용도하고코드를재사용하는데, 가장중요하한라이선스에대한인식이필요하다. 그러나개발자는라이선스에대해서알지도못하고, 그러므로지켜야된다는인식이없다. 그래서소프트웨어교육시에반드시오픈소스 SW 라이선스에대한부분도교육을해서소프트웨어개발의기본을익힐수있어야한다. 국내개발자들은대부분의개발환경을상용소프트웨어를정식이든불법적인형태든사용하였다. 이로인해서개발환경에대한오픈소스 SW의영향이많지않았다. 그러나최근의개발환경은상용 SW로만개발을할수없는상황에이르러오픈소스 SW의개발환경을적극적으로사용하는개발자들이많아졌 334

352 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 다. 개발시에도예전에는대부분의코드를개발자가모두코딩하여개발하였으나개발범위가넓어지고잘만들어진코드가오픈소스 SW 코드로제공되기시작하면서이제는많은코드를오픈소스 SW를활용하게되었다. 그러나이렇게사용한오픈소스 SW 코드를마치개발자자신이개발한것처럼하거나, 아니면알고있더라고알리지않아서잠재적인오픈소스 SW 라이선스문제를만들어나가고있다. 개발자들이자체적으로오픈소스 SW 라이선스에대해서알고대응하지못하면, 기업에서오픈소스 SW 라이선스를지키기위한제도와규칙을만들어개발자들이지키도록하여야하지만, 아직까지도국내기업에서이러한활동을하지는않고있다. 이로인해개발자와개발조직그리고소프트웨어기업자체가오픈소스 SW 라이선스문제를지속적으로만들어내고있는것이다. 개발자들이오픈소스 SW 라이선스에대해서자연스럽게알고활용하고더나아가오픈소스 SW를만들어공유하게하기위해서가장좋은방법은오픈소스 SW 커뮤니티에참여하여활동하는것이다. 이러기위해서는개발자스스로오픈소스 SW 커뮤니티에참여하는것도좋지만, 기업에서많이활용되는오픈소스 SW 커뮤니티에개발자들을참여시키고상생하는역할을통해서국내많은개발자들의오픈소스 SW 라이선스에대한인식과오픈소스 SW 생태계에참여를늘리도록해야할것이다. 개발자들은이제가장중요한인재가되어가고있다. 그러나제대로된오픈소스 SW 라이선스에대한인식과준수를통해글로벌개발자로의역량을갖출수있는다양한정책과제도가필요하다. (2) SW 개발및 SI 기업입장에서의오픈소스 SW 라이선스준수및대응 335

353 소프트웨어저작권보호체계방안연구 SW를제품으로공급는 SW 기업이나프로젝트를통해고객에게 SW를개발해주는 SI 기업모두오픈소스 SW 라이선스를준수해서고객에게 SW를제공해야한다. 그러나국내의대부분의 SW 관련기업에서는이러한상황에대한이해가부족할뿐아니라문제가있음을알고있어도대응을하지않는경우가대부분이다. SW 기업은 현재 대부분 만드는 SW를 순수하게 개발자들이 자체적으로 만 든 코드만으로 SW 제품을 만들거나 고객에게 SI 프로젝트를 통해서 SW를 만 들어 제공하기 어려운 환경에 처해 있다. 첫 번째 이유는 개발하는 다양한 코 드와 라이브러리가 오픈소스로 공개되어 있기 때문에 개발자 스스로 만드는 것 보다 더 효율적이기 때문이다. 또한 개발언어와 함께 제공되는 다양한 소스들 을 활용하지 않고 개발을 하기는 어렵게 되었다. 특히 최신 기술은 대부분 오 픈소스 SW로 만들어져 있으므로 이를 벗어나기가 어렵다. 두 번째 이유는 기 업도 모르게 개발자들이 오픈소스 SW 코드와 라이브러리를 가져다 쓴다는 점 이다. 이는 오픈소스 SW 라이선스의 검증을 하지 않고서는 파악하기 어렵다. 세 번째는 기업 자체적을 개발을 하는 경우가 아닌 다양한 기업과 개발자들이 함께 만들어 가는 경우에는 특히 어떤 개발자가 오픈소스 SW 코드를 사용해서 개발하는지를 파악하기 어렵다. 이런 경우에도 오픈소스 SW 라이선스 검증이 필요하다. 이제 SW 기업에서 SW 를개발할때는필히오픈소스 SW 를검증하는단계 를거쳐야할때가되었다. 비록국내에서는아직오픈소스 SW 를사용한것을 제공하기를원하는기업이나단체가없기때문에현재는넘길수있다. 그러나 336

354 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 글로벌진출이나기업간 M&A 의경우에는제품이나개발된서비스의오픈소스 SW 검증을하는사례가점차늘어가기때문에필히대응을해야할것이다. SW 기업은순수 SW 제품을만드는기업뿐아니라 H/W에포함되는 SW 를만드는기업도있다. 이럴경우에 H/W에포함되어있어서만들어진 SW가검증되어문제가발생하지않을것으로생각하는경우가있지만생각과달리큰문제를일을킬수있다. 현재글로벌로발생하는오픈소스 SW 소송의대부분이이런 H/W 속에포함된오픈소스 SW 코드때문이다. 국내 SW 기업이 글로벌로 진출을 하기 위해서는 이제 필히 오픈소스 SW 라이선스의 검증을 통해 문제가 발생하지 않도록 하는 단계를 거쳐야 한다. 또 한 단순히 SW를 검증하여 문제가 없도록 하는 것에서 나아가 사용한 오픈소스 SW에 대한 참여와 기여를 통해서 기업의 전략적인 가치를 만들어 기업 경쟁력 을 높일 수 있는 방법을 활용할 필요가 있다. 현재 글로벌 기업은 오픈소스 SW를 만들고 공개함으로써 기술적 우위와 경쟁 우위를 만드는 다양한 전략을 구사하고 있는데, 국내 SW 기업에서도 사례를 파악해서 대응해야 할 시기가 왔다. (3) 최종사용기업이나단체에서의오픈소스 SW 라이선스대응 SW를구매하는기업이나단체그리고기관에서는오픈소스 SW 라이선스에대해서직접적인문제를가지고있지않다. 오픈소스 SW 라이선스의특성상사용에는전혀문제가없기때문이다. 그러나제공받는 SW 제품이나 SI를통해서만들어진 SW가오픈소스 SW 코드나라이브러리를포함하고있는지 337

355 소프트웨어저작권보호체계방안연구 파악할필요는있다. 우선제공되는 SW가순수하게 SW 기업이만들어서제공하는것이아니라면제대로된가격을지불하는것인지파악할필요가있다. 만약대부분이오픈소스 SW로만들어진 SW 제품이라면비싸게구매를한것이고, 문제가발생해도제공한 SW 기업보다는오픈소스 SW를만든커뮤니티나서비스기업에게유지보수를받아야하기때문이다. 이러한사항을제대로파악하지못하고 SW를구매한다면기업의 SW에대한역량부족이고, 이로인해발생되는문제에도대응하기어려운것이다. 이런상황은대부분국내기업과단체그리고공공기관에서문제로삼지않기때문에국내 SW 산업이비정상적인사업형태를가지고있고, 궁극적으로는정상적인발전을하지못하는계기를제공한것으로생각된다. 이제공공기관부터제공되는 SW에대해서는오픈소스 SW 라이선스검증을통해서 SW의가치와유지보수를대응하기위한시도를해야할것이다. (4) 정부의오픈소스 SW 라이선스관리방안 정부는 SW 사용자이고 SW 산업을활성화해야하고건전한 SW 생태계의구축을위해노력하는역할을해야한다. SW 사용자의역할로는정부가구매하고제공받는 SW에는오픈소스 SW 라이선스검증을통해서명확한오픈소스 SW 제공과유지보수방안을받아야하고이로인해글로벌경쟁력이있는 SW 기업을양성할수있는기반이되어야한다. SW 산업활성화를위해서는 SW 기업의정당한개발을위해서 SW 기업에 게오픈소스 SW 사용및라이선스검증을쉽게하고대응할수있도록다양한 338

356 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 지원정책과대응방안을제시해야한다. 그래야글로벌경쟁력이있는 SW기업들이만들어지고, 국가핵심역량으로 SW 산업이발전될것이다. 마지막으로건전한 SW 생태계구축을위해서는 SW 개발자를양성하는교육기관과 SW 기업들과 SW 커뮤니티를연결하고정부의구매자로서의역할을통해상호발전적이고비즈니스를지속적으로할수있는생태계발전전략과제도를만들고시행해야할것이다. 제 3 절소프트웨어불법복제율문제 1. 소프트웨어의이용과해적행위 (piracy) 소프트웨어를저작권자의사전허락없이사용하는행위를 해적행위 (piracy) 또는 불법복제 로통칭하는것은허락없는소프트웨어이용행위자체를근절해야하는대상으로인식하도록만든다. 이러한인식은소프트웨어불법복제때문에발생하는피해액이란수치를통해더욱강화된다. BSA가발표해온불법소프트웨어사용으로인한손실액수치에따르면, 우리나라는 2003 년부터손실액이증가하다가 2011년 8억천5백만달러로최고치를찍은후점차줄어들고있지만 ( 아래 < 표 > 참조 ), 여전히심각한수준으로인식되고있다 년 2005 년 2007 년 2009 년 2011 년 2013 년 2015 년 339

357 소프트웨어저작권보호체계방안연구 대한민국 아시아 7,553 8,050 14,090 16,544 20,998 21,041 19,064 세계 28,794 34,482 47,809 51,443 63,456 62,709 52,242 < 표 15> 불법소프트웨어사용으로인한손실액 ( 단위 : 백만달러 ) 추이 (2003~2015 년 ) ( 출처 : BSA 글로벌소프트웨어조사보고서 - 라이센스준수를통한기회의포착 (BSA Global Software Survey : Seizing opportunity Through License compliance), BSA 보도자료 (2016 년 5 월 25 일자 ) BSA 는 2011 년세계소프트웨어해적행위보고서 (2011 BSA Global Software Piracy Study) ( 이하, BSA 2011 보고서 ) 에서한국의소프트웨어해적율 (piracy rate) 707 은 40% 로사상최저치를기록했지만, 피해액은약 8 천 9 백억원 ( 미화 8 억 1 천 5 백만달러 ) 으로전년대비 25% 나급증해사상최대치를기록했 다고발표했다. 708 이처럼소프트웨어를이용 ( 활용 ) 하는단계에서저작권자의허 락을받지않고무단으로이용하는행위가 해적행위 란용어로표현되고그 로인한피해규모가구체적인수치로발표된지는 10 년가량되었다. BSA의추정치는발표후수많은언론을통해기사화되고, 정부의문서에인용되고나면 공식통계 로서의지위를획득한다. 그리고이통계는소프트웨어의저작권침해가소프트웨어저작권자개인들의문제가아닌우리사회전체가풀어야할사회적문제로격상되는데에주요지표로활용되고, 행정부의 707 해적율 또는 해적행위 란용어대신국내에서 불법복제 란용어를많이사용하는데, BSA 는 2011년까지 사용하던 해적 행위 (piracy) 란 표현 대신 라이선스받지 않은 (unlicensed) 란 용 어를사용한다. BSA가해적행위에대한명확한정의를내리지는않고있지만, 저작권이제한 되는 행위는 물론 저작권법 위반이 아니라 계약 위반의 문제에 그칠 수 있는 행위까지 모두 포함하는 넓은 의미로 위 두 용어를 BSA가 사용ㅎ는 것으로 보인다. 즉, BSA에서 말하는 해 적율은정품소프트웨어를구매했더라도라이선스조건을위반한행위도포함한다 (Fang & Lee, 2016, 48면 ). 따라서 여기서는 라이선스 받지 않은 행위도 해적 행위란 용어로 통일하여 사 용한다. 708 BSA (2011) 국내 소프트웨어 불법복제율, 사상 최저치 기록. Retrieved from 340

358 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 저작권정책은물론국회의입법작용에도영향을준다. 뿐만아니라, 법원의판사들에게도소프트웨어저작권침해가매우심각하다는인식을심어주어판결에도영향을미칠수있다. 709 또한, BSA가발표하는소프트웨어해적율은미국의우리나라를상대로통상압력을행사하는근거가되기도하고, 710 일반인의인식에도큰영향을미친다. 최근에는소프트웨어해적율을낮추는것이지재권의가치존중과저작권자에대한정당한보상실현을위한국가정책과제로취급되기도한다. 711 민간부문과달리공공부문은한미 FTA 로인해정품소프트웨어사용이의 무화되었고, 712 그결과소프트웨어해적율은크게줄어 2012 년에는전년대비 709 영국의 사례 중 BSA의 추정치를 근거로 소프트웨어 해적 행위로 인한 피해가 심각하다고 보 고, 영리 행위를 하지 않은 2명의 피고인에게 법원이 징역형을 선고한 사건이 있다 (The Economist (2005, May 19) BSA or just BS? Retrieved from 오민권, 2002, IV면. 711 국가지식재산위원회는 제4 차 산업혁명을 선도할 IP 국가 경쟁력 확보 라는 비전을 실현하기 위한 정책 목표의 하나로 SW 불법복제율 을 2015년 35% 에서 2021년에는 20% 대로 낮추겠다 는 성과 목표를 제시하였다 ( 국가지식재산위원회 (2016) 제2 차 국가지식재산 기본계획 ( 안 ), 12 면 ). 국가지식재산위원회가 제시한 2015년 수치는 바로 BSA가 발표한 우리나라의 소프트웨어 해적율이다. 712 한미 FTA 제18.4조 제9항은 각 당사국의 중앙 정부기관이 저작권 또는 저작인접권으로 보호 되는 컴퓨터 소프트웨어 및 그 밖의 대상물을 침해하여 사용하지 아니하며 라고 하여 프로그 램 저작권 비침해 사용을 의무화할 뿐만 아니라 오로지 관련 사용권에 의하여 허락된 대로... 컴퓨터 소프트웨어 및 그 밖의 대상물을 사용하도록 규정하는 적절한 법 명령 규정 정부지 침이나 행정령 또는 집행력을 제공 하도록 의무화하여 저작권자가 일방적으로 정한 라이선스 조건을 공공기관이 따르도록 하였다. 이에 따라 우리나라는 2011년 6월 공공기관의 소프트웨 어관리에 관한 규정 ( 대통령훈령 ) 을 제정하였다. 미국은 관련 규정을 행정명령 ( 제 13103호 ) 에두고있지만미국의연방조달규정 (US Federal Acquisition Regulation, Section ) 은 상용 소프트웨어社는 연방정부가 소프트웨어를 사용, 공개, 수정, 배포, 복제할 권리를 다 룬 계약내용을 포함하도록 하고 있다 (contracts on commercial computer software to specifically address the US government s rights to use, disclose, modify, distribute, and reproduce the software ). 한 편, 공공기관의 정품 소프트웨어 사용과 관련하여, 소프트웨어산업진흥법 제15조 제2 항은 미 래창조과학부장관은 제1 항에 따른 소프트웨어의 유통촉진을 위하여 필요한 사업을 할 수 있 으며 정품 소프트웨어 유통을 촉진하는 활동을 지원하여야 한다 고 하고, 제3 항 정부는 정품 소프트웨어 구매를 위한 예산을 확보하고 소프트웨어 구매와 사용에 관하여 부당한 계약을 341

359 소프트웨어저작권보호체계방안연구 절반이상줄어 1.55% 까지떨어졌다 ( 아래표참조 ) 년 2012년 구분 1차 2차자체점검자체점검현장방문실사점검자체점검현장방문실사점검 기관수 ( 개소 ) 2, , 복제율 (%) < 표 16> 2011~2012 년공공기관소프트웨어사용실태점검결과 ( 출처 : 문화체육관광부 보도자료 공공기관소프트웨어사용실태점검결과발표 ) 민간부문에서소프트웨어의해적행위가실제로얼마나되는지, 그로인한피해는얼마나되는지, 피해외에사회적편익은없는지, 해적행위에영향을미치는변수 ( 연령, 성별, 교육, 생활수준, 도덕률등 ) 는무엇인지에관해서는오랫동안여러연구가있었다. Fang & Lee는가장많이무단복제되는소프트웨어는운영체제, 오피스, 안티바이러스, 오락용소프트웨어순이라고하며, 년이후소프트웨어해적에관한연구결과를정리한것은아래표와같다. 연구자주요결과표본 / 국가발표지 / 연도 BSA, WDI, 거버넌스툴이해적행위를상당히 Journal of Andre s & Freedom 줄이며, 부패규제가가장효과적인 Business Ethics Asongu Data 에서수단이다 데이터수집 Siponen, 중립화기술 (Neutralization techniques) 과유럽경영학교 Information and 체결하지아니하도록하여야한다 고규정한다. 713 문화체육관광부의조사는중앙정부기관, 지방자치단체, 공공기관 3,351개를대상으로기관자체점검및저작권특별사법경찰관의방문점검으로이루어졌다. 714 Fang & Lee, 2016, 48면. 342

360 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 Vance, & Willison 비규범적억제수단 ( 가령창피나도덕률 ) 이소프트웨어해적행위에영향을준다. 대학원생 Management 2012 Moores & Esichaikul 연령, 성별, 직업이 해적 소프트웨어의 구매, 공유, 사용에 서로 다른 영향을 준다. 태국석사과정학생 Journal of CIS 2011 Acilar A. 가구수입과같은인구학적요인과인터넷사용시간이소프트웨어해적행위에부정적인영향을준다. 터키 대학생 Issues in IS and IT 2010 Goel & Nelson 국가별대규모표본을통해경제적, 제도적, 기술적요인이해석행위에미치는영향을조사했다. IRPC/BSA 2004에서데이터수집 Journal of Tech. Transfer 2009 Robertson, et al. 경제성장, 외국인 투자, 인터넷 사용도 및 개발원조가 라틴아메리카의 소프트웨어해적율이 미치는 영향을 조사했다. BSA와세계은행데이터 Journal of Business Research 2008 수입이적은젊은컴퓨터사용자들이 Hsu & Su 해적소프트웨어를더많이사용한다. 가장많이사용되는해적소프트웨어는운영체제와오피스, 안티바이러스, 게임, 오락용 타이페이전문가와실무가 Social Behavior and Personality 2008 소프트웨어였다. 중국학생들이미국학생들에비해 Rawlinson & Luption 해적율이더높다고인식되고있다. 중국학생들은미국학생들에비해교실에서의소프트웨어의무단사용에대한교사의권위나설득, 통제가더 중국과대학생 미국 Journal of Education for Business 2007 효과적이라고인정한다. Douglas, 상대적공평성과절차적정당성이 Information and Cronan & 소프트웨어해적행위에큰영향을 미국 대학생 Management Behel 준다 해적소프트웨어이용은구매에의해 Moores & Chang 결정되고, 구매는 의도에 의해 결정되며, 의도는 판단에 의해 홍콩 IS 대학생 MIS Quarterly 2006 결정된다. 윤리적의사결정과정은 343

361 소프트웨어저작권보호체계방안연구 연령에따라차이가있지만, 성별 차이는제한된범위에서만관찰된다. Gan & Koh 연령은해적행위에역비례한다. 컴퓨터사용경험과해적행위간의연관성은관찰되지않는다. 싱가포르대학생 Information and Management 2006 Mishra, Akman, & Yazici 성별은소프트웨어해적행위에영향을주지못한반면, 연령은역비례의영향을준다. 교육과경험도해적행위와연관성이없다. 터키 IT 전문가 International Journal of Information and Management 2006 Bagchi & Cerveny 부패도가낮고집단주의가약한나라일수록해적율이낮다. 왕성한경제성장, 약한무역규제, 높은불확실성회피, 낮은인터넷이용율, 좋은 IT 법률, 튼튼한 IT 기반시설과같은변수가부분적으로해적율감소에영향을준다. 일인당 GDP,ISP의개수, 무역정책지수, 부패지수, 개인주의 / 전체주의, Hofstede 지수등. Communication of ACM 2006 Wooley & Eining 당국의노력이나학생들의저작권법에대한인식어느것도소프트웨어해적률에영향을주지못했다. 미국대학교의회계과목수강생 Journal of Information Systems 2006 문화적, 경제적으로는 유사한 나라에서해적행위에대한서로다른 Moores & Dhaliwal 태도를보인다. 해적행위는동서문화의복제행위에대한문화적인식차이의결과는아니고, 개인의재정적 싱가포르대학생과대학생 홍콩 Information and Management 2004 한도내에서소프트웨어를구매하려는 합리적, 경제적의사결정의산물이다. Shin, Gopal, Sanders & Whinston 국민의전체주의와해적행위는양의상관관계를가진다. 반면, 일인당 GDP와해적율은부의상관관계를나타낸다. GDP ( 세계은행 ), 해적율 (SIIA s Report on global software piracy) Communication of ACM 2004 < 표 17> 2004 년이후소프트웨어해적에대한실증연구사례 ( 출처 : Fang & Lee, 2016, 면 ) 2. BSA 의해적율조사 344

362 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 BSA는 1997년부터소프트웨어해적율을매년조사하였다가 년부터는격년또는그이상의주기로소프트웨어해적율조사보고서를발표해왔는데, 2010년부터전세계해적율은큰차이가없이약 40% 대를유지하는것으로추정한다 ( 아래표참조 ). 716 소프트웨어해적율조사는 BSA가직접하지않고중국계기업인 IDC (International Data Corporation) 에의뢰하여수행한다. 717 해적 소프트웨어설치율 해적 소프트웨어의 상업적 가치 ( 백만 $) 한국 35% 38% 40% 41% 일본 18% 19% 21% 21% 994 1,349 1,875 1,838 중국 70% 74% 77% 79% 8,657 8,767 8,902 7,583 아태 61% 62% 60% 59% 19,064 21,041 20,998 16,544 미국 17% 18% 19% 20% 9,095 9,737 9,773 8,390 서유럽 28% 29% 32% 34% 10,543 12,766 13,749 11,750 전세계 39% 43% 42% 43% 52,242 62,709 63,456 51,443 < 표 18> BSA 가발표한소프트웨어해적율과피해액 ( 출처 : BSA 2016, 6-7 면 Rates and commercial values of unlicensed PC software installations) 715 Png, 2010, 7면 년보고서에서는악성프로그램에감염될가능성이해적소프트웨어와연관이있다는내용을추가하였다 ( 상관계수는 0.78). 717 IDC는 China Oceanwide가소유한 IDG의자회사이다. 345

363 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 15> BSA 가발표한지역별소프트웨어해적율 ( 출처 : BSA 2016, 8 면 ) 3. 다른기관의조사결과와 BSA 조사결과의비교 BSA가 2011년보고서에서우리나라의소프트웨어해적율을 40% 라고발표할즈음, 한국소프트웨어저작권협회 (SPC) 는온라인소프트웨어불법복제로인한피해가 2011년에는 2010년에비해 29% 나줄었다고발표하였다. 718 피해가이렇게줄어든이유는 저작권사의고가 SW 제품불법복제가크게감소 했기때문이라고한다. 719 BSA 2011년보고서에따르면, 한국의해적율은사상최저치로떨어진반면피해액은사상최대치를기록했는데, 그이유는고가소프트 718 한국소프트웨어저작권협회 자보도자료 2011년SW 온라인불법복제피해액 2,140 억원 Retrieved from Ibid. 346

364 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 웨어의해적행위가증가했기때문이라고한다. 이에비해 SPC는고가소프트웨어의불법복제가줄었다고발표한것이다. 양쪽말이다맞으려면, 오프라인 에서고가소프트웨어의불법복제가크게늘었어야한다. 왜냐하면고가소프트웨어의불법복제가줄었다고한 SPC의발표는 온라인 만조사한결과이기때문이다. 그러나 2010년에오프라인에서만고가소프트웨어해적행위가대폭늘었다는통계는없다. 결국 BSA와 SPC 중어느한곳은사실과다른주장을한셈이다. BSA보다 SPC의발표가신뢰성이더높아보이는데, 그이유는 SPC 는실제모니터링을통해조사결과를냈기때문이다. 720 한편, 중국정부의용역을받아 ChinaLabs.com이수행한바에따르면중국의소프트웨어해적율은 2011년에 38% 로 2010년 41% 에비해감소했다. 721 이수치는 BSA가발표한중국의소프트웨어해적율 77% 와비교할때무려 2배나차이가난다. ChinaLabs의대표이사 (Fang Xingdong) 는 BSA가발표하는수치는오랫동안가장권위있는통계라고여겨왔지만자신들의분석에따르면 BSA의추정치는개인컴퓨터의해적율만반영하는등한계가많다고한다. 722 즉, BSA 의추정치에는서버컴퓨터에사용되는소프트웨어나메인프레임, 서비스형태로판매되는소프트웨어는제외되어있기때문에소프트웨어해적율이정확하지않다는것이다. 720 SPC는 2008년부터매년온라인모니터링을통해소프트웨어불법복제현황을조사해왔는데, 2011년에는온라인서비스제공업체와포털등총 118개업체를대상으로모니터링을하였고, 그결과소프트웨어불법게시물의수가 95,936개로 2010년 (101,974개) 대비 6% 감소하였다고발표했다. 721 China Daily (2012, May 30) Software piracy declined in Retrieved from China Daily (2008, June 9) Piracy debate. Retrieved from 347

365 소프트웨어저작권보호체계방안연구 또한, BSA 가발표한소프트웨어해적행위로인한피해규모의신뢰성과 관련하여, MIT 연구원의분석에따르면홍콩에서해적행위를완전히근절했을 때생기는이익은 BSA 발표수치의 15% 에불과하다고한다 BSA 의소프트웨어해적율조사방법론과문제점 BSA 와 IDC 는아래계산식에따라해적율을구한다. 724 < 그림 > BSA 의소프트웨어해적율계산식 ( 출처 : BSA 2016) 위식에서분모는해당국가의 PC에설치되어있는소프트웨어의총개수를말하며, 이값을구하기위해 IDC는 182개의입력값을사용하는데, 725 크게 723 Leung, Tin Cheuk (2013) What is the true loss due to piracy? Evidence from Microsoft Office in Hong Kong. Review of Economics and Statistics 95(3). 724 BSA 2011 보고서에서채택된방법론과 IDC 대표가 2009년보고서에서채택한방법론을설명하는동영상은 및 참조. 725 BSA, 2016, 10면. 348

366 제 7 장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 아래 5 가지유형의변수가사용된다. < 그림 > BSA 의해적율산정에사용되는 5 가지국가별핵심입력데이터 ( 출처 : BSA 2016) 여기서 PCs shipped 는해당국가로수입된 PC를말하고, PC installed 는해당국가에서당해연도에설치된 PC를말한다. 그리고 Software Load 는 PC 한대당설치된소프트웨어의수를말하는데, IDC 대표의설명에따르면, 2009 년보고서의경우, 28개국가의 4천개이상의사업단위 (business unit) 에서 6천명을대상으로 Software Load 값을구했다고한다. 다시말하면, 어느 PC에설치되어있는총소프트웨어의개수는 28개국가의총 6천명의이용자가실제로자신의 PC에설치한소프트웨어의개수를표본으로하여구한값이다. 2016년보고서는이표본의수를더늘려전세계약 2만 2천명을대상으로조사했지만, 국가의수는밝히지않았다 BSA에따르면, 2만명이상의가정및기업 PC 사용자 (more than 20,000 home and enterprise PC users) 를표본으로조사했고, 지역적대표성이있는 32개시장 ( 국가가아니라시장 (market)) 에대해온라인과전화조사를실시했고, 이와병행하여 22개국가의 2,200명의 IT 관리자를상대로한조사도실시했다고한다 (BSA 2016, 10면 ). 한편 2004년조사에서는전세계 15개국을대상으로조사했다 (Png, 2010, 5면 ). 349