<BFACB1B8BAB8B0EDBCAD28C0CEBCE2BABB2DB1B8BCBAB9D9B2DBB0CD292DBCF6C1A42E687770>

Transcription

1 비매품 ISBN ISBN ( 세트)

2 소프트웨어저작권보호체계방안 연구 지식연구소 공방 연구책임자 : 남희섭

3

4 제출문 한국저작권위원회위원장귀하 귀위원회와의연구용역계약에따라본보고서를 소 프트웨어저작권보호체계방안연구 과제의최종보고서 로제출합니다 년 12 월 연구수행기관 : 지식연구소공방연구책임자 : 남희섭 ( 지식연구소공방, 대표 ) 참여연구원 : 정상조 ( 서울대학교법학전문대학원, 교수 ) 송상효 ( 성균관대학교소프트웨어대학, 교수 ) 이은우 ( 법무법인지향, 변호사 ) 오영빈 ( 리앤목특허사무소, 변리사 ) 後藤未来 ( アンダーソン 毛利 友常法律事務所, 변호사 )

5

6 목 차 제1장서론 1 제1 절연구의배경 1 제2 절연구의목적 3 제3 절세부연구내용및수행방법 4 제2장국내외소프트웨어보호체계및현황 8 제1 절소프트웨어의정의및동향 8 제2 절소프트웨어국내보호체계 11 제3 절소프트웨어국제 해외보호체계 15 제3장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 20 제1 절개요 20 제2 절주요국의소프트웨어특허관련심판결례및정책동향 미국 유럽연합 유럽연합회원국 일본 중국 뉴질랜드 73 제3 절주요국의특허심사기준 미국의특허심사기준 EPO의특허심사기준 일본의특허심사기준 중국의특허심사기준 95 1

7 5. 영국의특허심사기준 인도의특허심사기준 108 제4 절한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준의내용과문제점 특허청심사기준의변천과정 심사기준개정 (2014년) 전후특허적격성판단심사사례 특허청심사기준의문제점 127 제5 절소결 주요국특허동향의시사점 특허심사기준분석의시사점 140 제4장소프트웨어특허강화론의문제점과대안 147 제1 절소프트웨어특허강화론의등장과내용 일본의특허법개정 특허청의특허법개정 1차추진 (2005년) 특허청의특허법개정 2차추진 (2011년) 국가지식재산위원회를통한조정시도 (2011년) 특허심사기준개정 (2014년) 특허법개정안 (2014년, 김동완의원대표발의안 ) 국무조정실을통한조정 (2015년 ~ 현재 ) 155 제2 절특허권간접침해확대안에대한검토 특허권의간접침해개정안의내용 입법례 평가 171 제3 절방법특허권의권리범위확대안에대한검토 내용 입법례 해석론및판결례 평가 188 2

8 제4 절양도와판매 문제의제기 조약과주요국의특허실시행위규정비교 검토 201 제5 절소결 204 제5장소프트웨어보호와이용을위한법체제개선안 208 제1 절서론 208 제2 절지재권의중첩보호 (overlapping) 문제 총설 중첩보호에관한현행법의태도와입법례 컴퓨터프로그램의경우 보호대상이동일한지 218 제3 절소프트웨어특허와기술혁신 개방형혁신과특허 특허권의절대적독점성과과도한보상 침해회피의어려움 특허제도의공개기능과통지기능 233 제4 절소프트웨어관련특허제도개선안 컴퓨터프로그램을특허법상발명에서제외하는안 선의의개발자를면책하는안 자유 / 오픈소스소프트웨어를위한안 특허제도개선안정리 243 제5 절소결 245 제 6 장소프트웨어개발및거래단계의쟁점과개선방향 247 제 1 절서론 247 제 2 절정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속문제 248 3

9 1. 문제의소재 저작권귀속문제와관련된관련법령규정의체계 일반법에해당하는관련법령의규정 특별법에해당하는관련법령규정 저작권귀속관련법령규정정리 해외사례 공공발주소프트웨어용역결과물의권리귀속현황 현행규정의문제점 개선방안 280 제3 절거래 ( 판매 ) 단계에서의쟁점과개선방향 쟁점 공정거래법및약관규제법 분쟁사례 사례별검토 개선방향 314 제4 절소결 316 제7장 FOSS 라이선스문제와 SW 불법복제율문제 321 제1 절서론 321 제2 절 FOSS 라이선스위반문제 문제의제기 자유 / 오픈소스소프트웨어라이선스최근위반사례 FOSS 라이선스기존위반사례 FOSS 라이선스컨설팅사례 역할별오픈소스 SW 라이선스준수대응방안 334 제3 절소프트웨어불법복제율문제 소프트웨어의이용과해적행위 (piracy) BSA의해적율조사 344 4

10 3. 다른기관의조사결과와 BSA 조사결과의비교 BSA의소프트웨어해적율조사방법론과문제점 평가및시사점 351 제4 절소결 352 제 8 장결론 355 5

11 표 목차 < 표 1> 특허적격성관련청구 (motion) 에대한연방지방법원판결전체 39 < 표 2> 2012년이후소프트웨어특허침해관련일본판결례 65 < 표 3> 발명에해당하는예와해당하지않는예 93 < 표 4> 특허적격성을충족하지못하는소프트웨어관련발명의예와 94 < 표 5> 일본특허청과한국특허청의컴퓨터관련발명심사기준비교 132 < 표 6> 2014년개정특허심사기준의핵심내용 153 < 표 7> 특허청의 2016년, 2017년주요업무계획 157 < 표 8> 특허청의간접침해범위확대안제1 안 158 < 표 9> 특허청의간접침해범위확대안제2 안 158 < 표 10> 특허청의방법특허권확대안 175 < 표 11> 트립스협상중 Nordics 제안 ( 방법사용의청약포함 ) 182 < 표 12> 방법특허권침해구성요건별입법례 184 < 표 13> 공공부문소프트웨어개발용역결과물의 267 < 표 14> 2012년국회기재위소위회의록 279 < 표 15> 불법소프트웨어사용으로인한손실액추이 (2003~2015년) 340 < 표 16> 2011~2012년공공기관소프트웨어사용실태점검결과 342 < 표 17> 2004년이후소프트웨어해적에대한실증연구사례 344 < 표 18> BSA가발표한소프트웨어해적율과피해액 345 6

12 그림 목차 < 그림 1> 2012년 6월부터 2017년 2월까지미국특허상표청이특허적격성결여로거절한기술분야별특허출원 38 < 그림 2> 앨리스판결이후연도별 CAFC 특허적격성판단 40 < 그림 3> 앨리스판결이후법원의 101 특허무효율변화 41 < 그림 4> 부터 까지기술분야별 101 무효판결된특허 42 < 그림 5> 앨리스 2-단계를적용한심사기준 81 < 그림 6> EPO 심사기준의특허요건판단절차 (2017년 11월개정이전 ) 87 < 그림 7> 연도별특허괴물소송증가율 ( 미국이외국가 v. 미국 ) 138 < 그림 8> 미국이외의국가에서제기된특허괴물소송건수 ( 년) 139 < 그림 9> 특허침해소송에서특허권자승소율 140 < 그림 10> 권리화가가능하지않은원인 143 < 그림 11> 국가연구개발사업의연구성과연차실적보고서중일부 259 < 그림 12> 윤디자인라이선스사용범위 299 < 그림 13> 감사 (Audit) 결과실사용비명목지출비용 312 < 그림 14> 감사 (Audit) 횟수 313 < 그림 15> BSA가발표한지역별소프트웨어해적율 346 7

13 보고서 요약문 소프트웨어저작권보호체계방안연구 소프트웨어중심의지능정보사회에서소프트웨어의법적보호체계와개발및거래단계, 이용단계의쟁점을연구하였다. 소프트웨어의온라인유통에도특허권이미치도록하려는특허강화론이대두되면서소프트웨어의법적보호체계를저작권중심으로정비하고특허에의한보호는최소한으로제한할필요가있다. 이를위해컴퓨터프로그램은특허대상에서제외하는입법조치가필요하다. 특허청이일본기준을모방하여국내에도입한특허적격성판단기준인 하드웨어의구체적실현성 은미국이나유럽연합의기준과달리기술혁신이라는특허제도의목적과취지를고려한판단기준이되기어렵다. 기술연구의기본적도구를누군가특허권으로독점하도록해서는안된다는미국의 선취이론 과, 특허보호의대상은기술에관한발명이어야하며따라서기술적공헌이인정되어야한다는유럽의 기술적특징 기준과달리일본의 하드웨어의구체적실현성 기준은가치판단이아니라사실에관한판단에지나지않아특허제도의합목적적해석기준으로는적절하지않다. 특허청이제안하여국무조정실에서논의되고있는 간접침해확대안 과 방법특허확대안 은소프트웨어의특허 / 저작권중첩보호문제를더심화하고, 개방형혁신모델로기술혁신을일구어온소프트웨어분야에는맞지않으며, 특허청이일방적으로개정한 2014년특허심사기준에서 컴퓨터프로그램 청구항을인정하면서이미컴퓨터프로그램은특허실무에서물건의발명으로인정되고있기때문에소프트웨어특허강화안은그논의의전제와도맞지않다. 소프트웨어특허강화안보다는개방형혁신을장려하기위해소프트웨어특허를제한하는입법조치가 8

14 필요하며, 이를위해선의의개발자를특허침해로부터면제하고, 소스코드를 공개하는행위, 그리고통상적인하드웨어기능만을이용하는소프트웨어에는 특허권이미치지않도록해야한다. 정부용역으로개발된소프트웨어의저작권귀속문제는저작권법의창작자원칙을원칙그대로적용하기보다는발주처와개발사의공동소유를원칙으로하면서양자의이익조정을도모한용역계약일반규정을법제화하고저작권의민간단독소유를금지한국유재산법의개정과원칙을따르지않는관행을바로잡는해법을통해문제를푸는것이바람직하다. 소프트웨어의거래와이용단계에서불거진쟁점중하나인불공정라이선스문제는표준계약서나저작권법개정으로대응하고, FOSS 라이선스위반문제는개발자의인식제고와기업내부의거버넌스강화로해결책을모색할필요가있다. 소프트웨어불법복제율에대해서는 BSA의방법론을검증하여이해당사자의과장된피해규모를정책에그대로반영해서는안되다는점을보였다. 9

15 Abstract Study on the Framework for the Copyright Protection of Software Software plays a central role in the contemporary intelligent, information society. This study delves into four stages of software -- development, transaction, use and legal protection -- to see how the legal and institutional framework for software has been working and its implication in terms of a system improvement. This study shows that the legal protection of software needs to be framed in a way that copyright becomes the primary protection model and patent protection is provided in a limited and restrictive way. For this purpose, a legislative measure ensuring that a computer program is excluded from patent-eligible subject matters is to be taken. Further, a so-called concrete implementation of hardware standard for determining patent eligibility of computer-related inventions, which was a verbatim copy of Japanese one by the Korea Patent Office, has to be revisited in view of the pre-emption doctrine of the US and the technical character model of the EPO, and this study reveals that the concrete implementation of hardware standard fails to take into account the fundamental purposes of patent system, i.e., the promotion of technological innovation. Two amendments proposed by the KPO and discussed at the Office for Government Policy Coordination, which include expansions of scope of indirect patent infringements and process patents, are undesirable as they would worsen overlapping protection problem between copyright and patent, and hinder the open 10

16 innovation model proved as well-functioning in the software field. Moreover, the precondition of the proposals, the computer program being not regarded as a product under the meaning of the Patent Act, already lost its foot by the amendment of patent examination guideline in 2014, which has produced more than 800 registered computer program claims. Therefore, alternative policy options such as protecting innocent, independent software developers and free and open source communities from patent attack and ensuring patent right not extending to software using general functions of computer hardware are recommended to be enacted. Copyright entitlement of public-funded software development needs to be decided from a different perspective from the creator doctrine of the Copyright Act. Ownership of copyright between governmental contractors and software developers may be agreed upon by enacting the governmental rule designed to allow joint ownership while striking a fair balance between the contractors and developers and by amending the State Property Act, which prohibits a private ownership of copyright. Unfair licensing issues, one of the issues raised in the transaction and use phase of software, must be addressed through government drafted standard contracts and copyright law amendments, and FOSS licensing violations need to be solved by enhancing developer awareness and internal governance of software enterprises and industries. For the software piracy rate, BSA s methodology was verified and it was shown that the exaggerated amount of damage of stakeholders should not be directly reflected in the policy. 11

17

18 제 1 장서론 제 1 장서론 제 1 절연구의배경 넷스케이프 (Netscape) 공동창업자 마크앤드리슨 이소프트웨어가세상을삼키고있다 1 고말한것처럼우리는소프트웨어중심의정보지능사회에살고있다. 자동차도이제는석유가아니라소프트웨어로굴러간다고할정도로모든산업에서소프트웨어는필수재가되었고, 소프트웨어가없는일상생활은상상하기어려운환경이되었다. 이처럼소프트웨어역할이바뀌고기술의비약적발전및관련시장과거래형태의변화로현행소프트웨어법적체계와간극이발생한다. 이로인해여러분야에걸쳐다양한형태로문제가발생하여기존체계의재검토가요청된다. 특히소프트웨어보호체계와관련하여, 저작권과특허권의역할에대한논쟁이지속되고있어이를명확히정리할필요가있다. 이논쟁은정보지능사회의핵심이라할수있는정보통신망을통해유통되는소프트웨어에대한특허를강화해야한다는특허청의정책추진으로촉발되었다. 미국의경우 2014년 앨리스 (Alice) 판결 2 이후다수의소프트웨어특허가무효로판결되는등소프트웨어관련특허의인정에있어, 친특허정책 에서탈피하여소프트웨어관련발명의특허적격성을좁게해석하고있으며, 국제적으로도컴퓨터프로그램발명에대한특허인정범위가축소되고, 컴퓨터프로그램을특허대상에서제외하는것이점차합의를얻어가고있는데에반해우리나라는특허청을중심으로소프트웨어특허를강화하려는시도가지속되고있어이러한정책 1 Marc Andreesssen (2011, August 20) Why software is eating the world. The Wall Street Journal. 2 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 1

19 소프트웨어저작권보호체계방안연구 추진이특허제도와저작권제도의목적과취지에부합하는지, 부합하지않다 면어떤대안을제시할수있는지연구가필요하다. 이미개발된소프트웨어를특허권이나저작권으로보호하는현행체계에서발생하는문제외에도소프트웨어개발단계와거래및이용단계에서도여러문제가불거지고있다. 개발단계에서의문제란소프트웨어개발로창작된결과물의저작권귀속문제를말하는데, 특히공공부문의소프트웨어개발용역에서소프트웨어저작권을발주자에게귀속시키는현상이심하게나타나고, 이에개발자들의소프트웨어개발의욕을저하시킬수있다는문제제기가있다. 따라서창작자특히소프트웨어개발자의창작의욕고취를통한국가소프트웨어산업발전을도모하기위한기준정립이필요하다. 소프트웨어 거래 단계에서는 소프트웨어 저작권자들이 약관 형태의 이용허 락 계약 (EULA: End User License Agreement) 에서 이용 방법과 범위를 세분하여 별도의 이용허락을 받도록 요구하여 소프트웨어 이용자와 분쟁이 자주 발생하 고, 특히 폰트 프로그램 저작권자의 과도한 요구로 저작물의 공정한 이용이 저하되는 사례가 증가하여 이에 대한 법 정책적 제도적 개선 방안의 모색이 필 요하다. 소프트웨어이용단계에서는최근자유 / 오픈소스소프트웨어 (FOSS: Free and Open Source Software) 사용확대및분쟁증가와관련하여, FOSS 라이선스위반사례의급증과함께저작권침해역시증가하고있는문제를해결하기위한방안마련이필요하다. FOSS 라이선스위반문제를소프트웨어전체로확대하면, 소프트웨어불법복제율이문제로등장하는데, 소프트웨어얼라이언스 (BSA: Business Software Alliance) 3 에서발표해온전세계소프트웨어불법복제율에따 2

20 제 1 장서론 르면, 한국은주요산업국에비해높은수치를보이고, 그에따른손실액이매년증가하고있다. 하지만 BSA의발표치는객관적인검증을거친바가없어 BSA의소프트웨어불법복제율조사방법론을검증하여불법복제율과손실액의신뢰성을살펴볼필요가있다. 제 2 절연구의목적 이연구의주된목적은소프트웨어중심의지능정보사회에적합한법적 체계를모색하고현행법정책구조의개선안을제시하는것이다. 이를세부 연과과제별로분설하면아래와같다. 첫째, 소프트웨어보호의법적체계와관련하여국내외소프트웨어특허관련심판결및심사기준동향으로부터국내특허제도에주는시사점을분석하고, 소프트웨어특허강화론으로제시된특허권의간접침해범위확대안과방법특허권의확대안을검토하여소프트웨어의법적보호뿐만아니라소프트웨어이용측면을고려한균형적인법체제개선안을제시하는것이목적이다. 둘째, 소프트웨어개발및거래단계에서의쟁점에관해서는, 정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속과관련된법령체계와권리귀속현황을분석하여소프트웨어를개발한창작자보호와개발을발주한공공정책간의균형을도모할수있는제도개선안을제시하는것과, 소프트웨어저작권자가컴퓨터프로그램을거래 판매하는과정에서저작권법에서허용하는범위를넘어선과도한권한행사로인한문제를약관규제법중심으로검토하여개선방향 3 BSA는 2104년까지는 소프트웨어연합 이란명칭을사용하다고 2015년부터는 소프트웨어얼라이언스 란명칭으로바꿔사용하고있다 (BSA 코리아보도자료참조 ). 3

21 소프트웨어저작권보호체계방안연구 을모색하는것이연구의목적이다. 셋째, 소프트웨어의이용단계의쟁점과관련하여, FOSS의이용이급증하면서대두된 FOSS 라이선스위반문제의해결책을제시하는것과, 오랫동안국내에서문제가된불법소프트웨어이용에대해그근거가되는 BSA의소프트웨어해적율 (piracy rate) 을객관적으로검증하는것을연구의목적으로한다. 마지막으로세부쟁점에대한연구결과를종합하여소프트웨어산업의특 성에적합한법 정책적제언을도출하고, 소프트웨어산업발전과소프트웨어 저작물의공정한이용을보장할수있는법적체계를제시하는것이목적이다. 제 3 절세부연구내용및수행방법 이 연구를 소프트웨어의 개발과 이용, 거래 및 판계 전반에 걸친 문제점을 관련 법령 체계와 실제 현황을 중심으로 짚어보고 법 정책적 대안을 모색하는 것이지만, 주된 연구는 소프트웨어의 보호를 위한 법적 체계 특히, 특허법에 의 한 보호와 저작권법에 보호의 장단점을 분석하는 것을 주된 연구 내용으로 한 다. 법적체계에대한연구는크게 3개의장으로나누어진행하는데, 먼저제3 장에서는 2014년미국연방대법원의앨리스 (Alice) 판결 4 이촉발한소프트웨어발명의특허적격성문제를중심으로주요국의소프트웨어특허관련심판결례와정책동향을살펴본다 ( 제3 장제1 절 ). 동향을살펴볼주요국으로미국, 유럽 4 Alice Corp. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 4

22 제 1 장서론 연합, 유럽연합 회원국인 영국, 프랑스, 독일, 그리고 일본과 중국, 뉴질랜드를 포함시켰는데, 미국과 유럽연합 및 그 회원국은 우리나라의 지재권 정책에 영 향이 커서 입법례를 살펴보는 것이 의미가 있고, 일본은 특허청의 소프트웨어 특허 강화 정책의 시발점이 되었다는 점에서, 중국은 최근 컴퓨터 관련 발명의 특허 심사기준을 개정하였다는 점과 전 세계에서 특허출원 활동이 가장 활발하 다는 점에서 참고할 가치가 있고, 뉴질랜드는 최근에 특허법을 개정하여 컴퓨 터 프로그램을 특허 보호대상에서 제외하는 입법 조치를 단행하였기 때문에 주 요국으로 포함시켰다. 미국과 유럽연합, 영국, 프랑스, 독일, 뉴질랜드의 동향은 해당 국가의 판결과 입법, 사법, 행정기관의 보고서와 학자들과 기관의 논문과 보고서 등을 토대로 파악하였고, 일본의 동향은 현지 전문가인 後藤未来 일본 변호사, 중국의 동향은 중국 전문 변리사인 오영빈 변리사의 연구를 통해 조사 하였다. 주요국의판결과별개로주요국의특허심사기준을미국, 유럽특허청 (EPO: European Patent Office), 일본, 중국, 영국, 인도를대상으로살펴본다 ( 제3 잘제2 절 ). 유럽연합회원국중영국만선별한이유는다른유럽연합회원국과달리영국법원은 EPO의특허적격성판단기준에대해비판적이고법원이판례를통해구축한기준을특허청의실무에반영하고있기때문이다. 이처럼법원이만든기준이특허실무에적용되고있는것은미국과마찬가지인데, 이에비해일본과우리나라는특허청이기준을만든후이를법원이그대로수용하는방식으로특허적격성판단기준이만들어졌다. 인도의특허심사기준을검토하는이유는최근에소프트웨어특허심사기준에급격한변화가있었고, 주로 EPO 의기준을수용하면서도 EPO나다른나라에비해 기술 을중시하는태도를취하기도하여국내에는거의소개된바가없는인도의특허심사기준도주요검 5

23 소프트웨어저작권보호체계방안연구 토대상에 포함시켰다. 그 다음으로 제3 장 제3 절에서는 한국 특허청이 특허심사 실무에 적용하고 있는 특허 심사기준을 1984년 제정부터 지금까지의 전체적인 변천 과정과 컴퓨터 프로그램 청구항을 인정하기 시작한 2014년 개정 심사기 준 및 특허적격성 판단 기준과 관련된 문제점을 살펴본다. 2014년 특허 심사기 준이 개정된 전후의 컴퓨터 프로그램 특허출원의 심사와 특허등록 동향은 특 허청에서도 발표하지 않아 국내에는 그와 관련된 자료가 없어서 컴퓨터 프로 그램 청구항의 등록 현황과 2014년을 기점으로 그 전과 후의 심사사례도 분석 한다. 소프트웨어법적체계의 2번째세부연구내용은특허청이제기한소프트웨어특허강화론을중심으로제4 장에서살펴본다. 특허청의소프트웨어강화론은컴퓨터프로그램을물건으로의제하고컴퓨터프로그램의전기통신망을통한제공행위를특허법상양도행위로규정하는일본식모델대신유럽식모델에기반을두고있다. 이유럽식모델은특허권의간접침해확대안과방법특허확대안 2가지를포함한다. 따라서유럽의입법례를비교법적으로분석하여각각의안에대한평가를하고, 이를대체할수있는대안으로특허법상실시의개념으로양도를판매로변경하는안을살펴본다. 소프트웨어법적체계의 3번째세부연구주제는제5 장에서다루는데, 하나의창작결과물인소프트웨어를서로다른창작보호법인특허법과저작권법으로보호할경우에필연적으로발생하는중첩보호문제, 기술의혁신을더강조하는특허제도가과연소프트웨어에도적용될수있는지를살펴보고, 그대안을제시한다. 6

24 제 1 장서론 소프트웨어개발및거래단계의쟁점은제6 장에서 2개의하부주제로나누어살펴본다. 첫째, 정부용역소프트웨어개발산출물의저작권귀속문제에대해서는, 저작권귀속과관련된현행법령을일반법으로분류할수있는저작권법, 국가계약법, 용역계약일반규정, 국유재산법과특별법으로분류할수있 는 과학기술기본법, 기술이전법, 산업기술혁신촉진법, 소프트웨어산업진흥법으 로나누어검토한다음, 해외주요국의국유재산권관리제도와정부조달제도및지재권귀속관련법령과비교해보고, 공공발주소프트웨어용역결과물이실제로누구에게권리귀속되는지그현황을분석한후, 문제점이법령규정에서비롯된것인지규정과동떨어진관행에서비롯된것인지파악하여개선방안으로 용역계약일반규정 의법제화, 소프트웨어산업진흥법령의개정등을제안한다. 둘째, 소프트웨어거래단계의쟁점은폰트프로그램을중심으로이용조건과방법을세분화한 EULA 규정이약관규제법에위배되지않는지살펴보고, 개선방향으로표준계약서의제정, 저작권개정을제시한다. 소프트웨어의이용과관련된쟁점은 FOSS 라이선스위반문제와소프트웨어불법복제율문제로국한하여제7 장에서다룬다. FOSS 라이선스위반문제는실제위반사례를살펴보고, FOSS 라이선스컨설팅사례및역할별라이선스준수방안을제시하는것으로연구를수행하고 ( 제7 장제2 절 ), 소프트웨어불법복제율문제는 BSA의불법복제율조사방법론을세부적으로검증한후다른기관의조사결과와비교하여 BSA 조사방법론의문제점및이것이갖는시사점은무엇인지살펴본다 ( 제7 장제3 절 ). 7

25 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 제 1 절소프트웨어의정의및동향 소프트웨어는일반적으로이해되는개념과다른개념으로법률에서사용되고있다. 소프트웨어란용어는여러법률에서사용하고있는데, 저작권법은 소프트웨어 란용어대신 컴퓨터프로그램 이란용어를사용하며, 컴퓨터프로그램저작물 을특정한결과를얻기위하여컴퓨터등정보처리능력을가진장치내에서직접또는간접으로사용되는일련의지시 명령으로표현된창작물로정의한다. 5 특허법과 하위 법령에는 관련 정의 규정이 없고, 행정규칙인 특허청 예규 특허 실용신안 심사기준 ( ) 에서 소프트웨어 와 컴퓨터 프로그램 을 정의하는데, 그 내용은 일본 특허청의 심사기준과 동일하다. 특허청 심사기 준에서는 소프트웨어 를 컴퓨터에서하드웨어를움직이는기술 로, 프로그램 을 컴퓨터로 처리하기에 적합한 명령의 집합 으로 정의한다. 6 이러한 특허청의 용어 정의에 대해 프로그램은 저작권법으로 보호를 받고, SW 특허는 특허법 에서 보호받을 수 있다는 논거를 제공하기 위한 것 이라는 견해가 있다. 7 이러 한 구별이 타당한지는 의문이지만, 특허심사기준이 저작권법보다 컴퓨터 프로 그램을 더 넓게 정의한다는 점은 분명하다. 왜냐하면, 저작권법과 달리 특정한 결과를 얻기 위하여 란 목적이 특허심사기준에는 생략되어 있고, 컴퓨터로 처 리하기에 적합하면 프로그램에 해당하고 특허 심사기준의 정의에 부합하기 때 문이다. 5 저작권법제 2 조제 16 호. 6 특허심사기준 (2016 년 11 월판 ) 제 10 장컴퓨터관련발명, 9A01. 7 김원준 2016, 493 면. 8

26 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 특허심사기준이프로그램을넓게정의하더라도이것이모두특허대상이란의미는아니다. 특허대상은 컴퓨터관련발명 이란용어로설명하데, 특허심사기준에따르면, 컴퓨터관련발명은시계열적으로연결된일련의처리또는조작즉, 단계로서표현할수있을때그단계를특정하는것에의해방법의발명으로서청구항에기재할수있고, 발명이완수하는복수의기능으로표현할수있을때에는그기능으로특정된물건의발명으로청구항에기재할수있다. 이외에도프로그램기록매체즉, 프로그램을설치하고실행하거나유통하기위해사용되는 프로그램을기록한컴퓨터로읽을수있는매체 는물건의발명으로서청구항에기재할수있으므로, 8 프로그램이수록된매체도컴퓨터관련발명인셈이다. 소프트웨어산업진흥법은소프트웨어를 컴퓨터, 통신, 자동화등의장비와그주변장치에대하여명령 제어 입력 처리 저장 출력 상호작용이가능하게하는지시 명령 ( 음성이나영상정보등을포함한다 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된기술서 ( 記述書 ) 나그밖의관련자료 로정의한다 ( 제2 조제1 호 ). 세계지적재산권기구 (WIPO: World Intellectual Property Office) 의 컴퓨터소프트웨어의보호에관한모델조항 9 은제1 조에서 컴퓨터프로그램 과 컴퓨터소프트웨어 에대한별도의정의규정을두어, 컴퓨터프로그램 이란 기계가읽을수있는매체에합체되었을때, 정보처리능력을갖는기계로하여금특정한기능, 과제또는결과를보여주거나, 수행또는달성할수있도록하는명령의집합 으로정의하고, 10 컴퓨터소프트웨어 는이보다더넓은개념즉, 8 제 10 장컴퓨터관련발명, 9A02. 9 International Bureau of the World Intellectual Property Office (1978) Model provisions on the protection of computer software. 9

27 소프트웨어저작권보호체계방안연구 컴퓨터프로그램 과 프로그램기술서 (program description) 및 보조자료 (supporting material) 까지포함하는개념으로정의한다. 이렇게개념을구분하는이유는 모델조항 에서 컴퓨터소프트웨어 에포함되는위 3가지대상의법적보호수준을다르게제안하고있기때문이다. 이처럼 소프트웨어 가 컴퓨터프로그램 보다더넓은개념으로사용되는데, 이러한개념구분은 컴퓨터시스템의구동에관련되어작성된프로그램혹은과정또는규칙및관련문서를소프트웨어로정의하고있는컴퓨터산업계의실무상의이해와일치한다 11 고하지만, 컴퓨터산업계의실무에서소프트웨어를컴퓨터프로그램이외에컴퓨터프로그램을설명하는자료와보조자료까지포함되는개념으로사용하는지는의문이다. 오히려컴퓨터프로그램과소프트웨어는하드웨어에대비되는의미의동일한개념으로산업계실무에서사용한다고보는편이더타당해보인다. 소프트웨어특허와관련된주요판결중하나로꼽히는 1978년 Flook 판결에서미국대법원은 소프트웨어란용어는산업계에서컴퓨터프로그램을묘사하는데에사용된다 고한바있다. 12 또한 소프트웨어 와 컴퓨터프로그램 양자의구분이법률상으로도의미 있다고보기도어렵다. 왜냐하면, 광의의소프트웨어에포함되는프로그램기술 10 여기서 특정한기능, 임무또는결과를지시하거나, 수행또는달성 이란표현에서서로다른 3개의동사와명사를사용한것은컴퓨터가다양한목적으로사용될수있다는점을설명하기위한것이고, 줄여서 특정한임무를수행 (perform a particular task) 으로대체할수있다고한다 (WIPO 1978, 10면 ). 한편, WIPO의모델조항에는해설이붙어있는데, 이해설에따르면 task 는해결해야하는문제 (the problem that it has to solve) 라고설명하고있으므로 task 는 과제 로번역하였고, indicate 는보통과제가완료된후디스플레이되는결과와관련이있다고해설을달았으므로 보여주다 로번역하였다. 11 박준석 2010, 60면각주 4( 나카야마특허법 ( 역 ) 면인용 ). 12 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) The term software is used in the industry to describe computer software. 10

28 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 서, 보조자료는 그것이 컴퓨터 프로그램에 관한 것이라는 점 때문에 법적 보호 가 달라지거나 특별한 논의가 더 필요하지도 않기 때문이다. 가령 컴퓨터 프로 그램을 설명하는 자료 또는 기술서는 어문저작물일 뿐, 이것이 컴퓨터 프로그 램을 설명하고 있다고 해서 다른 어문저작물과 보호범위를 달리 취급하거나 공 정이용을 위한 특별한 조치가 필요한 것도 아니다. 따라서 현행 법이나 위 WIPO의 모델조항에서 컴퓨터 프로그램, 프로그램 기술서, 보조자료 를 통합 한 하나의 개념으로서 소프트웨어 란 용어가 필요한지 의문이다. 저작권법 또 는 특허법에서 주로 문제가 되는 것은 컴퓨터 프로그램이고 이를 제외한 설명 자료나 프로그램 기술서 는 특별히 문제가 되거나 정책적으로 특수한 고려가 필요한 대상도 아니다. 이런 이유로 이 보고서에서는 달리 언급하지 않는한 소 프트웨어는 하드웨어에 대비되는 개념으로서 컴퓨터 프로그램과 같은 의미로 사용된다. 제 2 절소프트웨어국내보호체계 소프트웨어의법적보호는저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀, 계약법에따 른보호등으로대별할수있다. 이가운데창작에대한보상성격의권리로는 저작권과특허권을꼽을수있다. 한편, 최근들어상표법도창작에대한보상적기능을한다는주장이등장하고있는데, 가령 Manta는상표도전통적인 3가지기능 ( 출처표시기능, 광고선전기능, 품질보증기능 ) 외에표장을만든자를위한인센티브기능도수행한다고하며, 13 첨단기술영역에서는상표가기술혁신인센티브역할을수행한다 13 Manta

29 소프트웨어저작권보호체계방안연구 는경제학자들의주장이늘고있다. 14 하지만, 상표권은표장 ( 標章 ) 15 을창작한자가아니라, 상표 ( 즉, 자기의상품을타인의상품과식별하기위해사용하는표장 ) 를사용하거나사용하려는자에게인정되는권리이고 ( 상표법제3 조제1 항 ), 상표를보호하는목적은상표사용자의업무상의신용보호외에수요자의이익 ( 예컨대, 상표를통한정보검색비용의감소 ) 의보호이기때문에상표권을창작에대한보상성격의권리로분류하기는어렵다. 그리고소프트웨어를영업비밀로보호하는경우에도그보호법익은독립된경제적가치를갖는기술정보를부정이용으로부터보호하는것이지, 영업비밀의창작을장려한다거나일정한기간이지나면누구나타인의영업비밀을자유롭게이용할수있도록하려는창작법고유의취지는영업비밀보호법에들어있지않기때문에 16 이역시창작관련권리로분류할수없다. 17 창작에관한법률중저작권법은소프트웨어에대해보호대상과방식은 물론권리제한을통한사회적이용까지구체적으로규정하고있어서매우체 계적인구성을유지하고있다. 우선, 저작권법에서는컴퓨터프로그램을어문저 14 Llerena & Millot 표장 이란기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적형상, 홀로그램 동작또는색채등으로서그구성이나표현방식에상관없이상품의출처 ( 出處 ) 를나타내기위하여사용하는모든표시를말한다 ( 상표법제2 조제2 호 ). 16 우리대법원은 영업비밀침해행위를금지시키는것은침해행위자가침해행위에의하여공정한경쟁자보다유리한출발내지시간절약이라는우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록하고, 영업비밀보유자로하여금그러한침해가없었더라면원래있었을위치로되돌아갈수있게하는데에그목적이있 다고한다 ( 대법원 선고 97다24528 판결 ). 17 이런점에서영업비밀보호법과특허법은서로상충한다고볼수있다. 특허법은, 사회계약이론으로보면, 발명의공개를유인하기위하여또는발명의공개를통해사회가득을보는대가로발명가에게일정기간발명을독점할권리를사회가보장해주는반면, 영업비밀보호법은보호대상이되는기술정보의공개는애초부터염두에두고있지않다. 따라서지식재산기본법에서법의목적을 지식재산의창출 보호및활용을촉진 하는것으로꼽으면서 지식재산 에특허와영업비밀을모두포함할수있는 인간의창조적활동또는경험등에의하여창출 된 무형적인것으로서재산적가치가실현될수있는것 으로정의한것은모순이라할수있다. 12

30 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 작물과 별개의 저작물 유형으로 예시하여 ( 제4 조 제9 호 ) 컴퓨터 프로그램이 저 작권의 대상임을 분명히 한다. 그리고 보호 범위와 관련해서도, 컴퓨터 프로그 램을 작성하기 위하여 사용하는 프로그램 언어 ( 프로그램을 표현하는 수단으로 서 문자 기호 및 그 체계 ), 규약 ( 특정한 프로그램에서 프로그램 언어의 용법에 관한 특별한 약속 ), 해법 ( 프로그램에서 지시 명령의 조합방법 ) 은 보호대상에서 제외된다는 점을 명시함으로써 ( 제101조의2), 저작권으로 보호되는 영역과 보호 되지 않는 영역의 경계를 명확히 긋고 있다. 권리 주체에 대해서도 저작권은 창작자 원칙의 예외가 적용되는 업무상 저작물에 대해 컴퓨터 프로그램의 경우 에는 다른 저작물과 달리 법인이 업무상 저작물의 저작자가 되기 위해 법인 명 의로 프로그램을 공표하지 않아도 된다는 명문의 규정 ( 제9 조 단서 ) 을 두고 있 다. 또한, 프로그램창작자가갖는권리도다른저작물창작자와기본적으로동일한저작인격권과저작재산권으로인정하되, 컴퓨터프로그램의특성을고려한특별규정들을두고있다. 예를들어, 특정컴퓨터외에는이용할수없는프로그램을다른컴퓨터에이용할수있도록하기위하여필요한범위내에서프로그램을변경하거나, 특정컴퓨터에서좀더효과적으로이용할수있도록하기위하여필요한범위내에서프로그램을변경하는행위에는동일성유지권행사가제한되도록하고 ( 본질적인내용변경은제외, 제13조제2 항제4, 5호 ), 지재권제도의대원칙중하나인 권리소진의원칙 에대해서도대여권이란예외가소프트웨어에적용되도록한다 ( 제21조, 영리목적의대여행위에한한다 ) 권리소진의원칙예외를영리목적으로컴퓨터프로그램을대여하는행위로확대한저작권법개정은판매용음반을시판용음반으로좁게해석한 스타벅스 사건의대법원판결 ( 선고 2010다87473 판결 ) 때문인데, 스타벅스 판결과무관한컴퓨터프로그램에대해서까지대여권의범위를확대한것은입법의불비로국제조약이나입법례를참조하여컴퓨터프로그램이대여의주된대상인경우로제한하는등의재개정이필요하다. 13

31 소프트웨어저작권보호체계방안연구 그리고불법복제소프트웨어의무단이용으로부터프로그램저작자를보호하기위하여다른저작물의권리자에게는인정되지않는침해간주규정을두고있다. 즉, 저작권법제124조제1 항제3 호는불법복제된프로그램임을알고이를업무상이용하는행위를저작권침해행위로간주한다. 1994년컴퓨터프로그램보호법개정당시도입된이조항은일본저작권법을차용한것 19 으로일본저작권법의취지는다른저작물과달리컴퓨터프로그램은상연이나상영, 공중송신등의방법으로공중에제공되는경우는거의없고주로컴퓨터에설치되어사용되는형태가주된이용형태이기때문에일종의 이용권 을창설할필요가있었기때문이라거나, 20 일본저작권법제113조제2 항은 1984년 1월 저작권심의회제6 소위원회 의검토에서프로그램제작자를보호하기위해서는일반적으로프로그램을실행하는것즉, 컴퓨터에서프로그램을사용하는것에대해서도권리가필요하고이를통해위법하게복제된프로그램을실행하는자또는프로그램에불법으로액세스하는자에대처할수있다는의견이있었고, 이에대해 (i) 프로그램구매자가실행행위에대해별도의허락을받아야하고패키지프로그램의경우이용에장애가생길수있다는의견과 (ii) 프로그램의실행은통상계약관계로처리되므로배타적권리를창설할필요성이적다는의견과, (iii) 복제권이나대여권으로권리자의이익보호가충분하다는의견등을고려하여컴퓨터프로그램에이용권을창설하는대신일정한요건하에서프로그램의사용에대한권리를부여하는취지로규정되었다고도한다 일본은 1985년컴퓨터프로그램이저작물로규정될즈음에당해프로그램이위법복제물임을, 사용할권원을취득한때에 알고있었던경우에그사용행위를침해로간주하는규정을두 었다 ( 나카야마노부히로 ( 윤선희역 ) (2008) 저작권법. 육법사, 452 면 ). 20 平尾正樹, 著作権法逐条解説, Retrieved from 21 山本隆司 2009, 면. 14

32 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 더나아가지재권제도의근간이라할수있는보호와이용의균형을달성하기위해저작권법은컴퓨터프로그램저작재산권의제한에대한여러특칙을두어, 교육목적의소프트웨어복제 배포, 사적이용위한복제, 프로그램의기능조사 연구 시험을위한복제, 컴퓨터의유지 보수를위한일시적복제, 교과용도서에게재, 호환성확보를위한소프트웨어코드의역분석, 정당한이용자의보존을위한복제등의행위에대해서는저작재산권이제한되도록한다 ( 제101 조의3~5). 이러한저작권법의체계적인구성과는달리특허법에는컴퓨터프로그램과관련된발명을어떻게보호하는지, 권리제한은어떻게되는지아무런규정이없이일반특허법리에맡기고있다. 컴퓨터프로그램관련발명의보호를위해가장기초적인사항인특허적격성문제도판단기준은일본특허심사기준을그대로답습한특허청의심사기준을통해구축되었고, 법원도이를무비판적으로받아들였다. 법원은컴퓨터프로그램관련발명의특허적격성에대해컴퓨터상에서소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있어야하며, 22 특허발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단하여야하고, 청구항에기재된발명의일부에자연법칙을이용하고있는부분이있더라도청구항전체로서자연법칙을이용하고있지않을때에는특허법상의발명에해당하지않는다고하는데, 23 이러한판단기준은 1993년일본특허청이심사기준을개정할때만들었던기준이다. 제 3 절소프트웨어국제 해외보호체계 22 대법원 선고 2007 후 265 판결, 대법원 선고 2001 후 3149 판결. 23 대법원 선고 2007 후 265 판결참조. 15

33 소프트웨어저작권보호체계방안연구 외국의소프트웨어보호체계도국내법체계와마찬가지로창작법인특허법과저작권법에의한보호와상표법, 영업비밀보호법, 계약법에의한보호체계로나눌수있다. 특허와저작권에의한소프트웨어보호체계는국내와크게다르지않아서대부분의국가가저작권에의한보호에는입법체계가잘정비되어있지만, 특허법은상대적으로정비가되어있지않다. 요컨대, 저작권에의한소프트웨어의보호문제는국제조약이나각국법률또는판례를통해상당히정리되었다고할수있다. 예를들어, 무역관련지적재산권협정 ( 이하 TRIPS 협정 또는 트립스협정 ) 은컴퓨터프로그램을어문저작물로보호하도록하고, 24 세계무역기구회원국으로서트립스협정에가입한국가들은컴퓨터프로그램저작권관련규정을국내법에두고있다. 그리고각국법률이나법원은저작권은컴퓨터프로그램의표현만보호하며, 기능이나해법, 데이터구조, 배열등은보호하지않는다는데에대체로일치된입장을보인다. 25 이에비해소프트웨어의특허보호는국제적인기준도확립되어있지않고, 보호대상과보호범위가나라마다다르고, 특히미국에서는후술하는것처럼소프트웨어의특허적격성에대한논란이계속되고있다. 24 트립스협정제10조제1 항. 25 오라클과구글간의자바 API 저작권분쟁에서미국연방고등법원이자바 API의저작물성을인정하면서 (Oracle America, Inc. v. Google Inc. 750 F.3d 1339 (Fed. Cir., 2014)) 컴퓨터프로그램의표현을넘어서구조 순서 조직 (SSO: Structure, sequence and organization) 까지저작권으로보호해야하는지가논란이되고있다. 이에대해우리저작권법은미국법에는없는프로그램규약을저작권대상에서제외하는규정 ( 제101조의2) 을두고있으므로이를통해미국과다른해법이가능하다는견해가있다 ( 권사현 박성필 김용길 2017). 미국 CAFC 판결이디자인에대한엔클로저운동 (enclosure movement) 으로혁신과경쟁, 문화를저해할수있다는비판에대해서는 Peter Lee & Madhavi Sunder, The Law of Look and Feel (February 17, 2016). 90 Southern California Law Review, 2017 (Forthcoming); UC Davis Legal Studies Research Paper No. 482, 저작권이아이디어에는미치지못한다는점을명시한미국저작권법제102조 (b) 을 CAFC가오독했다는비판에대해서는 Pamela Samuelson (2015) Three fundamental flaws in CAFC s Oracle v. Google decision. European Intellectual Property Review, October 2015 참조. 16

34 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 국제지적재산권보호연합 (AIPPI) 26 이컴퓨터관련발명의특허적격성문제를조사한 2017년보고서 27 에따르면, 특허적격성에관해특허법은물론이고특허청의실무나법원판결이국가별로편차가매우크다. 컴퓨터관련발명에직접적용되는법률규정이있다는국가는전체응답국 44개국중 1/3에불과했고 ( 대부분유럽특허협약 (EPC) 에서명한유럽연합회원국 ), 컴퓨터관련발명의심사에준용될수있는법률규정은국제적으로일치하지않으며 ( 즉, 특허대상에관한정의규정이제각각이고 ), 28 판례나특허청의심사실무에서컴퓨터관련발명에만적용되는규정을두고있는나라와그렇지않는나라가절반으로갈리고 ( 두는나라 23개, 두지않는나라 21개 ), EPC와유럽특허청의영향을받는나라를제외하면, 컴퓨터관련발명의특허적격성에적용되는기준이국가별로너무차이가크다고다양하며, 법원이나특허청이일관성있게기준을적용하는경우도절반에불과하다고한다. 29 이처럼저작권에비해특허권은소프트웨어보호에관한체계가정비되어있지않은데, 이는서로다른권리에의한소프트웨어의중첩보호와관련하여중요한함의를갖는다. 이에대해서는제5 장제2 절 지재권의중첩보호 (overlapping) 문제 에서후술한다. 26 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, The International Association for the Protection of Intellectual Property. 27 AIPPI 우리나라를포함하여미국, 일본, 중국, 유럽각국등 44개 AIPPI 회원국이제출한국가별보고서는 참조. 28 일본과우리나라처럼특허대상을발명의정의규정으로명시하는예가있는가하면, 미국이나캐나다처럼특허대상의유형을나열하는입법례와, 특허대상에서제외되는예를구체적으로열거하는입법례등이있다고한다 (AIPPI 2017, 2면 ). 29 AIPPI 2017, 2~7면. 17

35 소프트웨어저작권보호체계방안연구 특허와저작권에의한소프트웨어의중첩보호문제와관련하여, 미국은컴퓨터소프트웨어와같은기능적창작물에대해어느정도의중첩보호를허용하는반면, 유럽연합은특허보호가아닌저작권보호를선호하는정책을취함으로써문제를해결한다고볼수있다. 30 즉, 유럽연합의 소프트웨어지침 31 은컴퓨터프로그램을어문저작물로명시하고회원국에게저작권보호의무를부과하는반면, 32 유럽특허협약은컴퓨터프로그램그자체는특허보호의대상이아니라고명시하고있다. 33 따라서유럽에서컴퓨터프로그램의주된보호방식은특허법이아니라저작권법이라할수있다. 34 유럽연합의이런태도는특이한것이라기보다는오히려국제적인추세라할수있다. 세계지적재산권기구 (WIPO) 의조사에따르면, 컴퓨터프로그램그자체를공식적으로발명에서제외하는것이점차국제적합의 (consensus) 를형성해가고있으며, 컴퓨터프로그램은특허받을수있는대상에서제외되어야한다는공통된인식이많은국가의특허법에서공유되고있다고평가할수있다. 35 또한특허법에컴퓨터프로그램을발명에서제외한다는명시적인규정을두고있지않은경우에도, 발명제외목록에열거된다른대상 ( 가령, 수학적방법, 정신적활동, 단순한과학적원리나추상적인이론 ) 을통해컴퓨터프로그램을특허권의보호대상에서제외하기도한다 Bridges 2012, 3면. 31 DIRECTIVE 2009/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009on the legal protection of computer programs. 32 제1 조제1 항 In accordance with the provisions of this Directive, Member States shall protect computer programs, by copyright, as literary works within the meaning of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 33 EPC 제52조. 34 Bridges 2012, 8면. 35 WIPO Standing Committee on Patents, SCP/15/3 - Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Annex II Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter, 1면. 18

36 제 2 장국내외소프트웨어보호체계및현황 36 WIPO SCP/15/3 Annex II, 11 면. 19

37 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 제 1 절개요 앞의제2 장에서살펴본것처럼소프트웨어의법적보호에대해저작권법은체계가잘잡혀있는반면, 특허법은체계가없이국가별편차가크다. 법률체계가없는상태에서도사법기능을통해법적체계를정비할수있는데, 이것역시나라별로차이가크다. 소프트웨어특허보호에서가장쟁점이되는것은과연소프트웨어관련발명이특허법상발명에해당하는지의문제이다. 먼저소프트웨어관련발명이특허법상발명개념에해당하는지를표현하는용어와관련하여 발명의성립성, 특허대상성, 특허적격성 등의용어가사용되고있는데, 발명의성립성 은일본의영향을받은한국특허청에서주로사용하는용어로, 현행특허심사기준은 특허출원된발명이특허법상의발명이되기위 한요건을 발명의성립요건 이라고부른다. 37 설민수판사는 특허적격성 은미국의용어를번역한것이며, 특허법제29조제1 항이특허적격으로보는 산업상이용가능한발명 은특허의대상을구별하는기준으로사용되기때문에더욱보편적인용어는 특허대상성 이라고한다. 38 특허법상발명에해당하는지는 자연법칙을이용한기술적사상의창작 이라는특허법조문의미시적해석의문제가아니라, 특허제도를통해특허권을부여하는취지와목적에적합한지의문제즉, 특허받을자격이있는지의정책적문제라고보고, 여기서는 특허적격성 이란용어를사용한다. 37 특허심사기준제3 부특허요건, 한편, 일본특허청의심사기준 ( 부속서B 컴퓨터소프트웨어관련발명 ) 에서는 발명의성립성 대신 발명헤당성 ( 発明該当性 ) 이란용어를사용한다. 38 설민수 2012, 107 면. 20

38 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 이번장에서는소프트웨어법적체계의개선방안을도출하기위해먼저소프트웨어특허관련국내외동향을살펴보는데, 주로특허적격성을중심으로미국, 유럽연합과그회원국, 일본, 중국, 뉴질랜드의판결동향을살펴본다 ( 제2 절 ). 한편, 한국특허청이소프트웨어특허강화를위해내세운특허법개정의필요성즉, 온라인으로유통되는소프트웨어의특허보호문제는 2012년연구 39 에서이미검토한바있고, 이연구에따르면미국과유럽연합에서소프트웨어의온라인유통과특허침해가쟁점이된사례는거의없고, 40 전세계에서최초로입법조치를단행한일본에서도전기통신망을통한컴퓨터프로그램의제공행위에대해특허권을행사한사례는없었다. 41 따라서주요국의동향검토는 2012년연구이후소프트웨어의온라인유통이실제로문제가사례가있는지조사하여없는경우에는생략하되, 일본과중국에대해서만추가로분석한내용을제2 절에포함시켰다. 우리나라에서소프트웨어를온라인으로유통하는행위에도특허권이미치도록하려는입법조치는실패하였지만, 한국특허청은 2014년심사기준을개정하여청구항말미에 컴퓨터프로그램 을기재한특허청구항을인정하기시작하였고, 특허적격성판단기준은기존의심사기준을그대로사용하고있다. 이러한심사기준의타당성을검토하기위하여주요국 ( 미국, 유럽연합, 일본, 중 39 권태복 남희섭 미국의경우그이유중하나는특허권자입장에서는침해품의 판매 또는 사용 을이유로특허침해소송을제기하여권리구제를받으면충분하므로온라인을통해유통되는과정에개입된중개자나수신자를분쟁당사자로끌어들일실익이없기때문이며 ( 권택복 남희섭 2012, 38면 ), 2012년 3월에발표된미국상무성의온라인지재권침해대응보고서 (Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus) 에도인터넷을통한저작권침해나상표권침해만언급할뿐특허권침해가온라인에서문제가되고있다는내용은찾아볼수없다 (Ibid, 39 면 ). 41 Ibid, 53~77면. 21

39 소프트웨어저작권보호체계방안연구 국, 인도 ) 의심사기준에서특허적격성을어떻게판단하는지살펴보고 ( 제 3 절 ), 한 국특허청의심사기준을전반적으로짚어본다음문제점을분석한다 ( 제 4 절 ). 제 2 절주요국의소프트웨어특허관련심판결례및정책동향 1. 미국 (1) 개요 특허적격성의부침이가장심한곳이바로미국이다. 지금까지미국처럼 소프트웨어특허의특허적격성에대해법원의판결이많이바뀐곳도없고, 그 만큼논란이큰곳도없다. 미국특허법은특허적격성에대한아무런기준을제시하지않고특허대상이되는유형만열거하고있다. 즉, 미국특허법은제101조에서 새롭고유용한방법, 기계, 제조물또는조성물이나이들의새롭고유용한개선을발명하거나발견한자는특허법에서정한요건과절차에따라특허를받을수있다 42 고하여 4가지법정유형 ( 방법, 기계, 제조물, 조성물 ) 을제시할뿐특허법상발명이무엇인지, 특허적격성을충족하려면무엇이필요한지에관해아무런단서도제시하지않는다. 하지만미국법원은오랫동안특허대상에해당하지않는예외를제시해왔고, 컴퓨터관련발명의적격성문제는법원이제시한예외 ( 즉, 판례상예외 ) 43 에해당하는지여부로해결해왔다. 42 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 43 이를 사법적예외사항 ( 정진근 2017, 174면 ; 이해영 2017, 11면 ; 이수미 박영수 2014, 404면 ) 또 22

40 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 법원이제시한예외는자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어인데이들을특허적격성이없다고보는주된근거는선취 (preemption) 이론이다. 요컨대, 자연법칙이나, 자연현상또는추상적아이디어에특허권을부여하면모든분야에서의이용을특허권자가선점하여기술혁신을촉진하려는특허법의취지에반하는결과가생기기때문에특허를줄수없다는것이다. 자연법칙이나자연현상, 추상적아이디어는과학및기술연구의기본도구이고, 44 이도구를특허를통해독점할수있도록하면기술혁신에장애가된다는것이미국법원이제시한선취이론의핵심이라할수있다. 45 결국미국법원은특허적격성문제를특허법에명시된 법정유형 과법원이제시한 판례상예외 간의경계를정하는작업을통해해결한다고평가할수있다. 문제는경계를정하는기준이시대에따라변해왔다는점이다. 또한, 앨리스판결에서미국연방대법원이지적한것처럼, 모든발명은자연법칙이나자연현상, 추상적아이디어를어느정도는구현 이용 반영 의존 적용할수밖에없기때문에이들이관여되어있다는점만으로는특허적격성을부인하기어렵다. 46 그래서예외에무언가를결합하여과학 기술의기본도구를특허법상발명으로바꾸는구성요소가청구항에기재되어있어야비로소특허적격성을인정할수있다. 47 그무엇 이존재하는지여부는어떻게판단할까? 결국선취이론으로돌아가모든분야의이용을선점하는독점의위험성이있는지없는지여부로판단한다. 이하에서는미국법원이선취이론을중심으로특허적격성을 는 사법적예외 ( 이창훈 2015) 으로부르기도한다. 44 Myriad 판결문단락 Mayo 판결문단락 앨리스판결문단락 Mayo 판결문단락 1303; 앨리스판결문단락

41 소프트웨어저작권보호체계방안연구 어떻게판단해왔는지미국판례의변천과정을살펴본다. (2) 특허적격성관련미국판례변천과정 미국법원은 1970 년대부터컴퓨터프로그램관련발명의특허적격성문제 를다루었는데, 초창기판례는특허적격성을부인하다가 1980 년대들어서면서 긍정하는쪽으로입장이바뀌었다. 대표적인초창기판례는 Benson 판결이다. Benson 판결 ( 대법원, 1972년 ) 48 : 미국대법원이수학적알고리즘은특허의대상이아니라고판단한최초의판결이다. 문제가된발명은 2진화 10진수 (BCD: Binary Coded Decimal) 49 를순수한이진수로변환하는컴퓨터프로그램알고리즘이었다. 미국대법원은특허법은수학적알고리즘을그대상으로하지않으며, 따라서수학적알고리즘을구현하기위한컴퓨터소프트웨어에는법적보호를제공할수없다고판시하였다. 이에따라미국특허청은특허명세서에알고리즘이포함된것은모두거절하기에이른다. 또한산업계와실무가들은 Benson 판결을연방대법원이소프트웨어는특허로보호하지않겠다고판결한것으로이해하여저작권에의한보호에더의존하게되었다. 50 Flook 판결 ( 대법원, 1978 년 ) 51 : 알고리즘의특허적격성을부인하였지만, 알고 리즘의해법이후의응용 (post-solution application) 에따라서는특허적격성이인정 48 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). 49 BCD란 10진수를 2진수로표현한것을말한다. Benson 판결문에기재되어있는예를들면십진수 53 은 BCD로 로표현된다. 왜냐하면, 십진수 5 는이진수 0101 과같고, 십진수 3 은이진수 0011 과같기때문이다. BCD 을순수한이진수로바꾸면 이된다. 50 조영선 2009, 117면. 51 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978). 24

42 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 된다고판시하여향후소프트웨어의특허가능성을열어둔판결로평가된다. Flook 사건에서문제가된특허는화학반응기내의온도, 압력, 유속을지속적으로관찰하여한계치에도달하면경보 (alarm) 를울리는기존의방법 ( 석유정제산업에서사용하던방법 ) 에서위한계치는촉매반응으로인해고정된값이아니라주기적으로갱신된값을사용해야하는데, 이러한경보한계치의주기적갱신을수학공식의컴퓨터계산을통해달성하는것을특징으로방법이었다. 수학공식은특허대상이아니고, 수학공식이소프트웨어를이용하여컴퓨터로구현되었다하더라도특허대상이아니라는점은이미 Benson 판결등을통해확립되었으므로 Flook 사건에서쟁점은수학공식으로얻은해법이후의응용 (post-solution application) 이특허청구항에기재된발명에존재한다고볼것인지여부였다. 특허출원인 (Flook) 은수학공식에따라계산된수치에맞게경보한계치를조정하는것은 해법이후의응용 에해당한다고주장하였지만, 대법원은이러한주장은특허받을수없는자연계의원리를어느정도구체적인방식으로구현하면무조건특허대상이될수있다는오해에서비롯된것 52 이라고하면서, 이를허용하면특허적격성문제가특허청구항을작성하는자의기교에따라좌우되고 아이디어 나자연현상에는특허를부여할수없다는기본원칙에반하는결과를초래할수있다며특허출원인의주장을기각하였다. Flook 판결에서설시한여러논거들은 30년후 Mayo 판결과 Alice 판결에서소프트웨어특허의특허적격성을판단하는핵심기준으로작용하게된다. Diehr 판결 ( 대법원, 1981 년 ) 53 : 컴퓨터관련발명의특허성을인정한최초의 52 Ibid, 단락 593 First, respondent incorrectly assumes that if a process application implements a principle in some specific fashion, it automatically falls within the patentable subject matter of 101 and the substantive patentability of the particular process can then be determined by the conditions of 102 and

43 소프트웨어저작권보호체계방안연구 미국대법원판결이다. 특허권자 (Diehr와 Lutton) 의발명은고무배합제의최적경화시간을컴퓨터에의해반복계산하여적절한시간이되면고무경화형판 (mold) 의프레스를자동으로개방하는방법에관한것으로, 청구항에는아레니우스 (Arrhenius) 방정식이포함되어있었다. 이특허에대해, 미국특허상표청은 Benson 판결에근거하여청구항에기재된발명은고무경화를위한컴퓨터프로그램에관한보호를구하는것으로특허대상에해당하지않는다고보았으나, 불복소송과정에서연방고등법원 (CCPA) 은컴퓨터프로그램이포함되었다는이유로특허적격성이부인될수없다며특허청의거절결정을파기하였다. 54 특허청장의 항소로 진행된 상고심에서 미국 연방대법원은 특허 청구항에 포함되어 있는 수학공식 ( 아레니우스 방정식 ) 은 특허 대상이 아니지만, 발명가가 수학공식의 이용을 선취 (pre-empt) 하려는 것이 아니라, 특허청구항에 기재되어 있는 모든 단계들과 관련하여 수학공식을 이용하는 행위를 금지하려는 경우에 는 특허 대상에서 제외되지 않는다고 판결했다. 법원이 특허 적격성을 인정한 이유는 고무 배합제를 경화하는 방법에 컴퓨터가 사용되었기 때문이 아니라 당 시 업계의 기술적 문제를 해결하기 위해 아레니우스 방적식이란 이미 알려진 수학식을 활용하였기 때문이다. 나중에 앨리스 판결에서 미국 대법원은 Diehr 판결의 정당성을 설명하면서, 고무 경화 형판 내부의 온도를 정기적으로 측정 하여 기록하는 단계와 측정된 온도를 컴퓨터로 보내 남은 경화 시간을 아레니 우스 방정식으로 반복적으로 구하는 단계는 수학 공식을 발명적 응용으로 변환 한 것 즉, 청구항에 기재된 발명이 컴퓨터에서 구현된다는 점 때문이 아니라 종래의 기술적 방법을 개선하였기 때문에 특허적격성이 인정된 것이라고 하였 다. 53 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981). 54 In re Diehr, 602 F.2d 892 (1979). 26

44 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 Freeman-Walter-Abele 판별법 : 55 소프트웨어발명의특허적격성을판단하기위해 1970년대말과 1980년대초에미국법원이사용하던방법으로미국특허상표청도특허심사에이판별법을적용하였다. 이에따르면, 청구항에직접또는간접적으로수학적알고리즘이언급되어있는지를판단하고 ( 제1 단계 ), 청구항에수학적알고리즘이존재하면이수학적알고리즘이청구항에기재되어있는물리적인요소들과구조적으로연관되어있는지, 또는방법청구항에기재되어있는단계들을한정하는지를판단한다 ( 제2 단계 ). 제2 단계의판단과정은특허출원인이수학적알고리즘을선취하려는것인지아닌지를가려내기위한방법론이므로, 수학적알고리즘은어떠한형태로든물리적요소들혹은특허방법의단계들에응용되어야특허적격성을인정받을수있다. 만약알고리즘이없어도특허를받을수있는청구항이면, 알고리즘을포함시켰다는이유로특허를받지못하는것은아니다. Freeman-Walter-Abele 판별법 은 1994년까지널리사용되다가 1994년 Alappat 판결을계기로더이상사용되지않았지만, 나중에아래에서설명하는 MoT 기준 에서변형된형태로다시반영되었다. Alappat 판결 (CAFC, 1994년 ) 56 : 이판결에서법원은자연법칙, 자연현상및추상적인아이디어를제외하고는태양아래인간이만든어떤것도특허대상이될수있으며, 청구항을전체로보아서특허법상의특허대상을청구하고있느냐아니냐를중심으로특허적격성을판단해야한다고보았다. Alappat 판결은물리적요소와의관계를중시하던종전의태도에서벗어나 유용하고구체적이며유형의결과 (a useful, concrete and tangible result) 가있으면특허적격성을인정 55 연방고등법원 (CCPA) 의 3 개의판결 (In re Freeman, 573 F.2d 1237, 197 USPQ 464 (CCPA, 1978), In re Walter, 618 F.2d 758, 205 USPQ 397 (CCPA, 1980), In re Abele, 684 F. 2d 902 (CCPA, 1982)) 에서제시된방법론을종합하여특허적격성을판단하는기준을말한다. 56 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994). 27

45 소프트웨어저작권보호체계방안연구 하기에충분하다는입장을취함으로써이후소프트웨어특허와비즈니스방법 특허가대거유효성을인정받는길을열어주었다. Lowry 판결 (CAFC, 1994년 ) 과 Beauregard 판결 (CAFC, 1994년 ) 57 : 매체청구항을인정했다고언급되는판결이다. CAFC는 Lowry 판결에서그당시미국특허상청이기록매체청구항을인정하지않는근거가되었던인쇄물원칙 (doctrine of printed matter) 58 은데이터구조에관한청구항 59 에는적용되지않으며, 인쇄물원칙은인간의정신활동에의한것이아닌기계 ( 컴퓨터 ) 로처리되는것이요구되는발명에는적용할수없다고판시하였다. 이는기록매체청구항의특허적격성을인정하는논리즉, 컴퓨터프로그램과매체사이에는구조적 기능적상호관계가정의되어있으므로적법하다는논리의뒷받침이되었다. SSB(State Street Bank) 판결 (CAFC, 1998 년 ) 60 : 영업방법또는소프트웨어특 57 In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994); In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995). Lowry 판결은데이터구조, Beauregard 판결은프로그램관련사건이며, Lowry형청구항은 로구성된데이터구조가저장된컴퓨터판독가능매체 형식으로기재된청구항을말하고, Beauregard 형청구항은 로구성되는단계를수행하는컴퓨터실행가능명령을갖는컴퓨터판독가능매체 형식으로기재된청구항을말한다 ( 강동세 2000, 32면 ( 박진석 (2000) 뉴밀레니엄시대, 인터넷특허정책의좌표 ( 上 ). 지식재산 년 1월호, 141면인용 )). 58 인쇄물원칙이란미국특허청이매체청구항의특허적격성을부인하는근거로제시한이론으로컴퓨터프로그램이플로피디스크와같은매체에탑재되었다하더라도이는마치저작물의대상이되는표현이종이에인쇄된것과같아서그자체로는특허의대상이될수없다는것이다 ( 조영선 2009, 119면 ). 59 Lowry 사건에서문제가된청구항은애플리케이션프로그램이정보처리시스템에서실행될때액세스할수있는메모리에관한것이었고, 메모리에저장되는데이터구조를, 데이터구조그자체가아니라데이터구조에포함되는개별데이터로한정하고있었다. 이에비해 Beaugard 사건의특허청구항은매체에저장된컴퓨터프로그램에관한것이었는데, Lowry 판결이후미국특허상표청이매체청구항의특허적격성을인정하는쪽으로심사기준을바꾸면서소송과정에서미국특허상표청이인쇄물원칙을폐기하여 Beaugard 주장에동의한다고하여양당사자간에쟁점이없는것으로정리되었고따라서 CAFC는프로그램이저장된매체청구항도특허적격성이있다는적극적인판단을하지않고특허심판원의결정을단순히파기했을뿐이다. 28

46 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 허의특허적격성을최대한으로확장한판결로, 우리나라를비롯한여러나라 에영향을미쳤다. SSB 사건에서문제가된특허는뮤츄얼펀드자산을제휴관계로결성된투자포트폴리오를이용하여모은투자구조에서, 포트폴리오에투자된각펀드의비율에기초하여펀드간자산배당액의하루변동치를계산하는컴퓨터프로그램에관한것이었다. 특허권자인시그너처파이낸셜그룹은미국월가의주요금융기관들과특허권사용에따른라이선스계약을체결하였으나, 피고 (State Street Bank & Trust) 는특허권자와의협상이결렬되자법원에특허무효및비침해확인소송을제기하였다. 이사건에서 CAFC는소프트웨어로구현된비즈니스방법도특허권의대상이된다고판결함으로써, 그때까지비즈니스관련발명의특허성을부정해오던관행을뒤집었다. CAFC는특허적격성의판단은특허청구범위에기재된청구대상에만초점을맞출것이아니라청구대상의본질적인특성, 특히실질적인유용성 ( 이는유용하고구체적이며유형의결과 (a useful, concrete and tangible result) 를낳는것으로정의된다 ) 이있는지여부에초점을두어야한다고결론을내렸다. 유용하고구체적이며유형의결과에는가격, 이익, 비율, 비용또는손실과같은것도포함될수있다고하여, 당시까지특허출원을하지않았던금융분야를비롯한여러비즈니스방법에대해특허출원이쇄도하는결과를초래했다. 또한 CAFC 는 1952년특허법이개정된이후, 비즈니스방법은다른프로세스나방법에대해적용되는것과마찬가지로특허요건을동일하게적용하여왔고그렇게했어야한다고결론을내렸다. 이판결은특허보호범위의확장과비즈니스방법의전통적인예외를허물었다는점에서큰의미를갖는다. 60 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial. Group., Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 29

47 소프트웨어저작권보호체계방안연구 Bilski 판결 ( 대법원, 2010년 ) 61 : 연방대법원이특허적격성문제를거의 30년만에다룬판결로, 62 선물옵션의리스크관리방법에관한발명은특허법상발명이아니라고판단했다. 만약그당시까지 CAFC가적용해왔던구체적이용성 (practical utility) 판별법으로는특허적격성관문을통과했겠지만, 63 연방대법원은 선취이론 을적용하여문제의특허를추상적아이디어에해당한다고보고특허적격성을부인했다. 당시 CAFC는 SSB 판결에서제시한 유용하고구체적이며유형의결과 라는기준을버리고 기계또는변환 (Machine or Transformation) 기준 ( 이하 MoT 기준 ) 64 을특허적격성판단기준으로채택하고있었는데, 2009년사건 65 에서 CAFC는 MoT가특허법제101조에따른특허적격성판단을위한유일하고절대적인기준이라고판시하기도했다. 66 하지만 Bilski 사건에서연방대법원은 MoT 기준이유용하기는하지만절대적인기준은아니라며, CAFC와다른태도를취했고, SSB 판결에서적용했던 유용하고구체적이며유형의결과 를폐기한것으로평가되기도한다. 67 Bilski 판결은소프트웨어특허에대해관대한입장을유지해온 CAFC의태도에연방대법원이제동을걸면서 68 소프트웨어특허를제한하는결과를초래했다. Mayo 판결 ( 대법원, 2012 년 ) 69 : 문제의특허는소프트웨어와무관한자가면역 61 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 62 Rose 2017, 282면. 63 이수미 박영수 2014, 389면. 64 MoT 기준에따르면, 어느방법에특허적격성이인정되려면, (1) 그것이특정기계또는장치와연관되거나, (2) 특정사물 (article) 을다른상태또는다른물건으로변환시킨다는점이인정되어야한다 (Bilski 판결문, 단락 612). 65 In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir 조영선 2009, 125면. 67 정진근 2017, 180면 ( 이창훈 2015, 9~10면인용 ). 68 연방대법원은특허대상을확대해온 CAFC의결정을인정할수없다는취지를판결문에명시적으로밝히기도했다 (Bilski 판결문, 단락 612). 30

48 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 질환자의혈액속에있는대사물질의수치를통해치료약의효능과독성을알아내는방법 70 에관한것이다. 특허청구항에는크게 4개의단계, (i) 환자에게치료약을투여하라고의사에게지시하는단계, (ii) 약을복용한환자의혈액에서대사물질을측정하라고의사에게지시하는단계, (iii) 대사물질의농도가너무높아서위험한부작용을일으킬수있는한계수치와대사물질의농도가너무낮아서치료약의효과가없을수있는한계수치를설명하는단계와, (iv) 측정된수치가이한계수치보다높은지낮은지, 그래서치료약의용량을늘려야하는지줄여야하는지를의사에게알려주는단계가기재되어있었다. 연방지방법원은이방법은자가면역치료제 티오퓨린 (thiopurine) 의독성 유효성과 티오퓨린 대사물질의농도사이의상관관계라는자연법칙또는자연현상에불과하다는이유로특허적격성을부인하였다. 71 하지만, CAFC는 MoT 기준 을충족한다며 1심판결을파기했다. 즉, 치료제를환자에게투여하는단계와대사물질을측정하는단계는환자몸의변환 (transformation) 또는환자에게서채취한혈액의변환을포함하는것이므로 MoT 기준 을충족한다는것이다. 72 하지만연방대법원은환자에게약을투여하는것과복욕량을늘릴지줄일지알려주는것은이미관련분야에서널리알려진통상적인 사후처리활동 (post-solution activity) 에불과하여특허대상이아닌자연법칙을특허대상인 자연법칙의응용 으로변환시키지못한다며 CAFC 판결을파기했다. 이사건에서연방대법원이제시한기준은 Mayo 2-단계 로불리며특허청의실무에반영되었는데, 특허청구항에기재된발명이그동안법원이판례로구축해온 판례상예외 인자연법칙, 자연현상또는추상적아이디어에관한것인지판단하는 69 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 132 S.Ct (2012). 70 이수미 박영수 2014, 390면 S.Ct. 1289, Ibid,

49 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제1 단계와, 예외에관한청구항인경우에는예외이상의 상당한그무엇 (significantly more) 이청구항에존재하는지판단하는제2 단계로구성되며, 상당한그무엇 이존재하면 발명적개념 (inventive step) 에해당하여특허적격성이인정된다. Alice 판결 ( 대법원, 2014년 ) 73 : Mayo 2-단계 를 컴퓨터 관련 발명과 추상적 아이디어에 확대 적용한 판결로, 사실관계와 판결 내용 및 영향과 의의에 대해 서는 아래에서 자세히 살펴본다. 그 전에 미국 행정부와 의회 등 정치권에서 특허 제도 개혁을 위한 일련의 대응부터 검토하려고 하는데, 그 이유는 특허 제도 개혁을 위한 정치권의 대응은 특허 적격성의 범위를 축소한 앨리스 판결 로 이어지는 미국 연방대법원의 사법적 대응과 그 취지가 일맥상통하기 때문이 다. (3) 특허제도개혁을위한정치권의대응 앞에서살펴본것처럼, 1990년대부터 CAFC가특허적격성, 특히소프트웨어특허의특허적격성을넓게인정하면서이른바 특허괴물 (patent troll) 74 이미국사회에서심각한사회문제로대두되었다. 미국에서특허괴물의공격적활동이활성화된데에는소프트웨어특허의영향이크며, 그원인으로는, (i) 하드웨어특허는현실의구체적인부품이나장치로표현함으로써권리범위가제약되지만소프트웨어특허는 클라이언트시스템, 서버시스템, 요구, 표시, 수신, 발생 등극히추상적인용어로소프트웨어의기능을표현하여권리범위가넓고침해회피가어렵다는점, (ii) 특허권자가염두에두었던특정소프트웨어를넘 73 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 74 특허괴물을 NPE (Non Practicing Entity) 또는 PAE (Patent Assertion Entity) 라고부르기도한다. 32

50 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 어동일한기능을수행하는광범위한소프트웨어까지특허권의범위로포괄한 다는점, (iii) 1990 년대중반부터특허괴물이소프트웨어특허를집중매집한점 이거론된다. 75 백악관은 2013년보고서에서특허괴물에의한특허소송이지난 2년동안 3배나증가했고 2012년한해에만소송위협을받은기업이 10만개에이르며, 특허괴물이거액의합의금을노리고공격적인특허소송을벌이는행위는미국의혁신생태계를위협한다고지적하였다. 76 이보고서역시특허괴물은대부분기능식청구항 (functional claim) 으로기재된소프트웨어특허에서두드러지게나타나며, 그기능을어떻게수행하는지는묻지않고특허청구항에기재된기능을수행하기만하면모두특허침해라고주장할수있는모호성을문제의원인중하나로지목했다. 77 이보고서를토대로오바마대통령은 2013년과 2014년에다양한행정조치를취했는데, 78 (i) 특허권이이전되는경우미국특허상표청이그사실을신속하게기록할것, (ii) 특허상표청이기능식청구항에대한심사를강화할것, (iii) 소비자와소매업체에게특허소송과분쟁합의에관한정보제공, (iv) ITC(International Trade Commission) 의조치에대한투명성강화, (v) 특허기술의인도주의적활용에대한인센티브부여, (vi) 특허품질개선을위한일반공중의정보제공 (crowdsourcing prior art), (vii) 특허심사관에대한기술교육강화등을발표하였고, 의회에는특허개혁법안처리를촉구했다. 미국의회도특허괴물이활성화된원인중하나인비싼특허소송비용문 75 설민수 2013, 21~22면. 76 U.S. Executive Office of the President (2013) Patent assertion and U.S. innovation. Retrieved from 77 Ibid, 8면. 78 오바마대통령의행정조치 (executive action) 를국내에서는행정명령으로이해하기도하지만, 오바마대통령이정식행정명령을통해조치를취한것은아니다. 33

51 소프트웨어저작권보호체계방안연구 제를해소하기위해특허상표청심판부 (PTAB: Patent Trial and Appeal Board) 를통한 당사자계무효심판 (Inter Partes Review) 을도입한미국발명법 (AIA: American Invents Act) 개정안을통과시키기도했다. 79 이러한노력덕분에특허괴물소송이줄어들기는했지만, 다른나라에비해여전히많은특허소송이제기되고있다. 2017년 1월 3일, 미국의대표적방어형특허비실시기관 (NPE) 인 RPX 社의 자발표에따르면, 2016년에특허괴물은약 2,800개기업을대상으로 300여건의특허소송을제기했고, 소송당사자중피고의 2/3가총매출 1억달러이하규모의기업에해당하여높은소송비용을감당할여유가없는기업을목표로하는행태는여전하다고하며, 활동무대를유럽및아시아지역으로확장하는추세이고, 특히소프트웨어발명과관련해특허심판및앨리스대법원판결에근거한특허무효소송이증가하는경향임에도소프트웨어분야의특허괴물소송을여전히강세를보였다고한다. 80 (4) 앨리스판결 2010 년이후미국연방대법원은일련의판결 (Bilski, Mayo, Myriad, Alice 판 결 ) 을통해특허적격성에관한법리를구축하였는데, 81 가장최근의 Alice 판 79 당사자계 무효심판은 특허 무효를 위해 그 동안 법원에 소송을 제기해야만 했던 절차를 개정 하여 특허상표청 심판부에 재심을 청구하여 특허권을 무효시킬 수 있는 절차를 말한다. 이 제 도 도입 2년만에 미국 특허소송 비용이 약 27% 줄었지만, 심판부에 내야하는 비용만 15,500 달러 ( 심판에 착수하는 경우 추가 납부 비용 15,000 달러 ) 로 매우 비싸며, 심판 청구에 대해 까 다로운 조건을 적용하여 약 33% 가 심판에 착수조차하지 않는 등 문제점은 여전하다 ( 이창훈 2017, 21~29면 ). 80 한국지식재산연구원 (2017) 미국 RPX, NPE에 의한 특허소송 변동성 분석 발표, 지식재산동향 통권 제2017-2호, = USPTO,

52 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 결은소프트웨어의특허가능성을축소하고이미등록되어있는다수의소프트 웨어특허가무효로되는결과를낳았다. 이사건의피고앨리스 (Alice) 는호주계금융분야특허괴물이고원고 (CLS Bank) 는미국계외환결제전문회사이다. 원고는피고와라이선스협의를벌이던중앨리스가주장하는특허에대해무효확인소송을제기했고연방지방법원은앨리스특허는특허적격성이없다는이유로무효로판결하였으나 CAFC는 2012년 7월 3인합의체판결에서이를파기했다. 그후전원합의체심리신청을받아들인 CAFC는 2013년 5월판결을뒤집었고, 연방대법원은만장일치로 1심판결을지지하였다. 문제의특허는 사기나미지급위험을방지하기위하여두거래당사자가안전하게현금이나금융증서를교환할수있도록하는에스크로 (escrow) 시스템에관한것으로서, 중재하는제3 자로서컴퓨터시스템을활용하여두거래당사자의금융거래의위험성을줄이는방향으로합의에도달하게끔하는것 인데, 82 앨리스대법원판결은추상적인아이디어가범용컴퓨 82 이창훈 2015, 12면. 소송의대상이된특허는모두 3건 ( 미국특허등록제5,970,479호, 6,912,510 호, 제7,149,720호 ) 인데, 소송양당사자는 479 특허의청구항제33항이가장대표적인방법청구항이라고인정했다 ( 앨리스대법원판결문단락 2361의각주 2). 앨리스특허의청구항제 33항은다음과같다. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of: (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions; (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record; (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order, and (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing on[e] of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant 35

53 소프트웨어저작권보호체계방안연구 터에의해단순히실행되는경우에는특허법상보호받을수없다는점을분명히하였다. 즉, 통상적인금융거래라는추상적인아이디어는이를구현하는특정단계나기능이범용컴퓨터에의해실행된다는이유만으로는 발명적개념 (inventive step) 으로될수없다는것이다. 앨리스사건에서특허권자는판례상예외중하나인 추상적인아이디어 예외는 인간의개입과는무관하게이미존재하는기초적인사실 (preexisting, fundamental truth) 로제한되어야한다고주장했지만, 법원은 Bilski 판결에서추상적인아이디어라고판단한 위험부담완화 (risk hedging) 은특허권자가주장하는인간의개입과무관하게존재하는기초적인사실이아니고사람의행동을조직하는방법이지, 이미존재하고있는자연계에관한사실이아니라는이유로특허권자의주장을기각했다. 83 앨리스판결에서미국대법원은 Mayo 판결을기초로발명의특허적격성 ( 미국특허법제101조해당여부 ) 을판단하는 2-단계기준을제시하였는데, 제1 단계는특허청구항에기재된발명이추상적인아이디어에해당하는지검토하는단계이고, 제2 단계는추상적인아이디어를특허적격한발명으로변환하는발명적개념이특허청구항에포함되어있는지를검토하는단계를말한다. (5) 앨리스판결의영향과의미 앨리스판결은소프트웨어관련특허출원을미국특허상표청에서걸러내는 강력한도구가되었을뿐만아니라법원에서도소프트웨어관련특허를다루는 obligations placed on the exchange institutions." 83 판결문 (134 S. Ct. 2347), 단락

54 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 데핵심지표가되었다. 84 그리고다른나라의특허소송에서는발명의진보성이주로문제가되어특허무효로판결되는것과달리미국에서는특허적격성결여로많은특허가무효되는특이한현상이나타났다. 그리고특허심사과정에서도특허적격성을이유로한거절건수가늘어났다. 먼저, 심사동향을살펴보면, Cosgrove는 부터 까지미국특허상표청이거절한특허출원을분석한결과, Bilski 판결이전에는특허적격성을이유로거절한비율이 8.5% 에지나지않았지만, Alice 판결이후에는 12.2% 로증가했으며, 가장많은비중은기술분야 TC 3600으로 32% 에달했고, 85 전자상거래기술분야 (TC 3620, 3680, 3690) 에서는거의모든출원이특허적격성을이유로거절되었다고한다. 86 Sachs(2017) 의분석도, 아래그림표에서보는것처럼, 특허거절건수가급격하게늘어전자상거래분야의특허출원은 2014 년부터 90% 이상이특허적격성을이유로거절되었다고한다 ( 아래그림표에서 Prelim Guidance 2014 는미국특허상표청이 2014년앨리스판결직후만든예비심사기준, 87 Interim Guidance 2014 는 2014년 12월에발표한임시심사기준, 88 July 2015 Update 는 2015년 7월에개정된심사기준 89 을말하며, Enfish May 2016 는특허적격성을인정한 CAFC 판결 90 을말하고, McRO Nov 는역시특허적격성을인정한 CAFC 판결 91 을말한다 ) Sutton, 2016, 62면. 85 Cosgrove, James (2017) 101 Rejections in the post-alice era (IPWatchdog, March 7, 2017). Retrieved from 86 Ibid. 87 UPSTO (2014) Preliminary Guidance on Patent Subject Matter Eligibility. 88 UPSTO (2014) Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility, 79 Fed. Reg (Dec. 16,2014). 89 USPTO (2015) Update: Subject Matter Eligibility. 90 Enfish, LLC v. Microsoft Corp U.S. App. LEXIS 8699, 2016 WL (Fed. Cir. May 12, 2016). 컴퓨터메모리에데이터를저장하는시스템에관한발명으로행과열에따라데이터에주소를부여하고열번호와행번호를이용하여데이터검색을빠르게한다. 91 McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016). 이사건에서 CAFC 37

55 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 1> 2012 년 6 월부터 2017 년 2 월까지미국특허상표청이특허적격성결여로거절한기술분야별특허출원 ( 출처 : Sachs 2017, Lefstin, Menell & Taylor 2017, 31 면 ) 는애니메이션캐릭터의입모양과얼굴표정의동기화에관한특허에대해지방법원의판결을뒤집고 3D 애니메이션기술에관한 McRO의특허발명이특허법제101조에서요구하는 Alice 제1 단계를만족하여추상적아이디어가아니라고판시하였다 ( 박수진, 특허적격성판단에있어발명의선취 (PREEMPTION) 여부의중요성, 92 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 31면. 38

56 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 다음으로, 법원의판결동향을살펴보면, Sachs의연구 (2017) 에따르면, Mayo 판결 (2012년 3월 ) 이전에는연방지방법원에서특허적격성을다룬판결이얼마되지않았지만, 앨리스판결 (2014년 6월 ) 전후로는그수가크게증가했다 ( 아래표참조 ). Mayo 판결이후특허적격성을이유로한무효율이급격하게증가하여 2012년이전에는한해에 3건을넘지않던것이, Mayo 판결이후 2년동안한해에평균 8건이나되었고, Alice 판결이후에는 10배나증가했다. 93 판수특수 결 허 Mayo 판결후 Alice 판결전 24 개월 (2012 년 6 월 ~2014 년 6 월 ) Alice 판결후 32 개월 (2014 년 6 월 ~2017 년 2 월 ) 무효유효계무효율무효유효계무효율 Alice 이후변화율 % % +19% % % +10% < 표 1> 특허적격성관련청구 (motion) 에대한연방지방법원판결전체 ( 출처 : Robert Sachs 2017) 하지만앨리스판결직후 77.1% 에달하던무효율은 2017년초에는 45.5% 까지떨어졌다 ( 아래그림참조 ). 이에대해 2015년 Williamson 판결 94 을기점으로 CAFC는소프트웨어청구항에대해좀더적극적으로기능식청구항법리를적용하는경향을보였고그결과 2016년들어소프트웨어발명의특허적격성을긍정하는일련의판결이나왔다는분석도있다. 95 하지만컴퓨터기술의문제점을해결하는아이디어를기능식으로넓게청구한경우거의예외없이특허적 93 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 22 면. 94 Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc). 95 이해영 2017, 17 면. 39

57 소프트웨어저작권보호체계방안연구 격성을인정받지못하였으며, 부터 까지 CAFC 본안판결을분석한연구 97 에따르면, 앨리스판결이후 CAFC가특허적격성을인정하지않은비율이매년 90% 이상으로유지되고있다는점에서무효율이 2017 년들어크게변하였다고보기어렵다 ( 아래그림참조 ). < 그림 2> 앨리스판결이후연도별 CAFC 특허적격성판단 ( 출처 : Gugliuzza & Lemely 2017, 33 면 ) 한편, 법원의무효결정은배심원심리가이루어지기전의소송초기단계 에서나오는경우가대부분이며, CAFC 가 1 심법원의무효판결을지지하는비 96 가령 Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) 판결문단락 Gugliuzza & Lemley

58 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 율은점차더높아졌는데 (2012년 6월부터 2017년 2월까지 1심지지건수 69건대비 1심파기건수 1건 ), 특허를유효로본 1심판결을파기하는비율이무효로본 1심판결을파기하는비율보다더높았다 ( 같은기간동안 1심지지건수 2건대비, 파기건수 5건 ). 98 < 그림 3> 앨리스판결이후법원의 101 특허무효율변화 ( 출처 : Lefstin, Menell & Taylor 2017, 23 면 ) 특허적격성 결여로 무효로 판결나는 특허의 압도적인 다수는 소프트웨어 특허로 2014년 6월부터 2017년 2월까지 법원이 무효로 본 특허 중 소프트웨어 특허는 모두 201건으로 ( 유효로 판결난 특허는 124건 ) 압도적 1위를 차지하였으 며, 2위인 비즈니스 모델 특허의 무효 건 수 101건의 2배나 되었다 ( 아래 그림 참조 ). 98 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 24 면. 41

59 소프트웨어저작권보호체계방안연구 < 그림 4> 2014 년 6 월부터 2017 년 2 월까지기술분야별 101 무효판결된특허 ( 출처 : Lefstin, Menell & Taylor 2017, 23 면 ) 앨리스판결에대해서대법원이여전히명확한기준을제시하지못해법적불안정성이높다는우려 99 에서부터비즈니스방법특허를제한하려던대법원의의도와는무관한분야로영향이확대되었다는지적과, 100 미국의기술혁신은죽었다는극단적인비판까지나오는데, 주로로펌의특허전문변호사들이극단적인비판을쏟아낸다. 101 그래서이러한비판을일종의정치적구호로보기도하며, 미국상공회의소가매년발표하는글로벌 IP 지수에사상처음으로미국의특허제도를세계 10권으로밀어낸것 102 도같은맥락에서파악하기도한다. 99 Rose 2017, 285면 ; Timothy J. Busse, The relativity of an abstract idea: A practicable approach to ALICE s inventive concept, 16 Hous. Bus. & Tax L. J. 252 (2016) at 275 ( 정진근 2017, 186면에서재인용 ). 100 Sheri Qualters (2015) It s a Scary Post- Alice World for Software Patents, NAT L L.J. 101 대표적인인물이바로앞에서소개한특허무효통계를발표한 Robert Sachs이다. 42

60 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 앨리스판결이후이를인용한하급심판결이쏟아지고있는데대다수가앨리스 2-단계기준을적용하여등록된특허를무효로판결하고있지만, 103 대법원의앨리스판결이후소프트웨어특허의유효성을 CAFC에서맨처음인정한 McRO 판결을필두로일부판결에서특허적격성을인정하기도했다. 104 앨리스판결이소프트웨어산업계의기술혁신에타격을주었다는주장에대해구글은여전히소프트웨어 R&D에집중투자를하고있으며, 앨리스판결은컴퓨터기술에의미있는진보를가져오는전정한의미로서의혁신적인소프트웨어특허에는아무런영향을주지않는다고반박한다. 105 소프트웨어기업 102 Global Intellectual Property Center, U.S. Chamber of Commerce (2017) The roots of innovation: U.S. Chamber International IP Index, 111~112면. 103 가령, Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp. 판결, Intellectual Ventures I LLC et al. v. Capital One NA, No (Fed. Cir. 2015) 판결 ( 미리설정된소비한도 ( 예산 ) 초과여부를판단하기위해금융거래를추척 하는추상적인아이디어에해당한다는이유로특허적격성을부인한판결, 지식재산연구원, 지식재산동향 권호참조 ), Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., No (Fed. Cir. 2015) 판결 ( 음성인식인터페이스관련특허에대해하드웨어와의결합없이소프트웨어의명령만으로기재되어있는청구항에는구성요소로써실체가있는 기계 또는 조성물 이포함되어있지않기때문에해당청구항은특허적격성을인정하지않았다. 지식재산연구원, 지식재산동향 권호참조 ). 104 예컨대, Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc., No (Fed. Cir. Nov. 1, 2016) 판결 ( 네트워크회계정보를처리하기위한소프트웨어에관한기술로네트워크서비스제공자가서비스이용자에게이용요금을부과할때에필요한회계기록 (accounting record) 을여러장치가분산방식으로처리하는시스템에관한특허, 고일남 (2016) 소프트웨어관련발명의특허적격성판단시에기존판례분석을강조한연방순회항소법원판결, 참조 ), Bascom Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, No (Fed. Cir. June 27, 2016) 판결 ( 추상적아이디어를컴퓨터시스템에연계한소프트웨어발명의특허적격성을인정한몇안되는판결중하나로, 인터넷서비스제공자가인터넷으로부터얻은정보를사용자맞춤으로콘텐츠필터링을허용하는특허에대해 CAFC는 1심판결과달리필터링기능을동적이고효율적으로만들어컴퓨터시스템의성능자체를향상시켰으므로특허적격성이인정된다고하였다 ( 박수진 (2016) 소프트웨어발명의경우그구성요소가주지, 관용하더라도그조합이신규하고, 관용적이지않은경우특허적격성이인정되는판결대상이가능 (BASCOM V. AT&T), 참조 ). 105 Comments of Google Inc. (January 19, 2017), Before the USPTO. Retrieved from 43

61 소프트웨어저작권보호체계방안연구 내부 변호사들은 앨리스 판결이 회사의 연구개발 수준이나, 프로젝트의 선택 또는 스타트업 인수 결정에 중대한 영향을 미치지는 않았다고 하며, 앨리스 판 결이 수많은 부실특허를 솎아내 특허소송의 위험을 줄여 분쟁 초기 단계에서 부실 특허와의 분쟁을 해결할 수 있는 수단을 제공해 주었다고 평가하기도 한 다. 106 (6) 앨리스판결에대한비판과법개정요구 앨리스판결이후 2015년 CAFC가 Sequenom 사건 107 에서태아진단테스트발명에대해 Mayo 판결을좁게해석하여특허적격성을부인하는판결을내렸고, 2016년 6월대법원이이에대한상고를허락하지않자, 이제연방대법원은특허적격성에대한법리를다시다루지않겠다는의지를표명하였다고보고, 의회를통한특허법개정으로문제를풀려는시도가이어졌다. Lefstin, Menell & Taylor는이러한법개정시도를크게 6개의범주로구분한다 사람이노력한결과 (result of human effort): Mayo-Alice 법원이제시한 2- 단계판별법을대체하기위해만약특허청구항이인간이노력한결과에 관한것이면무조건특허적격성을인정하자는안이다. 지적재산권자연 합 (IPO: Intellectual Property Owners Association) 과 미국지적재산권법학회 (AIPLA) 는특허청구항에기재된발명을전체적으로고려했을때인위 적개입이전에자연계에독립적으로존재하던것이거나, 오로지사람 Lefstin, Menell & Taylor 2017, 28~29 면. 107 Sequenom v. Ariosa Diagnostics 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015). 108 Lefstin, Jeffery A., Menell, Peter S, & Taylor, David O. (2017) Final report of the Berkeley Center for Law & Technology Section 101 Workshop: Addressing patent eligibility challenge, Berkeley Technology Law Journal, 2018 Forthcoming, Retrieved from SSRN: 44

62 제 3 장소프트웨어특허관련국내외동향과시사점 의정신적작용으로만발명이수행되지않는한특허적격성이부인될 수없다는조항 109 을특허법제 101 조에추가하자고주장한다 유형물 (Physicality): 이안역시 Mayo-Alice 2-단계를입법적으로폐기하기위해특허청구항이물리적으로존재하는유형물에관한것이면특허적격성을부인하지못하도록하고, 순수하게사람의정신적작용에관한청구항만제외하자는것이다. 위 1에서설명한 IPO와 AIPLA의안도이범주에들어간다. 3 실제적응용 (practical application or embodiment): 이안은 Mayo-Alice 2-단계를완전히대체하는대신제2 단계를수정하여 발명적개념 을판단하는과정을추상적아이디어, 자연법칙또는물리적현상의 실제적응용 을판단하는과정으로변경하자는것이다. Mayo 판결이전의법리를입법화하려는것으로미국변호사협회 (ABA) 에서지지한다 제외대상의열거방식 (List of exclusions): 유럽특허협력조약을모델로 삼아특허적격성이인정되지않는대상을특허법에열거하고청구항이 열거된대상그자체에관한경우인지판단하자는안이다. 5 유용한기술 (technological arts): 미국헌법의지재권조항의문구에입각 하여, 청구항에기재된발명이유용한기술 (technological arts) 에기여하는 U.S.C. 101(b) Sole Exception to Subject Matter Eligibility A claimed invention is ineligible under subsection (a) only if the claimed invention as a whole exists in nature independent of and prior to any human activity, or can be performed solely in the human mind. 110 AIPLA, 2017, 4면. 111 ABA-IPL, Comments Related to Patent Subject Matter Eligibility (submitted to USPTO) (Jan. 18,2017). 45

63 소프트웨어저작권보호체계방안연구 지, 112 기술적문제를해결하는지를판단기준으로삼자고제안한다. 이 안은유럽특허조약 (EPC) 제 52 조와유사하며, Ken Sonnenfeld 등이조직한 특허전문가그룹 113 이지지하는안이다. 6 특허적격성삭제후특허요건으로흡수 : 특허적격성을별도의특허요건으로삼지못하도록하고, 다른특허요건 ( 유용성, 신규성, 진보성, 명세서및특허청구항기재요건 ) 으로흡수하자는것이다. 화이자 (Pfizer), 일라이릴리 (Eli Lilly) 와같은제약회사들이지지하는안이다. 2. 유럽연합 (1) EPC 제 52 조의입법경위 유럽연합과그회원국의소프트웨어특허관련동향은 EPC 제 52 조의해석 112 미국헌법은제1 조제8 항에서저자나발명가에게그들의저작물이나발견에대한한시적인독점권을보장함으로써학문 (science) 와유용한기술 (useful arts) 의진보를촉진할권한을의회에부여했다. 위안에서 technological arts 는결국기술을말하고헌법조문의문구를반영하여이를 유용한기술 로번역했다. 한편, 미국헌법의지재권조항을번역할때, science 를 과학 으로, useful arts 를 유용한예술 로옮기는경우가있는데, science 는 학문 으로 useful arts 는 유용한기술 로옮기는것이옳다. 미국의회나법원, 학계에서통용되는지재권조항의해석태도는저작권과특허권에대한내용이헌법조항에이분되어있다는것이다. 이런태도에따르면, 저작권보장을위한조항은 to promote progress of science, by securing for limited times to authors the exclusive right to their writings 로헌법에표현되어있고, 특허권보장을위한조항은 to promote progress of useful arts, by securing for limited times to inventors the exclusive right to their discoveries 로표현되어있다는것이다. 따라서지재권조항에서 science 는저작권을대상인반면, useful arts 는특허권의대상이므로각각 학문 과 유용한기술 로번역하는것이옳다 ( 수전 K 셀 ( 남희섭역 ) (2009) 초국적기업에의한법의지배 : 지재권의세계화. 후마니타스, 101면각주 1). 113 A Proposed Path Forward for Legislatively Addressing Patent Eligibility Law: Patenting Genes, Natural Products And Diagnostics: Current Status And Future Prospects, Conference Held at The Banbury Center, Cold Spring Harbor Laboratory (Nov. 9-11, 2016). 46