기업 직무발명 보상규정 표준모델.hwp

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3 목 차

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5 Ⅰ 표준모델작성의목적및구성체계

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7 Ⅰ. 표준모델작성의목적및구성체계 직무발명에대한사용자의안정적권리행사및발명자인종업원의권리를보장하는직무발명보상규정의표준안을작성하여기업의자율적인보상규정제정을지원하는한편, 직무발명제도의정착및활성화를도모하고자합니다. 직무발명의 을규정한보상규정의표준안을 표준모델 작성의 목적 및 체계 마련하였으며, 또한기업의경영환경, 발명자인종업원이처한환경이각기다른상황에서 를수록하였습니다. 본표준안은각기업이기업의상황및경영전략에따라직무발명보상규정을 입니다. 따라서동표준안과동일하게기업의직무발명보상규정을제정해야하는것은아닙니다. 그러나, 본표준모델과 직무발명제도편람, 직무발명보상절차가이드라인, 쟁점별직무발명판례집 을참고하시면각기업실정에맞는직무발명보상규정제정에도움이되리라생각됩니다. 7

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9 Ⅱ 발명진흥법주요내용

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11 Ⅱ. 발명진흥법주요내용 Ⅱ. 발명진흥법주요내용 o 종업원등의직무발명에대하여 사용자등에게특허를받을수있는권리또는특허권을승계시키거나사용자등을위하여전용실시권을설정하도록한계약이나근무규정 으로써, 발명진훙법 주요내용 o 통상기업체등내부의 에그러한취지의규정을반영하고있는 것이일반적입니다. o 사용자등이이러한사전예약승계규정을마련하여, 하고있다면, - 사용자등은발명진흥법제15 조제1 항의규정에따라, 그승계에따른보상으로 를지며, - 따라서, 사용자등은사전예약승계규정을두고있는경우, 이러한이유로, 사용자등은직무발명에대한권리승계절차를비롯하여, 보상금지급, 기타직무발명제도운용에필요한사항을규정한 가있습니다. o 만일, 사용자등이고용계약등에사전예약승계관련조항을두고이를근거로종업원의직무발명에대한권리를승계하여사업화하고있음에도불구하고, o 법에서인정하는권리만을취할뿐, 그에상응하는의무는이행하지않는모순을범하게됩니다. o 사용자등은 의취지에따라계약또는근무규정을통해 할수있습니다. 11

12 요컨대, 직무발명에대한권리의귀속원칙으로부터파생되는 하면, o 직무발명에대한특허받을수있는권리는 되나, o 사용자등은 의취지에따라계약또는근무규정을통해 할수있습니다. - 만일, 사항입니다. * 즉, 직무발명에대한권리귀속에있어 와 으로하는특허제도의기본목적으로부터 의논거가파생 o 또한, 사용자등은 로직무발명에대한 을해야하며, - 이경우, 직무발명에대한권리승계및보상등직무발명제도와관련한핵심적인사항을체계적으로운용하기위해서는 가있습니다. - 이러한필요에따라통상기업에서제정 운용하고있는것이바로 * 즉, 직무발명에대한사용자등의사전예약승계와권리승계시종업원등에대한보상의무를명시하고있는법률규정으로부터 12

13 Ⅱ. 발명진흥법주요내용 발명진훙법 주요내용 사용자등이종업원등의직무발명에대한권리를승계하기위해서는계 하고있어야합니다. 우리나라는 시키고있으므로, o 사용자등이계약또는근무규정에 o 종업원등이직무발명을완성하게되면, 되며, o 사용자등은종업원등이자발적으로직무발명에대한권리를양도하지않는한, 따라서, 종업원등이그발명을사용자에게양도하지않고직접출원하여특허를취득할경우, o 다만, 사용자등이사전예약승계규정을두지않았다고해서종업원등으로부터 할수있으므로, o 종업원등이직 하는경우등에는 발명진흥법제13 조제 1항의단서규정은직무발명에대한예약승계규정이없는경우에 ( 종업원등의의사에반하여직무발명에대한권리승계불가 ) 내용을 함으로써, o 사용자등의직무발명보상규정도입을적극유도하여예측가능성을높이고, 될것으로기대됩니다. 13

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15 Ⅱ. 발명진흥법주요내용 발명진훙법 주요내용 발명진흥법제 15 조제 2 항각호의내용은직무발명에대한 을제시한것으로, o 반드시, 이세가지상황만으로합리성여부가판가름나는것은아니나, * 예컨대, 위와같은절차적요소외에보상규정의내용이나, 지급된보상액의적정성등실체적 요소도판단대상이될수있습니다. 각호의규정은직무발명보상의전체프로세스를 으 로정리하고, o 보상절차의각단계에서사용자등이행한활동을종합적으로검토했을때, 합리적이라고볼수있 다면, 로하고있습니다. o 이와같은내용을토대로, 발명진흥법제 15 조제 2 항각호의규정을살펴보면다음과같습니다. 15

16 먼저, 은 o 보상형태및보상액을결정하기위한기준, 즉 을책정하는과정에서사용자등이종업원등의의견을반영하기위하여행한 을의미하며, o 상황 이라는문구는단지, 사용자등이종업원등과협의를했는지의여부만을보는것이아니라, * 예컨대, 종업원등과협의를했다면과연대표성을지니는종업원등과협의를한것인지, 협의절차는형식적이지않고, 종업원등의의견을담아내기위한실질적인절차였는지, 보상규정의최종내용이종업원등의의견을제대로반영한것인지등이검토대상이될수있을것입니다. 다음으로 은 o 종업원등과의실질적인협의를거쳐보상기준 ( 규정 ) 이작성된후 할정도로종업원등에게합리적으로제시가되어있는지의상황을의미하며, o 가되어있다면나름대로그상황은합리적이라고볼가능성이높다고할것입니다. * 예컨대, 내부인트라넷또는사내게시판등종업원등이언제라도볼수있는매체에규정내용을게재한다든가, 책자나팜플릿형태로발간, 배포한다든지하는방법등을생각해볼수있을것입니다. 다음으로 은 o 앞서 2가지의상황은적어도 라고볼수있으나, 16

17 Ⅱ. 발명진흥법주요내용 o 제 3 호의상황은종업원등과의협의를거쳐마련한보상규정에따라개별발명에대하여사용자등 이보상을실시하는경우, 이나종업원등의 하는것으로, o 비록규정은모든종업원등에게통일적으로적용되나, 구체적인보상액은사용자등이얻은이익, 공헌도등에따라개개의발명마다달라지므로, 위의상황은 이라할것입니다. o 이경우역시, 보상액또는보상형태의결정시종업원등의의견을미리듣거나, 결정된보상을종업원등에게통지하고, 종업원등으로부터이의제기가있을경우, 발명진훙법 주요내용 를거쳤다면합리적인것으로볼여지가높다고할것입 니다. 17

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19 Ⅲ 직무발명보상규정표준모델

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21 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 20OO 년 OO월 OO일제정 본규정은발명진흥법에근거하여, 주식회사 ( 이하 회사 이라한다 ) 의종업원이창작한발명을보호ㆍ장려하여종업원의직무에관한연구개발의욕을고취시키고, 이로인하여창출된지식재산권을합리적으로관리ㆍ활용함을목적으로한다. 직무발명보상규정 표준모델 본규정에서사용하는용어의정의는다음과같다. 1. 발명 이란, 다음각목에열거하는것을말한다. 가. 특허법제2조제 1호의발명나. 실용신안법제2조제 1호의고안 2. 직무발명 이란, 종업원, 법인의임원 ( 이하 " 종업원 " 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인 ( 이하 " 사용자 " 라한다 ) 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 3. 자유발명 이란, 다음각목에열거하는것으로특허를받을수있는권리가발명자에게귀속되는발명을말한다. 가. 제2호의규정에의한직무발명이외의발명나. 제5조제 2항의규정에의해회사가승계하지않기로결정한발명다. 제6조제 2항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지않은발명 4. 발명자 란, 직무발명을한종업원등을말한다. 5. 종업원 이란, 회사와민법상고용계약에의한종업원, 법인의임원뿐만아니라, 노무를사실상회사에제공하는자를말한다. 6. 출원유보 라함은회사가직무발명에대한권리를승계한후출원하지아니하거나, 출원을포기또는취하하는것을말한다. 7. 특허관리전담부서 " 라함은사용자등에서지식재산권에관한기획 조사및관리등의업무를담당하는부서를말한다. 21

22 1 종업원이발명한직무발명에대한권리 ( 외국에특허출원을할수있는권리를포함한다 ) 는회사가이를승계한다. 다만, 제5조제 1항및동조제 2항의규정에따라직무발명에해당되지않는다고결정한경우및직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제6조제 2 항에의해제5조제 3항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지아니한경우에는그러하지아니하다. 2 종업원이종업원이외의자와공동으로직무발명을한경우는종업원이갖는그직무발명에대한권리의해당지분을회사가승계한다. 다만, 제5조제 2항의규정에따라직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제6조제 2항에해당하는경우에는그러하지아니하다. 1 종업원이직무와관련된발명을완성한때에는지체없이다음각호의서류를소속부서장또는연구기관의장을거쳐특허관리전담부서에제출하여야한다. 다만, 2인이상의종업원이공동으로한발명인경우에는공동으로제출하여야한다. 1. 발명신고서 별지제1호서식 2. 양도증 별지제2호서식 3. 발명의내용설명서 별지제3호서식 4. 선행기술조사서 ( 외국출원의경우에한함 ) 별지제4호서식 2 제1항의규정에의한신고 ( 전자적방법에의한신고를포함한다 ) 가있는경우에특허관리전담부서장은즉시그발명신고서에수령일자를기입하고날인한후사본을발명자에게교부하여야한다. 1 특허관리전담부서장은제4조제 1항의규정에의한신고가있는경우에는제9조의규정에의한직무발명심의위원회로하여금해당발명에관한사항을심의하게하고, 심의결과를토대로그발명이직무발명에해당하는지여부를결정한다. 이경우직무발명심의위원회는 별표 1 의발명평가기준에따라심의를하여야한다. 2 특허관리전담부서장은제1항의규정에의하여직무발명에해당된다고결정한때에는그직무발명에대한권리의승계여부를결정한다. 3 특허관리전담부서장은제1항및제2항의규정에의하여권리의승계결정을한때에는이를대표이사에게보고하고, 그결정의내용을발명신고서가제출된날부터 4월이내에그발명을한종업원과소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제5호서식 ) 로통지하여야한다. 1 특허관리전담부서장이제 5 조제 3 항의규정에의한기간내에그직무발명에대한 권리의승계의사를통지한때에는그때부터그직무발명에대한권리는회사에승계된것으로본다. 22

23 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 2 특허관리전담부서장이제5조제 3항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지아니한경우에는회사가그직무발명에대한권리의승계를포기한것으로본다. 이경우회사는그발명을한종업원의동의를얻지아니하고는통상실시권을가질수없다. 1 발명자는다음각호의 1에해당하는경우에제5조제 3항의규정에의한통지를받은날또는제15 조제1 항의규정에의한보상금을지급받은날부터 30일이내에특허관리전담부서에문서 ( 별지제6호서식 ) 로그이유를기재하여이의신청을할수있다. 1. 제5조제 1항또는제2항의규정에의한결정에이의가있는경우 2. 제15조제 1항의규정에의하여지급된보상금에이의가있는경우 2 특허관리전담부서장은제1항의규정에의한이의신청이있는경우에이의신청한발명자 ( 이하 이의신청인 이라한다 ) 와직무발명심의위원회의의견을들은후이의신청의수용여부를결정한다. 3 특허관리전담부서장은제2항의규정에의한결정을그이유와함께이의신청일부터 30일이내에이의신청인과소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제7호서식 ) 로통지하여야한다. 4 이의신청인은제3항의규정에의한결정에불복이있는경우에발명진흥법제18조의규정에의한산업재산권분쟁조정위원회에조정신청을할수있다. 직무발명보상규정 표준모델 1발명자는제2조제 3호가목에해당하는발명이라도그발명에대한권리를회사에양도할수있다. 2발명자가 1항의규정에따라권리를양도하고자할경우에는제4조에규정에따른신고를하여야한다. 3이경우특허관리전담부서장은직무발명심의위원회의심의를거쳐그발명에대한권리의양수여부를결정하고, 그결과를신청인에게통지하여야한다. 4제1 항에규정에의해발명을승계한경우, 본규정에의해정해지는보상기준을준용한다. 회사는직무발명에대한사항을심의하기위하여직무발명심의위원회 ( 이하 위원회 라한다 ) 를둔다. 1 위원회는위원장 부위원장 약간명의위원및간사로구성한다. 2 위원은특허관리전담부서의임직원및소속부서장, 종업원대표중에서회사의대표이사가임명하고, 필요시외부전문가를위원으로위촉할수있다. 3 위원장은특허관리전담부서장이하며, 간사는특허관리전담부서의직원으로한다. 23

24 위원회는다음각호의사항을심의ㆍ결정한다. 1. 제4조제 1항의규정에따라신고된발명의직무발명해당여부 2. 직무발명에대한권리의승계여부 3. 직무발명의출원 ( 해외출원포함 ), 등록여부 4. 제7조제 1항의규정에따른이의신청의수용여부 5. 제13조제 4항의규정에따른출원의취하ㆍ포기, 권리의유지 포기등의여부 6. 직무발명에대한권리의양도 실시허여 기술이전또는기타처분에관한사항 7. 제8조의규정에의한권리의양수여부 8. 제15조제 3항의규정에의한보상금액 지급기준 산정방식 지급시기등에관한사항 9. 본규정의적용에관한사항 10. 기타대표이사또는위원장이필요하다고인정하여위원회에부의한사항 1 위원회는위원장이소집한다. 2 위원회는위원과반수의출석으로개의하고, 출석위원과반수의찬성으로의결한다. 다만, 가부동수인경우위원장이결정한다. 3 위원이해당발명의발명자인경우, 그위원은그발명에관한심의에서제척되며위원총수에산입하지아니한다. 4 위원장은직무발명과관련한사항을심의 의결함에있어필요하다고인정할때에는발명자또는관계자를출석시켜의견을청취할수있다. 5 간사는회의의요지를회의록에기록하여야한다. 1 회사가발명자로부터특허를받을수있는권리를승계한직무발명 ( 제8조의규정에의한자유발명 을포함한다. 이하본조에서같다.) 에대해서는회사명의로지체없이특허출원을하며, 특허관리전담부서장은그사실을발명자와소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제8호서식 ) 로통지하여야한다. 2 제1항의규정에도불구하고회사가그직무발명을비밀로유지하는것이적합하다고판단한경우에는직무발명심의위원회의심의를거쳐출원하지아니할수있다. 3 제2항의규정에의하여출원하지아니할경우에는그이유를발명자와소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제8호서식 ) 로통지하여야한다. 4 회사는직무발명에관하여필요하다고판단될경우, 위원회의심의를거쳐출원의취하ㆍ포기, 권리의유지 포기등의조치를취할수있다. 24

25 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 1 회사는직무발명에대한출원및권리유지에소요되는비용을부담한다. 다만, 회사외부로부터연구비를지원받은과제결과물로도출된발명으로당해과제관련규정또는별도의약정이있는경우에는그에따른다. 2 제1항의규정에도불구하고제3조제 2항의규정에의하여종업원이외의자와공동으로완성한직무발명에대한출원과권리유지에소요되는비용및사무에관해서는그발명에대한지분및별도의계약이있는경우그에따른다. 1 회사는직무발명에대한권리를승계한때에는발명진흥법제15조제 1항의규정에따라발명자에게다음각호의보상금을지급한다. 1. 출원보상금 : 직무발명이출원되었을때지급하는보상금 2. 등록보상금 : 직무발명이등록되었을때지급하는보상금 3. 실시ㆍ처분보상금 : 직무발명에대한권리의직접실시, 양도또는실시허여등의처분으로인하여수익금이발생하였을경우지급하는보상금 4. 출원유보보상금 : 제16조의규정에의하여출원을유보하는경우및출원을취하ㆍ포기할경우지급하는보상금 2 회사는제1항의규정에의한보상금을지급함에있어서보상금에상당하는승진 승급 연수등의비금전적보상을고려할수있다. 3 제1항의규정에의한보상금 지급기준 산정방식 지급시기등의세부사항은발명진흥법제15조제 2항및제3항을고려하여직무발명보상금산정기준세칙에서별도로정한다. 직무발명보상규정 표준모델 제 15 조의규정에의한보상에있어서그직무발명의발명자가 2 인이상일경우에 는제 4 조제 1 항의규정에의하여신고한지분에따라배분하는것을원칙으로한다. 다만, 신고서에지분이 기재되어있지아니한경우에는지분은균등한것으로본다. 1 발명자가퇴직또는사망한경우에도발명자가지급받을수있는보상금을지급한다. 다만, 발명자가사망하였을경우에는지급받을수있는보상금을상속인에게지급한다. 2 퇴직자또는그상속인은주소및연락처의변동사항이발생한때에는지체없이그사실을회사에통지하여야한다. 발명자또는상속인이제 15 조제 1 항의규정에의하여이미지급받은보상금은 그직무발명에대한권리가무효로된경우에도이를반환하지아니한다. 다만, 그권리가특허법제 33 조제 1 항의본문규정에의한이유로무효가된경우에는그러하지아니하다. 25

26 1 발명자, 발명과관계된자, 위원회의위원은회사가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 다만, 제5조제 2항의규정에따라회사가승계하지아니하기로확정된때에는그러하지아니하다. 2 제1항단서의규정에의해회사가승계하지아니하기로확정되어당해직무발명에대한권리가발명자에게귀속되었다하더라도발명과관계된자, 위원회의위원은발명자가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 3 제1및제2항의규정은발명자, 발명과관계된자, 위원회의위원이회사를퇴직한후에도적용한다. 발명자는제 5 조제 3 항의규정에의한통지를받을때까지그직무발명을자기명 의로출원하거나, 그직무발명에대한권리를제 3 자에게양도해서는아니된다. 발명자가제 4 조제 1 항의신고의무를위반하거나, 제 19 조및제 20 조의규정에위반한경 우에는그로인해회사가입은손해를배상하여야한다. 발명자는출원 심사 심판 소송 기타처분또는실시를위하여회사가필요로하는경우에 는이에협력할의무가있다. 다만, 회사를상대로다투는경우에는그러하지아니하다. 종업원이퇴직등을한경우에있어서도그발명이직무발명에해당하는경우, 그취급은본규정에의한다. 1 본규정은디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의배치설계에관한권리및이외의신지식재산권에관하여준용한다. 2 종업원이발명한직무발명에대해서는법령이나기타계약에의하여따로정한경우를제외하고는본규정을따른다. 이규정은 부터종업원의신고가있는직무발명에대해서시행한다. 개정전규정에의하여회사가승계한직무발명에대한권리는종전의규정에의하여승 계된권리로본다. 26

27 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별지제 1 호서식 ] 직무발명보상규정 표준모델 27

28 [ 별지제 2 호서식 ] 28

29 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별지제3호서식 ] 직무발명보상규정 표준모델 29

30 [ 별지제 3 호서식 ] 30

31 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별지제 4 호서식 ] 직무발명보상규정 표준모델 31

32 [ 별지제 5 호서식 ] 32

33 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별지제 6 호서식 ] 직무발명보상규정 표준모델 33

34 [ 별지제7호서식 ] 34

35 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별지제 8 호서식 ] 직무발명보상규정 표준모델 35

36 제정 20OO. OO. OO. ( 목적 ) 이세칙은 OO 주식회사직무발명보상규정제 15 조제 3 항에근거하여종업원의직무발명에 대한보상금산정의기준을정함을목적으로한다. ( 출원보상금 ) 출원보상금의액수는 00 만원으로한다. 다만, [ 별표 2] 에따라비금전적보상을고 려할수있다. ( 등록보상금 ) 등록보상금의액수는 00 만원으로한다. 다만, [ 별표 2] 에따라비금전적보상을고 려할수있다. ( 실시ㆍ처분보상금 ) 1직무발명에대한실시ㆍ처분보상금은 [ 별표2] 에의해산정된공헌이익액또는처분수입금의 OO% 를발명자에게지급한다. 2종업원이자유발명에관하여특허를받을권리또는특허권을회사에양도한경우, 실시ㆍ처분보상금은 [ 별표2] 에의해산정된공헌이익액또는처분수입금의 OO% 를발명자에게지급한다 3실시ㆍ처분보상금은당해발명의실시또는처분으로인하여회사에수익이발생하는동안계속지급하되, 매년분할지급할수있다. ( 출원유보보상금 ) 출원유보보상금의액수는 00 만원으로한다. 다만, [ 별표 2] 에따라비금전적 보상을고려할수있다. ( 보상금의조정 ) 제 2 조내지제 5 조의보상금은직무발명심의위원회가발명의경위와내용, 발명 자의회사에대한기여도, 실시수익의규모등을고려하여조정할수있다. 이세칙은 20OO 년 OO 월 OO 일부터시행한다. 36

37 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 [ 별표 1] 직무발명보상규정 표준모델 o 신고된직무발명에대한직무발명심의위원회의자의적판단을방지하기위해발명평가기준을미리마련하는것이필요합니다. 37

38 [ 별표 2] 38

39 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 o [ 별표1] 의보상기준에의해회사가승계하기로결정한발명에대해, 출원, 등록, 출원유보, 실시ㆍ처분시지급해야하는보상금의기준을미리마련합니다. o 보상금지급액은정액법에따라발명마다일정액을지급하는방법을사용할수도있으며, [ 별표1] 의발명평가기준에의해산출된평가점수에따라차등지급하는평가점수법에의할수도있습니다. o o 금전적보상외에기타보상형태를고려할수있습니다. 직무발명보상규정 표준모델 o 발명에의해얻어지거나, 얻어질모든이익을기준으로하여일정한산출방법에따라지급액을결정하는방법입니다. 39

40 실시보상금은공헌이익액의 00% 를지급한다. 처분보상금은처분수입금의 00% 를지급한다. 40

41 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 1 순이익 ( 총판매량 판매단가 ) - ( 제조원가 + 영업경비 ) 2 기준금액 순이익 이용률 ( 당해제품에서특허가이용되는비율 ) 직무발명보상규정 표준모델 41

42 회사종업원등직무발명심의위원회 ( 회사 ) ( 종업원등 ) ( 회사 ) ( 종업원등 ) ( 종업원등 ) 뒷면계속 - 42

43 Ⅲ. 직무발명보상규정표준모델 종업원등회사직무발명심의위원회 직무발명보상규정 표준모델 43

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45 Ⅳ 조문별내용및해설

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47 Ⅳ. 조문별내용및해설 Ⅳ. 조문별내용및해설 본규정은발명진흥법에근거하여 주식회사 이하 회사 이라한다 의종업원이창작한발명을보호 장려하여종업원의직무에관한연구개발의욕을고취시고 이 조문별 내용 및 해설 로인하여창출된지식재산권을합리적으로관리 활용함을목적으로한다 o 직무발명보상규정의목적에관한규정으로서제정목적ㆍ취지등을정확하게파악하고이해할수있도 록함과동시에다른조문해석의지침으로서활용될수있도록합니다. o 지식재산권 - 산업재산권은특허, 실용신안, 디자인, 상표를의미하며, 저작권을포함하여지식재산권이라고합니다. - 또한반도체배치설계, 컴퓨터프로그램, Know-How 등을포함하는신지식재산권을대상으로포함시킬수도있습니다. 47

48 본규정에서사용하는용어의정의는다음과같다 발명 이란 다음각목에열거하는것을말한다 가 특허법제 조제 호의발명나 실용신안법제 조제 호의고안 직무발명 이란 종업원 법인의임원 이하 종업원 이라한다 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인 이하 사용자 라한다 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다 자유발명 이란 다음각목에열거하는것으로특허를받을수있는권리가발명자에게귀속되는발명을말한다 가 제 호의규정에의한직무발명이외의발명나 제 조제 항의규정에의해회사가승계하지않기로결정한발명다 제 조제 항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지않은발명 발명자 란 직무발명을한종업원등을말한다 종업원 이란 회사와민법상고용계약에의한종업원 법인의임원뿐만아니라 노무를사실상회사에제공하는자를말한다 출원유보 라함은회사가직무발명에대한권리를승계한후출원하지아니하거나 출원을포기또는취하하는것을말한다 특허관리전담부서 라함은사용자등에서지식재산권에관한기획 조사및관리등의업무를담당하는부서를말한다 o 용어의정의에관한규정으로서직무발명보상규정에서빈번히사용되거나중요한용어에대하여그의미를명확히하여의문이생기지않도록함과동시에규정의집행과정에서발생할수있는혼란을방지하기위하여용어에대한정의규정을둡니다. o 원칙적으로 발명 이란, 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로고도한것으로 ( 특허법제2조제1 호 ) 특허법상의발명만을의미하나, 본규정에서는실용신안법상의고안도포함합니다. o 고안 이란, 자연법칙을이용한기술적사상의창작을말합니다.( 실용신안법제2조제 1호 ) 48

49 Ⅳ. 조문별내용및해설 o 직무발명 이란, 발명진흥법제 2 조제 2 호를의미하나, 기업의경우연구개발의특수성을감안하여상기와같이정의합니다. o 자유발명 이란, 일반적으로직무발명이외의발명만을의미하나, 에대해서는발명자가직접출원할수있기에이경우도포함시킵니다. o 종업원등 의개념은민법상고용계약에의한종업원뿐만아니라, 사실상타인 ( 사용자 ) 에게노무를제공한다는객관적사실만있으면성립되는것으로 노무를사실상제공하는자 에는일시적ㆍ임시적으로고용 ( 아르바이트, 파트타임 ) 된자, 촉탁이나기능습득중인양성공및수습공을포괄하며, 상근ㆍ비상근ㆍ보수지급유무ㆍ근로기준법상의최하연령등을불문합니다. o 각기업은필요에따라추가적인용어를정의할수있습니다. - ex) 특허관리전담부서 라함은사용자등에서산업재산권에관한기획, 조사및관리등의업무를담당하는부서를말한다.( 발명진흥법제 2 조제 5 호 ) 별도의부서가설치되어있지않은경우에는회사의특허담당자가속한부서가이에해당됩니다. o 발명진흥법 ( 이하, 구법 이라합니다.) 에서는출원유보라는개념이 직무발명의공개로인하여회사에중대한손해를야기할우려가있다고판단되는경우 조문별 내용 및 해설 업무발명업무발명이란종업원이완성한발명이종업원의직무범위에는속하지않으나사용자의업무법위에속하는발명을말하는것으로직무발명과는구분되는개념입니다. 종업원이발명한직무발명에대한권리 외국에특허출원을할수있는권리를포함한다 는회사가이를승계한다 다만 제 조제 항및동조제 항의규정에따라직무발명에해당되지않는다고결정한경우및직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제 조제 항에의해제 조제 항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지아니한경우에는그러하지아니하다 종업원이종업원이외의자와공동으로직무발명을한경우는종업원이갖는그직무발명에대한권리의해당지분을회사가승계한다 다만 제 조제 항의규정에따라직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제 조제 항에해당하는경우에는그러하지아니하다 49

50 o 회사가종업원의직무발명을승계하여당해발명을안정적으로사용할수있는근거조항으로서, 회사는필요에따라서는승계하지않을것을결정할수도있습니다. o o 협의를거치지않고사용자등에의해일방적으로외국에특허출원을할수있는권리를포함시킬경우, 협의되지않은발명자와의관계에서는무효입니다. 공무원직무발명의처분ㆍ관리및보상등에관한규정제 4 조제 3 항에서는, 국가가승계하는권리에는 외국에특허출원할수있는권리를포함시키고있음 o 특허관리전담부서및직무발명심의위원회심의결과 ⅰ) 직무발명에해당하지않거나, ⅱ) 회사가승계 하지않기로결정한발명또는 에대해서는회사가아닌발명자에게그권리가귀속됩니다. o 상기 ⅰ),ⅱ) 에해당되어발명자가직무발명에대해특허권을취득하였을경우직무발명의성질은지속되기때문에회사는통상실시권을취득합니다. 50

51 Ⅳ. 조문별내용및해설 o 회사가공동발명을승계하는경우회사는공동발명중당해종업원의지분만을승계할수있습니다. o 종업원이아닌제3자와의공동발명인경우에는일반적으로공동발명이행해지기전계약에의해지분을정하게되나계약으로지분이정해지지않은경우에지분은균등한것으로추정됩니다. 조문별 내용 및 해설 종업원이직무와관련된발명을완성한때에는지체없이다음각호의서류를소속부서장또는연구기관의장을거쳐특허관리전담부서에제출하여야한다 다만 인이상의종업원이공동으로한발명인경우에는공동으로제출하여야한다 발명신고서 별지제 호서식 양도증 별지제 호서식 발명의내용설명서 별지제 호서식 선행기술조사서 외국출원의경우에한함 별지제 호서식 제 항의규정에의한신고 전자적방법에의한신고를포함한다 가있는경우에특허관리전담부서장은즉시그발명신고서에수령일자를기입하고날인한후사본을발명자에게교부하여야한다 o 발명을창출한종업원은당해발명의직무발명해당여부및발명자의직위, 발명의상세한설명등을기재하여특허관리전담부서에신고하여야합니다. o 대부분의회사가이미규정하고있던것을법정화시킨것으로발명의안정적승계를통한권리확보가용이해지며기술유출방지를위한관리비용이경감될것으로기대됩니다. 51

52 o 신고의무를위반할경우회사에중대한손해를입힐수있으므로이를담보하기위해 ( 후술 ) o 한편, 직무발명의신고는특허관리전담부서및회사에게직무발명해당여부의판단및승계여부를촉구하는성격을갖고있으며, 당해발명이공동발명인경우에는직무발명신고서가각발명자의지분을추정하는유력한증거자료로사용될수있으므로보상금산정을위해특허관리전담부서뿐만아니라종업원에게도중요한절차입니다. o 최초신고시 양도증 을반드시포함시킬필요는없습니다. 회사가승계하지않는직무발명도있으며, 다만절차의간소화및권리승계의명확화를위해최초신고시접수를받는것을권장합니다. o 발명의내용설명서 는당해발명의승계여부및등급평가를위해반드시필요한것으로써구체적으로작성하는것이필요하며특히, 52

53 Ⅳ. 조문별내용및해설 조문별 내용 및 해설 53

54 o 종업원의직무발명신고는 하여야합니다. o 따라서추후분쟁의소지를줄이기위해신고를받은특허관리전담부서장은 하는것이필요합니다. 54

55 Ⅳ. 조문별내용및해설 조문별 내용 및 해설 o 발명진흥법 발명자가신고한발명에대하여승계여부를판단하기위한심의가필요하며, 평가결과를발명자에게통지해야할의무를규정한조항입니다. o 특허관리전담부서장은신고된종업원의발명에대하여직무발명심의위원회로하여금 1직무발명의해당여부 2승계여부 3보상금산정의기초가되는발명의평가 4국내외출원여부 5발명자의인정및공동발명인경우의각발명자의기여율등 ( 별지제5호서식 의내용 ) 을심사하게하여그결과를통지함으로써신고된발명의성격및승계여부를확정하는절차입니다. o 특히, 신고된직무발명에대한직무발명심의위원회의자의적판단을방지하기위해 별표 1 과같은발명평가기준을미리마련하는것이필요합니다. o o 따라서이러한절차는승계시점의판단기준이될뿐만아니라종업원의정당한보상청구권이발생하는시점 ( 소멸시효의기산점 ) 이기때문에중요한절차이며, 발명의성격을 1차적으로확정하는단계입니다. 55

56 o 발명진흥법 o 또한, 통지일자및수령자의확인을받는것이추후분쟁의소지를예방할수있습니다. < 승계여부통지에따른사용자와종업원간권리관계 > 56

57 Ⅳ. 조문별내용및해설 조문별 내용 및 해설 o 한것으로, 승계시점에따라발명자는정당한보상금청구권을취득하고, 회사는직무발명에대한권리를승계하므로불필요한분쟁을사전에예방하기위해승계시점을명확히하는것이필요합니다. o 승계시점은의사표시에대한 승계의사통지문서가종업원등에게도달된시점이아니라, 별도의양도절차는필요없습니다. o 다만, 직무발명보상규정을마련하지못한경우에는직무발명건건마다별도의승계절차즉, 계약을체결하여권리귀속을결정하는것이일반적입니다. o 종업원의완성사실통지를받은날로부터 4개월이내에승계여부에대한의사표시를하지않은경우사용자등은발명진흥법제10 조제1 항에서인정되는 사용자등은특히주의를해야합니다. 57

58 o 신고된발명에대하여직무발명여부, 보상의기초가되는평가, 승계여부, 보상금액등에대한심사결과에대하여당해발명을완성한종업원이의견을제출할수있는절차를마련함으로써발명자인종업원의절차적권리를보장하기위한규정입니다. o 절차및서식에관한사항으로서이의신청이접수되면직무발명심의위원회는이의신청에대해심사 를하고그결과를청구인에게통보해야합니다. 58

59 Ⅳ. 조문별내용및해설 o 직무발명과관련하여분쟁이발생한경우, 에따라 할수있습니다. o 조문별 내용 및 해설 o 직무발명이아닌자유발명은종업원이임의대로처분할수있으나, 회사의발전, 종업원의사정등을이유로회사에승계할것을요청할수도있습니다. o 본규정제2조제 3호나목및다목에해당하는자유발명이라도, 발명자가권리를취득한후다시회사에권리를양도할수있습니다. o 자유발명의양도는私人간의계약에기한권리이전과동일하나, 승계요청된자유발명을회사가승계하기로결정하면그에대한보상은직무발명의보상에준하여결정됩니다 o 그러나, 59

60 o 직무발명의평가, 보상등에대한결정은회사뿐만아니라종업원의입장에서도중요한결정이기때문에회사내의전문가및의사결정권자, 종업원의대표등이협의하여결정하는것이바람직합니다. o 따라서독단적인결정을지양하고협의에의한합리적인결정을도출하기위하여대부분의사용자등은직무발명보상심의위원회를설치하여운영하고있습니다. o 위원회의구성에관한규정으로서위원회는관련전문가, 특허관리전담부서장, 법인의임원, 종업원의 대표로구성되는것이일반적입니다. 60

61 Ⅳ. 조문별내용및해설 조문별 내용 및 해설 o 직무발명심의위원회는직무발명관련최고의의결기관으로서직무발명의해당여부, 발명의평가, 승 계여부, 보상액산정등직무발명관련중요한사항을의결합니다. 위원회는위원장이소집한다 위원회는위원과반수의출석으로개의하고 출석위원과반수의찬성으로의결한다 다만 가부동수인경우위원장이결정한다 위원이해당발명의발명자인경우 그위원은그발명에관한심의에서제척되며위원총수에산입하지아니한다 위원장은직무발명과관련한사항을심의 의결함에있어필요하다고인정할때에는발명자또는관계자를출석시켜의견을청취할수있다 간사는회의의요지를회의록에기록하여야한다 61

62 o 위원회의간사, 위원회의운영및의사결정방법에관한사항입니다. o 특히, 4항의의견청취는 직무발명의해당여부, 평가, 보상금산정을결정하는경우, 당해발명자및관계자의의견을청취하는절차를마련함으로써절차의합리성확보를통해정당한보상으로간주될수있습니다. o 관계자라함은발명과관련된사람으로서소속부서의동료, 부서장등을말합니다. o 회사는직무발명을승계및출원하기로결정하였으면지체없이출원하여권리화하여야합니다. 구법상에는승계후 4월이내에출원하지않으면당해직무발명을자유발명으로간주하였기에, 승계후 4월이내에출원을하지않으면권리가발명자에게다시귀속되었으나 ( 구발명진흥법제11 조 ), 현재 62

63 Ⅳ. 조문별내용및해설 o 다만, 지체없이 출원을하여야합니다. 지체없이 라는개념은사회통념상인정되는기간으로, o 제2항은승계하기로결정하였으나회사의전략등의이유로출원하지않고 Know-how 또는영업비밀로간직하기로결정한경우에는출원을유보할수있는근거조항입니다. o 출원을유보하는경우에, 회사는발명자에게출원으로얻을경제적이익에상당하는보상을지급하여야합니다. 조문별 내용 및 해설 o o 직무발명에대한특허권확보후, 일정기간이경과하면포기할것인지유지할것인지여부를직무발명심의위원회에서심의할수있으며, 포기시발명자인종업원에게당해발명을돌려줄수도있습니다. 회사는직무발명에대한출원및권리유지에소요되는비용을부담한다 다만 회사외부로부터연구비를지원받은과제결과물로도출된발명으로당해과제관련규정또는별도의약정이있는경우에는그에따른다 제 항의규정에도불구하고제 조제 항의규정에의하여종업원이외의자와공동으로완성한직무발명에대한출원과권리유지에소요되는비용및사무에관해서는그발명에대한지분및별도의계약이있는경우그에따른다 o 직무발명에대한권리를승계받은경우, 당해권리에대한출원및권리유지에대한비용은원칙적 으로권리자인회사가부담합니다. 다만공동발명인경우지분에따라부담합니다. 63

64 o 그러나, 회사외부로부터자금을지원받아연구결과물로도출된발명으로당해연구과제에대한규정또는약정이있는경우그에따라비용을부담합니다. 연구과제비중간접비에특허출원에대한비용이일반적으로포함되어있습니다. 따라서회사는출원비용등에대해서별도로관리하는것이필요합니다. o 외국에출원하는비용에대해서도원칙적으로회사가부담하지만, 일정한경우직무발명심의위원회및발명자와의협의를통해부담비율을정할수도있습니다. 다만이경우추후발명자에게지급되는보상금액산정시이를고려하는것이바람직합니다. o 직무발명을회사가승계하면발명자는 에따라 정당한보상청구권 을행사할수있습니다. 64

65 Ⅳ. 조문별내용및해설 o 정당한보상청구권은법률상당연히발생하는채권으로서양도및상속이가능하며, 10년간행사하지않으면소멸되는권리입니다. o 직무발명에대한보상의종류를열거하고보상하기위한규정이나, 각각의보상종류및금액은회사의경영환경 경영전략, 종업원이처한위치등을고려하여자율적으로정할수있습니다. o 출원보상은선원의지위를획득한기여에관하여, 등록보상은독점적권리를획득함에따른보상입니다. o 출원유보보상은, o 여기서 산업재산권으로보호되었더라면 의미는, 권리화를시켰을경우얻을수있었던기술료수입등을의미합니다. 조문별 내용 및 해설 o 회사가직무발명을직접실시하거나당해발명을처분하여이익이발생한경우실시 처분보상금을지급하여야합니다. o 실시보상이란자사가직접실시하는경우의보상을말하고, 처분이란제3자에게권리를양도하거나실시허여 (Licensing) 하는경우의보상을말합니다. o 실시 처분보상금의산정은일반적으로보상금 = 회사가얻을이익액 이익창출에대한발명의기여율 발명자의기여율로정하여집니다. 65

66 2003나 정당한보상금의액수는이사건발명으로인하여피고가얻을이익에다가, 발명자보상율 ( 내지피고의공헌도 ) 및원고의기여율 ( 다수의발명자가관련된경우원고가주장가능한기여도 ) 을감안하여산정하는것이합리적이라하겠으므로... o 방어보상이란, 국 내외경쟁사의발명의권리취득을저지시키거나권리의무효화를위해관련정보를특허관리전담부서에제출하여채택된경우의보상금을말하며, o 침해보상이란, 회사의산업재산권을타사또는타인이침해한사실을발견하여특허관리전담부서에신고하여채택된경우의보상금을말합니다. o 특허관리의전사적관리차원에서경쟁사의침해사실및무효사유를발견하기위해관련정보를제공하여채택된종업원에게지급하는장려금적성격의보상금입니다. o 여러설문조사등을통해나타난바에따르면, 연구자들이 Fellow 제도, 경력관리및개발등비금전적인센티브를선호하는경향이분명히존재합니다. [ 별표2] 참조 o 따라서, 사용자등이종업원등과협의하여보상기준을마련할때먼저 를통해양자를병행할것인지, 아니면택일을할것인지등에대해결정을하고, o 금전적보상만실시하는것으로한다면보상액산정기준을, 양자를병행한다면위에서와같은 가있습니다. o 보상금 지급기준 산정방식 지급시기등의세부사항은직무발명보상금산정기준세칙에서별도로정합니 다. 66

67 Ⅳ. 조문별내용및해설 제 조의규정에의한보상에있어서그직무발명의발명자가 인이상일경우에는제 조제 항의규정에의하여신고한지분에따라배분하는것을원칙으로한다 다만 신고서에지분이기재되어있지아니한경우에는지분은균등한것으로본다 조문별 내용 및 해설 o 공동발명인경우의보상금은발명을완성한기여율또는지분율에따라지급합니다. 발명자가퇴직또는사망한경우에도발명자가지급받을수있는보상금을지급한다 다만 발명자가사망하였을경우에는지급받을수있는보상금을상속인에게지급한다 퇴직자또는그상속인은주소및연락처의변동사항이발생한때에는지체없이그사실을회사에통지하여야한다 o 종업원의정당한보상청구권은법률상당연히발생하는채권으로서 10년간행사하지않으면소멸되는권리입니다. 따라서전직또는퇴직한후에도소멸시효로소멸되지않는한행사할수있는권리입니다. o 이러한원칙을확인하는규정입니다. o 발명자가사망한경우에정당한보상청구권은상속인에게승계됩니다. 67

68 발명자또는상속인이제 조제 항의규정에의하여이미지급받은 보상금은그직무발명에대한권리가무효로된경우에도이를반환하지아니한다 다만 그권 리가특허법제 조제 항의본문규정에의한이유로무효가된경우에는그러하지아니하다 o 회사가보상금을이미지급하였다면, 특허등이무효가되었을지라도종업원은이미받은보상금을반환하지않습니다. 왜냐하면특허등의무효에대한위험부담은회사가부담하는것이형평의차원에서타당하기때문입니다. o 다만, 특허법제33조제 1항모인출원에의해무효로된경우까지회사가위험부담을지는것은가혹하기때문에이러한경우에회사는보상금의반환을청구할수있습니다. 모인 ( 冒認 ) 출원 : 특허를받을수있는권리는발명한자또는그승계인이갖습니다. 따라서발명자 또는승계인이아닌자는특허를받을수없는데, 모인출원이란이와같이특허를받을수없는 자가출원한것을말합니다. 68

69 Ⅳ. 조문별내용및해설 발명자 발명과관계된자 위원회의위원은회사가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다 다만 제 조제 항의규정에따라회사가승계하지아니하기로확정된때에는그러하지아니하다 제 항단서의규정에의해회사가승계하지아니하기로확정되어당해직무발명에대한권리가발명자에게귀속되었다하더라도발명과관계된자 위원회의위원은발명자가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다 제 및제 항의규정은발명자 발명과관계된자 위원회의위원이회사를퇴직한후에도적용한다 조문별 내용 및 해설 o 직무발명에관한내용을회사가출원전에발명자등이이를공개하면회사에불측의손해를야기할뿐만아니라영업비밀까지침해할수있음으로, 발명자및발명과관계된자, 위원회의위원은그발명을출원할때까지직무발명의내용에대한비밀을유지하여야합니다. o 특히, 회사가승계하지아니하기로확정되어당해직무발명에대한권리가발명자에게귀속된경우, 당해직무발명을심의했던위원회위원, 발명과관계된자 ( 예를들어, 발명의완성을도운보조자, 연구원 ) 는발명자가그발명을출원할때까지역시비밀을유지해야합니다. o 만약, 비밀유지의무를위반하여부정한이익을얻거나회사에게손해를가할목적으로직무발명의내용을공개한자는 3년이하의징역또는 3천만원이하의벌금에처해집니다.( 발명진흥법제58 조 ) o 비밀유지의무는퇴직한후에도적용됨을명시합니다. o 비밀유지의무를위반하여회사에게손해가발생한경우이를제재할수있는규정이필요합니다. 69

70 발명자는제 조제 항의규정에의한통지를받을때까지그직무발명 을자기명의로출원하거나 그직무발명에대한권리를제 자에게양도해서는아니된다 o 제1항은발명자가회사의승계받을수있는권리를침해하거나, 영업비밀등을침해할수있는가능성을미연에방지하기위한근거조항으로서 o 종업원이창출한발명이명백한자유발명이거나회사가당해발명을승계하지않겠다는의사표시가있을때만종업원은당해발명을임의로출원하거나처분할수있습니다. o 제 조 손해배상 발명자가제 조제 항의신고의무를위반하거나 제 조및제 조의규정에 위반한경우에는그로인해회사가입은손해를배상하여야한다 o o 따라서, 비밀유지의무및출원제한규정에위반하여회사에손해를끼친경우제19 조및제20조의실효성을확보하기위해손해배상규정이필요합니다. 70

71 Ⅳ. 조문별내용및해설 발명자는출원 심사 심판 소송 기타처분또는실시를위하여회사가필요로하는경우에는이에협력할의무가있다 다만 회사를상대로다투는경우에는그러하지아니하다 o 발명자의협력의무를규정한것으로발명자는당해기술에대해서가장잘아는사람으로서출원, 심판 소송, 처분등에있어서회사에협력하여야합니다. 조문별 내용 및 해설 종업원이퇴직등을한경우에있어서도그발명이직무발명에해 당하는경우 그취급은본규정에의한다 o 발명자가발명을완성하기직전에퇴직하였을경우와같은특별한사정이있는경우에는퇴직후완성한발명이직무발명에해당됩니다. o 그러나퇴직전의직무에속하는발명을퇴직후발명을한경우에는자유발명에해당합니다. 본규정은디자인권 컴퓨터프로그램 저작권 반도체집적회로의배치설계에관한권리및이외의신지식재산권에관하여준용한다 종업원이발명한직무발명에대해서는법령이나기타계약에의하여따로정한경우를제외하고는본규정을따른다 71

72 o 신지식재산권관련규율, 제안규정과의관계등을규정합니다. 특히, 저작권, 컴퓨터프로그램의경우 창작과동시에권리가발생하기에직무발명보상규정을적용함에있어서특별한취급이필요합니다. 이규정은 부터종업원의신고가있는직무발명에대해서시행한다 개정전규정에의하여회사가승계한직무발명에대한권리는종전의규정에의하여승계된권리로본다 o 부칙에서는본규정의시행일을명시하여효력발생일을명확히하는한편보상규정의개정시에는경과규정을두어종전의규정과개정된규정간의관계를설정합니다. o OO.OO 은본규정을제정하여시행하는날을말합니다. o 이법시행전에승계한직무발명에대해본규정을적용할것인지, 종전규정을적용할것인지여부는사용자등과종업원등간에협의로결정해야합니다. 72

73 부록 Ⅰ 특허출원평가모델

74 목차 74

75 부록-1. 특허출원평가모델 Ⅰ. 특허출원평가모델개요 특허출원평가모델은공공연구기관 ( 대학 / 연구소 ) 에서개발한기술이특허권을획득유지할필요성이있는지를판단하기위해실시하는평가로, 향후활용가능성및보유필요성이있는기술에대해서만권리화를추진함으로써불필요한권리의양산및관리비용의증가를방지할뿐만아니라향후권리의활용가능성을높이고자함이그목적이다. 연구개발결과물에대한특허권확보는글로벌기술경쟁환경에서는기술에대한독점권확보및경쟁자에대한효과적인방어측면에서매우중요하다. 이러한이유로많은특허권을확보하여왔으나활용되는특허권은일부에불과한실정이다. 따라서특허출원여부에대한심사단계에서부터특허권확보및활용의가능성을고려하여평가를실시하고요건에부합되는기술에대해서만특허권을확보하는것이바람직하다. 특허출원 평가모델 특허출원평가모델의평가대상은공공연구기관이개발한발명기술로, 특허관리전담부서에출원을신청 한기술로한다. 75

76 특허출원평가는연구개발결과물에대한기술개발자의발명신고서작성에서부터시작하여다음과같은절차를통하여진행하게된다. 특허출원을신청한발명기술에대한정확한평가를하기위해서는발명의내용을기재한발명신고서와해당발명에대한선행특허기술조사보고서, 그리고발명기술에대한자료가필요하다. 평가위원회에서는이들자료를토대로특허성, 기술성, 시장성에대한평가를실시하여해당발명기술의특허출원여부를결정한다. 개발자는연구개발결과물의내용중에서특허권리확보가필요하다고판단되는발명기술에대해발 명신고서 (< 별첨 #1-1>) 와직무발명 ( 고안 ) 내용설명서 (< 별첨 #1-2>) 를작성한다. 직무발명 ( 고안 ) 내 76

77 부록-1. 특허출원평가모델 용설명서의작성시에는발명기술에대한선행특허기술조사를실시하여그결과를함께반영하도록한다. 필요에따라서별도의선행특허기술조사보고서 (< 별첨 #1-3>) 를작성하여첨부할수도있다. 발명신고서및직무발명 ( 고안 ) 내용설명서, 선행특허기술조사보고서의내용은발명기술의출원여부를판단하는데있어기초자료로사용되므로, 허위로기재하지않도록한다. 개발자가작성제출한발명신고서및직무발명 ( 고안 ) 내용설명서를검토하여기재내용의불비사항을확인하고, 보완사항이있을경우보완토록한다. 또한출원신청발명기술에대한선행특허기술조사를직접또는외부전문기관을활용하여실시한다. 제출된발명신고서및직무발명 ( 고안 ) 내용설명서, 선행특허기술조사보고서, 발명기술관련기술자료, 연구개발계획 / 결과보고서등의필수서류를준비한다. 이어평가위원회를개최하여개발기술에대한평가가이루어지도록한다. 특허출원 평가모델 평가위원회에서는발명기술에대한내용검토및평가를실시한후, 해당기술에대한출원여부를최종결정한다. 평가위원회의세부구성및역할에대해서는아래의평가위원회구성및역할부분을참조한다. 77

78 발명기술에대한특허출원여부를판단하는평가위원회는각기관의조직체계상직무발명에대한심 의또는평가기능을이미보유하고있을경우에는그조직에서수행하도록하고, 그렇지못할경우에는 해당조직을새로구성하도록한다. 평가위원회는위원장을포함하여최소 4인이상으로구성하되, 이들은발명기술에대한기술성, 권리성, 시장성을평가할수있는인력이어야한다. 위원회구성 4인중 1인은간사로서, 위원회의진행및운영을담당한다. 위원장등평가위원은개발자와이해관계가없는인력으로책임급, 부서장급등시니어급인력으로구성하도록하며, 이들은공공연구기관또는국가의 R&D 정책측면까지를감안할수있는능력을보유할필요가있다. 위원장은위원회의운영과평가결과의조정및최종결정을담당하며, 평가위원으로서의역할을겸할수있다. 평가위원회는기술분야별로필요시수시로개최, 운영하며세부운영기준은해당공공연구기관에서별도기준을마련하여진행하도록한다. 평가위원들의참여율제고및평가결과에대한책임감을높일수있도록별도의혜택을부여할수있 78

79 부록-1. 특허출원평가모델 도록하는것이바람직하다. 평가과정에서알게된정보에대해평가이외의목적으로사용되지않도록보안서약등의기준을마련한다. 평가위원회에서는제출된서류와평가위원들의전문가적경험및식견을토대로발명기술에대한평가를실시하여발명기술의등급과특허출원여부등을결정하여간사에게통보한다. 평가위원회에서는발명기술의특허출원여부를판단하기위해특허성, 기술성, 시장성에대해평가를실시한다. 각각의평가항목및내용에대해서는 Ⅲ. 특허출원평가모델부분을참조한다. 특허출원 평가모델 평가위원회에서는평가위원별로각각평가를실시한후, 위원장주재하에상호논의를거쳐최종평 가결과를확정한다. 평가결과로최종도출되는사항은평가등급 (S 급 ~ C 급 ), 특허출원국가, 심사청구여부, 기타필요하 다고판단되는사항등이다. 79

80 특허출원평가를수행하기위해서필요한서류에는발명신고서, 직무발명 ( 고안 ) 내용설명서, 선행특허 기술조사보고서, 연구개발계획 / 결과보고서, 기타발명기술관련기술자료등이있다. 평가위원회에서는발명기술에대한평가결과를특허출원평가결과보고서 (< 별첨 #1-4>) 와발명기술 평가표 (< 별첨 #1-5>) 로최종정리하여간사에게제공한다. 간사는이결과를개발자에게통보하고수 정보완사항은보완토록요구한다. 80

81 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원평가모델은특허성 2개, 기술성및시장성각각 5개씩총 12개평가항목으로구성된다. 특허성은발명기술의특허권리요건및활용특성을평가하는것이며, 기술성및시장성은발명기술관련기술및시장특성을평가하기위한항목이다. 특허출원 평가모델 81

82 ( ) 동일한선행기술이없고, 유사선행기술들과는차이가있어특허권리로등록가능하다. (X) 동일또는유사한선행기술이존재하여특허권리로등록이불가능하다. 82

83 부록-1. 특허출원평가모델 ( ) 발명기술을실시하고자할때선등록특허에저촉되지않는다. (X) 발명기술을실시하고자할때선등록특허에저촉된다. 특허출원 평가모델 83

84 a 세계적기술 R&D 추이와상당부분부합된다. b 세계적기술 R&D 추이와부합의정도가보통이다. c 세계적기술 R&D 추이와부합되지않는다. 84

85 부록-1. 특허출원평가모델 a 종래기술과비교할때개량의정도가큰발명기술또는종래기술의문제해결정도가큰발명기술 이다. b 종래기술과비교할때개량의정도가보통인발명기술또는종래기술의문제해결정도가보통인 발명기술이다. c 종래기술과비교할때개량의정도또는효과가없는발명기술이다. 특허출원 평가모델 85

86 a 종래기술에비해현저한이점이존재한다. b 종래기술에비해현저한이점이기에다소의부족함이있다. c 종래기술에비해현저함이점을찾을수없다. a 발명기술의내용이기술적으로증명되었거나그활용의증명을용이하게할수있다. b 발명기술의내용을기술적으로증명하는데다소의부족함이있다. c 발명기술의내용이기술적으로증명되지않았거나증명하기어렵다. 86

87 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 a 도입기및성장기초기기술로, 향후활용가능기간이길다. b 성장기후기및성숙기의기술로, 향후활용가능기간이보통수준이다. c 쇠퇴기의기술로, 향후활용가능기간이짧다. 87

88 a 복수의시장또는산업분야에까지적용가능하다. b 단일시장분야의여러제품군또는제품으로적용가능하다. c 복수제품, 타제품군, 타기술분야로의적용가능성이없다. 88

89 부록-1. 특허출원평가모델 a 현재발명기술수요에대해요구가많으며그수요는충족되어있지않다. b 발명기술에대한수요가있으나어느정도충족되어있다. c 발명기술에대한수요가거의없거나파악되어있지않다. 특허출원 평가모델 a 적용가능한틈새시장이존재하며, 그잠재적성장성도크다. b 적용가능한틈새시장이존재하나본발명으로는시장확장을기대하기어렵다. c 적용가능한틈새시장이존재하지않거나틈새시장이발생하기에많은제한적인요소가많다. 89

90 a 향후 2 년이내에적용이가능하다. b 향후 10 년이내에적용이가능하다. c 적용가능성이불확실하다. 90

91 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 a 진입장벽이거의없거나또는신규시장인관계로시장선점이가능하다. b 다소간의진입장벽이있으며, 이를극복하기위해서는노력이필요하다. c 진입장벽이매우높으며, 큰노력을기울여야만극복이가능하다. 91

92 92

93 부록-1. 특허출원평가모델 발명기술에대한평가등급은특허성에대한평가를실시하여특허성이만족되는경우에한하여기술성및시장성평가를실시하는 2단계의평가과정을통해결정한다. 먼저특허성에대한 1단계평가는 또는 X 의선택적결과가나오도록평가하며, 2단계평가에서는점수화하여기술성과시장성을평가한다. 이과정을도식화하면다음과같다. 특허출원 평가모델 특허성 2개평가항목에대한평가결과에따라보완과정등을거쳐일정요건을갖춘발명기술에대해서만기술성및시장성을평가하도록한다. 이는권리등록요건이나권리저촉성문제를해결하지못한발명기술은권리의확보로인한실익을가져오기보다는불필요한비용증가의원인으로작용할가능성이높기때문이다. 특허성에서불비한요소가있는것으로지적을받은경우에는보완과정을거쳐해소할수있으며, 보완이나대응책마련등을통해서도해소가되지못했을경우에는출원불가등급인 C 급으로평가한다. 93

94 특허성평가항목에대한요건을충족한발명기술은기술성및시장성을평가하고이를점수화한다음, 평가등급산정기준표에의거등급을결정한다. 발명기술의평가등급은 S급, A급, B급, C급의 4개등급으로정해지며, 각각의등급에따라특허출원진행여부, 국내외출원국가지정, 심사청구여부등이결정된다. 각각의평가등급이갖는의미와평가등급별출원진행방향은다음과같다. S급 ~B급은특허법률사무소에의뢰하여특허출원을진행하며, C급은특허출원을진행하지않고개발자에게되돌려보낸다. 출원을진행하는발명기술중에서 B급의경우국내출원만을진행하며, 심사청구또한추후경과를지켜보면서결정하도록한다. S급은국내출원과동시에해외출원도진행을하며, 심사청구또한출원과동시에진행한다. A급의경우심사청구는즉시하되해외출원은기술또는시장관련상황을살펴보면서선택적으로실시한다. S급이나 A급의경우해외출원을진행함에있어서그시기 ( 국내출원과동시또는출원후 1년이내 ) 나방법 ( 개별국출원또는 PCT 국제출원 ) 은공공연구기관의상황에따라진행하도록한다. 94

95 부록-1. 특허출원평가모델 < 별첨 1-1> [ 별지서식제 1 호 ] 특허출원 평가모델 95

96 96

97 부록-1. 특허출원평가모델 < 별첨 1-> [ 별지서식제 2 호 ] 특허출원 평가모델 97

98 98

99 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 99

100 100

101 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 101

102 102

103 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 103

104 < 별첨 1-3> [ 별지서식제 3 호 ] 104

105 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 105

106 106

107 부록-1. 특허출원평가모델 특허출원 평가모델 107

108 < 별첨 1-4> [ 별지서식제 4 호 ] 108

109 부록-1. 특허출원평가모델 < 별첨 #1-5>[ 별지서식제 5 호 ] 특허출원 평가모델 109

110

111 부록 Ⅱ 권리귀속부록및 Ⅱ보상금관련판례

112 목차

113 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 Ⅰ. 권리귀속관련판례 1) 권리귀속 및 보상금 관련판례 신청인은 경부터주민등록증비닐접착기를제조, 전국의시 군 구청에납품하며신청외 C 사를운영 하던중 경위회사의생산관리부장이던피신청인으로하여금기존의기계보다발달된기계를제작하 도록하여 경위기계설계를마치고 특허청에위 C 를권리자로하여 증명서자동피복 장치 에관한특허를출원하였다. 이사건특허는 공고번호 호로공고되고같은해 특허번호제 호로등 113

114 록된후, 현재신청인에게전용실시권이허여등록되었다. 피신청인은이건발명은피신청인이신청인경영의회사에근무하면서일과시간외에위근무지외에서자유발명한것또는피신청인이직무발명한것이나, 신청인은이에대하여정당한대가를지급하지아니하고이를신청인이개발한것인양모인출원하였으므로, 이사건특허는무효라고주장하나, 이를소명할자료가없는반면, 오히려이사건기록에의하면, 신청인은이사건발명무렵신청외 C사의대표이사로서그피용자였던피신청인에게기존의것보다진일보된주민증자동접착기개발업무를부여하고위발명에필요한자료등을교부하며위발명을독려하고위발명을전후하여상당한보수를지급하였던사실, 이사건발명에는피신청인외에도위 C사의종업원등이참여하였던사실, 신청인은이사건발명의공로를인정하여피신청인을신청외 C사의이사로선임케한사실이각소명되는바, 신청인의이사건특허출원은정당하다할것이므로모인출원을전제로한피신청인의위주장은이유없다. 이사건은직무발명인가아닌가가다투어진사건으로는초기의판결로, 특허법제39 조에의한사용자의업무범위, 종업원의직무범위에대하여구체적으로살피지는않고있으나, 실질적으로그러한내용을주장입증한가처분신청인의주장을받아들인사건이다. 이사건이후의최근판결에서는기본적으로사용자의업무범위, 종업원의직무범위에대한판단을한후직무발명인가에대한판결을하고있다. 114

115 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 2) 권리귀속 및 보상금 관련판례 1 Y는 설립되고, 현재상호로변경되었으며, 휴즈, 휴즈홀더, 휴즈클립, 휴즈제조장비및기타전자부품의제조, 수출, 수입및판매업등을목적으로하고있다. 2 X는 Y가설립될때부터 까지이사등임원으로근무하다가퇴직하였다. 3 X는재직중기술개발업무에관여하여 Y에게축적되어있던휴즈제조에관한기술, Y의물적인적설비와기술개발자금등을이용하여초소형휴즈를개발하였고, 출원인을 X로하여초소형휴즈 (sub-miniature fuse) 의형상과모양의결합에관한의장등록출원및초소형휴즈및그제조방법에관한특허등록출원을하였다. 4 X는상기각각의출원에대하여 제 호로의장등록을, 제 호로특허등록을마쳤다. 115

116 휴즈의제조및판매가 Y의업무범위에속하는사실및 X가 Y의임원으로재직중기술개발업무에관여하면서 Y의휴즈제조에관한기술, 물적인적설비와기술개발자금등을이용하여위초소형휴즈를개발한사실은앞서본바와같으므로, X의위발명은직무발명에해당한다고할것이다. 따라서 X의사용자이던 Y는위의장권및특허권에대하여통상실시권을가진다고할것이고, Y가위의장권및특허권을이용하여이사건초소형휴즈 (LT-5 및 LS-5) 를생산하는것이 X의의장권및특허권을침해한다고볼수없으므로 X의위주장은이유없다. X는가사 Y가위초소형휴즈의발명에대하여통상실시권을가진다고하더라도, Y가 Y의상표가아닌신청외회사의상표로 LT-5 및 LS-5 휴즈를생산하는것은, 의장권자및특허권자인 X의동의없이통상실시권을이전하는것이거나, X의동의없이특허물품을개조하는것에해당하여통상실시권의범위를넘어서는것이라고주장하였다. 이에대하여법원은 Y는위휴즈를생산하여신청외회사에납품하지아니하고전량국내에서판매하고있는점, Y가신청외회사와의계약에의하여그상표를사용하기로하면서수수료로거래총액의 1% 를지급하기로한것이지단순히신청외회사의주문을받아휴즈를제조, 납품하여공임만을지급받는도급관계가아닌점등에비추어보면, Y가위와같이휴즈를생산하여이에자신이등록한 Littelfuse Traid, Inc. 상표를부착하여판매하는것은, Y의통상실시권에기한실시행위라봄이상당하고, Y가자신의통상실시권을신청외회사에양도한후그의실시행위를보조하는것에불과하다고볼수없다고하여 X의주장을받아들이지않았다. 116

117 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 3) ( 권리 : 특허제 호, 생물반응기를이용한산삼부정근의대량생산방법 ) 권리귀속 및 보상금 관련판례 경부터피고Y 의산하기관인임업연구원임목육종부는 산삼세포를이용한배양산삼세근생산기술 의연구개발에착수하였다. 2 원고X 는산삼배양기술의개발책임자이자생물공학과장인임업연구관 A로부터기술개발에산삼이필요하다는말을듣고강원도양구에살고있던 X의형 B에게산삼을구할수있는지여부를문의하여, X는 경 A의부하직원인 C와함께강원도양구로가서 90년생산삼 1뿌리를받아왔다. 3 당시산림청장이었던 D( 퇴직 ) 는 A에게 X와 B가섭섭하지않도록조치를취하라 고지 117

118 시하였고, 이에 A는 X와산삼배양기술이특허등록될경우 A 50%, X 30%, B 20% 의비율로특허권의지분을소유하기로하는내용의약정서를체결하였다. 4 A는 위약정서를첨부하여 산삼배양기술개발에대하여국가, X 등이공동출원한다 는내용의특허출원서를 C에게기안토록한뒤결재를올렸고, 당시임목육종부장 E, 임업연구원장 F( 퇴직 ) 는이를그대로결재하였으며, 이에따라 A는 산삼배양기술에관하여대한민국 (50%), X(30%), B(20%) 를공동특허권자로하여 생물반응기를이용한산삼부정근 ( 세근 ) 의대량생산방법 이라는명칭으로특허출원을하였다. 5 X는 경부터 A와함께임업연구원내시설을이용하여실험실벤처기업의창업을추진하기로하여, X 및 A를공동대표로하고 ( 지분은 X 56%, A 19%), D (19%), G (3%), B (3%) 를나머지주주로하는가칭 손바이오텍 이라는벤처기업을창업하기위한사업계획서를작성한다음경기지방중소기업청에제출하여 예비벤처기업확인서를받았다. 6 A는 원래국가가모두승계하여야할산삼배양기술에관한특허권의일부를 X 및 B 가취득하게하여국가에그지분에상당하는손해를가하였다 는업무상배임의혐의사실이유죄로인정되어징역 1년 6월의유죄판결을선고받았고이에대하여상고가제기되지아니하여위판결이그대로확정되었다. 산삼배양기술은피고소속공무원들이다년간국가예산으로직무와관련하여개발한것으로서특허법제 39조에서말하는직무발명에해당한다할것이므로, 그발명은국가가승계하여야하고특허권또한국유로되는것이지, 연구개발에참여한공무원이개인적으로특허권을소유할수는없는것이다. 그럼에도불구하고원고는산삼배양기술에관한특허권을처분할정당한권한을가지고있지도아니한 B 와특허권을공유하기로하는내용의사적인약정을체결하고서그에기하여실제로산삼배양기술의특허권중 30% 의지분을차지함으로써국가에그에상응하는손해를끼쳤다고할것이다. 이사건은공무원들이국가예산으로직무와관련하여개발한발명은직무발명에해당하므로, 그발명의연구개발에참여한공무원이개인적으로특허권을소유할수없으나, 이를어기고자신의명의등으로특허출원하여국가로부터파면처분을받은것이정당하다고판단한사례이다. 이사건도역시앞사건과마찬가지로, 판결문에서특허법제39조에의한사용자의업무범위인가, 종업원의직무범위인가에대하여구체적으로나누어살피고있지는않으나, 실질적으로그러한내용에대하여판단하고있다. 118

119 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 4) 권리귀속 및 보상금 관련판례 1 Y는통신기계기구및관련기구와그부품의제작, 판매등을그정관상의목적으로하고, 경부터이동전화단말기를생산해온회사이고, X는 Y에입사하여 부터 까지사이에 Y의 타임머쉰팀 에소속되어근무하였다. 2 Y의 타임머쉰팀 은신상품개발을위한아이디어창출을위하여사내공모를통해직원을선발, 조직한부서로그팀원들은구체적인특정업무를맡지아니한채매주팀원들간에시장성과실현성있는아이디어를제출하는평가회를가지고, 분기별로경영진을대상으로그결과물을발표하는정기보고회를개최하였 119

120 는데, X는같은팀원인소외 A와함께 새로운한글입력방식의필요성과실용화방안에관한 멀티미디어세계에서문자의가치 라는보고서를, 새로운한글입력방법사업화추진 1차보고서 를각제출하는등주로새로운한글입력방식의고안및사업화에주력하였다. 3 X는위타임머쉰팀에근무하던중, 문자입력코드발생방법및장치 ( 이하 제1발명 이라한다 ) 를발명하고, Y에제1발명에관한직무발명신고를하면서특허받을권리를양도하였으며, Y는 Y 명의로제1발명에관한특허를출원하여 특허등록을마쳤다. 4 또한 X는위 A와함께 문자입력코드발생장치및방법 ( 이하 제2발명 이라한다 ) 을발명하고, Y에제2발명에관한직무발명신고를하면서특허받을권리를양도하였으며, Y는 Y 명의로제2발명에관한특허를출원하여 특허등록을마쳤다. 5 Y는 경부터위발명들의문자입력방식을이용한이동전화단말기를생산, 판매해오고있다. X의위확인청구는 X가이사건소로써구하고있는부당이득반환청구의전제로제1, 2발명이직무발명이아니라는확인을구하는취지인바, 이는법률요건사실일부의확인을구하는것이어서부적법하고, 또한확인의소에있어서확인의이익은 X의법적지위가불안, 위험할때그불안, 위험을제거하는데있어확인판결을받는것이가장유효 적절한수단인경우에인정된다할것인데, 가사제1, 2발명이직무발명이아니라하더라도특허무효심판절차에서무효심결이확정되지아니하는이상에는 Y 명의로등록된특허권에어떠한효력이미친다고볼수도없으므로, 위발명들이직무발명이아니라는확인을구하는것은 X에게현존하는법적불안, 위험을해소할수있는유효 적절한수단이라할수없으므로이사건소중확인청구부분은부적법하다. 종업원의발명이직무발명이아님을확인하는청구및직무발명이아님에따른회사의부당이득반환청구에대하여, 상기발명은종업원의직무발명이라고판단하면서따라서부당이득반환청구를기각한사례다. 5) 120

121 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 6) 권리귀속 및 보상금 관련판례 1 Y는 경부터 까지피해자 A회사의개발부이사로근무하면서물수건말이기술개발을하였다. 2 Y는 경소외 B회사의대표이사인 C를찾아가물수건말이개발기술을가지고있으니채용해달라고하여 B회사에취직한다음, A회사에서물수건말이기계를개발하면서취득한컨베이어벨트기술 121

122 등을 C에게알려주어 A회사보다앞선 위물수건말이기계에대하여 B명의로실용신안등록을출원하도록함으로써기업에유용한기술상의영업비밀을정당한이유없이 C에게누설하였다. 3 Y는물수건말이기계의컨베이어벨트기술등은 A회사에근무할동안개발한 Y의직무발명에해당하고, 영업비밀로서의요건을결하였으므로, 영업비밀에해당하지아니한다고주장하였다. 이사건기술은 Y가그직무에관하여고안한것으로성질상 A의업무범위에속하고, 그고안행위가 Y의현재또는과거의직무에속하는고안으로결국직무발명에해당하고, 발명자주의를취하는우리실용신안법에의할경우직무발명에의한기술등의실용신안을받을권리가그발명자에게귀속한다하더라도, 자유발명이아닌이상사용자로서도당연히통상실시권등일정한권리를취득하는것이고, 기술적창작을일반공중에공개하는것을대가로국가로부터독점권을부여받는특허나실용신안제도의취지에비추어, 비록직무발명자라하여도영업비밀인그의고안이실용신안출원및등록등을통하여공개되기전의비공개상태에서이를제3자에게누설한다면이는직무발명에대하여일정한권리를가지는사용자의영업비밀을침해한행위에해당한다고할것이다. 이사건으로돌아와살펴보면, Y는 A회사에물수건말이기술을개발하기위한기술담당이사로입사하여소정의급여를지급받았고, A회사는이사건기술개발을위하여인적 물적설비를지원하였을뿐만아니라상당한자금을지출하였는데도, Y는그결과발명한이사건기술을 A회사재직중에제3자인 B회사의대표이사인 C에게누설한사실을인정할수있는바, 설혹이사건기술이 Y의주장대로직무발명에속한다하더라도피고인의행위는 A회사의영업비밀을침해한죄에해당한다할것이다. 판결에서는비록종업원이사용자와의사이에체결한근로계약이나취업규칙등에명백히영업비밀누설금지등의비밀유지의무가규정되어있지않은경우라할지라도종업원은근로계약기간중에는이사등의임원에대해서는 ' 선량한관리자의주의의무 ' 가부과되어있어비밀유지의무가유추될수있고, 일반근로자에대하여는근로계약에기한근로자의성실의무의내용으로서비밀유지의무가있다고볼수있으며, 퇴직후의비밀유지의무에관하여도명시적인계약규정이없다고하여도비밀유지의무가발생한다고보아야할것인이상, 회사와종업원간의명시적인영업비밀누설금지의약정이있었는지를불문하고회사의이사등에게는비밀유지의무가있다고보았다 7). 122

123 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 8) ( 권리 : 특허제 호, 초박형콘덴서마이크로폰조립체및그조립방법 ) 권리귀속 및 보상금 관련판례 1 원고X 의대표이사 A는북한에서마이크로폰의연구 개발등의업무에종사하다가 경귀순한음향기술자로서 경부터전자부품종합기술연구소선임연구원으로근무하였다. 2 A는 경피고회사 Y에영입되어 경까지 Y의전기음향연구소장으로재직하면서, 콘데서마이크로폰의제품연구, 제품소재개발, 생산설비개발업무, 관리업무등을총괄하였다 Y와 A사이에, Y는 A에게특별상여금과격려금조로 40평이상아파트와현금 10억원을지급하고, 프로마이크전문제조회사를설립하며, A는위연구소의연구개발계획에따른연구를진행하되, 이와관련된모든설비및지적소유권은 Y 소유로하고, A가연구소재임시개발한연구실적은 Y에게속하며그와관련된업무상기밀및기술사항은다른곳에응용할수없으며또한보안을유지하기로약정하였다. 123

124 경 A는 Y의전기음향연구소장으로재직하면서이사건특허를발명하였다 A는위연구소직원소외 B, C 등과함께 Y를퇴사한후, X를설립하고 X의대표이사에취임하였으며, X는 A로부터이사건특허출원권을양수하여 특허출원하고, 등록을마쳤다. 이사건특허의발명은 Y의업무범위인전기 전자부품 음향기기 정보통신기기의제조및판매업에속하고, 그발명행위가 Y의종업원이었던 A의직무인콘덴서마이크로폰의연구 개발에관련되므로직무발명에해당하는바, A는이사건권리승계약정에따라 Y에게이사건특허출원권을양도할의무가있음에도불구하고그임무에위배하여 X에게이사건특허출원권을양도하였고, X는 A가설립하여그가대표이사로있는회사인관계로 X로서는 A가위와같이배임행위를한다는것을알면서도이에적극가담하였다고볼것이므로, X의이사건특허출원권의양수행위는반사회질서의법률행위로서무효다. 따라서무효인이사건특허출원권의양수행위에터잡아이사건특허를출원 등록한원고가이사건특허발명을승계할권리를가지고있는피고에대하여이사건특허권의효력을내세워그침해행위의금지와침해행위로인한손해의배상을청구하는것은신의칙상허용될수없다. 또한 X는 Y가 A로부터이사건특허의출원권을승계한시점은 경이나그로부터 4개월내에이사건특허를출원하지않았고, 가사 Y가 A로부터이사건특허의출원권을승계한시점을 Y가그구체적인내용을알았거나알수있었을때즉 A가 Y를퇴사한시점인 경이라고보더라도 Y는그로부터 4개월내에이사건특허를출원하지않았으므로, 발명진흥법제11조제1항의규정에따라자유발명으로간주되고, A는그이후 X에게이사건특허출원권을양도한것이므로이는유효하다고주장하였다. 이에대하여법원은이사건권리승계약정당시 Y는 A에게 Y의업무와관련한연구개발을할수있도록지원을하는대가로 A의위연구결과로서의발명에대하여특허권을취득할수있도록약정한점에다가, 발명진흥법제11조제1항은종업원의발명을장려함과동시에사용자의발명에대한신속하고효율적인권리화와사업화를촉진한다는데에그취지가있다고볼것인점을더하여보면, 이사건권리승계약정은피고가특허출원을할수있을정도로직무발명의구체적인내용을알았거나알수있었을때에비로소그직무발명에관한권리가승계된다는취지의약정이라고봄이상당한바, A가 Y를퇴사할시점인 경이후 X가이사건특허를출원할때까지 Y가이사건특허의구체적인내용을알았거나알수있었다고볼수없으므로, X 주장의위각시점에 Y가이사건특허출원권을승계하였다고볼수없다고하여 X의청구 124

125 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 를받아들이지않았다. 가사피고가원고의이사건특허출원일인 이후에이사건특허의구체적인내용을알았거나알수있게되었다고보아피고가그때이사건특허출원권을승계하였다고본다고하더라도, 발명진흥법제11조제1항소정의 4개월의출원기간은출원권의소멸시효에해당한다고볼것인데, 소멸시효는권리를행사할수없는동안은진행하지않고, 여기서권리를행사할수없는경우라함은그권리행사에법률상장애사유가있는경우를말하는것인바 ( 대법원 선고 91다32053 판결참조 ), 현재까지원고의선출원이등록거절결정또는등록무효심결에의하여무효로되지않은이상피고는이사건특허를출원하더라도특허등록을받을수없으므로, 피고가권리를행사할수없는위기간동안위 4개월의출원기간은진행하지않는다고할것이다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 125

126 9) 1 Y는숙소및월금 350만원상당의월급을제공받고 경부터 A의기술개발이사로일하면서이사건특허기술을개발하였다. A는 고안자를 B로하여이사건특허기술을특허출원하였고, 같은해 특허등록되었다. 이사건특허기술은음식물쓰레기의탈수수단을유입관과일정한경사각이유지되도록설계하는등그구성및권리범위에있어 Y명의로 특허등록된음식물쓰레기처리기술과차이가있다. 2 A는 초순경이사건특허기술등록후중국에금형제작을의뢰하면서 Y에게중국에서의관련업무를담당하도록하였고, 당시 A의중국지사장이자중국북경명주과무유한공사 ( 北京明州科貿有限公司 ) 를운영하던 C에게는금형제작을위한중국현지의하청공장물색및통역등의업무를담당하면서 Y를보조하도록하였다. 3 Y는 A의자금난으로기술이전료 1억원을지급받지못하고있던중, 경 A의사전허락없이이사건특허기술의국내특허출원서류를 C에게교부함으로써, C가같은달 13. 경 Y 및 C를발명인으로, 북경명주과무유한공사를신청인으로하여이사건특허기술과거의동일한음식물쓰레기처리기제조기술을중국에특허출원하도록하였다. 126

127 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 4 C는 경부터북경명주과무유한공사의인터넷홈페이지에 A의허락없이 A의인터넷홈페이지음식물쓰레기처리기제품광고와동일한내용의광고를게재한바도있다. 1 타인의업무를처리하는자의지위배임죄의주체로서 타인의사무를처리하는자 란타인과의대내관계에있어서신의성실에비추어그사무를처리할신임관계가존재한다고인정되는사람을의미하고, 반드시제3자에대한대외관계에서그사무에관한대리권이존재할것을요하지않으며, 업무상배임죄에있어서의업무의근거는법령, 계약, 관습의어느것에의하건묻지않고, 사실상의것도포함한다. Y는 A를실질적으로운영하던 B와사이에음식물쓰레기처리제품생산을위한모든기술과특허권등일체의권리를 A에이전하기로하였다. 이에따라 경부터 A의기술개발이사로일하면서이사건특허기술을개발하였고, 이후중국에서하는금형제작등의업무에도종사하였다. 그렇다면, 위약정이존속하고있고 Y가 A에기술개발이사로서계속근무하고있는이상, Y로서는이사건특허기술을외부로유출하거나외국에특허출원하지아니하여야할업무상임무가있다. 2 재산상손해발생여부배임죄에있어서 ' 재산상의손해를가한때 ' 라함은현실적인손해를가한경우뿐만아니라재산상손해발생의위험을초래한경우도포함되고, 일단손해의위험성을야기한이상사후에실제로손해가발생하지아니하였다고하여배임죄의성립에어떠한영향이있는것은아니다. 또한재산상손해의유무에대한판단은본인의전재산상태와의관계에서경제적관점에따라판단되어야하므로법률적판단에의하여당해배임행위가무효라하더라도경제적관점에서파악하여본인에게현실적인손해를가하였거나재산상손해발생의위험을초래한경우에는재산상의손해를가한때에해당한다. 이사건의경우에있어서도, Y가앞서본바와같이이사건특허기술과거의동일한음식물쓰레기처리기제조기술을중국에북경명주과무유한공사명의로특허출원한이상, 그후조약우선권을주장하여중국에서의위특허를무효화시킬수있다는사정만으로손해발생의위험성이없었다고는할수없다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 이사건에서 Y는자신의발명이 A회사의정관에업무범위로포함되어있는것이아니므로직무발명에속하지아니한다는주장을하였으나. 직무발명에있어서사용자의업무범위라함은사용자가현재행하고있거나장래에행할것이구체적으로예정되어있는모든업무를의미하는것이라고하면서, A( 피해회사 ) 는 경피고인과음식물쓰레기처리기술을이전받기로약정하였고, 피고인을고용하여이를개발하게하는등장래에음식물쓰레기제조등업무를행할것이구체적으로예정되어있었으므로, 이사건특허기술은 A의업무범위에속하는것이라고하였다. 127

128 10) ( 권리 : 제 호 ( 실용신안 ), 선박의오일탱크용히팅장치 ) 1 X는 선박의오일탱크용히팅장치를고안의명칭으로하는실용신안을출원하여 등록번호제 호로실용신안등록을마쳤는데, 이사건고안은선박의오일탱크내에설치되는히팅장치에관한것으로서, 전열효율을증대시켜오일탱크내에저장되어있는오일의점도를보다효과적으로저감시키는것을그목적으로하는것이다. 2 Y는 경부터이사건오일탱크용히팅장치를제조하여판매하고있다. 1 변론전체의취지를종합하면, Y는철의장품과파이프의제조및판매와그부대사업일체를사업목적으로하고있는데, X는 경 Y에입사하여그무렵부터 Y의기술영업팀소속의부장 ( 소장급 ) 으로기술및설계등의업무를담당해온사실, 또한 Y의대표이사는 경거제대학창업보육센터에 A라는업체명의로자신을대표자로하여입주신청을하면서, 그입주신청서에업종을조선기자재, 개발 ( 예정 ) 품목을선박건조관련자동화, 제품의사용분야를선박, 참여인력을 C와 X, 기존업체를 Y로기재하는한편, 128

129 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 Y가위창업보육센터의입주및운영비용을부담해왔는데, X는위창업및거기에서의연구개발업무도아울러담당해온사실, X는 Y에입사한이래매월 300만원정도의임금을받고위와같은업무를담당하던중 Y가실용신안권자, X가고안자가되어 , 각출원번호제 호, 제 호로선박의오일탱크히팅장치에관하여, 출원번호 호로히팅파이프의외경절삭공구에관하여, 실용신안을각출원하여그실용신안등록을마쳤는데, 그출원비용은 Y가부담한사실, 그후 X는 이사건고안에관한실용신안을출원하고 경퇴사하였는데, 그동안위실용신안들이외에는별다른연구개발업무나실적은없었던사실이인정된다. 2 그러므로이사건고안은 X가 Y의종업원으로서그업무범위에관하여직무상발명한것에해당한다고봄이상당하므로, Y가이에대하여통상실시권을보유한다고할것이고, 따라서, 이러한 Y가설령이사건고안과동일한이사건제품을제작, 판매하고있다하더라도, X의실용신안권을침해하고있다고할수는없으므로, 이에관한 Y의주장이이유있고, X의주장은이유없다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 129

130 11) 위인정사실에의하면, 특별한사정이없는한피신청인들은신청인들의실용신안권을침해하고있다고할것이다. 피신청인들 (Y, Y') 은, 이사건실용신안고안은신청인 X의형 A가피신청인 Y로부터비데개발을의뢰받아 Y의비데개발부장으로재직하면서개발한것으로서직무발명에해당하므로사용자인피신청인 Y 및 Y로부터 Y의영업을양수한피신청인 Y' 는이사건실용신안고안에대한전용실시권을가진다고주장한다. 비록이사건실용신안고안의실제개발자가 A이고, 위고안이출원되어등록될당시 A가피신청인 Y를위하여비데개발업무에종사한사실은인정된다. 한편, A가비데개발업무에종사하는동안개발된다른고안들즉, 비데의세척노즐웜샤프트구조, 비데의건조기구조, 비데의시트및뚜껑개폐장치 및 비데의물탱크구조 등은각 피신 130

131 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 청인 Y의처 B 명의로출원되어 각실용신안등록되었고, 비데의세척노즐구동장치 도 B 명의로출원되어 실용신안등록된반면, 유독이사건실용신안고안만이신청인 X 명의로출원되어실용신안등록된점, A가피신청인 Y' 를퇴사한때가 경이어서피신청인들 (Y, Y') 에게이사건실용신안고안의개발여부를확인하여실용신안등록을시정할기회가충분했음에도불구하고그시정이이루어지지않은점, 경부터 경까지 A 등의주관하에이루어졌던각회의에서논의된내용은주로 비데의금형제작및자재발주 에관한것이고, 이사건실용신안고안의내용인비데용워터펌프에관한것은위회의내용에포함되어있지않은점, 피신청인들 (Y, Y') 이비데를생산ㆍ판매하기시작한 경부터피신청인들은신청인들로부터이사건실용신안고안이적용된비데용워터펌프를납품받아비데를생산한점등에심문전체의취지를종합하여보면, 이사건실용신안고안의개발은 A가피신청인 Y로부터의뢰받은비데개발업무에포함되지않았던것으로보는것이상당하고달리이사건실용신안고안의개발이 A의직무에속한다는점을인정할만한소명자료가부족하므로이사건실용신안고안이직무발명에해당하여피신청인들이전용실시권을가진다는위주장은이유없다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 131

132 12) 132 B는 위판시전열기구온도조절장치에대한실용신안권을위회사명의로출원하였다가 1989 년경위실용신안에관한권리를동회사의직원들인위피해자들에게양도함에따라같은해 그출원인명의가위피해자들로변경되어동인들명의로위실용신안권이등록되었는데, 그후 B의도산에따라동회사가채권단대표자들인소외 A 외 2인에게동회사의자산및인, 허가상의권리를양도하면서그양도될자산의목록을작성하였으나, 그목록에위실용신안권은포함되지아니하였으며, 그후피고인등이동업으로 C를설립하여위채권단대표자들로부터그들이 B로부터양수한자산과권리를재차양수하여종전에 B가운영하던사업을계속하던중위실용신안권의등록권자인위피해자들과 C 사이에 부터 까지의기간동안위온도조절장치에관한생산, 사용, 판매, 확포를실시내용으로하는통상실시권설정계약이체결되고 ( 사용료는무상으로하기로약정하였다 ), 이에따라 C 명의로위실용신안권에대한통상실시권이등록된사실을인정한다음, 가사피고인의주장과같이판시온도조절장치가위피해자들이직무와관련하여고안한것으로서그사용자인 B가그통상실시권을취득하였다고하더라도그후위회사와채권단대표자들간에자산양도계약

133 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 이체결될당시에그통상실시권은양도대상이되는재산목록에서제외되었고, 피고인등이설립한 C 명의로위온도조절장치에관한통상실시권을새로설정하기까지한사정에비추어보면, 이사건실용신안권에관한통상실시권이 B로부터그채권단대표자를거쳐피고인등이설립한 C로전전승계되었다고보기는어렵다고하여피고인의위주장을배척하고있고, 원심은그판시와같은이유로이부분의제1심의판단을그대로유지하고있다. 기록에비추어살펴보면, 원심의이와같은사실인정과판단은정당하다고판단되고, 거기에상고이유에서지적하고있는바와같은채증법칙위배나특허법및실용신안법에관한법리오해의위법이없다. 이점에관한상고이유는받아들일수없다. 그리고구특허법 ( 법률제4207 호로개정되기전의법률 ) 제17조제1항이나특허법제39조제1항에의하면, 직무발명에관한통상실시권을취득하게되는사용자는그피용자나종업원이직무발명을완성할당시의사용자이고, 그에따른특허권의등록이그이후에이루어졌다고하여등록당시의사용자가그통상실시권을취득하는것은아니다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 133

134 13) ( 권리 : 제 호 ( 실용신안 ), 컴퓨터양말편직기의니들실린더회전장치 ) 1 피고인 Y는 A와 부터 까지 3년간 A가대한민국특허청에제97303 호로실용신안등록한 컴퓨터양말편직기의니들실린더회전장치 ( 이하 이사건등록실용신안 이라한다 ) 에대한통상실시권을부여받는계약을체결한사실, 2 피고인 Y는 경부터 경까지평택시모곡동 에있는피고인회사Y' 의공장에서이사건등록실용신안을이용하여컴퓨터양말편직기의니들실린더회전장치 25대를제작한사실, 3 A가이에대하여이의를제기하여피고인 Y는 경부터는이사건등록실용신안에대하여사용하지아니한사실을각인정할수있다. 위인정사실에의하면, 피고인 Y는 부터 경까지이사건등록실용신안을제작하였고, 원심판시와같이피고인 Y는 A의이사건등록실용신안을침해하는것을알면서도판시범행을저질렀다고넉넉히인정할수있으므로, 피고인들 (Y, Y') 의이부분주장은이유없다. { 피고인들주장과같이이사건등록실용신안은직무발명으로써피고인회사Y' 가 ( 주 )B로부터통상실시권을양수하였다고하더라도, 이를등록하지아니한이상실용신안권자인 A에게피고인회사 Y' 가적법한통상실시권자임을주장할수도없다 ( 실용신안법제42조, 특허법제118조제3항 )}. 134

135 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 14) ( 권리 : 호, 이동통신망에서의데이터서비스시스템및서비스방법 ) 권리귀속 및 보상금 관련판례 1 X( 원고 ) 는 정보통신시스템개발연구및용역업 등을목적으로하여 설립된회사이고, Y1( 이사건특허의출원인, 권리자 ) 은 소프트웨어의자문 개발및공급 등을목적으로하여 설립된회사이다. 2 Y2는 X의관리이사로입사하여 부터 까지 X의대표이사로재직하였고, 3 Y4는 경 X에입사하여기술부장으로근무하다가 경부터 말경퇴직할무렵까지 X의연구소장으로근무하는한편, 부터 까지 X의이사로재직하였으며, 4 Y3는 부터 까지 X의감사로재직하였다. 135

136 5 Y4는 경이동통신망의음성채널을이용하여무선데이터를송수신하되데이터서비스를위한부가장치인망연동장치에영향을주지않으면서보다많은데이터서비스를제공할수있는방법에관한기술을발명한다음 자신을특허출원인으로하고위기술을 이동통신망에서의데이터서비스시스템및서비스방법 ( 이건특허발명 ) 이라고명명하여출원번호 호로특허출원을하였는데, 위특허출원에따른수수료금 1,449,000 원은 X가같은날 00특허법률사무소에지급하였다. 6 그후 Y4와 Y1는이사건기술에관한특허출원인을 Y4로변경하기로합의하고 이사건기술에관한특허출원인을 Y4로변경하는내용의특허출원인변경신청을하였다. 7 한편 X와 Y는 경이사건기술을탑재할수있는하드웨어인 CDMA 모듈과이사건기술을구현하기위한소프트웨어및이와관련된기술을공동개발하는내용의 공동기술개발및판매권리계약 을체결하였다가그후그내용을일부변경하거나보다구체화하여 Flexicom 사용및판매권리계약 과 IS-95B 용 CDMA 모뎀개발및공급계약 ( 이하 이사건계약 이라한다 ) 을각체결하였다. X가주장하는바와같은내용의취업규칙이이사건기술의발명당시에유효하게존재하고있었다고볼만한아무런증거도없을뿐만아니라그와같은취업규칙의규정이있었다고하더라도이를명시적인예약승계약정으로볼수는없다. 그리고 X가주장하는바와같은사정만을들어묵시적인예약승계약정이있었다고볼수도없다. 따라서, Y4가예약승계약정을위반하였음을전제로한원고회사의위주장은더나아가판단할것없이이유없다. 136

137 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 Ⅱ. 보상금관련사례 15) 권리귀속 및 보상금 관련판례 따라서결국피고회사가생산하고있는제품들의구성성분및그함량은제1특허의성분및그함량과는다르고, 제3특허에나타난성분및그함량과대부분일치하는사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 결국제3특허에대한기술은제1특허와중복되지않는새로운기술로서그권리범위내에포함되지않는다고할것이고, 피고회사가생산하고있는플라스틱사출금형재료는원고의주장과같이제1특허의권리범위에속한기술에의하여생산되는것이아니라제3특허의기술에의하여생산되는것이어서, 결국피고회사가원고가발명한제1특허를실시사용하여제품을생산하고있음을전제로그실시보상금의지급을구하는원고의주장은이유없다. 137

138 16) 1 원고는 1986 년경부터피고 S물산주식회사의섬유사업부물류센터에서근무하던중 1992 년경포장테이프절단용톱니바퀴형회전커터 ( 이하 이사건커터 라한다 ) 를고안하여피고 S물산에게그사용을제안하였고, 피고 S물산은 이사건커터에대하여고안자를원고로하여의장출원 ( 등록번호제 로의장등록, 이하 이사건의장 이라한다 ) 을하고물류센터에이사건커터를보급하여사용하게하였다. 2 피고 S물산의물류센터직원들은이사건커터를사용하기전까지의류제품이담겨진박스의포장테이프를절단하는데에직선형태의일반칼날을사용하였는데, 일반칼날로박스개봉부에접착된테이프를절단하는과정에서부주의로박스내부의의류제품까지칼날에의해손상되는경우가있었고, 이를방지하기위하여 1992 년무렵에는박스의개봉부분에종이패드를덧대어포장하는방법을사용하고있었다. 3 피고 J모직주식회사는 1998 년경피고 S물산의국내섬유사업부영업을양수하였다. 4 피고들은이사건커터의사용으로인하여박스개봉시의부주의로인한의류제품손상내지그손상을막기위하여개봉부분에종이패드를덧대는비용의부담을면하는이익을얻었다. 138

139 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 1 특허법은제39조제1항에서 종업원ㆍ법인의임원또는공무원 ( 이하 종업원등 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자ㆍ법인또는국가나지방자치단체 ( 이하 사용자등 이라한다 ) 의업무범위에속하고, 그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명 ( 이하 직무발명 이라한다 ) 에대하여종업원등이특허를받았거나특허를받을수있는권리를승계한자가특허를받았을때에는사용자등은그특허권에대하여통상실시권을가진다 고규정하고, 제40 조에서 종업원등은직무발명에대하여특허를받을수있는권리또는직무발명에대한특허권을계약또는근무규정에의하여사용자등으로하여금승계하게하거나전용실시권을설정한경우에는정당한보상을받을권리를가진다 ( 제1항 ). 제1항의규정에의한보상의액을결정함에있어서는그발명에의하여사용자등이얻을이익의액과그발명의완성에사용자등및종업원등이공헌한정도를고려하여야한다 ( 제2 항 ). 고규정하며, 의장법 ( 법률제4208 호로개정된것, 법률제7289 호로디자인보호법으로법률명변경, 이하구의장법이라한다 ) 제24조는이를의장등록에준용하고있다. 2 그러므로종업원등이사용자등의업무범위내에서직무에관하여창작한의장에관한권리를사용자등에게승계하게한경우, 종업원등은사용자등에게정당한보상금을청구할권리를가진다할것이나, 다른한편사용자등은그의장에대하여통상사용권을가지므로위보상금도사용자등이그의장의사용으로인하여독점배타적으로향유하고있는이익이있는경우에한하여청구할수있다. 3 돌이켜이사건에관하여보건대, 피고 S물산의물류센터직원이던원고가박스테이프절단과관련하여이사건커터를고안하였고, 피고 S물산이그에관한의장등록을받은사실과피고들이이사건커터의사용으로의류손상을방지하거나종이패드를덧대는비용을절감하는이익을얻은사실은앞서본바와같으나, 구의장법제2조제1호는 의장이라함은물품의형상 모양 색채또는이들을결합한것으로서시각을통하여미감을일으키게하는것을말한다 고규정하고있으므로, 이사건의장과형상 모양 색채등을달리하는한톱니바퀴형회전커터를사용하는것만으로는이사건의장권의권리범위에포섭되지않는다할것이어서, 피고들이이사건커터의사용으로인하여얻은이익은회전톱니바퀴의채용이라는이사건커터의기술적부분에연유한것일뿐이사건의장의사용으로인한것이라고보기어렵고, 달리피고들에게이사건의장의독점배타적사용으로인한이득이있음을인정할증거가없으므로, 원고의위주장은더나아가살필필요없이이유없다 권리귀속 및 보상금 관련판례 139

140 17) 1 피고는, 화학제품과기계장치의제조, 판매등의영업을하는회사이고, 원고는 1980 년에피고의직원으로입사하여 부터 까지피고의울산공장에서염소와가성소다를생산하는 CA(Chlor Alkali, 이하 CA라고만한다 ) 생산팀의부장으로근무하다가기술팀장을마지막으로 퇴직한사람이다. 2 원고는피고의특허권과실용신안권에관한특허등록원부및실용신안등록원부에각발명자및고안자로등재되어있다. 1 변론전체의취지를종합하면, 원고를포함한 CA 생산팀원들이전해조에서생산되는염소가스로인한가스켓부식문제와전해조전극의전압상승으로인한전력낭비문제를인식하고있었던사실, 원고가고무가스켓표면에테프론을붙이는아이디어를제시하고, 전해조전극의전압강하를위한촉매물질로사용가능할것으로추정되는백금화합물몇가지를그분자량등을고려하여촉매물질을나열해놓은서적 140

141 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 (Index Book) 에서골라낸사실과원고가 의직속상사로서 의업무를지휘ㆍ감독한사실을인정할수있으나, 한편위증거들에의하더라도, 전해조의가스켓부식성문제와전극의전압상승문제는 CA 생산팀원들에게일반적으로알려져있던기술적과제에지나지아니하였고, 테프론이부식에강하다는점은공지의사실이었으며, 이사건가스켓특허출원당시이미일반배관용가스켓으로는테프론을입힌제품이상용되고있었던사실, 이사건 ESC 특허명세서에대표적실시례로기재된 H₂Pt(OH)₆ 가그자체로서는물에완전하게용해되지아니하여염산 (HCl) 에녹여 H₂PtCl₆ 로사용해야하는데도불구하고원고가이러한점을알지못하고있는사실, 이사건가스켓특허의주된기술내용은테프론을고무가스켓에견고하게접착하는방법이라할것인데도불구하고원고가그기술적내용과개발경과에대해서정확히알지못하고있는사실이인정되므로, 원고가고무가스켓에테프론을입히는아이디어를제시하였고, Index Book 에서단순히분자량등에비추어사용가능할것으로추정되는화합물몇가지를골라내었다는것만으로는원고를이사건가스켓및 ESC 특허의발명자로인정하기에부족하고, 달리이를인정할증거가없다. 따라서, 원고가이사건가스켓및 ESC 특허의공동발명자임을전제로하는원고의이사건청구는더나아가살필필요없이이유없으므로이를기각한다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 141

142 18) 1 피고 Y는건축및토목공사업을영위하는회사이고, 원고 X는 부터 까지 Y의직원으로근무하던자로서, 경 Y가시공하던여천석유류지하비축기지시설공사의현장소장으로근무하고있었다. 2 X는이사건발명을공동으로개발하여위공사현장에서의시험을거친후, Y 명의로이사건발명에관한특허출원을하여 특허제 호로특허등록을마쳤다. 3 X와소외 A는 Y에대하여직무발명보상규정에따른발명신고를하면서, 이사건발명에관한지분에대하여, 위 A의지분은 60%, X의지분은 40% 로신고하였다. 4 Y는다른회사들에대하여이사건발명의실시를허여하여 말경까지합계금 13억1900 만원의특허실시료를지급받았다. 제16조 ( 처분보상 ) 1 이규정에따라출원하여회사소유로등록된지적재산권을양도, 실시허여기타처분을할때에는그지적재산권의내용및이익금등을참작하여경쟁력강화위원회의결정으로발명자에게다음각호의보상금을지급한다. 1. 지적재산권의실시를유상으로허여한때에는그실시료수입금의 10% 이내에해당하는금액 제 17 조 ( 보상금의지분 ) 1 보상금을지급받을수있는권리를가진발명자가 2 인이상일경우에는그지분의비율에따라보상 금을지급한다. 142

143 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 (1,319,000,000 원 ( 특허실시료 ) 0.1( 실시료수입금의 10% 이내 ) 0.4( 원고의지분 ) 피고는원고의보상금지급청구에대하여, 원고는지하터널굴착공사의현장소장으로서공사진행의일반적인관리업무만을수행하였을뿐, 소외 A를비롯한공사현장의발파연구팀이이사건발명을발명하는데는관여한바가없으므로, 위발명에관한공동발명자에해당하지아니하고, 가사원고가위발명에관한공동발명자에해당한다하더라도원고의위발명에관한지분은 40% 에불과하고, 피고가위발명을위한개발비로합계약 3억8 천만원을, 다른건설회사에게위발명을실시하게하여그에대한특허실시료를지급받는대신기술지도및영업활동을위한비용으로합계약 17억원을, 각지출하였으며다른회사에서도직무발명에관한보상금으로그직원에게특허실시료의 10% 에해당하는과다한금원을지급하지는아니하므로, 피고로하여금원고에대한이사건발명에관한특허권의보상금으로특허실시료의 10% 를지급하도록하는것은과도한보상에해당한다고주장하였으나, 피고의종업원인원고가직무발명에해당하는이사건발명을사용자인피고에게이전하여피고명의의특허등록을마쳤으므로, 피고는원고에게그에대한정당한보상금을지급할의무가발생하였다고판단하였다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 143

144 19) X 및소외A는 전력확보용다중전원자동절환장치 에관한직무발명을하고, Y에특허받을수있는권리를양도하였다 Y는출원인을 Y로하여 전력확보용다중전원자동절환장치 를특허청에출원하였다 X는 Y회사를명예퇴직하였다 이사건특허가등록되었다. 회사가승계하기로결정한산업재산권이등록된경우에는특허권의경우 700만원한도내의등록보상금 [ 보상금총액 = 보상한도 사내지분율 ( 평점-69)/31, 개인별보상금액 = 보상금총액 개인별지분율, 퇴직자는개인별보상금액의 50%] 을발명자에게지급한다. 7,000,000 원 ( 보상한도 ) ( )/ ] X 는 피고공사에명예퇴직신청을하고같은달 29. 본인은퇴직금수령후에는회사에대 144

145 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 한금전채권 ( 퇴직급여 ) 등기타일체의권리주장을포기하며회사명예에관련되는여하한행위도하지않겠습니다 라고기재된합의서에서명날인하여피고공사에이를교부한사실을인정할수있고, 한편 X는 명예퇴직후이사건소제기이전에퇴직금을수령하였음을자인하고있다. 원고가위합의서작성에의하여직무발명보상금청구권을포기하였거나이에관한소를제기하지않겠다는부제소특약을한것이라고보기어렵다고할것이다. 이사건에대하여원심은 X가명예퇴직신청을하고합의서에서명날인한것등을살펴볼때 X는근로대가와관련된청구권을포함한일체의금전적청구권을포기한것이거나향후이에관한민사상일체의소를제기하지않겠다는취지의부제소합의를하였다고할것이고, 위와같이 X의 Y에대한금전적청구에관하여부제소의합의를한이상 X의이사건소는모두권리보호의이익이없는부적법한소라고하여각하하였다. 이사건은우리나라에서쉽게찾아볼수없는극히적은수의보상금관련소송이나, 그보상금이정당한것인가에대하여원고측의주장이없었던것이며, 다만피고의직무발명보상규정에따른보상금을결정하여지급을명한것이다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 145

146 20) 1 피고 Y는 의약품과의약부외품의제조및판매를사업목적으로하여설립된국내매출액 1위의제약회사다. 2 원고 X는병역특례대상인전문연구요원으로편입됨에따라 피고회사에배치되어 경퇴사하기전까지제품개발연구팀소속연구원으로의무종사하였다. 3 X와 Y의다른연구원들은한국얀센의스포라녹스제품과생물학적으로동등하면서도제조원가대비약 38% 의저렴한가격에대량생산이가능하고안전성이확보된경구용이트라코나졸정제의제조방법에관한발명을완성하였다. 4 Y는상기연구개발과정에서수시로 X를비롯한제품개발팀연구원들로부터그들의직무발명에관한특허받을권리를승계하여 Y 명의로특허출원을함으로써, 현재출원중이거나그설정등록까지마쳐진발명은총 6가지이며, 그중위연구개발의핵심이되는분무건조기술과관련이있는특허발명은세가지이고, X가직접연구개발과정에참여하여발명자로등재된특허발명상기 3가지중두가지및다른한가지다. 5 Y는실시계약에의해한국얀센으로부터, 초회계약금및실시권허여대가로합계 6,805,800,000 원을각지급받음과아울러, 부터 까지의 40개월간의실시료로실시료율 3~5% 에의하여산정된합계 2,380,965,140 원을수령하였다. 6 한국얀센은 2003 년도들어경쟁대상제네릭제품이 3개이상이되는상황에처하게되자, 피고에게이사건실시계약의실시료조정조항에따라 1% 의실시료율이적용되어야하고그경우 2003 년도분실시료지급액중 72,105,548 원이초과지급되었다면서그정산, 반환을요구한뒤, 년도 1월부터 6월까지의실시료에관하여아예실시료율 1% 를적용한 108,346,859 원을지급하겠다고통보한후, 위 72,105,548 원을차감한나머지 36,241,311 원만을지급한바있다. 7 국내이트라코나졸함유항진균제중스포라녹스의시장점유율은 2000 년부터 2003 년까지각각 100%, 80.58%, 67.58%, 53.85% 로급감하는추세여서이대로라면가까운장래에 50% 에도못미칠것이예상되기는하나, 한국얀센은현재이사건실시계약상의계약해지조항에따라 7년차가되는 2007 년도 146

147 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 에이사건실시계약을해지할것인지여부와그시기에관하여아무런결정을내리지못한상태라는입장을밝힌바있다. 보상의종류는출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상및특별보상으로구분되고, 1건당 100,000 원에서 300,000 원이지급되는출원보상외의나머지보상금은회사내에설치된직무발명심의위원회의보상금결정후에지급하며, 보상금등에관하여동의하지않는발명자는보상금결정통지후 30일이내에소위원회에이의를제기할수있고, 보상금을받을권리는전직또는퇴직후에도존속한다고규정되어있으며, 한편회사명의로등록된특허권을양도또는기타의방법으로처분하였을때실시하는처분보상가운데산업재산권의실시를유상으로타인에게허여한경우에는그실시료의 5~10% 에해당하는금액을보상금으로지급하도록하고있다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 정당한보상금 52,760,000 원피고가얻을이익 ( 발명자보상율 ( 내지피고의공헌도 )) 원고의기여율 (117억4 천만원 0.5) 보상금산정의기준원고가위보상금청구권을취득할당시적용되던구특허법제40조제2항은직무발명에대한보상액을결정함에있어그발명에의하여사용자가얻을이익의액과그발명의완성에사용자가공헌한정도를고려하여야하며, 종업원이정당한결정방법을제시한때에는이를참작하여야한다고규정하고있는바, 이에의할때피고가원고에게지급하여야할정당한보상금의액수는이사건발명으로인하여피고가얻을이익에다가, 발명자보상률 ( 내지피고의공헌도 ) 및원고의기여율 ( 다수의발명자가관련된경우원고가주장 147

148 가능한기여도 ) 을감안하여산정하는것이합리적이다. 2 이사건발명으로인하여피고가얻을이익 (1) 초회계약금및실시권허여대가 : 6,805,800,000 원 (2) 부터 까지의실시료수령액 : 2,417,206,451 원 (3) 부터이사건변론종결일 까지의실시료예상액 : 54,173,429 원 (4) 부터계약기간만료일에가까운 경까지의추정실시료 : 2,463,279,803 원 (5) 소계 : 11,740,459,683 원 (= (1) + (2) + (3) + (4)) (6) 수익액의결정 : 5,870,229,841 원 (= (5) x 50%) 50% : 실시계약에따른피고의수입액전부를원고가발명자로참여한이사건발명에의한수익이라고는할수없다. 3 발명자보상률 ( 피고의공헌도 ) 이사건발명에있어서사용자인피고와원고를비롯한발명자들이어느정도의비율로공헌하였는지에관하여보건대, 위인정사실에의하면피고는국내굴지의제약회사로서그동안축적된연구경험과노하우를바탕으로 1997 년경소속연구원들로하여금이사건의약발명을위한연구작업을재개하여이후 2년남짓동안우수한연구인력과막대한연구비를동원하는등지속적인인적 물적투자를해온결과, 이사건발명이완성되게된것이라하겠고, 여기에다가위인정과같이피고의직무발명규정에는처분보상의발명자보상률을 5~10% 로정하고있는점, 나아가피고는한국얀센과의이사건실시계약체결과정에서그협상을주도하여추가설비투자의위험부담없이안정적인실시료수입을확보함으로써앞서본 11,740,459,683 원상당의큰수익을거둘수있었던점등이사건변론에드러난제반사정을종합하면, 이사건발명에대한사용자인피고의공헌도는 90% 정도에이른다고봄이상당하므로, 발명자들에대한보상률은 10% 가된다고할것이다. 4 원고의기여율한편, 보상금을지급받을수있는권리를가진발명자가수인인경우에는발명자개개인의기여율에따라보상금을안분지급하여야할것인바, 이사건발명에참여한발명자들중원고의기여율에관하여보건대, 위인정사실에의하면원고는이사건발명의각특허출원당시특허발명 4의발명자 3인중 1인, 특허발명 5, 6의각발명자 5인중 1인으로등재되어있고, 위이트라코나졸제제연구가상당부분진행된뒤인 경연구팀의일원으로참여하였음에도그직후종전의연구성과를뛰어넘는결정적인아이디어를제공하여답보상태에빠져있던위연구에돌파구를마련해줌으로써, 피고로하여금불과몇개월만에생물학적동등성시험을통과하고식품의약품안전청으로부터의약품제조, 판매허가를받게하는데크게기여하였으며, 이타졸생산에직접사용된제제기술은이사건발명중원고의위제안을토대로한특허발명 4, 6이었음을알수있는데, 여기에다가원고의경력및연구참여기간, 이사건발명의다른발명자나이 148

149 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 사건의약발명의연구개발에참여한제품개발연구팀연구원들의구성, 연구기간, 담당업무, 직책및노력정도, 이사건발명의내용, 원고가내놓았던제안의우연성과중요성등제반사정을더하여보면, 이사건발명의발명자총 5인중원고의기여율은 30% 정도라고봄이상당하다. 이사건판결에서는피고가원고에게지급하여야할정당한보상금의액수에대하여명확하게그산식을제시한판결로의미가있는판결로볼수있다. 구체적으로제시한계산식은 1이사건발명으로인하여피고가얻을이익에다가, 2발명자보상률 ( 내지피고의공헌도 ) 및 3원고의기여율 ( 다수의발명자가관련된경우원고가주장가능한기여도 ) 을감안하는것으로하였다. 이사건판결에서는피고가얻을이익에대한계산방법이원심과크게다른것에주목할필요가있다. 구체적으로살펴보면, 이사건판결에서는특허발명으로인하여피고가얻을이익의산정에대하여실시계약에따른피고의수입액전부를원고가발명자로참여한이사건발명에의한수익이라고는할수없다고하여상기수입액의 50% 만을피고가얻을이익으로계산 ( 약 117억 ) 하였으나, 원심에서는상기수입액이외에이사건특허발명의우수성, 피고의시장에서의지위등을고려하여계산 (200 억원 ) 한것으로피고가얻을이익에대한계산방법의일관성에대하여검토할필요가있는사건으로앞으로도연구할필요가있는사항으로여겨진다. 다만원심에서는발명자보상율을이사건판결에서계산한수치 (10%) 의절반 (5%) 으로하여피고가얻을이익액에발명자보상율을곱한수치에있어서각별한차이가있다고볼수는없다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 1이사건발명으로인하여피고가얻을이익 2 발명자들에대한보상율 3원고의기여율 ( 발명자들중원고가차지하는비율 ) 3억원 = 200억원 5% 30% 149

150 21) 1 피고 Y는자동차부품의제조 조립 국내판매및수출등을그정관상의목적으로하는회사이다. 2 원고 X는 소외대우전자주식회사 A에입사하여전장사업부소속연구원으로근무하던중 A와 Y 사이에위전장사업부분에대한양도계약이체결됨에따라 Y로전직하여 경부터 경까지 Y의소속연구원으로근무하였다. 3 X는 경부터자동차용공기청정기개발에참여해기구 부품설계등을담당하였는데, 그과정에서다수의고안을하여실용신안을받을수있는권리를 A에승계시켰고 A가위고안들에대해실용신안등록을출원하였으며, Y가 A로부터위고안들에대한권리를양수하면서출원인명의변경을하여각 Y 명의로실용신안등록되었다. 4 X는 1998 년경부터자동차용배기가스감지장치개발에참여해기구 시스템설계를담당하였는데, 그과정에서 이사건발명 을하여그특허를받을수있는권리를 Y에게승계시켰고, Y는위발명에대해 특허출원을하여 제 호로특허등록을마쳤다. 5 Y는 이사건실용신안들및특허에대해말소등록을신청하였다. 보상의내용을출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로구분하고, 그중처분보상에대하여 회사가발명자로부터승계한특허를받을수있는권리또는특허권을제3자에게유상으로처분하거나실시권을허가한경우에는직무발명심의위원회의심의를거쳐그처분대금또는실시료등수입대금의 10% 에해당하는보상금을발명자에게지급한다. 150

151 부록-2. 권리귀속및보상금관련판례 15,786,000 원 =7,893,000,000 원 ( 매출액 ) 0.04( 추정실시요율 ) 0.05( 공헌도 ) 법원은추정실시요율에대해서 Y가당시배기가스감지장치부분에서독점적인지위를누리고있던소외오토전자의관련특허를침해하지않고그회사제품과동일한효과를가지는제품개발을위해수년간인적 물적투자를해온사실이있고, Y가이사건실용신안들및특허를제3자에게실시케할경우제3자의예상매출액은피고회사가대우자동차라는고정적인제품판매처가있는점등에비추어위에서인정한피고의매출액상당을넘지않는다할것이고, 이사건실용신안들및특허가비교적단순한내용으로그제조에고도의기술이필요하지않은점등에비추어볼때, 3~4% 를넘지않는다고판단했다. 그리고원고의공헌도에대해서는 Y가이사건고안및발명에수년간인적 물적투자를지속해온점등에비추어이사건고안및발명의완성에 X가공헌한정도는 5% 를넘지않는다고판단했다. 권리귀속 및 보상금 관련판례 151

152 22) 1 Y는석유화학제품등의제조가공및판매업등을사업목적으로하는회사로, 특허출원되어 등록된 몬모릴로나이트점토촉매를이용한알킬머캅탄의개선된제조방법 이란명칭의발명 ( 등록번호 : 제 호, 존속기간만료일 : ) 에대한등록권리자이다. 2 X1은 부터 까지, X2는 부터 까지각 Y에서근무하던사람들로서, 이사건특허의특허등록공보에소외 A와더불어이사건발명의공동발명자로기재되어있다. 3 Y는이사건발명을토대로 1997 년경부터국내에서처음으로 TDM을생산하기시작하여현재까지이를생산, 판매하고있다. 구특허법제40조제2항은직무발명에대한보상액을결정함에있어그발명에의하여사용자가얻을이익의액과그발명의완성에사용자가공헌한정도를고려하여야하며, 종업원이정당한결정방법을제시한때에는이를참작하여야한다고규정하고있는바, 이하에서피고가이사건발명으로인하여얻을이익, 발명자보상률및원고의기여율을살펴본후구체적인금액을산정하기로한다. 1 Y는주력상품중하나인알킬벤젠의품질향상을위해 1987 년경부터생산공정에점토촉매처리반응기를설치 운영하면서점토촉매로 필트롤 -24 를사용한사실, 2 그후 Y는 1993 년하반기에기획실의발의에의해 TDM과 PXE(Phenyl Xylyl Ethane) 를연구과제로선정하고, 이를개발하는과정에서그동안축적되어온촉매에관한연구를토대로황산, 염화알미늄, 앰버리스트와함께필트롤 -24 등을비교대상촉매로사용하여반응성정도에관하여비교연구를수행한 152