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1 - IT 지재권순회방문교육강의교재 - CEO 가꼭알아야할 주요지재권제도 o 실사례로본영업비밀보호방안 o 직무발명제도의이해와도입

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3 실사례로본 영업비밀보호방안

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5 목 차

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7 실사례로본영업비밀보호방안 Ⅰ. 영업비밀이란? 1. 영업비밀을왜보호해야하는가? 특허권등지적재산권은일정기간이후에일반공중이이를자유롭게사용할수있도록 공개 하는조건으로국가가강한보호수단을제공해주는발명자와국가간의일정한약속이있으며이를통하여과학기술과문화의발전이라는법의목적을실현한다. 반면, 영업비밀은이를보유하고있는기업스스로가적극적으로비밀로서유지 관리할것이요구되며국가는부정한수단에의한취득이나비밀유지의무위반의경우에만이를보호해주는것이특징이다. 영업비밀침해는 IT벤처기업으로부터발생하는분쟁중에서가장빈번하고기업에게치명적인손해를끼치는분쟁사유이다. 대부분의영업비밀침해는퇴직한종업원또는임원이재직중에취득한경영상또는기술상의중요한정보를회사외부로유출시킴으로써발생한다 ( 퇴직사원이 69.4%, 현직사원이 16.7%). 대부분의 IT중소벤처기업들은영업비밀 (trade secret) 에대한인식이부족하여이를적절히관리하지못함으로써막대한자금과인력을투입하여만들어낸핵심기술, 노하우 (know-how) 기타정보를경쟁업체에게빼앗기거나종업원에의해부정유출되어막대한손해와경우에따라서는회사의존속이어려운경우도발생한다. 이하에서는법이보호하는영업비밀의대상과그보호요건및영업비밀의침해를방지하기위한대처방안등에관하여다양한사례를중심으로살펴보겠다

8 2. 영업비밀 의정의는? 공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지는것으로서상당한노력에의하여비밀로유지된생산방법, 판매방법기타영업활동에유용한기술상또는경영상의정보를말한다. ( 부정경쟁방지법 2 제2호 ) 따라서영업비밀로서보호받기위해서는 1공연히알려져있지않을것 ( 비공지성 ), 2비밀로서관리되고있을것 ( 비밀관리성 ), 3독립된경제적가치를가진것으로서생산방법 판매방법기타영업활동에유용할것 ( 경제적유용성 ), 4기술상또는경영상의정보이어야한다. 3. 영업비밀은어떤법에의해서보호받는가? o 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라함 ) o 부정경쟁방지법은절취, 기망, 협박기타부정한수단으로영업비밀을취득하거나 ( 부정취득 ) 근로계약등에의해비밀유지의무가있는자가재직중또는퇴직후에부정이익을얻을목적으로영업비밀을사용 공개하는행위 ( 비밀유지의무위반 ) 를침해행위로규정하고있다. o 이법은영업비밀침해행위에대하여손해배상청구, 금지 예방청구및강력한형사처벌 (5년이하의징역 ) 등을규정하고있다. 4. 영업비밀로서보호받을수있는정보는? 영업비밀로서보호받을수있는정보는크게기술상의정보와경영상의정보로나눌수있다

9 (1) 기술상의정보 o 제조공정, 설계도면, 실험데이타 1), 연구리포트, 생산방법, 성분원료의배합비율, 화합방법, 기계의설계방법등 o 의약품의원료나성분또는이들의배합비등의 know-how로효능이높은특수약품을제조하는방법. o 제조시설의배치방법 (1969 년미국뒤퐁사가건설중인바몬드공장 ( 메탄올제조공장 ) 을경쟁사가항공촬영한사건 메탄올제조시설의배치 ) o 기능성이있는디자인도관리노력의정도나유지상태에따라영업비밀이될수있음 ( 자동차디자인, 건축디자인등 ) o 독특한식료품의맛, 향기등이색다르고건강에좋으며어느정도의분석능력으로는알아낼수없는 know-how ( 코카콜라의맛내는비법, 한약재가포함된독특한엿등 ). 코카콜라의톡쏘는맛은어떻게제조되는것일까? 코카콜라회사는그방법을영업비밀로간직하고있는데, 현재그방법을기록한문서는애틀랜타의한은행금고에감춰져있으며, 그것을볼수있는소수의몇사람중 2명만이현존하고있다고한다. 코카콜라의제조방법을알아내기위해펩시콜라를비롯한경쟁사와화학자들은 80년이상을노력해왔지만결국 99% 이상을알아내는데그치고나머지 1% 미만의구성요소와배합비율을밝히는데에는실패하였다고한다. 코카콜라회사는그유명한 1% 미만의첨가물과생산절차를비밀로서유지하기위해생산과정을분리하고, 영업비밀서약서및전직금지서약서등을종업원과체결하는등각고의노력을기울이고있다. 최근코카콜라의여직원이신제품의제조방법과샘플을빼내려다미국연방수사국경찰에의해체포되는일이있었다. 만일그제조방법을영업비밀이아닌특허로서등록하였다면벌써 100년전에코카콜라는음료수시장에서황제자리를내놓았을지도모르는일이다. < 코카콜라 맛의비밀 빼내펩시에팔려던직원 3명덜미, 한겨레신문 ( )> 1) 부정취득한실험데이타를이용하여실험 실습을진행하여 R&D 투자비용을절감하는경우

10 o 컴퓨터프로그램 20년간연구개발한화학공식을 Excel 프로그램을사용하여짠경우에이것이과연컴퓨터프로그램보호법상보호받을수있는프로그램인가? 이화학공식을이용하여수익을창출하고실제이공식을 1억상당에판매하고있었는데부사장이퇴직후이정보를이용하여동종영업을한경우영업비밀침해에해당하는가? o 유용한미생물 (2) 경영상의정보 o 고객명부 2), 대리점명부, 거래선의루트, 원료구입처, 신용리스트, 가격산정기준, 상품공급조건, 할인율, 판매계획, 합병계획, 신제품의생산계획, 상품의원가, 사원의급여나수당의액수, 신입사원모집방법등 o 특정상품에대한고객의성별 연령별 직업별 소득수준별 계절별소비성향과향후소비추이를예측할수있는지표설정등에필요한정보활동 마케팅활동등에관한각종매뉴얼류 5. 특허와영업비밀의차이점은? (1) 보호대상 특허는자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 - 자연법칙 원리 기술에관한것만이보호대상 2) 부정취득한고객리스트로판촉활동을하는경우

11 - 기술적 know-how 에한하여특허를받을수있음 영업비밀은공연히알려져있지아니한기술상또는경영상의정보가보호대상 님 - 판매정보, 고객리스트등과같은영업적정보는특허의대상이아 - 영업비밀보호대상의범위가특허보다넓다. (2) 절차 특허를받기위해서는엄격한법적요건을구비하고출원 출원공개 심사 등록등의일정한법적절차를밟아야한다. 따라서기술적 know-how라도특허요건을갖추지못한발명은보호를받지못한다. 영업비밀보호는요식행위를요건으로하지않는다. 발명을특허출원하여등록하면배타적권리를인정받지만, 그발명이심사결과특허등록이되지못하면특허로서는물론그발명의공개로인하여영업비밀로서도보호받지못한다. 따라서자신의기술을영업비밀로활용하고보호받고자한다면특허출원을하지말아야한다. (3) 신규성 특허를받을수있는발명은새로운것이어야한다 ( 신규성 ). - 출원하고자하는발명이출원전에국내에서공지되지않아야함. 영업비밀은그러한신규성을요건으로하지않는다

12 Q) 영업비밀보유자가비밀로유지 관리해오던기술과동종의것을경쟁업체가개발하여특허출원을한다는소식을접했다면어떻게대처해야하나? 영업비밀보유자는경쟁업체의특허출원전에자신이보유하고있는영업비밀을공개하고특허출원을서둘러야한다. 자신의영업비밀을공개함으로써상대방기술의 신규성결여 를주장할수있다. 한편경쟁업체가먼저출원해버린경우영업비밀보유자는더이상신규성결여를주장할수없게된다. 영업비밀이비밀로관리되는동안은비공지상태이므로경쟁자가독자적으로동종기술을개발하게되면신규성이있는것이된다. 또한선출원주의에따라서경쟁업체의출원후의영업비밀보유자의출원은후원이되어특허등록을받을수없게된다. 만일경쟁업체가부정한방법에의해기보유자의영업비밀을취득하였다면모인출원으로이를취소시킬수있을것이다. (4) 진보성 특허는발명의창작수준의난이성을요구하고있는데이것을진보성이라한다. 평균적전문가가관련기술분야에서공지된기술을기준으로볼때, 출원이단순한집합이아닌창작의난이도를갖춘것이어야한다. 영업비밀은이러한진보성을갖추지못한경우라도보호할만한충분한가치가있는정보 기술이라면보호받을수있다. (5) 보호기간 특허권은출원일후 20년간존속하며, 이기간이경과되면만인의공유 (public domain) 가되어누구나자유롭게이를사용할수있 - 6 -

13 다. 영업비밀은그자체가비밀로서유지되는한독점적으로이를이용할수있다. Ⅱ. 영업비밀로서보호받기위해서는? 1. 비공지성 o 영업비밀이일반에게알려져있지않는상태, 특히영업비밀의공개에의하여경제적가치를얻을수있는자 ( 경쟁업체또는동종업체 ) 에게공연히알려져있지아니한상태를유지하여야한다. o 비공지성은절대적비밀을뜻하는것이아니다. 만일비밀보호자의실수로불특정인이이를알게된다고해도일반다수에게는비밀로유지된다면비공지성은유지되는것으로본다. o 잡지또는전시회에발표된내용또는기타부주의로영업비밀을공개하게되면더이상보호받을수없다

14 [Sarkes Tarzian, Inc. v. Audio Devices, Inc. 166F. Supp. 250, 119 U.S.P.Q. 410 (9th. Cir. 1961)] 실리콘정류기의구성부품을제조, 판매하고있는원고회사의종업원 8명이회사를퇴직하여피고회사에입사하였는데, 원고는자사의영업비밀을알고있는종업원을고용한것은영업비밀침해라고주장하였다. 법원은원고가주장하고있는실리콘정류기의제조는누구나공정의분석을통하여알수있으며, 또한다수의간행물에그영업비밀은기재되어있어서쉽게입수할수있으므로업계에서공지된것으로보호의대상이아니라고판시하였다. 2. 비밀관리성 o 정상적이고통상적인방법에의해서영업비밀을용이하게입수할수없도록상당한노력에의하여정보를비밀로유지하여야한다. ( 접근의용이성 ) o 비밀유지를위한 ' 상당한노력 ' 의판단은사안에따라개별적으로하게된다. o 비밀문서표시및별도보관, 비밀유지의무및전직금지의무부과등 Ⅲ. 기업정보의관리방법참조 - 8 -

15 미국플로리다주, 백내장용렌즈개발노하우침해사건에서법원이인정한원고의비밀유지노력은다음과같다. 종업원에게백내장용렌즈의개발노하우가영업비밀이라는것을알림영업비밀유지계약을체결제조설비의중요한지역에대한방문객의출입을제한중요한부분이나제조공정을중심설비로부터분리영업비밀표시를하고비밀서류를별도로보관 o 미국텍사스에서뒤퐁사가건설중인바몬드공장에대한항공촬영사건에서피고는원고가건설현장을보호하기위해울타리나덮개등을설치하지않았으므로비밀관리성요건을만족하지못한다고주장하였다. 그러나법원은예측하기어렵고방어불가능한스파이행위 ( 항공촬영 ) 를차단하기위하여미완성의공장을지붕으로덮는것은거액의자본지출이요구되며또한그정도의완벽한비밀관리를요구하는것은아니라고판시하였다. o 만일사용자가영업비밀을유지 관리하지못하여종업원이경쟁업체에종사함으로써영업상막대한손해를끼쳤다고한다면? 그렇다하더라도영업비밀침해에해당되지않는다. 3. 경제적유용성 o 당해정보가현실적으로생산방법, 판매방법등에필요한정보이어야한다. 즉생산비를절감 ; 판매를보다효율적으로수행 ; 상대방에대하여자신의경쟁상의우월적지위를제고에도움 ; 정보의독자적인개발을위해상당한노력과비용이요구됨등 o 반드시현재사용되고있을필요는없다. 장래에유용해도괜찮다

16 o 종교상경전에기재된문서의부정취득을둘러싸고종교단체와분파단체간분쟁에서미국법원은당해문서의가치는정신적인것이며, 상업적인것이아니므로독립한경제적가치를가지지않는다고판시. o 세무사가탈세방법을알고있는경우 불법행위에대하여법률이보호할이유가없음. Ⅲ. IT 기업이꼭해야하는기업정보의관리방법 1. 비밀관리규칙제정 o 모든직원이영업비밀의존재를인식할수있도록교육하고표시를하여야한다. 예를들면, 서류에 대외비 라는문구를표시하거나기업비밀관련서류를특정장소및잠금장치가있는곳에보관함으로써당해정보의중요성을인식시켜야한다. o ' 영업비밀관리규칙 ' 또는 ' 문서관리규칙 ' 을제정하여영업비밀의관리체계, 영업비밀의분류, 영업비밀의수납 관리 파기등의방법과절차, 영업비밀관리기록부의비치및활용등에관한사항을명문화하여야한다. 2. 접근통제및개발부서의분리 o 기업기밀과연관된연구개발및생산공정은장소적분리및보안이필요하다. o 기업정보에대해서특정한자이외에는접근을통제하여야한다

17 o 삼성전자, 현대자동차등대기업에서는카메라폰 (camera phone) 의사용 반입을제한. 기아자동차, 쌍용자동차등은공장이나연구소내부에서카메라폰사용을전면금지. 또한안철수연구소, 넷마블등벤처업체들은기술유출이우려되는주요통로에감시카메라를설치하는등대책마련 o 출입시영업비밀을취급하는부서는회사 ID카드와별도의 ID 카드로출입하게할수있다. o 내부네트워크상공유파일에도영업비밀을표시할수있을것이다. 3. 비밀유지의무부과 o 대부분의 IT벤처기업은소수의인적구성과끈끈한신뢰를토대로기술개발및경영을하고있는관계로비밀유지서약서및전직금지약정을체결하지않고있는것이문제점이다. o 비밀유지의무는대내적인경우와대외적인경우로나눌수있다. 즉회사내부적으로기업정보를다루는모든사원들은신의칙에따라기업비밀을유지할의무를가지며, 대외적용역개발에있어서도일정한비밀유지의무가발생한다. (1) 고용계약서또는서약서에비밀유지의무를부여하여야한다. o 비밀유지의무는당사자사이의계약에의해명시적으로의무를부담하기로약정하는경우가아니더라도상법상경업금지내지충실의무와같이법률상의무규정에의하여또는인적신뢰관계의특성등에비추어신의칙상또는묵시적으로발생하기도한다. o 한편, 새롭게입사한직원에대해서는전직회사의영업비밀을

18 그유지기간동안사용하지않도록주의시켜야한다. o 비밀유지계약서 [ 부록참조 ] (2) 용역개발계약서에비밀유지조항을포함시켜야한다. o 비밀유지조항은단순히 을은본계약과관련한비밀을제3자에게알리거나유출하여서는아니된다. 라고규정할것이아니라다음과같이구체적으로기술하는것이좋다. o 제1항 " 을은본계약의 의사용에있어지득하게된갑의업무상또는기술상의비밀을제3자에게알리거나유출하여서는아니되며, 이를이용하여서도안된다." 제2항 을은을의직원이본계약의 의사용에있어지득하게된갑의업무상또는기술상의비밀을제3자에게알리거나유출한경우이에대하여손해배상책임을진다 " 4. 전직금지의무부과 o 연구 개발부서의직원이경쟁기업으로옮겨영업비밀을유출 사용하는것을예방하기위하여당해직원과전직금지계약을체결하여야한다. o 일반적으로판례는영업비밀보호를위한전직금지또는경업금지의약정계약을유효한것으로인정하고있다. 따라서퇴직사원이회사와사원의합의를통하여체결한전직금지약정을어기고동종업체 ( 동종업무 ) 에취직하거나동종사업을할경우그자체만으로도계약위반이되므로계약의실효성및입증의용이성을확보할수있다

19 o 그러나전직금지약정을할때주의할점은금지기간이비밀의정도, 시장성등을고려해볼때과도하게장기간일경우에헌법상근로자의직업선택의자유와생존권을지나치게제한하게되어약정자체가무효가될수있다. ( 판례 ; 3년무효 / 통상 1년 ) Q 근로계약서에단순히 재직시습득한제반지식및기술을이용해경업행위를하지않는다 라고규정한경우그효력은? A 판례는경업금지기간과지역, 대상직종등이명시되지않는다면이것은별다른생계수단이없는퇴직자에게지나친부담이될수있다고판시하였다. o 전업금지및경업금지계약은원칙적으로명시적계약에의하여야한다.( 퇴직후갑의동의없이영업비밀을유출하거나동일업종의업체나경쟁업체에최소 1년간종사하지않겠다. ) 한편, 영업비밀침해행위를하거나하고자하는자에대하여그행위로인하여영업상의이익이침해되거나침해될우려가있는때등근로자가전직한회사에서영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하지않고서는회사의영업비밀을보호할수없다고인정되는경우에는부정경쟁방지법제10조제1항에의한침해행위의금지또는예방및이를위하여필요한조치중의한가지로서그근로자로하여금전직한회사에서영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하도록하는조치를취할수있다 ( 대판 선고 2002마4380). o IT기업중전업금지약정위반시퇴직금의 30% 를반환한다는벌칙규정을두는경우가있으나이러한약정은근로기준법제27조위약금약정금지에반하여무효가될소지가높다. 3) 3) 제 27 조 ( 위약예정의금지 ) 사용자는근로계약불이행에대한위약금또는손해배상액을예정하는계약을체결하지못한다

20 2004년 8월 31일서울중앙지법민사50부는전직금지약정을어기고 LG전자에서팩택계열사로이직한 LG 연구원등 6명에대하여 전업금지처분 과함께이를위반할경우매일 300만원씩을배상해야한다는판결을하였다. 피고들은영업비밀유지및 퇴직후 LG전자의동의없이영업비밀을유출하거나동일업종의업체나경쟁업체에최소 1년간종사하지않겠다 는 LG전자와의약정을체결한바있다. 그리고이러한불법적인인력스카웃행위가카메라폰출시경쟁에서 LG전자가팬택계열에뒤진원인과무관하지않음이인정되었다. 따라서법원은 " 해당연구원의전직이허용되면 LG전자의중요한영업비밀이침해될개연성이너무높아 1년간의전직금지가불가피하다 " 고결정하였다. 한편 LG전자는 " 작년에도팬택계열사로옮긴연구원 5명을상대로 ' 전업금지가처분 ' 을법원으로부터받아냈으나, 해당연구원들이법원결정에도불구하고일을계속해큰피해를봤다 " 고주장하였다. 이에법원은 " 재발방지차원에서해당연구원들이법원의결정을위반할때에는위반일수마다각자가 300만원씩을 LG전자에배상해야한다 " 고덧붙였다. 영업비밀소송에서전업금지처분과함께예방적차원의금전적배상명령을함께내린것은이판결이최초이다. < 아이뉴스 참조 > 5. 퇴사자관리 o 연구 개발부서의직원또는영업비밀관리부서의직원이퇴직을할경우사전에영업비밀에대한철저한인수인계를실시하여야한다. o 영업비밀관련서류및프로그램등일체를반납하도록하며집에서작업한서류등의반납및파일삭제확인서를받아두어야한다. o 영업비밀유지의무또는전직금지의무에관해상기시켜주고, 당해위반에대한관련처벌규정을설명해주어야한다

21 6. 직무상개발한영업비밀에대한권리귀속약정 甲회사의감독하에프로그램개발에종사하며별도의개발수당을지급받은종업원 A는명시적인비밀유지의무약정이있음에도불구하고퇴직후새로운회사를설립하여유사한프로그램을甲회사에앞서개발하여판매하였다. 종업원 A가갑회사에있을당시개발한당해영업비밀 ( 프로그램 ) 에대한권리는누구에게귀속되는가? o 종업원이개발한영업비밀은누구에게귀속될까? 업무상창작에대한권리의귀속관계는당사자간의약정을기본으로하지만, 만일명시적약정이없는경우에는종업원이고용기간중개발한영업비밀에대한권리귀속은다음과같이나누어볼수있다. 1고용주가종업원을특정의개발업무에종사시키면서상당한지원을제공하고감독한경우에는종업원이비밀유지의무를부담하게된다. 2종업원이개발업무를위하여고용되지는않았지만종업원이고용주의시설, 재료, 인력등을이용하여고용시간동안개발한경우에는명시적계약상의무가없는한고용주에게당해영업비밀을무상으로사용할수있는권리를인정하되, 당해영업비밀은종업원에게귀속된다고볼수있다. -계약상명확히! 3개발이종업원의기술의적용에의한성과에지나지않고고용주의정보, 자금, 감독을통한원조를전혀수반하지않는경우에는종업원이자유로이사용, 공개할수있을것이다. o 따라서직무상개발한영업비밀에대한권리귀속관계를고용계약서등에명확히해둘필요가있다. 7. 분쟁의대처방법

22 (1) 영업비밀침해란? o 절취, 기망, 협박, 산업스파이, 부정한인력스카웃 4), 비밀유지의무및전직금지의무위반등으로영업비밀을취득 공개 사용하게되면부정경쟁방지법위반으로처벌을받게된다. o 손해배상, 금지 예방청구, 강력한형사처벌 (5년이하의징역 ) 등 (2) 가처분을활용하자 o 금지청구와관련하여중요한것은영업비밀침해소송에앞서서영업비밀의불법적사용이나침해의우려가있는경우법원에그침해의중단을구하는가처분신청을하는것이다. 가처분사건은본안소송을전제로하는만큼신속하게처리되며 ( 통상 2 주내지 1개월소요 ), 가처분결정이내려지면사실상침해자는형사처벌등을두려워하여먼저합의를제안해오는경우가많다. (3) 소송보다는조정, 중재를활용하자 o 소송에앞서당사자간의합의에의해해결하는조정또는중재제도를활용할경우비용이저렴하고신속하며비공개로진행되므로영업비밀을보호할수있고합리적인타협점에서분쟁을해결할수있는장점이있다. IT기업의분쟁해결에효과적이다. o 조정 : 전문적인지식을갖춘조정인에의하여적은비용으로신속하게분쟁해결이가능하고양당사자의의견조율을통해합의 4) 2004 년 5 월에대만의한통신회사가국내휴대전화제조사 A 사연구원등 8 명을한꺼번에스카웃하여관련기술 (R&D 200 억원투자, A4 용지 100 만장분량 ) 을반출하려다검찰에적발되었다

23 ( 확정판결과같은효력 ) 에이르게되므로분쟁으로인한후유증을최소화할수있어영업비밀의분쟁해결에적합하다. 그러나당사자가합의에이르지못하면소송에의해해결할수밖에없다. o 중재 : 분쟁을법원의판결에의하지아니하고당사자간서면에의한합의로제3자 ( 중재인 ) 에게부탁하여구속력이있는판정을구함으로써최종적인해결 ( 단심으로종결 ) 을구하는방법을말한다. 5) 가처분과집행은법원에신청하여압류하고경매하여야한다. o 컴퓨터프로그램보호위원회, 대한상사중재원, 대한변호사협회, 등 (4) 경고서한 o 화해에앞서경고서한을내용증명우편으로보냄으로써영업비밀침해자또는우려가있는자에의한침해행위를금지또는예방하여야한다. 5) 일반적으로조달청, 개발협력서, 대기업의국제계약상에자주사용됨. 만약계약서에중재합의조항과관할합의 ( 소송에의한 ) 조항이동시에있는경우 - 하나만선택하여해결하여야함

24 2000년 9월 16일자로귀사가채용한김갑돌씨는 1980년 1월 10일우리연구소에들어온이래 20년간반도체사업부문에서집적회로배치설계에관한연구개발에종사한연구원이었습니다. 따라서김갑돌씨가가지고있는이부문의집적회로배치설계에관한개발정보는우리연구소의영업비밀입니다. 그러므로귀사가김갑돌씨를통해이영업비밀을사용하는것은영업비밀침해행위가되므로즉시중지함은물론이로인한피해등에대해서도상응한조치를함께취하여주시기바랍니다. 만약이와같은경고에도불구하고우리연구소의영업비밀을계속사용하거나공개할때에는부정경쟁방지법제2조제3호의규정에의한영업비밀침해행위로보고동법제10조내지제12조의규정에의한법적조치를강구하지않을수없으므로유념하여주시기바랍니다.( 황의창, 부정경쟁방지및영업비밀보호법 216) (5) 증거확보 o 각종서약서 o 개임홈페이지계정, 이메일계정 o PC( 복사여부 ) o 경쟁사의제품 ( 감정의뢰 ) 등 Ⅳ. 알아두면유용한문제들 1. 공개 SW 와영업비밀 o 최근공개 SW (Open Source SW) 를사용하여개발한소프트웨어를유출시킨사건 ( 엘림넷사건 ) 에서법원은공개 SW를기초로

25 개발한소프트웨어의영업비밀을인정하고, 공개 SW 라이선스규칙의법적구속력을부정하였다 ( 서울중앙지법 선고 2005고단2806 판결.). 이사건은공개소스를사용한소프트웨어를부정유출한사건에대한최초의판결이며, 이에대하여자유소프트웨어재단 (Free Software Foundation: FSF ) 은공개 SW를기반으로개발한 SW의소스코드는공개되어야하며영업비밀로보호받을수없다고비판하였다. o 사실관계이사건에서피고인한씨는피해자회사인 Y사의사업전략이사로근무하면서인터넷가상사설네트워크 (Virtual Private Network: VPN') 서비스의다중회선을이용한전송시스템기술 (Internet Bonding Technology: 'IBT') 등을구현하는소프트웨어인 'ETUN' 의연구 개발업무에종사하였다. 또피고인차씨는 Y사의 VPN 서비스부문영업팀장으로, 그리고피고인이씨는 Y사의영업대리로근무하면서 VPN 서비스의고객유치 관리업무에종사하였다. 그런데피고인한씨와박씨는 Y사에서연구 개발한 ETUN 프로그램등의영업비밀을이용하여 H사에서 VPN 사업을하기로공모하고, 피고인한씨는 VPN 다중회선전송시스템프로그램 (VTUN.hl) 의복제본을플래시메모리모듈에담아피고인인 H사의대표이사인박씨에게교부하였다. 한편, 피고인차씨는 Y사를퇴사하고경쟁회사인 H사에입사하면서 Y사의 VPN 고객정보, 제안서, 업체별 VPN 서비스가격비교표, 영업실적, 영업현황등영업비밀을가지고나와 H사의영업에활용하였다. 또한피고인이씨는 Y사를퇴사하기전 Y사의 VPN 서비스에

26 관한회선이용계약서 44부, 사업제안서, 견적서등이저장된하드디스크를자신의 PC로부터분리하고경쟁회사인 H사에입사한뒤이를영업에활용하였다. 이러한피고인들의행위에대하여원고인 Y사는자사의영업비밀침해및절도죄로고소하였다. o 피고인들의주장한씨와박씨는 Y사로부터유출된 ETUN 프로그램이공개된소프트웨어인 Vtund를기초로이른바 GPL 라이선스규칙에따라만든것이고, 그것도프로그램의대부분은피고인한씨가 Y사에입사하기전에근무하던회사에서개발한것을수정한것에불과하므로, Y 사의영업비밀에해당하지않는다고하였다. o 법원의판단정보의내용이경쟁재산적가치를지니고있으면영업비밀로서충분하고특허와는달리신규성이나진보성이라는요건이요구되지않는다. 더나아가영업비밀침해행위를금지시키는목적은침해행위자가침해행위에의하여공정한경쟁자보다유리한출발을하거나시간을절약하여우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록한다는데에있다고하면서다음과같은사실을인정하였다. 첫째, ETUN은피고인한씨가주축이된 Y사의연구개발팀이공개소프트웨어인 Vtund를기반으로개발한 VPN 서비스의구동프로그램으로서, 기존의 Vtund와달리통신속도가서로다른 4개의공중망라인을묶는다중회선본딩기술을이용하여업로드와다운로드양방향모두에서전송속도를비약적으로향상시킨최초의기술로평가되며, 피고인한씨는 Y사에근무하는동안지속적으로 ETUN의개량작업을하여왔다

27 둘째, 한씨는 H사를경영하는피고인박씨로부터 VPN 사업에참여할것을제의받고이를승낙한뒤피고인차씨등 Y사의직원들을대거 H사로전직시켰으며, 피고인박씨의요청에따라 ETUN 의기능을일부개선한 VTUN.hl 프로그램을 H사에넘겨주었다. 이어서피고인한씨는 Y사에서퇴사하면서 ETUN의소스코드를회사에인계하지않은채개인적으로보관하고있던중피고인박씨의프로그램수정 보완요청에따라위소스코드를 H사의서버에수차례업로드하여참고한뒤 ETUN의기능을업그레이드한 HAI를개발하였고, 피고인박씨는 H사에서 HAI를이용한상용서비스를시작하였다. 셋째, 현재 Vtund를기반으로 VPN 서비스를하는국내업체는 Y사와 H사뿐이고, H사에서서비스하고있는 HAI는피고인한씨가제공한 Y사의 ETUN과소스코드라인의상당부분이동일한것인데, H사는그홈페이지와사업설명회등에서 HAI를자체개발하였고타사의제품과달리 2~4개의초고속인터넷라인의속도를합쳐하나의전용선으로만들어주는독자기술 이라는취지로허위의홍보를하기도하였다. 넷째, Y사를비롯한 VPN 업계에서 ETUN과같은구동소프트웨어는그소스코드를대외비로관리하는핵심적인프로그램이고, 피고인한씨가 Y사에입사하기전의회사에서개발하였다는 ETUN은그실체가분명하지않을뿐아니라위피고인의주장에의하더라도상용화되지아니한프로그램으로서여기에다시부분적으로수정을가한것이 Y사의 ETUN이라는것이다. 법원은이상의사실관계를종합하여피고인한씨와박씨가유출 사용한 ETUN은비록공개된소프트웨어인 Vtund를기반으로개발된것이라하더라도 Y사에의하여중요한기능이개량내지향상되었을뿐아니라, 비밀로유지 관리되고있는기술상의정보로서일

28 반적으로알려져있지아니한것임이분명하고, 영업비밀로보호받을독립된경제적가치또한충분히인정된다고하면서이른바오픈소스운동을전개하고있다는 FSF의 GPL 라이선스규칙이이사건에있어서어떠한법적구속력이있다할수없다고판시하였다. 2. 소프트웨어와영업비밀 (1) 컴퓨터프로그램보호법과영업비밀보호의차이점 o 컴퓨터프로그램은일반적으로컴퓨터프로그램보호법 ( 이하 컴법 ) 에의해서보호받고있으나영업비밀에의해서도보호받을수있다. o 양자의차이점 - 컴법은프로그램상의 표현 ( 원시코드 ) 에대하여프로그램저작권을부여하며아이디어는보호하지않는다. 반면영업비밀에의해서는아이디어 ( 알고리즘 ) 도함께보호받을수있다. - 소프트웨어에대한영업비밀보호는널리공개되어유통되는프로그램의경우에그다지큰역할을하지못한다.( 특정기업에만맞는솔루션인경우에적절함 ) - 영업비밀은부정취득자로부터정당한거래의방법으로취득한선의 ( 설명 ) 의제3자에게대항할수없는한계가있다. - 비밀로유지하고있는프로그램을등록하고자할경우프로그램의복제물을제출하도록하고있는규정이영업비밀로서의보호에사실상제약이된다. 그러나제출된프로그램의원시코드가담긴디스켓은등록자의입회하에봉인되며또한등록담당자에게는비밀유지의무가부과되어있으므로그제출뒤에도여전히영업비밀로서보호될수있다

29 - 컴법이프로그램에대하여 50년간의보호기간을부여하는반면영업비밀에는보호기간의제한이없다. (2) 영업비밀로보호받기위해서는? o 컴퓨터프로그램을영업비밀로보호받기위해서는적어도프로그램의소스코드는외부에서접근할수없도록하여야한다. o 일반소비시장에서패키지로판매되더라도구매자가프로그램을역분석하여원시코드에접근할수없도록기술적조치를취하여야한다. o 컴퓨터프로그램에대해서도관리자의비밀누설방지노력을해야하며, 컴퓨터파일의접근은패스워드등으로통제하여야한다. 패스워드는수시변경을통하여누설되지않도록상당한노력을기울여야한다. 3. 영업비밀을정당하게사용할수있는방법, 역분석 o 역분석 (reverse engineering) 은부정경쟁방지법상부정한방법에해당되지않는다. 역분석은영업비밀을알아낼수있는정당한방법으로서적법하게구입한 SW를역분석하여알아낸영업비밀을사용하여도영업비밀침해에해당되지않는다. o 특허와는달리, 부정경쟁방지법은독자적인실험이나연구를통하여알아낸영업비밀을상업적목적으로사용하는것을허용하고있다

30 Sony PlayStation 사건 소니는소니플레이스테이션 (PlayStation) 시스템과플레이스테이션게임을개발하여판매하는회사이다. 플레이스테이션시스템은콘솔 ( 본질적으로미니-컴퓨터 ), 제어기, 및텔레비전세트상에플레이하기위한 3차원게임용소프트웨어로구성된다. 플레이스테이션게임들은콘솔의위에탑재된 CD(compact disc) 타이틀이다. 플레이스테이션콘솔은하드웨어부분과 ROM 칩상에기록되는펌웨어 (firmware) 로불리는소프트웨어모두를포함하고있다. 펌웨어는소니 BIOS(basic input-output system) 이며소니社는 BIOS에대한저작권을보유하고있다. 콘솔 (H/W) = VGS (SW) 피고, 코넥틱스社 (Connectix) 는 Sony 플레이스테이션콘솔의기능을 모방 (emulating) 한가상게임스테이션 (Virtual Game Station: VGS ) 이라는소프트웨어를 BIOS를역분석 (Reverse Engineering) 하여개발합니다. VGS 사용자는이를 PC 상에 install하고컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에플레이스테이션게임을로딩하면소니의콘솔없이 PC상에서게임을즐길수있도록해줍니다. 역분석과정에서, 코넥틱스社의엔지니어들은자신들의컴퓨터를부팅하여소니 BIOS가 RAM에로딩될때마다소니 BIOS를부가적으로복제하였다. 하드웨어모방소프트웨어를개발하면서코넥틱스社의엔지니어들은모방소프트에어를디버깅하기위해소니 BIOS를이용하였으며, 이를위해, 엔지니어들은소니 BIOS의이산부 (discrete portion) 를반복적으로복제하고분해 (disassemble) 하였다. 이러한행위에대해, 소니社는코넥틱스社를상대로저작권침해소송을제기하였다. 동사건에대해, 미국연방항소법원은코넥틱스사가자신이구입한소니플레이스테이션콘솔에서추출한소니 BIOS를리버스엔지니어링한것은公正利用으로서저작권침해의책임으로부터벗어난다고판결하였다. 왜냐하면 Sony BIOS상에보호받고있는코드를신제품에사용하지않았고단순히보호받고있지않는호환성을제공해주는기능적요소만을이용했을뿐이기때문입니다. 개발된 VGS는새로운형태의창작물이라고판시하였다

31 부록 : 비밀유지계약서 비밀유지계약서 ( 주소 ) 에본점을둔 ( 회사이름 )( 이하 " 갑 " 이라한다 ) 와 에주소를둔 ( 이하 " 을 " 이라한다 ) 은 ( 날짜 ) 다음과같이본계약을체결한다. 전문 1. 갑 은, ( 사업내용등 ) 하고있는회사 / 사람이다. 2. 을 은, ( 사업내용등 ) 하고있는회사 / 사람이다. 3. 이에, 갑 과 을 은기업비밀의부당한누설또는사용을방지하고, 을 이 갑 과의신임관계에반하는행위를방지하기위하여본계약을체결한다. 본문 제 1 조기본조항 (1) 을 은, 기업비밀을업무수행과관련된목적에만사용하여야하며, 기업비밀을취급함에있어신의와성실을다하여이를별도로구분하여엄중관리하고비밀을유지하고, 제 3 자에게열람케하거나누설하지않도록해야한다. (2) 전항에의한기업비밀누설금지의대상에는 갑 으로부터당해기업비밀을제공받지않은 갑 의임원, 직원은물론 갑 의주주도포함되며, 이에한정하지않는다. (3) 을 은 갑 의사전승낙이있는경우이외에는기업비밀을복사, 복제, 번역, 배포하거나기타기업비밀을누설할염려가있는행위를하여서는아니된다. 또한 을 은 갑 의사전서면동의없이는기업비밀을 갑 의사무실이외의장소로유형, 무형의수단을통하여반출하거나유출할수없다

32 (4) 을 은, 이유여하를불문하고 갑 에서의재임기간이종료되는경우, 자신이소지하고있던유형의기업비밀 ( 서류, 디스켓, 녹음테이프, 필름기타일체의유형물을포함한다 ) 을지체없이 갑 에게반환하여야한다. (5) 본조의기업비밀유지의무는 을 의재임기간중에는물론재임기간종료이후에도계속하여존속한다. (6) 을 이본계약상의의무를위반하는경우 을 은 갑 에게 [ 금액 ] 의위약벌금을지급하여야하며, 그외에 갑 에게발생한손해에대하여배상하여야한다. 제 2 조일반조항 2.1 완전합의 본계약은, 기업비밀유지및경업금지의무와관련하여 갑 과 을 사이의서면또는구두로된사전의모든합의에우선한다. 2.2 계약의수정 본계약은 갑 과 을 사이의서면합의에의하여수정될수있다. 2.3 관할법원 본계약과관련된분쟁은 관할법원으로한다. 본계약은 갑 과 을 당사자간의합의로성립되었으며본계약의내용을증하기위하여계약서 2 통을작성하고 갑 과 을 이서명날인하고각각 1 통씩공증하여보관한다. 갑 : 회사명대표이사 ( 인 ) 을 : ( 인 )

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34 직무발명제도의 이해와도입

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36 목 차 Ⅰ Ⅱ Ⅳ Ⅴ

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38 직무발명제도의이해와도입 Ⅰ. 직무발명제도의의의 1. 직무발명의의의세계경제가지식과기술이국부창출의핵심요소가되는지식기반경제로급속히이행하는가운데핵심 원천기술의확보여부는국가와기업의기술경쟁력을가늠하는척도이자, 생존및발전을위한필수전략으로자리매김하고있다. 오늘날대부분의핵심원천기술은조직화된기업체, 연구소및대학등에의해서개발되고있는데이는산업이고도화되고이를뒷받침하는기술이고도로복잡 다양해짐에따라기존의기술 (prior art) 을뛰어넘는새로운기술의개발은대규모연구시설과인력및막대한연구비의지원없이는사실상불가능하기때문이다. 따라서오늘날에는개인발명가에의한발명은소수에불과하고기업체등에의해이루어지는직무발명이대부분을차지하며, 기술이고도화될수록기업체, 연구소및대학등에의한직무발명의비중이더욱높아지고있다. 우리나라의경우아래의 < 표-1> 에서보는바와같이직무발명의비중이 2001년도 80.1% 수준이었으나 2006년도에는 83.7% 로지속적인증가추세에있다

39 < 표 -1> 국내특허출원동향및직무발명추이 ( 단위 : 건, %) * 2007 지식재산통계연보 ( 특허청 ) 따라서각연구주체별로이루어지는직무발명을어떻게제도화시키고, 육성하는가는기업뿐만아니라국가경쟁력제고차원에서도매우중요한문제이며, 지난 2004년 7월제51회국정과제회의에서확정된 국가기술혁신체계 (NIS) 구축방안 의세부과제 6) 로 직무성과보상제도강화 가채택된것은국가기술혁신에있어직무발명제도가차지하는중요성을보여주는상징적사례라하겠다. 2. 직무발명제도의중요성가. 독점배타적권리확보를통한기술개발투자의확대종업원등이직무에관한발명을완성하여특허권을획득하였을경우기업은무상으로특허받은기술을실시할수있을뿐만아니라특허받을수있는권리또는특허권을승계취득할수도있으므로타인의기술모방이배제되는강력한법적보호를받게됨으로써기술개발투자의확대를유도할수있다

40 나. 기술혁신기술혁신이란창의적인기업가가불확실성과위험을부담하면서기술개발의결과를실용화시키는과정으로, 종업원등에게는인센티브의제공으로발명을촉진시키고기업은개발된기술을독점배타적으로사용함으로써기업의기술혁신을유도하게된다. 다. 기업의성장직무발명에대한인센티브의제공은종업원등에게기술개발의욕을고취시키고, 기업은시장에서의독점적지위확보, 기술축적및기술의상호공유를통한기업의성장을추구할수있다. 라. 국가산업발전직무발명을창출한종업원등에게는정당한보상을지급하여발명창출의의욕을자극하고, 기업은직무발명에의한특허권을실시함으로써얻어지는이윤을연구개발에재투자함으로써기술혁신의선순환시스템을구축하게됨으로써직무발명제도는기업뿐만아니라국가산업의발전을꾀할수있는중요한정책적수단이될수있다. Ⅱ. 직무발명의개념및요건 1. 직무발명의개념오늘날직무발명이기업경영의중요한요체로서대두됨에따라직무발명의개념과성립요건, 권리의귀속등의명확한규정은필수적이라고볼수있다. 따라서, 우리나라발명진흥법은직무발명에

41 대한원시적권리귀속을발명자 ( 종업원 ) 에게부여하고있는반면사용자에게는직무발명에대한무상의통상실시권을인정하면서사용자와종업원간의이익형평을추구하고있다. 발명진흥법제2조에서는직무발명의개념및성립요건, 권리의귀속에대하여규정하고있으며, 발명진흥법제10조부터제19조까지직무발명의보상등을규정하고있다. 가. 직무란 종업원이사용자의요구에따라사용자의업무의일부를담당하는것을말한다. 나. 발명이란 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다 ( 특허법제2조제1호 ). 다. 직무발명이란종업원, 법인의임원또는공무원이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체의업무범위에속하고, 그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명 ( 발명진흥법제2조제2호 ) 을말한다. 라. 자유발명이란 넓은의미의자유발명이란종업원이한발명이지만직무발명에

42 해당되지않는발명을말한다. 자유발명인경우에는, 미리사용자등으로하여금특허를받을수있는권리나특허권을승계시키거나사용자를위하여전용실시권을설정한계약이나근무규정의조항은무효이다. ( 발명진흥법제10조제3항 ) 좁은의미의자유발명이란종업원등이한발명이사용자의업무범위에도속하지아니하고발명을하게된행위가종업원의직무와도관련이없는발명을말한다. 좁은의미의자유발명에대한법적인규율은넓은의미의자유발명과다를바가없다. 마. 업무발명이란업무발명이란종업원이한발명이종업원의직무와는무관하나사용자의업무범위에속하는발명을말한다. 업무발명은사용자의업무범위에속한다하더라도직무발명이아니므로, 원칙적으로발명진흥법제10조제3항이적용되어종업원이임의로처분할수있다. 한편, 업무발명을자유발명과달리취급하는예가있으나직무발명제도의취지에비추어부당하다. 점차로기업의사업이다각화하고있는현실에서사용자등의업무범위에속한다고하여발명의완성에사용자가기여하였다고단정할수는없기때문이다. < 표-2 종업원발명의구분 >

43 2. 직무발명의요건가. 종업원등이발명을창출할것 (1) 종업원발명진흥법상종업원등이라고말하는자는소위기업등의종업원만이아니고, 법인의임원, 국가공무원또는지방공무원도포함된다. 여기서종업원을보다구체적으로설명하면종업원등은국가, 법인, 사장등과고용계약및기타의관계에서타인의사무에종사하는자를말하며, 민법상고용계약 7) ( 민법제655조 ) 에의한종업원뿐만아니라사실상타인 ( 사용자 ) 에게노무를제공한다는객관적사실만있다면그타인 ( 사용자 ) 과종업원의관계가성립한다. 따라서, 발명진흥법에서의종업원은사용자에대한노무제공의사실관계만있으면성립되므로고용관계가계속적이지않고일시적 임시적으로고용 ( 아르바이트, 파트타임 ) 된촉탁이나기능습득중인양성공및수습공을포괄하며, 상근 비상근 보수지급유무 근로기준법상의최하연령등을불문하고사용자와고용관계에있는한종업원이다. 다만, 파견종업원에대해서는기업간의정하는규칙에따라고려해야할문제가있지만, 일반적으로는급여를파견지에받는가, 파견을보낸곳에서받는가에따라정해야할것으로본다. 즉, 파견기간중, 그곳의종업원이되어그회사에서급여를받고있는경우는그곳의종업원이고그반대인경우는파견을보낸곳의종업원으로보나, 연구개발의지휘내지명령이급여지급측에없는특수한경우는이상과달리지휘내지명령하는측의종업원이라고본

44 다. (2) 법인의임원법인이란일정한목적을달성하기위한사람또는재산의결합으로권리와의무를수행할수있는법률상의주체 ( 공법인 사법인 영리법인 비영리법인불문 ) 를말하고, 법인의임원이란법인의업무를운영 감독하는자를말하므로일반적으로이사급이상의직에있는사람을말한다. (3) 공무원직무발명에서의공무원이란국가또는지방자치단체의공무에종사하는자로서입법부또는사법부에종사하는자도포함하는넓은의미의공무원을말한다. 따라서, 국가공무원, 지방공무원을불문하며육 해 공군의기술문관, 기계적 육체적노무에종사하는공무원 ( 고용직, 기능직등 ) 도포함된다. 국가공무원 ( 단, 기술이전전담조직이설치된국 공립학교교직원은제외 ) 의직무발명에대해서는공무원직무발명의처분 관리및보상등에관한규정 ( 대통령령 ) 및동시행규칙에의하여처리하고있으며, 지방공무원의직무발명에대해서는공무원직무발명의처분 관리및보상등에관한규정에준하는각급지방자치단체의조례에의거처리하고있다

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47 나. 종업원의발명이성질상사용자등의업무범위에속하여야한다. (1) 사용자등발명진흥법제2조에서말하는사용자란자연인만이아니고법인을포함한다. 즉, 타인을고용하는자연인, 법인, 국가또는지방자치단체가여기에해당된다. 직무발명은대부분법인격을갖춘대규모기업체에서발생하므로사용자의대부분은법인이며, 자연인이직무발명과관련하여사용자가되는경우는매우드물다. ( 법인격이없는소규모개인기업의대표자등 ) 개인회사의대표자인경우에는일률적으로사용자로단정할수는없으며개인회사가법인이냐, 법인이아니냐에따라판단하여야할것이다. 예컨대, 법인격을갖춘개인회사인경우에는대표자 ( 자연인 ) 와회사 ( 법인 ) 는각각법률상독립된별개의인격체로서대표자라할지라도사용자가아니라고보아야하나 ( 이경우에는법인이사용자이다. 일본오사까지방법원 , 31. 판례참조 ), 법인격을갖추지못한소규모의개인회사인경우에는대표자가당연히사용자가되어야한다.( 이러한경우에도대표자가사용자가아니라면자연인으로서사용자가되는경우는찾아보기어렵게된다 ). 특허법 상의 종업원 과 사용자 의개념은 근로기준법 등노동관계법률에서말하는 근로자 와 사용자 의개념과다름에유의해야한다. 특허법상의종업원과사용자의개념은직무발명제도의취지에따라판단할문제로서직무발명에대한이해의조정및균형적인관점에서종업원과사용자의개념이정립되어야한다. 근로기준법 ( 제14조 ) 과 근로자참여및협력증진에관한법률 ( 제2 조제2호 ) 에서는근로자의개념을 직업의종류를불문하고사업또는사업장에임금을목적으로근로를제공하는자 로정의하고있

48 으며, 노동조합및노동관계조정법 ( 제2조 ) 에서는 직업의종류를불문하고임금 급료기타이에준하는수입에의하여생활하는자 로정의하고있다. 사용자의개념에대해서도근로기준법 ( 제15조 ), 노동조합및노동관계조정법 ( 제2조 ) 및근로자참여및협력증진에관한법률 ( 제2조제3 호 ) 에서 사용자라함은사업주또는사업경영담당자, 기타근로자에관한사항에대하여사업주를위하여행위하는자를말한다. 라고정의되는점으로보아사용자는자연인에한하나, 특허법상의사용자는직무발명에대한일정한이익을정당하게가질수있는자라면사용자로서인정되기때문에자연인뿐만아니라법인, 국가, 지방자치단체도사용자가될수있다. 한편특허법상종업원의개념은근무형태나지위에상관없이근로를제공하는것을의무로하는자로서회사의임원이나, 교원도종업원의범주에포함된다는점에서노동관계법률상의근로자개념과는차이가있다. (2) 사용자의업무범위사용자의업무범위란사용자등이수행하는사업의범위로서사용자가개인인지, 법인및국가인지에따라각각달리해석된다. 첫째, 사용자가개인일경우그개인이추구하는현실적인사업내용을중심으로업무범위를파악해야한다. 예를들면, 나사를생산판매하는것을목적으로하는개인사업자의업무범위는나사와관련된생산 판매등이사용자의업무범위로볼수있다. 둘째, 사용자가법인일경우에는정관 ( 定款 ) 에정하여진목적범

49 위가업무범위를판단함에있어주요한근거가될수있다. 그러나그자체에구속됨을의미하는것은아니다. 왜냐하면회사는정관에정하고있지않은사업이라할지라도경영환경의변화등여러변수에의해회사업무로수행할수있기때문이며, 또한정관에는기타이에부수하는사업도업무범위로특기하는경우가많기때문이다. 이러한기타부수사업을어느범위까지보느냐에따라업무범위가달라질수있다. 셋째, 사용자가국가또는지방자치단체일경우에업무범위를기업등법인의경우와같이해석하게되면전국가또는지방자치단체의업무가모두포함되기때문에불합리하게된다. 따라서, 발명을한공무원이소속한기관의직제와사무분장규칙에따라정해진업무범위를한정하는것이합리적이다

50 다. 발명을하게된행위가종업원의직무에속하는발명 발명을하게된행위란발명을착상하여완성을하기까지의행위로서사색적행위 ( 이론적추구, 문헌조사등 ) 뿐만아니라이것에

51 부수하는육체적활동 ( 연구소에서의실험, 공장에서의제조작업등 ) 도포함하는개념이고, 직무란종업원등이사용자등의요구에따라사용자의업무의일부를담당하는것을말한다. 따라서 발명을하게된행위가종업원의직무에속하는발명 이란종업원이담당하는직무내용과책임범위로보아발명을담당하고, 이를수행하는것이당연히예정되거나기대되는경우 ( 예를들면, 기업체연구소의연구원, 국 공립연구기관의연구원, 설계부직원, 기술개발관계부서의담당자등 ) 를말하는것으로발명을하는것이종업원등의직무가아닌경우에는직무발명이라할수없다. 그러나발명을하게된행위가종업원등의직무인한이들이한발명이사용자등으로부터구체적인과제를부여받아서한경우이든발명을의도하지아니하고직무수행의결과성립된발명이든모두직무발명에해당된다. 그리고발명을하게된행위는반드시근무시간중에이루어질필요가없으며, 발명한장소 ( 근무지또는가정 ) 도전혀문제되지않는다. 그이유는직무발명은종업원등이담당한직무와관련된발명이므로비록퇴근후가정에서직무와관련된발명을했더라도직무에서터득한지식과경험및발명완성시까지의사용자의지원 ( 설비, 자원, 급여등 ) 을부정할수없기때문이다

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53 라. 현재또는과거의직무에속하는발명직무발명에는종업원등이현재담당하고있는직무에속하는발명뿐만아니라과거에담당하고있던직무에속하는발명도포함된다. 그러나여기에서의현재또는과거의직무에속하는발명이란동일기업내에서당해종업원이담당하였던현재또는과거의직무를말한다. 여기서 과거 의의미에대해서는사용자와종업원과의고용관계에있는경우에한정하여과거의직무를의미하고, 고용관계가종료된경우에는적용이없다고해석하는것이통설적견해이다. 따라서종업원이퇴직전의직무에속하는발명을퇴직후발명을한경우에는자유발명이다. 그러나종업원이발명을완성하기직전에퇴직하였을경우 8) 와같은특별한사정이있는경우에는퇴

54 직후의발명이자유발명이라는공식은성립되지않는다. 3. 퇴직후의발명고용관계가이미종료된후즉, 퇴직후에한발명이퇴직전의직무와관련되는경우에발명진흥법에는이에대한명문규정이없다. 종업원의입장에서는사용자와의관계에서노무제공자의지위에서벗어났기때문에직무발명이아니라고부정할수도있으나, 발명을완성하기직전에퇴직했을경우, 또는재직기간이비교적길고그기간에체득한지식과경험이발명완성에큰역할을한경우등특별한사정이있는경우에는직무발명으로인정될수있으므로발명진흥법에저촉되지않는범위내에서계약또는근무규정에합리적으로명시해둘필요가있다. 발명의완성당시에종업원의지위에있었던자가재직중에발명을완성하고묵비로있다가퇴직한후에특허출원을한경우에도직무발명에속한다. 그이유는종업원이 발명을하게된행위 는발명자가종업원의지위를가지고있는동안발명을착상

55 하여완성하기까지그발명을위해서제공된모든행위를의미하기때문이다. 다만그입증책임이사용자측에있으므로이와같은문제가생기지않도록적절한연구관리 ( 예를들면, 연구일지작성의의무화및체크등 ) 를할필요가있다. 미국의경우, 판례상기업내에서이루어진발명은퇴직후에도공공의질서에반하지않는한도내에서해당발명을추적할수있다. 이와같은판례에근거해서사용자와종업원의계약에이른바추적조항 (trailing clause) 을마련하는것이통례로되어있다. 추적조항은퇴직후일정한기간내에한발명으로전사용자의업무범위에속하는것은전사용자가승계하도록하는특약조항이다. 그러나이러한추적조항은종업원의새로운고용기회를제한할뿐만아니라자유발명을직무발명으로간주하는등종업원에게불리하게작용될수있어남용되어서는안된다는견해도있다. Ⅲ. 직무발명의효과 1. 개설 발명에는발명자 ( 종업원 ) 의창의적노력이필수적이지만, 직무발

56 명은개인발명과달리발명자개인의노력에의해서만이루어지는것이아니라사용자의발명자에대한보수지급, 연구설비제공, 연구비지원등의도움에의해서비로소가능하게된다. 따라서직무발명의효과를논함에있어서는발명에대한두공헌자인사용자와발명자간의조화로운이익조정이반드시필요하다. 우리나라직무발명제도는발명자에게직무발명에대한권리를귀속시키는대신사용자에게는직무발명에대한무상의통상실시권을인정하며, 사용자가특허를받을수있는권리또는특허권을종업원으로부터승계할경우에는종업원 ( 발명자 ) 에게정당한보상을지급하도록하여양자의균형을꾀하고있다. 2. 종업원의권리와의무가. 종업원의권리 (1) 특허를받을수있는권리 ( 발명권 ) 의귀속발명의완성에의하여발명자는특허를받을권리를갖는데이를강학상발명권이라한다. 앞서살펴보았듯이종업원은진정한발명자로서특허를받을권리의원시적취득자이다. 특허를받을수있는권리는발명의완성으로부터특허등록시까지발명자를보호하기위한개념으로특허법제33조및발명진흥법제10조에따라발명자인종업원에게귀속한다. 따라서종업원은특허받을수있는권리를이전할수있으며 ( 특허법제37조 ), 특허권을취득한후권리행사도자유롭게할수있다. 그러나특허받을수있는권리또는특허권이공유인경우에는다른공유자의동의를얻지아니하면그지분을양도할수없다 ( 특허법제37조및제99조 )

57 (2) 정당한보상을받을권리 ( 보상금청구권 ) 종업원은발명자로서의권리를원시취득하지만사용자로하여금계약또는근무규정에의하여특허받을수있는권리또는특허권을승계시키거나사용자를위하여전용실시권을설정할수있다. 이경우종업원은사용자로부터정당한보상을받을권리 ( 보상금청구권 ) 를갖는다. 나. 종업원의의무 (1) 신고의무종업원등이직무발명을완성한경우에는지체없이그사실을사용자등에게문서로통지하여야한다. 2인이상의종업원등이공동으로직무발명을완성한경우에는공동으로통지하여야한다.( 제12조 ) 종업원의통지의무를둔이유는직무발명에대한권리의귀속주체문제와밀접한관계가있다. 우리나라는미국, 일본등과같이종업원주의를취하고있어, 직무발명에대한권리는원칙적으로종업원에게귀속된다. 따라서, 계약이나근무규정등에서직무발명에대한종업원의신고의무를두고있는기업과달리, 직무발명규정등을통해직무발명의신고및승계등관련절차를구비해놓지않은기업의경우에는비록종업원이직무발명을완성했다하더라도이를사용자에게보고할의무가없으므로종업원이직접출원하여특허를받더라도사용자측에서이를알수없어사내직무발명에대한관리체계가확보되지않는문제가있었다. 이경우, 사용자는직무발명에대한권리승계여부와관계없이기본적으로확보하게되는무상의통상실시권조차제대로행사할수

58 없는경우가발생할우려가있어위와같은불합리한점을해소하고자, 기업내부의직무발명규정유무와관계없이종업원은누구나직무발명을완성하였을경우, 이를사용자에게통지하도록한것이다. (2) 협력의무종업원등이직무에관하여발명을했을경우계약또는근무규정에의하여사용자등에게특허를받을수있는권리또는특허권을양도할의무가있으며, 특허출원및등록시또는특허권을실시하거나처분시직무발명에관한기술사항에대하여협력할의무가있다. (3) 비밀유지의무종업원등은사용자등이직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 다만, 사용자등이승계하지아니하기로확정된경우에는그러하지아니하다 ( 제19조 ) 이를위반하여부정한이익을얻거나사용자등에손해를가할목적으로직무발명의내용을공개한자에대하여는사용자등의고소가있는경우 3년이하의징역또는 3천만원이하의벌금에처한다.( 제58조 ) 3. 사용자의권리와의무가. 사용자의권리 (1) 무상의통상실시권취득사용자등은종업원등이출원한발명이특허를받았거나특허

59 받을수있는권리를승계한자가특허를받았을경우통상실시권을취득한다. 이때의통상실시권은발명진흥법제10조제1항에의하여당연히발생하는실시권으로서무상이며, 실시범위에제한이없고당해특허권의소멸시까지유효한통상실시권이다. 이러한권리는종업원과사용자의이익균형의관점에서인정되는권리이다. (2) 승계취득또는전용실시권을설정할권리사용자는계약이나근무규정에의하여종업원의직무발명에대하여특허받을수있는권리또는특허권을승계취득할수있고종업원이특허권을취득한경우전용실시권을설정할수있다. 특허받을수있는권리를승계취득할경우특허출원전일때에는사용자명의로특허출원을하지아니하면제3자에게대항할수

60 없으며, 특허출원후에는출원인명의변경신고를하지않으면그효력이발생하지않는다 ( 특허법제38조 ). 이경우사후의문제발생을예방하기위하여종업원등으로부터양도증서를받아놓는것이좋으며, 특허권의승계취득또는전용실시권을취득하고자할경우등록해야만효력이발생한다 ( 특허법제101조 ). 나. 사용자의의무 (1) 정당한보상금지급의무사용자등이계약이나근무규정에의하여종업원등의직무발명에대한특허받을수있는권리또는특허권을승계취득하거나전용실시권을설정한경우종업원등에게정당한보상을지급할의무를부담한다. 종업원등의정당한보상을지급받을권리는임금

61 채권과구별되는일종의채권적권리이므로발명을한종업원이퇴직한경우뿐만아니라사망시에도사용자등은정당한보상을지급할의무가있다. (2) 사용자의승계여부통지의무 종업원으로부터직무발명완성사실의통지를받은사용자는대통령령이정하는기간내 (4월이내) 에그승계여부를문서로통지해야한다. 예약승계규정이없는경우의종업원의신고는발명에대한권리의승계여부를묻는신고가아니라단순히발명의완성사실을보고하는것에불과한것으로종업원의의사에반하여사용자가그발명에대한권리의승계를주장할수없다. 대통령령이정하는기간내 (4월이내) 에사용자가직무발명에대

62 한권리의승계의사를통지한때에그권리는사용자에게승계된것으로간주되며, 사용자가대통령령이정한기간내 (4월이내) 에직무발명에대한권리의승계여부를통지하지아니한경우에는당해발명에대한권리의승계의사가없는것으로하여종업원에게그권리를귀속시키되, 이경우사용자등은그발명을한종업원등의동의를얻지아니하고는통상실시권을가질수없다

63 < 직무발명절차규정에따른권리관계 > 예약승계규정有 예약승계규정無 사전예약승계규정이없는경우에는, 사용자등의승계여부통지절차가적용되지않고, 종업원등과사용자등간의개별계약에따라처리

64 Ⅳ. 직무발명에대한보상 < 직무발명보상과 R&D 선순환구조의관계 > 1. 보상의종류일반적으로기업체에서실시하고있는종업원의직무발명에대한대가 ( 보상 ) 의종류로는발명제안보상, 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상등이있으며, 종업원이사용자로부터지급받은특허 실용신안에관한직무발명보상금은소득세법제12조및소득세법시행령제18조에의하여소득세가면제된다

65 가. 발명 ( 제안 ) 보상발명보상은종업원이고안한발명을특허청에출원하기전에받는보상으로출원유무에관계없이종업원의아이디어와발명적노력에대한일종의장려금적성질을가진보상이다. 나. 출원보상출원보상은종업원이한발명을사용자가특허받을수있는권리를승계하여특허청에출원함으로써발생하는보상으로미확정권리에대한대가이기때문에장려금적성질을가지며, 특허성과경제성이있다고판단해서출원한것이고, 일단출원후에는후원배제의효과와출원공개시확대된선원의지위를가질수있기때문에지급하는보상이다. 다. 등록보상사용자가승계받은발명이등록결정되어특허등록되었을때지급하는보상으로국가공무원의경우특허등록시 50만원, 실용신안등록시 30만원, 디자인등록시 20만원씩지급된다. 다만, 실용신안은기술평가요청에대한유지결정을받았을때한하여지급한다. 라. 실적 ( 실시 ) 보상사용자가출원중인발명또는특허등록된발명을실시하여이익을얻었을경우지급하는보상금으로사용자가얻은이익의액에따라차등지급된다

66 마. 처분보상사용자가종업원의직무발명에대하여특허받을수있는권리또는특허권을타인에게양도하거나실시를허여했을경우지급하는보상으로처분금액의일정비율로지급된다. 공공연구기관의경우기술이전및사업화촉진에관한법률에기해처분금액의 50% 이상을보상금으로발명자에게지급해야한다. 바. 출원유보보상사용자등은직무발명에대한권리를승계한후출원 ( 출원 ) 하지아니하거나출원을포기또는취하하는경우에도제15조에따라정당한보상을하여야한다. 이경우그발명에대한보상액을결정할때에는그발명이산업재산권으로보호되었더라면종업원등이받을수있었던경제적이익을고려하여야한다.( 발명진흥법제16조 ) 사. 기타보상이밖에도출원발명의심사청구시에보상하는 심사청구보상, 자사의업종과관련있는타인의출원발명에대하여이의신청또는심판에참여하여무효시켰을경우또는자사의특허에대한침해적발시지급하는 방어보상 등이있다

67 2. 정당한보상을받을권리의성격가. 발명진흥법제15조의성격종업원등의직무발명에대하여사용자등이특허받을수있는권리또는특허권을승계취득하거나전용실시권을설정했을경우종업원등은사용자등으로부터정당한보상을받을권리 ( 보상금청구권 ) 를갖는다.( 발명진흥법제15조제1항 ). 종업원의정당한보상청구권에대한특허법의규정은경제적약자인종업원을보호하기위한강행규정 9) 이므로사용자가정당한보상청구권을부인하거나지급을거절또는유보시키는계약은무효라고할수있으며, 계약또는근무규정에보상금지급에관한규정이없는경우에도종업원은구특허법제40조제1항 ( 현발명진흥법제15조제1항 ) 의규정에의하여보상금청구권을당연히취득한다. 일본역시직무발명에대한보상청구권을규정한제35조를강행규정으로해석하고있으며근무규칙등에직무발명보상에관한규정이있는때에도보상액이법이정한상당한대가액에이르지못하는경우에는발명자는사용자에대하여그부족액을청구할수있음을인정 10) 한다. 나. 보상의법적성질 종업원이갖는정당한보상을받을권리는무체재산권인특허권등의승계에대한대가이고, 특허법에의하여당연히발생하는법 9) 구특허법의규정 ( 제 40 조, 현발명진흥법제 15 조 ) 은발명자인종업원을보호가기위한강행규정으로서위특허법의규정에위반하는근무규정은무효라고판시서울지법 [2002 가합 3727] 10) 올림프스광학사건의판결동경地裁判決평성 7 년 3841 호

68 률상의채권적권리이기때문에노동의대가인임금과구분되며사망시상속의대상이되며양도될수있다. 다. 소멸시효보상금청구권의소멸시효는일반채권과마찬가지로 10년간행사하지않으면완성되며, 소멸시효는보상금청구권의발생시 ( 승계시또는설정시 ) 로부터진행된다. 이와관련하여일본의판례를살펴보면 승계시에소멸시효가진행되나, 기업이직무발명규정을두고출원, 등록, 실시시에각기보상하기로정한때에는출원, 등록, 실시가이뤄지기까지는각보상금의지급시기는도래하지않는다 11) 고하여소멸시효의기산점을도식적으로승계시로보지않는다. 11) 미놀타카메라자동초점장치사건大阪地裁判決 1984 년 4 월 26 일

69 라. 분쟁해결수단보상금액에관하여다툼이있을경우보상금청구권은사법 ( 私法 ) 상의권리이기때문에법원의판결로해결해야한다. 다만법원에서분쟁을해결하기전에특허청에설치된산업재산권분쟁조정위원회를통하여해결할수있으면시간적 경제적으로유리할수있다. 독일에서는고용중에보상금액에대한분쟁은필수적으로중재절차를거치도록되어있다. 중재란당사자의합의에의해선출된중재인의중재판정에의하여당사자간의분쟁을해결하는절차를말한다. 중재는국가권력에의한강제적인해결수단이아닌당사자의자주적해결방식이라는점과관계분야의전문가를중재인으로선정하여전문분야의분쟁해결에유리하다는점, 비공개심리로업무상비밀을유지할수있다는점등의장점때문에대체적해결수단으

70 로고려해볼만하다. 그러나독일의중재는일절의비용을당사자로부터징수하지않아중재신청이남발하여오히려중재판정에소요되는시간이늘어나신속한해결을기대하기어렵다는비판에직면해있다. 마. 기타의문제보상금청구권과관련하여사용자가발명의가치를잘못평가하여과도하게지급한경우사용자는이의반환을청구할수없고, 그에대한위험부담은항상사용자가부담한다고보아야한다. 또한특허가취소되거나무효로된경우에이미지급된등록보상금과처분보상금에대하여도사용자는반환을청구할수없다.( 공무원직무발명의관리처분및보상등에관한규정제20조 ) 3. 합리적직무발명보상절차 12) ( 06년 9월4일시행법상유의점 ) 가. 서론개정발명진흥법이 2006년 9월 4일부터시행되었다. 이번발명진흥법의개정은사실상직무발명법제의전반적인개정으로기업, 연구소, 대학등의사용자측과연구원, 교수등의종업원측은현재회사내부적으로규정하여운영하고있는직무발명보상규정 ( 혹은지식재산권관리규정 ) 을제정ㆍ개정하여양당사자가상생할수있도록이해관계를조율하는것이필요하다. 특히, 추상적인기준만제시했던구법 (9월4일시행이전법 ) 과달리개정법은직무발명보상규정의합리적기준을마련하였는바, 기업등은이에맞추어기업내부의직무발명보상규정을재정비해야 12) 구체적인내용은특허청에서발행된 기업의직무발명보상절차사례 참조

71 한다. 이하, 발명진흥법제15조제2항과관련하여, 기업의직무발명보상기준이정당한보상기준으로간주되기위한절차적요건에대해살펴본다. 나. 본론 (1) 구법의문제점각이해당사자관점에서바라보았을때, 구법상직무발명보상관련법규정의대표적인문제점을꼽는다면, 먼저사용자등의입장에서는, 법에서말하는 정당한보상액 에대한예측가능성이없다는점이가장큰문제라할수있었다. 사실, 각각의발명마다사업성 기술성 시장성등에차이가존재하여권리승계시점에서는향후의이익을정확히가늠하기어려움에도불구하고, 정확한산정이현실적으로곤란한 사용자등이얻을이익액, 사용자등및종업원등이공헌한정도 등을보상액산정의고려요인으로제시하고있어서, 사용자등이보상제도를실시하는데있어커다란장애물로작용하고있었으며, 결국보상제도시행자체를외면하는결과를초래한것이사실이었다. 반면, 종업원등의입장에서는직무발명보상규정의제 개정이나보상액의결정등사용자등의보상제도운용과정에서의견개진등실질적인참여가현실적으로거의불가능하다는점이큰문제였다. 실제, 직무발명보상제도를실시하는대다수기업이종업원등과의협의등의견수렴절차없이일방적으로규정을정하고, 보상액을결정, 지급하고있는실정이며, 종업원등은경제적약자의처지에서이의가있음에도불구하고,

72 자신의발명에대한사용자측의평가나지급된보상액을그대로수용할수밖에없는입장이었고, 이러한상황의악순환이결국, 종업원등의퇴직이나직무발명보상금청구소송제기까지로이어지는요인으로작용했었다. 따라서, 개정안마련시양당사자가처해있는문제점을최소화할수있는방안을모색하는데중점을두었다. (2) 개정취지우선, 직무발명보상을활성화하기위해서는무엇보다보상을실시하는주체인사용자등으로하여금보상제도를도입할수있는실질적인유인을제공하는것이중요하다는인식하에, 적정한형태로보상제도를운용하는사용자등에대해서는 정당한보상 에대한예측가능성을부여하여, 안정적인 R&D투자가가능하도록하는한편, 이러한인센티브제공에도불구, 협조하지않는사용자등에대해서는종전의규정을그대로유지하는방안을채택하였다. 이에따라, 종업원등이납득가능한수준으로보상규정을마련하고, 보상액의결정등에있어종업원등의입장을실질적으로반영하는사용자등에대해서는법적인센티브를제공 13) 하고, 그렇지않은사용자등에대해서는적어도기존보다불이익을강화하지는않더라도종전과같이 정당한보상액 에대한예측가능성을확보할수없도록하는이원적구조로설계하였다 14). 13) 14)

73 이와같이, 직무발명보상에대한사용자등의자발적참여여하에따라그취급이달라지는이원화된보상규정체계의취지를법률에반영하기위해, 사용자등이계약이나근무규정에서보상에대하여정하거나또는직무발명보상규정을보유하고있는경우에대해서는, 그정한바에따라사용자등과종업원등이협의하여결정한보상이합리적인절차에의한것으로인정되면이를정당한보상으로간주하고, 합리적인절차여부를판단하기위한핵심요소로다음과같은 3 가지의 상황 을예시로제시하였다. ( 발명진흥법제15조제2항 ) 반면, 계약또는근무규정에서직무발명에대한보상을정하고있지않거나, 정하고있다하더라도그에따른보상이불합리한경우, 보상액을결정함에있어서는종전의기준을그대로적용하여, 그발명에의하여사용자등이얻을이익과그발명의완성에사용자등및종업원등이공헌한정도를고려한다. 이를통해, 사용자등에게는직무발명보상에대한예측가능성을부여하여합리적인보상시스템구축을위한유인을제공하는한편,

74 종업원등에게는보상절차에대한실질적참여를제도화하여정당한보상을받을수있는기회를확대했다는점에서, 향후, 법개정의취지에부합하는방향으로사용자등이제도개선에적극나선다면, 기업의직무발명보상이한층활성화될것으로기대된다. 보상규정개정의주요골자를간추리면아래와같다. 이원화된보상기준체계운용 (3) 정당한보상기준제정방법발명진흥법제15조제2항에의해정당한보상기준으로간주되기위한 협의상황, 제시상황 및 의견청취상황 은, 사용자측과종업원측간의자율적인결정을통해, 특정직무발명에대한보상액이산정되어지급될때까지의전과정중에서특히중요하게고려되는절차적요건이다

75 협의, 제시및의견청취의 상황 이란, 예를들어협의등의유무, 즉협의등이이루어졌는가아닌가라는양자택일적인판단뿐만아니라, 협의등이이루어진경우에있어서그협의등의상황전반적인것까지고려해야하는요건이다. 또한신설된제15조제2항에의한합리성여부의판단은모든요건중에서하나라도불합리하다고생각되는요건이있는경우에불합리하다고판단하는것은아니며, 3가지요건을모두중시하여종합적으로판단한다. < 정당한보상기준제정방법 >

76 ( 가 ) 보상기준의협의 1 협의대상자협의대상자는반드시종업원등 15) 전원일필요는없다. 즉발명이창출될가능성이거의없는조직의종업원등은협의대상에서제외할수도있다. 다만협의에서제외된종업원등이직무발명을한경우에는승계시에개별적으로협의를하던가, 협의상황을설명하여납득하게할필요가있다. 15)

77 협의를통해결정되는보상기준에대해서는노동협약, 취업규칙, 사내규정등으로설정할수있다. 노동협약의경우는노동조합의조합원만이대상이되며, 취업규칙, 사내규칙의경우는전체종업원이대상이된다. 그러므로노동협약으로설정하는경우, 비조합원에게는노동협약이적용되지않으므로, 별도로취업규칙등에서도설정할필요가있다. 2 협의해야할사항종업원등과의협의에는보상액을결정하기위한기준그자체뿐만아니라, 종업원등이그기준을통해보상액산정의구조를이해할수있을정도의설명자료를준비하는것이바람직하다. 즉, 보상액을결정하기위한기준으로제시된대가의타당성에대해, 종업원등에게회사의이념이나경영환경등을알려주는것이바람직하다. 보상액에대해서는, 출원시, 등록시, 실시ㆍ처분시와같이나누어지급하는방법, 승계시나등록시에일괄해서지급하는방법등여러가지지급방법을고려할수있다. 종업원등과의협의가적정하고충분하게이루어졌다면보상액에상한을설정하거나, 보상액이타사와비교하여차이가있어도상관없다. 현재보상액을결정하기위한기준 ( 규정, 세칙등을포함 ) 을갖고있는기업은개정발명진흥법에맞추어절차적인규정을변경하거나, 보상기준에대해종업원등과협의를반드시해야한다

78 3 협의의방법종업원등의대표자와협의하는경우, 협의의대상이되는대표는, 노동조합, 관리자조합의대표, 연구자를대표하는사람등이라고생각할수있다. 다만, 해당대표자는종업원등을정당하게대표하고있어야한다. 종업원등의대표로서노동조합과협의를하는경우에도, 노동조합과의협의외에관리자나비조합원과의협의도필요하다. 보상기준은발명을한종업원전체에게적용되기때문이다. 노동조합과의협의는적어도통상이루어지는노사협의회, 또는그것에준하는방법으로이루어지는것이바람직하다. 정당하게대표한다 란종업원등이명시또는묵시적으로대표자에게협의권한을위임 16) 하고있는것을의미한다. 대표자와협의하는경우선임된대표자가종업원등이협의권한을위임하여선출된대표자인지를확인하는것이중요하다. 종업원등전원과협의하는경우, 인트라넷을이용하여종업원등전원과협의할수도있다. 이경우충분한기간을정하여종업원등으로부터의견이나질문을수렴하고, 그것에대해대응함으로써협의상황을만드는것이바람직한대응이다. 따라서, 인트라넷으로의견이나질문을수렴하고있는것을종업원등에게주지시키는것이중요하다. 예를들면업무라인을통해서주지시키거나, 게시되어있는장소를특정하여종업원등에게개별적으로메일로연락하는것이바람직하다. 다만, 의견이나질문을수렴만하고, 응답을게을리하지않도록주의해야한다. 16)

79 4 협의의종료협의에있어서, 실질적으로협의가모두이루어졌다고생각되는상황이되면, 최종합의가되지않아도협의를종료할수있다. 협의가모두이루어졌다고생각되는상황 이란, 의견ㆍ질문이거의모두수렴되고그것들에대해서답변이이루어져있는경우, 충분히시간을들여협의를하였으나의견일치를보지는못한경우등을말한다. ( 나 ) 보상기준의제시 보상액을결정하기위한기준은종업원등이그제시내용으로부터보상액산정구조를이해할수있는정도까지제시하고있는것이바람직하다. 신입사원, 경력채용사원등에대해서는, 채용시에기준을제시하

80 고, 동의한후에입사토록하는것이바람직하다. 반드시입사전에제시할필요는없고, 입사후발명의승계시까지기준을제시하고설명을할필요가있다. 수습 ( 시보 ) 기간이있는경우, 가능한한수습 ( 시보 ) 기간내에설명하는것이바람직하다. 신입사원이나경력채용사원에게, 각종사내규칙에따를것을동의받는경우, 다른사내규칙과함께직무발명보상기준을제시하여동의를받는것도하나의방법이다. 우수한사원확보등을위하여기준을사외에제시하는것은회사의자율적인판단에의할것이지만, 개정발명진흥법제15조와의관계에서는반드시사외에제시할필요는없다. ( 다 ) 보상기준에대한의견청취 의견청취는, 보상액산정전에하는것도가능하지만, 보상액산정후에불복신청의형태를취하는경우, 극단적으로그기간이짧

81 지않게신청기간을설정하는것이바람직하다. 의견을청취 ( 이의신청수리 검토 ) 하는조직 (ex. 직무발명심의위원회 ) 이보상액을산정한조직과다른사내조직이나사외의제3자기관이아니어도된다. 보상액을산정한조직이재심사를하는것도허용된다. 또한, 의견청취기간은 1~6개월정도를고려할수있다. 보상액에관한이의신청이있는경우, 매출액, 순이익, 발명의평가, 공헌도등보상액산정의기초가되는데이터및보상액이결정되는절차에대해설명을하고, 종업원측과협의를하게되지만, 반드시합의하여야하는것은아니다. 다만, 앞서설명한정당한협의라고인정할수있을정도의협의의상황은필요하다. 또한, 설명자료에있어보상액의합리성여부를설명할실시료율, 금액등이라이센스계약에서비밀사항으로되어있는경우에는제시할수없을수도있다. 다만종업원등에게비밀유지의무가있다는전제하에, 또는퇴직자, 현재종업원등이외의발명자와비밀유지계약을체결한후제시하는것은가능하다. 발명자가복수존재하고, 그중의 1인으로부터이의신청이있는경우, 내용에따라서는객관성을높이기위해서상기 1인이외의발명자로부터의견청취를하는것도바람직하다. 중요한것은, 의견청취시무언의압력을가하거나, 추후처우면에서불이익을주려는행위는피해야한다. ( 라 ) 기타 - 부수적인사항 1 보상기준의명칭발명진흥법제15조의 정당한보상액 을지급하는사내제도 규칙의명칭자체는, 실질적으로그것이이루어진다면, 직무발명보상규정, 지식재산관리규정등기업에따라다른명칭 정의로사용되어

82 도상관없다. 다만종업원등과의협의시, 협의내용이발명진흥법에서정하는보상액임을명확히해두는것이바람직하다. 2 외국출원의취급 직무발명의승계시, 외국에서특허를받을수있는권리도포함되는지여부는명확하게내부규정에마련하는것이좋다. 3 종업원의인센티브직무발명승계시발명자에게보상액을지급하는것이외에, 기업의재량으로기업이익에공헌한공로자에게표창이나포상을하는제도를도입하는것도기업과종업원등의양호한관계를구축하는데필요하다. 4 발명진흥법제15조에따른기준의제정ㆍ개정보상액을결정하기위한기준에서, 보상액산정과관계없는내용의변경은종업원등에게불이익하게되지않는경우반드시협의를할필요는없다. 따라서, 종업원등과협의시향후협의가필요한사항에대해서만특정하는것도중요하다. 보상액을결정하기위한기준을정기적으로개정해야하는것은아니다. 다만, 보상액을결정하는기준이취업규칙에제정되어있는경우, 이를변경하기위해서는노동조합이나노동자의과반수를대표하는사람과협의가필요하다. 보상액을정하기위한기준을개정하는경우도, 원칙적으로협의가필요하다. 다만종업원등에게개정전보다도불리하지않은경우

83 에는, 인트라넷등에서게시하고질문을접수하도록하여그에대응하는것도가능하다. 5 퇴직자의대응퇴직한발명자로부터의의견청취에대해서는, 재직중인발명자와동일하게할수있으나, 보상액지급통지시에보상액에대한의견청취의기회가있다는것을알리는 ( 지급통지시의견제출기회를부여하는것등 ) 것도좋은방법이다. 나아가 ( 해당퇴직자가종업원등인시점에서 ) 퇴직시취급에대해미리기준에규정하여둔다든가, 퇴직시에퇴직후의취급에대해퇴직예정자와합의를해두는것도좋은방법이다. 기준의개정시, 퇴직한발명자와는실질적인협의조차도할수없게되지만, 일반적으로는퇴직자에게도불이익하게되지않도록현직자가충분히협의한결과라고볼수있으므로, 퇴직자의발명에대해개정된기준을적용하여보상액을지급하고, 이에대해서의견 이의신청을할수있는기회를주는것도좋은방법이다. 6 직무발명보상에대한경과조치발명진흥법제15조제2항ㆍ제 3항의규정은, 개정법시행 (2006년 9월 4일 ) 후에승계한권리에관한보상액에적용되며, 그이전의보상액에대해서는구법이적용되며, 법률상의소급적용은없다.( 부칙제4 조 )

84 Ⅴ. 기업직무발명보상표준규정 1. 예약승계규정 ( 직무발명보상규정 ) 의필요성가. 사전예약승계규정과직무발명보상규정과의관계 사전예약승계규정 ( 직무발명보상규정 ) 은 종업원등의직무발명에대하여미리사용자등에게특허를받을수있는권리또는특허권을승계시키거나사용자등을위하여전용실시권을설정하도록한계약이나근무규정 으로써, 통상기업체등내부의고용계약이나근무규정 ( 취업규칙등 ) 에그러한취지의규정을반영하고있는것이일반적이다. 사용자등이이러한사전예약승계규정을마련하여, 종업원등의직무발명에대한권리를실질적으로승계하고있다면, 사용자등은발명진흥법제15조제1항의규정에따라, 그승계에따른보상으로종업원등에게 정당한보상 을해야할의무를지며, 따라서, 사용자등은사전예약승계규정을두고있는경우, 불가결한후속규정으로종업원등에대한보상규정이있어야한다. 이러한이유로, 사용자등은직무발명에대한권리승계절차를비롯하여, 보상금지급, 기타직무발명제도운용에필요한사항을규정한 직무발명보상규정 을제정, 운용할필요가있다. 만일, 사용자등이고용계약등에사전예약승계관련조항을두고이를근거로종업원의직무발명에대한권리를승계하여사업화하고있음에도불구하고, 보상규정을두지않거나, 규정을두고있더라도실제보

85 상을실시하지않고있다면, 법에서인정하는권리만을취할뿐, 그에상응하는의무는이행하지않는모순을범하게된다. 요컨대, 직무발명에대한권리의귀속원칙으로부터파생되는사전예약승계및직무발명보상규정의논리적관계를종합하면, 직무발명에대한특허받을수있는권리는원칙적으로종업원등에게귀속되나, 사용자등은사전예약승계규정의취지에따라계약또는근무규정을통해종업원등의직무발명에대한권리를미리승계할수있다. 만일, 계약이나근무규정등의근거없이사용자등이종업원등의직무발명에대한권리를승계하면이는위법이다. 또한, 사용자등은사전예약승계규정을근거로직무발명에대한권리를승계한경우, 법률에따라 정당한보상 을해야하며, 이경우, 직무발명에대한권리승계및보상등직무발명제도와관련한핵심적인사항을체계적으로운용하기위해서는사내규정의형태로마련 운용할필요가있다. 이러한필요에따라통상기업에서제정 운용하고있는것이바로 직무발명보상규정 이다. < 사전예약승계규정및직무발명보상규정의관계 >

86 나. 발명진흥법상예약승계규정의필요성 사용자등이종업원등의직무발명에대한권리를승계하기위해서는계약또는근무규정에미리그권리를승계하겠다는취지 ( 사전예약승계 ) 를규정하고있어야한다. 우리나라는미국, 일본, 독일등과같이직무발명에대한특허받을수있는권리를원칙적으로종업원등에게귀속시키고있으므로, 사용자등이계약또는근무규정에직무발명에대한권리의승계를규정하지않은경우, 종업원등이직무발명을완성하게되면, 당연히직무발명에대한권리는종업원등에게귀속되며, 사용자등은종업원등이자발적으로직무발명에대한권리를양도하지않는한, 종업원등의의사에반하여양도를주장할수없다. 따라서, 종업원등이그발명을사용자에게양도하지않고직접출원하여특허를취득할경우, 무상의통상실시권만을취득하게된다. 다만, 사용자등이사전예약승계규정을두지않았다고해서종업원등으로부터권리를승계할수있는기회를원천적으로차단하는것은사용자등에게지나치게가혹할수있으므로, 종업원등이직무발명에대한권리를사용자등에게양도한다는의사를표시하는경

87 우등에는양당사자간의개별적인계약이나약정에따라사용자등도권리승계가가능하다. 발명진흥법제13조제1항의단서규정은직무발명에대한예약승계규정이없는경우에사용자등이입게될불이익 ( 종업원등의의사에반하여직무발명에대한권리승계불가 ) 내용을명시적으로규정함으로써, 사용자등의직무발명보상규정도입을적극유도하여예측가능성을높이고, 명확한근거에입각한권리승계와보상실시를통해종업원의권익을강화한다

88 2. 구성체계 제 1 장총칙 1. 목적직무발명보상규정제정의취지 2. 용어의정의직무발명, 자유발명등에관한정의 3. 권리승계직무발명의승계 제 2 장발명의신고ㆍ승계여부의통지 1. 발명의신고직무발명에대한신고절차 2. 심의및승계여부의통지신고된직무발명에대한심의및그결과에대한통지 3. 승계시점등직무발명에대한승계시점명시 4. 이의신청발명의심사및통지에대한발명자의이의신청 5. 자유발명의양도직무발명이외의발명에대한양도 제 3 장직무발명심의위원회 1. 위원회설치, 구성및심의사항직무발명심의위원회의설치, 구성및의결사항 2. 운영및의사결정방법직무발명심의위원회의운영및의사결정방법에관한사항 제4장출원및비용부담 1. 출원등 직무발명의출원에관한사항 2. 비용부담 직무발명의출원, 등록유지등비용부담에관한사항 제5장보상 1. 보상금의지급 승계시보상청구권의발생및보상금지급 2. 공동발명자보상 발명자가 2인이상인경우의보상에관한사항 3. 퇴직또는사망시의보상퇴직또는사망시보상금지급에관한사항 4. 보상금의불반환 보상금의불반환 제6장보칙 1. 비밀유지의무 종업원등의비밀유지의무에관한사항 2. 출원의제한 종업원등의출원에대한제한사항 3. 손해배상 의무위반시에대한제재 4. 협력의무 협력의무에대한사항 5. 퇴직등후의취급 퇴직후의직무발명에대한사항 6. 준용및적용범위 신지식재산권준용및적용범위에대한사항 부칙 1. 시행일및경과규정 시행일및경과규정에관한사항

89 3. 직무발명보상규정표준모델 주식회사직무발명보상규정 20OO 년 OO 월 OO 일제정 제 1 장총칙 제1조 ( 목적 ) 본규정은발명진흥법에근거하여, 주식회사 ( 이하 회사 이라한다 ) 의종업원이창작한발명을보호ㆍ장려하여종업원의직무에관한연구개발의욕을고취시키고, 이로인하여창출된지식재산권을합리적으로관리ㆍ활용함을목적으로한다. 제2조 ( 용어의정의 ) 본규정에서사용하는용어의정의는다음과같다. 1. 발명 이란, 다음각목에열거하는것을말한다. 가. 특허법제2조제1호의발명나. 실용신안법제2조제1호의고안 2. 직무발명 이란, 종업원, 법인의임원 ( 이하 " 종업원 " 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인 ( 이하 " 사용자 " 라한다 ) 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 3. 자유발명 이란, 다음각목에열거하는것으로특허를받을수있는권리가발명자에게귀속되는발명을말한다. 가. 제2호의규정에의한직무발명이외의발명

90 나. 제5조제2항의규정에의해회사가승계하지않기로결정한발명다. 제6조제2항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지않은발명 4. 발명자 란, 직무발명을한종업원등을말한다. 5. 종업원 이란, 회사와민법상고용계약에의한종업원, 법인의임원뿐만아니라, 노무를사실상회사에제공하는자를말한다. 6. 출원유보 라함은회사가직무발명에대한권리를승계한후출원하지아니하거나, 출원을포기또는취하하는것을말한다. 7. 특허관리전담부서 " 라함은사용자등에서지식재산권에관한기획 조사및관리등의업무를담당하는부서를말한다. 제3조 ( 권리의승계 ) 1 종업원이발명한직무발명에대한권리 ( 외국에특허출원을할수있는권리를포함한다 ) 는회사가이를승계한다. 다만, 제5조제1항및동조제2항의규정에따라직무발명에해당되지않는다고결정한경우및직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제6조제2항에의해제5조제3 항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지아니한경우에는그러하지아니하다. 2 종업원이종업원이외의자와공동으로직무발명을한경우는종업원이갖는그직무발명에대한권리의해당지분을회사가승계한다. 다만, 제5조제2항의규정에따라직무발명에대한권리를회사가승계하지않는다고결정한경우또는제6조제2항에해당하는경우에는그러하지아니하다

91 제 2 장발명의신고및승계여부의통지 제4조 ( 발명의신고 ) 1 종업원이직무와관련된발명을완성한때에는지체없이다음각호의서류를소속부서장또는연구기관의장을거쳐특허관리전담부서에제출하여야한다. 다만, 2인이상의종업원이공동으로한발명인경우에는공동으로제출하여야한다. 1. 발명신고서 별지제1호서식 2. 양도증 별지제2호서식 3. 발명의내용설명서 별지제3호서식 4. 선행기술조사서 ( 외국출원의경우에한함 ) 별지제4호서식 2 제1항의규정에의한신고 ( 전자적방법에의한신고를포함한다 ) 가있는경우에특허관리전담부서장은즉시그발명신고서에수령일자를기입하고날인한후사본을발명자에게교부하여야한다. 제5조 ( 심의및승계여부의통지 ) 1 특허관리전담부서장은제4조제 1항의규정에의한신고가있는경우에는제9조의규정에의한직무발명심의위원회로하여금해당발명에관한사항을심의하게하고, 심의결과를토대로그발명이직무발명에해당하는지여부를결정한다. 이경우직무발명심의위원회는 별표1 의발명평가기준에따라심의를하여야한다. 2 특허관리전담부서장은제1항의규정에의하여직무발명에해당된다고결정한때에는그직무발명에대한권리의승계여부를결정한다. 3 특허관리전담부서장은제1항및제2항의규정에의하여권리의승계결정을한때에는이를대표이사에게보고하고, 그결정의내

92 용을발명신고서가제출된날부터 4월이내에그발명을한종업원과소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제5호서식 ) 로통지하여야한다. 제6조 ( 승계시점등 ) 1 특허관리전담부서장이제5조제3항의규정에의한기간내에그직무발명에대한권리의승계의사를통지한때에는그때부터그직무발명에대한권리는회사에승계된것으로본다. 2 특허관리전담부서장이제5조제3항의규정에의한기간내에승계여부를통지하지아니한경우에는회사가그직무발명에대한권리의승계를포기한것으로본다. 이경우회사는그발명을한종업원의동의를얻지아니하고는통상실시권을가질수없다. 제7조 ( 이의신청 ) 1 발명자는다음각호의 1에해당하는경우에제5조제3항의규정에의한통지를받은날또는제15조제1항의규정에의한보상금을지급받은날부터 30일이내에특허관리전담부서에문서 ( 별지제6호서식 ) 로그이유를기재하여이의신청을할수있다. 1. 제5조제1항또는제2항의규정에의한결정에이의가있는경우 2. 제15조제1항의규정에의하여지급된보상금에이의가있는경우 2 특허관리전담부서장은제1항의규정에의한이의신청이있는경우에이의신청한발명자 ( 이하 이의신청인 이라한다 ) 와직무발명심의위원회의의견을들은후이의신청의수용여부를결정한다. 3 특허관리전담부서장은제2항의규정에의한결정을그이유와함께이의신청일부터 30일이내에이의신청인과소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제7호서식 ) 로통지하여야한다

93 4 이의신청인은제3항의규정에의한결정에불복이있는경우에발명진흥법제29조의규정에의한산업재산권분쟁조정위원회에조정신청을할수있다. 제8조 ( 자유발명의양도 ) 1발명자는제2조제3호가목에해당하는발명이라도그발명에대한권리를회사에양도할수있다. 2발명자가 1항의규정에따라권리를양도하고자할경우에는제 4조에규정에따른신고를하여야한다. 3이경우특허관리전담부서장은직무발명심의위원회의심의를거쳐그발명에대한권리의양수여부를결정하고, 그결과를신청인에게통지하여야한다. 4제1항에규정에의해발명을승계한경우, 본규정에의해정해지는보상기준을준용한다. 제 3 장직무발명심의위원회 제9조 ( 직무발명심의위원회의설치 ) 회사는직무발명에대한사항을심의하기위하여직무발명심의위원회 ( 이하 위원회 라한다 ) 를둔다. 제10조 ( 위원회의구성 ) 1 위원회는위원장 부위원장 약간명의위원및간사로구성한다. 2 위원은특허관리전담부서의임직원및소속부서장, 종업원대표중에서회사의대표이사가임명하고, 필요시외부전문가를위원으로위촉할수있다. 3 위원장은특허관리전담부서장이하며, 간사는특허관리전담부서

94 의직원으로한다. 제11조 ( 위원회의심의사항 ) 위원회는다음각호의사항을심의ㆍ결정한다. 1. 제4조제1항의규정에따라신고된발명의직무발명해당여부 2. 직무발명에대한권리의승계여부 3. 직무발명의출원 ( 해외출원포함 ), 등록여부 4. 제7조제1항의규정에따른이의신청의수용여부 5. 제13조제4항의규정에따른출원의취하ㆍ포기, 권리의유지 포기등의여부 6. 직무발명에대한권리의양도 실시허여 기술이전또는기타처분에관한사항 7. 제8조의규정에의한권리의양수여부 8. 제15조제3항의규정에의한보상금액 지급기준 산정방식 지급시기등에관한사항 9. 본규정의개정및적용에관한사항 10. 기타대표이사또는위원장이필요하다고인정하여위원회에부의한사항제12조 ( 위원회의운영 ) 1 위원회는위원장이소집한다. 2 위원회는위원과반수의출석으로개의하고, 출석위원과반수의찬성으로의결한다. 다만, 가부동수인경우위원장이결정한다. 3 위원이해당발명의발명자인경우, 그위원은그발명에관한심의에서제척되며위원총수에산입하지아니한다. 4 위원장은직무발명과관련한사항을심의 의결함에있어필요하

95 다고인정할때에는발명자또는관계자를출석시켜의견을청취할수있다. 5 간사는회의의요지를회의록에기록하여야한다. 제 4 장출원및비용부담 제13조 ( 출원등 ) 1 회사가발명자로부터특허를받을수있는권리를승계한직무발명 ( 제8조의규정에의한자유발명 을포함한다. 이하본조에서같다.) 에대해서는회사명의로지체없이특허출원을하며, 특허관리전담부서장은그사실을발명자와소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제8호서식 ) 로통지하여야한다. 2 제1항의규정에도불구하고회사가그직무발명을비밀로유지하는것이적합하다고판단한경우에는직무발명심의위원회의심의를거쳐출원하지아니할수있다. 3 제2항의규정에의하여출원하지아니할경우에는그이유를발명자와소속부서장또는연구기관의장에게문서 ( 별지제8호서식 ) 로통지하여야한다. 4 회사는직무발명에관하여필요하다고판단될경우, 위원회의심의를거쳐출원의취하ㆍ포기, 권리의유지 포기등의조치를취할수있다. 제14조 ( 비용부담 ) 1 회사는직무발명에대한출원및권리유지에소요되는비용을부담한다. 다만, 회사외부로부터연구비를지원받은과제결과물로도출된발명으로당해과제관련규정또는별도의약정이있는경우에는그에따른다

96 2 제1항의규정에도불구하고제3조제2항의규정에의하여종업원이외의자와공동으로완성한직무발명에대한출원과권리유지에소요되는비용및사무에관해서는그발명에대한지분및별도의계약이있는경우그에따른다. 제 5 장보상 제15조 ( 보상금의지급 ) 1 회사는직무발명에대한권리를승계한때에는발명진흥법제13조제1항의규정에따라발명자에게다음각호의보상금을지급한다. 1. 출원보상금 : 직무발명이출원되었을때지급하는보상금 2. 등록보상금 : 직무발명이등록되었을때지급하는보상금 3. 실시ㆍ처분보상금 : 직무발명에대한권리의직접실시, 양도또는실시허여등의처분으로인하여수익금이발생하였을경우지급하는보상금 4. 출원유보보상금 : 제13조제2항의규정에의하여출원을유보하는경우및제13조제4항의규정에의한출원을취하ㆍ포기할경우지급하는보상금 2 회사는제1항의규정에의한보상금을지급함에있어서보상금에상당하는승진 승급 연수등의비금전적보상을고려할수있다. 3 제1항의규정에의한보상금 지급기준 산정방식 지급시기등의세부사항은발명진흥법제13조제2항및제3항을고려하여직무발명보상금산정기준세칙에서별도로정한다. 제16조 ( 공동발명자의보상 ) 제15조의규정에의한보상에있어서그

97 직무발명의발명자가 2인이상일경우에는제4조제1항의규정에의하여신고한지분에따라배분하는것을원칙으로한다. 다만, 신고서에지분이기재되어있지아니한경우에는지분은균등한것으로본다. 제17조 ( 퇴직또는사망시의보상 ) 1 발명자가퇴직또는사망한경우에도발명자가지급받을수있는보상금을지급한다. 다만, 발명자가사망하였을경우에는지급받을수있는보상금을상속인에게지급한다. 2 퇴직자또는그상속인은주소및연락처의변동사항이발생한때에는지체없이그사실을회사에통지하여야한다. 제18조 ( 보상금의불반환 ) 발명자또는상속인이제15조제1항의규정에의하여이미지급받은보상금은그직무발명에대한권리가무효로된경우에도이를반환하지아니한다. 다만, 그권리가특허법제33조제1항의본문규정에의한이유로무효가된경우에는그러하지아니하다. 제6장보칙 제19조 ( 비밀유지의무 ) 1 발명자, 발명과관계된자, 위원회의위원은회사가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 다만, 제5조제2항의규정에따라회사가승계하지아니하기로확정된때에는그러하지아니하다. 2 제1항단서의규정에의해회사가승계하지아니하기로확정되어당해직무발명에대한권리가발명자에게귀속되었다하더라도발명과관계된자, 위원회의위원은발명자가그직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 3 제1및제2항의규정은발명자, 발명과관계된자, 위원회의위

98 원이회사를퇴직한후에도적용한다. 제20조 ( 출원의제한등 ) 발명자는제5조제3항의규정에의한통지를받을때까지그직무발명을자기명의로출원하거나, 그직무발명에대한권리를제3자에게양도해서는아니된다. 제21조 ( 손해배상 ) 발명자가제4조제1항의신고의무를위반하거나, 제19조및제20조의규정에위반한경우에는그로인해회사가입은손해를배상하여야한다. 제22조 ( 협력의무 ) 발명자는출원 심사 심판 소송 기타처분또는실시를위하여회사가필요로하는경우에는이에협력할의무가있다. 다만, 회사를상대로다투는경우에는그러하지아니하다. 제23조 ( 퇴직등후의취급 ) 종업원이퇴직등을한경우에있어서도그발명이직무발명에해당하는경우, 그취급은본규정에의한다. 제24조 ( 준용및적용범위 ) 1 본규정은디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의배치설계에관한권리및이외의신지식재산권에관하여준용한다. 2 종업원이발명한직무발명에대해서는법령이나기타계약에의하여따로정한경우를제외하고는본규정을따른다. 부칙 제1조 ( 시행시기 ) 이규정은 부터종업원의신고가있는직무발명에대해서시행한다. 제 2 조 ( 경과조치 ) 개정전규정에의하여회사가승계한직무발명에

99 대한권리는종전의규정에의하여승계된권리로본다

100 [ 별지제 1 호서식 ]

101 [ 별지제 2 호서식 ]

102 [ 별지제 3 호서식 ]

103 [ 별지제 3 호서식 ]

104 [ 별지제 4 호서식 ]

105 [ 별지제 5 호서식 ]

106 [ 별지제 6 호서식 ]

107 [ 별지제 7 호서식 ]

108 [ 별지제 8 호서식 ]

109 주식회사직무발명보상금산정기준세칙 제정 20OO. OO. OO. 제 1 조 ( 목적 ) 이세칙은 OO주식회사직무발명보상규정제15조제 3항에근거하여종업원의직무발명에대한보상금산정의기준을정함을목적으로한다. 제 2 조 ( 출원보상금 ) 출원보상금의액수는 00만원으로한다. 다만, [ 별표2] 에따라비금전적보상을고려할수있다. 제 3 조 ( 등록보상금 ) 등록보상금의액수는 00만원으로한다. 다만, [ 별표2] 에따라비금전적보상을고려할수있다. 제 4 조 ( 실시ㆍ처분보상금 ) 1직무발명에대한실시ㆍ처분보상금은 [ 별표2] 에의해산정된공헌이익액또는처분수입금의 OO% 를발명자에게지급한다. 2종업원이자유발명에관하여특허를받을권리또는특허권을회사에양도한경우, 실시ㆍ처분보상금은 [ 별표2] 에의해산정된공헌이익액또는처분수입금의 OO% 를발명자에게지급한다 3실시ㆍ처분보상금은당해발명의실시또는처분으로인하여회사에수익이발생하는동안계속지급하되, 매년분할지급할수있다

110 제 5 조 ( 출원유보보상금 ) 출원유보보상금의액수는 00만원으로한다. 다만, [ 별표2] 에따라비금전적보상을고려할수있다. 제 6 조 ( 보상금의조정 ) 제2조내지제5조의보상금은직무발명심의위원회가발명의경위와내용, 발명자의회사에대한기여도, 실시수익의규모등을고려하여조정할수있다. 부칙 ( ) 이세칙은 20OO 년 OO 월 OO 일부터시행한다

111 [ 별표 1] 발명평가기준 17) 평가기준표 ( 예시 ) [ 평가결과 ] OO 점이상 : 직무발명승계및국내출원 OO 점이상 : 해외출원 17) 구체적인직무발명평가는특허청에서발행된 기술평가를활용한특허관리전략매뉴얼 참조

112 o 신고된직무발명에대한직무발명심의위원회의자의적판단을방지하기위해발명평가기준을미리마련하는것이필요하다. o 상기발명평가기준이정당한보상기준으로인정되기위해서는발명진흥법제15조제2항규정에따라회사와종업원등간에충분한협의, 의견청취등의절차를진행해야한다

113 [ 별표 2] 보상금지급기준 출원ㆍ등록ㆍ출원유보보상금

114 o [ 별표1] 의보상기준에의해회사가승계하기로결정한발명에대해, 출원, 등록, 출원유보, 실시ㆍ처분시지급해야하는보상금의기준을미리마련한다 o 보상금지급액은정액법에따라발명마다일정액을지급하는방법을사용할수도있으며, [ 별표1] 의발명평가기준에의해산출된평가점수에따라차등지급하는평가점수법에의할수도있다. o 보상금지급기준역시발명평가기준과동일하게, 발명진흥법제 15조제2항의규정에따른기준이라정당한보상으로인정받을수있다. o 금전적보상외에기타보상형태를고려할수있다. 실시및처분보상금 o 발명에의해얻어지거나, 얻어질모든이익을기준으로하여일정한산출방법에따라지급액을결정하는방법입니다

115 CASE 1 * 실시보상금은공헌이익액의 00% 를지급한다. * 처분보상금은처분수입금의 00% 를지급한다. CASE 2 실시보상금

116 1 순이익 ( 총판매량 판매단가 ) - ( 제조원가 + 영업경비 ) 2 기준금액 순이익 이용률 ( 당해제품에서특허가이용되는비율 ) CASE 3 실시ㆍ처분보상금

117 [ 참고 ] 발명진흥법의직무발명관련조문 제2조 ( 정의 ) 2. " 직무발명 " 이란종업원, 법인의임원또는공무원 ( 이하 " 종업원등 " 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체 ( 이하 " 사용자등 " 이라한다 ) 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 제 2 절직무발명의활성화 제10조 ( 직무발명 ) 1직무발명에대하여종업원등이특허, 실용신안등록, 디자인등록 ( 이하 " 특허등 " 이라한다 ) 을받았거나특허등을받을수있는권리를승계한자가특허등을받으면사용자등은그특허권, 실용신안권, 디자인권 ( 이하 " 특허권등 " 이라한다 ) 에대하여통상실시권 ( 通常實施權 ) 을가진다. 2제1항에도불구하고공무원의직무발명에대한권리는국가나지방자치단체가승계하며, 국가나지방자치단체가승계한공무원의직무발명에대한특허권등은국유나공유로한다. 다만, 고등교육법 제3조에따른국 공립학교 ( 이하 " 국 공립학교 " 라한다 ) 교직원의직무발명에대한권리는 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제11조제1항후단에따른전담조직 ( 이하 " 전담조직 " 이라한다 ) 이승계하며, 전담조직이승계한국 공립학교교직원의직무발명에대한특허권등은그전담조직의소유로한다.[ 시행일 : ]

118 3직무발명외의종업원등의발명에대하여미리사용자등에게특허등을받을수있는권리나특허권등을승계시키거나사용자등을위하여전용실시권 ( 專用實施權 ) 을설정하도록하는계약이나근무규정의조항은무효로한다. 4제2항에따라국유로된특허권등의처분과관리는 국유재산법 제6조에도불구하고특허청장이이를관장하며, 그처분과관리에필요한사항은대통령령으로정한다. 제11조 ( 직무발명보상제도의실시와지원시책 ) 1정부는종업원등의직무발명을장려하기위하여직무발명보상제도등의실시에관한지원시책을수립 시행하여야한다. 2제1항에따른지원시책에는다음각호의내용이포함되어야한다. 1. 표준이되는보상규정의작성및보급 2. 보상과관련된분쟁을해결하기위한합리적인절차규정의작성및보급 3정부는직무발명에대한보상을실시하는사용자등에대하여는제3장과제4장에따른발명의권리화와사업화를촉진하기위한조치를먼저하여야한다. 제12조 ( 직무발명완성사실의통지 ) 종업원등이직무발명을완성한경우에는지체없이그사실을사용자등에게문서로알려야한다. 2명이상의종업원등이공동으로직무발명을완성한경우에는공동으로알려야한다

119 제13조 ( 승계여부의통지 ) 1제12조에따라통지를받은사용자등 ( 국가나지방자치단체는제외한다 ) 은대통령령으로정하는기간에그발명에대한권리의승계여부를종업원등에게문서로알려야한다. 다만, 미리사용자등에게특허등을받을수있는권리나특허권등을승계시키거나사용자등을위하여전용실시권을설정하도록하는계약이나근무규정이없는경우에는사용자등이종업원등의의사와다르게그발명에대한권리의승계를주장할수없다. 2제1항에따른기간에사용자등이그발명에대한권리의승계의사를알린때에는그때부터그발명에대한권리는사용자등에게승계된것으로본다. 3사용자등이제1항에따른기간에승계여부를알리지아니한경우에는사용자등은그발명에대한권리의승계를포기한것으로본다. 이경우사용자등은제10조제1항에도불구하고그발명을한종업원등의동의를받지아니하고는통상실시권을가질수없다. 제14조 ( 공동발명에대한권리의승계 ) 종업원등의직무발명이제삼자와공동으로행하여진경우계약이나근무규정에따라사용자등이그발명에대한권리를승계하면사용자등은그발명에대하여종업원등이가지는권리의지분을갖는다. 제15조 ( 직무발명에대한보상 ) 1종업원등은직무발명에대하여특허등을받을수있는권리나특허권등을계약이나근무규정에따라사용자등에게승계하게하거나전용실시권을설정한경우에는정당한보상을받을권리를가진다

120 2제1항에따른보상에대하여계약이나근무규정에서정하고있는경우그에따른보상이다음각호의상황등을고려하여합리적인것으로인정되면정당한보상으로본다. 1. 보상형태와보상액을결정하기위한기준을정할때사용자등과종업원등사이에행하여진협의의상황 2. 책정된보상기준의공표 게시등종업원등에대한보상기준의제시상황 3. 보상형태와보상액을결정할때종업원등으로부터의의견청취상황 3제1항에따른보상에대하여계약이나근무규정에서정하고있지아니하거나제2항에따른정당한보상으로볼수없는경우그보상액을결정할때에는그발명에의하여사용자등이얻을이익과그발명의완성에사용자등과종업원등이공헌한정도를고려하여야한다. 4공무원의직무발명에대하여제10조제2항에따라국가나지방자치단체가그권리를승계한경우에는정당한보상을하여야한다. 이경우보상금의지급에필요한사항은대통령령이나조례로정한다. 제16조 ( 출원유보시의보상 ) 사용자등은직무발명에대한권리를승계한후출원 ( 出願 ) 하지아니하거나출원을포기또는취하하는경우에도제15조에따라정당한보상을하여야한다. 이경우그발명에대한보상액을결정할때에는그발명이산업재산권으로보호되었더라면종업원등이받을수있었던경제적이익을고려하여야한다

121 제17조 ( 직무발명심의기구 ) 1사용자등은종업원등의직무발명에관한다음각호의사항을심의하기위하여직무발명심의기구를설치 운영할수있다. 1. 직무발명에관한규정의제정 개정및운용에관한사항 2. 직무발명보상에관한종업원등과사용자등의이견조정에관한사항 3. 그밖에직무발명과관련하여필요한사항 2제1항에따른직무발명심의기구는사용자등과종업원등의대표, 제26조에따른특허관리전담부서의장등으로구성하며, 필요한경우에는관련분야의전문가를자문위원으로위촉할수있다. 제18조 ( 직무발명관련분쟁 ) 직무발명과관련하여분쟁이발생하는경우사용자등이나종업원등은제41조에따른산업재산권분쟁조정위원회에조정을신청할수있다. 제19조 ( 비밀유지의의무 ) 종업원등은사용자등이직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 다만, 사용자등이승계하지아니하기로확정된경우에는그러하지아니하다 제58조 ( 벌칙 ) 1제19조를위반하여부정한이익을얻거나사용자등에손해를가할목적으로직무발명의내용을공개한자에대하여는 3년이하의징역또는 3천만원이하의벌금에처한다

122 2 제 1 항의죄는사용자등의고소가있어야공소를제기할수있다

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