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연우 남
5 years ago
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1 국제특허분쟁에서비침해분석및무효주장 2010 년외국기업의특허공세대응전략기초교육 주 발 관 : 한국지식재산보호협회 표 : 특허법인다래이훈구 발표일 :

2 목 차 I. 특허침해경고장작성및대응방법 II. 특허침해비침해분석방법 III. 무효주장 ( 선행기술검색방법 ) IV. 분쟁사례1-경고장및침해분석 V. 분쟁사례2-미국 ITC 피소 1

3 I. 특허침해경고장작성및대응방법 2

4 1. 특허권리자 경고장발송전단계 침해사실발견- 시장, 라이센스회사, 입찰 침해증거및침해자조사증거자료수집- 침해품매입, 카타로그, 기술자료침해자조사- 침해자생산량, 회사규모등 침해사실확인증거자료가특허침해에해당하는가? 경고장발송 3

5 1. 특허권리자 경고장발송 통상내용증명우편으로서면경고침해자가많을경우신문지상에게재 권리자의권리특정특허번호, 발명의명칭, 발명의내용 상대방의침해행위특정침해품, 침해방법 회신기한통지 4

6 2. 경고장수령자 경고장대응전략 전단부서대응팀구성 경고장분석 특허분석및침해여부판단 특허권자분석 5

7 2. 경고장수령자 경고장형식검토 경고장요건검토 특허번호침해대상제품? 검토결과흠결이있을경우 보완요구 6

8 2. 경고장수령자 경고장내용분석 특허권자의도, 심각성 특허권자요구사항수용 / 협상가능성검토 라이센스계약시장진입방해? 퇴출 수용? 협상? 소송? 7

9 2. 경고장수령자 현지대리인선임검토 회사내처리능력, 경험부족 분쟁제품이주요제품인경우 특허권자, 대리인이악덕업체 ( 특허괴물 ) 인경우 중소기업은동종기업간에합동대응체계구축하여, 비용절감 한국기업 ( 수령자 ) 가부품납품업체인경우 외국기업에처리를맡기는것이효율적임 복수의납품업체간비용분담 8

10 2. 경고장수령자 수령자가판매회사인경우 권리자경고장은한국기업에한정되지않고, 외국현지법인, 판매회사, 도매업자, 사용자 등에송부될수있음 판매회사등의처리에위임 한국기업이상의특허문제처리능력및경험 비용분담사전결정 판매회사등이스스로대응 권리자측이전략적으로약한판매회사 / 사용자를제소하여승소한후, 제조회사제소 한국기업으로서적극적대응필요 9

11 2. 경고장수령자 특허권자분류및특성 대기업시장점유율확보를위해라이센스계약회피고율의라이센스를통해기업수익추구산업표준, 규격통일을위한저율라이센스강력한대항특허를소유한기업과크로스라이센스 소기업기업이익을단품에의존중요한지적재산권행사에적극적라이센스계약을선호하지않는경향소송비용을포함한부담이큼화해 10

12 2. 경고장수령자 잠정회신 잠정회신내용회신기간 : 잠정회신으로충분한검토시간확보회신서명자 : 담당자회신내용 : 간단히장래의무부담행위금지이행기간설정, 침해제품제공등침해제품설명과근거자료요구침해입증책임 특허권자침해입증은상당한시간과비용이소요침해입증및자료제출기한제시 잠정의구체적내용경고장수령사실침해제품설명요청성실하게검토할예정검토에상당기간필요원만한해결원함 11

13 2. 경고장수령자 실질적회신 실질적회신 12

14 2. 경고장수령자 실질적회신시주의사항 특허 Family 등록국가의출원포대 (file wrapper) 조사 침해가능성, 회피설계가능성고려 관련해외특허청기록확인권리자명의권리존속기간관련소송유무 특허무효가능성검토 관계자에게관련서류사본송부 13

15 II. 특허침해비침해분석방법 14

16 15 1. 특허침해 특허침해조건 특허권이유효하게존속 그기술적범위에속하는기술을실시 실시를업으로할것 실시자가정당한권한없을것 특허권

17 16 1. 특허침해 특허침해유형 문헌침해 A+B+C => A+B+C 균등침해 => A+B+C 이용침해1 => A+B+C+D 이용침해2 => A+B+C +D 생략침해2 => A+B+C +D( 비침해 )

18 1. 특허침해 특허침해판단방법 청구범위해석 문언침해검토 균등론적용? 17

19 18 2. 특허청구범위해석 특허청구범위해석필요성 해석이란의사표시의미를탐구하는것 청구범위를그해석에의문이없을정도로일의적으로기재한다는것은언어및발명의 속성상불가능

20 19 2. 특허청구범위해석 특허청구범위해석 문언해석의원칙 상세한설명참작의원칙 공지기술참작의원칙 출원경과참작의원칙 기술적용어기재 권리의범위확정

21 20 3. 문헌침해 All Element Rule A A B C B C

22 21 4. 균등침해 일부구성요소차이존재 A A B C B C

23 4. 균등침해 적극적요건 과제해결원리동일 치환가능성 치환에의하여동일한목적, 실질적으로동일한효과 치환자명성 그기술분야에통상의지식을가진자가용이하게치환가능 소극적요건 공지기술배제원칙 출원포대금반언원칙 22

24 5. 특허무효항변사유 항변사유 특허권이존속하지않음 신규성없음 선행기술과동일함 진보성없음 선행기술과차이가작음 명세서기재가명확하지않아발명실시불가 공동발명자표시없음 관련선행기술제출안함 ( 미국 ) 특허권 23

25 III. 무효주장 [ 선행기술검색방법 ] 24

26 1. 국제특허분류 국제특허분류 (IPC, International Patent Classification) 국제협약 (Strasbourg Agreement) 에의하여채택된국제적으로통일된특허분류체계 국제특허분류활용 특허문헌수집, 정리및검색 기술개발동향조사 지적재산권관련통계 25

27 26 1. 국제특허분류 특허공보에표시된국제특허분류 (IPC)

28 27 1. 국제특허분류 국제특허분류 (IPC) 구조 분류기호 분류타이틀 F 기계공학 공업일반 16 기계요소 K 밸브 1/ 리프트밸브 02 나사스핀들 구 분 섹션 서브섹션 클래스 서브클래스 * 서브섹션은분류에따라정하여지지 않은경우도있음 메인그룹 서브그룹

29 1. 국제특허분류 각기술분야의국제특허분류 (IPC) 분류코드검색방법 인터넷을이용 특허청홈페이지 ( 활용하여분류코드조회 특허검색 DB 활용 키워드검색하여관련특허를찾은후, 해당되는분류코드확인 28

30 1. 국제특허분류 특허청홈페이지 29

31 2. 선행기술검색방법 검색의종류 번호검색 : 출원번호, 등록번호등 키워드검색 : 필드별로키워드를입력하고, 연산자로조합 분류검색 : IPC 기술분야를세분하여해당 IPC 검색 키워드검색및분류검색을동시에진행 30

32 2. 선행기술검색방법 실질적동의어, 유사어 표기법상여러가지단어모터, 모타, 모우터 / center, centre 의미상동의어공기냉각식, 공냉식 실질적동의어공기냉가, 가스냉각 외래어증폭기, 앰프 / 전동기, 모터 약자마이크로프로세스, 마이컴 / pulse width modulation, PWM 검색어앞에단어가올수있는것접두어 / 복합명사 : 전압, 고전압, 상전압 / amplifier, preamplifier 31

33 2. 선행기술검색방법 검색노하우 청구범위용어이외에동의어 / 유사어 / 관련된기술분야용어 / 영어 / 상위개념용어고려 방법또는기능적표현은검색어로부적절발명의핵심적인기술사상을표현하는용어는검색키워드로선정가능 키워드만으로검색은한계가있음 (IPC 검색고려 ) 동일출원인, 발명자의다른발명검색 검색대상특허공개기간한정 미국특허인용발명 (Citation) 활용 유럽특허의조사보고서 (A3) 활용 일본특허의 F-term 활용 32

34 2. 선행기술검색방법 검색노하우 청구범위용어이외에동의어 / 유사어 / 관련된기술분야용어 / 영어 / 상위개념용어고려 방법또는기능적표현은검색어로부적절발명의핵심적인기술사상을표현하는용어는검색키워드로선정가능 키워드만으로검색은한계가있음 (IPC 검색고려 ) 동일출원인, 발명자의다른발명검색 검색대상특허공개기간한정 미국특허인용발명 (Citation) 활용 유럽특허의조사보고서 (A3) 활용 일본특허의 F-term 활용 33

35 2. 선행기술검색방법 주요국가특허검색사이트 대한민국특허청특허정보원 Europe특허검색미국특허상표국일본특허청 IBM 특허검색 sss WIPS 인터넷과거자료검색사이트 아키브 ssssssss ssswips 34

36 2. 선행기술검색방법 미국특허상표국특허검색방법 미국특허상표국 : 화면에서 Search 클릭 Quick Search, Advanced Search 선택 키워드검색, 공보검색, 인용검색, 출원경과등검색 35

37 2. 선행기술검색방법 36

38 2. 선행기술검색방법 유럽특허청특허검색방법 유럽특허청 : 화면에서 Quick Search, Advanced Search, Number Search 선택 키워드검색, 공보검색, 출원경과등검색 37

39 2. 선행기술검색방법 유럽특허청특허검색방법 38

40 2. 선행기술검색방법 일본특허청특허검색방법 일본특허청 : 화면에서특허공보의검색, 특허실용신안검색, No 선택 키워드검색, 공보검색, 출원경과등검색 39

41 2. 선행기술검색방법 일본특허청특허검색방법 40

42 IV. 분쟁사례 1 경고장및침해분석 41

43 1. 경고장 분쟁경위 한국 S사가한국 S사가영국전시회에참석하여자사의출시예정제품을홍보함 한국 S사는에어컨응축기에사용하는펌프를개발하였음 영국 A사직원이위전시회에서한국 S사의제품을보고, 전시회에서구두로자사의디자인및특허를침해하였다고항의한후에한국S사에게경고장을발송함 경고장내용 A사는 EU, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드에디자인권을가지고있으며, 전세계적으로위디자인에대한 Copyright를보유 A사는미국, EU에특허권을보유 한국 S사가 A사의 Copyright권, 디자인권, 특허권침해행위중지요청 42

44 1. 경고장 경고장에대한대응 경고장의유효요건을검토함 침해의입증책임은특허권자에게있으므로, 경고장에서주장하는 Copyright권에대하여자세한설명을요구하고, S사의제품이 A사의제품을침해하는구체적인구성대비를요구하는답변함 ( 잠정회신 ) 디자인권및특허권침해여부, 특허권무효여부검토 경고장답변후현재 A 사로부터응답없음 43

45 2. 영국 A 사의디자인권권리분석 영국 A 사의유럽디자권 (EU ): Water Pump 저면도상에 4 개의홀이형성된것 홀하단에벽면부착에사용되는돌출형고리가구성된것 44

46 2. 영국 A 사의디자인권권리분석 영국 A 사의유럽디자권사용상태 45

47 2. 영국 A 사의디자인권권리분석 한국 S 사의생산품특허회피설계 한국 S 기업에게디자인회피설계안제시 A 사디자인과공통되는저면도상에 4 개의홀이형성된점, 홀하단에벽면부착에사용 되는돌출형고리가구성된점을회피하는설계안제시 유럽등록디자인출원전 직육면체형상의소형펌프형상 이공지된바있고 ( 일본특허 공개공보 ), 그외구체적인형상차이 위와같은회피설계안에의해 A 사디자인침해우려를해소 46

48 2. 영국 A 사의특허권권리분석 영국 A 사의특허권 : PUMP EP 1,318,361 EP 1,510,765 US 6,817,194 특허권청구범위해석 펌프와리저버를엘보우내에서 동시에사용하는구조 47

49 2. 영국 A 사의특허권권리분석 한국 S 사의시제품설계변경 한국 S사의시제품펌프펌프와리저버를엘보우내설치 특허침해회피방법펌프또는리저버를엘보우내사용하지않는구조로설계변경 회피설계에대한균등가능성 영국 A사특허등록과정에서 A사주장에의하여금반언의원칙상회피설계에대하여균등주장불가 48

50 3. 스위스 D 사의특허권권리분석 스위스 D사의특허권 : 솔레노이드펌프 EP 1,761,703 솔레노이드펌프는자성체와전기유도코일을활용한펌프로서, 유도코일에전원을인가하면유도코일에자기력이발생하여, 자성체가왕복이동함으로써유체를흡입및배출 특허청구범위해석 청구항1 특징 : 융착이나억지끼움에의하여실린더요소 (2) 와플러그요소 (3) 를조립하는것 49

51 3. 스위스 D 사의특허권권리분석 한국 S사시제품2: 스위스 D사청구항1과동일한구조 스위스도텍사청구항1은선행기술검색에의하여찾은일본특허및독일특허에의하여무효가능성있음 일본특개평 독일특허공개공보

52 IV. 분쟁사례 2 미국 ITC 피소 51

53 1. ITC 피소경위 분쟁경위 한국 A사가미국, 유럽에제품을많은양을수출하고, 해외언론에적극적광고함 한국 A사는외국 B사에의하여미국에서미국특허권침해로무역위원회 (ITC) 에피소 뉴욕지방법원에서손해배상청구소송을제소당함 독일지방법원에유럽특허권침해에의한손해배상청구소송을제소당함 미국관세법제337조에의한 ITC 처분 대상 - 미국특허권침해제품수입, 판매 요건 - 미국내산업존재 처분 - 제품의수입행위규제, 수입금지조치, 압류등 성질 증거개시 (Discovery) 와청문절차 (Hearing) - 처분에대하여연방항소법원에항소가능 52

54 2. ITC 절차 권리자신청신청 30일이내조사개시결정 20일이내답변서제출 60 일이내 대락 12~18 개월 대통령결정수입금지조치위원회최종결정 잠정구제조치가능 45 일이내 증거개시, 청문 대락 6 개월 행정판사 잠정결정 53

55 3. 미국관세법제 337 조에의한 ITC 피소시유의점 예방적수단 제 337 조는시간적제약으로피소인에게상당히불리함 가급적피소되지말도록노력이필요함 제소에대비한사전준비필요 ( 문서보관, 변리사기술감정서등 ) 피소후대응단계 제소정보사전입수 신속하고효율적대응 판매부서 / 특허기술부서의견충돌조정 반론포인트추출, 특허권무효주장 일반적수입배제명령주의 위반결정된모든제품수입금지 54

56 4. 분쟁사례 2 경과 한국 A 사대응 한국특허법률사무소 / 미국현지 ITC 전문법률사무소선임함 ITC 제소장에대하여부여된기간내에답변서, 특허청구범위해석및 Claim챠트를작성 선행기술조사에의하여상대방특허무효를주장함 / 특허권우회설계대응책마련 상대방질의서 / 문서생성신청에대하여회신, 문서를생성함 (3회) 상대방에대하여질의서및문서생성신청을함 한국에서증인들에대하여증언녹취 (Deposition) 절차진행함 상호간의합의에의하여 ITC 제소및손해배상소송을종결함 55

57 4. 분쟁사례 2 경과 ITC 피소절차진행중유의점 제소장에대한답변제소사항각각에대해인정 / 부인 / 사실관계설명제출기간준수 제소장에주장된사실관계가진실한것으로추정 문서생성비밀보호특권 (Trade Secret, Attorney-Client Privilege) 활용, 상대방의증거수집제한상대방에대하여되도록많은질의및문서생성요구함 증언녹취 (Deposition) 정확한사실만을진술함 / 비밀보호특권에속하는사항진술거부 소송비용고려 56

58 57 감사합니다!

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