고분자과학23-5호광고(1102)

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양홍 국
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1 김건형 KIP 국제특허법률사무소 개요 최근국제특허분쟁은기업의생존에영향을줄만큼대단히위협적이나, 몇몇대기업을제외한대다수의한국기업들은해외에서밀려오는파상공세에속수무책으로당할수있는상황이므로, 본국제특허분쟁가이드-미국편은해외특허분쟁의기본적인사항을숙지하고특허분쟁으로인한인적물적피해를최소화할수있도록분쟁초기단계에서부터소송단계에걸쳐서필요한핵심사항을이해함으로써, 미국에서외국선진기업의특허공세에막연하게끌려다니지않고적절한방어수단이나역공수단을예비할수있는실무적인가이드를제공하고자, 특허청과한국발명진흥회에서발간한국제특허분쟁가이드북의미국편내용을발췌한것입니다. 특히, 미국편은경고장에대한대응절차와더불어소송단계에서능동적대응절차및수동적대응절차의핵심사항에대한이해를돕도록하였고, 행정적조치의일환으로관세법 337 조에의거해 ITC 에제소시단계별특성을정리하여보다효과적인대응방안을강구할수있도록구성되어있습니다. 미국특허분쟁가이드 미국에서의특허분쟁의프로세스를간략하게설명하면아래개요도와같이진행된다. 경고장을접수하고그에대한회신을할때에는반드시상대방특허에관한유효성조사및클레임분석을전문가와함께수행하여대응전략을수립하여야한다. 대응전략은실시기술과상대방의특허분석결과에따라, 협상을할것인지, 중재신청을할것인지, 맞대응을할것인지결정할수있다. 그러한대응전략의수립과동시에혹은그이전에경고장에대한회신은간략하게나마해두는것이바람직하다. 표 1. 경고장의요건검토사항 항목유의사항 문제특허의특허번호 특허침해제품의특정 대안제시 특허유효성파악을위한특허번호및권리범위를파악 특허권의권리범위와제품에대한면밀한비교검토 일반적으로소송이나침해등직접적인표현이없더라도라이센스를제안하는 letter 의경우에도대응책필요 Vol. 23, No

경고장수령 경고장의처리 성공 협상 라이센스 능동적대응 재심사 확인소송 실패 특허분석 대응전략수립 소송 그림 1. 특허분쟁절차개요도. 경고장의사례 June 30.

2 경고장수령 경고장의처리 성공 협상 라이센스 능동적대응 재심사 확인소송 실패 특허분석 대응전략수립 소송 그림 1. 특허분쟁절차개요도. 경고장의사례 June 실패 중재 라이센스 수동적대응 가처분절차 특허침해소송 ITC 절차 성공 ITC 절차 ITC 절차는미국관세법 337 조위반의불공정행위 ( 미국특허권침해상품의수입또는수입후판매 ) 에해당하는물품의자국내수입배제, 압류등수입행위를직접규제할수있는준사법적행위를말한다. 수신자주소 Re : G company Intellectual Property on Parental control functionality Our File No : US Dear Mr. Soon : 회사소개 ( 특허권자 ) G company has a multinational portfolio of patents on parental control home electronics, including, for example, televisions, DVD players, VCRs, and PVRs. The patents G company is now offering to license are : 특허번호나열 : 경고장의핵심적인부분이므로, 상대방회사로부터특허번호가기재된영문 letter를받은경우에는특히주의 - US Patent 4,XXX,XXX : AUTOMATIC CENSORSHIP OF VIDEO PROGRAM - US Patent 5,XXX,XXX : SELECTIVE VIDEO PLAYING SYSTEM - GB patent 2,XXX,XXX : AUTOMATIC CENSORSHIP OF VIDEO PROGRAM 당해특허를라이센스할필요성에대한설명 We would like to discuss your company taking a license to these patents. For early licensees, G company is offering better rates and an option of a paid up license entered into, however, should include those products that were sold in the past that would require a license. 특허에대한라이센스비용을적정하게산정할필요성에대한언급 Even though we are aware of a court order that has issued reflecting a royalty rare of 2EURO per unit for a single Patent on corresponding technology, we would like to discuss with you the royalty rare that is most appropriate for your company based on the structure of the license and in recognition that G company' s portfolio covers multiple product lines in several contries. 특허내역및당해특허관련소송자료를 CD 에담아보낸다는주의환기 For your convenience, we have included with this letter a CD that contains copies of each of the G company patents mentioned above, as well as the prosecution history and the references cited during the prosecution of the applications. 라이센스사용에대한모임을제안하고있다. 정중한표현을사용하여일반적인편지로오인할우려가많다. 하지만이는경고장의중요한내용을차지한다. Please contact me at the telephone number above to discuss G company's patent and your company's licensing needs, or, if you wish, to schedule an in-person meeting for this purpose. 경고장에답신을하여야할시한을명기 We would appreciate a prompt reply to this offer and, in any event, expect a response from you within 45 days from the date of this letter. Thank you in advance for your attention to this matter. Very truly yours, Thomas E. Coverstone 조치사항내용문제특허의특허번호, 침해대상제품의특정여부검토, 경고장요건의검토불특정시에는무시해도무방 경고장내용의검토 현지대리인선정 ( 필요시 ) 전문가의감정서확보 경고장에대한회신 경고장의회신시유의사항 특허권자의의도, 심각성, 요구사항의수용및협상가능성등종합적으로철저히검토 - 문제된기술의공지 공유유무의특허무효확인심판청구 - 권리범위학인심판등제기 고의침해에의한 3 배배상을회피하는효과적방어책 - 잠정적이고형식적인답변으로시간확보 - 합리적인범위내에서상대의부담을가중하는전략구사 - 최대한회신을간략히하며, 후일의무부담의소지가있는표현은금물 항목유의사항 회신시간회신서명자선택 회신은간략하게장래의무부담행위서술금지 침해관계의설명과그근거자료의제시요구 회신내용 관련서류복사본송부 - 전혀무응답은추후소송에서불성실한태도라할수있으므로적당한시기를봐서잠정적회신으로시간확보 - 사장이직접회신에서명할필요없으며, 담당자가서명하여도무방 ( 추후소송에서의증언녹취, Trial 절차에있어상대방이증인심문을청구해올때이를거부하기가곤란하기때문 ) - 성실하게대응한기록을남기기위해필요한사항만을냉정하고간결하게서술한정함 - 불필요한언행이나스스로의자인은절대금물 - 일시적인도피를위한장래의무부담행위를서술하는것은절대금기 ( 예 : 기간을스스로한정하여검토서를작성하는것, 제품샘플의공여등 ) - 권리자의공격을제어하기위해서는부담을주느느일이가장효과적임 - 특히외국선진기업들이우리기업의대응능력의미숙한점을이용하여쉬운방법으로이득을얻으려는의도로행해지는무분별한경고장남발을미연에방지하는효과적인수단임 - 잠정적회신과실질적인회신으로구별됨 - 추후의소송증거자료제출및권리자에게우수한대리인이배후에있다는사실을주지시킬필요가있음 1. 분쟁초기단계의핵심요소특허분쟁에있어서, 통상적으로법률문제는특허의유효성과저촉성 ( 침해여부 ) 및특허의강제성여부의판단을통하여적절한대응수단을강구할필요가있다. 특허권의침해는제3자가정당한권한이없이타인의권리 ( 특허권또는전용실시권 ) 로되어있는발명을업으로써실시하는경우를말한다. 미국에있어서특허침해는국내법제와상당한차이가있기때문에특허분쟁에대비한관련법조항및개정법안에대한분석과대비가필요하다. 표 2. 침해의종류 항목관련법조항내용 직접침해 - 국내특허법제97조등 - 미국특허법제154조 - 특허청구범위에기재된사항을침해한행위와두개의발명과고안의상호간에이용관계가존재할경우후원권리자가선원권리자승낙없이권리저촉실시행위가이에해당 유도침해 간접침해 - 미국특허법제 271 조제 2 항 - 적극적으로특허권의침해를유도한자는특허권침해자로서책임을짐 - 유도침해성립위해서는적극적행위필요 - 국내특허법제 127 조등 - 미국특허법제 271 조제 3 항 - 특허발명그자체의실시에는해당하지않으나방차한다면장차특허발명을실시하게될우려가있는행위 ( 간접침해 ) 에대하여도특허권을침해한것으로간주 554 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

3 유도침해에있어서, 적극적인침해유도행위는어떤사 람이결과적으로침해가발생할수있다는것을인지하고서다른사람이특허를침해하도록의도적으로원인을제공, 재촉, 고무하거나도울때발생하며, 침해유도행위가성립하기위해서는직접침해가반드시선행되어야한다. 유도침해가성립하기위해서는직접침해를한제3자의요구에수동적으로응하는경우로는불충분하고유도침해자가먼저부품의공급등을제안하는경우등적극적인행위가있는경우가이에해당하는데이때제3자에게특허제품의부품을그의요구에의하여판경우에는비록제 3자가그부품을사용하여특허를침해한다는사실을알았을지라도침해행위에해당하지않는다. 유도침해로인정되기위해서는피고가특허의존재및그의행동의결과가직접침해를초래할것이라는사실을알고있었어야한다. TIP 미국특허법제 271 조 (g) 항의개정 : 방법특허에대한무권리자의이용은그방법으로제조된제품의판매, 사용, 수입까지확대하여침해로규정하였으며, 이는방법특허권자를제품특허권자와동일한수준으로보호가능하다. 1988년미국특허법제271조 (g) 가개정됨에따라미국방법특허의보호범위가확장되는효과가있다. 이조항의개정배경은존속기간이남아있는미국방법특허로미국외의지역에서생산된제품을미국으로수출하는경우특허침해행위가되는가의문제로출발하였다. 이에대하여미국내특허권자는침해행위로규정하였고외국제조업체는비침해를주장하여상호간논란이계속되었으며법원은속지주의에입각해비침해로판단하였다. 다만, 이들비침해에해당하는행위는 불공정행위 로간주하여관세법제337조에따른 ITC 조사절차에의거특허권자의권리보호를구현하여왔다. 그러나이해결책은장래의수입행위에대해서만권리구제가가능하였고이미행하여진행위에대해여는권리구제가불가능하여방법특허에있어서특허권자보호의사각지대가발생하는문제점이지적되었다. 1988년미국의회는 방법특허수정법안 (Processes Patent Amenments) 을입법하였으며, 이조항은미국특허법제271조 (a) 항의미국내무권리자의이용에대한제제조항과다른것으로써미국방법특허의보호범위를확장하는취지로해석할수있는것이다. 법개정이후미국판례가많이축적되지는않았으나, 대 표적인사례로써 Pfizer vs Aceto Corp. 사건이있다. 이사건에대하여미국법원은 i) 관할권문제는침해행위의미국영토내유무로판단하고, ii) 수입업자는 importers 로만하는제한적정의를내렸다. 비록, 법원의판례를통하여법제271조 (g) 항의적용대상이침해제품의실제수입업자및판매자로제한되는것으로해석되었으나, 미국방법특허를사용하여제조한제조회사는그제품을미국에수출할때유도침해나기여침해에대한책임을져야한다. 이러한미국방법특허의확장은우리나라에는없는조항이며국내특허법에만익숙한국내업체들이착각하기쉬운부분이므로주의를요한다. 표 3. 미국방법특허보호범위의확장에대한대응방안 국내특허법과의차이 미국수출시미국의원천방법특허조사필요 1.1 특허조사 표 4. 분쟁초기단계의특허조사 1) ➀ 특허청기록조사 1) ➁ 출원포대복사 ➂ 선행기술자료검색 미국특허청의기록조사 미국의방법특허는미국특허법제 271 조 (g) 항에의하여미국외지역에서이루어진경우에도그제품이미국에수입될시특허침해로판단됨에유의 미국방법특허로등록된의학, 화학, 광섬유공학등의첨단기술을적용하는제품에투자하여미국내수출을도모하는회사들은원천방법특허조사에대한심층적인특허조사및 Patent Map 조사가필요 해당특허의연차등록료지불상황, 권리의잔존기간을확인하고다른소송이나재심사재발행의신청여부를확인 해당특허공보와출원포대 (File Wrapper) 를입수 Family 특허가있는경우해당 Family 의포대를모두입수 해당특허의선행기술을검색하여무효자료를조사 1) Vol. 23, No

4 1.2 전문가감정 Polariod 사의즉석카메라특허분쟁사례 표 5. 분쟁초기단계의검토요소 ➀ 침해검토 ➁ 무효가능성의검토 ➂ 기타항변가능성 실제침해가되는지여부를실시발명과특허발명을비교하여검토 선행기술과출원포대를검토하여무효가능성이있는지검토하고실험데이터등추가로필요한자료를준비 검토불공정행위, 선사용이나중용권의항변사유가있는지등을검토 특허발명과실시기술에있어서, 실제침해가되는지여부를파악하기위해실시기술과특허발명의각각클레임된구성요소와면밀하게비교하여검토한다. 전문가의감정결과침해가되지않거나무효항변가능성, 또는기타항변이가능한경우에는감정서 (expert opinion) 를반드시받아둔다. 전문가또는전문기관의감정서확보는 3배배상판결의위험을피하는안전장치라할수있다. 침해가되고, 무효나다른항변가능성도없는경우, 회피설계를하거나협상또는중재를하는전략을세워야한다. (1) 감정전문가선정시유의점 ( 가 ) 소송경험이풍부한신용할수있는특허변호사에게의뢰하여야한다. ( 나 ) 고도기술의특허에관해서는당해기술에정통한전문가에게의뢰하여야한다. ( 다 ) 장래의소송에있어서자사의대리인으로서재판 (trial) 을담당할수있는변호사를전문가로선임하는것은감정의견의객관성이떨어지는것으로배심원이판단할수있으므로피하는것이좋다. ( 라 ) 감정의뢰대상법률사무소만이아니라감정을담당할전문가를특정하여의뢰하는것이좋다. ( 마 ) 사건에관한자료는처음부터완전하게준비하는것이좋다. ( 바 ) 선입감을피하기위해의뢰인자신의견해는전문가에게피력하지않는것이좋다. ( 사 ) 예산의제한이있는경우에는처음부터어느정도의여유폭을갖고의뢰하는것이좋다. ( 아 ) 극히대형이고복잡한사건에대해서는복수의전문가로부터감정서가필요한경우가있다. 사건개요 - 코닥사는 1976 년즉석카메라를처음으로출시하기 7 년전인 1969 년부터, 법무법인에의뢰하여관련특허연구를시작하였고, 자문특허변호사는 250 개에달하는즉석카메라관련특허를상세히연구하여 67 회에걸쳐법률의견을제출함 년법원의침해금지명력이발해진이후코닥은즉석카메라시장을포기하였고, 1986 년이후의손해배상소송단계에서폴라로이드는코닥의고의적침해를주장하였으나, 법원은이를인정치않음 교훈 - 비록소송과정에서자문변호사의법률의견중몇몇에대해서는명백한오류가지적되기도했으나, 제품출시전방대한법적견해를확보해왔고그과정에서의변호사의성실한분석, 또이에대한코닥사의적극적협조등이제반상황으로참작되어고의침해에의한 3 배배상을면할수있었음 2. 소송단계의대응 2.1 능동적대응무효의가능성이나다른항변가능성이있는경우, 비침해인경우또는침해소송이제기되는경우소송절차에서도항변이가능하나. 사전에재심사청구나확인소송을통해적극적으로대응하는방법도있다. 표 7. 미국특허분쟁시능동적대응방안 2) ➀ 재심사청구 ➁ 확인소송제기 2) 무효의가능성이있는경우에한해특허청에재심사를청구하며, 사정계재심사와당사자계재심사중에서선택해서청구할수있음무효나비침해가능성이크고추후특허권자에의해특허침해소송이확실히예견되는경우에법원에적극적으로무효 / 비침해 / 권리행사확인불능의확인판결을구할수있음 (1) 사정계절차와당사자계절차의선택 표 8. 사정계절차와당사자계절차의선택시검토사항 3) 항목검토사항 1) 사정계절차와당사자계절차 3) 의선택 2) 특허청구범위의보정가능성에대한고려 사정계절차는심사시에청구인의관여를배제하고항소가불가능한대신, 추후침해소송에서무효의항변을하는데는제한이없다. 이에반해당사자계절차는청구인이의견제출등절차에관여할수잇고항소도가능하나재심사절차에서제기하였거나할수있었던사유의항변은추후의침해소송에서제한되고특허권자에의한청구범위의보정이가능하다. 이러한차이점을명확히알고선택에신중을기해야함 재심사청구의목적은특허의완전무효뿐아니라무효를피하기위한특허권자의특허청구범위보정에의한권리축소와그로인한회피설계를가능하게할수도있다는점을고려하여야함 (2) 감정의견을구할경우의유의점 표 6. 실시기술의전문가감정시유의점 항목 유의점 감정의시기 경고장수령으로부터합리적기간이내 (3~6개월) 감정의견의내용 논리적인측면에서의견이설득력과합리성이있어야함 감정작성과정에협조 법원견해와의일치여부 전문가에게충분한자료제공등의협력이있어야함 결과적으로법원견해와상치되더라도성실한조사와협력에근거한합리적의견인이상고의침해아님 (1) 실제분쟁 ( 계쟁성 ) 의입증특허권자의행위가특허침해소송에대한우려를야기 2) 확인소송 (declaratory judgement): 미국에서특허침해로제소당한피고가취할수있는대응방법의하나로특허비침해, 특허무효, 특허권권리행사확인불가능이있다. 3) 당사자계절차를거친경우추후특허무효항변이제한되므로이를선택할시에는총력을기울일각오로임해야함. 556 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

5 할것과확인소송의원고가특허와연관된제품의생산을하고있거나생산준비를하고있어야하는점을원고가입증할수있어야한다. (2) 경고장에제시된제소시한에단순히선행하는제소는무의미경고장에일정시한을제시하고그시한내에침해행위를중지하지않으면제소하겠다는내용이있는경우경고장을수령한후그시한직전에제기하는확인소송은각하될가능성이높다. 도시바 vs. 제니스의칼라브라운관특허분쟁사례 소송절차진행표 도시바의제소 제니스사가보유한칼라브라운관 386특허의비침해, 무효, 행사불능확인의소제기 약식판결의신청 복잡하고부담이큰공판절차생략을시도 공판 (Trial) 전문가증언위조로압축하여진행 지방법원의판결 368특허의무효인정, 비침해주장은배척 제니스사항소 특허의무효판단에한정하여 CAFC에항소 CAFC의판결 원심의판결내용을전적으로지지및확인 원심법원의소송종결명렬 도시바와제니스사의화해약정에의해원심법원의소송종결명령으로소송완결 소송절차진행표 라이센스취득의실패 - 도시바는처음에소송을회피하고우호적인해결을도모하고자 1970 년부터 368 특허의라이센스취득을시도하였으나제니스사는일본의브라운관제조업체의미국시장진출을극단적으로경계하고있었기때문에도시바의라이센스요청을거절하였다. 368 특허회피의성공 - 제니스사의 368 특허를회피할목적으로 1972 년 11 월 블랙스트라이프 칼라브라운관제품기술을개발하여다수의미국특허출원을하였으며, 제니스특허와새로운제품에대한침해여부의분석을워싱턴에있는전문특허변호사에게의뢰하여비침해감정서를확보하였다. 경고장의접수와특허확인소송 - 도시바의 블랙스트라이프 칼라브라운관개발소식을접한제니스사는특허침해의경고장을 1972 년 11 월에즉시발송하였으며, 1973 년 3 월에는기존의라이센스불가방침을변경하여 368 특허의라이센스를도시바에제안하였다. 그러나, 도시바의 블랙스트라이프 칼라브라운관도라이센스의대상으로할것을강력히주장하였는데도시바로서는이를받아들이기힘든조건이었다. 즉, 당시 블랙스트라이프 칼라브라운관을상품화한회사는도시바뿐이고, 그기술개발투자비용을회수하고사업상의우위성을유지하기위해서는제니스사의라이센스제안을수락할수없었다. 협상에의한평화적해결이어렵고소송을불사한다는방침을세운도시바는제니스사로부터미국에서의법적공격이예상되는사태를고려하여특허확인소송을먼저제기하여 1975 년 1 월연방지방법원으로부터제니스의 368 특허가발명당시의선행기술인 Bingley 특허와 Kaplan Paper 로부터예측할수있는것이므로 진보성 요건을충족하지못하여무효라는판결을이끌어냈다. 2.2 수동적대응 표 9. 미국특허분쟁시수동적대응방안 (1) 가처분의요건가처분이인용되기위해서는필수적으로본안에서의특허권자의승소가능성이있어야하고특허권자의회복할수없는손해가능성이있어야하며, 이는모두특허권자가입증하여야한다. 표 10. 가처분의요건 요건주요내용 - 특허침해여부에대한입증 : 특허권자의원고는피고의물건또는방법이특허클레임내에속함을증명해야함 ( 증언포함 ) 본안의승소가능성 - 특허의유효성 : 유효성증명과관련하여미국특허는유효하다고추정되면그입증책임은피고측에게돌아가며, 피고측은특허의무효를증명해야함 회복할수없는손해의염려 특허권자와침해피의자의이익형량고려 공익에반하지않을것 담보의제공 - 손해는금전적배상이적당치않거나그로써는완전히전보되기어려운손해를말하며, 손해의염려는보통본안에서의승소가능성이충분히입증된경우에추정됨 - 가처분이기각될때특허권자의손해가인용시의침해피의자의손해를초과하거나적어도적지않아야한다는요건을말하며법관의재량사항임 - 실제적으로대부분형량의결과가피고측에일방적으로기울지않는한, 가처분을인정하는것이법원의태도임 - 특허침해물품의생산, 판매를금지시킴으로써소비자의선택권을제한하고의약품과같은생필품공급에장애를줌으로써공공의부담을야기하는등의사정을주장해볼수는있으나특허권을보호함으로써달성되는공익이이러한잠재적공익보다통상우월한것으로판단되므로당해요건이문제되는경우는적음 - 담보가액은사안에따라법원재량에의해결저오디는데, 대개원고는보증보험증권서비스를이용하고증권발행시원고는담보가액의 10% 를지불하게됨 (2) 가처분의대응책가처분은특허권자로서는매우실효적이고강력한공격수단이됨에반하여피고에게는자사영업의즉각적인중단을초래할수있다. CAFC는원칙적으로가처분의요건중어느하나라도인정되지않은면가처분은기각되어야한다는견해를가지고있기때문에, 피고는원고의주장에맞서서본안에서의승소가능성에대한법관의심증을형성하지못하도록특허의무효가능성과비침해가능성에대한적극적인증거를제시하여야한다. 예를들면권위있는전문기관의법률소견, 감정의견등을제출하여특허의유효성, 침해성판단에대하여법원이실질적인의문을불러일으킬수있도록하는것이효과적인대응책이라할수있다. 1 처분소송에대한대응 2 특허침해소송에대한대응 3 ITC 절차에대한대응 특허침해소송중에발생할수있는긴급하고회복할수없는특허권자의손해를방지하기위한가처분명령, 특허권자에게강력한공격수단이고침해피의자에게는즉각적인사업중단을초래할수있는조치 특허분쟁의핵심으로소장을송달받은후답변서제출, 각종신청 ( 소각하신청, 관할이송신청, 약식재판신청 ), 맞소송 (counter claim), 재심사청구등의대응을함 미국의국제무역위원회의준사법적절차로지방법원의침해소송절차에비해신속하게진행되며, 주요절차는지방법원의침해소송절차와유사하게진행됨 Vol. 23, No

6 1 단계 : 답변서 (answers) (1) 침해소송의소송절차별유의점및개요도 표 11. 소제기단계의유의점 4) 항목 소송의제기 소장의송달 소장의대응 FRCP 제 11 조의남소의제재신청 침해소장의송달 유의점 - 소장제기를위해서는기본적으로특허번호, 관할권, 판결요청사항등이소장에명시 - 송달방법 직접송달 : 집행관이직접피고인에게송달 간접송달 : 우편송달, 공시송달, 보충송달등피고자신에게직접송달방법이외의모든송달방법 - 원고측이 120 일이내소장을송달하기않으면소제기는무효임 - 답변서 (Answer) 제출 소장에주장된내용에전부회신내지반대주장을함 법적쟁점 ( 특허침해, 계약위반, 부정경쟁, 손해배상 ) 에대해서적극적반론을펼쳐야함 - 각종의신청 (Motion) 소각하신청, 관할이송신청, 약식판결신청, 삭제신청 - 반소또는맞소송 4) 제기 (Counter-Claim) 피고가소유한특허에대한권리침해, 특허권의귀속에관한분쟁, 권리자측의독점금지법위반등 - 교차소장 (Cross-Claim) - 연기 (Extension) - 재심사청구 (Reexamination) - 소송서류에서명하는대리인은소장에기록되어있는것이틀림없음을조사확인할의무가있음 제 11 조의조사확인의무를위반한제소에대해서는그제재로변호사비용등을원고에게부담시킬수있음 소장에대해답변서를제출하는단계로, 소장의기재가미비하여소각하사유가있는경우에는소각하신청을, 그리고맞소송사유가있는경우에는맞소송도고려한다. 표 12. 침해소송단계의대응방안 구분 1 답변서제출 2 소각하신청 3 맞소송 특징상대방이주장하는법적쟁점에대해적극적인반론 ( 예 : 특허무효, 비침해 ) 을기재하여제출소장의내용에명백한오류가있는경우 ( 예 : 원고가특허권자가아닌경우, 피고가침해행위와무관한경우 ) 답변서대신소각하신청으로대응할수있음소장에대응할때피고측이역으로제소하는것으로, 예를들면특허권자의독점금지법위반으로제소하는경우등임 2단계 : 증거개시절차 (discovery) 양당사자들이상대방으로부터정보를수집할수있도록한절차로서면신문이나자인요구서에대한답변, 문서제출신청이있는경우서류의제출그리고증언기록에대한증언이있다. 또, 특허소송에만있는고유의절차로특허청구범위를해석해서확정하는절차인마크맨히어링이있다. - 정식소장을송달받은경우, 피고는원칙적으로 20 일이내회신을제출해야한다. 짧은기간내에답변서제출, 관할이송신청등의적절한대응을하는것이사실상곤란하므로, 소장의송달을받기 3~4 개월이전에상대의제소가능성을예측하여미리미국현지대리인을선임해두는것이바람직하다. - 갑작스럽게피소된경우에는일단, 송달이적법 ( 한국업체에대한직접적인송달은인정되않으며우리나라법원을통해서만송달될수있음 ) 한지확인하고송달이적법하다면최초답변기간을연장하고대리인을신속하게선정하여야한다. - 침해소송의소장에는통상청구원인에해당하는 cause of action' 항목과청구취지에해당하는 prayer for relief' 항목이있다. - 답변서에서는소장에서주장된사항에대해서는전부회신내지반대주장을기재하여야하고, 특히원고가주장하는청구원인인 cause of action' 항목에대해서는적극적인반론 ( 예컨대, 침해주장에대한비침해반론 ) 을기재하여야할것이다. (2) 침해소송단계의대응 소각하신청 (Motion to dismiss) 맞소송 (Counter Claim) 문서제출신청 (Document Requests) 서면신문 (Interrogatories) 증언기록 (Deposition) 자인요구 (Request for Admission) 소장제출 소장의송달 (Service of Process) 소장의송달 (Service of Process) Rule 26(f) Conference 재판전협의 (Pretrial Conference) 사실조사절차 (Discovery) 사실심리 (Trial) 판사에의한재판 (Bench Trial) 그림 2. 미국특허소송의흐름도. 판결 배심재판 (Jury Trial) 판사에 CAFC 의한항소재판 (Bench Trial) 인정 (Admit) 부정 (Deny) 적극적항변 부지 (Lack of knowledge) 약식재판 (Summary Judgement) Markman Hearing 평결 (Verdict) 평결번복판결 (JNOV) 4) 맞소송또는반소를함으로써화해의협상이수월해질수있고분쟁을조기에해결할수있는실마리를마련할수있다. 대법원 표 13. 증거개시절차에관련된적절한대응방안 5), 6) 구분 1 서면신문에대한답변 2 자인요구서에대한답변 3 문서제출요청시서류준비 4 증언기록 5 Markman Hearing 6) 특징 한정된 30 일기간내에효율적인대응을취하기위해서는현지대리인과협의에의해, 가능한간략하게답변하고비밀특권이나이의유무에대해정리 사건에대한정보의진실성을당사자에게다시확인하는수단으로, 한번자인한사항은변경이불가능하므로신중해야함 문서를카테고리별로정리 5) 해서사내용과대리인용및상대방용으로 3 세트를각각준비 질문을명확히이해하고질문사항에대해서만답한다. 답변시에시간간격을두고답하고진술내용에착오가있을경우반드시정정청구한다. 충분한휴식이필요하고통역을이용명세서와출원포대를참고하여사내기술전문가와현지대리인이긴밀하게협조하여해석을이해하기쉽도록한장의도표로정리 3단계 : 사실심리 (trial) 법원이당사자의증거자료를토대로특허청구범위를해석해서확정하는절차이다. 표 14. 소송단계에서의사실심리의특징 7) 구분특징소송과정에서의쟁점중일부에대해서결정적증거가있는경우, 약식판결을 1 약식판결신청신청하면사실심리를생략하고판결을하게되므로비용및소송기간을절감 7) 할수있음최적의증인을선정하여증언의요령을파악시모의재판을통해증언에대한 2 사실심리의준비준비를철저히함 5) 세류제출요구서의전형적인요구사항은문서, 도면, 사진 Disc, Record alc 물증 ( 기계, 부품, 실험기기등 ) 을포함하여통상적으로 A-1, A-2 등의영문알파벳을이용하여카테고리를구분하여정리 / 제출하는것이효과적이다. 6) 마크맨히어링은특허소송에만있는특별한단계로서법원이당사자가제출한증거를토대로특허클레임의해석을확정하는절차를말한다. 해당절차는각법원의재량에맡겨져있으며, 그시기와방법이통일되어있지못하며공판 (trial) 이전에열릴수도있고공판전날이나공판에서의증거제시직후에열릴수도있다. 7) 다수의특허권을둘러싼분쟁시에그일부의특허를무효로주장하는약식판결을진행함으로써, 통상적인 trial 진행비용인약 80 만불정도가절감될수있다. 558 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

7 4 단계 : 평결및판결 배심원의의한재판과판사에의한재판이있는데, 당사 자일방의요구가있는경우배심원에의한재판이진행되고이경우배심원에의한평결과이를기초로한판사의판결이있게된다. 표 15. 소송단계에서평결및판결의특징 8) 구분 1 지시평결신청 (Motion for Directed Verdict) 2 평결번복판결신청 (Mortion for Judgement Notwithstanding Verdict) 3 Re-Rrial 신청 (Mortion for Re-trial) (3) CAFC 절차의대응 표 16. CAFC 절차의대응 대응단계 1 항소제기 2 준비서면제출 3 구두심리 4 판결 특징 명백한증거가제출된경우지시평결을신청 8) 하면배심원은법관의지시에의해서만평결을내리게됨 평결내용이실질적인증거에바탕을두지않은경우평결자체를파기할것을신청하는것임 사실심리중에중대한실수가있었던경우법원에대해사실심리를다시할것을요구할수있음 Trial 은처음부터다시시작 특징 1심법원의판결일자로부터 30일내에원심법원에소장제출항소인은원심법원기록접수일로부터 40일이내에준비서면을 50페이지이하로제출피항소인은항소인준비서면제출후 20일이내준비서면제출 30분의변론시간이주어지고, 사실심리는원심에서명백한오류가있지않는한원심대로판단하고법률적판단만다시함다수결에의해판결하나, 소수의견도판결문에게시함 (4) 연방대법원절차의대응 표 17. 연방대법원절차의대응 구분 1 상고허가 2 준비서면제출과구두심리 3 판결 특징 CAFC 판결후 90일내에상고그러나상고허가청원서를제출해서허가를받아야만상고가능 30 분간의변론시간이주어지고, 구두심리후대법관전원의비공개토론이진행됨 다수결에의해판결하나, 소수의견도판결문에게시함 TIP CAFC : 연방순회항소법원의약자로, 워싱턴에소재한특허전담항소법원이다. 3. 행정적조치 (ITC 절차 ) 의대응 특허침해분쟁에있어서특허권자는각절차의법적요건을갖추는한특허침해혐의자를상대로연방지방법원과 ITC에선택적으로또는병행하여제소할수있다. ITC는특허권침해영역에있어관세법 337조 (Section 337) 위반의불공정수입행위를조사하기위해서는특허의효력을먼저판단하여야하기때문에특허침해분쟁에있어서사실상 ITC와연방지방법원둘다관할권을갖는다. 다만, 연방지방법원의대인관할권인정을위해서는원고와피고가그지방법원에소를제기할수있는최소한의 8) 신청은배심평결이내려지기전에제출하여야한다. 관련성 ( Minimum Contact 요건 이라부름 ) 이요구되는반면, ITC 절차에서는대물관할권만있으면되므로, 결국특허침해소송에있어서 ITC는지방법원이가지지못하는 전국적 사법관할권을가지는것이다. 이때, ITC 절차와연방법원의특허침해소송에서동시에피제소인및피고가된자는연방법원에서사건을일단정치 (stay) 시킬수있는권리가있다. 이와같이, ITC 절차는지식재산권침해에대해미국의국제무역위원회에특허권자의제소가있는경우침해여부에대해준사법적인절차에의해판단하여무역위원회가수입배제및중지또는압류조치를할것인지를결정하며, 절차자체는법원의절차와유사하게증거개시와사실심리가진행되자마자절차종료시기를미리예정해두고신속하게진행되는단기집중형의소송절차라할수있다. ITC 절차는 ALJ( 행정판사 ) 에의한준사법적인행정소송절차에의해당사자의항변, 증거개시절차, 구두심리로진행되며이러한절차는행정절차법에의해제한을받기는하지만, 많은규정은연방지방법원에서사용되는절차규정과유사하다. 표 18. 연방법원과 ITC 절차의비교 항목 연방법원 ITC 구제요건 유효한특허권의침해 유효한특허권의침해외에미국내산업의존재및공익성고려 구제내용 피고에대한금지처분, 손해배상 세관에서일반적또는제한적수입금지, 피제소인에대한침해행위중지명령, 압류등 ( 단, 손해배상을불가 ) 사법관할권및피고에대한인적관할권및적정관할워싱턴DC에위치하는 ITC가모든수입품에대해법정을요하기때문에피고가다수있는관할법정경우주및법정이나누어질수있다. 전국관할권을행사 판단자 판사또는배심원 AlJ 및 ITC 위원 기간제한 절차기간의제한이없음 가능한한가장이른시기이내 ( 통상적으로조사기간이 1년에서 18개월소요 ) 특히, 지방법원은금전적인손해배상액을결정할수있지만, ITC는이를결정할수없고, ITC는특허를침해하는물품의수입을금지할수있지만, 지방법원은이를할수없다는점에서커다란차이가있다. 표 19. ITC 조사절차의이점 9) 항목 제소자이점 피제소자이점 단계별유의사항 - ITC는전국적관할권을보유하여관할위반, 판결집행의문제가발생치않음 ( 관할권상의이점 ) - 조사절차 9) 가신속하게진행되어 12~18 개월이내종결되므로통상제소자에게유리 ( 기간제한상의이점 ) - 전문적소양을갖춘행정판사의공정한재판을기대할수있음 - 신속한절차진행으로소송비용절감가능 9) 통상적으로법원에서의판결보다특허권자에게유리한입장으로결정하는경향을보임. Vol. 23, No

8 과거 ITC의 Section 337 조사절차는제소일로부터최종결정이이루어지기까지매우짧으면서엄격한법정기간의제약을받았다. 그러나조사절차가피제소인에게지나치게불리하다는 1989년 GATT 패널의판정이있은후 1994년개정에의하여 실제적으로가장이른기간 내에종료되어야하는것으로되었다. 그러나연방법원에서의재판절차보다는신속성이강조되고행정판사에의한소송진행도상대적으로엄격하여실제적으로대부분의조사는 12개월이내에종료되고있어초동단계에서의신속한대응이관건이되고있는것도사실이다. TIP 절차정지신청권 : Section 337 절차의피제소인이된자는피소된뒤 30 일내에연방법원절차에대해절차정지신청을하여야한다. Section 337 절차가완료되면, 법원이절차정지를종료시킴과함께 ITC 의사건파일은법원으로이송되며, ITC 의사건파일은법원기록의일부를이루며기록의증거인정여부는연방증거규칙 (Federal Rules of Evidence) 에따라처리한다. 4. 중재절차의이용 중재절차는소송에비해시간과경비를줄일수있는장점이있으나이는일방이아닌양당사자모두에게적용되는것이므로사안에대한정확한분석및파악이필요하다. 표 20. ITC 제소단계별대응방안 10) 항목단계별유의사항 ITC 제소부터조사개시결정까지의대응 조사개시부터증거개시단계의대응 청문단계 ITC 결정 가능한제소정보를사전에입수하여신속하고조직적인사내대응체제를구축하고, 유능한 ITC 변호사를선임 비밀보호특권을활용해서상대방의증거입수를가능한제한하고증언녹취장소는증인의현지에서하도록노력 현지대리인과긴밀한연락및협조체제구축 ITC는수입배제명령, 중지명령, 압류명령을결정하며, ITC 결정에대한불복시 60일이내에연방항소법원에이를항소 10) 할수있음 표 21. 중재절차의특징 1 중재신청 2 답변서제출 3 중재재판부구성 4 심리 국제상공회의소중재법원 (ICC) 이나국제분쟁해결센터 (ICDR) 가있는데미국기업과국내기업의분쟁이일어난곳이제 3국인경우 ICC에, 미국인경우 ICDR에중재신청서를접수신청서가송달되면피신청인은답변서를제출해야하는데, 이경우피신청인이반대신청을하게되면신청인이답변서를제출하여야함양당사자가중재인을선정할수있고, 정당한사유가존재하는경우중재인의교체를주장할수있음신속하고간편하게비공개로진행 대통령의거부권 ITC 는결정에대하여관보에공표하고결정문과해당조치를대통령에게전달하여야하며, 대통령은 ITC 의결정전달후 60 일내에 정책적이유 ' 에의한거부권을행사할수있음. 대통령이승인하지않은 ITC 의결정과조치는불승인이통지된일자에효력을상실함 결론및시사점 연일신문지상에게재되는국내기업과외국기업, 국내기업간의특허분쟁에대한기사는지식재산권의중요성을세삼일깨우고있는상황으로지식재산권문제는기업생존뿐만아니라, 국가경쟁력의중요한요소로대두되고있어기업뿐만연구자들도금번원고가국제특허분쟁에대한이해와대응전략의수립에조금이나마도움이되시길바랍니다. 10) ITC 결정의사법심사범위는 (i) ITC 의결정이자의적이거나, (ii) 예측불가능했거나, (iii) 재량권을남용했거나, (iv) 헌법상권리에반하는결정을내렸거나, (v) 기타법률상절차를따르지않았거나, (vi) 기록상의주요증거를따르지않고결정을내렸는지여부로제한된다. 560 고분자과학과기술 Polymer Science and Technology

뉴스95호

뉴스95호 인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련