특허법인천지 우리기업의 국제특허분쟁대응전략 주관기관 발표자 : 한국지식재산보호협회 IP 분쟁지원팀 : 특허법인천지변리사김진동 발표일 : 2010. 3. 3.
특허는 지식정보화시대의 방패와창 2/29
목 차 Ⅰ 국제특허분쟁이란? Ⅱ 국제특허분쟁대응방안 Ⅲ 국제특허분쟁예방 Ⅳ 협상전략 3/29
I 국제특허분쟁이란? 가. 해외글로벌기업의공격 1. 국제특허분쟁 해외글로벌기업들이막강한자본력을바탕으로자금이부족한중소기업을상대로특허공격을강화. 또한미국, 유럽, 일본등선진국의자국기술보호를위한지식재산권보호전략이강화됨으로인해국제특허분쟁이증가할것으로보임. 중소기업들은통상수년간지속되는특허관련소송으로인해기술개발등의경영활동에지장을받고아울러막대한소송비용부담으로인하여자칫도산위기로몰릴수있음. 이에자본력과인력이부족한우리기업의분쟁대응력을제고하여분쟁피해의확대를방지하고, 특허분쟁을사전에예방할필요가있음. 현재는우리기업들이외국특허공세의타깃이되고있으나, 향후에는특허경영이중국, 인도등한국을따라오는신흥개도국과의기술경쟁에서우위를선점할수있는유력한수단이될수있을것임. 나. 특허권효력의지역적범위 ( 속지주의 ; 특허권을받은국가에서만효력발생 ) 국내 우리기업 해외각국 우리기업 해외기업 해외기업 4/29
I 국제특허분쟁이란? 2. 국제특허분쟁사례 (1) (LG 전자 vs 월풀 ) 배경 월풀은북미시장에서 LG 전자냉장고매출이상승세를이어가자 2008. 1. 미국국제무역위원회 (ITC) 에 5 건의특허침해를이유로미국내판매및수입금지소송을제기함. 분쟁과정 2008. 1. 23. 월풀이 LG전자를상대로 ITC에 5건의특허침해소송제기. 2008. 4. 24. LG전자가월풀을상대로델러웨어지방법원에 4건의특허침해소송제기. 2008. 5. 1. 월풀이 ITC 특허침해소송 5건중 2건자진취하 델러웨이지방법원에 LG전자상대로 7건의특허침해소송제기 2008. 5. 8. 월풀, 델러웨이지방법원특허침해소송 7건중 1건자진취하 2008. 9. 2. 월풀, ITC와델러웨이에진행중인특허소송 2건합의취하 2009. 2. ITC 판사, LG전자냉장고월풀특허비침해판결 2009. 7. ITC 위원회, ITC 판사재심명령 ( 미국내보호무역주위확산의영향 ) 2009. 10. LG전자가뉴저지지방법원에월풀상대특허침해및손해배상청구소송제기 2009. 10. LG전자냉장고월풀특허비침해. 월풀특허청구항 6개중 5개청구항권리무효판결 2010. 2. 12. ITC 위원회 LG 전자비침해최종판결 5/29
I 국제특허분쟁이란? 2. 국제특허분쟁사례 (2) ( 서울반도체 vs 니치아화학공업 ) 배경 일본니치아화학공업은 LED 분야의세계 1 위업체로최근매출이빠르게늘고있는서울반도체를견제하기위하여특허공격을시도함으로써 LED 분야에서의주도권을확고히하고자함. 주요분쟁과정 2006. 1. 니치아가미국에서서울반도체를상대로 LED 패키징디자인에관한소송제기. 2005. 5. 니치아가일본에서서울반도체를상대로 LED 칩에대한소송제기. 2007. 10. 니치아가한국에서서울반도체를상대로파워 LED에대한소송제기. 2007. 11. 서울반도체가미국에서니치아를상대로 LED 칩에대한소송제기. 12. 서울반도체가미국에서니치아를상대로레이즈다이오드에대한소송제기. 2008. 5. 니치아가영국, 일본에서서울반도체를상대로 LED 칩에대한소송제기. 2008. 8. 니치아가미국에서서울반도체를상대로 LED 칩에대한소송제기. 2009. 1. 크로스라이센스를통한분쟁해결 서울반도체 : 약 690 억원의소송비용 6/29
I 국제특허분쟁이란? 2. 국제특허분쟁사례 (3) ( 삼성 SDI vs 후지쯔 ) 배경 반도체, PDP 등의분야에서한국업체에계속해서주도권을내줌에따라일본내한국기업에대한견제필요성제기 2003 년부터국내 PDP 모듈업체들에게매출액 10% 수준의특허료요구 : 사실상사업포기요구 분쟁과정 2004. 2. 삼성 SDI 가미국캘리포니아지방법원에후지쯔보유의 8 개특허에대한무효소송제기 ( 기습공격 ) 2004. 4. 후지쯔가특허침해소송을제기하고, 도쿄세관에수입금지조치요청. 도쿄세관은신속히통관보류결정 ( 한일정부간분쟁 ) 2004. 6. 크로스라이센스를통한분쟁해결. 후지쯔의원천기술을인정하면서삼성 SDI 의개량기술을인정받도록함으로써소모적인법정소송을줄임. 교훈 개량특허의중요성 : 기술개발당시원천특허의회피방안및개량특허획득노력특허전략의중요성 7/29
II 국제특허분쟁대응방안 1. 특허분쟁대응 process 경고장수신 대상특허분석 : 대응전략수립 기술적범위 : X 기술적범위 : O 답변서를통해침해가아님을주장 (Legal opinion) 소송 / 권리범위확인심판을통해공신력있는국가기관의판단을획득 사업상고려 ( 조기협상 ) 선행기술조사 / 무효사유검토 ( 소송 / 협상 ) 무효가능성제기 ( 로열티낮추는전략 ) 실시중지 우리기업의보유특허를분석하여크로스라이센스검토 회피설계 (Designing Around) : 개량발명 ( 보호범위?) 회피용 / 협상용 공동대응가능성검토 8/29
II 국제특허분쟁대응방안 2. 대상특허분석및침해유무판단 가. 특허침해의유형 문언적침해 (Literal Infringement) 특허청구범위에기재된문언자체와침해대상물을비교하여특허침해여부를결정 ( 발명의상세한설명, 출원경과, 공지기술을참작 ) 균등론 (Doctrine of Equivalents) 침해대상물의일부구성요소가특허발명의대응되는구성요소와문언상동일하지않은경우그구성요소가등가관계에있는경우에는균등침해를구성 (cf. 포대금반언의원칙 ) 9/29
나. 문언적침해의구체적해석 II 국제특허분쟁대응방안 2. 대상특허분석 구성요건완비의원칙 (All Element Rule) 특허청구범위에기재된발명의모든구성요소를포함해야, 특허발명의침해로보는기준 문언적침해판단의 3 원칙 If 청구항의구성요소가 A + B + C 이고, Rule of Exactness ; 실시발명이 A + B + C 인경우, Rule of Addition ; 실시발명이 A + B + C + D 인경우, Rule of Omission ; 실시발명이 A + B 인경우, 침해 o 침해 o 침해 X 10/29
II 국제특허분쟁대응방안 다. 특허침해여부판단 사례연구 (1) 2. 대상특허분석 특허청구범위 1 종래기술 본발명 사람의엉덩이를걸치기위한사각형의나무로된밑판, 상기밑판에부착되어밑판을지면으로부터공중에떠받치는네개의다리, 상기밑판의한변에직각으로부착되어상기밑판위에앉은사람의등을지지하는등판및상기밑판의다른변에직각으로부착되어있는팔걸이를포함하는의자 특허침해품 1 은특허침해성립특허침해품 2 는특허침해비성립 특허침해품 1 특허침해품 2 11/29
II 국제특허분쟁대응방안 라. 특허침해여부판단 사례연구 (2) 2. 대상특허분석 특허청구범위 2 종래기술 본발명 엉덩이를걸치기위한밑판, 상기밑판에부착되어밑판을지면으로부터공중에떠받치는다리및상기밑판의한변에부착되어상기밑판위에앉은사람의등을지지하는등판을포함하는의자 특허침해품 1 및 2 는특허침해성립 특허침해품 1 특허침해품 2 12/29
II 국제특허분쟁대응방안 마. 등록특허공보 US7,379,150 2. 대상특허분석 13/29
II 국제특허분쟁대응방안 2. 대상특허분석 바. 등록특허공보 US7,379,150 회피설계 / 생략발명 / 균등론 / 금반언 구성요소 E 생략 ~first dots in adjacent two of the dot rows are arranged offset in the first direction. 14/29
II 국제특허분쟁대응방안 3. 기술적범위 X 소극적대응 무반응 (but 권리자의소송등에대비할필요있음 ) 적극적대응 (1) 답변서를통해침해가아님을알림 Legal opinion 영업방해로고소 회신은간략하게하고불리한진술피함 (2) 공신력있는국가기관의판단을획득 권리범위확인심판 (KR) D.J. Action (Declaratory Judgment Action)(US) : district court 판정청구 (JP) : 특허청의단순한의견표명 15/29
II 국제특허분쟁대응방안 3. 기술적범위 O 소송 or 협상 선행기술조사 / 무효사유검토 ( 법원의견해와다를수있음 - 절대적신뢰 X) 상대방의도분석 ( 시장진입봉쇄? / Patent Troll) 소송비용 사업상고려 ( 진행사업에미치는영향이클경우, 조기협상 or 로열티지불 ) 침해 X 답변서를통해침해가아님을알림 소송 / 판정제도 / 권리범위확인심판 선사용권존재확인의소 무효심판청구 사업상고려 ( 진입장벽유지 ) 16/29
II 국제특허분쟁대응방안 3. 기술적범위 O 침해 O 실시중지 생산된제품 / 증거자료 ( 빨리처분, 판매자료외부노출 X) 계속실시의경우실시권획득또는특허권양수 크로스라이센스 (cross-license), Counter-claim (ITC or District Court) 상대정보 / 제품조사를통한자사활용건선별 회피설계 (Designing Around) 개량발명 / 협상용 ( 삼성 SDI vs 후지쯔 ) 상대방의증거입수를가능한제한 해외특허권자의국경조치 ( 통관중지및수입금지 ) 에대한대응책마련단기집중형소송에대비한일사불란한사내대응체재구축, 신속한회피설계 공동대응 vs 개별대응 17/29
II 국제특허분쟁대응방안 3. 기술적범위 O 공동대응과개별협상비교 구분공동대응개별협상 장점 단점 특허무효 / 비침해자료확보위한노력중복방지 자료공유원할로다양한대응논리수립가능 일괄타결로실질적인로열티인하기대 우회기술개발과특허공동이용추진용이 공동협상결과에대한개별동의없을시협상무산위험 공동협상결과에대한각회사별별도평가필요 협상결렬시각회사별입장차이표면화가능 ( 공동대리인선임문제 / 화해와소송에대한입장불일치 ) 공동대응을통해승소시내부적분쟁발생소지 공동대응자상호간별도계약서작성필요 개별기업의상이한비즈니스환경의반영가능 생산지역 / 판매지역에따라로열티차별적지급가능 단기간에결론도출 각회사별비즈니스환경동일시개별협상무익 비용과자원의중복투입 개별협상과정에서과도한로열티요구발생 과도한비용부담으로개별기업들은적당한타협으로도피 * i-pac 특허지원센터강의자료발췌 18/29
III 국제특허분쟁예방 A. 사업기획및 R&D 단계에서철저한선행기술조사및전략적특허개발 회피설계, 특허권매입, M&A, 실시권획득 특허맵활용 : 특허정보를체계적으로분석하여개발장애요인, 공백기술파악 수출국현지변리사 / 특허변호사를통해권리침해여부확인 핵심부품도입시특허보증계약을통한향후 Damage 대비 OEM 공급시특허책임소재를명확히할것 선행기술조사없이제품생산 특허분쟁 고액의로열티 19/29
III 국제특허분쟁예방 B. 특허감시체제구축 특허동향실시간탐지 : 공개즉시미래특허분쟁야기될가능성최소화 정보제공, 특허무효 20/29
III 국제특허분쟁예방 C. 특허출원 새로운제품개발 : 특허출원이분쟁대비의가장좋은방법 선 ( 先 ) 특허후 ( 後 ) 생산원칙 : 시장반응타진해보고반응좋으면출원하려는생각은위험 특허권의효력각국가마다독립적 ( 속지주의 ) : 수출을염두에둔기업은수출하고자하는각나라에서독립적으로진행해야함. 개량특허확보를통한크로스라이센스전략수립 ( 삼성 SDI vs 후지쯔 ) 방어출원 21/29
III 국제특허분쟁예방 D. 특허포트폴리오구축 주요핵심기술에대해기본특허취득했다하더라도, 다른실시형태나응용기술까지도동시에권리화하여강력한특허보호망을구축 ( 주변특허전략, 특허맵유용 ) 기본특허공개되기전에다수의특허출원필요 22/29
III 국제특허분쟁예방 E. 수출계약등협상단계에서기술의전부노출주의 협상시계약만신뢰하여핵심기술제공 상대방계약이행회피 F. 정부지원정책적극활용 특허출원등에대한수수료감면 해외출원비용보조 소송비용보조 특허협상, 라이센스 ( 크로스라이센스 ), 대응특허발굴, 기술분석및평가, 특허소송예비절차 대응지원 23/29
III 국제특허분쟁예방 G. 우수특허발굴 ( 특허청구범위 ) 발명자교육강화 / 특허는사내특허부서만의업무가아닌전사적사안 연구개발, 마케팅, 법률등모든부서의협력이필수적 CEO 가특허에대한관심을갖고주요사안을직접챙겨야함 24/29
IV 협상전략 1. 협상요령 자기측과상대방사이의힘관계정확히파악 상대방과의문화차이인식 : 상대방문화가수용할수있는방식의설득전략구사 협상의모든과정및결과는문서에의하여관리 : 의사소통상의불일치, 오해방지 만족할만한수준이아니면쉽게합의 ( 서명 ) 하지않음 : 합의하더라도조건부로또는책임을지지않는방식을강구 장래에발생할수있는모든가능성염두 상대방의숨겨진의도와목적을탐지 / 분석하여대응전략수립 상대방이수용을거부하는항목은중요도와가치를재평가하여협상전열을재정비 Give and Take 의타협정신이중요하며, 끊임없는협상대안의발굴필요 예정된양보의사항을준비하되그양보의단계, 절차, 순서및방법등을사전에강구 명분이나입장보다는비즈니스실익의추구에중점을둠 25/29
IV 협상전략 2. 계약서초안검토의핵심포인트 복잡한문장일경우조건별로분류, 정리하면서핵심파악 단어, 문구및문장의의미와용도를충분히파악 꼭규정되어있어야할사항의누락여부에주의 계약서초안내용대로실행또는이행가능하겠는지검토 실질조항이아닌당해계약의유지, 관리에관계되는조항이상호공평한조건인지파악 문장과표현의이면에숨어있는상대방의의도에유의 의문이있는사항은전문가 ( 변호사등 ) 를통해재확인 26/29
IV 협상전략 3. 국제라이센스계약시의체크리스트 1) Parties ( 계약당사자 ) : Licensor, Licensee 2) Preamble ( 전문 ) 3) Definitions ( 정의 ) : 라이센스의대상 4) grant of License ( 라이센스의허여 ) : 제조권, 판매권, 독점여부등 5) License Restrictions ( 실시권의제한 ) : 용도, 판매지역등 6) Sublicense ( 재실시권 ) : 서브라이센스권의유무, 범위 7) Disclosure of Technical Information ( 기술정보의개시 ) 8) Engineering, Construction and Commissioning ( 설계, 건설, 시운전 ) 9) License of Improvements ( 개량기술의라이센스 ) 10) Consideration for License ( 라이센스의조건 ) : 일시금, 경상실시료의요율, 최저실시료액등 11) Method of Payment ( 라이센스대가의지불방식 ) : 지불시기, 기간, 통화, 송금처등 27/29
IV 협상전략 3. 국제라이센스계약시의체크리스트 12) Most Favored Clause ( 최혜대우조항 ) : 최혜대우유무, 통지의무등 13) Warranty, Validity of License Rights ( 특허보증 ) : 특허유효성보증, 특허무효시조치 14) Infringement of Licensed Patents ( 라이센스특허의침해 ) 15) Performance Guarantee ( 성능보증 ) 16) Non-Disclosure of Information ( 정보의비밀유지 ) 17) Force Majeure ( 불가항력 ) : 홍수, 폭풍, 파업, 정부규제등 18) Assignment of Agreement ( 계약의양도 ) : 사업체전체승계인, 합병 19) Term of Agreement, Termination ( 계약기간, 계약종료 ) 20) Arbitration ( 중재 ) 21) Others ( 기타조항 ) 28/29
감사합니다. 특허법인천지 서울본사서울특별시서초구서초동 1570-1 허브원빌딩 502 호 Tel: 02) 581-8118 Fax: 02) 581-8098 충남지사충남홍성군홍성읍월산리 847-4 홍성법조타운 301 호 Tel: 041) 631-9021 Fax: 041) 631-9023 www.ipcj.net E-mail : jdkim@ipcj.net 29/29