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1 K &L Kims and Lees 世韓國際特許法律事務所 In This Issue I. 국내동향 (P.1 4) All Peninsula Reporter TM Trademark Issues 1. 상표관련동향 웰빙열풍! 건강관련상표출원으로이어져 지식재산보호협회, 상표단속팀본격가동 중소기업공동상표지원제도내실화 2. 상표관련최근주요판례 등록상표권의행사도권리남용될수있어 노컷뉴스 상표등록불가 설로수 는 설화수 와혼동되지않는다 II. 해외동향 (P.5-7) 1. 상표관련동향 세계최고가치브랜드는코카콜라 애플컴퓨터, 비틀즈와의상표분쟁종지부 모토로라새브랜드상표권침해논란 불명예 부적절한상표는등록불가 예 ) 오바마빈라덴 상표등록불가 2. 상표관련주요판례 삼성, 짝퉁천국중국서 래미안 상표보호 비아그라! 중국에서이름빼앗겨 상표뉴스레터 III. 특집기획 (P.7-12) 1. ASEAN 상표제도소개 (2) Newsletter 제 07-2 호 베트남 : 이번호에서는최근국제적관심이집중되고있는 ASEAN 국가들중개방과더불어눈부신경제성장을진행하여동남아발전의핵으로떠오르고있는베트남 (Vietnam) 의상표제도전반을소개하였습니다. 2. 각국상표관련주요제도해설 이번호부터각국상표제도의상이함으로인해혼동을주거나유념하여야할제도에대한해설란을마련하였습니다. - 유사상표와동의서제도 2007 년 2 월호 I. 국내동향 상표관련 동향 웰빙열풍! 건강관련상표출원으로이어져 웰빙에대한관심이높아지면서건강관련브랜드에대한상표출원이꾸준히증가하고있다. 1

2 특허청에따르면, 건강관련산업의상표출원건수는 2002년도 13,530건, 2003년도 18,872 건, 2004년도 24,416건에이어 2005년 28,604 건, 2006년 10월말현재 27,611건으로 4년만에상표출원이 2.4배증가하는등건강관련상표출원이늘어나고있다. 연도별건강관련상표및서비스표출원추이 18,000 16,000 14,000 4,000 2, ,003 12,000 10,341 10,413 출 10,000 원 8,531 건 8,000 7,504 수 6,026 6,000 16,387 16, 연도 상표 11,730 서비스표 11,230 분야별로보면 운동구류및스포츠오락서비 스업 이 70,857건 62.7%, 의료기기및의료보건서비스업 분야를대상을한출원이 42,176 건 37.3% 이며, 출원인별로는법인이 60.0%, 개인이 40.0% 출원하였고, 내 외국인별로는내국인이 86.8%, 외국인이 13.2% 로외국인의출원건수도꾸준한증가세를보이고있는것으로나타났다. 이와같이건강관련상표출원이꾸준한증가세를보이고있는것은웰빙바람을타고건강에대한관심이고조되면서건강관련생산업체들이자사의브랜드를권리화하려는의도에의한것으로보이며앞으로도이런증가추세는계속될것으로예상된다. 건강관련상표를출원할때는상품및서비스자체만으로는 그상품의성질 품질 원재료 효능 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 는등록받을수없다는상표법제 6조제1항제3호에해당하기쉬우므로식별력있는기호나도형등을결합하여출원하여야만등록가능성을높일수있다. 지식재산보호협회, 상표단속팀본격가동 한국지식재산보호협회 (KOIPA) 는세계최고의고급위조품수출국및소비국으로인식되어온한국의국가적이미지를개선하고자국내상표단속팀을가동하고, 해외한국상표의단속활동을위한동남아일대의상표단속전문회사와업무협약을체결할예정이라고밝혔다. 또한 KOIPA는 2007년중국의고급브랜드보호협회 (QBPC) 와공동업무협약을체결하여중 국내한국기업의단속활동을위한지원을강화할계획이다. 이와함께 KOIPA는미국, 일본, 유럽의지식재산보호활동의다양한변화에대응하고자기업의지식재산보호를위한국제교류, 실질적인기업지식재산보호업무, 지식재산분야의핵심인력육성과아울러소비자의인식개선에노력할것임을밝혔다. 중소기업공동상표지원제도내실화 지난 1996년부터도입된 공동상표지원지도 가사업의효과를높이기위해상표개발에 의엄격한심사와개발된상표의홍보지원을대폭확대하는방향으로개편되었다. 공동상표지 2

3 원제도는 5개이상의중소기업이공동으로사용할상표를개발하여공동브랜드전략을전개하고자하는경우상표개발비및홍보비의일부를지원하는제도이다. 중소기업청은공동상표참여업체를대상으로시각디자인컨설팅과디자인개발을지원하여공동상표제품의수준을높이고 중소기업진흥및산업기반기금사업 의협동화자금을공동브랜드전략전개에최대한활용하도록하는한편, 공동상표로해외시장진출을추진하는경우수 출규모에관계없이글로벌브랜드지원제도와연계하여지원하기로하였다. 그외에도공동브랜드전략능력을강화하기위해참여업체임직원을대상으로한브랜드교육도지원하는한편, 브랜드관련지원기업제품에서제조물사고가발생하는일이없도록제조물책임컨설팅도병행하여지원한다. 중소기업제품의브랜드화및마케팅을지원하는 공동상표지원제도 가중소기업에게매우유용한제도로자리매김할것으로기대된다. 상표관련최근주요판례 노컷뉴스 상표등록불가 특허법원은지난 1월 24일정규뉴스이면에방송되지않았던영상들을모아서방송하는서비스인 노컷뉴스 의상표등록을불허한특허심판원의처분을취소해달라는주식회사노컷뉴스의소송을기각했다 ( 특허법원 선고. 2006허9784). 재판부는판결문에서 No 나 cut 모두우리나라중학교기본어휘 1,000단어에속하여있어 노컷 은일반수요자들에게 자르지않은, 삭제없이 정도의의미로쉽게인식되고, 따라서 노컷뉴스 가지정서비스업중뉴스보도서비스업등에사용될때 뉴스를자르지않고 ( 편집없이 ) 그대로보도한다 는의미로직감될 개연성이높으며, 이경우지정서비스업의성질을암시하는정도를넘어이를직접적으로표현하는것이라할것이므로, 이사건출원서비스표는위지정서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된식별력없는서비스표로서상표법제6조제1항제3호에의하여등록받을수없다 고판시하였다. 노컷뉴스 는주식회사노컷뉴스가 CBS 기독교방송으로부터양도받아 라디오방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업, 뉴스보도서비스업 등을지정서비스업으로하여특허청에서비스표등록출원하였었다. 등록상표권의행사도권리남용될수있어! 대법원은등록상표의권리자라도이미일반수요자사이에특정인의상품이라고인식되어있을경우해당상표권은보호받을수없다고판결했다. ( 대법원 선고 다 판결 ) 신나라뮤직이편집음반 진한커피 의상표등록권자인김모씨를상대로제기한상표등록 무효소송이받아들여지자, 상표등록권자인김모씨가신나라뮤직을상대로음반판매금지가처분신청소송을냈고, 결국대법원이서울고등법원으로사건을환송함으로써마무리되었다. 대법원은판결문에서 신나라뮤직의진한커피시리즈편집음반에사용된 진한커피 라는제명은김모씨의이사건등록상표의출원 등록 3

4 당시이미편집음반상품과관련하여서는단순히창작물의내용을표시하는명칭에머무르지않고거래자나일반수요자사이에특정인의상품을표시하는식별표지로서인식되기에이르렀고, 그 진한커피 제명에는신나라뮤직의신용과고객흡인력이화체되어있다고봄이상당하며, 자타상품의식별표지로서기능하는음반의제명에화체된업무상의신용이나고객흡인력등은음반의제작 판매자가투여한자본과노력등에의하여획득되는것 이라고판시했다. 또한재판부는 특정인의자본과노력에의하여획득된신용등에편승하여이익을얻을목적으로출원 등록한것을기화로오히려그신용등의정당한귀속주체인특정인으로부터그신용등을빼앗아자신의독점하에두려는행위에다름아니어서, 김모씨의이러한상표권의행사는상표제도의목적이나기능을일탈하고법적으로보호받을만한가치가없다고인정되므로, 비록상표권의행사라는외형을갖추었다 하더라도이사건등록상표에관한권리를남용하는것으로허용될수없다 고하였다. 이번판결은등록상표권자라도그상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와일반수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사가설령권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로써허용되지않을수있으며, 상표권의행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니라고인정한것으로서그의의가크다. 설로수 는 설화수 와혼동되지않는다 대법원은특허법원이 청담화장품의 설로수 가 태평양의 설화수 와유사하다며저명상표와혼동될경우상표법제7조제1항제10 조가적용된다고판결한원심을파기하고사건을특허법원으로환송했다. 재판부는판결문에서 설화수상표의저명성판단에큰영향을미치는태평양의광고실적이높다고할수없고설화수를사용한기간또한짧아저명성을인정하기어렵다 고하며 설화수등을부착한상품이설로수상표출원일까지전체화장품시장에서차지한비중, 설화수등을부착한상품의종류와생산량등의구체적사용실태등을알 수있는자료도없는만큼상표의저명성판단에대한원심의심리가미진하였다 고판시하였다. 지난해 4월부터시작된 설화수 와 설로수 의상표권논란은특허심판원이 외관, 호칭, 관념이모두상이해양상표의혼동우려가없다 며설로수의상표권침해를인정하지않았고, 특허법원은반대로 설화수는일반소비자들에게현저히알려진저명상표로서설로수상표가혼동을일으킬염려가있다 며상표권침해를인정하였었다 ( 본뉴스레터 1월호 6 Page 참고 ). 4

II. 해외 동향 세계최고가치브랜드는 코카콜라 브랜드가치평가기관인브랜드파이넌스는지난 6일브랜드가치가가장높은 250대브랜드를선정하여발표했다. 1위를차지한코카콜라브랜드의경우 431억 4천 6백만달러의가치를지닌것으로평가되었으며, 마이크로소프트, 시티뱅크, 월-마트가뒤를이었다.

5 II. 해외 동향 세계최고가치브랜드는 코카콜라 브랜드가치평가기관인브랜드파이넌스는지난 6일브랜드가치가가장높은 250대브랜드를선정하여발표했다. 1위를차지한코카콜라브랜드의경우 431억 4천 6백만달러의가치를지닌것으로평가되었으며, 마이크로소프트, 시티뱅크, 월-마트가뒤를이었다. 코카콜라의브랜드가치는경쟁사인펩시콜라의브랜드가치인 239억 4천 8백만달러의두배에이르렀으며, 인터넷관련기업으로는구글이 245억 6천 8백만달러로 15위에랭크되었다. 우리나라기업으로는삼성이 165억 3천 7백만달러로 32위에올랐으며 LG(62억달러 ) 와현대 (50억달러 ) 가각각 122위와 154위에올랐다. 일본기업은도요타 (16위), 혼다 (57위), 소니 (61위), 히타찌 (77위), 캐논 (89위) 등 19개기업이포함되었다. 브랜드파이넌스는앞으로 10년안에인도, 중국, 러시아, 브라질등의신흥기업의브랜드가기존의미국과유럽의브랜드들과치열한경쟁을벌이게될것이라고전망했다. 애플 컴퓨터, 비틀즈와의상표분쟁종지부 지난 15년간계속되어온애플컴퓨터와비틀즈멤버들이운영하는음반사인애플사간의로고분쟁이마침내종지부를찍었다. 양측은 1991년처음으로상표권분쟁을벌여애플컴퓨터는컴퓨터와소프트웨어, 애플사 ( 비틀즈 ) 는음악제작과판매로사업영역을구분지었다. 그러나 2003년애플컴퓨터가아이튠스를통해 MP3 다운로드서비스를제공하면서애플사 ( 비틀즈 ) 에음원사용을요청하자분쟁이재개되었다. 즉비틀즈가 1991년양측의합의를위반했다며소송을제기하였으며, 애플은그당시합의에는온라인음악사업은포함되어있지아니하다고맞섰다. 양측은애플컴퓨터가 애플 과관련된모든상표와함께비틀즈멤버들이운영하는음반사인애플사가갖고있던일부 라이센스까지보유하게되었다고밝혔다. 그러나합의에이르기위해애플컴퓨터가지불한정확한금액은밝혀지지않았다. 참고로애플사는비틀즈의전멤버인폴매카트니, 링고스타, 존레넌의미망인오노요코, 조지해리슨의상속인이공동소유한회사다. 모토로라새브랜드상표권침해논란 세계 2위의이동전화단말기업체인모토로라의모바일폰디지털음악서비스인 모토뮤직 (Motomusic) 이상표권침해논란에휩싸였다. 모토로라는새로운휴대폰브랜드인 모토 5

6 (Moto) 의홍보를위해다양한브랜드마케팅을계획하고, 그일환으로전세계젊은이들이열광하는힙합등의음악을담아 모토뮤직 (Motomusic) 이란브랜드를사용해왔다. 그러나디지털음악및스트리밍라디오를판매하는웹사이트인 MotoMusic.com을운영하는 Moto Music Corp. 에서모토뮤직의소유를주장하며모토로라의상표권침해를주장하고나섰다. Moto Music Corp. 측은 1986년부터상표권을 소유하고있었으며, 모토로라에게 모토뮤직 (Motomusic) 상표에대한사용허락을해준적이없다고밝혔다. 이에모토로라측은당혹함을감추지못하며세부검토후견해를밝히겠다고말했다. 이는새로운사업의개시나해외진출시상표권등지식재산권의확보가선행되고면밀한검토가있어야한다는것을알려주는사례라할것이다 불명예 부적절한상표는등록불가 미국플로리다주마이애미에거주하는배틀이란사업가가민주당의유력한대선주자로흑인최초의대통령후보로꼽히는오바마상원의원과테러조직알카에다의지도자오사마빈라덴의이름을합성한 오바마빈라덴 을상표로등록하고자출원하였으나, 미국특허청은 이처럼이름의일부를부적절하게합성할경우오바마의원과빈라덴사이에무슨관계라도있는것처럼연상시킬수있는등부도덕하고불명예 스러운문제를일으킬소지를가지고있는 오바마빈라덴 이란상표는등록할수없다 고밝혔다. 이에대해배틀은특정인을불쾌하게할의도는없었다고밝혔으며, 법정분쟁을포기하는대신자신의웹사이트를통해 오바마빈라덴 이란상표가붙은티셔츠와머그컵을계속판매하고있다. 상표관련 주요판례 삼성, 짝퉁천국중국서 래미안 상표보호 국내기업의유명상표나제품들이중국의짝퉁문제에골머리를앓고있는와중에국내건설사가짝퉁천국중국에서아파트의상표를보호받아관심이집중되고있다. 중국정부는삼성물산건설부문의브랜드 래미안 을불법사용한중국의선양래미안부동산개발유한공사에대해벌금 12억원을부과했다. 지적재산권보호에인색한중국을상대로우리기업들의효과적인대응노력이결실을본것으로서, 중국정부가자국기업에벌금을부과하고외국기업을보호해준사례는미국의스타벅스, 일본의혼다등손꼽을정도다. 선양래미안부동산개발유한공사는삼성물산의상표와광고는물론모델하우스도모방한것으로알려졌다. 이로인해기술력과서비스수준이현격히떨어지는짝퉁래미안아파트가한국의래미안에대한잘못된선입관을줄우려가있었다. 4년이넘게중국기업과소송을해온삼성물산은자국보호주의경향이강한중국에서상표권침해에치밀한준비를한결과이와같은판결을이끌어낼수있었다. 삼성물산은 아시아권진출을염두해두고중국이외에도일본, 베트남등동남아지역에상표등록을마쳤다 고밝혔다. 6

7 비아그라! 중국에서이름빼앗겨 발기부전제로유명한비아그라의제조사인화이자가중국에서비아그라브랜드를사용할수없게되었다. BBC에따르면중국법원은 Guangzhou Welman 사가중국내비아그라를상징하는이름인 Wei Ge 를상표등록함에따라화이자가더이상이브랜드를사용할수없다고판결했다. 화이자는중국에서비아그라보다웨이거라는이름으로더많이알려진만큼영업상편의를위해이이름을쓸수있도록해달라고주장 했지만, 법원은판결문에서 비아그라에대신통용되고있는 Wei Ge 란이름이화이자에게당연히이상표를사용해도좋다는권리를주는것은아니다 라고밝혔다. 중국에서는세계적으로널리알려진비아그라대신위대한오빠라는뜻의웨이거 ( 偉哥 ) 로번역되어통용되었으나, 상표권은중국제약회사인 Guangzhou Welman사가선등록하여화이자사는비아그라를 Wan Ai Ke 로상표등록하였었다. III. 특집기획 1. ASEAN 상표제도소개 (2) 베트남 (1) 상표제도개관 (2) 출원 베트남에서는 2006년 7월 1일자로새로운지적재산권법이시행되었다. 새로운법령은그동안산재되어있던지적재산권에관한법령을통합하여하나의통합된규정을만들고자창설되었다. 새로운지적재산권법의시행으로지리적표장의보호, 등록증제도의도입, 심사기간의단축, 주지저명상표의보호강화등국제적인관례및국제법과균형을이루는법률체계를구성하게되었다. 베트남은 Paris Convention, Madrid Agreement, WIPO 등의조약에가입되어있으며, 지난 12월 WTO에도가입했다. 베트남상표법은상표뿐만아니라서비스표와연합상표에대해서도등록을허여하고있으며, 상표는한가지또는두가지이상의색채와결합된단어, 문자, 도안또는이들을결합한것은등록이가능하다. 1) 출원절차 1 상품 서비스업의지정베트남상표법은다류출원제도를지원하고있으므로, 출원하고자하는자는다류의상품 서비스업을지정하여출원할수있다. 지정상품의분류는국제분류체계를따른다. 2 출원시필요서류 a. 출원서도안또는색채상표의경우상표견본 20매를제출하여야하며, 표장이영어나불어가아닌외국어일경우, 표장의의미를설명하는서류를영어로작성하여제출하여야한다. b. 위임장 7

8 공증이필요하며출원시출원서와함께제출되어야한다. 출원시에는원본이아닌사본도가능하나출원일로부터 3개월내에반드시원본을제출하여야만한다. c. 우선권주장의경우상표출원하고자하는자가우선권주장을하고자한다면, 출원서에그취지를기재하고우선권증명서류를제출하여야한다. 우선권증명서류는베트남어의번역본이요구되며원문에한하여공증을요한다. 상기서류는출원일로부터 3 개월이내에추가로제출할수있다. d. 보정출원서제출후지정상품 서비스에대한보정이가능하나, 최초출원시신청된지정상품 서비스의범위를넘어서는아니된다. 2) 심사절차 1 방식심사 - 지적재산권법제72조및 73조에의한부등록사유 식별력이없는표장 ( 단순한문자, 모양형태로이루어진경우. 단널리알려진상표는제외한다 ) 일반적으로사용되는보통명칭 해당상품 서비스의성질을나타내는표시 시간, 장소, 제조과정, 종류, 품질, 수량, 속성, 화합물, 목적, 가치등의표시 해당상품 서비스의원산지, 속성, 목적등을오인시키는표장또는소비자를기만하는표장 국내외에서사용되는공식적인표시 국기, 문장, 엠블렘, 국가적영웅의초상화, 지리적표현, 국제조직의이름이나엠블렘을포함하는표시 법, 공공정책, 사회주의적도덕체계에반하는표시 동일상품류에이미등록된상표와동일유사한상표 공공정책, 인간속성의원칙 사회주의적, 도덕적체제에반하는상표 출원서가제출되면베트남특허청 (the National Office of Industrial Property: 이하 NOIP) 은 3개월동안출원서의서지적인사항에대하여심사한다. 잘못되거나미비한부분이있으면 NOIP는출원을거절하고, 출원인은 2개월이내에출원을보정또는경정하여야한다. 형식적인요건이충족되면출원의승인과함께출원일및출원번호가부여된다. 2 실질심사 식별력이없다고거절이유를통지받은경우에출원인은베트남에서의최선사용일및계속적인사용을증명하여거절이유를극복할수있으며권리불행사를선언 (disclaim) 하여극복할수도있다. 또한, 선출원 선등록상표등을이유로거절된경우에는, 선출원 선등록상표권자로부터동의서를구득하여제출함으로써극복이가능하다. 단, 표장및지정상품 서비스업이동일하거나극히유사하지않아야만한다. 상품의보정또한가능하다. 방식심사가끝나면, 상표가등록받을수있는것인지의여부를심사하는실질심사가이루어진다. 통상적으로출원일로부터 2개월에서 6개월정도후에첫번째심사통지를기대할수있으며, 출원된표장이아래의부등록사유에해당하지않아야한다. 3 출원공고및이의신청출원이심사과정에서거절이유가발견되지않거나, 의견서를통해거절이유를극복하면상표공보에출원이공고된다. 출원공고일로부터등록결정전까지, 선출원 등록권자, 미등록주지저명한상표권자가저명 8

9 상표를모방하거나, 악의에의한출원이라는이유로이의신청이가능하다. 이의신청은직권주의에의해진행되므로만일출원인이답변서를제출하지않더라도이의신청의이유가없으면기각결정된다. 4 등록결정및거절결정 a. 등록결정출원공고기간동안이의가제기되지않았거나, 이의신청이접수되었다하더라도재심사결과이의신청이이유없게되면, NOIP는등록결정을하여야한다. 등록료를납부하면, 등록권리자에게등록증이발급되고, 등록의사실이상표등록부에기록된다. b. 거절결정및불복여부실질심사결과출원된상표가등록받을수없다고판단된경우에는 NOIP는거절결정을한다. 본거절결정에대해서는재심사를위해 NOIP에불복할수있으며, 그에대한상소는과학기술부 (the Minister of Science and Technology) 또는행정법원 (Administrative Court) 에제기할수있다. (3) 상표권의효력 1) 상표권의존속기간상표의권리존속기간은출원일로부터 10년이다. 이후에는갱신출원에의하여매 10년씩연장될수있다. 2) 갱신출원상표권자는상표권의존속기간만료일로부터 6개월전부터존속기간만료일이내에등록상표에대하여갱신출원을할수있다. 만료일이후에출원할수밖에없었던정당한사유를입증하면만료일로부터 6개월내에갱신출원가능 하다. 갱신시필요서류는갱신출원서와위임장 ( 공증불요 ), 상표등록원부등이다. 특허청은갱신출원서가제출되면상표권자와출원인이일치하는지또는지정상품을실질적으로변경또는확대하지않았는지와같은형식적인심사만을진행하며표장의등록적격성에대해서는심사하지않는다. 또한, 갱신출원시에는표장의사용을증명할필요가없으며, 사용선서서역시제출이요구되지않는다. 3) 상표의사용및불사용취소 1 상표권자는등록상표를지정상품에대하여정당하게사용할권리를향유하며상표권에대하여수익 처분의권능을가지므로상표권을양도하거나사용권설정을할수있다. 상표권자는등록상표의전부또는일부를제 3 자에게양도할수있으며, 양도일로부터 60 일이내에공증된양도증, 위임장과함께상표권이전등록신청서를제출하여반드시상표등록부에등재되도록하여야한다. 또한, 양수인은등록상표를다시양도할수있으며, 이경우에는원상표권자의동의를얻어야만한다. 상표권은등록상표에대하여전용사용권또는통상사용권을설정할수있으나, 사용권자는상표권자의본래의상품의질에부합하는상품을제조하여야한다. 사용권설정의사실은설정일로부터 60일이내에사용권설정계약서, 위임장, 상표등록원부와함께사용권설정등록신청서를제출하여상표등록부에등재되어야제 3 자에게대항할수있다. 2 불사용취소베트남상표법은선출원주의를취하므로출원전상표를사용하여야할필요는없으나, 등록후에는등록일로부터 5년간사용이의무화되어있다. 따라서, 권리유지를위하여상표권자는등록상표를지정상품에대하여적법하게사용하여야하며, 수출, 광고, 등록된사용권자에의한 9

10 사용도상표의사용으로간주된다. 또한, 의약품의경우에는불사용에정당한이유가있다고인정된다. 상표권자등이정당한사유없이취소청구일전계속하여 5년동안사용하지않은상표에대해서는누구든지취소를신청할수있다. 그러나불사용에의해소멸된상표라도실질적사용을입증하면회복이가능하다. 또한, 상표권자가영업을더이상수행하지않을때에는등록상표는취소될수있다. 4) 상표등록의무효등록된상표라도제 3 자의상표를고의로모방한상표는, 청구인이대상상표의출원일전사용에의해서주지 저명성을획득했다는사실을입증하거나, 출원인이유사한상표의존재를알면서출원했다는사실을입증하면무효될수있다. (4) 상표권의보호등록상표의침해나부정사용에대해서상표권자는적절한조치를취할수있다. 1) 심판에의한보호 1 무효심판베트남특허청에서담당하며주지상표와동일하거나유사한경우, 베트남내에서널리사용되고알려져있는표장과동일하거나유사한경우 ( 이때, 상표등록유무는고려되지않는다 ), 상표권자가승계인없이파산했을경우, 상표권자가상표의정당한출원인이나양도인이아닌경우에제기할수있다. 2 불복심판불복심판은방식심사결과해당출원이거절결정된경우, 심사결과해당출원이거절결정된 경우, 무효심판결과해당특허가등록무효결정된경우에 거절결정통지서 접수후 3개월이내에특허청에청구한다. 제기할수있다. 2) 행정적조치에의한보호행정적인구제는과학기술부 (the Ministry of Science and Technology) 소관의 MMB(Market Management Bureaus), 경제경찰 (Economic Police) 와세관 (Customs) 이담당한다. 이들은각자자신의권한으로시장조사를실행하고, 모조품을압류하거나다른강제적조치예를들면상표의제거, 상품의몰수, 벌금형등의행정적조치를취할수있다. 1 MMB(Market Management Bureaus) MMB는지적재산권침해문제를관장하는기관으로고유의권한으로시장조사를실시하지만, 지적재산권에관한지식이부족한관계로유사상표가부착된모조상품의발견시 NOIP에자문을요청한다. 그러나, 부착된상표가등록상표와동일하거나, 동일에가까울정도로유사한경우에는독자적으로행정적조치를취하기도한다. 2 경제경찰 (Economic Police) 경제경찰은 MMB와달리자동차부품, 식음료, 마약등과같은공중위생과관련된상표권침해문제만을관장하며예외적으로침해가조직적인경우에는그일부로서의작은사건을담당하기도한다. 3 세관 (Customs) 세관은주로침해의예방조치즉국내에모조상품의유통을금지하는일을관장한다. 그러나통상적으로상표권자가상표를국내에등록하고세관에등록정보와함께감시를요청하는경우 10

11 에만모조상품의국내반입을금지시킨다. 세관에서는상표권자의요청으로보류된물품을조사하고그결과해당물품이상표권침해물품으로밝혀지면이사실과함께관련침해자의인적사항을즉시상표권자에게통보하며침해물품은관련법에따라처리한다. 모니터링기간은 1 년이며기한이종료되면갱신가능하다. 3) 사법적조치에의한보호상표권자는상표침해에대하여민사상, 형사상구제를인민고등법원 (People s Court) 에청구할수있으며인민고등법원의판결에불복할 경우최고고등법원인대법원에항고할수있다. 그러나, 베트남은사회주의국가이므로사법적해결보다는행정적해결이더선호되며, 실제로행정적조치에의하는것이더시간과비용을절약할수있으며결론을예견가능한경향이있다. 4) 자력구제에의한보호상표권의침해가발생한경우, 상표권자는그침해자와직접적으로협의하여사건을해결할수있다. 본방안은불필요한경비의낭비를줄이고단시간내에그협의점을찾을수있다는장점이있다 2. 상표주요제도해설 최근 WTO의창설과 WIPO의주도아래전세계의특허제도가통일화 (Harmonization) 됨에따라외국에의출원 등록절차가상당히용이하게바뀌어가고있다. 그러나상표분야에있어서는각국의출원절차특히심사과정에서의절차는거의통일이되지않아해외에상표를출 원할때각국의상표제도를잘살펴보지않으면안되게되었다. 이번호부터 ALL Peninsula Reporter ( 상표뉴스레터 ) 에서는각국상표의주요제도에대한해설란을마련키로하였다. 유사상표와동의서제도 (Letter of Consent) 세한국제특허법률사무소대표변리사김윤배 오늘날업종이다양화 전문화되고국제화되는과정에서신규진출자가적절한상표를선정하는범위가좁아지고기존의선등록유사상표라는복병을만나게되면서상표등록을받기가점점어려워지고있다. 그러나각국의상표법은이러한현상을극복하는해결방법또한제도적으로가지고있다. 서로같은상품분류에속하더라도우선지정상품이조금씩다를수있기때문에지정상품을 축소하거나한정시키고또명확히하여유사상품의범위로부터벗어나게되는것이다. 즉상표가유사하더라도지정상품이비유사하면별개의상표로인정받아따로상표등록을받도록하고있다. 또한지정상품이서로동일하거나유사하더라도유사한상표의후출원인이선등록권리자로부터동의서 (Letter of Consent) 를받을수있으면선등록유사상표가존재함에도불구하고상표등록을받을수있도록하고있다. 유 11

12 럽의대부분의국가를비롯한많은국가들이동의서제도를채택하고있으나, 우리나라는동의서제도를인정하지않고있기때문에선등록유사상표가있으면선등록상표권자로부터사용해도좋다는동의를받더라도상표등록을받을수없다. 동의서구득에의하여후출원에의한유사상표권자는선등록권자로부터사용에대한동의를받게되면선등록상표와함께동일시장에서공존할수있게된다. 즉출원된상표의심사과정에서타인의선등록유사상표때문에거절이유를발부한심사관은출원인이의견서와함께동의서 (Letter of Consent) 를제출하면그범위내에서상표등록을결정해주게된다. 동의서에는전세계적으로효력이있는 Worldwide Consent와개별국가마다따로동의해주는두가지방식이있으며, 선등록상표권자가동의를해주는이유로는다음과같은사유가있을수있다. 1 제3자에게동의해주어도선등록상표권에게아무런불이익이없을때 2 선사용권자의어떤상표들이동의를구하고자하는후출원인의상표와다른나라 ( 제3의국가 ) 에서후일서로입장이바뀌어오히려상대방의동의가필요할때를감안할때 3 동의서를제공해주고어떤조건이나대가를받을수있을때반면에동의를할경우선등록상표권자가자사상품의유통과정에서소비자에게품질이나출처의오인 혼동을초래할우려가있을경우에는동의서발급을하지않게된다. 그러나일반적으로동의서작성과제공에대하여대가를받는경우는적고대부분의경우협상 (Negotiation) 이나절차에소요되는법률실비만이소요되는경우가많다. 우리나라의경우 1998년 2월까지연합상표제도를시행하여유사한상표를효율적으로관리하였다. 연합상표제도란유사한상표가동일인의것일때에는얼마든지유사한상표를등록해주는제도이다. 그러나품질의오인 혼동을방지하기위하여연합상표를분리하여각각타인에게이전하지못하도록하였다. 연합상표제도가폐지된현상표제도하에서는유사상표를관리하는데어려움이있다. 즉, 연합상표제도하에서는유사상표를동일인만이소유할수있기때문에문제가생길여지가없었다. 그러나유사상표의다수인에의한사용과관련하여연합상표제도가없는상표제도하에서는동의서구득제도유무에따라서유사상표의등록에큰차이가있다. 일반적으로연합상표제도가있는국가는동의서제도가없는점에서우리나라가동의서제도를채택하지않은이유를찾아볼수있었으나, 연합상표제도가폐지되었고상표선택의자유의폭이심각하게좁아지고있는현실정에서동의서제도는좋은해결책이아닐수없다. 본뉴스레터에관해궁금하신점이있으시면아래편집자이메일로문의바랍니다. eybkim@chol.com K &L Kims and Lees 世韓國際特許法律事務所 우편번호 : 서울특별시종로구관훈동 동덕빌딩 7 층 /8 층 TEL : ~6 / FAX : ~3 Homepage: 12

뉴스95호

뉴스95호 인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련