<312E20C6AFC7E3B1C720C4A7C7D820BCD5C7D8B9E8BBF320B0A8C1A4C6F2B0A120C3BCB0E8B1B8C3E0BFA120B0FCC7D120BFACB1B85FC3D6C0E7BDC428BFCFB7E1292E687770>

Transcription

1 인프라 기초연구과제 보고서 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 A Study on Effective Functioning of Intellectual Property System - 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구

2

3 제 출 문 특허청장 귀하 본 보고서를 인프라사업의 기초연구활성화 연구과제 중, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 - 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 과제의 최종보고서로 제출합니다. 2012년 12월 31일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연 구 기 간 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일 참여연구원 총 괄 책 임 자 : 전성태 (한국지식재산연구원 부연구위원) 세부과제 책임자 : 최재식 (한국지식재산연구원 전문위원) 참 여 연 구 원 : 윤권순 (한국지식재산연구원 연구위원) 심미랑 (한국지식재산연구원 부연구위원) 임윤혜 (한국지식재산연구원 선임연구원) 유계환 (한국지식재산연구원 전문위원) 조지은 (한국지식재산연구원 연구원) 고유흠 (한국지식재산연구원 위촉연구원) 김남경 (한국지식재산연구원 위촉연구원) 자 문 위 원 : 강태욱 (법무법인 태평양 변호사) 노경규 (국제특허법률사무소 변리사) 정희목 (특허법인 가산 변호사) 남성원 (법무법인 청맥 변호사) 국상종 (법무법인 승재 변호사) 최지원 (동부화재 변리사) 이정민 (FULBROOK CAPITAL MANAGEMENT, LLC,)

4

5 요 약 문 요약문 Korea Institute of Intellectual Property 제 1 장 서론 연구의 배경 및 목표 - 지식재산권의 중요성은 날로 커지고 있음에도 불구하고 우리나라의 경우 발명에 대하여 배타적 권리를 부여하여 혁신을 촉진하려는 특허제도의 실효성에 대하여 우려하는 목소리가 높은 상황에서, 특히, 특허침해 손해배상 청구소송에서 특허권 자가 소송에서 이기더라도 손해배상액이 지나치게 낮다는 지적이 있다. 이에, 본 연구에서는 보호관점에서 특허제도 실효성에 대한 논란의 주된 요소들에 대한 현 황파악, 문제점 도출 및 그 원인에 대한 파악과 해외 주요국과 국내 관련제도와의 비교분석을 토대로 정책적 시사점을 도출하고 개선방안에 대하여 제언하는 것을 연구의 목표로 한다. 연구의 범위 및 방법 - 본 연구는 장기연구과제인 지식재산 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구(이하 기초연구 ) 의 2년차 과제로서, 이 기초연구는 특허 실용신안, 상표, 디자인, 부정 경쟁 및 영업비밀 등 지식재산제도에 있어서 지식재산의 창출, 보호, 활용의 관점 에서 문제되는 요소들을 발굴하고, 이에 대한 개선 방향과 향후 제도의 설계 방안 을 제시하는 연구이다. 그 중 2011년도 1차 과제의 연구범위는 지식재산제도를 대 표하는 것 중에 하나인 특허제도 실효성 중 특허무용론을 중심으로 연구를 진행하 였다. 2012년도 2차 과제는 이러한 1차 년도 과제의 연장선상에 있는 것으로서, 특허권자의 권리구제 방안으로서 현실적으로 특허권자에게 가장 큰 의미를 갖는 손해배상제도와 관련하여 연구하는 것을 그 범위로 한다. 그리고 손해배상액 산정 실무에 있어, 손해배상액 현실화를 위한 선결 문제로서 감정평가체계의 구축의 필 요성을 도출하고 손해배상액의 산정 업무를 공정하고 전문적으로 수행할 수 있는 한국지식재산연구원 i

6 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 전문가 풀의 구성 및 운영의 필요성 및 구축방안에 대하여 중점적으로 검토하도록 한다. - 특허침해소송에서의 낮은 손해배상액 인정 현황에 대하여 파악하고, 해외 주요국 의 경우 전문가로 하여금 손해배상액의 산정 업무를 공정하고 전문적으로 수행하 도록 하는 감정평가체계를 검토한다. 이어서 통계를 기초로 하여 주요국과 우리나 라의 특허침해소송에서의 손해배상액 인정 현황을 파악하고 각 국의 손해배상 관 련 법제도 및 손해배상액 산정 실무를 비교법적으로 검토하여 미국과 일본에서 도 입되어 운영되고 있는 손해배상액 산정 관련 전문가의 업무 영역 분석을 통한 우 리나라 특허침해 손해배상액 감정체계 구축 방안을 제시하도록 한다. 제 2 장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 특허제도는 인간의 지적인 창작활동의 산물인 발명(invention) 을 가장 효율적으로 보 호 관리 규제함으로써 궁극적으로는 산업발전에 이바지하고자 하는 제도적 장치이다. 특허 법 제1조는 이 법은 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진 하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 고 규정함으로써, 국가의 산업발전에 이바지 하기 위하여는 기술의 발전이 촉진되어야 하고, 그러한 기술발전의 촉진을 위하여는 발명 의 보호 장려와 발명의 이용도모가 뒷받침 되어야 함을 언급하고 있다. 즉, 발명을 한 자 (발명자)는 특허법 및 특허제도에 의하며 발명에 대한 독점적인 권리를 부여받기 때문에 많은 경제적 이익과 명예를 누리게 되며, 이는 더 많은 경제적 이익과 명예를 누리고자 하는 발명자로 하여금 지속적인 기술개발에 전념하도록 유도할 것이며, 발명자 외에 제3 자 또한 그러한 권리를 향유하고자 기술개발에 정진하게 되어 전체적으로는 이노베이션을 촉진하게 되고 이는 곧 기술발전을 의미하는 것이다. 특허권의 실효성에 대하여는 특허법이 추구하는 목적과 분리하여 논할 수는 없으며, 특 허법의 목적에 따라 실효성을 논하기 위해서는 창출, 보호, 활용의 측면을 고려하여 접근 할 필요가 있다. 즉, 특허제도의 실효성을 확보하기 위해서는 특허의 창출 보호 활용 등 일련의 과정들이 목적한 방향대로 바람직하게 운용되어 산업발전에의 기여로 이어지도록 해야 하는 것이다. 이러한 특허제도의 실효성의 존부에 대한 논의에 앞서 특허제도 존재 자체가 과연 기술 ii 한국지식재산연구원

7 요 약 문 발달 촉진, 즉 이노베이션 증진에 효과가 있는 지를 검토해 볼 필요가 있는데, 이에 대하 여 미국, 일본 등이 조사한 실증적 연구와 이론적으로 접근한 연구 결과에 따르면, 먼저 특허제도는 연구개발에 대한 투자로 인해 얻은 이익의 전유가능성 수단으로서 그 중요도 는 낮지만, 어느 정도는 기여하고 있다는 결론이 도출되었다. 이러한 특허제도는 이노베 이션에 긍정적인 영향을 미치기도 하였고 또 어떤 시기에는 폐지론이 거론될 만큼 부정적 으로 인식되기도 하였으나, 중요한 것은 비록 각 산업분야별로 특허의 중요성에 대한 인 식의 정도에는 차이가 있지만, 특허제도가 분명히 기술개발에 대한 인센티브로서의 기능 을 한다고 평가되었다는 점이다. 이론적으로는 특허제도가 이노베이션에 미치는 영향과 관련하여 특허제도의 세 가지 기능이 논의되었는데, 특허제도는 발명과 그 공개를 촉진하 기 위해서 필요하며, 조속하게 특허를 보호함으로써 다른 사람들이 동일한 발명에 대하여 헛된 투자를 하지 않도록 하고, 조속하게 특허권을 부여함으로써 그 특허에 관련된 제품 화를 촉진시키는 기능을 한다. 이처럼 특허제도는 각 산업분야별로 미치는 영향은 각각 다를지라도 기본적으로 기술혁 신을 위한 투자를 유인하는 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 다만, 지금까지는 특허제도 자체의 존립 여부에 중점을 두고 논의가 이루어져 왔다면, 앞으로는 특허제도가 과연 적 절하게 운용되고 있는지, 적절하게 운용되지 않고 있다면 그 이유는 무엇인지, 이에 대한 해결책은 무엇인지에 대한 관점, 즉 특허제도의 실효성을 극대화시킬 수 있는 방안 모색 으로 논의의 방향이 전환되어야 할 것이다. 현실적으로 우리나라에서 특허권의 보호와 관련하여 주로 문제시 되어 오고 있는 것은 높은 특허무효율과 낮은 손해배상인용액과 관련해서이다. 특허권의 지나친 보호는 발명의 이용을 저하시키고 때로는 공공의 이익에 반하게 될 우려를 낳지만, 다른 한편으로 특허 권의 미흡한 보호는 발명과 혁신의 의욕을 감퇴시켜 지식재산 창출 동기 자체를 약화시킬 수 있는데, 이러한 특허권의 양면성을 감안하여 특허권을 적절하게 보호하는 것은 간단한 문제는 아니다. 먼저, 특허의 무효율과 관련하여, 우리나라에서 유효하게 등록된 특허에 대한 무효심판 인용율이 높고, 권리범위확인심판에서 특허권자의 권리침해 성립율이 지극히 낮다는 결과 가 있다. 그러나 판단하는 기준에 따라 결과가 달라지는 특허무효율에 대하여 이를 높다 고 결론내리기에는 무리가 있다. 즉, 우리나라에서 특허무효율이 높다는 논란은 통계처리 방식이나 보는 관점에 따라 달라질 수 있으며, 특히 무효가 되어야 할 특허가 무효가 된 한국지식재산연구원 iii

8 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 것이라는 정당성 측면에서의 관점도 전혀 배제할 수 있는 것은 아니다. 따라서 무효율을 인위적으로 조정하는 것은 곤란하며, 반대로 무효율을 낮추기 위해 부실권리를 그대로 존 속시키는 것 또한 바람직하지 않다. 이에 반해, 특허권자의 보호 측면에서 우리가 특히 주목해야 할 것은 낮은 손해배상인 정액 관련 문제이다. 손해배상제도는 이미 법원 등에 의해 유효하다고 인정된 특허권에 대하여 타인이 그 특허권을 침해함으로써 발생한 손해에 대한 특허권자의 구제를 위하여 적절한 배상액을 결정하는 것이 요부가 되는 것이기 때문에, 무효심판이나 침해금지청구 등의 절차에 비하여 특허제도의 실효성에 직접적인 영향을 미치는 구제절차로 볼 수 있 다. 특허권자에게는 이미 이루어지고 있거나 장래에 발생하게 될 침해행위를 효과적으로 금지 및 예방하는 것보다, 이미 발생한 특허권 침해행위에 따른 금전적 손해에 대한 충분 한 보상은 현실적으로 특허권자에게 더더욱 큰 의미를 갖기 때문이다. 그럼에도 불구하고 특허침해소송에서의 낮은 손해배상인정액과 관련한 법제도적인 측면 에서의 연구는 보통 특허권자의 입증책임 경감, 징벌적 손해배상제도의 도입 여부 등의 검토를 중심으로 이루어져 왔으며, 실무적으로 법원에서 손해배상액 인정을 위한 일련의 과정에서 제기되는 문제점에 대한 근본적인 원인 및 해결책에 대한 접근은 시도되지 않고 있다. 따라서 현재의 특허법 체계 내에서 소송상 특허권자의 권리구제와 관련한 법적용에 있어서 특허침해에 대한 손해배상액이 낮게 책정될 수밖에 없는 실무상의 현황 및 문제점 에 대하여 다각적인 검토가 요구되며, 이를 통하여 손해배상액의 현실화를 위한 법제도적 개선 방안의 도출은 현 특허제도의 실효성 제고를 위한 가장 효과적인 대안이 될 것이다. 제 3 장 특허권 침해에 대한 손해배상제도 미국과 일본의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 현황과 관련 법제도를 우리나라 와 비교 고찰함으로써, 우리나라의 손해배상액 산정 실무의 문제점을 도출하였다. 각국의 손해배상제도를 검토하기에 앞서, 먼저 최근까지 우리나라에서 특허권 침해소송 에서의 손해배상액 산정과 관련하여 어떠한 논의가 있어 왔는지, 그 주요 내용과 제시되 었던 해결 방안을 제1절에서 간략하게 살펴보았다. 종래의 논의 동향에 따르면, 주요국과 비교할 때 우리나라는 특허분쟁에서 특허권자들이 승소할 가능성은 낮은 편이며 승소하더 라도 법원이 인정하는 손해액이 매우 낮은 것으로 나타났다. 이러한 문제점을 개선하여 iv 한국지식재산연구원

9 요 약 문 특허제도의 실효성을 제고하고자 그 동안 다양한 해결방안이 제시되었는데, 대표적으로 징벌적 손해배상제도의 도입 에 대한 논의가 가장 많았으며, 그 이외에 소송에서의 서류 제출명령 위반에 대한 제재 수단의 도입, 손해액 추정 규정의 개정, 대리인 비용 전환 제도의 도입 등이 있었다. 그런데 이와 같은 개선방안이 도입된다 하더라도 손해배상액 산정의 주체, 방법, 기준 등이 명확해지지 않는다면, 여전히 현재의 특허소송의 문제점은 해결될 수 없다. 결국 우리나라 특허소송에서의 손해배상제도를 개선하기 위해서는 손해 의 정도 또는 실시료 수준을 객관적으로 판단할 수 있는 체계가 마련되어야 하고, 그와 관련된 전문가 확보가 우선 되어야 할 것이다. 제2절에서 주요국의 특허권 침해소송의 절차를 비교 검토하고 있다. 특허권 침해소송은 당사자주의, 변론주의가 적용되는 일반 민사소송의 절차와 동일하다. 따라서 특허권 침해 소송의 절차도 원고에 의한 심리 판단 대상의 제시(청구) 원고 피고에 의한 주장(주장) 원고 피고에 의한 입증(증명) 법원에 의한 판단(판결)로 단순화 할 수 있으며, 이러 한 전체적인 흐름은 우리나라, 미국, 일본이 유사하다. 다만, 특허권 침해소송은 무형 자 산을 그 대상으로 하고 있기 때문에 과학적 기술적인 문제가 소송에서 핵심 쟁점 사항으 로 다루어지므로 일반 민사소송과는 다른 특수성이 존재한다. 제3절에서 미국, 일본, 우리나라의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 실무를 비 교 검토하였다. 각국의 손해배상제도의 발전 배경 및 과정과 현재 각국의 법원이 특허침 해소송에서 인정하고 있는 배상액 수준을 조사하고, 손해액 산정의 근거가 되는 법률 규 정 및 판례에서 제시하고 있는 손해배상액 산정방법 등을 정리하였다. 각국의 손해배상액 인정 추세를 살펴본 결과, 미국은 2000년대 후반에 고액의 손해배 상액 판결이 나타나기 시작해, 2009년에 18억 4800만 달러라는 최고액의 손해배상액이 기록되기도 하였다. 1995년부터 2010년까지 연도별 특허권자의 손해배상액 median(중간 값)을 살펴보더라도, 최소 180만 달러부터 최대 1,560만 달러까지 매우 높은 손해배상액 이 인정되었다. 일본의 경우, 1999년 특허법 개정시 손해배상 관련 규정인 제102조를 개 정한 이래로 1999년에 74억 1668만 엔, 2000년에는 15억 8427만 엔 이라는 고액의 손해 배상액이 인정되기 시작 하였다. 이에 반해 우리나라는 특허권 침해소송에 대한 확정판결 건수 자체가 매우 적기도 하지만, 가장 고액의 손해배상액은 17억 6천만 원, 2009년부터 2011년까지 손해배상액 median은 약 5,500만 원에 불과한 것으로 조사되었다. 최고액을 비교하든, median을 비교하든 우리나라의 손해배상액 수준은 미국이나 일본에 비해 현저 한국지식재산연구원 v

10 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 히 적은 것을 알 수 있다. 각국은 특허법 상 손해배상액 산정에 관한 법률을 마련하고 있는데, 미국 특허법 제 284조, 일본 특허법 제102조, 우리나라 특허법 제128조이며, 일실이익과 합리적 로열티에 따른 손해액 산정 등을 규정하고 있다. 우리나라와 일본의 특허법 규정은 그 내용이 거의 동일하며, 미국은 특허법 제284조를 근거로 하는 손해배상액 산정 방법 및 기준을 판례 를 통해 구체화 하고 있다. 한편, 미국과 일본은 특허권 침해소송에서 손해액 입증을 돕 고 적정한 손해배상액 산정을 유도하기 위하여 특별한 제도를 마련하고 있는데, 일본의 특허법 제103조(과실의 추정), 제104조(생산방법의 추정) 및 제105조(문서제출 명령의 확 충) 등의 규정과 미국의 전문가 증언제도, 고의 침해에 대한 3배 배상제도 등이다. 우리 나라 역시 특허권자의 입증책임을 경감하고자 특허법 제130조에 과실추정 규정과 제132 조의 서류의 제출 의무 등의 규정이 있으나, 그 실효성이 낮은 것으로 보인다. 요컨대 미 국, 일본과 비교할 때 상대적으로 우리나라는 절차적 면에서 손해액 입증을 돕는 제도들 이 미비하다고 판단되며, 이는 특허침해 손해배상 청구소송에서 원고의 청구액에 비하여 법원이 산정한 인용금액이 낮은 주요한 원인 중 하나라고 할 수 있다. 위와 같이, 미국과 일본, 우리나라의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 현황 및 관련 법제도를 비교한 결과, 특허권 침해소송에서의 손해액 산정에 관한 특허법 규정 및 그 세부적인 내용은 조금씩 상이하더라도 일실이익과 실시료 상당액(합리적 로열티)을 손 해액 산정의 척도로 하여 손해액 산정 실무가 이루어지고 있는 점은 3국이 동일하다. 다 시 말해, 적어도 실체법적인 측면에서는 미국이나 일본에 비하여 우리나라의 손해배상제 도가 크게 미흡하다고 볼 수는 없으며, 우리나라의 낮은 손해배상액 인정 현상의 주된 원 인을 손해액 산정에 관한 법규정의 미비로 보기는 다소 무리가 있다고 생각한다. 다만, 미국이나 일본에 비하여 우리나라는 손해액 입증을 위한 증거 수집이 부족한 편이며, 손 해액 감정의 전문성이 부족하다는 문제점은 분명히 존재한다. 따라서 이러한 실무상의 문 제점을 해결하여 손해배상액의 현실화를 실현하기 위해서는 우선 충분한 증거의 확보가 필요하고, 입수한 증거를 활용하여 특허권자의 손해를 전문적으로 판단하고 적정한 손해 액을 산정할 수 있는 전문적인 감정평가체계의 구축 및 운영이 필요하다. 제 4 장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 손해배상액의 산정과 관련된 해외 주요국의 소송제도를 비교법적으로 검토하고, 특히 vi 한국지식재산연구원

11 요 약 문 손해액 산정을 위한 감정평가 체계를 중심으로 주요국의 손해액 산정 실무 현황을 살펴보 았다. 미국 일본 중국 등 주요국에서는 특허침해 손해액 산정에 전문가를 활용할 수 있도 록 하고 있으며, 특히 미국과 일본의 경우에는 손해액 계산에 관한 계산 전문가를 활용할 수 있는 법적 근거를 두고 있다. 특허권의 침해가 발생하는 경우, 적정 손해액 즉 특허침해로 인한 경제적 손실을 평가 함에는 거래목적의 특허권 가치 평가 또는 일반 유형물의 가치 하락으로 인한 손해의 평 가와는 달리, 특허 가치의 하락으로 인한 장래 수익의 감소분까지 고려해 주어야 한다는 특성이 있다. 이러한 특허의 가치 하락을 고려한 특허침해 손해액 산정은 매우 복잡하고 전문적인 작업이므로, 특허 및 손해의 계산에 관한 전문적 지식이 부족한 법원에서 이러 한 모든 특성을 고려하여 손해액을 산정하는 것은 극히 어려운 일이다. 그래서 특허침해 소송의 경우 특허침해가 인정되는 경우라 하더라도 손해액을 결정하는데 있어 의외로 오 랜 시간이 걸리는 경우가 많다. 따라서 특허침해 손해 입증의 용이화 및 신속한 소송을 가능하도록 하기 위한 제도적 보완과 함께 손해액 산정을 위한 전문가를 활용하게 되었 다. 미국의 경우 손해액 계산에 전문가를 활용하는 방법으로, 제3자에게 법원의 업무를 위 탁하는 방식인 Master제도와 전문가가 산정한 손해액을 증거로써 활용하는 전문가 증언 (expert witness)제도를 두고 있다. 전자는 공감정에 조금 더 유사한 제도이며 후자는 사 감정에 유사한 제도이다. 미국에서는 손해액 계산 업무 및 이에 대한 증언을 위해 다양한 전문가가 활용되고 있으며, 나아가 이러한 전문가 집단이 하나의 산업군을 이루고 있을 정도로 활발히 이용되고 있다. 일본은 특허침해 손해액 산정을 위한 계산감정인 제도를 도입하고 있다. 계산감정인의 손해액 산정 결과에 대한 신뢰성 및 실효성을 확보하기 위해서 감정인의 중립성을 보장하 는 한편 문서제출명령을 강화하고 있다. 다만 일본의 계산감정인제도가 활용된 사례가 많 지 않은데, 이러한 이유의 하나로 손해배상액에 비해 고액인 감정비용이 지적되고 있다. 중국의 경우에는 아직 손해액의 계산만을 전문으로 하는 계산감정인 제도를 도입한 것 은 아니지만, 다양한 감정 관련 기구를 구축하고 있으며, 지식재산권 침해의 손해액 계산 에 전문가의 평가를 적극적으로 활용하고자 하는 의지를 보이고 있어 앞으로 전문적인 계 산 감정인의 등장이 예상된다. 한국지식재산연구원 vii

12 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 우리나라의 경우 실제 입은 손해를 배상하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 손해액의 산 정에서 특허침해로 인한 시장에 대한 영향력의 고려는 매우 중요한 의미를 지닌다. 그러 나 현재 우리나라의 경우 특허침해 손해액 산정에 관한 전문가가 부족하고, 소송에서 이 러한 전문가를 활용하기 위한 제도적 장치도 부족하다. 때문에 당사자로서는 누가 특허침 해 손해액 산정의 전문가인지 알 수 없고, 손해액 산정에 당사자 쌍방의 신뢰를 받을 수 있는 제3자적이고 중립적인 감정인의 필요성을 인정하더라도 현실적으로 이러한 전문가를 활용하기가 어렵다는 것이다. 따라서 특허권자의 손해 입증 부담을 완화해 주고, 양당사 자가 신뢰할 수 있도록, 특허침해 손해액 계산을 위한 감정인제도 도입 및 특허침해에 관 한 손해액 산정 전문가를 양성하는 제도적 보완이 필요하다. 결론적으로 특허침해소송에서 손해 입증의 신속화 및 효율화를 위해 침해자의 협력의 무 및 법원이 선임하는 중립적인 제3자가 손해액을 평가하여 법원에 보고하도록 하는 제도 의 도입이 필요하고, 아울러 특허침해 손해액을 전문적으로 평가하는 감정인을 육성 하는 제도적 보완이 필요하다. 다만 아직은 미국과 같은 손해액 평가회사 또는 소송에 관 한 경제적 조언을 해주는 회사가 자생적으로 생겨나기 위한 분위기가 조성되어 있지 못하 므로, 손해배상액 감정평가 기관의 설립이 필요하다. 제 5 장 손해배상 감정평가 체계 구축 방안 우리나라의 손해배상액을 현실화하기 위한 제도적 개선 방안을 제안하였다. 손해배상액 의 현실화를 위해서는 증거수집제도의 확충 및 손해배상에 관한 감정의 활성화가 필요하 다. 손해액의 산정을 계산이나 회계전문가에게 맡기는 것은 손해배상액의 정확한 계산에 도 도움이 될 뿐만 아니라, 법원으로서도 계산에 관한 업무 부담을 경감할 수 있다는 장 점이 있다. 따라서 특허권 침해 손해배상액 감정체계를 구축의 필요성이 존재하는데, 아 직 우리나라는 미국과 같은 손해배상액 감정 전문기관이 없다. 따라서 본 보고서에서는 공신력을 갖춘 위원회 내지는 기관을 구성하여 손해액의 감정 업무를 수행하도록 하는 방 안을 법안의 형태로 제시하였다. 나아가 이러한 감정이 활성화되어 관련 전문가 인력의 활용이 증대될 경우 이에 대한 자격 관리방안을 제시하기 위하여 우리나라 자격기본법에 따라 검토하여야 할 사항을 살펴보고 유사 자격에 대한 사례를 검토하였다. 이러한 방안을 토대로 특허침해 손해배상액 산정을 위한 감정평가 체계를 구축 및 전문 가를 양성함으로써, 발명을 보호하고 장려하는 특허법의 목적을 달성하고 궁극적으로 혁 viii 한국지식재산연구원

13 요 약 문 신을 촉진하는 특허제도 고유의 실효성을 제고할 수 있을 것이다. 한국지식재산연구원 ix

14 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Summary Korea Institute of Intellectual Property Chapter 1 In recent years, the discussion about "uselessness of patent system" was widely spread. Against of a background of this situation, the object of the study is that the calculation of a patent infringement damages should be reliable and reasonable. For that kind of purpose, the valuation system should be established. In this study, research of the foreign and domestic institutions was performed. The scope of the study is to find a current state of affairs in practice and appraisal system of the patent infringement damage calculation. The cases of major foreign countries of the calculation of patent infringement damages was identified and reviewed. Compared with the major foreign countries, Korea has a similar legal system in the point of view of patent system. However, comparative legal study was performed and the result has been introduced. The experts for the calculation of damages in the area of patent infringement damages should be incubated for the purpose of the construction of the patent infringement damage award system. Chapter 2 The present patent system is for the protection of human intellectual property from the infringement, the creative activity for invention and then finally the acceleration of innovation. As shown in Patent Law, promotion of the development of the invention is to protect and encourage and promote the use of technology to contribute to the development of the industry for the purpose. To encourage and promote the use of the invention, all of the patent system should x 한국지식재산연구원

15 Summary support in order to promote the development of such technology. Especially, granting the exclusive rights for the invention and patent right must be dedicated to the development of technology. The promotion of the overall innovation means technological advances and finally the economic growth of the country. For patent law to pursue the objectives, the effectiveness of patent system is most important. In other words, patent system will contribute to the industry in the development of technology. In this study, empirical and theoretical research was reviewed to examine how effective these kinds of discussion of the effectiveness of the patent system. According to a study, due to the possibility of appropriation of profits earned by the means of patent system, we can have a positive impact on innovation. Theoretically, patent system and the impact on innovation of the patent system has deep interactions to promote invention and innovation. Thus, the patent system impact to the industries differ from each country, even though the role of investment incentives for innovation is important. Until now, however, the discussion focuses on whether the existence of the patent system itself has been made some progress. On the other hand, we should pay particular attention to the patentee's protection in terms of patent infringement damage award. The award for the patentee's remedy of infringement of its patents by others should be carefully examined in order to determine appropriate damages award, because invalidation or infringement injunction compared to the procedures of the remedies can be seen as a direct impact on the effectiveness of the patent system. High infringement damage award of other's patent will effectively prohibit and to prevent of infringement. Therefore, enough compensation for the infringement is important. Nevertheless, in the legal aspects of the research associated with lower damages in a patent infringement, patentee's burden of proof is usually very severe. The most effective alternative for enhancing the effectiveness of the current patent system is the assumption of patent infringement damage award. 한국지식재산연구원 xi

16 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Chapter 3 reimbursement of damages for patent infringement The calculation system of patent infringement damages award of each country has been presented and its main contents was examined briefly in this study. And the present status of the damage award were prepared. To enhance the effectiveness of the patent system, a variety of solutions has been suggested. But even if such suggestions was accepted and improvement is introduced, the maldistribution of evidence is the next big problem to calculate the patent infringement damage award. Unless the evidence is obvious, the calculation of damages is still the problems of current patent litigation to solve. The magnitude of the damage would be able to be judged objectively, when associated with the expert who can deal with these kind of materials. The litigation system of United States, Japan and Korea is not similar. The patent infringement litigation, however, deals with the scientific and technical issues, the case is dealt with the secure. core issues and general civil litigation and intangible assets, because there are other particularities. In Section 3, the calculation of damages in the United States, Japan, and Korea's patent infringement lawsuit in practice are analyzed. As a result of analysis, it was recognized that the damages calculation of each nations are not similar at all. In the United States at 2009, it records a maximum of $ 1,848,000,000. At least $ 1.8 million from 1995 to 2010 by year patentee's damages in the median (middle value), which was recognized as a very high amount of damages. In the case of Japan, since 2000 the 1,584,270,000 yen was the largest amount of damages which was calculated. In contrast, from 2009 to 2011 to only about $ 55 million of damages in the median was calculated in Korea. When comparing maximum value of each awards, you can see that the median level of damages in Korea is significantly less than in the United States or Japan. xii 한국지식재산연구원

17 Summary Chapter 4 Comparative Legal System on Expert Opinion for Estimating Damages in Patent Infringement When calculation in practice of the major foreign countries are considered, litigation system should be reviewed, particularly in evidence law system. In major economies such as the United States Japan China and in calculating damages for patent infringement, they can take advantage of the experts, especially in calculating damages by patent infringement. When patent infringement occurs, the appropriate amount of damages should be evaluated, for examples, economic losses due to patent infringement assessment of the purpose of the transaction, the value of patent rights and the general royalty. Considering the value of the patents infringement, damages calculation is very complex and technical experts is not so popular. The lack of the expertise in the field of patent and calculation of damages in practice means time-consuming work, because it is extremely difficult to predict the damage in future, unless the patent infringement would not occur. So it should be recognized to prove patent infringement damages evidence for calculating the real value. Damages can be calculated when to take advantage of the experts, in the United States, i.e. master System and experts to take advantage of the estimated losses as evidence. In Japan, appraiser calculated for patent infringement damages calculation. Several article must be submitted to ensure the neutrality of the appraiser to calculate the exact damage. In the case of Korea, in principle, to recover actual damages from the calculation of damages is not so easy. The consideration of the impact on the market due to patent infringement has a very important meaning. Currently the lack of experts on patent infringement damages calculated is focused. The professionals who majored in patent infringement damages calculation is recognized to get the trust of people concerned in the damages calculation. In conclusion, to foster an appraiser to assess infringement damages professionally is necessary. So as the United States, economic advice on lawsuit damages assessment is needed and that kind of companies for a client is needed. 한국지식재산연구원 xiii

18 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Chapter 5 Establishment damages appraisal system The plan should be proposed for institutional improvement to realize the exact calculation of patent infringement damages for the patent system. When accurate calculation of damages is possible, the court has the advantage of being able to reduce the burden on the calculation. In this report, committee or agency with credibility to perform the duties of exact calculation. Furthermore, when these kind of expert committee is activated, increasing the level of the qualified patent management is expected in order to enhance the effectiveness of the patent system and to promote innovation and ultimately to achieve the purpose of the patent law to protect the inventor's right and promote the economic growth. xiv 한국지식재산연구원

19 목 차 인프라 기초연구과제 보고서 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 CONTENTS 요약문 ⅰ 제1장 1 서론 제 1 절 연구의 배경 및 목표 3 1. 특허권의 실효성 관점에서 손해배상액 현실화의 필요성 3 2. 특허권 손해배상액에 관한 종래 논의 동향 5 3. 새로운 관점에서의 해결 방안 모색 10 제 2 절 연구의 범위 및 방법 연구의 범위 연구의 방법 13 제2장 15 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제 1 절 특허법의 목적과 실효성의 의의 특허법의 목적 실효성의 의의 19 제 2 절 특허제도의 실효성에 대한 실증적 이론적 검토 서설 실증적 분석 이론적 연구 소결 35 제 3 절 특허권의 보호적 측면에서의 실효성 문제의 대두 서설 특허 무효율 증가에 따른 권리의 불안정성 증대 낮은 손해배상액으로 인한 권리행사의 실효성 부족 42 제 4 절 특허권 실효성 확보의 선결문제: 손해배상액의 현실화 45 한국지식재산연구원 xv

20 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Contents 제3장 49 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 제 1 절 서설 51 제 2 절 주요국의 특허권 침해소송 실무 특허권 침해소송 일반론 주요국의 특허권 침해소송 절차 정리 및 시사점 63 제 3 절 주요국의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 실무 서설 미국의 손해배상액 현황 및 산정 실무 일본의 손해배상액 현황 및 산정 실무 우리나라의 손해배상액 현황 및 산정 실무 정리 및 시사점 137 제 4 절 주요국의 손해배상제도 및 실무의 비교 손해액 산정을 위한 증거수집의 미비 손해액 감정의 전문성 부족 149 제 5 절 특허권 침해의 손해배상 감정 전문화의 필요성 151 제4장 155 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 제 1 절 특허손해배상 산정의 특수성 157 제 2 절 주요국의 손해배상액 감정제도와 실무 미국 일본 중국 주요국의 손해배상 감정제도의 비교 225 제 3 절 우리나라의 손해배상액 감정의 법이론과 실무 특허침해소송에서의 전문가 활용 민사 분쟁해결 절차에서의 감정 손해배상액 산정실무 전문가 평가 250 제 4 절 소결 252 xvi 한국지식재산연구원

21 목 차 Contents 제5장 255 손해배상 감정평가 체계 구축방안 제 1 절 손해배상액 감정평가 제도구축의 방향성 257 제 2 절 법제도적 구축 특허침해 손해배상액 감정제도 신설 260 제 3 절 손해배상 감정 인력 양성 특허침해 손해배상액 산정시 전문가 활용 전문인력 양성의 필요성 269 제6장 273 결론 참고문헌 277 한국지식재산연구원 xvii

22 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표목차 [표 2-1] 방법 이노베이션의 독점성을 확보하는 방법의 유효성 23 [표 2-2] 제품 이노베이션의 독점성을 확보하는 방법의 유효성 23 [표 2-3] 01년 - 11년 특허무효심판 인용율 추이 38 [표 2-4] 07년 - 11년 우리나라와 일본의 특허무효심판 인용율 비교 39 [표 2-5] 01년 - 09년 적극적 권리범위확인심판 침해성립율 40 [표 2-6] 01년 - 09년 소극적 권리범위확인심판 침해성립율 40 [표 2-7] 연도별 전체 유효 특허권 대비 특허무효율 46 [표 2-8] 연도별 특허 등록건수 대비 특허무효율 46 [표 3-1] 미국 연방지방법원에서의 10대 고액 손해배상액 인정사례( ) 68 [표 3-2] Georgia-Pacific Factors와 관련 분석 사항 86 [표 3-3] 일본 특허법 제102조에 근거한 손해액 인정 사례 95 [표 3-4] 최근 2-3년간( 년) 손해배상액 현황 112 [표 3-5] 한ㆍ미ㆍ일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 139 [표 3-6] 한국과 일본의 손해배상 관련 규정 비교 141 [표 3-7] 한국과 일본의 문서제출명령에 관한 특허법 규정 146 [표 4-1] 주요 소송경제컨설팅 대상 분야 179 [표 4-2] 분석주제 및 산업에 따른 소송경제컨설팅 분야 179 [표 4-3] 전문위원 감정인 법원조사관의 비교 203 [표 4-4] 중국 지식재산권 사법감정기구 217 [표 4-5] 지식재산권 침해소송 손해액 산정에 관한 주요국의 감정제도 225 [표 4-6] 손해사정사의 업무영역 240 [표 4-7] 전통적인 가치평가방법론 249 xviii 한국지식재산연구원

23 그림목차 그림목차 <그림 2-1> 각 연도별 민사본안 1심에서의 손해배상 인정액 추이 43 <그림 3-1> 우리나라 특허관련 소송구조 55 <그림 3-2> 미국 특허소송 절차의 개요 57 <그림 3-3> 일본 특허소송 절차의 개요 59 <그림 3-4> 우리나라 특허소송 절차의 개요 61 <그림 3-5> 최근 20년간 미국 특허등록 및 특허소송 제기 건수 67 <그림 3-6> 미국의 연도별 특허소송에서의 손해배상액( ) 69 <그림 3-7> 손해액 산정의 근거 70 <그림 3-8> 제소년도별 손해배상액 청구 현황 111 <그림 3-9> 1심 손해배상 인용사건에서의 인용율 현황 112 <그림 4-1> 전문가 증언의 Daubert 기준 적용 현황 166 <그림 4-2> 경제전문가 증언과 Daubert 기준 적용 현황 167 <그림 4-3> Daubert 기준 적용 결과 통제된 전문가 증언 현황 167 <그림 4-4> 관할 법원별 Daubert 기준 적용 후 증언 배제 현황 168 <그림 4-5> Daubert 기준 적용된 전문가 증언의 원고 피고측 비율 169 <그림 4-6> 사건 유형별 Daubert 기준 적용 전문가 증언 169 <그림 4-7> 계산 감정의 업무 흐름 205 한국지식재산연구원 xix

24

25 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제 1장 서 론 제1절 연구의 배경 및 목표 제2절 연구의 범위 및 방법 Korea Institute of Intellectual Property

26

27 제1장 서 론 제1장 서 론 Korea Institute of Intellectual Property 제1절 연구의 배경 및 목표 제2절 연구의 범위 및 방법 제1절 연구의 배경 및 목표 1 특허권의 실효성 관점에서 손해배상액 현실화의 필요성 국제화 시대에서 핵심 기술의 보유는 기업 및 국가경쟁력을 높이기 위한 필수 요건이 되었으며, 자사의 기술을 보호받기 위한 가장 강력한 수단은 특허권을 획득하는 것이다. 특허법에는 특허권자를 보호하기 위한 여러 가지 제도들이 규정되어 있으나, 그 중 특허 권자가 제3자의 무단 실시에 대하여 제재를 가하기 위해 가장 일반적으로 고려하는 구제 책은 침해금지, 손해배상 등을 이유로 특허권 침해소송을 법원에 제기하는 것이다. 특허권은 객체의 점유가 불가능한 무체재산권으로서 일반 소유권과 달리 침해가 용이한 반면에, 침해의 발견이나 증명이 어렵고 손해액의 증명이 곤란하다. 침해가 적발된 경우 에도 가령, 회피설계가 인정된 경우에는 침해가 성립되지 않을 여지가 있으며, 상대방이 권리 자체의 무효를 주장하거나 침해 성부의 판단이 장기화 되어 특허권자에게 불리하게 작용하는 경우가 많다. 특허침해소송은 최종 판결이 선고되기 까지 오랜 시간이 소요되는 데, 이는 당사자의 경제적인 능력과 직결되는 사항이다. 존속기간이 출원 후 20년으로 한 정되어 있는 특허권을 보장받기 위하여 인지대 등의 소송비용과 변호사비용을 10년 가까 이 지속적으로 부담하면서 소송을 감당하고자 하는 특허권자는 그리 많지 않을 것이다. 따라서 시간이 경과 할수록 합의에 의하여 소송을 종료시킬 가능성이 높아지게 되므로 경 제적으로 우위에 있는 쪽에서 소송을 지연시킬 가능성이 높으며, 침해자는 처음부터 라이 선스를 받는 것보다 침해 후 소송 과정을 거쳐 결국 합의로 소송을 종결하는 것이 경제적 한국지식재산연구원 3

28 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 으로 유리하다고 판단할 수 있다. 또한 우리나라와 같이 침해소송을 통한 손해배상 인정 액이 크지 않다면, 침해자들은 애초부터 라이선스 계약을 통해 로열티를 지불하여 정당한 방법으로 특허권을 이용하려고 하기 보다는, 일단 침해를 하고 침해가 발각되는 경우에 특허권 침해소송을 통하여 손해배상액을 정함으로써 사후적으로 권리 이용에 대한 대가를 지불하려는 경향이 강할 것이다. 1) 이와 같은 관점에서 볼 때, 과연 특허권 침해소송이 특허권자에게 손해를 회복시켜 주 는 제도로 제대로 기능하고 있는지, 현행 손해배상제도가 특허 실효성 확보 측면에서 시 급하게 개선되어야 하는 것은 아닌지, 더 나아가 특허침해소송이 특허침해를 억제하는 역 할을 수행할 수 있도록 관련 제도가 도입되어야 하는 것은 아닌지 등의 검토가 필요하다. 이를 통하여 특허권 침해에 대한 손해배상의 현실화를 통해 특허권의 실효성을 확보할 필 요가 있다고 할 것이다. 1) 최승재, 특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 대한 연구, 강원법학 제33권(2011), 면. 4 한국지식재산연구원

29 제1장 서 론 2 특허권 손해배상액에 관한 종래 논의 동향 2009년 즈음부터 변호사, 변리사, 교수 등 지재권 전문가들은 우리나라의 특허 무효율 과 손해배상액 수준을 주요국과 비교하면서 특허제도의 실효성에 대하여 문제의식을 가져 왔다. 우리나라의 특허권 침해소송에 대한 현황 자료에 의하면, 특허권을 취득하더라도 특허분쟁에서 승소할 가능성이 낮고 또한 소송 과정에서 특허권이 무효가 될 확률이 높은 편으로 나타났다. 2) 또한, 특허권 침해소송에서 특허권자가 승소하더라도 인정되는 손해배 상액이 특허권자가 주장하는 액수의 절반에도 미치지 못하는 상황이라서, 낮은 손해배상 액 인용율이 특허권 침해자들에게 전략적으로 유리하게 작용하여 특허권 침해를 부추기는 꼴이 되고 있다는 견해도 있다. 3) 우리나라에서 2000년부터 2009년까지의 특허권 침해소송에서의 손해배상 인용액은 5 천만 원 이하인 사건이 전체 침해사건의 절반 이상을 차지하고, 평균 손해배상 인용액이 1억 원 내외에 불과한 상황이라고 분석한 결과가 있다. 4) 그에 반해, 미국은 손해배상액이 사건 당 평균 230만 달러, 특히 고의 침해가 입증된 경우에는 법원은 결정된 액수의 3배 까지 증액할 수 있도록 하고 있다. 물론 미국과 우리나라의 손해배상액 수준을 비교함에 있어 정확한 판단을 내리기 위해서는 단순히 숫자의 크고 작음을 비교할 것이 아니라, 각 국의 경제 수준의 차이, 특허권에 대한 가치 인정 경향, 지재권 보호 및 관련 산업 육성 정책의 차이, 법제도적 차이 등 다양한 요소를 고려하여 할 것이다. 그러나 정교한 경제 학적 분석을 거치지 않더라도, 최근 삼성과 애플 간의 특허권 침해 손해배상 청구소송의 결과 통해 우리나라의 손해배상액 인정액이 지나치게 낮은 것은 아닌지 또 다시 논란이 되고 있다. 삼성과 애플 간 특허소송에서 미국에서의 배상액은 10억 5천만 달러 5) 인 반 면, 우리나라에서의 배상액은 2천 5백만 원에 불과하였다. 6) 우리나라의 특허권 침해소송에서 손해배상액이 낮게 책정되는 원인에 대하여 분석해 보 2) 정차호, 특허권 실효성 확보 필요성에 관한 연구, 특허청, 2010, 34면. 3) 특허권침해소송의 손해배상액 인정과 관련하여 1심에서는 원고 청구액을 기준으로 약 37%의 인용율을 보이고 있으나, 고등법원이나 대법원을 거치게 되면 인용율은 8.5%에 불과하다(조용식, 지적재산권 소송 무엇이 문제인가, 법조광장, 일자). 4) 배상철, 침해소송 관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황분석 및 발전방향 연구, 특허청, 2009, 146면. 5) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al, Case No. C LHK. 6) 서울중앙지방법원 선고 2011가합63647 판결. 한국지식재산연구원 5

30 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 면, 결과적으로 손해액의 입증 이 곤란하기 때문이다. 특허권 침해소송에서 손해배상액 산정을 위한 증거들은 다양하지만 그 증거들이 편재되어 있어 입증이 곤란한 경우가 많 다. 결국 손해액 산정은 변론 전 취지를 바탕으로 법원의 재량에 의해 이루어지는 경우가 상당하다. 또한 특허권 침해자는 영업비밀 등을 이유로 증거자료(가령, 매출액 7) 자료)의 제출을 거부하는 경우가 많은데, 이 경우 침해자에게 제출을 강제할 법적 근거가 없으므 로 법원은 역시 실제 손해액에 미치지 못하는 판결을 할 수 밖에 없는 실정이다. 이와 같은 배경 하에, 손해배상액의 현실화를 위하여 다음과 같은 방안들이 모색되어 왔다. 이하 간단히 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 징벌적 손해배상제도의 도입이다. 징벌적 손해배상(punitive damages)은 가해자 의 특히 악성이 높은 행위에 대하여 塡 補 的 배상(compensatory damages), 경우에 따라 서는 이른바 정신적 배상(damages for pain and suffering)에 부가하여 징벌목적으로 인정되는 금전배상이다. 8) 징벌적 손해배상은 가해자의 행태, 동기나 그 밖의 주관적 사 정, 재산상태 등의 가해자 측의 사정을 고려한 다음, 실제 발생한 손해액에 더하여 손해 배상을 인정하는 것이기 때문에, 민사 법제의 틀 안에서 私 人 이 소송을 제기하고 그 배상 금을 취득하지만, 그 성질 기능에 있어서는 제재적인 측면이 중심을 이루는 사적 제재적 성격의 손해배상이라고 할 수 있다. 9) 미국은 고의 침해가 인정되는 경우 3배까지 증액하 고 있으며, 10) 영국은 생명공학 관련 특허의 경우 잘못된 정보를 제공하는 악의적인 경우 와 그러한 결과로 이익을 얻은 경우에 한해 추가 손해배상을 인정하고 있다. 11)12) 최근에 7) 특허법 제128조 제2항은 매출총이익 (관련 매출액 / 매출총액) - (판매 및 일반 관리비 - 고정비용) (관련 매출액 / 매출총액) 으로 손해액을 산출하고 있으므로 관련 자료의 입수 여부에 따라 손해액 산정 방법 및 결과가 달라질 수 있다. 8) Restatement (Second) of Torts 908 (1) (1977): Punitive damages are damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future (징벌적 손해배상은 사악한 행위를 한 자의 처벌을 위하여 그리고 그 자와 타인이 장래 유사한 행위를 하는 것을 억제하기 위하여 보상적 혹은 명목적 손해배상과 달리 징벌로 부과되 는 손해배상이다) 참조. 9) 서울대학교 산학협력단, 지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구, 국가지식재산위원회, 2012, 66면. 10) 35 U.S.C ) 영국에서는 주로 exemplary damages라는 용어를 많이 사용하고, 또 vindictive damages, retributive damages 혹은 smart money 로 표현되기도 한다. 이러한 용어를 사용한 근대법에서의 기원은 18세기로 거슬러 올라가며, 초기에는 금전적으로 평가 회복이 불가능한 손해에 대한 배상, 즉 비재산적 손해에 대한 배상의 의미로 쓰여졌다. 그 기원에 관하여는 Großfeld, Die Privatstrafe -Ein Beitrag zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, 1961, S. 37ff.; Sales/Cole, Punitive Damages: A Relic That Outlived Its Origins, 37 Vanderbilt Law Review 1117, (1984); Owen, Punitive Damages in Products Liability Litigation, 74 Michigan Law Review 1258, (1976); Levit, Punitive Damages: Yesterday, Today and Tomorrow, 688 Insurance Law Journal 6 한국지식재산연구원

31 제1장 서 론 는 중국도 특허권 침해에 대한 손해배상액을 3배 한도까지 책정할 수 있도록 하는 특허법 규정을 마련하였다. 13) 우리나라 특허 실무계에서도 지속적으로 손해배상액의 침해억제수단으로서의 실효성 확 보를 위하여 징벌적 손해배상제도의 도입을 주장하고 있다. 그러나 우리 민법 및 특허법 은 실제로 발생한 손해(actual losses)를 원상회복하는 전보적 손해배상체제 (compensatory damage scheme)를 택하고 있으므로 전체적인 법체계 정합성이라는 관점 에서 받아들여지지 않고 있는 상황이다. 14) 특히 손해의 개념에 있어서 차액설을 취하고 있는 우리 법체계에서는 영미법의 징벌적 손해배상제도를 도입할 여지가 없다고 보고 있 다. 둘째, 서류제출명령 위반에 대한 제재 수단의 도입이다. 현행 제도에 의하면 소송 당사 자가 법원의 서류제출명령이 있음에도 불구하고 정당한 이유없이 서류의 제출을 거부한 경우, 이를 강제하거나 법적 제재를 취할 수 있는 명문 규정이 없는 실정이다. 미국의 경 우, 증거조사제도(discovery)를 통하여 소송 당사자가 법원의 서류제출명령이 있음에도 불구하고 정당한 이유없이 서류의 제출을 거부한 때의 효과를 명문화 하고 있다. 15) 만약, 증거조사 절차에 응하지 않을 경우 일방은 증거조사 절차에 응하지 않는 상대방으로 하여 금 증거조사에 응하도록 강요할 수 있으며, 이를 법원이 승인할 경우 증거조사 절차에 응 하지 않은 상대방은 이와 관련된 법정 수수료 및 일방의 변호사 비용을 지불해야 한다. 또한 특정 사안에 대하여 답변하도록 하는 법원의 결정에 일방이 응하지 않을 경우, 법원 은 이를 법정모독(contempt of court)으로 간주하고 당해 결정에 응하지 않는 개인에게 법적 제재를 가할 수 있도록 하고 있다. 우리나라 역시 위와 유사한 규정을 도입하여, 서류 소지자가 특허법 제128조 제1항에 (1980) 참조. 12) SCHEDULE A1 제12조. 13) 중국 특허법 제65조 제1항 특허권 침해배상액은 권리자가 침해로 인하여 얻은 실제 손실에 따라 확정한다. 실제 손 실을 확정하기 어려운 경우에는 침해자가 침해로 얻은 이익에 따라 확정할 수 있다. 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 특허허가 사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다. 배상액은 권리자가 침해행위를 저기하기 위하여 지급한 합리적인 비용을 또한 포함하여야 한다. 최고인민법원 특허분규사건의 심사에 대한 적용 법률문제의 관련 규정 제21조 제1문: 특허권자의 손실 또는 특허권 침해 행위 성질과 정도, 특허허가 사용료의 금액, 특허허가의 성질, 범위, 시간 등 요소를 참조하여 이 특허사용료의 1 내지 3배의 배상금액을 합리적으로 확정할 수 있다. 14) 최승재, 앞의 논문 (주1), 450면. 15) Federal Rules of Civil Procedure Rule 37(a), (b). 한국지식재산연구원 7

32 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 따른 법원의 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고 있으며, 만일 이 조항으로도 적절한 제재가 이루어 지지 않으면 추가로 미국과 같이 과태료를 매우 높게 책정하거나 법정 모욕죄로 처벌하는 등의 제재를 가하여야 한다는 논의가 있다. 16) 셋째, 손해액 추정 규정의 개정방안이다. 현재 특허법 제128조는 손해액의 추정 등에 대하여 규정하고 있다. 그 중 제3항은 특허권자 또는 전용실시권자(이하 특허권자 등 이 라 한다)가 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자를 상대로 손해배상 청구를 하는 경우, 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액 을 특허권자 등이 받은 손해의 액으로 한다는 합리적 실시료 에 따른 손해액 산정을 규정하고 있다. 그러나 동 조항은 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액의 산정에 대한 기준을 제시하고 있지 않으며, 현재 우리나라는 합리적 실시료의 비율에 대한 자료 도 상당히 부족한 실정이다. 하여 동조 제3항의 통상 실시료 상당액 에서 통상 이라는 용 어를 삭제하여 시장의 상황 등 구체적인 사정이 고려된 실시료 상당액 산정 근거를 마련 하자는 취지로 법 개정이 필요하다는 견해도 있다. 우리와 법체계가 유사한 일본의 경우, 1998년 특허법 개정을 통하여 통상 이라는 단어를 삭제하였고, 그 이후 권리자와 침해자 의 구체적인 사정을 고려하여 실시료 상당액을 산정하고 있다. 그 밖에도 특허권자 보호 측면에서 침해자 보다 특허권자에게 보다 유리한 제도라 할 수 있는 대리인 비용 전환제도, 입증책임전환제도의 도입도 제안되었다. 원래 소송당사자 들은 특별한 사유가 없는 한 각자 자신의 대리인 비용을 부담하도록 되어 있으나, 권리범 위확인이나 무효심판을 비롯하여 지방법원, 고등법원에 이르기 까지 상당한 대리인 비용 이 발생한다. 따라서 특허권자는 소송에서 승소를 한다 하더라도 대리인 비용을 지불하고 나면 현실적으로 손해배상액은 매우 적어지게 되는데, 고의 또는 중대한 과실이 있는 침 해자에게 특허권자의 대리인 비용을 지불하게 함으로써 특허권자의 소송비용을 경감시켜 주고자 하는 것이 대리인 비용 전환제도이다. 한편, 입증책임전환제도는 특허법 제128조 에 수반되는 증거입증책임을 침해 추정자에게 전환하여 특허권자의 손해배상액 범위를 강 화하고자 하는 것이다. 이를 통하여, 제128조 제1항 및 제3항의 일실이익 및 합리적 실시 료 산정 시 권리자가 자신의 생산 및 판매 능력을 입증하는 대신 침해자로 하여금 자신의 비즈니스 실적에 대한 자료를 제출하고 만일 허위 자료 제출이나 자료 누락 시 이에 대한 16) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 124면. 8 한국지식재산연구원

33 제1장 서 론 법적 제재가 가능하도록 할 수 있다. 또한, 제128조 제2항 및 제4항의 경우 특허권자로 하여금 침해자의 초과 이익에 대한 추정 자료를 제출토록 하고, 침해자가 특허권자의 자 료의 부당성 또는 부적합성을 입증하지 못하는 경우 특허권자의 자료를 인용하여 손해배 상액을 추정하도록 할 수 있다. 17) 17) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 179면. 한국지식재산연구원 9

34 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 3 새로운 관점에서의 해결 방안 모색 이상과 같이, 기존에 제시되고 있는 낮은 손해배상에 대한 문제해결을 위하여 새로운 법제도를 도입하고 특허법 규정을 개정함으로써 법 실체적 측면과 소송 절차적 측면에서 의 해결 방안을 모색하고 있다. 그러나 현실적으로 과연 우리나라에서의 특허권 침해에 대한 손해배상액이 낮은 근본적인 이유가 위에서 해결책으로 제시된 문제들에 국한되는지 에 대한 추가적인 검토가 필요하다. 일단 소송이 제기되면 권리자는 자신이 입은 피해에 대한 손해액을 산정하여 손해배상을 청구하게 되는데, 현실적으로는 권리자가 청구한 손 해액을 모두 인정받기는 어렵다. 그래서 권리자의 손해배상 산정, 즉 감정단계에서의 문 제점이 지적된다. 이와 함께, 기존에 제시된 해결방안들, 예컨대 증액손해배상제도나 징 벌적 손해배상제도 등이 도입된다고 하더라도 여전히 과연 누가, 어떻게, 무엇을 근거로 적정한 손해배상액을 산정할 수 있는가라고 하는 문제가 남는다. 결국 현재 사법체계 내 에서 법원의 판사가 특허권자 등의 손해를 제대로 파악하여 적정 배상액을 산정할 수 있 는가. 손해액 산정의 실무적 관점에서 볼 때, 특허 분야의 손해를 확정하고 손해의 정도 또는 실시료 수준을 판단하기 위해서는 기술, 법률, 경제 또는 경영 등의 분야의 전문가 의 종합적 통찰력이 필요하다. 이에, 본 연구에서는 우리나라에서의 특허권 손해배상이 낮은 원인과 이를 현실화할 수 있는 방안에 대하여 특허권 손해배상 감정의 측면에서 새롭게 접근하고자 한다. 따라서 본 연구의 목표는 특허권의 실효성 관점에서 특허제도의 실효성과 손해배상액과의 관계, 특허권 침해에 대한 손해배상에 관한 주요국의 법제도 및 산정기준 등을 살펴보고, 이에 따라 주요국의 특허권 손해배상액 감정제도를 비교 검토하여 우리나라의 특허권 손해배상 액을 현실화할 수 있는 방안을 제시하는 것이다. 10 한국지식재산연구원

35 제1장 서 론 제2절 연구의 범위 및 방법 1 연구의 범위 본 연구는 장기연구과제인 지식재산 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구(이하, 기초 연구 라고 함)의 2년차 과제이다. 기초연구 는 특허 실용신안, 상표, 디자인, 부정경쟁 및 영업비밀 등 지식재산제도에 있어서 지식재산의 창출, 보호, 활용의 관점에서 문제되는 요소들을 발굴하고, 이에 대한 개선 방향과 향후 제도의 설계 방안을 제시하는 연구이며, 이러한 기초연구 의 계획 하에 2011년도에는 1차 과제로서 지식재산제도를 대표하는 것 중에 하나인 특허제도에 대한 실효성 제고를 우선적인 연구범위로 삼았다. 특허제도의 실 효성 중에서도 특히 특허권자의 입장에서 제기될 수 있는 권리행사의 문제점(특허무용론) 을 중심으로 연구를 진행하였으며, 특허권 실효성에 영향을 미칠 수 있는 다양한 제도를 포괄적으로 분석하고 국내 일반인 및 전문가 의견을 검토하여, 특허제도의 실효성과 관련 한 논란에 대한 실체를 파악하고자 하였다. 2012년도 연구는 이러한 1차 년도 과제의 연장선상에 있는 것으로서, 특허제도의 실효 성에 대하여 영향을 미치는 요소 중에 하나로 지적된 사항, 즉, 특허권자의 권리구제 방 안으로서 현실적으로 특허권자에게 가장 큰 의미를 갖는 손해배상제도와 관련하여 연구를 진행하였다. 2010년 특허권 실효성 확보 필요성에 관한 연구 라는 연구과제 수행의 일환 으로 시행된 설문조사 중, 침해금지명령, 손해배상액, 형사처벌제도의 중요성 & 만족도 조사 결과에 따르면, 손해배상액에 대한 중요성은 높은 반면, 이에 대한 만족도는 가장 낮은 것으로 평가된 바 있다. 18) 이처럼 우리나라 특허침해소송에서 손해배상 인정액이 낮 은 현황을 파악하고, 특허권자의 권리구제 수단으로서의 손해배상제도가 본연의 역할을 다하지 못하고 있는 원인을 분석하여, 손해배상액을 현실화하기 위한 방안을 마련하고자 하였다. 특히, 손해배상청구소송 실무에 따르면, 특허침해에 따른 손해배상액 산정은 법원의 판 18) 정차호, 앞의 연구보고서 (주 2). 한국지식재산연구원 11

36 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 사에게 일임되어 있기 때문에, 판사가 특허권 침해로 인하여 야기된 경제적 손실을 평가 하는 데에 요구되는 전문성을 갖추었는지의 여부는 손해배상액 산정에 큰 영향을 미칠 수 있다. 그러나 일반적으로 여러 분야의 사건에 대한 판결을 담당하는 판사에게 특허권 침 해에 따른 경제적 효과 내지 특허권자의 금전적 손실을 평가 및 분석하기 위한 특정 분야 의 전문성을 갖추도록 요구하는 것은 현실적으로 불가능하며, 특히 유체물이 아닌 특허라 는 소송물과 관련하여서는 더욱 그러하다. 따라서 손해배상액 산정 실무에 있어, 손해배 상액 현실화를 위한 선결 문제로서 감정평가체계의 구축의 필요성이 대두된다. 이에 본 연구는 우리나라 특허제도의 실효성에 대하여 영향을 미치는 손해배상제도와 관련하여, 특허권자에게 충분한 구제를 제공함으로써 궁극적으로 특허권의 실효성 확보에 기여할 목적으로 수행되었으며, 손해배상액의 산정업무를 공정하고 전문적으로 수행할 수 있는 법제도 및 감정평가 지원체계의 구축 방안을 제시하는 것으로 연구의 범위를 설정하 였다. 12 한국지식재산연구원

37 제1장 서 론 2 연구의 방법 본 연구는 기본적으로 미국, 일본, 우리나라 및 중국의 특허침해소송과 특허침해 손해 배상 산정 관련 법제도 및 실무를 검토하기 위하여 문헌연구를 중심으로 수행되었으며, 그 외에 전문가 자문을 통하여 각국의 실무에 대한 전문적인 정보를 획득하고, 기존의 통 계자료를 입수하여 분석하는 형태로 진행되었다. 특허침해 손해배상액의 산정업무를 공정하고 전문적으로 수행할 수 있는 법제도 및 감 정평가 지원체계의 구축 방안을 제시하여 특허권자에게 침해에 따른 충분한 구제를 제공 함으로써 결과적으로 특허권의 실효성 확보에 기여하고자 하는 본 연구의 목적을 효과적 으로 달성하기 위하여 개괄적으로는 아래와 같이 구조화 되었다. 구체적으로는 다음과 같은 내용으로 체계적인 연구를 수행하고자 한다. 첫째, 최근 다양하게 논의되고 있는 특허권의 실효성 이슈와 관련하여 손해배상제도가 특허권의 실효성에 어떠한 영향을 미치는지, 즉, 특허권의 실효성 확보와 손해배상액의 관계를 파악하고자 한다. 먼저 특허제도가 과연 기술혁신(이노베이션)에 영향을 미치는지 에 대하여 기존에 이루어졌던 실증적 분석 및 이론적 연구를 검토하고, 특허권의 보호적 측면에서의 실효성 문제에 대하여 주로 문제시 되어 오고 있는 특허 무효율 증가에 따른 권리의 불안정성 증대 및 낮은 손해배상액 인정으로 인한 불충분한 특허권자 구제 에 대 한국지식재산연구원 13

38 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 한 논의를 살펴본다. 이를 통하여 특허권 실효성과 관련하여 특히 손해배상제도가 직접적 인 영향을 미치는 구제절차로서 중요한 의미를 갖는다는 점을 밝히고, 따라서 특허권 실 효성 확보를 위하여 손해배상액의 현실화를 위한 법제도적 개선 방안의 도출이 우선 과제 임을 명확히 하고자 한다. 둘째, 주요국의 특허침해에 대한 손해배상관련 제도 및 실무를 비교 검토함으로써 우리 나라의 손해배상액 산정 실무의 문제점을 도출하고자 한다. 먼저 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정에 관한 최근의 논의 동향 및 이에 대하여 기존에 제시되었던 해결 방안 을 정리한 후, 새로운 관점에서의 해결방안 모색의 필요성을 도출한다. 그리고 미국, 일 본, 우리나라의 특허침해 손해배상액의 인정 현황을 여러 통계자료를 통하여 조사하고, 각 국의 특허침해에 기한 손해배상청구 절차 및 손해액 산정 실무에 대하여 비교 검토하 여 시사점을 도출하고, 이러한 시사점을 바탕으로 특허침해에 대한 손해배상액의 현실화 를 위한 선결문제로서 손해배상액 감정평가체계 구축의 필요성을 도출하고자 한다. 셋째, 주요국의 특허침해 손해배상액 감정제도에 대하여 비교법적으로 검토한다. 즉, 미국, 일본, 중국, 우리나라의 손해배상액 감정 관련 법이론과 실무를 비교함에 있어, 각 국의 손해배상액 산정을 위한 전문가 활용 근거를 검토하고, 손해배상액 산정에 관한 감 정평가 실무가 어떻게 이루어지고 있는지를 조사하여 정책적 시사점을 도출한 후, 우리나 라 특허침해소송에서 손해 입증의 신속화 및 효율화를 위하여 개선되어야 할 사항 및 특 허침해 손해액의 전문적 평가 산정을 위한 감정인 육성에 관한 제도적 보완, 나아가 감정 평가 기관의 설립 필요성에 대하여 고찰해 보고자 한다. 넷째, 앞서 검토한 내용을 바탕으로 우리나라의 특허침해에 대한 손해배상액의 현실화 를 위한 방안으로서 손해배상 감정평가 체계 구축방안을 제시하고자 한다. 이를 위하여 손해배상액 감정평가 제도 구축의 방향성을 설정한 후, 법제도 구축방안(안)을 마련하여 특허침해 손해액 감정인 제도를 신설하는 방안을 검토하고, 또한 특허침해 손해액 산정 전문 감정기관의 설립의 필요성 및 설립 방안을 검토한다. 마지막으로 손해액 감정위원회 의 신설에 관한 내용을 포함하는 특허법 개정안(안)을 제안하고, 아울러 손해배상 감정 인력 양성 방안에 대하여 검토해 보고자 한다. 다섯째, 본 연구의 제반 논의를 정리하면서 특허권의 실효성 확보를 위한 손해배상액의 현실화 방안으로서의 감정체계 구축에 대한 전반적인 제언을 하며 본 연구를 끝맺고자 한다. 14 한국지식재산연구원

39 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제 2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제1절 특허법의 목적과 실효성의 의의 제2절 특허제도의 실효성에 대한 실증적 이론적 검토 제3절 특허권의 보호적 측면에서의 실효성 문 제의 대두 제4절 특허권 실효성 확보의 선결문제: 손해 배상액의 현실화 Korea Institute of Intellectual Property

40

41 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 Korea Institute of Intellectual Property 제1절 특허법의 목적과 실효성의 의의 제2절 특허제도의 실효성에 대한 실증적 이론적 검토 제3절 특허권의 보호적 측면에서의 실효성 문제의 대두 제4절 특허권 실효성 확보의 선결문제: 손해배상액의 현실화 제1절 특허법의 목적과 실효성의 의의 1 특허법의 목적 우리나라 특허법 제1조는 이 법은 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술 의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 고 규정되어 있다. 이 때 발 명을 보호하고 장려한다는 의미는 발명에 대한 권리를 보호함으로써 발명이 원활히 생산 되도록 장려한다는 것으로, 특허법은 발명자에게 특허권이라는 독점ㆍ배타권을 부여하고, 그러한 독점배타권이 잘 보장되고 행사될 수 있도록 특허심사단계에서부터 권리구제단계 에 까지 일련의 제도들 마련하고 있다. 발명의 보호 및 장려를 통해 특허법은 산업발전이 라는 궁극적인 목표를 추구하고 있다. 특허제도는 크게 산업재산권을 구성하는 권리인 특허권(patent right), 실용신안권 (utility model right), 상표권(trademark right), 디자인권(design right) 4개의 권리의 객체 중 인간의 지적인 창작활동의 산물인 발명(invention) 을 가장 효율적으로 보호 관 리 규제함으로써 궁극적으로는 산업발전에 이바지하고자 하는 제도적 장치이다. 특허법 제 1조는 이 법은 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 고 규정함으로써, 국가의 산업발전에 이바지하기 위하여 기술의 발전이 촉진되어야 하고, 그러한 기술발전의 촉진을 위하여는 발명의 보호 장려와 발명의 이용도모가 뒷받침 되어야 함을 언급하고 있다. 한국지식재산연구원 17

42 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 여기서, 발명의 보호 라 함은 발명자가 새롭게 고안한 발명의 법률적 보호를 의미한다. 특허법 제94조는 특허권의 효력에 대하여 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권 리를 독점한다. 고 규정함으로써, 특허발명의 실시를 특허권자에게 전유시키고 있으며, 특 허법 제126조 및 제128조는 타인이 위법하게 특허발명을 실시하는 경우 그 자를 상대로 권리침해에 대한 금지청구권, 손해배상청구권 등의 민 형사상의 구제수단을 강구할 수 있 도록 규정하는 등 특허권자 및 특허발명의 보호를 위한 규정을 두고 있다. 한편, 발명의 장려 라 함은 정부가 국민으로 하여금 발명을 하도록 권장하는 것을 의미한다. 각종 홍보 및 정책수단을 통하여 발명의 중요성과 필요성을 인식시키거나 발명사상의 제고, 발명으 로의 유인, 발명의 실시를 위한 제반지원책 등을 강구하는 것을 말한다. 발명의 이용 이란 고안된 발명을 문헌연구 등의 목적으로 이용하거나, 고안된 발명을 실시하여 사업화하는 것, 고안된 발명을 또 다른 기술개발을 위해 이용하는 것 등을 의미 한다. 이러한 발명의 이용은 발명이 일반 공중에게 공개되어야만 비로소 가능하며, 이러 한 발명의 공개는 특허청의 출원절차에 따른 출원공개 또는 등록공고의 형식으로 이루어 진다. 발명을 한 자(발명자)는 특허법 및 특허제도에 의하며 발명에 대한 독점적인 권리를 부 여받기 때문에 많은 경제적 이익과 명예를 누리게 되며, 이는 더 많은 경제적 이익과 명 예를 누리고자 하는 발명자로 하여금 지속적인 기술개발에 전념하도록 유도할 것이며, 발 명자 외에 제3자 또한 그러한 권리를 향유하고자 기술개발에 정진하게 되어 전체적으로는 이노베이션을 촉진하게 되고 이는 곧 기술발전을 의미하는 것이다. 18 한국지식재산연구원

43 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 2 실효성의 의의 특허권의 실효성과 관련해서는 다양한 논의가 전개되고 있지만, 개별적이고 단편적으로 관찰되는 현상만을 가지고 특허권의 실효성을 이해하기는 곤란하고, 다양한 관점에서 전 체적으로 파악하는 것이 필요하다. 이렇게 파악한다고 하더라도 특허권의 실효성은 특허 법이 추구하는 목적과 분리하여 논할 수는 없다. 그러므로 특허제도의 실효성이란 특허법 이 목적한 바와 같이, 발명의 보호ㆍ장려 및 그 이용도모를 통한 산업발전에 이바지하는 것이다. 그러므로 특허제도의 실효성을 확보한다는 것은 특허법 내의 각 제도가 특허법의 목적에 따라 충실히 기능하도록 하는 것이다. 그렇다면, 특허법의 목적에 따라 실효성을 논하기 위해서는 다음과 같은 측면을 고려하 여 접근할 필요가 있다. 바로 창출, 보호, 활용의 측면이다. 먼저, 특허권의 창출에는 발 명을 한 자가 그 발명을 어떻게 효과적으로 최종적으로 특허권을 취득할 지가 관건이 되 고, 그러한 특허권을 확보하는데 필요한 일련의 실체적ㆍ절차적 요건 및 발명자 인센티브 등이 이에 포함된다. 예를 들면, 발명을 받을 권리나 이것이 직무발명이라면 직무발명과 관련한 보상제도 19) 의 활성화 등도 특허권의 창출과 깊은 관련이 있다. 이와 같이 특허권 의 창출과 관련된 제도가 불충분하다거나 거의 기능하고 있지 못하다면 이 점도 특허권의 실효성이 부족하거나 없다고 할 수 있을 것이다. 다음으로 보호와 관련된 내용이다. 각고의 노력 끝에 발명자가 특허권을 취득했더라도 누군가 자신의 특허권을 도용 혹은 침해한 경우 이를 적시에 금지시키거나, 충분하고 합 리적인 손해배상을 받을 수 없는 경우에도 특허권의 실효성이 없다고 할 수 있을 것이다. 즉 특허권이 충분히 보호되는 것을 제도적으로 뒷받침되고 있지 않는 것을 예로 들 수 있 을 것이다. 마지막으로 특허권의 활용과 관련된 것이다. 이는 특허권을 이용하는 자의 측면이라고 볼 수 있다. 제도적으로 특허권이 잘 창출되고, 보호된다고 하더라도 잘 활용되지 않는다 19) 특허제도를 인정하는 유력한 논거는 유인이론이 있는데, 여기에는 2가지가 있다. 하나는 발명기술의 공개를 위해 특 허제도가 필요하다는 기술공개 유인론(incentive to disclosure)이고, 다른 하나는 발명 기술의 창작 그 자체를 유인하 기 위해 특허제도가 필요하다는 발명유인론 또는 연구개발투자 유인론(incentive to R&D investment)이 있다(정성철 윤문섭 장진규, 특허와 기술혁신 및 경제발전의 상관관계, 과학기술정책연구원 정책연구, 2004, 18면). 한국지식재산연구원 19

44 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 면 특허제도의 목적인 산업발전을 저해시킴은 당연하다. 그러므로 특허권의 활용과 관련 된 제요소, 즉 특허권의 공유관계, 라이선스 등도 특허제도의 실효성과 깊은 관련이 있 다. 따라서 특허제도의 실효성을 확보하기 위해서는 발명이 보호, 이용, 활용이 잘 되어 기 술발전을 촉진시켜 산업발전을 이루는 것이다. 이는 특허법이 목적한 바와 같고, 그 목적 을 달성할 수 있도록 제도가 잘 설계되도록 하는 것이 특허권의 실효성을 확보하는 길이 다. 20 한국지식재산연구원

45 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제2절 특허제도의 실효성에 대한 실증적ㆍ이론적 검토 1 서설 특허법의 목적에 따라 발명의 보호(특허권자의 권리보호 측면) 및 발명의 이용 장려(특 허권의 활용 측면)가 효과적으로 제 기능을 발휘해야만 비로소 기술혁신으로 나아갈 수 있는 것이고, 이를 통해 산업발전에 이바지함으로써 특허제도의 목적을 달성하게 되는 것 인 바, 이러한 특허의 창출 보호 활용 등 일련의 과정들이 목적한 방향대로 바람직하게 운 용되지 않아 산업발전에의 기여로 이어지지 않는다면 이는 곧 특허제도의 존립근거에 대 한 의구심을 낳게 되며 결과적으로 특허제도의 실효성의 존부에 대한 논의로 이어질 수 있다. 이러한 논의에 앞서 특허제도 존재 자체가 과연 기술 발달 촉진, 즉 이노베이션 증 진에 효과가 있는 지를 검토해 볼 필요가 있다. 특히 특허제도가 이노베이션에 어떠한 영 향을 미치는 지를 실증적으로 조사한 연구와 이론적으로 접근한 연구 결과를 토대로 이를 분석하고자 한다. 한국지식재산연구원 21

46 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 2 실증적 분석 1) 예일 조사(Yale Survey) 특허제도가 과연 연구개발투자에 대한 인센티브에 대한 유효성을 검증한 실증연구를 들 자면, 1980년 Yale Survey를 들 수 있다. 이노베이션을 위한 투자가 이루어지기 위해서 는 그 투자에 대한 독점성이 필요하다고 생각된다. 이익의 독점을 실현하는 수단으로는 특허권 취득 외에도 시장선점, 비밀관리, 마케팅이나 고객 서비스에 대한 투자 등의 수단 을 활용하는 것도 가능하다. 이러한 요소들과 비교하여 특허권이 어떠한 역할을 하는 지 를 조사함으로써 특허제도가 이노베이션을 촉진하는 수단이 될 것인지를 판단할 수 있다. 이 조사는 연구개발 부문의 담당자 650명을 대상으로 앙케이트 조사를 실시하여 특허제 도가 연구개발투자를 촉진하였는지를 밝혀내려고 하였다. 이 조사의 결과를 살펴보면, 이노베이션에 있어 이익의 독점성의 수단으로 중요하다고 생각하는 것은 시장선점의 이익, 학습곡선의 활용, 판매방법과 서비스의 연구, 비밀관리 그리고 특허 순으로 조사되었다. 특히 특허의 중요성에 대해서는 산업분야별로 달랐는데 의약품, 살충제, 공업용 유기화학 등의 분야에서는 특허취득이 중요한 요소로 나타났 다. 20) 2) 카네기 멜론 조사 등 1990년대에도 특허제도와 이노베이션과의 관계를 규명하고자 하는 조사가 이루어졌다. 카네기 멜론 조사 21) 와 미국과 일본의 비교 조사(NISTEP Survey) 22) 가 있다. 이 중 미국 과 일본의 비교조사는 미국기업 826개와 일본기업 593개를 대상으로 한 것이 특징적이 다. 이 미국과 일본 조사에서 있어서 미국기업의 경우 위의 예일 조사와 유사한 결론이 20) R.C. Levin, A.K. Klevorick, R.R. Nelson, and S.G. Winter, Appropriating the Returns from Industrial Research and Development, 3 Brookings Papers on Economic Activity 783, (1987). 21) Wesley M. Cohen, Richard R. Nelson, Jonh P. Walsh, Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent(or Not), NBER Working Paper No (2000). 22) W.M.Cohen, Akira Goto, Akiya Nagata, Richard R. Nelson and John P. Walsh, R&D information flows and patenting in Japan and the United States, in O. Grandstrand, ed., ECONOMICS LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY, Kluwer Academic Publishers, (2004). 22 한국지식재산연구원

47 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 도출되었으나, 미국과 일본을 비교하면 일본 쪽에서 특히 특허의 중요도가 높다고 느끼고 있었다. 그러나 두 국가 모두 특허의 중요도는 방법 이노베이션과 제품 이노베이션에서 상위에 있지 않고, 시장선점의 이익보다도 뒤에 있었고, 또 비밀관리보다 중요도를 낮게 본다는 결과가 도출되었다. 표 2-1 방법 이노베이션의 독점성을 확보하는 방법의 유효성 순위 일 본 미 국 1 제조설비 및 노하우의 보유와 관리(36.1%) 기술정보의 비공개(52.7%) 2 기술정보의 비공개(28.9%) 제조설비 및 노하우의 보유와 관리(43.3%) 3 시장선점의 이익(28.2%) 생산 및 제품설계의 복잡성(38.6%) 4 특허에 의한 확보(24.8%) 시장선점의 이익(38%) 5 판매 및 서비스망의 보유와 관리(22.7%) 판매 및 서비스망의 보유와 관리(29%) 표 2-2 제품 이노베이션의 독점성을 확보하는 방법의 유효성 순위 일 본 미 국 1 시장선점의 이익(40.7%) 시장선점의 이익(51.8%) 2 특허에 의한 확보(37.8%) 기술정보의 비공개(51.4%) 3 제조설비 및 노하우의 보유와 관리(33.1%) 제조설비 및 노하우의 보유와 관리(45.5%) 4 판매 및 서비스망의 보유와 관리(30%) 판매 및 서비스망의 보유와 관리(41.9%) 5 기술정보의 비공개(25.6%) 생산 및 제품설계의 복잡성(40%) 6 생산 및 제품설계의 복잡성(20.2%) 특허에 의한 확보(35.7%) 7 그 외 법적확보(16.3%) 그 외 법적확보(20.3%) 8 기타(6.5%) 기타(8.6%) 한국지식재산연구원 23

48 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 또한 카네기 멜론 조사에서도 예일 조사와 마찬가지로 산업분야 별로 특허의 중요성이 다르게 평가되고 있음이 확인되었다. 연구개발 집약형의 산업분야인 의약품과 의료기기 산업분야에서는 시장선점이익, 비밀관리, 특허 등이 높은 효율성을 미치는 것으로 조사되 었으나, 반도체, 기계, 항공기 관련 산업에 있어서는 독점의 이익에 대한 선택으로 시장 선점의 이익에 대표되는 전략, 특허, 비밀관리 중에서 특허는 가장 낮은 위치를 차지하는 것으로 나타났다. 23) 그 밖에, 지식재산뿐만 아니라 이노베이션에 영향을 미치는 모든 요소에 대하여 조사한 것에 대해서는 대상 모집단인 종업원 수 10인 이상의 민간기업 중에 9257개 회사를 조사 한 전국 이노베이션 조사 에서도 위의 조사들과 유사한 결론이 도출되었다. 24) 3) 버클리 조사(berkeley Survey) 이 조사는 2008년에 실시한 것으로 이노베이션에 영향을 미치는 특허의 실효성을 검증 하였다. 특히 그 대상을 처음 시작하는 기업(start up company) 1332개에 초점을 맞추어 진행되었다. 조사결과 이익의 독점성 측면에서 시장선점의 이익이 가장 높았고, 그 다음 으로 비밀관리, 보완적 수단, 특허, 리버스 엔지니어링, 상표, 저작권이 뒤를 이었다. 이 조사도 다른 조사와 마찬가지로, 산업분야 별로 특허의 중요도에 대한 평가가 달랐다. 바 이오 산업 분야에서는 1위에 링크되었고, 의료기기 산업과 IT 하드웨어 산업에서는 2위에 위치되어 있었다. 또한 역시 방법 이노베이션보다도 제품 이노베이션 쪽이 특허의 독점성 에 대한 평가가 높게 나타났다. 25) 4) Patent Failure 종래 연구가 특허제도가 사회적인 후생을 증진시키는지 여부를 묻는 것이 주류였고, 몇 몇은 특허제도가 연구개발비의 증가를 초래하고 있는가의 관점에서 논의 되었다. 그러나 23) Cohen, Nelson, Walsh, supra note 21, at 6-9 (available at 24) 伊 地 知 寛 博 他, 全 国 イノベーション 調 査 統 計 報 告, 調 査 資 料 -110 文 部 科 学 省 科 学 技 術 政 策 研 究 所, 2004, 頁 ( 산업분야별 특성에 관한 동 조사의 결과에 대해서는 小 田 切 宏 之, 企 業 経 済 学 ( 第 2 版 ), 東 洋 経 済 新 報 社, 2010, 頁. 25) Stuart J. H. Graham, Robert P. Merges, Pamela Samuelson, and Ted M. Sichelman, High Technology Entrepreneurs and the Patent System : Results of the 2008 Berkeley Patent Survey, 24 BERKELEY TECH, L, J. 1255, 1272, , (2009). 24 한국지식재산연구원

49 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 James Bessen과 Michael J. Meurer는 2009년에 간행된 Patent Failure 26) 라는 저서에 서 다양한 요인이 연구개발비나 이노베이션 등에 영향을 주고 있어 특허제도만의 영향을 평가하는 것은 극히 곤란하다고 전제하고, 보다 한정적인 방법을 선택하였다. 27) 그래서 이 연구는 특허제도가 네트워크 상에서 플러스적인 인센티브를 주고 있는 지를 검증하여 이것이 부정되면 특허제도는 재산권으로서 실패한 것으로 본다. 즉 특허제도는 인센티브와 사회적 후생을 촉진하지 않은 것으로 판단하고, 이와 반대로, 플러스적 인센 티브를 부여하는 것으로 인정되면 특허제도는 사회적 후생을 증대한다고 보았다. 결과적 으로 이 연구는 1990년대부터 화학이나 의약 분야를 제외하고, 미국의 특허제도는 발명에 대하여 마이너스적인 인센티브 밖에 주지 못한다는 결론을 도출하였다. 그래서 결국 미국 의 특허제도는 실패하고 있다는 것이다. 구체적으로 살펴보면, 미국 기업이 특허소송에서 자사를 방어하기 위해 지출한 총비용 은 특허를 통해 전 세계로 부터 벌어들인 수익을 상회한다. 이러한 결과는 1990년에 들어 서면서 그 차이가 비약적으로 증대되고 있다고 한다. 28) 이점도 역시 산업분야 별로 차이 가 크다. 화학과 의약품 산업에서는 특허의 가치가 매우 큰 반면, 특허수가 많고, 복잡한 제품을 취급하는 분야인 전기ㆍ전자 분야에서의 특허 가치의 평균치는 다른 특허보다 낮 다. 또한 개인 발명가와 중소기업에 있어서의 특허 가치는 대기업의 경우 보다 크게 낮다 는 결과를 나타내고 있다. 29) 26) JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE : HOW JUDGES, BUREAUGRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK, Princeton University Press, ) BESSEN AND MEURER, Supra note 26, at ) BESSEN AND MEURER, Supra note 26 at 11-12, , ) BESSEN AND MEURER, Supra note 26 at 한국지식재산연구원 25

50 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 3 이론적 연구 1) 특허제도의 기능과 법규범과의 관계 이론적으로 특허제도가 이노베이션에 미치는 영향이라고 하는 관점에서 보면, 특허제도 는 크게 3가지의 기능이 있다고 한다. 첫째, 발명과 그 공개를 촉진하기 위해서는 특허제 도가 필요하게 된다는 점이다. 둘째, 조속하게 특허를 보호함으로써 다른 사람들이 동일 한 발명에 대하여 중복 투자를 하지 않도록 한다는 점이다. 셋째, 빠른 특허권의 부여를 통해 그 특허에 관련된 제품화를 촉진한다는 점이다. 30) 이러한 특허제도의 세 가지 기능 중에서 위 1의 발명 장려와 공개 촉진 기능은 특허부 여를 목표로 발명하도록 하는 것이고, 이를 통해 기술의 공개와 출원이라는 행위를 유인 하는 것이다. 이는 특허를 부여받기 전의 활동이며 사적적인 인센티브라고 할 수 있다. 위 2의 중복투자방지기능은 특허제도에 있어서 출원공개 후 혹은 출원공개 이전에 특허 가 부여되었을 경우에, 특허공보 발행후의 시점으로부터 다른 사람의 중복투자를 방지한 다는 의미이다. 위 3의 제품화 촉진 기능은 일단 배타권인 특허권을 부여받으면, 이를 계기로 제품화를 위해 확실한 투자를 하게 된다는 의미이며, 이는 특허권 부여 후의 활동 에 대한 것이므로 사후의 이노베이션에 도움을 준다고 할 수 있다. 그러나 이러한 세 가 30) Report of the President's Commission of the Patent System(1966), reprinted in ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL. MARK A. LEMLEY. INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE (5th Ed) Aspen Publishers, 2010, at (여기에는 네 번째 기능으로서, 국경을 넘은 제품, 방법, 기술정보의 거래를 촉진 한다는 점도 나타나 있다). 26 한국지식재산연구원

51 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 지 기능을 모두 실현하기 위해서는 두 가지 장벽이 있다. 하나는 효율성의 관점에서 이 세 가지 기능 전부를 적절하게 달성하기란 불가능하다. 각각의 효용 비교가 불가능하다는 문제도 있지만, 그 이전에 어느 정도 발명의 투자를 유 인할 것인지 등, 먼저 제시된 각각의 효율성에 관해서 명확한 해답을 얻기가 어렵고 그 검증도 곤란하다. 31) 예를 들면, 발명과 그 공개를 촉진하기 위해서 단지 인센티브를 주면 좋다는 의미는 아니다. 특허권의 보호가 너무 강화되면 오히려 이노베이션이 저해될 수 있다. 여기에서 어떤 경계의 필요성이 대두된다. 또한 중복투자의 회피와 제품화의 유인 에 대해서도 조기에 특허보호를 주면 줄수록 중복투자가 회피된 제품화의 유인이 초래되 지만, 한편으로 조기에 특허보호가 주어짐에 따라 특허의 이용이 저해되거나 후속의 이노 베이션이 저해될 수도 있다는 문제가 있다. 따라서 이러한 기능을 어느 정도 중시하느냐 에 따라 특허제도에 대한 상이한 경제이론이 전개되게 된다. 둘째, 재판규범으로서 통용되어야만 한다는 측면에서의 한계도 지적된다. 특허 권 이 라는 형식을 취하게 되면, 이는 재판규범으로서 하여야 한다는 의미이다. 본래 효율성을 얻기 위한 수단으로서 특허권이, 개개의 소송을 접하게 되면 소송당사자 간의 권리ㆍ의무 관계로 변하게 된다는 의미이다. 개별사례에서 정말로 효율성을 달성하고 있는지는 잘 모 르겠지만, 양당사자 사이에서 어떤 결정된 규칙에 근거하여 판단해 가다 보면, 결과적으 로는 그런대로 효율성을 달성할 수 있을 것이라는 기준을 마련할 수 있을 것이다. 32) 2) 특허제도의 운영 이론 특허제도가 가지는 세 가지 기능 달성에 장해가 생겼을 경우 이를 어떠한 형태로 보완 하여 재판규범화 할 수 있을 것인 지에 대해서는 이하와 같은 5가지 이론이 제시되고 있 다. 이하 각각 살펴본다. 가. 기대이론 31) LEE Nari( 田 村 善 之 訳 ), 効 果 的 は 特 許 制 度 に 関 する 多 元 的 理 論 の 試 み ; 田 村 善 之 編, 新 世 代 知 的 財 産 法 政 策 学 の 創 成, 有 斐 閣 (2008), 頁. 32) 田 村 善 之, muddling through としての 法 政 策 学 - 多 元 分 散 型 統 御 を 目 指 す 新 世 代 法 政 策 学 中 間 報 告 新 世 代 法 政 策 学 研 究 10 号 (2011), 頁 ; 同 未 保 護 の 知 的 創 作 物 という 発 想 の 陥 穽 について, 著 作 権 研 究 36 号 (2010), 8-9 頁. 한국지식재산연구원 27

52 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Edmund W. Kitch에 의해 제창된 기대이론(Prospect Theory)은 특허제도의 기능 가운 데 사후적인 인센티브에 관한 기능에 주목한 이론이다. 즉, 특허제도에서 중복투자의 방 지, 제품화촉진 기능의 중요성을 지적한 것으로, 배타권이 부여된 발명이 공시됨으로써 다수의 다른 사람들에 의한 연구개발의 중복투자가 회피되어 특허권자의 관리 하에서 이 노베이션에 대한 효율적인 투자가 이루어지게 된 점을 지적한 것이다. 33) 따라서 Kitch에 의하면, 특허는 가능한 한 조기에 부여하는 것이 좋다는 결론이 된다. 이 이론은 배타권 을 조기에 부여하는 방안이지만, 중복투자를 방지하기 위한 혹은 관련되는 이노베이션을 유인하기 위한 유일한 선택이라고는 말하기는 어렵다. 또한 배타권을 설정하는데 드는 비 용의 문제, 특히 거래 비용의 문제를 너무 경시하고 있기 때문에 그대로 받아들일 수는 없지만, 특허제도의 기능으로서 중복투자의 방지, 후속 이노베이션에 대한 배려에 이목을 향한 점에서는 중요하고 자주 인용된다. 34) 나. 경쟁적 이노베이션 이론 Kenneth J. Arrow는 경쟁적인 환경 하에서 이노베이션의 진행이 더욱 촉진된다고 주 장하는데, 이것이 바로 경쟁적 이노베이션 이론(Competitive Innovation Theory)이다. 35) Arrow의 이론은 역사적으로는 기대이론 보다 이전에 제창된 것으로, 그와 반대되는 견해 는 슘페터의 가설이었다. 슘페터 가설이란, 대규모 지배 기업이 행하는 투자는 완전경쟁 시장 하에서는 불가능하고, 특허권과 같은 담보를 향유할 수 있어야 기술혁신으로의 투자 가 이루어진다고 본다. 따라서 독점이 이노베이션의 근원이라고 파악한다. 36) 이에 반해, 경쟁적 이노베이션 이론은 독점기업은 그 지위가 축소되지 않도록 보전하기 위해 배타권 을 행사하는 전략적인 행위를 할 수 있어, 오히려 경쟁적인 환경에 노출되게 하는 편이 이노베이션을 촉진시킨다고 주장한다. 37) 33) Edmund W. Kitch, The Nathre and Function of the Patent System, 20 J. L. & ECON. 265, , (1977). 34) 지식재산법학의 흐름에서 동 논문의 지위에 대해서는 田 村 善 之, 知 的 財 産 法 学 の 新 たな 潮 流 -プロセス 志 向 の 知 的 財 産 法 学 の 展 望, ジュリ 1405 号 (2010), 頁 참조. 35) Kenneth J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation in THE RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY (Richard R. Nelson eds., Princeton University Press, 1962). 36) シュムペーター ( 中 山 伊 知 郎 東 畑 精 一 訳 ), 資 本 主 義 社 会 主 義 民 主 主 義, 東 洋 経 済 新 報 社, 1995, 頁. 37) 슘페터 가설에도 일면의 진리가 있고 경쟁적 이노베이션 이론에도 일면의 진리가 있다고 하면 진리는 그 중간에 존 재할지도 모른다(シュムペーター ( 中 山 伊 知 郎 東 畑 精 一 訳 ), 앞의 논문 (주 36), 5-7 頁 ). 28 한국지식재산연구원

53 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 다. 누적적 이노베이션 이론 누적적 이노베이션 이론(Cumulative Innovation Theory)은 Robert P. Merges와 Richard R. Nelson에 의해 제창되었다. 38) 이 이론은 주로 기대이론을 비판하고 있으며, 이노베이션은 Kitch가 이미지화 한 것처럼 하나의 발명 후에 세밀한 이노베이션이 쌓여 오는 것이 아니라, 발명이 겹겹이 쌓이는 형태로 누적적으로 진행되는 것이 일반적이라는 이론이다. 그 때, 개개의 발명자에게 적절한 인센티브를 주기 위해서는 원칙으로서 양자 에게 특허권을 부여해 선행발명의 보호를 후속발명에도 이르도록 해야 한다는 점으로 귀 결된다. 그 결과 쌍방의 권리가 보호되는 효과를 가지므로, 쌍방의 특허권자 사이에 거래 가 이루어지는 결과, 효율적인 이용(후속발명의 이용)이 촉진된다는 것이다. 39) 이와 같은 발상에 대해서는 A라고 하는 기본발명과 B라고 하는 개량발명의 모두에 대해 특허를 주 는 것은, 개량발명의 실시에는 상호 허락이 필요하게 되기 때문에 양당사자 사이의 블로 킹 현상으로 인해 오히려 이노베이션 이용을 저해하는 것이 아닌가라는 의문을 들게 할지 도 모른다. 이에 대해 Merges와 Nelson이 이용한 논리는 법과 경제학 측면에서 논의가 이루어졌던 Penalty Defaults 라는 사고이다. 40) 양당사자 모두 계약을 하지 않으면 개량 발명을 실시할 수 없는 환경은 오히려 양당사자가 계약을 체결하는 것에 의한 해결을 촉 진시키는 제재로서 기능한다는 것이다. 41) 라. 반공유 이론 반공유 이론(Anti-commons Theory)은 Michael A.Heller와 Rebcca S.Eisenberg가 주장한 이론이다. 원래 Heller에 의해 주장된 반공유 이론은 사회주의 붕괴 후, 구소련연 방의 상황에서 시사점을 얻은 것이었다. Heller에 의하면, 사회주의가 붕괴해 시장제도로 전환될 때 이전 사회주의시대에 있었던 소유권, 담보권, 임차권 등의 각종 이권이 시장에 38) Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 COLUM. L. REV, 839, (1990). 그 소개로서 長 岡 貞 男, 累 積 的 な 技 術 革 新 と 知 的 財 産 権 - 最 近 の 理 論 研 究 の 合 意, 特 許 研 究 25 号 (1998), 頁 참조. 39) Mark A. Lemley, Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, 71 U. CHI. L. REV , (2004). 40) DOUGLAS BAIRD, POBERT GERTNER, RANDEL PICKER, GAME THEORY AND LAW, Harvard University Press, (1994). 41) スザンヌ スコッチマー, 巨 人 の 肩 の 上 に 立 って: 累 積 的 発 明 の 保 護, 日 本 評 論 社 サービスセンター, 2008, 頁 참조. 한국지식재산연구원 29

54 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 서 권리화되고, 매우 복잡한 권리의 틀이 완성되었다. 그 결과, 예를 들면 누군가가 가게 를 만들고 싶은 상업지에서도 권리의 처리를 할 수 없기 때문에 상업지가 쓸모없게 되는 상황처럼, 권리가 너무 많아서 권리 처리를 할 수 없기 때문에 유효한 부동산 이용이 이 루어지지 않는 폐해가 생기는 점이 지적되었다. 게다가 사회주의로부터 시장경제로 전환 되는 과도기이기 때문에 권리를 처리하기 위한 규칙과 문제해결 시스템 42) 이 존재하지 않 았다. 이러한 자생적 질서의 해결이 도모되지 않는 과도기적 상황에서, 공유지 비극의 반 대 개념으로서 다수의 자가 권리를 주장하는 비극이 초래되었다는 것이다. 43) 마. 특허덤블 이론 특허덤블 이론(Patent Thickets Problem)은 반공유 이론(Anti-commoms Theory)과 비슷한 이론으로서 Carl Shapiro에 의해 제창되었다. Shapiro에 의하면, 반도체산업에서 는 반도체에 관한 특허의 보호범위가 과도하게 광범위하고 복잡하게 뒤얽혀 있다고 한다. 반공유 이론은 작은 특허가 다수 존재하는 것에 따른 피해를 설명하는 것이지만, 특허덤 블 이론은 상호 권리범위가 너무 넓어 덤블과 같이 뒤얽혀 있는 것을 의미한다. 그 결과, 반공유 이론과 같이 권리처리에 시간이 걸려 이용이 진행되지 않는다는 것이다. 44) 이러 한 특허의 덤블화를 저지하기 위해서는 반공유 이론에 따른 정책처럼 특허의 수를 줄여도 좋지만, 보호범위를 좁게 함으로써 해결할 수 있다는 차이가 있다. 3) 특허정책의 운용 이론 기대 이론(Prospect Theory) 이후, 이노베이션과 특허법제에 관한 논의를 일거에 승화 시킨 획기적인 논문이 Dan L. Burk와 Mark A. Lemley에 의해 쓰여 졌는데, 그 논문이 바로 특허정책의 운영 이론(Policy Levers Theory)이다. 45) 이 이론은 위의 5가지 특허 운영방법에 관한 이론 중에서, 어느 이론의 옳고 그름을 따질 것이 아니라, 각 분야마다 42) 예를 들어, 일본의 가전업계에서는 포괄적 크로스 라이선스 계약 등이 이러한 문제를 해결하기 위한 자생적인 질서의 대표적인 예이다. 43) Michael A. Heller, The Tragedy of the Anticommons : Property in the Transition from Marx to Markets, 111 Harv. L. Rev. 621, , (1998). 44) Carl Shapiro, Navigating the patent Thicket : Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOM 119, 120(Adam Jaffee Josh Lerner & Scott Sterneds., The MIT Press, 2001). 45) Dan L. Burk, Mark A. Lemley( 山 崎 昇 訳 ), 特 許 法 における 政 策 レバー(1), 知 的 財 産 法 政 策 学 研 究 14 号 (2007), 頁. 30 한국지식재산연구원

55 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 이노베이션의 구조가 다르므로 그에 따라 타당한 이론을 적용해야 한다는 것이다. 가. 기대이론 : 제약업계 Burk & Lemley에 의하면, 기대 이론은 제약업계에 타당하다고 한다. 하나의 약품을 개발하기 위해 소요되는 비용은 수 천억원이 들지만, 반대로 개발에 성공하여 특허를 취 득한 때에는 막대한 수익(rent)을 낳는다. 그 때문에 일확천금을 노리는 거대한 연구투자 가 중복되지 않을 수 없다. 게다가 특허 취득 후에 의약품으로서 판매 승인을 얻기 위해 서는 임상시험 등과 같은 많은 투자가 필요하게 된다. 따라서 의약품업계에서는 앞서 진 술한 특허제도의 기능 가운데 2중복투자 방지(rent seeking의 억제) 3제품화의 촉진(후 속 혁신의 촉진)의 기능이 중시된다. 중요한 점 중에 하나는 기대이론이 지향하는 바가 조기에 특허를 부여하는 것인데, 이노베이션 사이클이 짧은 단계에서 용도가 구체화되지 않은 추상적인 특허가 출현하는 것을 허용할 수 있다. 그러므로 이렇게 될 경우 후속 이 노베이션이 이루어지지 않는 문제가 생긴다. 그러나 Drug Delivery System(약물 전달 시스템) 46) 과 바이오 약품이 활성화되기 전 전통적인 신약 개발의 경우에는 하나의 화학물질 특허에서 하나의 의약품 전부를 커버하 고 있는 것이 많아 누적적인 발명을 고려할 필요가 거의 없었다. 따라서 조기의 특허부여 에 의하여 이노베이션이 저해될 가능성은 적을지도 모른다. 이렇게 전통적인 제약업계에 는 기대 이론에 맞는 환경이므로, 현재 특허가 부여되고 있다는 것이 Burk & Lemley의 주장이다. 47) 나. 경쟁적 이노베이션 이론 : 비즈니스 방법 Burk & Lemley는 경쟁적 이노베이션 이론이 타당한 분야로서 비즈니스 방법을 지적하 였다. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 사건 48) 에 서 컴퓨터 프로그램을 이용한 비즈니스 방법에 특허를 인정하는 판례가 나오기 전까지는 누구도 비즈니스 방법에 의해 특허를 취득할 수 있다고 생각지 않았다. 그럼에도 불구하 46) 약물 방출 속도를 조절하거나 약물을 목표 부위에 효율적으로 전달하는 방법. 의약품의 부작용을 최소화하고 효능과 효과를 극대화하는 기술과 시스템. 47) Burk & Lemley, 앞의 논문 (주 45), 頁. 48) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, (Fed. Cir. 1998). 한국지식재산연구원 31

56 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 고 다양한 유형의 신규 비즈니스가 생성되는 것은 특허가 없어도 충분한 이노베이션 활동 이 일어남을 암시하고 있다. 따라서 이 분야에서는 경쟁적 이노베이션 이론이 타당하다고 한다. 49) 다. 누적적 이노베이션 이론 : 소프트웨어 산업 Burk & Lemley는 누적적 이노베이션 이론에 적합한 것으로서 소프트웨어 산업을 예로 들고 있다. 50) 점진적인 이노베이션으로 세세한 특허가 난립하고 있는 결과, 아무런 조치 도 취하지 않으면 블록킹이 생겨 쌍방의 특허가 사용될 수 없게 되어 버리지만, 그러한 default 규칙이 패널티가 되는 상황임에도 포괄적 크로스 라이선스 계약이라는 자생적 질 서의 형성이 촉진되고 있다고 이해할 수 있을 것이다. 라. 반공유 이론 : 바이오 산업 반공유 이론은 바이오테크놀로지 분야에서 주장된 것이기 때문에 바이오테크놀로지 산 업에 타당하다고 판단되고 있다. 51) Heller & Eisenberg가 이 이론을 주장한 시기에는 유 전자단편이 특정된 것에 대하여, 그 기능도 잘 모르는 단계에서 미국특허청이 특허의 허 여를 인정하고 있어 그것이 큰 문제가 되고 있었기 때문이다. 마. 특허덤블 이론 : 반도체 산업 특허의 덤블 이론은 역시 반도체산업에 타당하다고 판단되고 있다. 52) 이상과 같이, Burk & Lemley는 이노베이션과 특허제도에 관한 기존의 다섯 가지 이론 에 대해서 각각 타당한 산업이 다르다는 점을 지적하였고, 그 운영을 누가 하여야 할 것 인지에 대한 논의를 진행하였다. 그리고 Burk & Lemley는 기술적인 지식에 뛰어난 행정 도, 민주적인 기반을 가지고 있는 입법도 아닌 사법을 권장하였다. 그 이유는 입법에서는 몇 가지 한계가 있기 때문이다. 먼저, 사전에 모든 사태를 예상하여 규칙을 설정하는 것 49) Burk & Lemley, 앞의 논문 (주 45), 頁. 50) 앞의 논문 (주 45), 頁. 51) 앞의 논문 (주 45), 頁. 52) 앞의 논문 (주 45), 頁. 32 한국지식재산연구원

57 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 은 지극히 곤란하다. 또한 이러한 곤란한 상황이 있으면 로비활동이 생길 수밖에 없다. 53) 반면 사법은 그 사건의 마지막 판단단계이기 때문에 수정을 하면서 사후적으로 범위를 결 정해 나갈 수 있다. 여기에서 Burk & Lemley는 특허적격대상, 유용성, 비자명성의 요건 등 특허법이 추상적인 개념을 설정하는 점에서, 정책형성의 아레나(arena)를 입법에서 사 법으로 이전하는 방법을 채택하고 있는 것에 착안하여, 그러한 법기술을 Policy Levers 라 명명하였다. 54) 입법적 방법으로는 두 가지가 있다. 해석에 의해 구체화가 필요한 추상적인 기준을 규 정해 두는 방법과 해석에 의한 구체화가 불필요한 정도까지 구체적으로 규칙을 규정하는 방법이다. 그리고 어느 경우에 규칙으로 규정하는 것이 바람직하고, 어느 경우에 기준 (standard)으로 결정하는 것이 바람직한가에 대해서는 법과 경제학 분야에서 활발히 논의 되고 있다. 간단히 말하면, 어느 쪽에 위임하는 것이 효율적인 정책집행이 가능한 가이 다. 분쟁이 빈번히 발생하는 경우라면 입법의 비용을 감수하더라도 사전규제를 중시하여 규범화하는 것이 좋다. 그러나 분쟁이 별로 없는 경우라면 구체적으로 입법해 두는 것은 비효율적이므로 사후적인 규제에 위임하는 것이 타당하다. 그러므로 입법에서는 대략적으 로 규정하고, 후에 법원에 위임하는 형태로 사후규제가 실현된다. 55) 이렇게 입법과 사법에 대한 집행의 효율성 측면에서 이루어지는 논의에 더해, 전혀 다 른 측면에서의 논의로서 1960년대부터 경제학에서는 집합행위론, 공용선택론이 주장되었 다. 이러한 논의에는 정책형성과정에 있어서, 소수의 사람들에 집중되어 조직화되기 쉬운 이익은 반영되기 쉬운 반면, 다수의 사람들에게 확산되어 조직화되기 어려운 이익은 반영 되기 곤란하다는 점이 지적되었다. 왜냐하면 사람은 경제적 합리적으로 행동하기 때문에 활동을 하는 만큼의 편익이 없으면 로비활동 등의 정책형성과정에 영향을 줄 수 있는 활 동을 하지 않기 때문이다. 56) 그 결과 민주주의에 있어서 우선되어야 하는 이익은 정책형 성과정에 반영되기 어렵게 된다. Burk & Lemley는 규칙과 기준에 대한 논의에 있어 공용선택론에 의한 정책형성 과정 에서의 편견을 교정하는 측면에서 입법 보다는 사법 쪽이 로비활동에 영향을 덜 받는 점 53) 앞의 논문 (주 45), 頁. 54) 앞의 논문 (주 45), 頁. 55) 이에 대한 소개로서 森 田 果, 最 密 接 関 係 地 法 - 国 際 私 法 と Rules versus Standaeds, ジュリ1345 号 (2007) 참조. 56) マンサー オルソン( 依 田 博 森 脇 俊 雅 訳 ), 集 合 行 為 論 - 公 共 財 と 集 団 理 論 ( 新 装 版 ), ミネルヴァ 書 房, 1996 참조. 한국지식재산연구원 33

58 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 을 고려하였다. 이점에 주목하여 정책형성과정을 사법적으로 이양한 점에서 그 특징을 찾 을 수 있다. 34 한국지식재산연구원

59 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 4 소 결 특허제도는 발명자에게 자신의 발명에 대한 출원절차를 통하여 그 발명을 공중에게 공 개하도록 유인하는 대가로 특허권이라는 독점배타적 권리를 인정함으로써 발명자에게는 독점의 욕구 및 경제적 이익을 향유하게 하는 반면, 사회적으로는 공개된 기술을 누구나 실시할 수 있게 함으로써 이를 기반으로 한 기술혁신을 이룰 수 있게 한다는데 그 존재의 의의가 있다고 볼 수 있다. 이러한 특허제도가 기술혁신(innovation)이라는 소기의 목적 달성에 실질적으로 기여하 고 있는지에 대하여는 1980년대부터 미국, 일본 등 각국에서 꾸준히 논의되어 왔다. 실증 적 연구로는 1980년대의 Yale Survey, 1990년대의 Carnegie Mellon Survey와 NISTEP Survey, 1994년의 Carnegie Mellon Survey, 2004년에 실시된 전국이노베이션 조사, 2008년의 Berkeley Survey 등이 있는데, 특허제도가 이노베이션에 어떠한 영향을 미치 는지에 대한 연구 결과는 대체적으로 유사하게 나타났다. 이를 정리해 보면, 특허제도는 연구개발에 대한 투자로 인해 얻은 이익의 전유가능성 수단으로서 그 중요도는 낮지만, 어느 정도는 기여하고 있음을 알 수 있다. 이러한 특허제도는 이노베이션에 긍정적인 영 향을 미치기도 하였고 또 어떤 시기에는 폐지론이 거론될 만큼 부정적으로 인식되기도 하 였다. 중요한 것은 비록 각 산업분야별로 특허의 중요성에 대한 인식의 정도에는 차이가 있지만, 특허제도가 분명히 기술개발에 대한 인센티브로서의 기능을 한다고 평가되었다는 점이다. 미국에서는 1990년대 이후로 특허권이 사회조직에서 플러스의 인센티브로서 기능 하지 못하고 있다는 특허제도의 실패론이 거론되었으나, 특허제도가 이노베이션에 미치는 긍정적인 영향을 고려하여 문제점으로 지적되는 몇몇 특허제도의 운용에 대한 제도적인 개선을 통하여 해결하고자 하였다는 점에서도 특허제도의 존재 의의를 찾을 수 있다. 다 만, 오직 특허제도만이 이노베이션에 영향을 미치는 것은 아니며, 특허제도는 국가의 발 전단계에 따라, 산업 분야별로, 다른 여러 정책과 아울러 다양한 효과를 낼 수 있는 것이 며, 따라서 특허제도는 이노베이션을 위한 충분조건이 아닌 필요조건이라고 볼 수 있는 것이다. 이론적으로는 특허제도가 이노베이션에 미치는 영향과 관련하여 특허제도의 세 가지 기 능이 논의되었다. 특허제도는 발명과 그 공개를 촉진하기 위해서 필요하며, 조속하게 특 한국지식재산연구원 35

60 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 허를 보호함으로써 다른 사람들이 동일한 발명에 대하여 헛된 투자를 하지 않도록 하고, 조속하게 특허권을 부여함으로써 그 특허에 관련된 제품화를 촉진시키는 기능을 한다. 그 러나 특허제도의 이러한 기능을 일률적으로 달성하기는 어렵기 때문에 효율적인 특허제도 의 운영에 대하여 여러 이론이 제기되었다. 결과적으로 특허정책은 산업분야별 특성에 따 라 각각 다르게 운용되는 것이 바람직하며, 이에 대하여는 사법에 의한 개별적인 대응을 비판하고, 법규제에 있어 획일적 취급을 지향하고 사전적으로 명확한 규정을 설정함으로 써 당사자의 예측가능성을 높여야 한다는 견해가 주장되기도 하였다. 그러나 법규제의 획 일적인 취급을 통해 궁극적으로 이루고자 하는 거래비용의 삭감 측면에서 보면, 오히려 획일적인 법규제는 산업분야별, 구체적 사례별로 특허권의 부여 및 권리 행사에 따른 상 이한 비용을 무시하게 되는 결과를 초래하는 것이므로 적절하지 않다고 판단되었다. 특허제도가 만들어지고 운용되어 오는 과정에서 특허제도가 실질적으로 기술혁신에 기 여하고 있는지에 대하여는 꾸준한 의문이 제기되어 왔던 것으로 보인다. 이에 대하여 여 러 실증적 이론적 논의가 진행되어 왔는데, 특허제도는 각 산업분야별로 미치는 영향은 각 각 다를지라도 기본적으로 기술혁신을 위한 투자를 유인하는 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 다만, 지금까지는 특허제도 자체의 존립 여부에 중점을 두고 논의가 이루어져 왔다 면, 앞으로는 발명의 장려, 발명의 공개를 통한 기술혁신에 기여하고 있는 특허제도가 과 연 적절하게 운용되고 있는지, 적절하게 운용되지 않고 있다면 그 이유는 무엇인지, 이에 대한 해결책은 무엇인지에 대한 관점, 즉 특허제도의 실효성을 극대화시킬 수 있는 방안 에 대한 관점으로 논의의 방향이 전환되어야 한다고 판단된다. 36 한국지식재산연구원

61 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제3절 특허권의 보호적 측면에서의 실효성 문제의 대두 1 서설 특허제도는 발명자에게 자신의 발명에 대한 출원을 통하여 그 발명을 공중에게 공개하 도록 하는 대가로 특허권이라는 독점배타적 권리를 인정함으로써 발명자에게는 독점의 욕 구 및 경제적 이익을 향유하게 하는 반면, 사회적으로는 공개된 기술을 기반으로 한 기술 혁신을 통하여 산업발전을 꾀하고 있으며, 이를 위하여 특허출원 단계부터 특허심사, 권 리부여, 권리구제 단계에 이르기까지 일련의 유기적인 제도를 두어 운영하고 있다. 이처 럼 특허제도가 특허권의 창출, 보호, 활용 측면에서 적절하고 조화롭게 운용되어 실질적 으로 특허권자에게는 독점배타권을 통한 경제적 이익을, 국가에게는 이노베이션을 통한 산업발전을 가져다준다면, 특허제도는 실효성이 있다고 볼 수 있다. 우리나라에서는 특허제도의 창출, 보호, 활용의 측면 중에 특히 보호와 관련하여 문제 가 제기되고 있다. 특허제도의 실효성의 관점에서 보면 특허권자의 권리행사 부분으로 압 축해 볼 수 있을 것이다. 특히 특허 무효율이 높아서 특허권을 받아도 소용이 없다는 문 제와 특허를 받아 침해소송을 제기하여 승소해도 실제로 받을 수 있는 손해배상이 너무 적어 특허권의 실효성이 없다는 문제에 대하여 검토하고자 한다. 이 두 가지 문제제기가 현실성이 있는지, 현 상황 하에서 실질적인 문제가 무엇인지를 살펴보고자 한다. 한국지식재산연구원 37

62 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 2 특허 무효율 증가에 따른 권리의 불안정성 증대 일반적으로 특허권자는 등록된 특허에 기반하여 자신의 권리를 침해한 자에 대하여 법 원에 침해금지청구 및 손해배상청구 소송을 제기하기도 하며, 특허심판원에 적극적 권리 범위확인심판을 청구하기도 한다. 이 경우 침해자로 주장되는 자 즉, 피고의 대부분은 특 허심판원에 그 특허의 무효심판을 청구하며, 경우에 따라서는 소극적 권리범위확인심판을 청구한다. 이렇게 특허법상 운용되고 있는 심판제도에는 특허 자체에 무효사유와 같은 하 자가 있음에도 불구하고 특허청의 심사를 통하여 등록된 특허를 무효시키는 무효심판제도 가 있으며(특허법 제133조), 이러한 특허권 자체의 하자의 유무에 대한 판단과는 별개로 제3자의 실시발명이 특허권자의 권리범위에 속하는지의 여부를 심리하는 권리범위확인심 판제도(특허법 제135조)가 있다. 위 두 절차의 차이점은 무효심판의 경우 특허권의 무효 여부를 판단하는 제도로서 대세적 효력을 갖으나, 권리범위확인심판은 판단대상이 되는 확인대상발명(제3자의 실시발명)에 대하여 특허권의 권리범위가 미치는지를 판단하는 제 도로서 해당 사건에서만 효력을 갖는다는 점이다. 이러한 심판제도에 따라 특허심판원에 청구된 무효심판에서 특허에 대한 무효 인용율이 지나치게 높다는 비판이 특허권자를 비롯한 기업, 변리사 등의 실무자 등으로부터 제기되 고 있다. 특허청의 통계자료에 따르면, 무효심판이 제기된 특허 중 특허심판원에서 실제 무효로 판결되는 비율(인용율)은 아래의 표와 같다. 표 년 11년 특허무효심판 인용율 추이 * 인용율 = 인용건수/심결건수(인용 기각 포함) 구분 인 용 기 각 심결 건수 인용율 (%) 한국지식재산연구원

63 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 2004년 이후로 특허심판원의 특허무효심판 인용율은 60%를 상회하였으며, 2009년에는 71.6%에 이르기도 하였다. 그러나 이는 인용/기각된 것만을 대상으로 하고 있어 무효심판 의 인용율이 비율적인 측면에서 높게 나온 것이라고 할 수 있다. 한편, 우리나라와 법제 가 유사한 일본과 총 심결건수(인용 기각 각하 취하를 포함) 대비 인용율을 비교해 보면, 일본의 무효율은 2008년까지 우리나라와 비슷하게 50~60%를 유지하였으나, 2009년 이 후 50% 이하로 감소세를 나타냈으며, 지난 2011년에는 30%대로 감소한 것을 알 수 있다. 표 년 11년 우리나라와 일본의 특허무효심판 인용율 비교 * 특허 무효율(한국)= 인용건수(일부인용 포함)/심결건수(인용 기각 각하 취하를 포함. 다만, 절차무효처분은 제외) * 일부무효 포함 구 분 한국 일본 57.6% (359/623) 54.8% (142/259) 58.5% (360/615) 58.7% (182/310) 60.1% (318/529) 43.5% (123/283) 53.1% (336/633) 40.2% (102/254) 53.4% (374/700) 35.1% (91/259) 그러나 위 표에서 볼 수 있듯이, 우리나라의 특허 무효율이 50%대인 것으로 볼 때, 이 러한 비율이 과연 우리나라의 무효경향이 높다고 판단하는 잣대가 될 수 있는지는 의문이 다. 무효심판 외에도, 2010년의 한 연구보고서에 따르면 권리자가 심판원에 제3자의 실시 행위가 자신의 권리를 침해하는 것임을 확인해 줄 것을 요청하는 적극적 권리범위확인심 판에서 제3자의 특허권 침해성립율은 20% 전후에 머무르고 있으며, 반대로 침해자로 주 장되는 자가 심판원에 자신의 실시행위는 특허권자의 권리를 침해하는 것이 아님을 확인 해 줄 것을 요청하는 소극적 권리범위 확인심판에서의 침해회피율은 2004년 이후 80% 이상을 유지하고 있음을 알 수 있다. 57) 57) 정차호, 앞의 연구보고서 (주 2). 한국지식재산연구원 39

64 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 년 09년 적극적 권리범위확인심판 침해성립율 * 침해성립율 = 인용건수/심결건수(인용 기각 심결각하를 포함) 구분 인 용 기 각 심결 각하 심결 건수 침해 성립율 (%) 표 년 09년 소극적 권리범위확인심판 침해성립율 * 침해성립율 = 인용건수/심결건수(인용 기각 심결각하를 포함) 구분 인 용 기 각 심결 각하 심결 건수 침해 성립율 (%) 이처럼 우리나라에서 유효하게 등록된 특허에 대한 무효심판 인용율이 높고, 제3자의 실시행위가 특허권자의 권리범위 내에 속한다고 판단하는 비율이 지극히 낮다는 결과는, 이미 특허청의 심사를 거쳐 등록된 특허권의 안정성에 부정적인 영향을 미칠 것이며, 특 허권자에게는 자신의 특허권에 대한 불안감을 조성하게 될 것이다. 한편, 제3자로 하여금 특허권을 양도받거나 라이선스를 취득하여 실시하도록 하기보다는, 높은 특허 무효인용율 및 권리범위확인심판에서의 낮은 침해성립율 등에 따른 특허권 비침해 판단 결과를 기대 하며 우선적으로 특허권자의 권리를 침해한 후에 무효심판, 권리범위확인심판을 제기하도 록 함으로써 침해행위를 조장하게 되는 결과를 가져올 수 있다. 이는 특허청에 대한 신뢰 의 하락으로 인하여, 발명을 한 자들에게 특허출원 의지를 약화시킬 가능성이 있을 뿐만 40 한국지식재산연구원

65 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 아니라, 결과적으로 특허제도 자체에 대한 불신으로 이어질 수도 있다. 정당하게 등록된 특허에 대한 무효율이 높은 원인에 대하여는 그동안 다양한 의견이 제 시되었다. 특허청의 출원심사가 엄격하지 않아 부실 특허를 양산하는 것이라는 지적도 있 으며, 58) 심판 단계에서 적용할 유효성 판단 기준이 충분히 마련되어 있지 않아 판단자 개개인의 재량 범위가 넓은 상태에서 특허심판원의 심판관이나 판사들이 사후적 고찰 59) 의 함정에 빠질 가능성이 높다는 의견, 권리를 제대로 보호해주기 보다는 침해에 더 우호 적인 태도를 보이는 경향 때문에 빚어진 결과라는 지적 60) 등이 있다. 그리고 이에 대한 해결방안으로서, 특허청의 심사품질 고도화를 통하여 특허의 질적 강 화를 유도하여야 한다는 의견과 심사관, 심판관, 판사간의 정기적인 정보 및 인식 공유를 통하여 등록 특허에 대한 무효심판 사건에서 사후적 고찰의 함정에 빠지지 않도록 하는 조치를 강구해야 한다는 의견, 특허유효추정의 원칙을 도입함으로써 일단 등록된 특허를 무효시키기 위해서는 심사단계에서 적용된 신규성 및 진보성 판단기준 보다 더 엄격한 판 단기준을 적용하도록 하여야 한다는 의견 등이 제시되었다. 그러나 사실상 우리나라에서 등록특허가 무효로 확정되는 수치나 비율을 확인시켜 주는 공식적인 결과나 자료는 찾기 어렵다. 특허청이 매년 발간하는 통계자료의 심판인용율은 확정된 심판을 대상으로 하지 않으며, 권리범위확인심판(소극적, 적극적) 등을 포함하는 당사자계 심판의 통계 수치를 제공하고 있을 뿐이다. 각종 연구보고서나 보도자료 등에서 는 구체적이고 객관적인 분석자료 없이 이러한 특허청의 통계자료를 참고로 하여 여러 기 준에 의해 무효율을 판단하므로, 무효율은 50%에서 70%에 이르기까지 각각 조금씩 다르 게 도출되고 있다. 58) 윤선희, 특허법은 특허권자를 보호하기 위한 법인가?, 법률신문, 일자. 59) 사후적 고찰이란, 선행기술 또는 무효심판 청구인이 제공하는 정보를 인지한 이후 특허발명을 평가절하하는 판단을 말한다. 60) 안현실, 특허제도가 위험하다, 한국경제신문, 일자. 한국지식재산연구원 41

66 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 3 낮은 손해배상액으로 인한 권리행사의 실효성 부족 민사본안사건의 경우 단순히 침해금지를 청구하는 경우보다는 금전적 손해배상만을 청 구하거나 손해배상과 침해금지를 함께 청구하는 경우가 많은 것이 보통이다. 61) 이는 현재 발생하고 있는 침해행위를 중지시켜 장래에 대하여 특허권자의 권리를 보호하는 것 못지 않게, 제3자의 침해행위로 인해 이미 발생한 특허권자의 금전적인 손해에 대한 배상이 중 요함을 의미한다고 볼 수 있다. 2010년에 실시된 침해금지명령, 손해배상액, 형사처벌제 도의 중요성 & 만족도 조사 결과에 따르면, 손해배상액에 대한 중요성은 높은 반면, 이에 대한 만족도는 가장 낮은 것으로 평가되었다. 62) 이처럼 특허침해소송에서 특허권자의 특 허의 유효성을 인정받고, 제3자의 행위가 특허권자의 권리를 침해하는 것임이 명백하다고 판단된 경우, 그 침해자의 행위로 인하여 특허권자가 입게 된 손해에 대하여 충분한 배상 이 이루어져야 비로소 특허권자의 권리구제가 충분히 이루어지고 있다고 평가할 수 있게 되는 것이다. 그러나 법원의 손해배상 인용액은 지극히 적기 때문에 실질적으로 특허권자 가 특허침해행위에 따른 손해를 회복하기에 충분한 배상을 받는다고 보기 어렵다는 비판 이 꾸준히 제기되어 왔다. 2009년 한국지식재산연구원의 연구보고서에 따르면, 2000~2009년 6월 기준 특허 실용 신안권 침해소송사건의 1심사건 중 주요쟁점이 손해배상이면서 인용액이 있는 사건에 대 하여 분석한 결과, 손해배상액 인정액의 규모는 아래의 그림과 같다. 61) 판결선고일 기준 민사본안사건 중 손해배상청구사건은 245건(순수 손배 158건 + 침해금지 및 손배 87건), 침해금지청구사건은 230건(순수침해금지사건 143건 + 침해금지 및 손배 87건). 62) 정차호, 앞의 연구보고서 (주 2), 116면. 42 한국지식재산연구원

67 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 그림 2-1 각 연도별 민사본안 1심에서의 손해배상 인정액 추이 위 그림에서 볼 수 있듯이, 침해소송 1심에서 원고가 승소하였더라도 피고의 침해행위 로 발생한 손해에 대한 손해배상인정액은 5천만원 이하인 경우가 대부분이며, 특히 평균 손해배상액은 1억원 안팎인 것으로 조사되었다. 63) 한편, 1심사건에서 법원은 원고의 청구 액을 기준으로 약 37%의 인용율을 보였으나, 고등법원과 대법원을 거치면서 원고의 청구 액 대비 8.5% 정도의 인용율을 보이는 것으로 파악되었다. 64) 또한, 2012년도 국가지식재산 시행계획 에서는, 우리나라 특허침해 손해배상액은 지난 2009년부터 2010년 평균 건당 7800만원으로 같은 기간 건당 250만 달러에 달했던 미국 의 4분의 1에도 못 미쳤으며, 손해배상 기대 가능성도 낮아 지식재산권 침해소송 청구 건 수도 지난 2010년 기준 미국이 3300건이었던 데 비해 우리나라는 184건에 그쳤음을 지적 하였다. 65) 최근 미국에서의 삼성전자와 애플간 특허소송 결과도 특허침해행위에 대한 우 리나라의 손해배상 인정액이 얼마나 미미한지에 대하여 적나라한 비교를 보여주고 있다. 미국 배심원단은 약 1조 2000억원의 배상금 평결을 내린데 반해 우리나라 서울중앙지방 법원이 애플에게 배상하도록 판결한 손해배상액은 4000만원에 불과하였다. 이외에도 한 국에서 특허권 침해행위에 대하여 손해배상을 청구한 경우, 배상액 인정 판결이 청구액의 10분의 1 수준이라는 조사 결과도 있다. 66) 63) 배상철, 앞의 연구보고서 (주 4) 참조. 64) 조용식, 지적재산권 소송 무엇이 문제인가, 법률신문, 일자. 65) 이진호, 21세기형 지식재산 강국 닻이 올랐다, ET News, 일자. 한국지식재산연구원 43

68 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 법원의 이러한 비현실적인 손해배상액 인정 경향은, 특허권자 및 이용자에게 상반된 이 해관계를 가져다준다. 먼저 특허권자의 관점에서 보면, 시간적 경제적 비용을 들여 개발한 기술을 특허출원하고, 1~2년의 기간이 걸리는 출원심사 절차를 통하여 비로소 특허권을 부여받은 특허권자는 국가로부터 독점배타권이라는 권리를 인정받는 대가로 심사료와 등 록료를 납부해야 하고 또한 그것을 유지하기 위하서 매년 등록료를 납부해야 한다. 이러 한 특허권에 기하여 특허침해자를 상대로 침해에 따른 손해배상을 청구한 경우에, 특허의 유효성을 인정받아 특허침해가 성립하더라도 특허권자가 그 손해를 회복하기에 충분한 배 상을 받지 못하게 되면, 결국 특허제도는 특허권자의 권리보호 수단으로서의 역할을 제대 로 수행하고 있지 않다고 볼 수 있다. 이에 반해, 침해자의 관점에서 보면, 특허권자의 독점기술(특허)이라고 하더라도 일단 무단이용하여 막대한 이익을 취하고, 이후에 특허권자에 의해 침해행위로 발각되어 손해 배상청구소송이 제기되어도 적은 손해배상액 인정으로 인하여 침해자는 자신이 취한 이익 에 비해 미미한 금액을 배상하면 되게 된다. 결국 특허제도는 특허권자를 위한 방어장치 로서의 기능을 제대로 수행하지 못하고, 오히려 제3자의 침해행위를 유인하는 결과를 초 래하게 되는 꼴이다. 이러한 문제점들로 인하여 특허침해행위에 대한 손해배상제도의 원활한 운용이 이루어 지지 않고는 특허제도가 특허권자의 권리 보호에 있어 실효성을 갖는다고 판단하기는 어 려울 것이다. 특히, 손해배상제도는 무효심판이나 침해금지청구소송과는 달리 특허권의 유효성 판단 문제가 요부가 되는 것이 아니라, 이미 유효하다고 인정된 특허권을 타인이 침해함으로써 발생한 손해에 대하여 특허권자를 구제해 주기 위한 적절한 배상액을 결정 하는 것이 요부가 되는 것이다. 따라서 손해배상제도는 무효심판이나 침해금지청구 등의 절차에 비하여 특허제도의 실효성에 직접적인 영향을 미치는 구제절차로 볼 수 있다. 66) 안현실의 산업정책 읽기, 4000만원 vs 1조2000억원, ( 참고). 44 한국지식재산연구원

69 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 제4절 특허권 실효성 확보의 선결문제 : 손해배상액의 현실화 이미 살펴본 바와 같이, 현실적으로 우리나라에서 특허권의 보호와 관련하여 주로 문제 시 되어 오고 있는 것은 높은 특허무효율과 낮은 손해배상인용액과 관련해서이다. 특허권 의 지나친 보호는 발명의 이용을 저하시키고 때로는 공공의 이익에 반하게 될 우려를 낳 지만, 다른 한편으로 특허권의 미흡한 보호는 발명과 혁신의 의욕을 감퇴시켜 지식재산 창출 동기 자체를 약화시킬 수 있는데, 이러한 특허권의 양면성을 감안하여 특허권을 적 절하게 보호하는 것은 간단한 문제는 아니기 때문이다. 먼저, 특허의 무효율과 관련하여, 우리나라에서 유효하게 등록된 특허에 대한 무효심판 인용율이 높고, 권리범위확인심판에서 특허권자의 권리침해 성립율이 지극히 낮다는 결과 등은 특허권자가 시간적 경제적으로 막대한 비용을 투자하여 발명하고 취득한 권리에 대 하여 불안감을 조성하게 할 뿐만 아니라, 오랜 심사기간을 거쳐 특허권을 부여한 특허청 에 대한 신뢰의 하락으로 이어질 수 있다. 또한 제3자로 하여금 라이선스 등의 정당한 방 법이 아닌 선침해 후조치를 조장할 우려가 있어 결국 특허제도 자체에 대한 불신으로 이 어질 수 있다. 그러나 이처럼 특허의 무효율이 높다는 결과들은 무효심판 또는 권리범위확인심판이 청 구된 특허에 대한 인용율 내지는 침해성립율에 따른 것이므로, 등록되어 있는 전체 유효 특허건수에 대한 비율로 보면 결코 무효율이 높다고 말할 수는 없을 것이다. 즉, 무효심 판 청구된 특허 중 무효로 판단되는 특허의 비율은 높다고 할 수 있으나, 등록된 전체 유 효특허 중 무효심판 또는 권리범위확인심판에 의해 무효로 되는 비율은 매우 낮다고 볼 수 있다. 매년 특허심판원에서 무효로 판단되는 특허권은 유효하게 존속되고 있는 전체 특허권 대비 0.05%(만건 중 5건) 정도에 불과하다는 결과는 이를 뒷받침해 준다. 아래의 표에 따르면, 2011년 기준, 전체 존속 특허권 68만 여건 중 374건이 무효로 판단되었다. 한국지식재산연구원 45

70 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 2-7 연도별 전체 유효 특허권 대비 특허무효율 (단위: %, 건) 구 분 '08 '09 '10 11 한 국 0.06% (360/624,419) 0.05% (318/637,197) 0.05% (336/640,514) 0.06% (374/678,153) 또한, 특허 무효율을 파악함에 있어 중요한 것은 당해년도의 특허 등록건수 대비 무효 율을 고려하는 것이다. 아래의 표를 통해 전체 등록 건수 대비 무효율을 비교해 볼 때, 07년 359(무효심판인용건수)/123,705(전체등록건수)=0.29%에 불과하므로, 현실적으로 2 만 건 이상 등록된 것 중에서 단지 3백여 건이 무효가 되었다고 보면, 단순히 무효심결 건수 대비 인용심결 건수로 무효율을 산정하여 비율이 높은 것만으로 무효율이 높다고 하 는 것에는 문제의 여지가 있다고 생각된다. 표 2-8 연도별 특허 등록건수 대비 특허무효율 (단위: %, 건) 구 분 한 국 123,705 83,523 56,732 68,843 94,720 이처럼 판단하는 기준에 따라 그 결과가 달라지는 특허 무효율에 대하여 이를 높다고 결론내리기에는 무리가 있다. 즉, 우리나라에서 특허 무효율이 높다는 논란은 통계처리 방식이나 보는 관점에 따라 달라질 수 있다고 생각되며, 특히 무효가 되어야 할 특허가 무효가 된 것이라는 정당성 측면에서의 관점도 전혀 배제할 수 있는 것은 아니다. 따라서 유효한 전체 특허권 중 무효심판 청구된 특허에 대한 무효율이 높다는 결과에 대하여 무효율을 인위적으로 조정하는 것은 곤란하며, 반대로 무효율을 낮추기 위해 부실 권리를 그대로 존속시키는 것 또한 바람직하지 않다. 그러므로 특허의 무효율과 관련하여 서는 기존의 여러 논의에서 제시되었듯이, 특허청의 심사품질 고도화를 통하여 특허의 질 적 강화를 유도하고, 심사관, 심판관, 판사간의 정기적인 정보 및 인식 공유를 통하여 등 록 특허에 대한 무효심판 사건에서 사후적 고찰의 함정에 빠지지 않도록 하는 조치를 강 구하는 한편, 특허유효추정의 원칙을 도입함으로써 일단 등록된 특허를 무효시키기 위해 서는 심사단계에서 적용된 신규성 및 진보성 판단기준 보다 더 엄격한 판단기준을 적용하 는 등 사전적 사후적으로 여러 해결방안을 통하여 특허권의 안정성 확보가 가능하다고 볼 46 한국지식재산연구원

71 제2장 특허제도의 실효성 확보와 손해배상액의 관계 수 있다. 따라서 특허권자의 보호 측면에서 우리가 특히 주목해야 할 것은 낮은 손해배상인정액 관련 문제이며, 이에 대한 법제도적 검토의 필요성으로 귀추가 주목된다. 앞서 살펴본 바 와 같이, 손해배상제도는 특허권의 유효성 판단 문제가 요부가 되는 무효심판이나 침해금 지청구소송과는 달리, 이미 법원 등에 의해 유효하다고 인정된 특허권에 대하여 타인이 그 특허권을 침해함으로써 발생한 손해에 대한 특허권자의 구제를 위하여 적절한 배상액 을 결정하는 것이 요부가 되는 것이기 때문에, 무효심판이나 침해금지청구 등의 절차에 비하여 특허제도의 실효성에 직접적인 영향을 미치는 구제절차로 볼 수 있다. 유효한 특 허를 가진 특허권자에게는 이미 이루어지고 있거나 장래에 발생하게 될 침해행위를 효과 적으로 금지 및 예방하는 것도 중요하지만, 이미 발생한 특허권 침해행위에 따른 금전적 손해에 대한 충분한 보상은 현실적으로 특허권자에게 더더욱 큰 의미를 갖기 때문이다. 그럼에도 불구하고 특허침해소송에서 손해배상 인정액이 낮은 현황에 대하여 그 원인이 나 이와 관련한 법제도적인 측면에서의 연구는 보통 특허권자의 입증책임 경감, 징벌적 손해배상제도의 도입 여부 등의 검토를 중심으로 이루어져 왔으며, 실무적으로 법원에서 손해배상액 인정을 위한 일련의 과정에서 제기되는 문제점에 대한 근본적인 원인 및 해결 책에 대한 접근은 시도되지 않고 있다. 단편적인 법제도적 변화의 중요성 못지않게 그러 한 법제도적 변화에 적절히 대응하는 실무가 이루어질 수 있는지에 대한 연구가 함께 이 루어져야 하며, 따라서 현재의 특허법 체계 내에서 소송상 특허권자의 권리구제와 관련한 법적용에 있어서 특허침해에 대한 손해배상액이 낮게 책정될 수밖에 없는 실무상의 현황 및 문제점에 대하여 다각적인 검토가 요구된다. 이를 통하여 손해배상액의 현실화를 위한 법제도적 개선 방안의 도출은 현 특허제도의 실효성 제고를 위한 가장 효과적인 대안이 될 것으로 기대된다. 한국지식재산연구원 47

72

73 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제 3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 제1절 서설 제2절 주요국의 특허권 침해소송 실무 제3절 주유국의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 실무 제4절 주요국의 손해배상제도 및 실무의 비교 제5절 특허권 침해의 손해배상 감정 전문화의 필요성 Korea Institute of Intellectual Property

74

75 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 제3장 특허침해에 대한 손해배상관련 제도 및 실무 Korea Institute of Intellectual Property 제1절 서설 제2절 주요국의 특허권 침해소송 실무 제3절 주유국의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 실무 제4절 주요국의 손해배상제도 및 실무의 비교 제5절 특허권 침해의 손해배상 감정 전문화의 필요성 제1절 서설 특허권 침해에 대한 우리나라의 손해배상액이 낮은 이유를 살펴보기 위해서는 특허침해 소송의 구조와 절차, 손해배상제도, 산정실무 및 손해배상과 관련된 각 제도 등 종합적인 분석이 요구된다. 즉 손해배상액의 산정과 관련된 각각의 요소들을 우리나라와 주요국과 의 비교를 통해서 현황과 문제점을 도출하여야 한다. 특허침해에 대한 손해배상액 산정에 는 다양한 요소가 복합적으로 작용하기 때문이다. 이러한 관점에서 본 장에서는 주요국의 특허권 침해소송절차를 개관해 보고, 이것이 일 반 민사소송과 다른 특수성에 대하여 조명해 보고자 한다. 이를 통해 특허침해소송에서의 특히 중요한 요소를 도출하는 것을 전제로, 미국, 일본, 우리나라의 특허권 침해소송에서 의 산정 실무를 검토하고자 한다. 특히 각국의 손해배상제도의 연역과 각국의 손해배상액 의 수준 및 산정근거를 법규와 판례를 통하여 비교 고찰하여 우리나라에서 특허권 침해에 대한 손해배상액이 타 국과 비교하여 낮은 원인과 이유를 도출하여 우리 법제의 문제점을 도출하고자 한다. 한국지식재산연구원 51

76 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제2절 주요국의 특허권 침해소송 실무 1 특허권 침해소송 일반론 1) 특허권 침해소송의 의의 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조). 특허발명 의 실시란 물건발명의 경우 물건의 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위를 말한다 (특허법 제2조). 따라서 제3자가 정당한 권원 없이 업으로서 특허발명을 실시함으로써 특 허권자의 권리를 침해하는 것은 특허권 침해 를 구성한다. 특허권 침해가 발생했을 때 특 허권자 또는 전용실시권자(이하 특허권자 등 이라 한다)는 자기의 권리를 침해한 자 또 는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(특허 법 제126조 제1항), 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기 타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수도 있다(동조 제2항). 앞서 언급한 특허발명을 실시할 권리를 특허권자의 적극적 권리라 한다면, 후단의 침해금지청구권, 침해예방청구 권, 침해물의 폐기 및 제거 청구권 등은 특허권자의 소극적 권리라 할 수 있다. 한편, 특허권 침해가 발생했을 때 특허권자는 발생한 손해에 대하여 민법 제750조의 불법행위에 기한 손해배상 또는 동법 제741조에 기한 부당이득반환을 청구할 수 있다. 우 리나라는 특허권 침해에 대한 금전청구권 그 자체의 발생근거가 되는 특허법 상의 규정은 존재하지 않고, 민법의 일반원칙에 근거하여 이를 인정하고 있다. 하지만 특허권 침해로 인한 손해배상 청구에 있어 민법의 불법행위 규정에 의한 청구만으로는 권리자의 충분한 구제를 기대할 수 없어, 67) 특허법은 민법의 불법행위 규정에 대한 특칙으로서 손해액 추 67) 특허권은 목적물을 사실상 지배하는 것이 아니어서 침해행위가 어디에서든 쉽게 이루어지는 것임에 반하여 이를 신 속하게 적발하기가 어렵고, 권리의 외연이 명확하지 않다는 권리대상의 무체성 때문에 침해 여부의 판단이나 손해액 산정이 쉽지 않으며, 소송에서 이를 주장ㆍ입증하기도 매우 어렵다는 특징을 가지고 있다(안원모, 특허권의 침해와 손 해배상, 세창출판사, 2005, 21면; 권택수, 요건사실 특허법, 진원사, 2010, 363면). 52 한국지식재산연구원

77 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 정(특허법 제128조), 과실추정 규정(특허법 제130조), 생산방법에 관한 추정규정(특허법 제129조), 손해액 계산을 위한 문서제출명령에 관한 규정(특허법 제132조) 등을 두고 있 다. 68) 요컨대 특허권자 등이 원고로 되어 당해 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자를 피고로 하여 침해행위의 금지 또는 예방에 필요한 행위를 청구하거나, 손해가 발생 한 경우 손해의 보상을 목적으로 하는 금전을 청구하는 경우 등을 총칭하여 특허권 침해 소송 이라고 한다. 69) 2) 특허권 침해소송의 구조 및 관할 특허 관련 소송은 크게 특허권 침해소송과 심결취소소송으로 나뉜다. 특허권 침해소송 이 일반 민사법원에 제기되는 경우, 피고는 그 소송과는 별도로 특허심판원에 해당 특허 가 무효임을 주장하는 특허무효심판을 청구한다(특허법 제133조 제1항). 또한 원고 또는 피고는 피고의 행위가 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 권리범위확인심판 을 청구한다(특허법 제135조 제1항). 다시 말해, 특허권 침해소송이 제기되는 경우, 피고 가 방어의 수단으로 이러한 무효심판과 권리범위확인심판을 청구하는 것이 상례화 되어 있다고 할 수 있다. 70) 본 장에서는 특허권 침해소송을 중심으로 논의하고 있으나, 특허 관련 소송 구조 및 절차에 대한 명확한 이해를 돕기 위하여 이하에서는 양 소송을 함께 언급하기로 한다. 특허침해여부를 다투는 특허권 침해소송은 민사소송의 일종으로 일반법원에서 관할하 고, 특허 무효여부 즉, 행정 처분의 효력을 다투는 심결취소소송은 행정소송의 일종으로 특허법원이 관할하고 있다. 71) 특허권 침해소송은 일반 민사소송과 동일하게 전국의 지방 법원과 고등법원에서 관할하는데, 1심는 18개 지방법원과 72) 38개의 지원에서 담당하며, 68) 안원모, 앞의 책 (주 67), 21면. 69) 이와는 반대로, 특허권침해소송에는 금지청구권 부존재확인소송과 같이 침해자 측이 권리자 측을 향한 소송도 있지 만, 본 고에서는 특허권자 등이 원고 측이 되는 경우를 중심으로 논하기로 한다. 70) 정차호, 특허분쟁 장기화 기업은 골병든다 - 특허소송제도의 효율성 전문성 강화 필요, 여의도연구소 지식재산 세미 나 자료집, 2009, 28면. 71) 도두형, 특허침해소송을 특허법원의 전속관할로 하는 것이 바람직한가, 지적재산권, 한국지적재산권법제연구원, 2004, 153면. 72) 특허권 침해소송의 1심은 서울중앙, 서울동부, 서울남부, 서울서부, 의정부, 인천, 수원, 춘천, 대전, 청주, 대구, 부산, 울산, 창원, 광주, 전주, 제주로 총 18개 지방법원에서 담당하고 있다. 한국지식재산연구원 53

78 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 피고의 주소지, 주소가 없거나 주소를 알 수 없는 때에는 거소(현재 사실상 거주), 거소가 없거나 알 수 없는 때에는 마지막 주소지에 소재하는 법원이 관할권을 갖는다. 73) 1심 결 정(판결)에 불복하는 자는 그 1심법원을 관할하는 지역 고등법원에 항소할 수 있다. 이 때, 소가( 訴 價 )가 8천만 원을 초과하는 단독사건은 5개 고등법원이, 74) 8천만 원 이하의 단독사건은 18개 지방법원의 항소부가 관할권을 갖았으나, 2010년 말에 이를 규정한 민 사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙 제4조를 삭제함에 따라 2011년부터는 고액단독 사건의 특례를 없애고 단독사건의 항소는 모두 지법 항소부로 일원화되었다. 또한 그 상 고는 대법원에 전속한다. 특허권 침해소송은 특허권 분쟁의 복잡성 및 고도의 전문지식을 요한다는 특성 등을 고려하여 지식재산 전문재판부를 설치하여 운영하기도 하고, 75) 기술 분야의 전문가들이 판사들을 보좌하도록 하고 있다. 특히, 서울고등법원과 서울중앙지방 법원에 특허청의 직원이 파견되어 판사들을 보좌하고 있다. 이들도 특허법원의 기술심리 관 76) 과 마찬가지로 특허청에서 다녀간 심사관, 심판관으로 근무한 경력이 있는 기술전문 가들로서 이들은 서울고등법원의 2개의 지재권 전담부, 서울중앙지방법원의 3개의 지재권 전담부의 판사들을 보좌하여 기술적 쟁점에 관한 판사들의 이해를 돕고 있다. 이처럼 서 울고등법원과 서울중앙지방법원의 지재권전담부의 판사들이 기술전문가의 조력을 받아 특 허침해소송의 재판을 하고 있을 뿐 아니라, 이들 법원의 부장판사는 특허법원의 부장판사 또는 배석판사로서의 경력을 쌓은 사람들이 대부분이므로 이들은 특허전문판사로서 아무 런 손색이 없다. 77) 한편, 심결취소소송은 특허심판원의 심판에 대해 불복하기 위하여 특허법원에 소송을 제기하는 것으로 기본적으로 행정소송의 일종으로 볼 수 있다. 특허와 관련된 심결취소소 송은 그 대상이 되는 불복심판의 종류에 상응하여 거절결정 불복소송, 등록무효소송, 권 73) 일반적 원칙적으로 인정되는 보통재판적에 대한 자세한 규정은 민사소송법 제2조 내지 제6조를 참조하라. 한편, 민 사소송법 제7조 내지 제25조는 당사자 편의, 증거수집의 편의 등의 관점에서 특별재판적에 대해 규정하고 있으며, 특히 지식재산권에 관련 소송에 대하여 동법 제24조는 다음과 같은 특별재판적을 두고 있다. 74) 고등법원은 서울, 대전, 대구, 부산, 광주 5군데에 설치되어 있으며, 이 중 특허침해소송 건수는 서울이 가증 많다고 한다. 75) 가령, 서울 중앙지방법원의 경우 주로 민사 제8부, 제11부, 제12부, 제13부가, 서울고등법원에서는 민사 제4부와 제5 부가 지적재산 관련 소송을 담당하고 있다 사법연감에 따르면, 2011년 한 해 동안 서울중앙지방법원 지재권 전담부에서는 모두 299건의 사건이, 서울고등법원에서는 204건의 사건이 처리되었다(법원행정처, 사법연감, 2012, 면). 76) 법원조직법 제54조의2 제1항은 특허법원은 기술분야에 대한 전문성을 보좌하기 위하여 기술심리관을 둔다 고 규정하 고 있으며, 필요한 경우에는 법원의 결정으로 기술심리관을 특허법 제186조 제1항의 소송의 심리에 참여하도록 하여 전문 분야에 대한 의견을 진술하여 법관을 보좌하는 역할을 하도록 하고 있다(임병웅, 특허법 (제9판), 한빛지적소유 권센터, 2011, 1054면). 77) 도두형, 앞의 논문 (주 71), 151면. 54 한국지식재산연구원

79 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 리범위확인소송, 정정소송 등으로 나눌 수 있으며, 그 유형 또한 결정계 소송과 당사자계 소송으로 분류할 수 있다. 78) 특허법원의 판결에 대하여 불복하고자 하는 자는 대법원에 상고할 수 있다(특허법 제186조 제8항). 앞에서 언급한 바와 같이 특허권 침해소송이 제기되는 경우, 피고가 방어의 수단으로 민사소송과는 별도로 특허심판원에 해당 특허가 무효임을 주장하는 특허무효심판을 청구 하거나 피고 자신의 행위가 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우가 대부분이다. 79) 특허소송에서 동일한 심리대상에 대 하여 민사적 침해소송과 심결취소소송의 관할이 이원화 되어 운영되고 있기 때문에 특허 분쟁의 신속한 처리가 곤란하고, 정확하고 전문적인 특허분쟁 해결에 한계가 있다는 문제 점이 종전부터 제기되어 왔었다. 최근에는 특허분쟁에서의 소송경제와 효율성, 전문성과 일관성을 확보하기 위하여 특허 소송의 관할집중이 필요하다는 점에 공감대가 형성되어 대법원, 특허청, 각계 전문가 등이 특허침해소송 관할집중에 관한 다양한 방안을 제기하 기도 하였다. 80) 그림 3-1 우리나라 특허관련 소송구조 특허침해소송절차 지방법원* 합의부** 또는 단독판사 고등법원 또는 지방 항소부 대법원 특허심판절차 특허심판원 심결취소 소송 특허법원 (1998년 설립) * 전문재판부가 설치되어 있는 곳에 소를 집중시키기 위하여, 지식재산권과 관련한 소를 제기하는 경 우에는 그 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳(서울, 대전, 광주, 대구, 부산)의 지방법 원에 제기할 수 있음(민사소송법 24) ** 손해배상청구의 소가( 訴 價 ) 1억원 초과, 침해금지청구(재산권상의 소로서 그 소가를 산출할 수 없는 것, 민인규 18의2에 의해 소가는 2000만 100원)는 합의부 관할 78) 조영선, 특허법 (제3판), 박영사, 2011, 574면. 79) 정차호, 앞의 논문 (주 70), 28면. 80) 이에 대한 자세한 내용은 정차호, 앞의 논문(주 70); 특허청 자료; 국가지식재산위원회(주 9) 자료 등을 참조하라. 한국지식재산연구원 55

80 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 2 주요국의 특허권 침해소송 절차 특허소송의 절차는 원고에 의한 심리 판단 대상의 제시(청구) 원고 피고에 의한 주장 (주장) 원고 피고에 의한 입증(증명) 법원에 의한 판단(판결)로 단순화 할 수 있 다. 81) 즉, 소장의 제출을 시작으로 사실 및 법률관계를 다투는 과정을 거쳐 최종적으로 법원이 침해성부 등에 대한 판단을 내리게 된다. 특허권 침해소송은 통상 민사소송의 성 질을 가지고 있어 당사자주의, 변론주의가 적용된다. 82) 따라서 특허권 침해소송도 일반 민사소송 절차와 동일하나, 무형 자산을 보호대상으로 하면서 과학적 기술적 문제를 중심 테마로 삼고 있는 특허권의 특수성으로 인해 일반 민사소송과 다른 양상을 보이는 부분도 있다. 가령, 미국과 일본은 특허소송 장기화 방지, 입증의 용이화 등을 위한 법 제도를 도 입하여 운영하고 있다. 이하에서는 우리나라의 특허소송 절차를 검토하기에 앞서, 지적재 산권 소송이 비교적 활발하고 역사가 오래된 미국의 경우와 우리나라의 소송체계와 유사 한 일본의 경우를 먼저 살펴보고, 우리나라 특허소송 절차와 비교 고찰하려고 한다. 1) 미국 미국에서의 특허소송 절차는 기본적으로 일반 민사소송 절차와 동일하다. 따라서 일반 민사소송에서 채택하고 있는 배심재판도 가능하나, 고도의 기술성과 전문성이 요구되는 특허사건의 성격상 대부분의 특허소송사건은 당사자가 배심에 의한 재판을 요구하고 있지 않다. 미국의 소송과정에서 가장 중요하게 인식되고 있으면서도 우리에게는 생소한 증거 개시(discovery) 절차가 있다. 이는 양측 당사자에게 사건과 관련된 모든 정보를 상호교 환토록 의무화시킴으로써 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 함을 목적으로 채택된 제도 로서, 미국 소송대리인은 이 절차에서 매우 다양한 소송전략을 구사할 뿐만 아니라 가장 많은 노력을 경주하고 있다. 83) 소송은 통상 특허권자가 연방지방법원에 소장(complaint)을 제출함으로써 개시되며, 피 고는 소장에 대하여 20일 이내(기간연장 가능)에 답변서를 제출하여야 한다. 일단 답변서 81) 전병서, 민사소송법 [제4판], 홍문사, 면. 82) 권택수, 앞의 책 (주 67), 222면. 83) 이해영, 미국특허법 [제4판], 한빛지적소유권센터, 2012, 940면. 56 한국지식재산연구원

81 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 가 제출되면 증거개시절차를 위한 기간이 시작되며, 그 기간은 사건의 복잡성에 따라 6개 월부터 수년간이 걸리며 그 기간 중에 당사자는 상대방과 정보를 교환하고 사실상 및 법 률상의 문제를 조사한다. 증거개시절차가 종료되면 공판이 시작되는데, 공판에서 양 당사 자는 사실 및 법률관계와 관련된 증거를 제출한다. 원고는 당해 특허가 유효하고 특허가 침해되었다고 하는 주장을 증명하기 위한 증거를 제시하고, 피고는 당해 특허의 무효 또 는 피고의 제품이 당해 특허권을 침해하는 것이 아니라는 증거를 제시한다. 심리종결 후 판사는 판결을 내리게 된다. 84) 미국에서 특허권자가 침해소송을 제기하는 경우에는 1 피고가 거주하는 구역(district) 또는 2 피고가 침해행위를 수행한 정규의 확립된 근무지(regular and established place of business)가 위치하는 구역의 연방법원이 재판적을 가진다. 85) 다만, 침해소송의 피고 가 법인(corporate)인 경우, 인적 관할권이 인정되는 모든 구역의 연방법원이 재판적을 가진다. 86)87) 그림 3-2 미국 특허소송 절차의 개요 초기단계(Initial Stage) 원고의 소장 제출 및 송달 피고의 대리인 선임 법원이 주최하는 컨퍼런스 참석 및 소송진 행 절차에 대해 합의 분쟁 쟁점 및 소송 진행여부에 대한 검토 서면단계(Pleading Stage) 피고의 반대 motion 제출 법원에 의해 motion이 받아들여지는 경우 소송은 기각되며, 그렇지 않은 경우 피고는 답변서(Answer)와 반서(Counter claim)을 제출 원고는 피고의 답변서를 반 박하는 서면(Reply)과 반서에 답변하는 답변서를 제출 피고는 원고의 Reply를 반박하는 서면 (Rebuttal)을 제출 디스커버리 단계(Discovery Stage) 84) 이해영, 앞의 책 (주 83), 941면. 85) 28 U.S.C. 1400(b). 86) Ve Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1990). 87) 전준형, 미국특허법, 세창출판사, 2011, 583면. 한국지식재산연구원 57

82 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 그림 3-2 미국 특허소송 절차의 개요 (계속) 양측은 상대측에게 소송관련 자료 요청(Document Production Request), 시인요청서(Request for admission), 서면질의서(Interrogatory)를 보내고 답변을 요청 양측은 컨퍼런스를 갖고 자료 공 개 범위에 대하여 합의 양측은 외부전문감정인(Expert)을 선임하여 사건 검토를 의뢰. 이 때 보통 기술관련전문감정인, 특허명세서, 포대검토 전문감정인, 손해액 산정 전문 감정인 등 1명 이 상의 외부전문감정인을 선임 상대측이 공개를 원하지 않는 자료에 대해서는 필요하다면 법원 에 심리를 요청 양측은 상대측의 주요 소송관련자와 외부전문감정인을 대상으로 구두질의 (Deposition)를 요청하고 양측이 합의하는 시간과 장소에서 구두질의를 진행 재판준비단계(Pretrial Stage) 피고는 법원에 약식판결(Summary judgment)을 요청하고 법원은 이에 대해 서면과 구두증언을 통해 심리함. 법원이 약식판결 요청을 받아들이면 사건은 기각 특허침해 소송의 경우 재판준 비단계 또는 디스커버리단계에서 마크멘심리(Markman hearing)을 통해 청구 범위에 대해 심리를 하게 됨 재판 전에 법원의 요청으로 합의를 목적으로 하는 컨퍼런스를 함 재판 전에 증거 소개 방법 및 범위에 대해 양측은 합의를 하고 합의를 하지 못하는 것들에 대해서는 법원의 결정 을 요청 양측은 배심원 전문가를 선임해서 배심원 선정방법에 대해 준비 재판에서 사용할 증거자료를 외부 업체에 의뢰해서 준비 재판에서 증언을 할 증인들을 준비 재판(Trial) 재판에서 양측의 변호인은 증인 및 전문감정인의 증언과 증거자료를 토대로 배심원 앞에서 변호 를 하고 재판이 끝난 다음에 배심원은 판결을 내림 재판 후 단계(Post Trial Stage) 패소한 측은 배심원의 판결에 대해 근거가 없다는 Motion을 제출하고 법원은 이에 대해 심리 피고가 패소한 경우 손해배상 산정을 하기 위해 양측의 손해배상전문가의 증언을 듣고 손해배상 금액을 판단 승소한 측은 패소자가 변호사 및 소송비용 부담을 해야 한다는 신청을 법원에 하 고 법원은 이에 대해 심리 패소한 측은 항소법원에 항소를 할 것인지 검토를 하고 항소하기로 결정하면 기한 안에 항소 신청 항소를 안 하는 경우 손해배상 금액을 어떻게 지불할 것인지 또 영구처분(permanent injunction)은 어떻게 집행을 할 것인지를 결정 출처: YOMME 특허법인 홈페이지 참조 88) 2) 일본 일본에서 특허권 침해소송은 원고가 법원에 소장을 제출하는 것에 의해 개시한다(일본 민사소송법 133조). 소장심사상 제1차 구두변론기일이 지정되고, 피고에게 소장, 답변서 88) (최종방문일자: ). 58 한국지식재산연구원

83 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 최고장 및 소환장( 呼 出 状 )이 송달된다(동법 137조 내지 139조). 제1차 구두변론기일에는, 원고의 소장과 피고의 답변서를 진술하고, 기본적 서증(특허 권의 등록원부, 특허공보, 피고제품의 개요를 나타낸 팸플릿 등)을 제출하고, 쟁점정리를 위한 변론준비절차 기일이 지정된다. 또한, 외국어의 증거에는 번역문을 첨부할 필요가 있다. 통상은 재판장과 주임 재판관 2명이 수명재판관이 되어 변론준비절차를 주재한다. 변론준비절차 기일은, 수회에 걸쳐, 쌍방이 주장입증을 준비한다. 금지청구에 한하는 경 우는 쟁점을 정리할 수 있는 단계에서 변론준비 절차를 종결하고, 제2차 구두변론기일에 이르러 변론을 종결하고 판결 선고에 이르거나, 화해권고에 의해 화해기일이 지정되기도 한다. 손해배상청구를 포함하는 경우는 침해의 성부에 관한 쟁점을 정리할 수 있는 단계 에서 법원이 손해에 해당하는지 여부를 검토하고, 손해가 성립하지 않는 경우에는 중간 판결에 이를 가능성도 있다. 또한 손해 판단을 하는 경우, 변론준비절차기일에 이르러 법 원의 심증을 일정정도 개시한 다음 손해에 대한 쟁점정리 절차에 들어가든지, 화해권고가 되어 이후 상기와 같은 절차가 된다. 제1심에서 절반 가까이의 사건이 화해에 의해 종료 되고 있는 것도, 침해소송의 특색일 것이다. 89) 그림 3-3 일본 특허소송 절차의 개요 소장의 제출 소장 심사ㆍ제1회 구두변론기일의 지정 제1차 구두변론기일: 소장 진술ㆍ답변서 진술 변론준비 절차: 쟁점정리, 준비서면의 진술ㆍ증거의 제출 변론준비 절차 종결 심증개시 화해권고 제2차 구두변론기일 구두변론 종결 화해성립 판결의 선고 89) 高 部 眞 規 子, 實 務 詳 說 特 許 關 係 訴 訟, 金 融 財 政 事 情 硏 究 會, 2011, 9-10 頁. 한국지식재산연구원 59

84 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 3) 우리나라 특허권 침해소송은 청구 내용에 따라 침해금지(예방)청구소송, 손해배상청구소송, 부당 이득반환청구소송, 신용회복조치청구소송, 보상금청구소송 등이 있다. 이하에서는 이번 연구의 테마인 손해배상청구소송을 중심으로 우리나라 특허권 침해소송의 절차를 정리하 려고 한다. 특허권 침해를 이유로 하는 손해배상청구의 소송물은 민법 제750조의 불법행위에 기한 손해배상청구권이다. 특허법에서는 특허권 침해에 기한 손해배상청구권 그 자체의 발생근 거가 되는 규정은 별도로 두고 있지 않다. 따라서 이하에서는 일반 민사소송 절차에 대해 간략히 언급한다. 90) 우선 소장이 접수되면 간단한 심사를 하여 특별한 형식적 하자가 없는 한 그 부본을 즉 시 상대방에게 송달하고 30일 이내에 답변서를 제출하도록 최고한다. 그 단계에서 소장이 송달불능이 되면 주소보정명령을 하고 결국 공시송달로 처리될 사건은 공시송달 신청, 공 시송달의 실행 및 관련 증거신청을 기일 전에 모두 마치도록 한 다음 곧바로 제1회 변론 기일을 지정하여 변론종결이 되도록 한다. 피고에게 소장이 송달된 경우에는, 답변서 제 출기한이 만료된 직후 재판장이 사건기록을 검토하여 처리방향을 결정하게 되는데 그 때 까지 답변서가 제출되었는지 여부에 따라 절차는 전혀 다르게 진행된다. 먼저 기한 내에 답변서가 제출되지 않았거나 자백 취지의 답변서가 제출된 경우에는 일단 무변론판결 대 상 사건으로 분류된다. 다음으로 피고가 기한 내에 부인하는 취지의 답변서를 제출하여 원고청구를 다투는 경우에는, 재판장은 바로 기록을 검토하고 사건을 분류하여 심리방향 을 결정한다. 원칙적으로 재판장은 가능한 최단기간 안의 날로 제1회 변론기일을 지정하 여 양쪽 당사자가 법관을 조기에 대면할 수 있도록 하고 있다. 제1회 변론기일은 쌍방 당 사자 본인이 법관 면전에서 사건의 쟁점을 확인하고 상호 반박하는 기회를 가짐으로써 구 술주의의 정신을 구현하는 절차이다. 이를 통하여 양쪽 당사자 본인의 주장과 호소를 할 만큼 하게하고, 재판부도 공개된 법정에서의 구술심리 과정을 통하여 투명하게 심증을 형 성함으로써, 재판에 대한 신뢰와 만족도를 높이는 방향으로 운영하고자 하는 것이다. 이 처럼 제1회 변론기일을 통하여 양쪽 당사자가 서로 다투는 점이 무엇인지 미리 분명하게 90) (대법원 전자민원센터 절차안내 참조, 최종방문일자: ). 60 한국지식재산연구원

85 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 밝혀지면, 그 이후의 증거신청과 조사는 그와 같이 확인된 쟁점에 한정하여 집중적으로 이루어질 수 있게 된다. 한편, 재판장은 사건분류의 단계 또는 제1회 변론기일 이후의 단계에서, 당해 사건을 준비절차에 회부할 수 있다. 이는 양쪽 당사자의 주장내용이나 증거관계가 매우 복잡하 여, 별도의 준비절차를 통하여 주장과 증거를 정리하고 앞으로의 심리계획을 수립하는 것 이 필요하다고 판단하는 경우에 이루어진다. 준비절차는 양쪽 당사자가 서로 준비서면을 주고받거나(서면에 의한 준비절차), 법원에서 만나 주장과 증거를 정리하는 방법(준비기일 에 의한 준비절차)으로 진행된다. 앞서 본 변론기일 등의 절차가 진행되는 과정에서 쌍방 당사자는 준비서면에 의한 주장 의 제출과 더불어 그 주장을 뒷받침하는 증거신청 및 증거의 현출을 모두 마쳐야 한다. 따라서 관련 서증은 원칙적으로 준비서면에 첨부하여 제출하여야 하고, 문서송부촉탁, 사 실조회, 검증ㆍ감정신청과 그 촉탁은 물론 증인신청까지도 모두 이 단계에서 마치는 것을 원칙으로 한다. 증거조사기일에는 원칙적으로 사건에 관련된 쌍방의 증인 및 당사자신문 대상자 전원을 한꺼번에 집중적으로 신문하고, 신문을 마친 사건은 그로부터 단기간 내에 판결을 선고하 는 구조로 운영하고 있다. 그리고 당사자 쌍방이 다투는 사건에 대해서는 위와 같은 절차 진행의 과정 중 어느 단계에서든 화해권고결정이나 조정제도를 활용하여 분쟁의 화해적 해결을 시도하는 것을 지향하고 있다. 그림 3-4 우리나라 특허소송 절차의 개요 소장의 제출 소장 심사 및 소장보정 명령 소장 부본의 송달: 답변서 제출의무 고지 답변서 제출: 부제출 시 무변론 판결 한국지식재산연구원 61

86 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 그림 3-4 우리나라 특허소송 절차의 개요 (계속) 재판장 기록검토 및 사건분류, 변론준비 절차 회부 변론 기일 변론준비 절차: 서면에 의한 준비(준비서면 공방), 준비기일에 의한 준비(주장 증거정리) 집증증거조사기일 판결의 선고 62 한국지식재산연구원

87 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 3 정리 및 시사점 앞서 살펴본 바와 같이, 각 국의 특허소송은 민사소송 절차와 거의 동일한 구조를 취하 고 있으며, 우리나라, 미국, 일본의 특허침해소송 절차를 초기단계(소장 제출 및 심사, 피 고의 답변 제출 등), 변론준비단계(쟁점 정리 및 준비서면, 증거조사 제출 등), 재판단계 (변론 및 판결 선고)의 3단계로 나누어 보면, 소송의 세부적인 절차에는 차이가 있겠지만 전체적인 흐름은 유사하다고 볼 수 있다. 그러나 특이할 만한 것은 미국의 경우에는 우리나라 및 일본과는 달리, 준비단계에는 증거개시 절차(discovery)가 있으며, 재판단계에서 배심원 판결이 가능하다는 점이다. 증 거개시 절차를 통하여 양측 당사자들은 필수적으로 사건과 관련된 모든 정보를 상호 교환 해야 하는 의무를 지기 때문에, 당사자 상호간에 사건과 관련된 정보의 공유를 의무화하 지 않는 우리나라 및 일본과 비교하였을 때, 각 당사자의 증거 수집에 있어 효율성 및 공 정성을 기할 수 있으며, 소송대리인은 다양한 소송전략을 구사할 수 있게 된다. 나아가, 이렇게 제출된 다양하고 명확한 증거들을 통하여 법원은 특허침해여부 및 손해배상액에 관하여 공정한 판결을 내릴 수 있게 되는 것이다. 또한, 미국의 경우 재판단계에서 배심원 판결이 가능하며, 다만 특허침해소송은 사건의 성격상 고도의 기술성과 전문성이 요구되므로 당사자가 배심에 의한 재판을 요구하는 경 우는 드물다. 그러나 최근에는 특허침해소송에서 배심원 판결에 의한 손해배상 인정액이 법원에 의한 손해배상 인정액에 비하여 높게 판결되는 경향이 있어, 특허침해소송에서의 배심원 재판이 특허권자에게 유리하게 작용할 가능성이 있다는 의견이 제시되기도 한다. 이처럼 미국의 배심원 판결은 우리나라와 일본에는 없는 제도로서 특허침해소송의 결과에 영향을 미치는 요인 중의 하나로 볼 수 있을 것이다. 지금까지 각 국의 특허침해소송 절차에 대하여 전반적으로 비교 검토해 보았으며, 특히 본 보고서에서 중점을 두고 있는 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정과 관련하여서는 이하에서 자세히 다루기로 한다. 한국지식재산연구원 63

88 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제3절 주요국의 특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정 실무 1 서설 우리나라 특허권 침해소송에서의 손해배상액의 수준 및 그 문제점을 정확하게 진단하기 위해서는 우리나라의 손해배상제도와 손해배상액 산정 실무에 대한 검토와 함께 주요국과 의 비교 연구가 필요하다. 본 절에서는 우리나라의 손해배상액 산정 실무를 검토하기에 앞서, 먼저 미국과 일본의 관련 법률 및 판례 등을 살펴보고, 실무상 산정 척도 및 손해 액 산정시의 고려 요소 등을 정리하고자 한다. 미국은 우리나라와 법체계 및 소송 구조 등이 다르지만, 특허권 소송이 비교적 활발하고 미국 법정에서 손해배상액 산정을 위해 다양한 방법론을 활용하고 있으므로 우리나라의 손해배상제도 개선에 필요한 시사점을 제 공해 줄 수 있을 것이라 생각한다. 한편, 일본의 경우 우리나라와 거의 유사한 법체계 및 산정 기준을 가지고 있는데, 그럼에도 불구하고 우리나라에 비해 높은 손해배상액이 인정 되고 있는 배경 및 이유를 살펴봄으로써 우리나라 손해배상제도의 미비점과 향후 개선점 을 제시하고자 한다. 64 한국지식재산연구원

89 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 2 미국의 손해배상액 현황 및 산정 실무 1) 미국 손해배상제도의 연혁 제3자가 허락없이 특허발명을 실시하여 특허권 침해가 성립하는 경우 특허권자에게는 특허권에 기초한 구제가 주어진다. 1980년 이후, 미국은 경제의 경쟁력 회복을 위하여 특 허권자를 강하게 보호하는 Pro patent 정책을 취하여, 권리 행사를 바라는 특허권자를 지지하게 되었다. 그 결과 특허침해소송이 현저히 증가하였고, 특허권자가 승소하는 확률 이 높아졌으며, 판결에서 인정되는 배상액도 매우 고액화 되었다. 가령, Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co. 사건 91) 에서 Kodak에 9억 달러에 이르는 거액의 배상금 지급 명 령이 내려졌다. 이와 같이, 미국에서 침해에 대한 구제는 특허권자에게 매우 중요한 부분 이다. 특히, 법원이 재량으로 손해액을 세배 증액하는 것이 가능하도록 하는 제도, 즉, 3 배 배상 이라고 하는 독특한 제도가 있다. 미국의 침해소송에서 패소한 경우의 배상액을 예측하는 것은 중요한 작업이다. 손해의 견적을 낸 배상액으로 승소의 가능성을 객관적으 로 평가하여 침해소송에서 다툴지, 아니면 화해로 해결을 할지에 대한 기로에 서는 경우 가 빈번하게 발생한다. 92) 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 있어서 대체로 각국에서 인정되고 있는 방법은 일실이익형, 실시료 상당형, 침해자 이익반환형의 세 가지 산정방식이다. 미국의 경우에 도 위 세 가지 방식이 모두 사용되어 오다가, 그 중 침해자 이익반환형은 1946년에 제정 된 현재의 특허법 이전에 판례로 인정되어 왔지만, 위 특허법 제정과 함께 폐지되어 현재 는 사용되지 않고 있다. 93) 본래 1946년의 법 개정 이전에는 특허권자는 특허권 침해가 인정되면 자신이 입은 손해액과 침해자가 얻은 이익액 중 유리한 쪽을 선택하여 청구할 수 있었고, 재판과정에서 법원은 양자를 모두 산정하여야 했다. 그런데 이 중 침해자가 얻은 이익을 산정하는 것은 그 비용이 과다한 경우가 많아 결국 의회는 법 개정을 통하여 손해배상의 산정기준에서 침해자 이익을 배제하기에 이르렀다. 94) 91) Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 16 USPQ 2d 1481(D. Mass. 1990). 92) 高 岡 亮 一, アメリカ 特 許 法 實 務 ハンドブック, 中 央 經 濟 社, 2009, 383 頁. 93) 장성원, 미국의 특허재판제도: 특허권자의 손해배상 및 금지명령청구를 중심으로, 재판자료 제73집 ( ), 562 면; 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005, 34면, 각주1 재인용. 94) 장성원, 미국의 특허재판제도: 특허권자의 손해배상 및 금지명령청구를 중심으로, 재판자료 제73집 ( ), 562 한국지식재산연구원 65

90 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 1984년 미국 연방순회항소법원(이하 CAFC'라고 한다)이 설립된 이후로 특허에 관계된 항소심 사건의 관할은 특허청의 심결에 대한 취소소송은 물론 손해배상 등의 침해소송도 CAFC로 집중하게 되었다. 95) CAFC 설립 이후에 특허권의 보호를 중시하는 판례가 집적 되고 있는데, 손해배상액 산정시 일실이익의 입증에 요구되는 수준을 완화하고, 합리적 실시료의 산정시 제1심 법원의 재량을 넓게 인정하는 등 그 이전의 시대에 비하여 손해배 상액 산정의 용이화와 고액의 손해배상이 인정이 가능해졌다. 96) 한편, 현행 미국 특허법 제284조에서 규정하는 손해배상제도가 제도설계상 과도한 배 상(over-compensation)이 이루어질 가능성이 높다는 비판과 함께 최근 미국 내에서 특 허권 침해소송에서의 손해배상액 산정제도에 대한 개혁이 필요하다는 주장이 있었다. 2005년 특허개혁법안(Patent Reform Act of 2005)에 가처분과 손해배상제도에 대한 개 혁 내용이 포함되어 있었으며, 97) 최근에 개정된 2011년 미국발명법(2011 America Invents Act)의 제안 법안인 2011년 특허개혁법안(Patent Reform Act of 2011)에도 손 해배상액, 고의 침해 등에 대한 수정 사항이 담겨있었다. 98)99) 2) 미국의 손해배상액 인정 현황 100) 미국은 국제출원 건수를 기준으로 할 때, 세계에서 특허출원 1위를 차지하고 있는 특허 대국이다. 101) 최근 20년간 미국 특허청에 의한 특허등록 건수의 추이를 살펴보면, 등록 건수는 1991년부터 꾸준히 증가하여 2011년에는 244,430건에 달하는 특허가 등록되었다. 그런데 특허 등록 건수의 증가와 함께 매년 특허 소송제기 건수 역시 증가하고 있는 것으 로 조사되었으며, 심지어 2011년에는 2010년 보다 특허 소송제기 건수가 22%나 증가하여 면; 안원모, 앞의 책 (주 67), 35면, 각주5 재인용. 95) CAFC가 가지는 관할의 집중성과 특허문제에 관한 전문성, 그리고 연방대법원에 대한 상고를 극도로 제한하는 미국 사법제도의 특징은 CAFC의 판례가 미국 특허법의 해석에 있어서 결정적인 역할을 하도록 한다(박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 72면). 96) 안원모, 앞의 책 (주 67), 35-36면. 97) 최승재, 美 특허개혁법의 상원통과 의의와 주요내용, 법률신문, 일자. 98) 이해영, 앞의 책 (주 83), 면. 99) 특허침해의 손해배상에 관한 구체적인 산정기준을 법제화하여 과도한 손해배상으로 되지 않도록 하려던 시도는 실패 하였지만, 의회는 결국 그 숙제를 사법부로 넘긴 것으로 볼 수 있다(이해영, 앞의 책 (주 83), 1147면). 100) 본 서에서는 손해배상액 인정 현황과 관련하여 직접 조사ㆍ분석 연구를 실시하지 않고, 선행 연구된 문헌들을 인용 하여 손해배상액 인정 현황 및 추이를 살펴보려고 한다. 이하에서는 2011년과 2012년에 연구 조사된 PWC 통계자 료를 참고 하였다. 101) WIPO 통계 자료에 의하면, 2012년을 기준으로 할 때 PCT 출원 건수 순위는 미국, 일본, 독일, 중국, 우리나라 순 이다( 최종방문일자: ). 66 한국지식재산연구원

91 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 4,015건에 달하는 소송이 제기되었다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예측된 다. 102) 그림 3-5 최근 20년간 미국 특허등록 및 특허소송 제기 건수 미국은 특허법 제284조에서, 법원이 손해의 배상을 명함에 있어 손해배상액은 법원에 의해 결정된 이자 및 비용을 모두 포함한 금액이어야 하며, 어떠한 경우에도 침해자가 받 을 수 있는 합리적인 로열티 보다 작을 수 없음 을 규정하고 있다. 또한, 특허권을 고의로 침해한 자에게 최고 3배까지 손해배상액을 가중할 수 있도록 하여 특허권 침해소송에서 매우 높은 손해배상액을 인정하고 있는 편이다. 103) 실제, 1995년부터 2011년까지 미국 연방지방법원에서 판결한 손해배상액 규모를 조사한 자료에 의하면, 2009년에 관절염 약 (Arthritis drugs) 관련 특허에 대한 침해소송인 Centocor Ortho Biotech Inc. v. Abbott Laboratories 사건에서 18억 4800만 달러라는 가장 큰 손해배상액이 인정되었다. 최근 판례 중 고액의 손해배상액이 인정된 사건으로는 2011년에 약물 방출형 스텐트 (Drug-eluting stents) 관련 기술에 관한 특허침해소송에서 5억 9300만 달러의 손해배상 102) PWC, 2012 Patent Litigation Study, 2012, p ) 미국 특허법 제284조의 손해배상 관련 규정의 자세한 내용 및 해석은 후술한다. 한국지식재산연구원 67

92 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 액이 판결된 Bruce N. Saffran M.D. v. Jonhson & Johnson 사건이다. 아래 표에서 보 는 바와 같이 주로 2000년대 후반에 고액의 손해배상액 판결이 이루어졌다. 104) 표 3-1 미국 연방지방법원에서의 10대 고액 손해배상액 인정사례( ) (단위: million $) 년도 원 고 피 고 기술 분야 손해배상액 Centocor Ortho Biotech Inc. Lucent Technologies Inc. Abbott Laboratories Arthritis drugs $1,848 Microsoft Corp. MP3 technology $1, Mirror Worlds LLC Apple Inc. Operating system $ Bruce N. Saffran M.D. Eolas Technologies Inc. Bruce N. Saffran M.D. Jonhson & Johnson Drug-eluting stents $593 Microsoft Corp. Internet browser $521 Boston Scientific Corp Uniloc USA Inc. Microsoft Corp Lucent Technologies Inc Rambus Inc i4i Limited Partnership Microsoft Corp. Hynix Semiconductor Inc. Microsoft Corp. Drug-eluting stents $432 Software activation technology Data entry technology $388 $368 Memory chips $307 Electronic document manipulation technology $277 한편, 1995년부터 2010년까지의 연도별 특허권자의 손해배상액 중간값을 조사한 결과 에 따르면, 아래 그림과 같이 최소 180만 달러부터 최대 1,560만 달러까지의 손해배상액 이 인정되었다. 105) 104) PWC, 2012 Patent Litigation Study, 2012, p ) PWC, 2011 Patent Litigation Study, 2011, p 한국지식재산연구원

93 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 그림 3-6 미국의 연도별 특허소송에서의 손해배상액( ) 한편, 특허권 침해소송에서 손해액 산정의 기준이 되는 일실이익, 합리적 실시료, 가격 침식(price erosion) 중 미국 법원은 합리적 실시료에 근거하여 손해배상액을 산정하고 있는 것으로 나타났다. [그림 3-7]과 같이 1995년부터 2000년까지는 합리적 실시료에 의 한 손해액 산정 비율이 67.7%, 일실이익에 의한 손해액 산정이 43.5%로 나타났으나, 2001년 이후부터는 합리적 실시료에 의한 손해액 산정 비율이 약 80%로 다른 요소에 비 하여 현저히 높게 나타났고, 최근에 가격 침식에 의한 손해액 판단은 미미한 것으로 보인 다. 106) 106) PWC, 2012 Patent Litigation Study, 2012, p.11. 한국지식재산연구원 69

94 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 그림 3-7 손해액 산정의 근거 3) 특허법 제284조에 따른 손해액 산정 가. 개관 미국 특허법 제284조는 법원이 특허침해를 확정하고, 손해의 배상을 명함에 있어 손해 배상액은 법원에 의해 결정된 이자 및 비용을 모두 포함하여 그 특허침해를 보상하기에 적정한 금액이어야 하고, 어떤 경우에도 침해자가 만일 라이선스를 받았다면 부담하였어 야 할 실시료 상당액(reasonable royalty) 보다는 작을 수 없다 고 규정하고 있다. 즉, 손 해배상의 최저한으로서 실시료 상당액의 배상이 가능함을 규정하면서 동시에 일실이익 (lost profit)이 실시료 상당액을 초과하는 경우에는 일실이익의 배상이 적절한 것이라는 점을 밝히고 있다. 107) 일실이익은 특허권자의 판매의 감소, 가격의 저하, 비용의 증가 등이 고려되며 특허권 자가 침해행위가 없었다면 보다 많은 판매를 할 수 있었고 특허권자는 보다 높은 가격으 107) 박성수, 앞의 책 (주 95), 72면. 70 한국지식재산연구원

95 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 로 판매할 수 있다는 사실 또는 비용이 절약될 수 있었다는 사실 의 인과 관계를 입증해 야 한다. 한편, 합리적 로열티는 판례법상 형성되어 온 개념으로 특허권자와 침해자가 침 해행위 개시 시에 특허권 실시 허락의 교섭을 행하였을 경우, 그 결과 양자 사이에 합의 가 성립하였을 것으로 인정되는 로열티이다. 108) 실제로는 침해자는 실시허락을 받지 않고 또한 특허권자는 허락을 하지 않았지만, 양자가 적극적으로 가상적인 협상을 행하였다고 가정하여, 당해 사안에 있어서 여러 가지의 사정을 고려하여 분별력 있는 자가 어떠한 로 열티에 합의할 것인가를 고려하는 것이다. 109) 일반적으로 특허권 침해 관련 소송에서는 우선 원고가 피고의 침해 행위로 인해 입은 실질적인 손해(actual damages)를 정확히 계산할 수 있는 충분한 근거가 있는 경우에 이 를 손해 배상의 적절한 척도로 간주한다. 이를 위해서 손해배상액을 산정하는 전문가는 특허권 침해와 관련하여 상품의 판매량, 매출액, 수익 등의 정확한 분석이 가능한지 일단 검토해 보아야 한다. 이것이 어렵다고 판단되면 합리적인 로열티(reasonable royalty)를 사용하여 손해 배상액을 산정하게 된다. 이하에서는 미국에서의 일실이익과 합리적 로열티 산정 방법에 대하여 실무적으로 주요 한 내용을 소개하고자 한다. 110) 나. 일식이익(Lost Profits)의 산정 일실이익(Lost profits)은 과거에 침해가 일어나지 않은 경우( but for the infringement) 원고인 지적재산권 소유자가 추가적인 상품의 판매를 통해 얻었을 이익을 기초로 계산하게 된다. 여기서 이 상품은 해당 지적재산권에 적용되는 요소뿐만 아니라 그렇지 않은 요소로도 이루어져 있을 수 있는데 이러한 경우이더라도 일실이익의 계산은 전체 상품을 기준으로 한다. 일실이익을 계산할 때 고려해야 할 사항들을 예로 들어보자면 다음과 같다. 108) Trans-World Manuf. Corp. v. Al Nyman & Sons. Inc., 750 F.2d 1552, 1568(Fed. Cir. 1984). 109) 한국발명진흥회, 기술시장활성화를 위한 실용 기술평가 인프라구축(특허침해 손해액 산정 방법 및 기준 제안), 한국 산업기술진흥원, 2010, 5면. 110) The American Institute of Certified Public Accounts(AICPA), Business Valuation and Forensic & Litigation Services Practice Aid 06-1, Calculating Intellectual Property Infringement Damages 참조. 한국지식재산연구원 71

96 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 판매량의 손실 판매 가격의 하락 비용의 증가 (예: 생산 또는 마케팅 관련 비용) 침해된 상품과 주로 함께 판매되는 부차적인 상품 (ancillary or convoyed product) 에 대한 판매량의 손실 추가적인 비용 (예: trademark 광고 비용) 위의 사항들 역시 여러 종류의 지적 재산권에 걸쳐 모두 적용할 수 있다고 하겠다. 이 하에서는 특허를 중심으로 일실이익을 계산하는데 고려해야 하는 사항들을 순차적으로 설 명하고자 한다. (1) 일실이익의 입증 법정으로부터 일실이익을 기준으로 손해를 배상받기 위해서는 원고는 반드시 판매량의 손실의 원인이 피고의 침해 행위라는 것을 입증해야 한다. 다시 말해서, 지적 재산권의 침해가 일어나지 않았더라면 피고의 침해 상품이 판매된 만큼의 수량을 원고가 시장에 판 매했을 실제적 확률( reasonable probability )이 있었다는 것을 보여야 한다. 일단 원고 가 이 인과 관계를 입증하고 나면, 그 후 이를 부분적으로 또는 전체적으로 반박하여 그 렇지 않음을 입증하는 책임은 피고에게로 넘어가게 된다. 원고가 일실이익을 입증하기 위해 사용해야 하는 특정한 방법이 법으로 정해져 있지는 않다. 그러나 가장 권위있는 것으로는 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. 사건에서 처음 사용한 방법을 꼽을 수 있겠다. 이는 법정에서 수많은 판례에 적용되 어 왔으며 이를 Panduit test라 한다. Panduit test는 원고가 일실이익을 입증하기 위하 여 다음과 같은 네 가지 요소를 증명해야 함을 제시하고 있다. 1 피고가 특허를 침해한 기간에 걸쳐 침해 상품에 대한 수요가 존재했는지 여부(침해 상품에 대한 수요) 2 피고가 특허를 침해한 기간에 걸쳐 침해 상품에 대한 수요를 충족시킬 비침해 대체 상품이 존재했는지 여부(비침해 대체 상품) 72 한국지식재산연구원

97 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 3 특허 소유자는 침해 상품을 구입한 고객들에게 그 수량만큼의 특허 상품을 제공할 수 있는 제조 및 마케팅 능력을 보유하고 있었는지 여부(제조 및 마케팅 역량) 4 특허 소유자가 실현할 수 있었던 이익의 정도(일실이익의 계산) 위 테스트가 법정에서 여러 사건에 사용되면서 각 항목의 적용 범위 및 정도도 조금씩 변해왔다. 그 예로 첫 번째 항목에서 침해 상품에 대한 수요는 상품 자체에 대한 수요 에 그치지 않고 patented feature 에 대한 수요로 더 제한되었다. 반면, 두 번째 항목은 구매자가 침해가 없는 상황에서 특허 상품 이외의 상품은 전혀 구입하지 않을 것이라는 제한된 해석에서 벗어났다. 이제는 침해가 없었더라면 특허 소유자가 특허 상품을 판매할 수 있었을 것이라는 실제적 확률 이 있음을 보이면 된다. Panduit test의 각 항목에 대하여 구체적으로 설명을 하자면 다음과 같다. 가) 침해 상품에 대한 수요 침해 상품 내지는 침해된 특허에 대한 수요가 존재함을 입증하기 위해서는 특허 소유자 는 특허와 상품의 상업적 성공에 연관성이 있음을 증명해야 한다. 만약 특허 소유자와 침 해자가 모두 지속적으로 상품을 판매한 전적이 있다면 이를 입증하는 것은 어렵지 않은 일이다. 그러나 소송에서는 이러한 사실 관계가 명확하지 않은 경우가 많다. 이러한 상황에서는 다음과 같은 분석을 통해서 특허와 상업적 성공의 연관 관계를 보일 수 있다. 특허 소유자와 침해자의 매출의 양과 증가율의 분석 특허 상품과 그 이전 상품의 판매 실적의 비교 특허침해자의 사업 계획서 및 상품 설명서의 검토(이는 patented feature가 상업성에 있어서 중요한 요인임을 증명할 수 있음) 침해자의 침해 전후의 판매 실적의 비교 침해자가 특허를 침해한 기간의 분석 한국지식재산연구원 73

98 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 원고인 특허 소유자의 이러한 수요 분석에 대해 피고인 침해자는 자신이 시장에 개입함 으로 인해 특허 소유자에게는 없었던 새로운 수요가 생겨났다고 반박할 수 있다. 더욱이 만약 침해자가 patented feature에 대한 수요가 없다는 것을 입증하는 경우, 또는 침해 상품을 구입한 구매자들이 patented feature를 인지하지 못하고 있었다거나 이러한 측면 이 구매 의사 결정의 주요한 원인이 아니었다는 것을 피고인 침해자가 입증하는 경우에는 특허 소유자가 이 첫 번째 테스트를 통과하는데 어려움을 겪게 된다. 나) 비침해 대체 상품 침해 기간 중 비침해 대체 상품이 존재하지 않았다는 것을 입증해야 하는 이유는 침해 가 일어나지 않았다고 했을 때 과연 소비자들이 특허 상품을 구매했을 것인지를 판단하기 위해서이다. 이 두 번째 테스트는 소송에서 논란이 많이 오가는 항목이다. 예를 들자면, 대체 상품을 포함하는 관련 시장을 구성함에 있어서 일반적으로 원고인 특허 소유자는 특 허 상품을 대체할만한 상품이 없었다고 주장하기 위해 관련 시장에 대해 좁은 해석을 하 는 반면 피고인 침해자는 많은 대체 상품이 있었다고 주장하기 위해 관련 시장에 대해 넓 은 해석을 하는 경향이 있다. 이 테스트를 통과하기 위해서는 침해가 없는 가상적인 상황에서 시장이 어떻게 형성되 고 그 결과가 어떠했을 것인가에 관한 신빙성 있는 경제적 분석이 중요하다. 이에 있어서 특히, 관련 시장(relevant market) 에 대한 해석이 중요한데, 법정의 해석에 의하면 특 허의 일부 측면만을 반영한 상품은 특허 상품을 반드시 대체한다고 볼 수 없다. 일단 관 련 시장 이 정의되면 그 테두리 내에 상품을 공급할 수 있는 업체가 몇 개가 있는지 알 아내는 것은 비교적 쉬워진다. 이 테스트의 적용 초기에는 특허 소유자로 하여금 그 자신과 침해자로만 구성된 two-supplier market 이 존재하는 것을 증명하도록 했었다. 이것이 성립되면 침해 상 품이 없는 경우에는 모든 구매자가 특허 소유자의 상품을 구입할 것이라는 이유에서이다. 최근에 들어서는 법정은 여러 경쟁 업체들이 존재하는 시장의 상황을 인정하여 이러한 경우에는 market share approach 을 사용하는 것을 허용한다. 이 방법은 판매된 피고의 침해 상품이 침해가 없는 상황에서 모두 원고인 특허 소유자의 매출로 이전되는 것이 아 니라, 그 시장에 존재하는 다른 경쟁 업체의 매출로도 고루 이전되는 것을 전제로 한다. 74 한국지식재산연구원

99 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 이 때 매출의 분배는 각 업체의 시장 점유율에 비례하게 하기 때문에 market share approach 라고 하는 것이다. 예를 들어, 특허 소유자, 침해자, 비침해 업체의 시장 점유율이 각각 50%, 25%, 25% 라고 가정하자. 이제 침해자의 침해 상품이 없는 가상적인 시장을 구성해보자. 이러한 시 장에서는 침해자의 시장 점유율이 0% 이므로 이전에 침해자가 차지하고 있던 25% 을 나 머지 시장 구성원인 특허 소유자와 비침해 업체에게 이전해야 한다. 이 때 market share approach 는 침해자의 기존 시장 점유율인 25% 를 특허 소유자와 비침해 업체에게 이들 의 기존 시장 점유율에 비례하게 나누어 특허 소유자에게 2/3 [= 50% / (50%+25%)], 비 침해 업체에게 나머지 1/3 [= 25% / (50% + 25%)] 을 분배한다. 그 결과 침해 상품이 없는 시장에서는 특허 소유자가 67% [= 50% + 25% x (2/3)], 비침해 업체가 33% [= 50% + 25% x (1/3)] 로 시장을 구성하게 된다. 침해자가 침해 기간 동안 자신이 특허를 침해 하지 않는 대체 상품을 개발할 수 있었다 고 주장하는 경우에는 특허 소유자가 이 테스트를 통과하는데 걸림돌이 될 수 있다. 여기 서 중요한 것은 침해자가 실제로 그러한 비침해 대체 상품을 침해 기간 동안 만들거나 팔 지 않았다 하더라도 이를 위한 시설, 기술, 경험 등이 있었기 때문에 가능했을 것임 보임 으로써 침해가 없는 상황에서도 소비자에게 비침해 대체 상품을 판매할 수 있음을 입증할 수 있다는 것이다. 다) 제조 및 마케팅 역량 세 번째 테스트는 원고인 특허 소유자가 침해 기간 동안 특허 상품에 더하여 피고의 침 해 상품에 대한 수요를 충족할 수 있는 제조 및 마케팅 역량을 보유하고 있었음을 입증하 는 것이다. 제조 역량을 입증하는 방법으로는 기존 설비가 충분했다거나 그렇지 않은 경 우 추가 생산을 위해 시설을 확장한다든지 외부에 수주를 주는 것이 가능했을 것임을 보 이는 것 등을 예로 들 수 있다. 마케팅 역량 측면에서는 수요가 있는 시장 및 소비자들에 게 상품을 공급할 수 있는 능력이 있음을 보여야 한다. 이러한 역량을 분석하는데 고려할 수 있는 사항의 예는 다음과 같다. 한국지식재산연구원 75

100 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 기존 매출 대비 침해로 인해 손실된 매출의 정도 손실된 수요를 충족시키기 위한 판매 및 유통 네트워크의 규모 및 효용성 Distribution channel이 침해자와 다른 경우, 이를 통한 판매의 가능성 추가 생산 시설이 필요한 경우 이를 뒷받침 할 수 있는 개정적 및 기술적 능력 생산 시설의 확장과 관련하여 정부 기관의 인증을 받는데 소요되는 시간 및 비용 111) 주요 원료 및 원자재의 확보 가능성 및 이에 드는 비용 라) 일실이익의 계산 개념적으로 일실이익은 다음과 같은 두 단계로 나누어 계산할 수 있다. 우선 침해로 인 해 손실된 매출인 재정 손해(lost revenues)를 계산하고, 다음으로 이에 대한 incremental profit margin 을 계산한다. 여기서 incremental profit margin 이란, 일 정 범위의 추가 생산량에 대해 이를 판매하여 얻는 수익에서 이를 제조하고 판매하는데 들어가는 비용인 증분 원가(incremental costs) 를 공제한 것을 일컫는다. 여기에서 증 분 원가(incremental costs)는 한계 비용(marginal costs)과는 다른 개념이다. 한계 비용 (marginal costs)은 한 개의 상품을 추가로 생산하기 위해 들어가는 비용을 의미하는 반 면, 증분 원가(incremental costs)는 생산이 특정 범위로 확장되는 경우 추가되는 모든 비용을 의미한다. 이 네 번째 항목에서는 일실이익을 정확하게 계산하는 것을 요구하지는 않는다. 대신, 실제적 확률(reasonable probability) 이 적용된 수치이어야 한다. 이는 손해배상액을 산 정하는 것은 정밀과학이 아니며, 따라서 법정은 특허 소유자가 마땅히 받아야 할 보상에 최대한 근접하는 금액을 도출해야 한다는 법정의 의견과도 일치하는 것이다. (2) 이익액(Revenues) 원고에게 일실이익이 있다는 것을 입증한 후에는 일실이익을 계산하는 과정에 들어간 다. 이 때 처음 단계는 피고의 침해 행위가 없었다면 원고가 얼마만큼의 수익(revenues) 111) 이는 특정 분야에 관련한 사항으로, 가령 제약 업체의 경우 Food and Drug Administration에서 관련 인증을 받아 야 한다. 76 한국지식재산연구원

101 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 을 실현하였을 수 있는가를 계산하는 것이다. 이를 위해서는 다음과 같은 사항들을 고려 해야 한다. Damage period 는 언제인가? 회수 가능한 lost profits는 지적재산권이 적용된 전체 상품에 대한 것인가 아니면 그 중 지적재산권과 직접적으로 관련된 부분만인가? 침해 상품의 판매량은 어떠한 방법으로 계산할 것인가? 지적재산권이 적용되지 않은 상품이나 서비스에 대한 lost profits도 회수 가능한가? 침해의 결과 원고가 책정할 수 있는 가격에 영향이 있었는가? 위의 질문에 대한 답을 하고 lost revenues를 계산하는데 있어서 검토해야 할 중요한 이슈들은 다음과 같다. 가) 손해 기간(Damage Period) 원고가 침해로 인해 손해를 입은 기간을 의미하는 손해 기간(damage period)은 일반적 으로 지적 재산권의 침해가 일어나기 시작한 시점부터 시작된다. 좀 더 구체적으로는 특 허침해의 경우에 있어서 특허 소유자의 상품에 특허가 표시되어 있는 경우에는 침해 상품 이 제조, 판매, 수입되거나 판매 출시가 되는 시점(when the infringing product is made, sold, imported, or offered for sale) 을 이 기간의 출발점으로 본다. 반면, 특허 상품에 특허 표시가 되어 있지 않은 경우에는 침해자가 침해 상품을 제조, 판매, 수입되 거나 판매 출시를 하여 특허를 침해 했다는 통보를 받은 시점을 손해가 시작된 시점으로 간주한다. 손해 기간은 일반적으로 공판 기일(trial date)에 끝나는 것으로 보는데 이는 침해의 사 실이 인정되면 이 시점을 기준으로 침해금지명령이 발효되기 때문이다. 그러나 때로는 원 고는 이 시점을 이후까지 손해 기간을 연장하고자 하기도 하는데 이는 피고의 침해 행위 가 원고의 미래 매출에도 영향을 미치는 경우이다. 또한 소송 시작(filing of complaint) 으로부터 6년 전 이전의 기간을 손해 기간에 포함하는 것은 법으로 금지되어 있다. 나) 판매 가격(Sales Price) 한국지식재산연구원 77

102 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 일반적으로 손해액은 원고의 침해 기간 이전의 상품 가격을 기준으로 계산한다. 이에 관련하여 원고는 손해액의 계산에 사용된 가격을 뒷받침하는 증거를 제시하여야 한다. (3) 가격 침식(Price Erosion) 원고가 가격 침식(price erosion)을 제기할 수도 있는데 이는 피고의 침해 행위의 결과 로 원고가 상품의 가격을 인상하지 못했거나 오히려 인하해야 했던 경우이다. 이는 주로 특허 관련 소송에서 제기되는 경우가 많은데 다른 지적 재산권 관련 소송에서도 간혹 제 기되기도 한다. 가격 침식(price erosion)을 평가하는데 있어서는 특허 상품 및 침해 상품 이 판매되는 시장에 대한 분석이 중요하다. 예를 들어, 원고가 침해 상품이 없었다면 가 격을 올렸을 것이라고 주장하는 경우에는 원고는 반드시 이러한 가격의 인상이 시장의 수 요에 미쳤을 영향 등도 고려하여 인상 가격의 적절성을 입증해야 한다. 또한, 침해 상품 으로 인해 시장이 확대되었을 가능성, 가격의 상대적 변화를 측정하기 위한 적절한 기준 (benchmark)의 선정 등도 반드시 고려해야 할 중요한 사항이다. 가격 침식(price erosion)을 분석하는데 있어서 검토해야 하는 몇 가지 중요한 이슈들을 살펴보면 다음과 같다. 가) 가격 탄력성(Price Elasticity) 수요의 가격 탄력성(Price elasticity of demand)은 상품 가격의 변화에 따른 수요 수 량의 민감도를 측정하는 기준이다. 좀 더 구체적으로 표현하자면, 가격이 1% 인상되면 상 품에 대한 수요가 몇 % 감소하는지를 의미한다. 예를 들어, 대체 상품이 없는 필수품의 경우에는 가격이 인상되더라도 이 상품에 대한 수요가 크게 변화하지 않을 것이며 따라서 이 상품의 수요의 가격 탄력성(price elasticity of demand)은 0에 근접할 것이다. 다른 극적인 예로 대체할 수 있는 상품이 많은 경우에는 가격 인상에 의해 소비자의 수요가 급 격히 감소할 수 있는데 이러한 경우에 수요의 가격 탄력성(price elasticity of demand) 은 커지게 된다. 이는 주로 경제 및 통계 분석을 통해 계산한다. 나) 시장 분석(Market Analysis) 원고의 상품 및 침해 상품이 거래되는 시장의 규모에 대한 조사는 필수적이다. 해당 시 장 내에 존재하는 경쟁 업체의 개수, 피고인 침해자의 침해 상품으로 인해 시장이 확대되 었을 가능성, 그리고 침해자가 침해 상품 이외에 다른 유사 상품도 판매하는 경우 특허를 78 한국지식재산연구원

103 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 침해하지 않으면서도 소비자의 구매를 유발할 수 있는 제품을 내놓을 수 있는 가능성 등 시장의 규모에 영향을 미치고 이를 통해 상품 가격 결정에 영향을 미치는 요인들 분석해 야 한다. 다) 대체재 및 신규 진입(Substitutes and New Entrants) 대체 상품은 그 가격이 원고가 가격을 인상하고자 함에 있어서 상한선을 제시할 수 있 다는 면에서 가격 침식(price erosion) 분석에 있어서 중요하다고 할 수 있다. 시장에 개 입할 수 있는 new entrants는 새로운 기술 및 자원을 토대로 더욱 가격 경쟁력이 있는 상품을 시장에 추가하는 방법으로 원고가 가격을 인상할 수 있는 능력에 한계를 부여할 수도 있다. 반면, 시장의 특성상 진입 장벽(barriers to entry)이 상당한 경우에는 이러한 new entrants의 개입 및 개입 후 성공 가능성이 적기 때문에 원고의 가격 침식(price erosion) 분석을 비교적 용이하게 할 수 있는 측면도 있다. 라) 공급자와 구매자의 영향력(Power of Suppliers and Buyers) 특허 및 침해 상품의 구매자 및 원자재 공급자의 영향력이 큰 시장에서는 이들이 가격 책정에 미치는 영향을 반드시 고려해야 한다. 구매자의 경우를 예로 들자면, 한 구매자가 판매 업체 매출의 큰 부분을 차지하는 경우 이 구매자는 상품 가격 책정에 영향력을 행사 할 수 있다. 그 결과, 침해가 일어난 경우라 하더라도 가격의 인하가 침해로 인한 경쟁의 증가에서 온 것이 아니라 이 구매자의 영향력에 기인한 것일 수도 있는 것이다. 한편, 구 매자가 특허 기술이 포함되어 있지 않은 대체품으로 구매 의사 결정을 전환하는 데 있어 서 드는 비용이 큰 경우에 특허 소지자는 가격 책정에 있어서 유리한 입장에 있다고 할 수 있다. (4) 전체 시장가치의 법칙(Entire Market Value Rule) 침해로 인해 손실된 매출인 일실 수익(lost revenues)은 상품에서 지적 재산권 관련된 특정 요소의 판매 가격을 기준으로 계산할 수도 있고 상품 전체의 판매 가격을 기준으로 계산할 수도 있다. 여기서 후자의 경우를 일컬어 전체 시장가치의 법칙(entire market value rule) 이라고 한다. 다시 말해서, 이는 손해를 지적 재산권 관련된 요소 뿐 아니라 이와 관련이 없는 다른 요소들도 포함한 상품 전체의 가치를 기준으로 계산하는 방법이 다. 한국지식재산연구원 79

104 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이 방법은 일실이익과 합리적 로열티에 모두 적용할 수 있으며 특허를 비롯한 다양한 지적 재산권에 적용이 가능하다. 이를 적용하는 근거는 상품 전체의 가치 증 해당 지적 재산권이 차지하는 경제적 가치가 이 지적재산권만을 따로 떼어 판매했을 때의 가치보다 크다고 판단할 수 있는 경우가 존재한다는 데에 있다. Patent를 예로 들어, 만약 특허 소 유자가 특허가 적용된 요소를 한 구성 성분으로 하는 상품만을 판매하다면 이 방법을 사 용하는 것이 적절하다고 할 수 있다. (5) 부차적(파생적) 상품 판매(Convoyed or Collateral Sales) 특허 상품 판매에 기인한 부차적 상품 대한 lost sales(convoyed or collateral sales) 도 일실이익 계산에 있어서 고려 대상이 될 수 있다. Convoyed sales는 그 자체로는 지 적 재산권과 직접 관련은 없지만 이가 적용된 상품에 의존하여 그 판매가 이루어지는 상 품의 매출을 의미한다. 예를 들자면, 이러한 상품은 특허 상품의 일부는 아니지만 특허 상품의 판매에 기인하여 그 판매가 이루어지는 것이다. 이를 입증하기 위해서는 이러한 상품이 경제적 그리고 마케팅 측면에서 특허 상품에의 의존성이 상당히 높음을 보여야 한 다. 이와 유사하게, 특허 상품과 관련된 서비스에 대한 lost sales도 일실이익 계산의 고 려 대상이 될 수 있다. 간단한 예를 들자면, 특허 상품이 기계이며 이 기계의 판매시 기 계 수리 및 점검 등의 서비스를 포함하는 유지 계약(maintenance agreement)이 통상적 으로 함께 판매되는 경우이다. (6) 증분 원가(Incremental Costs) 앞에서 언급한 바와 같이 일실이익을 계산하는데 있어서 적절한 기준은 incremental profit margin 이며 이를 계산하기 위해서는 우선 lost sales와 관련된 증분 원가 (incremental costs) 를 계산해야 한다. 이는 상당히 복잡한 과정으로 소송에서 논쟁의 이슈가 되는 경우가 많다. 피고의 경우에는 lost sales만큼을 추가 생산하기 위해서는 추가 생산에 들어가는 직접 비용 뿐 아니라 general and administrative cost 등의 간접 비용도 증가한다고 주장할 수 있다. 이에 반해 원고는 기존의 설비, 간접 비용 등은 lost sales를 충당하기에 충분하 기 때문에 총 증분 원가(incremental cost)는 피고의 예상치보다 훨씬 작다고 주장할 수 있다. 적정치는 원고와 피고가 각각 제시하는 수치 범위 내에 있기 마련인데, 이는 해당 80 한국지식재산연구원

105 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 경우의 상황에 따라 달라진다고 하겠다. 증분 원가(Incremental costs)를 계산하는 데 있어서 고려해야 할 비용의 항목에는 여 러 가지가 있는데 이를 크게 fixed costs, variable costs, semi-variable costs로 나누 어 볼 수 있다. Fixed costs는 일정 기간 내 또는 일정 생산량의 범위 내에서 생산량의 변화에 따라 함께 변화하지 않는 비용을 의미한다. 이의 예로는 공장 및 제조 시설, 재산 세, 보험 등을 들 수 있다. 이에 반해 variable costs는 생산량의 증가에 따라 함께 증가 하는 비용을 의미한다. 생산에 직접 소요되는 원료나 노동에 관련한 비용이 그 예이며 생 산량에 비례해서 소요되는 utilities, production supplies 등도 이에 속한다고 보면 된 다. Semi-variable costs는 fixed와 variable costs의 두 요소가 함께 포함되어 있는 비 용인데, 예로서 판매를 담당하는 직원에 드는 비용을 들 수 있다. 판매 직원에게 기본급 인 base salary와 판매량에 따라 조정되는 commission을 지불하는 경우, 이 중 commission은 variable costs 에 해당하는 부분이 된다. 산업의 종류 및 상황에 따라 fixed costs 와 variable costs의 구성이 다를 수 있으므로 이를 분석하는 전문가는 해당 기업의 비용 체계를 정확히 파악한 후 침해로 인한 lost sales을 충당하는데 소요되는 증 분 원가(incremental costs)를 계산해야 한다. 증분 원가(Incremental costs)를 계산하는 방법에는 크게 두 가지가 있다. 하나는 account analysis 로, 이는 회계 장부를 기초로 하여 비용 체계를 이해하고 제반 비용 을 앞에서 언급한 fixed costs, variable costs 로 구분함으로써 증분 원가(incremental costs)를 도출해 내는 방법이다. 다른 하나는 regression analysis 인데 이는 비용과 생 산량의 관계를 기존 데이터를 이용해 통계적 기법으로 분석하여 증분 원가(incremental costs)를 예측하는 방법이다. 각 방법에는 장단점이 있으며, 해당 상황에 맞는 방법을 채택하여 사용해야 한다. Regression analysis는 주어진 데이터를 기반으로 객관적인 예측이 가능하나 분석 결과 의 신뢰성을 위해서는 데이터의 양과 질이 중요하다. 예를 들어 이 방법은 역사가 오래되 고 비용 구조가 비교적 안정적인 기업의 비용을 분석하는데 매우 유용하나, 그렇지 않은 경우에는 도움이 되지 않는다. 한편, 회계 분석은 실제 회계 기록을 통해 비용의 정확한 분석이 가능하나 이는 이를 분석하는 사람의 주관적인 판단이 개입될 수 있고 또한 회계 기록을 뒷받침할 수 있는 제반 서류 등의 증거가 충분하지 않은 경우에는 별 도움이 되지 않는다. 한국지식재산연구원 81

106 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 증분 원가(incremental costs)의 계산이 끝나면, 이를 일실 수익(lost revenues)에서 제외함으로써 incremental profit margin 을 계산할 수 있다. 이것이 침해로 인한 lost sales 에 대한 일실이익이다. 다. 합리적 실시료(Reasonable Royalty)의 산정 특허 소송에 있어서 법정은 침해의 사실이 결정되고 나면 원고는 적어도 합리적 실시료 이상의 손해를 보상받을 수 있다고 규정하고 있다. 더욱이 앞장에서 설명한 일실이익으로 침해된 전체 판매량에 대한 보상을 받을 수 없는 경우에는 나머지 침해분에 대해 합리적 실시료 형태로 보상을 받을 수 있다. 즉, 침해의 사실이 인정되고 침해 상품의 수량이 결 정되면 이 전체에 대해 보상을 받을 수 있는 것이다. 특허 이외의 다른 지적재산권 소송에서는 합리적 실시료가 최소의 기준으로 사용되지는 않는다. 그러나 이는 손해의 한 척도로 인정되며 상황에 따라 적용된다. 또한, 특허외 분 야의 지적재산권 소송의 판례들은 주로 더욱 발달되어 있는 특허 관련 소송의 판례를 참 고한 경우가 많다. 따라서 특허 위주의 합리적 실시료에 관한 지침이 일반적으로 다른 지 적재산권에도 적용된다고 할 수 있다. 합리적 실시료를 책정하는 출발점은 established royalty이다. 이는 해당 지적재산권을 사용하기 위해 제3자들이 지불한 액수로 자발적인 라이선스 계약에 의한 것이다. Established royalty가 존재하지 않거나 존재하더라고 소송에로의 적용이 어려운 경우에 는 가상적인 협상(hypothetical negotiation) 의 결과에 의한 실시료를 유추해야 한다. (1) Established Royalty Established royalty를 기준으로 손해를 보상받기 위해서 원고는 해당 특허에 대한 제3 자와의 라이선스 계약이 소송의 시작 이전에 체결되었음을 보여야 한다. 또한, 원고는 이 러한 라이선스 계약이 특정한 업체가 아닌 여러 업체와 체결되었음을 보여야 그 타당성을 인정받을 수 있다. 이는 기존의 실시료가 그 시장의 여러 구성원에 의해 인정된 적절한 수준이라는 것을 의미하기 때문이다. 또한, 이러한 라이선스의 내용은 해당 소송에서 분 쟁이 되는 내용과 대등한 것이어야 소송에서의 손해액 산정에 이를 이용할 수 있다. 82 한국지식재산연구원

107 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 합리적 실시료의 척도로 established royalty를 사용하여 특허침해자가 특허 소유자에 게 지불해야 하는 금액을 산정함에 있어서 기존의 라이선스 계약에 명시된 실시료 금액을 조정해야 하는 경우가 흔히 있다. 예를 들어, 실제 협상에서는 기술의 이전 및 지원 등을 라이선스 계약에 포함시키기도 한다. 이러한 사항들은 그 자체로 상당한 가치가 있는데 소송에서의 피고인 침해자에게는 해당되지 않는 부분일 수 있기 때문에 이런 경우에는 이 를 반영하고 조정하여 합리적 실시료를 계산해야 한다. (2) 가상의 협상(Hypothetical Negotiation) 합리적 실시료를 분석하는 것은 특허 소유자가 침해자와 각각 willing licensor와 willing licensee로서 침해가 일어나기 직전의 시점에 arm s-length hypothetical negotiation을 한 결과 받았을 실시료를 결정하는데 그 목적이 있다. 이 가상적 협상 (hypothetical negotiation) 은 양자가 특허의 유효성을 인정하고 이를 무단 사용하는 것 은 침해 행위라는 사실에 동의하고 있다는 면에서 실제 협상과는 근본적으로 다르다. 이 가상의 협상이 자체적으로 인위적인 설정인 점을 감안하여 특허 소유자는 합리적 실시료 와 이에 따른 손해를 정확하게 계산할 의무는 없다. 그러나 대신 타당성 있는 추정치(as a matter of just and reasonable inference)를 계산해야 한다. 실시료를 계산함에 있어서 일반적인 가치 평가에서와 같이 가상의 협상 시점에서 존재 하는 정보에만 의존해야 한다고 자칫 생각할 수 있다. 그러나 법정에서는 이 가상의 협상 시점이 침해가 시작되는 첫 날임에도 불구하고 그 시점 이후의 정보도 손해 배상액을 결 정하는데 고려해 왔다. 이러한 정보를 Book of Wisdom 이라 지칭한다. 실제 라이선스 계약의 협상에서는 willing buyer와 willing seller중 누구에게도 협상을 체결해야할 의무는 없다. 그러나 가상의 협상에서 이들은 반드시 협상을 체결해야 한다. 따라서 이 경우에는 양자 각각의 재정적 상황, 경쟁 전략, 시장에서의 위상 등 여러 가지 구체적인 사항들을 고려해야 한다. (3) Georgia-Pacific Factors 합리적 실시료를 계산하는데 대표적으로 사용되는 방법론으로는 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. 112) 소송에서 제시한 15가지 항목들이 있으며 이는 한국지식재산연구원 83

108 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 Georgia-Pacific Factors라고 지칭한다. 이 항목들은 특허 관련 소송 사건에서 합리적 실시료를 계산하는 데에 널리 적용되어 왔다. 그러나 모든 항목들이 한 케이스에서 다 고 려되는 것은 아니며, 각 항목들의 중요성도 해당 케이스의 내용에 따라 다르다는 점을 인 지해 두어야 한다. Georgia-Pacific 판례에서 합리적 로열티 산정을 위해 고려한 15가지 요소를 정리해 보면 다음과 같다. 1 특허 소유자가 해당 특허에 대한 라이선스로부터 받은 실시료 이는 established royalty를 입증하거나 입증하기 위한 한 자료로 사용될 수 있다. 2 해당 특허와 유사한 특허에 대한 라이선스에서의 실시료 3 라이선스의 특성 및 범위 (비)독점적 계약, 특허를 이용해 제조한 상품의 판매처 에 대한 규제 등 4 특허에 대한 독점을 유지하기 위한 정책이나 마케팅 프로그램의 유뮤 특허에 대한 라이선스를 타사에 주지 않는다거나 특별한 경우에 한해서만 라이선스 계약을 체결 5 라이선스 계약에 있어서 양측의 관계 같은 업종에서의 경쟁자, 발명자와 프로모터 등 6 라이선스 사용자의 특허 상품 판매가 그의 다른 상품의 판매에 미치는 영향 및 특허 소유자에게 있어서 특허 기술이 그의 다른 상품의 판매를 촉진시킨다는 측면에서의 이 특 허의 가치, 또한 이러한 derivative 또는 convoyed sales의 정도 7 특허의 유효 기간 및 라이선스의 유효 기간 8 특허 기술로 제조된 상품의 수익성, 상업적 성공, 현재 시장에서의 인지도 9 특허 상품과 유사한 목적으로 사용되는 이전 모델이나 기기가 있는 경우 이전의 상 112) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 FSupp 1116, 6 USPQ 235 (SD NY 1970). 84 한국지식재산연구원

109 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 품과 비교되는 해당 특허 상품의 효용성 및 장점 10 특허 기술의 특징, 라이선스 사용자가 이 특허 기술을 사용하여 제조한 상품의 특 징, 이 기술의 사용자들에게 돌아가는 이점 11 침해자가 특허 기술을 이용한 정도 및 이의 가치를 입증할 수 있는 증거 12 해당 특허 기술 또는 유사한 기술을 사용하기 위해 해당 업체 또는 유사 업체에서 통상적으로 허용하는 수익 또는 판매 가격의 부분 13 침해자가 실현한 수익 중 특허와 관련 없는 요소, 제조 과정, 사업 리스크, 침해자 가 첨가한 기타 상품의 특징 등의 사항을 제외하고 특허 기술에 부여할 수 있는 부분 14 전문가의 증언 15 Licensor (예: 특허 소유자) 와 licensee (예: 특허침해자) 가 자발적으로 협상을 한 다고 가정했을 때 양자가 합의할 수 있는 금액, 다시 말해서 이는 라이선스를 사용하여 특허 기술을 적용한 상품을 제조하고자 하는 prudent licensee가 기꺼이 실시료로 지불 하고도 상품의 판매를 통해 적절한 수익을 올릴 수 있는 수준의 금액임과 동시에 prudent patent holder 가 라이선스를 제공하는 대가로 기꺼이 수용할 수 있는 금액이기 도 하다. 위에서 설명한 Georgia-Pacific factors를 고려하여 가상의 협상에 관한 분석을 효과 적으로 하기 위해서 수행할 수 있는 분석을 정리해 보면 다음과 같다. 한국지식재산연구원 85

110 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 3-2 Georgia-Pacific Factors와 관련 분석 사항 15가지 요소 분석 내용 참고 자료 1, 2, 3 8, 12, 13 8, 9, 10 해당 지적 재산권 및 유사 지적 재산권에 대 한 기존 라이선스 계약의 검토 113) 해당 지적 재산권이 적용된 상품과 타 상품 의 수익성 비교 분석 마케팅 자료의 검토를 통해 지적 재산권의 내용이 상품(침해 상품 포함) 의 매출과 수 익에 주요한 요소인가에 관한 분석 5 업체 간의 경쟁 관계에 관련된 문서의 검토 원고의 지적 재산권 보호 노력을 입증할 수 있는 관련 문서의 검토 해당 지적 재산권의 비용 절감 내지는 기타 이점의 분석 관련 업체들의 재정 상황 그리고 해당 지적 재산권 및 관련 상품 판매에 대한 필요성의 분석 6 부수적 상품 및 관련 상품의 매출 분석 Commercial royalty database, 기업 공시 자료, 소송 당사자 간의 라이선스 계약 문서, 소송 당사자의 재무 사항 기록 문서 기업 재무 재표, 기업 공시 자료, 매출 보고 서, 송장 (invoices) 기업 재무 재표, 기업 내부 통신 기록, 마케 팅 계획서, 고객과의 통신 기록, 판매 사원 교육 자료, 고객 의견 설문서 기업 내부 통신 기록, 라이선스 관련 문서, 소송 당사자의 고객 리스트 기업 내부 통신 기록, 기업 임원의 증언 기업 내부 통신 기록, 기업 재무 관련 보고 서 기업 재무 재표 및 재무 관련 기록, 특히 침 해가 시작된 시점으로부터의 역사적 기록 상품이 함께 판매된 것을 입증하는 송장, 마 케팅 관련 문서 (4) 기타의 방법 가) The 25-Percent Rule 이 방법은 주로 침해자의 영업 이익의 25% - 33%를 합리적 실시료로 계산하여 원고에 게 배상해주는 방법이다. 나머지 67% - 75%는 침해자가 특허 기술을 상품화하고 이를 판매하기 위해 제조, 마케팅, 재정적 리스크를 감수한 것에 대한 보상이라고 보는 것이 다. 이 방법은 오래 동안 rule of thumb으로서 사용되어 왔는데 각 케이스의 특정 상황 들을 반영한 분석이 결여된다는 점에서 적용에 대한 논란이 많이 있어왔다. 최근 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. 114) 소송에서 법정은 이 25-percent rule이 가상의 협상 113) 이는 원고와 피고 사이의 계약, 이 둘 중 하나와 소송에 개입되지 않은 제 3자 간의 계약, 또는 두 제3자 간의 계 약일 수도 있다. 일반적으로 관련 기술과 계약 당사자가 소송 건에 가까울수록 분석 결과의 연관성이 더 있다고 할 수 있다. 86 한국지식재산연구원

111 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 과 관련하여 기준 실시료를 결정하는 도구로서 근본적인 결함이 있다고 판단하고 이 방법 을 이용해 손해 배상액을 계산하는 것을 금지하였다. (나) The Analytical Method 이 방법은 피고인 침해자가 침해가 시작된 시점에서 자체 수행한 침해 상품으로부터의 예상 수익 데이터를 바탕으로 합리적 실시료를 계산하는 것이다. 이에 있어서 통상적인 수익(normal rate of return)을 초과하는 수익은 그가 침해한 특허 기술에 기인한 것임 을 전제로 한다. 따라서 analytical method을 적용하는 경우에는 침해자의 수익에서 정 상적 내지는 통상적인 수익 만큼을 제외하고 그 나머지의 일부를 원고에게 배상하게 한 다. 원고에게 있어서 이 방법의 장점은 침해자가 특허를 침해하는 상품을 제조하고 판매하 는 결정을 내리기 위해 사용한 정보를 기반으로 하는 분석이라는 점이다. 이러한 맥락에 서, 침해 직전의 분석이나 예상치는 합리적 실시료를 계산하기 위한 정보임과 동시에 침 해자가 침해 결정을 내리기 위해 사용한 정보이며 소송에서 매우 중요한 자료이다. 이에 대해 침해자는 자신을 공격하는 식으로 이 방법의 적용에 대한 반박을 하기도 한 다. 침해 후 실제 수익이 예상치보다 낮았다는 기록 등 침해 이후의 데이터를 제시하는 대신, 자신의 과거 수익 예상치가 적절하지 않았다고 주장하는 경우인데 이는 자신의 과 거 상품 분석에 대한 신뢰성을 깎아내리는 행위이다. 4) 손해액 입증의 용이화 및 손해액 산정에 영향을 미치는 특수한 제도 가. 전문가 증인(expert witness)의 활용 115) 특허권자가 손해액을 청구하는 경우에, 특허권자는 자신의 견해를 입증할 책임이 있다. 특허권자는 타당한 손해액의 액수를 입증해야 하지만, 수학적으로 정확하게 입증할 필요 는 없다. 그러나 특허권자는 전혀 동떨어지거나 확실하지 않은 액수를 손해액으로 청구할 수 없으며, 손해액을 정확하게 확정할 수 없는 경우에 이를 입증할 책임이 있다. 116) 114) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 447 F.Supp.2d 177 (2006). 115) 한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 14-15면. 한국지식재산연구원 87

112 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이런 특허권자의 입증 책임을 충족시키기 위해서는 보통 전문가 증인이 유용하게 사용 된다. 특허권자는 전문가 증인의 증언으로서 일실이익이나 합리적 로열티 산정에 대한 근 거 및 증거를 제시할 수 있다. 이런 전문가 증인은 수급과 가격이 반비례한다는 점에 대한 입증을 하거나, 합리적 로 열티에 대한 의견을 제시하는 경제학자일 수 있으며, 비용, 예상수익 등에 대한 분석에 대한 입증을 수행하는 회계전문가가 될 수도 있다. 또한, 고객과 관련된 내용을 입증하는 마케팅전문가 또는 라이선스 계약에 대한 협상 경력에 근거하여 합리적 로열티 산정을 입 증하는 특허전문 변호사 등이 전문가 증인에 해당될 수 있다. 손해액의 산정 시 반드시 전문가 증인이 요구되는 것은 아니며 117), 전문가 증인을 신청 하지 않는 경우에는 특허권자 자신이 알아서 손해액 산정에 관한 근거 및 증거를 제시해 야 한다. 예외적으로 몇몇 판례 118) 에 따르면 손해액 산정이 매우 복잡한 특수한 특허침해 사건에 대해서는 손해액을 산정하는 전문가를 선임할 것을 요구하고 있다. 이런 손해액의 산정은 재무 회계적인 지식, 당 산업분야의 발전 전망, 경쟁 상황, 원고/피고간의 경영 실태를 종합적으로 판단하여 결정하기 때문에, 소송실무에 있어서 전문가 증인을 선임하 는 것이 상례이다. 또한 상대방의 경영현황 등 손해배상액을 산정하는데 활용되는 자료들 은 비밀보안명령(protective order)에 의하여 반대편 당사자는 그 내용을 알 수 없는 것 이 일반적이다. 나. 배심원 평결에 의한 손해액 결정 119) 최종적으로 손해액 산정은 배심원 또는 법원이 수행한다(배심원이 있는 경우 배심원이 그 금액을 정하도록 하고, 그렇지 않은 경우에는 판사가 정함). 배심원 지침에 의하면, 배 심원을 사용하는 경우에는 손해액 산정에 대한 원칙을 배심원에게 알려주고, 그 금액의 계산은 결국 배심원이 정한다. 배심원이 손해액을 결정할 때에, 특허권자가 제시하였던 계산방법을 따라야 하는 것은 116) Model Patent Jury Instructions prepared by The National Jury Instruction Project, December 5, 2008, p ) 35 U.S.C. 284, The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances. 118) Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361, 1370 (Fed. Cir. 2004). 119) 한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 15면. 88 한국지식재산연구원

113 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 아니며, 배심원 전원의 합의로 결론을 내어 배심평결로서 손해액을 산정한다. 손해액 산 정에 관한 판결은 배심평결에 기초하여 작성되지만, 평결파기판결신청(JNOV)이 인용되 면, 법원은 배심평결을 무시하고 판결한다. 특허사건의 경우 특허침해여부, 특허의 무효 여부에 관하여는 대체로 배심평결에 따라 판결되는 경우가 일반적이나, 손해액 산정 판결 의 경우 평결을 무시하고 새로이 판결하는 경우가 적지 않다. 이는 손해액 산정 과정이 배심원들에게만 전적으로 맡기기에는 매우 전문적이고 어렵다는 사실에 기인한다. 실제로, 배심원들이 합리적으로 손해액을 정하지 않은 경우가 종종 신문기사 등으로 보 고된 바 있으며(예컨대, 손해액에 대하여 배심원 전원의 합의에 도달하지 않은 경우 빠른 귀가를 위해 적당히 손해액에 대하여 합의한 사례), 2005년부터 2007년까지 3년간 침해 액을 산정한 93건의 배심평결에 관하여 조사한 결과에 따르면, 이 중 9건의 배심평결은 법원에 의하여 무시되었으며, 3건의 배심평결에서 산정된 손해액은 증거에 의해 뒷받침되 지 않음이 법원에 의하여 확인되었고, 4건의 배심평결에서 산정된 손해액은 법원이 고의 침해를 이유로 3배 증액되었으며, 21건의 배심평결이 법원 또는 항소심 법원에 의하여 심 리되고 있음이 보고되었다. 120) 다. 고의 침해에 대한 3배 배상제도 121) 미국 특허법 제284조는 제2항에서 법원은 인정되거나 산정된 금액의 3배까지 손해배상 을 증액할 수 있다고 규정한다. 미국 특허법이 징벌적 손해배상을 인정하는 이유는 잠재 적인 침해자가 다른 사람의 특허권을 현실로 알고 있는 경우, 잠재적 침해자는 자신이 특 허권을 침해하고 있는 지 여부에 관하여 주의의무가 있다는 것이다. 이 의무를 이행하지 않을 경우, 예를 들면 침해자가 침해 행위 전에 자신의 실시 행위가 침해 행위인지 조사 해 보지 않은 경우에는 배상액을 징벌적으로 증액하는 것이 당연시되고 있다. 122) 3배 손해배상의 인정 여부를 결정하는 요소는 전문가로부터의 의견 청취 여부, 발명의 우회 설계시의 고려, 침해 여부의 미묘함, 침해자의 영업 규모나 재무상황 등 여러 가지 가 있다. 전문가의 의견을 듣고 행동한 경우에는 징벌적 손해배상이 부정된다. 이 때 전 120) Moving Beyond The Rhetonic: JURY DAMAGE VERDICTS IN PATENT INFRINGEMENT Cases , An Innovation Alliance Report, February ) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 17-19면. 122) Smith Eng g Co. v. Eisenmann Corp., 2000 U.S. App. LEXIS 905 (Fed. Cir. 2002). 한국지식재산연구원 89

114 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 문가라 함은 침해자와 관계없는 미국의 특허변호사이다. 그러나 사내 변호사라 하더라도 특히 신뢰할 수 있었던 사정이 있는 경우에는 고의 침해가 부정된다. 123) 하지만 침해자가 변호사에게 선행기술, 특허발명 및 침해자의 제품 또는 제조 방법에 대한 중요한 사실 전 부를 개시하지 않았던 경우에는 변호사로부터 의견을 얻었다고 하더라도 고의에 의한 침 해 책임을 면할 수 없다. 124) 특허발명을 우회 설계 하여 침해제품을 만들었더라도 선의로 믿은 사실을 입증하면 고 의 침해 판결을 면할 수 있다. 침해를 피하거나 침해를 약하게 하기 위한 노력은 그것이 비록 성공하지 못하였더라도 고의가 없다는 것이 법원의 입장이기 때문이다. 125) 다만 고 의침해에 해당하는 모방과 우회 설계는 구분하기 어렵다는 단점이 있다. 침해의 성부판단 이 미묘한 경우에는 징벌적 손해배상이 부정될 가능성이 높다. 그 이유는 법원이나 배심 원이 신중한 심사를 한 후에야 침해 판단이 가능할 정도의 사건이라면, 침해자에게 악의 가 있다고 판단하는 것은 무리이기 때문이다. 126) 실시료액 배상이 매우 크며, 징벌적 손 해배상을 인정하게 되면 침해자가 파산하거나 시장에서 퇴출될 위험성이 있는 경우에 침 해자의 영업규모나 재무상황을 고려하여 징벌적 손해배상을 인정하지 않는 경우도 있다. 123) Studie Gesellshaft Kohle, mbh v. Dart Industries, Inc. 862 F.2d 1564, 9 USPQ2d 1273 (Fed. Cir. 1988). 124) Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182, 48 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1998). 125) Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1222 (Fed. Cir, 1995). 126) Nickson Indus., Inc. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 797 (Fed. Cir, 1983). 90 한국지식재산연구원

115 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 3 일본의 손해배상액 현황 및 산정 실무 1) 일본 손해배상제도의 연혁 일본은 1959년 이전에는 특허권 침해에 대한 민사상 구제에 대하여 특허법에서 별도의 규정을 두지 않고, 민법 제709조 127) 에 근거하여 불법행위에 기한 손해배상 청구만이 가 능하였다. 법원 역시 특허권 침해에 대하여 불법행위로 인한 특허권자의 손해를 인정하였 고, 그 손해의 정도에 대해서는 실시료율에 상당하는 손해 가 발생한 것으로 보아 실시료 액을 손해로 인정하였다. 이러한 판례의 태도는 1959년 특허법 개정 시 반영되었으며, 현 행 특허법 제102조의 제2항과 같은 상당실시료형의 손해배상제도가 특허법에 명문으로 규정되게 되었다. 128) 일본은 1950년 공업소유권제도의 근본적인 재검토에 착수하여, 129) 합리적 실시료의 배 상을 인정하는 미국 특허법 제284조와 영국 특허법의 침해자 이익반환 규정, 독일 특허 법의 침해자 이익반환 규정을 참고하여 개정안을 작성하였다. 그 후 여러 심의, 수정 과 정을 통하여 1959년 다음과 같이 개정하였다. 130)131) 127) 고의 또는 과실에 의하여 타인의 권리 또는 법률상 보호되는 이익을 침해하는 자는 그로 인해 발생한 손해를 배상 할 책임을 부담한다. 128) 안원모, 앞의 책 (주 67), 면. 129) 일본은 2차 세계대전 이후 산업경제의 급격한 변화에 대응하고자 공업소유권제도를 재검토 하였고, 이를 위한 공업 소유권제도개정조사심의회를 발족하여 특허법 개정안을 작성토록 하였다(안원모, 앞의 책 (주 67), 116면). 130) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 29면. 131) 1959년 특허법 개정을 통해 특허권자에게 침해자이익의 반환청구를 인정하는 제도를 둘 것을 시도하였지만, 법안을 작성하는 과정에서 침해자이익 반환규정은 삭제되고 대신에 침해자 이익을 손해액으로 추정한다는 규정으로 대체되 었다. 독일의 상당실시료형과 미국의 합리적 실시료배상을 도입하여, 최저한의 배상액으로 상당한 실시료액을 배상 토록 하는 규정을 두고 있지만, 실시료라는 용어의 의미가 따로 정의되지 않고 있다는 이유로 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금전의 액 이라는 문구로 대체되었다(안원모, 앞의 책 (주 67), 120면). 한국지식재산연구원 91

116 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 일본 특허법 제102조(손해액의 추정) 1 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 그 침해행위로 인하여 이익을 얻고 있는 때에는 그 이익액은 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. 2 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실 시권을 침해한 자에 대하여, 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 얻을 수 있는 금 전의 액에 상당하는 금전을 자기가 받은 손해의 액으로서 그 배상을 청구할 수 있다. 3 법원은 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 중대한 과실 이 없었던 때에는 손해의 배상액을 정함에 있어서 그것을 참작할 수 있다. 4 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실 없이 자기의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자에 대해서는 이익의 반환을 청구할 수 없다. 그 후, 특허 중시정책 추진의 일환으로 1998년 특허법 일부가 개정되었는데, 132) 특허 법 제102조의 개정은 손해배상액 산정방법에 대한 내용과 실시료 상당액 배상의 인상에 관한 내용을 담고 있다. 먼저, 민법 제709조에 기한 일실이익의 배상청구는 시장구조가 극히 단순하여 침해품의 판매수량이 권리자가 상실한 판매수량으로 추인될 수 있는 경우 에만 인정되므로 침해자의 영업노력이나 대체품의 존재를 고려하여 손해액을 인정해야 한 다는 취지로 특허법 제102조 제1항을 신설하였다. 권리자가 침해자의 양도(판매만이 아니 라 무상양도의 경우도 포함) 수량을 입증한 경우에는 그것에 권리자 제품의 단위수량당의 이익액을 곱한 액을 권리자의 실시능력을 초과하지 않는 한도에서 손해액으로 인정할 수 있다고 하였다. 단, 침해자의 영업노력이나 대체품의 존재 등 권리자가 침해자와 같은 수 량을 판매할 수 없다고 하는 사정이 존재하는 것을 침해자가 입증한 경우에는 그 사정에 상당하는 액을 공제하는 것으로 하였다. 다시 말해 종래에는 침해행위와 일실이익의 인과 관계를 부정하는 요인이었던 것을 감액요소로 함으로써 일실이익의 청구가 인정되지 않았 던 사례도 상당한 배상액이 인정되어 손해배상액의 대폭적 인상을 기대할 수 있게 되었 132) 1996년 일본 특허청에서 개최된 21세기의 지적재산권을 생각하는 간담회 의 보고서에서, 지적재산권의 넓은 보호, 강한 보호 등 이른바 특허 중시정책을 추진하는 것이 필요하다는 제언을 계기로 1998년 특허법 개정이 이루어졌 다(안원모, 앞의 책 (주 67), 120면). 92 한국지식재산연구원

117 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 다. 133) 동조 제2항은 원래 특허발명의 실시에 대하여 통상 받아야 할 금전의 액에 상당하는 액의 금전(실시료 상당액)을 손해배상액으로 청구할 수 있도록 규정되어 있었으나, 개정 을 통해 통상 이라는 문구를 삭제하였다. 종전에는 당사자의 업무상 관계나 침해자가 얻 은 이익 등 소송 당사자 간에 있어서 고려되어야 할 제반 사정이 고려되지 않는 경우가 대부분이었다. 이를 개선하여 실시료 상당액의 인정에 있어서 소송 당사자 간의 구체적 사정을 고려하도록 하기 위하여 통상 이라는 단어를 삭제하는 개정이 이루어졌다. 134) 현행 일본 특허법 제102조는 침해자 제품 판매수량에 특허권자의 제품 단위수량당 이 익액을 곱한 금액(제1항) 또는 침해자가 침해품의 판매에 의해 얻은 이익액(제2항)을 권리 자의 손해액으로 간주하거나, 특허권자가 라이선스에 의해 받을 수 있는 실시료 상당 액 135) (제3항)을 손해액으로 보는 규정으로 크게 일실이익과 로열티로 구분할 수 있다. 이 때 실시료 상당액은 특허권자가 받을 수 있는 손해배상액의 하한으로 규정하고 있고, 이 외에도 과실참작 규정을 두어 침해자의 경과실이 인정되는 경우 로열티 이상의 손해액 주 장에 대해서는 경감 받을 수 있도록 하고 있다. 136) 133) 안원모, 앞의 책 (주 67), 121면. 134) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 30-31면. 135) 일본 특허법 및 한국 특허법 법문상의 실시료 상당액은 합리적 로열티를 의미한다. 136) 한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 5면. 한국지식재산연구원 93

118 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 현행 일본 특허법 제102조 (손해액의 추정 등) 137) 1 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행 위를 구성한 물을 양도하는 때에는 그 양도한 물의 수량에 특허권자가 그 침해행 위가 아니면 판매한 것이 가능한 물건의 단위수량에 상당하는 이익액을 넘는 액 을 특허권자의 실시능력에 응한 액을 초과하지 아니하는 한도에서 특허권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량 을 특허권자가 판매할 수 없는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당한 수량에 응한 액을 공제할 수 있다. 2 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침 해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해의 행 위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 특허권자가 받은 손해액으로 추정 한다. 3 특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대하여 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해의 액으로 그 배상을 청구할 수 있다. 4 전항의 규정에서 정한 금전을 넘는 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 특허권을 침해한 자에게 고의 또는 중과실이 없는 때에 법원은 손 해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. 137) 日 本 特 許 法 第 百 二 条 ( 損 害 の 額 の 推 定 等 ) 1 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 により 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 した 者 に 対 しその 侵 害 により 自 己 が 受 けた 損 害 の 賠 償 を 請 求 する 場 合 において その 者 がその 侵 害 の 行 為 を 組 成 した 物 を 譲 渡 したときは その 譲 渡 した 物 の 数 量 ( 以 下 この 項 において 譲 渡 数 量 という )に 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 がその 侵 害 の 行 為 がなければ 販 売 する ことができた 物 の 単 位 数 量 当 たりの 利 益 の 額 を 乗 じて 得 た 額 を 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 の 実 施 の 能 力 に 応 じた 額 を 超 えない 限 度 において 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 けた 損 害 の 額 とすることができる ただし 譲 渡 数 量 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 する 数 量 を 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 販 売 することができないとする 事 情 があるときは 当 該 事 情 に 相 当 する 数 量 に 応 じた 額 を 控 除 するものとする 2 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 故 意 又 は 過 失 により 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 した 者 に 対 しその 侵 害 により 自 己 が 受 けた 損 害 の 賠 償 を 請 求 する 場 合 において その 者 がその 侵 害 の 行 為 により 利 益 を 受 けているときは その 利 益 の 額 は 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 受 けた 損 害 の 額 と 推 定 する 3 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 は 故 意 又 は 過 失 により 自 己 の 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 した 者 に 対 し その 特 許 発 明 の 実 施 に 対 し 受 けるべき 金 銭 の 額 に 相 当 する 額 の 金 銭 を 自 己 が 受 けた 損 害 の 額 としてその 賠 償 を 請 求 することができる 4 前 項 の 規 定 は 同 項 に 規 定 する 金 額 を 超 える 損 害 の 賠 償 の 請 求 を 妨 げない この 場 合 において 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 を 侵 害 した 者 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 がなかつたときは 裁 判 所 は 損 害 の 賠 償 の 額 を 定 めるについて これを 参 酌 すること ができる 94 한국지식재산연구원

119 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 2) 일본의 손해배상액 인정 현황 종전에는 일본의 특허권 침해소송에서 인정되는 손해액이 너무 낮다는 비판이 있었지 만, 손해배상 관련 규정에 대한 平 成 11년(1999년) 특허법 개정으로 인해, 특허권자는 침 해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 일실이익을 손해액으로 하고(특허법 102조 1항), 침 해자의 이익의 액을 손해액으로 추정하거나(동조 2항), 특허발명의 실시로 인해 받아야 하는 금전의 액에 상당하는 액을 손해액으로 하여(동조 3항), 그 손해를 청구하는 것이 가능하도록, 특허법 102조가 개정되었다. 138) 平 成 11년 일본 특허법이 개정된 이후에 특 허권 침해소송에서 특허법 제102조를 근거로 하여 손해배상액을 산정한 사례를 정리해 보면 아래 표 139) 와 같다. 표 3-3 일본 특허법 제102조에 근거한 손해액 인정 사례 판례번호 손해액 산정기준 손해배상액 (단위: 円 ) 東 京 地 裁 平 成 11 年 (ワ)23945 号 일실이익 74억 1668만 東 京 高 裁 平 成 12 年 (ネ)2645 号 일실이익 15억 8427만 東 京 地 裁 平 成 13 年 (ワ)3485 号 일실이익 및 실시료 상당액 15억 4744만 3172 東 京 高 裁 平 成 12 年 (ネ)2645 号 일실이익 15억 3427만 東 京 地 裁 平 成 12 年 (ワ)14499 号 일실이익 12억 4440만 大 阪 地 裁 平 成 14 年 (ワ)6178 号 일실이익 11억 9689만 8500 東 京 地 裁 平 成 13 年 (ワ)14954 号 일실이익 4억 1959만 大 阪 地 裁 平 成 13 年 (ワ)3997 号 일실이익 1억 5234만 2851 東 京 地 裁 平 成 17 年 (ワ)6346 号 실시료 상당액 1억 109만 4000 東 京 地 裁 平 成 17 年 (ワ)1599 号 일실이익 및 실시료 상당액 4372만 4508 東 京 地 裁 平 成 15 年 (ワ)16924 号 실시료 상당액 3004만2871 大 阪 地 裁 平 成 13 年 (ワ)3997 号 실시료 상당액 1355만 9076 東 京 高 裁 平 成 17 年 (ネ)10047 号 일실이익 1148만 8500 東 京 地 裁 平 成 15 年 (ワ)16505 号 일실이익 및 실시료 상당액 968만 ) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 201 頁. 139) [표 3-3]은 선행 연구된 문헌인 한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109)의 부록 자료와 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89) 의 내용을 참고하였으며, 추가 조사연구를 통해 정리하였음을 밝힌다. 한국지식재산연구원 95

120 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 3-3 일본 특허법 제102조에 근거한 손해액 인정 사례 (계속) 판례번호 손해액 산정기준 손해배상액 (단위: 円 ) 大 阪 地 裁 平 成 18 年 (ワ)1304 号 실시료 상당액 568만 8000 東 京 地 裁 平 成 16 年 (ワ)22343 号 실시료 상당액 319만 5959 大 阪 地 裁 平 成 15 年 (ワ)4726 号 일실이익 및 실시료 상당액 194만 5844 大 阪 地 裁 平 成 18 年 (ワ)2810 号 일실이익 115만 9809 東 京 地 裁 平 成 19 年 (ワ)21425 号 실시료 상당액 58만 4703 大 阪 地 裁 平 成 19 年 (ワ)12207 号 일실이익 62만 5968 東 京 地 裁 平 成 18 年 (ワ)20126 号 일실이익 17만 3250 東 京 地 裁 平 成 20 年 (ワ)8049 号 실시료 상당액 6만 ) 특허법 제102조에 따른 손해액 산정 가. 개관 특허권 침해를 이유로 하는 손해배상청구는 민법 제709조를 근거 조문으로 하는 것이 다. 민법 제709조에 기해 청구할 수 있는 손해는 적극적 재산손해, 소극적 재산손해(일실 이익), 무형손해(위자료)가 있지만, 특허법 제102조는 침해에 의한 권리자의 판매 감소를 이유로 하는 소극적 재산 손해에 대한 손해산정의 특칙 이라고 평가된다. 특허권자는 1 특허법 102조 1항을 기초로, 특허권자는 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 일실이익 을 손해액으로 하고, 2 동조 2항을 기초로, 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하며, 3 동조 3항을 기초로, 특허발명의 실시로 인해 받아야 하는 금전의 액에 상당하는 액을 손 해액으로 하여, 4 민법 709조에 의해 얻을 수 있는 이익을 청구할 수 있다. 이들 조항은 특허권 침해라고 하는 불법행위에 기초하여 손해배상청구권을 산정하는 방법으로 존재하 기 때문에 각항마다 다른 청구권이 있는 것은 아니다. 또한 절차적으로도 문서제출명령의 확충( 拡 充 )(특허법 105조)이나 계산감정(동법 105조의2) 등의 규정이 정비되어 손해의 입 증이 용이해졌다. 140) 140) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 201 頁. 96 한국지식재산연구원

121 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 특허권 침해소송에서 침해여부 판단 141) 이 끝나면 그 다음 단계로 손해산정에 들어간다. 법원이 당사자 쌍방에게 손해 판단에 들어간다는 취지의 심증을 개시하면, 우선 원고는 특허법 제102조 제1항 내지 제3항 중 어느 것에 의한 것인지 손해에 관한 법적 구성을 명확히 한 후 그 요건 사실을 주장한다. 그러고 나서 원고가 구체적으로 주장한 피고제품 의 판매수량, 판매액, 수익률 등에 관하여 피고에게 구체적으로 인부( 認 否 )한다. 피고가 피고제품의 판매기간을 명확히 한 후에, 연도 마다 판매수량, 판매액, 수익률 등에 대해 일람표를 제출하는 경우, 그것이 원고의 예상과 크게 다르지 않는 경우에는 손해의 기초 로 되는 요소에 다툼이 없게 되어 이후의 입증이 불필요하게 되는 경우도 있다. 한편, 손 해산정의 기초가 되는 요소 중, 피고제품의 판매수량, 판매액, 이익률 등의 피고측 사실 에 대한 다툼이 남아있는 경우, 피고는 그것을 뒷받침하는데 필요한 증거자료를 제출하여 야 한다. 피고가 임의로 그것을 개시하지 않는 경우에는, 특허법 105조에 의해 문서제출 명령 등의 절차를 이용하게 된다. 142) 손해액 산정에 필요한 증거자료가 제출된 경우에도 원고가 회계에 대한 전문 지식이 충분하지 않기 때문에 정확한 조사 분석이 불가능하거 나, 그것을 조사 분석 하는데 방대한 시간을 요하는 경우도 있다. 이러한 경우 당사자는 손해의 계산을 하기 위해 필요한 사항에 대해 감정(소위 계산감정 143) )을 신청할 수 있 다. 144) 나. 특허법 제102조 제1항에 따른 손해액 산정 (1) 특허법 제102조 제1항의 취지 특허법 제102조 제1항의 신설 이전에는 침해행위와 권리자 판매수량의 감소 간에 매우 141) 특허권 침해소송은 크게 ⅰ) 침해 제품 또는 방법의 특정, ⅱ) 침해여부의 판단, ⅲ) 금전청구에 대한 손해배상액 산 정 단계로 나눌 수 있다. 첫 번째 단계에서는 피고가 제조판매하고 있는 제품(대상제품) 또는 피고가 사용하고 있는 방법(대상방법)을 특정한다. 대상제품 또는 대상방법이 특정되면 그것이 침해에 해당하는지 즉, 대상제품이 특허발명 의 기술적 범위에 속하는지 여부(충족론)를 판단하거나 당해 특허가 무효로 될 수 있는지 여부(무효론)를 판단하게 된다. 침해가 성립한다고 인정되면 침해로 인해 원고가 입은 손해의 정도에 대하여 판단하게 된다( 高 部 眞 規 子, 앞 의 책 (주 89), 10 頁 ). 142) 특허법 제105조는 자신이 소유하고 있지 않은 문서를 서증으로 제출하고자 하는 자는 서류의 소지자에 대하여 문 서제출명령 신청을 법원에 해야 한다. 해당 문서의 제출의무자는 일본 민사소송법 제220조에 규정되어 있으나, 소 송의 당사자 뿐 아니라 제3자도 의무자에 포함된다(한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 35면). 143) 특허법 제105조의 2에서 규정하는 계산감정인제도는 법원이 손해액의 입증을 위한 감정을 명한 경우, 당사자는 감 정인에 대해 필요한 사항을 설명하도록 하는 의무를 부과하는 제도이다. 이런 의무 위반에 대한 제재 규정은 없으 나, 본 제도는 법관의 심증형성에 중요한 역할을 하게 된다. 계산감정인 제도에 대해서는 제4장에서 자세히 언급하 기로 한다(한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 35면). 144) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 2011, 頁. 한국지식재산연구원 97

122 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 강한 관련성이 추정된 경우에 한하여 침해제품의 판매수량에 대응한 수량에 대하여 일실 이익이 인정되었고, 그렇지 않은 경우에는 청구를 인정하지 않았다. 다시 말해, 일실이익 의 배상청구에서 침해와 손해와의 인과관계는 全 部 아니면 全 無 (all or nothing) 의 방식 으로 해결되었다고 할 수 있다. 145) 침해자의 업무능력과 대체품의 존재 등 권리자가 침해 품의 판매수량과 같은 수의 판매를 하는 것이 곤란하다고 하는 사항이 분명하지 않은 경 우에도, 그러한 사항을 고려하여 현실적인 손해액을 산정할 수 있도록 하는 규정이 특허 법 제102조 제1항이다. 146) 특허법 제102조 제1항은 1998년 개정에서 새롭게 신설된 조항으로, 침해자가 침해를 조성한 물건을 양도한 때에는 양도수량에 침해행위가 없으면 판매할 수 있었던 물건의 단 위수량당 이익액을 곱하여 구한 금액을 권리자의 실시능력에 따른 금액을 넘지 않는 한도 에서 손해액으로 할 수 있지만, 양도수량 내 특허권자가 판매할 수 없다고 하는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당한 수량에 상당하는 금액을 감액하는 것으로 한다고 규정하 고 있다. 즉, 양도수량에 권리자의 단위당 이익액을 곱한 금액을 권리자의 실시능력을 넘 지 않는 범위에서 손해를 판정하여, 그로부터 권리자가 판매할 수 없었던 부분에 대하여 는 감액을 한다는 것이다. 147) (2) 특허법 제102조 제1항의 해석 가) 특허권자 또는 전용실시권자의 실시의 능력 특허법 제102조 제1항의 손해액은 권리자 즉, 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력 에 따른 금액을 넘지 않는 한도에서 의 손해가 된다. 권리자는 소기업인 반면 침해자가 대기업이면서 그 제조능력에 차이가 큰 경우 등에 적용되는 조문이다. 권리자의 실시능력 을 엄격하게 해석하면 기존의 공장 등을 풀가동시킨 경우의 생산능력이 손해액의 한도가 되겠지만, 그렇게 되면 제1항을 신설한 의미가 감소한다. 판례에 따르면 실시능력에 대해 서는 이것을 침해품의 판매시에 엄밀하게 대응하는 시기에 있어서 구체적인 제조능력, 판 매능력을 말하는 것으로 해석할 수는 없고, 특허권자가 금융기관 등으로부터 융자를 받아 설비투자를 행하는 등으로 당해 특허권의 존속기간 내에 일정량의 제품의 제조, 판매를 145) 양창수, 특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론, 법조 제54권 제9호 통 권 제588호 (2005), 35면. 146) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 202 頁. 147) 中 山 信 弘, 特 許 法, 弘 文 堂, 2010, 頁. 98 한국지식재산연구원

123 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 행하는 잠재적 능력을 갖추고 있는 경우에는 원칙적으로 실시능력이 있다고 해석하는 것 이 상당하다 고 판시하고 있다. 148)149) 나) 판매할 수 없도록 하는 사정 특허법 제102조 제1항은 판매할 수 없도록 하는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당 하는 수량에 따른 금액을 공제한다 고 되어 있어 침해자는 그러한 사정을 입증함으로써 침해품의 양도수량에 단위당 권리자의 이익액을 곱한 금액에서 입증할 수 있었던 당해 비 율 상당액만큼 감액할 수 있다. 그러한 사정으로는 일반적으로는 대체품의 존재나 침해자 의 브랜드 파워, 영업력, 기업규모, 침해품이 염가인지 여부, 침해품의 성능이 우수한지 여부 등의 사정이 고려되고 있다. 이에 의해 구법 제1항과 같이 全 部 아니면 全 無 라는 방 식이 아니라 손해의 비율적 인정이 가능하게 되어 타당한 손해액으로 될 것이 기대된다. 다만 이들 사정을 어느 정도 고려해야 하는지는 쉽지 않은 문제이다. 150) 다) 침해의 행위가 없으면 판매할 수 있었던 물건 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해의 행위가 없으면 판매할 수 있었던 물건이란, 시장에서 침해품으로 대체가능한 권리자의 제품을 말한다. 대체가능성으로 충분하며, 품 질이나 디자인, 판매경로가 다르더라도 판매할 수 있었던 물건이라 할 수 있다. 151) 침해 자 제품의 일부 수요가 권리자에게 향하고 있지 않다고 하면 그 부분은 감액사유가 된다. 또한 특허권을 이용하고 있더라도 침해자의 제품과 권리자의 제품이 시장에서 전혀 경합 하지 않는 경우에는 제1항이 아닌 제3항의 문제로 된다. 침해자가 실시중인 제품이 권리 자가 보유하면서 실시 중인 특허권에는 저촉하지 않지만 특허권자가 보유한 타인이 실시 하고 있지 아니한 특허권에 저촉하고 또 특허권자의 실시품과 침해자의 실시품이 경합관 계에 있는 경우에, 제1항이 적용되는지 혹은 불실시로서 제3항이 적용되는지 여부가 문제 된다. 특허권 침해에 의한 손해배상은 통상 불법행위와 마찬가지로 침해행위가 없었다면 얻을 수 있었던 이익을 상정하고 있어 위와 같은 경우에도 침해자의 제품과 원고 특허제 품이 경합하고 있고 침해자 제품의 제조 판매가 없으면 원고 특허제품이 판매되었을 것이 라는 상황이 있으면 침해자의 행위와 손해 사이의 상당 인과관계가 있다고 생각하여야 하 148) 東 京 地 判 平 成 14 年 3 月 19 日 判 時 1803 号 99 頁 [スロットマシン 事 件 ]. 149) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 343 頁. 150) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 344 頁. 151) 大 阪 地 判 平 成 19 年 4 月 19 日 判 時 1983 号 126 頁 [ゴーグル 事 件 ]. 한국지식재산연구원 99

124 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 며, 제1항의 추정을 인정해도 좋을 것이다. 152) 라) 단위수량당 이익액 단위수량당 이익액이란, 구법 제1항의 해석으로는 순이익으로 생각되는 경우가 많았다. 그러나 현재는 권리자의 한계이익으로 생각하는 학설이 유력하고, 권리자의 매출에서 변 동경비를 공제한 금액을 의미하여 원칙적으로 개발투자나 일반관리비용 등의 공제를 인정 해서는 안된다. 즉, 권리자로서는 개발비나 인건비 등은 이미 투자한 매몰원가(sunk cost) 153) 이고, 그것들 전부를 더하여 계산한 평균적 이익이 문제인 것이 아니라, 그것들 의 투자를 전제로 하여 새로이 제조하는 경우에 필요하게 된 추가적 비용을 공제하여 계 산한 이익을 의미한다. 다만 현실에서는 어떠한 추가적 비용이 필요하게 되는가 라는 점 은 사안에 따라 다르게 유연한 해석이 요구된다. 154) 또한 침해품의 수량이 많고 새롭게 제조설비를 증강하지 않으면 안되는 상황이 있으면, 설비투자도 공제될 것이다. 또한 권 리자의 제품의 일부의 특허권이 침해되는 경우는 원칙적으로 그 기여율에 상응한 손해액 을 인정하여야 한다. 기여율은 단순히 부품의 가격의 비율이 아니라 침해부분이 당해 제 품에 있어서 얼마나 구매자의 수요를 불러일으키고 있는가 라고 하는 기여율로서 판단하 여야 한다. 다만 이 경우의 기여율의 산정은 불가능에 가까울 정도로 어렵지만, 최종적으 로는 특허법 제105조의 3(상당한 손해액의 산정) 155) 을 이용하여 판단될 것이다. 156) 다. 특허법 제102조 제2항에 따른 손해액 산정 (1) 특허법 제102조 제2항의 취지 특허법 제102조 제2항은 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 것으로, 특허권자 등이 침해행위에 의한 손해액을 입증하는 것이 곤란하기 때문에 손해액의 입증을 용이하게 하 기 위하여 법률상의 사실 추정을 규정한 것이다. 157) 자기가 받은 손해액의 입증보다 침해 152) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 153) 어느 산업 또는 프로젝트에서 철수할 때 생기는 회수불능의 비용(손해)을 말한다. 154) 東 京 地 判 平 成 10 年 10 月 12 日 知 的 裁 集 30 卷 4 号 709 頁 [シメチジン 事 件 ]. 155) 일본 특허법 제105조의 3은 민사소송법 제248조 제3항의 손해의 성질상 그 액을 입증하는 것이 극히 곤란할 때 라는 요건을 대신하여 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 상기 사실의 성질상 극히 곤란한 경 우 라고 규정하고 있다(한국발명진흥회, 앞의 보고서 (주 109), 35면). 156) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 342 頁. 157) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 205 頁. 100 한국지식재산연구원

125 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 자의 이익의 증명 쪽이 용이한 경우도 있고, 특히 문서제출명령의 확충에 관한 특허법 제 105조와 제105조의2 규정이 정비된 이후에는 본 항의 이용가치가 한층 높아졌다고 할 수 있다. 158) (2) 특허법 제102조 제2항의 해석 가) 침해행위에 의해 받은 이익액 특허법 제102조 제2항에서의 침해자의 이익액 의 의미에 대하여 1총이익( 粗 利 益, 매상 고에서 제조원가 또는 구입액을 공제한 금액), 2한계이익( 限 界 利 益, 침해자가 판매하는 매상에서 그 판매수량의 증가에 따라 증가하는 필요불가결한 경비를 공제한 1개당 이익), 3직접비용의 공제( 直 接 費 用 控 除, 매상에서 제조원가 판매원가 외, 침해품의 제조 판매에 직접 필요한 제경비를 공제한 금액), 4순이익( 純 利 益, 매상고로에서 제조원가 또는 구입 액을 공제한 총이익으로부터 핀매수수료 선전광고비 인건비 점포 임대료 등 매상을 얻기 위하여 필요한 모든 경비를 공제한 금액) 으로 보는 여러 가지 견해가 있다. 159) 종래의 다수설은 특허법 제102조 제2항이 현실에서 입은 손해를 배상하게 하는 제도이기 때문에 침해자의 순이익을 손해로 해석하였으나, 160) 최근의 판례는 한계이익 내지 직접비용의 공 제로 보는 견해를 채용하는 경우가 많다. 161)162) 나) 권리자 실시의 요부 특허법 제102조 제2항의 해석에 대해서 판례와 다수설은 손해액의 추정규정이고 매출 의 감소에 의한 일실이익액의 추정규정 즉, 단순한 계산규정이기 때문에 손해의 발생사실 (추정이 작용하는 전제가 되는 사실)에 대해서까지 추정되는 것은 아니고, 민법 제709조 의 적용 요건인 손해의 발생에 대해서는 원고가 주장 입증해야 한다고 되어 왔다. 163) 또 한 침해자가 판매한 이익을 권리자가 입은 손해액이라고 추정하고 있으므로 스스로 특허 발명을 실시하고 있지 않는 자는 이익상당의 손해의 발생이 있을 수 없기 때문에 특허법 제102조 제2항에 의한 손해를 주장할 수 없다. 164) 한편, 존속기간 중에 실시할 의욕과 158) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 346 頁. 159) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 205 頁. 160) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 348 頁. 161) 東 京 地 判 平 成 11 年 7 月 16 日 判 時 1698 号 132 頁 [ 悪 路 脱 出 具 事 件 ]. 162) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 205 頁. 163) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 한국지식재산연구원 101

126 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 능력이 있으면, 침해행위 시에 실시하고 있지 않더라도 동조 제2항에 의한 손해의 주장이 가능하다는 견해도 있다. 165) 라. 특허법 제102조 제3항에 따른 손해액 산정 (1) 특허법 제102조 제3항의 취지 특허법 제102조 제3항은 특허권 침해시에 특허권자가 청구하여 얻을 최저 한도의 손해 액을 법정한 규정이고, 본래의 의미에 있어서 일실이익과는 다르다. 166) 1998년 개정 전에 는 통상 얻을 수 있는 금전의 액 을 손해로 청구할 수 있도록 규정되어 있어 당해 특허권 에 대하여 과거에 이루어진 실시계약, 업계의 시세나 국유 특허의 실시료 등을 참고하여 손해액을 산정하는 경우가 많았다. 권리자들은 업계에서의 통상의 실시료 상당액 밖에 인 정되지 않아 낮은 손해액을 받을 수밖에 없었으므로 이를 개선하기 위하여 통상 이라는 단어를 삭제하는 개정이 이루어졌다. 개정을 통해 당해 사건의 구체적 사정을 감안하여 실시료 상당액을 산정하는 것이 가능하게 되었으며, 침해시가 아닌 재판 시에 있어서의 상당한 실시료를 고려하는 것이 가능하게 되어 결심까지의 모든 사정, 가령 침해자의 악 성 등과 같은 개별 사건마다의 구체적 사정을 참작할 수 있게 되었다. 167) (2) 특허법 제102조 제3항의 해석 가) 얻을 수 있는 금전의 액 위에서 언급한 1998년 개정 경위에 비추어 보면, 당초부터 실시허락 계약에 근거하여 성실하게 실시료를 지불하고 있는 자와 침해자를 동등하게 취급할 필요는 없어졌다. 실시 허락 계약의 실시료율은 권리자와의 관계에 의해 다른 비율이 정해져 있다. 168) 나) 손해액 산정 시 고려 요소 164) 東 京 高 判 平 成 3 年 8 月 29 日 知 的 裁 集 23 卷 2 号 618 頁 [ニブリング 金 型 機 構 事 件 ]; 東 京 地 判 平 成 17 年 3 月 10 日 判 時 1918 号 67 頁 [ 多 機 能 測 量 計 測 システム 事 件 ]. 165) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 206 頁. 166) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 206 頁. 167) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 168) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 206 頁. 102 한국지식재산연구원

127 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 받아야 할 금액을 산정할 때 고려하는 요소로는, 1당해특허의 실시허락 예, 업계상황, 2특허발명의 내용, 다른 구성의 대체 가능성, 3특허발명의 기여도, 침해품의 판매가격 판매수량 판매기간, 4권리자의 태도 침해자의 테도 등이 고려되고 있다. 169) 다) 1항과의 병용( 倂 用 ) 가부 특허법 제102조 제1항에 의해 판매할 수 없도록 하는 사정이라고 판단된 부분에 대하 여 동조 제3항을 적용할 수 있는지 여부에 대해서는 견해가 나뉘고 있다. 긍정설에 입각 한 견해에 따르면 인과관계가 완전히 인정되지 않은 사안에서 제3항의 배상이 인정된다 면, 인과관계가 일부 인정된 사례에서도 인과관계가 인정되지 않은 부분에 제3항의 배상 이 부정될 이유가 없다고 한다. 170) 그러나 특허법 제102조 제1항에 의한 손해액 산정에 있어 침해행위와 인과관계가 있는 판매 감소수량이 일부에도 인정되는 경우에는, 그 수량 이 특허권자의 제품에 대한 시장 평가를 대변하고 있는 것이며, 인과관계가 인정되지 않 은 수량은 시장에서 평가되지 않은 것이라고 보기도 한다. 171)172) 라) 특허법 제102조 제4항에 따른 과실 참작 특허법 제102조 제3항에 따른 청구는 3항에서 규정하는 금액을 넘는 손해배상을 제한 하는 것은 아니다. 제3항의 금액을 넘는 배상액을 청구하는 경우에는 침해자에게 고의 중 과실이 없는 경우(경과실의 경우) 법원은 이러한 점을 참작할 수 있다. 유체물의 침해와 비교하여 특허권 침해 사건에서는 침해를 구성하는지 여부가 미묘한 사건이 많고, 실수로 침해를 하게 된 자에게 다액의 손해를 부담시키는 것은 과중한 부담이 되기 때문이다. 또 한 제3항의 배상액은 최저보상의 의미가 있기 때문에 제4항 후단에서 감액을 하여도 제3 항 소정의 금액을 하회할 수는 없다. 173) 169) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 206 頁. 170) 東 京 地 判 平 成 12 年 6 月 23 日 最 高 裁 HP ( 平 18(ワ) 第 号 ) [ 血 液 採 取 器 事 件 ]. 171) 知 財 高 判 平 成 18 年 9 月 25 日 最 高 裁 HP ( 平 17(ネ) 第 号 ) [ 椅 子 式 マッサージ 機 事 件 ]. 172) 高 部 眞 規 子, 앞의 책 (주 89), 207 頁. 173) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 한국지식재산연구원 103

128 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 4) 손해액 입증의 용이화 및 손해액 산정에 영향을 미치는 특수한 제도 특허권 침해의 입증은 다른 불법행위와는 다른 곤란성이 있기 때문에 1998년 특허법 개정시 제102조의 손해액의 추정 등의 규정이 개정되었지만, 여전히 입증의 면에서 곤란 성이 남아 있어 이를 개선하기 위해 1999년 개정시 이하와 같은 다양한 관련 내용이 개 정되었다. 가. 과실의 추정(특허법 제103조) 특허권의 대상인 발명은 기술적 정보이기 때문에 물리적 관리가 어렵고 일반적으로 침 해자의 고의 과실 유무의 입증이 어렵다. 독자적으로 개발한 기술이더라도 특허권 침해가 될 수 있으므로 무과실 주장을 하면 반박할 수 없는 경우가 많다. 그런 까닭으로 특허법 에서는 공시제도를 두는 한편, 특허법 제103조 174) 에 과실 추정 규정을 마련하고 있다. 과 실이 추정되는 근거는 공시에 있고, 공시가 있기 때문에 침해자는 그 내용을 알고 있다고 추정할 수 있다. 또한 업으로서의 실시만이 침해의 대상으로 되어있기 때문에 관계자의 대부분이 전문가라는 점으로부터 과실을 추정하고 있다. 또한 특허권의 존재를 알지 못하 였다는 것에 대해서도 과실이 추정되며, 특허권의 권리범위에 속한다는 것을 알지 못했다 는 것에 대한 과실도 추정된다고 해석되고 있다. 만약 그렇지 아니하면 동일한 경우 이외 에는 과실 입증이 현저히 곤란하게 되어 특허권이 사실상 무의미하게 되는 경우가 많을 것이다. 175) 나. 생산방법의 추정(특허법 제104조) 일반적으로 생산방법은 침해자의 공장 내에서 행해지는 경우가 많고 침해의 발견이 어 려울 뿐만 아니라 침해가 의심되는 경우도 그 입증이 어려운 경우가 많다. 물건발명의 경 우에는 시판된 물건을 통해 침해를 발견할 수 있는 경우도 많지만, 생산방법의 발명에 대 하여는 물건을 분석하여도 침해인가 아닌가의 판단이 어려운 경우가 대부분이다. 원래 침 해의 사실은 침해를 주장하는 자가 부담하는 것이 원칙이지만, 물건의 생산방법의 특허에 관하여는 그 물건이 일본 국내에서 공연히 알려진 물건이 아닌 때에는 입증책임이 전환되 174) 일본 특허법 제103조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 치매한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. 175) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 104 한국지식재산연구원

129 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 어 당해 특허방법으로 생산한 것으로 추정되고, 침해자 측에서 침해하지 않았음을 입증하 여야 한다. 176)177) 다. 구체적 태양의 명시의무(특허법 제104조의 2) 일본 민사소송규칙 제79조 제3항에 의해 상대방이 주장하는 사실을 부인하는 경우에는 그 이유를 기재하여야 한다고 규정되어 있지만, 민사소송규칙의 적극적인 규정을 보다 더 철저하게 하기 위하여 1999년 개정시 특허법 제104조의 2 178) 를 신설하였다. 즉, 권리자 가 침해행위를 조성한다고 주장하는 물건 또는 방법의 구체적 태양을 상대방이 부인하는 때에는 자기행위의 구체적 태양을 분명히 하여야 한다. 한편, 상대방에게 분명하게 할 수 없는 상당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다고 단서 규정을 두고 있으므로, 침해 자 측의 구체적 행위 태양에 영업비밀이 포함된 경우나 권리자의 주장이 단순히 트집을 잡기 위한 경우에는 본 조의 적용이 불가하다. 또한 정단한 이유가 없는데 본 조에 따른 대응을 하지 않는 경우 법적 제재를 가할 수 있다는 규정은 없지만, 법원은 그와 같은 사 정도 고려하여 변론전체의 취지에서 결론을 내리게 된다. 179) 라. 문서제출 명령의 확충(특허법 제105조) 180) 민사소송에 있어서 문서 일반의 제출의무에 관하여는 일본 민사소송법 제220조에 규정 되어 있지만, 영업비밀에 관련된 문서 등에 관하여는 제출의무가 없는 것으로 되어 있다. 종래에는 민사소송법의 특칙인 특허법 제105조 181) 에 따라 단순히 손해의 계산을 하는데 176) 일본 특허법 제103조 (생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 대하여 특허가 이루어진 경우에 그 물건이 특허출원 전에 일본 국내에서 공연히 알 려진 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 방법으로 생산한 것으로 추정한다. 177) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 178) 일본 특허법 제104조의2 (구체적 태양의 명시의무) 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위를 조성한 것이라고 주장 하는 물건 또는 방법의 구체적 태양을 부인하는 때에는 상대방은 자기행위의 구체적 태양을 분명히 하여야 한다. 다만, 상대방에게 분명하게 할 수 없는 상당한 이규가 있는 때에는 그러하지 아니하다. 179) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 359 頁. 180) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 頁. 181) 일본 특허법 제105조 (서류의 제출 등) 1 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 당사자에 대하여 해당 침해행위에 대해 입증하기 위해 또는 해당 침해행위에 의한 손해를 계산하기 위해 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자에게 그 제출을 거부하는 것에 대한 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다. 2 법원은 전항 단서에서 규정하는 정당한 이유가 있는지에 대한 판단을 하기 위해 필요하다고 인정하는 때에는 서류 한국지식재산연구원 105

130 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 필요한 서류 의 제출에 대해서만 문서제출 명령이 가능하였고, 정당한 이유가 있는 때에 는 제출을 거부할 수 있었다. 이는 제출을 거부할 정당한 이유가 있는지 여부의 관점으로 부터 판단하는 것이고, 영업비밀에 관련된 문서라고 하여도 직접 그것만으로 제출을 거부 할 수 없도록 하고 있었다. 182) 이러한 특허법 제105조의 내용은 平 成 11년에 개정되어, 손해의 계산을 하는데 필요한 서류 뿐만 아니라 침해행위를 입증하기 위해 필요한 서류 의 제출도 가능하게 되었다. 또한 본조의 문서제출 명령은 침해자 측도 청구할 수 있으 며, 특허법 제102조의 손해가 추정액 보다도 적다는 것의 입증 목적 등에 이용되게 되었 다. 문서제출 명령을 정당한 이유 없이 거부한 경우나 상대방의 사용을 방해할 목적으로 훼손 등을 한 경우에는 민사소송법의 원칙이 적용되어 상대방의 주장을 진실하다고 인정 할 수 있다. 183) 문서의 제출을 거부할 정당한 이유가 있는 경우 제출할 필요가 없다는 점은 종래와 동 일하지만, 平 成 11년 개정에 의해 법원은 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 문서를 제출할 수 있다고 동조 제2항에 규정하였다. 구 체적으로는 당해 문서에 영업비밀이 포함된 경우가 문제가 될 것이다. 다만, 그러한 문서 가 법원에 제출된 경우에도 비밀을 지키기 위하여 누구도 그 문서의 개시( 開 示 )를 청구할 수 있는 것은 아니므로 그 서류는 법관만이 볼 수 있게 되었다. 이는 平 成 8년의 개정 민 사소송법 제223조 제3항의 インカメラ 절차와 동일하다. 일본에서 インカメラ 절차는 법관이 제출된 서류를 보고 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하는 것이므로 누구도 그 서류를 볼 수 없는 이상 당사자 또는 그 대리인도 당해 절 차에 관여할 수 없었다. 그 때문에 당사자가 관여할 수 없는 곳에서 법관이 사실상의 심 증을 얻어 버릴지도 모른다는 문제가 있었다. 平 成 16년의 裁 判 所 法 개정에 따라 새로이 특허법 제105조 제3항이 추가되었고, 제출을 거부할 정당한 이유가 있는지에 대한 판단을 하기 위하여 법원이 서류를 개시하여 의견을 듣는 것이 필요하다고 인정되는 때에 당사자 의 소지자에게 서류를 제시하게 할 수 있다. 이 경우에는 누구도 그 제시된 서류의 개시를 요구할 수 없다. 3 법원은 전항의 경우에 제1항 단서에서 규정하는 정당한 이유가 있는지에 대하여 전항 후단의 서류를 개시하여 그 의견을 들을 필요가 있다고 인정하는 때에는 당사자등[당사자(법인인 경우에는 그 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대 리인 및 보좌인을 제외한다), 사용인 그 밖의 종업원을 말한다. 이하 같다], 소송대리인 또는 보좌인에 대하여 해당 서 류를 개시할 수 있다. 4 전 3항의 규정은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 해당 침해행위에 대해 입증하기 위해 필요한 검 증목적의 제시에 대하여 준용한다. 182) 안원모, 앞의 책 (주 67), 면. 183) 일본 민사소송법 제224호. 106 한국지식재산연구원

131 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 등 소송대리인 보좌인이 해당 서류를 개시할 수 있도록 하였다. 서류가 공개되면 가장 비 밀을 알리고 싶지 않은 소송 상대방에게 공개되어 버리기 때문에 비밀유지 명령과 병용되 게 된다. 또한 동조 제4항( 平 成 16년 개정까지는 제3항)에서 검증물에 대해서도 제1항과 제2항의 절차가 준용되게 되었다. 이는 특허소송에 있어서 침해물인 제조장치 등의 검증이 필수적 인 경우도 있기 때문에 마련된 것이다. 마. 계산감정인 제도(특허법 제105조의 2) 권리자가 받은 손해를 계산하는 단계에 있어서도 손해를 계산하기 위해 필요한 증거가 상대방 당사자에게 편재되어 있고, 증거서류가 대량으로 제출된 경우에 요부의 특정에 시 간이 걸리고, 회계장부 등의 증거서류의 이해에는 전문지식이 필요]하고, 증거서류가 약 호( 略 號 )로 표기되어 있는 경우나 전산처리 되어있는 경우에는 해독이 곤란하다는 등의 문제가 있으므로 역시 입증에 시간이 걸리고 소송지연이 초래되게 된다. 이와 같은 문제 를 해결하기 위하여 1999년 개정을 통해 전문가의 활용, 전문가의 이해를 신속히 하기 위 한 당사자의 협력의무를 골자로 하는 계산감정인 제도를 신설하였다. 184) 계산감정인 제도 에 대한 보다 상세한 내용은 제4장에서 다루기로 한다. 185) 바. 상당한 손해액의 인정(특허법 제105조 3) 일본 민사소송법 제248조는 손해가 발생했다고 인정되는 경우에 손해의 성질상 그 금 액을 입증하는 것이 극히 곤란한 때 에 법원은 구두변론의 전취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 금액을 인정할 수 있다고 규정하고 있었다. 이를 대신하여 특허법 제105 조의 3 186) 은 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 당해 사실의 성질상 184) 일본 특허법 제105조의 2 (손해계산을 위한 감정) 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 법원이 해당 침해행위에 의한 손해를 계산 하기 위해 필요한 사항에 대하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정을 하기 위해 필요한 사항에 대하여 설명하여야 한다. 185) 안원모, 앞의 책 (주 67), 123면. 186) 일본 특허법 제105조의 3 (상당한 손해액의 인정) 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것이 인정되는 경우에 손해액을 입증하기 위해 필 요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 매우 곤란한 때에는 법원은 구두변론의 전취지 및 증거조사의 결과 에 근거하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 한국지식재산연구원 107

132 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 극히 곤란한 때 로 규정함에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있음을 명확히 하였다. 특 허권 침해에 따른 손해액 산정시, 특허발명의 기여도나 시장의 동향 등과 같은 입증이 대 단히 어려운 사항이 존재하더라도 손해액의 인정을 용이하게 하기 위한 개정이라 할 수 있다. 187) 187) 中 山 信 弘, 앞의 책 (주 147), 362 頁. 108 한국지식재산연구원

133 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 4 우리나라의 손해배상액 현황 및 산정 실무 1) 우리나라 손해배상제도의 연혁 우리나라 특허법 제94조는 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한 다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조 제2항의 규정에 의하 여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니 하다 고 규정하고 있는 바, 특허권자나 전용사용권자(이하 특허권자 로 통칭한다) 아닌 자가 특허권자의 허락 없이 업으로 특허를 실시하는 것은 특허법 제94조에 반하는 위법 한 행위이다. 따라서 침해자에게 고의 또는 과실이 있고 책임능력이 있으며 이로 인하여 특허권자에게 손해가 발생하였다면 침해자는 특허권자에게 그 손해를 배상하여야 하는데, 이때 기본적으로 근거가 되는 법률 규정은 민법 제750조 188) 의 불법행위 규정이다. 우리나라에서 특허법 상 손해배상 규정이 도입된 것은 1990년 1월 13일 법률 제4207호 에 의해서 이다. 그 이전에 특허법은 손해배상액의 산정에 대하여 특별한 규정을 두지 않 고, 특허법 제156조 189) 는 제1항에서 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의 하여 자기의 특허권을 참해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있었 다. 개정 전 특허법 제156조는 민법 제750조를 다시 한 번 확인하는 것에 불과한 것으로 손해배상청구권을 창설하는 규정으로 보지 않았다. 190) 1990년 특허법 개정에 따라 제128 조에 손해액의 추정 규정이 신설되었는데, 본 조의 입법취지는 명확하지 않지만 일본의 입법에 영향을 받을 것으로 추정된다. 191) 188) 우리나라 민법 제750조는 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다 고 규정하고 있다. 민법 제750조에 따른 손해배상을 청구하기 위하여는 ⅰ) 침해자에게 고의 또는 과실이 있 어야 하고, ⅱ) 침해자에게 책임능력이 있어야 하며, ⅲ) 침해자의 행위가 위법하여야 하고, ⅳ) 침해행위로 인하여 피해자에게 손해가 발생하여야 한다. 189) 제156조 (손해배상의 청구) 1 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구 할 수 있다. 2 특허권자는 선의무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다. 190) 박성수, 앞의 책 (주 95), 25면. 191) 정상조ㆍ박성수 공편, 특허법 주해Ⅰ, 박영사, 2010, 면. 한국지식재산연구원 109

134 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 1990년 개정 특허법 제128조 (손해액의 추정등) 1 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. 2특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청 구할 수 있다. 3제2항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우 에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전 용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배 상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. 1990년 개정 특허법 제128조의 신설로 인해 손해액의 증명에 대하여 특허권자에게 많 은 편의를 제공함으로써 종래의 제156조가 일정한 요건 아래에서 침해자에게 금전손해배 상을 면제해주었던 것과는 정반대로 금전손해배상의 청구를 매우 용이하게 해주는 것으로 바뀌게 되었다. 192) 2) 우리나라의 손해배상액 인정 현황 앞서 제3장 Ⅰ에서 언급한 바대로, 우리나라의 특허권 침해소송에서 인정되는 손해배상 액의 규모가 지나치게 작다는 의견이 여러 번 제기되어 왔다. 특히, 최근 삼성과 애플 간 의 특허권 분쟁이 세간의 큰 관심이 되면서, 미국 법원과 우리나라 법원에서 인정한 손해 배상액 규모의 차이를 두고 다시 한 번 우리나라 손해배상제도에 대한 논란이 제기되었 다. 이하에서는 선행 연구 문헌을 기초로 하여 우리나라 손해배상액 인정 현황을 살펴보 고자 한다. 193) 192) 박성수, 앞의 책 (주 95), 320면. 193) 본 서에서는 손해배상액 인정 현황과 관련하여 직접 조사ㆍ분석 연구를 실시하지 않고, 선행 연구된 문헌들을 인용 110 한국지식재산연구원

135 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 2008년 특허청 자료에 의하면, 우리나라 손해배상청구액의 규모면에서는 1억 이상 10 억 미만의 청구가 가장 많은 것으로 나타났고 총 245건의 1심에서의 손해배상 사건 중 2 건의 침해금지청구 사건을 제외한 243건의 손해배상청구액은 317,443백만 원으로 손해배 상 사건 당 1,306백만 원을 평균적으로 청구하는 것으로 확인되었다. 194) 제소년도에 따 른 손해배상액 청구현황은 손해배상액 규모 단위로는 10억 미만 소송이 가장 많고, 100억 이상의 고액 소송은 아주 드물게 이루어지고 있다. 195) 그림 3-8 제소년도별 손해배상액 청구 현황 그런데 원고가 청구한 손해배상액이 어느 정도 인용되는지 그 현황을 조사 분석한 결과 를 살펴보면, 전체적으로 317,443백만 원 청구에 대하여 117,597백만 원을 인용하여 37.0%의 인용율을 나타내고 있다. 196) 조사 당시 확정된 손해배상사건을 기준으로 하는 경우, 203건에 대하여 244,759백만 원이 확정 청구되고, 그 중 20,955백만 원만 인용되 어 8.6%의 매우 낮은 손해배상액 인용율을 나타내고 있다. 또한 확정 청구액 기준 100억 이상의 사건 중에서 최종적으로 손해배상이 확정된 사건은 1건 뿐이다. 197) 하여 손해배상액 인정 현황 및 추이를 살펴보려고 한다. 194) 특허청, 국내특허분쟁지도, 2008, 101면. 195) 특허청, 국내특허분쟁지도, 2008, 102면. 196) 2003년에는 미국 기업과 국내 기업 간의 소위 기저귀 소송 으로 불리는 사건에서 104,370백만 원을 청구한 것에 대해 94,669백만 원을 인용하여 90.7%의 매우 높은 인용율을 보였다. 197) 특허청, 국내특허분쟁지도, 2008, 면. 한국지식재산연구원 111

136 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 그림 3-9 1심 손해배상 인용사건에서의 인용율 현황 또 다른 조사ㆍ연구된 자료에 의하면, 2009년부터 2010년까지의 특허권 침해에 따른 손해배상 판결 건수는 서울중앙지방법원이 22건(2008년부터 집계)으로 가장 많았으며, 수 원지방법원 10건을 제외한 나머지 법원에서는 1~2건에 불과한 것으로 나타났다. 198) 최근 2-3년간의 특허권 침해소송에서의 손해배상 판결 액수를 살펴보면 아래 표 199) 와 같다. 표 3-4 최근 2-3년간( 년) 손해배상액 현황 (단위: 천원) 법원 산정 근거 손해배상액 광주 특허법 ,000 대구 특허법 ,000 대전 특허법 ,000 대전 특허법 ,000 의정부 특허법 , ) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 39-40면. 199) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 46-47면의 표 재구성. 112 한국지식재산연구원

137 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 표 3-4 최근 2-3년간( 년) 손해배상액 현황 (계속) (단위: 천원) 법원 산정 근거 손해배상액 인천 특허법 ,000 수원 특허법 ,000 수원 특허법 ,000 서울동부 특허법 ,000 서울중앙 특허법 ,000 특허법 ,766,000 특허법 ,000 특허법 ,000 특허법 ,000 특허법 ,000 특허법 ,000 특허법 ,000 특허법 ,000 법원 손해배상액 중앙값 손해배상액 평균값 서울중앙지방법원 274, ,000 기타지방법원 40,000 74,000 전체지방법원 55, ,000 서울중앙지법이 판결한 17억 6천만 원의 손해배상액은 당해 사건을 제외한 다른 사건 들의 손해배상액의 산술평균의 10배 이상에 달한다. 위 조사결과의 산술평균이 아닌 중앙 값(median)을 사용할 경우 년 국내 특허침해소송의 손해배상액의 중앙값은 약 5,500만 원임을 알 수 있다. 이러한 결과는 앞서 살펴본 미국 특허침해소송의 손해배상액 중앙값의 평균과 단순 비교할 때, 백 수십 배 이상인 것이라 할 수 있다. 200) 200) 서울대학교 산학협력단, 앞의 연구보고서 (주 9), 49면. 한국지식재산연구원 113

138 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 3) 특허법 제128조에 따른 손해액 산정 가. 개관 (1) 특허권침해에 따른 손해액 산정에서 쟁점이 되는 사항 불법행위에 대하여 가해자는 피해자에게 그 손해를 배상할 책임이 있다는 점은 앞서 설 명한 바와 같다. 즉, 원칙적으로 특허권 침해로 인한 불법행위가 발생할 경우 민법 제393 조 및 제394조가 준용되게 된다(민법 제763조). 관련 민법 규정을 살펴보면, 민법 제393 조 제1항은 채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다 고 규정하고 있고, 제2항은 특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다 고 규정하고 있다. 손해배상액의 산정에 있어서는 불법행위와 손해간의 인과관계를 밝히는 것이 중요하다. 불법행위가 있다는 점이 인정되더라도, 그 손해가 불법행위로부터 기인한 것이라는 점이 입증되지 않는 이상, 침해자가 피해자에게 그 손해를 배상하여야 할 의무를 부담한다고 볼 수 없기 때문이다. 이는 특허권 침해소송에서도 마찬가지인 바, 손해배상액을 정함에 있어서도 불법행위와 인과관계가 있는 범위 내에서의 손해액 을 입증하는 것이 반드시 거 쳐야 하는 과정이다. (2) 인과관계 먼저 인과관계에 대하여 살펴본다. 불법행위에 대하여, 민법 제750조는 위법행위로 타 인에게 손해를 가한 경우, 그 손해 를 배상하여야 한다고 규정하고 있는바, 가해자가 배 상하여야 할 손해는 당연히 그 가해행위로 인한 손해, 즉 그 가해행위와 인과관계가 있는 손해에 한정된다는 점은 이론의 여지가 없다. 인과관계에 대하여는 여러 학설이 존재하 나, 이는 이번 연구의 논의 범위는 아니므로 생략하고, 판례는 이때의 인과관계의 의미를 상당인과관계 라고 보고 있고(대법원 선고 2010다28390판결 등) 일부 특별 법령들은 명시적으로 상당인과관계가 있는 손해 를 배상의 범위로 언급하고 있다(방문판 매 등에 관한 법률 시행령 제35조 등). 즉, 피해자에게 손해가 발생하였다고 하여 가해자 가 그 손해를 전부 배상하여야 하는 것은 아니고 가해행위와 상당한 정도의 인과관계가 114 한국지식재산연구원

139 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 있는 손해만을 배상하여야 한다는 점은 현재로서는 이론의 여지가 없다. 이러한 인과관계 에 대한 입증책임 또한 침해를 주장하는 자가 부담한다. 특허권 침해와 관련하여 인과관계가 문제되는 이유는, 설령 가해자가 특허권을 침해하 였고 그때 마침 특허권자의 수익이 감소하였다고 하여 특허권 침해행위와 특허권자의 수 익감소라는 결과 사이에 인과관계가 있다고 판단하기가 쉽지 않기 때문이다. 특허권자의 수익감소는 단지 특허침해행위로 인하여만 발생하는 것이 아니라 침해자 이외의 경쟁자의 존재, 해당 제품의 시장에서의 인기 변화, 특허권자의 경영능력 등 수많은 요인들이 복합 적으로 작용하여 발생하게 된다. 실제 일본에서는 피고의 침해행위가 없었더라면 피고가 판매한 수와 동일한 수의 제품 을 원고가 원고 주장의 판매가격 및 이익액으로 판매할 수 있었다고 인정할 수 있는 증거 가 없다 거나, 원고의 판매가 저지된 대수( 臺 數 )를 확정할 수 있는 증거가 없다 거나, 피 고가 제조하지 않았다면 원고가 제조할 수 있는 여력( 餘 力 )이 남아있었다거나 확실히 같 은 수를 판매할 수 있었다고 할 증거가 없다 거나, 침해제품의 구입자가 침해가 없었더 라면 반드시 원고로부터 구입하였을 것이라고 인정할 증거가 없다 는 등의 사유로 특허 권 침해 를 인정하면서도 손해배상청구는 기각하는 사례가 다수 있었다고 하며, 201) 이러 한 판결들로부터 알 수 있는 일본 법원의 태도는 침해품의 판매와 원고의 매상감소 사이 에 상당히 강한 관련성이 있다고 추측할 수 있는 사정이 존재하는 경우에는 침해품 판매 수량 전부를 특허권자가 판매할 수 있었을 수량이라 인정하나, 그 밖의 경우에는 (침해행 위와 인과관계가 있는) 판매 감소수량을 구체적으로 확정할 수 없으므로 손해배상이 인정 되지 않는다 는 것으로 요약할 수 있다. 한편, 미국에서는 특허권 침해와 손해배상과의 인과관계의 입증과 관련하여 Panduit 판결 202) 에서 천명한 이른바 Panduit Test가 흔히 원용되고 있다. Panduit Test에 따르 면 1 특허제품에 대한 수요가 있고(demand for the patented product), 2 특허발명과 치환 가능하면서 가격경쟁력을 가진 비침해 대체품이 부존재하며(the absence of acceptable non-infringing alternatives), 3 특허권자에게 위의 수요를 충족시킬만한 특허품의 생산, 판매능력이 있을 경우(the patentee s capacity to exploit the demand), 4 그 판매로부터 특허권자가 얻었을 수익 총액이 곧 특허권자의 손해가 된다는 것이다. 201) 양창수, 앞의 논문 (주 145), 34면. 202) Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726(6th Cir.1978). 한국지식재산연구원 115

140 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 그러나 Panduit Test를 특허침해로 인한 손해액 산정에 있어서 일반적으로 적용하기는 어렵다. 특히 Panduit Test에 의하더라도 위 2 요건과 관련하여, 특허권자와 침해자의 제품 외에 다른 경쟁제품이 존재할 경우 특허침해행위와 특허권자의 손해 사이에 상당인 과관계를 인정할 수 없게 되고, 이는 특허권침해를 인정하면서도 손해배상은 부정했던 일 본의 많은 판례들과 일맥상통하는 결과를 가져오게 된다. (3) 차액설에 따른 손해액 산정 불법행위에 기한 손해배상에 있어 손해의 의미에 대하여는 학설의 대립이 있으나, 판례 는 불법행위가 없었을 경우의 이익상태와 불법행위가 존재하는 현실에서의 이익상태의 차액 이 손해라는 차액설을 따르고 있다. 특히 판례는 상해로 인하여 정상인에 비하여 약 6%의 일용노동능력 상실을 입은 경우에도 피해자가 해당 직종에 계속 종사할 수 있다면 기대수익을 상실한 바 없다고 하여 일실이익 청구를 부인한 바 있다(대법원 선고 76다707판결). 즉, 불법행위사실만으로는 손해배상청구권이 발생하지 않고, 구체적 인 경제적 손해가 발생하여야만 비로소 그 손해의 배상을 청구할 수 있는 것이다. 203) 결 국 손해액의 산정을 위해서는 불법행위가 존재하지 않은 상태 의 가정적 이익상태와 불 법행위가 존재하는 상태 의 현실적 이익상태에 대한 입증이 필요하다. 그런데 현실적 이 익상태는 현재 존재하는 상태이므로 그 입증이 비교적 용이할 것이나, 불법행위가 존재 하지 않았을 경우 의 가정적 이익상태는 현실적으로 존재하지 않는 상황이므로 사실상 정 확한 입증이 쉽지 않다. 비록 특허권 기타 지적재산권 침해사례는 아니나, 차액설의 적용과 관련하여 참고할만 한 판례는 서울고등법원 선고 2009나65012판결이 있다. 이는 담합에 따른 손해배상에 대한 판결인데, 담합행위를 규제하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 은 제56조 제1항에서 이 법의 규정을 위반한 사업자는 피해자에게 손해배상책임을 진다 고만 규정하고 있어 손해액의 산정은 전적으로 민법에 의하게 된다. 위 사안은 밀가루시 장에서 시장점유율 합계 99.8%인 8개 밀가루제조업체가 담합을 하자 이에 대하여 밀가루 구매자인 제빵업체가 손해배상을 청구한 사안인데, 법원은 담합으로 인하여 형성된 가격 과 담합이 없었다면 형성되었을 가격 의 차액에 밀가루 구매량을 곱한 금액을 제빵업체의 손해로 보았다. 그런데 담합이 없었다면 형성되었을 가격은 담합행위가 존재한 이상 실재 203) 단 이는 일실이익에 한정되며, 치료비 등의 다른 재산상 손해에 대한 청구와 정신적 손해에 대한 위자료 청구는 가 능할 것이다. 116 한국지식재산연구원

141 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 하지 않는 가격으로, 그 정확한 입증은 사실상 불가능하다. 이에 위 사건에서 법원은 밀 가루의 원료인 밀 수입가격, 담합기간 중 환율의 변동, 인건비 연료비 기타 다른 비용의 변동 추이를 바탕으로 경제학자가 추정한 가격을 담합이 없었다면 형성되었을 가격 으로 인정하였다. 특허권 침해의 경우에도 결국 특허권 침해가 발생하지 않았다면 특허권자가 얻었을 경 제적 이익 을 입증하는 것이 차액설에 따른 손해액 산정의 가장 중요한 요건이라 할 것이 다. 이 부분과 관련하여 감정 평가에 전문적인 식견을 가진 전문가를 통하여 경제적 분석 을 실시하고 그 결과를 손해액 산정에 반영할 것인지 여부를 검토할 필요가 있다. 특허법 제128조는 위 요건의 분석이 사실상 쉽지 않은 점을 감안하여 침해자의 입증 책임 완화를 꾀하고 있다. 그런데 특허법 제128조와 같은 규정을 두고 있지 않은 공정거래법 위반의 불법행위에 기한 손해배상액을 산정하는 사건에서 차액설 에 가장 근접하는 원칙적인 방 식에 의한 경제적 분석을 손해배상액을 산정함에 있어서 하나의 기준으로 삼았다는 점은 특허권 침해로 인한 손해액의 산정에 있어서도 주요하게 참고할 만한 선례가 될 수 있을 것이다. 나. 특허법 제128조 제1항에 따른 손해액 산정 제128조 제1항에 따른 손해를 청구함에 있어 특허권자가 입증하여야 할 사항은 세 가 지로, 1 침해자의 침해제품 판매수량과 2 침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물 건의 존재 및 3 해당 물건에 대한 특허권자의 단위수량당 이익액이다. 이때 단위수량당 이익액은 한계이익액 을 의미한다(서울중앙지방법원 선고 2007가합63206 판결 참조). 한계이익이란 매출액에서 변동비용을 공제하고 난 후의 이익을 의미하는 것 으로, 고정비용은 공제되지 않는다. 따라서 한계이익액에 대하여는 특정 비용이 변동비용 에 해당하는지, 아니면 고정비용에 해당하는지 여부가 쟁점이 될 수 있고(위 2007가합 63206판결), 회계상 영업이익이나 당기순이익 등과는 차이가 있을 수 있다. (1) 판매수량의 입증 따라서 이 조항에 따른 손해배상액을 산정하기 위하여 먼저 침해자의 판매수량을 알아 야 한다. 침해자의 판매수량을 특허권자가 독자적으로 파악하는 것은 거의 불가능하다. 한국지식재산연구원 117

142 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 따라서 이 조항을 적용할 경우 소제기 단계에서 특허권자는 손해액을 대강으로라도 짐작 하기 어려운 상황에 놓이게 된다. 이때 보통 특허권자는 손해배상소송을 제기하면서 손해 액을 명시하지 않고 일부청구 로서 일정액을 청구하게 된다. 결국 판매수량은 재판 과정에서 입증자료를 수집할 수밖에 없는데, 이때 사용되는 방법 이 바로 특허법 제132조의 서류제출명령이다. 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 당해 침해행위로 인 한 손해액을 계산하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다(참고로 특허법 제132조는 손해배상액의 계산을 위한 문서제출명령만을 인정하고 있으므로 침해 여부를 판단하기 위 한 것이거나 또는 침해품을 특정하기 위하여 상대방의 서류가 필요한 경우에는 민사소송 법상의 일반 문서제출명령 절차에 따르면 된다). 따라서 특허권자는 소제기 후 법원에 침해자(피고)에게 특허침해제품의 판매수량과 관련한 서류를 제출할 것 을 요구할 수 있 다. 그러나 법원의 제출명령에도 불구하고 침해자가 판매수량과 관련한 증거를 제출하지 않은 경우에는 마땅히 제재할 수단이 없다. 민사소송법 제349조는 당사자가 문서제출명 령을 따르지 않은 경우 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정 할 수 있다고 규정하고 있고 이는 특허법상의 서류제출명령에도 유추 적용될 수 있을 것 으로 보이나, 그렇다고 해도 특허권자가 침해자의 판매수량을 알지 못하는 이상 마땅히 피고가 얼마의 제품을 판매하였다 고 주장하기는 어려울 것이다. 결국 특허법 제128조 제1항은 침해자가 판매수량에 대한 증거를 제출하는지 여부에 따 라 그 적용 여부가 나뉘게 될 것이다. 예외적으로 침해자 아닌 제3자가 침해자의 판매수 량에 대한 정보를 파악하고 있는 경우가 있고, 그 경우에는 해당 제3자에 대한 사실조회 를 통하여 판매수량을 알아낼 수 있을 것이다. 물론 이 경우에도 해당 제3자가 법원의 사 실조회에 회신을 하지 않는다면 역시 특허법 제128조 제1항에 의한 손해액 산정은 어려워 지게 된다. 침해자의 판매수량에 대한 판단과 관련하여 법원은 침해자가 스스로 인정하고 이를 특 허권자가 인정하는 경우에는 그에 따르게 될 것이다. 그렇지 않은 경우, 단일 제품이나 주요 카테고리로서 분류될 수 있는 경우에는 공개된 자료인 감사보고서 등 내지는 매출액 명세서 등의 자료를 참고하고, 주된 매출이 수출로 발생하는 경우 통관 자료를 확인하게 되며, 쌍방 간에 매출액에 대하여 다툼이 있는 경우 회계법인 등 전문가에게 감정을 맡길 수도 있으나 실제로 매출액의 산정을 위하여 감정을 진행하는 사례는 많지 않은 것으로 118 한국지식재산연구원

143 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 보인다. (2) 단위수량당 이익액의 입증 특허법 제128조 제1항의 단위수량당 이익액은 침해자의 것이 아니라 특허권자의 것이 다. 따라서 특허권자는 문서제출명령신청 등의 추가적인 증거확보절차를 거치지 않고도 단위수량당 이익액을 산정하는 것이 가능하다. 단위수량당 이익액은 한계이익액 을 의미 하는 것으로 이는 매출액에서 변동비용은 공제하되 고정비용은 공제하지 않는 것으로, 이 때 어떠한 비용이 변동비용인지 아니면 고정비용인지 여부가 중요하다. 문제는 어떠한 비 용이 변동비용에 해당하는지 아니면 고정비용에 해당하는지 여부는 명확히 정해진 것이 아니라 해당 기업, 업종, 제품에 따라 달라지는 것으로, 해당 기업의 과거 수년간의 지출 형태를 파악한 뒤 판단하여야 하는 것 이라는 점이다(위 2007가합63206판결 참조). 단위수량당 이익액의 산정을 위하여 사용하는 자료들은 매출원가 명세서, 판매비 및 일 반관리비 명세서 등의 자료를 사용하거나, 이러한 개별 자료들을 확보하기 어려운 경우 재무제표상 확인할 수 있는 전체 매출 내지 해당 부분 매출을 기준으로 산정하거나, 이러 한 자료들을 모두 종합하여 감정 절차를 진행하기도 한다. (3) 제한 사유 침해자의 판매수량과 특허권자의 단위수량당 이익액이 입증되면 두 수치의 곱이 침해 자의 특허침해행위와 상당인과관계가 있는 특허권자의 손해 로 추정된다. 단, 여기에는 두 가지 제한이 있는데, 1 상한금액과 2 공제사유가 그것이다. 가) 상한금액의 제한 상한금액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 금액이다. 다만 특허법 제128조는 특허권자의 손해액 을 추정하는 조항으로, 침해행위가 없었다고 하더라도 특허권자가 이익을 얻는 것이 불가능하였다면 특허권자에게는 해당 특허의 실시 와 관련한 손해가 없다고 보아야 하기 때문에 이와 같은 상한규정을 둔 것으로 보인다. 한국지식재산연구원 119

144 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 다만 이 경우에도 특허권자는 침해자에게 특허기술을 실시허락하고 실시료를 받을 수 있 었을 것이므로, 특허법 제128조 제1항 단서에 따른 상한금액을 초과하는 부분에 대하여는 특허법 제128조 제3항에 의한 손해액 산정이 적용될 수 있을 것이다. 뒤에서 살펴 볼 서울지방법원 남부지원 2001가합8692 판결에서는 전용사용권자가 생산 할 수 있었던 물건의 수량을 산정함에 있어서 환경관리청장에 대한 사실조회결과 및 감정 인 회계법인의 감정결과를 주요한 증거방법으로 사용한 바 있다. 나) 공제사유의 참작 다음으로 공제사유에 대하여 살펴보면, 이는 침해행위 외에 별도로 특허권자가 제품을 판매할 수 없었던 사정이 있다면 침해행위와 특허권자의 손해 사이에 인과관계가 인정될 수 없다는 점을 천명한 것으로, 특허법 제128조 제1항 단서에 규정되어 있는바, 이는 침 해자의 입증 사항에 해당한다. 즉, 공제사유는 특허법 제128조 제1항 본문에 의하여 산정된 손해액 가운데 피고가 상 당인과관계가 없는 손해를 입증한 부분은 공제한다는 것으로 보아야 할 것이다. 판례는 한편 나머지 업체들의 제품이 이 사건 특허발명의 목적과 효과를 충족하여 원고가 판매 하는 제품의 대체품으로서 기능하였다는 점, 즉 특허법 제128조 제1항 단서 소정의 사 유 를 피고가 입증하여야 한다고 판시하고 있다(서울북부지방법원 선고 2006가합4735판결). (4) 구체적 사례 가) 서울지방법원 남부지원 선고 2001가합8692판결 이 판결은 피고들이 원고들에게 지급하여야 할 손해배상액 총액이 약 590억 원 204) 에 달했던 사건이, 항소심(서울고등법원 선고 2003나20130판결)에서 특허침 해가 인정되지 않는다는 이유로 원심판결이 취소되었고, 이는 상고심(대법원 선고 2005다77350판결)에서 상고기각판결이 선고되어 확정되었다. 다만 항소심과 상 고심 모두 원심판결의 손해액 산정에 대하여는 판단이 되지 않았다. 204) 피고 1, 2, 3은 연대하여 원고 1에게 금56,674,557,011원을, 피고 2는 원고 1에게 금2,322,117,891원을, 피고 1, 2, 3은 연대하여 원고 2에게 금161,757,928원을 지급하라는 판결이 선고되었다. 120 한국지식재산연구원

145 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 원심이 손해액을 어떻게 산정하였는지 살펴보면, 먼저 원심은 특허법 제128조 제1항에 의하면 전용 실시권자 205) 가 생산할 수 있었던 물건의 수량을 한도로 한 침해품의 판매수 량에 권리자의 제품단위당 이익액을 곱한 금액을 권리자의 일실수입으로 할 수 있다 고판 시하였고, 이에 따라 전용실시권자가 자체 생산라인으로 추가 생산할 수 있었던 연도별 수량(A)과 연도별 침해수량(B),즉 침해자의 판매수량을 확정하고, 전용실시권자의 연도별 단위당 한계이익(C)을 206) 산정한 후 [(A와 B 중 적은 수량) * C]를 손해배상액으로 산정 하였다. 그 중 1996년도의 원고 유한킴벌리의 손해배상액을 산정한 내용을 간략히 살펴보면, 먼 저 원고의 생산가능량은 171,208,000개이고, 피고의 침해 수량은 57,602,594개였으므로, 실제 생산가능량 범위 내에서의 침해수량인 57,602,594개가 침해품의 판매수량으로 입증 되었다고 하였고, 한편 원고 제품의 단위당 판매가격은 원이고, 원고 제품의 단위 당 변동비용은 =133.48원이므로 단위당 이익액은 67.76원(=201.24원 원)이 되 고, 원고가 대체품을 판매하여 얻은 이익이 없으므로 손해액은 침해품의 판매수량에 단위 당 이익액을 곱한 3,903,151,769원이라고 판시하였다. 나) 서울중앙지방법원 선고 2001가합32187판결 이 판결도 역시 특허법 제128조 제1항에 따라 손해액을 산정한다고 판시하고 있으나, 제1항의 문언과는 다른 요건으로 손해액을 산정하였는바, 특허법 제128조 제5항이 적용되 어야 하는 것이 아닌가 하는 의문은 있다. 이 판결은 침해제품의 국내 판매분 의 판매수량(A)과 특허권자의 단위수량당 판매액 (B), 그리고 피고의 단위수량당 이익율(C)을 각각 인정한 후 [A * B * C]를 특허권자의 일실이익으로 보았다. 이는 제1항이 정한 바에 따라 산정한 것으로 보인다. 그러나 침해제품의 수출분 에 대하여는 침해제품의 판매수량을 산정한 것이 아니라 세 관장에 대한 사실조회결과를 통하여 총수출액(D)을 확정한 후 [C * D], 즉 [매출액 * 이 익율]을 손해액으로 산정하였다. 이는 손해액 산정방식이 제1항의 문언과는 차이가 있으 205) 2001가합8692판결에서 특허법 제128조 제1항이 문제된 사안은 특허권침해가 아니라 전용실시권 침해였고, 특허권 침해에 대하여는 별도로 특허법 제128조 제3항에 따라 판단하였다. 206) 한계이익이라는 단어를 명시하지는 않았으나, 단위당 판매가격에서 단위당 변동비용을 차감한 금액을 단위당 이익액 으로 계산하였다. 한국지식재산연구원 121

146 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 나 결론에 있어서는 타당해 보인다. 다) 서울중앙지방법원 선고 2007가합63206판결 이 판결은 특허권자의 단위수량당 이익 이 한계이익을 의미한다는 점을 명시한 판결로, 특히 손해배상액 산정에서 쟁점이 된 부분은 과거 수 년 간의 광고선전비, 인건비가 변동 비용인지, 고정비용인지 여부였다. 법원은 변동비와 고정비의 구분은 해당 기업, 업종, 제품에 따라 달라질 수 있어 해당기업의 과거 수년간의 광고선전비, 인건비 등의 지출형 태를 파악한 뒤 판단하여야 한다 고 설시하였는바, 이에 따르면 특정 비용이 변동비인지 고정비인지 여부는 정해져 있는 것이 아니라 기업마다 다르게 적용될 수 있는 것으로, 재 판상 다툼이 없다면 모르되, 그렇지 않은 경우에는 감정을 통하여 비용의 성격을 확정할 수밖에 없을 것이다. 이 판결에서는 원고의 광고선전비 및 인건비는 변동비에 해당하지 않는다고 판시하였다. 또한 이 판결에서는 기여도가 문제가 되었는데, 이는 후술하기로 한다. 다. 특허법 제128조 제2항에 따른 손해액 산정 (1) 침해자의 이익액 제2항에 다른 손해액 산정을 위하여는 특허권자는 침해자의 이익액 을 입증하면 된다. 그러나 침해자의 이익액은 침해자의 매출액은 물론 그 비용까지 알아야만 산정이 가능한 것으로, 특허권자가 이를 입증하는 것은 쉽지 않다. 공사에 관한 특허침해가 문제가 된 사안에서, 공사발주자에 대한 사실조회회신을 통하여 침해자가 체결한 공사대금현황은 확 인을 하였으나 그 비용은 확인이 되지 않았는바, 특허권자가 피고의 공사실행금액, 즉 비 용을 추산하여 피고의 이익액을 산정 주장하였으나 법원이 이를 받아들이지 않은 바 있다 (서울중앙지방법원 선고 2007가합86087판결, 서울고등법원 선고 2008나68717판결). 그런데 제2항의 경우에도 세무서에 대한 사실조회로 침해자의 이익액을 확인할 수 없 는 경우, 침해자의 이익액에 대한 입증은 사실상 침해자가 제출하는 증거에 의존할 수밖 에 없고, 특허권자 입장에서는 이를 명확히 입증하는 것이 상당히 어렵다는 문제가 있다. 이에 대하여 일련의 판례는 제2항의 침해자의 이익액을 정확히 침해자가 얻은 이익액으로 122 한국지식재산연구원

147 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 해석하기보다는 침해자가 통상 얻을 수 있었다고 보이는 이익액 등으로 완화시켜 해석하 는 경향이 있는 듯하다. (2) 구체적 사례 가) 서울고등법원 선고 2003나38858판결 이 판결은 침해제품이 피고 회사의 한 사업부가 영위하는 사업의 일부 이고, 증거를 통 하여 피고의 총 매출액, 총 제품매출액, 해당 사업부 매출액, 침해제품 매출액, 매입비용, 임차료, 인건비를 인정할 수 있는 경우 침해자의 이익을 어떻게 산정할 것인지 여부에 대 한 것이다. 법원은 소득세법 제80조 제3항 단서, 동법 시행령 제143조 제3항 제1호에 따 른 소득금액추계방식으로 손해액을 산정할 수 있다고 판시하였다. 207) 소득금액 추계방식 은 총 수입금액에서 매입비용, 임차료, 인건비로 구성되는 주요경비와 기준경비율에 상 당하는 금액을 공제한 금액 을 침해자의 소득금액, 즉 이익액으로 보는 것이다. 물론 이 경우에도 침해자의 매출액과 매입비용, 임차료, 인건비를 알아야만 손해액 산정이 가능하 다. 이는 결국 앞서 언급한 서류제출명령신청을 통하여 침해자로 하여금 매출액 및 비용 에 대한 증거를 제출하도록 할 수밖에 없다. 나) 서울지방법원 선고 96가합5952판결 이 판결은 전기스탠드에 사용되는 전등갓용 한지 제조방법에 대한 특허침해사안이다. 침해자는 소외 전등갓용 한지 생산자가 특허를 침해한 제품임을 알면서 이를 구매하여 전 기스탠드에 사용한 후 이를 판매하였다. 법원은 침해자의 전기스탠드 매출액(A)과 전기스 탠드를 도매로 판매할 경우 통상적인 이윤 (B),그리고 전기스탠드에서 전등갓이 차지하는 기여도(C)를 인정한 후 [A * B * C]를 침해자의 이익액 으로 보았다. 침해자의 이윤이 아니라 통상적인 이윤을 기준으로 하였다는 점에서 침해자의 이익액 을 손해액으로 하는 특허법 제128조 제2항과 일치한다고 보기는 어려우나, 특허권자가 침 해자의 이익율을 입증하는 것은 상당히 어렵다는 점에서 타당한 판결로 보인다. 다만 제2 항의 문언과 명확히 일치하지는 않는다는 점에서 근거조항을 제5항으로 할 수도 있을 것 207) 침해자는 스스로 손익계산서 를 작성하여 증거로 제출하였으나, 법원은 해당 손익계산서가 상당한 액수의 감가상각 비, 무형자산상각비, 대손상각비를 포함하고 있어 침해자의 영업이익이 적절하게 산정되었다고 볼 수 없다고 판시하 였다. 한국지식재산연구원 123

148 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이다. 이처럼 침해자의 이익율이 아니라 통상의 이익율 을 근거로 침해자의 이익액을 산정하 는 법원의 태도는 서울지방법원 선고 93가합40633판결에서도 나타나고 있 다. 208) 다) 세무서에 신고 된 소득금액을 침해자의 이익액으로 인정한 사례 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 이익액 이 세무서에 신고가 되어 있는 경우, 세무 서에 대한 사실조회를 통하여 침해자의 이익액을 쉽게 알 수 있다. 서울고등법원 선고 2008나17757판결, 서울지방법원 선고 96가합5412판결, 서울고 등법원 선고 2004나82487판결은 모두 침해자가 세무서에 신고한 소득금 액 을 그대로 침해자의 이익액으로 인정한 사례이다. 따라서 침해제품에 대한 소득금액이 세무서에 신고가 되어 있는 경우라면 비교적 간단하게 특허법 제128조 제2항에 따른 손 해액을 산정할 수 있다. 라) 기타 사례 침해자의 매출액이 비록 침해자의 정보이기는 하나, 매출액 자체를 객관적인 증거에 의 하여 입증하는 것이 그리 어렵지 않은 부분이라 할 수 있다. 결국 제128조 제2항에 의한 손해액 산정은 침해자의 이익율 을 어떻게 산정할 것인지가 더욱 큰 쟁점이 된다. 이에 대하여는 재료비 40%, 인건비 10%를 인정하여 이익율은 50%로 산정한 사례(서울 지방법원 선고 97가합18115판결), 국세청이 적용하는 표준소득율을 곱한 금액을 이익액으로 산정한 사례(서울중앙지방법원 선고 2004가합54300판 결)가 있다. 이러한 판례의 태도에 비추어 볼 때, 법원은 제2항의 침해자의 이익액 을 다 양한 방법으로 산정하고 있음을 알 수 있다. 이는 특허권자가 침해자의 이익액을 입증하 는 것이 쉽지 않다는 점을 고려한 것으로 보인다. 208) 타이케이블의 통상적인 제조비용 및 판매원가를 제외한 순이익비율은 매출액의 58.25%인 사실을 인정한 사례이다. 124 한국지식재산연구원

149 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 라. 특허법 제128조 제3항에 따른 손해액 산정 앞서 살펴본 바와 같이 특허법 제128조 제1항, 제2항은 모두 입증자료가 침해자, 즉 피 고에게 편재되어 있다는 점에서 비록 특허법 제132조의 서류제출명령제도에도 불구하고 그 입증이 용이하지 않다. 따라서 특허침해로 인한 손해배상소송의 경우 특허법 제128조 제1항, 제2항에 의하여 손해액을 산정한 사례는 많지 않고 상당수가 동법 제3항, 또는 제 5항에 따라 손해액을 산정하게 된다. 앞서 설명한 바와 같이 이때의 통상 받을 수 있는 실시료 상당액 은 특허권자가 아닌 합리적 일반인을 기준으로 하게 되고, 그렇다면 통상적으로 업계에서 통용되는 실시료가 얼마 정도인지를 확인하는 것이 중요한데, 대부분의 특허실시계약은 외부에 공개가 되지 않는다는 점에서 이를 확인하는 것에는 어려움이 있다. 판례는 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명 이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특 허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결 시 까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다고 하면서도, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용 하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다 고 판시하고 있다(대법원 선고 2003다15006판결). 즉, 특허권자 입장에서 입증 가능한 실시료는 특허권자가 제3자에게 실시허락을 한 것 밖에 없으므로, 그러한 사정을 참작하여 1 특허권자가 해당 특허를 제3자에게 실시허락 한 경우 그 실시료를 통상 받을 수 있는 실시료 로 보되, 2 특허권자가 제3자로부터 받 는 실시료에는 특별한 사정이 있어 이를 통상 받을 수 있는 실시료 로 볼 수 없다는 점에 대하여는 침해자가 이를 입증하여야 한다는 것이다. 이러한 판례의 태도에 따를 경우 특 허권자는 자신이 제3자에게 해당 특허의 실시를 허락한 바 있는 경우에는 해당 계약서를 한국지식재산연구원 125

150 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 입증자료로 하여 해당 실시료를 손해액으로 청구할 수 있다. 다만, 문제는 특허권자가 해당 특허를 제3자에게 실시허락한 바 없는 경우인데, 사실상 업계에서 통용되는 통상적인 수준의 실시료를 확인하는 것은 쉽지 않다. 특허권자의 실시 허락 이외에 다른 증거로 통상 받을 수 있는 실시료 를 인정한 사례로는 서울지방법원 선고 96가합5952판결과 서울중앙지방법원 선고 2003가합 74949판결이 있다. 앞서 본 96가합5952판결의 경우 통상 기업의 이익은 자본, 영업능력, 특허권의 3요소 로 이루어지므로 통상 받을 수 있는 실시료는 순이익의 1/3 이라 판시하였고, 2003가합 74949판결의 경우 발명의 내용, 확인대상 수류탄 제조방법의 효율성, 침해자와 제3자가 체결하였던 특허실시권 및 기술이전계약상 양도대가, 209) 침해자의 이익율(4~5%)을 고려 하여 통상 받을 수 있는 실시료 를 1.5%라 판단하였다. 위 96가합5952판결의 경우 통상 기업의 이익이 자본, 영업능력, 특허권으로 이루어진다거나 그 중 특허권이 차지하는 비 중이 1/3이라는 점은 근거가 부족하기는 하나, 위 2003가합74949판결 역시 결과적으로는 침해자의 순이익(4~5%)의 1/3 수준인 1.5%를 통상 받을 수 있는 실시료 로 인정하였는 바, 이러한 점에 비추어볼 때 제3항에 의한 손해액은 침해자 순이익의 1/3 수준 정도라고 볼 수도 있다. 결론적으로, 법원이 통상 받을 수 있는 실시료 상당액 을 인정하는 방법은 크게 (1) 특 허권자가 제3자에게 실시 허락한 바 있는 경우에는 해당 실시료를, (2) 특허권자가 제3자 에게 실시 허락한 바 없는 경우에는 침해자 순이익의 일정부분(약 30% 가량)을 통상 받 을 수 있는 실시료 상당액 으로 보고 있는 듯하다. 특허법 제128조 제3항에 의한 손해액은 제1항 내지 제2항에 의한 손해액보다 현저히 작을 수밖에 없다는 점에서 실제 손해액을 반영하는 것인지는 의문이 있다. 앞서 언급한 바와 같이 특허법 제128조 제3항은 특허침해로 인한 손해액의 최소 수준 에 불과하다. 즉, 이는 특허권자가 실시허락을 했더라면 받을 수 있는 금액 정도를 손해액으로 산정하 는 것으로, 침해자의 판매수량을 전부 특허권침해와 상당인과관계가 있는 수량으로 보는 제1항, 침해자의 이익액 전부를 특허권자의 손해액으로 보는 제2항에 비하여, 특허실시를 209) 정확한 계약의 내용을 알 수는 없으나, 침해자와 제3자가 체결한 계약이라는 점에서 문제가 된 특허발명에 대한 계 약은 아님을 알 수 있다. 126 한국지식재산연구원

151 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 위하여 통상 지급하는 금액 정도만을 손해액으로 산정하는 제3항은 분명히 그 손해액이 작을 수밖에 없다. 실제로도 제1항이 적용된 서울중앙지방법원 선고 2001가합32187판결은 특 허권자의 이익율을 매출액의 32.1%로, 같은 법원 선고 2007가합63206판 결은 한대에 100만원이 채 되지 않는 드럼세탁기의 한계이익을 대당 149,936원으로 각각 산정하고, 제2항이 적용된 서울지방법원 선고 96가합5952판결은 침해자의 이윤을 매출액의 25%로, 같은 법원 선고 93가합40633판결은 침해자의 이윤 을 매출액의 58.25%로 각각 산정한 반면, 제3항이 적용된 경우 손해액은 침해자 매출액 의 3%(서울고등법원 선고 99나47640판결), 1.5%(서울중앙지방법원 선고 2003가합74949판결), 5%(서울고등법원 선고 2008나68717판 결 210) ) 등으로 대부분 침해자 매출액의 1~5% 정도만을 손해액으로 인정하고 있어 제1항 및 제2항의 경우와 현격한 차이를 보인다. 특히 서울지방법원 선고 96가합5952판결은 실시료 상당액은 피고(침해자) 순수익의 1/3 정도 라고 판시하였는바, 제2항에 의하면 침해자의 이익액, 즉 순수익 전부 가 손해액이 된다는 점에서, 제1항, 제2항이 적용된 경우와 제3항이 적용된 경우는 손해 액에 상당한 차이가 발생한다는 점을 알 수 있다. 마. 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액 산정 (1) 법원이 인정하는 상당한 손해액 특허법 제128조 제5항은 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전 체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다 고 규정하고 있는바, 원래 불법행위를 원인으로 한 손해배상청구소송에 있어서 그 손해액의 범위에 관 한 입증책임은 피해자인 원고, 즉 특허권자에게 있는 것이지만 손해액 증명의 어려움으로 인하여 법원이 인정해 준 손해배상액의 규모가 현실적인 손해액에 미치지 못하는 경우가 210) 단, 이 판결은 근거조항으로 특허법 제128조 제5항을 명시하였다. 한국지식재산연구원 127

152 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 많아서 법원으로 하여금 형평에 입각하여 손해액을 인정할 수 있도록 해주는 제도라고 한 다. 211) 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우는 크게 둘로 나눌 수 있다. 첫째로, 증거가 침 해자에게 편재되어 있는데 침해자가 이를 제출하지 않거나 파기한 경우, 둘째로 사안의 성질상 증거를 통한 입증 자체가 불가능한 경우이고, 둘째 경우의 구체적 예로는 침해행 위가 있었기 때문에 어쩔 수 없이 제품가격이 하락하였으나 가격인하요인에 침해행위 이 외의 요인도 포함되어 있는 경우, 제품에 대한 특허의 기여도 이익율 산정이 곤란한 경우, 상당한 노력에 의하더라도 판매수량 전부를 입증하는 것이 불가능한 경우 등이 있다고 한 다. 212) 특허법 제128조 제1항 내지 제3항에 따른 손해액을 산정하기 위한 각 요소 가운데 일 부가 증거를 통하여 명백히 인정되기 어려운 경우, 해당 요소의 수치를 법원이 제반 사정 을 참작하여 형평성을 벗어나지 않는 범위 내에서 인정한 후 이를 바탕으로 손해액을 산 정할 수도 있을 것인데, 이는 제1항 내지 제3항에 의한 손해액이라기보다는 제5항에 의한 손해액이 될 것이다. 특허법 제128조 제5항은 법원으로 하여금 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 규정하고 있으나, 그것이 손해액 판단에 있어 법원의 자의적 판단을 허용한다는 의미는 아니다. 판 례는 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해의 발생 사실은 입증 되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 극히 곤란한 경우 특허법 제128조 제 1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 같은 조 제5항에 의하여 변론 전체의 취지와 증거조 사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있으나, 이는 자유심증주의 하에서 손 해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도 심증도를 경감함으로써 손해의 공평 타 당한 분담을 지도 원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간 접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리 적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다 고 판시하여 이를 211) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 205면. 212) 박성수, 앞의 책 (주 95), 320면. 128 한국지식재산연구원

153 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 명확히 하고 있다(대법원 선고 2010다58728판결 213) ). 앞서 본 바와 같이 제5항이 적용되는 경우라고 할지라도 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합 리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정하여야 한다. 다만 그 방법 에는 제한이 없다. 따라서 제5항을 적용하여 손해액을 산정한 판례들의 경우에도 손해액 산정에 다양한 방법을 동원하고 있으며, 대표적으로 제1항 내지 제3항에 정해진 손해액 산정을 위한 요소들 가운데 일부가 입증이 되지 않은 경우, 통상적인 수치 를 가지고 이 를 판단하는 방법이 사용되고 있다. 제5항에 따라 손해배상액을 산정한 사례들을 일부 살 펴보면 다음과 같다. (2) 구체적 사례 가) 서울중앙지방법원 선고 2010가합34123판결 이 판결의 경우, 제약 특허와 관련하여 의약품의 특허침해로 인한 손해배상액의 산정이 문제가 된 사안이다. 법원은 먼저 건강보험심사평가원에서 집계한 침해자의 약제비 청구 액을 침해자의 매출액으로 인정하였다. 이 사안에서 침해자의 매출액이 입증되었으므로, 침해자의 이익율을 알 수 있으면 침해자의 이익액 산정이 가능하고 그럴 경우 제2항에 의한 손해액 추정도 가능할 것이나, 침해자의 이익율을 산정할 근거가 밝혀지지 아니하였 다. 이러한 상황에서 법원은 피고의 이익액에 의약품 제조업 표준소득률을 곱한 금액 을 특허권자의 손해액으로 산정하였다. 즉, 피고의 이익율을 알 수 없으므로 제2항에 따른 피고의 이익액 산정은 불가능하나, 제약업체의 일반적인 소득률을 감안하여 제5항에 따 라 손해액을 추정한 것이다. 214) 나) 서울고등법원 선고 2001나42518판결 213) 원고가 특허기술이 적용된 공사를 직접 수주 받아 시공함으로써 이익을 얻고자 특허권자에게서 전용실시권을 취득하 였는데, 특허권자가 위 전용실시권을 침해하여 제3자로 하여금 공사를 수주하도록 한 후 이를 하도급 받아 시공하여, 원고가가 위 공사를 수주 받아 시공할 수 없게 된 사안에서, 특허권자의 전용실시권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해는 원고가 위 공사를 수주 시공하지 못하여 얻지 못한 이익을 기준으로 산정해야 한다고 한 사례이다. 214) 앞서 언급한 96가합5952판결, 93가합40633판결도 침해자의 비용을 공제한 것이 아니라 해당 제품을 생산 판매할 때 통상 소요되는 비용을 공제하였는바, 이는 2010가합34123판결과 그 궤를 같이 하는 것으로 보이는데, 96가합 5952판결과 93가합40633판결은 제5항이 아닌 제2항(당시 제1항)을 근거로 들고 있다. 해당 제품을 생산하는데 통 상 소요되는 비용이 곧 침해자가 지출한 비용과 동일한 것은 아니므로, 여기에는 제2항보다는 제5항이 적용되는 것이 타당해 보이나, 근거법령이 몇 항이든 손해배상액을 추정한다는 점에는 차이가 없다. 한국지식재산연구원 129

154 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이 사안은 일정기간에 대하여는 특허법 제1항 내지 제3항에 의한 손해액 산정이 가능하 였으나, 다른 기간에 대하여는 위 조항에 따른 손해액 산정이 불가능한 사안이었다. 이에 대하여 법원은 손해액 산정이 가능한 기간의 손해액, 환율변동의 추이, 침해자가 제조 판 매한 침해제품의 수량 등을 감안하여 산정이 불가능한 기간의 손해액을 특허법 제128조 제5항에 따라 추정하였다. 다) 서울중앙지방법원 선고 2008가합28675판결 이 사안은 문틀에 사용되는 측면틀체의 특허권의 침해로 인한 손해액 산정이 문제된 사 안이다. 법원은 침해자의 시공 세대수 * 세대당 평균 측면틀체 사용 숫자 * 개당 단가 * 최소마진율을 계산하여 그 금액을 손해액으로 추정하였다. 이는 침해자의 이익액을 산정 하는 것과 유사하여 제2항이 적용될 여지도 있어 보이나 정확한 측면틀체 사용 숫자와 이 익율을 알 수 없어 이를 추산하였다는 점에서 제5항이 적용된 것으로 보인다. 라) 서울중앙지방법원 선고 2002가합8693판결 이 판결은 환풍기와 관련한 디자인권과 실용신안권 침해 관련 사건으로, 구 의장법(현 디자인보호법) 제64조 제5항은 특허법 제128조 제5항과 동일한 내용의 규정을 두고 있으 며, 실용신안법 제44조는 특허법 제128조를 준용하도록 규정하고 있다. 따라서 법원은 특허법 제128조 제5항에 따라 손해액을 산정하였는바, 침해자의 전체 매 출액, 그 중 환풍기 판매액이 차지하는 비율, 국세청의 소득표준율, 기여도를 곱한 금액 을 손해액으로 인정하였다. 이 역시 침해자의 이익액을 산정하는 것과 유사하여 제2항이 적용될 여지도 있어 보이나 정확한 환풍기 매출액과 이익율을 알 수 없어 제5항이 적용된 것으로 보인다. 마) 대법원 선고 2010다58728판결 이 판결은, 건설공사의 시공과 관련한 특허권자가 전용실시권자의 전용실시권을 침해한 사안이다. 특허권자는 전용실시권자에게 대구경북지역에 한하여 전용실시권을 설정하였으 나, 특허권자는 대구경북지역에서 다른 3개의 회사에게 공사를 수주하도록 하였고, 이를 다시 하도급 받아 해당 특허기술로 공사를 시공하였고, 따라서 전용실시권자는 대구경북 지역에서 해당 특허기술이 필요한 3개의 공사를 수주 받지 못하였다. 130 한국지식재산연구원

155 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 이에 1심판결(서울중앙지방법원 선고 2007가합86087판결)은 원고가 주 장하는 피고의 이익액은 원고가 임의로 계산한 것이어서 받아들일 수 없고, 특허법 제128 조 제5항에 의하여 손해액을 산정하여야 하는데, 통상 도급의 경우 이익율은 도급금액의 20% 라면서 특허권자가 다른 3개의 회사로부터 하도급 받은 도급금액의 20%를 손해액으 로 인정하였으나, 원심판결(서울고등법원 선고 2008나68717판결)은 특허권 자가 3개의 공사에 대하여 통상실시권을 설정한 것으로 보고 실시료 상당액인 각 도급금 액의 5%를 손해액으로 인정하였다. 이에 대하여 대법원은 전용실시권자가 특허기술이 적 용된 공사를 직접 수주 받아 시공함으로써 이익을 얻고자 특허권자에게서 전용실시권을 취득하였는데, 특허권자가 위 전용실시권을 침해하여 제3자로 하여금 공사를 수주하도록 한 후 이를 하도급 받아 시공하여, 전용실시권자가 위 공사를 수주 받아 시공할 수 없게 된 사안에서, 특허권자의 전용실시권 침해행위로 인하여 전용실시권자가 입은 손해는, 특 허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 산정할 수밖에 없더라도, 위 전용실시권 침해로 인하여 전용실시권자가 위 공사를 수주 시공하지 못하여 얻지 못한 이익을 기준으로 산정 하는 것이 합리적이고, 특허권자가 특허기술이 적용되어 설계된 공사를 수주한 회사로부 터 받기로 한 실시료를 기준으로 산정할 수 없다 고 판시하였다. 이는 전용사용권자가 특정한 목적을 가지고 전용사용권설정계약을 체결하였고, 특허권 자는 이를 알면서 그 전용실시권을 침해한 특수한 사안에서, 특허법 제128조 제1항 내지 제3항으로는 마땅히 전용사용권자의 손해액을 산정할 방법이 없자 제5항을 적용한 사례 인바, 제5항을 적용하더라도, 합리적으로 전용사용권자가 받은 손해를 기준으로 산정해야 지, 전용사용권자가 받은 손해와 관련이 없는 기준을 사용하여 손해액을 산정할 수는 없 다는 판례이다. 이 경우 법원은 결국 실제 전용사용권자가 공사를 수주하지 못함으로써 입은 손해 를 손해액으로 산정해야 할 것으로 보인다. 바. 손해액 산정에 있어 기여도의 고려 (1) 기여도의 의의 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침 해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 특허침해로 인한 손해배상액을 한국지식재산연구원 131

156 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 침해된 특허기술의 기여도의 한도 내로 제한할 수 있다고 봄이 상당하다(위 2007가합 63206판결). 기여도는 특허법 제128조 제1항 내지 제3항의 손해액 산정의 요소에 포함되 지 않으므로 기여도가 적용될 경우에는 제5항에 따른 손해액 산정이 아닌가 생각할 수 있 으나, 법원은 제1항 내지 제3항에 따라 손해액을 산정하면서도 기여도의 반영이 필요할 경우에는 기여도를 반영하고 있다(위 2007가합63206판결, 위 99나47640판결 215), 위 96 가합5952판결). 아래 사례에서 보는 바와 같이 현재까지는 주변사정을 근거로 기여도를 인정하는 사례 가 많으나, 기술이 복잡하거나 정확한 기여도 산정이 문제가 되는 경우에는 기술감정에 의하는 것이 가장 정확할 것이고, 실제로 기여도 자체에 대하여는 감정이 이루어지는 사 례가 상당히 존재한다. (2) 기여도 산정이 있어서 구체적인 고려 사항 기여도 산정에 있어서 고려할 사항은 1 고객흡인력에 대한 당해 특허발명의 기여도에 대한 질적 배려, 2 당해 특허발명의 실시부분이 침해품의 용량, 용적에서 차지하는 비 율, 재료 비율에 대한 양적 배려, 3 실시부분이 침해자의 수요자 가운데 어느 정도의 구 매동기를 결정하였는가, 4 특허발명의 내용이 개척적인 발명인지 사소한 부분을 개량한 발명인지 여부, 5 다른 부분과 당해 특허발명의 가치와의 상대적 평가, 6 권리자가 특 허발명을 제품에 반영하였을 때의 시장에서의 반응 내지 시장점유율의 변화 등을 생각해 볼 수 있을 것이다. 대법원은, 비록 저작권 관련 판결이기는 하나, 물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관 계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위 에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이 익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여도를 산정하여 그에 따라 침 해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이 익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등 을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다 라고 하고 있다. 216) 215) 이 판결은 특허발명의 해당 제품에 대한 기여도가 100%라고 판시한 사례이다. 216) 대법원 선고 2002다18244 판결. 132 한국지식재산연구원

157 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 (3) 구체적 사례 가) 서울중앙지방법원 선고 2007가합63206판결 위 2007가합63206판결의 경우 드럼세탁기는 1 세탁수를 수용하는 수조(터브), 2 위 수조의 내부에서 세탁물과 함께 회전하는 드럼, 3 드럼을 회전시키기 위한 구동력을 발 생시키는 구동부, 4 세탁기의 최외곽을 형성하는 캐비닛, 5 위 수조를 캐비닛 내에 진 동을 억제하도록 지지하기 위한 스프링, 댐퍼 등의 지지구조, 6 캐비닛 전방에서 사용자 가 세탁물을 넣고 빼기 위한 도어부, 7 캐비닛 전방 상단에서 사용자가 조작하는 다수의 버튼 등을 구비한 조작 패널부, 8 조작 패널부를 통한 사용자의 버튼 입력, 세탁물/세탁 수의 양의 감지신호 등을 기초로 급수의 개시/정지, 배수의 개시/정지, 드럼의 회전/정지 등을 제어하는 마이크로 컴퓨터, 9 급수/배수 관련된 배관, 밸브개폐 등의 구조, 10 세 제/섬유유연제 등의 투입 구조 등 약 10개 정도의 부분으로 구성되어 있는 점, 별지 1 목 록 기재 각 제품에는 침해된 각 특허 외에도 피고가 권리를 가지고 있는 39개의 특허 및 실용신안 기술이 결합되어 있는 점, 침해된 각 특허는 위 구성부분 중 3 드럼세탁기의 구동부에 관한 특허로서, 위 각 특허는 개척발명이 아니라 개량발명인 점, 피고가 드럼세 탁기를 판매함에 있어서는 침해된 특허기술 뿐 아니라, 피고의 브랜드 인지도, 유통망, 외관의 디자인, 마케팅 등의 자본적, 경영적, 기업외적 요소도 기여한 점, 침해된 각 특 허가 구현된 피고의 제품이 원고의 제품에 비해 상대적으로 저가(저가)라는 이유 역시 피 고의 제품의 구입을 유인하는 동기로 작용할 수 있는 점, 피고의 침해당시 드럼세탁기 시 장에는 원고와 피고 외에도 삼성전자 등의 유력한 경쟁업자들이 존재하고 있었으며, 2004.경부터 2007.경까지 원 피고를 제외한 다른 경쟁업자들의 시장 점유율을 합산하면 약 40% 이상이 되는 점, 원고는 침해된 각 특허가 구현된 제품의 성능을 광고함에 있어, 직접적으로 침해된 각 특허와 관련된 광고를 한 사실은 없는 점, 원고는 변론종결일 현재 침해된 각 특허가 구현된 제품을 판매하고 있지 아니하는 점 등을 종합하면, 비록 침해된 각 특허가 피고 제품의 주요부분에 관한 기술이라고 보더라도, 피고가 판매한 별지 1 목 록 기재 침해제품의 판매에 관한 침해된 각 특허의 기여도는 20% 정도라고 인정함이 상 당 하다고 판시하였는 바, 이는 법원이 여러 주변 정황을 바탕으로 기여도를 인정한 사례 이다. 나) 서울고등법원 선고 99나47640판결 한국지식재산연구원 133

158 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이 판결은 지관가공장치에 대한 실용신안권 침해사안인데, 법원은 증인의 증언을 근거 로 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하될 것 임은 명백 하다면서 기여도를 100%라고 인정하였다. 이에 상고심(대법원 선고 2000다48272판결)은 수동조작이 필요하다는 이유만으로 기여도를 100%로 인정한 것은 타당치 않으나, 이 사건 실용신안의 통상의 실 시료율은 3%로, 통상실시료 상당액 3%, 기여도 100% 를 인정한 원심에는 판결에 영향을 미치는 위법이 없다 고 판시하였다. 다) 수원지방법원 성남지원 선고 2004가합5842판결 이 사안은 천막지붕 보강장치에 대한 실용신안권 침해사안이다. 침해자는 천막 제조원 가가 801,149원인 반면, 천막지붕보강장치의 제조원가는 10,000원이므로 천막지붕보강장 치의 기여도는 1.248% 라고 주장하였으나, 법원은 이 사건 등록고안은 천막 제품 전체의 수명과 안정성을 결정하는 가장 중요한 부품 이라는 이유로 천막지붕보강장치의 기여도가 천막 전부에 미친다면서, 침해자의 천막제품 이익액을 특허권자의 손해액으로 보았다. 라) 기여도에 대한 기술감정사례 - 서울중앙지방법원 2008가합19114사건 이 사건은 X선 발생장치 및 이것을 사용한 정전기 제어기에 관한 특허침해사건으로, 침해자는 침해제품의 생산성 및 성능 면에서 해당 특허가 차지하는 비중이 미미하다 는 주장을 하였는바, 해당 특허가 침해제품의 매출액 에 어느 정도의 기여를 하였는지에 대 하여 기술감정을 한 사례이다. 다만 이 사건은 화해권고결정으로 종결되어 실제 감정인의 감정결과가 판결에 어떻게 반영되는지 까지는 알 수 없다. 이 사건에서는 감정인은 기여도 감정에 있어서 당해 특허권과 관련이 없는 부분의 판매 이익을 권리자의 손해를 산정할 수 없다고 하면서 일반적으로 따르고 있는 기여도설에 따 르되, 복수의 특허권을 침해한 경우에도 손해액의 합계는 침해자의 이익액을 초과하지 않 아야 하며, 그 경우 각 특허권마다 특허로 추정되는 이익은 침해자의 이익액을 각 특허권 의 기여도로 안분한 금액이라는 전제하여서 기여도를 산정하였다. 또한, 특허된 부분이 제품의 주된 가치를 구성하고 있다거나 특허발명의 특징이 고객 수요의 기초로 되고 있으 면 제품 전체의 이익액을 산정하는 것이 가능한 반면(즉, 기여도 100%), 침해품 중 특허 발명의 실시부분이 일부에 지나지 않는 경우, 특히 그 부분이 침해자 제품 수요자의 구매 134 한국지식재산연구원

159 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 동기를 형성하고 있었다고 생각할 수 없는 경우라면 침해행위와 손해발생 사이의 인과관 계를 인정할 수 없다고 할 수도 있다고 하고 있다(즉, 기여도 0%). 나아가, 구체적인 기여도 산정에 있어서는 기술기여도, 즉 기술을 사업화할 경우 동 사 업을 통하여 얻을 수 있는 여유현금흐름(free cash flow)에서 기술이 기여하는 부분을 추 출하는데 사용하고 있다. 즉, 기술의 가치는 기술의 수명기간 동안 여유현금흐름의 현재 가치의 합에 기술기여도를 곱한 값으로 계산하게 된다. 이 사안에서 감정인은 제품을 구성하는 부품 및 이를 제조하기 위한 요소기술의 분류, 각 요소기술에 대한 속성 부여(특허권으로 보호되어 있는 기술인지 여부, 소비자의 구매 동기를 결정하는 기술인지 여부, 기술 구현의 난이도 등), 각 속성별 가중치(또는 가치) 부여 등의 절차를 정하고 그에 따라 기여도를 산정하였다. 좀 더 구체적으로 보면, 1 제품을 구성하는 요소기술을 전체 침해제품의 주요 구성요 소별로 나누고 각 요소기술을 29개로 구분하고, 2 각 요소기술 별로 특허로 보호되어 있 는 기술인지, 수요자의 구매동기를 결정하는 기술인지, 기술구현의 난이도는 어떠한지에 대하여 상, 중, 하로 나누어 요소기술의 가중치를 부여하였다. 그리고 3 전체 기술의 기 여 중 해당 특허의 기술 기여도를 산정하기 위하여 아래와 같은 산식을 정한 다음, 4 원 특허기술 기여분을 전체기술 기여분으로 나누어 특허기여도를 산정하였다. 침해제품에 기여한 전체기술기여 = [특허로 보호되어 있는 요소기술 가중치 X 구매동기 가중치(구매동기 부여 133%, 구매동기 없음 100%) X 기술 구현의 난이도(100%)] + [특허 로 보호되어 있지 않은 요소기술 가중치 X 구매동기 가중치(구매동기 부여 133%, 구매 동기 없음 100%) X 기술 구현의 난이도(상 66%, 중33%, 하 0%)] 한국지식재산연구원 135

160 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 136 한국지식재산연구원

161 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 5 정리 및 시사점 지금까지 미국, 일본, 우리나라 3국의 최근 손해배상액 수준이 어느 정도인지 그 현황 을 파악하고, 현재의 손해배상제도가 발전하기까지의 과정 및 배경, 각국의 특허권 침해 소송에서의 손해배상액 산정에 대한 관련 법률과 판례 등을 살펴보았다. 각 국의 손해배상 인정액 수준을 동일한 기준선 상에 두고 엄밀하게 비교하는 것은 불 가능하지만, 지금까지 논의되어 왔던 자료를 통하여 전반적인 추세를 살펴 보면, 미국의 경우1995년부터 2011년까지 미국 연방지방법원에서 판결한 손해배상액 규모를 조사한 자 료에 의하면, 2009년에 18억 4800만 달러라는 가장 큰 손해배상액이 인정되었고, 2011년 에는 5억 9300만 달러의 손해배상액이 판결 등 손해배상 인정액이 전반적으로 급속히 증 가하는 추세에 있으며, 특히 2000년대 후반에 고액의 손해배상액 판결이 이루어졌다. 또 한 1995년부터 2010년까지의 연도별 특허권자의 손해배상액 median(중간값)을 조사한 결 과에 따르면, 최소 180만 달러부터 최대 1,560만 달러까지의 손해배상액이 인정되었다. 일본의 경우 종전에는 특허권 침해소송에서 인정되는 손해액이 너무 낮다는 비판이 있 었지만, 平 成 11년(1999년) 특허법 개정 시 손해배상 관련 규정인 제102조를 개정한 이 후, 平 成 11년(1999년)에는 74억 1668만 엔이라는 가장 큰 손해배상액이 인정되었고, 平 成 12년(2000년)에는 15억 8427만 엔 등 고액의 손해배상액 판결이 이루어지다가, 平 成 17년(2005년) 이후로 손해배상 인정액이 점차 낮아지는 추세에 있다. 한편, 우리나라의 경우에는, 최근 2009년부터 2010년까지의 특허권 침해에 따른 손해 배상 판결 건수는 서울중앙지방법원이 22건(2008년부터 집계)으로 가장 많았으며, 서울중 앙지법이 판결한 손해배상액이 17억 6천만 원으로 가장 큰 액수를 차지하였다. 이 손해배 상액은 당해 사건을 제외한 나머지 21건의 사건들의 손해배상액 산술평균의 10배 이상에 달하는 액수이다. 또한 산술평균이 아닌 중앙값(median)을 사용할 경우 2009년부터 2011 년 까지 국내 특허침해소송의 손해배상액의 중앙값은 약 5,500만 원에 불과하였고, 이러 한 우리나라의 손해배상액의 중앙값과 비교할 때, 미국 특허침해소송의 손해배상액 중앙 값의 평균은 백 수십 배 이상인 것이라 할 수 있다. 한국지식재산연구원 137

162 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 다음으로, 각국의 특허침해 손해배상 관련 법 규정과 실무상 산정기준을 보면, 그 구체 적인 내용에 있어서는 차이가 있으나, 손해액 산정 시 크게 일실이익 과 합리적 로열티 를 기준으로 하고 있다는 점에서 공통점을 찾을 수 있었다. 먼저, 미국 특허법 제284조, 일본 특허법 제102조 제 1항, 우리나라 특허법 제128조 제 2항은 모두 특허권 침해에 따른 손해는 일실이익에 따른 배상이 기준이 됨을 규정하고 있 으며, 특히, 미국의 경우에는 우리나라 및 일본과는 달리 판례에 의해 손해액 산정 시 고 려 요소들을 구체적으로 제시하고 있다. 즉, 미국에서 일실이익에 따른 손해액을 인정받 기 위해서는 Panduit Test에 따른 4가지 요건(판매량의 손실, 판매 가격의 하락, 비용의 증가, 침해된 상품과 주로 함께 판매되는 부차적인 상품에 대한 판매량의 손실, 기타 추 가적인 비용)을 만족하여야 하며, 일실이익을 산정하기 위해서 침해 상품에 대한 수요, 비침해 대체 상품, 제조 및 마케팅 역량 등에 대한 다양한 요소들을 구체적으로 조사하여 분석하고 있다. 또한, 미국 특허법 제284조, 일본 특허법 제102조 제 3항, 우리나라 특허법 제128조 제3항은 모두 특허권 침해에 따른 손해배상액 산정에 있어서 합리적 로열티가 기준이 됨 을 규정하고 있다. 미국은 이러한 합리적 로열티를 판단하기 위하여 Georgia-Pacific factors의 15가지 요소를 검토하고 있으며, 합리적 로열티를 손해액으로 산정하기 위해서 기업 재무제표, 기업 공시 자료, 소송 당사자 간의 라이선스 계약 문서, 소송 당사자의 재무사항 기록문서, 기업 내부 통신 기록, 마케팅 계획서, 소송 당사자의 고객 리스트 등 다양한 자료를 참고하고 있고, 일본은 당해 사건의 구체적 사정을 감안하여 실시료 상당 액을 손해액으로 산정하며, 실시료 상당액을 손해액으로 산정할 때에 당해특허의 실시허 락 예, 업계상황, 특허발명의 내용, 다른 구성의 대체 가능성, 특허발명의 기여도, 침해품 의 판매가격 판매수량 판매기간, 권리자의 자세 침해자의 자세 등을 고려하고 있다. 우리 나라의 경우에도 대법원 판례에 따르면, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발 명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술 분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허 권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침 해로 얻은 이익 등 여러 가지 사정을 모두 고려하여 손해배상액을 결정한다. 217) 217) 대법원 선고 2003다15006 판결. 138 한국지식재산연구원

163 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 이처럼 각 국은 일반적으로 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 일실이익과 합리적 로 열티를 기준으로 하는 한편, 우리나라와 일본은 일실이익과 합리적 로열티 외에도 침해 자의 이익액 을 손해배상액의 기준으로 삼는 규정을 별도로 두고 있다는 점에서 미국과는 약간의 차이가 있다(일본 특허법 제102조 제2항, 우리나라 특허법 제128조 제3항). 이러 한 미국과 일본, 우리나라의 특허법 상 손해배상액 산정 관련 규정을 비교하여 정리해 보 면 아래 표와 같다. 표 3-5 한ㆍ미ㆍ일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 국가 관련 특허법 조문 요약 미 국 (특허법 284) 일 본 (특허법 102) 원고의 청구를 인용함에 있어서 법원은 원고에 게 침해를 전보하기에 적절한 손해배상액을 인 정하여 주며, 어떠한 경우라도 침해자의 특허 발명 사용에 따른 합리적 실시료 상당액과 법 원이 정한 비용 및 이자보다 적어서는 안 된 다. 배심원이 손해배상액을 산정하지 아니할 때에 는 법원이 이를 산정한다. 어느 경우라도 법원 은 산정된 금액의 3배까지 손해배상액을 높일 수 있다. 이 조항에 의하여 증액된 손해배상액 은 이 장 154(d)에 의한 잠정적 권리에는 적용 되지 않는다. 법원은 손해배상액을 정하거나 그 상황에 따라 어느 정도의 실시료가 합리적인가를 정함에 있 어서 전문가 증언을 들을 수 있다. 1 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기 의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의 하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위를 구성한 물을 양도 하는 때에는 그 양도한 물의 수량에 특허권자 가 그 침해행위가 아니면 판매한 것이 가능한 물의 단위수량에 상당하는 이익액을 넘는 액을 특허권자의 실시능력에 응한 액을 초과하지 아 니하는 한도에서 특허권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도 수량의 전부 또는 일부 에 상당하는 수량을 특허권자가 판매할 수 없 는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당한 수 량에 응한 액을 공제할 수 있다. 일실이익 또는 합리적 로열티에 따른 손해액 산정 일실이익: Panduit Test 합리적 로열티: Georgia-Pacific factors 손해액의 하한 규정 3배 배상 규정 (treble damage provision) 전문가 증인의 증언 (expert testimony) 일실이익에 따른 손해액 산정 (침해자의 양도수량) (권리자의 단위수량당 이익액) 상한 : (권리자가 생산할 수 있었던 수량 - 실제 판매한 수량) (권리자의 단위수량당 이익 액) 권리자가 판매할 수 없었던 수량 제외 한국지식재산연구원 139

164 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 3-5 한ㆍ미ㆍ일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 (계속) 국가 관련 특허법 조문 요약 2 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기 의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해에 의하 여 자기가 받은 손해 배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해의 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 특허권자가 받은 손 해액으로 추정한다. 손해액의 추정 침해자의 이익 = 특허권자의 일실이익 일 본 (특허법 102) 한 국 (특허법 128) 3 특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기 의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명 의 실시에 대하여 받을 수 있는 금전액에 상당 하는 액의 금전을 자기가 받은 손해의 액으로 그 배상을 청구할 수 있다. 4 전항의 규정에서 정한 금전을 넘는 손해배 상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있 어서 특허권을 침해한 자에게 고의 또는 중과 실이 없는 때에 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. 제128조(손해액의 추정등) 1 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기 의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대 하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배 상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시 권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액 을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액 으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량 에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침 해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매 할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. 2특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과 실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침 해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실 시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. 실시료 상당액(합리적 로열티)에 따른 손해 액 산정 과실 참작 일실이익에 따른 손해액 산정 (침해자의 양도수량) (권리자의 단위수량 당 이익액) 상한 : (권리자가 생산할 수 있었던 수량 - 실제 판매한 수량) (권리자의 단위수량당 이 익액) 권리자가 판매할 수 없었던 수량 제외 손해액의 추정 침해자의 이익 = 특허권자의 일실이익 140 한국지식재산연구원

165 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 표 3-5 한ㆍ미ㆍ일의 특허법상 손해배상 관련 규정 비교표 (계속) 국가 관련 특허법 조문 요약 3특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과 실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발 명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구 할 수 있다. 실시료 상당액(합리적 로열티)에 따른 손해 액 산정 한 국 (특허법 128) 4제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항 에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초 과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법 원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참 작할 수 있다. 실시료 상당액을 초과하는 손해에 대한 보상 가능 규정 과실 참작 5법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관 한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되 나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실 을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤 란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불 구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 법원의 재량에 따른 손해배상액 산정 특히, 우리나라는 일본의 경우와 매우 유사한 손해배상제도를 가지고 있는데, 관련 특 허법 조문 역시 매우 유사하다. 일본 특허법 제102조와 대응되는 우리나라 특허법은 제 128조이며, 일실이익, 합리적 로열티, 손해액 추정 등의 내용이 거의 유사하다고 할 수 있다. 우리나라 특허법 제128조와 일본 특허법 제102조 등의 비교표를 정리하면 아래와 같다. 표 3-6 한국과 일본의 손해배상 관련 규정 비교 비교 내용 우리나라 일본 일실이익 손해액 추정 (침해자의 이익=특허권자의 일실이익) 한국지식재산연구원 141

166 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 표 3-6 한국과 일본의 손해배상 관련 규정 비교 (계속) 비교 내용 우리나라 일본 합리적 로열티 과실 참작 법원의 재량에 따른 손해액 산정 조의 3 한편, 각 국은 손해배상액 산정과 관련된 특허법상의 규정 외에 손해액 입증의 용이화 를 위한 규정 또는 손해액 산정에 영향을 미치는 제도를 두고 있다. 예컨대, 일본에서는 특허법상 제103조(과실의 추정), 제104조(생산방법의 추정) 및 제105조(문서제출 명령의 확충) 등의 규정을 두고 있으며, 미국의 경우에는 손해액 산정에 있어서 법원의 능력을 보완하고자 전문가 증언을 적극적으로 활용하고 있다. 218) 특히, 미국 법원은 침해자의 침 해행위가 고의적이라고 인정되면 손해액을 3배까지 증액시켜 배상시킬 수 있도록 법원의 재량권을 인정하고 있으며, 특히 악질적인 경우 219) 에는 대리인의 수수료와 경비, 소요비 용까지 배상케 할 수 있도록 하고 있다. 220) 이와 같은 제도들은 특허권 침해소송에서 고 액의 손해배상액이 판결되는 요인으로 작용할 수도 있다. 우리나라 또한, 손해액 산정에 관한 특칙(특허법 제128조) 외에 특허법 제130조에 과실추정 규정을 두어 특허권자의 입 증책임을 경감하고 있으며, 일본과 마찬가지로 특허법 제132조에서 서류의 제출 의무를 부과하고 있으나, 일본 특허법 제105조의 문서제출 명령의 확충에 관한 규정에 비하여 지 나치게 단순하고 구체적이지 않아, 그 실효성을 거두지 못하고 있는 것으로 보인다. 이처 럼 미국, 일본과 비교할 때 상대적으로 우리나라는 절차적 면에서 손해액 입증을 돕는 제 도들이 미비하다고 볼 수 있다. 218) 최승재, 미국 특허법, 법문사, 2011, 370면. 219) 35 U.S.C. 285에 규정된 예외적인 사건(Exceptional Case)". 220) 최승재, 앞의 책 (주 218), 945면. 142 한국지식재산연구원

167 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 제4절 주요국의 손해배상제도 및 실무의 비교 앞서 살펴보았듯이, 주요국의 손해배상액 산정 기준 및 방법에 관한 비교법적 검토를 통하여 특허법 규정에 있어서는 큰 차이가 없는 것으로 밝혀졌으나, 문제가 되는 것은 이 러한 유사한 규정을 두고 있음에도 불구하고, 특허침해소송에서의 각 국의 손해배상액 인 정 현황을 살펴 볼 때, 우리나라의 손해배상 인정액이 미국이나 일본에 비하여 확연히 낮 게 판결되고 있다는 점이다. 각 국의 경제규모나 시장 크기 등 다양한 요인에 따라 특허 권 침해에 따른 손해액에도 차이가 있을 수 있기 때문에 미국이나 일본과 비교하여 손해 배상 인정액이 낮은 점이 사실이 무조건적으로 부정적인 의미를 갖는 것은 아니다. 다만, 기술발달에 따른 글로벌화가 이루어지고 있는 가운데 특허권이라는 권리 또한 국경을 초 월하는 것이고, 특허권에 기한 국제적인 분쟁이 크게 늘고 있는 상황에서 동일한 특허에 대한 각 나라별 손해배상 인정액에 차이가 나는 등의 결과는 특허권자의 권리 보호 측면 에서 볼 때, 권리 침해에 대한 통일적인 구제를 제공하는 것으로 볼 수 없다. 또한 특허 권자가 궁극적으로 원하는 것은 자신의 발명에 대한 정당한 보상이기 때문에, 제3자의 침 해행위에 따른 특허권자의 손실을 충분히 보상하지 못하는 손해배상 구조는 결과적으로 특허권의 실효성과 관련하여 존재의미를 잃게 되는 것이다. 따라서 인위적으로 우리나라의 특허침해 손해배상액을 높이기 위한 방안을 마련하는 것 보다는, 현재의 낮은 손해배상액 인정 현황이 과연 어떠한 원인들에서 기인하는지를 밝혀 내고, 적어도 손해배상제도가 우리나라에서 제3자의 특허권 침해 행위에 대한 특허권자의 권리구제수단으로서의 역할을 충실히 이행할 수 있도록 손해배상액을 현실화하는 것이 무 엇보다도 중요하고, 이를 위한 방안을 마련하는 것이 특허권의 실효성 확보를 위한 가장 시급한 과제로 볼 수 있다. 재차 언급하건대, 특허권 침해소송에서의 손해액 산정에 관한 특허법 규정 및 그 내용 에 대하여 미국과 일본, 우리나라 3국을 비교 검토한 결과, 세부적인 내용은 조금씩 상이 하더라도 일실이익과 실시료 상당액(합리적 로열티)을 손해액 산정의 척도로 하여 손해액 산정 실무가 이루어지고 있는 점은 3국이 동일하다고 판단된다. 다시 말해, 적어도 실체 법적인 측면에서는 미국이나 일본에 비하여 우리나라의 손해배상제도가 크게 미흡하다고 한국지식재산연구원 143

168 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 볼 수는 없으며, 우리나라의 낮은 손해배상액 인정 현상의 주된 원인을 손해액 산정에 관 한 법 규정의 미비로 보기에는 다소 무리가 있다고 생각한다. 다만, 미국이나 일본에 비 하여 우리나라 손해배상 실무의 미비점 또는 문제점으로 지적할 수 있는 부분은 손해액 입증을 위한 증거 수집 및 손해액 감정 단계에서 찾아볼 수 있다. 이하 자세히 살펴보기 로 한다. 144 한국지식재산연구원

169 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 1 손해액 산정을 위한 증거수집의 미비 먼저, 손해액 입증을 위한 증거 수집 단계에서의 문제점으로 지적될 수 있는 부분을 보 면, 특허법 제128조에 따른 손해액 산정을 위해서는 손해액 산정의 기초가 되는 증거 즉, 손해액 산정에 필요한 일체의 서류 및 참고자료 등이 법원에 제출되어야 하는데, 우리나 라는 미국이나 일본에 비하여 관련 서류의 제출을 강제하거나 제출 거부 시 제재할 수 있 는 규정이 마련되어 있지 않다. 우리나라의 경우 침해자가 보유하고 있거나 제3자가 보유 하고 있는 자료의 제출을 요구하기 위하여 특허권자는 특허법 제132조의 서류제출명령신 청 또는 민사소송법 제352조 및 제352조의2의 문서송부촉탁신청이나 사실조회 등의 증거 조사를 법원에 신청하여야 한다. 하지만 이와 같은 서류의 제출을 거부할 정당한 사유가 있는 때에는 제출을 거부할 수 있으며, 법원의 제출명령에도 불구하고 침해자가 판매수량 과 관련한 증거를 제출하지 않은 경우에는 마땅히 제재할 수단이 없다. 민사소송법 제349 조는 당사자가 문서제출명령을 따르지 않은 경우 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주 장을 진실한 것으로 인정할 수 있다고 규정하고 있고 이는 특허법상의 서류제출명령에도 유추적용 될 수 있을 것으로 보이나, 그렇다고 해도 특허권자가 침해자의 판매수량을 알 지 못하는 이상 마땅히 피고가 얼마의 제품을 판매하였다 고 주장하기는 어려울 것이다. 더욱이 손해액 산정에 필요한 자료들은 주로 침해자인 피고 측에 편재되어 있는 경우가 많은데, 특허권자인 원고가 자력에 의해서 상대방으로부터 증거자료를 수집하고 이를 자 신의 손해액으로 분석하는 일은 현실적으로 매우 어려운 일이다. 미국과 일본은 이러한 경우 법원이 직접 피고에 대해 손해배상액 산정에 필요한 서류를 제출하도록 하고, 정당 한 이유 없이 이를 거부하는 경우 제출을 강제하거나 법적 제재를 가할 수 있도록 하는 규정을 두고 있다. 미국의 경우 양측 당사자에게 사건과 관련된 모든 정보를 상호 교환토록 의무화하여 공 정한 재판을 이루어질 수 있도록 하기 위한 증거개시(discovery)절차를 채택하고 있다. 증거개시절차에서 원고와 피고는 질문서(written interrogatories), 문서 제출 요구 (Request for production of document), 증언기록(deposition), 자백 요구(request for admission) 등의 과정을 거치게 된다. 특히, 문서제출요구를 통해서 원 피고는 상대방이 소유하고 있는 모든 문서 의 제출을 요구할 수 있으며, 221) 소환장(subpoena)을 받는 경 한국지식재산연구원 145

170 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 우에는 소송 당사자가 아닌 제3자에게도 물증의 제출을 명령할 수 있고 이에 응하지 않으 면 법정모독죄의 제재를 받게 된다. 222) 또한, 법원의 문서제출명령이 있음에도 불구하고 이에 응하지 않는 경우, 법원은 대상이 된 문제를 인정한 것으로 취급하거나 해당 청구나 항변사유를 제기하거나 이에 반대하는 것을 금지할 수 있다. 또한 관련된 답변(pleading) 을 삭제하거나 소송을 중단하거나 각하할 수 있고, 궐석재판( 闕 席 裁 判 )으로 진행할 수도 있다. 더 나아가 이러한 거부에 야기된 변호사비용을 포함한 비용의 부담을 명할 수도 있 는 등 법원은 여러 가지 조치를 취할 수 있다. 223) 일본의 경우에도 특허법 제105조에서 문서제출명령에 관하여 규정하고 있는데, 우리나 라 특허법 제132조와 비교할 때, 보다 발전된 규정이라고 생각된다. 조문만을 비교하자면 [표 3-7]에서 보는 바와 같이, 우리나라 특허법 제132조는 일본 특허법 제105조 제1항과 동일하다고 할 수 있다. 일본 특허법 제105조는 원래 손해액 계산을 위한 서류제출명령 규정이지만, 平 成 12년(2000년) 1월 1일 시행된 개정법에 의해 침해행위의 입증을 위해서 도 본조가 사용될 수 있게 되었으며, 平 成 17년(2005년) 4월 1일 시행된 개정 특허법을 통하여 문서제출명령 청구인도 사전 공개를 받아 의견을 진술할 수 있게 되었다. 다시 말 해, 당사자가 법원의 문서제출명령을 거부하는 경우, 제출거부의 정당이유 의 유무를 판 단하기 위하여 제출명령 청구인에게 당해 문서를 사전에 개시하여 그 의견을 들을 수 있 도록 하고 있다(특허법 제105조 제3항). 표 3-7 한국과 일본의 문서제출명령에 관한 특허법 규정 일 본 한 국 특허법 제105조 (서류의 제출 등) 1 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소 송에서 당사자의 신청에 따라 당사자에 대하여 해당 침해행위에 대해 입증하기 위해 또는 해당 침해행위에 의한 손해를 계산하기 위해 필요한 서류의 제출을 명 할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자에게 그 제출을 거부하는 것에 대한 정당한 이유가 있는 때에는 그러 하지 아니하다. 특허법 제132조(서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당 해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자 가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에 는 그러하지 아니한다. 221) 최승재, 앞의 책 (주 218), 면. 222) Federal Rules of Civil Procedure Rule ) 서철원, 미국 민사소송법, 법원사, 2005, 301면. 146 한국지식재산연구원

171 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 표 3-7 한국과 일본의 문서제출명령에 관한 특허법 규정 (계속) 일 본 한 국 2 법원은 전항 단서에서 규정하는 정당한 이유가 있 는지에 대한 판단을 하기 위해 필요하다고 인정하는 때에는 서류의 소지자에게 서류를 제시하게 할 수 있 다. 이 경우에는 누구도 그 제시된 서류의 개시를 요 구할 수 없다. 3 법원은 전항의 경우에 제1항 단서에서 규정하는 정 당한 이유가 있는지에 대하여 전항 후단의 서류를 개 시하여 그 의견을 들을 필요가 있다고 인정하는 때에 는 당사자등[당사자(법인인 경우에는 그 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대리인 및 보좌인을 제외한다), 사용인 그 밖의 종업원을 말한다. 이하 같다], 소송대 리인 또는 보좌인에 대하여 해당 서류를 개시할 수 있 다. 4 전 3항의 규정은 특허권 또는 전용실시권의 침해 에 관한 소송에서 해당 침해행위에 대해 입증하기 위 해 필요한 검증목적의 제시에 대하여 준용한다. 이처럼 미국과 일본은 양방의 소송당사자들로 하여금 손해액 산정의 기초가 되는 모든 서류 내지 증거의 제출을 강제하여 의무를 부여하고, 이를 정당한 이유 없이 거부하는 경 우에 대하여 법적 제재를 가하는 등의 조치를 강구하여 우리나라보다는 상대적으로 용이 한 손해액 산정 실무 구조를 취하고 있는 것을 알 수 있다. 우리나라는 특허법 제128조에 의해 손해액을 산정할 때, 재판 실무상 손해액 산정에 영 향을 미치는 가장 큰 요인으로 매출액, 특허권자의 이익율, 기여도 등을 꼽을 수 있다. 그런데 실제로 각 요인들이 손해배상액의 산정에 반영됨에 있어서 입증 자료들이 얼마나 잘 제출될 수 있는가에 따라 실제 발생한 손해와 법원에 의하여 인정되는 손해 사이에 상 당한 차이가 발생할 여지가 있다. 특히, 앞서 살펴본 우리나라 특허침해 소송 사례들을 보면, 특허법 제128조 제1항, 제2항에 따른 입증이 이루어지는 경우에는 침해자 매출액의 20~50% 가량이 손해액이 되는 반면, 제3항이 적용될 경우는 매출액의 1~5% 정도만이 손해액으로 산정되고 있고, 아울러 침해자 순이익의 1/3 정도를 통상 받을 수 있는 실시 료 로 본다고 해도 제2항의 경우, 즉 침해자의 이익액 그 자체가 손해액이 되는 경우와 비교하여 3배의 차이가 나게 된다. 이는 특허권자에게 손해배상액에 대한 입증책임을 부 담시키는 원칙에 비추어 부득이하다고 할 수도 있다. 따라서 손해배상액의 현실화를 위한 한국지식재산연구원 147

172 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 기반을 마련하기 위하여 법원이 손해액 산정에 중요한 요인이 되는 자료를 어떠한 방법으 로 확보할 수 있을지에 대한 검토가 필요하다고 판단된다. 148 한국지식재산연구원

173 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 2 손해액 감정의 전문성 부족 우리나라의 손해배상액 인정 현상의 주된 원인으로 지적될 수 있는 또 다른 요인으로는 손해액 감정 단계에서의 감정의 전문성 부족을 들 수 있다. 법원이 손해액 산정에 필요한 입증자료를 충분히 확보할 수 있다고 하여, 현재의 낮은 손해배상액 산정 현상이 곧바로 개선될 수 있을까라는 의문이 제기될 수 있다. 손해액 산정에 결정적으로 작용하는 자료 를 분류하고, 해석하고, 분석할 수 있는 지식과 안목이 없다면, 아무리 많은 자료가 제출 되어 있더라도 그저 종이 뭉치에 불과할 수밖에 없다. 특허권 침해소송에서 판사의 전문 성 유무를 차치하더라도 제출된 방대한 양의 자료 분석 및 손해액 산정 과정을 법원의 판 사에 일임시키는 것이 과연 현행 손해배상제도의 문제점을 해결하기 위해 바람직한 일인 지 생각해 보아야 할 문제이다. 특허권 침해소송에서 직면하게 되는 주요 이슈 중 하나는 특허권자가 제기한 침해의 경 제적 효과 내지 이로 인한 금전적 손실을 평가 및 분석하는 것이라 할 수 있다. 특허권 침해소송에서 침해로 인해 야기된 경제적 손실을 평가하는 것은 특허권을 거래하기 위해 그 가치를 평가하는 것과는 큰 차이가 있다. 좀 더 자세히 설명하자면, 거래의 목적으로 특허권의 가치를 평가할 때에는 해당 특허권으로 부터 향후 도출할 수 있는 이익이 가치 평가의 기반이 된다는 점에서 미래 지향적이라 할 수 있다. 반면, 소송에서 특허권의 침 해로 인한 손실을 평가할 때에는 과거에 침해가 일어나지 않았다면 해당 특허권으로부터 어떤 이익을 창출해 낼 수 있었는가, 다시 말해 침해로 인해 실현하지 못한 경제적 이익 이 무엇인가에 초점을 맞춘다는 면에서 과거 지향적이라 할 수 있다. 그러나 침해가 일어 나지 않았을 경우 특허권자가 창출할 수 있었을 금액을 예측하는 일은 변수가 너무 많으 며, 사법기관이 불확실한 요소들을 기초로 하여 손해액을 산정하는 것은 법적 정당성 측 면에서도 합당하지 않다고 생각한다. 우리나라와 일본은 특허권 침해자의 이익을 손해액으로 추정 하는 규정을 두고 있으 며, 224) 미국의 경우에는 손해배상액 산정 기준 중 하나로 특허권 침해자가 부당 행위의 결과 얻은 이익을 특허권자에게 돌려주도록 하는 부당이득(unjust enrichment) 법리 를 이용하고 있다. 그런데 침해자의 이익을 손해액으로 보는 경우, 특허권자 입장에서는 침 224) 우리나라 특허법 제128조 제2항, 일본 특허법 제102조 제1항. 한국지식재산연구원 149

174 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 해자의 이익액 즉, 침해자의 매출액, 그 비용 등에 대한 내역을 파악하기 현실적으로 불 가능한 경우가 많다. 따라서 우리나라 법원은 침해자의 이익액을 정확히 침해자가 얻은 이익액으로 해석하기 보다는 침해자가 통상 얻을 수 있었다고 보이는 이익 등으로 완화시 켜 해석하는 경향이 있다. 한편, 특허권자의 입증 책임을 충족시키기 위하여 미국의 경우 전문가 증인(expert witness)제도 가 활용되고 있으며, 일본의 경우에는 계산감정인제도 가 도입되어 운영되고 있다. 미국에서는 경제, 가치평가, 손해배상 등 다양한 분야의 전 문가집단으로 구성되어 있는 Litigation/Economic Consulting 회사가 소송에 다양한 역 할을 수행하고 있으며, 일본에서는 계산감정인으로 회계사, 경제학자가 활용되고 있다. 전문가 증인제도와 계산감정인제도의 구체적 내용은 다를 지라도 특허권자의 손해액 입증 을 용이하게 하고, 특허권의 손해액 산정에 보다 전문적인 지식과 견해를 가진 전문가들 을 활용하여 소송실무에 도움을 받고자 하는 목적은 동일하다고 할 수 있다. 반면, 우리 나라는 손해액 산정 시 다양한 전문가들에 의한 종합적인 컨설팅은 이루어지지 않고 있으 며, 회계사나 감정평가사 등의 전문가가 실제 활용되지 않다고 보고되고 있다. 150 한국지식재산연구원

175 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 제5절 특허권 침해의 손해배상 감정 전문화의 필요성 이미 살펴본 바와 같이, 우리니라는 현실적으로 미국이나 일본에 비하여 특허침해소송 에서의 손해배상 인정액이 낮아, 특허권자의 권리보호 측면에서 손해배상제도의 실효성 나아가서는 특허제도의 실효성에 부정적인 시각을 나타내는 논의가 증가하고 있다. 특허 권 침해는 건물, 자동차, 기계 등과 같은 유체물에 대한 것이 아니라 무형의 지적 기술적 사상에 대한 것이기 때문에 그 침해의 입증 및 손해액 산정이 매우 어렵다. 만일, 제3자 의 특허권 침해에 따른 손해배상청구소송에서 이러한 침해의 입증 및 손해액 산정의 어려 움으로 인하여 특허침해가 부정되거나 손해배상액이 특허권자의 손해를 보상할 만큼의 적 절한 수준보다 낮게 인정된다면, 그 특허를 이용하고자 하는 사람들은 굳이 비용을 지불 하고 정당하게 특허발명을 사용하려 하기 보다는 무단으로 이용하려 할 것이며, 혹여나 침해행위가 발각되더라도 라이선스 비용보다 적은 손해배상액 판결로 인하여 이용자들에 게는 무단이용에 대한 리스크를 감수하는 편이 오히려 이익이 되는 왜곡된 결과를 초래할 것이다. 그러나 우리나라의 손해배상액 인정 수준이 특허권자에게 충분한 권리구제 수단으로서 의 역할을 못하기 때문에 무조건적으로 손해배상액 인정 수준을 높여야 한다고 주장하기 에는 무리가 있다. 너무 과도한 손해배상액을 인정하게 되면, 특허권자의 입장에서는 제3 자의 특허발명에 대한 침해를 의도적으로 방기하려고 할 것이며, 자신의 우월한 지위를 이용하여 특허권을 침해하지 않은 행위에 대해서까지도 라이선스 체결을 강요하는 등 우 월적 지위를 남용함으로써 기술 이용과 관련하여 산업계를 위축시킬 수도 있기 때문이 다. 225) 즉, 특허권자에게 자신의 특허발명 침해에 대한 손해배상청구권을 인정하는 것은 발명 및 기술 공개에 대한 정당한 보상으로서의 권리구제를 본질적 목적으로 하지만, 상기의 이유로, 손해배상액의 산정에 있어서 특허권자의 이익뿐만 아니라 특허발명 이용자들의 225) 윤선희, 특허권 침해에 있어 손해배상액의 산정. 저스티스 80호( ), 111면. 한국지식재산연구원 151

176 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 이해관계 또한 균형적으로 고려되어야 할 필요성이 제기되는 것이다. 따라서 특허권자와 이용자의 이해관계를 반영하여, 지나치게 적거나 또는 과잉배상으로 이어지지 않는 적정 한 손해액을 산정하여 특허권자에게는 충분한 보상을, 이용자에게는 침해행위에 대하여 지나치게 가혹한 책임을 묻지 않도록 손해배상액을 현실화하는 것은 매우 중요한 일이다. 손해배상액의 현실화를 이루기 위한 첫 번째 문제 해결 단계로서, 미국이나 일본과 비 교할 때, 우리나라의 손해배상 인정액이 상대적으로 낮은 이유를 밝히기 위하여 각 국의 특허침해손해배상 관련 법제도 및 실무를 검토해 본 결과, 우리나라의 실무상 문제점으로 지적할 수 있는 부분은 손해액 입증 단계에서의 증거 수집 미비 및 손해액 감정 단계에서 의 감정의 전문성 결여로 나타났다. 손해액 산정에 필요한 자료들은 주로 침해자인 피고 측에 편재되어 있는 경우가 많은 데, 특허권자인 원고 측에서 자력으로 상대방으로부터 증거자료를 수집하기란 현실적으로 매우 어려운 일이다. 미국과 일본, 우리나라는 모두 이러한 경우에 법원이 직접 피고에 대해 손해배상액 산정에 필요한 서류를 제출하도록 하고 있으나(특허법 제132조, 미국의 증거개시 절차, 일본 특허법 제105조), 문제가 되는 것은 미국과 일본이 정당한 이유 없 이 이를 거부하는 경우 제출을 강제하거나 법적 제재를 가할 수 있도록 하는 규정을 두고 있는 반면에, 우리나라는 그러한 규정이 마련되어 있지 않다는 점이다. 손해배상액의 산 정에 필요한 입증 자료들이 얼마나 잘 제출될 수 있는가에 따라 실제 발생한 손해액과 법 원에 의하여 인정되는 손해액 사이에 상당한 차이가 발생할 여지가 있기 때문에, 손해배 상액의 현실화를 위한 기초가 되는 증거 수집 단계에 있어서, 특허권자에게 손해배상액에 대한 입증책임을 부담시키는 원칙에 비추어 이러한 특허권자의 입증책임 경감을 위하여 법원이 손해액 산정에 중요한 근거가 되는 자료들을 어떠한 방법으로 확보하고 강제할 수 있을지에 대한 검토가 수반되어야 한다. 이를 위해서 미국의 증거개시 절차 및 일본 특허 법 제105조 제2항, 제3항의 규정은 좋은 참고예가 될 수 있겠다. 한편, 적정 손해배상액을 산정하기 위해서는 우선적으로 충분한 증거의 확보가 필요하 나, 법원이 손해액 산정에 필요한 입증자료를 충분히 확보할 수 있는 기반이 마련되었다 고 하여, 곧바로 현재의 손해배상액 산정 실무가 개선될 수 있을지 또는 손해배상액의 현 실화가 이루어 질 수 있을지에 대하여는 의문의 여지가 있다. 왜냐하면, 현재의 손해배상 청구소송 실무에 따르면, 특허침해에 따른 손해배상액 산정은 법원의 판사에게 일임되어 있기 때문이다. 판사가 특허권 침해로 인하여 야기된 경제적 손실을 평가하는 데에 요구 152 한국지식재산연구원

177 제3장 특허침해에 대한 손해배상 관련 제도 및 실무 되는 전문성을 갖추었는지의 여부는 손해배상액 산정에 큰 영향을 미칠 수 있는데, 일반 적으로 여러 분야의 사건에 대한 판결을 담당하는 판사에게 특허권 침해에 따른 경제적 효과 내지 특허권자의 금전적 손실을 평가 및 분석하기 위한 특정 분야의 전문성을 갖추 도록 요구하는 것은 현실적으로 불가능하며, 특히 유체물이 아닌 특허라는 소송물과 관련 하여서는 더욱 그러하다. 나아가 손해액 산정 이전의 단계인 증거 확보 단계에서 손해액 산정을 위해 필요한 모 든 증거가 제출되었는지의 여부를 판단하는 것 또한 전문가를 통해서가 아니라면 명확한 판단이 어렵다. 따라서 손해배상액 현실화를 위한 선결 문제로서 감정평가체계의 구축의 필요성이 대두되는 것이다. 즉, 손해액 입증 단계에서의 증거 수집 미비로 인하여 발생할 수 있는 문제점은 침해자로 하여금 문서제출 명령 거절에 대한 제재를 가하는 등의 법제 도적 측면의 개선을 통하여 어느 정도 해결할 수 있으나, 수집된 증거가 과연 특허권자의 손해액을 판단하기에 충분한 것인지의 여부 검토 및 입수한 증거를 바탕으로 하여 특허권 자에게 충분한 구제를 제공할 수 있는 손해배상액의 산정을 위해서는 무엇보다도 이러한 일련의 과정을 공정하고 전문적으로 수행할 수 있는 전문가 풀의 구성 및 운영이 요구되 는 것이다. 미국과 일본에서는 손해배상액 산정에 공정성과 전문성을 기하기 위한 일환으로 이미 마스터제도, 계산감정인제도 등이 도입되어 운영되고 있다. 그리고 이러한 제도에 필요한 전문가가 많이 양성되어 충분히 활용되고 있다. 미국의 마스터제도나 일본의 계산감정인 제도와 같이 당사자의 신청 또는 법원의 직권에 의하여 선임된 감정인을 본 연구에서는 이른 바 공감정 이라고 하고, 당사자가 손해배상액 산정을 위한 감정평가 전문가에게 의 뢰하여 받은 감정결과서를 증거자료로써 서증의 방식으로 법원에 제출할 경우 이러한 감 정결과서를 산출해내는 전문가 감정을 사감정 이라고 하여 구별하고자 한다. 이러한 구별 을 통하여, 본 연구에서 손해배상액 산정을 위한 감정평가 체계 구축의 방향성을 명확히 할 수 있다. 그리고 특허침해 소송에서 손해배상액 산정을 위한 감정을 한 경우는 아니 나, 수원지방법원 선고 2005나21194 판결에서 개인의 감정결과보다 공공기 관 등의 감정결과에 대한 신뢰성을 높이 평가한 사례가 있다. 즉 감정 주체에 따라 감정 결과의 신뢰성에 대한 판단을 달리하는 경우가 있으므로, 감정평가 체계 구축에 관한 연 구에 있어서 공감정과 사감정 중 그 지향할 바를 구분할 실익이 있다고 할 것이다. 우리나라 역시 특허권자의 손해액 입증을 용이하게 하기 위한 증거의 확보 및 이를 기 한국지식재산연구원 153

178 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 반으로 한 적정한 손해액의 산정을 위하여 보다 전문적인 지식과 견해를 가진 전문가들을 활용하는 감정평가체계를 구축함으로써 특허권자의 권리구제 측면과 침해자에게 침해행위 의 결과에 대한 적절한 책임 부과 측면에서의 균형을 도모할 수 있는 손해배상액의 현실 화를 이룰 수 있을 것이다. 154 한국지식재산연구원

179 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 제 4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 제1절 특허손해배상 산정의 특수성 제2절 주요국의 손해배상액 감정제도와 실무 제3절 우리나라의 손해배상액 감정의 법이론과 실무 제4절 소결 Korea Institute of Intellectual Property

180

181 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 Korea Institute of Intellectual Property 제1절 특허손해배상 산정의 특수성 제2절 주요국의 손해배상액 감정제도와 실무 제3절 우리나라의 손해배상액 감정의 법이론과 실무 제4절 소결 제1절 특허손해배상 산정의 특수성 특허법은 발명을 보호하고 장려하기 위하여 특허권자에게 독점 배타적인 권리를 부여하 고 있으며, 그러한 권리의 보호를 위해 손해배상청구권, 부당이득청구권, 금지청구권 등 을 인정하고 있다. 특허침해로 인한 손해배상도 기본적으로는 민법상의 불법행위에 의한 손해배상이므로 특허권자는 침해자의 고의 과실을 입증하고 손해배상액을 입증 주장해야한 다. 그러나 특허침해로 인한 손해배상의 경우에는 침해로 인하여 어떠한 손해가 발생하였 는지 입증하는 것이 그리 쉬운 일이 아니며, 가사 손해를 입증한 경우라 하더라도 그 손 해의 정도 및 손해액을 산정하여 청구하는 것은 매우 어려운 일이기 때문에 민법상의 원 칙을 그대로 적용하는 경우 피해자의 충실한 구제가 곤란하다. 따라서 우리나라를 포함한 세계 각국은 특허침해행위의 성립요건이나 손해배상액의 산정에 관해 입증책임을 완화하 기 위한 특별한 규정을 두는 등, 입법이나 해석론을 통해 특허권자의 보호를 위한 실효성 있는 제도를 마련하기 위해 노력하고 있다. 제3장에서 살펴본 바와 같이, 우리 특허법 제128조는 특허권자의 입증책임을 완화하기 위하여 손해액 추정규정을 두고 있다. 하지만 위 규정에 의해 손해액을 산정하는 경우라 하더라도, 현실적으로는 침해제품의 판매 수량이나 침해행위로 침해자가 얻은 이익 등 침 해액 산정에 필요한 기초 자료는 여전히 침해자에게 편재되어 있다는 특성 때문에, 특허 권자가 이를 입증하는 데에 많은 어려움이 있다. 손해액 산정을 위해 특허권자는 문서제 출명령 등을 활용하기도 하지만 회계나 계산에 관한 전문지식이 없는 특허권자로서는 여 전히 손해액을 입증하는 데 어려움이 따른다. 그러므로 특허권자 구제의 실효성을 확보하 기 위해서 전문가를 활용해 손해액을 산정할 필요가 있는데, 이 때 중립적인 전문가 즉 한국지식재산연구원 157

182 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 감정인 등이 손해액을 평가하게 되면 그 결과를 당사자가 모두 신뢰할 수 있게 되고, 나 아가 이러한 전문가의 활용은 법원의 업무를 경감시키는 역할도 할 수 있다. 이하에서는 특허침해를 원인으로 한 손해배상 청구소송에서, 손해의 발생 후 손해의 범 위 확정, 즉 손해배상액의 산정과 관련된 해외 주요국의 소송제도를 비교법적으로 검토하 고, 특히 손해액 산정을 위한 감정평가 체계를 중심으로 주요국의 손해액 산정 실무 현황 을 살펴본다. 아울러 주요국의 특허침해 손해액 감정제도 활용 현황의 검토를 통해, 특허 침해소송에서의 손해액 산정을 위한 감정평가 체계 구축을 위한 정책적 시사점을 도출하 고자 한다. 158 한국지식재산연구원

183 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 제2절 주요국의 손해배상액 감정제도와 실무 1 미국 1) 손해배상액 산정에서의 전문가 활용 가. 연방민사소송법 (1) 마스터(Master) 제도 미국 민사소송에서는 손해액 산정의 문제가 발생한 경우 법원이 특별한 전문가에게 손 해액을 계산하도록 할 수 있는데, 그 근거가 바로 연방민사절차규칙 제53조(Federal Rules of Civil Procedure, 이하 FRCP )에서 규정하고 있는 소위 마스터 제도 이다. 영 국 고등법원(chancery practice)에서 기원한 전문가 활용제도는 미국 연방 형평법원으로 계수되었고, 1938년 연방규칙에 도입되었다. 226) FRCP 제53조는 쟁점정리나 증거조사의 일부 등에서 전문가(Master)를 활용할 수 있도 록 규정하고 있다. 마스터는 특정 과업의 수행을 위한 법원의 조력자로서 법원이 임명한 제3자이다. 과거에는 Special Master"라는 용어를 사용하였지만, 2003년 개정으로 "Master"로 용어가 변경되었다. 미국에서는 이 조항에 의거하여 손해액의 계산이 복잡하 거나 어려운 경우에 법관을 대신하여 전문가에게 계산 등을 실시하게 할 수 있다. 227) 일 반적으로 FRCP 제53조의 마스터를 활용하기 위해서는 예외적인 사정 이 필요하다. 이는 법관이 자신의 업무 부담을 경감시키기 위해 안일하게 마스터에게 자신의 임무를 전가시 226) Silberman, Masters and Magistrates Part I: The English Model, 50 N.Y.U. L. Rev. 1071, (1975); Silberman, Judicial Adjuncts Revisited: The Proliferation of Ad Hoc Procedure, 137 U. Pa. L. Rev. 2131, 2134 (1989); Kaufman, Masters in the Federal Courts: Rule 53, 58 Colum. L. Rev. 452, 452 & n. 4 (1958); Levine, Calculating Fees of Special Masters, 37 Hastings L. J. 141, (1985). 227) Federal Rules of Civil Procedure Rule 53. Masters (a) (1) (B) (ii) the need to perform an accounting or resolve a difficult computation of damages. 한국지식재산연구원 159

184 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 키는 것을 방지하기 위한 것이다. 그러나 단순히 계산을 위임한 경우에는 예외적인 사정 이 존재할 필요성은 없고, 회계나 기타 손해액의 계산이 어려운 경우 이면 허용된다. 228) 법원에 의해 선임된 마스터는 법원을 대신하여 증인 심문을 실시하는 등 광범위한 조사권 한, 증거보관자에게 증거 제출을 명하는 등의 조사를 위해 필요한 조치를 강구할 수 있 다. 한편 마스터의 보고서의 구속력에 관하여는, 2003년 개정 전의 FRCP 제53조는 비배 심사건의 경우에는 마스터의 보고서는 분명한 잘못이 없는 한 구속력을 인정하고, 배심사 건에서는 명백한 증거로서 다루어진다고 하였다. 개정법에서는 원칙적으로 이러한 구속력 은 부정되어 마스터의 보고서는 법원에서 재차 심사되어야 하지만, 당사자의 합의에 의해 서 구속력을 인정하는 것도 가능하게 되었다. FRCP 제53조가 규정하는 미스터는 계산 업무만을 담당하는 것은 아니다. FRCP 제53 조의 마스터는 계산 업무 외에도 문서제출명령 등을 통해 제출된 서류의 정리를 하기 위 한 경우 등에도 활용될 수 있다. 다만 이러한 경우에는 단순히 복잡한 계산을 대신하는 경우와 달리, 전문가에 위탁하기 위한 요건으로서 예외적인 사정 이 존재해야 할 것이다. (2) 전문가 증인(Expert Witness) 제도 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence, 이하 FRE ) 701조 내지 706조는 전문가의 증언(Expert Testimony)에 관한 규정을 담고 있는데, 229) 각 당사자는 자신의 책임 아래 전문가의 의견을 증거로 제출할 수 있게 된다. 전문가 증언은 강학상의 사감정( 私 鑑 定 )에 해당한다고 볼 수 있는데, 미국에서는 이러한 전문가 증언의 이용이 매우 활성화 되어 있 228) FRCP 제53조는 2003년 12월에 개정되었는데, 큰 내용의 변화는 없다. 다만 개정 전에는 배심사건과 비배심사건을 나누어 배심사건의 경우에는 배심사건에서는 사안이 복잡한 경우에, 비배심사건에서는 계산의 복잡성 외에도 예외적 인 필요성을 요구하고 있었다. 그러나 개정법은 Rule 53. (a)(1) Scope. Unless a statute provides otherwise, a court may appoint a master only to:(a) perform duties consented to by the parties; (B) hold trial proceedings and make or recommend findings of fact on issues to be decided without a jury if appointment is warranted by:(i) some exceptional condition; or (ii) the need to perform an accounting or resolve a difficult computation of damages; 라 규정하고 있어 특별한 규정이 없는 한 (A) 당사자의 합의가 존재하는 경우, 또는 (B)(ii) 회계 또는 손해액 계산이 어려운 경우 등에는 별다른 제한 없이 전문가를 활용할 수 있다. 229) 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence,) ARTICLE VII의 구성은 다음과 같다. ARTICLE VII. OPINIONS AND EXPERT TESTIMONY - Rule 701. Opinion Testimony by Lay Witnesses - Rule 702. Testimony by Expert Witnesses - Rule 703. Bases of an Expert s Opinion Testimony - Rule 704. Opinion on an Ultimate Issue - Rule 705. Disclosing the Facts or Data Underlying an Expert s Opinion - Rule 706. Court-Appointed Expert Witnesses 160 한국지식재산연구원

185 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 다. 다만, 배심제를 택하고 있는 미국의 경우에는 우리나라와는 달리 사실관계에 대해서 는 법관이 아닌 배심원이 판단하게 되므로 전문가 증언의 효력을 통제하기 위한 특유의 제도를 두게 된다. 이에 관하여는 후술하는 라. 특허사건의 전문가 부분에서 자세히 살 펴보도록 한다. 나. 미국 판례법 FRCP 제53조가 규정되기 전에도 법원의 부담을 경감시키기 위한 목적으로 법관을 대 신하여 쟁점의 정리나 증거조사의 일부를 보조자에게 위탁하는 법원의 권한이 판례에 의 해 인정되어 왔다. 230) 1920년 브랜다이즈 판사(Justice Brandeis)는 법원은 다른 기구에 자신의 업무의 분담을 요청할 수 있는 고유한 권한을 지니고, 그러한 권한에는 법관에 조 력할 법원과 아무런 연관이 없는 개인의 임명에 관한 권한도 포함된다는 의견을 밝힌 바 있다. 231) 19세기 이러한 전문가의 임무는 기초적인 법원 서기의 역할에 불과하였으나 점 차 확대되어 증거수집 또는 법원에 대한 구속력 없는 권고에까지 이르렀다. 232) 이러한 배경에서 손해액 등의 계산을 보조자에 맡기는 것이 가능하였는데, 전문가에게 계산 등을 맡기는 것이 인정되어 온 이유는 이하와 같이 설명되고 있다. 계산이란, 일반적인 지식에 근거해 장부 등의 조사를 실시하여 그 결과에 계산 원칙을 적용하는 작업이며, 특별한 법 적 지식을 필요로 하지는 않는 것이나, 많은 기록을 조사하지 않으면 안 되기 때문에 방 대한 시간과 노력이 필요한 작업이다. 그런데 법원에 이러한 작업을 모두 부과하는 것은 법원의 업무 부담을 지나치게 가중하여 바람직하지 않고, 나아가 제3자인 전문가가 계산 에 관한 실수를 하는 경우라 하더라도 사후적으로 법원의 정정을 받을 수 있으므로 오판 의 위험은 낮다. 233) 이러한 점을 근거로 하여 미국 법원은 오래 전부터 손해액의 계산을 위해 외부 전문가를 활용하여 왔다. 2003년 FRCP 제53조 개정 이후에는 다양한 분야의 소송에서 법원의 전문가의 활용 빈도가 더욱 높아지고 있다. 마스터는 pre-trial, 230) In re PETERSON, 253 U.S. 300 : 杉 山 悦 子, 民 事 訴 訟 法 から 見 た 計 算 鑑 定 人 の 意 義 と 機 能, 一 橋 法 学 3(1) (2004.3), 136 頁 에서 재인용. 231) Ex parte Peterson, 253 U.S. 300, (1920); Accord, Ruiz v. Estelle, 679 F.2d 1115, 1161 (power to appoint master to supervise implementation has long been established), amended in part, vacated in part, 688 F.2d 266 (5th Cir. 1982), cert. den., 460 U.S (1983); Irving R. Kaufman, Masters in the Federal Courts: Rule 53, 58 Colum. L. Rev. 452, 462 (1958) ( there has always existed in the federal courts an inherent authority to appoint masters. ). 232) Feldman, Curbing the Recalcitrant Polluter: Post-Decree Judicial Agents in Environmental Litigation, 18 Environmental Affairs 809, 819(1991). 233) Irving R Kaufman, supra note 231, at 456; 杉 山 悦 子, 앞의 논문 (주 230), 136 頁 에서 재인용. 한국지식재산연구원 161

186 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 over-trial, post-trial 단계에서 법원의 임명을 받아 활동한다. 마스터의 활용은 소송당 사자나 법원에게 많은 혜택을 부여해 왔으며, 행정적인 어려움은 별로 보고된 바 없다. 다. 특허법 미국 특허법 제284조 234) 는 법원은 손해배상액을 결정하기 위하여 또는 주어진 상황에 서 합리적으로 인정되는 로열티를 결정하는데 도움을 얻을 목적으로 전문가 증언을 구할 수 있다는 규정을 두고 있다. 위와 같은 다양한 근거에 의해 미국에서는 특허침해 손해배 상액 산정에 전문가 증언을 활용하고 있다. 특허침해 손해배상청구 사건에서 손해액 계산 에 관한 전문가로는 공인회계사 또는 경제학, 재무, 경영학, 통계학 박사 및 이들로 구성 된 팀을 예로 들 수 있다. 라. 특허사건에서의 전문가 (1) 개요 특허소송의 경우 일반인으로서는 알 수 없는 전문적인 내용을 많이 다루게 된다. 이러 한 전문적인 부분에 대해서는 법원 역시 잘 알지 못하는 경우가 많아, 특허소송에서는 앞 서 기술한 바와 같이 다양한 전문가를 활용할 수 있다. 그런데 특허소송의 경우는 매우 복잡하기 때문에 여기서 활용되는 전문가의 유형 역시 전문가(special master), 기술조언 자(technical advisor), 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence) 701조 이하의 전문가 증인(expert witness) 등과 같이 다양하다. 여기서 문제가 될 수 있는 것은 법원의 최종 판단에 영향을 주는 전문가의 관련지식에 대한 적정성이나 중립성의 부족에 대한 우려이 다. 그러나 특허소송에서는 특허의 복잡성이나 모호성 때문에 전문가의 활용에 의지할 수 밖에 없는 상황이 많다. 234) 35 U.S.C. 284 Damages : Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances. 162 한국지식재산연구원

187 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 (2) 소송절차에서의 전문가 활용 법원에서 활용되는 전문가는 크게 2가지 유형이 있는데, 하나는 전문가 증인(Expert Witness)이며, 다른 하나는 마스터(Master)이다. 전문가 증인은 FRE 706조에 의거하여 일방 당사자에게 고용되어 그의 승소를 돕기 위해 활동하는 전문가 증인이고, 마스터는 FRCP 제53조에 의거하여 법원이 고용하는 전문가로서 일종의 준사법적 기구이다. 스페 셜 마스터(special master)의 경우는 준사법적 역할을 하게 된다는 점에서 전문가 증인과 의 차이가 있다. 235) 특허 사건에서는 FRE 706에 의한 전문가 증인(expert witness)에 비해 스페셜 마스터(special master)가 활용된 사건이 더 많다. 236) (3) 전문가 증언의 허용성 문제 전통적으로 배심제를 취하는 미국의 법원에서는, 법률문제는 법률전문가인 법관이 판단 하고 사실문제는 일반인으로 구성된 배심원이 판단하도록 하고 있다. 일반인인 배심원이 판단을 그르치는 일이 없도록 증언을 통제하게 되는데, FRE 는 전문가의 증언과 일반 증 언을 구분하여 비교적 상세히 다루고 있다. FRE 702조는 지식, 기술, 경험, 훈련, 교육 에 의한 자격을 갖춘 전문가는 일정한 요건을 갖추어 의견 등의 형식으로 증언할 수 있다 고 규정하고 있다. 237) 이때 FRE 706조에 의하면 법원은 물론 양당사자는 이러한 전문가 증인의 증언을 요구할 수 있고, 반대심문도 가능하다. 238) 이러한 전문가 증인에 관하여는 235) Dolly Wu, Patent Litigation : What about qualification standards for court appointed expert?, B.C. Intell. Prop. & Tech. F ( ), at ) 약 10년의 특정기간 동안 특허사건의 의견 분석결과 Master의 의견을 언급한 것은 400건, expert witness의 의견 을 언급한 것은 130건이라고 한다. 보다 자세한 설명은 Id.. 237) FRE Rule 702. Testimony by Expert Witnesses A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case. 238) FRE Rule 706. Court-Appointed Expert Witnesses (b) Expert s Role. The court must inform the expert of the expert s duties. The court may do so in writing and have a copy filed with the clerk or may do so orally at a conference in which the parties have an opportunity to participate. The expert: (1) must advise the parties of any findings the expert makes; (2) may be deposed by any party; (3) may be called to testify by the court or any party; and 한국지식재산연구원 163

188 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 FRCP 26조 (a)(2)에서 공개의무 및 개시 절차를 규정하고 있다. 239) 미국에서는 특히 경제학자, 회계학자, 통계학자 등의 경제전문가의 증언을 활용한 사건 이 많은데, 이러한 전문가의 증언에 관한 통제는 FRE나 FRCP에 의해 이루어지게 되는 데, 전문가 증언의 질과 윤리성을 확보하기 위해 절차적인 장치를 둔 것으로 이해할 수 있다. 이 외에도 미국 판례법상 전문가 증언의 요건에 관한 기준이 제시되고 있다. 판례법상 전문가 증언의 허용성 요건은 1923년의 Frye v. United States 사건 240) 이 래로 일반적인 승인기준을 적용해 판단해 오다가 1993년의 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 사건 241) 이후 전문가 증언의 허용요건에 관한 새로운 기준이 정 립되게 되었다. 이 사건은 임신 중 구토억제제를 복용한 임산부가 장애를 지닌 아이를 출 산한 후, 약품 부작용으로 아이에게 선천적인 장애가 발생하였음을 이유로 제약회사를 상 대로 손해배상소송을 청구한 사건이다. 하급심에서는 당해 사건 전문가들의 증언에 과학 적 신뢰성이 부족해 증거로 허용불가하다고 보았으나, 연방대법원은 미연방증거규칙연방 증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 따라 과학적 증거의 허용성이 판단되어야 한다 는 이유로 원심을 파기 환송하였다. 이 판결은 전문가의 증언에 관한 허용요건을 설시한 매우 중요한 판례이다. 242) Daubert 판결에서 전문가의 증언 요건에 관한 기준이 성립되 었으나, 적용범위에 관해서는 논란의 여지가 있었다. 그러나 1999년 Kumho Tire Co. Ltd. v. Carmichael 사건 243) 에서는 과학적 지식뿐만 아니라 기타 전문적인 지식에 근거 한 전문가의 증언에도 Daubert 기준을 적용할 수 있다고 판시하여, 경제전문가를 포함한 모든 전문가 증언에 적용되게 되었다. 즉, 특허소송에서 특허침해 여부에 관한 전문가의 증언뿐만 아니라 특허침해로 인한 손해액 산정에 활용될 수 있는 경제전문가에도 이러한 (4) may be cross-examined by any party, including the party that called the expert. 239) FRCP Rule 26. Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery (a)(2) Disclosure of Expert Testimony 참조. 240) Frye v. United States. 293 F.1013 (D.C. Cir.1923). 241) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993). 242) 법률 문제와 사실 문제를 엄격히 구분하는 미국은 배심원이 판단을 그르치지 않도록 증거를 통제하는 것이 중요한 문제로 다루어지고 있다. 배심원 제도를 사용하지 않는 우리나라에서는 증거의 증거능력 및 증거력의 개념만을 논 의하므로, 소송법상 증언의 허용성 에 관해 정확히 대응되는 개념은 없다. 보다 자세한 내용은 이호영, 경쟁법 사 건절차상 경제전문가 증언의 활용에 관한 연구, 경쟁법 연구 vol. 20 (2009), 82면 이하 참조. 243) Kumho Tire Co. Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999). 이는 Patrick Carmichael 이 몰던 자동차의 타이어파 펑크가 나고, 이로 인한 차량전복사고가 발생하여, 사망자의 상속자 및 다른 부상자들이 타이어 제조상의 결함을 문 제 삼아 제조회사 및 판매자들을 대상으로 소송한 사건이다. 이 사건에서 미 법원은 전문가의 증언에 대한 Daubert 기준은 과학자 외의 다른 전문가 증언에도 적용될 수 있다고 판단하였다. 이 사건 전문가의 증언은 그 방법론 및 진술에 있어 신뢰하기 어려운 점이 드러나 증거로 채택되지 않았다. 164 한국지식재산연구원

189 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 기준을 적용하게 된 것이다. 후술하는 우리나라 특허침해 손해액 감정제도와 관련하여, 미국의 경제전문가의 증언 통제에 관한 사례는 많은 시사점을 제공하게 되므로 이하에서 는 이에 대해 좀 더 자세히 살펴본다. 가) Daubert 기준의 내용 Daubert 기준은 제시된 증거의 채택여부에 대한 하나의 지침으로 작용하는 것으로 그 내용은 다음과 같다. 244) (ⅰ) 해당 과학기술의 유효성이 검증되어 시험될 수 있어야 한다. (ⅱ) 해당 기술의 이론과 방법이 전문가 집단에 의해 동료 평가를 받고 있으며 문헌이 있어야 한다. (ⅲ) 해당 기술에 대한 잠재적 오류율이나 실제 오류율이 알려져 있어야 한다. (ⅳ) 해당 분야에서 과학으로 일반적으로 인정되어야 한다. 나) 전문가 증언 통제 현황 전술한 바와 같이, 미국에서는 경제전문가를 활용하는 사건이 매우 많은데, 1999년 금 호타이어 사건 이후 공표된 미국 판례에서 2000년부터 2012년까지 약 12년간 전문가 증 인에 대한 Daubert 기준이 적용된 사건은 6,919건이다. Daubert 또는 Kumho tire 판례 를 인용한 사건은 총 11,262건으로 이 중 Daubert 사건만을 인용한 것이 5,902건, Daubert와 Kumho Tire를 모두 인용한 것은 4,894건, Kumho Tire 사건만을 인용한 것 이 466건이었다. 245) 이 중 Kumho Tire 사건을 언급하고 있는 5,360건의 판례를 분석하면 다음과 같은 결 244) 2002년 미국 루이스 폴락 판사는 Daubert 기준의 적용을 통해 지문감식을 과학적 증거로 인정하지 못한다는 판결 을 내리기도 하였다. 지문감식은 (ⅱ)에서 요구되는 동료 평가받은 문헌이 존재하지 않아 동배검정이 어려운데, 동배 검정이란 peer-review 논문을 발표할 때, 충분한 전문 지식이 있는 익명의 다른 과학자가 저자의 주장을 뒷받침하 는 데이터의 실효성과 논리에 대해 검증하는 시스템을 의미한다. 이에 관한 보다 자세한 내용은 정연보, DNA의 진 실, 김영사, 2008, 면 참조. 245) PWC 2012년 연간동향결과보고서 'Daubert challenges to financial experts' 참조 (최종방문일: ). 한국지식재산연구원 165

190 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 론을 도출할 수 있다. 먼저, 금호 타이어 판결 이후 Daubert 기준이 적용된 전문가 증언 의 추이를 살펴보면 다음과 같다. Daubert 기준이 적용된 전문가의 증언은 2000년 253건에서 2011년에는 778건으로 증 가하였고, 778건 중 335건은 증언의 전부 또는 일부가 배제되었다. 2010년과 2011년만을 두고 비교하면 2010년 Daubert 통제를 받은 증언이 전체 879건(전부 또는 일부 배제된 증언은 431건)으로, 조금 감소하였지만 전체적으로는 Daubert 기준의 통제를 받는 전문 가의 증언이 증가하는 추세임을 알 수 있다([그림4-1] 참조). 그림 전문가 증언의 Daubert 기준 적용 현황 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 다음으로는 경제전문가 증언이 활용된 사건을 살펴본다. 앞서 언급한 바와 같이 Kumho Tire 판례로 인해 Daubert 기준이 경제전문가에게도 적용되게 되었다. 2000년부터 2011년까지의 전문가 증언에 관한 Daubert 기준 적용 사 건 6,919건 중 1,208건은 경제전문가의 증언에 관한 것이었다. Daubert 기준 적용 사건 의 수는 2009년에 정점을 이룬 후 2010년 76건, 2011년 54건으로 감소 추세를 보이고 있다([그림4-2] 참조). 이 기간 중 28%는 증언의 전체가 증거에서 배제되었고, 17%는 일 부가 배제되었으며, 52%는 받아들여졌다. 166 한국지식재산연구원

191 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 그림 경제전문가 증언과 Daubert 기준 적용 현황 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 한편, 지난 12년간 경제전문가의 증언이 채택 또는 거부된 비율은 매우 다양하게 나타 나고 있는데, Daubert 기준으로 통제된, 즉 채택이 거부된 증언은 2002년에 29%로 가장 낮은 비율을 보였고, 2005년에 59%로 가장 높은 비율을 보이고 있고, 전체 평균으로는 54%의 증언이 통제되었다([그림4-3] 참조). 그림 Daubert 기준 적용 결과 통제된 전문가 증언 현황 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 한국지식재산연구원 167

192 지식재산 제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구 나아가 이러한 Daubert 기준의 적용으로 통제된 경제전문가 증언의 채택 비율은 법원 에 따라서도 매우 다양한 차이를 보이고 있는데, 가장 높은 증거 채택 거부 비율을 나타 내는 곳은 11th Circuit으로 63%, 10th Circuit에서 62%의 증언이 배제된 반면, 3rd Circuit의 경우에는 34%의 증언만이 배제된 것으로 나타나고 있다([그림4-4]참조). 그림 관할 법원별 Daubert 기준 적용 후 증언 배제 현황 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 원고측과 피고측의 전문가 증인의 증언을 비교해 보면, Daubert 기준의 적용으로 통제 되는 전문가의 증언은 원고측 전문가 증인을 타겟으로 하고 있다고 판단된다. 246) Daubert 기준의 통제를 받은 원고측 증언과 피고측 증언을 살펴보면, 평균적으로 약 70%가 원고측 증인이었음을 알 수 있다([그림4-5] 참조). 246) PWC의 2012년 연간동향결과보고서 'Daubert challenges to financial experts', p.10 ( 에서 다운로드 가능). 168 한국지식재산연구원

193 제4장 특허침해 손해배상액 감정제도의 비교법적 검토 그림 Daubert 기준 적용된 전문가 증언의 원고 피고측 비율 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 한편 년 간 Daubert 기준이 적용된 1,208건의 경제전문가 증언 사건 중 지 식재산권에 관한 분쟁이 약 11.3%에 해당하는 137건이었다. 이 중 Daubert 기준이 적용 되어 증거 배제(전부 또는 일부 배제)된 사건이 52%였다([그림4-6]참조). 그림 사건 유형별 Daubert 기준 적용 전문가 증언 <출처 : PWC 연간동향결과보고서> 한국지식재산연구원 169