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미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 김 창 화 *94) [ 目 次 ] Ⅰ. 서 언 Ⅱ. 특허권 침해와 회복할 수 없는 손해의 추정 1. 특허권 침해에 대한 금지명령의 판단 2. 회복할 수 없는 손해의 추정 Ⅲ. 특허법 원칙의 저작권법 상표법에의 적용 여부 검토 1. 저작권법에의 적용 여부 검토 2. 상표법에의 적용 여부 검토 Ⅳ. 결 어 Ⅰ. 서 언 특허법, 저작권법, 상표법과 같은 지식재산권법들은 권원 없이 해당 대상물을 존속기간 내에 실시하거나 사용하는 경우 각 권리의 침해로 정의하고 있고, 1) 각 권리자들에게 침해 에 대한 구제책으로서 손해배상(damages)과 함께 금지명령(injunction)의 청구를 허용한 다. 2) 일반적으로, 금지명령은 지식재산권자가 시장에서 침해자와 경쟁관계에 있을 경우, 침 해자가 고의적으로 침해하고 있는 경우, 또는 공중에 대한 영향력이 클 경우에 부과되는 것이 타당하다. 3) 하지만, 대부분의 침해 소송에서 지식재산권자들은 손해배상 청구와 금지 명령을 동시에 청구한다. 이는 금지명령이 지식재산권자들로 하여금 시장에서 제품을 제거 할 수 있게 하여, 침해 관련 협상에서 우월적 지위를 갖게 한다. 4) 반면, 금지명령은 침해자 에게 새로운 비용을 추가하게 하거나, 불리한 입장에서 협상을 하도록 만들거나, 해당 제품 이나 작품들의 제작을 포기해야 하는 등의 상당한 부담을 가져다 줄 수 있다. 5) 따라서 금 [논문접수일: 2013. 12. 3. / 심사개시일: 2013. 12. 4. / 게재확정일: 2013. 12. 30.] * University of Wisconsin-Madison Law School, S. J. D., 인하대학교 법과대학 강사 1) 35 U.S.C. 271 (2007); 17 U.S.C. 501 (2007); 15 U.S.C. 1114. 2) 35 U.S.C. 283 (injunctions), 284 (damages) (2007); 17 U.S.C. 502 (injunctions), 504 (damages) (2007); 15 U.S.C. 1116 (injunctive relief), 1117 (damages) (2007). 3) Michael A. Carrier, INNOVATION FOR THE 21ST CENTURY: HARNESSING THE POWER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW, 232 (2009). 4) Brief for Amicus Curiae Computer & Comms. Industry Ass n in Support of Petitioners, ebay Inc. v. MercExchange, LLC, No. 05-130, at 7 (U.S. Jan. 26, 2006). 5) Gavin D. George, What is Hiding in the Bushes? ebay s Effect on Holdout Behavior in

100 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 지명령은 지식재산권자들에게 침해에 대한 강력한 구제 수단으로 인식되어왔다. 미국 법원들은 지식재산권들의 독점적 성질에 근거하여, 금지명령 청구가 있는 경우 별 다른 검토 없이 금지명령을 인정하거나, 침해가 발생한 경우 회복할 수 없는 손해를 추정 함으로써 보다 용이하게 금지명령을 인정할 수 있도록 하여왔다. 하지만 이렇게 금지명령 을 부과하는 경향은 금지명령이 반드시 필요하지 않은 경우에도 금지명령을 청구하게 하 고, 더 나아가 금지명령을 악용하는 사례들이 발생하게 되었다. 즉, 침해에 대한 구제 수단 으로 대부분 금전배상이 이루어지고 있고, 공공의 이익을 위하여 금지명령이 보다 비효율 적인 경우가 있음에도 불구하고, 금지명령이 단순히 협상도구로서 이용되거나, 지식재산을 실시하지 않는 자들이 금지명령을 악용하여 손해배상액을 높이는 사례들이 발생하였다. 2006년 미국연방대법원(이하 미대법원 )은 이러한 문제들을 해결하기 위해 금지명령의 부과 여부를 판단하기 위해 형평법 원칙의 4요소인 (1) 회복할 수 없는 손해의 발생, (2) 금전적 배상의 부적절성, (3) 상대적으로 더 큰 손해의 발생, 그리고 (4) 공중의 이익을 해 하지 않는지 여부를 검토하도록 하였다. 6) 여기서, 미대법원은 침해주장을 하는 지식재산권 자들에게 이러한 요소들을 입증하도록 함으로써, 입증책임을 지식재산권자들에게 지웠다. 7) 그리하여, 금지명령의 판단 방법은 형평법 원칙에 의한 4요소 테스트로 변화되었고, 회복할 수 없는 손해의 추정도 제거된 것으로 여겨졌다. 그런데, 일부 법원들과 학자들은 금지명령 의 부과 여부를 판단하는 방법으로서의 형평법 원칙은 인정하지만, 회복할 수 없는 손해의 추정의 제거에 대해서는 여전히 반대 입장을 보이고 있다. 8) 그들은 대체적으로 지식재산권 법상의 독점적 성질에 근거하여 금지명령의 부과를 용이하게 하는 추정이 제거되어서는 안 되며, 금지명령의 판단 방법과는 별도로 회복할 수 없는 손해는 추정되어야 한다고 주장한 다. 더욱이, 위 미대법원의 판결이 특허 침해와 관련된 소송이었기 때문에, 특허권 침해의 경우로 한정되어야 한다고 주장한다. 오늘날까지도, 특허권, 저작권 및 상표권 침해에서의 금지명령과 관련하여 회복할 수 없는 손해의 추정 여부는 여전히 다투어지고 있다. Ⅱ. 특허권 침해와 회복할 수 없는 손해의 추정 1. 특허권 침해에 대한 금지명령의 판단 특허권자가 대부분의 경우에 금지명령을 청구할 수 있었던 근본적인 이유는 특허권 침해 가 인정되면 공중의 위생에 영향을 주는 경우를 제외하고는 9) 거의 모든 사건에서 금지명 Patent Thickets, 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 557, 570 (2007). 6) ebay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006). 7) Id. at 391. 8) David H. Bernstein & Andrew Gilden, No Trolls Barred: Trademark Injunctions after ebay, 99 Trademark Rep. 1037, 1043 (2009).

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 101 령을 내렸기 때문이다. 미국연방항소법원(이하 항소법원 )이 설립된 1982년부터 약 25년 동안, 항소법원은 특허권이 유효하고 그 권리의 침해가 인정되는 경우에는 의례적으로(automatically) 침해 금지명령을 내리는, 이른 바 정언적 원칙(General Rule 또는 Categorical Rule)에 의 해 금지명령을 내려왔었다. 10) 항소법원들은 침해자에 대한 금지명령 구제는 일반적(norm) 인 것이라고 하거나, 11) 침해가 인정되는 경우에 금지명령을 거부할 정당한 이유가 없는 한 금지명령이 내려지는 것이 일반적이라고 하였다. 12) 또한, 몇몇 법원들은 특허권 침해가 인 정되는 경우 곧바로 금지명령을 인정하지 않고, 회복할 수 없는 손해가 추정된다고 하여 금지명령의 부과를 다소 완화하였다. 13) 이베이 결정이 이루어질 때까지, 특허권 침해가 발 생한 경우 금지명령의 의례적 부과 또는 회복할 수 없는 손해의 추정은 지속되어졌고, 일 련의 특허권 침해 사건에 적용되어졌다. 14) 이러한 정언적 원칙에 따른 금지명령 판단과 회복할 수 없는 손해의 추정은 2006년 이 베이(eBay) 사건에 의해 큰 변환을 맞게 된다. 15) 본 사건에서 원고인 MercExchange는 Buy-it-Now 라고 하는 영업방법특허를 소유하고 있었으며, 피고인 ebay는 온라인 경매 사이트 운영자 로 당해 특허를 사용하였으며, 16) 특허권의 침해에 대해서는 다툼이 없었고, 금지명령의 부 9) City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577, 593 (7th Cir. 1934); Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Found., 146 F.2d 941, 942 & 945 (9th Cir. 1944). 10) KSM Fastening Sys s, Inc. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522, 1524 (Fed. Cir. 1985) ( [I]njunctive relief against an infringer is the norm. ); Richardson v. Suzuki Moto Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 853 (1989) ( It is the general rule that an injunction will issue when infringement has been adjudged, absent a sound reason for denying it. ); W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1281 (Fed. Cir. 1988) ( Injunctive relief against an adjudged infringer is usually granted. [A]n injunction should issue once infringement has been established unless there is a sufficient reason for denying it. ). 11) KSM Fastening, 776 F.2d at 1524 ( [I]njunctive relief against an infringer is the norm. ). 12) Richardson, 868 F.2d at 1247 ( It is the general rule that an injunction will issue when infringement has been adjudged, absent a sound reason for denying it. ); W.L. Gore, 842 F.2d at 1281 ( Injunctive relief against an adjudged infringer is usually granted. [A]n injunction should issue once infringement has been established unless there is a sufficient reason for denying it. ). 13) Smith Int l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983), cert denied, 464 U.S. 996 (1983) ( where validity and continuing infringement have been clearly established,... immediate harm is presumed. ); Roper Corp. v. Litton Sys., Inc., 757 F.2d 1266, 1272 (Fed. Cir. 1985) ( The presumption rests on a strong showing that a valid patent is being infringed. When that is true, irreparable injury may be presumed. ); H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987) ( In matters involving patent rights, irreparable harm has been presumed when a clear showing has been made of patent validity and infringement. ). 14) Matthew C. Darch, The Presumption of Irreparable Harm in Patent Infringement Litigation: A Critique of Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., Comment, 11 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 103, 109 (2013). 15) ebay, 547 U.S. 388.

102 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 과 여부에 대해서만 다투어졌다. 17) 당해 법원은 미국 특허법 제283조가 금지명령을 부과 할 수 있다(may grant injunction) 고 규정하고 있기 때문에 특허법은 정언적 원칙이 아니 라 형평법 원칙에 근거하고 있다고 판단하였다. 18) 또한, 당해 법원은 미국 특허법 제154조 a항 1호에서의 배타권 부여 규정이 정언적 원칙을 정당화하지는 않으며, 권리의 생성과 그 권리의 침해에 대한 구제책의 제공은 구별되어야 함을 강조하였다. 19) 그리하여, 당해 법원 은 금지명령을 부과할 것인가의 여부를 결정하는데 있어, 형평법 원칙에서 전통적으로 요 구하는 4요소 테스트를 해야 한다고 판시하였다. 20) 따라서 금지명령이 부과되기 위해서는 (1) 원고가 회복할 수 없는 손해를 입고 있고, (2) 금전적 배상과 같이 법적으로 가능한 구 제책이 그 피해에 대한 보상으로서 부적당하며, (3) 원고와 피고 사이의 어려움을 비교 형 량 할 때, 금지명령이 정당하며, (4) 영구적 금지명령이 공중의 이익을 해하지 않는 다는 것을 원고가 보여야 한다. 21) 이와 같이, 미대법원은 특허침해에 대한 금지명령의 부과 여부를 판단하는 방법으로서 형평법 원칙에 의한 4요소 테스트를 채택하였고, 이에 대한 입증책임을 원고에게 지움으로 서 제1요소인 회복할 수 없는 손해의 추정도 제거된 것으로 생각될 수 있다. 하지만, 이럼 에도 불구하고 회복할 수 없는 손해의 추정을 인정해야 한다는 견해들이 여전히 존재하고 있다. 22) 이하에서는 금지명령의 부과를 위한 판단 요소 중 하나인 회복할 수 없는 손해를 이베이 사건 후에 어떻게 판단하고 있는지 살펴보고, 회복할 수 없는 손해의 추정과 그 타 당성에 대하여 살펴보기로 한다. 2. 회복할 수 없는 손해의 추정 (1) 회복할 수 없는 손해의 판단 금지명령의 첫 번째 판단 요소인 회복할 수 없는 손해의 존재 여부는 원고가 금지명령이 내려지지 않아 회복할 수 없는 손해를 받는가에 따라 결정되며, 여기서 가장 중요한 판단 요소는 당사자들 사이에서 경쟁이 존재하는가이다. 23) 당사자들이 동일한 시장에서 경쟁하 고 있을 때, 특히 신흥시장이나 소규모 시장에서 당사자들이 경쟁하고 있을 때, 원고는 시 16) ebay, Inc. v. MercExchange, LLC, 401 F.3d 1323, 1325 (Fed. Cir. 2005), vacated, ebay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006). 17) ebay, 547 U.S. at 393. 18) 35 U.S.C. 283 ( The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable. ); ebay, 547 U.S. at 391-92. 19) Id. at 392. 20) Id. at 394. 21) Id. at 391. 22) Matthew, supra note 14, at 109. 23) Carrier, supra note 3, at 239.

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 103 장 점유율(market share), 이득(profits), 또는 명성(reputation)에 있어, 회복할 수 없는 손해 를 입기가 쉽다. 24) TiVo 사건에서, 피고인 EchoStar는 디지털 비디오 레코더들(DVRs)을 판매했고, 그 제품들이 원고의 특허를 침해했고, 원고는 피고의 제품에 대한 금지명령을 청 구하였다. 25) 양 당사자들은 DVR 시장에서 경쟁관계에 있었고, 특히나 피고는 직접적으로 원고의 잠정적 고객들을 대상으로 하였으며, 원고는 상대적으로 하나의 주요 제품만을 생 산하는 신생 기업이었기 때문에, 피고의 특허권 침해는 원고의 시장 점유율이나 브랜드 가 치를 심각하게 떨어뜨렸다. 26) 결국, 당해 법원은 회복할 수 없는 손해가 발생하였음을 인 정하였다. 27) 이 밖에도 여러 사례에서 법원들은 경쟁의 관계에 초점을 두어 회복할 수 없 는 손해가 발생하였음을 인정하였다. 28) 그러나 경쟁의 관계가 존재하는 경우에만 회복할 수 없는 손해를 인정한 것은 아니다. Buffalo Technology 사건에서 법원은 당사자들 사이 에서 경쟁관계가 존재하지는 않았지만, 원고가 연구 기회와 명성을 상실한 점에서 회복할 수 없는 손해가 발생하였음을 인정하였다. 29) 반면, 라이센스만을 허락하는 기업과 제품을 직접 생산하는 기업 사이에, 30) 상용시장과 무료시장에서의 제품들을 각각 제조하는 기업 사이에서 경쟁관계를 인정하지 않았다. 31) 또한, 소규모의 발명가나 연구가에 해당되지 않는 경우에는 회복할 수 없는 손해의 여부를 엄격하게 해석한 바 있다. 32) 특허권자는 회복할 수 없는 손해의 존재를 입증하기 위해 충분한 증거를 제공해야 하기 때문에, 구체적인 판매나 시장 데이터를 제공하거나, 침해로 인하여 손실된 시장 점유율, 수입, 고객들을 구체적으로 명시하여야 한다. 33) Praxair 사건에서, 당사자들은 시장에서 산 업 가스의 배송을 위한 기계 시스템을 제공하는 유일한 두 회사이기 때문에, 직접적인 경 쟁관계에 있었다. 34) 그럼에도 불구하고, 당해 법원은 원고가 위와 같은 충분한 증거들을 제공하지 못하였기 때문에 금지명령을 인정할 수 없다고 판단하였다. 35) 하지만, 이베이 결 정을 충실하게 따르는 위의 결정과 달리, 몇몇 법원들은 아직도 회복할 수 없는 손해의 추 정에 대하여 명확한 판단을 하지 못하고 있다. 36) Amado 판결에서, 연방항소법원은 이베이 24) Id. 25) TiVo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F. Supp. 2d 664, 665 (E.D. Tex. 2006). 26) Id. at 666-67. 27) Id. at 669-70. 28) Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp., 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. 2006); MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Systems, LLC, 2007 WL 1231682 (S.D. Tex. 2007); Smith & Nephew, Inc. v. Synthes, 466 F. Supp. 2d 978 (W.D. Tenn. 2006). 29) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc., 492 F. Supp. 2d 600, 604 (E.D. Tex. 2007). 30) Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 2006 WL 2385139, at *2 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006), vacated in part on other grounds, Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007); MercExchange, LLC v. ebay, Inc., 500 F. Supp. 2d 556. (E.D. Va. 2007). 31) Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d 437 (E.D. Tex. 2006). 32) ebay, 500 F. Supp. 2d at 578. 33) Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 479 F. Supp. 2d 440, 443-44 (D. Del. 2007). 34) Id. at 442-43. 35) Praxair, 479 F. Supp. 2d, at 443-44.

104 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 결정 후에도 회복할 수 없는 손해의 추정이 가능한 것인지에 대한 문제가 해결되지 않았으 며, 추정 여부와 관계없이 법원은 증거에 의해 회복할 수 없는 손해의 여부를 판단할 수 있다고 판시한 바 있다. 37) (2) 회복할 수 없는 손해의 추정에 대한 타당성 검토 이베이 결정은 회복할 수 없는 손해를 원고가 입증해야 한다고 하였으며, 미대법원의 환 송 후 지방법원은 회복할 수 없는 손해의 추정은 더 이상 유효하지 않다고 판시한 바 있 다. 38) 그럼에도 불구하고, 몇몇 법원들은 이러한 접근에 대하여 동의하지 않고, 회복할 수 없는 손해의 추정은 여전히 존재한다고 한다. 그들은 금지명령 자체를 추정하는 것과 같은 정언적 원칙과 금지명령의 부과 여부를 테스트하는 요소들 중에 하나를 추정하는 원칙을 서로 구별한다. 39) 또 다른 법원들은 이베이 결정에 대한 명백한 언급 없이, 추정을 적용했 던 항소법원들의 결정들을 단순히 언급하기도 했다. 40) 이와 더불어, 일부 학자들도 회복할 수 없는 손해의 추정은 유지되어야 한다고 주장한다. 한 학자는 금지명령의 이용가능성은 특허 시스템의 목적을 이루는데 있어 매우 중요한 것이기 때문에, 이베이 결정은 회복할 수 없는 손해의 추정을 유지하는 것으로 이해되어야 한다고 주장한다. 41) 회복할 수 없는 손해의 추정을 유지하고자 하는 사람들은 대체적으로 이베이 결정이 그 추정을 거부하지는 않았으며, 만일 그러한 것이라면 번복되어야 한다고 주장한다. 42) 그들은 이베이 결정이 정언적 원칙을 형평법 원칙으로 단순히 전환한 것이며, 이를 너무 넓게 해 석해서는 안 된다고 주장한다. 43) 그들은 또한, 추정을 유지하기 위하여 그 근거를 이베이 결정의 보충의견들에서 찾는다. Roberts 대법관은 금전적 손해배상만으로 배타적 권리를 보호하는데 어려움이 있기 때문에 기존의 정언적 원칙에 의한 판단방법은 일응 그 타당성 이 인정될 수 있다고 하였다. 44) 또한, 그 어려움이 4요소 중 처음 2요소를 판단하는데 있 36) Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008); Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008). 37) Amado, 517 F.3d at 1359 n. 1. 38) MercExchange, LLC v. ebay, Inc., 500 F. Supp. 2d 556, 568 (E.D. Va. 2007). 39) Petro Franchise Sys., LLC v. All Am. Props., Inc., 607 F. Supp. 2d 781, 794 (W.D. Tex. 2009); Eisai Co. v. Teva Pharms. Indus., 2008 U.S. Dist. LEXIS 33747, at *29-30 (D.N.J. Mar. 28, 2008). 40) Time Warner Cable, Inc. v. DIRECTV, Inc., 497 F.3d 144, 162 (2d Cir. 2007); Lennon v. Premise Media Corp., 556 F. Supp. 2d 310, 320 n. 1 (S.D.N.Y. 2008). 41) Elizabeth E. Millard, Injunctive Relief in Patent Infringement Cases: Should Courts Apply a Rebuttable Presumption of Irreparable Harm after ebay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.?, 52 St. Louis U. L.J. 985, 987 (2008). 42) Matthew, supra note 14, at 116-18. 43) Id. at 116-17; ebay, 547 U.S. at 394 ( We hold only that the decision whether to grant or deny injunctive relief rests within the equitable discretion of the district courts,... in patent disputes no less than other cases governed by such standards. ). 44) Id. at 395.

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 105 기 때문에, 법원들은 완전히 깨끗한 토대(entirely clean slate) 에서 그 판단을 시작하여서 는 안 된다고 언급했다. 45) 이러한 태도가 곧 그 추정을 인정한 것과 같다고 생각하였다. 또한, Kennedy 대법관은 현대의 특허 관련 문제와 기존의 문제를 구별하면서, 특히 특허괴 물(patent troll)의 예와 해당 특허의 전체 제품에서 차지하는 비중의 예를 들면서, 해당 특 허가 제품의 작은 부분에 해당되고 금지명령이 협상에서의 위협만으로 작용하는 경우에는 금지명령이 거부되어야 한다고 주장하였다. 46) 만일, 특허권자가 금지명령을 위협으로서만 사용한다는 증거를 침해자가 제출하였을 경우, 그 증거는 추정을 번복하는데 충분할 수 있 다. 47) 또한, 4번째 요소인 공공의 이익이 그 추정에도 불구하고 금지명령을 막는데 사용될 수 있어, 그 추정이 필요하다고 한다. 48) 다음으로, 이베이 결정이 그 추정을 거부한 것이라면, 그 판결은 번복되어야 한다고 주 장한다. 이를 위해서는, 특허가 어떠한 권리를 가져다주는지와 금지명령의 부과로 인해 타 인을 배제함으로써 발생되는 손해간의 비교가 충분하게 검토되어야 한다. 먼저, 헌법은 특 허권을 독점적인 권리로 인정하였으며, 49) 특허법은 개인의 재산권으로서 취급하였으며, 50) 더 나아가 의회는 특허를 보호하기 위한 구체적인 구제조치로서 금지명령 구제를 포함시켰 다. 51) 만일, 독점성을 단순히 입증하는 것이 회복할 수 없는 손해를 발견하게 하고, 특허가 독점권을 부여한 것이라면, 계속되는 침해는 그 권리의 소유자가 배타적 권리를 잃는 것이 기 때문에 회복할 수 없는 손해가 될 것이다. 52) 여러 법원들이 이 문제에 대하여 논의해왔 다. 먼저, Hybritech Inc. v. Abbott Laboratories 사건에서, 당해 법원은 특허법이 금전적으 로 완전한 배상을 할 수 없는 미래에 대한 침해에 대하여 당사자들의 법적인 이익을 보호 하기 위하여 금지명령 구제가 필요하다고 하였다. 53) 이러한 원칙은 Reebok 사건에서 더욱 확대되었으며, 본 법원은 특허의 주요 가치는 법에서 보장하는 배타적 권리에 있기 때문에, 특허 부여의 특성과 금전적 손해배상이 항상 특허권자에게 충분할 것이라는 것은 서로 상 충된다고 하였다. 54) 또한, Atlas 사건에서, 연방법원은 만일 금전적 배상이 특허법에서 규 정하는 유일한 구제수단이라면 금지명령은 불필요 할 것이고 침해자들은 소송이 유지될 수 있는 동안에는 강제실시권자가 될 수 있을 것이라고 한다. 55) 위와 같은 사례들에 의할 때, 연방항소법원은 배타적 권리와 경제적 혜택을 받는 권리를 서로 구별하고 있다는 것은 분 명하고, 그래서 별도의 배타적 권리를 위한 구제 수단들이 필요하다. 형평법 원칙은 금지명 45) Id. 46) ebay, 547 U.S. at 395-97. 47) Id. at 396-97. 48) Id. 49) U.S. Const. art I, 8, cl. 8 ( the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries ). 50) 35 U.S.C. 261 (2007) ( patents shall have the attributes of personal property ). 51) 35 U.S.C. 283 (2007). 52) Matthew, supra note 14, at 118. 53) 849 F.2d 1446, 1456-57 (Fed. Cir. 1988). 54) Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1557 (Fed. Cir. 1994). 55) Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230, 1233 (Fed. Cir. 1985).

106 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 령의 부과 여부를 결정해야만 하는 반면, 배타적 권리의 손실은 확실히 금전적 가치를 갖 지 않는 손해이다. 따라서 특허 침해가 입증되는 경우에는 회복할 수 없는 손해가 특허 침 해 시에 추정되어야만 한다. 위의 세 판례에서 법원들은 배타적 권리의 손실 하나만으로도 회복할 수 없는 손해를 확정하기에 충분하다고 판단하였으며, 그 추정은 특허 침해가 인정 되는 경우에는 언제든지 보장되어진다. 56) 하지만, 이러한 추정의 타당성을 주장하는 견해와 달리, 추정의 제거를 주장하는 견해들 은 일반적으로 특허침해와 관련된 손해들은 사후의 금전적 배상으로 충분히 보상될 수 있 다고 믿으며, 이로 인해 특허침해로 인한 손해는 회복할 수 없는 것이 아니라고 한다. 57) 그들은 또한, 그들의 가장 강력한 논거로서 당연히 이베이 사건에서의 미대법원 결정을 든 다. 더 나아가, 그들은 비록 몇몇 법원들이 회복할 수 없는 손해의 추정을 예비적(preliminary) 금지명령의 경우에 인정하긴 하였으나, 58) 이는 영구적(permanent) 금지명령과는 본질적으 로 차이가 있으며, 59) 대부분의 예비적 금지명령의 경우에도 그 추정은 인정하지 않고 있다 고 설명하였다. 60) 사실, 이베이 결정이 영구적 금지명령에만 적용된다고 하는 주장은 이베 이 사건의 법원이 예비적 금지명령의 사건인 Amoco 사건을 인용하여 결론을 내린 것과 정면으로 배치될 수 있다. 61) 2011년, Bosch 판결에서 연방항소법원은 특허침해에 대한 영구적 금지명령에서 회복할 수 없는 손해의 추정을 거부함으로서 추정의 문제를 해결하였다. 62) 본 사건에서, 원고 Bosch 는 자동차 부품회사로서 자동차 와이퍼에 대한 특허의 소유자이고, 피고 Pylon은 자동차 와이퍼 생산업체로서 와이퍼를 제작하였으며, 피고의 원고에 대한 특허침해를 이유로 소송 이 제기되었다. 63) 지방법원은 특허의 유효성과 침해에 대하여는 타당성을 인정하였고, 이에 원고가 영구적 금지명령을 청구하였으나, 금지명령에 대해서는 원고가 회복할 수 없는 손 해를 증명하는데 실패하였다는 이유로 기각하였고, 이에 원고가 항소하였다. 64) 항소법원은 우선, 본 사건 전에는 원고들이 특허의 유효성과 침해를 입증하는 경우 회복할 수 없는 손 56) Hybritech, 849 F.2d at 1456-57; Reebok, 32 F.3d at 1557; Atlas, 773 F.2d at 1233. 57) Douglas Lichtman, Irreparable Benefits, 116 Yale L.J. 1284, 1289 (2007). 58) PHG Techs. v. Timemed Labeling Sys., No. 3:05-1091, 2006 U.S. Dist. LEXIS 66828, at *56 (M.D. Tenn. 2006); Christina Indus. v. Empire Elecs., Inc., 443 F. Supp. 2d 870, 884 (E.D. Mich. 2006). 59) Aurelia Hepburn-Briscoe, Irreparable Harm in Patent, Copyright, and Trademark Cases after ebay v. MercExchange, 55 How. L.J. 643, 673-75 (2012). 60) Precision Automation, Inc. v. Technical Servs., Inc., 2007 WL 4480739 at *3 (D. Or. 2007); Tiber Labs. LLC v. Hawthorn Pharms., Inc., 527 F. Supp. 2d 1373, 1380 (N.D. Ga. 2007); Sun Optics, Inc. v. FGX Int l Inc., 2007 WL 2228569 at *1 (D. Del. 2007). 61) Amoco Prod. Co. v. Vill. of Gambell, 480 U.S. 531, 542 (1987); see also Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 78 (2d Cir. 2010) (본 사건은 이베이 사건에서 법원은 예비적 금지명령 과 관련된 사건에 의존하였음을 명시하고 있다.). 62) Robert Bosch LLC. v. Pylon Mfg. Corp., 659 F.3d 1142 (Fed. Cir. 2011). 63) Bosch, 659 F.3d at 1145. 64) Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp., 748 F. Supp. 2d 383, 409 (D. Del. 2010); Bosch, 659 F.3d at 1145-46..

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 107 해가 추정되었다고 인정하였다. 65) 또한, 당해 법원은 이베이 결정에서 미대법원이 금지명령 에 대한 판단 방법을 형평법 원칙으로 전환하였으나, 회복할 수 없는 손해의 추정 여부에 대하여는 명확하게 언급하지 않았다고 하였다. 66) 그리하여, 법원은 이러한 회복할 수 없는 손해의 추정 여부를 검토하였고, 2개의 선례를 통해 이베이 결정은 회복할 수 없는 손해에 대한 추정을 거부하였다고 결론 내렸다. 67) 또한, 본 법원은 이베이 사건에서 형평법 원칙 에 의한 금지명령 판단이 특허권의 본질을 훼손하지는 않는다고 한 것과 같이, 비록 원고 가 금지명령의 부과를 위해 더 이상 회복할 수 없는 손해에 대한 추정을 이용할 수 없지 만, 그것이 법원들로 하여금 특허의 기본적인 특성, 즉 배타적 권리를 부여하는 재산권으로 서의 특성을 전적으로 무시하게 하는 것은 아니라고 설명했다. 68) 법원은 그 동안 많은 수 의 금지명령 청구가 있었고, 이를 결정함에 있어, 4가지 요소 테스트, 특히 회복할 수 없는 손해의 문제와 같은 법적 표준들을 발전시켜왔음을 언급하였다. 69) 물론, 이러한 기준들 중 어느 하나에 의해 정언적 원칙이나 금지명령에서의 다투어질 수 없는 추정을 정당화하지는 않지만, 이 사건의 사실들에 표준들이 적정하게 적용된 경우 원고가 금지명령의 부과를 받 을 수 있다는 결론을 이끌어낼 수 있다. 70) 지방 법원이 위의 기준들을 무시하고 그것들을 대체하는 것은 재량권을 남용하는 것이다. 71) 이후, 법원은 회복할 수 없는 손해가 추정되 지 않기 때문에, 피고의 침해가 회복할 수 없는 손해를 발생시켰는지를 결정하기 위하여 다양한 요소들을 살펴보았고, 72) 그 판단들을 근거로 원고가 회복할 수 없는 손해를 입을 것이라고 판결하였다. 73) 정리하면, 회복할 수 없는 손해의 추정을 주장하는 자들은 이베이의 결정을 금지명령 판 단 방법에만 한정하려 하며, 특허권의 배타적 권리에 중점을 둠으로써 그 권리의 손실은 곧 회복할 수 없는 손해라고 주장하고 있다. 따라서 그들은 모든 특허침해가 인정되는 소 송에서 금지명령이 내려져야 하는 것은 아니지만, 대부분 특허침해 소송에서 금지명령이 내려져야 할 것이고, 이를 위해서는 금지명령에 유리한 추정이 이루어져야 하고, 다른 부분 65) Id. at 1148. See, e.g., Fisher-Price, Inc. v. Safety 1st, Inc., 279 F. Supp. 2d 526, 528-29 (D. Del. 2003)( entering a permanent injunction after noting that irreparable harm is presumed in patent cases ); Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp., 106 F. Supp. 2d 696, 701 (D. N.J. 2000). 66) Bosch, 659 F.3d at 1148. 67) Id. at 1149. See, e.g., Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., 653 F.3d 976, 981 (9th Cir. 2011) ( [W]e conclude that our longstanding rule that a showing of a reasonable likelihood of success on the merits in a copyright infringement claim raises a presumption of irreparable harm is clearly irreconcilable with the reasoning of the Court s decision in ebay and has therefore been effectively overruled. ); Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 76-78 (2d Cir. 2010) ( finding that ebay abrogated the presumption of irreparable harm in copyright cases ). 68) Bosch, 659 F.3d at 1149. 69) Id. 70) Id. at 1150. 71) Id. 72) Id. at 1152-56. 73) Id. at 1154-55.

108 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 에서는 나머지 3요소에 의해 판단이 내려질 수 있다고 한다. 하지만, 이베이 결정은 4요소 의 입증책임을 원고에게 지우고 있고, Bosch 결정은 추정의 제거가 배타적 권리를 부여하 는 재산권으로서의 특성을 전적으로 무시한 것이 아니라고 판시하였다. 더욱이 회복할 수 없는 손해와 산정하는 어려움은 구별되어야 하며, 이익을 산정하는 것이 어렵다고 하여 회 복할 수 없는 손해로 추정할 수는 없으며, 특허침해에 의한 손해는 일반적으로 금전적 배 상에 의해 전체적 배상이 이루어질 수 있다. 또한, 회복할 수 없는 손해의 주요 판단 요소 인 경쟁의 존속을 살펴볼 때, 원고와 피고 둘 다 쉽지 않은 입증이라면, 입증의 일반원칙인 이익을 얻는 자가 그것을 증명하는 것이 타당할 것이다. 따라서 특허침해에 대해서는 회복 할 수 없는 손해의 추정은 인정되지 않는 것이 타당할 것이다. 그렇다면, 이러한 특허권 침해에 대한 회복할 수 없는 손해의 추정 여부가 저작권 침해나 상표권 침해의 경우에도 동일하게 적용되어질까? 저작권과 상표권 침해 또한 회복할 수 없 는 손해의 추정에 대하여 의견이 나뉘고 있으며, 이하에서는 이를 자세히 살펴보기로 한다. Ⅲ. 특허법 원칙의 저작권법 상표법에의 적용 여부 검토 1. 저작권법에의 적용 여부 검토 (1) 저작권 침해와 금지명령의 판단 저작권의 부여도 특허권과 동일하게 헌법에 근거하고 있으며, 헌법은 발명자들에게 발명 에 대하여 독점적인 특허권을 부여하는 것과 같이, 작가들에게 작품에 대하여 독점적인 저 작권을 부여한다. 74) 비록 저작권과 특허권은 보호대상, 보호기간, 등록 절차 등에서 많은 차이점을 갖고 있지만, 동일한 헌법 조항에 의해 권리를 부여하였다는 점에서 금지명령 등 을 포함하여 많은 유사점을 갖는다. 특허법과 동일하게, 저작권법도 법원에게 예비적 또는 영구적 금지명령의 형태에 의한 구제조치를 허락할 수 있도록 하고 있다. 75) 이베이 결정 전, 법원들은 저작권 이익을 평가하는 것이 어렵고 금지명령이 저작권자에게 보상이 되는 최선의 방법이라는 것을 인식함으로써, 보다 넓은 범위에서 금지명령을 부과하였다. 76) 또 한, 몇몇 법원들은 저작권 침해가 인정되는 경우에는 회복할 수 없는 손해를 추정하기도 하였다. 77) 하지만, 이베이 사건 후, 많은 금지명령 청구 사건에서, 법원들은 이베이 결정을 74) Supra note 49. 75) 17 U.S.A. 502 (a) ( Any court having jurisdiction of a civil action arising under this title may,... grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright. ). 76) Jacqueline C. Charlesworth & Erin Herlihy, Feature, Bidding for a Copyright Injunction after ebay, Landslide, May/June 2009, at 30. 77) Id.

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 109 적용하고 있다. 78) 이베이 결정 다음 해, Galloway 사건에서 원고는 현실적 침해와 계속되는 침해의 위협 을 보인 경우 금지명령 구제를 받을 수 있다고 주장하였으나, 연방항소법원은 이를 거부하 였다. 79) 본 사건은 건축 디자인의 침해와 관련된 사건으로서, 피고는 은퇴 후에 살 집을 짓기 위해 원고의 디자인을 사용하였고, 원고는 이를 확인하고 집의 건축과 판매를 중지하 기 위해 영구적 금지명령을 청구하였다. 80) 당해 법원은 이베이 결정을 언급하면서, 저작권 침해 소송에서 금지명령을 부과하기 위해서는 원고들이 전통의 4요소 테스트를 통과해야 한다고 하였다. 81) 당해 법원은 처음의 두 요소인 회복할 수 없는 손해와 금전적 구제의 부 적당함에 대해서는 원고의 입증을 인정하였으나, 다음의 두 요소인 어려움의 균형과 공공 의 이익에 대해서는 원고의 입증이 부족하다고 결정하였다. 82) 피고는 그 집의 건축을 마쳤 기 때문에, 금지명령이 부과되는 경우 피고의 어려움이 더 크며, 그 집의 장래 임대를 금지 하는 것은 재산의 자유로운 양도를 금지하는 것이기 때문에 공공의 이익과 부합하지 않는 다. 83) 이러한 점들은 피고에게 유리하게 작용하였고, 당해 법원은 이베이 결정의 요소들을 검토한 후, 저작권 침해에 대한 영구적 금지명령의 부과를 거부하였다. 84) 또한, 저작권의 유인침해(inducing infringement)를 도입한 것으로 유명한 Grokster 사건 에서도 제1심 법원은 위 사건과 유사하게 음반의 저작권 침해에 대한 소송에서 이베이 결 정을 적용하였다. 85) 원고들은 과거의 침해와 미래의 침해 가능성이 입증된 경우에 금지명 령이 바로 부과되는 정언적 원칙에 의하여 금지명령 여부를 판단해 줄 것을 요구했다. 86) 하지만, 당해 법원은 영구적 금지명령에 대한 판단 방법인 정언적 원칙이 이베이 사건 후 에도 존속하는지에 대해서 의문을 제기하면서, 이러한 판단 방법을 거부하였다. 87) 그 후, 당해 법원은 이베이 결정에 따라, 4요소 테스트를 실행하였고, 원고들이 그 모두를 입증했 음을 인정하고, 금지명령을 부과하였다. 88) 이 외에도 많은 지방법원들이 영구적 금지명령을 구하는 저작권 침해 소송에서 이베이 결정을 적용하였다. 89) 78) Christopher Phelps & Assocs., LLC v. Galloway, 492 F.3d 532, 543 (4th Cir. 2007); Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 518 F. Supp. 2d 1197 (C.D. Cal. 2007). 79) Galloway, 492 F.3d at 543. 80) Id. at 535. 81) Id. at 543. 82) Id. at 544. 83) Galloway, 492 F.3d at 544-45. 84) Id. at 546. 85) Grokster, 518 F. Supp. 2d 1197. 86) Id. at 1209. 87) Id. 88) Id. at 1214-22. 89) Charlesworth & Herlihy, supra note 76, at 32; 반면에, 이베이 결정의 적용을 거부한 법원들도 있다. see Gener-Villar v. Adcom Grp., Inc., 560 F. Supp. 2d 112, 137-38 (D.P.R. 2008); Capitol Records, Inc. v. Zahn, No. 3:06-0212, 2007 U.S. Dist. LEXIS 11426, at *10-12 (M.D. Tenn. Feb. 16, 2007).

110 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 (2) 저작권 침해에 대한 회복할 수 없는 손해의 추정 비록 여러 법원들은 영구적 금지명령과 관련된 저작권 침해 사건에서 회복할 수 없는 손 해의 추정은 더 이상 존재하지 않는다고 인식하고 있지만, 예비적 금지명령을 청구하는 사 건들에서 몇몇 법원들은 여전히 회복할 수 없는 손해의 추정을 인정하고 있다. 90) 그 법원 들은 금지명령을 예비적 금지명령과 영구적 금지명령으로 나누거나 특허권 침해 소송과 저 작권 침해 소송으로 구별함으로써, 회복할 수 없는 손해의 추정을 여전히 인정하였다. Cotillions 사건에서, 당해 법원은 이베이 결정이 단지 저작권 침해 소송에서의 영구적 금지명령과 관 계될 뿐이라고 판시하였다. 91) 또한, 당해 법원은 비록 추정을 언급하긴 하였으나, 원고가 회복할 수 없는 손해를 겪고 있다는 것이 추정에 의해서만 밝혀지지는 않는다고 하였다. 92) 이 외에도 회복할 수 없는 손해의 추정이 여전히 적용가능하다고 하는 판례가 있었지만, 그들은 마치 원고가 여전히 회복할 수 없는 손해를 증명하는 것이 요구되는 것처럼 관련 사실들을 분석하고 판단했다. 93) 이와는 반대로, Salinger 사건은 이베이 결정이 저작권 침해 소송에서 예비적 금지명령을 청구하는 경우에도 회복할 수 없는 손해의 추정은 제거되었다고 판결하였다. 94) 당해 법원 은 저작권 침해 소송에서 예비적 금지명령의 판단에 대한 방법을 이베이 결정전의 정언적 원칙으로 이용하는 것은 이베이 결정에서 확립한 형평법의 원칙과 배치된다고 판시하였 다. 95) 당해 법원은 그리하여 회복할 수 없는 손해를 포함하여, 이베이에서 제공한 4요소들 각각에 대하여 분석하였다. 96) 여기서, 당해 법원은 회복할 수 없는 손해를 단순히 추정해 서는 안 되며, 원고들은 금지명령의 거부가 실질적으로 회복할 수 없는 손해를 야기한다는 것을 보여야만 한다고 설명하였다. 97) 당해 법원은 이베이 결정의 다수 의견과 보충의견을 참조하여, 과거와 오늘날의 모습의 변화로 인해 과거의 경향이 오늘날의 판단 기준이 될 수는 없으며, 본 사건에서의 침해에 대한 보상은 손해배상으로 충분하다고 판단하였다. 98) 이베이 결정과 Salinger 결정의 판단은 최근 베개 인형(pillow pet) 과 관련된 저작권 침해 의 소송에서도 적용되어졌다. 99) 본 사건에서, 저작권 침해는 명확하게 인정되었으나, 당해 90) Lennon v. Premise Media Corp., 556 F. Supp. 2d 310, 316, 319 (S.D.N.Y. 2008); Photo Res. Hawai i, Inc. v. Am. Hawai i Travel, Inc., No. 07-00134 DAE-LEK, 2007 U.S. Dist. LEXIS 91729, at *12-14 (D. Haw. Dec. 12, 2007); Nat l League of Junior Cotillions, Inc. v. Porter, No. 3:06-cv-508-RJC, 2007 U.S. Dist. LEXIS 58117, at *18-19, 21 (W.D.N.C. Aug. 9, 2007); Allora, LLC v. Brownstone, Inc., No. 1:07CV87, 2007 U.S. Dist. LEXIS 31343, at *16 (W.D.N.C. Apr. 27, 2007). 91) Cotillions, 2007 U.S. Dist. LEXIS 58117 at *18-19. 92) Cotillions, 2007 U.S. Dist. LEXIS 58117 at *21. 93) Wireless TV Studios v. Digital Dispatch Sys., Inc., No. 07-CV-5103, 2008 U.S. Dist. LEXIS 47620 (E.D.N.Y. June 19, 2008). 94) Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 79-82 (2d Cir. 2010). 95) Salinger, 607 F.3d at 79. 96) Id. at 79-80. 97) Id. at 82. 98) Id.

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 111 법원은 이베이와 Salinger 결정을 언급하면서 회복할 수 없는 손해의 추정을 거부했다. 100) 당해 법원은 금전적인 손실만으로는 금지명령을 부과하기에 불충분하지만, 본 소송에서 피 고가 잠정적으로 건강 위험을 야기할 수 있는 동일한 물품을 판매하는 것은 원고의 명성에 해를 끼칠 수 있고, 고객들에게 혼란을 야기할 수 있기 때문에 금지명령이 부과될 수 있다 고 그 이유를 들었다. 101) 위에서 살펴본 바와 같이, 저작권 침해 소송에서 영구적 금지명령의 부과 여부를 판단하 는 하나의 요소로서 회복할 수 없는 손해는 거의 추정되지 않고, 이베이의 결정을 추정의 제거로 보고 있으며, 다만 예비적 금지명령의 경우에 문제가 되고 있을 뿐이다. 따라서 최 소한 저작권 침해 시 영구적 금지명령의 경우에 회복할 수 없는 손해가 추정될 수 없다고 보는 것이 일반적이다. 사실, 특허권과 저작권은 동일한 헌법적 기원을 갖고 있는 이유로, 많은 경우에 각 법에서의 원칙들이 상대편으로 적용되어지고 있다. 최근에 저작권의 간접 침해에 대한 책임을 보더라도 미대법원은 특허법의 원칙을 도입하여 문제의 해결을 하였으 며, 102) 이베이 결정도 저작권 사례를 선례로 언급하면서 영구적 금지명령에 대한 회복할 수 없는 손해의 추정을 거부했다. 103) 또한, 예비적 금지명령과 영구적 금지명령의 경우에 대한 판단 기준들이 상당한 관련성을 갖고 있으므로 회복할 수 없는 손해의 추정의 거부를 영구적 금지명령으로 제한하는 것도 타당하지 않다. 104) 2. 상표법에의 적용 여부 검토 저작권의 침해 소송에서 금지명령을 판단하는 경우, 회복할 수 없는 손해는 특허법에서 와 매우 유사하게 대체적으로 추정을 인정하고 있지 않다. 하지만, 이러한 추정의 부정이 상표권 침해의 경우에도 적용되는지에 대해서는 보다 더 강한 견해의 대립이 존재한다. 사 실, 특허법의 원칙이 저작권법에 적용되는 것과 달리, 상표법에 특허법의 원칙이 적용되는 것은 특허법에서의 기원과 법의 목적 등에서 나타나는 차이 때문에 쉽게 인정되지 않는 경 향이 있다. 특히, 상표권 침해 소송에서의 금지명령 판단에서 회복할 수 없는 손해의 추정 에 대해서는, Rierson 교수의 추정을 부정하는 견해와 McCarthy 교수와 Bernstein의 추정 을 인정하는 견해로 크게 나뉘어있다. 이하에서는 이러한 견해의 대립과 이에 대한 타당성 을 검토하기로 한다. 99) CJ Products LLC v. Concord Toys International, Inc., No. 10-CV-5712, 2011 U.S. Dist. LEXIS 4983, *1 (E.D.N.Y. 2011). 100) Id. at *4. 101) Id. 102) MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005). 103) ebay, 547 U.S. 388. 104) Aurelia, supra note 59, at 667.

112 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 (1) 추정을 부정하는 견해 Rierson 교수는 특허권 침해에 대한 금지명령의 판단에서 회복할 수 없는 손해의 추정을 거부한 것은 상표권의 침해의 경우에도 그대로 적용되어야 한다고 주장한다. 105) 우선, 그녀 는 상표권 침해가 더 이상 전통적인 사칭행위(passing off) 106) 만으로 제한되지 않으며, 상표 법은 상표권자로 하여금 고객 혼동을 유발할 가능성이 적고 원고에게 해를 끼칠 염려도 적 은 표장들의 사용들에 대하여 감시할 수 있게 하고 있다고 지적하였다. 107) 또한, 그녀는 상 표법이 부정경쟁의 보통법에서 머물러 있는 것이 아니라 권리자의 개인 재산권과 같은 권 리로 변했으며, 이 점에서 회복할 수 없는 손해의 추정이 여전히 적용된다는 것은 문제가 있는 것이라고 주장하였다. 108) 특히, 그녀는 확대되고 재산권화된 상표의 경우에서, 금지명 령을 정형화된 가정에 의지하는 것보다는 금지명령에 대한 장점을 법원들이 검토하게 하는 이베이의 적용이 현재의 상황에 대한 진보가 될 것이라고 덧붙였다. 109) 그녀는 이러한 원 칙 하에서, 다음과 같은 구체적인 이유들을 제시하면서 상표침해에 대한 회복할 수 없는 손해의 추정은 제거되어야 한다고 주장하였다. 먼저, 그녀는 특허와 상표 사이의 개념적 구별에 대하여 언급하며, 특허의 경우에서보다 상표의 경우에는 회복할 수 없는 손해의 추정이 더욱 타당하지 않음을 주장하였다. 110) 특 허권은 기본적으로 타인으로 하여금 특허된 발명의 사용을 배제하는 권리를 포함하는 재산 권으로서 오랫동안 여겨진 반면, 상표권은 재산권의 특성을 갖지 않으며 소비자 혼동의 가 능성이 발생하는 경우에만 상표의 사용이 배제된다. 111) 따라서 상표권자는 특허권자에 비 해 더 좁은 배타권을 갖으며, 이는 추정의 인정 여부를 결정할 때 중요한 고려 요소가 된 다. 다음으로, 법원들은 상표침해에 대한 피해가 본질적으로 정량화하기 어렵다고 말하고 있는데 반해, 그녀는 법원들이 상표권자의 신용(goodwill)이 매우 영묘(ethereal)하고 무형의 것이기 때문에 침해로 인한 손실이 단순히 계산할 수 없다는 개념을 받아들여서는 안 된다 고 주장했다. 112) 신용이나 브랜드 가치(brand equity)는 일반적으로 가격 프리미엄으로 정 의되며, 비록, 상표침해에 의한 신용에서의 감소를 평가하는 것은 상당히 어려울 수 있다는 것을 인정하지만, 이러한 어려움이 모든 상표침해의 경우들을 동일하게 취급하는 것으로 105) Sandra L. Rierson, IP Remedies after ebay: Assessing the Impact on Trademark Law, 2 Akron Intell. Prop. L.J. 163, 166 (2008). 106) 전통적인 사칭행위는 피고가 원고의 상표와 유사한 상표를 더 낮은 품질의 상품이나 서비스에 사용하여, 이로 인해 고객들에게 혼동의 가능성을 유발하게 되고, 이로 인해 양질의 제품을 나 타내는 상표의 능력을 훼손하고, 더 나아가 경쟁 제품들 사이에서 고객들이 식별하는 능력을 막 는 것을 말한다. 107) Rierson, supra note 105, at 165. 108) Id. 109) Rierson, supra note 105, at 165. 110) Id. at 169-70. 111) Id. at 170; 상표가 그것의 권리자에게 재산권을 부여하지는 않는다는 것에는 Ryan McLeod, Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law, 2006 Duke L. & Tech. L. Rev. 13, 20 (2006). 112) Rierson, supra note 105, at 173-75.

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 113 인정하지는 않는다고 한다. 113) 즉, 그녀는 침해로 인하여 발생한 상표권자의 손해에 대한 보상액을 정확히 밝히는 것이 어렵다는 것이 그 손해를 보상할 수 없는 것으로 하고, 더 나아가 회복할 수 없는 것으로 해석할 수는 없다고 결론지었다. 그녀는 또한, 최근의 상표 권 확장이 이베이의 적용을 타당하게 만든다고 주장한다. 114) 만일, 법원들이 특허권자들과 동일하게 상표권자들로 하여금 넓은 범위에서 그들의 권리를 실행할 수 있게 한다면, 그것 은 이베이 결정에서 회복할 수 없는 손해에 대한 입증을 요구하는 것과 동일하게 증명해야 한다고 주장한다. 115) 더 나아가, 그녀는 회복할 수 없는 손해의 추정이 다른 3요소들의 분 석에 어떠한 영향을 가져다주는 지에 대하여도 평가하고, 그에 따라 이베이는 회복할 수 없 는 손해의 추정을 제거하는 것으로 평가되어야 한다고 주장하였다. 116) 그녀는 회복할 수 없 는 손해의 추정만이 다른 요소와 달리 추정되는 것은 타당하지 않으며, 법원들로 하여금 다 른 요소들에 대한 판단을 소홀히 하여 더욱 많은 문제를 발생시킬 수 있다고 주장하였다. 117) (2) 추정을 인정하는 견해 회복할 수 없는 손해의 추정이 상표권 침해 소송에는 인정되어야 한다고 주장하는 대표 적인 학자는 McCarthy 교수이다. 118) 그는 회복할 수 없는 손해의 전통적인 추정과는 상당 히 다른 의견을 제시하고 있다. 먼저, 그는 상표침해 소송들에서 법원들이 예비적 금지명령 이 자동적이거나, 원고가 권리의 문제로서 금지명령을 받을 자격이 있다고 말한 적은 결코 없다는 것에 주목한다. 119) 대신에, 그는 회복할 수 없는 손해의 추정은 다투어질 수 있다는 것을 강조하며, 그래서 그 추정은 회복할 수 없는 손해가 발생하지 않는 사건들을 위하여 존재하는 것이라고 하였다. 120) 또한, 상표 소송들에서 회복할 수 없는 손해의 추정에 대한 이유는 특허와 저작과는 달리, 상표 침해에 의해 야기된 손해가 본질적으로 회복할 수 없 는 특징을 갖고 있기 때문이라고 하였다. 121) 여기서 그는 원고의 명성에 대한 손상의 가능 성이 회복할 수 없는 특징이며, 신용과 명성에 대한 손상 후에 보상을 시도하는 것은 정당 113) Rierson, supra note 105, at 173-75.; Mcleod, supra note 111, at 16. 114) Rierson, supra note 105, at 175 (특히, 그녀는 상표권자나 공중에 거의 피해를 입히지 않는 인터 넷 사용을 막는 상표법의 확장에 대해서 비판하였으며, 판매 시점에 혼동이 발생하지 않는 최초 관심 혼동(initial interest confusion)에서 상표권자의 실질적 피해는 무시될 수 있다고 한다. Id.). 115) Id. 116) Id. at 177-82. 117) Rierson, supra note 105, at 177. 118) 이 외에도 상표침해의 경우에는 그 손해가 본질상 회복할 수 없는 것이기 때문에, 회복할 수 없 는 손해가 추정되어야 하며, 이베이의 결정은 회복할 수 없는 손해의 추정과 공존할 수 있다고 주장하는 견해가 있다. see Jeffrey M. Sanchez, The Irreparably Harmed Presumption? Why the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Law will Survive ebay and Winter, 2011 BYU L. Rev. 535, 538. 119) 5 J. Thomas McCarthy, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITON 30:47 (4th ed.). 120) Id. 121) Id.

114 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 하거나 완전한 보상이 될 수 없고, 이러한 점이 상표 소송들을 특허와 저작 소송들과 구별 하게 한다고 하였다. 122) 그리하여 이베이 결정의 판단 방법은 상표 소송들에서 회복할 수 없는 손해의 전통적인 추정을 변화시키지 않는다고 결론 내렸다. Bernstein 교수는 상표침해에서의 회복할 수 없는 손해와 저작권 및 특허권 침해 소송에 서의 회복할 수 없는 손해 사이에서의 본질적인 차이점을 설명함으로써 McCarthy 교수의 견해를 발전시켰다. Bernstein 교수에 따르면, 상표권자들과 공중에 대한 손해는 금전적 구 제를 통해 구제되는 것이 적절치 않다고 한다. 123) 그 이유는 상표가 (1) 특별한 상품들과 서비스들의 세트; (2) 그 상품들과 서비스들의 특별한 출처; 그리고 (3) 신용을 구성하는 일련의 속성과 품질 사이의 관계를 구현하고, 이러한 관계들이 상표 침해에 의해 분리되기 때문이다. 124) 그는 침해에 의해 상당히 약해진 상표 식별로부터 별도의 다른 방법에 의하 여 상품들을 차별화하려고 노력하기 위해 검색 비용들이 증가하기 때문에, 이러한 분리된 관계를 공공의 이익에 대한 직접적인 손해와 관련이 있다고 본다. 125) 그는 이러한 손해는 기본적으로 명성에 대한 것이고, 그래서 정량화하기 어렵다고 주장한다. 126) 반대로, 그는 특허와 저작침해에서의 손해는 본질상 금전적인 것이고, 단순하게 시장 점유율의 손실을 가져올 뿐이라고 주장한다. 127) 그는 또한, 특허와 저작에서 공중과 개인의 이익 사이에서의 균형에 대한 필요성이 상표의 상황보다 더 일반적이라는 것을 주목한다. 128) 그는 특히, 특 허 괴물과 공정이용 원칙에서 그러한 점을 발견하였으며, 그러한 경우에, 회복할 수 없는 손해의 추정은 경제적으로 비효율적이고 사회적으로 유익한 행위를 처벌하는 것과 같다고 한다. 129) 그 밖에도, 그는 저작과 특허의 존속 기간 제한과 달리 상표에게 허용되는 영구적 독점성과 추정을 인정했던 소송들을 그의 주장에 대한 논거로 제시하였다. 130) (3) 상표권 침해에서의 회복할 수 없는 손해의 추정 비록 이베이 결정 후, 특허권과 저작권 침해 소송에서 회복할 수 없는 손해의 추정이 더 이상 인정되지 않는다고 해서, 필수적으로 회복할 수 없는 손해의 추정이 상표 소송에서 제거되어야 하는 것은 아니다. 한 연방항소법원은 이베이 결정에 대한 언급 없이, 상표 소 송에서 회복할 수 없는 손해의 추정이 계속적으로 인정될 수 있다고 판결하였다. 131) 더욱 이, 다른 몇몇 항소법원들은 이베이 결정이 회복할 수 없는 손해의 추정에 대한 전통적인 원칙을 바꾸었음을 인식하였지만, 그들은 분명하게 이 문제를 언급하면서 이베이 결정을 122) McCarthy, supra note 119. 123) Bernstein & Gilden, supra note 8, at 1053-63. 124) Id. at 1053. 125) Id. at 1053-54. 126) Bernstein & Gilden, supra note 8, at 1054. 127) Id. at 1056-57. 128) Id. at 1058. 129) Id. 130) Id. at 1058-60. 131) Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 633 (9th Cir. 2007).

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 115 거부하였다. 132) 한 지방법원은 특허와 저작침해 소송 이외에서는 이베이 결정이 적용되지 않는다는 것을 명확하게 언급하기도 하였다. 133) 하지만, 대다수의 지방법원들은 소송자료에 서 회복할 수 없는 손해의 충분한 증거를 발견하였기 때문에 그 추정이 인정되는지에 대하 여 전혀 문제 삼지 않았다. 134) 이에 반면, 상표권 침해에 대한 금지명령의 판단에 이베이 결정이 적용되어져야 하는지 를 언급했던 법원들 중에서, 한 연방항소법원은 상표침해 소송에서는 회복할 수 없는 손해 가 추정되지 않는다고 분명하게 판결하였다. 135) 본 소송에서, 피고는 자신의 웹사이트에 있 는 메타태그(meta tags)에서 원고의 상표를 사용했고, 지방법원은 이러한 상표의 사용은 혼 동의 가능성을 유발한다고 결정하였다. 136) 또한, 지방법원은 회복할 수 없는 손해에 대한 추정에 의존하여 예비적 금지명령을 부과하였다. 137) 항소법원은 상표권 침해에 대해서는 지방법원의 결정을 유지했지만, 예비적 금지명령에 대해서는 이베이 결정에 의존하면서 기 각 처분 하였다. 138) 항소법원은 비록 이베이 결정이 특허 침해에 대한 영구적 금지명령을 다루었지만, 상표법상의 예비적 금지명령에도 확대될 수 있다고 하였다. 139) 그 이유로, 영 구적 금지명령과 예비적 금지명령 사이에 분명한 차이가 존재하는 것이 아니고, 특허법과 유사하게 상표법은 형평의 원칙과 법원의 합리적인 판단에 의해 법원들이 금지명령 부과 여부를 판단하도록 하고 있기 때문에 이베이 결정이 본 사건에 적용될 수 있다고 판시하였 다. 140) 하지만, 연방법원은 이베이 결정이 전 사건들의 결과를 어떻게 바꿀지에 대해서는 분명한 의견을 표현하지 않았고, 단지 지방법원으로 하여금 추정의 실행가능성과 회복할 수 없는 손해의 증거를 분석하도록 요구했다. 141) 다른 법원들은 이와 같은 분석을 하기 위 해 본 판결을 인용하였고, 이로 인해 미래의 상표침해 소송은 회복할 수 없는 손해의 긍정 적 증거를 제출할 필요가 있으며, 이것은 전통적인 상표침해 소송에 대한 경향을 상당히 바꿀 것이다. 142) 사실, 상표침해에서 명성과 경쟁에 대한 손해를 입증하는 어려움은 잠재적으로 상표권자 132) Lorillard Tobacco Co. v. Engida, 213 Fed. Appx. 654, 657 (10th Cir. 2007); Paulsson Geophysical Servs. v. Sigmar, 529 F.3d 303, 312 (5th Cir. 2008). 133) Canfield v. health Commc ns, Inc., 2008 U.S. Dist. LEXIS 28662, 5 (C.D. Cal. Apr. 1, 2008). 134) Super Duper, Inc. v. Mattel, Inc., 2009 WL 866461, at *1-2 (D.S.C. Mar. 31, 2009); Buzz Off Insect Shield, LLC v. S.C. Johnson & Son, Inc., 2009 WL 618246, at *22 (M.D.N.C. Mar. 6, 2009); Auburn Univ. v. Moody, 2008 WL 4877542, at *8-9 (M.D. Ala. Nov. 4, 2008); Nike v. Lydner, 2008 WL 4426633, at *5-6 (M.D. Fla. Sept. 25, 2008). 135) North American Medical, Co. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11th Cir. 2008). 136) Axiom, 522 F.3d at 1216-17. 137) Id. at 1226. 138) Id. at 1216-17, 1228. 139) Id. at 1228. 140) Id. at 1228. 141) Id. 142) Rita W. Siamas, Whatever It is, You can Find It in Cases Post-eBay: But Don t Search for Guidance about Whether ebay Eliminates the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Infringement Cases, 50 Orange County Lawyer 18 (2008).

116 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 들에게 상당한 부담이 되는 것은 사실이다. 또한, 상표권의 배타적 효력에 근거해 타인이 허락 없이 실시하는 것을 용인하는 것은 그자에게 상표의 사용 허락을 하는 것과 같은 효 과를 가져 올 수 있다. 하지만, 오늘날의 상표권 확대가 가져오는 많은 문제점들과 상표권 자의 손해에 대한 배상이 금전적이라는 것에 근거할 때, 특허와 달리 회복할 수 없는 손해 를 추정해야만 한다는 것은 그 논거가 미약하다. 또한, 금지명령 판단의 4요소 중 회복할 수 없는 손해에 대한 추정은 가장 중요한 요소에 대한 추정을 인정함으로써 당사자들에게 공평하지 면을 갖고 있다고 할 수 있다. 더 나아가, 4요소에 대한 판단을 법원의 재량에 맡김으로써, 각각의 사실관계에서 더욱 타당한 결론을 이끌어낼 수 있을 것이다. 따라서 상 표 침해에 대한 소송에서 금지명령을 판단하는 경우에도 회복할 수 없는 손해를 추정하기 보다는 특허법의 원칙이 적용되는 것이 타당할 것이다. Ⅳ. 결 어 위에서 살펴본 바와 같이, 미국은 지식재산의 침해에 대한 금지명령을 부과할 것인지 여 부를 판단함에 있어, 그 판단 방법을 정언적 원칙이 아닌 형평법 원칙으로 확립하였고, 형 평법 원칙에 의한 판단 요소들도 그 판단 기준들이 점차 확립되어가고 있다. 그런데, 유독 4요소들 중 회복할 수 없는 손해에 대해서 추정을 인정해야 하는지 여부에 대해서만 다툼 이 있다. 이것은 아직도 정언적 원칙의 잔재들이 남아있는 것이며, 지식재산권의 독점성에 대한 강력한 인증 즉, 지식재산권의 강력한 보호를 나타내는 것이라고 볼 수 있다. 하지만, 미대법원은 분명하게 특허침해에 대한 금지명령 판단방법을 형평법 원칙으로 전환했고, 회 복할 수 없는 손해의 추정 또한 거부했다. 또한, 특허침해에 대한 손해 배상은 종국적으로 금전적으로 이루어지고 있으며, 회복할 수 없는 손해의 주요 판단 요소인 경쟁의 존속 여 부를 살펴볼 때, 원고와 피고 둘 다 입증이 쉽지 않다고 하면, 일반원칙으로 돌아가 이익을 얻는 자가 그것을 증명하는 것이 타당할 것이다. 따라서 특허침해로 인한 회복할 수 없는 손해의 추정은 인정되지 않는 것이 타당할 것이다. 이러한 회복할 수 없는 손해의 추정은 저작권과 상표권의 침해에서도 동일하게 인정되지 않아야 할 것이다. 먼저, 저작권 침해의 경우 특허와 동일한 헌법적 근원을 이유로 많은 부 분 상호 원칙의 적용을 인정하고 있으며, 법원들도 영구적 금지명령과 예비적 금지명령에 손해의 추정을 부정하는 이베이 결정에 따라 판단하고 있어 큰 문제가 되지 않고 있다. 다 만, 상표권 침해의 경우에는 특허법의 원칙을 적용하지 않는 일반적인 원칙에 따라 추정을 인정해야 한다고 주장하거나, 상표와 특허의 본질적인 차이 즉, 특허의 금전적 손해와 상표 권 침해에 따른 명성과 신용에 대한 손해와의 차이를 언급하면서 회복할 수 없는 손해가 추정되어야 함을 주장하고 있다. 하지만, 오늘날의 상표권 확대가 가져오는 문제점들과 상 표권자의 손해에 대한 배상이 금전적이라는 것에 근거할 때, 특허와 달리 회복할 수 없는 손해를 추정하는 것이 타당하지 않다. 또한, 금지명령 판단의 4요소 중 하나에 대하여만 추

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 117 정을 인정하는 것도 공평하지 않으며, 법원에 판단에 대한 재량을 맡김으로써 각각의 사실 관계에서 더욱 타당한 결론을 이끌어낼 수 있다. 따라서 상표침해에 대한 소송에서 금지명 령을 판단하는 경우에도 회복할 수 없는 손해를 추정하기 보다는 특허법의 원칙이 적용되 는 것이 타당할 것이다. 우리나라는 지식재산권의 침해가 있는 경우 손해배상과 더불어 금지청구를 인정하고 있 으며, 그 유형으로 가처분과 금지처분이 존재한다. 143) 가처분결정을 위해서는 피보전권리의 존재와 보전의 필요성이 있어야만 한다. 특히, 특허침해에 대한 가처분결정에서 보전의 필 요성을 판단하기 위해, 특허무효의 개연성 및 잔여 존속기간, 특허권자의 실시유무, 특허기 술의 특성, 특허권자의 가처분신청의 해태 여부, 침해자의 손해배상능력, 당사자 쌍방의 이 해득실관계 등을 검토한다. 반면, 특허침해금지청구에 대한 본안 판결에서는 손해의 발생에 대한 입증 없이도 특허의 유효성과 침해행위만 입증되면 금지명령이 내려진다. 그렇다면, 우리법상 가처분은 미국의 금지명령과 매우 유사하며, 회복할 수 없는 손해는 각 요소의 판단에서 함께 판단되는 것으로 보인다. 하지만, 우리법에서의 금지처분은 전통적인 미국의 정언적 규칙과 동일한 것으로 판단되고, 회복할 수 없는 손해가 추정되는 것으로 해석된다 할 수 있다. 더욱이 금지청구와 관련된 학자들의 쟁점은 특허의 유효성에 대한 판단으로 집중되어 있고, 형평법의 원칙이나 회복할 수 없는 손해의 추정에 대해서는 별다른 언급을 하고 있지 않다. 오늘날 지식재산의 모습들은 급격하게 변화되어 가고 있으며, 지식재산의 독점권 보호에 대한 적절한 제한과 공공의 이익에 대한 보호가 요구되고 있다. 예비적 금지명령을 넘어 영구적 금지명령에서도 형평법의 4요소를 고려하는 미국의 원칙이 공평과 타당성에 그 목 적을 둔 것이라면, 지식재산의 공정한 범위를 확정하고 지식재산권자와 침해자를 포함한 공공의 이익을 위하여 회복할 수 없는 손해는 추정이 아닌 일반원칙으로서 이루어지는 것 이 보다 타당하다 할 것이다. 이러한 면에서, 형평법에 의한 금지명령 판단과 회복할 수 없 는 손해의 추정에 대한 부정은 우리법상의 가처분과 금지처분 둘 다에 시사하는 바가 상당 히 크다 할 것이다. 침해금지처분에 대한 형평법적 판단이 요구되는 사건들이 발생되고 있 으며, 회복할 수 없는 손해를 추정하여 지식재산권자를 보다 강력하게 보호하기 보다는 실 질적인 사건에서의 구체적 상황을 바탕으로 판단하는 것이 지식재산권자와 지식재산의 사 용자 그리고 공중의 이익을 적절하게 조화시킬 수 있는 방안이 될 것이라고 본다. 주제어 특허권 침해, 저작권 침해, 상표권 침해, 금지명령, 정언적 원칙, 형평법 원칙, 4요소 테스 트, 회복할 수 없는 손해의 추정 143) 특허법 제126조 제1항, 저작권법 제123조 제1항, 상표법 제65조 제1항.

118 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 참 고 문 헌 Aurelia Hepburn-Briscoe, Irreparable Harm in Patent, Copyright, and Trademark Cases after ebay v. MercExchange, 55 How L.J. 643 (2012). David H. Bernstein & Andrew Gilden, No Trolls Barred: Trademark Injunctions after ebay, 99 Trademark Rep. 1037 (2009). Douglas Lichtman, Irreparable Benefits, 116 Yale L.J. 1284 (2007). Elizabeth E. Millard, Injunctive Relief in Patent Infringement Cases: Should Courts Apply a Rebuttable Presumption of Irreparable Harm after ebay, Inc. v. MercExchange, LLC?, 52 St. Louis U. L.J. 985 (2008). Gavin D. George, What is Hiding in the Bushes? ebay s Effect on Holdout Behavior in Patent Thickets, 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 557 (2007). Ifran A. Lateef & Joshua Stowell, A Supreme End to Patent Trolls, 49 Orange County Law, 18 (2007). J. Thomas McCarthy, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed.). Jeffrey M. Sanchez, The Irreparably Harmed Presumption? Why the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Law will Survive ebay and Winter, 2011 BYU L. Rev. 535. John R. Allison & Mark A. Lemley, The Growing Complexity of the United States Patent System, 82 B.U. L. Rev. 77 (2002). Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, Should Property or Liability Rules Govern Information?, 85 Tex. L. Rev. 783 (2007). Matthew C. Darch, The Presumption of Irreparable Harm in Patent Infringement Litigation: A Critique of Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., Comment, 11 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 103 (2013). Michael A. Carrier, INNOVATION FOR THE 21ST CENTURY: HARNESSING THE POWER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW (2009). Ryan McLeod, Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law, 2006 Duke L. & Tech. L. Rev. 13 (2006). Sandra L. Rierson, IP Remedies after ebay: Assessing the Impact on Trademark Law, 2 Akron Intell. Prop. L.J. 163 (2008).

미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정 119 <Abstract> The Presumption of Irreparable Harm in Deciding Injunction for Intellectual Property Infringement in the US Chang-Hwa Kim Injunction is the strongest remedy of intellectual property owner for intellectual property infringement cases. Traditionally, courts automatically issued injunction when the infringement was shown and thus, injunction has particularly been the negotiation tool for intellectual property holders. However, this remedy had caused some problems, such as patent troll, and this made the Supreme Court refuse the general test, and then adopt the test as principle of equity. Now, courts must utilize the four factor test of principle of equity to decide whether the injunction could be issued. According to this, the plaintiff has to prove the four factors: (1) irreparable harm; (2) inadequacy to compensate such injury; (3) balance of hardship; (4) public interests, to get the injunction relief. Although most scholars and courts accepted the means of test, there is still dispute about the presumption of irreparable harm, which is the first factor. Some argue that the irreparable harm should be presumed because patent grants exclusive right. But, others assert that the presumption of irreparable harm should not be allowed because patent infringement can be calculable, reimbursed by money. In addition, the Supreme Court in ebay and the Circuit in Bosch support this point. Therefore, the presumption of irreparable harm should be denied. This problem has also been caused in copyright and trademark infringement suits. In general, the principle of patent can be applied to copyright cases more easily because of the same origin, which is based on the Constitution. Thus, it is appropriate that the irreparable harm for copyright infringement is not presumed. In contrast, since trademark is inherently different with patent and it is difficult to calculate the fame and goodwill, some scholars argue that the irreparable harm should be presumed. But, trademark infringement can be calculated by monetary value and moreover, more reasonable conclusion can be led when courts judge the presumption by discretion. Therefore, it is also proper to reject the presumption in trademark infringement suits. It is very significant to decide whether the presumption can be accepted for the balance between patent owner s interest and public interest. This can indirectly lead to establish the scope of intellectual property rights.

120 國 際 去 來 法 硏 究 第 22 輯 第 2 號 KEY WORDS Patent Infringement, Copyright Infringement, Trademark Infringement, Injunction, General Rule, Principle of Equity, 4 Factor Test, Presumption of Irreparable Harm