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1 2016 인프라사업 기초연구과제 보고서 지식재산과 경제발전 지식재산과 경제발전 기술특성에 따른 특허제도의 차별성에 대한 연구 기술특성에 따른 특허제도의 차별성에 대한 연구 대전 서구 청사로 189 Tel:042) Fax:042) 서울 강남구 테헤란로 131 Tel:02) Fax:02) ISBN : 발 간 등 록 번 호 지식재산과 경제발전 기술특성에 따른 특허제도의 차별성에 대한 연구 Studies on Intellectual Property and Economic Development

2 기초연구과제보고서 지식재산과경제발전 Studies on Intellectual Property and Economic Development - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구

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4 제출문 특허청장귀하 본보고서를 지식재산과경제발전-기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 과제의최종보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연구기간 : 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일 참여연구원 총괄책임자 : 김혁준 ( 한국지식재산연구원연구위원 ) 세부과제책임자 : 임효정 ( 한국지식재산연구원부연구위원 ) 참여연구원 : 최재식 ( 한국지식재산연구원부연구위원 ) 변혜영 ( 한국지식재산연구원선임연구원 ) 김경준 ( 한국지식재산연구원선임연구원 ) 이규석 ( 한국지식재산연구원전문연구원 ) 김효영 ( 서강대학교경제학부박사과정 ) 자문위원 : 권영관 ( 한국공정거래조정원실장 ) 권태복 ( 광운대학교교수 ) 남민지 ( 남앤윤특허법률사무소변리사 ) 박실비아 ( 한국보건사회연구원센터장 ) 신혜은 ( 충북대학교교수 ) 윤경애 ( 법무법인율촌변리사 ) 정연덕 ( 건국대학교교수 ) 지예은 ( 한국발명진흥회변리사 )

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6 일러두기 일러두기 본보고서내용중 제3장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT를중심으로 의일부와 제4장제2절특허제도의수정보완시고려할요인검토 는전문가자문회의에서언급된내용을토대로각분야전문가들의원고를토대로작성되었으며, 각분야별전문가는다음과같습니다. No. 작성자소속원고내용 1 권영관시장연구실장한국공정거래조정원표준특허와기술혁신 2 권태복교수광운대학교 특허덤불해결을위한특허등록률인하방안 ( 진보성판단시효과기재방안 ), 유사디자인제도벤치마킹, 특허보호대상추가 3 남민지변리사남앤윤특허법률사무소컴퓨터, 반도체관련심사기준의특이점 4 박실비아의약품정책연구센터장 한국보건사회연구원 BT 분야에서추가적으로검토할요인 ( 의약품특허출원 - 허가 - 약가결정, 위임형제네릭으로인한경쟁저해사례 ) 에버그리닝전략의주요사례 5 신혜은교수충북대학교 의약품허가 - 특허연계제도와기술혁신, 위임형제네릭과기업의대응 6 윤경애변리사법무법인율촌국가별특성에따른 BT 분야심사기준차별화사례 7 정연덕교수건국대학교 IT 분야특허제도개선에대한논의동향 ( 실용신안, 기업간합병현상등 ) 8 지예은변리사한국발명진흥회생명공학, 의약품관련심사기준의특이점 i

7 Summary 요약문 제 1 장연구의개요 ( 연구의필요성 ) 기술분야별로혁신패턴과특허제도의역할, 그에따른기업전략이다르므로, 특허제도와정책은기술특성에따라차별화될필요 일본의경우, 2006년부터국가적으로중요도가높은중점 4대분야 ( 라이프사이언스, 정보통신, 환경, 나노 ) 를중심으로별도의지식재산정책수립 ( 손수정인용, 2010) ( 목적 ) 우리나라기술분야별혁신특성을비교분석하고, 기술특성을고려한특허제도의차별화필요성을검토하여중장기적특허제도운영방향제안 ( 주요연구내용 ) IT와 BT를중심으로기술분야별특허제도의실효성의차이, 혁신특성, 기업전략의차이점비교분석을통해특허제도개선시고려할요인검토 특허제도와기술혁신 ( 제 2 장 ) 특허제도의취지및목적, 대상과요건 특허제도의역할및실효성 기술분야별차별화된특허제도및정책의도입관련일본의추진경과 기술분야별특허제도차별화필요성 ( 제3장 ) 우리나라혁신및정책추이 ( 현황분석 ) 기술분야별차별화된특허제도 ( 통계분석 ) 기술특성에따른기업특허전략 ( 이슈분석 ) 특허제도로인한혁신 경쟁저해 정책적시사점제안 ( 제 4 장 ) 기술분야별특허제도차별화가필요한이슈검토 기술특성을고려한특허제도수정보완시고려할요인 제 2 장특허제도와기술혁신 혁신활동의유인으로서의특허권 ( 특허제도의취지및목적 ) 발명자에게일정기간동안독점적권리를부여함으로써 발명에투자한시간 비용등을보상받도록하는제도 ii

8 요약문 - ( 발명의보호 장려 ) 발명을제3자가이용하도록해더많은발명과창작을유인 장려하는등과학기술의발전및경제발전을도모 - ( 발명의이용 ) 발명을공개하여동일발명의연구를회피함과동시에, 공개된발명을기초로개량된발명을촉진하는한편, 발명의적극적실시를통해사회의기술발전을위해발명이활용되도록함 우리나라특허등록요건 실질적 ( 실체적 ) 요건 절차적 ( 형식적 ) 요건 구분 산업상이용가능성 신규성 진보성 권리능력 행위능력 선원주의 1 발명 1 출원의원칙 특허받을수없는발명 내용 특허법은산업발전에이바지함을목적으로하므로 산업상이용가능한발명 이라함은산업상이용가치가있어야하며실제활용되는것을의미하기는하나, 추후이용될가능성이있으면족하는것으로함 출원전에이미알려져있거나사용되고있는기술, 즉공지공용 ( 公知公用 ) 기술이아니어야함 발명의창작수준이그기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수없는수준으로심사관의지식이나경험, 그외다양한선례에따라판단하게됨 현행특허법에서는특허권에대한권리능력에관한규정을두고있지않게때문에일반법인민법의규정이적용되어자연인과법인은특허권에대한권리능력을가진다고봄 특허법제 3 조에서규정한행위무능력자의범위에따라미성년자, 한정치산자및금치산자의경우법정대리인에의하지않고서는특허에관한절차를밟을수없도록규정함 동일한발명에대해최초특허청에출원한자에게만권리를인정하는주의로실질적특허요건을갖추었다고하더라도선행출원이있는경우특허권리를부여받을수없음을의미함 특허법제 45 조에서규정하고있는것으로하나의발명에대하여하나의출원만으로할수있다는원칙을의미함 특허법제 32 조에서규정하고있는것으로실질적특허등록요건에부합하더라도정책적혹은경제적, 사회적이유로특허할수없는발명 1) 을의미함 출처 : 이용우 (2005) 의내용을요약하여재구성. 1) 공공의질서및선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명, 예를들어유아용완구의색칠에있어납등인체에유해한성분이들어간경우등을의미함. iii

9 특허제도의기술혁신촉진효과 특허권강화와기술혁신간의상관관계에관한논의 - ( 이론적배경 ) 특허권은발명가에게독점적권리를보장하여후속기술혁신의동기를부여하고경제성장에긍정적인영향을줌 - 기술축적을경제성장의중요한요인으로보는경제학자들 * 의기본가정은특허가혁신성과에대한전유성 (appropriability) 을높여 R&D 투자를증가시키고기술혁신을가속화한다는것임 - ( 산업정책의관점 ) 특허제도는 1) 발명과그에대한공개의촉진, 2) 조속한권리공개로인한중복투자의방지, 3) 조기권리화를통한상용화촉진, 4) 국경을넘나드는기술거래를촉진함 ( 실증연구 ) 특허제도의역할에대한다양한실증연구가시도되었고그결과는긍정적견해와부정적견해가혼재되어나타남 1 ( 긍적적견해 ) 특허제도에의한혁신의보호또는특허권의강화는 기업의 R&D 투자증가 기술혁신촉진 특허출원증가 라는경로를따라산업발전및경제성장을견인 [ 붙임1] 국가별비교에서특허권의강화는선진국및개발도상국의 R&D 투자에기여하는등기술혁신촉진 (Kanwar and Evenson, 2003) 또한특허권의보호강도가높은국가일수록경제성장이크다는연구결과를보임 (Gould and Gruben, 1996) iv

10 요약문 2 ( 부정적견해 ) 특허권강화 ( 보호기간연장, 보호대상확대등 ) 로인해방어출원, 특허분쟁이증가했으며, 이로인해특허획득을위한높은라이선싱및분쟁비용때문에오히려기술혁신이저해되는결과를초래 ( 특허보호기간과혁신 ) 보호기간이늘어날수록혁신률이증가하다어느시점을지나면혁신률이오히려낮아지는역U자형관계를보임 (Horowitz and Lai, 1996) 특허보호기간의연장은오랜시간의 R&D 투입에대한보상을제공하는반면, 보호기간동안에는경쟁기업의진입을배제, 신규혁신을차단함으로써기술혁신의빈도가감소 ( 심미랑, 2012) 3 ( 기술혁신촉진의근거미비 ) 기업및산업데이터를이용한실증분석결과특허권강화가기술혁신을촉진한다는뚜렷한근거가부족함 미국은특허권강화이전부터 R&D 투자확대가시작되었으므로, 특허권강화가 R&D 촉진의직접적증거로보기어려움 (Jaffe, 2000) 일본의경우에도민간 R&D 증가를 1988년일본의특허제도개혁의결과로설명하기에는근거가희박함 (Sakakibara and Branstetter, 1999) 보호대상의확대등특허권강화는특허출원증가에기여하지만, 한편으로는시장에서경쟁기업의진입을배제하고특허공격을대비하기위한방어특허출원도함께증가 ( 심미랑, 2012) 기술분야별특허제도의차별적역할및실효성 ( 특허의전유성 ) 기술분야별특성에따라특허권이외의수단으로발명을보호하고자하는유인이존재함 - TRIPS 를채택한이후대부분의산업에서특허출원이증가하지않았는데, 이는특허가연구개발의이익을전유하는핵심수단이아니기때문 (Lerner, 2000) 년대초유럽의혁신조사를분석한결과, 산업별로특허화율 (propensity rate of patents) 이다름 (Arundel and Kabla, 1998) 제약, 화학, 기계, 정밀기기산업등특허화율이높은산업은특허에의한혁신의의존도가큰반면, 특허화율이낮은의류, 정유, 철강등의산업은특허보다는비밀유지 (secrecy) 등에의존 v

11 - 기술혁신성과에대한전유수단으로서특허권에대한의존도는혁신유형 ( 제품혁신, 공정혁신 ) 및산업별로다름 (Cohen et al., 2000) 혁신성과에대한전유수단으로서특허권에대한의존도는혁신의유형 ( 제품혁신, 공정혁신 ) 및산업에따라다름 혁신비용이높은산업일수록특허에대한유인이강함 (Fireston, 1971), 특히, 첨단기술분야의산업일수록지식재산권이라는법제도적보호장치에대한유인이강함 (Baldwin and Hanel, 2003) 전유수단으로서리드타임 (lead time) 이나비밀유지 (secrecy) 등이특허보다중요한산업이있음 ( 특허제도의실효성 ) 기술분야별로발명의보호및기술혁신촉진이라는특허제도의실효성은차이가있음 - 제약및화학산업을제외하고는특허가독점적보상을전유하기위한수단으로서제역할을하지못함 (Mansfield, 1986) 기업 R&D 담당자를대상으로한설문조사에서도특허제도가없으면연구개발을중단하겠다는응답은의약품 (60%), 화학제품 (38%) 의순으로, 타산업은특허제도에의의존도가높지않은것으로나타남 - 미국과유럽의경우, 제약및특수화학산업에서만특허제도의강화가민간의기술혁신활동에영향을미침 (Cohen et al., 2000) 의약품, 의료기기등 BT분야에서신생기업들이발명품을라이센싱또는자금확보의수단으로서활용하면서시장진입을꾀함 년대특허법강화에도불구하고미국의반도체기업은특허가전유수단으로서효과적이지않다고응답 (Hall and Ziedonis, 2001) 복잡한제품 (complex product) 의경우기업은특허출원을중요시여기며, 특허덤불을형성하여혁신활동을방해 (Shapiro, 2001) 선행발명과후행발명이긴밀한관련을맺는산업및제품생산에다수의특허가필요한산업에서는라이선스및분쟁비용이높아지므로, 과도한특허보호는혁신을저해 ( 문병순, 2013) vi

12 요약문 일본의지식재산정책 산업별지식재산특성및일본의산업현황을고려한산업별국가지식재산전략 수립 ( 일본지적재산보고서, 2007) 분야지적재산특징일본의산업현황지식재산전략 라이프사이언스 정보통신 환경 나노기술 / 재료 - 한제품에소수특허 - 기본특허 2) 의중요성 - 모방의용이성 - 리서치툴의대안부족 - 한제품에다수특허 - 권리관계의복잡성 - 기술표준의중요성 - 정부정책의높은영향력 - 연료전지분야국제경쟁심화 - 개도국등지역적니즈에대한대응요구 - 폭넓은산업분야에응용가능성 - 상용화가능성에대한예측어려움 출처 : 과학기술정책연구원 (2010) 재구성. - 유전자변환생물, 재생의료기술등신기술분야높은연구수준 - 약한산업경쟁력 - 기반기술은약하나각요소기술별높은경쟁력 - 새로운비즈니스모델 (BM) 의출현 - 특허괴물문제 - 기술력높음 - 국제환경문제에소극적태도 - 높은기초연구수준 - 용도개발등선진국대비낮은경쟁력 - 기본특허및폭넓은주변특허확보 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 - 특허공유및특허풀형성을통해요소기술을묶어기반기술체계구축 - 벤처 / 중소기업지적재산의글로벌화 - 기본특허및폭넓은주변특허확보 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 ( 검토내용 ) IT 및 BT 에차별적으로적용되는우리나라특허제도현황검토, 기술분야 별기업의특허활동분석, 특허제도로인한혁신 경쟁저해사례등이슈분석 2) 기본특허 (basic patent) 는청구범위가넓어다른발명에미치는영향이큰특허로, 필수특허또는원천특허와유사한개념임. 기본특허를토대로수정 보완된발명은개량특허 (improvement patent) 라고함. vii

13 연구단계 [ 현황분석 ] 기술분야별차별화된특허제도 [ 통계분석 ] 기술분야별혁신성과및특허전략 [ 이슈분석 ] 특허제도로인한혁신 경쟁저해 세부연구내용 우리나라의특허권강화추이 기술특성을반영한특허관련법조문현황 기술분야별차별화된심사기준적용현황 우리나라 IT와 BT의기술특성및혁신성과 특허보호기간, 분쟁의차이와기업의대응 기술분야별기업의혁신활동및성과비교분석 IT 분야주요이슈 ( 특허덤불, 특허괴물, 표준특허 ) BT 분야주요이슈 ( 리서치툴특허, 의약품허가-특허연계제도, 에버그리닝전략 ) IT, BT분야특허의활용확대를통한혁신가속화노력 ( 특허풀, 특허공유, 개방특허 ) ( 기술및산업분류 ) 본연구에서정의한 IT 와 BT 산업분류및특허분류 구분산업분류 (KSIC) 특허분류 (IPC) IT BT 반도체제조업 C2610 B81B, B81C, G11C, H01L 전자부품제조업 C2620 G12B, H01C, H01F, H01G, H01J, H03J, H03K, H03L, H05K 컴퓨터및주변장치제조업 통신및방송장비제조업 전자상거래 출처 : 연구진작성 C2630 B41J, G05, G06, G06C, G06D, G06E, G06F(G6F1, G06F3 제외 ), G06F1, G06F3, G06G, G06G, G06J, G06K, G06M, G06N C2640 C2650 C2660 J6201, J631, J639 H01P, H01Q, H01S, H03B, H03C, H03D, H03F, H03G, H03H, H03M, H04B, H04H, H04J, H04K, H04L, H04M, H04Q, H04W G06Q, G09C 바이오 ( 유전자 ) C2110 C12N,C12P, C12Q, C12R 의료기기 C2130 A61B, A61C, A61D, A61F, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, A62B, B01L, B04B, C12M, G01T, H05G 제약 C2120 A61K(A61K8 제외 ), A61P, C07D, C07J, C07K 기술분야별차별화된특허제도현황 ( 우리나라의특허권강화 ) 국제조약의가입, 타국가와의무역협정등으로인해보호대상의확대, 보호기간의연장, 적용범위의확대측면에서특허법제 개정 - 세계각국은글로벌기술경쟁에대응하고자국특허권자에대한보호무역주의를강 viii

14 요약문 화하는방향으로특허법을개정해왔음 - 특히, BT 관련조약에의가입은특허법제 개정에영향을줌 ( 부다페스트조약, 88년가입 ) 특허절차상미생물기탁을요구하는국가는체약국의영토내외에있는국제기탁기관에미생물을기탁 ( 특허법시행령제2,4조 ) ( 국제식물신품종보호연맹, 02년가입 ) 특허요건을수용하기가어려운식물의특성상대안으로특허와는요건을달리하여식물신품종육성자의권리보호및식물종자보증 ( 나고야의정서, 비준검토중 ) 생물유전자원을활용하여발생하는이익을상호합의된조건에따라공유 IT, BT와관련된우리나라특허법관련조문비교 분야구분특허법특허법시행령관련시행규칙 IT, BT BT 우선심사제 61 조 ( 우선심사 ) 2 호제 9 조 ( 우선심사의대상 ) 9 호 - 통상실시권설정의재정 미생물관련특허출원 허가등에따른특허권존속기간의연장 특허권의효력제한 제 107 조 ( 통상실시권설정의재정 ) 제 58 조 ( 전문기관의지정등 ) 1 제 89 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장 ) 1 제 96 조 ( 특허권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 의 5 호, 제 2 조 ( 미생물의기탁 ) 제 8 조의 4( 미생물기탁 분양에관한전문기관의지정기준등 ) 제 4 조 ( 미생물의분양 ) 제 7 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명 ) 특허법시행규칙제 21 조의 4 ( 핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원 ) 제 106 조의 12( 핵산염기서열목록의제출등 ) 특허법등의등록령시행규칙제 33 조 ( 특허권과실용신안권의존속기간연장등록방법 ) 우리나라의특허관련법규 ( 특허법, 특허법시행령, 특허법시행규칙, 특허법등의등록령시행규칙등 ) 에는이미 IT와 BT 분야의기술특성을고려한법조문이일부포함 - (IT 및 BT 관련 ) 우선심사 ( 특허법제61조 ) 와통상실시권설정의재정 ( 특허법제107 조 ) 은 IT, BT분야에대한규정을각각포함 전자거래관련출원및의료연구개발관련특허를우선심사대상으로규정 반도체관련발명및의약관련발명에대한통상실시권재정청구요건규정 ix

15 - (BT에차별적으로적용되는조항 ) 미생물의기탁 ( 특허법제58조 ), 허가등에따른특허권존속기간의연장 ( 특허법제89조 ), 특허권의효력제한 ( 특허법제96조 ) 관련조항이해당됨 기술분야별특허심사기준상의차이 - 전체기술분야에적용되는특허제도와는달리, 기술분야별로별도심사기준을운영 - IT 분야의경우컴퓨터관련발명과반도체관련발명에대해, BT 분야의경우생명공학발명과의약관련발명에대한심사지침을제공 - 각분야별심사지침에서는발명의설명, 청구범위기재요건, 특허의대상및불특허발명, 특허요건등에대하여구체적사례를들어판단기준을제시 - IT, BT 분야의심사기준예시 구분 발명의대상 불특허발명 발명의설명 특허법 특허법제 29 조 ( 특허요건 ) 제 1 항본문 완성된발명일것 - 자연법칙을이용한기술적창작중고도한것 특허법제 32 조 ( 특허를받을수없는발명 ) - 공공질서또는미풍양속에어긋나거나공중위생을해칠우려가있는발명 - 인간에게위해를끼칠우려가있거나인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명 특허법제 42 조제 3 항 - 실시용이하도록발명의목적, 구성, 효과를명확히기재 IT 컴퓨터관련발명 - 방법발명 ( 시계열적처리또는조작 ) - 물건발명 ( 복수의기능으로표현 ) - 프로그램기록매채 ( 물건발명 ) - 데이터기록매체 ( 물건발명 ) - 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위해매체에저장된프로그램청구항 - 기술용어, 약호, 기호의정의 - 기술적단계 / 기능을 HW/SW 로실현하는방법 - 블록도 / 플로차트를이용하여발명을실시할수있는지설명 - 청구항과플로차트가대응 BT 의약관련발명 사람을포함한동물의질병의진단, 치료, 경감, 처치또는예방을목적으로사용하는약제 ( 용도발명, 선택발명 ) 공중의위생을해할우려가있는발명중예외인정 - 실시상태에따라유해하기도하고그렇지않기도한경우 ) - 약사법에의해허가받은의약발명 - 식약처장에의한자진회수, 제조 수입금지의약품 ( 용도발명 ) 다음항목모두기재 - 의약의용도 - 약리효과 - 유효량및투여방법 ( 선택발명 ) 선행발명대비 - 질적으로다른효과를확인할수있는구체적내용 - 양적으로현저한효과의차이를확인할수있는정량적기재 x

16 요약문 구분 산업상이용가능성 신규성 진보성 특허법 특허법제 29 조 ( 특허요건 ) 제 1 항 - 산업상이용할수있을것 - 특허일것 특허법제 29 조제 1 항 특허법제29조제2항 ( 진보성 ) IT 컴퓨터관련발명 - 발명이속하는기술분야의출원시기술수준에서당업자가통상의창작능력을발휘하여생각해낼수있는것인지를기준으로진보성판단 다음의경우진보성불인정 - 주지. 관용수단의부가또는균등수단으로치환한경우 - 하드웨어로실행하고있는기능을소프트웨어화한경우 - 사람이수행하고있는업무를시스템화한경우 - 공지의사상 ( 事象 ) 을컴퓨터가상공간에서재현하는경우 BT 의약관련발명 - 수술 / 치료 / 진단용의료기기및의약품 - 인간배출물또는채취물을처리하는방법등데이터수집방법 - 임상적판단을포함하지않는이화학적측정 / 분석 / 검사방법 의료행위발명은제외 - 동일물질이라도의약의용도가다르거나, - 기술적사상의창작에의해새로운공정이부가된발명의경우 - ( 용도발명 ) 약리효과가유효활성물질의화학구조또는조성물의조성성분으로부터쉽게유추할수없는발명 - ( 선택발명 ) 인용발명에의한약리기전으로부터통상의기술자가쉽게추론할수없을정도로현저한효과가있는경우 기술분야별혁신성과및특허전략 ( 데이터 ) 년동안 IT, BT 분야국내출원특허 432,513건에대한 2014년 10월기준심사청구및등록현황 - 동기간전체출원건수 (1,210,753 건 ) 중 IT분야가 337,111 건 (27.8%), BT분야가 95,402건 (7.9%) 을차지 ( 혁신성과및특허활동 ) 출원인유형별분포및해당출원이 14년 10월까지심사청구, 등록된비율 xi

17 구분 IT BT 기업공공개인외국합계기업공공개인외국합계 출원건수 ( 건 ) 179,309 39,109 24,552 94, ,111 20,881 18,628 12,835 43,058 95,402 출원인별비중 (%) 53.2% 11.6% 7.3% 27.9% 100.0% 21.9% 19.5% 13.5% 45.1% 100.0% 심사청구건수 ( 건 ) 120,361 32,806 20,260 73, ,433 17,415 17,680 11,636 26,594 73,325 출원인별비중 (%) 48.8% 13.3% 8.2% 29.6% 100.0% 23.8% 24.1% 15.9% 36.3% 100.0% 등록건수 ( 건 ) 82,592 26,349 9,091 49, ,425 12,753 13,524 6,947 11,945 45,169 출원인별비중 (%) 49.3% 15.7% 5.4% 29.5% 100.0% 28.2% 29.9% 15.4% 26.4% 100.0% 심사청구 / 출원 (%) 67.1% 83.9% 82.5% 77.5% 73.1% 83.4% 94.9% 90.7% 61.8% 77.7% 등록 / 심사청구 (%) 68.6% 80.3% 44.9% 67.7% 67.9% 73.2% 76.5% 59.7% 44.9% 61.1% 등록 / 출원 (%) 46.1% 67.4% 37.0% 52.5% 49.7% 61.1% 72.6% 54.1% 27.7% 43.7% 출원인유형별심사청구기간및등록소요기간 - 출원인유형별심사청구기간 ( 출원 ~ 심사청구 ) IT BT IT BT IT BT IT BT 기업공공개인외국 - 출원인유형별등록소요기간 ( 출원 ~ 등록 ) ( 기업 ) 출원 ~ 심사청구기간은 IT(0.94 년 ) > BT(0.34 년 ) 로, BT관련국내기업출원인은대부분우선심사가가능한중소기업 ( 외국 ) 특히 BT출원의심사청구기간이가장길어, 특허출원후전략적상황을고려하여심사청구를하는것으로보임 xii

18 요약문 IT BT IT BT IT BT IT BT 기업공공개인외국 ( 기업의혁신활동및성과 ) IT와 BT는혁신의패턴등기술특성이매우대조되는기술분야로, 기술분야별로 R&D, 특허, 경제적성과등기업의특허활동에차이가있음 - ( 데이터 ) NICE 평가정보기업DB에등록된지식재산활동기업중 IT, BT 관련산업을주 (main) 업종으로하는국내기업을기준으로, 경제및특허데이터를수집하여자체적으로분석 2013 년지식재산활동실태조사의모집단기준인 1) 직전 2년간 2건이상의산업재산권출원, 2) 5년간 1건이상의산업재산권등록요건을모두충족하는 20,566 개의기업 최종적으로 IT 분야 1,568 개기업, BT 분야 468개기업으로총 2,036개기업을분석대상으로함 - R&D 집약도 (R&D 투자액 / 매출액 ) : IT와 BT의매출액대비 R&D 투자비율은 4~6% 수준 * 으로기술분야별로큰차이를보이지않음 동기간기업의매출액은지속적으로증가하기는했으나, 10년 ~ 12년 IT 기업의매출액증가현상이두드러지지않음. 이로인해동기간 IT 기업의연구개발비는오히려감소하는경향을보임 xiii

19 6.0% 6.0% IT BT 매 5.7% 5.7% 출 5.0% 5.2% 액 4.1% 4.2% 4.4% 비대 3.8% 중 (비 % )연구개발비 6.0% 5.4% 5.1% 5.2% (R&D 의특허성과 ) R&D 백만원당 IT분야는평균 2.5건, BT분야는 1.1건으로 IT분야의특허출원이상대적으로많음 IT 특허의경우 BT 특허에비해상대적으로방어출원이많고, 연구개발로부터특허성과로연결이용이하기때문으로판단됨 09년을정점으로 IT와 BT 분야모두출원건수가감소하고있는데, 이는질적으로우수한특허를선별하여출원하려는기업의특허경영방침과관련이있음 연구개발출비 (원백건만수원 )대비 6.5 IT BT ( 경제적성과 ) 유효특허 1건당영업이익은 BT( 평균 400만원 ) 가 IT(100 만원 ) 보다높은수준을유지하고는있으나점차낮아지는경향 * 을보임 10년을정점으로 BT분야의영업이익이감소하기때문에 BT 분야의유효특허 1건당영업이익은감소하는추세를보임 xiv

20 요약문 IT BT 영유 0.4 업효이특익 (허 0.3 백 1 만건 0.2 원 )0.1 당 ( 지식재산분쟁 ) 기술특성으로인해특허분쟁양상도차이가있음 - 10년 ~ 15년3월국내지식재산분쟁 (1,386건 ) 의산업별분포는정보통신 (41.7%), 전기전자 (35.4%), 화학바이오 (5.9%) 등 IT분야가압도적 - 우리나라의지식재산분쟁현황 출처 : 특허청보도자료, 특허괴물우리기업에대한공세지속 ( ) - 동기간 NPEs 와우리기업간지식재산분쟁 (890 건 ) 은정보통신 (459 건, 51.6%), 전기전자 (289건, 32.5%), 화학바이오 (0건) 순임 특허의독점배타권으로인한혁신및경쟁저해사례 ( 과도한특허보호로인한문제 ) 특허권자의권리남용으로후속연구에대한진입장벽을형성하여기술혁신또는공정한경쟁을저해 xv

21 - 소유권자가너무많은경우오히려재산의사용을방해, 어느누구도그권리를행사할 수없게되어과소이용되는 비공유지의비극 (Tragedy of Anti-commons) 을초래 특허권자의권리남용사례 로열티과적 (Royalty Stacking) 홀드업 (Hold-up) 홀드아웃 (Hold-out) 설명 선행발명을토대로후속연구진행시, 선행발명의특허권자들이서로다를경우후행연구자에게각각자기특허권에대한과도한로열티를요구함으로써높은거래비용발생 선행발명의존재에대해모르는상태에서이를상업적으로이용할때야기되는문제로, 이미상당한자원이투자된이후라회피설계나재설계가어려운상황에서후행연구자는특허권자에게 hold-up( 손들어!, 꼼짝마! ) 을당하는경우가발생 특허권자가전방산업의수요자에게합리적수준을넘어서는과도한실시료를부과하는행위로, 후행연구자의연구를지연시키거나특허실시를아예못하는경우도발생 ( 기술분야별사례 ) 특허제도로인한기업의혁신 경쟁저해현상은 IT, BT 등기술분야에따라서로다른양상을보임 - (IT분야 : 1특허덤불 ) 여러특허간권리범위가서로뒤얽혀마치숲 (thicket) 처럼복잡하여, 신기술을상용화하려는혁신기업에진입장벽을형성하는현상 (Shapiro, 2001) ( 사례 ) 최근삼성 vs. 애플간스마트폰특허분쟁이대표적이며, SW특허덤불문제로특허권 1% 증가시시장진입이 0.8% 감소된다는연구결과도있음 (Cockburn and MacGarvie, 2011) - (IT분야: 2특허괴물 ) 기술개발이나제조활동없이다른기업의특허를매입 관리하여높은수익을창출하는회사를의미하며, 특히특허소송을통해라이센싱을추진하는공격적 NPE를일컬음 ( 사례 ) 캐나다 RIM* 社의블랙베리서비스에대하여미국특허괴물인 NTP 社가자신의라디오주파수무선커뮤니케이션을무단사용했다며제기한소송으로, 06년 RIM 社는 NTP 社에 6억1250만불지불 - (BT분야 : 1리서치툴특허 ) 리서치툴에대한특허등록이가능해짐에따라특허권자가과도한실시료를요구 리서치툴이란 BT분야의실험실에서사용되는모든수단이나도구 ( 연구방법, 유전자, 세포주, 약물, 클로닝수단, 장치, 기계, SW 등 ) 를의미함 xvi

22 요약문 ( 사례 ) 미국위스콘신동문연구재단은인간배아줄기세포특허에대해높은특허사용료를요구하여줄기세포연구의지연을초래, 2005년기준연간정액의선납금 ($12.5 만불 ) 과유지비 (2.5~4 만불 ) 요구 ( 상업적목적의실시에한하며, 학문적이용시무료로사용가능 ) - (BT분야: 2에버그리닝전략 ) 신약개발사가원천특허의기간만료전에약의형태, 성분, 구조등을일부변경해특허를지속적으로등록함으로써, 복제약업체의진입을막고신약에대한특허의독점권을연장하는전략 ( 사례 ) 전세계판매 1위고지혈증치료제아토바스타틴의물질특허가국내에서 2007 년에만료됐으나광학이성질체, 중간체, 결정다형관련후속특허에의해 2016 년까지연장되었음 ( 특허권공유움직임 ) 발명의보호 장려및활용이라는특허제도의목적을살리기위해특허권활용확대를통한기술혁신가속화노력이진행중 ( 특허풀, patent pool) 특정기술에대한다수의특허권자들이컨소시엄을결성해일괄라이선스하도록하는협정으로, 각특허권자는독점권을포기하고상호간특허권의사용을인정함으로써적극적인특허라이선싱을시도 - ( 사례 ) 10년부터 SK텔레콤은세계주요통신사업자과 LTE특허풀결성을추진해특허라이선싱을통해 LTE 기술리더십강화과함께로열티확보를꾀함 ( 특허공유, patent commons) 신약개발, 환경보호등공공기술분야연구결과의공유를통한기술개발을장려하기위해연구기관의자발적참여 - ( 사례 ) 높은수익성을기대하기어려운열대질병치료제개발을위해오픈소스커뮤니티를통해신약개발협력환경을구축하는등열대질병이니셔티브 (Tropical Desease Initiative) 운영중 ( 04년 ~) xvii

23 구분특허풀 (patent pool) 특허공유 (patent commons) 개방특허 (open patent) 목적 특허공여자특허수혜자 특징 분야 ( 산업 ) 라이선스비용 장점 단점 - 특허권남용으로인한혁신저해해결및특허활용증대 - 공공기술특허공유 ( 또는기부 ) 를통해지속가능한사회추구 - 민간분야특허개방통해시장확대및산업발전촉진 - 보완적관계특허권자 - 공공기술특허권자 - 기술선도특허권자 - 참여기업 - 특허패키지수요자 - 특허번들을일괄라이선스 - IT 및일부 BT 분야 - 참여기업간크로스라이선스및이익분배 - 제 3 자에로열티징수 - 복수특허권이용시로열티과적등거래비용문제해결 - 담합의문제등경쟁법저촉 - 해당기술관련참여기업 - 불특정연구자 - 특허공유회원사간특허기부및무료이용 - 환경, 신약개발등공공기술 - 무상제공또는고정라이선스 - 공공분야의공익증대및기술개발비용절감및혁신촉진 - 핵심기술공개어려움 - 경쟁기업의특허출원및향후소송문제에노출가능성 - 불특정다수 ( 관련분야후발주자 ) - 보유특허를공개하고외부기업이무료사용 - 특정시기동안특허실시권을무상제공 - 전기자동차등도입기산업 - 무상제공 - 과도한경쟁예방과산업성장 - 자사기술의표준화및시장선점 - 특허개방의철회, 특허소송등가능성 ( 특허개방, open patent) 특허권자가대가없이제3자가자유롭게특허를실시할수있도록특허를개방 * 함으로써신기술및신시장확대를꾀함 - 우리나라의경우대기업 중소기업간상생을통해창조경제를실현할목적으로 15 년 1월부터창조경제혁신센터를통해대기업이보유한특허의일부를일반에무상제공 - ( 사례 ) 차세대자동차의시장선점을위해 14년 6월미국테슬라 ( 전기자동차 ) 와 15년 1월일본도요타 ( 수소연료전지차 ) 는각각자사가보유한특허권을무상으로제공하겠다고발표함 xviii

24 요약문 제 4 장결론 ( 요약 ) 기술분야별로기술혁신의촉진을위한특허제도의실효성에차이가있으며, 기술특성에따라특허제도의운영, 기업의특허활동, 특허제도가혁신과경쟁에미치 는영향등이상이한것으로나타났음 IT 및 BT 분야의기술특성비교 구분 IT BT R&D 유형 짧은시간, 낮은투자비, 개량발명용이 긴시간, 높은투자비, 낮은성공확률 기술특징 다수특허, 복합적기술군에의한제품화 소수특허, 소수의특허군으로제품및시장독점가능 모방용이성 상대적으로낮음 높음 전유수단 리드타임 특허권 특허의존도 낮음 높음 라이프사이클 특허의가치 ( 라이선싱금액 ) 단기적 ( 소멸특허비율높음 ) 상대적으로낮음 ( 특허포트폴리오구축및특허풀형성중요 ) 장기적 ( 만료시까지존속특허비율높음 ) 매우높음 기술분쟁 특허분쟁많음 특허분쟁상대적으로적음 특허이슈 특허덤불, 표준특허등 리서치툴특허, 에버그리닝전략등 ( 정책적시사점 ) 국가지식재산경쟁력확보를위한제도및정책수립은기술분야의특성을고려해차별적으로접근하는것이효과적 즉, 기술성장단계별산업별로혁신의패턴이다르고우리나라가처한기술및산업의특성이다르므로, 기술 산업혁신을촉진시키기위한제도및정책도우리나라현실에맞게수립할필요 - 우리나라산업별특성을고려한정부의과학기술및지식재산정책, 그리고기업의지식재산전략의수립필요성이검토됨 ( 과학기술정책연구원, 2005; 2010) - 특히, 2017년부터시작되는제2 차국가지식재산기본계획의수립에앞서, 우리나라주요기술분야별특성을고려한특허제도수정보완방안을검토하는것은매우시의적절함 xix

25 관련연구와주요내용 출처 Barton (1998) Arundel & Kabla (1998) Cohen et al. (2000) Baldwin and Hanel (2003) Burk and Lemley (2003) 과학기술정책연구원 (2005) 일본지적재산전략보고서 (2007) 과학기술정책연구원 (2010) 주요내용특허의활용은산업의경쟁구조에의존한다고주장 산업특성에따라특허화율 (propensity rate of patents) 에차이가있음. 즉, 제약, 화학, 정밀기기산업은특허화율이높으며, 의류, 정유, 철강산업은특허보다비밀유지에의존함 R&D 의이익을전유하는데있어특허권의의존도는혁신유형및산업에따라다르며, 전유수단으로서리드타임 (lead time) 이나비밀유지 (secrecy) 등이특허보다중요한산업이있음 첨단기술분야의산업일수록지식재산권이라는법제도적보호장치에대한유인이강한것으로분석 특허정책을운영하는데있어서기술분야마다혁신의특성이다르므로, 기술별로타당한이론을적용해야한다는정책동인이론 (policy levers theory) 제안 산업별특성을고려한정부의과학기술정책의수립이필요함 산업의특수성을반영한국가지식재산관리가필요함 정부정책의효과를제고하기위해서는수요자중심의유연성과다양성을확보한산업맞춤형정책이제시되어야함 발명의보호, 이익전유수단, 기술혁신촉진과관련된특허제도의역할이기술분야별 로상이하므로, 기술특성을고려하여특허제도의차별화를검토할필요가있음 따라서, 본연구에서는기술특성을반영하여향후특허제도를수정보완시, 논의가 필요한특허제도및고려할요인에대하여다음내용을중심으로검토함 IT 분야특허제도개선방안 프로그램특허대한특허보호확대방안 진보성판단시 효과기재 를의무화하여특허등록율을인하하는방안 디자인보호법의관련디자인제도를특허제도에적용하는방안검토 기업간 M&A 로인한특허확보사례검토 BT분야심사기준개선방안 국가별차별화된심사기준벤치마킹 ( 의료행위의특허보호에대한검토 ) 국가별차별화된특허제도도입가능성검토 ( 미국의 CIP제도 ) BT 분야에서추가적으로검토할요인 ( 의약품특허출원-의약허가-약가결정절차, 위임형제너릭으로인한경쟁저해등 ) xx

26 Abstract Abstract After encouraging innovation through investing public R&D and strengthening patent protection in Korea, the number of patent applications has significantly increased. As a result, the ratio of GDP to Korea s R&D investment was 4.15% in 2013, which was ranked at the world s number 1 while the number of patent applications (2 million cases) was the fourth in the world. However, these trends cannot be an direct evidence to explain whether the patent system has strengthened private sector to promote R&D investment, nor the government s R&D investment policy has led to technological innovation. Originally, the patent system is designed to encourage and protect invention and to promote utilizing the use of the innovative outputs. However, empirical studies on the effectiveness of a patent system has shown controversial results. According to positive effects, strengthening a patent system might lead to the industrial development and economic growth along the path of increase in private R&D investment promotion of invention increases in patent application and its commercialization. However, negative results suggest that technological innovation is discouraged by the patent system that increases costs of patent licenses and disputes. Meanwhile, roles of a patent system differ across technological fields. In other words, a patent system gives greater effects on promoting innovation in some technological fields while there is little effect in other technological fields. According to technical characteristics, the appropriability mechanisms of invention and the effectiveness of the patent system are different, which has different impacts on the behavior of companies that strategically leverage patents. This policy report examines the necessity of differentiating the patent system in xxi

27 accordance with the technical characteristics. Based on information technology (IT) and biotechnology (BT), it suggests policy implications to improve Korea s existing patent system. The research is divided into three steps as below. First, the theoretical background and existing literature are reviewed about the relationship between a nation s patent system and technological innovation. Next, technologically-differentiated perspectives in Korea s current patent system are analyzed with statistical analyses of firms strategic activities and comparative case studies in various phenomenon of tragedy of anti-commons in IT and BT. Finally, several issues are suggested to be considered when the patent system needs to reflect the different characteristics of technological fields. xxii

28 목차 제 1 장연구의개요 1 제1절연구의필요성 3 제2절연구의목적및내용 6 제 2 장특허제도와기술혁신 9 제1절혁신활동의유인으로서의특허권 11 Ⅰ. 특허제도의취지및목적 11 Ⅱ. 특허대상과요건 14 제2절특허제도의역할및실효성 20 Ⅰ. 특허제도와기술혁신간의상관관계 20 Ⅱ. 기술분야별혁신패턴의차이 25 Ⅲ. 기술분야별혁신에서특허제도의역할차이 28 제3절사례연구 : 일본의지식재산정책 32 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 37 제 1 절개요 39 Ⅰ. 우리나라의기술혁신및지식재산정책추이 39 Ⅱ. 기술분야의분류및혁신패턴의차이 46 xxiii

29 목차 제2절현황분석 : 기술분야별차별화된특허제도 54 Ⅰ. 우리나라의특허권강화 54 Ⅱ. 기술특성을반영한특허법조문현황 59 Ⅲ. 기술분야별심사기준상의차이 83 제3절통계분석 : 기술분야별혁신성과및특허전략 107 Ⅰ. 우리나라 IT와 BT의혁신활동및성과 107 Ⅱ. 우리나라 IT와 BT의특허분쟁 111 Ⅲ. IT, BT 기업의특허활동비교분석 114 제4절이슈분석 : 독점배타권과혁신 경쟁저해 119 Ⅰ. IT분야주요지식재산이슈 122 Ⅱ. BT분야주요지식재산이슈 138 Ⅲ. IT, BT분야특허의활용확대를통한혁신가속화노력 159 제 4 장결론 171 제1절요약및시사점 173 제2절특허제도의수정보완시고려할요인검토 176 Ⅰ. IT분야특허제도개선방안 176 Ⅱ. BT분야심사기준개선방안 183 참고문헌 196 Appendix 부록 207 부록1 IT, BT 관련기술및산업분류검토 209 부록2 의약품 -허기특허제도관련약사법조문 214 xxiv

30 목차 표목차 < 표 2-1> 우리나라특허등록요건 18 < 표 2-2> 산업별기술혁신 ( 제품혁신 ) 성과를전유하는수단 29 < 표 2-3> 산업별지적재산특성에따른일본의지식재산정책방향 33 < 표 2-4> 일본지적재산추진계획 의주요시책 34 < 표 3-1> 우리나라의시대별산업별특허출원추이 40 < 표 3-2> 우리나라의시대별국가 R&D 의특징과성격변화 40 < 표 3-3> 우리나라의산업별 지식재산관리단계별지원방향 41 < 표 3-4> 우리나라의국가특허전략청사진구축을위한 18대산업분류체계 42 < 표 3-5> 우리나라의과학기술기본계획의변천 45 < 표 3-6> WIPO 의기술분류별특허분류 (IPC) 상의분류 46 < 표 3-7> 산업 (KSIC)- 특허 (IPC) 연계표상의분류 47 < 표 3-8> 본연구에서정의한 IT와 BT 산업분류및특허분류 48 < 표 3-9> 우리나라의 IT 및 BT 분야산업및시장특성비교 49 < 표 3-10> 신약의개발 ~ 출시단계 51 < 표 3-11> 우리나라특허법의주요개정사항 55 < 표 3-12> 특허관련조약에의가입 56 < 표 3-13> IT, BT 관련된특허법관련조문비교 59 < 표 3-14> 우선심사관련처리절차및기간 63 < 표 3-15> 기탁기관별미생물수탁번호표기방식 72 < 표 3-16> 컴퓨터관련발명의범주 84 < 표 3-17> 생명공학발명의청구범위기재원칙예시 92 < 표 3-18> 의약발명의신규성인정기준 99 < 표 3-19> 의약발명의진보성인정기준 100 < 표 3-20> 기술분야별심사기준상의차이비교 103 xxv

31 목차 < 표 3-21> 기업의특허활동분석지표 107 < 표 3-22> 기술분야별특허활동분석지표기초통계 ( 년출원특허기준 ) 108 < 표 3-23> 기술분야별특허출원및등록현황 108 < 표 3-24> 출원인유형별특허출원및등록현황 ( 년 ) 109 < 표 3-25> 경제지표기초통계량 115 < 표 3-26> 분석지표 116 < 표 3-27> NPEs 비즈니스유형의구분 127 < 표 3-28> 기술분야별국내기업이특허괴물 (NPEs) 로부터피고당한건수 130 < 표 3-29> 리서치툴특허의원활한활용을위한각국의노력 142 < 표 3-30> 리서치툴특허의이용에관한특허제도의검토사례 143 < 표 3-31> 주요국의의약품허가-특허연계제도도입현황 145 < 표 3-32> 우리나라의약품허가-특허연계제도의주요내용및관련법 148 < 표 3-33> 연도별의약품허가-특허연계심판청구현황 153 < 표 3-34> 2013 년이후청구된의약품허가-특허연계관련심결현황 154 < 표 3-35> 에스오메프라졸특허출원전략 ( 아스트라제네카 ) 158 < 표 3-36> 미국내넥시움제네릭도전현황 159 < 표 3-37> 혁신가속화를위한특허활용의유형 160 < 표 3-38> IT 분야의특허풀형성사례 162 < 표 3-39> BT 분야의특허풀형성사례 163 < 표 4-1> 관련연구및주요내용 173 < 표 4-2> IT 및 BT 분야의기술특성비교 174 < 표 4-3> 기술특성을고려한특허제도수정보완시검토할요인 175 < 표 4-4> 주요국의생명공학 의료분야특허보호대상비교 184 < 표 4-5> 의약관련발명의각국의특허보호현황 187 xxvi

32 목차 그림목차 [ 그림 1-1] 연구단계별주요내용 7 [ 그림 2-1] 특허제도와기술혁신의관계 20 [ 그림 2-2] 지재권보호와민간연구개발투자와의관계 21 [ 그림 2-3] 지식재산보호와혁신성과의관계 22 [ 그림 2-4] 특허보호기간과혁신률 24 [ 그림 2-5] 산업의기술체제와기술혁신패턴 27 [ 그림 2-6] 일본의시기별지적재산관리정책 32 [ 그림 3-1] 우리나라의연구개발비와특허출원건수추이 (1985~2013 년 ) 39 [ 그림 3-2] 우리나라국가특허전략청사진구축계획 ( 년 ) 43 [ 그림 3-3] 우리나라의국가지식재산관리체계 44 [ 그림 3-4] 의약품연구개발단계및소요기간 52 [ 그림 3-5] 단일특허에포함된복수의유효성분에대한존속기간연장 79 [ 그림 3-6] 특허내동일유형성분관련하여복수의허가가존재하는경우존속기간연장 79 [ 그림 3-7] 단일허가와관련된복수의특허권이존재하는경우존속기간연장 80 [ 그림 3-8] 출원인유형별심사청구기간 ( 출원 ~ 심사청구 ) 110 [ 그림 3-9] 출원인유형별등록소요기간 ( 출원 ~ 등록 ) 111 [ 그림 3-10] 우리나라의분쟁통계 112 [ 그림 3-11] 미국의산업별특허소송분포 (1995 년 ~2014 년 ) 113 [ 그림 3-12] 미국의산업별손해배상액중앙값 (1995 년 ~2014 년 ) ( 단위 : 백만불 ) 113 [ 그림 3-13] 미국의산업별특허권자승소율 (1995 년 ~2014 년 ) 114 [ 그림 3-14] 분석프레임워크 115 [ 그림 3-15] 매출액대비연구개발비비중 (%) 117 [ 그림 3-16] 연구개발비백만원당출원건수 ( 건 ) 117 [ 그림 3-17] 유효특허 1건당영업이익 ( 백만원 ) 118 xxvii

33 목차 [ 그림 3-18] 스마트폰제조기업간특허분쟁현황 124 [ 그림 3-19] 의약품허가-특허연계제도시행흐름도 148 [ 그림 3-20] 의약품허가-특허연계제도업무처리절차도 149 [ 그림 3-21] 아스트라제네카의프리로섹에서넥시움으로의매출전환 158 [ 그림 4-1] 의약품보험등재절차 191 [ 그림 4-2] 제네릭등재후오리지널과제네릭의약가인하절차 191 xxviii

34 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Chapter 1 제 1 장 연구의개요 제1 절연구의필요성제2 절연구의목적및내용

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36 제 1 장연구의개요 제 1 절 연구의필요성 창조경제시대에개인의창의력과혁신적아이디어에기반한 지식재산 이경제성장의원동력이라는것은주지할만한사실이다. 정부R&D 의투자확대정책으로우리나라 GDP 대비정부R&D 비중은꾸준히증가해 2013 년 1.14% 로세계 1위를차지했다. 이와함께 R&D 의결과물인특허의양적성장이이루어져우리나라의특허출원건수는세계 4위를기록하였고, 정부R&D 를통해창출된국내특허는 2009년-2013년 5년간연평균 12.4% 성장이라는높은증가율을보였다 ( 특허청, 2015) 1). 그러나동기간우리나라등록특허중특허의질적수준을측정하는우수특허비율 (Patent Quality Index: PQI) 2) 은 23.0% 로, 정부R&D(14.0%) 와민간R&D(15.5%) 로부터창출된특허가외국인출원특허 (42.5%) 에비해상대적으로질적으로미흡한상황이다. 특허의활용률등품질저하는우리나라지식재산의질적경쟁력약화로연결되어, 우리나라의지식재산권사용료수지 3) 는 2011 년 30억불적자에서 2012년 47억불, 2013년 55억불로지속적으로적자폭이확대되어왔다. 지금까지우리나라의국가지식재산전략은일본과유사한단계를밟아가고있다. 제1차국가지식재산기본계획 ( ) 을토대로매년지식재산시행계획이수립및실행되고있으며, 지식재산전략추진기반의조기구축 을목표로한전략 1단계 ( 년) 를완료하고현재 지식재산부 ( 富 ) 및고용창출메커니즘구축 을목적으로하는전략 2단계 ( 년) 를시행중이다. 일본은 2002년지적재산기본법을제정하고, 2003 년일본내각에지적재산전략본부를설치하면서국가지적재산관리추진체제를갖추었다 ( 과학기술정책연구원, 2010). 일본은 3단계의지적재산전략계획을수립및추진하여, 1) 특허청보도자료, 13 년정부 R&D 특허성과조사 분석결과발표 ( ). ( 2) PQI 는 OECD 에서유럽특허청에등록된특허의국가별, 기술분야별품질을측정하기위해혁신의기술적 경제적가치를종합적으로측정하기위한지표로, 피인용 (forweard citation), 패밀리특허, 청구항수, 범용성지수 (generality index) 등 4 개지수를이용해서만든종합지표임 (Squicciarini et al., 2013). 3) 출처 : 한국은행경제통계시스템. 3

37 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제1기지적재산전략단계 ( 년 ) 에서기본적인제도를개혁과함께컨텐츠산업의지식재산관리를강조했다. 제2기지적재산전략단계 ( 년) 에서는같은해인 2006 년시작된제3기과학기술기본계획에서중점 4대분야로선정된생명과학, 정보통신, 환경, 나노기술 / 재료분야에대하여산업의특수성을반영한지적재산관리의필요성이제기되었다. 이에따라 2007년일본은중점 4대산업에대하여지식재산의특수성및일본의기술개발단계등을분석해산업별국가지식재산전략을발표했다. 제3기지적재산전략단계 ( 년 ) 에는보다세분화된산업및기술수준의지식재산관리가이루어졌으며, 컨텐츠 패션 식품 디자인산업등 소프트파워산업 및첨단의료등우수기술의국제표준화를위한지식재산관리가강조되었다. 일본사례와달리, 우리나라지식재산제도및정책은전산업분야에일괄적으로적용되어왔다. 그러나전산업에일괄적인정책을제시한다고해도산업별혁신의차이에기인하여특정산업에미치는영향은각각다르다. 예를들어, 특허권강화의대표적사례인무역관련지식재산권에관한협정 (agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) 4) 은우리나라 IT산업의특허출원증가등기술혁신에영향을준반면 ( 정보통신정책연구원외, 2006), 제약산업에서는연구개발비감소등기술혁신의저해요인으로작용한것으로나타났다 ( 이성수, 2011). 이미다양한혁신연구를통해산업별기술혁신패턴에차이가있음이나타났다 (Pavitt, 1984; Malerba and Orsenigo, 1997, Leonard-Barton, 1998; Arundel and Kabla, 1998; Baldwin and Hanel, 2003). 국가의지식재산경쟁력확보를위한법제도개선및정책수립을관련산업분야의 R&D 특성과지식재산의특성에따라차별적으로접근하는것이보다효과적이다. 또한기술성장단계별산업별로혁신의패턴이다르고우리나라가처한기술및산업의특성이다르므로, 기술 산업혁신을촉진시키는정부의관련정책도우리나라현실에맞게 4) 지식재산권에대한국제적보호를강화하고침해에대한구제수단을명기한다자간규범으로, 1994 년출범한세계무역기구 (World Trade Organization : WTO) 의부속조건으로채택되었음. 처음에는위조상품의무역규제를목표로하였으나점차그범위가전지적재산권으로확대됨. TRIPs 는상업적으로중요한기술영역이나, 특히특허의대상으로여겨지지않던의약품및방법을특허대상으로포함시켰으며특허보호기간을 20 년으로하는조항에대하여, WTO 회원국들이의무적으로자국법에포함시키도록함. 이규범은기존의지적재산권관련협약이속지주의에따른내국민대우만을보호대상으로삼은것과는달리, 자국의지식재산을보호할수있는최혜국대우를원칙으로함 ( 서환주, 2004). 4

38 제 1 장연구의개요 수립되어야한다. 이와관련하여우리나라에서도산업별특성을고려한정부의과학기술및지식재산정책, 그리고기업의지식재산전략의수립필요성이검토되었다 ( 과학기술정책연구원, 2005; 2010) 년부터시작되는제2차국가지식재산기본계획의수립에앞서, 우리나라주요기술 산업의혁신특성에따른지식재산의특성의차이를분석함으로써산업별로맞춤화된지식재산정책수립의필요성을검토하고방안을마련하는것은매우시의적절하다. 이를위해서는무엇보다기술 산업분야의혁신특성을이해하고우리나라의산업별지식재산의특성을분석하여각산업에최적화된정책에대한검토가선행되어야한다. 5

39 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제 2 절 연구의목적및내용 본연구는우리나라기술분야별혁신특성을비교분석하고, 기술특성을고려한특허제도의차별화필요성을검토하여, 중장기적특허제도운영방향을제안하는데목적이있다. 연구의기본적인가정은기술분야별로혁신패턴과특허제도의역할, 그에따른기업전략이다르므로, 특허제도와정책은기술특성을고려해수립되어야한다는것이다. 이를위한사례로본연구에서는 IT와 BT를중심으로기술분야별특허제도의차별화필요성에대해검토하고, 특허제도의수정보완시고려할요인을검토하고자한다. 기존에는특정기술 산업분야에한정하여혁신패턴및제도개선방안연구가주를이루었던반면, 본연구는기술특성의차이에따라차별화된특허제도및정책수립의필요성에대한검토에초점이맞추어져있다. 즉, 본연구는 IT와 BT의혁신및지식재산특성에대한비교분석연구라는점에서기존연구와차이가있다. IT와 BT는산업발전단계중우리기업이각각선두주자및후발주자에속한대표적기술분야이다. 전자전기, 정보통신등 IT 분야에서우리나라기업들은세계적으로최첨단기술및신제품개발을선도하는반면, 제약산업등 BT 분야에서신약개발을주로하는선진국과달리우리나라는복제약생산위주의후발주자전략을취하는등 IT와 BT 분야에서우리나라가각각처한산업성장단계및시장규모등에서차이를보인다. 또한, 기술특성의차이로인해 IT와 BT 기업의 R&D 와특허전략, 산업내경쟁구도등에도차이가있다. 예를들어, 의약품은개발기간및비용이많이소요되지만복제가쉬워 R&D 결과물에대한전유수단으로써특허에의의존도가매우높은반면, 전기전자분야의기업들은기술선점및경쟁자차단을목적으로전략적으로방어특허를출원하는경우도많다. IT와 BT 등기술분야별차별화된특허제도의운영에대한타당성검토하기위한본연구는크게세단계로구분된다. 우선, 특허제도와기술혁신과의상관관계에대하여 6

40 제 1 장연구의개요 이론적배경을검토한다. 다음으로, 기술특성을반영한특허제도의차별화필요성에대하여 IT와 BT를중심으로현황분석, 통계분석, 이슈분석를통해다각도로검토한다. 마지막으로, IT와 BT의특성에따라차별화가필요한이슈를도출하고, 향후이를특허제도의수정보완시고려해야할요인을검토한다. [ 그림 1-1] 연구단계별주요내용 특허제도와기술혁신 ( 제 2 장 ) 기술분야별특허제도차별화필요성 ( 제3장 ) 정책적시사점제안 ( 제 4 장 ) 특허제도의취지및목적, 대상과요건 특허제도의역할및실효성 기술분야별차별화된특허제도및정책의도입관련일본의추진경과 우리나라혁신및정책추이 ( 현황분석 ) 기술분야별차별화된특허제도 ( 통계분석 ) 기술특성에따른기업특허전략 ( 이슈분석 ) 특허제도로인한혁신 경쟁저해 기술분야별특허제도차별화가필요한이슈검토 기술특성을고려한특허제도수정보완시고려할요인 보고서의전반적구성및내용은다음과같다. 제2장에서는 기술혁신촉진 이라는특허제도의본원적취지를살펴보고, 특허대상과요건등기술특성과상관없이일괄적으로적용되는특허제도에대해소개한다. 다음으로, 특허제도와기술혁신간의상관관계를분석한기존문헌을검토하며, 이론상의특허제도의역할과달리기술분야별로특허제도의실효성이다르게나타나는연구결과를비교분석한다. 또한기술 산업별특성을고려한지식재산정책수립과관련된일본의사례를검토한다. 제3장에서는기술특성에따라차별화된특허제도를도입하는것에대한필요성을검토한다. 분석의대상은 IT와 BT 분야로, 분석범위는우리나라의특허제도, 기술특성에따른기업특허전략, 특허제도에의해혁신이나경쟁이저해되는사례를비교분석한다. 분석은크게세단계로이루어진다. 우선, 현행우리나라특허법제도에서 IT와 BT의기술특성을고려한조항과, 심사기준상에서기술특성을고려한별도지침은어떠한것들이있는지와이에대한도입배경을살펴본다. 둘째, IT와 BT의기술특성에따른혁신활동, 특허성과및기업의특허전략의차이를비교하기위해특허및기업데이터를이용한기초통계량을분석한다. 셋째, IT와 BT 분야에서최근이슈가되고있는특허의배타적권리로인해발생하는기술혁신및경쟁저해요인에대한사례분석과함께, 특허의활용확대를통한혁신가속화노력에대한사례를검토한다. 7

41 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 마지막으로, 제4장에서는연구결과를요약하고 IT와 BT의특성에따른특허제도의개선시고려할요인에대하여검토한다. 본검토결과는 IT, BT 각분야의전문가를대상으로자문회의를개최한결과를정리한것이다. 8

42 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Chapter 2 제 2 장 특허제도와기술혁신 제 1 절혁신활동의유인으로서의특허권제2 절특허제도의역할및실효성제3 절사례연구 : 일본의지식재산정책

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44 제 2 장특허제도와기술혁신 제 1 절 혁신활동의유인으로서의특허권 기술혁신촉진 이라는특허제도의본원적취지및목적을살펴보고, 특허대상과요건등기술특성과상관없이일괄적으로적용되는특허제도에대해소개하고자한다. Ⅰ 특허제도의취지및목적 5) 특허제도는발명자에게일정기간동안 특허권 이라는독점적인권리를부여함으로써발명자가발명에투자한시간이나비용등을보상받을수있게하며, 동시에이발명을제3자가이용하도록하여보다많은발명과창작을유인 장려하는등과학기술의발전및경제발전을도모하기위한법제도이다. 산업정책의관점에서볼때특허제도는 1) 발명과그에대한공개의촉진, 2) 조속한권리공개로인한중복투자의방지, 3) 조기권리화를통한상용화촉진, 4) 국경을넘나드는기술거래의촉진이라는기능을수행한다 (Merges et al., 2012). 우리나라특허법제1조에는 발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함 이라는목적이명시되어있다. 즉, 특허법은권리에대한보호를통해후속발명이원활히생산되도록 발명을보호 장려 하고, 특허출원시발명의내용을공시하게함으로써일반이 발명의이용 을장려하기위한법적틀이다. 그러나발명의보호와이용그자체가본원적목적이아니라진보적인내용의기술이발전될수있도록촉진하여공공의이익증진과산업발전에이바지할수있도록하는것을궁극적목적으로하고있다. 특허로서보호받는대상은 발명 으로, 이에대해서는각국마다개념차이가존재하나우리나라의경우 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 으로정의하고 5) 특허청 한국지식재산연구원 (2012b) 의내용을참고하여요약, 정리함. 11

45 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 있다 ( 특허법제2조제1호 ). 특허법제29조에서는특허를받을수있는요건에대해신규성과진보성, 그리고산업상이용가능성을들고있다. 동법제32조에서는 공서양속이나공중의위생에해를끼칠위험이있는경우특허를받을수없다 고특허를받을수없는요건에대해규정하고있다. 특허법의목적이 발명의보호 와 발명의이용 이라는 2가지측면에서개인의이익과공공의이익을동시에달성하려는데있기때문에산업이나공공의이익을저해할우려가있는발명은제29조의특허요건을만족하는발명이라고하더라도특허의대상에서제외되는것이다. 1. 발명의보호 장려 특허를받을수있는권리에의한실체적보호로서발명자는특허출원전에는국가에대하여특허부여를요구하는특허부여청구권과발명에대한일정한이익상태를지배하는발명자권을가지며, 특허출원후설정등록전에는출원공개시제3자의실시에의한불이익을보전하기위하여보상금청구권을가진다 ( 특허법제65조 ). 또한설정등록이후에특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점 ( 특허법제94조 ) 할수있어특허발명의실시는특허권자에게전유된다. 만일정당한권한없이제3자가특허발명을업으로실시하면특허권침해가성립되어특허권자는특허권침해금지청구권 ( 특허법제 126조 ), 손해배상청구권 ( 민법제750조 ) 및신용회복청구권 ( 특허법제131조 ) 등을행사할수있다. 발명자는발명에대해특허출원절차를거쳐심사 특허결정 설정등록절차를밟아야특허권을취득하게된다. 출원전에신규성또는진보성을상실한발명을보호하기위한규정및그에관한절차를두고있고 ( 특허법제30조 ), 특허출원후단계에서는출원에대한보정제도 ( 특허법제46조, 제47조, 제51조 ), 분할출원 ( 특허법제52조 ), 변경출원 ( 특허법제53조 ), 조약우선권주장출원 ( 특허법제54조 ), 국내우선권주장출원 ( 특허법제55조 ) 을인정함으로써출원절차상불이익을당하지않도록하고있다. 심사단계에서는우선심사신청제도 ( 특허법제61조 ), 신청에의한출원공개제도 ( 특허법제64조 ) 등을두어권리화에필요한절차의신속한진행및권리구제를인정하고있다. 등록후무효심판에대해서는특허의정정 ( 특허법제77조, 제133조의2, 제137조제3항 ), 정정심판 ( 특허법제 12

46 제 2 장특허제도와기술혁신 136조 ) 등을인정하고있다. 한편, 발명의장려 라함은정부가각종홍보및정책수단을통해국민에게발명의중요성과필요성을인식시키거나발명사상의제고, 발명으로의유인, 발명의실시를위한제반지원책등을강구하는것이포함된다. 특히발명자의의욕을고취하기위해학생이나개인발명및소기업의발명등에대해서는출원료및최초 3년분의특허권설정등록료등을면제하거나감면해주고있으며 ( 특허법제83조 ), 발명진흥법에서는발명장려보조금의지급, 우수발명의발굴포상및사업화지원제도등의규정을별도로두어발명을장려하고있다. 발명자에대한특허권의부여와실체적 절차적보호는결과적으로발명자본인은물론관련기술분야의타인에게도발명의욕을고취시킨다. 2. 발명의이용 발명의이용에는 발명의공개 와 발명의실시 가포함된다. 즉, 발명이공개되어일반공중이발명의존재를알고동일발명의연구를회피함과동시에공개된발명을기초로개량된발명을할수있도록하는한편, 발명을적극적으로실시하여발명자가수익을얻고사회의기술발전에실시된발명이활용되도록하는것이다. 발명의공개 는특허제도를유지하는기본전제로, 출원시발명의내용을상세히기재한명세서를제출해야한다 ( 특허법제42조제3항 ). 특허청에서는출원공개또는등록공고등을통해발명을공개한다 ( 특허법제64조및제87조제3호 ). 특허출원된발명은특허출원일로부터 1년 6개월이경과되거나또는그이전이라도출원인의신청이있는경우에출원공개가된다. 다만특허청구범위가기재되지아니한출원, 등록공고를한출원, 무효, 취하또는포기되거나거절결정이확정된출원의경우에는예외적으로출원공개의대상이되지않는다. 발명의공개를통해중복투자및중복연구를방지하고제3자가기술문헌으로서활용할수있게되어개량된기술개발에기여할수있다. 발명의실시 는특허권자의실시와제3자의실시로나뉜다. 특허권자는업으로서자기의특허발명에대하여실시할독점적인권리를가진다 ( 특허법제94조 ). 하지만정당한이유없이특허발명을실시하지않거나불충분하게실시하는경우에는재정에의한강제실시권 ( 제107조 ), 재정에의한특허권의취소 ( 제116조 ) 등의불이익을받게된다. 그리고 13

47 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제3자는실시권등의정당한권원이있거나설정등록된특허권의존속기간이경과하여특허권이소멸된경우에는특허발명을자유로이실시할수있다. 특허법에서는앞에서소개한특허의요건, 보호, 이용에관한사항뿐아니라특허출원이나심사, 재심, 소송, 권리구제단계등의일련의절차와국제출원등에대해서도규정하고있다. Ⅱ 특허대상과요건 1. 발명의대상 앞서언급한바와같이특허제도는 발명을공개하는대가로특허권을부여하는제도 이므로이미일반공중에게알려진발명또는종래기술에비하여기술적효과에있어서더나아진것이없거나개선의정도가미미한기술에는독점배타권을부여하지않는다. 발명의성립성이란특허받을수있는발명이되기위해서발명으로서성립할수있느냐가문제이다. 예를들어, 특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 은 1 발명일것 과 2 산업상이용가능할것 의두가지요건으로구분될수있다고해석한다 ( 특허청, 2011). 우선, 발명의개념과관련하여우리나라특허법제2조제1호는 발명 이라함은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로고도한것 으로규정하고있다. 자연법칙 이란자연계를지배하는원리법칙을말하는바, 자연법칙의이용 을발명의요건으로하게된것은특허권의본질을무체재산권으로서인간의창작물중자연을제어하고자연력을이용한것에한하여발명의개념에포함시킨독일의법이론 6) 에유래되었다. 일본특허법이이를규정하였고우리나라특허법에서도수용하였으나, 다른국가에서의입법례는찾기어렵다 ( 최재식, 2015). 여기서 고도한것 의의미는일반적으로실용신안법상의 고안 과특허법상의 발명 을구분하기위한상대적인개념으로, 심사기준에는 실무상발명의성립요건에대한판단시에는고도한것에대해서는고려하지않는것으로한다. 고규정하고있다. 6) 법학자 Josef Kohler 의견해임. 14

48 제 2 장특허제도와기술혁신 다음으로, 발명의대상과관련하여근대적인형태의특허법이탄생한 17세기에는산업혁명을가능하게해준다양한종류의기계에관한소위장치발명 ( 裝置發明 ) 이특허발명의전부인것으로보았다. 이렇게발명의대상을한정하는것은특허법의목적인기술혁신의촉진과산업발전이라는측면에서발명자에게부여되는독점적권한을인간의정신적활동등에까지지나치게확대하는것을방지하기위함이었다. 그러나급속한기술의발전에따라한정적인전통적발명의개념이도전받게되었고, 점차적으로과학과기술의발전에따라방법발명, 물질발명, 동물 식물발명, 컴퓨터발명, 비지니스모델 (Business Model) 발명등을포함하는넓은개념으로확대되었다 ( 김원준, 2012). 예를들어, 유전공학이나화학분야에서발견된염기서열이나화학식등은사람이인지하지못하였을뿐, 원래부터자연계에존재하던것을발견한것으로전통적개념에의하면발명으로볼수없다. 또한, 컴퓨터구동소프트웨어나영업방법의경우에도실체가분명하지않으므로자연법칙을이용한것이라고보기어려운측면도있었다. 1972년미국은 Gottschalk vs. Benson 사건에서컴퓨터프로그램을특허대상으로인정하지않았으나, 1981년미국연방대법원은 Diamond v. Diehr 사건에서컴퓨터프로그램의특허성을인정했다. 또한 1998년미국의 CAFC는 State Street Bank 사건에서컴퓨터를이용한영업발명에관하여특허성을인정하는판결을내렸다. 한편, 미국특허법은제101조에서 신규하고유용한발명내지발견 을특허대상으로규정하고있다. 1980년 Diamond vs. Chakrabarty 사건 7) 이후, 미국연방대법원은이사건에서 태양아래인간이만든어떠한것이라도특허의대상이다 라고판시하며추상적아이디어, 자연현상및자연법칙그자체만을특허대상에서제외하고있다. 미국의판례에서는물리적변환이발생하거나, 유용하고, 구체적이며, 실제적인결과를가져오는실용적응용이있는경우에는특허대상으로인정한다. 오늘날정보기술 (IT) 의활용에의한사회 경제활동의근본적변혁이세계적규모로급격하게진행되어왔으며, 인터넷의보급및전자상거래의급속한발달에따라 BM특허를비롯하여시스템 전자상거래 전자화폐 정보검색관련특허등이등장하고있다. 특히, BM특허는이론상자연법칙을이용한발명에해당되지않는다는의문도있으나소프 7) 1980 년미국연방대법원이 Diamond v. Chakrabarty 사건에서박테리아의특허대상성을인정한이래동물이나식물은물론유전자에대한특허성을인정함. 15

49 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 트웨어와인터넷의특징을최대한이용하려는발명으로컴퓨터를이용한소프트웨어관련발명으로파악하여특허성을인정하는것이세계적인추세이다 ( 김원준, 2012). 특히소프트웨어산업규모가확대되어가고나아가 S/W 기술발전이다른유망산업분야에영향을미치는한편, 정보통신기술의급속한발달에따른인터넷이용인구의폭발적인증가에때를맞추어 컴퓨터프로그램관련발명 및 전자상거래관련발명 의특허가능성에관한내용이관심의대상이되고있다. 2. 특허등록요건 기본적으로발명은자연법칙을결과로서이용한것이어야하며전체적으로이용하고있어야한다. 자연법칙의이용여부는청구항전체로서판단하여야하며, 청구항에기재된발명의일부에수학공식등이포함되고있어도청구항을전체적으로파악했을때자연법칙을이용한것으로볼수있다면그것은발명에해당한다. 발명으로서또다른요건은인간의사고가자연법칙을이용하되그것이기술적사상으로표현되어야한다는점이다. 발명은구체적이고합리적인실시수단으로서기술과는달리보다추상적이고개념적인사상으로서, 기술그자체를뜻하는것이아니라자연법칙을이용한기술에관한사상을가리킨다. 이외에도창작성 8), 고도성 9) 의요건을충족시킬때성립하며이요건들을충족시키고있는발명이라하여모두다특허를받을수있는것도아니다. 이들발명이특허를받을수있기위해서는구체적으로제시되고있는특허요건을갖추어야한다. 특허요건이란특허등록을위하여갖추어야할사항들을의미하는것으로여러가지실질적요건과절차적요건이있다. 실질적요건으로는 산업상이용가능성, 신규성, 진보성 을고려해야하며 ( 특허법제29조 ) 절차적요건으로는 권리능력, 행위능력, 선원주의, 1발명 1출원의원칙, 특허받을수없는발명 등의요건을살펴보겠다. 특허요건에관해우선제29조제1항에서는 산업상이용가능한발명 임을요구하고있 8) 창작이란그이전에존재하지아니한무엇인가를새롭게만들어내는인위적작용을가리키며보다구체적으로말하면 1) 새로움을갖고 2) 만들어낸것으로서 3) 그만들어낸것이자명하지않을것이요구됨. 9) 고도성이란창작의정도가높다는의미로고도성판단의객관적기준을정하기란쉽지않음. 고안 과는구별되는추상적, 상대적개념이므로각각의기술사상에대하여하나하나판단할필요는없으며, 그창작이발명의대상이냐고안의대상이되느냐가문제된때에비로소고려하면됨. 16

50 제 2 장특허제도와기술혁신 다. 특허법은산업발전에이바지함을목적으로하는법이므로특허법상의특허기술이되기위해서는산업상이용가치가있는발명이어야한다. 이는다른여러국가에서도채택하고있는요건가운데하나이다. 산업상이용가능성이있는발명이라함은그발명이산업에실제활용되는것을의미하나, 다만현재산업에이용되지않는다하더라도추후이용될가능성이있으면족하다. 산업상이용가능성이없는발명은특허출원이되더라도심사과정에서거절되며, 설령특허권리를획득한경우라도무효사유가될수있다. 산업상이용가능성이없는발명이라고하면특허기술의반복생산이불가능하거나특허출원시에첨부된명세서의내용에의할경우실시가불가능한경우로볼수있다. 또한공상이나영화처럼실현불가능한내용을포함한발명역시산업가능성이없는것으로판단된다 ( 이용우, 2005). 특허로등록받기위한또다른핵심적인조건으로 신규성 을만족해야한다. 실질적으로심사시가장문제가되는것이 새로울것 이라는요건이며, 특허용어로 신규성 이라고한다. 신규성이라함은출원전에이미알려져있거나사용되고있는기술인이른바, 공지공용기술이아니어야한다. 다시말해특정발명이신규성을만족하기위해서는출원되기전의 공지기술 과동일성이없어야하는데이러한신규성판단을하는시간적기준은 특허출원시 가된다. 즉특허출원하기이전에이미공중에알려진상태에있는기술에대하여누군가 ( 특허출원인 ) 에게독점권을부여하지않겠다는것이다. 이미누구나알수있는기술에대하여누군가에게독점권을부여하는것은산업발전에기여하겠다는특허법의취지에역행하는것이기때문이다. 따라서특허출원일이전날짜로공개된특허, 발표된논문, 보고서, 저널등어떠한문헌에동일한기술이기재되어있는경우, 특허청의심사관은이러한문헌들을근거로하여특허출원에대한등록을거절하게된다 ( 이지연, 2012). 한편, 특허법제29조제2항에서는 진보성 이란발명의창작수준이그기술분야에서통상의지식을가진자가당해발명이용이하게발명할수없을정도로의난이도가있을것을말한다. 즉 해당분야에서통상의지식을가진자가쉽게발명할수없는발명 을진보성이있는것으로보고있다. 신규성과진보성의차이점은 신규성 은출원발명이공지발명과동일하면특허를받을수없다는취지이지만, 진보성 은출원발명이고지발명과동일하지는아니하여신규성은갖추고있다하더라도그발명의창작수준이낮을 17

51 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 경우특허를허여할수없다는취지이다. 즉 진보성 을특허요건으로규정한취지는진보성이없는발명에대하여특허권리를부여할경우특허권의난립, 특허권리간의권리관계의다툼, 그리고모방에따른발명의질저하가초래될수있으므로이를미연에방지하기위함이다. 실제진보성에대한판단은심사관의지식이나경험에의해판단되는사항으로객관성, 타당성에의해야하며, 출원인의입장, 그기술분야의특수성, 집약된경험이나선례에따른기준에의거판단하게된다. < 표 2-1> 우리나라특허등록요건 실질적 ( 실체적 ) 요건 절차적 ( 형식적 ) 요건 구분 산업상이용가능성 신규성 진보성 권리능력 행위능력 선원주의 1 발명 1 출원의원칙 특허받을수없는발명 내용 특허법은산업발전에이바지함을목적으로하므로 산업상이용가능한발명 이라함은산업상이용가치가있어야하며실제활용되는것을의미하기는하나, 추후이용될가능성이있으면족하는것으로함 출원전에이미알려져있거나사용되고있는기술, 즉공지공용 ( 公知公用 ) 기술이아니어야함 발명의창작수준이그기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수없는수준으로심사관의지식이나경험, 그외다양한선례에따라판단하게됨 현행특허법에서는특허권에대한권리능력에관한규정을두고있지않게때문에일반법인민법의규정이적용되어자연인과법인은특허권에대한권리능력을가진다고봄 특허법제 3 조에서규정한행위무능력자의범위에따라미성년자, 한정치산자및금치산자의경우법정대리인에의하지않고서는특허에관한절차를밟을수없도록규정함 동일한발명에대해최초특허청에출원한자에게만권리를인정하는주의로실질적특허요건을갖추었다고하더라도선행출원이있는경우특허권리를부여받을수없음을의미함 특허법제 45 조에서규정하고있는것으로하나의발명에대하여하나의출원만으로할수있다는원칙을의미함 특허법제 32 조에서규정하고있는것으로실질적특허등록요건에부합하더라도정책적혹은경제적, 사회적이유로특허할수없는발명 10) 을의미함 출처 : 이용우 (2005) 의내용을요약하여재구성. 절차적요건으로서 권리능력 은현행특허법에서규정을두고있지않으며이와달리 행위능력 에대해서는특허법제3조에서행위무능력자의범위 11) 를규정하여이들의경 10) 공공의질서및선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명, 예를들어유아용완구의색칠에있어납등인체에유해한성분이들어간경우등을의미함. 11) 특허법제 3 조에서는행위무능력자의범위를미성년자, 한정치산자및금치산자로하고있으며이들은법정대리인에 18

52 제 2 장특허제도와기술혁신 우법정대리인에의하지않고서는특허에관한절차를밟을수없는것으로규정하고있다 ( 이용우, 2005). 선원주의 의경우동일한발명에대하여최초특허청에출원한자에게만권리를인정하는주의로실질적특허요건을갖추었다고하더라도선행출원이있는경우특허권리를부여받을수없다. 또한특허법제45조에규정하고있는하나의발명에대하여하나의출원만으로할수있다는원칙인 1발명 1출원의원칙, 특허법제32조에서규정하고있는실질적요건에부합하더라도정책적혹은경제적, 사회적이유로특허할수없는발명에대한 특허받을수없는발명 요건도절차적요건으로서설명할수있다. 의하지않고서는특허에관한출원 청구기타의절차를밟을수없는것으로규정. 19

53 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제 2 절 특허제도의역할및실효성 Ⅰ 특허제도와기술혁신간의상관관계 이론적으로특허제도에의한혁신의보호또는특허권의강화는 기업의 R&D 투자촉진 기술혁신증가 특허출원증가 라는경로를따라궁극적으로는산업발전및경제성장을이끈다. 특허의역할에대한많은실증연구가시도되었고그결과는긍정적인결과와부정적인결과가혼재되어나타났는데, 크게다음의세가지유형으로구분된다. 첫째는이론과같이특허제도가발명가에게일정기간동안의독점적권리를보장하여기술혁신을촉진하는동기를부여하고경제성장에도긍정적인영향을미친다는것이다. 둘째는특허제도가 R&D 또는특허출원에유효한동기부여수단으로작용한다는근거가희박하다는주장이다. 마지막으로특허권강화가 R&D 투자촉진을통해출원증가에영향을주었지만, 방어출원등의증가로특허획득과관련된라이선싱및분쟁비용이증가하여오히려기술혁신을저해하는결과를보이기도한다. [ 그림 2-1] 특허제도와기술혁신의관계 20

54 제 2 장특허제도와기술혁신 첫째, 기술축적을경제성장의중요한요인으로보는경제학자들의기본적가정은특허가혁신성과에대한전유성 (appropriability) 을높여 R&D 투자를증가시키고기술혁신을가속화한다는것이다 (Teece, 1986; Schumpeter, 1989; Romer, 1990; Grossman and Helpman, 1991). 그러나발명에대한동기부여, 혁신의촉진, 경제성장의기폭제로서특허제도가실질적역할을하고있는가에대한실증결과는주로거시적연구에서나타난다 (Khan and Sokoloff, 1993; Lamoreaux and Sokoloff, 1999; Khan, 2005). 특허권의강화는선진국및개발도상국의연구개발투자에기여하는것으로분석되었으며 (Kanwar and Evenson, 2003), 국가별특허법을토대로측정된특허권의보호강도가높을수록국가의경제성장이크다는연구결과도있었다 (Gould and Gruben, 1996). 최근의연구에서미국상공회의소산하세계지식재산센터 (Global Intellectual Property Center: GIPC) 는 30개국가 12) 의지재권보호및집행수준과기술혁신간의상관관계를실증분석한결과를발표했다 (GIPC, 2015). [ 그림 2-2] 지재권보호와민간연구개발투자와의관계 출처 : GIPC, World Economics Forum. 12) 조사대상은세계 GDP 의약 80% 를차지하는 30 개국으로미국, 영국, 독일, 한국, 대만, 페루, 스위스등이포함됨. 21

55 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 국가의지재권보호및집행수준은국제지식재산지수 (international IP index) 로평가되며, 특허, 저작권, 상표, 영업비밀, 지식재산집행, 국제조약등 6개범주 30개의평가지표로산출되었다. GIPC 는기술혁신의지표로민간 R&D와혁신성과를사용했다. 우선, 국제지식재산지수가높은국가는그렇지않은국가에비해 40% 이상민간 R&D에투자를많이하며기술투자경향도높은것으로나타났다. 또한국제지식재산지수가높은국가들은그렇지않은국가대비 50% 이상높은혁신성과 13) 를창출하는것으로나타났다. [ 그림 2-3] 지식재산보호와혁신성과의관계 출처 : GIPC, WIPO/INSEAD/Cornell. 그러나산업수준의분석결과제약및화학산업을제외하고는특허가독점적보상을전유하기위한수단으로서제역할을하지못하는것으로나타났다 (Mansfield, 1986). 기업의 R&D 담당자를대상으로한설문조사에서도특허제도가없으면연구개발을중단하겠다는응답은의약품 (60%), 화학제품 (38%) 의순으로, 다른산업은특허제도의영향이크지않은것으로나타났다 (Mansfield, 1986). 우리나라의경우 1980 년부터 2000 년까지특허권의강화가제조업 10개산업의기술혁신 13) 혁신성과의척도로세계지식재산기구 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 의글로벌혁신지수 (Global Innovation Index, GII) 를이용함. 22

56 제 2 장특허제도와기술혁신 투자 ( 연구개발집약도 ) 를촉진한것으로나타났다 ( 과학기술정책연구원, 2004). 이와같이제조업전체에서특허권강화의기술혁신유발효과가나타난것은특정산업에서만특허제도가기술혁신의전유수단으로효과적이라는결과를보인미국, 유럽과는상반되는결과이다. 그러나일부산업에서는특허의보호수준이지나치게높으면기술혁신이저해되는역U자형관계를나타냈다. 서환주외 (2004) 는두차례의특허권개혁이후기술집약형산업을중심으로 R&D 및특허출원이증가한것을확인했다. 한편, R&D 투자비만을통제한상태에서 1980년대이후추진된우리나라의주요특허권개정사항은기업의특허출원증가에긍정적인영향을준것으로분석되었다 ( 정보통신정책연구원, 2006). 그러나최근의연구에서는우리나라제약산업의특허보호수준이높을수록 R&D 투자및특허출원이증가한다는결과를보인반면, 반도체및조선산업에서는이러한영향이없는것으로나타났다 ( 조경철외, 2013). 둘째, 특허제도가기술혁신을촉진한다는가설에도불구하고기업및산업데이터를이용한실증분석결과는특허권강화가기술혁신을촉진한다는뚜렷한근거를제시하지못하고있다. 미국은이미특허권강화이전부터연구개발에대한투자확대가시작되었으므로, 특허권의강화가연구개발을촉진시켰다는직접적증거로보기는어려우며 (Jaffe, 2000), 특허권을강화하는법률 (TRIPs) 을채택한이후에특허신청이증가하지도않았다 (Lerner, 2000). 그이유는대부분의산업에서특허가연구개발의이익을전유하는핵심수단이아니기때문이다. 즉, 기업들은기술혁신에대한이익의전유수단으로비밀유지 (secrecy), 기술개발기간 (lead time), 특허권등을중요하게인식하고있으나, 이중특허권에의한경쟁력확보는상대적으로효용성이낮은것으로분석되었다 (Cohen et al., 2000). 한편, Sakakibara and Branstetter(2001) 는일본의민간 R&D 증가현상을 1988년에실시된일본의특허제도개혁의효과로설명하기는어렵다고밝혔다. 우리나라에서도벤처기업을포함한중소기업의 R&D 가활성화되고있으나, 특허제도가 R&D 를촉진했다는결정적인증거는제시되지못하고있으며 ( 이근, 2002), 1994 년 TRIPs 협정이후우리나라의특허권강화가민간연구개발을촉진시켰다는실증적증거또한찾을수없다 ( 오준병 장원창, 2008). 오히려 1994년을전후로특허출원건수는급격히증가한반면 R&D 투자액은의미있는변화를보이지않아, 특허권강화가 R&D 촉진을위한유인이되었다기보다는기업이특허를방어적수단또는잠재경쟁자에대한시장진 23

57 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 입의장벽으로활용했을가능성이높아보인다. 특히, 우리나라의경우제약산업에서도특허보호강화가 R&D 투자에유의한영향을주지못한것으로나타났다 ( 이성수, 2011). 마지막으로, 특허권강화가기술혁신을위해투입되는비용을증가시켜오히려기술혁신을저해한다는부정적인견해도있다. 이러한증거는주로특허의보호기간과기술혁신간의관계를분석한연구에서관측되었다 (Horwitz and Lai, 1996, Lerner, 2000). 특허제도가강화되는과정에서특허의적정보호기간을탐색하는연구는주요관심사중의하나였다. Horwitz and Lai(1996) 은특허의보호기간과혁신률의관계를분석하여혁신률을극대화하는적정보호기간을찾고자했으며, 특허보호기간이늘어날수록혁신률이증가하다가어느시점을지나면혁신률이오히려낮아지는역U자형 (inverted-u shape) 커브를보인다고주장했다. Lerner(2000) 역시 150 년간 60여개의국가의 177 개의특허정책을분석한결과특허의보호기간과출원건수간에역U자형관계가있음을확인했다. [ 그림 2-4] 특허보호기간과혁신률 출처 : Horowitz and Lai(1996). 특허보호기간의연장은오랜시간의 R&D 투입에대한보상을제공하는반면보호기간동안에는신규혁신을차단함으로써기술혁신의빈도가감소한다. 보호대상의확대등특허권강화로인해특허출원은증가하나, 한편으로는시장에서경쟁기업의진입을배제하고특허공격을대비하기위한방어특허의출원도함께증가한다 ( 특허청 한국지식재산연구원, 2012a). 점진적이며누적적인혁신의과정에서보호대상의확대등의특허권강화는특허침해의가능성을높인다 (Gallini, 2002). 즉, 특허로등록된기술자체가새로 24

58 제 2 장특허제도와기술혁신 운기술로개선이나발전될수있음에도불구하고특허권의보호로인해후속기술혁신이저해받는경우가있다 ( 윤병섭, 2007). 예를들어, 하나의제품을만들기위해다수의특허가필요한산업에서는라이선스비용및분쟁비용등특허획득비용이높아지고, 선행발명과후행발명이긴밀한관련을맺으며혁신의속도가빠른산업에서도과도한특허보호는혁신을저해하며, 새로운아이디어가빠르게출현하고경쟁기업들이새로운아이디어를빠르게제품화할수있는산업에서도특허보호가혁신을저해할수있다 ( 문병순, 2013). 특허권강화로인한기술혁신저해와관련해서는다음절에서자세히다룰예정이다. Ⅱ 기술분야별혁신패턴의차이 기술분야별, 산업별기술혁신패턴의차이를인지하는것은성공적인기술전략의수립에있어필수적이다. 이러한기술혁신의패턴은수명주기상기술의현재위치를알아야만가능하기때문에기술수명주기를추정하는신뢰성있는평가방법론에관한논의는지속적으로진행되고있다. 변정은외 (2015) 의연구에서는특허정보를이용하여 BT, IT, 소재, 자동차분야의기술수명주기를측정함으로써기술분야별혁신패턴을모델화하였다. 상기연구에서기술의특성을결정하는중요한요소로사용된 TCT지수 (Technology Cycle Time, TCT) 는기술혁신의특성으로혁신의속도에관한정보를제공한다. 이른바 TCT 값이작은경우해당기술이최근의선행기술에기반한다는것을의미하며반대로 TCT 값이큰경우에는보다오래된기술들에기반을두고있다는것을의미한다. 따라서 TCT 값이작은경우에는경쟁자들보다빠른혁신을이루며그기술분야를선도하고있다는것을뜻한다. 예를들면전자나정보통신분야의경우에는대체로 3-4 년으로 TCT값이작게나타나며, 선박제조기술처럼변화의속도가느린경우 TCT값이 15년이상으로나타나게된다 ( 변정은외, 2015). 특히정보통신등 IT분야의경우신기술출현속도가빠르고해당분야기술혁신에집중도가높으며발전속도또한상대적으로빠르다는것을의미한다. 일반적으로기술순환주기는기술분야에따라큰차이를보이며이는기술분야별로혁신의패턴이다름을의미한다. 특히 IT의경우실제로기술순환주기가상대적으로매우짧은것으로나타났으며기술수명주기에따른 S-curve 25

59 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 상의쇠퇴기로들어서는시점및수익을거둘수있는시점이비교적짧다는것을알수있다. 이와더불어지속적으로경쟁우위를갖기위해서는신속하게시장의반응을살펴기존기술을업그레이드하거나새로운기술을끊임없이개발하는것이필요하다. 반대로 BT분야의경우상대적으로긴기술순환주기를갖는다. 따라서 IT와비교해볼때상대적으로오랜기간동안안정적으로수익을영위할수있으며경쟁강도또한낮은것으로판단할수있다. 기술수명주기가길고수익유지기간이길기때문에진입장벽이비교적높으며후발경쟁자의위협은약한편이라할수있다. 그러나단속적기술 14) 의출현으로새로운 S-curve 가그려질수있는상황을고려하여지속적인연구개발투자가필요하다. 비교적제품의질을향상시키거나새로운속성을부가하여시장에대응할수있는시간이확보된다고판단할수있다. 따라서이러한기술순환주기에따른혁신패턴의차이를인지하는것은기술전략의수립에중요하게고려되어야한다. 기술분야에따라서뿐만아니라기술이속한산업분야에따라서도혁신패턴은많은차이를보인다. 예를들면새로운기술의개발에들어가는비용이많은산업과적은산업, 기술개발의결과를독점적으로전유하기가쉬운산업과어려운산업, 전유의방식이특허에의존하는산업과시장선점에의존하는산업등산업분야에따라기술개발및혁신의패턴이다양하다는것이다. 다양한혁신연구를통해산업별기술혁신패턴에차이가있음이나타났다 (Pavitt, 1984; Malerba and Orsenigo, 1997; 김석관, 2005). 특히 Pavitt(1984) 의연구는영국의기술혁신자료를통해산업분야에따라기술혁신패턴의차이가있다는것을처음으로실증분석하였다. 기술혁신의목표, 기술혁신의원천, 내부혁신의중심지, 기술혁신결과의전유수단등기술혁신의패턴을구성하는요소들을상정하고이러한범주들을통해산업별기술혁신패턴의차이를보이려고시도하였다. Malerba and Orsenigo(1997) 의연구는나아가기술체제를구성하는요소를기회조건, 전유조건, 기술지식의누적성, 지식기반의성격등 4가지로나누고기술체제의특성들이기술및산업별혁신활동의패턴, 혁신활동의지역적집중도를결정한다고설명하였다. 이중산업별혁신패턴의 14) 종전과는다른새로운지식을기반으로하여기존기술과연결되지않는기술이면서시장의요구를만족하여기존기술을대체하는기술로초기에는기존기술보다성장수준이더낮은경우가많지만개선을통해기존기술을능가하는경우종래의기술이정점에다다르지못한채대체될수있음. 26

60 제 2 장특허제도와기술혁신 차이는혁신활동의상위기업집중도, 혁신을주도하는기업의규모, 혁신기업들사이의위계의안정성, 새로운혁신기업의진입용이성등으로나타난다고분석하였다. 즉, 다음의그림과같이산업의기술체제가기회조건, 전유조건, 기술지식의누적성, 지식기반의성격측면에서어떤모습을가지느냐에따라각산업들은혁신활동의상위기업집중도, 혁신을주도하는기업의규모, 혁신기업들간의위계의안정성, 새로운혁신기업의진입용이성측면에서다른양상들을보인다는것이다 ( 김석관, 2005). [ 그림 2-5] 산업의기술체제와기술혁신패턴 기술체제 기회조건 - 기회의수준, 기술적대안의다양성, 기술의파급성, 기술적기회의원천 전유조건 - 전유가능성의수준, 전유수단 기술지식의누적성 - 새로운기술지식의창출이기존의지식에의존하는정도, 조직내에축적된지식에의존하는정도등 지식기반의성격 - 지식의특성, 지식이전의수단 출처 : 김석관 (2005). 기술혁신패턴 기업의행태 - 기업의기술전략 - 혁신활동의조직적형태 - 능력의전문화, 분화양상 산업별혁신활동의패턴 - 혁신활동의상위기업집중도 - 혁신을주도하는기업의규모 - 혁신기업들간위계의안정성 - 새로운혁신기업의진입의용이성 혁신활동의지역적패턴 - 혁신활동의지역적집중 / 분산도 손수정 (2010) 의연구에서는다양한분석의틀을통해제조업의혁신유형을분석하면서네가지유형으로분류하기도하였다. 고혁신-고활용유형, 저혁신-고활용유형, 저혁신- 저활용유형, 벤치마크유형이그것인데전기, 전자컴퓨터등 IT 연관산업들은고혁신- 고활용유형의패턴을가진다. 특히정보통신산업의혁신은일반적으로파괴적혁신, 융복합화를통한혁신의특성을갖으며기술개발에서상용화로의연결이짧은시간내에이루어진다. 짧은기술생명주기와치열한시장의경쟁으로인해지식재산전략의관점에서는타분야에비해빈번하게특허분쟁에노출되기도한다. 이와는달리바이오를포함하는 BT산업의경우에는제품및기술의생명주기가길고연구개발단계에투입되는자원의규모가매우클뿐만아니라기술개발후상용화에걸리는시간도긴특징이있다. 덧붙여김석관 (2005) 의연구에서역시산업별혁신패턴을분석하면서특히제약산업의기술혁신패턴을제안하기도하였다. 27

61 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Ⅲ 기술분야별혁신에서특허제도의역할차이 기술의특성에따라특허의역할이상이하게나타날수있으며, 지식재산경쟁력제고를위한기술분야별지식재산전략의수립에대한필요성이제기되고있다 ( 손수정, 2010). 특허권강화를통해발명가의권리를보호하여발명에대한동기를부여함으로써기술혁신을촉진하고산업성장에기여할수도있지만, 경쟁사를배제하거나소송에대한방어용으로특허를보유하고있어서오히려기술혁신을저해하는경우도발생한다. 이렇게상반된결과를보이는원인은특허권이기술혁신에미치는영향이산업특성에따라다르기때문이다. Fireston(1971) 은혁신비용이높은산업일수록특허에대한강한유인을갖는다고분석했다. Barton(1998) 은산업의경쟁구조에따라특허의활용이달라지므로산업별로특허전략을유연하게적용할수있음을보였다. Arundel and Kabla(1998) 는 1990년대초유럽의혁신조사를활용해산업특성에따라특허화율 (propensity rate of patents) 에차이가있음을분석했다. 제약, 화학, 기계, 정밀기기산업등특허화율이높은산업은특허에의한혁신의의존도가큰반면, 특허화율이낮은의류, 정유, 철강등의산업은특허보다는비밀유지 (secrecy) 등에의존하는것으로나타났다. 또한 Cohen et al.(2000) 은 R&D의이익을전유하는데있어서특허권의의존도는혁신의유형 ( 제품혁신, 공정혁신 ) 및산업에따라다르며, 전유수단으로서리드타임 (lead time) 이나비밀유지 (secrecy) 등이특허보다중요한산업이있음을강조했다. 1994년미국제조업체의 1,478 개 R&D 실험실을대상으로한설문조사결과, 제품혁신의경우성과를보호하는수단은리드타임 (52.8%), 비밀유지 (51.0%) 등으로특허 (34.8%) 보다전유수단으로서의의존도가높았다. 특히, 기계 전자분야는여러기술간결합을통해최종제품이생산되는특성이있어리드타임이특허보다중요한반면, 제약및의료기기분야는단일기술에의해최종재화가생산되는특성을지니므로타기술분야대비특허에대한의존도가상대적으로높았다. 결국 R&D 결과에대한전유수단으로서특허제도의역할을모든산업에획일적으로적용하는것은합리적이지않으며, 기술및산업별혁신특성에따라특허제도또한차별화되어야한다는시사점을준다. 28

62 제 2 장특허제도와기술혁신 < 표 2-2> 산업별기술혁신 ( 제품혁신 ) 성과를전유하는수단 ( 단위 : 개, %) 산업 응답수 비밀유지 특허 기타법적수단 리드타임 보완서비스 보완제품 음식료품 방직 제지 출판 / 인쇄 원유 화학 기초화학 플라스틱류 의약품 기타화합물 고무 / 플라스틱 광물 유리 콘크리트 / 시멘트 금속 철강 금속제품 일반기계 특수기계 기계류 컴퓨터 전기장비 모터 전자부품 반도체 / 장비 통신장비 TV/ 라디오 의료기기 정밀도구 검색장비 운송 자동차부품 항공 기타제조업 총계 출처 : Cohen et al. (2000) 29

63 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 특정산업에대하여특허권강화의효과및특허권의실효성을분석한연구들도있다. 미국과유럽의경우제약및특수화학산업에서만특허제도의강화가민간의기술혁신활동에영향을미치는것으로나타났다 (Cohen et al., 2000). Cohen et al.(2000) 은의약, 의료기기등의산업에서신생기업들이발명품을라이센싱또는자금확보의수단으로서활용하면서시장진입을꾀한다고강조했다. 특히, 바이오분야에서특허제도는대기업의기술선점을가능하게하여중소기업의혁신을저해하는요인이되기도한다 (Lerner, 2000). Baldwin and Hanel(2003) 은첨단기술분야의산업일수록지식재산권이라는법제도적보호장치에대한유인이강한것으로분석했다. 반면, 전자산업등의특허의양산은결과적으로혁신기업또는신규기업의진입을저해하는요인으로작용할수있다 (Cohen et al., 2000). Shapiro(2000) 는복잡한제품 (complex product) 의경우기업들은특허출원을중요시여겨때로는이들이특허덤불을형성하여혁신활동을방해할수도있다고주장했다. Hall and Ziedonis(2001) 은 1980년대미국의특허법강화에도불구하고미국의반도체관련기업은특허가전유수단으로서효과적이지않다고응답했다. 그럼에도불구하고반도체특허출원은급격히증가하여, 오히려특허권의강화로인해기업들의방어특허출원이증가하는등경제적비효율성을초래한것으로나타났다. Burk and Lemley(2003) 은특허정책을운영하는데있어서기술분야마다혁신의특성이다르므로기술별로타당한이론을적용해야한다는정책의동인이론 (policy levers theory) 을제시했다. 예를들어 Kitch(1977) 에의해제창된기대이론 (prospect theory) 은특허제도의발명에대한중복투자방지기능에초점을두어, 선행발명자에대한사후인센티브가중요하기때문에특허는빨리권리화될수록좋다는것이다. 반면 Merges and Nelson(1990) 이주장한누적적혁신이론 (cumulative innovation theory) 은 Kitch(1977) 의기대이론과는달리혁신은기존발명에대한지속적인개량을통해이루어지기때문에선행발명자에게만인센티브를줄것이아니라개량발명자에게도적절한인센티브가필요하다는것이다. Burk and Lemley(2003) 는 고위험고수익 으로대변되는제약분야에는기대이론이적합하며, 누적적혁신이론의대표적사례로는소프트웨어산업을꼽았다. 30

64 제 2 장특허제도와기술혁신 우리나라의연구에서도특허권강화의대표적사례인 TRIPs 협정이 IT산업에서는특허출원증가등기술혁신에긍정적인영향을준반면 ( 정보통신정책연구원, 2006), 제약산업에서는오히려 R&D 감소등기술혁신을저해하는결과를가져온것으로나타났다 ( 이성수, 2011). 최근연구에서는우리나라특허보호수준이높을수록제약산업의 R&D투자및특허출원이증가한다는결과를보인반면, 반도체및조선산업에서는이러한영향이없는것으로나타났는데, 이는특허제도및정책이산업별로맞춤화될필요성을보여준다 ( 조경철외, 2013). 31

65 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제 3 절 사례연구 : 일본의지식재산정책 산업별기술특성의차이를고려하여 2007년국가지식재산전략을수립한일본의사례를검토하고자한다. 일본은우리나라보다약 10년앞서국가차원의지적재산정책을수립및이행해왔다. 2002년 11월지식재산기본법을제정한데이어, 이듬해 3월지적재산전략본부를설치하여 (1) 국가지적재산전략의기획및입안, (2) 정부기관들의지적재산관련정책의연계및수립 발표등을담당하기시작했다. 일본내각총리대신이지적재산전략본부장을겸임하고있으며, 2013년까지 3단계의국가지적재산전략을수립하여이를근거로해마다지식재산추진계획을발표했다. [ 그림 2-6] 일본의시기별지적재산관리정책 출처 : 과학기술정책연구원 (2010) 재인용. 일본의지적재산관리정책은총 3기로구분된다. 15) 제1기 ( 년 ) 에는대학을중심으로대학내지적재산전략본부나기술이전전담조직 (Technology Licensing Office: TLO) 의활용방안및산학연협력이주요논의대상이었다, 그러나지적재산정책초기단계부터일본은컨텐츠산업을국가의전략산업으로지정하여저작권등지식재산관리강화에힘써왔다 년제3기과학기술기본계획의추진과동시에시작된제2기 ( 년 ) 지식재산전략단계에서는산업의특수성을반영한지식재산관리의필요성이제기되었다. 특히 15) 과학기술정책연구원 (2010) 에정리된내용을요약함. 32

66 제 2 장특허제도와기술혁신 과학기술기본계획에서중점분야로책정한 4대분야 ( 라이프사이언스, 정보통신, 환경, 나노기술 / 재료 ) 에대하여각산업별실태와지적재산관리의특징과과제, 대응방안등을분석하여, 2007 년에는 4대산업분야별 지적재산전략보고서 를발간했다. 이보고서에는 4대산업별지적재산의특성과일본의기술개발및산업현황분석을토대로산업별특성을고려한지식재산전략이제시되어있다. < 표 2-3> 산업별지적재산특성에따른일본의지식재산정책방향 분야지적재산특징일본의산업현황지식재산전략 라이프사이언스 정보통신 환경 나노기술 / 재료 - 한제품에소수특허 - 기본특허 16) 의중요성 - 모방의용이성 - 리서치툴의대안부족 - 한제품에다수특허 - 권리관계의복잡성 - 기술표준의중요성 - 정부정책의높은영향력 - 연료전지분야국제경쟁심화 - 개도국등지역적니즈에대한대응요구 - 폭넓은산업분야에응용가능성 - 상용화가능성에대한예측어려움 출처 : 과학기술정책연구원 (2010) 재구성. - 유전자변환생물, 재생의료기술등신기술분야높은연구수준 - 약한산업경쟁력 - 기반기술은약하나각요소기술별높은경쟁력 - 새로운비즈니스모델 (BM) 의출현 - 특허괴물문제 - 기술력높음 - 국제환경문제에소극적태도 - 높은기초연구수준 - 용도개발등선진국대비낮은경쟁력 - 기본특허및폭넓은주변특허확보 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 - 특허공유및특허풀형성을통해요소기술을묶어기반기술체계구축 - 벤처 / 중소기업지적재산의글로벌화 - 기본특허및폭넓은주변특허확보 - 지적재산활용한신시장및 BM 창출 5개년계획으로구성된제3기 ( 년) 에는지적재산관리상의주요이슈를중심으로보다세분화된산업및기술중심의지식재산관리가이루어졌다. 제1기부터강조되었던컨텐츠산업뿐아니라패션산업, 식품산업, 디자인산업등 소프트파워산업 의육성을위한지적재산관리가강화되었다. 또한 2010년지적재산추진계획에서는첨단의료 17) 등 7개기술분야 18) 를국제표준화주력분야로지정하여, 표준화로드맵작성등 16) 기본특허 (basic patent) 는청구범위가넓어다른발명에미치는영향이큰특허로, 필수특허또는원천특허와유사한개념임. 기본특허를토대로수정 보완된발명은개량특허 (improvement patent) 라고함. 17) 2008 년부터는첨단의료분야의연구개발을촉진하고기술발전을도모하기위해지적재산전략본부내에 첨단의료특허검토위원회 를설치하여, 기존에는특허의대상이되지않았던첨단의료분야의발명 ( 세포, 의약, 의료기기포함 ) 을특허로보호하는방안에대해검토해왔음. 18) 첨단의료 (ips 세포, 게놈, 첨단의료기기 ), 수자원, 차세대자동차, 철도, 에너지관리 ( 스마트그리드, 에너지절감기 33

67 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 지식재산의활용및경쟁력강화전략을수립하여별도관리하기시작했다 19). 이후 2013 년 4월지적재산전략본부는일본의산업경쟁력강화를위해향후 10년간해결과제를담은 지적재산정책비전 을발표했는데 20), 역시콘텐츠를중심으로하는소프트파워를강화하기위한내용등이포함되어있다. 5월에는일본의과학기술, 정보통신, 지식재산등에관한정책중복을방지하고상호협력하에정책협의를위한합의체로서 사령탑연대조정회의 를신설, 종합적인국가성장전략의수립기반을마련했다. < 표 2-4> 일본지적재산추진계획 의주요시책 4 대전략 산업경쟁력강화를위한글로벌지식재산시스템구축 중소 벤처기업의지식재산관리강화지원 디지털네트워크사회에대응하는환경정비 콘텐츠를중심으로한소프트파워강화 - 해외에서의지식재산권취득및활동지원 - 통상관련협정활용 - 직무발명제도개선방향설정 - 심사체제정비강화 - 영업비밀보호 - 표준필수특허관련집행방향설정 - 국제표준화 인증의전략적대처 - 산학관연대기능강화 - 글로벌지재인재육성 확보 주요시책 2013년 2014년 - 중소 벤처기업등에대한요금감면제도재검토 - 미활용특허의효과적활용 - 지식재산종합지원창구강화 - 지역중소 벤처기업및대학의지식재산활동활성화 - 인터넷에서콘텐츠의자유로운이용촉진 - 신산업의창출환경형성을위한제도구축 - 전자서적읭본격적인보급촉진 - 빅데이터비즈니스진흥 - 문화자산의디지털 아카이브화촉진 - 제품제작에관한지원 - 지역브랜드확립 - 일본브랜드의글로벌발신 - 모방품 해적대책추진 - 세계최고속 최고품질의특허심사 - 직무발명제도의검토 - 영업비밀보호강화 - 국제표준화 인증대처 - 산학관연대기능강화 - 정부중심의인재육성체제정비 - 중소 벤처기업및대학의해외지식재산활동지원 - 디지털네트워크의발달에대응하는법제도정비 - 아카이브이용 활용촉진을위한정비가속화 - 콘텐츠해외전개촉진 - 모방품 해적판대책 - 콘텐츠인재육성 이와같이일본은산업별지식재산관리의필요성에따라컨텐츠산업및재생의료기기등첨단의료산업등시장및기술경쟁력이높은산업을중심으로지적재산관리를전개 술, 연료전지 ), 컨텐츠미디어 ( 클라우드, 3D, 디지털사이니지, 차세대브라우저 ), 로봇등. 19) 한국지식재산연구원 (2008) 지식재산동향뉴스 ( ). 20) 한국지식재산연구원 (2013) 지식재산동향뉴스 ( ). 34

68 제 2 장특허제도와기술혁신 해왔다. 그러나각산업별로맞춤화된정책을수립하여관리를했다기보다는산업별지식재산의특성및일본의현기술력을고려하여각산업분야에대한포괄적인지식재산정책방향을제시하는데그쳤다. 기술의융복합화로인한산업경계가모호해지는현상, 산업별지식재산관리로인한비용증가등이원인으로작용한것으로판단된다. 35

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70 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Chapter 3 제 3 장 기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 제1절개요제2 절현황분석 : 기술분야별차별화된특허제도제3 절통계분석 : 기술분야별혁신성과및특허전략제4 절이슈분석 : 독점배타권과혁신 경쟁저해

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72 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 제 1 절 개요 Ⅰ 우리나라의기술혁신및지식재산정책추이 1. 기술혁신과특허출원 그동안우리나라는정부주도의 R&D 투자확대정책및수차례의특허법개정 ( 특허권강화 ) 을통해기술혁신을촉진했고, 그결과특허출원이급격히증가한것으로보인다. 2013년국내 R&D투자규모는 59조원으로 GDP 대비비중 (4.15%) 은세계 1위, 특허출원건수는 20만여건으로세계 4위를차지했다. 1985년부터 2013년까지우리나라의연간 R&D 투자액과특허출원간피어슨상관계수는 0.92 로높다 년대후반에는 R&D 투자는더욱가파르게증가한반면특허출원은다소주춤한데, 이는양적성장보다는질높은특허출원에대한정책전문가들의목소리가반영된결과로보인다. 그러나이러한추이만으로는특허권강화가민간부문의 R&D투자를촉진한것인지, 또는정부의 R&D 투자정책이특허출원등기술혁신을촉진한것인지에대한설명이되지않는다. [ 그림 3-1] 우리나라의연구개발비와특허출원건수추이 (1985~2013 년 ) 데이터 : 특허청지식재산권통계, e- 나라지표. 39

73 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-1> 우리나라의시대별산업별특허출원추이 순위 1980년대 1990년대 2000년대 1 기초화학물질제조업 반도체제조업 반도체제조업 2 사무용외일반기계제조업 통신및방송장비제조업 통신및방송장비제조업 3 특수기계제조업 자동차제조업 전자부품제조업 4 반도체제조업 사무용외일반기계제조업 사무용외일반기계제조업 5 의료용물질및의약품제조업 영상및음향기기제조업 컴퓨터프로그래밍및정보서비스업 6 영상및음향기기제조업 전자부품제조업 영상및음향기기제조업 7 전자부품제조업 특수기계제조업 자동차제조업 8 합성고무및플라스틱물질제조업 9 통신및방송장비제조업 10 측정, 시험, 항해, 제어및기타정밀기기제조업 출처 : 과학기술정책연구원 (2010) 분석결과. 기초화학물질제조업 측정, 시험, 항해, 제어및기타정밀기기제조업 의료용물질및의약품제조업 특수기계제조업 의료용물질및의약품제조업 측정, 시험, 항해, 제어및기타정밀기기제조업 우리나라는시대적으로혁신전략및혁신을주도하는산업이변화해왔으며, 이는국가 R&D 정책방향및특허제도강화와연관성이높다. 우리나라의산업별특허출원건수추이를보면, 1980 년대에는화학물질및기계관련산업의특허출원이많았다면, 1990 년대에는반도체, 정보통신등 IT제조업의특허출원이주를이루었고, 2000년대에는컴퓨터프로그래밍및정보서비스업등비즈니스모델 (BM) 특허의출원이많아졌음을알수있다. 반면의료용물질및의약품제조업분야의특허출원은 1980년대물질특허도입으로증가했다가 1990년대와 2000년대에는점차순위가낮아지는경향을보인다. 정부연구소중심에서민간으로혁신의주체도이동했으며, 2000년대이후국가중점산업으로이동통신, 바이오등을중심으로 R&D 및과학기술정책이수립되었다. < 표 3-2> 우리나라의시대별국가 R&D 의특징과성격변화 구분 ~1980년대 1990년대 2000년대 전략 선진국추격형 선진국추격형 창조형전환도모 성격 현장산업기술개발 첨단산업기술개발 기초 원천기술개발, 사회현안해결 주체 정부연구소주도 정부연구소, 기업 대학 기업주도, 대학 정부연구소 중점산업 조선, 자동차, 철강, 반도체 반도체, 첨단가전, 휴대폰 이동통신, 바이오 출처 : 이원희 (2009) 신성장동력육성의비결, 정부 R&D, Issue Paper, 삼성경제연구소. 40

74 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 2. 국가과학기술정책과지식재산전략 과학기술정책연구원 (2010) 은일본의 4대중점산업별지식재산전략수립과관련하여, 우리나라의산업별지식재산전략의필요성에대해검토하고 5개산업에대한지식재산경쟁력제고방안을제시했다. 즉, 우리나라의전략산업을나노, 바이오 ( 제약산업중심 ), 정보통신, 소프트웨어, 신재생에너지등 5개로선정하고, 각산업별혁신의원천, 기회및진입장벽, 성과의전유체제, 시장특성을분석했다. 그러나각산업별우리나라의기술개발현황, 지식재산이슈등에대해서는크게고려하지않고, 각산업의혁신특성에따라우리기업에필요한지식재산지원제도를도출했다. 도출된결과는지식재산창출- 보호-활용각단계별로현존하는지식재산지원제도중산업별로특히지원이강화되어야하는부분으로볼수있다. 그러나이러한시도는국가차원의 R&D 전략-IP전략-Biz 전략이상호연계되어야하며, 공급자측면의지원정책에서산업별특성을고려한수요자측면의지원정책으로전환의필요성을제시했다는점에서중요하다. < 표 3-3> 우리나라의산업별 지식재산관리단계별지원방향 구분 나노산업 제약산업 정보통신산업 소프트웨어산업 신재생에너지산업 IP 창출 (R&D 기획 - 수행 ) - 핵심특허발굴 - 특허동향조사강화 - 융합형 R&D 기획 - 기반기술및범용기술에대한원천특허확보 - 우수후보물질발굴 - 원천특허및폭넓은요소기술확보 - 요소기술확보 - 창의인력양성 - 영세성해소위한공통기반구축 - 단계별공개특허분석강화 - 공정혁신단계의지식재산창출강화 IP 보호 (R&D 성과보호 ) - 특허경보 - - 지식재산의공격적활용비즈니스모델에대한대응방안모색 - 이원화된보호전략의효율화 - 특허심사의효율화 - 정책의일관성 IP 활용 (R&D 성과확산 ) - 특허풀형성 - 비즈니스전문기업육성 - 해외제약회사와의지식재산전략적제휴 - 1st 제네릭의약품개발 - 산업표준활성화 - 클러스터링및 IT 생태계조성 - 벤처및중소기업의기술풀링 (pooling) 전개 - - 연구주체및기술간연계전략 출처 : 과학기술정책연구원 (2010) 재인용. 41

75 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 이와는별개로, 우수특허가부족한우리나라의현실을극복하기위해서는 R&D 초기부터원천특허및핵심특허등양질의특허창출을통해시장을선점할수있도록유망기술을선정하여 R&D 투자전략이수립되어왔다 년 4월 19일국가과학기술위원회본회의에서는 제2차연구성과관리 활용기본계획 ( ) 을통해 국가특허전략청사진구축사업 을추진키로의결, 2012년부터특허청에서이사업을시행해왔다. < 표 3-4> 우리나라의국가특허전략청사진구축을위한 18대산업분류체계 18대산업분야 산업분류 1 바이오 바이오 ( 의약, 산업, 융합, 그린, 해양 ), 의료기기산업 2 이동통신 차세대이동통신, BcN 포함 3 로봇 로봇원천기술 ( 인간모사기술 ), 로봇응용 ( 수술용로봇 ) 4 산업융합 NT, IT, BT, CT의산업융합기술 (BNT, BIT, NIT, CIT 등 ) 5 소재 복합소재, 화학 / 섬유 / 금속소재, 이차전지, 연료전지 6 에너지자원 자원기술, 에너지저장, 폐자원활용, 에너지효율향상 7 환경 / 기상 환경기술 (ET), 기상기술, 기후변화및온실가스 8 농림수산식품 농림, 수산, 산림, 식품산업 9 부품 산업부품분야포함 10 신재생에너지 신재생에너지 ( 전기, 열 ) 11 해상 / 항공수송 조선해양분야, 위성체 ( 발사 ) 항공우주 12 LED/ 광 LED 포함광기술, 전기전자일반부품 13 디스플레이 디스플레이및제조장비 14 반도체 반도체및제조장비 15 육상수송 자동차 ( 스마트카, 그린카 ), 철도및도로교통시스템 16 정보통신미디어 디지털TV/ 방송, 전파위성방송 17 전력 / 원자력 전력 / 원자력기술, 스마트그리드 18 제조기반 플랜트 / 엔지니어링, 건설 / 토목, 산업용기계, 생산장비및시스템 본사업은전산업분야를 18개로구분하여단계적으로종합적국가특허전략청사진을제공하는것으로, 18대산업분야는 1 이동통신, 2 바이오산업, 3 로봇, 4 산업융합, 5 소재산업, 6 에너지자원, 7 환경 / 기상, 8 신재생에너지, 9 LED/ 광, 10 농림수산식품, 11 부품, 12 해상 / 항공수송, 13 육상교통, 14 정보통신미디어, 15 반도체, 16 디스플레이, 17 전력 / 원자력, 18 제조기반등이다. 매년 4~6개산업분야를선정하여각산업분야를대상으로특허분석을통해원천 핵심특허창출이가능한미래유망기술을발굴 제시 42

76 제3장 기술 분야별 특허제도 차별화 필요성 : IT, BT를 중심으로 하고, 국가 차원의 특허 선점 전략을 제시하고 있다. 구체적으로, 1) 산업분야별 특성에 따른 추진방향 설정, 2) 산업분야별 기술체계를 기초 로 특허출원 현황 분석 등을 통해 특허데이터 기반의 IP전략기술 체계 수립(100대 부상 기술 도출), 3) 우수 특허 확보 가능성 등 특허 심층분석을 통해 산업분야 내 10대 유망기 술을 선정하고, 4) 10대 유망기술별 정성분석을 통해 원천 핵심특허 확보를 위한 유망 R&D 과제 도출 후, IP전략 기술로드맵을 구축하는 프로세스를 따른다. 사업의 결과는 미래부 국가융합기술발전 기본계획의 수립, 미래부 R&D 발전전략의 미래 핵심 유망기 술 선정 및 개발전략 수립 등 정부 R&D정책 및 계획 수립에 반영되었다. [그림 3-2] 우리나라 국가 특허전략 청사진 구축계획( 년) 출처: 한편, 우리나라의 국가 지식재산 관리는 2011년 5월 지식재산 기본법 의 공포를 시작으 로 그 체계가 잡혀가고 있다. 우리나라는 지식재산의 창출 보호 및 활용을 촉진하고 그 기반을 조성하기 위한 정부의 기본 정책과 추진 체계를 마련하기 위해 지식재산 기본 법 및 지식재산 기본법 시행령 을 공포 및 시행했다. 같은 해 7월 국가지식재산 기본계 획 및 연간 시행계획의 수립 등 지식재산 분야의 컨트롤 타워 역할을 하는 대통령 직속 기관인 국가지식재산위원회 를 출범했다. 국가지식재산위원회는 기존에 다수 부처에서 43

77 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 분산추진되었던지식재산정책을총괄 조정하여범정부적차원에서지식재산전략을기획 추진하는기능을수행함으로써정책의일관성및효율성을개선하는역할을해오고있다. 이어 지식재산창출 보호 활용의선순환체계구축 을목표로우리나라지식재산정책의비전및목표와방향을제시하는중장기발전전략인 제1차국가지식재산기본계획 ( 안 )( ) 이수립되었고 ( 국가지식재산위원회, 2011), 이를토대로매년지식재산시행계획이수립및실행중이다. 전략 1단계 ( 년) 에는 지식재산전략추진기반의조기구축 을목적으로지식재산창출 보호 활용각분야별로원활한지식재산활동을위한기반을조성하고, 지식재산정책추진체계및법제도를정비했다 년부터시작되는전략 2단계 ( 년) 에는 지식재산부 ( 富 ) 및고용창출메커니즘구축 을목표로 창출 보호 활용 고부가가치창출 재투자 로연결되는지식재산선순환체계를환성하고지식재산친화적사회및시장의형성에주력할계획이다. [ 그림 3-3] 우리나라의국가지식재산관리체계 지식재산정책은우리나라의과학기술정책과맥락을같이한다. 제1차국가지식재산기본계획의주요내용인 지식재산생태계조성 은우리나라의제3차과학기술기본계획 ( 년 ) 에도추진과제로담겨있다. 향후제2차국가지식재산기본계획의정책방향은제4차국가과학기술기본계획과도맥락을같이할것으로분석되며, 지식재산생태계조성이후의국가R&D-IP 전략에대한다각도의분석및통찰결과가반영되어야할것이다. 44

78 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 < 표 3-5> 우리나라의과학기술기본계획의변천 구분 비전 주무부처 정부 R&D 투자 투자효율화 주력기술 인력 핵심국가연구개발사업 인프라 과학기술과사회 과학기술기본계획 ( 년 ) 세계 10 위과학기술경쟁력확보 과학기술부 98 년 2.7 조 02 년 4.9 조달성 우선순위설정과효율적배분방식모색 6T (IT 중심 ) 창의적과학기술인력 21 세기프런티어연구개발사업, 국가지정연구실사업등 연구시설과장비고도화 과학기술인사기진작, 과학기술문화창달 제 1 차기본계획 ( 년 ) 과학기술 8 대강국 과학기술혁신본부출범 제 2 차기본계획 ( 년 ) 6 대과학기술강국 교육과학기술부통합 ( 국가과학기술위원회상설화 ) 제 3 차기본계획 ( 년 ) 과학기술혁신역량세계 TOP 7 달성 미래창조과학부 08 년 11.1 조달성 12 년 16.0 조달성 17 년 25.0 조 ( 목표 ) R&D 사업의성과분석및평가강화 신성장동력 (IT, BT 중심 ) 지식기반사회를선도할과학기술인력양성 세계 100 대수준의우수대학집중육성등 장비고도화및시험분석평가인프라확충 사회적수요에부응하는과학기술의역할증대, 과학기술문화확산 R&D 기획및성과확산시스템선진화 융합, 기초 원천기술 세계적과학기술인재양성및활용 한국연구재단출범및기초연구투자확대, 국제과학비즈니스벨트사업추진 인프라및정보의전략적관리, 창조 개방형연구지원제도확립 과학기술의생활화, 과학기술의사회적역할증대 선도형 R&D 시스템 ( 기획 - 관리 - 평가 ) 구축 5 대국가전략기술 창의 융합형인재양성 활용 미래성장동력확충, IT 융합신산업창출, 건강장수시대구현등 과학기술인프라의개방과공유활성화, 지식재산및기술창업생태계조성 과학기술 ODA 확대, 사회현안에대한과학기술인참여확대및윤리강화 주 ) 5 대국가전략기술개발 : 1) IT 융합신산업창출 (SW 등 ), 2) 미래성장동력확충 ( 보건의료등 ), 3) 깨끗하고편리한환경조성 ( 기후, 환경등 ), 4) 건강장수시대구현 ( 의료, 의약등 ), 5) 걱정없는안전사회구축 ( 식량안보등 ) 출처 : 과학기술심의회홈페이지 ( 각단계별과학기술기본계획정리 ). 45

79 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Ⅱ 기술분야의분류및혁신패턴의차이 본연구에서는기술 산업별기술혁신의특성및그에따른특허성과의차이점을비교하기위하여분석의범위를 IT와 BT 분야로한정하였다. 세계지식재산권기구 (WIPO) 는 국제특허분류코드 (International Patent Classification: IPC) 와기술간연계표 (IPC-Technology Concordance) 21) 를통해총 35개의기술분야에해당하는 IPC를서브클래스 (sub class) 수준에서분류하고있다. 다음표와같이 IT 분야는컴퓨터, 정보매체, 전기 / 반도체, 전자 / 통신등으로구분되고, BT 분야는의료 / 레저, 의약, 바이오등으로분류된다. < 표 3-6> WIPO 의기술분류별특허분류 (IPC) 상의분류 구분 기술분류 관련특허분류 (IPC) 컴퓨터 G04~G08 IT 정보매체 G09~G12 전기 / 반도체 H01, H02, H05 전자 / 통신 H03, H04 의료 / 레저 A61~A63(A61K,P,Q 제외 ) BT 의약 A61K,P,Q 바이오 C12~C14 출처 : WIPO( 중연구범위에맞게발췌. 일반적으로특허분류와산업분류는분류기준및체계가상이하다. 우리나라특허청은 61개한국표준산업분류 (Korea Standard Industry Classification: KSIC) 와 637개의서브클래스수준의국제특허분류 (IPC) 를연계한연계표를개발하여 2015년초에공표했다 22). 해당연계표에서 IT와 BT와관련된산업및 IPC를발췌하여정리하면다음과같이 IT 분야는반도체, 전자부품, 컴퓨터및주변장치, 통신및방송장비제조업과컴퓨터프로그래밍 / 정보서비스업으로구분되고, BT 분야는의료용물질및의약품, 의료용기기제조업으로구성된다. 21) 세계지식재산권기구 (WIPO) 가제공하는 2013 년도국제특허구분코드 - 기술분야 (IPC-technology) 연계표참고 (2014). 상세한내용은다음웹사이트참조 : 22) TbxmRb40LaxyPahaRaxqNe0?a=user.html.HtmlApp&c=4031&catmenu=m02_09_05_01. 46

80 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 < 표 3-7> 산업 (KSIC)- 특허 (IPC) 연계표상의분류 구분한국표준산업분류 (KSIC) 국제특허분류 (IPC) IT BT 반도체제조업 C26(C2610) G11C, H01L 전자부품제조업 컴퓨터및주변장치제조업 통신및방송장비제조업 컴퓨터프로그래밍, 정보서비스업 의료용물질및의약품제조업 의료용기기제조업 C26(C2620) C26(C2630) C26(C2640) J582, J62, J63(Z0000) C21(C2100) C27(C2710) B05D, B81B, B81C, B82B, B82Y, C30B, G02F1, G12B, H01C, H01F, H01G, H01J, H05K, H03K, H03L B41J2, B41J27, B41J29, B41J31, B41J32, B41J33, B41J35, G06J, G06F1, G06F3, G06K G03H, H01P, H01Q, H01S, H03B, H03C, H03D, H03F, H03G, H03H, H03M, H04B, H04J, H04K, H04L, H04M, H04Q, H04S, H04W, H99Z G06D, G06E, G06F(G06F1, G06F3 제외 ), G06G, G06N, G06Q, G06T, G09C A61P, C07D, C07J, C07K, C12N, C12P, C12Q, C12R, A61K(A61K8 제외 ) A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, A62B, B01L, B04B, C12M, G01T, G03B42, H05G 출처 : 특허청의연계표중연구범위에맞추어발췌. ( 본연구에서는산업분류 (KSIC) 및특허분류 (IPC) 를기준으로 IT와 BT 분야를정의하기 WIPO의기술분야별국제특허분류 (IPC) 와특허청의 KSIC-IPC 연계표를검토하여 IT와 BT 분야별 IPC와각 IPC별로해당하는산업분류를검토했다 ([ 부록1]). 결과적으로본연구에서 IT산업은 KSIC 기준으로반도체제조업 (C2610), 전자부품제조업 (C2620), 컴퓨터및주변장치제조업 (C2630), 통신및방송장비제조업 (C2640) 과서비스업등을포함한전자상거래 (J6201, J631, J639) 를합하여 5개분야, BT 산업은바이오 ( 유전자 )(C2110), 의료기기 (C2130), 제약 (C2120) 을포함하는 3개분야로정의하였다. 다음은본연구에서정의한 IT와 BT 관련산업및특허분류를나타낸다. 47

81 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-8> 본연구에서정의한 IT 와 BT 산업분류및특허분류 구분산업분류 (KSIC) 특허분류 (IPC) IT BT 반도체제조업 C2610 B81B, B81C, G11C, H01L 전자부품제조업 C2620 G12B, H01C, H01F, H01G, H01J, H03J, H03K, H03L, H05K 컴퓨터및주변장치제조업 통신및방송장비제조업 전자상거래 출처 : 연구진작성. C2630 C2640 C2650 C2660 J6201, J631, J639 B41J, G05, G06, G06C, G06D, G06E, G06F(G6F1, G06F3 제외 ), G06F1, G06F3, G06G, G06G, G06J, G06K, G06M, G06N H01P, H01Q, H01S, H03B, H03C, H03D, H03F, H03G, H03H, H03M, H04B, H04H, H04J, H04K, H04L, H04M, H04Q, H04W G06Q, G09C 바이오 ( 유전자 ) C2110 C12N,C12P, C12Q, C12R 의료기기 C2130 A61B, A61C, A61D, A61F, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, A62B, B01L, B04B, C12M, G01T, H05G 제약 C2120 A61K(A61K8 제외 ), A61P, C07D, C07J, C07K 우리나라의중점기술로서 IT와 BT는기술특성에서오는혁신패턴의차이및우리나라에서두분야가차지하는산업내의위상이매우대조되는기술분야이다. IT는 R&D에소요되는시간및비용이적고, 복합적기술군및다수특허군에의해제품화되는특성을지닌반면, BT는오랜시간과높은 R&D 비용이소요됨에도불구하고성공확률이낮지만취득한특허에대해서는독점권을이용해큰수익을올릴수있다는장점이있다. IT에서는기술전유의수단이기술선점, 즉리드타임이어서특허로서보호받는기간이짧은편인반면, BT는발명에대한모방이용이한특성때문에특허권에대한의존도가높아특허권의만료시까지유지되는비율이높다. 특히 IT 분야에서는특허덤불, 표준특허경쟁등과관련된특허침해소송이빈번히발생하므로특허권자간특허풀구축을통한해결방안이논의되고있다. 반면, BT 분야에서는리서치툴특허, 제약업체의에버그리닝전략등과관련하여개발된신약에대한특허권자의권리남용및보호기간연장의문제를해결하기위해신약개발등공중보건분야에서기술혁신을촉진하기위한특허공유가제시되었다. 특히, 우리나라의 IT와 BT는산업발전단계중우리기업이각각선두주자및후발주자에속한대표적기술분야이다. 전자전기, 정보통신등 IT 분야에서우리나라기업들은 48

82 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 세계적으로최첨단기술및신제품개발을선도하는반면, 제약산업등 BT 분야에서신약개발을주로하는선진국과달리우리나라는제네릭의약품생산위주의후발주자전략을취하는등 IT와 BT 분야에서우리나라가각각처한산업성장단계및시장규모등에서큰차이를보인다. < 표 3-9> 우리나라의 IT 및 BT 분야산업및시장특성비교 구분 IT BT 산업발전단계 성장기및성숙기 도입기 시장 수출주도형 내수형 기업유형 대기업중심 중소기업중심 (R&D 전문기업 ) 기업전략 기술및시장선점 (first-mover) 제네릭의약품생산 (follower) 1. IT 분야기술혁신및산업의특성 IT산업의혁신은일반적으로기술개발에서상용화로의연결이짧은시간내에이루어지며소멸특허의비율이높은것으로나타난다. 새로운기술개발에들어가는비용이 BT산업대비상대적으로적은편이며시장선점에의한리드타임에의해기술개발의결과를전유하는경우가많다. 특히정보통신분야의경우최근의선행기술에기반하여빠른속도로혁신을진행하기때문에신기술의출현속도가빠르고기술혁신에대한집중도가높다고볼수있다. 기술순환주기가상대적으로매우짧고소위 S-curve 상의쇠퇴기로들어서는시점및수익을거둘수있는시점이비교적짧은편이다. 이러한기술및산업적특성으로인해 IT산업은고혁신-고활용유형의산업 ( 손수정, 2010) 으로분류할수있는데짧은기술생명주기와치열한시장의경쟁으로인해타분야에비해빈번하게특허분쟁에노출되기도한다. 예를들면 IT분야의급속한기술발전에따른선출시환경에서특허제도상 1년 6개월이지난이후에특허가공개되는데미공개상태의기술및제품관련특허를사전에파악하기가제도적으로어려운상황이발생하게되는것이다. 따라서어떤미공개의특허출원을파악하지못하는상태에서공개될때까지제품출시를지연할수도없는상황이생기면서이미특허분쟁의가능성을포함하게되는것이다. IT산업의혁신은또한 BT산업과대비적으로개량기술의개발을통해발전하는측면이강해기존에널리사용되고있는표준화기술을모방하고개선하는기술들이많이등장 49

83 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 하게된다. 정보통신서비스의확산패턴을분석한연구에의하면국내정보통신서비스산업의경우추정결과혁신계수에비해모방계수가높은것으로나타났으며따라서모방효과에의해확산가능성이높은것으로나타나고있다 ( 윤성준, 2007). 따라서이러한분야의경우혁신적인기술개발도중요하지만표준화를통한모방도중요한역할을한다. 특히 IT분야의기술은네트워크효과와외부효과를가지고있기때문에더많은사람들이특정기술을사용할경우기술의존도및사용의효용성이높아지게되는특성이있다. 따라서 IT기술및산업분야의경우표준화를통해 IT산업에얽힌여러가지지식재산관련문제들을보완하기도한다. 소위표준기술을확산함으로써기술에대한중복투자의가능성을낮추고, 신규진입자에대한장벽을낮추며, 특허권의합리적실시를통해과도한거래비용의문제를해결하는방안을제시하는것이다. IT 기술혁신의특성상한제품을만들기위해많은특허가필요하고나아가복합적기술에의한혁신성과물이생성되는경우가많다. 소수의특허로제품화가가능한것이아니라많은특허를활용하여제품화가가능한분야이기때문에특허를활용한포트폴리오구축및특허풀의구축이중요하며원천특허, 표준특허등주요특허를확보하고자하는강한유인이작용한다. 그러나이러한이유로특허분쟁의잠재성이항상내재되어있는산업분야이기도하다. 특정기업이복합된모든특허기술을보유할수없고타인의특허사용을의도하지않더라도또는불가피하게사용할수밖에없는상황이발생할수있다. 따라서 IT분야대기업들은방어적측면에서다량의특허출원또는특허매입을통하여특허포트폴리오를구축하고경쟁사와크로스라이선스계약을체결하기도한다. 또한특허경쟁력이뒤지는기업에대하여구축한특허포트폴리오를통해소송을제기하여라이선스계약을체결시키고로열티를징수하거나시장진입장벽을높이는수단으로활용하기도한다 ( 함수영, 2010). 이러한 IT분야의특성은 IT 관련수많은특허라이선스를유발시키고나아가특허전문관리회사 (NPEs), 이른바특허괴물 (Patent Troll) 들을크게증가시키게되며 IT 제조기업들의기술개발및투자의불확실성을증대시키고있는것이다. 이처럼 IT산업분야의경우에도특허를보호하는것이오히려혁신을제한하고신제품개발및경쟁을억제하며, 분쟁비용을증가시키기도한다. 한예로해당산업의기술은재활용과재조합등을통해빠르고연속적인혁신이일어나는특성을가지고있는데반해해당산업의특허를보호하기위해기존에수립된특허전략이선행특허를지나치 50

84 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 게넓은범위까지보호하다보면해당산업의성장에장애요인이될수있다 ( 손수정, 2010). 산업특성상특허를전략적으로사용하여경쟁기업을견제하거나, 경쟁기업의로열티요구에대응하기위해특허를과다하게신청하는일이빈번하게발생한다. 이로인해불필요한소송이늘어나기도하고특허소송을대비하기위해사전에많은특허를신청하는일이반복되면서특허덤불현상이심각해지기도한다. 기술이빠르게발전하고복잡해지면서특허제도가혁신을촉진하는가또는저해하는가에관해서는활발한논의들이진행중이다. 특허법본래의목적을달성하기위해특허권자간권리보호의상충관계를해결하기위한방안들을제시함으로써기술혁신을가속화하려는움직임이활발한것이다. 특히 IT산업의경우에는앞서언급한것처럼표준화, 특허덤불해결을위한특허풀구축, 크로스라이센싱등이기존의특허제도를보완하고 IT기술혁신을촉진하기위한방안으로꾸준히제시되고있으며세부논의들역시계속되고상황이다. 2. BT 분야기술혁신및산업의특성 제약산업은특허보호가중요한산업이다. 신약개발과정에는막대한비용과시간이소모된다. 신약후보물질 ( 특허출원 ) 을발굴하여비임상연구, 임상시험 (1상, 2상, 3상 ), 허가신청 / 허가 ( 심사기간 120일 ) 를거쳐시장에유통되기까지통상 10년내지 16년의기간이걸리며, FDA 승인신약하나를개발하기위해투입되는연구비는 13억불에이른다. < 표 3-10> 신약의개발 ~ 출시단계단계구분내용비고기간 ( 년 ) 발견단계 (Discovery phase) 개발단계 (Development phase) 식약처승인단계 (Approval phase) 발매단계 (Launch phase) 잠재신약의탐색 ( 물질합성, 세포실험, 동물실험, 인체안전성및효능에대한전임상실험등 ) 제1임상 ( 건강한소규모그룹대상 ), 제2임상 ( 소규모환자그룹대상 ), 제3임상 ( 대규모환자그룹대상 ) 약품의안전성, 부작용, 효과성및효능을측정및평가 신약의안전성, 유효성심사및시판허가 신약판매, 홍보시판후조사 (PMS) 통한안전성연구 특허권에의한보호등에대한준비절차 대량생산을위한공정설계준비신약출시를위한브랜드네이밍임상실험결과에대한데이터분석 신약의안전성과효능에대한임상실험결과제출특허권존속기간만료후제네릭약품판매가능 출처 : 아스트라제네카홈페이지참고하여정리 ( 0~4 ~11 ~20+ 51

85 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 [ 그림 3-4] 의약품연구개발단계및소요기간 출처 : 식약처. 특히이렇게막대한비용과시간이소요됨에도불구하고개발이실패로끝날확률이높다. 후보물질개발에성공하더라도해당물질을신약으로제품화하기위해서는유효성, 안전성시험을거쳐야하며, 적합한제제와용량, 용법의개발도필요하다. 인도적측면및기술혁신의측면에서의약발명에대해특허를인정할수있을것인지에대해오랜논란이있어왔다. 고전적으로의약발명에대한특허성부정의논거는주로인도적측면에대한것이었다. 특히유전공학기술의발전에따라특허권의존재가오히려기술의혁신을방해한다는주장이대두되었다. 그러나실제로 년에등록된 1,000,000 건의특허를임의추출하여수행한실증적연구결과에따르면, 유전공학특허또한전통적인의약특허와매우유사하게중요한역할을담당 하고있으며 이는전반적으로기술혁신에긍정적 이라는결과를보였다 (Holman, 2007). 반면, 의약품은개발은어려운데비해복제는상대적으로용이한특성을지니기때문에, 일정기간동안의독점권에의한이윤의보장이없다면실패의위험때문에실시화를주저하게되어오히려발명의활용이이루어지지않는경우가생길수있다. 따라서의약발명에대한특허보호는산업발전에있어필수적이며, 제약산업은특허보호가없이는존재하기어려운산업으로인식되어왔다. 이는기술의발전속도 (turn-over rate) 가 52

86 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 빨라특허에의한독점권부여보다경쟁에의한혁신유도방법이보다바람직한전자 통신분야의특성과는구별된다. 한편, 제약산업은국민의건강및생명과직결되므로공익적측면에서개발부터생산및유통과정전반에걸쳐정부의관리가필요한대표적인규제산업으로꼽힌다. 따라서의약품인허가, 약가결정에정부가적극적으로개입하는경향이있다. 최근의제약분야의특허동향은보호범위가확대되고있다는점이다. 의약용도발명은대부분의국가가널리특허적격성을인정하고있는반면, 인간을치료하는방법에대해서는미국을제외한대부분의국가가특허를허용하지않는다. 인간의치료방법에대해특허를허용하지않는유럽, 일본, 우리나라에서는투여용량 용법을포함하는의약용도발명이특허를받을수있을것인지에대해논란이지속되어왔다. 그러나치료방법적요소를지니는투여용량 용법도의약용도발명으로보호받을수있도록하는것이최근의세계적추세이다. 이와관련하여, 유럽은개정유럽특허조약 (EPC 2000) 에서특정의투여용량 용법을포함한제2의약용도발명도특허로보호받을수있다는점을명확히하였다. 일본역시 2009년의약발명에관한심사기준을개정하여투여용량 용법에특징이있는의약용도발명도특허를받을수있도록했다. 우리나라는대법원판결과학설모두인정할수있다는것과없다는것으로나뉘어져있었으나, 최근의대법원전원합의체판결에의해투여용량 용법도의약용도발명의구성요소가될수있음이명확해졌다 ( 대법원 선고 2014후768 전원합의체판결 ). 세계의약품시장은삶의질에대한관심증가및인구고령화에따라의약품수요가갈수록증가하고있어성장세를보인다. 세계시장규모는 2017 년약 1,300 조원에이를것으로전망되며, 특히신흥국을중심으로한성장세가두드러진다. 2012년에는북미와유럽이전체의약품시장의약 50% 를점유하고있었으나, 중국, 브라질, 인도등신흥의약품시장의지속성장으로 2017년에는북미와유럽의세계의약품시장점유율이약 44% 까지떨어질것으로예상된다. 23) 이에비해한국의의약품시장규모는약 19조원으로전세계의약품시장규모의약 2% 차지하고있다. 국내제약기업들은글로벌시장진출을통해미미한내수시장의한계를극복할필요가있다. 23) IMS Health Market Prognosis, November, 2013, pp

87 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제 2 절 현황분석 : 기술분야별차별화된특허제도 이렇듯 IT와 BT 분야는기술혁신패턴과산업적구조가다른특성때문에, 해당분야의특허를활용하는기업의전략에서도차이가발생한다. 특허제도또한전분야에일괄적으로적용되는한편, 특정기술분야에대한법조항및심사기준을별도로운영하고있다. 본절에서는현재우리나라에서 IT와 BT 분야와관련하여차별화된특허법제도를운영하고있는지에대한현황을검토하고자한다. 첫번째로, 세계적으로특허보호가강화되는추세로자국의특허법이개정되어왔으므로우리나라의특허법강화추이를살펴보고국제협약등의비준에따라어떠한내용이특허제도에반영되어왔는지를검토한다. 두번째단계로는, 특허법조문을중심으로 IT와 BT와관련하여차별화된조항을구체적으로검토한다. 마지막으로, 특허심사기준상에서기술및발명의특성에따라어떠한운영의묘를가지고있는지살펴보겠다. Ⅰ 우리나라의특허권강화 창조경제시대에는특허를포함하는지식재산권이경기침체를극복하고부가가치를창출하기위한핵심원동력으로강조되고있다. 연구개발 (R&D) 을통한혁신의결과물로서특허는발명자에게는독점적이익이라는경제적보상을제공하는한편, 새로운혁신을위한인센티브로작용하기도한다. 즉, 특허제도는발명가의혁신성과를법제도적으로보호함으로써기술혁신을촉진하고, 산업경쟁력을강화하여궁극적으로경제성장을꾀하기위한제도이다. 최초의특허권이부여된시기는 1449년영국의헨리 6세가존우티남에게부여한것으로스테인드글라스제조와관련된발명으로추정된다 ( 송영식, 2013). 최초의특허법은 1474 년이탈리아의베니스에서모직물공업의발전을위해발명을보호하고자처음으로제정한것으로알려졌으며 ( 윤권순, 2006), 1623년근대특허법의기초가되는영국의특허법 54

88 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 이제정된후세계여러나라들이이를토대로각국의특허법을제정했다 ( 송영식, 2013) 년이전대부분의나라에서는특허침해손해배상액도크지않고특허권자가패소하는경우도많았으나, 미국은 1980 년대부터자국산업보호를이유로특허보호를강화하는제도를운영하기시작했다. 미국은 1982년특허법원의역할을수행하는연방순회항소법원 (Court of Appeals for the Federal Court: CAFC) 을설립하여, 특허침해소송에서손해배상액을늘리고특허침해기업에대한판매금지를적극적으로인정하게되었다. 또한 1994년출범한세계무역기구 (WTO) 체제는미국의통상압력과더불어지식재산권관련부속협약 (TRIPs 협정 ) 을통해세계각국에게특허보호수준을높이도록했다. < 표 3-11> 우리나라특허법의주요개정사항 구분보호대상보호기간특허권적용범위비고 1961 년 음식물, 의약품, 화학방법특허제한 1980 년 년 1995 년 2011 년 물질특허도입 (1987 년 7 월시행 ) 원자핵변환제조물질을특허대상으로포함 공고일로부터 12 년통상실시권재정근대적특허법수립 공고일로부터 15 년, 존속기간연장제도도입 ( 의약및농약특허 ) 설정등록이후출원일로부터 20 년 존속기간연장제도확대 ( 등록지연특허 ) 출처 : 과학기술정책연구원 (2004) 의내용참고및자체정리. 통상실시권제한및특허권취소삭제, 청구다항제도입 통상실시권에대한제한강화 간접침해대상에양도또는여의청약편입 WIPO(1979 년 ), 파리협약 (1980 년 ) 가입 슈퍼 301 조 ( 미국통상압력 ) TRIPs 협정 (1994 년 ) 한 - 미 FTA 우리나라특허제도의효시는 1908년에제정된대한제국특허령으로, 1946년군정법령제91 호로특허법이제정되었다. 1961년구법령정비작업을통해특허법이법률제950 호로제정되었으며, 그후수십차례의개정을통해오늘에이르고있다. 특히, 국제조약의가입및다른나라와의무역협정등에따라우리나라특허법은보호대상의확대 24), 보호기간의연장 25), 적용범위의확대 26) 라는세가지측면에서강화되었다 ( 정보통신정책연구원, 2006). 24) 미국의통상압력 ( 수퍼 301 조발동 ) 에의해 1987 년 7 월 1 일부로화학물질, 의약품 의약제조방법과같은물질또는물질용도발명을특허로인정하는물질특허제도를채택하여시행함. 물질특허란화학적, 생물학적방법에의해제조된유용성을지닌신규물질에부여되는특허로서, 일반적화학물질, 유전자, DNA 단편, 단백질, 미생물등을포함하며, 해당물질이관련된모든대상에특허권의효력이미침. 이후 1994 년 TRIPs 협정이후 WTO 체제에능동대비하기위해 1995 년 12 월에는물질특허의대상을확대 ( 원자핵변환에의한제조물질 ) 함. 25) 우리나라는 1994 년세계무역기구 (WTO) 가입에대한부속조항으로, 국내특허법을 TRIPs 의협정과일치하도록 55

89 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-12> 특허관련조약에의가입 조약명 취지및목적 채택일 ( 발효일 ) 아국가입일 WIPO 설립조약 지식재산의보호및창작활동장려 ( ) 파리협약 산업재산권보호를위한기본원칙제시 ( ) ( 우선권주장인정 ) PCT( 특허협력조약 ) 해외에서특허출원절차간소화 ( ) Budapest 조약 미생물기탁의국제적승인 ( ) WTO/TRIPs 지식재산권보호강화및국제통일화 ( ) 생물다양성협약 생물자원에대한국가의주권적권리인정 ( ) Strasbourg 협정 ( 국제특허분류 ) 특허분류를국제적으로통일 ( ) UPOV 식물의신품종육성자이익보호 ( 식물신품종보호조약 ) ( ) 나고야의정서 유전자원으로인한이익공유 ( ) - 출처 : 특히, 특허관련조약에의가입은우리나라특허법의개정에중요한역할을했다. 우리나라는 1979년 WIPO 설립조약 (Convention Establishing the World Intellectual Property Office) 에가입했다. 이의일환으로 1983년부터세계지재권기구 (WIPO) 의주관하에우리나라특허법에대한국제적인통일화 (harmonization) 에대한구체적인협의가시작되었다. 최초조약안에는특허출원및심사절차, 특허등록요건, 특허권보호및침해에대한구제와같이주로실체적인사항의통일화에대한조항들을포함하고있었다. 이듬해인 1980년에는산업재산권보호를위한파리협약 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 에가입하여우선권제도를인정 27) 하게되었는데, 이로인해외국에서선출원된특허를근거로외국출원인이우리나라에서특허를획득하기가용이해졌다. 파리협약은 1883년 3월 20일파리에서체결된국제협약으로, 체결이후 1901년브뤼셀, 1911년워싱턴, 1925년헤이그, 1934년런던, 1958년리스본, 1967년 개정하면서특허의보호기간을 공고일부터 15 년 에서 출원일부터 20 년 으로연장하여특허권보호를강화함. 26) WIPO, 파리조약등국제기구에가입하면서 1980 년특허허여가능성이나침해여부에대한판단시청구범위를넓게해석할수있도록권리범위를확대하는청구다항제 (multiple claim) 를도입함. 27) 현행특허법제 54 조 ( 조약에의한우선권주장 ) 제 1 항, 제 55 조 ( 특허출원등을기초로한우선권주장 ) 56

90 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 스톡홀름에서 6차례개정되었다. 우리나라는 1980년 5월 4일파리협약에가입했으며, 2015 년 10월현재회원국은 174개국이다. 협약의주요내용은 1 특허등의출원 등록에있어동맹국의국민을내국민과동등하게대우한다는 내외국민평등의원칙, 2 특정국가에출원한후일정기간내에타회원국에출원할경우출원일자를선출원일자로소급적용하는 우선권주장의원칙, 3 제3국에서보호받기위해서는각국마다출원하여야하며각국에서의권리는타국가에서의권리에영향을미치지않는다는 특허독립의원칙 으로요약된다. 1984년에는특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty ; PCT) 에가입 28) 했다. 특허협력조약은특허또는실용신안의해외출원절차를통일하여간소화하기위해 1966 년 9월파리협약집행위원회에서검토를시작으로 1978년 1월 24일발효되었으며, 2015년 10월현재조약가입국은 148개국이다. 이조약은하나의발명을다수국에출원하는데있어서국가간의편의를도모하는등해외에서의특허획득을용이하게하기위해국제특허출원절차의편의를획기적으로개선했다. 우리나라는조약가입후 1984년 8월 1일부터국제출원업무를개시했다. 그결과, 우리기업이해외에서특허권획득이용이해졌을뿐아니라외국인에의한특허출원건수또한증가했다. 또한, 1995년무역관련지식재산권협정 (TRIPs) 에가입한후권리침해에대한구체적벌칙과제재수단에대한규정을도입했다. 개발도상국의지위를부여받아 2000 년 TRIPs 이사회의권고를토대로우리나라지식재산권법령을정비했다. TRIPs 는세계무역기구 (WTO) 가입에대한부속협정의일부로서, 저작권, 특허권, 컴퓨터프로그램, 물질특허를포함한특허의보호, IC배치설계의보호등 8개분야의지식재산권보호기준과시행절차를정한다자간조약이다. 내국민대우의원칙 (national treatment) 과최혜국대우의원칙 (most favoured national treatment), 최소보호의원칙, 권리소진의원칙 (the principle of exhaustion of rights) 등을기본원칙으로하여, 지식재산권침해물품의처리와단속절차 ( 국내절차및국경조치 ), 분쟁예방및해결절차등에대하여규정하고있다. 한편, 국제특허분류에관한스트라스부르협정 (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification) 은각국이독자적으로운영하던특허분류체제를통일 28) 현행특허법제 199 조 ( 국제출원에의한특허출원 )~ 제 214 조 ( 결정에의하여특허출원으로되는국제출원 ) 57

91 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 시킬목적으로 1971 년채택되었다. 우리나라는 1998 년 10월협정에가입하였고, 2015 년 10월현재체약국은 62개국이다. BT분야와관련된조약으로는부다페스트조약, 국제식물신품종보호연맹, 나고야의정서등이있다. 우리나라가 1988년가입한특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) 이있다. 미생물에는동식물등고등생물체를제외한균류 (bacteria), 사상균류 (mold), 효모류 (yeast), 조류 (alqae), 원생동물류 (protozoa), 바이러스 (virus) 등육안으로확인이불가능한하등생물체가포함된다. 이조약은특허절차상미생물기탁을요구하는국가는체약국의영토내외에있는국제기탁기관에미생물을기탁해야한다는내용을포함하는것으로, 1977년 4월 28일체택된이래 2015년 10월현재 79개국이가입되어있다. 국제식물신품종보호연맹 (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants: UPOV) 은식물신품종보호에관한국제조약 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) 에의해설립된국제기구이다. 유럽에서식물품종은특허법으로보호되어왔으나, 식물의특성상특허요건을수용하기가어려워대안으로특허와는요건을달리하여본연맹을설립하게되었다. UPOV 협약은 1961 년파리에서채택되어 1968년부터발효되었으며, 1972년, 1978년, 1991년 3차례개정된이래로 2015 년 10월현재 UPOV 가입국은 73개국이다. 식물신품종육성자의권리보호및식물종자보증제도등국제적보호를목적으로하며, 우리나라는 2002년가입 29) 하였다. 한편, 생물유전자원접근및이익공유에관한나고야의정서 (The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization) 30) 는생물자원을활용하면서발생하는이익을공유하기위한지침을주요골자로하는국제협약이다 년 10월나고야에서열림제10차생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity : CBD) 31) 총회에서는생물자원으로발생하는 29) 현행특허법시행령제 2 조 ( 미생물의기탁 ), 제 4 조 ( 미생물의분양 ) 30) 31) 생물다양성협약 (CBD) 은지구상의생물종을보호하기위해마련된협약으로생물다양성의보전 생물자원의지속가능한이용 생물자원을이용하여얻어지는이익을공정하고공평하게분배할것을목적으로 1992 년 < 유엔환경개발회의 > 에서채택 58

92 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 이익을누구와어떻게공유할것인지에대한합의가이루어져나고야의정서로채택되었다. 본의정서는생물유전자원을이용해의약품, 건강기능식품또는화장품등제품을연구개발하려할때해당자원을제공한원산지국이사전승인을내릴권한을부여하고있으며, 연구개발기업은제품판매이익중일정부분을상호합의된조건에따라공유한다는규정을포함한다. 본의정서에서의미하는생물유전자원에는 1 생물다양성협약에서정의하고있는종자, 천연물신약, 화장품등인류를위해실질적또는잠재적으로이용되는유전자원, 생물체, 생태계의생물적구성요소뿐만아니라 2 유전자원의파생물과유전자원에대한전통지식으로그범위를확대하여포함하고있다. 2015년 10월현재나고야의정서가입국은 62개국으로, 우리나라는 2014년 10월14일나고야의정서이행과관련한 유전자원접근및이익공유에관한법률 을국회에제출하는등나고야의정서비준에대하여면밀히검토하고있다. Ⅱ 기술특성을반영한특허법조문현황 우리나라의특허관련법규 ( 특허법, 특허법시행령, 특허법시행규칙, 특허법등의등록령시행규칙등 ) 에는이미 IT와 BT 분야의기술특성을고려한법조문이일부포함되어있다. 우선심사 ( 특허법제61조 ) 와통상실시권설정의재정 ( 특허법제107조 ) 은 IT 및 BT 분야각각에대한조항을포함하고있으며, BT에만차별적으로적용되는조항으로는미생물의기탁 ( 특허법제58조 ), 허가등에따른특허권존속기간의연장 ( 특허법제89조 ), 특허권의효력제한 ( 특허법제96조 ) 이있다. < 표 3-13> IT, BT 관련된특허법관련조문비교 분야구분특허법특허법시행령관련시행규칙 IT, BT BT 우선심사제 61 조 ( 우선심사 ) 2 호제 9 조 ( 우선심사의대상 ) 9 호 - 통상실시권설정의재정 미생물관련특허출원 제 107 조 ( 통상실시권설정의재정 ) 제 58 조 ( 전문기관의지정등 ) 제 2 조 ( 미생물의기탁 ) 제 8 조의 4( 미생물기탁 분양에관한전문기관의지정기준등 ) 제 4 조 ( 미생물의분양 ) 특허법시행규칙제 21 조의 4 ( 핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원 ) 제 106 조의 12( 핵산염기서열목록의제출등 ) 59

93 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 분야구분특허법특허법시행령관련시행규칙 허가등에따른특허권존속기간의연장 특허권의효력제한 제89조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장 ) 1 제 96 조 ( 특허권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 의 5 호, 6 제 7 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명 ) 특허법등의등록령시행규칙제 33 조 ( 특허권과실용신안권의존속기간연장등록방법 ) 우선심사 특허의심사순위는원칙적으로심사청구순서를따른다. 그러나출원공개후특허출원인이외의자가업으로서특허발명을실시하고있다고인정되거나국가산업발전상또는공익상긴급처리가요구되는출원에대해서는예외적으로우선심사가가능하여국익및발명의적절한보호를꾀하고있다. 즉, 우선심사제도를마련 ( 특허법제61조, 실용신안법제15조 ) 하여일정요건을만족하는출원에대해서는심사순위와상관없이우선심사할수있도록특칙을두고있다. 특허법시행령제9조및실용신안법시행령제5조에는전자거래와직접관련된출원을우선심사대상에포함하고있으며, 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법제26 조에서도의료연구개발관련특허출원에대한우선심사규정을두는등 IT와 BT분야의일부특허가우선심사대상이다. 관련규정 특허법제 61 조 ( 우선심사 ) 특허청장은다음각호의어느하나에해당하는특허출원에대해서는심사관에게다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 1. 제 64 조에따른출원공개후특허출원인이아닌자가업 ( 業 ) 으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우 2. 대통령령으로정하는특허출원으로서긴급하게처리할필요가있다고인정되는경우 특허법시행령제 9 조 ( 우선심사의대상 ) 법제 61 조제 2 호에서 대통령령이정하는특허출원 이란다음각호의어느하나에해당하는것으로서특허청장이정하는특허출원을말한다. 1. 방위산업분야의특허출원 2. 녹색기술 [ 온실가스감축기술, 에너지이용효율화기술, 청정생산기술, 청정에너지기술, 자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 등사회 경제활동의전과정에걸쳐에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여온실가스및오염물질의배출을최소화하는기술을말한다 ] 과직접관련된특허출원 60

94 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 3. 수출촉진에직접관련된특허출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원 ( 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한특허출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제 11 조제 1 항에따라국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한특허출원을포함한다 ) 5. 벤처기업육성에관한특별조치법 제 25 조에따른벤처기업의확인을받은기업의특허출원 5 의 2. 중소기업기술혁신촉진법 제 15 조에따라기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원 5 의 3. 발명진흥법 제 11 조의 2 에따라직무발명보상우수기업으로선정된기업의특허출원 6. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원 7. 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것에한정한다 ) 8. 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원 9. 전자거래와직접관련된특허출원 10. 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원 11. 우선심사의신청을하려는자가특허출원된발명에관하여법제 58 조제 1 항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원 실용신안법시행령제 5 조 ( 우선심사의대상 ) 법제 15 조에서준용하는 특허법 제 61 조제 2 호에서 대통령령이정하는특허출원 이란다음각호의어느하나에해당하는것으로서특허청장이정하는실용신안등록출원을말한다. 1. 방위산업분야의실용신안등록출원 2. 공해방지에유용한실용신안등록출원 3. 수출촉진에직접관련된실용신안등록출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한실용신안등록출원 ( 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한실용신안등록출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제 11 조제 1 항에따라국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한실용신안등록출원을포함한다 ) 5. 벤처기업육성에관한특별조치법 제 25 조에따른벤처기업의확인을받은기업의실용신안등록출원 6. 중소기업기술혁신촉진법 제 15 조에따라기술혁신형중소기업으로선정된기업의실용신안등록출원 6 의 2. 발명진흥법 제 11 조의 2 에따라직무발명보상우수기업으로선정된기업의실용신안등록출원 7. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한실용신안등록출원 8. 조약에의한우선권주장의기초가되는실용신안등록출원 ( 그실용신안등록출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허출원또는실용신안등록출원에관한절차가진행중인것에한정한다 ) 9. 실용신안등록출원인이실용신안등록출원된고안을실시하고있거나실시준비중인실용신안등록출원 10. 전자거래와직접관련된실용신안등록출원 11. 출원과동시에심사청구를하고그출원후 2 개월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원 12. 우선심사의신청을하려는자가실용신안등록출원된고안에관하여법제 15 조에따라준용되는 특허법 제 58 조제 1 항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한실용신안등록출원 61

95 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 1981년우선심사제도가우리나라에도입된이후우선심사대상은점차확대되어왔다. 1999년 6월말까지는제3자실시출원과특허법시행령제9조에의한 1 방위산업분야의특허출원, 2 공해방지에유용한특허출원, 3 수출촉진에직접관련된특허출원, 4 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원으로우선심사대상이한정되어왔다. 그러다가 1999년 7월부터는 5 벤처기업육성에관한특별조치법제25조의규정에의한벤처기업의확인을받은기업의특허출원, 6 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원, 7 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것 ), 8 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원으로확대되었다. 또한 2001년 7월에는 9 전자거래와직접관련된출원이포함되고, 2005년 2월부터 10 중소기업기술혁신촉진법 제15조의규정에의하여기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원, 동년 7월에는 11 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한특허출원으로서국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한특허출원을국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원중하나로포함시켰다 년 10월 1일실용신안선등록제에서심사후등록제로개정되면서실용신안등록출원에대한우선심사제도가도입 ( 제3자실시출원및상기 1 ~ 11에실용신안등록출원포함 ) 되면서, 12 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원, 13 출원과동시에심사청구를하고그출원후 2월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원이추가되었다. 이후 2007년 4월부터는 지역특화발전특구에대한규제특례법 제36조의8에따라규제특례가적용된특화사업과직접관련된특허출원까지우선심사대상이확대되었다. 또한 부터 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법 이시행되면서동법제26조에따른의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지내의료연구개발과관련된특허출원도우선심사할수있도록하였고, 부터는우선심사의신청을하려는자가특허출원된발명에관하여법제58조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원에대해서까지우선심사대상을확대하였다. 또한, 2009년 10월에는녹색기술과직접관련된특허출원 ( 기존공해방지에유용한특허출원을대체 ) 도우선심사대상이되며, 녹색기술관련특허에대한초고속우선심사제도가도입되었다 년 9월에는직무발명보상을활성화하기위하여 발명진흥법 제11조의2 에 62

96 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 따라직무발명보상우수기업으로선정된기업의특허출원이우선심사대상에추가되었다. 우선심사는특허출원중이거나실용신안등록출원을대상으로신청할수있다. 우선심사는심사청구가되어있는출원을대상으로하므로우선심사신청인은우선심사신청전또는우선심사신청과동시에심사청구를하여야한다. 특허법 실용신안법이아닌법률 ( 지역특화발전특구에대한규제특례법제36조의8 및첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법제26조 ) 에따라우선심사대상에포함된특허출원도긴급처리필요성이있는경우에만우선심사대상으로인정하고있다. < 표 3-14> 우선심사관련처리절차및기간 단계확정분류전문기관선행기술조사보고서제출기간우선심사여부결정방법및기간 우선심사결정후심사착수기간 심사착수된후중간서류처리기간 단계별처리기간가분류된출원서류를이송또는인계받은날부터 1주이내 우선심사신청후 1개월이내 우선심사신청서를이송받은날 ( 고시제 4 조제 4 호에해당하여조사결과를이송받은날 ) 부터 7 일이내 우선심사결정서발송일 * 부터 2 개월 ( 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원또는전문기관선행기술조사의뢰에의하여우선심사하는출원의경우에는 4 개월 ) 또는특허법시행령제 8 조의 3 제 2 항에따른선행기술의조사결과가심사관에게이송된날부터 1 개월중늦은날 지정기간만료일또는심사관이해당서류를이송받은날중늦은날부터 2개월이내 * 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원의경우에는우선심사를하기로결정또는재결정한날중늦은날 1) 전자거래와직접관련된출원 IT의비약적성장과더불어전자거래를촉진하기위해 2001년 7월이후우선심사대상특허에전자거래와직접관련된출원이포함되었다. 전자거래 라함은재화나용역을거래함에있어서그전부또는일부가전자문서에의하여처리되는거래를의미하며, 전자거래기본법 제2조에는전자거래와직접관련된출원을다음과같이포함하고있다. 첫째, 전자거래의방법에관한특허출원으로경매, 역경매, 광고, 교육등네트워크상에서재화나용역을거래할수있도록구현된기술이해당된다. 둘째, 전자거래를위한결재수단으로서전자화폐 (IC 카드형화폐, 네트워크형화폐, 사이버코인등 ) 와전자화폐를이용한결제기술, 은행간의계좌이체를이용하여온라인상에서대금을지불하는 63

97 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 방법, 신용카드를이용하여결제하는방법등에관한출원이포함된다. 셋째, 전자거래를위한보안또는인증기술, 전자서명, 스마트카드등보안인증에관한출원도전자거래와직접관련된출원에해당한다. 그밖에기타전자거래의촉진을위해우선심사의필요성이인정되는출원, 전자거래활성화와기술발전을위하여정부, 정부출연연구소에서개발되었거나정부의지원자금으로개발된기술등전자거래의촉진을위하여그필요성이특별히인정되는기술에관한출원등이심사대상이다. 근거법령 전자거래기본법제2조 ( 정의 ) 이법에서사용하는용어의정의는다음과같다. 1. 전자문서 라함은정보처리시스템에의하여전자적형태로작성, 송신 수신또는저장된정보를말한다. 2. 정보처리시스템 이라함은전자문서의작성, 송신 수신또는저장을위하여이용되는정보처리능력을가진전자적장치또는체계를말한다. 3. 작성자 라함은전자문서를작성하여송신하는자를말한다. 4. 수신자 라함은작성자가전자문서를송신하는상대방을말한다. 5. 전자거래 라함은재화나용역을거래함에있어서그전부또는일부가전자문서에의하여처리되는거래를말한다. 6. 전자거래사업자 라함은전자거래를업으로하는자를말한다. 7. 전자거래이용자 라함은전자거래를이용하는자로서전자거래사업자외의자를말한다. 8. 공인전자문서보관소 라함은제31 조의2 제1 항의규정에의하여지정을받아타인을위하여전자문서를보관또는증명하거나그밖에전자문서와관련된업무 ( 이하 전자문서보관등 이라한다 ) 를수행하는법인을말한다. 2) 첨단의료복합단지안의료연구개발과관련한특허출원 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법 제6조6에따라규제특례가적용되는입주의료연구개발기관이제출한 의료연구개발과직접관련된특허출원 을대상으로하며, 실용신안등록출원은우선심사의대상이되지않는다. 규제특례의적용과관련해서는, 1 출원인중한명이상은첨단의료복합단지내입주의료연구기관이어야하며, 2 출원일, 우선심사신청일, 우선심사여부결정일중적어도한시점에서는규제특례가적용되는입주의료연구기관으로지정되어있어야한다. 64

98 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 근거법령 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법제26 조 ( 특허법 에관한특례 ) 특허청장은입주의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지안의료연구개발과관련된특허출원에대하여는 특허법 제 61조에도불구하고심사관에게다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 2. 통상실시권설정의재정 통상실시권이란타인의특허발명을일정조건하에서업으로실시할수있는권리로, 전용실시권과는달리독점력이배제된채권적권리를의미한다. 특허법제107조에는특정한경우에한하여제3자가특허청장에게통상실시권설정에관한재정을청구할수있으며, 특허청장은통상실시권을재정할수있도록근거조항을두고있다. 여기서말하는특정한경우란, 일정한사유로인해특허발명을실시할필요가있고그와같은실시를위하여특허권자또는전용실시권자와합리적인조건하에협의를시도하였음에도통상실시권설정계약이이루어지지않는경우, 또는그와같은협의를할수없는경우를의미한다. 구체적으로, 특허법제107조제1항은통상실시권설정의재정을청구할수있는사유로 1 특허발명이천재지변이나그밖의불가항력또는대통령령으로정하는정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되고있지아니한경우, 2 특허발명이정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서상당한영업적규모로실시되고있지아니하거나적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못한경우, 3 특허발명의실시가공공의이익을위하여특히필요한경우, 4 사법적절차또는행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항을바로잡기위하여특허발명을실시할필요가있는경우, 5 자국민다수의보건을위협하는질병을치료하기위하여의약품 ( 의약품생산에필요한유효성분, 의약품사용에필요한진단키트를포함한다 ) 을수입하려는국가에그의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우등으로명시하고있다. 65

99 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 관련규정 특허법제107 조 ( 통상실시권설정의재정 ) 1 특허발명을실시하려는자는특허발명이다음각호의어느하나에해당하고, 그특허발명의특허권자또는전용실시권자와합리적인조건으로통상실시권허락에관한협의 ( 이하이조에서 협의 라한다 ) 를하였으나합의가이루어지지아니하는경우또는협의를할수없는경우에는특허청장에게통상실시권설정에관한재정 ( 裁定 )( 이하 재정 이라한다 ) 을청구할수있다. 다만, 공공의이익을위하여비상업적으로실시하려는경우와제4호에해당하는경우에는협의없이도재정을청구할수있다. 1. 특허발명이천재지변이나그밖의불가항력또는대통령령으로정하는정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되고있지아니한경우 2. 특허발명이정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서상당한영업적규모로실시되고있지아니하거나적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못한경우 3. 특허발명의실시가공공의이익을위하여특히필요한경우 4. 사법적절차또는행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항을바로잡기위하여특허발명을실시할필요가있는경우 5. 자국민다수의보건을위협하는질병을치료하기위하여의약품 ( 의약품생산에필요한유효성분, 의약품사용에필요한진단키트를포함한다 ) 을수입하려는국가 ( 이하이조에서 수입국 이라한다 ) 에그의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우 2 특허출원일부터 4년이지나지아니한특허발명에관하여는제1항제1 호및제2 호를적용하지아니한다. 3 특허청장은재정을하는경우청구별로통상실시권설정의필요성을검토하여야한다. 4 특허청장은제1항제1호부터제3호까지또는제5 호에따른재정을하는경우재정을받는자에게다음각호의조건을붙여야한다. 1. 제1 항제1 호부터제3호까지의규정에따른재정의경우에는통상실시권을국내수요충족을위한공급을주목적으로실시할것 2. 제1 항제5 호에따른재정의경우에는생산된의약품전량을수입국에수출할것 5 특허청장은재정을하는경우상당한대가가지급될수있도록하여야한다. 이경우제1 항제4 호또는제5호에따른재정을하는경우에는다음각호의사항을대가결정에고려할수있다. 1. 제1 항제4 호에따른재정의경우에는불공정거래행위를바로잡기위한취지 2. 제1 항제5 호에따른재정의경우에는그특허발명을실시함으로써발생하는수입국에서의경제적가치 6 반도체기술에대해서는제1항제3호 ( 공공의이익을위하여비상업적으로실시하는경우만해당한다 ) 또는제4호의경우에만재정을청구할수있다. 7 수입국은세계무역기구회원국중세계무역기구에다음각호의사항을통지한국가또는세계무역기구회원국이아닌국가중대통령령으로정하는국가로서다음각호의사항을대한민국정부에통지한국가의경우만해당한다. 1. 수입국이필요로하는의약품의명칭과수량 2. 국제연합총회의결의에따른최빈개발도상국이아닌경우해당의약품의생산을위한제조능력이없거나부족하다는수입국의확인 66

100 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 3. 수입국에서해당의약품이특허된경우강제적인실시를허락하였거나허락할의사가있다는그국가의확인 8 제1항제5호에따른의약품은다음각호의어느하나에해당하는것으로한다. 1. 특허된의약품 2. 특허된제조방법으로생산된의약품 3. 의약품생산에필요한특허된유효성분 4. 의약품사용에필요한특허된진단키트 9 재정을청구하는자가제출하여야하는서류, 그밖에재정에관하여필요한사항은대통령령으로정한다. 통상실시권설정의재정을청구할수있는요건중반도체기술의비상업적실시 ( 특허법제107조제6항 ) 및다수의보건을위협하는질병을치료하기위한의약품수출 ( 특허법제107조제1항 5호 ) 에대한조항이있어이에대해살펴보도록하겠다. 1) 반도체관련발명 특허법제107조제6항에의하면, 반도체기술에대해서는제1항제3 호 ( 공공의이익을위하여비상업적으로실시하는경우 ) 또는제4호 ( 사법적절차또는행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항을바로잡기위하여특허발명을실시할필요가있는경우 ) 에한하여특허발명을실시하려는자가통상실시권의재정을청구할수있다. 반도체기술의통상실시권설정과관련된본조항은 1995 년 12월 29일제정되었다. 이는 TRIPs 협정의내용에부합하지않는조항을동협정의내용과맞도록개정하여특허제도의세계화를추진하는동시에, 세계무역기구 (WTO) 체제에능동적으로대비하고기술개발의성과를신속히보호함으로써기술개발을촉진하려는일환으로포함되었다. 특히, 특허청장의재정에의한강제실시권발동요건을확대하여불공정거래행위를시정하기위해필요한경우에도재정을청구할수있도록하였다. 2) 의약관련발명 32) 특허법제 107 조에서강제실시가반드시의약관련발명에관한것은아니나, 현실적으로 32) 최재식 (2015) 의내용을일부요약. 67

101 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 불공정거래행위의시정을위한경우를제외하면강제실시권이가장문제되는것은의약에관한특허분야에해당한다. 제1항제5조에의하면 자국민다수의보건을위협하는질병을치료하기위하여의약품 ( 의약품생산에필요한유효성분, 의약품사용에필요한진단키트를포함 ) 을수입하려는국가에그의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우 등공공의이익을위하여비상업적으로실시하려는경우에한해통상실시권재정을청구할수있다. 해당조항은개발도상국및최빈국의공중보건문제를해결하기위해 TRIPs 의일부규정을반영함으로써권리자의보호를강화하기위해 2005년 5월제정되었다. 의약분야의특허는보건과관련된기술에대한발명에대해독점배타권을부여한다는점에서공공의이익과연관이되는한편, 신약개발을위해서는막대한비용과시간이소요된다는특징을지닌다. 의약특허는물질특허의특성상회피기술이나개량발명이쉽지않고, 특허존속기간동안시장을독점할가능성이높다. 특히특허를받은고가의의약품의구매가쉽지않은빈국의국민들의경우, 필수의약품에대한접근이사실상차단되는문제가발생한다는특징이있다. 관련규정 특허권의수용 실시등에관한규정제2조의2( 의약품수입을위한재정청구 ) 법제107조제 1항제 3호의규정에따라다수인의보건을위협하는질병을치료하기위하여특허발명에대한강제적인실시를통하여생산된의약품을수입하고자재정을청구하는경우에는다음각호의요건을모두갖추어야한다. 1. 국내에그의약품의생산시설이없거나부족할것 2. 전시 사변또는이에준하는비상시이거나, 재난및안전관리기본법 제36 조의규정에따른재난사태가선포된때일것 우리나라의경우, 특허법상규정된강제실시권은 공공의이익 요건을엄격하게해석함에따라강제실시권이발동된적이거의없다. 예를들어, 2009년 6월에이즈치료제 푸제온 ( 스위스제약회사 로슈 ) 에대한의약품접근권확보를이유로통상실시권의재정이청구되었으나강제실시를할정도로공공의이익을위해서특히필요한경우에해당한다고보기어렵고, 강제실시의실익이없는것으로판단하여청구가기각된바있다. 반면, 미국의경우특허법상강제실시권이규정되어있지아니하나독점규제 68

102 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 차원에서실시된사례가많고, 특히바이오테러치료제에대한강제실시권부여를시도한사례 (2002년탄저균테러대비 ) 도있다. 3. 미생물관련특허출원 33) BT분야와관련된대표적인특허법조문에는미생물관련특허출원에대하여미생물의기탁및분양 ( 법제58조, 시행령제2~4조, 제8조 ), 유전자관련특허출원시핵산염기서열목록의제출 ( 시행규칙제21조의4) 관련조항이있다. 관련규정 특허법제58조 ( 전문기관의지정등 ) 1 특허청장은출원인이특허출원할때필요하거나특허출원을심사 ( 국제출원에대한국제조사및국제예비심사를포함한다 ) 할때에필요하다고인정하면전문기관을지정하여미생물의기탁 분양, 선행기술의조사, 특허분류의부여, 그밖에대통령령으로정하는업무를의뢰할수있다. 2 특허청장은특허출원의심사에필요하다고인정하는경우에는관계행정기관, 해당기술분야의전문기관또는특허에관한지식과경험이풍부한사람에게협조를요청하거나의견을들을수있다. 이경우특허청장은예산의범위에서수당또는비용을지급할수있다. 3 제1항에따른전문기관의지정기준, 선행기술의조사또는특허분류의부여등의의뢰에필요한사항은대통령령으로정한다. 특허법시행령제2조 ( 미생물의기탁 ) 1 미생물에관계되는발명에대하여특허출원을하려는자는특허출원전에다음각호의어느하나에해당하는기관에특허청장이정하여고시하는방법에따라해당미생물을기탁하여야한다. 다만, 해당발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그미생물을쉽게입수할수있는경우에는기탁하지아니할수있다. 1. 특허법 ( 이하 법 이라한다 ) 제58조제1항에따라미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관으로지정받은기관 ( 이하 국내기탁기관 이라한다 ) 2. 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7 조에따라국제기탁기관으로서의지위를취득한기관 ( 이하 국제기탁기관 이라한다 ) 2 제1항에따라미생물을기탁한자는특허출원서에산업통상자원부령으로정하는방법에따라그취지를적고, 미생물의기탁사실을증명하는서류 ( 국제기탁기관에기탁한경우에는 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약규칙 제7규칙에따른수탁증중최신의수탁증사본을말한다 ) 를첨부하여야한다. 3 특허출원인또는특허권자는제1항의미생물의기탁에대하여특허출원후새로운수탁번호가부여된때에는지체없이그사실을특허청장에게신고하여야한다. 33) 특허청 (2014) 특허 실용신안심사기준 중제 2 부 ( 특허출원 ) 제 6 장 ( 미생물관련출원취급 ). 69

103 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 특허법시행령제3 조 ( 미생물에관계되는발명의특허출원명세서기재 ) 미생물에관계되는발명에대하여특허출원을하려는자는법제42조제2항에따른명세서 ( 특허출원서에최초로첨부한명세서를말한다 ) 를적을때제2 조제1항본문에따라미생물을기탁한경우에는국내기탁기관또는국제기탁기관에서부여받은수탁번호를, 같은항단서에따라그미생물을기탁하지아니한경우에는그미생물의입수방법을적어야한다. 특허법시행령제4조 ( 미생물의분양 ) 1 제2조에따라기탁된미생물에관계되는발명을시험또는연구를위하여실시하려는자는다음각호의어느하나에해당하는경우산업통상자원부령으로정하는바에따라국내기탁기관또는국제기탁기관으로부터그미생물을분양받을수있다. 1. 그미생물에관계되는발명에대한특허출원이공개되거나설정등록된경우 2. 법제63 조제 1항 ( 법제170 조제 2항에서준용하는경우를포함한다 ) 에따른의견서를작성하기위하여필요한경우 2 제2조에따라미생물을기탁한자로부터미생물분양에대한허락을받은자는국내기탁기관또는국제기탁기관에신청하여해당미생물을분양받을수있다. 3 제1항및제2항에따라미생물을분양받은자는그미생물을타인에게이용하게해서는아니된다. 특허법시행령제8조의4( 미생물기탁 분양에관한전문기관의지정기준등 ) 1 특허청장은법제58 조제1 항에따라다음각호의요건을모두갖춘기관또는단체 ( 이하 기관등 이라한다 ) 를미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관으로지정할수있다. 다만, 법제58 조의 2제1 항제1 호에따라미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관의지정이취소된기관등또는그기관등에서취소당시에임원으로있던사람이소속되어있는기관등으로서그지정이취소된후 2년이지나지아니한경우에는그러하지아니하다. 1. 미생물의보존및안전유지에필요한인력및시설을갖출것 2. 미생물기탁및분양업무의수행에관한계획을수립할것 3. 미생물에대한비밀유지를위한보안체계를갖출것 2 미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관으로지정을받으려는자는특허청장이정하여고시하는미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관지정신청서에제1항각호의요건을갖추었음을증명할수있는서류를첨부하여특허청장에게제출하여야한다. 3 제1항각호에따른인력 시설, 업무수행계획및보안체계의구체적인기준과그밖에미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관의지정및운영에관하여필요한사항은특허청장이정하여고시한다. 특허법시행규칙제21 조의4( 핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원 ) 1 핵산염기서열또는아미노산서열 ( 이하 서열 이라한다 ) 을포함한특허출원을하려는자는특허청장이정하는방법에따라작성한서열목록 ( 이하 서열목록 이라한다 ) 을명세서에적고, 그서열목록을수록한전자파일 ( 이하 서열목록전자파일 이라한다 ) 을특허청장이정하는방법에따라작성하여특허출원서에첨부하여야한다. 다만, 특허청장이정하는방법에따라작성한서열목록전자파일형식으로명세서에적은경우에는서열목록전자파일을첨부하지아니하여도된다. 2 서열을포함하는특허출원의보정에관하여는제1항을준용한다. 70

104 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 1) 미생물기탁및분양 우리나라는 1988년특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure) 에가입했다. 이조약에의하면특허절차상미생물기탁을요구하는국가는체약국의영토내외에있는국제기탁기관에미생물을기탁하도록되어있다. 특허절차상의미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 [Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purposes of Patent Procedure ] 1977 년 4월 28일서명, 1980 년 8월 19일발효된이조약은 1883 년의공업소유권의보호를위한파리협약 19조의특별합의의하나로특허절차에서미생물기탁 ( 寄託 ) 의국제적승인을위한동맹을형성하기위한목적으로체결되었다. 이조약에대해서는 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약에기초한규칙 이작성되어있다. 체약국은어떠한국제기탁당국에대한미생물의기탁을자국의특허절차상승인한다. 여기에서국제기탁당국이라는것은미생물을수령 수탁 보관하고, 미생물의시료를분양하는기관으로이조약이정한것에의해그지위를취득한기탁기관이다. 기탁은그기탁이조약에기초하여이루어진다는취지의표시, 기탁자의성명 명칭과수신인, 미생물의배양, 보관및생존시험에필요한조건의상세등을기재한문서를첨부하여실행한원기탁외에기탁된미생물이생존하지않는다는것, 또한기탁된미생물의시료를외국에송부하는것이필요함에도불구하고수출입의제한에의해그것이방해를받고있음으로써기탁된미생물의시료를분양할수없는경우에실행하는원기탁과동일한미생물의재기탁이인정되고있다. 승인에는국제기탁당국에의해제시된기탁의사실과일자및국제기탁당국이분양한미생물의시료가해당국제기탁당국에기탁된해당미생물의시료라는승인이포함된다. 체약국은이러한미생물의기탁에대하여국제기탁당국이교부하는수탁증의사본을요구할수있다. 기탁된미생물은국제기탁당국에서기탁한날로부터적어도 30 년간보관된다. 또한관계공업소유권청, 기탁자또는그승낙을얻은자및시료의분양에대해서법령상의자격을갖는자의청구가있는경우에는국제기탁당국에의해기탁된미생물의시료가분양된다. 출처 : 21세기정치학대사전, 한국사전연구사. 71

105 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 (1) 기탁대상기탁대상이되는미생물에는유전자, 벡터, 세균, 곰팡이, 동물세포, 수정란, 식물세포, 종자등생물학적물질 (biological material) 이모두포함되며, 기탁기관별로수탁가능한미생물의종류가다양하다. 식물관련발명의경우해당기술분야에대해일반적인지식을가진자가해당발명을용이하게실시하도록하기위해필요한경우부모식물 ( 親植物 ), 종자, 세포등을기탁할수있도록되어있다. 그러나, 특허법시행령제2조에는 쉽게입수할수있는미생물 을기탁대상의예외로규정하고있다. 쉽게입수할수있는미생물에는 1 시중에서판매중인미생물, 2 출원전에신용할수있는보존기관에보존되며보존기관이발행하는카탈로그등에의하여자유롭게분양될수있는사실이확인된미생물, 3 명세서기재에의해해당발명이속하는기술분야에서일반적인지식을가진자가쉽게제조할수있는미생물등이해당된다. (2) 미생물기탁기관미생물기탁기관은특허법에의해미생물기탁및분양에관한업무를담당하는전문기관으로지정받은국내기탁기관또는 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조의규정에의해국제기탁기관으로서의지위를취득한기관의두종류가있다. 국내기탁기관으로는한국생명공학연구원미생물자원센터 (Korean Collection for Type Cultures : KCTC), 사단법인한국종균협회부설한국미생물보존센터 (Korean Culture Center of Microorganisms : KCCM), 국립농업과학원농업유전자원센터 (Korean Agricultural Culture Collection : KACC) 등 3군데가지정되어있다. 한편, 국내에는 KCTC, KCCM 및한국세포주연구재단 (Korean Cell Line Research Foundation : KCLRF) 등 3개의국제기탁기관이있다. < 표 3-15> 기탁기관별미생물수탁번호표기방식 KCTC KCCM KCLRF KACC 특허 국내기탁 KCTC 번호P KCCM 번호P - KACC 번호P 미생물 국제기탁 KCTC 번호BP KCCM 번호P KCLRF BP번호 - 일반기탁 KCTC 번호 KCCM 번호 KCLB 번호 KACC 번호 72

106 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 (3) 설명의기재미생물관련발명의출원인은해당기술분야에서통상적인지식을가진자가발명의실시를용이하게할수있도록발명의설명에기재해야한다. 출발물질이나최종산물에미생물등생물학적물질 (biological material) 이포함되는경우명세서의기재만으로는발명을쉽게실시할수없는경우가많다. 이경우해당기술분야에서일반적인지식을가진자가그발명의실시를용이하게하기위해서는출발물질의입수방법과최종산물의제조과정을명세서에명확히기재하여야한다. 다시말해, 출발물질또는최종산물인미생물등을특허출원전에국내또는국제기탁기관에기탁 ( 특허기탁 ) 함으로써발명의재현성을뒷받침할수있다미생물을쉽게입수할수있는경우, 발명의설명에미생물의입수방법과함께출발물질로부터최종산물 ( 미생물 ) 을얻는방법등해당분야의기술자가쉽게실시할수있도록발명의재현성을구체적으로기재해야한다. 그러나미생물의입수가어렵고발명의설명에출발물질로부터최종산물 ( 미생물 ) 을얻는방법등을기재하기가어려운경우, 미생물을특허기탁함으로써발명의재현성을뒷받침할수있다. 단, 미생물을특허기탁하지않더라도, 미생물의출발물질을특허기탁하고발명의설명에출발물질로부터최종산물인미생물을얻는방법등을구체적으로기재한다면발명의재현이가능하다. 2) 핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원생명공학의발전에따라유전자서열, 즉핵산 (DNA) 의염기서열또는단백질의아미노산서열을포함하는특허출원이급격히증가했다. 이에세계지식재산권기구 (WIPO) 와미국, 일본, 유럽특허청을중심으로이들서열을신속, 정확하게심사하기위하여명세서내의서열의표기를통일하는한편, 컴퓨터판독이가능하도록전자파일의형태로제출토록하고있다. 우리나라특허청은 1997 년 8월에 생명공학분야심사선진화계획 을수립하여, 관련특허법규정과 핵산염기및아미노산서열을포함한특허출원의서열목록작성및제출요령 을마련하여 1999년 1월 1일부터시행하고있다. 34) 34) 73

107 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 유전자는생물의유전형질을결정하는단백질을지정하는기본단위로, 모든생명체는염기서열을통해단백질을지정하는원리를따른다. 염기서열은 DNA의기본단위뉴클레오티드의구성성분의하나인염기들을순서대로나열해놓은것이다. DNA상에서염기 3개가모이면하나의트리플렛코드를형성하여하나의아미노산을지정하는데, 이트리플렛코드들이여러개모여하나의단백질서열로변환된다. 인간의단백질은 20여개의아미노산을이용한펩타이드결합을통해생성되는데, 하나의아미노산을지정하는트리플렛코드가 20여가지의아미노산을모두지정하기위해서는 A( 아데닌 ), T( 티민 ), G( 구아닌 ), C( 사이토신 ) 등총4종류의염기배열이필요하다. 이와같은핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원을하려는자는 서열목록 을명세서에명시하고, 그서열목록을수록한전자파일 ( 서열목록전자파일 ) 을작성하여특허출원서에첨부하여야한다. 서열목록전자파일이첨부되지않은출원에대하여는특허법제46조에의하여보정을요구하고, 보정되지않는경우그출원절차를무효로한다. 4. 허가등에따른특허권의존속기간의연장 의약품관련특허의경우허가등에따른특허권의존속기간연장과관련한법조문이규정되어있다. 우리나라는미국의통상압력 ( 수퍼 301조 ) 에의해 1987년 7월부터화학물질, 의약품 의약제조방법과같은물질특허제도를채택하였으며, 이와함께의약및농약특허의허가등에따른특허권존속기간연장제도를도입했다. 일반적으로특허권은설정등록에의하여발생하며특허권의존속기간은특허권의설정등록이된날부터출원일이후 20년으로한정된다. 그러나의약품과농약등일부분야는특허발명을실시하기위하여다른법령에의한허가나등록을받아야하고, 허가나등록을받기까지는일정기간이소요되는데그동안발명을독점적으로실시할수없기때문에다른분야의특허권과형평성문제가제기되었다. 그리하여특허발명을실시하기위하여다른법령의규정에따라허가를받거나등록이필요한대통령령이정하는발명은실시할수없었던기간에대하여해당특허권의존속기간을 5년내 35) 에서 1회연장할 35) 특허법시행령제 7 조에규정된발명에해당하면, 그허가등에장기간이소요되었는지는고려하지않음. 74

108 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 수있도록했다 ( 특허법제89조 ). 다만 1990 년 9월 1일이전에출원되어설정등록된특허권의경우특허권존속기간연장등록출원제도 ( 특허법제90조 ) 가아닌특허권존속기간연장신청제도가적용된다. 관련규정 특허법제89 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장 ) 1 특허발명을실시하기위하여다른법령에따라허가를받거나등록등을하여야하고, 그허가또는등록등 ( 이하 허가등 이라한다 ) 을위하여필요한유효성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는대통령령으로정하는발명인경우에는제88 조제1항에도불구하고그실시할수없었던기간에대하여 5년의기간까지그특허권의존속기간을한차례만연장할수있다. 2 제1항을적용할때허가등을받은자에게책임있는사유로소요된기간은제1 항의 실시할수없었던기간 에포함되지아니한다. 특허법제90조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원 ) 1 제89조제1항에따라특허권의존속기간의연장등록출원을하려는자 ( 이하이조및제91 조에서 연장등록출원인 이라한다 ) 는다음각호의사항을적은특허권의존속기간의연장등록출원서를특허청장에게제출하여야한다. 1. 연장등록출원인의성명및주소 ( 법인인경우에는그명칭및영업소의소재지 ) 2. 연장등록출원인의대리인이있는경우에는그대리인의성명및주소나영업소의소재지 [ 대리인이특허법인 특허법인 ( 유한 ) 인경우에는그명칭, 사무소의소재지및지정된변리사의성명 ] 3. 연장대상특허권의특허번호및연장대상청구범위의표시 4. 연장신청의기간 5. 제89 조제 1항에따른허가등의내용 6. 산업통상자원부령으로정하는연장이유 ( 이를증명할수있는자료를첨부하여야한다 ) 2 제1 항에따른특허권의존속기간의연장등록출원은제89조제1항에따른허가등을받은날부터 3개월이내에출원하여야한다. 다만, 제88 조에따른특허권의존속기간의만료전 6개월이후에는그특허권의존속기간의연장등록출원을할수없다. 3 특허권이공유인경우에는공유자모두가공동으로특허권의존속기간의연장등록출원을하여야한다. 4 제1항에따른특허권의존속기간의연장등록출원이있으면그존속기간은연장된것으로본다. 다만, 그출원에관하여제91조의연장등록거절결정이확정된경우에는그러하지아니하다. 5 특허청장은제1항에따른특허권의존속기간의연장등록출원이있으면제1항각호의사항을특허공보에게재하여야한다. 6 연장등록출원인은특허청장이연장등록여부결정등본을송달하기전까지연장등록출원서에적혀있는사항중제1항제3호부터제6호까지의사항 ( 제3 호중연장대상특허권의특허번호는제외한다 ) 에대하여보정할수있다. 다만, 제93 조에따라준용되는거절이유통지를받은후에는해당거절이유통지에따른의견서제출기간에만보정할수있다. 75

109 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 특허법제91 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록거절결정 ) 심사관은제90 조에따른특허권의존속기간의연장등록출원이다음각호의어느하나에해당하는경우에는그출원에대하여연장등록거절결정을하여야한다. 1. 그특허발명의실시가제89 조제1 항에따른허가등을받을필요가있는것으로인정되지아니하는경우 2. 그특허권자또는그특허권의전용실시권이나등록된통상실시권을가진자가제89조제1 항에따른허가등을받지아니한경우 3. 연장신청의기간이제89 조에따라인정되는그특허발명을실시할수없었던기간을초과하는경우 4. 연장등록출원인이해당특허권자가아닌경우 5. 제90 조제 3항을위반하여연장등록출원을한경우 특허법제92조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록결정등 ) 1 심사관은제90 조에따른특허권의존속기간의연장등록출원에대하여제91조각호의어느하나에해당하는사유를발견할수없을때에는연장등록결정을하여야한다. 2 특허청장은제1항에따른연장등록결정을한경우에는특허권의존속기간의연장을특허원부에등록하여야한다. 3 특허청장은제2항에따른등록을한경우에는다음각호의사항을특허공보에게재하여야한다. 1. 특허권자의성명및주소 ( 법인인경우에는그명칭및영업소의소재지 ) 2. 특허번호 3. 연장등록의연월일 4. 연장기간 5. 제89 조제 1항에따른허가등의내용 특허법시행령제7 조 ( 허가등에따른특허권존속기간의연장등록출원대상발명 ) 법제89 조에서 대통령령이정하는발명 이란다음각호의어느하나에해당하는발명을말한다. 1. 특허발명을실시하기위하여 약사법 제31 조제 2항 제3항또는제42조제1 항에따라품목허가를받은의약품 [ 신물질 ( 약효를나타내는활성부분의화학구조가새로운물질을말한다. 이하이조에서같다 ) 을유효성분으로하여제조한의약품으로서최초로품목허가를받은의약품으로한정한다 ] 의발명 2. 특허발명을실시하기위하여 농약관리법 제8 조제1 항, 제16조제1 항또는제17 조제 1항에따라등록한농약또는원제 ( 신물질을유효성분으로하여제조한농약또는원제로서최초로등록한농약또는원제로한정한다 ) 의발명 1) 연장등록의대상 허가등에따른특허권존속기간연장등록출원의대상이되는발명은 1 특허발명을실시하기위하여 약사법 제31조제 2항 제3항또는제42조제 1항에따라품목허가를받은 76

110 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 의약품 36) 의발명과 2 특허발명을실시하기위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제 1항또는제17조제1항에따라등록한농약또는원제 ( 신물질을유효성분으로하여제조한농약또는원제로서최초로등록한농약또는원제로한정한다 ) 의발명가운데약사법또는농약관리법규정에의한허가나등록을위하여일정기간특허발명을실시하지못한발명에한한다. 즉, 이밖의법규정에따른허가또는등록으로발명을일정기간실시할수없는경우에는연장등록출원의대상이되지않는다. 특허권존속기간연장등록출원의대상이되는특허발명은물질특허, 제법특허, 용도특허및조성물특허등이있다. 허가등에따른특허권존속기간의연장등록출원은특허권이존속되는경우에만가능하되, 특허법제89조의규정에의한허가등을받은날부터 3월이내에출원해야한다. 다만, 동법제88조에서규정하는특허권존속기간의만료전 6월이후에는불가능하다. 관련된근거법령 약사법제31조 ( 제조업허가등 ) 1 의약품제조를업 ( 業 ) 으로하려는자는대통령령으로정하는시설기준에따라필요한시설을갖추고총리령으로정하는바에따라식품의약품안전처장의허가를받아야한다. 2 제1항에따른제조업자가그제조 ( 다른제조업자에게제조를위탁하는경우를포함한다 ) 한의약품을판매하려는경우에는총리령으로정하는바에따라품목별로식품의약품안전처장의제조판매품목허가 ( 이하 품목허가 라한다 ) 를받거나제조판매품목신고 ( 이하 품목신고 라한다 ) 를하여야한다. 3 제1항에따른제조업자외의자가다음각호의어느하나에해당하는의약품을제조업자에게위탁제조하여판매하려는경우에는총리령으로정하는바에따라식품의약품안전처장에게위탁제조판매업신고를하여야하며, 품목별로품목허가를받아야한다. 1. 제34 조제1 항에따라식품의약품안전처장으로부터임상시험계획의승인을받아임상시험을실시한의약품 2. 제1호에따른임상시험외에외국에서실시한임상시험중총리령으로정하는임상시험을실시한생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제및이와유사한의약품 < 후략 > 약사법제 42 조 ( 의약품등의수입허가등 ) 1 의약품등의수입을업으로하려는자는총리령으로정하는 36) 신물질 ( 약효를나타내는활성부분의화학구조가새로운물질 ) 을유효성분으로하여제조한의약품으로서최초로품목허가를받은의약품으로한정함. 77

111 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 바에따라식품의약품안전처장에게수입업신고를하여야하며, 총리령으로정하는바에따라품목마 다식품의약품안전처장의허가를받거나신고를하여야한다. 허가받은사항또는신고한사항을변경하려는경우에도또한같다. 특허발명의실시가특허법제89 조제1항에따른허가등을받을필요가있는것으로인정되기위해서는 1 제조 생산등에실시하기위해서허가의필요성이있어야하며, 2 특허받은물질및허가받은물질의구성이동일해야하고 3 특허받은물질과허가받은물질의용도또한동일해야한다. 우선, 허가의필요성에대하여는특별한사정이없는한허가를담당하는기관에서허가한사실로이를인정한다. 예를들어, 어떤약품의유효성 안전성을시험하기위해약사법제31조에의한의약품제조품목허가를받았다면제3자의이의제기등의특별한사정이없는한심사관은그약품을제조하기위하여관련규정에의한허가를받을필요가있다고인정하고허가의필요성에대하여추가로조사를실시하지않을수있다. 둘째, 허가받은의구성은특허권존속기간의연장을받고자하는청구항에기재된물질 ( 물질발명의경우 ) 과그구성이동일하거나, 청구항에기재된방법에의해제조할수있는물질 ( 방법발명인경우 ) 와구성이동일해야한다. 셋째, 허가받은물질의용도가특허를받은물질 ( 용도발명 ) 의용도에포함되는경우에는용도가동일한것으로판단한다. 특허받은물질이용도발명인경우허가받은물질의용도와특허된청구항에기재된물질 ( 물질발명또는방법발명에의해제조된물질 ) 의용도가상이한경우에는물질릐구성이같더라도특허권의연장이허용되지않는다. 다만, 중간체 최종산물의제조에사용되는촉매및최종산물의제조장치에관한특허권은연장의대상이되지않는다 37). 의약품특허의경우하나의특허에여러개의유효성분이포함되거나, 여러차례의허가를받아야하는경우, 또는하나의허가에많은특허가연관된경우등다양한사례가존재하며각경우별로존속기간연장대상특허를판단하는기준은다음과같다. 우선, 단일특허에복수의유효성분이포함되어있을때복수의허가가있는경우에는이중택일하여 1회에한해존속기간연장이가능하다. 예를들어, 하나의특허에포함된유효 37) 약사법등안전성의확보등을목적으로하는법률은최종생성물의제조, 판매등을규제하는것이고그제조과정에서합성되는중간체의제조, 판매등은규제하지아니하므로중간체등의실시에허가등을받을필요가있다고인정되지아니함. 78

112 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 성분 A, B, C에대하여각각허가 A, B, C를받았다면연장등록출원의대상이되는각유효성분중에서하나만을선택하여 1회에한해연장등록출원할수있다. [ 그림 3-5] 단일특허에포함된복수의유효성분에대한존속기간연장 출처 : 특허청 (2014) 특허 실용신안심사기준, p 다음으로, 단일특허에포함된동일한유효성분에대하여여러단계의허가가있는경우최초의허가에한해서만특허권존속기간연장등록출원이가능하다. 예를들면, 연장등록출원의대상이되는유효성분 ( 가 ) 와관련하여제품허가 A, 원제허가 B 및제형변경허가 C를순차적으로받는다면그최초허가인제품허가 A를통해특허발명의실시가가능해지므로, 최초허가 A에대해서만특허권존속기간연장등록출원이가능하다. [ 그림 3-6] 특허내동일유형성분관련하여복수의허가가존재하는경우존속기간연장 출처 : 특허청 (2014) 특허 실용신안심사기준, p 마지막으로복수의특허가하나의허가에관련된경우각각의특허에대하여특허권존속기간연장등록출원이가능하다. 그예로, 허가 D를받은의약품의유효성분에각각물질특허, 제법특허, 용도특허가포함되어있고, 각특허발명의실시에그허가가필요하다고인정되는경우개별특허 A, B, C를각각연장등록출원할수있다. 79

113 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 [ 그림 3-7] 단일허가와관련된복수의특허권이존재하는경우존속기간연장 출처 : 특허청 (2014) 특허 실용신안심사기준, p ) 연장가능기간 특허권의존속기간연장은해당특허발명을실시할수없었던기간으로최대 5년까지가능하다. 즉, 특허발명의실시에앞서허가나등록에 5년이상이소요되었다할지라도특허권의존속기간을 5년이상연장할수없다. 특허발명을실시할수없는기간의산정시에는특허권설정등록일이후의기간만을고려하되, 해당관청 38) 의허가또는등록신청관련서류의검토기간중출원인의책임으로인해소요된기간을제외한다. 즉, 1 의약품 ( 동물용의약품제외 ) 의품목허가를득하기위해실시한임상시험기간 + 허가신청관련서류의검토기간, 2 동물용의약품의품목허가를받기위하여실시한임상시험기간 + 허가신청관련서류의검토기간, 3 농약또는농약원제를등록하기위하여시험연구기관에서실시한약효나약해등의시험기간 + 등록신청관련서류의검토기간이특허발명을실시할수없는기간에포함된다. 5. 특허권의효력제한 특허권은개인의권리인동시에공공재로서의성격또한지닌다. 특허가심사후설정등록되면특허권자는해당특허권의존속기간동안업으로서특허발명을실시할권리를독점할수있다. 그러나특허법등법률이정한경우와, 산업정책상또는공익을이유로그효력이제한되는경우도있다. 38) 의약품의경우식품의약품안전처, 동물용의약품은국립수의과학검역원, 농약또는농약원제는농약관리법시행령이정하는시험연구기관또는농촌진흥청이해당됨. 80

114 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 특허권은그속성상독점배타적권리인것이원칙이나, 독점을인정하지않는것이오히려기술발전의촉진이라는특허법의목적에부합하는경우특허법의효력범위를제한할수있다. 관련규정 특허법제94조 ( 특허권의효력 ) 특허권자는업으로서특허발명을실시할권리를독점한다. 다만, 그특허권에관하여전용실시권을설정하였을때에는제100 조제2항에따라전용실시권자가그특허발명을실시할권리를독점하는범위에서는그러하지아니하다. 특허법제95 조 ( 허가등에따른존속기간이연장된경우의특허권의효력 ) 제90 조제4항에따라특허권의존속기간이연장된특허권의효력은그연장등록의이유가된허가등의대상물건 ( 그허가등에있어물건에대하여특정의용도가정하여져있는경우에는그용도에사용되는물건 ) 에관한그특허발명의실시행위에만미친다. 특허법제96 조 ( 특허권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 특허권의효력은다음각호의어느하나에해당하는사항에는미치지아니한다. 1. 연구또는시험 ( 약사법 에따른의약품의품목허가 품목신고및 농약관리법 에따른농약의등록을위한연구또는시험을포함한다 ) 을하기위한특허발명의실시 2. 국내를통과하는데불과한선박 항공기 차량또는이에사용되는기계 기구 장치, 그밖의물건 3. 특허출원을한때부터국내에있는물건 2 둘이상의의약 [ 사람의질병의진단 경감 치료 처치 ( 處置 ) 또는예방을위하여사용되는물건을말한다. 이하같다 ] 이혼합되어제조되는의약의발명또는둘이상의의약을혼합하여의약을제조하는방법의발명에관한특허권의효력은 약사법 에따른조제행위와그조제에의한의약에는미치지아니한다. 우선, 산업정책상의이유로특허법에서특허권의효력이제한되는경우는 1 연구또는시험을하기위한특허발명의실시, 2 국내를통과하는데불과한선박 항공기 차량또는이에사용되는기계 기구 장치기타의물건, 3 특허출원시부터국내에있던물건에해당하며, 4 2이상의의약 ( 사람의질병의진단 경감 치료 처치또는예방을위하여사용되는물건 ) 을혼합함으로써제조되는의약의발명또는 2이상의의약을혼합하여의약을제조하는방법의발명에관한특허권의효력은 약사법 에의한조제행위와그조제에의한의약에는특허권의효력이미치지않는것으로규정하고있다. 이는국가기술의발전과산업의발전또는국민의생명과안정과직결되는경우와국제교통및거래를원활하게하기위하여특허권의효력을제한하는것이다. 81

115 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 또한특허권은재산권의한형태로서그행사는헌법제22조제2항, 제23조제1항에근거하여재산권으로보호받을수있다. 그러나그행사는공공의복리에적합하여야하며 ( 헌법제23저제2항 ), 신의성실의원칙에반하는권리의남용은제한된다. 1) 연구또는시험을하기위한특허발명의실시 발명자가발명을완성하여특허청에출원하여심사절차를거쳐특허등록이되었을경우, 당해발명자는물론해당분야의전문가들도그기술에대하여기술적효과를확인또는검사를하기위하여시험소나연구기관에서그발명을실시할수있다. 그러나제3자가해당발명을실시하는경우이는발명을이용하여기술적으로진보된기술을얻으려는것이특허법의목적에부합한것이라할수있다. 제3자의시험결과생긴것이시장에나오지않는다면특허권자도직접적인손해를입는것이아니기때문에특허법은연구또는시험을위한실시에는특허권의효력이미치지않는다고규정하고있다. 이는개량발명을촉진하여산업발전에기여하기위함이다. 연구또는시험이란학술적연구또는시험뿐만아니라공업적연구또는시험도포함된다. 반면단지이익을위한실시와판매를위한목적으로사용되었을때는특허권침해가된다. 특히, 특허권의존속기간이만료된이후에그의약특허발명을실시하고자하는후발의약품제조업자가그존속기간만료전에생물학적동등성시험등과같은임상시험및허가절차를위해서특허발명을실시하는경우상기행위가특허권의효력이제한되는연구또는시험에해당되는지가문제가야기된적이있었다 39). 이에 2010년에특허법을개정하여약사법에따른의약품의품목허가를위한연구또는시험의경우특허권의효력을제한한다는내용의법개정을통하여후발의약품제조업자의행위를침해에서제외하였다. 39) 해당임상시험은기술의진보를위한것이아니고의약품의제조및판매를목적으로하므로특허법에서규정하고있는연구또는시험에해당하지않으므로침해라는견해와, 만약이러한후발의약품제조업자의임상시험을특허권침해로인정한다면, 후발의약품제조업자는특허권자의특허권이소멸한후에비로소허가를받기위한임상시험을실시할수밖에없게되어버리기때문에특허권자의특허권은실질적으로수년간연장되어버리므로부당하다는상반된견해가있었음. 82

116 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 2) 의약관련발명둘이상의의약이혼합되어제조되는의약의발명또는둘이상의의약을혼합하여의약을제조하는방법의발명에관한특허권의효력은 약사법 에따른조제행위와그조제에의한의약에는미치지않는다. Ⅲ 기술분야별심사기준상의차이 특허청에서는특정기술분야에한하여별도의심사기준을마련하여심사에활용하고있다. IT 분야의경우컴퓨터관련발명과반도체관련발명에대해, BT 분야의경우생명공학발명과의약관련발명에대한심사지침을제공한다. 각분야별심사지침에서는발명의설명, 청구범위기재요건, 특허의대상및불특허발명, 특허요건등에대하여구체적사례를들어판단기준을제시한다. 1. IT 의기술특성에따른차별화된심사기준적용사례 40) IT와관련하여서는컴퓨터관련발명과반도체관련발명에대해별도의심사기준이마련되어있다. 국제적으로 SW 발명을인정하는환경변화에맞추어소프트웨어분야의기술발전을이끌며비즈니스모델발명을포함하는컴퓨터관련발명에대한심사기준을명확히하기위하여 1984 년특허청에서별도의심사기준을마련하였다. 한편, 반도체관련발명의심사기준은올바른특허요건의판단을유도하고자반도체관련발명에대한다양한판단사례를제공함으로써, 반도체관련발명심사의정확성및공정성을향상시키기위해 1998년마련되었다. 1) 컴퓨터관련발명 컴퓨터관련발명의경우심사시 1 이를발명으로인정할지여부및 2 진보성판단의기준에대한논의가주를이루었다. 1의경우해당발명을자연법칙을이용한것으로 40) 남앤윤특허사무소남민지변리사의원고내용을정리함. 83

117 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 볼수있느냐의문제였는데, 결론적으로발명으로인정하기로정리하였다. 또한 2의경우일반발명은기술분야 (technical field) 가다른경우진보성판단의인용참증을활용하기어려운반면, 컴퓨터관련발명의경우에는다른특정분야라도인용참증으로활용할수있다. (1) 발명의대상타기술분야와는달리컴퓨터관련발명에관해서는특허법제2조제 1항에서규정하는 발명 에해당하는지여부에대한다양한논의가있었고, 이에컴퓨터관련발명심사기준에서는 발명일것 에대한요건을상세히정의하고있다. 특허법상 발명 에해당하기위해서는자연법칙을이용한기술적사상의창작중고도한것이어야한다. 컴퓨터관련발명의범주에는방법발명, 물건발명, 프로그램기록매체, 데이터기록매체, 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위해매체에저장된컴퓨터프로그램등이청구항에기재된발명등이포함된다. < 표 3-16> 컴퓨터관련발명의범주 발명의범주 방법발명 물건발명 프로그램기록매체 데이터기록매체 기타 설명 컴퓨터관련발명은시계열적으로연결된일련의처리또는조작, 즉단계로서표현할수있을때그단계를특정하는것에의해방법의발명으로서청구항에기재할수있다. 컴퓨터관련발명은그발명이완수하는복수의기능으로표현할수있을때그기능으로특정된물건의발명으로청구항에기재할수있다. 프로그램기록매체, 즉프로그램을설치하고실행하거나유통하기위해사용되는프로그램을기록한컴퓨터로읽을수있는매체는물건의발명으로서청구항에기재할수있다. 데이터기록매체, 즉기록된데이터구조로말미암아컴퓨터가수행하는처리내용이특정되는 구조를가진데이터를기록한컴퓨터로읽을수있는매체 는물건의발명으로서청구항에기재할수있다. 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램청구항 < 이후출원부터적용 > ( 예 ) 하드웨어와결합되어단계 A, 단계 B, 단계 C ( 을 ) 를실행시키기위하여매체에저장된컴퓨터프로그램 컴퓨터관련발명심사기준에서는컴퓨터관련발명이 발명 에해당하는지여부를판단하는예시로다음네가지의사례를기재하고있다 ( 특허청, 2014a). 첫째, 청구항에관련된발명이판단의대상이므로소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용해구체적으로실현된것이발명의상세한설명및도면에기재되어있으며, 청구항에도 84

118 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 기재되어있어야한다. 둘째, 청구항에관련된발명이자연법칙을이용한기술적사상의창작인지여부를판단하는경우청구항에기재된발명의범주 ( 방법의발명또는물건의발명 ) 에구애받지않고청구항에기재된발명을특정하기위한사항 ( 용어 ) 의의의를해석한다음판단해야한다. 셋째, 프로그램언어로서특허청구된발명은인위적인결정일뿐발명에해당되지않는다. 넷째, 프로그램리스트자체로서특허청구된발명은정보의단순한제시일뿐발명에해당하지않는다. (2) 타기술분야대비구별되는발명의상세한설명컴퓨터관련발명은통상의발명과동일하게발명의상세한설명의기재에관하여특허법제42조제3항의규정을따라야한다. 즉, 컴퓨터관련발명에서발명의상세한설명은해당기술분야에서 통상의기술적수단을이용하고통상의창작능력을발휘할수있는자가특허청구범위이외의명세서및도면에기재한사항과출원시의기술상식에근거해청구항에관련된발명을실시할수있을정도로명확하고충분하게기재 ( 심사기준 ) 되어야한다. 이에, 컴퓨터관련발명을 명확하고충분하게 기재하는것에대한기준을제시하기위해컴퓨터관련발명심사기준에서는구체적으로특허법제42조제3항에위반되는경우에대해네가지예시를들고있다. 1) 일반적으로사용하지않는기술용어, 약호 ( 略號 ), 기호등을정의하지않은채사용하고있어서이들용어의의미를명확하게파악할수없는결과청구항에관련된발명을실시할수없는경우 2) 발명의상세한설명에서청구항에관련된발명에대응하는기술적단계또는기능을추상적으로기재하고있을뿐그단계또는기능을하드웨어또는소프트웨어로어떻게실행하거나실현하는지기재하지않은결과청구항에관련된발명을실시할수없는경우 3) 발명의상세한설명에서청구항에관련된발명의기능을실현하는하드웨어또는소프트웨어를단순히기능블록도또는개략플로차트 41) 로설명하고있고, 그기능블록도또는개략플로차트에의한설명으로는어떻게하드웨어또는소프 41) 발명을설명하기위해서도면을사용하는데, 일반적으로실무에서하드웨어는블록도, 소프트웨어는플로차트를이용하여설명함. 85

119 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 트웨어를구성하는지명확하지않은결과청구항에관련된발명을실시할수없는경우 4) 청구항은기능을포함하는사항으로특정하고있는데발명의상세한설명은플로차트로설명하고있으므로청구항의기능과발명의상세한설명의플로차트가어떻게대응하는지명확하지않은결과청구항에관련된발명을실시할수없는경우즉, 1 기술용어, 약호, 기호에대한정의와함께 2 기술적단계및기능을하드웨어또는소프트웨어로실행 ( 실현 ) 하는방법이구체적으로기재되어야하며, 3 블록도또는플로차트를이용하여발명을실시할수있도록설명이명확하게기재해야하며, 4 기능을설명하는 청구항 과발명의상세한설명이담긴 플로차트 가대응하도록기재되어있어야한다. (3) 타기술분야대비구별되는청구범위기재요건컴퓨터관련발명을보다공정히심사하기위해컴퓨터관련발명심사기준에서는특허청구범위의기재요건중 발명의범주에대해서컴퓨터관련발명만의특유의판단, 취급이필요한사항 에대해서명시하고있다. 이는크게컴퓨터관련발명의범주 (subject matter) 및발명을명확하게기재하는방법에관한것으로나눈다. 컴퓨터관련발명의특허청구범위의기재는통상의발명과동일하게특허법제42조제 4 항제2호의규정을따라야한다. 특허법제42조제 4항제2호는 발명이명확하고간결하게기재될것 을규정하는데, 컴퓨터관련발명심사기준에서는특허법제42조제4항제2호에위반되는경우에대해다섯가지예시를기재하고있다. 1) 청구항의기재자체가명확하지않은경우 2) 발명을특정하기위한사항의기술적의미를이해할수없는경우 3) 발명을특정하기위한사항사이에기술적인관련성이없는경우 4) 범위를애매하게하는표현이있는경우 5) 발명을특정하기위한사항에달성해야할결과가포함되어있을때 청구항에 86

120 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 기재된발명을특정하기위한사항 및 출원시의기술상식 을고려해도발명의범위에속하는구체적인것 ( 구체적인수단, 구체적인물건, 구체적인공정등 ) 을상정할수없는경우 (4) 타기술분야대비구별되는특허요건 : 진보성컴퓨터관련발명은컴퓨터자체가아니라다른기술분야의것을컴퓨터로구현한발명으로이해할수있다. 그렇다면, 예를들어기존존재하던기능 ( 하드웨어 소프트웨어또는사람 컴퓨터 ) 을컴퓨터로단순히변경한것인경우를가정해보면, 아마도없던것을만들어냈으니신규성도있고, 산업상이용가능성도있을것이다. 반면, 진보성에대한판단은상대적으로모호하다. 이를명확히판단하는기준이필요하게되어컴퓨터관련발명심사기준을통해진보성판단의근거를찾을수있다. 일반발명의진보성판단은청구항에관련된발명이속하는기술분야의출원시기술수준을정확하게파악한다음, 당업자라면어떻게할지를고려해, 당업자가청구항에관련된발명을인용발명에근거해용이하게생각해낼수있는지를판단한다. 한편, 컴퓨터관련발명의경우진보성을판단할때통상의발명과다른유의할점이있으며, 다음의예시는통상의창작능력을발휘한것에해당되어진보성이인정되지않는다. 1) 다른특정분야에적용한경우 ( 컴퓨터관련발명에사용되는단계 수단은적용분야에관계없이기능 작용하는것이많으므로, 이를다른특정분야에적용하는것은당업자의통상의창작능력에해당 ) 2) 시스템의구성요소로서통상적으로사용되는것 ( 주지. 관용수단 ) 을부가하거나시스템의구성요소의일부를균등수단으로치환하는경우 ( 예 : 입력수단으로서키보드외에숫자코드의입력을위해화면상에서마우스로항목을선택해입력하는수단과바코드로입력하는수단을부가하는것은통상의창장능력에해당 ) 3) 하드웨어로실행하고있는기능을소프트웨어화한경우 4) 사람이수행하고있는업무를시스템화한경우 5) 공지의사상 ( 事象 ) 을컴퓨터가상공간에서재현하는경우 87

121 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 상기에제시된예시에의하면기존존재하던기능 ( 하드웨어 소프트웨어또는사람 컴퓨터 ) 을컴퓨터로단순히변경한경우는진보성이없는것으로볼수있다. 2) 반도체관련발명반도체분야특허심사가이드 ( 특허청, 2007) 는올바른특허요건의판단및판단사례등을제시함으로서심사의공정성및객관성을유지하여고객만족도를향상하기위해 1998 년최초발간되었으며, 반도체관련발명을심사하는데활용되고있다. 반도체분야특허심사가이드는다양하고상세한심사사례를소개하며, 특히반도체분야특허의거절이유의대부분을차지하고있는명세서기재불비및진보성판단에대한다수의사례를기재하고있다. (1) 타기술분야대비구별되는발명의상세한설명반도체관련발명은통상의발명과동일하게발명의상세한설명의기재에관하여특허법제42조제3항의규정을따라야한다. 즉, 반도체관련발명에서발명의상세한설명은해당기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적, 구성및효과를기재하여야한다. 한편, 반도체심사가이드는기술의공개는발명의목적, 구성, 효과를기재할것을요구하며, 구체적으로특허법제42조제3항에위반되는경우에대해여섯가지사례를기재하고있다. 1) 종래기술및그로인한문제점을불명확하기기재한예 2) 실시할수없는발명의예 3) 발명의실시를위한구체적인방법이기재되어있지않은예 4) 도면과상세한설명의기재가일치하지않은예 5) 방법에대한기재가불충분하다는의견제출통지에대해출원인이신규사항추가를의식하여제대로보정을하지못한예 6) 상세한설명의간단한기재불비가보정되지않거나또는청구항과상세한설명에동시에해당하는기재불비에대해청구항은보정했으나상세한설명은보정되지 88

122 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 않은예설명하자면, 종래기술을잘못이해하여기재하는경우, 발명의전제가달라지며이는기재불비거절이유가될수있다. 또한, 특별한조건에의해생성되는물질에대해서구체적인설명없이발명의전제로기재한경우에는미완성발명으로서기재불비거절이유가될수있다. 더하여, 여러방법을통해구현될수있는구성요소에대해구체적인방법이기재되지않은경우 ( 가령, 광섬유를나란히연결하여수마이크로미터이내로 2개의레이저다이오드를근접시킬수있다 라고만언급되어있어, 어떻게특정파장의레이저다이오드빔을직경수마이크로미터이내의광섬유에전달하는지, 그러한광섬유들을어떻게접근시키는지등이불분명함 ) 에도기재불비거절이유가될수있다. (2) 타기술분야대비구별되는청구범위기재요건특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여그한계가결정되므로명세서가권리로서의역할을하기위해서는특허발명의보호범위가명확히명시되어야한다. 반도체분야특허심사가이드는반도체특허발명의보호범위를특정할수없는여러사례를기재하고있다. 1) 청구항에는상위개념적표현 ( 예, 금속규화물 ) 을사용하고상세한설명에는하위개념의실시예 ( 예, 텅스텐규화물 ) 를기재한경우 2) 상세한설명에기재된범위보다넓게수치를한정하여기재한경우 ( 예를들어발명의상세한설명에서는약 80 내지 160 의범위의온도로기재되어있는데, 청구항에는 80 이상의온도로기재되어있는경우상한이 160 를벗어남 ) 3) 의미가불명확한용어를사용한경우 ( 어떤기준없이 ~ 보다높다혹은낮다 는표현등 ) (3) 타기술분야대비구별되는특허요건 : 진보성일반적으로특허의진보성판단시에는발명의 1 목적의특이성, 2 구성의곤란성, 3 효과의현저성을종합적으로판단 42) 하여야한다. 그러나반도체관련특허의경우 42) 1 목적의특이성 : 당해발명의목적을출원당시의기술수준으로부터용이하게예측가능한지여부판단 2 구성의곤란성 : 발명의구성 은당해발명의기술적과제를해결하기위한기술적수단을말한다. 구성의곤란성 89

123 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 구성의곤란성이있는것이명백할때는목적과작용효과를고려하지않고진보성이있는것으로본다. 그럼에도불구하고, 목적이특이하지않고작용효과가현저하지않은경우는구성의차이에따라당연하게나타나는정도의것으로그구성의채택결합을용이하게할수있는것이라볼수있어진보성이없는것으로본다. 또한, 용이하게할수있는공지기술의조합 전용 치환 수치한정발명의경우당해발명의설정된목적에대해서당연히필요로하는기능이있는것이명백한경우에는진보성이없는것으로인정된다. 2. BT 의기술특성에따른차별화된심사기준적용사례 43) 특허청은기술분야별특허 실용신안심사기준을관리함으로써기술특성에따른운영의묘를발휘하고있으며 ( 특허청, 2014b), 특히, 생명공학발명이나의약발명은기술적특성때문에청구항이나발명의상세한설명에여러가지 ( 서열목록, 약리효과설명등 ) 가기재되어있어야발명의완성도또는당업자의용이실시가능성등을판단할수있다. 이에따라 BT 분야에서는 1 유전공학, 미생물, 식물, 동물등생명공학관련발명과, 2 의약발명에대한별도의심사기준이마련되어있다. 1) 생명공학관련발명 (1) 발명의범주및대상생명공학관련발명에는유전자, 벡터, 세균, 곰팡이, 동물세포, 수정란, 식물세포, 종자등생물학적물질 (biological material) 이모두포함된다. 일반발명과달리생명공학관련발명은발명의설명에다음을첨부해야한다. 1 핵산염기서열또는아미노산서열을포함한특허출원시서열목록을명세서에기재하거나, 서열목록을수록한전자파일 ( 서열목록전자파일 ) 을출원서에첨부해야한다. 2 출발물질이나최종산물이미생물을포함 은당해발명의구성에있어서그구성요소를채택하고, 구성요소들을결합하는것이통상의기술자가종래기술로부터용이하게도출할수없는범위의기술수단인지여부에따라판단 3 효과의현저성 : 발명의구성으로부터얻어지는특유의효과가출원당시의기술수준에서충분히예측할수있는정도인지여부판단 43) 한국발명진흥회지예은변리사의원고내용을정리함. 90

124 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 하는경우쉽게발명을실시할수있도록명세서에수탁번호 ( 미생물을기탁한경우 ) 또는그미생물의입수방법 ( 미생물을기탁하지아니한경우 ) 을적어야한다. 특허법제32조 ( 특허를받을수없는발명 ) 에는 1) 공공의질서또는선량한풍속에어긋나거나공중의위생을해칠우려가있는발명및 2) 인간에게위해를끼칠우려가있거나인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명은불특허발명으로규정하고있다. 생명공학관련발명에서논란이된이슈는 2) 와관련하여, 인체를사용하는발명에관한것이었다. 즉, 인체를사용한발명으로서그발명을실행할때필연적으로신체를손상시키거나, 신체의자유를비인도적으로구속하는발명및인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명 ( 예 : 인간을복제하는공정, 인간생식세포계열의유전적동일성을수정하는공정및그산물등 ) 은발명으로인정할수없다. 통상적으로인체로부터자연적으로배출된소변, 태반등이나인간에게위해를끼치지않는인위적인방법으로얻어진혈액등을원료로하는발명은허용된다. 그러나인체일부또는인체의배출물을질병치료등의특수한목적이아닌식품의재료로서사용하는발명은특허받을수없다 44). 또한인간을배제하지않은형질전환체 45) 에관한발명은특허를받을수없다. [ 특허를받을수없는예 ] - 인간을복제하는공정, 인간생식세포계열의유전적동일성을수정하는공정및그산물 - 인체의일부또는배출물을식품의재료로사용하는발명 - 인간을배제하지않은형질전환체에관한발명 (2) 타기술분야대비구별되는청구범위기재요건유전자 /DNA 단편, 단백질 / 재조합단백질, 모노클로날항체, 식물관련발명등생명공학관련발명에대한청구범위기재요건은다음과예시와같이청구범위기재요건및예외적인경우에대한기재사항이설명되어있다. 44) 식품의약품안전처고시 식품의기준및규격 의 [ 별표 3] 식품에사용할수없는원료 목록에는사람의태반과혈액을식품에사용할수없다고규정 ). 45) 아직까지인간을배제하지않은형질전환체에관한판례는없음. 일반적으로미생물의형질전환체에관한특허로출원함. 91

125 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-17> 생명공학발명의청구범위기재원칙예시 대상 유전자, DNA 단편 단백질, 재조합단백질 청구범위기재요건 - 염기서열로특정 - 염기서열이코딩 (coding) 하는단백질의아미노산서열에의하여특정 - 아미노산서열또는이아미노산서열을코딩하는구조유전자의염기서열로특정 - 결실, 치환 혹은 부가 등의표현을사용하는변이체의경우그위치와내용을명확히기재 모노클로날항체 - 가변영역의아미노산서열또는이를코딩하는유전자서열로특정 - 모노클로날항체가인식하는항원과모노클로날항체를생산하는하이브리도마로특정 식물관련발명 - 청구범위에무성번식방법을필수적으로기재 (2006 년 9월 30일이전출원 ) 우선, 유전자나 DNA 단편은염기서열로특정하거나, 염기서열이코딩 (coding) 하는단백질의아미노산서열에의하여특정하여야한다. 그러나 1) DNA 서열이변이된유전자변이체, 2) 특정서열과 ~% 의상동성을갖는염기서열, 3) 유전자의기능과변이체의범위를한정하는경우에대해서는청구범위기재시다음과같이예외적인기준을두고있다. 1) 유전자변이체 : 염기서열과함께 결실, 치환 혹은 부가 등의표현을사용하는유전자변이체는그위치와내용을명확히기재 2) 특정서열과 ~% 의상동성을갖는염기서열 : 특정의기준서열과 ~% 의상동성을갖는염기서열 이란표현을청구항에사용할경우, 어느정도의상동성을가지고있을때동일한기능을보유하는지에관한구체적인근거를발명의설명에제시해야함 ( 특허법원 선고 2007허289 판결, 특허법원 선고 2001허1006 판결 ) 3) 유전자의기능과변이체의범위한정 : 청구범위에유전자의기능과변이체의범위를한정하여기재하는경우에는발명의설명에변이체에대한예시가있어야하고, 구체적인혼성화조건을기재한것만으로는유전자변이체의범위가특정되지않은것으로판단됨 ( 특허법원 선고 2007허289 판결 ) 둘째, 단백질또는재조합단백질은원칙적으로아미노산서열또는이아미노산서열을코딩하는구조유전자의염기서열로특정해야한다. 예외적인기재사항으로는 1) 단백질서열로특정하여기재할수없는경우단백질의기능, 물리화학적성질, 기원 ( 또는유래 ) 및제법을모두기재하여특정해야한다. 유전자변이체와마찬가지로, 아미노산서열이 92

126 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 변이된단백질변이체의경우에도 결실, 치환 혹은 부가 등의표현을사용하므로그위치와내용을명확히기재하는것이원칙이다. 그러나 2) 발명의설명에임계적의미를납득할수있을정도로구체적이고충분한변이체에대한예시가있는경우에는청구범위에당해단백질의기능과변이체의범위를한정하여기재하는것이예외적으로허용된다 ( 특허법원 선고 2005허1998 판결 ). 셋째, 모노클로날항체는가변영역의아미노산서열또는이를코딩하는유전자서열로특정하거나, 모노클로날항체가인식하는항원과모노클로날항체를생산하는하이브리도마로특정하여기재하여야한다. 넷째, 식물관련발명의경우 2006년 9월 30일이전출원된신규식물자체또는일부분에관한발명의경우청구범위에무성번식방법을필수적으로기재하여야한다 ( 구특허법제31조 ) 46). 이후에출원된식물관련발명은 무성적으로반복생식할수있는변종식물 의요건을요하지않고일반적인특허요건을토대로판단한다. 즉, 식물발명특허는특허법제29조 1항본문의 완성된발명일것 과, 제42조 3항의 당업자가용이하게실시할수있도록기재될것 등의요건을충족하면된다. (3) 생명공학관련발명에서의 1특허출원의범위생명공학관련발명의심사시에는 1특허출원의범위 ( 발명의단일성 ) 에대한판단이쉽지않다. 특허법제45 조제1항 (1특허출원의범위 ) 및특허법시행령제6조 (1군의발명에대한 1특허출원의요건 ) 에는 특허출원은하나의발명마다하나의특허출원으로해야한다 는발명의단일성에대한규정을두고있다. 즉, 1 청구된발명간에기술적상호관련성이있고, 2 청구된발명들이동일하거나상응하는기술적특징을가지고있으며, 3 이경우기술적특징은발명전체로보아선행기술에비하여개선된것이라는요건을갖추는경우, 이 하나의총괄적발명의개념을형성하는일군 ( 群 ) 의발명 ( 단일성 ) 에대하여하나의특허출원으로할수있다는것이다. 이러한단일성의판단은독립청구항을기준으로하며, 특허법제62조에의한거절이유는되나정보제공사유나무효사유는되지않는다. 상기에제시된단일성판단요건중 46) 해당기간출원된식물특허는일반적인특허요건외에도구특허법제 31 조요건을충족해야특허등록이가능했음. 93

127 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 동일하거나상응하는기술적특징 은물건과그물건을생산하는기계, 기구, 장치, 기타의물건이거나, 방법과그방법의실시에직접사용하는기계, 기구, 기타의물건인경우인정된다. 이때, 화학물질이나미생물은기타의물건에포함되므로, 방법의실시에직접사용하는기계, 기구, 기타의물건의특별한기술적특징이 방법 이갖는특별한기술적특징의발현에직접적으로사용되는지여부로판단한다. [ 발명의단일성이인정되는예 ] 1) 청구항 1 항생물질 A 청구항 2 항생물질 A를생산하는신균주 B => 신균주는 기타의물건 에해당한다. 2) 청구항 1 미생물 X의배양에의한항생물질 A의제조방법 청구항 2 미생물 X => 미생물 X는항생물질 A의제조장치에해당하여 기타의물건 에해당한다. 예를들어, 다음중하나에속하면발명의단일성이인정되는것으로판단할수있다 : 1 물건과그물건을생산하는방법, 2 물건과그물건을사용하는방법, 3 물건과그물건을취급하는방법, 4 물건과그물건을생산하는기계, 기구, 장치, 기타의물건, 5 물건과그물건의특정성질만을이용하는물건, 6 물건과그물건을취급하는물건, 7 방법과그방법의실시에직접사용하는기계, 기구, 기타의물건 ). 위의 [ 발명의단일성이인정되는예 ] 에서 1) 은 4 물건 ( 항생물질 A) 과그물건을생산하는기타의물건 ( 신균주 ) 에해당하는사례이며, 2) 는 7 방법 ( 항생물질 A의제조방법 ) 과그방법의실시에직접사용하는기타의물건 ( 미생물 X) 에해당하는사례이다. [ 발명의단일성이인정되지않는예 ] 1) 청구항 1 특정 DNA 서열A 청구항 2 서열A 와기능이다르고동일한기원을가지는 DNA 서열 B => 동일한기원은선행기술에비하여개선된동일하거나상응하는기술적특징에해당하지않는다. 2) 청구항 1 서열번호1의핵산서열로이루어진폴리뉴클레오티드 청구항 2 서열번호2의핵산서열로이루어진폴리뉴클레오티드 발명의설명 상기폴리뉴클레오티드는사람의간cDNA library 로부터얻어진것으로 500bp cdna 이며, 구조유전자의일부이고, 전장 DNA 를얻기위한 probe 로이용할수있고, 상기폴리뉴클레오티드들은서로상동성이높지않다고기재되어있다. => 사람의간에서유래한폴리뉴클레오티드는공지이므로특별한기술적특징이존재하지않는다. 94

128 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 (4) 타기술분야대비구별되는특허요건 : 유용성일반발명과는달리생명공학관련발명에서는유용성 ( 산업상이용가능성 ) 의판단기준이모호하다. 특허법제29조 ( 특허요건 ) 제1항에는 산업상이용할수있을것 과 발명일것 을특허요건으로규정하고있다. 산업상이용가능성 ( 유용성 ) 과관련하여유전자, DNA 단편, 안티센스뉴클레오티드, 벡터, 재조합벡터, 형질전환체, 융합세포, 단백질, 재조합단백질, 모노클로날항체, 미생물, 식물및동물등의발명에대하여특정적이고, 실질적이며신뢰성있는유용성이기재되어있지않거나, 그유용성을유추할수없는경우에는규정의 산업상이용할수있는 발명으로인정하지않는다. 유전자등자연계에존재하는물질 47) 은존재를확인한것외에그유용성이밝혀져 48) 종래기술에없는새로운기술적내용이더해져야산업상이용할수있는발명이된다 ( 특허법원 선고 2007허5116판결 ). 특허청심사기준에는 1) DNA 단편, 2) 단일염기다형성 (Single Nucleotide Polymorphism : SNP), 3) 전장 cdna, 4) 단백질의발명에서유용성이인정되는경우와그렇지않은경우에대한기준을다음과같이제시하고있다. 1) 전장 DNA 를취득하기위한프로브 (probe) 로서사용할수있다는것만이기재된경우에는유용성이없다고인정된다. 그러나특정질병을진단하기위한프로브로이용할수있다는것또는특정단백질을코드한다는것등이구체적으로제시된경우에는유용성이있다고인정된다. 2) 단일염기다형성 (SNP) 49) 의발명에서는이를법의학적감정에사용할수있다고만기재된경우에는유용성이없다고판단된다. 그러나, SNP와특정질병과의관계를규명하여특정질병의진단약으로이용할수있다는것등이실험적으로제시된경우에는유용성이있는것으로본다. 47) 참고로, 유전자는자연계에존재하나. 그기능을밝히는것은새로운것이니유용성이있는것이라할수있고, DNA 단편, 안티센스뉴클레오티드등도이와유사함. 반면, 재조합벡터나형질전환체, 융합세포, 재조합단백질등은새로만들어진것임. 48) 유전자의경우에는원래존재하는것이나, 그유전자의존재여부조차밝혀지지않았다가, 특정서열을가지는유전자의존재및기능이밝혀진경우를의미함. 49) SNP 는세포핵속의염색체가지니는 30 억개의염기서열중개인의편차를나타내는한개또는수십개의염기변이를지칭함. 여러사람들의 DNA 염기순서를비교하며수백염기서열을읽으면흔히다른염기가같은위치에서발견되는데, 이러한다형성을분석함으로써질병의원인과효과적약물등을판단하는근거가됨. 95

129 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 3) 전장 cdna 의발명에대해서는이미알려져있는데이터베이스를이용한상동성검색결과를통해특정단백질의유전자임을추정한경우에는원칙적으로유용성이있다고인정된다. 4) 단백질의발명에대해서는서열이외에단백질의물리적, 화학적, 생물학적특성이기재된경우에만유용성이인정된다. 2) 의약품관련발명 (1) 발명의범주및대상특허청심사기준에따르면, 의약발명이란의약을발명의구성요소로하고이의약의용도가직접적혹은간접적으로인체에관여되는발명을말한다. 의약이란사람을포함한동물의질병의진단, 치료, 경감, 처치또는예방을목적으로사용하는약제를의미하며, 용구류 화장품류 음식류는제외된다. 표현상의약발명이아닌것처럼되어있어도실질적으로의약의발명내용을포함하고있는경우에는의약발명으로본다. 의약관련발명은크게용도발명과선택발명으로구분된다. 의약의용도발명은질병의진단, 치료, 경감, 처치또는예방에해당하는약효로용도를한정한물의형식으로청구항에기재하여야한다. 용도를한정하지않은 의약, 치료제 라는포괄적기재는인정되지않는다. 그러나의약용도가약리기전으로만정의되어있는경우라할지라도그표현이통상의기술자에게구체적인약효로인식되어있어서의약으로서의용도가명확하다고인정되는경우에는허용된다. 예를들어, 약리기전은 퍼옥시좀증식활성화수용체감마 (PPARγ) 조절유전자의전사를유도하는 과같이표현되며, 의약용도란 당뇨병예방또는치료 로표현된다. [ 의약으로서의용도가인정되는예 ] 청구항 1 일반식을갖는맥관형성억제화합물및제약학적으로허용가능한부형제를포함하는, 맥관형성을억제하는데효과적인조성물 => 당분야에서맥관형성의존질병의개념이사용되고있다는것이입증되어서이표현이약효에관한기재로서그내용이명확한경우이므로허용된다. 96

130 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 선택발명이란, 인용발명에는상위개념으로표현되어있으나청구항에기재된발명은하위개념으로표현된발명으로, 인용발명에는겨직접적으로개시되어있지아니한사항을발명의필수구성요소의일부로하여선택한발명을의미한다. 예를들어, 선행발명에서인삼의유기용매추출물항암제에대한특허가출원되었을지라도이미포함된추출물을각각다른비율로추출해선행발명에비해현저한효과를내는선택발명의특허성이인정된다. [ 특허를받을수없는예 ] 1 인체에해로운정도의양의유해물을안정제, 착색제, 피복제등으로사용하는의약, 화장품및그제법의발명 2 인체에사용되는허용량을넘어서써야만효과가기대되는유해성분을그허용량을초과하여함유하는화장품 특허를받을수없는발명과관련해서는특허법제32조 ( 특허를받을수없는발명 ) 에의거한다. 이때 공중의위생을해할우려가있는발명 에대한판단시그실시상태에따라유해하기도하고그렇지않기도하는경우에는이규정을적용하지않는다. 예를들어, 태아에해를끼칠우려가있어임신부에게는투여가금지되지만일반인에게는허용되는의약발명의경우특허법 32조로거절되지않는다. 또한, 약사법에의해허가를받은의약발명에대해서도이규정을적용하지않는다. 그러나, 식품의약품안전청장이자진회수, 제조 수입금지조치를내린의약품과관련된발명에대해서는원칙적으로공중의위생을해할염려가있는발명으로보아특허받을수없다. (2) 타기술분야대비구별되는발명의설명특허법제42조제3항제1호에따르면, 발명의설명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게적을것을요한다. 타기술분야에비해화학및의약분야발명은예측가능성내지실현가능성이현저히부족하다는특성이있어, 발명의설명에기재해야할요건이까다로운편이다. 예를들어, 실험데이터가제시된실험예가기재되지않으면통상의기술자가그발명의효과를명확하게이해하고쉽게재현할수있다고보기어렵다. 우선, 의약의용도발명은원칙적으로발명의설명에 1 의약의용도, 2 약리효과, 3 97

131 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 유효량및투여방법이모두기재되어야한다. 첫째, 의약의용도발명에있어서는특정물질이가지고있는의약의용도가발명의구성요건에해당하므로발명의특허청구범위에는특정물질의의약용도를대상질병또는약효로명확히기재해야한다 ( 대법원 선고 2006 후3564 판결 ). 둘째, 용도발명의출원시에그약리효과를기재하여야하며, 그효과는원칙적으로임상시험에의해서뒷받침되어야하지만임상시험대신에동물시험이나시험관내시험으로기재할수도있다 50). 이때의약용도발명의특허청구범위에기재되어있는약리기전은특정물질이가지고있는의약용도를특정하는한도내에서만발명의구성요소로서의미를가질뿐약리기전자체가특허청구범위를한정하는구성요소라고보아서는아니된다 ( 대법원 선고 2012후3664 판결 ). 마지막으로, 의약에관한용도발명의명세서에는원칙적으로유효량, 투여방법에대한사항이출원시에기재되어야한다. 다음으로, 선택발명은포함되는하위개념들모두가선행발명이갖는효과와질적으로다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있어야한다. 이때선택발명의발명의상세한설명에는선행발명에비하여위와같은효과가있음을명확히기재하여야하며, 위와같은효과가명확히기재되기위해서는선택발명의발명의상세한설명에질적인차이를확인할수있는구체적인내용이나, 양적으로현저한차이가있음을확인할수있는정량적기재가있어야한다. 다만, 선택발명에여러효과가있는경우에선행발명에비하여이질적이거나양적으로현저한효과를갖는다고하기위해서는선택발명의모든종류의효과가아니라그중일부라도선행발명에비하여그러한효과를갖는다고인정되면충분하다 ( 대법원 선고 2008후736, 743 판결 ; 대법원 선고 2008후3469, 3476 판결 ; 대법원 선고 2010 후3424 판결 ). 이밖에, 제제화에관한사항은통상의기술자가쉽게실시할수있을정도로명세서에기재되어야하며, 독성시험에관한사항에대해서는독성이특별히우려되는경우에한하여특허청은심사시에급성독성시험결과를요구할수있다. 50) 의약의용도발명에서는출원전에명세서기재의약리효과를나타내는약리기전이명확히밝혀진경우와같은특별한사정이없다면특정물질에그와같은약리효과가있다는것을약리데이터등이나타난시험례로기재하거나또는이에대신할수있을정도로구체적으로기재하여야만명세서의기재요건을충족하였다고볼수있음 ( 대법원 선고 2000 후 2958, 대법원 선고 2005 후 1417 판결 ). 98

132 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 (3) 타기술분야대비구별되는특허요건의약관련발명은 IT, BT 분야의타발명에비해신규성, 진보성, 산업상이용가능성등특허요건의판단시보다주의가요구된다. 우선, 특허법제29조제1항에의한신규성의요건과관련하여특허청에서는다음의각사례에대하여신규성판단기준을제시하고있다. 요약하자면, 동일물질이라도의약의용도가다르거나, 기술적사상의창작에의해새로운공정이부가된발명의경우에는신규성을인정한다. < 표 3-18> 의약발명의신규성인정기준 대상 신규성 인정요건 동일물질에대한의약의용도발명 인정 인용발명과약리효과및약리작용이상이할것 목적및효과가동일한발명 불인정 청구범위의표현이다른제법발명 불인정 새로운공정이부가된발명 인정 부가된공정에새로운기술적사상의창작포함 라세미체가공지된경우의광학이성질체발명 불인정 1) 동일물질에대한의약용도발명은신규성이있다고인정된다. 그러나인용발명과출원발명이표현상용도가상이해도약리효과가동일또는밀접한약리작용에바탕을두었다면신규성이없다고인정된다. 2) 발명의기재형식은다르나실질적으로동일한발명, 즉목적및효과가실질적으로동일한두발명은동일발명으로인정되어신규성이부정된다. 3) 청구범위의말미표현 ( 예컨대용도적표현 ) 이다른의약의제법발명이라도제법자체가동일하고같은약리효과에바탕을둔경우, 동일발명으로인정된다. 4) 새로운공정이부가된발명은신규성이있다고인정된다. 그러나, 부가된공정이공지혹은관용기술의공정이고, 그공정이단순히부가된것이어서새로운기술적사상의창작이없다면신규성이없다고인정된다. 5) 광학이성질체발명에서라세미체가공지되어있는경우, 각각의광학이성질체가문언적으로개시되어있지않아도, 명세서기재와출원시의기술상식에기초하여통상의기술자가직접적으로이성질체의존재를인식할수있는경우구체적 99

133 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 으로개시된것으로인정되어신규성이없다고인정된다. [ 신규성이부정되는예 ] 1 의약의제조장치의발명과그의단순한사용방법으로보이는의약의제조방법의발명 => 청구범위의말미가정제의제조방법과정제의제조장치로되어있고, 그외는동일한경우동일발명으로인정되어신규성이부정된다. 2 약제의발명과그의단순한사용방법의발명 3 혼합물의발명과단순한혼합에의한그제법의발명 다음으로, 특허법제29조제2항 ( 진보성 ) 과관련해서는출원시기술수준에서 1 의약발명의약리효과가유효활성물질의화학구조또는조성물의조성성분으로부터쉽게유추할수없는발명이거나, 또는 2 인용발명에의한약리기전으로부터통상의기술자가쉽게추론할수없을정도로현저한효과가있는경우에만진보성이인정된다. < 표 3-19> 의약발명의진보성인정기준 대상진보성인정요건 의약조성물의제법발명 불인정 보조성분이기술분야에서통상적으로사용되어당업자가쉽게유추할수있는경우이므로인정안됨 결정을제조하는방법 인정 인용발명대비현저한효과를나타낸경우 의약용도발명 결정다형발명 선택발명 불인정 인정 인정 투여주기또는투여주기에따른단위투여량으로한정된조성물에관한발명은원칙적으로조성물자체로해석 인용발명에공지된효과와질적으로다른효과를갖는경우, 또는질적인효과의차이가없더라도현저한양적의차이가있는경우 하위개념모두가인용발명의효과와질적으로다른효과를갖거나, 질적인효과의차이가없더라도현저한양적의차이가있는경우 1) 의약조성물의제법발명의경우유효활성성분이아닌보조성분들이기술분야에서통상적으로사용되는것으로서통상의기술자가쉽게유추할수있는경우진보성이인정되지않는다. 2) 결정을제조하는방법과관련하여, 대상물질이하나의용매에녹고다른용매에잘녹지않는경우혼합용매를사용하는것은주지관용기술에해당하므로진보성이인정되지않는다. 그러나인용발명에비해통상의기술자가예측하지못한현저한효과를나타내는경우진보성이인정된다. 100

134 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 3) 의약용도발명의경우투여주기또는투여주기에따른단위투여량으로한정된조성물에관한발명은원칙적으로조성물자체로해석하여인용발명과진보성을판단한다. 4) 화합물과결정형태만을달리하는특정결정형의화합물을청구범위로하는결정형발명은, 인용발명에공지된화합물이갖는효과와질적으로다른효과를갖고있는경우와질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있는경우에한하여진보성이있는것으로인정된다. 이때결정형발명의설명에는인용발명과의비교실험자료까지는아니라고하더라도위와같은효과가있음이명확히기재되어있어야한다. [ 선택발명의진보성인정예 ] 출원발명과인용발명은모두중추신경계퇴행성질환의치료에사용되는것으로신경보호작용을하는화합물에관한것이고, 출원발명은인용발명이직접적으로기재하지않은하위개념상의화합물을선택한발명인경우, 그선택에따라출원발명의경구활성이 10배정도우수한효과 ( 명세서에명확히기재되어있는효과 ) 를발휘하게되었다면효과의현저성이인정되어진보성이인정된다. 5) 선택발명에포함되는하위개념들모두가인용발명이갖는효과와질적으로다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있어야선택발명이인용발명에비하여더나은효과를가지는경우로진보성이인정된다. 이를위해선택발명은발명의설명에이효과를명확히기재해야한다. 비교실험자료까지기재하여야하는것은아니나, 진보성이인정되지않는다는거절이유가통지된때는비교실험자료를제출하여진보성을입증할수있다. 마지막으로, 산업상이용가능성에대한판단은특허법제29조제 1항을기준으로하며, 청구항에기재된발명이이요건을충족시키고있지않는경우특허법제63조제2항의거절이유에해당한다. 산업상이용할수있는발명에는 1 의료기기또는의약품, 2 데이터수집방법, 3 분석및검사방법등이해당된다. 첫째, 인간을수술하거나치료하거나또는진단에사용하기위한의료기기그자체, 의약품그자체등은산업상이용할수있는발명에해당한다. 신규한의료기기의발명에병행하는의료기기의작동방법또는의료기기를이용한측정 101

135 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 방법발명이그구성에인체와의료기기간의상호작용또는실질적인의료행위를포함하는경우를제외하고는산업상이용할수있는발명에해당한다. 둘째, 인간으로부터자연적으로배출된것 ( 예 : 소변, 변, 태반, 모발, 손톱 ) 또는채취된것 ( 예 : 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직 ) 을처리하는방법이의료행위와는분리가능한별개의단계로이루어진것또는단순히데이터를수집하는방법인경우산업상이용할수있는발명에해당한다. 셋째, 이화학적측정또는분석, 검사방법등각종데이터를수집하는방법의발명에있어서, 그방법이질병의진단과관련된것이더라도그방법발명이임상적판단을포함하지않는경우에는산업상이용할수있는발명으로인정한다. 다만이화학적측정또는분석, 검사방법등각종데이터를수집하는방법의발명에있어서, 그발명의구성이인체에직접적이면서, 일시적이아닌영향을주는단계를포함하는경우에는산업상이용가능한것으로인정하지않는다. 한편, 의료행위, 즉인간을수술하거나치료하거나또는진단하는방법의발명은산업상이용할수있는발명에해당되지않는것으로취급한다 51). 청구항에의료행위를적어도하나의단계또는불가분의구성요소로포함하고있는방법의발명은산업상이용가능한것으로인정하지않는다. 또한인체를처치하는방법이치료효과와비치료효과 ( 예 : 미용효과 ) 를동시에가지는경우, 치료효과와비치료효과를구별및분리할수없는방법은치료방법으로간주되어산업상이용가능한것으로인정하지않는다. 3. 기술분야별심사기준상의차이검토결과 이상에서살펴본 IT 와 BT 분야의심사기준을표로정리하면다음과같다. 51) 인간을수술, 치료, 진단하는방법에이용할수있는발명의경우에는산업상이용가능성이없는것으로보나, 그것이인간이외의동물에만한정한다는사실이특허청구범위에명시되어있으면산업상이용할수있는발명으로취급 ( 대법원 선고 90 후 250 판결참조 ). 102

136 < 표 3-20> 기술분야별심사기준상의차이비교 구분 특허법 IT BT 컴퓨터관련발명반도체관련발명생명공학관련발명의약관련발명 발명의대상 특허법제29조제1항 ( 발명의요건 ) -발명일것 ( 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한 ( 특허법제2조제 1호 )) -완성된발명일것 ( 완성된발명이란그발명이속하는분야에서통상의지식을가진자가반복실시하여목적하는기술적효과를얻을수있을정도까지구체적, 객관적으로구성되어있는발명 ) -방법발명 ( 시계열적처리또는조작 ) -물건발명 ( 복수의기능으로표현 ) -프로그램기록매채 ( 물건발명 ) -데이터기록매체 ( 물건발명 ) -하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위해매체에저장된프로그램청구항 유전자, DNA 단편, 단백질, 미생물, 동물, 식물, 수술방법 ( 인간제외 ), 진단방법 ( 인간제외 ), 치료방법 ( 인간제외 ) 사람을포함한동물의질병의진단, 치료, 경감, 처치또는예방을목적으로사용하는약제 ( 용도발명, 선택발명 ) 103 불특허발명 특허법제32조 ( 특허를받을수없는발명 ) -공공질서또는미풍양속에어긋나거나공중위생을해칠우려가있는발명 -인간에게위해를끼칠우려가있거나인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명 -인체를사용한발명 ( 인간복제공정, 인간생식세포계열의유전적동일성수정관련 ) -인체일부또는인체배출물을식재료로사용하는발명 -인간을배제하지않은형질전환체관련발명 -식약처장에의한자진회수, 제조 수입금지의약품불특허 다음발명은특허가능 -실시상태에따라유해하기도하고그렇지않기도한경우 ( 임산부는투여금지나일반인은허용되는의약 ) -약사법에의해허가받은의약발명

137 104 구분 발명의설명 청구범위기재 특허법 특허법제 42 조제 3 항 ( 발명의설명기재요건 ) 다음요건을모두충족할것. - 발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이해당발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게적을것 - 발명의배경이되는기술을적을것 특허법제 42 조 4 항및 6 항 ( 청구범위기재요건 ) - 청구범위에는보호받으려는사항을명확히할수있도록발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을적을것 다음요건을모두충족할것. - 발명의설명에의하여뒷받침될것 - 발명이명확하고간결하게적혀있을것 IT 컴퓨터관련발명반도체관련발명생명공학관련발명의약관련발명 - 기술용어, 약호, 기호의정의 - 기술적단계 / 기능을 HW/ SW 로실현하는방법 - 블록도 / 플로차트이용하여발명을실시할수있도록설명 - 청구항과플로차트가대응 잘못된예시 - 종래기술및그로인한문제점을불명확하게기재 - 실시할수없는발명 - 발명의실시를위한구체적인방법이미기재 - 도면과상세한설명의기재가불일치 잘못된예시 - 청구항에는상위개념적표현 ( 예, 금속규화물 ) 을사용하고상세한설명에는하위개념의실시예 ( 예, 텅스텐규화물 ) 를기재 - 상세한설명에기재된범위보다넓게수치를한정하여기재 - 의미가불명확한용어를사용한경우 ( 어떤기준없이 ~ 보다높다혹은낮다 는표현등 ) -( 유전자나단백질관련발명 ) 서열목록기재 - 생물학적물질 (Biological material) 을포함하는경우출발물질의입수수단과최종산물의제조방법 -( 미생물발명 ) 미생물을기탁한경우에는수탁번호를적어야하고, 미생물을기탁하지아니한경우에는그미생물의입수방법을기재 - 청구범위에유전자의기능과변이체의범위를한정하여기재하는경우발명의설명에변이체에대한예시 - 유전자나 DNA 단편은염기서열또는염기서열이코딩 (coding) 하는단백질의아미노산서열로특정 - 서열로특정하여기재할수없는경우단백질의기능, 물리화학적성질, 기원 ( 유래 ) 및제법을모두기재 - 모노클로날항체는가변영역의아미노산서열또는이를코딩하는유전자서열로특정하거나, 모노클로날항체가인식하는항원과모노클로날항체를생산하는하이브리도마로기재 BT ( 용도발명 ) 다음항목모두기재 - 의약의용도 - 약리효과 - 유효량및투여방법 ( 선택발명 ) 선행발명대비 - 질적으로다른효과를확인할수있는구체적내용 - 양적으로현저한효과의차이를확인할수있는정량적기재 - 의약, 치료제 로만기재되면안되고, 약효로용도를한정하여기재 - 특정물질의의약용도를질병또는약효로기재

138 구분 특허법 IT 컴퓨터관련발명반도체관련발명생명공학관련발명의약관련발명 BT 산업상이용가능성 특허법제 29 조제 1 항본문 ( 산업상이용가능성의요건 ) - 업으로이용할수있을것 - 현실적으로명백하게실시할수있을 -특정적이고, 실질적이며신뢰성있는유용성이기재되어야인정 -DNA 단편은특정질병을진단하기위한프로브로이용할수있다는것또는특정단백질을코드한다는것등이구체적으로제시하여기재되어야인정 -SNP(Single Nucleotide Polymorphism) 는특정질병의진단약으로이용할수있다는것을실험적으로제시하여기재되어야인정 -전장 cdna 는공지의 D/B 를이용한상동성검색결과를통해특정단백질의유전자임을추정한경우는인정 -단백질은서열이외에단백질의물리적, 화학적, 생물학적특성을기재하여야인정 - 수술 / 치료 / 진단용의료기기및의약품은특허가능하나, 의료기기작동법이나의료기기를이용하는측정방법이그구성에인체와상호작용을포함하는경우는특허불가 - 인간배출물또는채취물을처리하는방법등데이터수집방법은특허가능 - 질병의진단방법은불가원칙이나임상적판단을포함하지않는이화학적측정 / 분석 / 검사방법은특허가능 - 의료행위발명은특허불가 - 데이터수집방법이인체에영향주는단계포함시특허불가 105 신규성 특허법제 29 조제 1 항각호 아래경우는불인정 - 출원전국내외에서공지또는공연실시된발명 - 출원전에국내외에서배포된간행물에게재되었거나전기통신회선을통하여공중이이용할수있는발명 - 동일물질이라도의약의용도가다르거나, - 기술적사상의창작에의해새로운공정이부가된발명의경우

139 106 구분 진보성 기타 특허법 특허법제 29 조제 2 항 ( 진보성 ) - 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이제 29 조제 1 항각호의어느하나에해당하는발명에의하여쉽게발명할수없을것 IT 컴퓨터관련발명반도체관련발명생명공학관련발명의약관련발명 - 발명이속하는기술분야의출원시기술수준에서당업자가통상의창작능력을발휘하여생각해낼수있는것인지를기준으로진보성판단 다음의경우진보성인정안됨 - 주지. 관용수단의부가또는균등수단으로치환한경우 -HW 기능의 SW 화 - 사람의업무를시스템화 - 공지사상을컴퓨터가상공간에서재현 구성의곤란성이있는것이명백할때는목적과작용효과에각별한것이없어도진보성이있는것으로보며, 목적이특이하지않고작용효과가현저하지않은경우에는구성의차이에따라당연하게나타나는정도의것으로그구성의채택결합을용이하게할수있는것이라볼수있어진보성이없는것으로본다. BT -( 의약조성물의제법발명 ) 유효활성성분이아닌보조성분들이당업자가쉽게유추가능하면진보성부정 -( 용도발명 ) 약리효과가유효활성물질의화학구조또는조성물의조성성분으로부터쉽게유추할수없는발명이진보성인정 -( 선택발명 ) 인용발명에의한약리기전으로부터통상의기술자가쉽게추론할수없을정도로현저한효과가있는경우진보성인정 1특허출원의범위 ( 발명의단일성 )

140 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 제 3 절 통계분석 : 기술분야별혁신성과및특허전략 우리나라는기술혁신을촉진시키기위하여특허제도를제정하여기업의혁신활동을활발히하는데노력을기울여왔다. 기술분야별로특성이다르기때문에발명의전유수단의실효성에차이가있으며, 우리나라특허법및심사기준에 IT, BT 분야의기술특성을고려한일부법조문과심사기준이있음을살펴보았다. 그렇다면 IT와 BT의기술분야별특성에따른혁신활동, 특허성과및기업의특허전략의차이를실질적으로비교하기위하여특허데이터와기업데이터를통계적으로분석하고자한다. Ⅰ 우리나라 IT 와 BT 의혁신활동및성과 앞서제2절에서살펴본바와같이, IT와 BT 기술분야의혁신활동을통계적으로분석하기위하여 IT와 BT 기술분류를 IPC 기준으로구분하여특허데이터를추출하였다. IT와 BT 분야의혁신성과의대리변수로는 2006 년 1월 1일부터 2012 년 12월 31일까지우리나라특허청에출원한특허 432,513 건을활용하였다. 특허청으로부터데이터를제공받은기간은 2014년 10월말기준으로, 이후에심사청구또는등록된정보를포함하지않고있다. 우리나라 IT와 BT 분야의특성및혁신성과를조사하기위한지표로청구기간, 심사기간, 등록소요기간, 심사청구율, 특허결정율, 출원대비등록비중을분석하였다. 아래표는각지표의관계식이상세하게기술되어있다. < 표 3-21> 기업의특허활동분석지표 분석지표 관계식 심사청구기간 ( 년 ) ( ( 심사청구일자-출원일자 )/365)/ 심사청구건수 ( 건 ) 심사기간 ( 년 ) ( ( 특허등록일자-심사청구일자 )/365)/ 심사청구건수 ( 건 ) 등록소요기간 ( 년 ) ( ( 특허등록일자-출원일자 )/365)/ 등록건수 ( 건 ) 심사청구율 (%) 실제심사청구가이루어진출원건수 ( 건 )/ 출원특허수 ( 건 ) 특허결정율 (%) 해당출원실제등록건수 ( 건 )/ 청구건수 ( 건 ) 100(%) 출원대비등록비중 (%) 산업별등록건수 ( 건 )/ 전체등록건수 ( 건 ) 100(%) 107

141 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-22> 기술분야별특허활동분석지표기초통계 ( 년출원특허기준 ) 지표 ( 단위 ) IT BT 출원건수 337,111 95,402 심사청구건수 246,433 73,325 등록건수 167,425 45,169 평균심사청구기간 ( 년 ) 평균심사기간 ( 년 ) 평균등록소요기간 ( 년 ) 심사청구율 (%) 특허결정율 (%) 출원대비등록비중 (%) 출원건수는 IT분야가약 33.7만건과 BT분야가약 9.5만건, 등록건수도마찬가지로 IT분야약 16.7만건과 BT분야약 4.5만건으로출원과등록규모에있어서 IT분야가 BT분야에비해압도적으로높은것으로나타났다. 특허결정율과출원대비등록비중도 IT분야가 67.9%, 49.7% 로 BT분야 61.1%, 43.7% 에비해약간높은것으로나타났다. 그러나심사청구율은 IT분야 73.1% 보다 BT분야가 77.7% 로높게나타났다. 그리고평균심사청구기간은 IT분야 0.86년과 BT분야 0.84년, 평균심사기간은 IT분야 1.93년과 BT분야 1.78 년, 평균등록소요기간은 IT분야 2.43 년과 BT분야 2.34 년으로기술분야별차이가없는것으로나타났다. < 표 3-23> 기술분야별특허출원및등록현황 IT ( 비중, %) 출원 BT 건수 ( 비중, %) ,613 (29.9) 10,021 (6.0) 전체 166,189 ( 비중, %) (100.0) IT ( 비중, %) 등록 BT 건수 ( 비중, %) 36,363 (30.1) 5,477 (4.5) 전체 120,790 ( 비중, %) (100.0) 주 ) 연도는출원년도기준. 50,939 (29.5) 11,585 (6.7) 172,469 (100.0) 40,783 (33.0) 6,333 (5.1) 123,705 (100.0) 48,892 (28.7) 12,580 (7.4) 170,632 (100.0) 25,766 (30.8) 5,475 (6.6) 83,523 (100.0) 43,747 (26.6) 13,727 (8.4) 163,523 (100.0) 17,372 (30.6) 3,770 (6.6) 56,732 (100.0) 46,513 (27.3) 14,984 (8.8) 170,101 (100.0) 20,950 (30.4) 4,414 (6.4) 68,843 (100.0) 47,847 (26.7) 16,027 (9.0) 178,924 (100.0) 29,705 (31.4) 7,027 (7.4) 94,720 (100.0) 49,560 (26.2) 16,478 (8.7) 188,915 (100.0) 31,040 (27.4) 9,801 (8.6) 113,467 (100.0) 년합계 337,111 (27.8) 95,402 (7.9) 1,210,753 (100.0) 201,979 (30.5) 42,297 (6.4) 661,780 (100.0) CAGR (%)

142 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 기술분야별특허출원및등록현황은 IT분야가출원비중 27.8% 와등록비중 30.5% 를기록하였고, BT분야가출원비중 7.9% 와등록비중 6.4% 를기록하며, 특허출원및등록의규모면에있어서 IT분야가 BT 분야보다큰것으로나타났다. 그러나연평균증가율은 IT분야가출원건수 -0.02%, 등록건수 -2.24% 를기록하여미세하게감소하고있는것으로나타났고, BT분야는출원건수 7.36%, 등록건수는 8.67% 를기록하여증가하고있는것으로나타났다. IT 기술분야는양적인특허출원 등록건수에서점차질적인특허출원 등록으로기업의전략이바뀌면서전체적인출원 등록건수가약간감소한것으로나타났으며, BT 기술분야의특허출원 등록건수는 BT 기술분야의기업체, 매출액등이시장규모가성장하면서특허출원 등록도함께증가한것으로보인다. < 표 3-24> 출원인유형별특허출원및등록현황 ( 년 ) 구분 IT BT 기업공공개인외국합계기업공공개인외국합계 출원건수 179,309 39,109 24,552 94, ,111 20,881 18,628 12,835 43,058 95,402 - 비중 (%) % 심사청구건수 120,361 32,806 20,260 73, ,433 17,415 17,680 11,636 26,594 73,325 - 비중 (%) 등록건수 82,592 26,349 9,091 49, ,425 12,753 13,524 6,947 11,945 45,169 - 비중 (%) 심사청구율 (%) 특허결정율 (%) 등록 / 출원비중 (%) 심사청구기간 ( 년 ) 심사기간 ( 년 ) 등록소요기간 ( 년 ) 출원인유형은크게기업, 공공, 개인, 외국으로구분하여출원인유형별로특허출원과등록현황을분석하였다. 공공에는공공기관과대학의자료를포함하고있고, 외국에는외국개인과외국기업을포함하고있다. 출원인유형별출원건수는 IT분야는기업이 53.2% 로가장높은비중을차지하였고, BT 분야는외국이 45.1% 로가장높은비중을차지하였다. IT분야에서기업들이기술선점과경쟁자를차단하기위하여전략적으로방어특허출원을많이하기때문에기업의출원비중이가장높은것으로판단된다. 또한 BT분야에서시장을선점한외국기업이물질특허 109

143 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 의특성상회피기술이나개량발명이쉽지않은것을이용하여시장을계속해서독점하기위하여물질특허를많이출원하고있기때문에 BT분야에서외국비중이높게나타난것으로보인다. 반면, 심사청구율은 IT분야의기업이 67.1% 로가장낮게나타났고, 또한 BT분야의외국이 61.8% 로가장낮은비중을차지하고있었다. 이는 IT분야의기업과 BT분야의외국기업이방어목적으로특허출원을많이하고필요에따라심사를청구하기때문에심사청구율이다른유형에비해낮은것으로보인다. 심사청구기간은 IT분야의기업이 0.94 에비해 BT분야의기업은 0.34 로매우짧게나타났다. 이는 IT분야의기업은방어특허를하는대기업비중이높으며, BT분야에는 catch-up 전략을쓰고있는중소기업비중이높기때문인것으로보인다. [ 그림 3-8] 출원인유형별심사청구기간 ( 출원 ~ 심사청구 ) IT BT IT BT IT BT IT BT 기업공공개인외국 IT분야의경우외국출원인이 1.12 년으로가장긴기간이걸렸으며, BT분야의경우에도외국이 2.03년으로가장오랜기간이걸린것으로나타났다. 심사청구기간이긴이유역시방어목적의특허를 IT분야의기업들과 BT 분야의기업들이많이하고있기때문인것으로보인다. 특히 BT분야의기술을선점하고있는외국기업들이물질특허등을출원한후국내시장동향을살피다가필요한경우에만심사청구를하였기때문에심사청구기간이길게나타난것으로보인다. 110

144 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 [ 그림 3-9] 출원인유형별등록소요기간 ( 출원 ~ 등록 ) IT BT IT BT IT BT IT BT 기업공공개인외국 출원인유형별등록소요기간은기업의경우 IT분야가 2.25 년으로 BT분야 1.91 년에비해등록소요기간이다소길며, 이것또한기업의특허전략에따라출원후심사까지의기간이오래걸리기때문인것으로보인다. 공공인경우에는 IT분야가 2.34년으로오히려 BT분야 2.43 년에비해짧게나타났고, 개인출원인의경우 IT분야 1.64 년과 BT분야 1.63 년으로거의비슷하게나타났다. 외국출원인의경우 IT분야 2.78 년과 BT분야 3.86 년이소요되어전체유형중에가장오랜기간이걸린것으로나타났다. 특히외국 BT분야에서개인출원인 (1.63 년 ) 의두배가넘는기간 (3.86 년 ) 이걸리는것으로나타났으며, 이는외국출원인들이시장동향을살피며심사청구를늦게한것이원인으로보인다. Ⅱ 우리나라 IT 와 BT 의특허분쟁 IT와 BT 분야는기술특성으로인해특허분쟁양상도차이가있었다. 우리나라는 2010 년 ~ 2015년 3월국내지식재산분쟁 (1,386건) 의산업별분포는정보통신 (41.7%), 전기전자 (35.4%) 등 IT 분야가화학바이오 (5.9%) 등 BT 분야보다압도적높은비중을기록하였다. 특히 IT분야는정보통신과전기전자를합쳐 76.1% 를기록하여특허분쟁과관련하여해당분야의기업의각별한주의가필요한것으로보인다. 111

145 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 [ 그림 3-10] 우리나라의분쟁통계 출처 : 특허청보도자료, 특허괴물우리기업에대한공세지속 ( ). 또한동기간 NPEs와우리기업간지식재산분쟁 (890건) 도 IT 분야인정보통신 (459건, 51.6%) 과전기전자 (289건, 32.5%) 가 BT 분야인화학바이오 (0건) 보다압도적으로높은비중을차지하였다. IT분야에 NPEs 의공격이집중되고있어 IT분야수출기업들이특허분쟁으로인한피해를예방하기위해서사전적인대비가필수인것으로보인다. 반면, 미국은제약 (14%) 의료기기 (9%) 등 BT분야 (23%) 와컴퓨터 / 전자기기 (10%) 소프트웨어 (8%) 통신 (5%) 등 IT분야 (23%) 가유사한비중을차지한것으로나타나 IT분야의비중이압도적으로높은우리나라의특허분쟁양상과는확연한차이를보였다. 이는우리나라의기술분야가 IT분야위주로형성되어있고, BT분야는아직선진국수준에미치지못하고있으며시장도작은것을알수있다. 반면, 미국은 IT와 BT분야가비슷한수준으로형성되어있어분쟁통계에있어서도유사한비중을나타내고있는것으로보인다. 112

146 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 [ 그림 3-11] 미국의산업별특허소송분포 (1995 년 ~2014 년 ) 출처 : PwC (2015) 2015 Patent Litigation Study : A Change in Patentee Fortunes. 미국손해배상액의중앙값은약 540만불을기록하였으며, 분쟁타격은제약 (2,140만불), 의료기기 (1,940만불) 등 BT분야가통신 (1,970만불), 컴퓨터 / 전자기기 (950만불) 등 IT분야보다큰것으로나타났다. [ 그림 3-12] 미국의산업별손해배상액중앙값 (1995 년 ~2014 년 ) ( 단위 : 백만불 ) 출처 : PwC (2015) 2015 Patent Litigation Study : A Change in Patentee Fortunes. 113

147 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 아울러미국의지난 20년간특허권자의승소율은평균 33% 를기록하였으며, 제약, 의료기기, 컴퓨터 / 전자기기분야의특허권자가평균보다높은수치를기록하여 IT와 BT분야모두다른기술분야에비해지식재산분쟁에서상대적으로우위를지니고있는것으로나타났다. [ 그림 3-13] 미국의산업별특허권자승소율 (1995 년 ~2014 년 ) 출처 : PwC (2015) 2015 Patent Litigation Study : A Change in Patentee Fortunes. Ⅲ IT, BT 기업의특허활동비교분석 1. 분석방법및데이터 기업의특허활동분석을위하여특허데이터는앞서설명한바와같이특허청데이터를활용하였고, 경제데이터는특허청데이터와 NICE 데이터를연계하여수집하였으며, 2006년부터 2012년말까지기업데이터는 NICE의데이터를활용하였다. NICE의데이터에는 164만여개기업의재무자료및주가자료가포함되어있다. 본연구에서는기술분야별특성에따른혁신활동, 특허성과및기업의특허전략의차이를분석하는것이목적으로, 분석대상을지식재산활동을하는기업으로한정하였다. 특허청이매년실시하는지식재산활동실태조사의경우, 1) 직전 2년간 2건이상의산업재산권출원및 2) 5년간 1건이상의산업재산권등록이라는두조건모두만족하는약 2만여개기업을모집단으로선정한다 ( 특허청 무역위원회, 2013). 114

148 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 [ 그림 3-14] 분석프레임워크 데이터수집은먼저, 특허청데이터로부터 2013년지식재산활동실태조사의모집단기준을충족하는 20,566 개의기업의법인번호를추출했다. 다음으로, 법인번호를기준으로 NICE 데이터의재무정보및주가정보를매치하였으며, 재무정보가없는기업들은분석에서제외하였으며, 조사대상기간내에기업분할등이이루어져산업분류에변동이생긴기업을제외하였다. 최종적으로 16,202 개기업에대한 134,109 건의관측치를가진데이터를얻었다. NICE의경제데이터에서본연구에서정의한 IT와 BT 기술분야의산업을주업종으로하는기업들을추출하여분석대상으로하였다. 따라서총기업수 IT는 1,568개, BT 468개총 2,036개이다. IT와 BT 기술분야의산업분류로부터추출한기업들이출원및등록한특허가모두 IT, BT 관련기술에관한것은아닐수도있으나, 본연구에서는 IT 분야의산업분류에속한기업은모두 IT분야특허를, BT 분야의산업분류에속한기업은모두 BT 분야의특허를출원한다고가정하였다. < 표 3-25> 경제지표기초통계량 구분 산업 기업수 IT 1,137 1,244 1,316 1,233 1,243 1, ( 개 ) BT 연구개발비 IT 5,878 6,534 7,779 8,042 14,662 14,456 14,495 ( 백만원 ) BT 특허출원 IT 38,077 31,176 26,001 23,079 22,690 21,434 19,552 ( 건 ) BT 특허등록 IT 33,348 31,061 15,079 8,442 9,525 13,604 13,015 ( 건 ) BT

149 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 구분 산업 유효특허수 IT 114, , , , , , ,134 ( 건 ) BT 1,904 2,316 2,617 2,778 3,191 3,748 3,977 매출액 IT 144, , , , , , ,024 ( 백만원 ) BT 9,453 10,624 12,240 13,750 15,562 16,616 16,768 영업이익 IT 9,877 9,431 7,097 11,866 20,120 12,665 22,406 ( 백만원 ) BT 995 1,108 1,357 1,480 1,587 1,389 1,149 경제데이터기초통계량을살펴보면, 기업체와매출액등산업전체규모를보여주는지표들에서 IT분야가 BT분야에비해매우크게나타났다. 기업체는 IT분야에 1,000 여개로 BT분야에 300여개에비해약 3배정도많은기업체가있으며, IT분야의매출액은평균약 214조원으로 BT분야의평균약 14조원에비해약 15배정도높은매출액을기록하였다. 따라서시장측면에서 IT분야는시장규모가크고성숙되어있는것으로나타났고, BT분야는시장규모가작고, 시장환경도열악한것으로나타났다. 연구개발비평균도 IT분야가약 10조원으로 BT분야의약 750억원에비해압도적으로큰것으로나타났다. < 표 3-26> 분석지표 분석지표 관계식 매출액대비연구개발비비중 (%) 연구개발비 ( 십억원 )/ 매출액 ( 십억원 ) 100(%) 연구개발비백만원당출원건수 ( 건 ) 출원건수 ( 건 )/ 연구개발비 ( 백만원 ) 유효특허 1건당영업이익 ( 백만원 ) 영업이익 ( 백만원 )/ 유효특허건수 ( 건 ) 2006년부터 2012년까지특허정보와경제데이터의기초지표를가지고 IT산업과 BT산업의특성을살펴보기위하여다음과같은분석지표를활용하였다. 경제데이터의분석지표로는연구개발비중, 연구개발비백만원당출원건수, 유효특허 1건당영업이익을사용하였다. 위의표는각지표의관계식이상세하게기술되어있다. 기술분야별 R&D 집약도를분석하기위하여 IT와 BT의매출액대비 R&D 투자비중을분석하였다. 분석지표에따라산출한기술분야별 R&D 집약도는평균 4~6% 수준을기록하였으며, 2009년에는세계금융위기의영향으로 IT와 BT분야모두감소하였다가다시증가하고있는것으로보인다. 116

150 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 [ 그림 3-15] 매출액대비연구개발비비중 (%) R&D의특허성과를분석하기위하여 R&D 백만원당출원건수를분석하였다. R&D 백만원당출원건수는 IT분야가평균 3.3건, BT분야가 1.1건을기록하여, IT분야가 BT분야보다상대적으로특허출원을많이하여 R&D의특허성과가높게나타났다. 그러나 IT분야의 R&D 백만원당출원건수는 2006년 6.5건에서 2012년 1.3건으로계속해서감소하고있는추세이다. [ 그림 3-16] 연구개발비백만원당출원건수 ( 건 ) 경제적성과를분석하기위하여유효특허 1건의영업이익을분석하였다. 분석지표에따라산출한결과유효특허 1건의영업이익은 IT분야가평균약 50만원으로 BT분야약 10만원보다높은수준을유지하고있었다. 그러나 IT분야의유효특허 1건당영업이익은 2012년에약 29만원을기록하여 2009년세계금융위기이후점차낮아지는경향을 117

151 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 보이고있다. 반면, BT분야의유효특허 1건당영업이익은평균 10만원수준에머무르고있으나, 2012년에약 17만원을기록하여유효특허 1건당경제적성과가증가하고있는것으로나타났다. [ 그림 3-17] 유효특허 1건당영업이익 ( 백만원 ) 118

152 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 제 4 절 이슈분석 : 독점배타권과혁신 경쟁저해 특허제도는발명자에게일정기간동안독점적인권리라는인센티브를제공함으로써 20세기의산업발전을도모해왔다. 특히제약산업은타산업에비해특허제도에의한이득을많이보았다는것이지배적인의견이다 (Walsh et al., 2003). 신약개발에오랜시간과높은연구개발비가소요되는반면모방이쉽다는기술의특성때문에제약산업은특허권을활용해시장에서의독점적권리를유지할수있다. 그러나특허의높은독점배타권은오히려이용가격을높이는원인이되며, 제3자의지식에대한접근성을제한하는등기술혁신을저해하는요인이되기도한다 ( 손수정, 2010). 2000년대초반부터제약분야에서는선진국의특허권자들이개도국과최빈국에약을비싸게공급함으로의약품에대한접근권을제한하고공중보건에심각한위협을준다는것이국제적으로큰이슈가되어왔다 52). 최근에는정보통신및전기전자등 IT 분야를중심으로특허를실시하지않으면서도특허권을미리선점하여이를침해한기업을대상으로소송을제기하여막대한수익을챙기는특허관리전문회사 (Non-Practicing Entities : NPEs), 소위 특허괴물 (patent troll) 이생겨났다. 특허괴물이제소한미국내특허소송건수는 2014년 2,856건으로, 이중우리나라기업을상대로제기된소송건수는 244건 (8.5%) 이다 53). 1968년미국의생물학자인 Garrett Hardin 교수는희소한자원을공유하는경우각소유자들이자원을과다하게사용해결국자원이고갈되는현상을 공유지의비극 (tragedy of the commons) 이라고표현했다 (Hardin, 1968). 그예로, 목초지에서방목되는양이증가하면각목동들은이익을향유할수있지만, 양들의증가로초원의풀이사라지면그손실은결국모든목동이부담해야한다. 이에따라인구과잉, 공기오염, 생물종 ( 種 ) 52) TRIPS 협정의강제실시제도. 53) 특허괴물 공세에국내기업골머리 ( 일자, 중소기업뉴스 ) 119

153 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 의멸종등공유지의비극으로야기되는사회문제를해결하는방안으로 자원의사유화 (privatization) 를통해희소자원을보존할인센티브를주는것이제시되었다. 그러나 30년이지난 1998년 Michael Heller와 Rebecca Eisenberg 교수는특허권이지닌지식의사유화로인해오히려 비공유지의비극 (tragedy of the anti-commons) 이초래되었다고지적했다 (Heller and Eisenberg, 1998). 비공유지의비극은소유권자가너무많은경우재산의사용을방해하여어느누구도그권리를행사할수없게되어과소이용되는현상을의미한다. 과도한특허의배타적권리남용은특히바이오메디컬과같은공공분야에서두드러지고있어산업발전을저해하는등사회적으로심각한문제를야기하고있다. Heller and Eisenberg(1998) 는바이오메디컬분야에서비공유지의비극이발생하는메커니즘을크게두가지로구분했다. 첫번째메커니즘은 권리쪼개기 로, 치료용단백질이나유전자진단시약분야등의후속연구를진행하기위해서는많은특허권이연관되어있으며, 각각의특허에대한소유권자가모두다른경우도발생한다. 기술혁신은누적적이면서연속적으로이루어지게되는데, 혁신과정에서특허를이용해제품을상용화하려는기업은각각의필요한특허권에대하여개별적으로사용허락을받아야한다. 예를들어, 잠재신약에대한전임상연구 (preclinical phase) 에서는해당신약의효능과부작용에대해서검토해야하는데, 이러한과정에서가능한모든알려진수용체 (receptor) 에대한효과를스크리닝하고싶을것이다. 그러나수용체특허가매우많고각특허에대한권리가여러명에게분산되어있다면, 모든특허권자와라이선스를체결하는것이불가능하거나많은시간과비용이들수도있다. 두번째메커니즘은 로열티과적 (royalty stacking) 현상이다. 즉, 선행발명 (upstream invention) 에대한서로다른특허권자들이후행연구자들에게각각자기특허권에대한과도한로열티를요구한다는점이다. 이경우개별특허권자는자신이보유한특허의가치를과대평가하여홀드업 (hold up) 54) 이나홀드아웃 (hold out) 55) 의유인을가지게 54) 어떤특허의존재에대해모르는상태에서이를상업적으로이용할때야기되는문제를지칭하며, 이미상당한자원을투자한이후라회피설계나재설계가어려운상황에직면하면후발연구자는특허권자에게 hold-up( 손들어!, 꼼짝마!) 을당하는경우가발생함. 55) 특허권자가특허의독점배타권을이용하여전방산업 (downstream industry) 의수요자에게합리적수준을넘어서는과도한실시료및로열티를부과하는행위로, 누적적 연속적혁신에서특허권자는사실상 hold-out 의지위에있으 120

154 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 된다. 즉, 개개인의특허권자가저마다지나치게높은로열티를요구하게되므로신약개발에필요한전체특허권에대한라이선스과정에서과도한비효율이발생한다. 또는라이선싱을설정함에있어지나치게넓은권리범위 (reach-through right) 를주장하기도한다. 이와같이기존의특허권을활용해새로운연구를진행하는데있어타인의특허권으로인해연구가지연되거나비용이증가하는등혁신을저해하며, 최악의경우특허권을이용하지않아특허권자에게도불리한죄수의딜레마 (prisoner s dilemma) 에빠지게되는결과를초래한다. 비공유지의비극에대한해결책으로다수의특허권자들끼리협력하여특허권묶음 (bundling) 에대하여라이선싱을체결함으로써거래비용을낮추려는노력이시도되어왔다. 음반산업에서의저작권관리협회라든지, 자동차, 항공기제조, 합성고무등의산업에서신제품개발에다수의특허권을라이선스할필요가있는경우특허풀을구축하는것이그예이다. 그러나타산업에비해특허가중요한제약및 BT 관련산업에서기업들이특허풀 (patent pool) 에참여하여특허장벽을낮추려는노력을할유인이적다. 심지어특허풀을구축한다고해도경쟁법 (antitrust law) 에저촉되는이슈가문제로대두되고있다. 게다가생명공학분야의발견 ( 유전자또는수용체특허등 ) 에있어대체재가없기때문에일부특허권자들은더높은로열티를요구하는경향이있다. 질병에대한유전적원인을이해하는연구에서경쟁사가특허의회피설계를하는것또한불가능하다. 다음에서는 IT와 BT분야의특허권보호로인한기술혁신및경쟁저해의대표적사례를검토하고, 이를극복하기위한특허공유움직임과관련된동향을살펴보겠다. 므로모든특허권자가이러한유인을가짐 ( 이승준외, 2009). 121

155 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Ⅰ IT 분야주요지식재산이슈 1. 특허덤불 특허덤불 (patent thicket) 56) 은여러특허간권리범위가서로뒤얽혀마치숲 (thicket) 처럼복잡하여신기술을상용화하고자하려는기업에진입장벽을형성하는현상을의미한다 (Shapiro, 2001). 예를들어, 반도체등 IT분야에서는권리범위가과도하게넓어여러특허의권리가상호중첩된보완특허 (complements patent) 로인해신규개발자의진입이차단된다. 초기의개념에는특허덤불을형성하는특허권자의수의많고적음은고려되지않았으나, 점차적으로다수의특허권자에의해세분화된권리 (fragmented rights) 또는차단특허 (blocking patents) 등의개념으로확대되었다 (UK Intellectual Property Office, 2011). Heller and Eisenberg(1998) 가언급한권리쪼개기는권리범위가세분화된특허를여러명의특허권자가보유하고있는형태라는점에서특허덤불과유사하다, 기술의복잡화, 특허의양적증가, 기업전략등으로특허덤불이야기되는분야는반도체, 바이오, 소프트웨어, e-커머스, 나노기술, 통신, 제약등광범위하다. 특허덤불도비공유지의비극으로이슈가되는로열티과적, 홀드아웃, 홀드업등의문제를야기한다 ( 이승준외, 2009). 특허덤불문제는개별특허권자들로부터실시허락을거치는과정에서절차가오래걸리는등비효율적이고, 각특허권자가자신의이익을최대화하려고하므로로열티과적으로인해기술혁신을저해한다는견해가지배적이다. 또한신기술을개발하려는혁신기업의시장진입에장애가되고거래비용과소송위험의증가로기업의혁신활동을위축시켜관련시장경쟁이제한될수있다. 1990년 ~2004년소프트웨어분야에서는이러한특허덤불문제로인해특허건수가 1% 증가하면시장진입이 0.8% 감소하는것으로분석되었다 (Cockburn and MacGarvie, 2011). 특히 IT산업을중심으로특허덤불문제가심화되면서대기업은특허포트폴리오를구축하는반면중소기업의경우특허활동이감소되는결과를초래했다 (Graevenitz et al., 2013). 56) Shapiro(2001) 에의한특허덤불의정의는 a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology 임. 122

156 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 1) 주요논의동향 특허덤불은기존특허권의존재가혁신적인신제품의시장출시를제약하여결국소비자후생에부정적인영향을준다는것이문제가되고있다. Shapiro(2001) 은이러한특허덤불문제를개선하여기술혁신을촉진하기위한방안으로다음세가지를제시했다. 첫째, 특허덤불을형성하고있는특허권자간특허풀 (patent pool) 을구축하는것이다. 특허풀이란다수의특허권자들이특정기술관련특허를패키지로묶어특허풀내참여자 ( 특허권자 ) 에게서로에게혹은제3자에게일괄라이선스하도록하는협정이다. 특허풀의핵심은각특허권자가특허풀내에있는자신의특허에대한독점권을포기하고상호간특허사용권을인정한다는것이다. 따라서자신의권리외에타인의권리도용이하게사용할수있도록하여권리관계의일괄처리를통해거래비용의절감과효율적이용을가능하게한다 ( 이승준외, 2009). 둘째, 크로스라이선스 (cross license) 를맺는방법도특허덤불을해결하는수단이될수있다. 크로스라이선스는양사가자신이보유한특허권을상호실시할수있는계약으로, 이를통해제품개발에따른관련기술및특허침해에대한우려가감소하고, 과도하게부과될수있는로열티비용을절감하여제품의가격상승을완화함으로써소비자후생을증대시킬수있다. 특허덤불로인한분쟁의경우양사간크로스라이선스를체결함으로써합의되는사례가많다. 마지막대안은특허덤불을야기하는기술의중첩및기업의중복투자를방지하기위해기술표준을설정하는것이다. 특정기술에대한표준화는특허권자들로하여금특허에대한배타적독점권을포기하는대신공정하고합리적인가격에실시할것을권고하고있다. IT분야는 BT분야에비해필수 ( 기본 ) 특허를토대로하는개량발명을통해누적적으로혁신이이루어지는특성이강하다. 따라서기술표준화는특허권의합리적실시를통해과도한거래비용의문제를해결하여신규진입자에대한장벽을낮추며, 표준기술을확산함으로써기술에대한중복투자의가능성을낮추는등특허덤불문제를해결하는대안으로제시되었다. 123

157 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 2) 스마트폰에얽힌특허분쟁사례최근몇년간 IT기업간특허분쟁은가히특허전쟁을방불케하는데, 이와같은특허분쟁의일환으로특허인수노력도강화되고있다 년애플등으로구성된컨소시엄이핸드폰제조업체인 Nortel 의특허를 45억불에인수하고, Google 이 Motorola 의특허를포함한기업일체를 125억불에인수하는등대응이이루어지고있다. 스마트폰의경우수백개의부품과온갖통신기술이사용되며, 무수한특허권이덤불처럼뒤얽혀특허덤불을형성하고있는대표적인사례이다. 스마트폰시장에서분쟁이점화되고있는직접적인원인은스마트폰이기존의모든전자부품의하드웨어및소프트웨어의융합제품으로서플랫폼의역할을해다른제품의수요를흡수하는등산업내경쟁기업들의존폐를결정할만한파급력을가지기때문이다 ( 정원준 정현준, 2014). 스마트폰관련기업간국제특허분쟁은다음과같이세계각국에서동시다발적으로진행되고있는데, 주요분쟁사례는다음과같다. [ 그림 3-18] 스마트폰제조기업간특허분쟁현황 출처 : 정원준 정현준 (2014) 재인용 ( 원문출처 : PCMAG.). 124

158 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 (1) 애플 vs. 타이완 HTC 사례애플은 2010 년타이완의스마트폰제조사 HTC 가안드로이드단말기인넥서스원이아이폰관련특허 10건을무단도용했다고제소했다. HTC 와의소송은애플이구글안드로이드기반스마트폰제조사와벌인첫번째법정소송으로눈길을끌었다. HTC가위반한것으로지목된특허는이메일과문자에사용되는데이터발견기술및데이터전송시스템관련기술이었다. 결과적으로미국국제무역위원회 (International Trade Commission : ITC) 는애플이 HTC를대상으로제소한특허권위반혐의 10건가운데 2건이특허권침해에해당된다고판결했다. 이에 HTC 측은애플이 HTC의특허 3건을침해했다고애플을제소하며반격에나서기도했다. 이후제소와반소를거듭한양사는 2012 년공동성명서를통해향후 10년간특허권사용합의에서명하면서일단락지었다. 합의한해당특허권은애플의아이폰4 와관련된 647호특허 57) 등스마트폰과관련된모든특허가포함되었다. (2) 삼성 vs. 애플사례 2011년 4월 15일애플은삼성전자를상대로자사의특허 16건이침해됐다며미국캘리포니아북부지방법원에소장을제출하였다. 4월 21일에는삼성전자가애플을상대로대한민국서울중앙지방법원에특허침해금지및손해배상청구에대한맞소송 5건을제기했다. 삼성은소장에서고속패킷전송방식통신표준기술, 테더링관련기술등의특허를침해한아이폰3GS, 아이폰4, 아이패드등의수입, 양도, 전시를금지하고제품을폐기하라고주장하였다. 삼성전자는또한 4월 27일자사의특허 10건이침해됐다며캘리포니아주북부지방법원에소장을제출하였으며이후 2012 년 3월 6일에는서울중앙지법에애플을추가제소하였다. 같은해 8월24일법원으로부터 애플이특허침해 판결을얻어내기도하였다. 이후독일, 일본에도각각애플을상대로소를제기했다 년 4월 21일에처음독일만하임법원에애플을제소하였고 2013년 4월 4일에는뮌헨법원으로부터삼성의 밀어서잠금해제 무효특허판결승소하기도하였다. 일본의경우 2011 년 4월 21일도쿄법원에애플제품가처분신청을시작으로 2012년 8월 31일 삼성, 애플특허 57) 1996 년 2 월애플이취득한특허로 컴퓨터생성데이터의구조에관해액션을취하는시스템과방법 이라는설명이첨부된, 이른바데이터태핑특허임. 예를들어전화번호부아이콘을클릭하면주소록목록이뜨고특정전화번호를두드리면전화가걸리게만드는것과같이화면에링크를표시하고클릭이나 태핑 ( 두드리기 으로다른정보에접근할수있도록한다는내용을포함함. 125

159 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 비침해 판결을얻어냈다. 삼성과애플의특허소송은결국네덜란드와호주, 이탈리아, 영국, 프랑스등전세계 9개국에서글로벌특허전쟁으로심화되었으며삼성과애플이라는두글로벌기업을중심으로미국과유럽연합 (EU) 의각국법원, 특허청, 무역기구들의각축전으로확대되었다 년 5월 17일기준애플의경우크로스라이센싱을체결하는방향으로진행중이지만여전히많은부분삼성과의특허소송을진행중에있다. 삼성과애플의특허소송은스마트폰과태블릿컴퓨터제품과관련한수많은특허들, 즉바운스백, 데이터태핑, 슬라이드잠금해제, 통합검색기능, 데이터동기화, 원격영상전송특허, 디지털이미지및음성기록등의특허기술에대한침해여부가문제가되었다. 특히삼성과애플의분쟁은소송이진행된지역적범위와분쟁에얽힌수많은특허기술, 천문학적인손해배상금등으로이슈가되었다. 나아가, 다양한기술이축적되어만들어지는소프트웨어기술에독점배타적성격의특허덤불문제가개입되면서엄청난규모의침해분쟁이유발되면서특허제도의제기능에대한논란이계속되고있는상황이다. 2. 특허괴물역사적으로특허는발명을공개하는대가로발명자에게배타적인권리를부여하여인센티브를주려는것이었으나, 현재는특허를구매하여포트폴리오를구성하거나특허를이용해전략적으로다른발명자의권리를침해하려는목적으로특허를사용하기도한다. 특허괴물 (patent troll) 58) 이라고불리는특허관리전문회사 (NPEs) 는기술개발이나제조활동없이다른기업의특허권을매입 관리하여수익을창출하는회사를의미한다. 이러한특허괴물들이특허분쟁의가능성이있는특허권을적극적으로매입하거나전용실시권계약을맺어권리행사를일삼는것이다. 58) 특허괴물이라는용어는특허를실시하지도않고실시할의도도없으면서특허를이용해많은돈을버는기업이나사람을빗대어 1999 년에 Tech Search 와 Intel 의소송을벌인변호사인 Peter Detkin 이한말임. 아이러니하게이러한말을최초로사용한 Detkin 은 2002 년에 Intel 을떠나 Intellectual Ventures 라는 제품생산은하지않고수입창출을위해특허소송을수행하는 회사에합류함 ( 정연덕, 2008). 126

160 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 < 표 3-27> NPEs 비즈니스유형의구분 공격적 NPE (IP portfolio building and licensing) 방어적 NPE (Defensive patent aggregation/framework for patent sharing) 특허거래메커니즘 (IP trading mechanism) 특허관리지원 (IP management support) 특허기반자금조달 (IP-based financing) 특허매집을통한라이센싱 (IP Aggregators/Acquisition and licensing) 기술개발을통한라이센싱 (IP/Technology development and licensing) 소송을통한투자회사 (Litigation Finance/Investment Firms) IP 기반 M&A 자문회사 (IP-Based M&A Advisory) 사나포선행위를통한특허소송 (IP Privateer) 방어적특허매집특허공유 특허브로커 (Patent license/transfer brokerage) 라이센싱에이전트 (Licensing Agents) 특허매칭을위한온라인플랫폼 (Online IP marketplace) 특허경매 (IP live auction/online IP auction) 기업특허포트폴리오분석, 라이센싱, 소송지원, 리버스엔지니어링을통한특허침해분석, 회피우회설계지원등 특허담보 (IP-backed lending) 발명투자펀드 (Innovation investment fund) 특허권행사기반자금조달특허보유기업투자 (Investment in IP-intensive companies) 출처 : 강경남 (2015). 이러한특허괴물들의활동에의해정상적인생산, 판매활동을통해이윤을획득하던기업들의비용부담을가중시키고결과적으로연구개발투자의감소로이어져기술진보가저해되는일이빈번하게발생하면서이와관련한학계의논의는꾸준히진행되어왔다. 강제실시권의보완, 특허권의채권적권리로의전환가능성탐색, 권리남용에의한특허권제한가능성모색등제도적차원에서의대응방안이지속적으로제기되었으며특허권남용가이드라인을작성, 공표하여국내재판에서이를참조하도록유도하는움직임도있었다 ( 한윤환, 2014). NPEs의경우에도특허매집을통한라이센싱을수행하는공격적 NPE, 또는특허공유등을통한방어적 NPE 등다양한형태의비즈니스모델을구사한다. 특히공격적 NPE 는특허를사용한제품을생산하여수익을올리지않고, 특허자체를통해수익을올리는방식을주수익원으로하는 NPE 를가리키는말이다. 특히이러한공격적유형의 NPE 를특허괴물이라고부른다. 127

161 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 1) 주요논의동향 NPE가기술혁신과소비자후생에미치는영향이아직까지명확히규명된바는없다. 일부 NPE 는막대한금전적이익을목적으로특허소송을제기 59) 하고이를토대로과도한실시료를요구하여혁신을저해하고있다. 특허괴물이보유하는특허의경우청구범위가모호하거나복합적시스템기술의일부에해당하는주변기술일경우가많고, 나아가첨단 ICT산업이나소프트웨어산업에불가피하게존재하는상호관련된수많은특허의특허덤불현상을악용하기도한다. 또한로열티축적의문제를심화시켜사회적손실을가져오기도한다 ( 한윤환, 2014). 이에여러국가들에서는 NPE 문제에대한다각도의연구를진행중이다. 미국의경우연방정부 ( 백악관, 연방거래위원회등 ), 연방의회, 법원등여러기구에서 NPE 문제에대한다각도의연구를수행하고있다. 특히 2013년에백악관의혁신리포트에서는 NPE 활동이혁신을저해할수있다고보고특허소유권의투명성강화, 양질의특허를보장하기위한특허제도개선등의조치에관해발표하였다. 2011년미국연방거래위원회 (Federal Trade Commission : FTC) 의지재권리포트발표에의하면 NPE가특허홀드업에연루될가능성, 기술적진보없이거래비용을높일가능성, 표준설정과정 (Standard-Setting Process) 을조작할우려등이제기되었다. EU의경우에는 EU 전체를아우르는통일된직접규제법규가마련되지는않았으나, 회원국별논의가이루어지고있다. NPE 의경우, 제조과정전체를특허출원하여침해를주장하는경우도많아막대한소송비용이소요되며, 직접생산활동에참여하지않으므로제조기업의맞소송위험도없다는점을주목하고있다. EU의제조기업들은 NPE 의지재권남용에대해정부의적극적인개입을희망하는입장이다 ( 강경남, 2015). 글로벌기업들이특허를공격과방어의수단으로삼고국내기업을대상으로특허분쟁에나서게되면기업의차원에서는분쟁대응을위한비용이발생하고시장점유율이하락하는등의문제를초래할수있으며국가적으로는기술무역수지의적자, 산업경쟁력약화등의문제가발생할수있다. 그럼에도불구하고소규모발명가들의특허를매입 관리함으로써기술개발유인을 59) NPE 가미국연방법원에제기한특허침해소송은 04 년의 235 건에서 13 년의 3,174 건으로 13.5 배증가였으며, 삼성전자 LG 전자는전체피소업체중각각 2 위와 12 위를차지하였음 ( 출처 : Patent Freedom). 또한한국기업들에대한 NPE 제소건수도 08 년 50 건에서 13 년 (11 월기준 ) 274 건으로급증하였으며, 중소기업대상제소건수도 08 년 9 건에서 13 년 (11 월기준 ) 42 건으로증가하였음 ( 출처 : 특허청 ). 128

162 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 제공하며, 특허권거래의중개인 (intermediary) 역할을하여특허권의자본화 유동화에기여하는등의순기능을수행할것으로기대되는측면도있다 ( 강경남, 2015). 특허괴물이특허권을실시하지않는다는이유로특허괴물을비판하는것이부당하다는주장의배경에는개인발명가및중소기업의발명을통한수익창출을보호해야한다는논리가자리하고있다. 이에특허괴물이효율적인 특허시장 (market for patents) 의작동을원활히한다는긍정론을제시하는것이다. 기술의상업화에따르는막대한자본의문제, 제3자에게실시권협상을함에있어열악한협상력으로인한충분한실시료확보의어려움등에있어서특허괴물은실질적소송위협을바탕으로더유리한실시료를얻어낼수있으며이를개인발명가와소규모신생기업에게이전해줌으로써혁신을촉진하는역할을수행한다고보는것이다. 또한특허괴물은발명의거래에수반되는정보비대칭성을해결해줌으로써혁신에기여한다는주장도있다. 즉개인발명가와소규모신생기업이실현한발명의가치는다양하게분포되므로, 잠재적발명구매자는가치가낮은발명을구입할가능성으로인해거래에소극적이거나낮은가격을제시하게되고, 높은가치를가진발명을성취한특허권자는그가격으로는거래에응하지않아시장자체의성립이불확실해질수있다. 따라서특허괴물이특허가치평가의전문가로활동함으로써정보비대칭성문제를해결할수있다 ( 한윤환, 2014). 수익창출을위한새로운비즈니스모델을지향하는오늘날의경제체제에비추어보면, 특허침해를매개로하는특허괴물의비즈니스모델이비교적성공적이라고판단될수도있다. 창출된수익이발명의새로운원천에투자되고활용되었다면일면특허괴물의등장이사회의기술진보에긍정적인기여를하였다고볼수도있다는것이다. 2) 주요현황 2014 년특허괴물로부터소송당한국내기업사례는 244건으로 10년 58건의특허소송이었던것에비해무려 421% 나급증하였다. 특허괴물기업들과의특허분쟁은지난 2010 년부터 2015 년 7월까지누적적으로는총 982건으로국내기업피소가 981건, 제소 1건이발생했다. 이중대기업의피소가 861건, 중소기업의피소가 120건에달한다. 그럼에도불구하고중소기업중앙회가특허를보유한 500개중소기업을대상으로실시한 중소기 129

163 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 업특허경영애로조사 의결과에의하면 40.6% 는특허분쟁에대한대비를하고있지않은것으로조사되어향후중소기업의피해가심각할수있을것으로판단된다. 특허괴물의공격에국내대기업인삼성, 현대는물론세계최고기업인구글마저큰피해를입었을정도로대응이어렵기때문에특허소송에대응력을갖지못하는중소기업은특허괴물의공격에치명적일수밖에없다. 한편기술분야별로국내기업이특허괴물로부터피고당한건수는다음의표와같다. 우리나라의경우 25만개의특허로만들어진스마트폰을포함한 IT산업, 자동차산업등특허밀도가높은제품들이많아특허괴물의주요공격대상이될수있다는우려가높다. 이에특허괴물의동향파악, 관련정보수집및분쟁회피컨설팅지원, 지재권소송보험등의지원방안을마련하고있지만보다적극적인대응시책이필요한상황이다. 미국이나일본, 유럽같은경우정부차원의규제법뿐만아니라특허괴물에대응할수있는민간기업의연합전선구축을지원하는등보다적극적인대응을강구하고있는상황이다. < 표 3-28> 기술분야별국내기업이특허괴물 (NPEs) 로부터피고당한건수 기술분야 전기전자 정보통신 장치산업 기타산업 화학 바이오 기계소재 합계 자료 : 특허청보도자료 ( ). 3) 특허괴물사례특허괴물의대표적인사례로 블랙베리 ( 무선이메일 PDA명칭 ) 서비스업체인리서치인모션 (Research in Motion: RIM) 을들수있다. 2000년에무선통신특허를보유한 NTP(Network Technology Partners) 는 RIM의무선단말기인블랙베리의서비스일부가 NTP사의라디오주파수무선커뮤니케이션을무단사용했다고주장하며 RIM사에라이센스사용료를요구하였으나, RIM사가이를거부하자특허침해소송을제기하였다. 서 130

164 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 류상회사로알려져미국내에서도특허괴물로불리는 NTP 사는특허권소송을주업무로해온반면, RIM사의블랙베리는캐나다가추진한국책사업의일환이었다. 그런데블랙베리상용화가성공하여미국내에서많은돈을벌기시작하자, 그제야 NTP에서는미국법원에소송을제기한것이었다. 이에 1심법원이었던버지니아주리치몬드동부지방법원은 NTP 의손을들어 RIM사가특허권을침해했다는판결과함께판매금지명령을내렸다. RIM사는이같은판결에불복해항소를했지만 2005년 8월의항소심에서또패소하였다. RIM사는소송에쓰인비용이약 4억불, 합의금이 6억 1250 만불로총 10억불을배상하였다 ( 정연덕, 2007). RIM만이 NTP의목표가된것은아니었으며 Good Technology 와 Nokia 도 NTP와합의를하였다. 이외에도반도체로유명한 Texas Instrument(TI) 사의경우에는경쟁력을잃고쇠락해가던 1980 년대중반일본의유수한전자업체들과한국의삼성전자에게특허소송을걸어거액의합의금을받고기사회생한사례로, 이분쟁의결과 DRAM 업체들로부터 TI가벌어들인로열티는 15억불이넘는다. 또한시스벨 (Sisvel S.p.A.) 은공격적인성향이강한특허괴물로애초에 TV를제조하다가당시이태리최대의 TV메이커였던 Indest 사의특허를인수하고이를관리하기위하여법인화하였다. On Screen Display(OSD), video recorders 및튜닝기술관련특허를인수하고이러한 TV 관련특허권을행사하여이득을올린후경매에서특허를입수하는등특허를다량확보하는한편 MPEG Audio 표준과관련된특허를임대받아이를행사하기에이르렀다. 특히한국의전기전자통신분야제조회사중이회사에로열티를안내는회사가없을만큼한국기업이시스벨의공격적인특허권행사의가장큰피해자라고볼수있다. 최근에는특허풀관리대행사업을시작하여다양한기술및표준분야에라이센싱프로그램을보유하고있다. 또 2009 년 4월에는특허라이센싱프로그램관리업체로선정되는등지속적으로라이센싱관리업체로서의영역을확대해나가고있으며현재 MPEG LA, VIA Licensing 과함께세계 3대특허라이센싱전문관리업체로발전하였다 ( 이철희, 2014). 131

165 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 3. 표준특허 60) 1) 표준및표준특허의개요표준은표준화활동, 즉일상적이고반복적으로일어나는문제에대해주어진여건하에서최선의상태로해결하기위한일련의활동의기준이되는것으로규격, 지침등다양한용어로사용되기도한다. Hawkins et al.(1995) 은표준을기술의물리적특성이나그것을적용함에있어나타나는외연으로축적된기술적경험을성문화한것으로정의하고있으며, 일반적으로표준의준수가강제되지는않지만품질, 형상, 치수, 성분, 시험방법등유형및무형자산에통일화하여일련의규칙이정립되고그러한규칙에따름으로써호환성 (interoperability) 이보장된다. 표준에포함된기술이지식재산권, 특히특허권으로보호대상이되는경우표준에특허기술이포함되는경우가발생할수있는데, 이때표준에포함되어있는특허를 표준특허 라한다. 표준특허의경우에는표준으로서의성격과특허권이라는재산권 (property rights) 이라는법적인성격을동시에갖고있기때문에독특한특성을갖게된다. 특히후자의성격으로인해보통의일반적인표준기술과는상이한특성을갖게된다. 구체적으로표준특허의경우특허권으로기술적사상이보호되고있기때문에제3자가특허권자의허락이없이임의로실시할경우특허권침해문제가발생하기때문에그표준을채택하고자하는기업들은반드시표준특허권보유자로부터실시권을허여받아야한다는점이다. 표준특허권보유자와수많은제3자들간에개별적으로실시권 (license) 협상을하는것은높은비효율성을갖기때문에통상적으로는표준화과정에서특허기술을표준에포함시키고자할경우당해특허기술보유자는표준에채택하고자하는특허기술들을모두사전에공개할의무를부담하는한편표준화기구에 FRAND(Fair, Reasonable, and Non-discriminatory) 확약 (commitment) 을함으로써제3의실시자들이표준을채택 실시하는데따른장애요인을제거하는것이일반적이다. FRAND 확약은라이센싱과정에서제정표준과관련된필수특허를가진회원들에게참여를요구하는의무로, 표준특허권자로하여금실시자들에게공정 (Fair) 하고, 합리적 (Reasonable) 이며, 비차별적인 (Non-discriminatory) 조건으로라이센스를허여하는약속을서면으로제출하는것을 60) 한국공정거래조정원권영관시장연구실장의원고내용을토대로요약 정리함. 132

166 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 의미한다. 표준특허보유자들의특허공세에대해 FRAND 확약의무위반을주장하는것은특허공세에대응하거나라이센싱조건협상시실시권자들의주된방어논리가되고있다. 표준특허보유자들의입장에서는자신의지식재산에대한권리를충분히보장받고자 FRAND 확약에대한구속력을완화해줄것으로주장하는한편, 실시권자들의입장에서는표준특허보유자들의과도한요구 (Holdup) 를실질적으로제약하는법적인안전장치로서 FRAND 확약의역할을강조하고있는상황이다. 표준이일반화되어감에따라국가, 지역또는국제적수준의다양한표준화기구 (Standards-Setting Organization: SSO) 들이설립 운영되고있다. ISO( 국제표준화기구 ) 는국제표준 (International Standards) 을제정 배포하는기구중가장큰표준화단체로, 1국 1회원을원칙으로현재 163개회원국이참여하고있으며본부는스위스제네바 (Geneva) 에위치해있다. 또한가속화되고있는경제블록화에대응하여각경제블록내의표준화니즈에부합하고자설립된기구로지역표준화기구가있다. 이러한지역표준화기구는경제블록내회원국간의경제활동의마찰을제거하여블록내국가간경제활동을촉진하는한편 ISO/IEC 등국제표준화활동에해당경제블록의이해를반영하기위한활동을수행하고있다. 국제및지역표준화기구들의공적 (de jure) 표준화활동에못지않게최근그영향력이높아지고있는것이사실상의표준 (de facto Standards) 을위한표준화활동이다. 사실상의표준설정을위해활동하는대표적인기구로는미국전기전자술자협의회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) 와국제무선인터넷표준화기구 (Open Mobile Alliance: OMA) 가대표적이다. 2) IT산업혁신과표준 IT산업을비롯한많은산업분야에서표준화의추세가증가하고있어표준은경제적측면및기업의전략적측면에서중요한의의를갖는다. 표준은대량생산에따른규모의경제 (economies of scale) 실현을가능하게함으로써생산비용을절감한다. 뿐만아니라표준이제정될경우거래비용이감소하는긍정적인효과가발생할수있다. 제품이나규격의표준화가이루어지지못할경우, 거래당사자들은제각기거래상대방과규격에대한협의를위한추가적인거래비용이발생하게되는것이다. 표준이제정될경우소비자들또한다양한방식으로혜택을받게된다. 상호운용 (Interoperability) 표준, 예컨대 PC의 133

167 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 인터페이스 (interface) 들은 USB, Serial Port 등등거의대부분의컴포넌트 (components) 들이표준화되어있어다양한제조사로부터부품이나보완재 ( 모니터, 프린터등 ) 등을구입하여사용할수있는장점을가지고있다. 그결과표준화로인해보완재시장내에서경쟁을촉진하고, 신규진입을촉진시켜보다다양한보완재상품들이시장에출시되어소비자들은보다낮은가격에자신들의기호에맞는상품을선택해서사용할수있는혜택을볼수있다. 반대로표준이제정됨에따라부정적인효과도발생할수있다. 대표적으로열위의기술이표준으로인해고착효과 (lock-in) 가발생하고이로인해사회적후생이감소할수있다. 고착효과는특히 IT산업에서중요한이슈가될수있다. 일반적인산업에서는특정제품에서다른제품으로전환할때상품가격의차액이중요한의사결정의요인이되는경우가많다. 하지만 IT산업의경우경쟁제품으로의전환 (switching) 은가격에대한지불이외에도새로운시스템에대한학습비용과같은전환비용 (switching cost) 이추가적으로발생하는경우가흔하다. 이경우전환비용이무시할수없을정도로크다면소비자는기존에사용하던제품을재구매하거나동일제품의상위버전으로업그레이드해서사용하는경향이강해진다. 이처럼전환비용으로인해기존의제품에고착 (lock-in) 되는경우, 기업은새로운제품혁신이나가격경쟁력향상을위한공정혁신과같은혁신노력이없이도없더라도소비자들이경쟁사로이탈하지않는경향이발생하게된다. 그결과새로운기술혁신이발생하더라도보다열등한기술에의해시장에안착하지못하거나진입자체가배제되는현상이발생할수있다. 따라서기업들은자사의기술을표준화하기위해다양한전략을사용하고자하는인센티브가높다. 이러한현상은특히어떤제품이일단시장을선점하게되면좀처럼경쟁제품이시장에안착하기기쉽지않은상황, 이른바네트워크효과 (network effects) 가큰시장에서더욱강하게발생하게된다. 3) 주요국의논의동향앞서언급한바와같이 IT산업분야의기술혁신에있어표준은매우중요한역할을하고있으며, 경우에따라서는추격을가능하도록하는측면에있는반면다른한편으로는추격에극복할수없는장애요인이되기도한다. 따라서일반적으로네트워크효과가존재할개연성이높은시장과관련된기술혁신에대해서는표준개발을사전에염두에 134

168 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 두고기술혁신을위한연구개발에투자할필요가있다. 나아가표준제정에필수적인특허기술은제한된자원의효과적인사용을위해전략적연구개발의주요대상이될수있다. 최근표준화과정에서시장의수용및선택에의해표준이이루어지는사실상의표준이이루어지는것이특별히바람직한상황이아닌경우에는정부가어떤형태로든표준화과정에개입하고자하는현상이전세계적으로일어나고있다. 미국의경우 ATP 프로그램등과같이연방정부에서추진하는 R&D 프로그램에서연구개발을표준의연계를강화하고있으며일본의경우에도지식재산전략본부의주도하에국제표준및관련특허확보를위한전략을수립, 시행하고있다. 특히일본은이를정부차원에서뒷받침하기위해정보통신국제전략국, ICT 표준화 지식재산센터를 2008년 8월에설립하여운영하고있다. 일본의경우과거 ICT 분야에서표준화에실패한경험을바탕으로최근에는자국에서개발된기술을국제적수준의표준으로제정하는것이세계화패러다임에부합할수있는전제조건이라고판단하였다. 이에일본정부는국제표준화의주도권을갖기위해미국, EU 등다른나라들과과거에비해훨씬더적극적인협력관계를추진해나아가고있다. 일례로일본정부가수립한지직재산추진계획 (2010) 을보면국제표준화를위한전략분야 ( 첨단의료, 수자원, 차세대자동차, 철도, 에너지관리, 컨텐츠미디어, 로봇 ) 를선정, 국제표준의확립을통해세계시장을선점하고자하는목표를수립, 시행하고있다. EU의경우에도연구개발프로그램수행시연구성과물의국제표준화를중요한목표로추진하고있는데, 대표적인프로그램이 STAR(Standardization and Research) 프로그램이다. 동프로그램은 IT, BT, NT, 항공우주, 보건의료, 에너지환경, 운송분야의 R&D사업을추진함에있어과제의평가를위해표준화계획, 특허-표준연계방안에대한평가를실시하고있다. 아울러유럽집행위원회 (European Commission) 은유럽특허청 (EPO) 와공동으로 정보통신기술표준및특허 회의를 2011년 11월에개최하여표준과특허의상호작용을고려하여 IP가표준에연계되어있는경우표준화과정의투명성제고, 지배구조의개선등을위한공동의노력을천명한바있다. 중국역시자국에서개발되는기술을국내및국제표준화를위해적극적으로정부가개입을하고있는데, 국가표준관리위원회 (SAC) 가주축이되어 기술의특허화, 특허기 135

169 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 술의표준화, 국내표준의글로벌화 를목표로 2020년까지기술표준전략을적극적으로시행해나아가고있다. 한편표준과연계된특허, 즉표준특허에대한규제가이드라인을국제적표준 (standard) 에부합하도록제정 (2009, 중국표준원 ) 함으로써국제표준화에대한노력과함께표준특허로인한폐해를제거하기위한노력도병행해서추진해나아가고있다. 즉, 표준제정에포함되어있는특허정보를사전에일반에공개하고, 표준에포함된특허에대해서는 FRAND 로열티로원하는사업자들에게라이센싱하며, 표준제정과정에서특허공개의무를위반할경우표준제정이후당해표준특허에대해서는무상으로라이센싱하는것으로간주함과동시에일정한법적인책임을부담하도록하였다. 4) 주요사례 : 긍정적사례 IT산업의기술혁신과관련하여최근에는기술표준개발을통한선발기업의추격사례가종종나타나고있다. 중국의 3G 이동통신의 3가지국제표준중의하나인시분할연동코드분할다중접속 (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access: TD-SCDMA) 는이동통신산업의후발국인중국에서기술표준을통한추격을보여주는좋은사례로주목받고있다. TD-SCDMA 는중국다탕텔레콤 (Datang Telecom Technology & Industry Group) 의기술에기반하였다. TD-SCDMA 는 1998년에중국무선전기통신표준그룹 (China Wireless Telecommunication Standard Group: CWTS) 에의해서국제전기통신연합 (International Telecommunication Union: ITU) 에 3G이동통신표준의후보로제안되었으며, 2000년 5월 ITU에의해제정된국제표준중의하나로채택되었고 2001 년 3월에 3GPP 표준으로채택되었다. 2009년 1월 China Mobile은공식적으로 TD-SCDMA 를채택하여현재 3G 발전을선도하고있다. 중국산업및정보통신부 (MIIT) 의통계에따르면, 2011년기준으로 China Mobile의 TD-SCDMA사용자가중국내 3G 시장의 43.7% 로 1위를차지하고있으며, 이어 China Unicom 의 WCDMA, China Telecom의 CDMA2000이뒤를따르고있는상황이다. 표준을개발하는것과개발된기술표준을채택하는것, 그로인한기술추격, 상업적인성공간에는복합적인상호작용이필요하지만전체기술추격과정에서기술표준의개발과채택은분명히중요한역할을수행하고있다. Greenstain(1992) 의연구에따르면 MS 와인텔, 시스코, 퀄컴등의기술표준활동이지배적구매자또는판매자들에의해서 136

170 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 지원을받을수있다는것을보여주었다고말한다. 중국이동통신산업의기술추격과정을살펴보면기술표준개발과정이하나의사회적과정 (a social process) 으로서기술과그기술을둘러싼환경사이의공진화 (co-evolution) 과정이었으며, 이과정에서정부가중요한역할을수행한다는점을확인할수있다. 5) 주요사례 : 부정적사례표준으로인해기술혁신이저해된대표적인사례로 QWERTY 키보드사례를들수있다. QWERTY 키보드디자인은 1868 년크리스토퍼숄즈가글자배열에대한특허를등록한이후 1973년레밍턴이이특허를매입하여타자기를만들때최초로사용하였다. QWERTY 키보드디자인의대안으로 Dvorack, QWERTZ, Colmak 등다양한키보드디자인들이출현하였다. 하지만 David(1985) 의연구에따르면, 키보드개발의초기에 QWERTY 가표준으로선택된이후 QWERTY 키보드디자인을대체할수있는다양한키보드디자인을개발하여후발기업들이추격을하고자하였지만성공한예를찾아볼수없었다고언급한다. 또한 QWERTY 키보드디자인이표준으로자리를잡았지만효율성측면에서는대안적인키보드디자인들에비해서열위에있었다고주장하였다. QWERTY 키보드디자인은수동타자기 (Typewriters) 에있는키 (key) 의수를최소화하기위해설계되었지만후속으로개발된대안적인키보드디자인들이배우는데소요되는시간이나궁극적인타이핑속도면에서보다우월하였다는것이다. 그럼에도불구하고초기에표준으로자리잡은 QWERTY 키보드디자인에이미익숙해진소비자들은새로운키보드디자인으로전환할때지불해야하는비용이편익 (benefits) 보다훨씬크기때문에후발키보드제품혁신이시장에서수용되지못하고결국시장에서사장되었다. 이처럼비록 QWERTY 키보드디자인이성능면에서열위이기는하지만이미시장에서표준으로자리를잡음에따라소비자들은 QWERTY 키보드디자인에구속 (lock-in) 되는현상이발생하고새로운기술혁신이기존의기술표준을추격할수없게되었다. 유사한다른사례로 VCR 시장에서 Betamax 표준과 VHS 표준간의경쟁사례도언급할수있겠다. 비록기술적측면에서우월하였던 Betamax 기술혁신은표준제정과정에서파트너들과의협력에서 VHS 기술혁신의참여자들에게뒤쳐짐으로써결과적으로기술적우위에도불구하고광범위하게표준으로채택되지못해경쟁력을상실하게되었다. 표준 137

171 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 으로자리를확고히잡은 VHS 표준에대해후발기업들은더이상 VHS 표준을대체할수있는경쟁기술을개발하는데투자하기보다 VHS 표준에맞는비디오테이프를개발하는데투자하는것에집중하게되어결과적으로새로운기술혁신이저해되는결과가초래되었다. 이처럼표준이책정이되고나면기술혁신을위한경쟁의장소가다른곳으로이동하는것이일반적인현상이기때문에표준이후발주자의추격을막는장애물로서의역할을하게되는경우가흔하다. 사례를통해서도살펴보았지만표준이혁신에미치는부정적인영향은주로반독점 (Antitrust) 문제와관련이있다. 즉표준이제정됨으로인해새로운진입장벽이형성되고, 그로인해제정된표준기술에대한대안적인기술혁신이저해되는경우가발생하는것이다. 아울러표준으로인해경쟁자들은표준준수에따른비용이발생함으로써경쟁자의비용상승이발생하며, 표준참가기업들은표준제정을위한공동의노력이진행되는과정에서그들간의담합의가능성이높아져결과적으로표준참가기업들간의경쟁을제한함으로써시장내자신들의입지보호가가능할수도있다. Ⅱ BT 분야주요지식재산이슈 1. 리서치툴특허리서치툴이란 BT 분야등의실험실에서사용되는모든수단이나도구를의미한다 ( 조명선, 2007). 연구단계가세분화, 첨단화됨에따라리서치툴의범위는연구방법뿐아니라유전자, 세포주, 단일클론항체, 동물모델, 성장인자, 조합화학, 유전자나펩티드라이브러리, 약물, 약물타겟, 클로닝수단, 장치, 기계, 소프트웨어, 데이터베이스등으로확대되었다 (OECD, 2006). 이에따라새로운리서치툴이개발되고특허로등록되면서리서치툴특허가생겨났다. 모든발명이그러하듯신약개발도수많은연구단계를거쳐서최종발명에이른다 년미국은바이돌법 (Bayh-Dole Act) 의시행으로미연방정부의지원을받은기관이특허권을소유하고기술료를받을수있게되었다. 이에따라대학과연구기관들은 BT 분야의기초연구결과를무더기로특허로등록했는데, 특허로보호하는대상이인간 138

172 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 DNA 서열에서부터수용체, 배아줄기세포등으로확대되었다. 특히이시기는분자생물학의발달로생명체의다양한현상 ( 세포분열, 면역반응, 세포간의신호전달등 ) 의초기단계에대한규명이가능해지면서, 생물체에서진행되는여러프로세스를총괄하는마스터물질에대한특허등록이주를이루었다 ( 조명선, 2007). 이러한리서치툴특허는 BT분야에서로열티과적의대표적사례로꼽힌다. BT분야의연구에서는이와같은물질 ( 리서치툴 ) 에대한대체재가사실상없으므로, 후발연구에서이들리서치툴이미치는독점배타권이대단하다. 화합물이나기계부품은관련특허를회피할대체물질을찾는것이가능한반면, 개별유전자나단백질은저마다의기능을갖고있어서후발연구자들이이들 물질특허 에의존할수밖에없기때문이다. 또한유전자발현, 유전자증폭, 유전자서열결정등과관련된다양한 방법특허 는 BT분야의모든연구에공통적으로응용되는리서치툴로서 BT분야의진입장벽을형성하는데기여했다. 후발연구자들은어쩔수없이리서치툴특허권자와라이선스를맺을수밖에없는데, 모든단계별로리서치툴특허에접근을해야하는영세한신약개발기업이나신약개발의성공률이보장되지도않은상태에서볼때이는경제적으로매우큰부담이다. 특허권자가리서치툴특허에대해높은로열티를요구한다거나라이선싱을거부하면후발연구자는새로운연구방향을모색해야하므로연구가지연되거나포기하는상황이발생하기도한다 61). 우리나라의연구자들도리서치툴특허의획득과정에어려움을경험한비율이 30% 에달하는것으로분석되었다 ( 특허청, 2008). 반면, 이러한리서치툴특허로인한기술혁신저해효과가확인되지않았다는연구결과도있다 (Walsh et al., 2003). 이러한가운데특허권양도나라이선싱을목적으로리서치툴을개발하고특허를등록하는데주력하는업체들도생겨났다. 1) 인간배아줄기세포특허사건리서치툴특허를남용하여후발연구에지나치게높은진입장벽을형성한대표적사례로미국위스콘신동문연구재단 (Wisconsin Alumni Research Foundation : WARF) 의인간배아줄기세포 (embryonic stem cells) 특허를꼽을수있다 ( 조명선, 2007). 1998년위스콘 61) 조명선 (2009) 신약개발과리서치툴 (research tool) 특허 (BRIC 동향, ) 139

173 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 신대학교의톰슨연구원은인간의배아에서줄기세포를최초로분리한후인간배아줄기세포와관련된포괄적인특허 3건 ( 일명 780, 806, 931 특허 ) 62) 을취득했다. 특허권을소유한 WARF 은학문적으로배아줄기세포를이용하는경우에는특허사용료를받지않았지만, 상업적목적으로배아줄기세포를이용할경우높은특허사용료를받았다. 특히, 특허사용료에는연간정액의선납금 (2005 년기준 12.5 만불 ) 을지급하는것외에도연간유지비 (2.5만 ~4만불 ) 를요구하여줄기세포연구기관의비난을받았다 (Wadman, 200 5) 63). 2006년을기준으로독점실시를체결한게론 (Geron) 을포함해 WARF 과라이선스를체결한업체는 12개, 로열티없이기술사용계약을맺은연구소는 300개에달한다. WARF 의부당한권리행사로줄기세포연구가지연되고해외연구에대한반대움직임이나타났다. 2006년 7월 컨슈머왓치독 (Consumer Watchdog: CW) 64) 이 WARF 의배아줄기세포특허 3건에대해미국특허청 (US Patent and Trademark Office : USPTO) 에재심사를청구했고, 이기간동안 WARF는연구자들이해당특허를무료로사용하게하는등라이선스제한을완화했다. 2007년 4월미국특허청은 CW의주장을받아들여 3건특허의모든청구항을기각했고, 2008 년 3월 WARF 는미국특허청의재심사를거쳐 3개특허의청구범위를좁혀서 착상전의배아로부터추출된줄기세포 로수정했다. 그러나 2008년 7월 CW와 PUBPAT 은다시미국특허청내의특허심판원 (Board of Appeals) 에 913 특허에대한무효심판을청구했고, 2010 년특허심판원은수정된청구항에도불구하고해당특허가무효라고선고했다가 2013년 1월이를번복하여청구항의유효성을인정했다 년 7월 CW는 913 특허에대한미국특허심판원의심결에불복하여연방순회항소법원 (Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) 에항소하면서, 같은해 6월미국대법원에서미리아드제네틱스사의 인간유전자 65) 특허가 자연의산물 (product of nature) 이므로무효라는판결을내린것과마찬가지로배아줄기세포또한특허의대상이되지않는다고주장했다. 그러나 2014 년 6월 4일 CAFC 는특허무효심판을청구하기위한당사자적격을갖추지못했다는이유로항소를기각했다 66). 62) 미국특허 5,843,780( 등록 ), 6,200,806( 등록 ), 7,029,913( 등록 ). 63) 조명선 (2007) 의내용재인용. 64) 제소당시 CW 의이름은 납세자및소비자권익단체 (Foundation for Taxpayer and Consumer Rights) 였으며, 공익특허재단 (Public Patent Foundation: PUBPAT) 와함께제소한사건임. 65) 여성인체에서추출한 BRCA1, BRCA2 유전자로, 미리아드는이이를이용해유방암과난소암의진단시약을개발해독점판매하였는데, 1 회진단비용이 3,300 불에달함. 66) 140

174 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 이소송에대해과학자들은방관적인입장을유지했는데, 배아줄기세포를이용한연구는법적 윤리적이유로기피되고요즘은유도만능줄기세포 (ipsc) 를이용한줄기세포연구가활발하기때문이다. 그러나인간유전자처럼배아줄기세포도특허로인정되지않는다는판결이나왔다면생명공학분야의발명에대해어디까지가특허범위인가에대한논의가가속화되었을것으로예상된다. 벤처캐피탈은 BT 분야의발명에대해적절한보호를받을수없다고판단한다면투자를줄일뿐아니라연구자들의기술혁신의욕저하등부정적영향이미칠가능성이있다 (Marshall, 2014). 2) 주요국논의동향 BT분야에서는리서치툴특허에대한보호의필요성과함께, 과도한로열티부담을줄이기위한리서치툴의원활한실시방안이동시에논의되어왔다 ( 조명선, 2009). 미국, 유럽, 일본등은리서치툴특허의라이선싱에대한가이드라인을제정하여이문제를해결하여했으나, 가이드라인은규범과같은강제력이없어근본적해결책이되지못하고있다. 미국은국립보건원 (National Institute of Health : NIH) 로부터연구비지원을받은연구기관은그연구결과로나온리서치툴특허를학계에공개하고민간기업과최소한의비용에라이선스계약을체결하도록하는가이드라인을제정했다 (NIH, 1999). OECD(2006 년 ) 은 유전공학발명에대한라이선싱가이드라인 (Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions) 을마련해, 유전자발명의라이선싱원칙과모범사례를제시하는등 OECD 회원국에게리서치툴특허에대한라이선스공여를권고했다. 일본은 2007 년 3월종합과학기술회의에서 생명과학분야리서치툴특허의사용원활화지침 을통해리서치툴특허에대한비배타적라이선스를공여하도록하고, 자금의지원을받는연구개발공모요강에본지침의취지를공지하도록했다. 또한이에대한후속조치로같은해 4월일본특허청은리서치툴특허 DB를구축하여연구자들에게제공했다. 141

175 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-29> 리서치툴특허의원활한활용을위한각국의노력 구분 OECD (2006) 일본 (2007) 한국 (2008) 주제 세부내용 유전공학발명에대한라이선싱가이드라인 발표 광범위한라이선스공여개념을제안 출처 : 조명선 (2009) 의내용요약. 생명과학분야리서치툴특허의사용원활화지침 발표 특허권자에게비배타적라이선스공여및사용에협조요청, 리서치툴특허 DB 구축및공개 리서치툴특허의원활한이용을위한전문가포럼 개최 우리연구자들의리서치툴특허획득관련연구결과발표, 제도적보완필요성에대한합의 우리나라는 2008년도에특허청주관으로 리서치툴특허의원활한이용을위한전문가포럼 을개최하여리서치툴특허의보호및활용에관해산 학 연 관의전문가들이우리의현실에맞는제도적보완책을논의했다. 특허청 (2010) 은특허제도의보완을통한리서치툴특허등의독점문제를해결방안으로서 기술공유제도도입 에대한전문가 (20 인 ) 의견을수렴했다. 그결과기술공유에대한필요성은인지하고있으나이에대한사회적인식및공감대형성이미흡하므로, 기술공유제도의도입에앞서우리나라현행법제도및산업환경에적합한지에대한충분한검토가선행되어야한다는의견이었다. 김형건 (2011) 은후발연구자가리서치툴특허를자유로이이용함에있어연구예외제도및강제실시권제도를적용할수있는지여부에대하여미국, 유럽, 우리나라의법조항을검토했다. 연구예외제도란 일정한조건하에서 특허권자의허락없이제3자가무단으로특허를이용한경우특허침해의책임을면제해주는제도이며, 강제실시권제도는 공공의이익에필요한경우에한하여 특허권자의의사에상관없이실시를결정하여특허권자에게로열티를지급하도록하는제도이다. 그결과, 현행법으로는미국에서만특허법의복제의약품개발예외조항에따라후발연구에있어 FDA가요구하는절차인경우에한해복제의약품개발예외로인정될가능성이있는것으로나타났다. 반면, 프랑스, 벨기에, 스위스등유럽의일부국가들은리서치툴특허의이용제한문제에보다적극적으로대처하기위해새로운형태의강제실시권제도를도입했다 (Van Overwalle, 2007). 142

176 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 < 표 3-30> 리서치툴특허의이용에관한특허제도의검토사례 검토조항미국유럽우리나라 연구예외제도 강제실시권제도 특허법에복제의약품개발예외조항에서적용가능성있음 출처 : 김형건 (2011) 의내용요약. X X X X X 한편, 미국특허청은 BT 분야의로열티과적문제를해결하기위해 2000년 BT 분야에도특허풀을구축할것을제안했다 (USPTO, 2000). 특허풀을통해리서치툴의이용과관련된거래비용을감소시키고, 참여특허권자는특허의활용을증대시킴으로써혁신에대한인센티브를제공할수있다. 이후에도 BT분야특허풀에대한논의가지속되고있다 (Penin and Wack, 2008; Van Overwalle, 2009; 신혜은, 2014a) 67). 2. 의약품허가-특허연계제도 68) 2015년 3월 15일자로우리나라에서도의약품허가-특허연계제도가본격적으로시행되었다. 허가-특허연계제도란의약품의허가제도와특허제도를연계시켜운용하는것으로, 기존에는의약품에대한품목허가는식약처에서, 특허업무는특허청에서각각관할하고있어두개의업무는별개의관청에서별개로취급되었다. 그러나본제도가도입됨으로써특허가있는의약품에대해품목허가신청이있는경우, 식약처는 1 특허권자에게이러한사실을통보해야하고, 아울러 2 특허권자의동의또는묵인없이다른사람이제품을판매하는것을방지하기위한시판승인절차에서의조치를취해야한다. 본제도가추구하는궁극적인목적은 1 특허권자의신약개발에대한정당하고도충분한보상을제공하고, 2 특허도전을통해제네릭의도입을앞당긴자에대해서는그에대한인센티브를제공함으로써제네릭의시장진입을촉진하기위함이다. 실제로우리보다먼저제도를시행한미국에서는동제도의시행으로제네릭의시장진입이촉진되었다는보고가있다. 69) 그러나미국에서는동제도가시행됨에따라처음제도를설계할때는 67) BT 분야특허풀은지식재산에대한접근성제고및공공의이익을목적으로한다는것이 IT 특허풀과다름. 68) 충북대학교법학전문대학원신혜은교수의원고내용을토대로요약 정리함. 69) Federal Trade Commission, Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC Study,

177 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 예상하지못했던많은문제들이발생 70) 했으며, 이러한문제들을시정하기위해 2003년에법을개정했다. 이후많은문제점들이개선되었지만아직까지도동제도가초래할수있는문제를해결하기위해다양한법안들이상정되고있다. 1) 주요국의허가특허연계제도현황및사례 (1) 미국의 Hatch-Waxman Act와 Medicare Act 2003 신약개발자와제네릭판매자간타협의결과, 1984년해치-왁스만법 (Hatch-Waxman Act) 이제정되었다. 본법은 1 특허권자가유효성 안전성실험으로특허권을실질적으로행사하지못하게된경우 5년이내의범위에서존속기간을연장할수있도록하고, 2 제네릭사업자가의약품판매허가와관련된자료를얻기위해특허발명을실시하는경우침해책임을면책하는한편, 3 제네릭에대해서는관련신약과의생물학적동등성 (bioequivalence) 자료제출만으로약식신약신청 (Abbreviated New Drug Application : ANDA) 이가능하다는내용을주요골자로한다. 특허권자의권리를보호하기위한방안으로는첫째오렌지북등재제도가있다. 즉, 신약개발자가미국식약청 (Food and Drug Administration : FDA) 에신약신청 (ANDA) 을하는경우해당신약과관련된특허정보를 FDA에제공할수있으며, 해당정보는 오렌지북 을통해공개된다. 둘째, 이를특허권자에통지하고특허권자는 ANDA 신청인이후속하는제네릭의약품의시장진입을방해하기위해시판방지를위한조치를취할수있다. 제네릭신청자는 ANDA 신청시 I 특허목록에등재된특허가존재하지않는다, II 특허목록에등재된특허가존재하였으나이미존속기간이만료되었다, III 특허목록에등재된특허의존속기간이만료된후제조또는수입할것이다, IV 특허목록에등재된특허권이무효이거나해당제네릭이그특허의권리범위를침해하지않는다 는 4가지중하나에관한확인서 (certification) 를첨부해야한다. 이때 Paragraph IV에해당하는허가신청을하는 ANDA 신청인은그신청사실을특허권자에게통지해야한다. 특허권자가통지를받은때로부터 45일이내에특허권침해금지청구소송을제기하는경우 FDA의허가절차가일정기간자동중지 (automatic stay) 된다. 70) 제네릭업체의 ANDA 신청에대한특허권자의침해소송제기남발, 계속적인등재목록갱신을통한에버그리닝행위, 특허권자와최초제네릭신청자간의역지불합의에의한경쟁제한효과등. 144

178 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 이에대응하여제네릭제약사를위한제도또한마련되어있다. 제네릭의시장진입을촉진하기위한인센티브로서최초 ANDA 신청인 (First ANDA Filer) 에게 180일간의제네릭독점권 (generic exclusivity) 이부여된다. 그러나해치왁스만제도의시행이후제네릭업체의 ANDA 신청에대한특허권자의침해소송제기남발, 계속적인등재목록갱신을통한에버그리닝행위, 특허권자와최초제네릭신청자간의역지불합의에의한경쟁제한효과등제도시행에따른문제점이대두되었다. 이에따라, 2003년에 Medicare Act 2003 을입법 71) 하여제도를보완했다. 구체적인보완내용은다음과같다. 1 오렌지북에등재가능한의약품의범위를물질특허, 조성물특허, 용도특허로한정하고, 2 30개월의자동중지절차를 1회로제한했으며, 3 ANDA 신청자의특허등재목록삭제소송이가능해져 Paragraph IV 소송에서반소로서관련이없는특허를오렌지북에서삭제하는명령을법원에요구할수있게되었다. 또한 4 제네릭의시장진입으로인한최초독점권의남용을방지하기위해 180일의제네릭독점권이상실되는경우를규정하고, 5 특허권자와제네릭사업자간의담합으로인한반경쟁행위를방지하기위해, 특정종류의합의는미연방거래위원회 (FTC) 및법무부에계약서사본을제출하도록의무화했다. 이후미국과자유무역협정을체결한국가들은미국의의약품허가-특허연계제도를도입하여자국의법제도환경에맞게시행하고있다. < 표 3-31> 주요국의의약품허가 - 특허연계제도도입현황 구분 미국 캐나다 중국 호주 도입연도 특허목록에등재 V V V V 품목허가신청사실통지 V V V V 판매제한제도 ( 허가절차중지제도 ) V V 우선판매품목허가제도 ( 제네릭독점시판권제도 ) V 출처 : 강경남 (2014) 허가 - 특허연계제도도입에따른영향, Issue & Focus on IP 심층분석보고서. 71) 정식명칭은 The Medicare Prescription Drug Improvement, and Modernization Act of 2003; Public Law

179 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 (2) 캐나다캐나다, 미국, 멕시코 3국은 1993년에북미자유무역협정 (North American Free Trade Agreement : NAFTA) 을체결했으며, 이 NAFTA 에는허가-특허연계제도에관한규정이포함되어있었다. 캐나다는허가-특허연계제도의제도시행과정에서발생한문제점을보완하기위해총 6차례에걸쳐법을개정했다. 캐나다의허가-특허연계제도는보건부산하특허의약품등재관리부 (Office of Patented Medicines and Liaison : OPML) 에의해운영되고있다. 캐나다의제도는기본적으로는미국과매우유사하여, 특허신약에대한허가신청자는허가신청시또는변경허가신청시에등재하고자하는특허목록을동시에제출하고, 의약품허가가완료된이후에특허가등록된경우에는특허등록일로부터 30일이내에특허목록 (patent register) 에등재를신청 72) 할수있다. 미국제도와다른점은첫째, 최초 ANDA 신청인 (First ANDA Filer) 에게부여하는제네릭독점권을인정하지않는다는점이다. 이에대해서는 그럼에도불구하고제네릭에의한신약특허권에의도전은비교적활발하다 는긍정적견해와 73) 제네릭개발을장려할유인인제네릭독점권을도입하지않음에따라지적재산권의보호와제네릭의약품의접근성에는여전히불균형이존재 한다는부정적견해가존재한다. 74) 둘째, 미국의허가절차자동중지기간은 30개월인데반해캐나다는 24개월이다. (3) 호주호주역시캐나다와마찬가지로미-호주 FTA에따른부속조치로서의약품허가-특허연 72) 캐나다의특허목록 (Patent Register) 은미국의오렌지북에비해그내용이비교적상세하고, 아래의확인서등을제출하여특허등재신청. a) 제출된특허리스트와관련된신약허가 / 보충신청확인서 b) 제출된특허리스트와관련된신약의성분명, 상품명, 복용량, 주성분의햠량, 투여경로, 및적응증에관한정보 c) 특허번호, 출원일, 등록일, 존속기간만료일을포함하는특허리스트 d) 신약허가신청자가특허권자또는전용실시권자이거나특허권자의동의를얻었다는진술서 e) 신약허가신청자의명칭및주소또는신약허가신청자와동일한서비스를제공하는자의캐나다내에서의명칭및주소 f) 제출된정보가정확하며특허리스트의각특허가등재요건을충족한다는확인서. 73) 정차호, 한국형허가 - 특허연계제도에서의제네릭독점권부여여부, 과학기술과법제 3 권제 1 호, 충북대학교법학연구소, 2012, 117 면. 74) 곽규포, 한국형의약품허가 - 특허연계제도도입및제문제에관한비교법적연구, 고려대법학석사학위논문, 2015, 44 면. 146

180 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 계제도가의무화됨에따라, 2006년호주의약품법 (Therapeutic Goods Act of 1989) 이개정되어의약품허가-특허연계제도가도입되었다. 미국의제도와동일한점은제네릭업체가특허권자등에게특허도전에기한허가신청사실이있음을통지하여야하는규정이있다는것이다. 그러나미국과는상당한차이가존재한다. 예를들어, 특허목록과같은별도의특허등재절차가없어, 호주특허청에등록된특허전체가동제도의적용대상이될수있다. 또한, 판매제한조치및특허도전에성공한제네릭업체에게주어지는제네릭독점권제도가존재하지않는다. 특히, 특허오리지널개발자등의특허권확대행위를규제하기위한조항이포함되어있다. 예를들면오리지널제약사가제네릭의특허도전에기한허가신청사실을통지받고침해소송을제기하기위해서는허가당국및제네릭에게 소송은선의로이루어지는것이며, 합리적승소가능성이있고, 부당한지연없이수행될것 이라는확인서를제출하여야한다. 이때제네릭제약사는오리지널제약사의선언이거짓이거나제출된확인서내용을위반한경우, 관계당국에벌금을내도록명할것을요청할수있다. 또한법원은특허침해소송기간중오리지널제약사가특허권을부당하게사용하여발생한제네릭의손실및오리지널의약품이얻은이익을근거로오리지널제약사에게최대 1천만달러의벌금을부과할수있다. 2) 우리나라의의약품허가-특허연계제도도입우리나라의의약품허가 -특허연계제도는 2007년체결된한 미 FTA 이행입법에따라새롭게시행된제도로 75), 단계적으로도입되었다. 2012년 3월 15일부터의약품특허목록의등재및품목허가신청사실통지제도가편입되었으며, 3년의유예기간을거쳐 2015 년 3월 15일부터는판매제한조치및우선판매품목허가관련제도가시행 76) 되었다. 의약품허가-특허연계제도는우리나라법제도및제약환경에맞게한국형제도로설계되었는데, 크게 1 의약품특허목록 ( 그린리스트 ) 등재, 등재된의약품의안전성 유효성에 75) 최초우리정부의안은허가 - 특허연계제도를도입하지않거나, 어쩔수없이도입해야한다면통지제도만을도입하는것이었으나, 미국측의강력한요청에의해시판방지를위한조치까지도입. 76) 허가특허연계제도시행을위한약사법일부개정법률안확정 ( 식품의약품안전처공고제 호 ). 147

181 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 관한자료를근거로제조판매품목허가를신청하는경우 2 등재의약품의품목허가를받은자와특허권자등에게신청사실통지및 3 판매제한조치, 4 우선판매품목허가 ( 퍼스트제네릭독점권 ) 으로요약된다 ([ 부록2]). < 표 3-32> 우리나라의약품허가 - 특허연계제도의주요내용및관련법 관련제도주요내용시행일 ( 관련조항 ) 의약품특허목록에등재 품목허가신청사실통지 판매금지를위한조치 우선판매품목허가 오리지널의약품의특허를의약품특허목록에등재하고대외적으로공고 등재의약품 ( 오리지널의약품 ) 의자료를근거로한품목허가신청자 ( 제네릭의약품제조사 ) 가의약품의품목허가또는효능 효과에관한변경허가를신청하는경우, 등재의약품의품목허가를받은자와특허권자등에게허가신청사실을통지 특허목록에등재된의약품의안전성 유효성자료에근거한후발의약품에대해특허권자측이특허쟁송을제기하고신청하면, 그적격성을검토하여후발의약품의판매제한을결정 특허도전에성공한최초의제네릭에대해우선판매품목허가를부여하고일정기간동안시판독점권을부여 ~ [ 약사법제 50 조의 2,3] ~ [ 약사법제 50 조의 4] ~ [ 약사법제 50 조의 5,6] ~ [ 약사법제 50 조의 7-10] [ 그림 3-19] 의약품허가 - 특허연계제도시행흐름도 출처 : 식품의약품안전처, 의약품허가특허연계제도안내,

182 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 [ 그림 3-20] 의약품허가 - 특허연계제도업무처리절차도 출처 : 식품의약품안전처, 의약품허가특허연계제도안내, 첫째, 약사법제50조의2 및제50조의3에는허가-특허연계제도의기초가되는특허신약에관한특허권의등재신청및요건과등재사항의변경에관하여규정하고있다. 특허목록에등재된특허는판매금지등동제도의기초로기능한다. 등재대상은물질, 제형, 조성물, 의약적용도중의하나로, 1 해당의약품의품목허가또는변경허가를받은사항과직접적인관련이있고, 2 품목허가일또는변경허가일이전에 특허법 제42조에따라출원되고, 3 의약품특허권이존속기간만료, 무효, 포기등으로소멸되지않았으며, 4 해당의약품의품목허가또는변경허가가유효한조건을모두충족하여야한다. 특히, 제법특허등은등재대상에서제외되므로통지의무는없지만권한없는제3자가해당제법을사용하는경우특허침해에해당한다는사실은변함없다. 우리나라약사법또한등재사항의변경 77) 관련조항을두고있다. 즉, 의약품특허권의등재를신청하여특허목록에의약품특허권을등재받은자 ( 특허권등재자 ) 는특허목록에등재된사항의변경또는삭제를식약처장에게신청할수있다. 이때미국의 Zocor 사례와같이등재특 77) 등재사항을변경또는삭제하는경우식품의약품안전처장은미리등재의약품의특허권자등과등재의약품의안전성 유효성에관한자료를근거로의약품의품목허가또는변경허가를신청한자등이해관계인의의견을들어야 하는것으로규정 ( 약사법제 50 조의 3 제 3 항 ). 149

183 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 허의삭제로최초신청자가우선판매품목허가를받지못하게되는불측의결과등을방지하기위한규정으로이해관계인의의견을듣도록한점은미국의제도와차별화된다. 미국의 Zocor( 고지혈증, 관상동맥질환치료제 ) 사례 o 사안의개요 - 머크 (Merck) 는 Zocor 의특허권자로서해당시장을독점하고있었음. - 제네릭의약품제조업체인란박시 (Ranbaxy) 가 Zocor 의제네릭버전에대한 Paragraph IV ANDA 를신청함. - 머크는란박시등의통지를받았음에도불구하고, 특허침해소송을제기하지아니하고, 오히려 Zocor 와관련된특허를오렌지북에서삭제해달라고 FDA 에요청. o FDA의판단 - FDA 는머크의요청을받아들여 Zocor 관련특허를오렌지북에서삭제하면서, 오렌지북에 Zocor 관련특허가등재되어있지않다는이유로 180 일간의독점기간을인정할수없다는결정을내림. - 독점권을누리지못하게된란박시는 FDA 의결정에불복하여워싱턴 D.C. 지방법원에소송을제기. o 법원의판단 - 지방법원은 특허권자의요청에의하여 ANDA 신청이후에오렌지북에등재된특허를삭제하고란박시등의 180 일간의독점권부여기회를박탈한 FDA 의처분은부당하다 는이유로 FDA 의결정을취소. - FDA 는이러한판결에불복하여항소하였지만, 워싱턴 D.C. 항소법원도지방법원의판결을지지. - 항소법원은 FDA 가 Paragraph IV 특허인증서와함께신청된 ANDA 가 FDA 에제출된이후에특허권자의요청에의하여오렌지북에등재된특허를삭제하고그결과로서 ANDA 신청인에게부여될수있었던일정기간의판매독점권을박탈하는것은오렌지북에등재된특허에도전한제네릭의약품제조업체에게인센티브를부여하도록미국의회가입법한 Hatch-Waxman Act 의기본취지에위배된다. 고판결. o 시사점 - 우리나라의경우도우선판매품목허가를받기위해서는등재의약품목록에근거한특허도전을해야하는바, 특허목록에등재된특허를삭제하는경우에는최초신청자가우선판매품목허가를받지못하게되는결과가발생. 둘째, 등재의약품의안전성 유효성에관한자료를근거로의약품의품목허가를신청하거나변경허가를신청한자는신청일부터 20일이내에허가를신청한사실등을특허권등재자와등재특허권자등에게통지하도록하고있으며 ( 약사법제50조의4), 그통지한사실을증명할수있는서류를식품의약품안전처장에게제출하여야한다. 그러나등재특허권의존속기간이만료된후에의약품을판매하기위하여품목허가또는변경허가를신청한자가해당기간이만료되기전에의약품을판매하게되면그품목허가가취소된다. 150

184 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 셋째, 미국 Hatch-Waxman Act의 Paragraph IV ANDA 신청에대한 30개월허가절차중지에대응되는규정으로우리나라약사법제50조의5 및제50조의6은 9개월간판매금지조치에관해규정하고있다, 즉, 등재특허권자등 ( 특허목록에등재된특허권자또는전용실시권자 ) 은후발의약품의품목허가등신청사실을통지받은날로부터 45일이내에식품의약품안전처장에게통지의약품의판매금지를신청할수있다. 판매금지조치는미국과동일하게 1회로한정되며, 이미판매금지조치를하였던통지의약품에대해서추가적인판매금지신청은불가능하다. 다만, 효능 효과에관한새로운변경허가신청이있는경우추가적인판매금지신청이가능하다. 미국 PAXIL( 항우울제의약품 ) 사례 o ANDA 허가절차의복수중지와그에따른문제점 - 초기 Hatch-Waxman Act 에는 30개월의허가절차중지조치에대한횟수제한이없었음. - 따라서특허권자는 ANDA 가신청된이후오리지날과지엽적으로관련된특허를추가적으로오렌지북에등재하여 ANDA 신청자가이들특허역시침해했다고주장하는소송을제기함으로써복수의 30개월절차중지를얻어내는것이가능. o 사안의개요 - GSK 는 1992 년 12월에 PAXIL 에대한신약허가를획득. - 당시 PAXIL 의주요성분에대한물질특허는이미만료되어 GSK 는 PAXIL 의주요성분에대한결정형특허 ( 미국특허제4,721,723 호 ) 를오렌지북에등재. - Apotex 는 1998 년 3월미국특허제4,721,723 호에대한특허도전을포함하는 Paragraph IV ANDA 를신청. - 그후 GSK 가 PAXIL 과관련된 4개의특허를오렌지북에추가로등재. - GSK 는각각의특허에대하여특허침해소송을제기함으로써총 5번의 30개월자동중지를통해약 65개월의자동중지를이끌어냄. o 시사점 - 특허권자가침해방지를위한조치 ( 허가절차중지제도 ) 를악용한대표적사례로손꼽히며, 특허권자는복수의 30개월자동중지제도를이용하여제네릭의약품의시장진입을장기간지연시킬수있었음. - 침해소송이장기간진행되어해당특허의존속기간이만료되면, 최초 ANDA 신청인은자신의신청을특허의존속기간이만료되었음을인증하는 Paragraph II로신청을변경해야함 일의제네릭독점권은 Paragraph IV ANDA 신청자에게만부여되므로, 최초 ANDA 신청인이자신의신청을 Paragraph II로변경하는경우더이상제네릭독점권을받을수없게됨. - 결과적으로허가절차의복수중지로인해제네릭은거액의소송비용을지불함에도불구하고제네릭독점권을상실할수있는위험에처하게됨. - 위와같은상황을방지하기위해미국은 2003 년법개정을통해 30개월의자동정지절차를 1회로한정하였음. 151

185 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 넷째, 약사법제50조의7, 제50조의 8, 제50조의9 및제50조의 10은우선판매품목허가의요건, 동일의약품등에대한판매금지및판매금지효력의소멸등에관하여규정하고있다. 해당제도는첫번째로품목허가를신청한최초의제네릭허가신청자에게는 180 일간의판매독점권을주는미국의 The Hatch-Waxman Act를벤치마킹하였다. 우리나라도미국과동일하게우선판매품목허가를받은제네릭의약품과동일의약품이면서등재의약품의안전성 유효성에관한자료를근거로품목허가또는변경허가를신청한의약품중등재의약품과유효성분이동일한후발의약품은우선판매품목허가를받은자의판매가능일부터 9개월이경과하는날까지판매가금지된다. 다만, 해당의약품이 국민건강보험법 제41조제1항제2호에따라요양급여를신청한약제인경우에는 ( 요양급여신청후요양급여를받는데걸리는시간을고려하여 ) 2개월의범위에서후발의약품의판매금지기간이연장될수있다. 품목허가등신청사실의통지를하여야하는자는신청에앞서특허무효심판, 특허존속기간연장등록무효심판또는권리범위확인심판을청구한후, 우선판매품목허가신청서와함께해당심판청구서 ( 심결등이존재하는경우심결문포함 ) 를식약처에제출해야한다. 한편, 우선판매품목허가권 ( 동일의약품등에대한판매금지 ) 의효력의소멸에관한규정또한마련되어있는데, 이는역지불합의로후발제네릭이출시될수없는불합리한상황을방지하기위한규정이다. 3) 의약품허가 - 특허연계제도의영향과우리의대응방안 제도의도입이전우리나라의특허법과약사법의기존제도는다음과같다. 첫째, 특허법에는이미 특허권존속기간연장등록제도 ( 특허법제89조 ) 및 연구또는시험 ( 약사법 에따른의약품의품목허가 품목신고및 농약관리법 에따른농약의등록을위한연구또는시험을포함한다 ) 을하기위한특허발명의실시에는특허권의효력이미치지않는다 ( 특허법제96조 ) 는소위 볼라조항 (Bolar provision) 78) 의규정이있었다. 둘째, 제네릭의허가신청은오리지널의약품의유효성 안전성자료를원용하여관련신약과의생물학적동등성 (bioequivalence) 자료만으로허가를받을수있다는절차 (ANDA) 가이미약사법에마련되어있었다. 78) 미국식약청의허가를받기위한정보제출이나개발과합리적으로관련된목적으로만타인의특허발명의실시행위를침해로보지않는다는미국특허법규정임 년도 Roche Product vs. Bolar Pharmaceutical 판례이름으로부터유래한것으로, 제네릭의약품의판매허가와관련하여관련특허만료전부터제조및등록허가를준비할수있도록하는근거조항임. 152

186 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 그러나 2012 년 3월에특허권자에대한통지부분이, 2015 년 3월에시판방지를위한조치부분이새롭게도입되는등의약품허가-특허연계제도가본격시행되면서본제도가제약업계에미칠영향에대해서는상반된의견이존재한다. 즉, 다국적제약사의특허권을더욱강력하게해줄뿐 이라는부정적견해가있는반면, 특허전략과허가전략을잘활용하는국내회사의제네릭사업경쟁력을높여줄것 이라는긍정적의견도있다. 우선, 제네릭의약품중심의생산구조를갖는국내제약사들은본제도로인해개량신약발매지연이우려된다. 특허권자가심판또는소송을제기하는경우, 일정기간허가를보류하게되어제네릭의약품의시장진입을지연또는방해할수있기때문이다. 한편, 우선판매허가제도에따라퍼스트제네릭으로독점적이익을얻기위해관련소송및분쟁비용이증가할가능성이높다. 실제로제도가시행된 2015 년 3월부터특허무효등의심판청구가급증하여 15년 7월기준 1,840 건이청구된것으로나타났다. 그이유는국내제약사들이제네릭의약품에대한우선판매권을확보하기위해서는 특허목록에등재된특허권이무효이거나해당제네릭이그특허의권리범위를침해하지않는다 는확인서를제출해야하기때문에의약품에대한특허심판을먼저청구하는것으로분석된다. < 표 3-33> 연도별의약품허가-특허연계심판청구현황 2015 구분 총계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월소계심판청구건수 ,840 2,105 출처 : 특허청국정감사제출자료. 이에대해서는우선판매품목허가를위해일단특허심판부터신청한다음특허회피제품개발가능성을타진하는등특허도전신청순서가중요해짐에따라많은소송이허수라거나초기의과도기적현상이어서크게염려할바가없다는견해도있다. 일부제약사들의심판청구취하등도있기는하지만, 앞으로도꾸준히새롭게의약품특허목록에등재되는특허에대하여심판청구가증가될것으로예상된다. 이에따라의약품가격이상승하고의료보험재정부담이증가할것이라는부정적전망이있다. 153

187 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-34> 2013 년이후청구된의약품허가 - 특허연계관련심결현황 심판종류 인용기각각하인용기각각하인용기각각하 합계 권리범위확인심판 무효심판 합계 * 심결건수 : 인용, 기각, 각하된건수 ( 취하제외 ) 출처 : 특허청국정감사제출자료. 반면, 퍼스트제네릭에독점권을부여함에따라특허도전이장려되고, 제약업계에연구개발동기가부여되어제네릭의시장진입이앞당겨지는등장기적으로국내제약산업경쟁력강화될것이라는긍정적기대도있다. 우리나라의제네릭제약기업이이스라엘의테바 (Teva) 나인도의란박시 (Ranbaxy) 와같은글로벌기업으로성장할수있는계기를제공할수있다는것이다. 우리나라의의약품시장규모는전세계의약 2% 에불과하여, 적극적으로글로벌시장진출을모색할필요가있다. 이에퍼스트제네릭의개발검토시국내시장뿐아니라허가-특허제도를앞서시행한미국시장의진출가능성또한염두에둘필요가있다. 특히, 미국은 180일의제네릭독점기간동안전체제네릭사들이취할수있는이익의 70 80% 를가져갈수있기때문에제네릭독점권을취득하기만하면미국제약회사와의위탁계약등을통해판로가보장된다고할수있다. 국내제약기업들은그동안다국적제약기업과의소송을통해특허분석능력과소송능력을배양해왔다. 우리나라제약기업중미국 FDA 에서제네릭허가를받은기업은아직없지만본제도를잘활용하면충분한가능성이있다. 퍼스트제네릭이되기위해서는정해진시간내허가준비를완료해야하고, 이를위해제약업체간연대및협력 79) 이필요하다. 3. 에버그리닝전략에버그리닝전략 (evergreening strategy) 은신약을개발한오리지널제약사가시기를조절한여러유형의개량특허를등록함으로써특허의독점기간을실질적으로연장하여제네릭약물의시장진입을차단하면서독점적인지위를계속유지하는전략이다. 즉, 79) 우리나라는업체수제한없이공동생동을할수있기때문에, 공동생동하는업체들끼리퍼스트제네릭특허전략을공유할가능성이있음. 실제로해당특허의무력화에노력하지않은업체가무임승차할수있게되는가능성에대해우려를표명하는견해도있으나, 우선판매품목허가의공유를통해불합리를어느정도해소할수있을것임. 154

188 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 신약의기본이되는특허만료전에약의형태, 성분, 구조등을일부변경한후속개량특허를지속적으로출원, 등록함으로써특허의보호기간을연장하는것이대표적인사례다. 에버그리닝전략에활용하는개량특허에는염화합물, 용매화합물, 결정형, 광학이성질체, 제형, 약물동력학적데이터, 제법, 용도등이대표적이다. 오리지널제약사들은특허라는합법적인수단을통해제네릭의약품의시장진출을지연시키기위하여, 의약품의제조과정에서부터제형화, 약물이체내에서소화되고대사되는과정에서의화학적산물까지모든측면을포함하는개량특허전략을사용하고있다. 특히다국적제약회사들이자사오리지널의약품의재료가되는성분을조금변형한개량신약이나, 특허권이끝난후약효와품질이같은복제약이출시될경우, 자사오리지널의약품의시장독점체제유지를위해 2심, 3심등까지항소를지속적으로제기하여특허권을연장하는이른바 에버그리닝전략 을구사하고있어논란이커지고있다. 국내제약사들은막대한투자가필요한새로운신약개발보다는작은투자로단기에고부가가치를창출할수있는개량신약또는제네릭의약품개발에주력하여왔는데, 이러한제품이출시될때마다오리지널의약품에대한물질특허를보유하고있는외국의메이저제약회사들과의특허권분쟁이빈번히발생하고있다. 물질특허는그보호대상을의약품, 농약과같이화학적합성방법이나, 미생물, 단백질등과같이생물학적방법에의해생산된새롭고유용한물질그자체에대하여허여하는특허로제약, 바이오, 농약, 고분자산업등에원천기술이되는특허이다. 우리나라에등록된물질특허중과반수이상은외국메이저제약사등외국인의소유인것으로확인되었다 80). 80) 2006 년기준국내에등록된 6,192 건의물질특허중의약분야가 3196 건 (52%) 으로가장높으며, 다음으로생명공학분야 1200 건 (19%), 농약분야 484 건 (8%), 플라스틱분야 369 건 (6%) 순임. 등록된물질특허의 64% 인 4,083 건이외국인소유임. 155

189 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 [ 참고 ] 오리지널, 제네릭, 개량신약비교 o 오리지널신약 New Drugs 신물질의약품으로서의약품은효능, 독성시험을포함하여임상시험을해야하므로제품개발기간이길고, 천문학적인금액이소요된다. 또다른표현으로는브랜드의약품, 오리지널의약품, NCE(New Chemical Entity), NME(New Molecular Entity), innovator durg 이라고도부른다. o 제네릭 Generics 브랜드의약품 (Brand-Named Drug, 또는 Original Drug) 과성분, 용법, 용량, 투여경로, 성능특성및사용용도가동일하고생물학적으로동등함을입증받은의약품을말한다. 특허로보호받는신약이특허가만료되어독점권을상실하면다수의제약사에서약효및품질이동등하게제조된의약품을만드는데, 이를제네릭의약품이라고하며, 복제약 (Copy Drug) 이라고도표현한다. 개량신약과구분하기위해단순제네릭 (Commodity Generics) 이라고표현하는경우도있다. o 개량신약 IMD, Incrementally Modified Drugs 이미승인되어있는의약품의화학적구조나제제등을약간변형한의약품 을말한다. 즉, 개량신약은브랜드의약품을복제하는데그치지않고약간변형하여기능을향상시키거나새로운가치를부가한의약품을총칭하는것으로 Modified Generics, Specialty Generics 혹은 Super Generics 라고도부른다. 개량신약은제네릭의약품의발전된형태로인식되고있으며허가에필요한자료도단순제네릭의약품보다많은것들이필요하여자료제출의약품으로분류된다. < 신약, 제네릭, 개량신약비교 > 항목신약제네릭개량신약 정의 제출자료비교개발기간 신물질신약 효능 / 독성시험전체임상시험 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 성분, 용법, 용량, 투여경로성능특성및사용용도동일 생물학적동등성시험 (Bioequivalence) 화학적구조나제제를변형하여새로운가치를부가 효능 / 독성시험일부비교임상시험 년 2-4 년 3-6 년 장점 년독점권확보 적은비용으로제품화가능 물성및제제독점권가능 Risk 대규모개발비용 과당경쟁 특허분쟁가능 별칭 Brand/Original/Innovator Drug, NCE, NME Copy Drug Modified/Specialty/Super Generic 156

190 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 1) 주요사례 81) 에버그리닝전략의대표적사례로영국의제약회사인아스트라제네카 (AstraZenaca) 의넥시움 (Nexium) 케이스를들수있다 ( 특허청, 2009). 넥시움은아스트라제네카가최초제품프리로섹 ( 오메프라졸 ) 의특허만료를앞두고본물질의광학이성질체를분리한물질로특허를받아시장을 shift한사례로볼수있다. 아스트라제네카는위궤양치료제인오메프라졸 (omeprazole) 을최초로개발하여 1989년한국을포함하여세계적으로판매 ( 제품명프리로섹 (Prilosec), 한국에서는 로섹 ) 하기시작했다. 미국에등록된오메프라졸의물질특허는 (US 6,090,827) 2001년 4월만료되었으며, 한국에서는 1987년물질특허도입이전출원되어오메프라졸염제조방법으로특허등록하여 (KR B) 2004년 3월만료되었다. 오메프라졸은 S체와 R체가 50:50 으로혼합된라세믹화합물 (racemic mixture) 82) 로서, 인체투여이후에는대부분의환자에서 S체로전환되어작용하게된다. 한편, 2000 년 8월부터발매되기시작한넥시움은오메프라졸의 S 광학이성질체만을분리한에스오메프라졸 (esomeprazole) 을성분으로하는위궤양치료제이다. 즉, 오메프라졸의활성성분과동일하다고할수있다. 아스트라제네카는오메프라졸 20mg 과에스오메프라졸 40mg 의약효를비교하는실험 4개를수행하였는데, 그중 2개에서는에스오메프라졸이우수한것으로나타났고다른 2개에서는우수하지않은것으로나타났다. 다음으로오메프라졸 20mg 과에스오메프라졸 20mg 으로비교한실험에서는치료 8주후에에스오메프라졸의치료율 (90%) 이오메프라졸치료율 (87%) 을상회하는것으로나타났다. 이에아스트라제네카는미국특허청에에스오메프라졸마그네슘염특허 (US 6,875,872) 를등록하였고 ( 특허만료일 2014 년 5월 27일 ), 이후소아임상연구실험을통해특허 6개월연장을받아해당특허만료일이 2014 년 11월 27일로한차례연장되었다. 한편에스오메프라졸나트륨염특허 (US 6,143,771) 는 2014 년 6월만료되었다. 한국에서는에스오메프라졸마그네슘과나트륩염을포괄하는특허를등록하여 (KR 등록 B) 2014 년 5월만료되었다. 국내에서는 2014년에스오메프라졸물질특허가만료되어제네릭이발매되기시작했다. 81) 한국보건사회연구원박실비아의약품정책연구센터장의원고내용을토대로정리함. 82) 카이랄성분자의오른손잡이성광학이성질체와왼손잡이성광학이성질체가동일한분량이섞여있는혼합물을지칭하며, 라세미혼합물은광학적으로비활성임 ( 출처 : 위키백과 ). 157

191 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-35> 에스오메프라졸특허출원전략 ( 아스트라제네카 ) 기준 원료 유형 물질 광학이성질체물질 다형 한국특허 미국특허 특허번호만료일특허번호만료 KR 공고 B KR 등록 B KR 등록 B 비고 US 4,738, 최초특허 ( 한국, 제법 ) US 6,875,872 US 6,143, 광학이성질체마그네슘염광학이성질체나트륨염 US 5,900, 마그네슘염다형 용도용도 US 5,877, 제제 제형 출처 : 특허청 (2009). KR 등록 B 위궤양관련질병치료용도 US 6,848, 장용제피경구제제 즉, 넥시움은프리로섹 ( 오메프라졸 ) 에서 S체만을분리한것으로서기존물질과다를바없는제품으로신약허가를받았으며, 해당제품의치료효과는기존오메프라졸대비개선된것이거의없다. 아스트라제네카는 2001년 2월넥시움에대해미국 FDA 허가를받았고이는프리로섹의특허만료 (2001년 4월 ) 를몇개월앞둔시점이었다. [ 그림 3-21] 아스트라제네카의프리로섹에서넥시움으로의매출전환 출처 : Dwivedi et al. (2010). 158

192 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 이로인해아스트라제네카는넥시움발매로 2001 년프리로섹복용자의 40% 를넥시움으로전환시키는데성공했다. 오메프라졸의특허만료로제네릭경쟁이이루어지는동안에도아스트라제네카는동일치료군시장에서유사물질로신약을발매하여오리지널시장을여전히확보하는전략을취했다. 이러한메이저제약사의에버그리닝전략은미시적인수준의개량특허를통해실질적으로오리지널특허의존속기간을연장시켜독점을항구화하는점때문에제네릭개발업체의입장에서는특허권남용의문제를제기할수있다. 사회적으로도부실특허로인해사회적비용 ( 건강보험및환자가부담하는약가부담 ) 이올라가는부정적인측면이있다. 반면, 막대한비용과오랜시간을투자하여신약을개발한오리지널제약사의입장에서는투자금의회수와이익의극대화를위해에버그리닝전략은불가피한선택이다. < 표 3-36> 미국내넥시움제네릭도전현황 회사내용회사내용 란박시 소송 (2005), 합의 (2008) 180 일퍼스트제네릭독점권획득후미국 FDA 에서제네릭승인철회 ( ) 한미약품 소송 (2011), 합의 (2013) 시판허가획득 테바 소송 (2006), 합의 (2010) 헤테로 소송 (2011), 합의 (2012) 닥터레디 소송 (2008), 합의 (2011) 토렌트 소송 (2012), 합의 (2012) 산도스 소송 (2009), 합의 (2011) 밀란 소송 (2012) 루핀 소송 (2009), 합의 (2012) 액티바스 ( 왓슨 ) 소송 (2013) Ⅲ IT, BT 분야특허의활용확대를통한혁신가속화노력 기술이빠르게발전하고복잡해지면서기존특허를이용하지않고서는새로운기술개발이매우어렵거나불가능한상황이되었다. 배타적권리가특허의핵심으로온존하는상황에서특허는혁신을저해하는걸림돌에가깝고기술개발의회피는충분히가능한상황인것이다. 이에따라특허제도본래의목적을달성하기위해절대적지배권으로서배타적이고경직된특허권에서누구나권리자에게적절한보상을통해특허기술을사용할수있는방안에대한필요성이대두되었다 ( 심미랑, 2011). 특허의독점배타권으로인해나타나는문제점및특허권자간권리보호의상충관계를해결하기위해특허의독점배타권을어느정도포기하는반면, 활용확대를통한기술혁신가속화움직임이나타나고있다. 159

193 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 3-37> 혁신가속화를위한특허활용의유형 구분특허풀 (patent pool) 특허공유 (patent commons) 개방특허 (open patent) 목적 특허공여자특허수혜자 특징 분야 ( 산업 ) 라이선스비용 장점 단점 - 특허권남용으로인한혁신저해해결및특허활용증대 - 공공기술특허공유 ( 또는기부 ) 를통해지속가능한사회추구 - 민간분야특허개방통해시장확대및산업발전촉진 - 보완적관계특허권자 - 공공기술특허권자 - 기술선도특허권자 - 참여기업 - 특허패키지수요자 - 특허번들을일괄라이선스 - 해당기술관련참여기업 - 불특정연구자 - 특허공유회원사간특허기부및무료이용 - 불특정다수 ( 관련분야후발주자 ) - 보유특허를공개하고외부기업이무료사용 - 특정시기동안특허실시권을무상제공 - IT 및일부 BT 분야 - 환경, 신약개발등공공기술 - 전기자동차등도입기산업 - 참여기업간크로스라이선스및이익분배 - 제 3 자에로열티징수 - 복수특허권이용시로열티과적등거래비용문제해결 - 담합의문제등경쟁법저촉 - 무상제공또는고정라이선스 - 무상제공 - 공공분야의공익증대및기술개발비용절감및혁신촉진 - 핵심기술공개어려움 - 경쟁기업의특허출원및향후소송문제에노출가능성 - 과도한경쟁예방과산업성장 - 자사기술의표준화및시장선점 - 특허개방의철회, 특허소송등가능성 1. 특허풀특허풀 (patent pool) 이란둘이상의특허권자들이상호간협정을맺어자신들이소유하고있는특허권에대한배타적인권리행사를하지않고, 라이센싱대행기관이대신특허를공동으로관리하도록위탁하는특허권의집합체를뜻한다. 특허풀내에서는각특허에관하여특허의소유자에게특허권사용을위한라이센싱을할필요없이한번의계약으로특허풀내에존재하는모든특허의사용이가능하도록한다. 이러한경우특허분쟁으로인한소송비용이나불필요한 R&D 투자비용등을절감할수있다. 특허풀은 1856년에미국기업이자신들의독점적인지위를유지하기위하여재봉틀에관한특허풀을형성한것으로부터유래되었다고알려져있다. 초기에는개별특허소유자들의특허를하나로모아특허풀을형성하여특허풀밖에있는경쟁사들을견제하는용도로사용되었다. Armat, Biograph, Edison, Vitagraph 등 4개의회사가 1908년에영 160

194 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 사기특허풀을결성하여제3자로부터로열티를징수하였다. 1916년에는접는침대에관한특허풀이형성되어 Seng사가일정한사용료를지불하여독점사용권을취득하였고, 이사용료는특허권자들에게분배되었다 ( 전기억외, 2007). 1) 특허풀의분류 83) 특허풀을구성하고있는특허권간의관계에따라서특허풀은다음과같이세가지유형으로분류된다. 첫째, 경쟁특허로이루어진특허풀은특허들간에경쟁관계에있을때화해 조정하기위하여형성된특허풀을의미한다. 경쟁관계에있는특허 란서로특성이유사하여특허중하나만선택해도되는경제학적으로대체재관계에있는특허를뜻한다. 따라서이러한특성을가진특허의소유자는다른경쟁특허에대한수요가없거나감소하게된다. 또한경쟁관계에있는모든특허가특허풀로구성되지않는한특허풀의가치가미미하다. 둘째, 보완특허로이루어진특허풀은특허들간에상호적으로보완적인역할을하는특허로구성된특허풀을말한다. 상호보완적특허 란독립적인특허들이서로관련있는기능을수행하여하나의특허가다른특허를보완할수있는관계의특허들을말한다. 경쟁관계에있는특허와다르게하나의특허에대한수요는특허풀내다른보완적인특허의수요도창출하기때문에이러한특성을가진특허들이특허풀로구성된다면특허풀의가치는높아진다. 마지막으로, 차단특허로이루어진특허풀이있다. 차단관계에있는특허 란하나의특허가실시될경우다른차단특허를침해하는것으로되어특허를실시하지못하도록하는역할을하는특허를말한다. 이러한특성을가진특허는다른사람이특허권을발명에이용하는것을배제만할수있는소극적인권리이며, 다른사람의발명을독점적으로이용하는적극적권리를부여받는것은아니다. 우리나라에서는 이용관계 라고도부른다. 예를들어 A는 자동차 를발명했고, B는 A의특허에서추가하여조향장치인 핸들 을가진자동차를발명했다고하자. 이경우 B의특허는기존의 A의발명품인 자동 83) 서천석, MPEG-2 표준과특허권공동출자, 지식재산 21,

195 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 차 를더편리하게운행할수있도록개량했으므로 A의특허는 B의특허에대해이용관계를형성한다고본다. 그래서 B는 A의자동차특허에대한사용을허가받지않으면상업적으로 핸들이달린자동차 를활용할수없다. 즉 차단 당하게된다. 2) 사례특허풀은 IT분야에서주로나타나는데, 기업이하나의제품을제조하는데다수의특허가연관되어있어제품을생산하기위해서는관련특허에대하여각특허소유자에게일일이허가를받아야하는문제점이있었다. 이를해결하기위하여상호보완적인관계가있는다수의특허를하나의집합으로형성하여상호간에는권리를주장하지않고라이센싱을하는방법으로활용되고있다. IT분야에서는상업적이해관계에따라자발적으로특허풀이형성된경우가많다. < 표 3-38> IT 분야의특허풀형성사례 구분 MPEG-LA Via Licensing Sisvel DVD 4C DVD 6C 3G3P Uldage 중국의특허풀 내용 - MPEG-2, MPEG-4 비디오, MPEG-4 시스템, IEEE 1394, DVB-T 등의표준과관련된필수특허에대한권리를묶음 - MPEG 표준을실행하기위해서특허권자의필수특허에대한사용을허락하되사용자에게사용료를징수하여특허권자에게배분하는구조로된특허풀 년에출범하여 MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, MPEG-4 BSAC, MPEG-4 CELP 등의특허풀관리. - MP3 플레이어등에사용되는디지털오디오압축기술에대한특허관리 - 필립스, 소니, 파이어니어, LG가참여한 DVD 관련특허기술관리 - 미쯔비시, 도시바, 히다치, 파나소닉, 타임워너, JVC, IBM 참여한 DVD 관련특허기술관리 - IMT 2000 CDMA 이동통신표준과관련된특허기술관리 - 일본디지털방송표준 (ARIB Standards) 을위한특허풀라이센스프로그램 - 프랑스텔레콤, 히타치, 마쓰시타, 미쓰비시, 일본방송협회 (NHK), 산요, 샤프, 소니, 도시바, JVC 등 10 개사가참여하고있으며, 이들 10 개사는일본지적재산중재센터 (JIPC) 에의해핵심특허로평가되는특허를소유함 - 중국정부의전자산업부 (MEI : Ministry of Electronics Industry) 에의해주도되는중국내표준관련특허풀 - 기업, 학교및연구기관으로부터필수특허들을적극적으로수집하고특허권을가진기술이중국정부로부터채택되는조건으로특허권자가특허풀에가입할수있음 출처 : 전기억외 (2007) 의내용요약. 162

196 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 최근에는 BT분야에서도특허풀에관한논의가진행되고있는데, 예를들어치료용단백질이나유전자진단시약과같은제품생산을위해서는지속적인연구가필요하다. 이러한연구를위해서는여러파편 (fragment) 들을이용해야하는데이것에관한특허권리는다수의특허권자들로나뉘어져있다. 결국연구를위해서모든특허권자들에게허가를받아야하는데이러한경우막대한연구비용이들며, 혹여일부특허에대한허가를빠뜨릴경우특허분쟁까지감당해야하는문제점이생긴다. BT기술특성상특허덤불문제를피할수없기때문에대안으로특허풀의형성이제시되고있다. IT와는다르게 BT분야에서는공공의이익을위해특허풀이형성된경우가많다 ( 신혜은, 2014a). < 표 3-39> BT 분야의특허풀형성사례 구분 황금쌀 (golden rice) 특허풀 농업용공공지식재산자원 (Public Intellectual Property Resources for Agriculture : PIPRA) 내용 - 베타카로틴이강화된황금쌀을개발하여, 주요 6 개특허권자들로부터패키지로라이선스할수있는실시권을무료로부여받아기아문제로고통받는개발도상국에재실시허락 (sub-license) 을한사례 ( - 개발도상국에유용한곡물을개발 공급을목적으로농업관련과학기술을특허문제없이이용할수있도록하기위해지식재산권을제공, 현재 15 개국 50 여개기관이참여하여곡물관련특허 DB 를구축및제공 - 참여기관의기술을패키지화하여상업용목적의연구 개발에사용할수있도록일괄라이선스하는것을방침으로함 ( 아프리카농업기술기금 (African Agricultural Technology Foundation : AATF) 의약품특허풀 (Medicine Patent Pool) Librassay(R) - 아프리카빈국농민이선진국의농업기술에접근하여농업생산및식량공급을개선할수있도록농업기술, 신품종, 노하우의특허풀을형성하여원스탑쇼핑추구 ( 특허권자에게무상실시하도록교섭 ) ( - 국제의약품구매기구 (UNITAID) 의지원으로 2010 년설립되었으며, 특허권자가자발적라이선스를통해중 저소득국가의사람들이안전하고우수하며저렴한후천성면역결핍바이러스 (HIV/AIDS) 치료제에대한특허를공유하고로열티없이제조 판매할수있도록함. - 영리목적의특허풀로 MPEG LA 가 2012 년 9 월에시작한원스톱특허라이선싱포트폴리오로, 세계각국의선도연구기관으로부터바이오마커탐지, 분석, 의료진단, 리서치등을위한테스트, 분석, 키트, 툴, 도구등을지원하는진단, 리서치툴특허권을부여받아패키지로라이선스함 ( 출처 : 신혜은 (2014a) 의내용요약. 163

197 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 2. 특허공유생명공학, 환경등공공분야에서는비공유지의비극등을야기하는특허제도에대해비판적이다. 즉, 공공기술분야에서과도한특허보호로인해후속연구가저해될우려가있다는것이다. 특허제도가혁신을촉진하는가혹은저해하는가와관련된논의는여전히진행중이지만신약개발이나환경보호와같이공공에미치는파급효과가큰기술분야에서국제기구및정부를주축으로하고기업, 대학, 연구소등이자발적으로참여토록하는특허공유 (patent commons) 노력이시도되고있다. 대상기술은주로기후변화협약, 탄소배출권등과관련된환경분야, 신약개발및보급과관련한보건분야등공공기술이다 ( 특허청, 2010). 1) 특허공유와관련된주요사례특허공유의대표적사례로, 열대질병치료를위하여신약개발시연구결과를공유하는 The Tropical Disease Initiative 와환경을개선하고보호하는특허를공유하기위한 Eco-Patent Commons 가있다. 특허기부제도 84), 특허풀등기존의제도적접근과는달리이러한특허공유모델은최근대두되고있는민간주도형기술공유방식이다. (1) 열대질병이니셔티브열대질병의치료를위한신약개발에서도오픈소스움직임인 The Tropical Disease Initiative (TDI) 가시도되었다 (Maurer et al., 2004). 신약개발에많은비용과시간이소요되는데비해아프리카등지의열대지역에서는개발된신약에대한충분한매출을기대하기어려워열대질병의치료약개발에대한기업의참여가소외되고있는실정이다. 2004년창시된웹기반의 TDI는실험실, 연구기관, 대학, 기업의자발적인온라인커뮤니티의참여를통해열대질병의신약개발을목적으로한다. 연구자들은전문지식과연구결과를기부하여열대질병에대한신약개발에협력하고, 경쟁입찰을통해선정된제약업체가신약을개발하도록한다. 또한신약에대한특허등록이없어서누구든약을생산할수있도록함으로써진입장벽을낮춘다. 2004년부터 2012년까지 4개연구분야 84) 특허기부제도는일반적으로대학이나국공립연구기관등에서국가연구개발사업을수행하여확보한기술을중소기업에무상으로이전하는기술무상양허제도와는다른개념의제도로기업이자사가보유한일부특허권을대학등비영리기관에기부하고법인세법에의거하여일정금액의세금을감면받는제도 ( 특허청, 2010) 164

198 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 에대한협업환경을구축한것으로보고되어있으나구체적성과에대한기록은보고된바없다 85). (2) 환경특허공유글로벌환경에서녹색성장의중요성이커지면서특허분야에서도환경을생각하는특허들이다수출원되고있다. 이러한환경관련지식재산권을활용해환경보전을실천하고, 빠르고쉽게기술을발전시키는것을목적으로친환경적인특허들을무료로공개해환경보전을함께하려는움직임이일어나고있다. 대표적인사례는 2008 년 1월세계지속가능발전기업협의회 (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) 의주도하에시작된 환경특허공유 (Eco-Patent Commons) 프로젝트이다. 이프로젝트에는 IBM, NOKIA, SONY 등세계적인기업의참여로시작되었으며, 참여기업은 환경적편익 을제공하는특허를공유함으로써새로운기술개발을장려하고기업간협업을위한기회를제공한다. 환경특허공유는지식과기술의공유를통해환경오염과자원낭비, 지구온난화를방지하며보다효율적이고지속가능한방식으로환경을보호하고자하는것을목적으로한다. 공유된특허는전세계다양한산업부문, 대학, 연구센터등에개방 86) 되어있고회원사인기업들이제공한특허를보유하고있으며환경특허공유의방침에따라운영 87) 된다 ( 특허청, 2010). 현재 IBM, Fuji Xerox, Ricoh( 오피스솔루션 ), Taisei( 건설 ), Dupont( 화학 ) 등 11개의글로벌기업이 100여개의친환경특허를공유하고있으며, 공유특허는누구나무료로검색하고자유롭게사용할수있다. 대표적으로 IBM 은보유특허중 28개를공유했는데, 예를들면제품바닥과네면을보호할수있는 압축충격흡수포장재 (shock-absorbent packaging insert) 관련특허이다. 이포장재는가벼워휴대가용이하면서도재활용이가능하며, 박테리아에의한생분해성 ( 무해물질로분해되는 ) 친환경재질과인체에무해한접착제를사용한다는장점이있다. 한편, 특허공유가실제로기술혁신을촉진하느냐에대해서는뚜렷한실증자료가없다 85) TDI 홈페이지 : 86) WBCSD 가운영하는웹사이트 ( 에는환경특허공유와관련된기본정보, 회원사및특허목록, 참여방법등이나와있음. 87) 환경특허를공유한특허권자에게는향후특허이용자가후속발명을이용해원래특허권자를공격하는경우공유한특허에대하여 방어적종료조건 (defensive termination) 을행사할수있도록명시함. 165

199 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 (Hall and Helmers, 2013). 다만, 다국적기업들이 Eco-Patent Commons에기증한녹색기술과관련 90개발명에대한 238개의특허들에대하여분석한결과, 공유된특허가타기업의유사특허보다는상대적으로높은가치를지니는것으로분석되었다. 또한환경관련특허들은환경보호와기후변화의완화에미약하게나마영향을끼친다는결론이도출되었다. 그럼에도불구하고특허공유와관련된논의는기술특허보호에내재된혁신의촉진및확산문제를해결하는메커니즘으로꾸준히진행중에있다. 3. 개방특허특허제도의근본적취지는발명을보호 장려하고그이용을촉진하여산업발전에이바지함으로써궁극적으로는사회전체가기술의발전에따른이익을누리도록하는데있다. 발명의이용을장려하기위해특허법은특허권자가제3자에게자유로이실시를허락할수있는규정을두고있으며, 실제산업현장에서도특허권자는다양한유형의라이선스계약을통해제3자에게특허기술을실시하고있다. 최근에는민간부문에서도특허권자가대가없이제3자에게특허권을실시하는 개방특허 (open patent) 의사례가종종보인다. 개방특허는민간기업이막대한자본을들인 R&D 의성과인보유특허의독점권을포기하고제3자가무상으로이를사용할수있다는점에서공공기술분야의특허공유와는다른개념이다. 즉, 일정기간동안특허개방을통해더많은기업들의혁신을유도해해당기술의시장을확대하는것을목적으로한다. 1) 주요사례최초의사례는 2015년 11월자사의소프트웨어특허 500개를무료로개방한 IBM이다. 소프트웨어분야에서는일찍부터소스코드를공개해누구나이를수정 보완하여상업적으로활용하기위해재배포할수있는저작권분야의라이선스를부여하는오픈소스소프트웨어 (Open Source Software) 가활발히진행되고있었다. IBM은오픈소스소프트웨어의일환으로소프트웨어분야의특허중일부를개방한것이다. 최근의사례를보면차세대자동차, 사물인터넷 88) 등도입기산업에서기술선도기업이 88) 파나소닉, 사물인터넷특허개방 ( 일자, 전자신문 ) 166

200 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 특허개방을주도하고있다. 한편으로는기업간상생을통해도입기기술개발의위험을최소화하고안정적으로시장을확대하고자하는전략으로보인다. (1) 전기자동차 ( 테슬라 ) vs. 수소연료전지차 ( 도요타 ) 석유를대체할차세대자동차로서전기자동차, 하이브리드자동차, 연료전지자동차등에대한연구가동시다발적으로진행되고있는데, 최근전기자동차와수소연료전지차의선두주자인테슬라와도요타가각각자사특허를개방하여차세대자동차시장선점을꾀하고있다. 미국의전기자동차회사인테슬라모터스 (Tesla Motors) 는 2014년 6월자사가보유한전기자동차관련특허권을모두무료로공개했다. 250 억달러의자산가치가있다고평가되는테슬라의특허기술은지금까지테슬라가세계전기자동차시장에서우위를선점하며경쟁력있는제품을만들수있는기반이었다. 테슬라가특허를개방한이유는 1) 전기자동차기술및시장의확대, 2) 자시충전기술의표준화, 3) 특허보호의비효율성해결등세가지라고분석된다. 첫째, 아직수요가낮고발전속도가느린전기자동차시장을확대하고기존의시장을대체하기위해서는경쟁사와의동반성장이중요하다고판단했다. 둘째, 전기자동차의고질적문제인배터리와연료충전방식을특허공개를통해기준화시켜수요를확장하고시장을활성화시키겠다는전략이다. 셋째, 특허보호에소요되는비용과시간을기술의발전에사용하게되면기업과산업모두발전시킬수있다는판단에기인한전략이었다. 한편, 2015년 1월일본도요타자동차는수소연료전지차 (Fuel Cell Vehicle : FCV) 관련전세계약 5680건의특허권을무상으로제공하겠다고발표했다 89). 특허개방을통해도요타는연료전지스택 ( 약 1970건 ), 고압수소탱크 ( 약 290건 ), 연료전지시스템제어 ( 약 3350건 ) 등과같이 FCV의개발및생산의근간이되는관련특허를사용해 FCV 제조또는판매를하는경우, 시장도입초기인 2020년말까지특허권을무상으로사용할수있도록하였다. 테슬라의전기자동차와마찬가지로도요타의경우에도독자적인시장개척에서나아가먼저전체 FCV 시장을확대하기위해특허개방을도모한것으로분석된다. 89) 167

201 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 테슬러와도요타의사례는자사의특허를다른기업이활용하여차세대자동차의혁신에박차를가함으로써시장확대와산업발전을가속화하기위한자구책이었다. 이러한특허개방에는개방철회여부, 끊임없이보완되는기술에의한미래특허에의적용여부, 특허분쟁을일으키지않고제공될수있는개방의범위등에관한명확한기준이필요할것이며특허개방에관한논의에있어반드시고려되고보완되어야하는부분이다. 그럼에도불구하고단기적으로특허개방으로활발한기술개발을통한혁신이일어날수있지만장기적으로표준을선점한기술이외의기술이사장될수있다는점, 그로인해시장은표준을선점한기업들의독점또는과점시장이될수있다는점에서비효율이발생할가능성또한간과하지말아야한다. 또한개방특허는발명자의노력에대한보상으로일정기간주어지는독점배타권을포기하는것이므로연구개발자의의욕저하로인해혁신에부정적영향을줄수있다는점등이향후검토되어야할것이다. (2) 우리나라의특허개방사례우리나라는 창조경제 를구현하기위해정책적인차원에서삼성, LG 등대기업을중심으로특허를개방하는등중소기업과의상생을강조하고있다 90). 정부는지역적으로전략산업을선정하고, 각산업에특화된대기업과손을잡고창조경제혁신센터를개소했다 91). 창조경제혁신센터는대기업등이제공한특허포트폴리오를활용해특허를대규모로개방하거나유망중소벤처기업에게관련특허권을무상으로지원하는등특허서비스를통한대기업과중소기업간상생협력의확대를추진하고있다 년 1월현대자동차 ( 광주창조경제혁신센터 ) 는수소연료차관련창업생태계를조성하기위해자동차관련 1,000건의특허를무료로일반에공개해창업을지원하겠다고밝혔다. 경쟁사및협력사와의소통을통해아직초기단계인친환경차생태계를키우기위한전략인것이다. LG그룹 ( 충북창조경제혁신센터 ) 도 2015년에두차례에걸쳐총 5만 2000건의특허를개방했다. LG전자와 LG디스플레이, LG화학등 LG의 8개계열사는보유한 2만7000 여건의특허를 1차적으로공개하고중소 벤처기업이유 무상으로사용할수있도록하였 90) 삼성 LG 특허개방 으로중기 벤처살리기 창조경제가속 (2015 년 6 월 11 일자, CNB 뉴스 ) 91) 2015 년 6 월현재 11 개의지역창조경제혁신센터가운영중임. 168

202 제 3 장기술분야별특허제도차별화필요성 : IT, BT 를중심으로 다. 이후 2만5000 여건의특허를 2차적으로개방함으로써제조기술력이나설비는있지만특허부담으로신제품개발에어려움을겪고있는중소 벤처기업에실질적인도움을제공하고자하였다. 특히 LG생활건강은기존한방화장품히트상품개발경험을바탕으로, 중소기업의 R&D에공동으로참여해고순도원료추출기술등을지원하고뷰티중소 벤처기업이활용할수있도록기능성화장품원료, 효능성분등보유특허 50여건을무상으로제공하였다. 무상제공특허수는 5509건이다. 2015년 6월삼성 ( 대구 경북창조경제혁신센터 ) 은삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기의특허 3만8341건을중소 벤처기업, 개인창업가등과공유하겠다고밝혔다. 모바일기기, 디스플레이, 통신, 반도체, 에너지등다양한분야에걸친특허들중 3441 건은무상으로제공된다. 정책적차원에서우리나라의이러한특허개방은대기업과중소 벤처기업의상생을통해지속가능한경제발전을모색하는방안으로제시되었다. 사업진출및확대를꾀하는중소 벤처기업은필요한특허를제공받아제품개발이나회피설계에소요되는시간과비용을절감할수있고, 단기간에시장경쟁력을갖춘제품출시가가능할것으로기대된다. 169

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204 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Chapter 4 제 4 장 결론 제1 절요약및시사점제2 절특허제도의수정보완시고려할요인검토

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206 제 4 장결론 제 1 절 요약및시사점 국가지식재산경쟁력확보를위한제도및정책수립은기술분야의특성을고려해차별적으로접근하는것이효과적이라는논의및정책적시도가진행되어왔다. 즉, 기술성장단계별산업별로혁신의패턴이다르고국가가처한기술및산업의특성이다르므로, 기술 산업혁신을촉진시키기위한제도및정책도국가의현실에맞게수립할필요가있다는것이다. 우리나라에서도산업별특성을고려한정부의과학기술및지식재산정책, 그리고기업의지식재산전략의수립필요성이검토된바있다 ( 과학기술정책연구원, 2005; 2010). < 표 4-1> 관련연구및주요내용 출처 Barton (1998) Arundel and Kabla (1998) Cohen et al. (2000) Baldwin and Hanel (2003) Burk and Lemley (2003) 과학기술정책연구원 (2005) 일본지적재산전략보고서 (2007) 과학기술정책연구원 (2010) 주요내용특허의활용은산업의경쟁구조에의존한다고주장 산업특성에따라특허화율 (propensity rate of patents) 에차이가있음. 즉, 제약, 화학, 정밀기기산업은특허화율이높으며, 의류, 정유, 철강산업은특허보다비밀유지에의존함 R&D 의이익을전유하는데있어특허권의의존도는혁신유형및산업에따라다르며, 전유수단으로서리드타임 (lead time) 이나비밀유지 (secrecy) 등이특허보다중요한산업이있음 첨단기술분야의산업일수록지식재산권이라는법제도적보호장치에대한유인이강한것으로분석 특허정책을운영하는데있어서기술분야마다혁신의특성이다르므로, 기술별로타당한이론을적용해야한다는정책동인이론 (policy levers theory) 제안 산업별특성을고려한정부의과학기술정책의수립이필요함 산업의특수성을반영한국가지식재산관리가필요함 정부정책의효과를제고하기위해서는수요자중심의유연성과다양성을확보한산업맞춤형정책이제시되어야함 173

207 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 < 표 4-2> IT 및 BT 분야의기술특성비교 구분 IT BT R&D 유형 짧은시간, 낮은투자비, 개량발명용이 긴시간, 높은투자비, 낮은성공확률 기술특징 다수특허, 복합적기술군에의한제품화 소수특허, 소수의특허군으로제품및시장독점가능 모방용이성 상대적으로낮음 높음 전유수단 리드타임 특허권 특허의존도 낮음 높음 라이프사이클 특허의가치 ( 라이선싱금액 ) 단기적 ( 소멸특허비율높음 ) 상대적으로낮음 ( 특허포트폴리오구축및특허풀형성중요 ) 장기적 ( 만료시까지존속특허비율높음 ) 매우높음 기술분쟁 특허분쟁많음 특허분쟁상대적으로적음 특허이슈 특허덤불, 표준특허등 리서치툴특허, 에버그리닝전략등 본연구에서는기술분야별차이에기인한특허문제를살펴보고기술분야별로특허제도를차별화하여운영할필요성에대해검토해보았다. 우선, IT와 BT를중심으로기술분야별로기술혁신의촉진을위한특허제도의실효성및역할의차이는다양한실증분석을통해관측된다. 특히, 기술분야별로기업의특허활동, 특허제도가혁신과경쟁에미치는영향, 특허권남용으로발생하는문제의유형등이상이하다. 이에따라기술분야별특성을고려하여특허제도의일부조항및컴퓨터, 생명공학등의발명에대한별도의심사기준이이미운영되고있다. 발명의보호, 이익전유수단, 기술혁신촉진과관련된특허제도의역할이기술분야별로상이하므로, 기술특성을고려하여특허제도의차별화를검토한결과, 기술분야별로차별화된특허제도의도입이라는측면에서급진적으로대처할필요는없다고판단된다. 우리나라는 2017년부터시작되는제2차국가지식재산기본계획의수립에앞서, 경제를견인하는주요기술분야별특성을고려한특허제도수정보완방안을검토하는것은매우시의적절하다. 현행특허제도의점검시에는기술혁신의견인이라는특허제도의역할이기술분야별로실효가있는지, 그렇지않다면어떠한기술분야에서어떠한제도가문제가있는지를검토할필요가있다. 필요하다면 IP5 등지식재산분야선진국에서시행중인특허제도또는심사기준의도입가능성을검토하는것이바람직하다. 이때기술분야별우리나라에미치는파급효과가다름을인지하여제도의도입이기술분야별 174

208 제 4 장결론 혁신, 산업별경쟁, 기업의전략등에미치는효과를다각도로분석하는것이중요하다. 다음절에서는기술특성을반영하여향후특허제도를수정보완시, 논의가필요한특허제도및고려할요인에대하여다음과같이검토해보았다. < 표 4-3> 기술특성을고려한특허제도수정보완시검토할요인 IT 분야특허제도개선방안 프로그램특허에대한특허보호확대방안 진보성판단시 효과기재 를의무화하여특허등록율을인하하는방안 디자인보호법의관련디자인제도를특허제도에적용하는방안검토 기업간 M&A 로인한특허확보사례검토 BT분야심사기준개선방안 국가별차별화된심사기준벤치마킹 ( 의료행위의특허보호에대한검토 ) 국가별차별화된특허제도도입가능성검토 ( 미국의 CIP제도 ) BT 분야에서추가적으로검토할요인 ( 의약품특허출원-의약허가-약가결정절차, 위임형제너릭으로인한경쟁저해등 ) 175

209 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 제 2 절 특허제도의수정보완시고려할요인검토 Ⅰ IT 분야특허제도개선방안 1. 심사기준개선방안 : 프로그램발명특허보호 1) 특허보호대상의확대 : 프로그램발명 92) 최근특허보호대상의확대에는프로그램발명이있으므로, 여기에서는 프로그램발명의보호강화와관련하여제기될수있는법리적쟁점들을기술하고자한다. (1) 특허법 ( 프로그램발명 ) 과저작권법 ( 프로그램저작물 ) 의저촉문제가. 특허청입장에서는프로그램을물건의발명으로인정하여도, 특허법의보호대상이프로그램그자체가아니라아이디어및알고리즘에해당하는프로그램이고, 그프로그램은 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된프로그램 을대상으로하고있어서, 저작권법에서보호되는프로그램의표현과는다르다는논리를전개하고있다. 나. 그러나양법에있어서프로그램에대한정의규정을대비하여보면, 양자는동일한것임을알수있다. 다. 특허청은특허법개정안에서 프로그램 을물건의발명에포함시키고, 그심사기준에서는 하드웨어와결합되어특정과제를해결하기위하여매체에저장된프로그램 을특허의대상으로한다고규정하고있어 ( 이러한심사기준은개정특허법이국회에서통과되는경우에는개정될확률이높을것으로판단됨 ), 프로그램그자체가아니라특정기능을수행하는프로그램에담긴기술사상 ( 아이디어및알고리즘 ) 을보호대상으로하고있지만, 특허를받은후의실질적인특허발명품은저작권법에서말하는 92) 광운대학교권태복교수의원고내용을토대로정리함. 176

210 제 4 장결론 프로그램그자체 에해당하기때문에양법이저촉하는문제가제기되게된다. 라. 저작권법과특허법 ( 안 ) 의보호대상은다르지만, 보호객체는프로그램으로동일하다. 즉, 저작권법상의프로그램저작물은알고리즘이코딩된프로그램이고, 특허법 ( 안 ) 상의특허발명은아이디어와알고리즘 ( 프로그램발명 ) 이다. 저작권법은프로그램저작물을 1 복제권, 2 공연권, 3 공중송신권 ( 전송권 ), 4 전시권, 5 배포권, 6 대여권, 7 2차적저작물작성권이라는저작재산권을부여하는반면에특허법 ( 안 ) 은특허발명품인프로그램을 1 생산, 2 사용, 3 양도, 4 대여, 5 수입, 6 전시, 7 청약등을실시할수있는권리를부여한다. 마. 결국, 양법의보호객체는프로그램으로동일하기때문에프로그램저작물또는특허발명품 ( 프로그램 ) 의상거래및유통에있어서자연히법적저촉이일어나게될것이다. 특허법개정 ( 안 ) 에의하면, 프로그램을물건의발명으로특정하고그물건 ( 프로그램 ) 을양도 ( 정보통신망을통한제공을포함 ) 및대여 ( 정보통신망을통한제공을포함 ) 할수있는권리를가진다고규정하고있다. 즉, 프로그램 ( 특허발명품 ) 이정보통신망을통하여유통되는것도특허권의실시에포함시키고있으므로, 저작권법상의저작재산권이규율하려는행위와충돌하게된다. 바. 특허법개정안은양도란용어를사용하여정보통신망을통하여유통되는모든행위를포함하는것으로규정하고있지만, 실제로유통되는것은프로그램의아이디어와알고리즘 ( 기술사상 ) 이아니라프로그램그자체이기때문에, 저작권법상의프로그램의유통에있어서와같이정보통신망상에서전송 / 대여등의다양한행위가일어날수있음에도불구하고, 이러한정황등을전혀고려하지않고단순히정보통신망을통하여제공되는것으로만특정하고있으므로문제의소지가많을것으로판단된다. 2) 소프트웨어의실용신안보호방안 93) 기존에는공유지의비극으로인하여 (tragedy of commons) 를통하여공유자원을누구나사용하는문제가있었으나, 최근에는특허권을통한권리보호를통하여오히려비공유지의비극 (tragedy of anticommons) 가나타나게되었다. 이에따라 IT 분야에서는 93) 건국대학교정연덕교수의원고내용을토대로정리함. 177

211 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 특허권이너무나많아져서다른특허권을침해하거나라이센스를받지않고서는제품을개발할수없는문제가많이발생했다. 특히 IT 분야는수명주기도짧은데이러한라이센스를하다보면급변하는기술환경에대응을못하고특허홀드업, 특허덤불의문제가발생하게되었다. 특히소프트웨어나 BM특허의경우는추상적아이디어를보호한다는측면에있어서최근의 2014년미국연방대법원은추상적아이디어는보호하지않는다는판결을하게된다. 이에따라소프트웨어를특허로보호할지, 저작권으로보호할지등과관련하여여러논란이있었으며, 실용신안과같은소발명으로보호하자는논의도나오고있다. 그러나 IT업계의이해관계, 제약업체의특허에대한관점이다르므로이에대한구체적인해결방안이제시되기보다는아이디어차원에서이론이제기되는실정이다. 2. 심사기준개선 : 진보성판단시 효과기재 의무화방안 94) 특허법에서는물건의대상, 물건을만드는방법, 물건의생산 3가지를보호하고있는데여기에진보성판단을위해보호적인요소로확대시킨다고하면현재효과만을판단하는것이하나의방안이라고생각된다. 과거에는목적, 구성, 효과를기재해야했는데현재는효과기재가없는경우가많다. 효과만입증되면특허를주는제도혹은효과에대한특허를주는제도등을도입한다면 IT분야의특허등록율을낮추게될것으로기대된다. 1) 특허명세서에는 발명의설명 을기재하여야하고 ( 특허법제42조제2항 ), 그 발명의설명 에는 발명의효과 를기재하여야하고 ( 특허법시행규칙서식제15호 ), 이러한 발명의효과 는진보성의판단에유력한증거로되고있다. 2) 출원인은선행하는종래기술을근거로문제점을찾고, 그문제점에대한해결수단 ( 물건, 방법등 ) 을도출하는것이발명이고, 그발명을특허명세서에기재하여특허출원을하게된다. 여기서 발명의배경이되는기술 에는종래기술과그문제점을기재하고, 발명의효과 에는본원발명의효과를기재하게된다. 즉, 출원인은본원발명이선행하는종래기술보다 더나은효과 ( 현저한효과 ) 를가지고있다는것을특허명세서에기재하여야한다. 94) 광운대학교권태복교수의원고내용을토대로정리함. 178

212 제 4 장결론 3) 심사관은본원발명이 종래기술을포함한인용발명 보다진보성을가지고있는지를판단하게되는데, 여기서진보성은, 인용발명으로부터청구항에기재된발명을용이하게발명할수있는지여부는당업자의입장에서, 1 인용발명의내용에청구항에기재된발명에이를수있는동기가있는지 ( 양자목적의특이성 ), 또는 2 인용발명과청구항에기재된발명의차이가당업자가가지는통상의창작능력발휘에해당하는지여부를주요관점으로하여인용발명과비교할때 ( 양자구성의곤란성 : 당업자의통상의창작능력의발휘에해당하는것 ), 3 더나은효과 ( 양자효과의현저성 ) 가있는지를참작 하여판단한다 ( 판례및심사기준 ). 4) 그러나심사관들의다수의거절이유에는위 1 요건과 2 요건을판단한이유에대하여기재하면서단순히더나은효과또는현저한효과가없다고기재하고있지만, 그효과의판단에대한구체적인이유를기재하지않는것이생각보다많은것으로판단된다. 심사관의거절이유에대하여예를들면, ( 예 1) 본원발명의청구항 1의구성은 a, b, c로되어있고, 인용발명은 a, b, d로되어있어서, 양자의구성 a와 b는동일하고 c와 d가차이점이있지만, 그차이점은당업자라면용이하게발명할수있는것으로진보성이없다 고하는형태의거절이유가있다. ( 예 2) 본원발명의청구항 1의구성은 a, b, c로되어있고, 인용발명 1은 a, b이고, 인용발명 2는 a, d로되어있어서, 본원발명청구항 1은인용발명 1과인용발명 2의결합에의하여당업자라면용이하게발명할수있는것으로진보성이없다 고하는형태의거절이유가있다. ( 예 3) 본원발명의청구항 1의구성은 a, b, c로되어있고, 인용발명은 a, b로되어있어서, 양자의구성 a와 b는동일하고 c와 d가차이점이있지만, 그구성 c는주지기술또는관용기술에불과하므로, 당업자라면인용발명과주지기술의결합에의하여용이하게발명할수있는것으로진보성이없다 고하는형태의거절이유가있다. 179

213 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 5) 위의거절이유 1) 내지 3) 을보면, 양자의구성 ( 당업자의통상의창작능력의발휘에해당하는것 ) 만을비교하여판단하고있고, 또그판단의결과에다른거절이유통지서상의 거절이유 에는양자의구성이외의 발명의효과 에대한비교검토를구체적으로기재하지않기때문에, 출원인은심사관의진보성판단에대한의미를정확히파악하기힘들뿐만아니라, 그거절이유통지서에대한 의견서및보정서 를제출할때에도적극적으로대처할수없는문제점이있다. 6) 따라서심사관은본원발명과특허명세서에기재된종래기술을포함한인용발명과의진보성을판단하여거절이유통지서를송부함에있어서, 그 거절이유 의란에는진보성에대하여양자발명의목적 ( 발명에이를수있는동기가있는것 ) 및구성 ( 당업자의통상의창작능력의발휘에해당하는것 ), 그리고양자발명의효과 ( 더나은효과, 현저한효과 ) 에대한구체적인이유를반드시기재하도록할필요성이있다. 7) 즉, 발명의효과는진보성의판단하는유력한증거가되므로, 심사관은거절이유의란에양자의효과에대하여판단한구체적인이유를반드시기재하여야한다는발명의효과기재의무규정을도입할필요성이있다. [ 진보성판단과거절이유통지서의기재예 ] (ⅰ) 청구범위 : A+B (ⅱ) 인용발명 1 : A+C, 인용발명 2 : D+B (ⅲ) 거절이유에 발명의효과 기재의무 가 ) 본원발명은인용발명과구성이 C와 D로차이점은있지만, 나 ) 본원발명의목적은 --- 이고, 인용발명1의목적은 ---- 이고, 인용발명 2의목적은 --- 이므로, 본원발명의목적은인용발명 1 및 2의목적과동일또는다르다 ( 본원발명은인용발명 1 및 2에비해, ----( 구체적인이유 )-- 로목적의특이성을가지고있다또는없다.) 다 ) 본원발명의구성요소 A+B 는이와대응되는인용발명 1에는 A이고, 인용발명 2에는 B이므로본원발명의구성요소 A+B 는인용발명 1 및 2의결합에의하여용이하게도출해낼수있는구성상의곤란성이없다또는있다 ( 본원발명은인용발명 1 및 2에비해 ( 구체적인이유 )----- 로구성의곤란성이있다 ) 라 ) 이러한구성상의차이에서오는본원발명의효과는인용발명 1 및 2의효과에비해서 ----( 구체적인이유 )---- 로더나은효과 ( 효과의현저성 ) 가있다또는없다. 180

214 제 4 장결론 3. 추가적으로검토할요인 1) 디자인보호법의관련디자인제도를특허제도에적용 95) 관련규정 디자인보호법제35조 ( 관련디자인 ) 1 디자인권자또는디자인등록출원인은자기의등록디자인또는디자인등록출원한디자인 ( 이하 기본디자인 이라한다 ) 과만유사한디자인 ( 이하 관련디자인 이라한다 ) 에대하여는그기본디자인의디자인등록출원일부터 1년이내에디자인등록출원된경우에한하여제33 조제 1항각호및제46 조제1항 제2항에도불구하고관련디자인으로디자인등록을받을수있다. 2 제1항에따라디자인등록을받은관련디자인또는디자인등록출원된관련디자인과만유사한디자인은디자인등록을받을수없다. 3 기본디자인의디자인권에제97조에따른전용실시권 ( 이하 전용실시권 이라한다 ) 이설정되어있는경우에는그기본디자인에관한관련디자인에대하여는제1항에도불구하고디자인등록을받을수없다. 디자인보호법의관련디자인 ( 법제35조 : 개정법에서유사디자인을 관련디자인 으로용어변경 ) 제도는 자기의등록디자인또는디자인등록출원한디자인 ( 기본디자인 ) 과만유사한디자인 ( 관련디자인 ) 에대하여는그기본디자인의디자인등록출원일부터 1년이내에디자인등록출원된경우에한하여제33 조제1항각호 ( 디자인등록요건 ) 및제46조제 1항 제2항 ( 선출원주의 ) 에도불구하고관련디자인으로디자인등록을받을수있는것을말한다. 이러한디자인보호법상의관련디자인제도를특허법 ( 실용신안법포함 ) 에도입할필요성이있다고판단되며, 다음의경우를가정해보겠다. 현행특허제도하에서는기출원한발명 (A, a) 과동일한법주의기술사상에속하지만, 특허를받을수있을정도의개량발명에이를수없는기술수준의발명 (A', a') 을한경우, 현행특허법으로는특허권을받을수없다. 그러나만약제3자가공개된발명 (A, a) 을보고실질적인연구개발없이단순하게발명 (A', a') 을도출하여실시하는경우에는선행발명 (A, a) 이적절히보호되지못하는문제점이발생한다. 이에따라선행발명 (A, a) 의특허권자는제3자를상대로소송등의법적인절차에의하여해결하려고하지만, 본인의발명 (A, a) 과유사한범주에속하는제3자의발명 (A', a') 95) 광운대학교권태복교수의원고내용을토대로정리함. 181

215 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 이침해로인정되기란쉬운일이아니며, 또이러한분쟁에따른경제적손실이수반된다는문제점이있다. 다만, 현행특허법의국내우선권제도 ( 특허법제55조 ) 를이용하는경우, 원출원에구성요소의부가, 삭제, 변경등을할수있지만, 특허출원일의소급및특허요건의판단기준일, 원출원의취하등의문제점이있다. 따라서원출원발명과동일범주에속하는기술사상의발명 ( 디자인보호법에서의관련디자인 ) 을원출원과관련있는발명으로하여특허출원하는경우, 그관련출원은원출원의특허허여와동일한요건으로특허권을허여하는 관련특허출원제도 의도입을검토할필요성이있다. 이러한 관련특허출원제도 가특허법에도입되는경우에는특허발명과유사한발명을실시하는제3자에게적극적으로대처할수있을뿐만아니라특허권자와제3자의불필요한특허분쟁을미연에방지할수있을것으로기대된다. 2) 기업간 M&A를통한특허확보경쟁 96) 샤오미는특허가없는기업으로소문나서특허분쟁이격화될것으로인식되나이에샤오미는중국기업인나인봇을인수하여제품을개발하다미국의세그웨이사로부터특허침해소송을당하자아예세그웨이사를인수하여버린사례가있다. 이와같이최근의구글, 마이크로소프트등은특허침해소송을맞대응하는것보다는기업자체를인수하여버림으로서특허침해의위험을제거하고있다. 특허침해기업을인수함으로기존인력과노하우도함께이전이된다. 우리나라의다음카카오의김기사인수도같은맥락으로볼수있으며, 페이스북의인스타그램인수도같은방식이다. 이에따라특허분쟁을방지하는한편시너지효과를누릴수도있다. 또한경쟁기업을인수하게되면오히려주가가상승하는현상도발생한다. 문제는거대기업이나자본력이있는기업의경우이러한분쟁해결방식을사용할수있고중소기업이나벤처기업은특허분쟁을그대로하거나커다란기업에인수되어 exit하는방법외에는별다른수가없다는것이다. 96) 건국대학교정연덕교수의원고내용을토대로정리함. 182

216 제 4 장결론 Ⅱ BT 분야심사기준개선방안 생명공학 의료등 BT 분야의발명은각국의산업정책은물론보건의료정책및생명윤리와같은국민의법감정에영향을받아, 국제적조화관점과함께개별국가의특수성을고려한특허제도를운영하고있다. 따라서필요하다면우리나라의상황에외국에만존재하는심사기준또는특허제도를도입하는방안을검토해볼수있겠다. 다만, 외국의특정제도를우리나라에도입하는데있어서기술이나산업별로파급효과가달라질수있기때문에산업별효과에대한면밀한검토와함께통계적분석이뒤따르는것이바람직하다. 1. 국가별로차별화된심사기준의도입에대한검토 : 의료행위특허보호 97) 국가별로자국의법제도환경에맞추어기술분야별로차별화된심사기준을통해운영의묘를지니고있다. 현재우리나라에없는심사기준중검토가능한사례로 의료행위에대한특허인정여부 를들어각국의보호현황을검토하고, 우리나라에적용시고려할사항등에대해살펴보겠다. 1) 의료행위에대한각국의특허보호현황 의료행위에관한발명 에대한특허허여문제는특허제도를유지하고있는모든나라들의공통적인문제이며, 우리나라를비롯한다수의나라는의료행위발명에대하여특허권의배타적인권리로인해파생되는윤리적인문제와국민건강적인문제로특허를원천적으로부여하고있지않는다. 반면, 미국의경우에는유용성이있는모든발명에대하여특허를부여하고다만실시권제한을통하여의료행위발명에대한특허권을무력화시키는제도를운영하고있다. 우리나라는 인간을수술, 치료또는진단하는방법 에관한발명, 즉의료행위에관한발명에대해서는특허법제29 조제l항본문에서규정하고있는 산업상이용할수있는발명 에해당하지않는것으로하여특허를허여하지않고있다. 이는의료업은특허법 97) 법무법인율촌윤경애변리사의원고내용을토대로정리함. 183

217 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 상의산업에포함시키지않는다는통설및인간의존엄과가치라고하는인도적목적에기초한것이이다. 그러나최근의료행위가, 바이오기술의발전에따라, 산업화 경향을나타내고있으며, 의료업자체가신규산업의창출과산업발전에불가결한것으로여겨지고있는상황을고려한다면새로운산업필요와기술진전에맞춰현행특허법의운용을재고할필요성이있으므로우선, 각국에서의의료행위의특허성판단에대하여살펴본다. < 표 4-4> 주요국의생명공학 의료분야특허보호대상비교 발명구분 물 방 질 법 대 상 국가별보호대상 우리나라 미국 일본 유전자 특허가능 특허가능 특허가능 DNA 단편 특정질병의진단용등구체적인유용성이입증된경우에만특허가능 단백질 특허가능 특허가능 특허가능 미생물 특허가능 특허가능 특허가능 동물 특허가능 특허가능 특허가능 식물 특허가능 특허가능 특허가능 인간, 신체의일부 특허불가 특허불가 특허불가 인간배아간세포 특허불가 특허가능 특허불가 수술방법진단방법치료방법 사람불가동물가능 특허가능 사람불가동물가능 출처 : 특허청 (2003) 주요국의생명공학과관련된특허성판단기준보고서. 미국에는 1952년의특허법개정이래, 의료분야와관련되는방법전반이특허의대상으로허용되어수많은의료방법특허가등록되고있으나, 1993년의 Pallin사건을계기로 1996년특허법이개정되어의료방법특허를존속시킨다음, 의사등에의한의료행위에는원칙적으로특허권을행사할수없는취지의규정이도입되었다. 미국특허법제287 조 (c)(1) 항 ) 은사람에대한치료, 진단, 수술방법도다른종류의방법과마찬가지로특허의대상으로하고, 다만특허권의효력은의사의실시에는미치지않는것으로하고있다. 그러나, 미국특허법제287조 (c)(2)(a) 에서는의약품의사용방법에관한특허및유전자치료방법등의생명공학분야의특허를침해하는형태의사용에대하여는의사등의면책은적용되지않음을규정하고있다. 184

218 제 4 장결론 [ 미국에서특허허여된치료방법사례 ] 사례 1; 미국특허 6,299,872 발명의내용 Interferon α와 ribavirin 을병용투여하는것에특징이있는 C형간염의치료방법 청구범위 1. C형간염감염의환자에대해서 interferon α와 ribavirin 을조합하여 C형간염을치료하는방법에서, 투여되는 interferon α의양이주 ( 週 ) 당 3 백만 IU 미만인방법. 사례 2; 미국특허 6,414,014 발명의내용 Taxol 의투여형태를개량하는것으로써부작용을회피하는것에특징이있는암의치료방법 청구범위 1. Taxol 응답성종양의혈액학적독성을경감하면서항종양효과를가져오는종양환자의치료방법으로, (a) 상기환자에게는종양의과민증반응을억제하기위해서, (a1) taxol 투여의약 12시간전및 6시간전에효과적인양의 dexamethasone 을경구투여하기전투여하고, (a2) dexamethasone 투여후 taxol 투여전에, 효과적인양의 (ⅰ) 항히스타민과 (ⅱ) cimetidine 또는 ranitidine 을정맥내투여하여, (b) taxol 은약 175mg/m2 를약 3시간에걸쳐투여한다. 유럽에서는 1973년에유럽특허조약이체결되어 EPC 제52조제4 항에 외과적처치또는치료에의한인체또는동물의처치방법및인체또는동물에게실시되는진단방법은제52조제1항에규정된산업상이용가능성이없다. 다만이규정은화합물또는조성물을위방법으로사용하는것에는적용되지않는다 라고규정되어있다. 즉수술또는치료에의한인간또는동물의처치방법및인체또는동물에행해지는진단방법은특허의대상이되지않는다는취지가조약상규정되어있다. 이것은사회윤리나공중의건강의관점에서의배려로이해되고있다. 이때문에, 수술, 치료, 진단방법은특허의대상으로되어있지않다. 단, 예외적으로조약의운용에서, 진단방법 (1데이터수집단계, 2비교단계, 3의료결정단계의 3단계로구성된다.) 중 1 과 2의단계에머무는것은진단방법에는해당하지않는것이라고해석하여, 특허의대상으로되어있다. 또한, 2000 년의유럽특허조약의개정시의료방법특허의도입에대해서도검토되었지만, 공중건강의관점을배려해야한다는종래의생각을유지해야한다는의견도있어, 합의에이르지않은경위가있다. 또한, 의료방법을특허의대상으로하지않는조약상의근거에대해, 협정과정합성을취하기위하여, 산업상이용할수있는발명으로간주하지않는다 라고하는규정을 ( 산업이지만 ) 특허대상으로부터제외한다 라는규정으로고쳤다. 일본의특허심사기준은산업상이용할수없는발명의유형으로서 인간을수술, 치료, 진단하는방법 을들고있다. 또한 인간으로부터채취한것을처리하는방법, 또는그것 185

219 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 을분석하거나하여각종데이터를채취하는방법은 인간을수술, 치료또는진단하는방법 에해당하지않으나, 채취한것을채취한자와동일한자에게치료를위해되돌리는것을전제로하여, 채취한것을처리하는방법 ( 예 : 혈액투석방법 ) 은의료행위에해당된다 고규정하고있어의료행위에대한특허성을인정하고있지않고있다. 또한일본판례에서는일본동경법원평성14년 11일, 평성12년 35 심결취소사건에서출원발명에대해원고는의료행위만을산업에서제외시키는것이부자연스럽다고주장하였으나동경법원은현행법의해석상으로법제29조제1항의 산업상이용할수있는발명 이라판시하여일본에서도의료행위에대해특허성대상이되지않고있다. [WTO/TRIPs 에서특허대상에관한규정 ] WTO/TRIPs 제27조 ( 특허대상 ) 1. 2~3 항의규정에따라모든기술분야에서물건또는방법의발명에관한어떤발명도신규성, 진보성및산업상이용가능성을갖춘다면특허를받을수있다. 제65 조4항및본조 3항에따라발명지, 기술분야, 제품의수입또는국내생산여부에따른차별없이특허는허여되고특허권은향유되어야한다. 2. 체약국은공서양속혹은인간, 동물, 식물의생명, 건강의보호또는환경에의심각한피해를예방하기위해서발명을특허대상에서제외하거나체약국국내에서영업적인실시를금할수있다. 다만, 그발명의이용이국내법에금지되어있다는이유만으로상기와같은배제조치를취해서는안된다. 3. 체약국은또한아래사항을특허대상에서제외할수있다. (a) 인간또는동물의치료를위한진단, 처치그리고외과적방법 (b) 미생물이외의동물과물그리고비생물학적그리고미생물학적제법과는다른본질적으로식물또는동물의산출을위한제법, 체약국은특허또는개별법또는양자에의해서식물변종의보호를규정해야한다. 이규정은협정의발효후 4년후에재검토된다. 한편, Trips 협정에서는가맹국은 사람또는동물의처치를위한진단방법, 치료방법및외과적방법 은특허의대상으로부터제외할수있다고규정하고있어제외여부는각국의판단에맡기고있다. 의료행위발명을불특허대상으로하는문제에대해서는이견이없었던바, 그주된이유로는의료행위발명에특허권이라는독점권을부여하는경우인류의건강에문제를발생시킬우려가있고, 발명의정의에도부합되지않는다는점, 즉발명의정의에의하면계속반복재현가능성이있어야하는데진단, 수술등의발명은반복재현성이있다고보기어렵다는이유에서의견을같이하였다. 제1항에는물건의발명이건방법의발명이건간에발명이산업상이용가능하고, 새롭고또한진보성을갖추었다면그발명은특허를받을수있는것으로규정하고있고, 발명의 186

220 제 4 장결론 장소, 기술분야혹은그발명품이외국으로부터수입되었건일부에서만생산되었던지간에모든특허권은동일한대우를받아야한다고규정하고있다. 또한본조제2항및제3항에는불특허대상과관련하여인간또는동물의치료를위한진단, 처치, 외과적방법등에대해서는특허대상에서제외할수있거나체약국은또한 1 인간또는동물의치료를위한진단, 처치그리고외과적방법, 2 미생물이외의동물과식물그리고미생물학적제법과는다른본질적으로식물또는동물의산출을위한방법을특허대상에서제외할수있다. 체약국은특허, 효과적인독자적 (sui generis) 제도또는양자의혼합을통해식물변종의보호를제공해야한다. 이규정은협정의발효후 4년후에재검토한다. < 표 4-5> 의약관련발명의각국의특허보호현황 발명의특허보호발명의내용종류한국미국유럽일본 물질 화합물 A O O O O 제법 화합물 A를원료화합물 B로부터제조하는방법 O O O O 제제 화합물 A와첨가제C를함유하는의약조성물 O O O O 용도 사용방법 ( 새로운적응증 ) 화합물 A를함유하는당뇨병치료약 O O ( 새로운적응증 ) 화합물 A를이용하여당뇨병을치료하는방법 O 단일의약 복수의약 ( 투여방법 ) 투여량, 투여스케줄, 투여부위, 투여제형등을완전히새로운형태로변경하는것에의해뛰어난효과를발휘하는방법 X O X X 화합물 A와화합물α의복합제 O O 화합물 A와화합물α을사용하여당뇨병을치료하는방법 O ( 병용투여방법 ) 복수의의약을각각투여하는방법 ; 투여량, 투여스케줄, 투여부위, 투여제형등을새로운형태로변경 X O X X 하는것으로써뛰어난효과를발휘하는방법 이와같이국내외경향을살펴보면, 대체로의료행위관련발명을미국을제외하고산업상이용가능성이없다고하여특허성에부정적인경향을보여왔다. 2) 의료행위의특허보호관련고려할사항의료행위발명에대하여우리나라뿐만아니라외국에서도특허권을주지않는이유는배타권의문제이며, 의료행위발명에대한배타권을어느한사람에게부여한다면국민건강과의료서비스시장에엄청난혼란을야기하고또한윤리적인문제를발생시킨다는것이다. 187

221 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 의료행위발명의윤리적인문제이외에도다음의사항도고려되어야한다. 첫째, 의료행위발명을특허대상에서제외시켜도치료목적의의약품이나의료기기등의발명에대해서특허가부여되기때문에발명자에대한인센티브는충분히반영되었다는것이다. 둘째, 만약의료행위발명에특허를부여하면, 특허권자에게지불하는실시료, 손해배상등으로인해의료비가과도하게상승하게될우려가있고, 또한의료기술의독점에따른폐해가증가하게된다는것이며, 특허침해소송으로인해환자의프라이버시가침해당할가능성이발생한다는것이다. 그러나의료행위발명이특허보호대상에서원천적으로배제됨에따라생명공학기술수준에비해생명의료기술에대한출원은미약한수준이다. 의료행위발명에도특허를허여하고있는미국특허청에접수된한국출원인의생명의료기술출원건수는생명의료기술분야학술지에게재된한국인에의한논문게재편수의 10% 미만으로우리나라출원인의생명의료기술을권리화하려는시도가미국, 영국, 일본등에비하여미미한것으로드러났다. 미국에서는의료행위발명이특허의대상이며, 실제로많은등록이이루어지고있다. 의료행위발명에는많은시간과자금이투입된다. 미국특허청이의료행위발명에특허를부여하는것은간접적으로이러한사실에기인한것으로보인다. 새로운치료나수술방법같은의료행위를선도하는정책을펴고있는것이다. 이와같은정책은우리나라특허법의정책에시사하는바가크다고할수있다. 따라서배타적권리를부여함으로써연구, 개발의욕을고취시켜산업발전을견인한다는특허제도의근본취지에비추어볼때, 전통적의미의의사에의한의료행위가아닌첨단생명의료기술에대해서도특허를허여하지않는현행특허성판단기준은재검토되어야할것으로보인다. 결론적으로의료행위의특허보호에관해서는의사를포함한전문가에의해서충분한논의가되어져, 특허제도에대한이해를얻는것이불가결하고특허권의효력제한에대해서도발명의공개와특허에의한보호와의밸런스를고려한논의가필요하다. 188

222 제 4 장결론 2. 국가별로차별화된특허제도에대한도입가능성검토 : 미국의 CIP제도 98) 미국특허법은특허를출원한이후에이를분할하거나, 변경하거나, 심사를계속진행하는등의다양한형태의출원제도를제공하는데, 그가운데미국특허법의독자적인제도인일부계속출원 (Continuation In Part : CIP) 제도가있다. CIP제도는선출원을개량하거나새로운구성요소를추가하고자할경우에선출원의심사종료전에선출원의내용에개량된내용을추가하여새로출원하는제도로서추가된부분은새로출원한날에출원한것으로간주되고선출원서에기재되어있던내용에대해서는선출원일에출원한것으로소급하여인정된다. 새로운사항, 신규사항의추가는어느나라특허법을막론하고, 엄격하게금지되는데 CIP출원은그예외라고하겠다. 새롭게추가된부분은 CIP 출원일자를기준으로, 원출원의내용에대해서는원출원일자를기준으로특허성을심사하게된다. 단, 권리존속기간은원출원일로부터기산된다. CIP출원의가장파격적인부분은원출원의절차가종료되기전까지만출원하면된다는점이다. 파리조약에의한우선권제도는 1년간인정될뿐인데, CIP출원은원출원이특허되거나포기되는등절차가완전히종료되기전까지만출원을하면된다. 하나의사례로미국 NPE 의특허포트폴리오가운데, 단한건의미국특허를출원한이후 15년에걸쳐서, CIP출원과분할출원을이용해서수십여건의특허로쪼개어특허포트폴리오를구성한경우도있다. 발명자를두텁게보호한다는긍정적인측면과, 오랜기간이지난이후에권리행사를시작하는잠수함특허를출현시킬가능성이있다는부정적인측면을동시에지니는제도이다. 미국에만있는 CIP제도는선행발명의개량가능성을높일수있는점에서우리나라의 BT 분야에도입하는것에대한긍정적인기대감이크다. BT분야에있어서개발초기에출원된명세서기재정도가특허받기에곤란한정도이거나, 개발된기술에대한적절한권리설정이미흡한등의구조적인문제점을내포하고있는경우가많다. 우리나라에서도 CIP제도를도입한다면출원과정에서선출원을개량하거나새로운구성요소추가할수있다. 따라서명세서에개량된자료나실시가능요건을더욱충족시키기위한데이터가추가된것을제외하고는청구항 (claim) 은실질적으로동일한경우가있을수있는데, 98) 법무법인율촌윤경애변리사의원고내용을토대로정리함. 189

223 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 이러한경우에는존속기간이선출원일로부터 20년임을전제 (terminal disclaimer) 로특허허여가가능하다. 설사선출원이실시가능요건으로무효가되더라도후속출원이유효하므로안정적인권리확보측면에서도매우유용하다. 이러한측면때문에 BT분야에서는신규사항을추가할수있도록하는형태의 CIP 제도에대하여긍정적으로고려할수있다. 반면, 화학등기타분야에서도 CIP제도의도입을긍정적으로고려할수있는면도있을것이다. 그러나 CIP제도의도입은선출원의출원시점과심사계속기간후에분명해진기술까지권리범위에포함하도록후출원의청구항을작성함으로써 CIP제도를남용할수있다는문제가있다. 또한 BT분야에서도 CIP제도를남용하여신약의에버그리닝전략으로사용할수도있는문제점도발생할수있으므로 CIP제도의도입후기술분야별파급효과에대한다각도의고찰이필요하다. 3. 추가적으로검토할요인 1) 제약분야의특허출원-의약품허가-의약품약가의결정 ( 급여청구 ) 99) 의약품은 선도물질개발 ( 특허출원 ) 비임상연구임상시험 (1,2,3 상 ) 허가신청 / 허가 ( 신약허가심사기간 120 일 ) 의연구개발단계를거친다. 이후식약처의허가를받은의약품은건강보험급여약으로등재신청을해야등재여부에관한의사결정 (positive system) 이이루어진다. 신약은 1 건강보험심사평가원에급여등재신청하여건강보험심사평가원 ( 심평원 ) 에서급여적정성평가에의해급여적정하다고판정이나면 2 건강보험공단의약가협상절차로들어간다. 약가협상으로가격을결정하면 3 보건복지부의건강보험정책심의위원회에서심의하여최종등재된다. 이때기존의대체가능의약품의가중평균가의 90% 가격을수용하는경우약가협상없이등재가가능하다. 99) 한국보건사회연구원박실비아의약품정책연구센터장의원고내용을토대로정리함. 190

224 제 4 장결론 [ 그림 4-1] 의약품보험등재절차 출처 : 보건복지부. [ 그림 4-2] 제네릭등재후오리지널과제네릭의약가인하절차 출처 : 식약처허가제도관련자료. 한편, 제네릭의약품은동일제제의신약이등재되어있으면건강보험급여약으로등재가가능하며, 보험등재절차를거쳐야한다. 이때제네릭의약품이건강보험급여약으로등재되면오리지널의약품의가격은종전가격의 70% 로인하된다. 즉, 최초등재되는제네릭은종전오리지널가격의 59.5% 수준 ( 인하된오리지널가격의 85% 수준 ) 으로가격이결정되는것이다. 단, 정부가연구개발활동수준에따라인정하는 혁신형제약기업 으로지정된기업의제품은종전오리지널가격의 68% 수준의가격을받을수있다. 결정된가격은최초제네릭등재후 1년동안유지되며, 최초제네릭등재 1년후에는오리지널, 제네릭모두종전오리지널가격의 53.55%( 이는최초 1년제네릭가격 59.5% 의 90% 수준의가격임 ) 로가격이동일해진다. 그러나만일 1년이경과했음에도동일제제의약품공급사가 3개이하인경우에는이가격이유지된다. 191

225 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 건강보험등재결정에서중요한고려요소는기존치료제대비임상적효과개선여부와, 비용대비효과성이다. 이를위해제약사는자사신약의임상적우위성및비용효과성을입증하는자료를제출해야하며, 비용효과성입증에실패하는경우높은가격을받기어렵다. 이에신약개발사들은보험등재절차가신약의시장진입을어렵게한다는지적을해왔고, 등재절차의간소화를주장해왔다 년정부는신약의등재절차를간소화하기위하여경제성평가를수행하지않고대체치료제의가중평균가 90% 가격을수용하는경우약가협상없이등재가능하도록제도를개편했다. 이러한절차개편은신약의보험등재가능성을높이는효과가있으나건강보험영역에서요구하는치료효과의개선, 비용효과성의입증없이등재가능하게함으로써혁신적신약개발동기를약화시킬가능성이있다. 특히최초제네릭등재후 1년후오리지널과제네릭약가를동일시하는것은제네릭의약품의시장경쟁력을낮출가능성이있다. 실제로일부제약사들은자발적으로가격을인하하여등재하고있다. 2015년 3월부터의약품허가 -특허연계제도가본격시행됨에따라제네릭허가신청시특허권자에게통보의무가발생하게되었다. 특허권자는판매금지신청을할수있고이경우 9개월간판매가금지된다. 그기간동안특허소송에서제네릭사가승소할경우판매가가능하나, 허가-특허연계도입이전에비해제네릭허가신청에서판매가능시점까지시간이더소요된다. 이는제네릭의약품의시장진입을늦추게되므로오리지널제품의건강보험약가인하시점도늦추게된다. 제네릭진입지연정도는제네릭개발사가특허도전을얼마나일찍시작하는가에달려있다. 한편, 우선판매품목허가제도도입으로특허도전에성공하여최초로발매되는제네릭진입후 9개월동안타제네릭의약품의판매가금지된다. 그러나제네릭의약품의가격은최초제네릭등재이후 1년동안오리지널의약품 59.5% 수준의가격이유지되므로 9개월간의독점판매기간동안에는약가에변화가없다. 특허가만료된오리지널의약품약가의 85% 수준이라는가격경쟁력의효과를 9개월간독점할뿐이다. 건강보험약제등재와관련하여, 종전에는제네릭의약품을특허만료전에허가받고특허만료후에판매하는조건으로건강보험에미리약가를등재하였으나, 의약품허가-특허연계제도의도입이후이와같은절차는없어졌다. 즉시시판되지않는제네릭은약가를등재할필요가없다. 192

226 제 4 장결론 2) 위임형제네릭 100) 위임형제네릭 (authorized generic) 이란오리지널사가직접생산을하거나위임을받은제네릭사가생산한, 신약과동일한제네릭의약품을지칭한다. 다만, 새로운제네릭명으로허가를받아포장은제네릭으로되어판매되나실질은오리지널제품과동일하다고볼수있다. 제네릭을생산하려면원자료와동등하거나그이상의자료를제출해야하지만, 위임형제네릭처럼최초허가자또는원개발자로부터자료사용이허가된경우에는동등이상의자료를제출해야되는규정의예외가인정된다. 오리지널사가나중에위임형제네릭을해야되겠다고결심했을때에는이규정을활용할수있다. 예를들어, 오리지널사가약한특허를보유하고있고자신이공격받을여지가있어서특허가무효화될가능성이있으면, 위임형제네릭품목허가신청을하게된다. 다만 2012년부터시행된일괄약가인하제도에따라오리지널특허신약의약가가떨어질우려가있으므로약가산정신청을하지않고기다릴것이다. 101) 위임형제네릭출시시기를퍼스트제네릭의우선판매품목허가기간이개시되기직전으로함으로써오리지널사는오리지널의약품의약가인하로인한피해를최소화하면서시장선점효과를꾀하게된다. 통상적으로제약회사가대형병원에제품을납품할때오리지널사의약이높은비중을차지한다. 이러한상황에서오리지널사는대형병원에위임형제네릭이들어가자신의약과경쟁하는것을원치않을것이다. 그래서대개오리지널사는위임형제네릭사에게작은중소병원을중심으로공격적마케팅을하라고하고자신은기존대로대형병원위주로판매를유지하겠다는식의계약을하게된다. 그러나그와같은계약은반경쟁적요소를포함할수있고공정거래법위반에해당할소지가있다. 결국위임형제네릭문제는무효화될가능성이큰약한특허의경우에발생하고, 위임형제네릭을활용한시장선점전략은공정거래법위반에해당할소지가있다는점을주시해야한다. 국내시장에서위임형제네릭은 2010년이후오리지널제약사의특허만료이후시장방어전략으로점점증가해왔다. 위임형제네릭은오리지널사와특허분쟁이필요없고 100) 한국보건사회연구원박실비아의약품정책연구센터장과충북대학교신혜은교수의원고내용을토대로정리함. 101) 2012 년이전에는소위계단식약가산정방식에따라약가가산정되었지만, 2012 년부터는일괄약가인하제도를실시하여제네릭을출시한후 1 년이지나고나면오리지널약가도 53.5% 로떨어질수밖에없음. 193

227 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 오리지널사의제품이라는마케팅상의장점이있어제네릭의약품과의경쟁에서우위를선점할가능성이높다. 그러나모든위임형제네릭이시장에서성공하는것은아니다. 최초제네릭등재시오리지널의약가가 30% 인하되므로오리지널사는독점기간만료전에위임형제네릭을출시하기보다는다른제네릭과동시에발매하는경향이점점커지고있다. 따라서위임형제네릭의시장선점효과는낮아지며, 다른제네릭과동시에시장에서경쟁해야하는상황이발생한다. 이는위임형제네릭이대기업이보유한마케팅역량에도불구하고반드시성공이보장되는것은아님을의미한다. CJ헬스케어는오리지널고혈압치료제세비카 ( 다이이찌산쿄사 ) 의위임형제네릭세비액트를 2015년판매개시하였다. 그러나 CJ헬스케어가보유한위임형제네릭마케팅경험에도불구하고 6개월간매출이 1억8천만원에불과한것으로나타났고, 이는동일제제의다른제네릭에서도마찬가지였다. 이는이제제시장전체가고혈압치료제시장에서다른제품에비해경쟁력이낮기때문으로해석된다. 오리지널사의특허, 독점기간만료에따라위임형제네릭을출시하는것이다른제약사의제네릭개발, 허가자체를방해하는것은아니지만, 시장에서경쟁우위를차지할가능성이높다. 이에따라오리지널사는신제품개발보다는기존제품을통한수익창출에의존할가능성이높아지며, 의약품시장에서의기술혁신및경쟁을감소시키는결과를가져올수있다는점에서논의가필요하다. 위임형제네릭으로인해국내제약산업에서시장의경쟁이저해된대표적사례를몇가지소개하면다음과같다. 첫번째사례는대웅제약의주력약품인항궤양제인 알비스 사례이다. 알비스는비스무스칼륨 라니티딘 수크랄페이트등 3가지성분을포함한복합개량신약으로연매출이 500억원대에달한다. 2013년대웅제약의오리지널조성물에대한특허가만료된이후한올바이오파마와한국파비스제약 2곳이복제약개발에성공했다. 그러나대웅제약은오리지널알비스의시장방어를위해 2014년-2015년 4개계열사를통해위임형제네릭 ( 대웅-알비스D, 대웅바이오-라비수, 알피코프-가제트, 한올바이오파마-위비스 ) 를출시하여타제네릭사 (40여개사) 와의경쟁에서시장우위를차지하고있다. 194

228 제 4 장결론 2014년 3분기까지알비스와당시허가되었던위임제네릭가제트의매출합계는 553억원, 2015년 3분기까지알비스와 4개위임제네릭매출합계는 536억원으로전체매출하락이거의없다. 알비스의경우위임형제네릭측면외에제조기술면에서의강점이있다. 알비스는라니티딘, 비스쿠스, 스프랄페이트등 3개성분이결합되어있어제네릭개발시식약처에서요구하는생물학적동등성시험자료생산이어렵고제조절차가까다로워국내에서생산가능한제약사는 3개 ( 대응제약, 파비스, 한올바이오파마 ) 에불과하다. 이에대웅제약은타제네릭사와위수탁계약을맺고타사의수요에맞춰제네릭생산을하고있다. 즉대웅제약은위임형제네릭판매와 ( 제조기술에의한 ) 위수탁계약을통해동제제시장에서성과를거두고있는셈이다. 두번째는건일제약의고지혈증치료제오리지널의약품오마코사례이다. 오마코는 2015 년상반기제네릭진입으로경쟁에노출되었으나제일약품을통해위임형제네릭인 시코 를판매하면서전년도매출실적을유지하고있다. 건일제약은제일약품과코프로모션을통해오마코위임형제네릭 시코 를제네릭과같은시기에발매했다. 그결과 2015년상반기동일제제의매출순위를보면, 오리지널인오마코가 1위 (196억원), 타사의제네릭 ( 영진약품, 오마론 ) 이 2위 (8억원), 위임형제네릭 ( 제일약품, 시코 ) 가 3위 (5억원 ) 를차지하고있으며, 기타제네릭은 2억미만의매출을보였다. 195

229 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 References 참고문헌 Ⅰ. 국내문헌 1. 단행본 과학기술정책연구원 (2004) 지적재산권강화가기술혁신및생산성에미치는효과분석 : IT 산업을중심으로. 과학기술정책연구원 (2005) 산업별기술혁신패턴의분석틀및사례. 과학기술정책연구원 (2010) 산업특성에따른지식재산경쟁력제고방안. 송영식 (2013) 지적소유권법 ( 상 ), 육법사. 송영식 이상정 김병일 (2012) 지적재산법 ( 제 12 판 ), 세창출판사. 윤병섭 (2007) 선진국의기술보호주의대응방안, 특허청. 정연덕 (2008) 특허기술거래활성화를위한 Invention capital 도입필요성검토, 특허청. 정보통신정책연구원 (2006) 지적재산권강화가기술혁신및생산성에미치는효과분석 : IT 산업을중심으로. 특허청 (2003) 주요국의생명공학과관련된특허성판단기준보고서. 특허청 (2007) 반도체분야특허심사가이드. 특허청 (2008) 지식재산권이연구개발활동에미치는영향에대한연구. 특허청 (2009) 제약분야의에버그린특허전략과분쟁사례연구. 특허청 (2010) 특허제도를보완하기위한기술공유화에대한연구. 특허청 (2014a) 컴퓨터관련발명심사기준. 특허청 (2014b) 특허 실용신안심사기준. 특허청 무역위원회 (2013) 2012 년도지식재산활동실태조사. 특허청 한국지식재산연구원 (2008) 주요국의표준특허정책및글로벌기업의표준특허확보전략연구. 196

230 참고문헌 특허청 한국지식재산연구원 (2012a) 지식재산제도의실효성제고를위한법제도기초연구 - 특허활용현황분석및법제도개선방안연구. 특허청 한국지식재산연구원 (2012b) 지식재산제도의실효성제고를위한법제도구조및기초연구 : 특허권침해손해배상감정평가체계구축에관한연구. 특허청 한국지식재산전략원 (2014) 특허성과지표활용가이드라인. 2. 논문 강경남 (2014) 허가 - 특허연계제도도입에따른영향, 한국지식재산연구원심층분석보고서. 강경남 (2015) 경제적관점에서의특허권의부당한권리행사에대한논의, 한국지식재산연구원이슈페이퍼. 곽규포 (2015) 한국형의약품허가 - 특허연계제도도입및제문제에관한비교법적연구, 고려대법학석사학위논문. 구대환 (2013) 표준특허의효과적인관리방안 : 표준제정기구의역할을중심으로, 산업재산권, (24), pp 김대중 박실비아 (2013) 의약품허가특허연계에서제네릭시장독점제도에관한연구, 보건경제와정책연구, 19(1), pp 김석관 (2005) 산업별기술혁신패턴의분석틀및사례, 과학기술정책, (153), pp 김원준 (2012) 특허요건관련법률의개선방안에관한연구, 법학연구, 15(3), pp 김형건 (2011) 리서치툴 (research tool) 특허와특허발명의이용에관한연구 : 연구또는시험의예외및강제실시권의적용여부에대한논의를중심으로, 재산법연구, 27(3), pp 문병순 (2013) 선진국, 친특허정책에서한발후퇴특허대응전략정교해져야, LGERI 리포트, pp 박실비아 (2006) 한미 FTA 의약품쟁점현황과정책적함의 : 지식재산권과 GMP 상호인정등쟁점을중심으로, 한국보건경제 정책학회, 추계학술대회, , 한국보건사회연구원대강당. 박실비아 (2008) 미국과캐나다의의약품허가 - 특허연계제도, 약제학회지, 38(3), pp

231 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 변정은 성태응 박현우 (2015) 기술분야별기술혁신패턴과특성의차이분석, 한국기술혁신학회춘계학술대회논문집, pp 서천석 (2000) MPEG-2 표준과특허권공동출자, 지식재산 21, 60, pp 서호선 (2014) ICT 표준특허창출전략, 한국통신학회지 ( 정보와통신 ), 31(10), pp 서환주 정동진 송종국 (2004) 특허권강화는기술혁신을촉진하는가? : 한국의특허법개혁을중심으로, 국제경제연구, 10(2), pp 손수정 (2010) 혁신활동유인에있어서 Patent 와 Prize 의역할, 과학기술정책, 20(1), pp 신혜은 (2011a) 자료독점권 (Data Exclusivity), 사실상특허권존속기간의연장인가?, 안암법학, 35, pp 신혜은 (2011b) 특허권자와제네릭사업자의역지불합의에관한연구 : 관련미국판례와공정거래위원회의개정심사지침을중심으로, 산업재산권, (36), pp 신혜은 (2014a) 생명공학분야특허풀의필요성과형성촉진을위한제언, 강원법학, 43, pp 신혜은 (2014b) 우리나라제약산업실정에부합하는한국형허가 - 특허연계제도의시행방안, 안암법학, 43, pp 심미랑 (2011) 배타적재산권으로서특허권의개념에관한연구, 인하대학교법학연구, 14(2), pp 심미성 (2013) 한국특허 - 허가연계제도및제약분야특허소송에대한영향, 한미지재소송컨퍼런스분과세미나 6, , 코엑스 1 층 Grand Ballroom. 오승한 (2012) 특허허가연계제도의도입을위한주요국가규제체계의비판적검토, 법제연구, (43), pp 오준병 장원창 (2008) 특허권강화와기술혁신에관한실증연구 : 우리나라의제 11 차특허법개혁을중심으로, 경제학연구, 56(2), pp 윤권순 (2006) 베니스특허법분석을통한특허제도본질에대한고찰, 지식재산연구, 1(1), pp 윤선희 (2010) 특허전문관리회사 (NPE) 의현황과국내기업의대응방안, 산업재산권, (33), pp 이근 (2002) 지식재산권과기업의특허전략, 과학기술정책, 통권 138 호, pp 이성수 (2011) 특허보호강화가우리나라제약산업의기술혁신에미치는영향, 경영교 198

232 참고문헌 육연구, 26(2), pp 이승준 박성택 김영기 (2009) 특허덤불문제와해결방안에관한연구, 산업과경영, 22(1), pp 이용우 (2005) 특허제도의연혁 / 특허요건, 지적재산권, (9), pp 이원복 (2014) 허가 - 특허연계제도법률안의검토, 안암법학, 44, pp 이지연 (2012) 논문과특허, 식품산업과영양, 17(2), pp. 43. 이철희 (2014) 특허괴물의진화와표준특허전략, 전력전자학회지, 19(1), pp 전기억 박진우 최성진 (2007) 국내특허풀의결성전략에관한소고, 지식재산 21, 100, pp 정연덕 (2007) 특허권의남용과이에대한방안 Patent Troll 을중심으로, 산업재산권, (22), pp 정원준 정현준 (2014) ICT 표준경쟁현황과시사점 : 표준특허분쟁을중심으로, 26(7), pp 정차호 (2012) 한국형허가 - 특허연계제도에서의제네릭독점권부여여부, 과학기술과법, 3(1), pp 조경철 김창석 신준석 (2013) 지식재산권강화가기술혁신과경영성과에미치는영향의산업별비교연구 : 한국의제약, 반도체, 조선산업, 기술혁신연구, 21(2), pp 조명선 (2007) Research tool 특허 에관한생명과학분야의최근이슈, 지식재산의동향, (101), pp 최재식 (2015) 기술의발전에따른특허제도의변화 : 생명 공학 의료 의약발명관련판례를중심으로, 한국지식재산연구원이슈페이퍼. 한윤환 (2014) 특허괴물 Flash of Genius?, 한국기술혁신학회추계학술대회논문집, pp 함수영 (2010) IT 분야의 NPEs 특허분쟁과전략적대응, 산업재산권, 33, pp 기타참고자료 강춘원 (2011) 미국 Hatch-Waxman Act 와의약품허가 - 특허연계제도 ( 특허법원발표자료, ) 고려대 ICR 센터 (2015) 의약품허가 - 특허연계제도시행과현안 ( 학술세미나, ) 199

233 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 공정거래위원회 (2013) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 공정거래위원회예규제 172 호, ) 국가지식재산위원회 (2011) 제 1 차국가지식재산기본계획 ( 안 ) ( ) ( 제 2 회제 4 호의결사항, ) 도요타, 테슬라처럼기업들 특허개방 시장키울도구됐다 ( 일자, 파이낸셜뉴스 ), 성균관대학교글로컬과학기술법연구소 (2009) 신약특허권자와복제약개발자간역지불합의의반경쟁적효과에관한세미나자료 ( ) 식품의약품안전처 (2014) 의약품허가 특허연계제도세부운영요령 ( ) 식품의약품안전처 (2015) 의약품허가특허연계제도안내 ( ) 조명선 (2009) 신약개발과리서치툴 (research tool) 특허 (BRIC 동향, ), 중기 벤처에특허 2 만 9000 여건개방 ( 일자, 디지털타임스 ), 특허청, 국내특허공개공보 ( ). 특허청지식재산권통계, e- 나라지표. 특허청 KSIC-IPC 연계표 ( 899de353668d9fec.) 특허청보도자료, 특허괴물우리기업에대한공세지속 ( ) 특허괴물 공세에국내기업골머리 ( 일자, 중소기업뉴스 ), 파나소닉, 사물인터넷특허개방 ( 일자, 전자신문 ), LG- 충북, 특허 5 만 2000 건中企 벤처에개방, 충북을뷰티 바이오 에너지허브로 ( 일자, 매일경제신문 ), 200

234 참고문헌 Ⅱ. 해외문헌 1. 단행본 Baldwin, J.R. and Hanel, P. (2003) Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy: Canadian Industry and International Implications, Cambridge University Press : Cambridge. Cohen, W.M., Nelson, R.R., and Walsh J. (2000) Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not), NBER Working Paper 7552, National Bureau of Economic Research. Global Intellectual Property Center (2015) Unlimited Potential The GIPC International IP Index, 3rd Edition, U.S. Chamber of Commerce. Grossman, G.M. and Helpman, E. (1991) Innovation and Growth in the Global Economy, MIT press. Khan, B.Z. (2005) The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, , Cambridge University Press. Lamoreaux, N.R. and Sokoloff, K.L. (1999) Inventive Activity and the Market for Technology in the United States, , NBER Working Paper 7107, National Bureau of Economic Research. Leonard-Barton, D. (1998) Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Harvard Business Press: Boston. Lerner, J. (2000) 150 Years of Patent Protection, No. w7478, National Bureau of Economic Research. Merges, R.P., Menell, P.S. and Lemley, M.A. (2012) Intellectual Property in the New Technological Age, 6th edition, Aspen Publishers. Organization for Economic Cooperation and Development (2006) Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions. PricewaterhouseCoopers (2015) 2015 Patent Litigation Study: A Change in Patentee Fortunes. Sakakibara, M. and Branstetter, L. (1999) Do Stronger Patents Induce More Innovation? Evidence from the 1988 Japanese Patent Law Reforms, No. w7066, National Bureau of Economic Research. 201

235 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Schumpeter, J.A. (1989) Essays: On Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism, Transaction Publishers. Shapiro, C. (2001) Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. in: Innovation Policy and the Economy, Volume 1, pp , MIT press. Squicciarini, M., Dernis, H., and Criscuolo, C. (2013) Measuring Patent Quality, Organization for Economic Cooperation and Development. Thomas, J.R. (2005) Pharmaceutical Patent Law, 1st edition, Bureau of National Affairs. UK Intellectual Property Office (2011) Patent Thickets : an Overview. US Patent and Trademark Office (2000) Patent Pools: a Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents? Van Overwalle, G. (2007) Gene Patents and Public Health. Brussel, Bruylant, G. Van Overwalle, eds. Van Overwalle, G. (2009) Gene Patents and Collaborative Licensing Models: Patent Pools, Clearinghouses, Open Source Models and Liability Regimes, Cambridge University Press. 2. 논문 Arundel, A. and Kabla, I. (1998) What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for European Firms, Research Policy, 27(2), pp Barton, J.H. (1998) The Impact of Contemporary Patent Law on Plant Biotechnology Research. in: Eberhart, A., Shands, L., Collins, W., and Lower, L. (eds.), Intellectual Property Rights III Global Genetic Resources: Access and Property Rights, Madison: CSSA Miscellaneous Publication, pp Burk, D.L. and Lemley, M.A. (2003) Policy Levers in Patent Law, Virginia Law Review, pp Burt, R. and Sage, J. (2009) Inventing a Cleaner Future: Climate Change and the Opportunities for IP, European Patent Forum, Slovenia, May 6-7. Cockburn, I.M. and MacGarvie, M.J. (2011) Entry and Patenting in the Software Industry, Management Science, 57(5), pp

236 참고문헌 David, P. (1985) CLIO and the Economics of QWERTY, American Economic Review, 75, pp Dwivedi, G., Hallihosur, S. and Rangan, L. (2010) Evergreening: a Deceptive Device in Patent Rights, Technology in Society, 32(4), Gallini, N.T. (2002) The Economics of Patents: Lessons from Recent US Patent Reform, Journal of Economic Perspectives, 16(2), pp Gould, D.M. and Gruben, W.C. (1996) The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth, Journal of Development Economics, 48(2), pp Graevenitz, G., Wagner, S. and Harhoff, D. (2013) Incidence and Growth of Patent Thickets: The Impact of Technological Opportunities and Complexity, Journal of Industrial Economics, 61(3), pp Greenstain, S.M. (1992) Invisible Hands and Visible Advisors: an Economic Interpretation of Standardization, Journal of the American Society for Information Science, 43(8), pp Hall, B.H. and Helmers, C. (2013) Innovation and Diffusion of Clean/Green Technology: Can Patent Commons Help? Journal of Environmental Economics and Management, 66(1), pp Hall, B.H. and Ziedonis, R.H. (2001) The Patent Paradox Revisited: an Empirical Study of Patenting in the US Semiconductor Industry, , RAND Journal of Economics, pp Hardin, G. (1968) The Tragedy of the Commons, Science, 162(3859), pp Hawkins, R., Mansell, R., and Skea, J. (1995) Standards, Innovation and Competitiveness: the Politics and Economics of Standards in Natural and Technical Environments, International Journal of Strategic Management, 29(3), pp Heller, M.A. and Eisenberg, R.S. (1998) Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science, 280(5364), pp Hemphill, C.S. and Lemley, M.A. (2011) Earning Exclusivity : Generic Drug Incentives and the Hatch-Waxman Act, Antitrust Law Journal, 77, pp Holman, C.M. (2007) The Impact of Human Gene Patents on Innovation and Access: A Survey of Human Gene Patent Litigation, UMKC Law Review, 76(2), pp

237 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Jaffe, A.B. (2000) The US Patent System in Transition: Policy Innovation and the Innovation Process, Research Policy, 29(4), pp Kanwar, S. and Evenson, R. (2003) Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?, Oxford Economic Papers, pp Khan, B.Z. and Sokoloff, K.L. (1993) Schemes of Practical Utility: Entrepreneurship and Innovation among Great Inventors in the United States, , The Journal of Economic History, 53(2), pp Kitch, E.W. (1977) The Nature and Function of the Patent System, Journal of Law and Economics, pp Krishnamurthy, S. (2009) CASE: Mozilla vs. Godzilla The Launch of the Mozilla Firefox Browser, Journal of Interactive Marketing, 23, pp Mansfield, E. (1986) The R&D Tax Credit and Other Technology Policy Issues, The American Economic Review, 76(2), pp Malerba, F. and Orsenigo, L. (1997) Technological Regimes and Sectoral Patterns of Innovative Activities, Industrial and Corporate Change, 6(1), pp Marshall, E. (2014) Historic Patent on Embryonic Stem Cells Faces Scrutiny, Science, 343(6169), Maurer, S.M., Rai, A. and Sali, A. (2004) Finding Cures for Tropical Diseases: Is Open Source an Answer?, PLOS Medicine, 1(3), pp Mehl, A.B. (2006) The Hatch-Waxman Act and Market Exclusivity for Generic Drug Manufacturers : an Entitlement or an Incentive? Chicago-Kent Law Review, 81, pp Merges, R.P., and Nelson, R.R. (1990) On the Complex Economics of Patent Scope, Columbia Law Review, pp National Institutes of Health. (1999) Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources, Federal Register, 64(246), pp Pavitt, K. (1984) Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory, Research Policy, 13(6), pp Penin, J., and Wack, J.P. (2008) Research Tool Patents and Free-libre Biotechnology: a Suggested Unified Framework, Research Policy, 37(10), pp

238 참고문헌 Romer, P.M. (1990) Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98(5), pp Teece, D.J. (1986) Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy, Research policy, 15(6), pp Wadman, M. (2005) Licensing Fees Slow Advance of Stem Cells, Nature, 435(19), pp Walsh, J.P., Arora, A. and Cohen. W.M. (2003) Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation, Patents in the Knowledge-based Economy, pp 기타참고자료 IMS Health (2013) IMS Health Market Prognosis Federal Trade Commission (2002) Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC Study ( ) Foundation. WIPO (2013) IPC-technology Concordance ( ), 205

239

240 지식재산과경제발전 - 기술특성에따른특허제도의차별성에대한연구 Appendix 부록 부록 1 IT, BT 관련기술및산업분류검토부록 2 의약품 -허기특허제도관련약사법조문