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학준 함
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물건의발명 방법의발명의분류기준과컴퓨터프로그램에의적용에관한소고 교수김관식 한국과학재단한남대학교법과대학 Ⅰ. 서론 특허법상발명의종류로는물건의발명과방법의발명을일반적으로들고있다. 물건의발명과방법의발명중어느발명에속하는가에따라, 특허권자가누릴수있는독점적권리의범위가매우상이하므로특허된발명이어느카테고리에속하는가는중요한법적의의를가진다.

1 물건의발명 방법의발명의분류기준과컴퓨터프로그램에의적용에관한소고 교수김관식 한국과학재단한남대학교법과대학 Ⅰ. 서론 특허법상발명의종류로는물건의발명과방법의발명을일반적으로들고있다. 물건의발명과방법의발명중어느발명에속하는가에따라, 특허권자가누릴수있는독점적권리의범위가매우상이하므로특허된발명이어느카테고리에속하는가는중요한법적의의를가진다. 따라서, 발명의종류, 즉카테고리를결정하는것이매우중요할것이다. 이러한구분의기준으로서, 방법의발명을특징짓는이른바경시성 ( 經時性 ) 을그판단의기준요소로활용하는판례가있고, 이를수정한견해도있으나, 물건의발명이라고해서시간의흐름이라는경시성과같은시간적요소가항상전혀없는것이라고는볼수없을것이므로경시성을발명의종류를구분짓기위한기준으로활용하기에는부족한점이있는것으로보인다. 또한, 기술수준이발전하고청구범위에기재되는발명이단순한기계장치뿐만아니라방식, 용도, 시스템, 컴퓨터프로그램등그구분이용이하지않는발명의기재가빈번해짐에따라발명의종류를결정하는것이용이하지않게되었다. 81

2 지식재산논단 본고에서는특허법상의발명의종류를구분하는기준에관한현재까지의논의에관하여간단히 알아보고그구분의근거에입각하여물건의발명과방법의발명의구분을위한기준을제시하 고, 컴퓨터프로그램을비롯한다양한기술분야에적용해보고자한다. Ⅱ. 물건의발명과방법의발명 1. 발명의구분특허법상발명은 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 ( 제2조제1목 ) 을의미한다. 특허법상발명의종류로널리구분되는물건의발명과방법의발명의구분은특허발명의실시의범위를정의한규정과관련이있다. 특허법에는실시의의미를물건의발명과방법의발명에따라달리정의하고있는데, 물건의발명인경우에는그물건의생산, 사용, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위를의미하고 ( 제2조제3목가 ), 방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위 ( 제2조제3목나 ) 로정의되어있다. 한편, 물건을생산하는방법의발명에대해서는특허된방법으로제조된물건에대해서도통상적인물건의발명과유사하게실시의범위를정하고있음을근거로 ( 제2조 3목다 ), 방법의발명을좀더세분화하여단순한방법의발명과물건을생산하는방법의발명으로세분화하기도한다 1). 이를특허권자의권리의내용을규정한특허법제94 조 2) 와결부시켜고려하면특허권자의독점적인권리를물건의발명과방법의발명및물건을생산하는방법에따라서서로상이한결과가된다. 그렇다면, 특허법에서물건의발명과방법의발명에대하여독점적인권리를서로달리부여하는이유는무엇인가? 이조문의성격이독점적인권리의내용을방법의발명에대하여차별적으로규정하는취지의조문인가아니면물건의발명과방법의발명의독점적인실시형태를확인하는조문에불과한것인가? 또한, 특허법상물건의발명과방법의발명을구분하는기준은무엇인가? 2. 학설및판례특허법상물건의발명과방법의발명에관해서는우리나라에서는특별히의미있는것을찾기가 1) 竹田和彦저김관식, 김동엽, 오세준, 이두희, 임동우역, 特許의知識第 6 版, 도서출판명현, 2002, 면및尹宣熙, 特許法, 法文社, 2003, 82 면등참조. 2) 특허법제 94 조 ( 특허권의효력 ) 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. ( 이하생략 ) 82

3 용이하지않고, 발명의구분과관련해서동일한규정을구비하고있는일본의예를중심으로살펴본다. 3) 가. 콜러 4) 발명을동시발명과방법발명 ( 혹은연속발명 ) 으로분류하고, 양자의차이를자연을구성하는구성방법의특질의차이에서기인한다는견해이다. 동시발명이물건의발명에해당한다. 방법발명은, 계속적작용이미리구성됨이없이계속되는방법이나활동에의하여어떤결과를발생시킨다는점이주요점이다. 양자의구별은, 예를들어동시특허로서유체물인장치가구성되고그장치의동작에서방법발명이완성되는것으로하며, 양자는성립성및효력에서동시성립하는것과같은긴밀성을가지는것으로하고있다. 나. 기요세이치로 ( 淸瀨一郞 ) 물건의발명, 방법의발명이라는용어를학문상으로사용하는것은비난을면치못하는것으로, 자연력을이용하는사상 을발명하는것이고, 물건 을발명하는것은아니므로물건의발명이라고하는것은모순되는용어이다. 물건의발명이라는것은, 발명된사상이물품의성질작용에의하여소기의효과를발생하는것을말한다. 방법의발명이라는것은발명된사상이어떤방법에응용되는것에의하여소기의효과를발생하는것을말한다. 다. 이와라쇼이치 ( 井藁正一 ) 방법의발명은기술적가치가있는현상 ( 현상의시간적연속 ) 에서나타나는것을말하고, 물건의발명은기술적가치가있는상태, 즉, 공간에서유체화된개성이나타나는것을말한다. 라. 다케우치가쿠지 ( 竹內賀久治 ) 물건의발명이라하더라도물건을조립하는절차에지나지않으므로, 방법을엄밀한의미로해석하면, 발명은모두방법이며물건의발명은존재하지않게된다. 왜냐하면, 기계도일정한방법을실현하는물건이며, 물건을생산, 가공하는것이므로발명의기술적사상은그물건이달성하는기능, 방법, 절차에있는것이다. 그러나기계등을물건의발명으로구성하는특허법고유의 3) 콜러및淸瀨一郞, 井藁正一, 竹內賀久治, 瀧野文三등의이론은加藤公延, 物の発明と方法の発明の分類基準についての批判的考察, パテント弟 56 卷第 5 号, 2003, 6 면을참조한것이다. 4) Kohler, 독일의법학자. 우리나라와일본에서널리사용하는발명의정의도콜러가 Lehrbuch des Patentrecht (1980) s. 13 에서주창한발명의정의에기초를둔것이다. 中山信弘著韓日知財權硏究會譯, 工業所有權法 ( 上 ) 特許法, 法文社, 2001, 103 면과각주 2 및中山信弘, 註解特許法第 3 版上卷, 靑林書院, 2000, 27 면참조. 83

4 지식재산논단 의의로부터, 방법중에서물건및물건을제조하는기계등을특별히물건의발명으로하고, 그나머지를모두방법의발명으로한것이다. 마. 다키노분조 ( 瀧野文三 ) 물건과방법은공간적과시간적인구별이있다. 공간적인것은배열, 시간적인것은변화이고, 장치, 기계는물건이지만, 그것이달성하는기능을고려하게되면일정한목적을향한계열적으로관련이있는복수의공정은경시적이며, 기계는어떤방법을체화 ( 體化 ) 시킨것이다. 따라서, 발명에서는그목적이있으면동시에어떤방법이포함되어있다. 그럼에도불구하고장치를방법의발명에는포함하지않고, 물건의발명에분류하고자하는이유는특허법상의특별한개념파악에기초하고있는것으로한다. 바. 방사선차폐방법사건 5) 이사건은동일한출원인이같은날출원한 방사작용을차폐하는방법 과이미특허가성립된 방사선차폐용유리면 사이의선후원관계에서발명의동일성이다투어진사건이다. 이사건의발명은, 납유리를섬유의형태로하여방사선치료장치의방호구등에사용하면경량이고유연한점에서실용성이있고, 납유리는납금속판에비하여 20% 정도밖에납분을함유하고있지않으나, 섬유형태로함에따라금속판보다방사선차폐능력이우수해진다는점을이용한것이다. 출원인은이와관련한발명을다음과같이물건의발명과방법의발명으로이중으로출원하였다. (1) 납유리로만든유리단섬유를그섬유가다양한방향으로교착하는상태로놓이도록펼친방사선차폐용유리면 ( 綿 ) (2) 납유리로만든유리단섬유를그섬유가다양한방향으로교착하는상태로놓이도록펼친면또는판을이용하여필요한피복체를피복하는것을특징으로하는방사작용차폐방법특허청은물건의발명에대해서는특허를부여하였으나 6), 방법발명에관해서는동일한내용을물건과방법별개로표현하고있는것에지나지않아단순히표현방법의차이에지나지않으므로동일발명에대하여 2개의특허를부여할수없다고하여거절하였다. 출원인은특허법에규정된물건의발명과방법의발명의구별을무시한것이라하여항소하였으나, 항소법원에서는방법의발명에관하여 방법이라는것은일정한목적을향한계열적으로관련이있는복수의행위 5) 放射線遮蔽方法事件, 東高判昭 ( 昭 31 行ナ 18). 6) 일본특허제 220,283 호. 84

5 또는현상에의해성립하는것으로, 필연적으로, 경시적인요소를포함하는것 으로판시하여방 법발명에는시간의경과라는요소가반드시포함된다는점을밝히고, 본사안에대해서는특허청 의판단을지지하여 양자는동등하고일정용도에제공되는물건에대하여하는용도의면에서 의견을말한것이고, 다른것은물건의면에서의견을말한것뿐으로, 필경동일내용의발명을 개시하고또한동일한특허청구범위를가지고있는것으로해석하는것이합리적이다 라고판시 하여경시적요소가결여되어있으므로방법의발명으로할수없다고하였다. 이판시에서는비 록청구범위에서방법의발명이라고기재되어있더라도방법의발명에서는필수적으로구비해야 할시간의경과라는요소가결여되어있으므로, 물건의발명으로인정하고 7) 따라서이미특허된 물건의발명과동일한발명에해당하여선원주의에위반되어특허될수없다고한점이독특하다. 사. 경시성 상기의판례이후에, 물건의발명과방법의발명을구분하는기준으로서경시적요소를포함하 는지의여부를기준으로하고있다. 이에따르면, 물건의발명은, 기술적사상이물건의형태로 서구현화된것이고, 시간의경과라는즉, 경시적요소가없는발명이다. 즉, 방법의발명은 경 시적인발명으로일정한목적을향한계열적으로관련성이있는복수의행위또는현상에의하여 성립되는것 으로하고있다. 8) 그러나, 시간의경과라는경시적요소를방법발명으로규정짓는 기준으로활용하는것은, 방법발명을물건의제조방법으로한정되는결과를초래하고, 하나의공 정으로구성되는제조방법및용도발명에서는경시적요소가포함된다고하기곤란하므로단일공 정으로구성되는제조방법및용도발명을방법발명으로인정할수없게된다. 9) 이와같이경시 성을판단기준으로삼는것은, 방법발명을복수의공정으로구성되는제조공정등으로특허법상 의방법발명의범주를지나치게협소화하는결과가되는우려가있다. 10) 7) 이와같이발명의종류를결정함에있어, 출원인이기재한물건, 방법과무관하게발명의내용을파악하여물건, 방법을구분하는것을객관설혹은본원설이라고한다. 객관설은中山信弘著韓日知財權硏究會譯, 工業所有權法 ( 上 ) 特許法, 法文社, 2001, 119 면및吉藤幸朔著 YOUME 特許法律事務所譯, 特許法槪說第 13 版, 대광서림, 2000, 90 면참조. 8) 中山信弘著韓日知財權硏究會譯, 工業所有權法 ( 上 ) 特許法, 法文社, 2001, p 경시적요소즉시간의흐름을방법발명의특징으로파악하는것은, 미국에서 process 를특정한결과를생산하기위하여대상물에수행되는일련의행위로설명하는점과유사하다. Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law 2nd. Ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000, p. 2 및각주제 10 번참조. 9) 이와관련하여, 中山교수도물건의발명과방법의발명을경시적요소를기준으로구분하는것이현실상곤란한경우가많다는점을인정하고, 특히용도발명의경우를설명하기가곤란하다고토로하고있다. 中山信弘著韓日知財權硏究會譯, 전게서 면참조. 10) 더구나, 이른바방사선차폐방법사건에서, 경시성을결여한방법발명을물건의발명으로인정한후타물건발명과동일한발명으로판단하여선원주의요건위반으로판단하는것에는의문이있다. 85

6 지식재산논단 아. 시간적요소물건의발명과방법의발명을구분하는기준으로서, 방법의발명이반드시포함해야하는시간의경과라는경시적요소를활용하는것은, 하나의공정으로구성되는공정으로이루어지는발명에대해서는적용이불가능해지므로시간의경과라는요소에대신하여단순히 시간적요소 로확장하는견해이다. 11) 시간적요소는경시적요소에비해서는확장된개념으로용도발명및하나의공정으로구성되는제조방법등도포함시킬수있다는점에서경시적요소를판단기준으로삼는것에비해서진일보한기준으로볼수있다. 그러나, 물건의발명인경우에도다수의공정으로제조되는물건의경우에는그물건의제조에시간적요소가전혀없다고는할수없을것이므로, 그구분의기준이반드시명확하다고는볼수없을것이다. 3. 분류기준앞에서살펴본바와같이물건의발명과방법의발명의구분의기준으로는다양한이론이존재하고있으며, 현재일반적으로받아들여지고있는경시성또는시간적요소의유무를판단기준으로삼는견해도일정한한계가있다. 좀더바람직한판단기준을위해서발명을물건의발명과방법의발명으로구분하는그근본적인존재의의로되돌아가본다. 이와같은구분의존재의의는명확하지는않으나, 12) 물건의발명과방법의발명을구분하는이유는입법상의기술로서발명의실시행위를물건발명과방법발명에대하여규정함으로써특허권의효력범위를확정하기위하여법이창설한도구적개념으로파악하기도한다. 13) 그러나, 이러한견해에의하더라도, 발명을 물건 및 방법 으로구분하는이론적근거는명확하지않다. 14) 11) 吉藤幸朔著 YOUME 特許法律事務所譯, 特許法槪說第 13 版, 대광서림, 2000, 90 면및山田康生, 物の発明と方法の発明, 特許管理弟 19 卷第 2 号, 909 면. 이와거의동일한견해로, 단순히 時의요소 의포함여부로서구분하는견해로는尹宣熙, 特許法, 法文社, 2003, 82 면참조. 12) 中山信弘, 註解特許法第 3 版上卷, 靑林書院, 2000, 33 면에도발명을물건의발명과방법의발명으로대별된다고만기술하고있지왜물건의발명과방법의발명으로대별되는지에대해서는언급이없다. 13) 加藤公延, 物の発明と方法の発明の分類基準についての批判的考察, パテント弟 56 卷第 5 号, 2003, 11 면. 14) 본고는발명을물건의발명과방법의발명으로특허법상구분하는것을전제로한것이나, 이러한특허법상의구분이바람직한지에관해서는좀더검토가필요할것같다. 물건의발명과방법의발명의구분이특허권자의독점적권리의범위를확정하는의의가있으나, 이러한확정은발명의속성상내재하는독점적권리의행사의구체적양태를서술한것에지나지않고, 특별히방법발명에대하여독점적권리의행사범위를 86

7 우선, 특허법에서발명의실시형태를물건의발명과방법의발명으로구분하여제시하고있는데, 자연법칙을이용한기술적사상의창작인발명중에서물건의발명, 방법의발명만을그보호대상으로한다는것인가? 즉, 발명중에서물건혹은방법이아닌발명의존재를전제로한것인가, 아니면모든발명은물건의발명및방법의발명으로구분이될수있다는것을의미하는것인가? 발명을물건의발명과방법의발명으로구분하는특허법제2조는발명의유형에따라그독점적실시형태를창설적으로정의하는규정인가아니면, 그발명의본질에의하여당연히존재할수밖에없는발명의실시형태를그발명의유형에따라확인하는규정인가? 특허법에서보호의대상은어디까지나 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 즉 발명 이그보호의대상이다. 15) 따라서, 발명의종류가불명확한것은특허의대상이산업상이용가능한발명임을규정하고있는제29 조본문에의한거절이유가될수없다. 16) 발명이물건또는방법이어야할것을요하는것은특허요건이아니기때문이다. 17) 실무상발명의카테고리가불명확하다는것을거절이유로삼기도하지만, 발명의카테고리가불명확하다는것은그자체로는거절이유가될수없을것이다. 18) 돌이켜보건데, 발명의종류는발명의특허요건과관련하여규정되어있는것이아니라, 특허권자의독점적권리의내용을정의하기위하여 방법발명에비하여차별적으로제한하고자하는의의가있다는것이아닐것으로, 방법발명의본질상실시형태가방법의사용으로한정될수밖에없고, 이를확인하는것에불과한물건, 방법발명의구분은단순히그것을확인하는것이상의존재의의를찾기가쉽지않다. 이에반하여, 물건을제조하는방법의발명에대하여특허권자의독점적권리행사의범위를특허된제조방법의사용에의하여제조된물건에대하여물건의발명에해당하는권리를부여하는것은, 본질상당연히발생하는권리라기보다는특허정책상인정되는권리라고파악되므로, ( 미국에서는원래제조방법의발명에대하여특허권은제조방법의사용에만미친다는판결이있었다. 예를들어, Novo Nordisk of North America, Inc. v. Genentech, Inc., 77 F.3d 1364, 37 USPQ 2d 1773 (Fed. Cir. 1996) 참조. 이에대하여 1988 년, Process Patents Amendments Act (PPAA) 으로미국특허법 154 조 (a)(1) 후반부및제 271 조 (g) 의개정을통하여특허권자의권리를제조물에까지미치는것으로확장하여미국내에서특허된제조방법을이용하여외국에서제조된물건을미국내로수입, 판매, 사용하는행위를금지할수있게되었다.) 물건의발명및방법의발명의구분은필요없다하더라도, 물건을제조하는방법의발명의실시의내용에관한규정은여전히필요할것이다. 15) 미국은 Process 와 Product (Machine, Manufacture, Composition of Matter) 를특허대상으로하고있는점이독특하며, 미국특허법제 101 조에서특허의대상을위 4 가지의발명에해당한다는점을명확하게하고있다. 미국특허법제 101 조참조. 16) 그럼에도불구하고특허청구범위에 컴퓨터프로그램 이청구되어있는경우, 특허의대상인발명이아니라는이유로제 29 조본문을거절이유로삼기도한다. 특허청, 특허 실용신안심사지침서, 2004, 2107 면참조. 17) 물론, 특허청구범위에기재된발명의내용이불명확하면특허법제 42 조제 4 항제 2 호의요건을위반한것을근거로거절이유가될수있을것이다. 18) 同旨, 尹宣熙, 전게서 73 면의각주 33 참조. 87

8 지식재산논단 규정된조문과밀접한관련이있으므로발명의종류의규정의의의를파악하기위해서는이러한관점에서보아야할것이다. 그렇다면, 특허권자의권리를물건의발명과방법의발명을구분하여차별적으로, 특히방법의발명에대하여특허된방법의 사용 만으로제한하여보호하는이유에대하여고려해볼때, 발명자의권리를방법이라고해서물건과달리특별히제한적으로보호하는이유는무엇인가. 특허법은자연법칙을이용하여창작된기술적사상에독점적권리를부여하여산업발전에이바지하는것을목적으로하고있으므로, 19) 물건의발명과방법의발명에대하여차별적으로보호하는근거를찾아볼수없다. 20) 오히려, 방법발명은그성질상실시의양태가 사용 밖에는관념할수없다는것을반영하고있다고해석해야할것이다. 즉, 물건발명, 방법발명, 물건을생산하는방법의실시의내용이다른것은, 발명의본질상발명의실시내용이물건의발명과방법의발명에대하여달라질수밖에없는것을반영한것으로해석하는것이합리적이다. 요컨데, 발명의실시를물건의발명과방법의발명으로구분하여정의한규정은실시의내용을발명의종류에따라확인하는규정에불과하다고해석해야할것이다. 달리말하면, 물건의발명과방법의발명의실시형태가발명의종류에따라서달라짐을확인하는조문에불과하다고해석하는것이타당할것이다. 그렇다면, 특허발명의실시의내용이달라지게하는발명의본질적차이는무엇인가? 즉, 물건의발명인경우에는그물건의 생산, 사용, 양도, 대여또는수입 및그물건의양도또는대여의청약행위 21) 를특허권자가독점할수있는실시행위로보고, 방법의발명인경우에는그방법을 19) 특허법제 1 조및특허법제 2 조. 20) 미국특허법에서는실시의내용을물건의발명, 방법의발명에따라구분하지않고, 특허권자는발명에대하여타인에대하여배타적인권리를가진다고규정하고있다. 아래조문참조. 35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights. (a) IN GENERAL. (1) CONTENTS. Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. ( 전략 ) 특허권자... 는타인에의한미국내에서의특허발명의생산, 사용, 판매를위한청약또는판매및미국내로의수입을배제하는권리를갖는다. ( 후략 ) 이와같이미국특허법에서는물건및방법발명을구분하지않고특허권자가누리는권리의내용을규정하고있으나, 특별히제조방법이특허된경우에는, 특허방법으로제조된물건에대해서는타인에대하여미국내에서의생산, 판매를위한청약및판매와, 미국내로의수입을배제할수있는권리를부여하고있다. ( 상기조문의후단부참조 ) 88

9 사용 하는행위로실시행위가달라지는근본적인차이는무엇인가? 물건의발명인경우에, 물건 의생산, 사용, 양도, 대여, 수입이가능하고, 방법은사용만가능할뿐, 생산, 양도, 대여, 수입 이불가능한이유는무엇인가? 이러한실시의양태가달라지게하는본질적인특성을파악하면 특허법상물건및방법을구분하는판단기준을정의할수있게될것이다. 물건과방법의발명의실시양태중, 물건에는존재하고방법에는존재하지않는대표적인실시 의양태로서생산을들수있다. 22) 물건의생산은생산되는물건에의하여공간이새롭게점유 되는결과가된다. 양도및수입은공간에서의이동에해당한다. 이에반하여물건의사용은공 간의창설은생각할수없고, 그대상물이점유하는공간이존재하는경우에그공간의점유상 태의변동이없다는특징이있다. 즉공간의점유성에서그속성의변동은없다는특징이있다. 양도, 대여, 수입의경우에는생산된물건을그대상물로하여가능한생산에종속적인행위이다. 양도, 대여, 수입은모두공간의이동에해당한다. 방법의경우에서생산, 양도, 대여, 수입을생 각해보면, 방법의생산은관념적으로는가능하겠지만, 관념적으로존재하는방법에대하여그정 신적인활동을제한할수도없고바람직하지도않을것이므로법적규제의대상이되기는곤란 할것이다. 방법의양도및수입도이미존재하는방법을그대상으로하고있지만, 생산과마 찬가지로양도및수입의결과인간의관념으로만존재할뿐이고객관화의대상이될수없으므 로, 이를법적규제의대상으로할수없다. 결국, 물건의발명과방법의발명이사용이라는실시형태는공유하지만, 생산, 양도, 대여, 수 입등의실시형태가물건의발명에서만가능한이유는물건의발명이방법의발명과는달리, 공 간을점유하는본질적인차이로부터발생하는것으로생각된다. 이러한관점에서, 특허법상물건 의발명과방법의발명을구분하는기준으로발명의본질상, 공간의점유여부 를구분의기준으 로서제시하고자한다. 정신적작용으로창작된관념속의발명이실제공간에서구현되었을때, 3 차원적인공간을점유하는경우에는물건에해당하여물건의발명으로취급하고, 공간을점유하 지않는경우에는특허법상의방법에해당하여방법의발명으로취급하게될것이다. 유체물인경우 3 차원적인공간을점유하므로특허법상의물건에해당한다. 용도발명에서와같이 용도는 3 차원적인공간을점유하지않으므로, 특허법상의방법에해당하므로용도발명은특허법 상의방법발명으로취급한다. 이때의공간의점유에대하여그점유의크기를구별할필요는없 을것이므로, 공간의점유는그여부만이판단의근거가되고, 공간의점유의다소는불문한다. 21) 양도또는대여를위한전시를포함. 22) 여기서, 대표적인실시의양태란표현을사용한것은, 사용, 양도, 대여, 수입및양도또는대여의청약등과같은행위는근본적으로특허된발명이물건으로서생산된이후에그생산에종속적으로가능한행위이기때문이다. 89

10 지식재산논단 예를들어, 미세한전자소자를발명한경우, 비록육안으로는점유여부가불명확하나미시적으로공간을점유하는것은분명하므로물건에해당한다. 박테리아와같은미생물의경우에도동일하게취급하면될것이다. 원자력과관련된발명의경우, 원자력을발생하여이를이용하는발전소의경우에는공간을점유하므로물건의발명이될것이고, 원자핵분열을이용하여유용한에너지를획득하는방법의경우에는발명의내용이그본질상공간을점유하지않으므로특허법상의방법의발명에해당한다. 전기는전자의흐름에해당하고, 전자는비록육안으로확인되지않으나물리적인공간을점유하므로특허법상의물건에해당하게된다. 23) 4. 경시성설과의비교특허법상물건의발명과방법의발명을구분하는기준으로서, 방법의발명에는필연적으로경시적요소가필요함을들어, 경시적요소가포함된경우에는방법의발명으로, 경시적요소가포함되어있지아니한경우에는물건의발명으로판단하고있으나, 단순히경시적요소의유무만을판단기준으로삼기에는문제점이있다. 예를들어, 용도발명의경우시간적인요소는포함되어있다고볼수있지만, 시간을경유하는경시적요소는반드시포함되지는않는다고보인다. 따라서, 경시적요소를단순히시간적요소로완화하여기준으로삼는경우도있다. 그렇다고하더라도, 특허법상물건및방법으로발명을구분하는데있어그기준을시간의흐름혹은시간이라는요소의존재의유무어느쪽으로하든지, 그구분의기준이되는요소로서 시간 을사용하는근거는불명확하다. 또한, 경시적요소를단순히시간적요소로완화하여적용하는경우, 특허법상물건의발명에해당하는반도체제조장치의경우에는다수의공정을차례로수행하므로, 시간적요소가전혀포함되어있지않은것은아니라고볼수있으므로, 시간적요소를물건및방법의발명의구분기준으로삼기에도불충분한점이있다. 5. 컴퓨터프로그램의경우컴퓨터프로그램에대하여물건의발명과방법의발명으로구분하기전에, 컴퓨터프로그램의본질에대하여알아본다. 추상적관념자체는발명은될수있지만, 특허가부여되어독점권의대상이되는것은결국관념이현실에서구체화되어객관적인실체로존재하는것이어야할것이다. 24) 따라서, 컴퓨터프로그램관련발명인경우에특허의대상이될수있는것은알고리즘과 23) 이를우리민법제 98 조에서물건을 有體物및電氣其他管理할수있는自然力 으로규정하여전기를물건에포함시키는것과유사하다. 반면에일본의민법에서는물건을단순히유체물로한정하고있다. 일본民法第八十五条本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ ( 본법에서물건이라는것은유체물을말한다 ) 참조. 24) 우리나라특허법상이러한구분이명확하지는않으나, 특허법상보호의대상이 자연법칙을이용한기술적 90

11 같은추상적, 관념적아이디어가컴퓨터를작동시키기위한물리적신호의집합으로구체화된 것이라할수있을것이다. 25) 요컨데, 컴퓨터를구동하는것을전제로제작된프로그램은단순 히추상적개념으로서의알고리즘에해당하는것이아니라, 전기, 자기혹은광학적인신호로기 록된것이므로, 특허법상의발명에해당하게된다. 26) 구체적인예를들면, 컴퓨터를구동하기위하여플로피디스크, 하드디스크상에기록된컴퓨터 프로그램은미시적으로보면자성물질의상태의변화로기록되어있고, CD-ROM, DVD 등의 광디스크에는물리적인형태의변화로서기록되어있다. 27) 인터넷을통하여컴퓨터프로그램을 다운로드하는경우에는전기선, 광케이블내에전기및광자의형태로존재하게된다. 이러한경 우에는컴퓨터프로그램이육안으로구별되기는용이하지않으나 3 차원적공간을점유하고있다는 특징을공유하고있다. 따라서, 컴퓨터프로그램은추상적관념적아이디어 28) 컴퓨터를작동시키 기위한물리적신호의집합으로구체화된것을의미하는한물건의발명으로분류할수있 다. 29) 컴퓨터프로그램의생산, 사용, 양도, 대여의독점적권리의행사를보장할수있다는점에서 사상의창작으로서고도한것 으로서의발명임에도, 청구범위에기재되는내용은이러한관념적인내용이아니라관념을벗어나서현실에서객관적으로존재하는물건혹은방법의형태로기술되는점에서이러한구분의단서를볼수있다. 특허의대상으로 Product 와 Process 를들고있는미국에서는이와같은구분이좀더명확하여, Idea 는불특허대상으로하고 Idea 의 Application 은특허대상으로구분하기도한다. 예를들어, Arthur R. Miller and Michael H. Davis, Intellectual Property Patents Trademarks and Copyright, West Group, 2000, 면참조. 25) 참고로, 저작권법에서는컴퓨터프로그램을다음과같이정의하고있다. 第 2 條 ( 定義 ) 이法에서사용하는用語의定義는다음과같다. < 개정 , > ( 전략 ) 12. 컴퓨터프로그램 : 특정한결과를얻기위하여컴퓨터등情報處理能力을가진裝置내에서직접또는간접으로사용되는一聯의指示命令으로表現된것을말한다. ( 후략 ) 한편, 일본특허법제 2 조에서는프로그램을 전자계산기에대한명령으로서하나의결과를얻을수있도록조합된것 으로규정하고있다. 第 2 条 ( 전략 ) 4 この法律でプログラム等とはプログラム ( 電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう以下この項において同じ ) その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう 26) 이와달리, 추상적관념으로서의컴퓨터프로그램예를들어새로운알고리즘자체, 새로운언어체계에서사용하는용어를논리적으로정의한컴퓨터용언어등은특허법상의발명에해당하지않으므로물건의발명, 방법의발명의구분의대상이되지아니한다. 27) 대량으로스탬퍼등을이용하여상업용으로제작되는 CD-ROM, DVD 에는 0, 1 의디지털신호가미세한돌기의형태로기록되며, 기록이가능한 CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RAM 등은도포된화학물질의광자기적특성의변화로서디지털신호가기록된다. 28) 예를들어알고리즘. 29) 일본의민법에는물건의개념으로유체물을명시하고있으므로, 컴퓨터프로그램을물건으로인정하는특허법상의물건의개념 ( 第 2 条この法律で発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の 91

12 지식재산논단 현실상의거래행위와부합하는장점이있다. 한편, 특허청구범위의말미의기재에 컴퓨터프로그램물건 30) 으로기재하는경우가있다. 이것은, 컴퓨터프로그램이방법이아닌물건임을출원인이스스로주장하기위하여기재하는것으로보인다. 컴퓨터프로그램을물건으로인정할수있는이상, 이를확인하는차원에서기재하는것을허용해야할것이다. Ⅲ. 결론 본고에서는특허법상발명의카테고리즉물건의발명과방법의발명의구분기준에관하여기존의학설을검토하고바람직한구분의기준을제시하였다. 우리나라특허법상물건의발명과방법의발명에관하여그실시의양태를서로달리기술하고있으나, 발명에대하여차별적으로권리를부여할합리적이유를찾아볼수없을것이므로, 특허법상물건의발명에대한실시범위와방법발명에대한실시의범위에있어서발생하는차이는물건및방법발명의본질상독점적권리의행사가가능한실시의형태가달라지는것에기인한것으로볼수있다. 물건의발명에관한실시의양태에서방법의발명에서는볼수없는생산, 양도, 대여, 수입의형태로특허발명의실시가가능하다는점을근거로특허법상물건및방법발명의구분기준으로 3차원적인공간의점유여부라는단일기준을제시하였다. 이러한기준을컴퓨터프로그램에적용하면, 컴퓨터프로그램이컴퓨터의작동을전제로하고있어컴퓨터를작동시키기위한물리적신호의집합으로구체화된것을의미하여특허의대상이되는한, 컴퓨터프로그램을물건의발명으로분류할수있을것이다. ものをいう 2 생략 3 この法律で発明について実施とは次に掲げる行為をいう 1. 物 ( プログラム等を含む以下同じ ) の発明にあつてはその物の生産使用譲渡等 ( 譲渡及び貸渡しをいいその物がプログラム等である場合には電気通信回線を通じた提供を含む以下同じ ) 若しくは輸入又は譲渡等の申出 ( 譲渡等のための展示を含む以下同じ ) をする行為 ( 이하생략 ). ) 은민법상의물건의개념과상이한개념으로파악하는견해가있다. 이에반하여, 우리나라에서는민법상전기등도물건에포함시키고있으므로, 일본과달리컴퓨터프로그램을물건으로인정하더라도민법상의물건의개념과반드시다른개념이라고는할수없을것이다. 민법에서의물건의개념과특허법상의물건의발명에서의물건의개념과의상호관련성에관해서는추가연구가필요하다. 30) computer program product. 미국에서, 컴퓨터프로그램의카테고리가물건임을주장하기위하여출원인이널리사용하는방법이다. 일본에서는이러한청구항은카테고리가불명확한것으로취급한다. 일본에서컴퓨터프로그램을물건으로취급하는점에서는 computer program product 는일본의 컴퓨터프로그램 에해당한다고볼수있다. 우리나라에서도실무상이러한청구항은카테고리가불명확하여발명의내용이불명확한것으로취급하고있다. 92

13 참고문헌 加藤公延, 物の発明と方法の発明の分類基準についての批判的考察, パテント弟 56 卷第 5 号, 2003 中山信弘著韓日知財權硏究會譯, 工業所有權法 ( 上 ) 特許法, 法文社, 2001 中山信弘, 註解特許法第 3 版上卷, 靑林書院, 2000 竹田和彦저김관식외 4인역, 特許의知識第 6 版, 도서출판명현, 2002 山田康生, 物の発明と方法の発明, 特許管理弟 19 卷第 2 号吉藤幸朔著 YOUME 特許法律事務所譯, 特許法槪說第 13 版, 대광서림, 2000 尹宣熙, 特許法, 法文社, 2003 특허청, 특허 실용신안심사지침서, 2004 Arthur R. Miller and Michael H. Davis, Intellectual Property Patents Trademarks and Copyright, West Group, 2000 Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law 2nd. Ed., Yushodo Press Co. Ltd., 2000 Lehrbuch des Patentrecht (1980) s. 13 放射線遮蔽方法事件, 東高判昭 ( 昭 31 行ナ 18) Novo Nordisk of North America, Inc. v. Genentech, Inc., 77 F.3d 1364, 37 USPQ 2d 1773 (Fed. Cir. 1996) 93

SW 기업의 특허 전략

SW 기업의 특허 전략 지재권다시보기 오픈넷아카데미 6 강 남희섭 ( 사단법인오픈넷 ) 2014. 10. 16. 1 01 지재권은왜어려운가? 02 지재권 개요 목차 03 형성과정 HISTORY 04 지재권은필요한가? 05 문제점과대안 06 오픈넷의활동들 2 3 4 블로그 음반제작자의전송권침해? 저작권법개정법률안 2004 년 9 월 23 일국회통과 2004 년 10 월 16 일공포제