<B8F1C2F72E687770>

Size: px

Start display at page:

Download "<B8F1C2F72E687770>"

진실 임
6 years ago
Views:

특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 - 대법원 2004 후 3416 판결과특허법원 2005 허 10992 판결에대한소고 - 기술서기관반용병특허청약품화학심사과 1. 문제제기 2. Product by process claim 에관련된쟁점 가. Product by process claim 의의의나.

1 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 - 대법원 2004 후 3416 판결과특허법원 2005 허 판결에대한소고 - 기술서기관반용병특허청약품화학심사과 1. 문제제기 2. Product by process claim 에관련된쟁점 가. Product by process claim 의의의나. Product by process claim 형식의기재인정 여부 ( 특별한사정이있는경우 ) 다. 특허성판단시와침해판단시청구범위 해석의차이 1) 특허성판단에있어서 방법 이인정되는지 여부 2) 침해판단에있어서 방법 이인정되는지 여부 3. 대상판결들의주요내용과검토 가. 대법원 선고 2004 후 3416 판결 ( 대상판결 1) 목차 1) 이사건특허발명 ( 등록번호제 호 ) 2) 검토의견 나. 특허법원 선고 2005 허 판결 ( 대상판결 2) 1) 이사건출원발명 ( 출원번호제 호 ) 2) 검토의견 다. 침해사건에대한검토의견 4. 결론 5. 참고문헌 142 Intellectual Property 21 January 200 9

2 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 1. 문제제기 특허청구범위해석에관해서, 대법원은특허의요건을판단하기위한발명의기술구성은특별한사정이없는한특허청구범위의기재를기초로확정하여야하며발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다 1) 라는기준을제시하고있으나, 이러한기준은구체적인사건에적용함에있어서는일관된흐름을보이지못하고있다. 간혹기능적표현이나방법적인표현이있는경우, 발명의구성요소로서인정여부는물론이고특허성판단시나침해판단시에그해석이달라지는사례가종종있기때문이다 2). 특허법제2조제3호와특허법제42조제4항에서각규정하고있듯이, 발명의카테고리구분과특허청구범위기재방법에비추어보면, 물건의발명의경우에는보호를받고자하는사항이물건그자체임이분명하므로, 물건의발명의특허청구범위는그구성을직접특정하는방식으로당연히기재하여야하는것이분명하다. 그런데물건의발명이면서도그특허청구범위에제조방법에의한물건의특정을포함하는경우 ( 이른바 product by process claim) 가있는바, 이러한형식의특허청구범위기재방법을인정할것인가? 그러하다면어떤특별한사정이있는경우에가능한지에대한구체적인기준이나판단이필요한시점이다. 나아가상기의기재방법을인정하는경우에도특허발명의등록적격유무판단또는특허발명의침해여부판단에서그제조방법을물건의발명의구성에포함되는것으로해석하여판단할것인가가문제로되고있으므로아래에서는이를중심으로살펴보고자했다. 2. Product by process claim 에관련된쟁점 가. Product by process claim 의의의 특허법제 2 조제 3 호는발명을 물건의발명, 방법의발명, 물건을생산하 는방법의발명 으로나누고있다. 어떠한발명이특허법상물건의발명에속하는지 1) 대법원 선고 2004 후 776 판결참조 2) 특허법원개원 10 주년기념논문집, 특허소송연구특별호, p , 지식재산 년 1 월 143

3 방법의발명에속하는지는단순히발명의명칭이나표현형식만에의하여결정되는것이아니고발명의실체를구성하는요소에의하여정하여진다 3). 그렇다면, 물건의발명 은보호받고자하는사항이물건그자체임이분명하므로물건의발명의특허청구범위는그구성을직접특정하는방식으로기재하여야한다 4). 그러나물건의발명의청구항이면서도청구항에기재되어있는하나이상의구성이그것을제조하는방법이나수단을사용하여표현된경우가종종있는데, 이러한방법적형식으로기재한청구항을 product by process claim( 방법한정물건청구항 ) 이라고부른다 5). 예를들어, ~ 방법으로제조된물건 이나 ~ 장치 ( 또는공정 ) 로제조된물건 으로표현되는데, 청구항의말미는물건으로되어있으면서이를구성하는요소로는방법이나공정으로서술하여특정하고있는청구항형태를의미한다. 나. Product by process claim 형식의기재인정여부 ( 특별한사정이있는경우 ) 화학분야에서새로운물질을발명 6) 하게되면, 그물질의구조적특성을규명하지못하는경우가있는데이러한경우에는특정방법을기재하여특허청구범위를작성할수밖에없으므로 product by process claim이필요하게된다. 따라서이와같이발명자가발명의구성을특정하거나표현할다른적절한방법이없는경우예외적으로 product by process claim이인정될수있다. 그런데여기서예외적인경우즉특별한사정이있는경우를구체적으로판단할수있는기준이나사례는그다지충분하지않다. 다만, 바이오테크놀로지분야라든가, 아니면고분자, 혼합물, 금속등의화학 3) 대법원 선고 91 후 1052 판결, 선고 89 후 148 판결등참조 4) 박정희, " 물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어...", 대법원판례해설 2006 년상반기 ( 통권 62 호 ), ) 그러나청구항이제조방법에의하여물건을특정을포함하는경우에반드시발명의범위가명확하다고할수는없고발명을명확하게파악할수없는경우가있다. 제조방법에의한물건의특정을포함하는청구항에기재된당해물건을특정하기위한사항으로부터당해제조방법에의하여제조된구체적인물건을상정할수있는경우는발명의범위는명확하다. 그런데통상의기술자가출원시의기술상식을고려해도당해제조방법에의하여제조된구체적인물건을상정할수없는경우에는발명에속한구체적인사물을이해할수없으며, 통상발명의범위는명확하다고할수없다. 다만상정할수없는경우라하더라도당헤제조방법에의한물건의특정이외에는상정할수없는것만을이유로발명을불명확하다고하는것은적절하지않다. 이경우당해제조방법에의하여제조된물건과출원시의기술수준과의관계를이해할수있는때에는발명의범위는명확한것으로취급한다 ( 일본특허청, 특허실용신안심사기준 { 번역문 }, 21 면참조 ). 6) 竹田和彦, 특허의지식, 제 6 판 ( 번역판 ), 명현도서출판, p140, Intellectual Property 21 January 200 9

4 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 분야에서와같이어떠한제조방법에의하여얻어진물건을그구조나성질로직접적으로특정하는것이곤란한경우에이러한형식의기재를인정할수있다는정도에불과한실정이다. 그러하다면, 상기와같은특정기술분야에서만이러한기재가인정되는것인가? 그것은아닐것이며, 다시말하면기술분야에는구애받지않고특별한사정이있는경우에만기재가인정될수있다는것으로이해해야할것이다. 이러한상황을반영한것인지는몰라도최근특허법개정에있어서특허법제42조제4항제 3호는삭제하고제6항을신설되었다 7). 즉청구범위에발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재해야한다는조항을삭제하였고 8)9) 청구범위에는발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을기재하여야한다 10) 고규정하였는데, 이는출원인의의사에따라자유롭게발명을특정할수있도록하기위한것으로보여진다. 여기서특별한사정이란, 특허법제42 조제6 항에서규정한경우라고만볼수있는것인가? 그러하지는않고, 보다구체적이고근본적인기술내용의파악으로부터그특징을이끌어낼수밖에없을것으로보인다. 결국이러한내용을근거로물건청구항에제조방법을기재한다면, 이는물건을방법으로제조되어진것을청구하겠다는출원인의의사로인정되며이를존중하여있는그대로이해하고따라서특허성판단시나침해판단시에도이대로청구범위를해석하여야할것으로보여지나, 아래에서구체적으로살펴보고자하였다. 다. 특허성판단시와침해판단시청구범위해석의차이 특허성판단을위한발명의파악과특허침해여부판단을위한발명의파악은모 두청구범위에기재된것으로부터출발한다. 특허성판단은청구범위에기재된발명 7) 특허법개정 8) 박성수, 이른바발명의필수구성요소를갖추지못한청구항에대하여, 특허법원개원 10 주년기념논문집, 특허소송연구특별호, p , ) 주기동, 특별한특허청구항의권리범위, 법조, 통권 609 호, 법조협회 (2007). 10) 이는기술이다양화됨에따라물건 ( 장치 ) 의발명에대해서물리적인구조나구체적인수단보다는그장치의작용이나동작방법등에의하여발명을표현하는것이바람직한경우에자유롭게사용할수있도록한것이나, 이규정은거절이유나무효의이유가되지않는점을기억해야한다 ( 특허청심사지침서참조 ). 지식재산 년 1 월 145

5 이신규성이나진보성이있는것인지, 다시말하면선행기술이청구범위에기재된발명의범위내에있는것과같은것인지를판단하는것이고침해판단은침해대상물이청구범위에기재된발명의범위에속하는것인지를판단하는것이므로, 각각의목적은다르지만각단계에서확정되어야하는발명의기술내용은동일한것이어야한다. 나아가청구범위에기재된사항의의미가불명확하여상세한설명의기재를참작하게되는경우가있을지라도, 특허성판단과침해판단에있어서해석의차이는없어야하며동일하게항상적용되어야할것이다. 하지만, 특허요건을갖추고있는지여부를판단하기위해서는 발명의요지 가확정될필요가있고, 특허침해소송또는권리범위확인심판에서에는 특허발명의보호범위 가확정될필요가있다고하면서양자의목적과해석원리에차이가있다고보여지며따라서언제나일치한다고볼수없다는견해도제시되고있다 11). 현실적으로특허성판단을위해서문언적기재에의해파악한발명의범위와기등록받은특허권에대한타인의침해판단시최종적인발명의보호범위에차이가있을수있지만, 동일한발명특허에대한권리범위를달리해석하는것은일관성이없어서바람직하지않으므로동일하게해석하지않은이유는없다고보여진다. 1) 특허성판단에있어서 방법 이인정되는지여부일본심사기준은 청구항중에제조방법에의하여생산물을특정한기재가있는경우에도그기재는최종적으로얻어진생산물자체를의미하는것으로해석하여야한다. 따라서청구항에기재된제조방법과다른방법에의해서동일한생산물의제조가가능하고그러한생산물이이미공지되어있다면그청구항의발명은신규성이부정된다 고하고있다. 미국의심사실무지침서 (MPEP) 에서도 product by process claim' 이방법에의하여특허청구항을한정하고있다하더라도물건이선행기술에의한물건과동일한이상비록그것이다른방법에의하여제조되었다고하더라도신규성이인정되어사는아니된다 고하고있으며 12), 우리나라의심사지침도마찬가지이다 13). 11) 한규현, 발명의요지와특허발명의보호범위, 특허소송실무연구회세미나발표자료 12) 조영선, 제조방법의형태로특정된물건의청구항을둘러싼법률문제, 한국정보법학회, 사레연구회발표, p ) 특허청, 심사지침서, p4132, Intellectual Property 21 January 200 9

6 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 그러하다면, 특허성판단에있어서 product by process claim의본질은물건에있고따라서다른방법에의해서제조된물건이라할지라도그와같은물건이이미공지되어있다면이러한청구항은신규성을인정받을수없는것이고, 결국방법이라는기술구성요소는인정되지않는것이다. 이를뒷받침하는판례로는대법원 선고 2004후 3416이최초이다 14). 하지만이판결은특허발명의진보성유무를판단함에있어서그제조방법자체로특정된기재는고려할필요가없다고하면서도, 그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는이상 이라는단서조항을두고있다. 이러한경우가존재한다면제조방법을진보성인정여부판단에고려할수있음을의미하는것이지만, 이후특별한사정이있는경우에이러한판단을적용한실제사례는아직까지없다. 참고적으로일본의판례 15) 에서도 그특허요건이되는신규성또는진보성을판단하는경우에있어서는당해제조방법에관하여는발명의대상이되는물건의구성을특정하기위한요건으로서어떤의미를가지는가하는관점으로부터검토하여그것을판단할필요는있으나, 그이상으로그제조방법자체로서신규성또는진보성등을검토할필요는없다. 이사건제조방법은이사건특허의대상인 폴리카보네이트수지중에포함된중합용매인디클로로메탄이 1ppm 이하인광디스크용폴리카보네이트성형재료 를제조하기위한방법을단순히특허청구범위에기재한것에지나지않고그이상으로나온것이없는것이다. 그런이상물건의발명인이사건정정발명에대한특허부여요건으로서의신규성또는진보성등을판단함에있어서, 이사건제조방법을이사건정정발명의구성을특정하는요건으로서의위정도의의미밖에가지지않는것을전제로하여신규성또는진보성을판단하는것은당연하다. 고판시한바있다. 2) 침해판단에있어서 방법 이인정되는지여부 침해시에는어떻게해석하는것이바람직한가? 과연방법을물건의구성에포함하 여해석할것인가? 국내침해사건에있어서판례는아직까지없는것같다 16). 14) 이후에도대법원 선고 2007 후 449 판결로계속지지받고있다. 15) 동경고재평성 14 년 6 월 11 일판결 [2001 년제 84 호심결취소청구사건 ], 판시 1805 호 124 면참조. 지식재산 년 1 월 147

7 일본의경우는제조방법에한정하지않고물건으로서의동일범위에해당한다는취지의판결과그제조방법을포함하여물건의발명의구성을한정하여해석하는것이원칙이라는취지의판결이모두있다. 그러나전자에해당한다고보는동경지방재판소 판결과후자에해당하는동경지방재판소 판결은원칙적인면에서는서로다르게판시하고있으면서도각각예외를인정하고있음으로인하여양자의입장을많이접근하고있음을알수있다 17) 고한다. 미국의경우도마찬가지로상반된판결이존재하고있는실정이고 18) 아직까지는어느하나를 product by process claim 의해석에관한일반적이고절대적기준으로삼기는어렵다는의견에개인적으로동의한다. 하지만, 특허성판단의경우와침해여부판단의경우모두권리범위를달리해석한다는것은바람직하지않다. 3. 대상판결들의주요내용및검토 가. 대법원 선고 2004후3416 판결 ( 이하 대상판결1 이라한다 ) 1) 이사건특허발명 ( 등록번호제196030호 ) 가 ) 발명의개요 시트벨트장치용벨트결합금구및그제조방법 이라는명칭의이사건특허발명 ( 특허권자가부시키가이샤엔슈, 등록번호제 호, 자일본출원등을우선권으로주장하여 출원, 등록 ) 은자동차용시트벨트의벨트단이차체의고정부분에결합되는벨트결합금구에관한것인데, 종래의벨트결합금구는벨트의삽입작업이용이치않거나장력에의해휘어지는문제등이있었으나, 이사건특허발명은위벨트결합금구의형상을변경함으로써위문제를해소한것을특징으로하고있다. 16) 이글의참고문헌 1(p352) 에서는침해에관한판례가많치않다고하면서명확하게지적하지는않았고참고문헌 9(p38) 에서는판례가없다고하고있어다소의견의차이가있으나사견으로는없는것으로보인다. 17) 최성준, 특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여, 특허청개청 30 주년기념논문집 I, p39, ) 장완호, 청구범위해석의이중성에관한고찰, 특허법원개원 10 주년기념논문집, p352, Intellectual Property 21 January 200 9

8 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 나 ) 특허청구범위청구항 1. 판상체에의해형성한시트벨트장치용벨트결합금구로서, 상기판상체에는벨트를삽입하는장공이형성되어있으며, 상기장공은서로대향하는장연부중일측장연부에서상기벨트를되접어서이벨트의장력을받도록구성되어있으며, 상기일측장연부는그길이방향의양단부로부터중앙부를향하여부풀어오르도록형성되어있는것을특징으로하는시트벨트장치용벨트결합금구. 청구항 2. 제1항에있어서, 일측장연부에대향하는타측장연부도일측장연부를따르도록형성되어있는것을특징으로하는시트벨트장치용벨트결합금구. 청구항 3. 제1항또는제2항에있어서, 일측장연부는판상체에있어서의한쪽면으로부터돌출된돌출부를가지도록형성되며, 또한벨트가되접어지는방향을따라모서리부가둥글게형성되어있는것을특징으로하는시트벨트장치용벨트결합금구. 청구항 4. 제1항또는제2항에있어서, 일측장연부는판상체의일부를그판상체의일측면측으로부터타측면측으로구부림으로써타측면으로부터돌출되는돌출부를가지도록형성한것으로서, 상기돌출부에의해벨트가닿는면적이넓게형성되어있음과동시에, 벨트가되접어지는방향을따라모서리부가둥글게형성되어있는것을특징으로하는시트벨트장치용벨트결합금구. ( 이하나머지청구항기재생략 ). 2) 검토의견대상판결 1은특허등록번호제 호의등록무효소송에대한대법원판결로서, 이건의원심판결 19) 에서는물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어있는경우당해특허발명의진보성유무판단은그제조방법자체를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정된발명만을공지된발명과비교하면된다고판시한특허청과특허법원의실무의정당성을인정한최초의판례이다 20). 그주요내용은다음과같다. 19) 특허법원 선고 2004 허 11 판결 20) 박정희, " 물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어...", 대법원판례해설 2006 년상반기 ( 통권 62 호 ), 203. 지식재산 년 1 월 149

9 원심이이사건특허발명의특허청구범위제4항, 제6항, 제12항, 제13항의대상인시트벨트장치용벨트결합금구는그구성을직접특정함에아무런어려움이없다고본다음, 그특허청구범위제4항에기재되어있는 일측장연부는판상체의일부를그판상체의일측면측으로부터타측면으로구부림으로써 라는, 그특허청구범위제6 항에기재되어있는 일측장연부는판상체의일부를그판상체의일측면측으로부터타측면측으로구부림과동시에, 구부린부분을일측면측으로밀어되돌림으로써 라는, 그특허청구범위제12항에기재되어있는 버링공정에의해, 가공금형에의해 라는, 그특허청구범위제13항에기재되어있는 스탬핑공정에의해 라는각제조방법자체를고려하지않은채그방법에의하여얻어진물건만을원심판시의비교대상발명 1, 2, 3과비교하였음은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은특허발명의진보성판단에관한심리미진, 법리오해등의위법이없다. 즉이사건제4항, 제6항, 제12항, 제13항발명에기재된위제조방법은그각특허청구범위에기재된일측돌출부, 일측돌출부와타측돌출부, 일측면으로돌출되는제1돌출부, 타측면으로돌출되는제2돌출부를제조하기위한방법을단순히그특허청구범위에기재한것에지나지않고, 이사건제4항, 제6항, 제12항, 제13항발명의대상인시트벨트장치용벨트결합금구의한구성인위일측돌출부, 일측돌출부와타측돌출부, 일측면으로돌출되는제1돌출부, 타측면으로돌출되는제2돌출부를특정하기위하여위제조방법이필요하거나, 위구성들이제조방법에의해서만특정될수밖에없는특별한사정이있는것도아니다. 따라서이러한제조방법에기술적특징이있다면이를별도로방법의발명으로특허를받는것은별론으로하고, 이사건제4항, 제6항, 제12항, 제13항발명의진보성유무를판단함에있어서는이러한제조방법을고려함이없이그제조방법에의하여얻어진최종적인물건자체만을비교대상발명과비교하면된다고판시하고있다. 국내외판례에서 product by process claim의형식적기재는인정하지만이에대한특허성판단시에는특별한사정이없는경우에물건자체만을그근거로삼고있는데, 여기서의특별한사정이란바이오테크놀로지또는고분자화학분야에서만일어날수있다고생각할수있는것은아니다. 이대상판결 1은기계분야이지만제조방법에기술적특징이있다고는볼수없다는결론을내렸기때문이다. 즉기술분야가중 150 Intellectual Property 21 January 200 9

10 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 요하지않다는것은당연하며, 고분자기술분야에서그의미를부정한폴리카보네이트성형재료에대한일본판례 21) 에서도분명하게나타나고있다. 그렇다면, 특별한사정이란어떤경우일까? 바이오테크놀로지분야또는고분자등의화학분야라고단정지울수는없지만, 물건 ( 장치 ) 의발명에대해서물리적인구조나구체적인수단보다는그장치의작용이나동작방법등에의하여발명을표현할수밖에없는경우가이에해당한다고볼수있는데, 아직까지이를구체적으로인정한사례가국내에는없다. 나. 특허법원 선고 2005허10992 판결 ( 이하 대상판결2 라고한다 ) 대상판결2 는특허출원번호제 호에대한거절결정불복심판취소소송인특허법원판결로서현재대법원 22) 에상고된상태이고, 이사건의쟁점은출원발명중청구항 1의진보성유무에있었고 product by process claim에대해판단된바는없었으나, 상고이유에는포함되어있기때문에이에대해검토의견을제시해본다. 1) 이사건출원발명 ( 출원번호제 호 ) 23) 가 ) 발명의목적과효과이사건발명은폴리테트라플루오르에틸렌 24) 물질의생체적합성을높이기위한새로운화학적표면개질방법에관한것이다. 구체적으로는연신폴리테트라플루오르에틸렌인공혈관또는 PTFE 필름또는다공성 PTFE 분리막의표면개질방법에관한것이다. 또한이사건발명은생체적합성이높아진 eptfe 인공혈관, PTFE 필름, 다공성 PTFE 분리막등을제공하는데목적이있다. 이사건발명에의해표면이개질된연신폴리테트라플루오르에틸렌인공혈관등은소수성표면이친수성으로바뀌고, 불소의양이현저히감소하였으며, 세포의부착능 21) 동경고재평성 14 년 6 월 11 일판결 [2001 년제 84 호심결취소청구사건 ], 판시 1805 호 124 면참조. 22) 대법원 2006 후 3250 ( 진행중 ) 23) 발명의명칭이 폴리테트라플루오르에틸렌물질의화학적표면개질방법 으로서, 자로특허출원되었다. 24) 폴리테트라플루오르에틸렌 (Polytetrafluoroethylene) 은 CF 3-(CF 2-CF 2)n-CF 3 의화학구조를가진고분자물질 ( 이하 PTFE 를병기함 ) 이다. 지식재산 년 1 월 151

11 이높다. 또한, 표면이개질된 eptfe 인공혈관에세포부착유도단백질이나폴리락 티드등의생분해성고분자를코팅하여사용할수도있으며, 표면이개질된 PTFE 필 름의미세구멍을통과되는약물계수가현저히증가한다. 나 ) 구성 ( 특허청구범위를중심으로 ) 25) 청구항 1. 수소화붕소나트륨또는수소화나트륨에서선택된 1종과, 안쓰라퀴논 (anthraquinone) 과그유도체에서선택된 1종과, 무수의디클로로메탄또는디메틸포름아미드또는디메틸설퍼옥시드에서선택된 1종의무수의유기용매를혼합하여반응용액을제조하고, 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE) 물질을반응용액에첨가한다음, 불활성가스의환경하에서전열기를이용하여열을반응용액에가하여 30~300 의온도를유지하면서 1~72 시간동안스터러 (stirrer) 또는마그네틱스터링바로교반하면서반응시켜, 전자교환반응에의하여폴리테트라플루오르에틸렌물질의표면으로부터불소를제거한다음, 잔존반응물질을제거하고건조하는것으로구성된폴리테트라플루오르에틸렌물질의표면개질방법청구항 2. 제1항에있어서, 반응용액에첨가하는폴리테트라플루오르에틸렌물질은개질되지않은연신폴리테트라플루오르에틸렌인공혈관, 또는개질되지않은폴리테트라플루오르에틸렌필름또는개질되지않은다공성폴리테트라플루오르에틸렌분리막중에서선택된하나인것이특징인폴리테트라플루오르에틸렌물질의표면개질방법청구항 3. 제2항의방법에의해표면이개질된물질로, 연신폴리테트라플루오르에틸렌인공혈관또는폴리테트라플루오르에틸렌필름또는다공성폴리테트라플루오르에틸렌분리막의재료로사용되는개질된폴리테트라플루오르에틸렌물질청구항 4. 제1항의방법에의해표면이개질되어물리적특성이소수성에서친수성으로바뀌고, 불소의양이감소되어세포부착력이향상된물질로, 폐수를걸러주는분리막, 혈액과접촉되는필름, 인공혈관, 스텐트와결합된 eptfe 인공혈관, 코성형보철물, 혈액투석기, 인공심장, 인공판막, 인공심폐기, 인공신장, 혈관카데타의재료로사용되는개질된폴리테트라플루오르에틸렌물질청구항 5. ( 삭제 ) 25) 자로최종보정된것이다. 152 Intellectual Property 21 January 200 9

12 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 2) 검토의견심사과정에서독립항제1항이제조방법이고이후종속항에서제1항을인용하는물건의발명을청구하는특허청구범위형태 (product by process claim) 는자주발견되나, 이에대한심사과정과그결과는경우에따라다소달라지기도한다. 국내판례를근거로한다면, 당연히이러한 product by process claim 은물건자체로만인정되어특허성판단을하여야하겠지만, 특별한사정이있는경우로볼수있다면다른결과가나올수있기도하다. 그렇다면, 특별한사정이있다는경우에대한구체적이고객관적인판단기준이필요한것은아닐까? 이대상판결2는고분자기술분야에해당한다. 더구나특허청구범위제1항과제2항은제조방법이고제3항과제4항이 product by process claim 형식의물건발명이다. 양당사자의다툼은이사건출원발명의진보성유무에관한것이며, 구체적으로는 청구항1 발명이비교대상발명과목적, 구성및효과가상이하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이비교대상발명에의하여쉽게발명할수없으므로진보성이없다고할수없고따라서청구항 1 발명의진보성을부정할수없는이상, 청구항 1의종속항으로서표면개질의대상물을구체적으로한정한청구항 2 및청구항 1, 2의방법에의하여표면개질된물질의발명에해당하는청구항 3, 4의발명도진보성을부정할수없다 는취지로판시하였을뿐이다. 여기서아쉬운점은, product by process claim에대한구체적인언급이없었고이러한형식에대한특허성판단여부가판시에없었다는점이다. 그러나, 상기대상판결2에대한상고이유를살펴보면, 이사건제3항발명과제4 항발명은사용용도를한정하여 개질된 PTFE 물질 을청구하고있으나, 이는 PTFE 물질또는표면이개질된 PTFE 물질그자체로해석된다. 따라서진보성의대비대상도비교대상발명의 PTFE 물질또는표면이개질된 PTFE 물질 그자체이므로, 결국양자를대비하여보면, 불소의양이줄어들면서새로이산소가첨가된 PTFE 이라는점이동일하고모두인공혈관등에사용될수있는것이어서, 진보성이인정되지아니한다., 또한 이사건제3항내지제4항발명은물건의발명이므로, 설령그특허청구범위에방법에관한기재가있다고하더라도그방법에관한기재는신규성 진보성유무를판단에서고려할대상이라고할수없다. 라고하면서청구범위해석에관한심 지식재산 년 1 월 153

리미진의위법이있다고주장하고있다. 그러하다면, 이사건에서는 product by process claim 인정여부에대한판단이우선적으로요구되어지나, 이에대해대상판결2에서는양당사자간의주장이분명하지않았고따라서구체적인판시가없었다 26). 개인적인추가의견은다음과같다.

13 리미진의위법이있다고주장하고있다. 그러하다면, 이사건에서는 product by process claim 인정여부에대한판단이우선적으로요구되어지나, 이에대해대상판결2에서는양당사자간의주장이분명하지않았고따라서구체적인판시가없었다 26). 개인적인추가의견은다음과같다. 이건발명의주요기술내용은, 폴리테트라플루오르에틸렌물질의화학적표면개질방법에관한것으로, 고분자화학분야로서어떠한제조방법에의하여얻어진물건을그구조나성질로직접적으로특정하는것이곤란한경우 ( 다시말하면, 특별한사정이있는경우 ) 에해당하는것으로보인다. 따라서청구항 3과 4 27) 를해석해본다면, 단순히모든분리막또는인공혈관을청구하는것으로판단할수없고특별한제법으로제조된물질 ( 재료 ) 로만들어진분리막또는인공혈관으로한정해야하는것이바람직하다고생각된다 ( 하기그림1 참조 ). 혹자가이러한해석을반대하는이유는나름대로일리가있을수있다. 그림 1에서도보여지듯이, 오히려그보호범위가특별한제법으로제조된물질이란의미가한정되어좁아지기보다는더넓어지는확대해석을할수있는여지가있기때문에, 조심해야할부분이기는하다. 출원인이청구범위를좁게기재함으로등록가능성을높일것인지아니면특허성이없다는이유로거절될가능성이있지만폭넓게보호받기위하여넓게기재하는것은전적으로출원인의의사에달린것이므로, 이러한 product by process claim 형태의청구범위가발명에서의기술적사상의충실한의미를가질수있도록해석되기위해서는매우중요하다. < 그림 1> 각청구항별보호범위해석 26) 대상판결 2 의판결문에는 product by process claim 에대한판단보다는제조방법에관한제 1 항의진보성에보다많은관심이있었던것으로이해되고있다. 27) 청구항제 4 항에서의 물리적특성이소수성에서친수성으로바뀌고, 불소의양이감소되어세포부착력이향상된 이라는기재는효과적인표현으로보아야하고, 특히특허법제 42 조제 4 항에해당하는기재불비로볼수는없다고생각한다. 154 Intellectual Property 21 January 200 9

14 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 또한이러한 product by process claim는기존의판례들을중심으로함께고민해볼필요가있다. 현재까지물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어있는경우에당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서그제조방법을당해특허발명의구성에포함하여당해특허발명의진보성유무를판단할것인가에관하여이를명시적으로밝힌대법원판례는아직없다. 더구나, 특별한사정이있는경우에그와같은제조방법을포함하여당해특허발명의진보성유무를판단한예도없다. 그래서이대상판결 2의대법원판단에상기의내용들이포함되었으면하는기대를해본다. 그럼구체적으로이사건에서특별한사정은어떻게판단할것인가? 28) 이사건발명에서의최종적인결과물인인공혈관은그출발물질로폴리테트라플루오르에틸렌을하고있지만, 이는이미공지된재료이기도하다. 허나, 이를기초로하여화학적표면개질법을통해개질된 PTFE 를제조하였는바, 이러한최종물질은 CF3-(CF2-CF2)n-CF3 과같이단일화학구조식으로간단히표현할수없다. 그이유는비교대상발명에 29) 구체적인데이터와결과를참조하여표면개질된 PTFE의구조들을예상해서그려보면다음화학식1 과같이다양하다. 말단기를제외한중간부분의치환기에 F, H, O의차이가존재한다. 1CF 3 -(CH 2 -CH 2 )n-cf 3 CF 3-(CHF-CHF)n-CF 3 또는 CF 3-(CHF-CF 2)n-CF 3 2CF 3 -(CO-CH 2 )n-cf 3 3CF 3 -(CH=CH)n-CF 3 또는 CF 3 -(CH=CH)m-(CHF-CHF)n-CF 3 < 화학식 1> 화학반응을거쳐서제조될수있는다양한 PTFE 물질 이제법으로인한 PTFE 물질은단순히 1 개의화학식 CF3-(CF2-CF2)n-CF3 로표 시될수있는것이아니고, 반응과정에서다양한반응식들이함께존재하며반응이 28) product by process claim 의청구범위기재를포함하는특허출원은다수존재하나, 특별한사정에해당하는경우에대한주장 입증이불충분하니까, 심사 / 심판단계에서나소송에서도구체적으로판단하지못하고있는실정으로생각된다. 한편이사건에서는제조되어진물질이단순히단일화학구조식으로될수없다는증거를구체적으로설명해보았다. 29) Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry 35, p , ( 연구논문 ) 지식재산 년 1 월 155

15 진행되기때문에 1F치환기가모두치환되거나 [CF3-(CH2-CH2)n-CF3] 아니면일부만치환될수있고 [CF3-(CHF-CHF)n-CF3] 또는 2산소의존재로인해서 CO결합이발생하기도하며 [CF3-(CO-CH2)n-CF3], 3나아가서는불포화탄소결합도발생하므로 [CF3-(CH=CH)m-(CHF-CHF)n-CF3] 단일화학구조로일괄적으로표시할수없는 개질된 PTFE 물질 이제조된다. 따라서이는특별한사정이있는경우에속하고따라서 product by process claim으로기재할수밖에없으며, 이를구성으로포함하여서진보성을판단하여야하는것으로생각되는바, 이러한사실을근거로한다면특별한사정이있는경우의 product by process claim에대한의미있는판결을기대할수있다. < 표 1> 대상판결 1 과 2 의비교검토 구분대상판결 1 대상판결 2 사건번호등록번호제 호출원번호제 호 발명의명칭시트벨트장치용벨트결합금구및그제조방법 주요청구항 판결요지 검토의견 ( 사견 ) 비고 청구항 4. 제1항또는제2항에있어서, 일측장연부는판상체의일부를그판상체의일측면측으로부터타측면측으로구부림으로써타측면으로부터돌출되는돌출부를가지도록형성한것으로서, 상기돌출부에의해벨트가닿는면적이넓게형성되어있음과동시에, 벨트가되접어지는방향을따라모서리부가둥글게형성되어있는것을특징으로하는시트벨트장치용벨트결합금구. 발명의진보성유무를판단함에있어서는이러한제조방법을고려함이없이그제조방법에의하여얻어진최종적인물건자체만을비교대상발명과비교하면된다고판시구성들이제조방법에의해서만특정될수밖에없는특별한사정이있는것이아니라고만판시했을뿐이지, 사정이있는경우에대한사례는아님. 특허발명의진보성유무판단에있어서특허청과특허법원의실무의정당성을인정한최초의판례 폴리테트라플루오르에틸렌물질의화학적표면개질방법 청구항 3. 제 2 항의방법에의해표면이개질된물질로, 연신폴리테트라플루오르에틸렌인공혈관또는폴리테트라플루오르에틸렌필름또는다공성폴리테트라플루오르에틸렌분리막의재료로사용되는개질된폴리테트라플루오르에틸렌물질 청구항 1, 2의방법에의하여표면개질된물질의발명에해당하는청구항 3, 4 의발명도진보성을부정할수없다 는취지로판시여기서아쉬운점은, product by process claim에대한구체적인언급이없었고이러한형식에대한특허성판단여부가판시에없었다. 현재대법원 2006허 3250 상고중인사건으로, 특별한사정이있는경우에대한최초의판시가이루어지기를기대함 156 Intellectual Property 21 January 200 9

16 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 다. 침해사건에대한검토의견침해인경우구체적인국내사례는없다. 개인적으로 product by process claim 관련된판례가거의없는이유로는다음과같이생각한다. 일반적으로침해사건에서제조방법에대한주장 입증이권리자로서는매우어렵기때문에대부분침해대상 ( 또는확인대상발명 ) 이물건 ( 제품 ) 일수밖에없고따라서방법을구성요소로하는보호범위에대한판단자체가별의미가없고, 또는방법발명이특허된경우라고할지라도그물건과동일한물건은그특허된방법에의하여생산방법의추정 30) 을받는식으로쟁점이바뀔수가있기때문에그러하다고보여진다. 하지만미국에서는일부사례가있었으며 31)32), 그판단도현재는일관되게확립된것같지도않다. 한편대법원 선고 2003후 2164 판결에서, 특허권자는업 ( 業 ) 으로서그특허발명을실시할권리를독점하고, 그중물건을생산하는방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위이외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위까지그실시에포함되므로, 물건을생산하는방법의발명인경우에는그방법에의하여생산된물건에까지특허권의효력이미친다할것이어서, 특정한생산방법에의하여생산한물건을실시발명으로특정하여특허권의보호범위에속하는지여부의확인을구할수있다. 라고판시하고있는바, 결국물건 ( 제품 ) 에대한특정을생산방법에의해생산한물건만으로실시발명으로한다는점에서비록권리범위에관한판결이기는하지만침해판단에도이를적용해볼필요는있을것으로생각되고있다. 4. 결론 Product by process claim 형식의기재는인정해야하고그렇다면방법으로한정 한기재를구성으로포함해서청구범위를해석하고특허성및침해여부판단을하여 30) 대법원 선고 1990 후 2201 판결참조. 31) Scripps Clinic & Res. Found, v, Genentech, Inc., 927 F.2d 1564 (Fed. Cir. 1991) 32) Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992) 지식재산 년 1 월 157

17 야한다고생각한다. 물론특별한사정에해당하는경우에대한판단은사건마다달 라질수있지만구체적이고객관적인사실판단이필수적으로요구된다. 가. 특별한사정이있는경우에는그제조방법자체를구성으로고려할수있다. 우리나라대법원 선고 2004후3416 판결 ( 대상판결 1) 에의하면, 물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어있는경우당해특허발명의진보성유무판단은그제조방법자체를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정된발명만을공지된발명과비교하면된다. 다만, 물건의발명의특허청구범위에서그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이있다면그제조방법자체를고려할수도있다는취지로이해되고따라서특허법원 선고 2005허10992 판결 ( 대상판결2) 에서는구체적인판시는없었지만, 상고하면서쌍방간의다툼이있으므로향후특별한사정이있는경우에대한대법원의판단이기대된다. 나. 특허성판단시나침해여부판단시에청구범위해석이달라져서는안된다. 결과적으로 product by process claim( 방법한정물건청구항 ) 의해석과관련하여특허청출원심사단계에서는방법으로한정한기재를무시하고물건자체로만청구범위를해석하는것은미국과일본그리고우리나라에서공통된실무인것같고, 특허심사시에청구항에기재된제법이나과정요소들을구성으로파악해야하는지에대해서는아직의문이있고, 개정특허법의취지를이해한다면어느정도타협점을찾을수있다고하나, 여전히특허성판단시나침해여부판단시에청구범위해석이달라져서는안된다고생각한다. 즉물건자체로만인정한다면특허성판단이나침해판단시에도동일하게물건자체만인정하여적용하여야할것이며, 특별한사정이있는경우방법한정청구항으로인정한다면특허성판단이나침해판단시에도같이동일하게방법을구성으로한정하여적용해야함은당연하다. 물론특허침해단계에서보호범위를정하는것은특허성판단단계와는다르게특허권의실질적인가치를평가하여특허권자에게정당하게기여한범위까지그보호범위를정해주어야한다는가치판단이주어질지도모르겠지만, 특허등록되기전과후에 158 Intellectual Property 21 January 200 9

18 특별한사정이있는경우 Product by process claim 의청구범위해석 청구범위의해석이달라지는것은이해할수가없다. 동일한청구항기재내용을해석하면서특허등록전과등록후의보호범위가달라진다는것은객관적인형평성을잃은것이라고볼수있기때문이다. 이러한오해들이발생할수있는여러상황들이존재하기는하지만, 우리가가장중요시하면서고민해야하는부분은발명을한정하고있는요소가과연무엇인지그리고그것을있는그대로해석해야하는것이우선임을잊지말아야한다는점일것이다. 다. 개정특허법이적용되는출원에대해서도해석상의논리나이유가제시될필요가있다. 현행특허법이출원인으로하여금발명을자유로이특정할수있도록구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계를기재하도록허용하고있으므로앞으로더욱더많은 product by process claim 형식의특허출원이있을것이며, 침해사건도증가할것으로예측된다. 이러한출원에대해서도기존의대법원판례가동일하게적용된다면특허법제42조제6항및제97조의규정에도불구하고왜청구범위에기재된사항이청구범위해석에서제외되어야하는지에대한분명한이유나논리적근거가제시되어야할시기이기도하다. 특허법제97조에특허발명의보호범위는청구범위에기재된사항에의한것으로규정하고있는바, 이러한원칙을지키면서도일관되고통일된특허청구범위해석론이나올수있도록보다적극적이고다양한사례와판단이기대된다. 5. 참고문헌 1) 특허법원개원 10주년기념논문집, 특허소송연구특별호, ) 특허법원, 특허소송연구제2집, ) 특허법원, 특허재판실무편람, ) 竹田和彦, 특허의지식, 제6판 ( 번역판 ), 명현도서출판, ) 中山信弘외 2명, 특허판례백선, 제3판, 박영사, 지식재산 년 1 월 159

6) 천효남, 특허법제9판, 법경사, 2003.7.5. 7) 박길채, 특허법상명세서기재요건에관한연구, 박사학위논문, 충남대학교, 2006.8.

19 6) 천효남, 특허법제9판, 법경사, ) 박길채, 특허법상명세서기재요건에관한연구, 박사학위논문, 충남대학교, ) 한규현, 발명의요지와특허발명의보호범위, 석사학위논문, 고려대학교법무대학원, ) 특허청, 특허청개청 30주년기념논문집 I, Intellectual Property 21 January 200 9

항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 통상의 기술자 라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로

항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 통상의 기술자 라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013후518 권리범위확인(특) 원고, 상고인 코오롱인더스트리 주식회사 소송대리인 변리사 경진영 외 2인 피고, 피상고인 토요보 가부시키가이샤(변경 전: 토요 보세키 가부시키가이샤) 소송대리인 변호사 박성수 외 4인 원 심 판 결 특허법원 2013. 1. 25. 선고 2012허6700 판결 판 결 선 고 2015. 9.