<28C6EDC1FD293920B9FDA1A4C1A6B5B520BFACB1B8202D20B1B9B3BBBFDC20C1F6BDC4C0E7BBEA20B9FDC1A6B5B520BAF1B1B320BAD0BCAE28C6C7B7CAC6F2BCAE292D31C2F7BCF6C1A42D4F4B2E687770>

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1 국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (판례평석) 2016 인프라사업 기초연구과제 보고서 법 제도 연구 법 제도 연구 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(판례평석) 대전 서구 청사로 189 Tel : 042) Fax : 042) 서울 강남구 테헤란로 131 Tel : 02) Fax : 02) 발 간 등 록 번 호 ISBN : 법 제도 연구 국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (판례평석) Comparative Study on Intellectual Property Legal System

2 기초연구과제보고서 법 제도연구 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) A Study on Legal System Comparative Study on Intellectual Property Legal System

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4 제출문 특허청장귀하 본보고서를 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 과제의 최종보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연 구 기 간 : 2016년 1월 1일 ~ 12월 31일 참 여 연 구 원 특허판례평석 : 허인( 한국지식재산연구원 부연구위원 ) 전정화 ( 한국지식재산연구원 전문위원 ) 부정경쟁방지법: 곽충목( 한국지식재산연구원 전문위원 ) 판 례 평 석 문명섭 ( 한국지식재산연구원 선임연구원 ) 하홍준 ( 한국지식재산연구원 선임연구위원 ) 특허판례평석: 강명수( 제주대학교 법학전문대학원 교수 ) 자 문 위 원 고재종 ( 선문대학교 법학과 교수 ) 권태복 ( 광운대학교 정책법학대학 교수 ) 최명순 ( 광운대학교정책법학대학외래강사 ) 피용호 ( 한남대학교 법과대학 교수 ) 한재준 ( 정진국제특허사무소 변리사 ) 부정경쟁방지법: 강명수( 제주대학교 법학전문대학원 교수 ) 판례평석자문위원 김형렬 ( 성균관대학교법학연구소선임연구원 ) 이주환 ( 한국지식재산보호원 전문위원 ) 차상육 ( 경북대학교 법학전문대학원 교수 )

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6 [ 요약문 ] Summary 요약문 지식재산의효율적활용을통해세계시장을선점하기위해서는국내 외지식재산관련법제도 판례 정책의충분한이해와대외법률환경변화에대응할수있는쟁점연구및지속적인법제도정비의필요성증대되고있다. 특히특허및부정경쟁방지법의실효성있는법률의제정, 개정및효과적인분쟁대응을위해서는관련판례를체계적으로분석 정리한판례집의발간 활용이필요하다. 이에판례가상당수준으로축적된특허법및부정경쟁방지법에대하여사건개요, 쟁점, 판결요지를중심으로작성 보급하여법률해석의기준으로활용하고자한다. 과거중요판례및최신판례중법리적으로가치있는판례분석과해외의유사판례동향등의분석 정리를실시한다. 이를통해소송리스크분석및대응등을위한핵심판례분석하고시사점도출하였다. 특허및부경법각쟁점별주요판례 10선을선별하였고, 이를토대로향후분쟁등에대하여정부, 기업, 실무자가연구에활용할수있도록하는것을목적으로한다. 법제도및정책연구의기초가되는주요판례및판결동향을제공함으로써이를이용한다양한연구활동의기초정보를제공하고, 입법및정책수립의근거로서활용할수있을것이다. 각법령의쟁점을중심으로한판례집을통하여지식재산제도의실효성제고및해외유사판례의검토를통해국제적조화를도모하고자한다. i

7 Abstract To reach the advantageous position within the intellectual property throughout the world, it would be essential to fully understand the domestic and foreign IP law system, cases and policies. Moreover, it seems necessary to study key issues to cope with international change of the environmental law, and to continuously modify the legal system. Especially, publishing of the law reports which analyzes related cases is required in order to effectively enact and amend laws along with efficient responses to disputes. Therefore, the Patent Act and the Unfair Competition Prevention Act which contains considerable number of cases has been used for legal interpretation through summing-up, legal issues and headnotes. Significant past, latest and foreign cases were also subject to analytical studies. Consequently, key cases for analysis of risks and responses on lawsuits were studied and several implications has been deducted. Leading cases by each issues in Patent and Unfair Competition Prevention Act were selected which would be subject to utilization by the working level in government or firms for their research. Providing leading cases and judicial decisions which becomes the basis for research of legal system and policies would help legislations and policy making. Through reviewing the law reports containing each legal issues in company with foreign cases, it is expected that effectiveness and international harmonization of the IP system will be improved. ii

8 CONTENTS 제 1 장특허요건판례평석 제 2 장부정경쟁방지행위판례평석 제 1 절발명의성립성 ( 대법원 선고 2009 후 436 판결 ) 6 제 2 절수치한정발명의신규성판단 ( 대법원 선고 2011 후 2015 판결 ) 28 제 3 절특허청구범위와발명의진보성판단 ( 대법원 선고 2012 후 917 판결 ) 47 제 4 절선행문헌과통상의기술자 ( 대법원 선고 2013 후 2873,2880 판결 ) 66 제 5 절의약용도발명에서진보성판단 ( 특허법원 선고 2014 허 4913 판결 ) 93 제 6 절신규성, 진보성판단방법 ( 대법원 선고 2014 후 768 전원합의체판결 ) 114 제 7 절 PbP 발명의해석방법 ( 대법원 선고 2011 후 927 판결 ) 129 제 8 절불특허사유 ( 특허법원 선고 2016 허 229 판결 ) 142 제 9 절발명을한자의의미 ( 대법원 선고 2011 다 67705,67712 판결 ) 159 제 10 절직무발명에서사용자가얻을이익 ( 대법원 선고 2011 다 판결 ) 187 제 1 절부정경쟁행위의개념 ( 서울고법 선고 2008 노 108 판결 ) 204 제 2 절상품주체및영업주체에대한혼동초래행위 ( 대법원 선고 2012 다 판결 ) 216 제 3 절부정경쟁행위유형 ( 대법원 선고 2011 다 판결 ) 223 제 4 절식별력또는명성손상행위 ( 대법원 선고 2002 다 판결 ) 236 제 5 절원산지 생산지허위표시 ( 대법원 선고 2001 도 5033 판결 ) 247 제 6 절질 양등의오인유발행위 ( 대법원 선고 2010 도 판결 ) 272 제 7 절사이버스쿼팅 ( 대법원 선고 2001 다 판결 ) 281 제 8 절형태모방 ( 대법원 선고 2010 다 판결 ) 290 제 9 절기타 ( 서울고등법원 선고 2014 나 판결 ) 300 제 10 절기타 ( 대법원 선고 2004 도 651 판결 ) 310 참고문헌 321

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10 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 1 장특허요건판례평석 제1절발명의성립성제2 절수치한정발명의신규성판단제3절특허청구범위와발명의진보성판단제4절선행문헌과통상의기술자제5절의약용도발명에서진보성판단제6 절신규성, 진보성판단방법제7절 PbP 발명의해석방법제8절불특허사유제9 절발명을한자의의미제10절직무발명에서사용자가얻을이익

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12 제 1 장 _ 특허요건판례평석 < 특허요건대상판례및쟁점 > 대분류중분류소분류대상판례 특허요건 발명의성립성신규성진보성판단기준불특허사유특허를받을수있는권리 자연법칙의이용수치한정발명의신규성판단기준신규성, 진보성의판단선행문헌과통상의기술자의약용도발명에서의진보성판단기준부가적인요소의신규성, 진보성판단방법제조방법이기재된물건발명 (PbP) 의해석방법특허를받을수없는발명발명을한자의의미공동발명 ( 직무발명 ) 대법원 선고 2009후436 판결 대법원 선고 2011후2015 판결 대법원 선고 2012후917 판결 대법원 선고 2013후2873,2880 판결 특허법원 선고 2014허4913 판결 대법원 선고 후768 전원합의체판결 대법원 선고 2011 후927 판결 특허법원 선고 2016허229판결 대법원 선고 2011다67705, 판결 대법원 선고 2011다57548 판결 [1] 대법원 선고 2009 후 436 판결 ( 특허요건 발명의성립성 자연법칙의이용 ) - 출원발명이자연법칙을이용한것인지의판단방법 - SW발명등에대한선진국의판례의동향의최근변화및국내 SW특허심사기준의변경등에대하여판례의시사점분석및향후전망예측 - 관련판례 : 대법원 선고 2004후2260, 대법원 선고 2005 다 77350, 77367, 대법원 선고 2007후265 3

13 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) [2] 대법원 선고 2011 후 2015 판결 ( 특허요건 신규성 수치한정발명의판단기준 ) - 수치한정발명의신규성판단기준의검토 [3] 대법원 선고 2012 후 917 판결 ( 특허요건 신규성 진보성 ) - 특허청구범위해석에있어서상세한설명과도면등의참작여부 - 상세한설명및도면의참작등의기준및신규성 진보성의판단 [4] 대법원 선고 2013 후2873,2880 판결 ( 특허요건 진보성 선행문헌과통상의기술자 ) - 제시된선행문헌을근거로발명의진보성이부정되는지판단하는방법 - 진보성관련최신판례를분석함으로써통상의기술자를바라보는학설과판례의태도를정리 분석 [5] 특허법원 선고 2014 허4913 ( 특허요건 - 진보성 진보성판단기준 ) - 의약용도발명에서의진보성판단기준 - 제약분야에서특허의가치가중요해짐과함께관련판례를분석하고, 더불어각기술분야에대한진보성의판단기준의변화와발전을연혁적으로살펴보고자함 - 관련판례 : 선고 2012 후3664, 선고 2012 후238, 245( 공동소송참가 ) 판결 [6] 대법원 선고 2014 후768 전원합의체판결 ( 특허요건 발명의종류 신규성 진보성등의판단기준 ) - 기존의의약발명에서투여용법과용량을부가하는경우투여용법과용량이발명의구성요소인지여부 - 부가적인요소에신규성, 진보성을인정하여새로운특허권을부여할수있는지의여부 4

14 제 1 장 _ 특허요건판례평석 - 신규성 진보성의판단기준에대하여과거와현재의시각의차이를연혁적으로탐색, 시사점도출 [7] 대법원 선고 2011 후927 전원합의체판결 ( 특허요건 물건발명과방법발명 ) - 제조방법이기재된물건발명의특허요건판단 - 제조방법이기재된발명의판단기준에대하여과거와현재의시각차이를연혁적으로탐색, 시사점도출 [8] 특허법원 선고 2016 허 229 판결 ( 불특허사유 특허를받을수없는발명 ) - 특허를받을수없는발명에서공서양속의기준과판단 [9] 대법원 선고 2011 다67705, 판결 ( 특허요건 특허받을수있는권리 발명을한자의판단 ) - 특허법제33조제1항 발명을한자 의의미 - 화학발명의발명자결정기준 - 발명의유형별로발명자를취급하는기준에대한고찰 [10] 대법원 선고 2011 다 판결 ( 특허요건 직무발명, 공동발명 ) - 직무발명보상액결정시고려하도록정한사용자가얻을이익의의미 - 사용자가얻을이익의산정방법 5

15 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 1 절 발명의성립성 ( 대법원 선고 2009 후 436 판결 ) 사건개요제 3 의신뢰기관의도움없이공개키에대한상호인증및키교환방법에대한출원발명이사람의행위를그대상으로한것이어서자연법칙을이용한기술적사상의창작이라고볼수없는지의여부, 자연법칙의이용에대한전통적법리와해석 원심판결특허심판원심결 2007 원 5361 특허법원 선고 2008 허 5017 판결 쟁점 [1] 출원발명이자연법칙을이용한것인지에대한판단방법 [2] 특허발명기술내용의확정방법및특허명세서에기재된용어의해석방법 판결요지 [1] 명칭을 제 3 의신뢰기관의도움없이공개키에대한상호인증및키교환방법및그장치 로하는출원발명제 1 항발명이 피투피통신에의한인증채널을통해수신측에일회용패스워드를제공하는단계 로하는구성을포함하고있다고하더라도, 청구항전체로볼때자연법칙을이용하지않은순수한인간의정신적활동에의한것이라고할수는없으므로, 구특허법제 29 조제 1 항의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못한다고할수없다고한원심판단을수긍한사례 판례평석및시사점 [1] 기술변화나그에따른특허법제도의변화방향에따라자연법칙의원칙과예외이론의포섭의필요, 자연법칙의이용성과특허발명의성립성에대하여일정한기준을제시하고있으며, 다만자연법칙에일부어긋나는기재를담은출원이라하더라도발명으로포섭할수있는가능성에대하여제시 [2] 자연법칙의이용여부에대하여국외의동향으로고려하여우리나라의심사기준등을발전시킬필요성이존재, 다만폭넓게특허권을부여하는것이기술의발전을촉진한다는특허법의목적에오히려반할수있는바, 특허부여를결정함에있어서신중한고려가필요 6

16 제 1 장 _ 특허요건판례평석 1 들어가며 자연법칙의이용성 을발명의요건으로하게된것은특허권의본질에관하여무채재산권설을주장하면서인간의창작물중자연을제어하고자연력을이용한것에한하여발명의개념에포함시킨독일법학자 Josep Kohler 의학설상의정의를수용한일본의입법례를따른것인데, 이러한입법례는우리나라와일본을제외하고는찾아보기어렵다. 이러한특허대상의제한은전통적인의미의자연법칙을이용하였다고보기어려운새로운발명에대응하기어렵다는일종의한계성이내제되어있다. 대법원의판결역시사안별로 자연법칙의이용 을인정한판례 1) 와부정한판례 2) 가혼재되어있다. 산업화시대를배경으로탄생한발명의개념에서 21세기로오면서급격하게발전한디지털이나생명공학기술과함께사회나산업의패러다임이바뀌면서 자연법칙의이용성 판단에대한재검토가요구되고있다. 출원발명도위와같은시대변화와무관하지않은데, 대상판결은이러한종류의출원과전통적법리를대표하는 자연법칙의이용성 이라는요건을어떻게조화시켜해석할것인가하는문제에대해재검토가요구되고있다. 발명의성립성과관련하여 자연법칙의이용 에대한해석과, 특허발명의기술내용의확정방법 및특허명세서에기재된용어해석방법에대해판례동향, 외국판례등을참고하여판결의 내용이적절한것이었는지검토하고, 이사건판결에따라제기되는이슈들을법리적으로검토하 1) 종래의인쇄기를이용하여색상의배열이다른일련의파일묶음을인쇄함에있어서생산공정의단순화라는목적을달성하기위한구체적인수단으로서단위별및색상별순차인쇄라는인쇄공정을개시하고있다는논거로자연법칙의이용성을인정한판례 ( 대법원 선고 2003 후 635 판결.); 소프트웨어를구동시켜하드웨어외부에서의물리적변환을야기해그물리적변환으로인하여실제적이용가능성이명세서에개시되어있다는이유로컴퓨터프로그램관련발명에자연법칙의이용성을인정한판례 ( 대법원 선고 97 후 2507 판결.); 수학적인연산을통하여변환되는데이터를이용하여특정한기술수단의성능을높인다거나제어함으로써유용하고구체적이고실용적인결과를얻은수있는기술적인장치나방범이라는이유로 인터넷상에서의원격교육방법및그장치 에대하여자연법칙의이용성을인정한판례 ( 특허법원 선고 2001 허 942 판결.) 등이있다. 2) 영구기관과같이에너지보존법칙에위배된것은자연법칙을이용한발명에해당하지않는다고한판례 ( 대법원 선고 98 후 744 판결 ); 컴퓨터상에서소프트웻어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있지않다는이유로영업방해 (BM) 발명의성립성을부정한판례 ( 대법원 선고 2007 후 265 판결, 특허법원 선고 2006 허 4697 판결, 선고 2006 허 8910 판결 ; 외국어발음표기문자와형성방법이인위적인약속에지나지않는다는이유로자연법칙을이용한것이아니라고한판례 ( 특허법원 선고 2001 허 3453 판결 ; 기술적가치가없는단순한정보의제시내지특허출원등에관한제도개선안에불과할뿐만아니라입법작용이라는정신적판단내지인위적결정이있어야실시할수있는것이라는이유로자연법칙의이용성을부정한판례 ( 특허법원 선고 2001 허 4586 판결 ) 등이있다. 7

17 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 고자한다. 자연법칙의이용가능성을규정하고있는현행특허법에대해어떻게재해석할지에 대해살펴보고자한다. 2 사실개요 가. 사건의경과원고고 는명칭이 제3의신뢰기관의도움없이공개키에대한상호인증및키교환방법 인발명을특허출원하였다. 특허청은이사건출원발명은사람의행위를그대상으로한것으로서자연법칙을이용한기술적사상의창작이라고볼수없다는이유로거절결정을하였다. 원고는위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 보정서를제출하였으나, 특허청은위보정서에의한보정은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위를벗어난것이거나특허청구범위를실질적으로확정하거나변경한것에해당한다는이유로위보정서에대해보정각하결정을하고위거절결정을유지하였다. 특허심판원은보정서에의해서도이사건제1 항발명은 산업상이용할수있는발명 에해당되지아니하여특허를받을수없고, 거절결정당시의이사건출원발명의청구항제1항역시 산업상이용할수있는발명 에해당되지아니하여특허를받을수없다는이유로원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 원고는위심결의취소를구한사안이다. 특허출원부터의대법원확정판결까지의경과를살펴보면아래와같다. 1 특허출원 ( 출원번호 ), 2 의견제출통지 : , 3 명세서등보정 : , 4 거절결정 : , 5 거절결정불복심판청구 : , 6 명세서등보정 : , 7 보정각하결정및원결정유지 : , 8 특허심판원심결 (2007 원5361) : , 9 특허법원취소판결 (2008허5014) : , 10 대법원확정판결 (2009 후436):

18 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 이사건출원발명특허청구범위 보정에의한청구범위는공개키에대한상호인증및키교환방법에있어서, 임시로사용할일회용패스워드를생성하는단계 ; 소정함수를이용하여상기생성한일회용패스워드에대한메시지인증코드키를생성하는단계 ; 상기생성한메시지인증코드키를기초로상기공개키에대한메시지인증코드값을생성하는단계 ; 상기생성한메시지인증코드값및상기공개키를, 공개채널을통해수신측에전송하는단계 ; 피투피통신에의한인증채널을통해상기수신측에상기일회용패스워드를제공하는단계 ; 및상기일회용패스워드를통해상기메시지인증코드키를복원하고메시지인증코드값에대한정당성검증결과에따라상기수신측에서생성한메시지인증코드값및공개키를수신하여상기공개키를상호인증및공유하는단계를포함하는것을특징으로하는방법이다. [ 그림 2] 다. 청구인의주장 이사건출원발명의일회용패스워드는개인과개인의행동에의하여전달되는것이아니라송신단말기와수신단말기간의채널을통해전송되는것이고, 이는이사건출원명세서의 <9> 단락에도기재된바와같이인터넷등의데이터전송채널을의미하므로, 자연법칙을이용한것이다. 또한, 이사건출원명세서중 <70> 단락에대한심사전치보정은단순한오기의정정으로서최초출원명세서의범위내에서이루어진적법한보정으로서특허청구범위를실질적으로확장하거나변경하는것이아니다. 9

19 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 3 판결내용 가. 심결의요지 : 특허심판원심결 2007 원 ) 보정각하결정의적법여부 ( 이사건출원발명청구범위제1항발명이자연법칙을이용하는지여부 ) 이사건출원발명청구범위제1항은송신측에서생성된일회용패스워드, 메시지인증코드키및메시지인증코드값가운데일회용패스워드는 피투피통신에의한인증채널 로, 메시지인증코드값은 공개채널 로수신측으로제공하고, 수신측에서는일회용패스워드를이용하여메시지인증코드값으로부터메시지인증코드키를복원하는구성을포함한다. 그런데이사건출원명세서의발명의상세한설명 <70> 및 <71> 단락에는 인증채널은전화또는인터넷채팅등다양한피투피 (Peer To Peer: P2P) 통신이가능한채널이될수있다, 인증채널의인증절차는여러가지형태로구성할수있다. 예를들어, 상대방이누구인지아는경우라면, 상대방의목소리로파악할수있으며, 또는채팅등을통해미리정해놓은간단한정보를확인하는절차를통해인증할수도있다 라고기재되어있고, 이사건출원명세서어디에도 인증채널 에서상대방을달리인증할수있는기술은기재되어있지않으므로, 이사건출원발명의 인증채널 에서상대방을인증 하는방식은사람의정신적판단또는인위적결정없이는실현이불가능한것이다. 또한, 이사건출원발명에서메시지인증코드는공개채널로전송되므로, 인증채널에서상대방을인증하는방식은공개채널로전송되는메시지인증코드값에대한보안을유지하기위한핵심적구성이므로, 이사건출원발명청구범위제1항은과제해결을위한핵심적부분에사람의정신적판단내지는인위적결정이개입될수밖에없어청구항전체로볼때자연법칙을이용하고있다고볼수없다. 제1통신단말기로부터제2통신단말기로일회용패스워드를인증채널을통해제공하기위해서인터넷등의데이터전송채널을인증채널로이용한다고하여도, 인증채널이단순히인터넷등의데이터전송채널만을의미하는것이아니라, 제1통신단말기의사용자가제2통신단말기의사용자를인증하고나서, 일회용패스워드를제공하는것이므로, 인증채 10

20 제 1 장 _ 특허요건판례평석 널이란일회용패스워드를제공하는단순한데이터전송채널만을의미하는것이아니라, 그러한데이터전송채널을통하여상대방을인증하기위한사람의정신적판단또는인위적결정에의하여수행되는행위를포함하고있다고할것이므로, 청구인주장은이유없다. 따라서이사건출원발명은심사전치보정에도특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 에해당되지아니하고, 그보정은 보정후특허청구범위에기재된사항이특허출원을한때에특허를받을수있을것 이라는특허법제47조제4항제2호규정의보정요건을충족하지못하여보정각하결정은정당하다. 2) 원결정의적법여부거절결정된이사건출원발명특허청구범위제1항은보정각하된것과동일하므로, 앞서살펴본바와같은이유로특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 에해당하지아니하여특허를받을수없다. 나. 원심판결의요지 : 특허법원 선고 2008 허 5014 판결 1) 보정각하결정의적법여부에대한판단이사건제1항발명의구성중 피투피통신에의한인증채널을통해상기수신측에상기일회용패스워드를제공하는단계 는상대방이누구인지확인된피투피통신에의한채널을통해일회용패스워드를제공하는것으로상대방이누구인지확인하는것은최초로인증채널을형성할때필요한절차라고할것이므로이사건제1항발명의위단계에서는이미인증된채널을통해일회용패스워드를제공하는것으로해석하는것이타당하고, 따라서이사건제1항발명의위단계가패스워드제공시마다상대방을확인하는절차를포함하는것으로해석할수는없다 보정서에의해, 이사건출원발명명세서의상세한설명중식별번호 <70> 에서보정전 개인대개인 (personal to personal: P2P) 통신 이보정후 피투피 (Peer to Peer: P2P) 통신 " 으로보정되었으나, 이는단순한오기의정정에해당하는것으로특허출원서최초첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위내의보정이라고할것이고, 이러한보정에의해 11

21 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 특허청구범위가실질적으로확장되거나변경되었다고할수없다. 즉, 명세서등보정서에대한보정각하결정은위법하고, 이사건제 1 항발명이 구특허법제 29 조제 1 항본문의 산업상이용할수있는발명 에해당되지아니함을이유로위 보정각하결정이정당하다고한이사건심결또한위법하다. 2) 거절결정의적법여부에대한판단거절결정의이유는출원발명은사람의행위를그대상으로하여자연법칙을이용한기술적사항의창작이라고볼수없으므로구특허법제29조제1항본문의규정에위배된다는것이었으나, 위에서살펴본바와같은이유로, 보정서에의한이사건출원발명은자연법칙을이용한기술적사상의창작에해당하여, 구특허법제29조제1항본문의규정에위배된다고할수없다. 명세서등보정서에대한보정각하결정은잘못된것이므로, 이사건출원발명에대한거절결정의적법여부를판단하여야하는데, 위에서본바와같이명세서등보정서에의한이사건출원발명은자연법칙을이용한기술적사상의창작에해당하는것으로거절결정은유지될수없다. 이와결론이다른이사건심결은부적법하므로, 원고는승소하였다. 다. 대법원 선고 2009 후 436 판결 1) 출원발명이자연법칙을이용한것인지의판단방법과특허발명기술내용의확정방법및특허의명세서에기재된용어해석방법구특허법제2조제1호는자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을 발명 으로정의하여, 출원발명이자연법칙을이용한것이아닌때에는같은법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못함을이유로그특허출원을거절하여야하고, 여기서출원발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단 ( 대법원 선고 2007후265 판결등참조 ) 해야한다. 특허출원절차에서심사의대상이되는특허발명의기술내용의확정은특허출원서에첨부한명 12

22 제 1 장 _ 특허요건판례평석 세서의특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이원칙이지만, 그기재만으로특허를받고자하는발명의기술적구성을알수없거나알수있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보충하여명세서전체로서특허발명의기술내용을실질적으로확정 ( 대법원 선고 2004후2260 판결등참조 ) 해야하고, 특허의명세서에기재된용어는명세서에그용어를특정한의미로정의하여사용하고있지않은이상당해기술분야에서통상의지식을가진자에게일반적으로인식되는용어의의미에따라명세서전체를통하여통일되게해석되어야한다 ( 대법원 선고 2005 다77350, 판결등참조 ). 2) 출원발명제1항발명의 피투피통신에의한인증채널을통해수신측에일회용패스워드를제공하는단계 로하는구성의판단이사건제1 항발명은생성한메시지인증코드값및공개키는공개채널을통해수신측에전송하고, 생성한일회용패스워드는인증채널을통해수신측에제공하며, 수신측에서위일회용패스워드를통해메시지인증코드키를복원하고메시지인증코드값에대한정당성검증결과에따라공개키를상호인증및공유함을그기술내용으로하는것으로, 피투피통신에의한인증채널을통해수신측에일회용패스워드를제공하는단계 ( 이하 이사건구성 이라한다 ) 가그구성요소로포함되어있다. 그런데이사건구성에서 인증채널 은그통상적인용어의의미와함께발명의상세한설명의 제2통신단말기 (300) 의사용자인수신자는인증채널을통해일회용패스워드 (pwa) 를제1통신단말기 (100) 의사용자인발신자로부터제공받는다. 여기서인증채널은전화또는인터넷채팅등다양한피투피 (Peer To Peer: P2P) 통신이가능한채널이될수있다. 및 인증채널의인증절차는여러가지형태로구성할수있다. 예를들어, 상대방이누구인지아는경우라면, 상대방의목소리로파악할수있으며, 또는채팅등을통해미리정해놓은간단한정보를확인하는절차를통해인증할수도있다. 는기재등을참작하여볼때, 제1통신단말기의사용자인발신자와제2통신단말기의사용자인수신자간에상대방을확인하여이미인증이완료된상태에있는채널을의미하는것으로해석된다. 13

23 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 따라서이사건구성은 이미인증이완료된피투피통신에의한인증채널을통해일회용패스워드를수신측에제공하는단계 의구성일뿐, 상대방을확인하여인증채널을형성하는절차까지포함하지는않는다고할것이므로, 상대방확인절차가사람의정신적판단또는인위적결정을필요로하는지여부에관계없이이사건구성이사람의정신활동을대상으로하였다고할수없다. 그렇다면이사건제1항발명이이사건구성을포함하고있다고하더라도, 청구항전체로볼때자연법칙을이용하지않은순수한인간의정신적활동에의한것이라고할수는없으므로, 구특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못한다고할수없다. 4 이론적검토 가. 개념 자연법칙을이용한기술적사상 이란, 자연계를지배하는과학기술상의원리나인과율을이용하여, 반복하여실시할수있는보편성및객관성을가지고목적하는바의효과, 즉기술적효과를달성하기위한합리적인수단을의미하는것이므로, 자연법칙그자체나인간의정신활동또는사람의심리적, 생리적작용을이용한것이나, 논리법칙, 경제법칙을그대로이용한것은물론자연법칙에반하는발명은 자연법칙을이용한발명 이라고할수없으나, 논리적인법칙이나수학적인원리그자체나이를직접적으로이용하는방법이나원리자체에대한특허를청구하는것이아니고, 수학적연산을통하여변환되는데이터를이용하여특정한기술수단의성능을높인다거나제어함으로써유용하고구체적이고실용적인결과를얻을수있는기술적인장치나방법으로청구하는경우에는그와같은장치나방법이특정한목적을달성하기위한합리적인수단으로서보편성과반복성및객관성을갖는것이라면자연법칙을이용한기술적사상이라고할수있다. 14

24 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 우리나라특허법상발명의정의규정도입배경 1) 배경 1963년 3월 5일법률 1293 호로개정된법률에처음으로발명의정의규정을신설하였다. 이법제5조제1항에서 이법에서발명이라함은자연법칙을이용한고도의기술적창작으로산업에이용할수있는것을말한다 고규정하면서, 도입이유를 발명의정의와특허에관한절차등을명료하게하는등미비점을보완하려는것 이라고만포괄적으로설명하고있다. 그후 1973 년 2월 8일법률제2505호에서정의규정을법제5조에서 발명이라함은자연법칙을이용한기술적창작으로서고도의것을말한다 라고개정하였다. 구법에서는특허의대상인발명에서도 산업에이용할수있는 것에한하던바그제한을없애고, 이를특허요건중의하나로하였다. 그후 1990년 1월 13일법률제4207호로특허법전문을개정하여제5조의정의규정을현행과같이제2조제1호로옮겨현재에이르고있다. 2) 판례영업방법발명에관한대법원의사례로는종전까지대법원 선고 2001 후3149 판결이영업방법발명에관한거의유일한사례였다. 여기서문제된출원은소위 생활쓰레기재활용종합관리방법 이었는데, 이에대하여대법원은, 출원발명은전체적으로보면그자체로는실시할수없고관련법령등이구비되어야만실시할수있는것으로관할관청, 배출자, 수거자간의약속등에의하여이루어지는인위적결정이거나이에따른위관할관청등의정신적판단또는인위적결정에불과하므로 자연법칙 을이용한것이라고할수없으며, 그각단계가컴퓨터의온라인 (on-line) 상에서처리되는것이아니라오프라인 (off-line) 상에서처리되는것이고, 소프트웨어와하드웨어가연계되는시스템이구체적으로실현되고있는것도아니어서이른바 비즈니스모델발명 의범주에속하지도아니하므로이를특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 이라고할수없다 는입장을취한원심 3) 의판시를그대로지지하였다. 대법원이직접영업방법발명의요건등을 3) 특허법원 선고 2000 허 5438 판결. 15

25 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 판단한것은아니었지만그취지상 비즈니스모델발명 의범주에속하는경우특허를부여받을 수도있음을일응인정한것은분명하다. 나아가컴퓨터와결합되지않고순수하게오프라인상 에서처리되는영업방법의경우발명의개념에서제외하고있다고해석된다. 그러던중 에이르러대법원이영업방법발명에해당하기위한요건에관하여직접판단한사례 4) 가등장하였다. 출원된발명은 네트워크를기반으로상품구매정보및가상아이템정보를이용하여아이템서버에서컨설팅정보를제공하는방법 이었다. 문제된부분은사용자의생활설계기초정보에대한분석, 비교및생활설계결과를산출하는과정부분이었는데, 원심법원은이부분의과정은사람이생활설계기초정보를분석, 비교하여결과를판단하는과정으로해석할수밖에없으므로당해발명은과제를실현하기위한핵심적부분에사람의정신적판단이개입될수밖에없어자연법칙을이용하고있다고볼수없어전체적으로볼때특허법상의발명에해당한다고볼수없다고판시하였다. 5) 다. 비교법적고찰 1) 독일에서의논의앞서언급한바와같이독일법학자 Kohler 의발명에관한정의가유력하여일본의법조문에까지채용되었다. 6) Kohler 는발명을 자연력을이용하여자연을제어함으로써기능적효과를야기하고그로써인간의요구를충족시키는것으로, 기술적으로표현된사상의창작 이라고정의하였다. 7) 독일특허법에는발명의정의조항이존재하지않는지만일찍부터독일판례도발명 (Erfindung) 에해당하려면그것이 기술적속성 (technischer Charakter) 을갖추어야한다고풀이하여왔다. 8) 독일의현행특허법제1조제1항에서도 특허는신규성이있고, 발명적활동 4) 대법원 선고 2007 후 265 판결. 5) 특허법원 선고 2006 허 1742 판결. 6) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂, 特許法概論第 13 版, 有斐閣, 1998, 51 頁 ; Josef Kohler, Das Autorrecht: Eine zivilistische Abhandlung, Iherings Jahrbücher 18 (1880), 129, 329 ff; Jürgen Basedow/Klaus J. Hopt/Reinhard Zimmermann, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Band I, Geistiges Eigentum, 2009, S. 3; Rebekka Übler, Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen: Fortschritt und Erfindungshöhe, Mohr Siebeck, 2013, S ) Kohler, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1908, S ) Ahrens, Thomas et al., Recht des geistigen Eigentums Patente, Marken, Urheberrecht, 16

26 제 1 장 _ 특허요건판례평석 에기초한것으로산업상이용가능한발명에부여된다 라고규정하고있다. 9) 독일연방대법원 (BGH) 는특허를받을수있는발명이란 어떤기술적과제를해결하기위한특정기술적수단에의해, 어떤기술적결과를달성하기위한교리 라고해석하고있다. 발명은 지배가능한자연력의직접적사용 하에서계획성을가진행위라고하고있다. 10) 여기서자연력이란인간의지적활동의외부에존재하고인간의지적활동에도움에의해지배되는자연력을의미한다. 11) 이에동법제1조제2항에의하면단순한정신적활동을위한법칙및미적창작물등은동법제1조제1항의발명으로보지않며특허로는보호되지않는다. 하지만, 독일연방대법원은대체로기술적인발명의핵심적성격이 인과관계적인결과의직접적인산물에관해, 단순히인간의인지 ( 認知, Verstandestätigkeit) 에그치지않고, 제어가능한자연력을계획대로이용하는것 12) 혹은 인과관계적으로예견가능한결과를얻기위해제어가능한자연력을이용하는계획된행위에대한가르침 13) 에있다고파악하고있다. 제어가능한자연력 이라면자연력을이용하는데원인과효과를알수있어야하며그것의기술적인유용성이중요하다고본다. 이때가령영구운동기구등에전제된물리학법칙은여기서말하는 제어가능한자연력 으로취급되지아니하므로당해출원은특허를받지못한다고풀이한다. 14) 앞서독일연방대법원의정의에따라인간의인지도제어가능한자연력에서명시적으로제외된다. 독일판례가 기술적속성 의구체적내용을거론하는과정에서자연력, 즉자연법칙 15) 의이용이핵심적요소로등장하고있다는상당히흥미롭다. 2) 일본에서의논의 일본은 발명 의개념을명문으로규정하지않다가 16), 1959 년개정된일본특허법제 2 조제 1 항 Design, 2. Auflage, S ) 1 Abs.1 PatG. 10) BGH GRUR 1969, 672,Rote Taube 판결. 11) BGH GRUR 1977, 96, Dispositionsprogramm 판결. 12) BGH GRUR 1981, 39, ) BGHZ 52, 74, ) Thomas Ahrens et al., S ) 박성수, 앞의논문, ) 일본특허청이축조해설서에의하면 발명의정의규정을두지않고, 학설이나판례에맡기므로발명의정의에대해여러가지이견이있었지만발명의개념을법문상명확히하여해석상의다툼을줄인다는이점에서발명의 17

27 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 은 발명 을 자연법칙을이용한기술적사상의창작중에서고도한것 이라고처음규정하기에 이르렀다. 17) 정의중에 자연법칙의이용 과 기술적사상 이라는 2 가지세부요건을규정한조문 은일본의현행특허법 18) 에까지그대로이어지고있다. 일본에서의지배적해석은 자연력 과 자연법칙 을굳이구별할필요가없다는태도를취하고있다. 19) 나아가일본에서는, 자연법칙의이용 이가진의미가자연력을이용하여일정한효과를반복계속적으로얻는것이라고풀이하고있다. 20) 일본특허법제2조제1항에대해발명의개념안에 자연법칙 에관한요소, 즉 자연법칙의이용 일것과 기술적사상 일것을아울러요구하고있다. 양자사이의관계를연혁적으로연구한결과에따르면 21) 1959 년입법당시에도양자의관계에대해서는별다른논의가없었고, 다만발명에 발견 은속하지않음을 창작 이라는문구를통하여드러내고자 기술적사상의창작 이라고표현하는한편기술적사상이면서도특허독점권을부여하기에적합하지않은것을배제하기위해 자연법칙의이용 이라는문구를삽입하였다고한다. 그것들중먼저 기술적사상 은반복적으로실시가능할것, 즉실시가능성과반복가능성을요건으로한다는것이일본의지배적해석이다. 22) 다음으로 자연법칙의이용 이란문구가가진뜻은여러가지가있겠지만적어도자연법칙그자체가제외된다는점에서는해석이일치하고있다. 3) 미국에서의논의미국특허법제101 조에서는누구든지새롭고유용한방법 (process), 기계 (machine), 제조품 (manufacture) 또는조성물 (composition of matter), 또는이에대한새롭고유용한개량을발명또는발견한자는본법의조건과필수요건에따라특허를획득할수있다고명시하고있다. 23) 제101조는모든새롭고유용한방법, 기계, 제조품또는조성물 (any new and useful 정의규정을두게되었다라고하고있다. 日本特許編, 工業所有権権逐條解說第 16 版, 發明協會, 2001, 24 頁. 17) 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号. 18) 平成 24 年 5 月 8 日法律 30 号. 19) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 104 頁. 20) 中山信弘, 注解特許法 ( 上 ), 제 3 판, 27 頁. 21) 酒井宏明外, 前揭論文, 23 頁. 22) 中山信弘, 前揭書, 107 頁. 23) 35 U.S.C (Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a paten therefor, subject 18

28 제 1 장 _ 특허요건판례평석 process, machine, manufacture, or composition of matter) 에대해특허를취득할수있다고명시하고있을뿐, 그외에다른제한사항을두고있지않는데, 이는미의회가헌법에명시된특허제도의목적인과학과기술의발전을장려하기위해넓고포괄적인특허대상범위를의도한것으로보인다. 24) 미대법원은판례를통해 자연법칙, 자연의현상, 그리고추상적아이디어 (Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas) 를특허대상의세가지예외사항으로확립시키면서,6) 이러한종류의기초적발견은 과학적, 기술적작업의기본도구 (the basic tools of scientific and technological work,) 로서, 모든이에게자유롭게남아있어야하고, 어느누구에게도귀속될수없다 (free to all men and reserved exclusively to none) 고인정해왔다. 25) 2012년 Mayo v. Prometheus 대법원사건에서는환자의혈액대사물질의수치를통해치료약의효능및독성을알아내는방법은자연법칙의이용으로서제101조의특허대상이될수없다는판결을내렸다. 26) 본판결은특허대상이아닌자연법칙을특허대상인자연법칙의응용으로변환시키기에충분한 발명적개념 (inventive concept) 이청구된발명에포함되어있는지를판단기준으로두었다. 특히자연법칙의이용에초점을맞춘방법발명에는타요소또는요소들의결합으로인해자연법칙그자체보다훨씬더많은 ("significantly more than") 것을요구하는데, Prometheus 의방법청구항들의경우, 자연법칙자체를제외하고도, 모든단계가이미이분야의연구자들이이전부터사용하여왔던잘알려지고, 기계적이고관습적인활동들을수반하고있기때문에충분한발명적개념을갖추지못한다고보았다. 또한 Prometheus 판결에서는자연법칙을제외한타과정들이자명한사후처리활동인경우, 자연법칙을이용하기위해무조건거쳐야만하는과정인경우, 자연법칙을적용하라는지시에불가한경우, 또는자연법칙의특정한응용으로제한되어있지않은경우에도특허적격성이없다고판시하였다. 27) to the conditions and requirements of this title.) 24) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, (1980). 25) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972). 26) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct (2012). 27) 이수미외, 컴퓨터프로그램관련발명의성립성판단기준의변화에대한연구 - 미국과우리나라를중심으로 -, 仁荷大學校法學硏究第 17 輯第 2 號 2014, 390 면. 19

29 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 미국판례법은일찍부터다음 3가지의구체적인예외에관해서는발명이아니라고부정하여왔다. 자연법칙 (laws of nature), 자연현상 (natural phenomena), 그리고추상적아이디어 (abstract ideas) 가그것들이다. 28) 이런예외들을총괄하여부르는명칭이앞서언급한 자연법칙예외 (law of nature exception) 이다. 자연법칙예외라는기준을판례법이설정한근거로연방대법원은, 자연법칙등은타인들이과학과기술을연구하는데기본도구로쓸것이기때문에특허독점의대상이되어서는곤란하다는사정을들고있다. 29) 4) 소결발병의개념에관해우리특허법상의타당성을찾으려면외부의압력으로작용하는미국의동향을주목할필요가있다. 미국에서는우리가터잡고있는독일, 일본의사고방식과달리판례에서발명에서제외되는예외를찾아내는방식으로논리를발전시켜왔다. 이과정에서미국판례법은자연법칙등은특허법상의발명이아니며응용성이가해져야발명으로보호될수있다고판시하고있다. 독일 유럽연합의 기술적속성, 그에대비되는미국의 자연법칙예외 이론은각각나름의장점과단점을가지고있다. 전자의기준은통일적기준이지만시대적상황에맞지않다. 반면, 후자의기준은시대상황에맞게발견과의한계선상에위치한새로운대상들에대한효율적인대처가가능하도록하지만과거의포섭대상모두를통일적으로설명하기곤란하다. 30) 이런양자의기준들을모두발명의정의조항에두루반영한것이우리의현행특허법제2조제1호의 자연법칙을이용한기술적사상 이라는문구이다. 기술변화나그에따른특허법제도의변화방향을미리예측하기곤란함을반영한미국연방대법 원의노력을우리법원도참고할수있으리라사료된다. 28) Diamond v. Chakrabarty, 100 S.Ct. 2204, 2208 및 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185 (1981) 등. 29) 박성수, 앞의논문, 813 면. 30) 박성수, 앞의논문, 832 면. 20

30 제 1 장 _ 특허요건판례평석 다. 자연법칙의해석을둘러싼강학상문제 1) 자연법칙에반하는출원의구분강학상외력의도움없는영구운동기관처럼, 자연법칙에어긋나는내용을담은출원을어떻게취급할것인지가종종문제된다. 통설 31) 및실무 32) 는위와같은출원에있어발명의성립성이결여된것으로취급하고있다. 33) 자연법칙의이용 중 이용 에해당하기위한전제조건이자연법칙에순응하는것이다. 이에반하여자연법칙에반하는원리를전제한출원에관해서도비발명 ( 非發明 ) 이아니라미완성발명 ( 未完成發明 ) 으로취급하여야타당하다고주장하는견해도있다. 34) 이러한견해는한국이나일본에서특허법에발명의정의규정이수립된경위가자연법칙에반하는발명을배제하기위한것이아니라자연법칙을전혀이용하지아니하는발명을배제하기위한것이었다는점을내세운다. 35) 일본특허법의채용당시독일법학자 Kohler 의학설에서 자연법칙의이용 이가진의미, 나아가이후독일에서의지배적인견해를따르자면자연법칙에순응하는것만이그이용이라고인정하고있다. 특허청심사관에의해자연법칙에반한다고판단될대상은절대적으로도존재할수없는내용을명세서에담고있는실로허망한출원에불과하므로특허청이어떤이유를들어최종적으로거절할것이냐가문제될뿐이므로, 실무에서별다른의미를가지기어렵다. 36) 하지만일반인의수준에서자연법칙에대하여가진인지의수준은언제나제한적임을간과하지말아야한다. 천동설을뒤집고지동설이채택되었을때와같이우리가진리라고 믿고있을뿐인 자연법칙들도언젠가혁신적성취에의해뒤집어질가능성을전혀배제할수없는것이다. 여기서우리특허법의논리체계는그시대가믿었던자연법칙을뒤집는혁신적인기술발전역시 새로운출원대상이될수있고그것에특허권을부여하겠다는열린법체계라고파악하는것이 타당하다. 당대의자연법칙으로설명할수없거나그것에일견반하는내용을담은출원이라고 31) 조영선, 특허법, 제 3 판, 박영사, 2011, 6 면. 32) 특허청, 특허실용신안심사지침서, 3102 면 ; 대법원 선고 98 후 744 판결. 33) 일본의경우와이와유사하다. 東京高判昭 27 年 4 月 4 日行集 3 巻 3 号 563 頁 ; 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 100 頁. 34) 박성수, 영업방법특허에관한연구 이른바, BM 특허의성립성에관하여, 사법논집, 제 34 집, 법원도서관, 2002, 185 면. 35) 박성수, 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰, 서울대학교法學제 54 권제 3 호, 2013, 781 면. 36) 박성수, 앞의논문, 782 면. 21

31 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 하여비발명으로취급하겠다는것은부당하다. 만에하나, 시대를뛰어넘는혁신적출원일수도있으므로이를엄밀히따져보는과정이반드시필요한것이다. 이것은발명에속하는지여부의형식판단으로쉽게처리될성질이아니라그이후의개별적 구체적인판단과정에해당한다고보아야한다. 특허법이염두에둔자연법칙이절대적인것이아닌이상, 그것에반하는듯한출원이라도비발명이라쉽게배척될성질이아니라아주이례적으로실시가능한것인지여부를엄밀히검토해볼필요가있다. 이런엄밀한검토는발명에해당하는지의판단단계에서손쉽게걸러낼수준이아니다. 따라서일응자연법칙에반하는듯한출원의경우라도자연법칙의이용성요건에위배된다고배척하여서는곤란하고, 산업상이용가능성혹은실시가능성의판단단계에서결정이이루어져야타당하다. 37) 2) 출원발명이자연법칙을이용한것이아닌경우처리 제 2 조제 1 호가정의한발명에해당하지않는경우우리실무에서는특허거절결정의이유로 산업 상이용가능성 결여에따른제 29 조위반을들고있다. 38) 이것은특허거절이유를규정한우리 특허법제 62 조가열거하고있는다양한이유들중에서유독제 2 조에위반한경우가빠져있는 까닭에발생하는문제이다. 39) 제 2 조에해당하는지의검토가가진성격은형식적이고카테고리 적인판단에가까운것인데개별적 구체적인실체판단의성질을가진제 29 조위반으로함께처 리하는것은아무래도불편하다. 40) 37) 미국의경우자연법칙에반하는출원은유용성 (utility) 이결여되었다고거절하고있다 (MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) (II)). 미국에서의 유용성 요건이우리법제의 산업상이용가능성 요건과완전히동일하지는않더라도가장근접한개념이라할수있을것이다. 38) 대법원 선고 2009 후 436 판결 ; 대법원 선고 2007 후 265 판결 ; 대법원 선고 2001 후 3149 판결등. 39) 제 62 조 ( 특허거절결정 ) 심사관은특허출원이다음각호의어느하나의거절이유 ( 이하 " 거절이유 " 라한다 ) 에해당하는경우에는특허거절결정을하여야한다. 1. 제 25 조 제 29 조 제 32 조 제 36 조제 1 항부터제 3 항까지또는제 44 조에따라특허를받을수없는경우 2. 제 33 조제 1 항본문에따른특허를받을수있는권리를가지지아니하거나같은항단서에따라특허를받을수없는경우 3. 조약을위반한경우 4. 제 42 조제 3 항 제 4 항 제 8 항또는제 45 조에따른요건을갖추지아니한경우 5. 제 47 조제 2 항에따른범위를벗어난보정인경우 6. 제 52 조제 1 항에따른범위를벗어난분할출원인경우 7. 제 53 조제 1 항에따른범위를벗어난변경출원인경우 22

32 제 1 장 _ 특허요건판례평석 대법원의역시 판결출원발명이자연법칙을이용한것이아닌때에는같은법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못함을이유로그특허출원을거절하여야하고, 여기서출원발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단하여야한다 고 41) 하여제2조제1호위반을제29조로가져가고있는데, 이것보다는제2조위반을제62조가열거하고있는거절이유의하나로추가하는것이보다바람직할것이다. 5 판례평석 가. 대상판결의검토 1) 출원발명이자연법칙을이용한것인지의판단방법우리나라는특허법제2조제1호는 발명 을정의하고, 출원발명이자연법칙을이용한것이아닌경우특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못함을이유로그특허출원을거절하며, 출원발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단한다. 미국은특허법제101조에서 신규하고유용한발명내지발견 35 U.S.C. 101.(Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.) 을특허대상 (Subject matter) 으로규정하고있을뿐, 발명의정의규정이나 자연법칙을이용한기술적사상의창작 요건을규정하지않다. 미국에서의논의는발명의정의규정에 자연법칙의이용 이없기때문에한국과는상황이다소다를수있지만결과적인법적용은다르지않다고보임. 미국에서의논의를보면, 인간의행위의개입을발명에따라합목적적으로다루어야한다는결론에도달할수있다. 대법원은 이사건청구항제 1 항발명이이사건구성을포함하고있다고하더라도, 청구항전체 40) 박성수, 앞의논문, 784 면. 41) 대법원 선고 2009 후 436; 대법원 선고 2007 후 265 판결등참조. 23

33 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 로볼때자연법칙을이용하지않은순수한인간의정식적활동에의한것이라고할수는없으므로, 구특허법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못한다고할수없다 고판시하였다. 청구항전체로볼때자연법칙을이용하지않은것이라할수없다 는것은일부는자연법칙을이용, 일부는자연법칙을이용하지않은것으로해석될여지가있다. 발명은자연법칙을전체로서이용하여야하므로, 청구항에기재된발명의일부에자연법칙을이용하고있는부분이있더라도청구항전체로서자연법칙을이용하고있지않다고판단될때에는특허법상발명에해당하지않는다. 42) 다만실무상컴퓨터프로그램관련발명과같이자연법칙의전체적이용은실무상엄격히적용하 지않고있다. 43) 인간의행위를엄격하게적용하면, 기계, 컴퓨터조작을위한사용자입력행위 로인해관련특허가모두등록되기어렵다. 2) 특허발명기술내용의확정방법및특허의명세서에기재된용어해석방법과이에의한인증채널의해석 - 특허발명의기술내용확정방법및명세서에기재된용어해석방법- 특허출원절차에서특허발명의기술내용의확정은특허출원서에첨부한명세서의청구범위에기재된사항에의하여정하여지고, 그기재만으로특허를받고자하는발명의기술적구성을알수없거나알수있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보충하여명세서전체로서특허발명의기술내용을실질적으로확정하여야한다. 특허명세서에서기재한그용어를특정한의미로정의하여사용하고있지않은이상당해기술분야에서통상의지식을가진자에게일반적으로인식되는용어의의미에따라명세서전체에서통일되게해석되어야한다. 미국은 Claim construction과관련하여, CAFC 판결 (Edward H. Phillips v. AWH Corp.) 에서는청구범위의용어에대한해석시 Intrinsic Evidence 의중요성을다시강조하였다. 또한 Means plus function 해석과관련하여, 해당발명의사상이추구하는모든가능한실시예를명세서에개시하여야하고, 클레임은각실시예에서뒷받침되는것만으로해석하고있다. 42) 특허법원 선고 2005 허 11094; 선고 2006 호 8910 등. 43) 임병웅, INSIGHT 특허법 ( 제 15 판 ), 한빛지적소유권센터, 52 면. 24

34 제 1 장 _ 특허요건판례평석 이사건청구항제1항은 인증채널 에대해기재하고, 이에대해상세한설명에의하면 상대방의목소리에대한확인, 채팅의경우사전에약속된정보에대한확인 을인증방법으로예시하고있다. 특허심판원에서인증채널의인증이상대방을인증하기위한사람에의한작용으로볼수있다고판단한것에대해특허법원및대법원이배척하면서, 대법원은이사건제1항발명의인증채널의형성은발명의구성요소가아니기때문에문제가없다는간략하고명확한태도의판단을보였다. 인증채널의 Claim construction에서특허청및심판원은 Intrinsic Evidence (Specification, Drawings, File Wrapper, Other Claims, etc) 를우선한것이고, 특허법원및대법원은인증채널이공지의방법이거나, Extrinsic Evidence(Prior Art, Dictionary, Expert Testimony, etc.) 를우선하여해석한것으로볼수있다. 또한심판원은 인증채널은전화또는인터넷채팅등다양한피투피 (Peer To Peer: P2P) 통신이가능한채널이될수있다, 인증채널의인증절차는여러가지형태로구성할수있다. 예를들어, 상대방이누구인지아는경우라면, 상대방의목소리로파악할수있으며, 또는채팅등을통해미리정해놓은간단한정보를확인하는절차를통해인증할수도있다 라고기재되어있고, 이사건출원명세서어디에도 인증채널 에서상대방을달리인증할수있는기술은기재되어있지않으므로, 이사건출원발명특허청구범위제1항의 피투피통신에의한인증채널 에서상대방에대한 인증 은상대방의목소리에대한확인, 채팅의경우에는사전에정해놓은간단한정보에대한확인을통해이루어지는것으로파악된다고하여실질적으로미국의 means plus function과같은해석을하였다. 원결정에서인증채널에대해발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보충하여해석한것에대해판단이부재하였다. 즉 인증채널은인증이된채널로서당업자가인식할수있는일반적으로통용되는기술용어이기때문에굳이상세한설명의예시적설명부분을보충적으로해석할이유가없다. 따라서예시적으로인간의행위가상세한설명에기재되었다는것만으로는인간의행위를구성요소로판단한심판원 특허청의판단은성립성의법리를오해한것이다 " 정도의판시가있으면보다명확한판시로도움이될수있다. 특허청이당업자입장에서용이하게해석될수있는 인증채널 에대해명확하게기재하지는않았으나미국식 means plus function 형식의해석을무리하게적용하여발명을거절한것과, 그이전에명세서작성시인간 25

35 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 행위를인증의예시로넣은것은다소무리한적용이라사료된다. 나. 대상판결의의의 대상판결은출원발명이자연법칙을이용한것인지의판단방법에대하여자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을 발명 으로정의하고있으므로, 출원발명이자연법칙을이용한것이아닌때에는같은법제29조제1항본문의 산업상이용할수있는발명 의요건을충족하지못함을이유로그특허출원을거절하여야하고, 여기서출원발명이자연법칙을이용한것인지여부는청구항전체로서판단하여야한다고판시하고있다. 한편, 특허발명기술내용의확정방법및특허의명세서에기재된용어해석방법에대하여특허출원절차에서심사의대상이되는특허발명의기술내용의확정은특허출원서에첨부한명세서의특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이원칙이지만, 그기재만으로특허를받고자하는발명의기술적구성을알수없거나알수있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보충하여명세서전체로서특허발명의기술내용을실질적으로확정하여야하고, 특허의명세서에기재된용어는명세서에그용어를특정한의미로정의하여사용하고있지않은이상당해기술분야에서통상의지식을가진자에게일반적으로인식되는용어의의미에따라명세서전체를통하여통일되게해석되어야한다고하고있다. 대상판결은여전히논란이되고있는 자연법칙의이용성 과특허발명의성립성에대해판단한사례에관한일응의기준을제시한점에그의의가있다. 다만 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이라고발명을정의내리고있는한국특허법제2 조제1호에대하여먼저발명에해당하는지여부와발명이완성되었는지여부는서로판단의성질이상이한것임에도 발명의성립성 이란상위개념을통하여이것들을하나로묶는것은심각한혼란만초래할수있다할것이다. 다음으로자연법칙에일응어긋나는기재를담은출원이더라도발명이아니라면서배척할것은아니라할것이다. 26

36 제 1 장 _ 특허요건판례평석 다. 결론발명이특허로서보호받기위해서는우선특허법상의발명의정의에부합되는발명이여야하고, 둘째산업상이용가능하여야하며, 셋째는완성된발명이어야한다. 그러나이러한세가지각구비요건들은개별적인충족이아니라전체적으로충족시켜야한다. 발명의성립성과관련하여종래에는그다지문제가되지않았던자연법칙의이용여부가최근에는큰관심사가되고있다. 컴퓨터프로그램과관련된발명의특허성이논란의대상이되면서수학법칙이나게임의법칙등이컴퓨터라는과학기술장치와연계되어특허로등록받는경우가나타나고있다. 이에따라발명의성립성과관련하여자연법칙의이용이라는요건이주목받고있다. 그러나아직이에대한적절한판례가축적되어있는상태는아니며자연법칙의이용여부에대한보다명확한판결을기대해본다. 다만우리의상황으로돌아와살피건대, 컴퓨터프로그램전반에폭넓게특허권을부여하는것이기술의발전을촉진한다는특허법의목적에오히려반하는결과를가져왔다는비판론이미국에서도현재상당한설득력을얻고있으므로, 우리법원이나특허청도이런것까지고려하여특허부여를결정함에있어더욱신중한자세를취할필요가있다고보인다. 27

37 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 2 절 수치한정발명의신규성판단 ( 대법원 선고 2011 후 2015 판결 ) 사건개요수치한정발명에있어그출원전에공지된발명과수치한정의유무에만차이가있는경우라하더라도, 그효과가이질적이거나공지된발명과비교하여현저한효과가있는경우에는신규성이인정된다고한사례 원심판결특허법원 선고 2010 허 5093 판결 쟁점 [1] 구성요소의범위를수치로써한정하여표현한발명이그출원전에공지된발명과수치한정의유무또는범위에서만차이가있는경우, 신규성판단기준 판결요지출원발명은비교대상발명에서의수치한정과는다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고, 그로인한효과도비교대상발명과는구별되는이질적인것이어서, 그수치범위가비교대상발명에구체적으로개시되어있다고할수없으며, 통상의기술자가적절히선택할수있는주지 관용의수단도아니므로출원발명이비교대상발명에의하여신규성이부정되지않는다고판시함 판례평석및시사점 [1] 수치한정이공지된발명과는서로다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고그효과도이질적인경우나공지된발명과비교하여한정된수치범위내외에서현저한효과의차이가생기는경우등에는, 그수치범위가공지된발명에구체적으로개시되어있다고할수없음은물론, 그수치한정이통상의기술자가적절히선택할수있는주지 관용의수단에불과하다고볼수도없음 [2] 수치한정발명의신규성판단기준과진보성의판단기준은수치한정발명의유형에따라조금씩달라지게되나, 각유형의수치한정발명의신규성판단기준과진보성의판단기준은거의유사하며, 일부유형에서는신규성이판단기준과진보성의판단기준이동일한경우도존재하는바, 논리적인관점에서신규성판단기준과진보성판단기준을분리하여고찰할필요성이존재 28

38 제 1 장 _ 특허요건판례평석 1 들어가며 선택발명, 수치한정발명, 파라미터발명등은선행특허의하위개념을구성요소로한정한일종의이용발명이다. 선행특허에서구현하고있는상위개념의기술을수치또는파라미터로특정하여최적화, 호적화함으로써, 기술을진보시켰다는점에서는산업발전에기여하는원동력으로서긍정적으로평가될수있지만, 한편으로는한정발명이라는특수성을고려할때정당하지못한출원이나심사오류등에의해부실특허가출원되는경우도존재한다. 부실특허의출원은오히려산업발전을저해할뿐만아니라, 나아가특허제도의근본취지를해칠우려가있으며, 특허청이나원천특허보유자, 이용발명보유자및이해관계인사이에분쟁을야기할소지가있어부정적으로평가될수있는양면성이존재한다. 특히수치를동반한발명의경우외형적으로비교대상발명과의신규성 진보성의차이를구분하기어렵다. 또한선택발명, 수치한정발명, 파라미터발명은이용발명이라는공통점을가지고있기때문에심사단계에서그취급이명확히분리되지않으며, 특허성의판단에있어각각의판단기준이특별하게구분되어있지않다. 수치한정발명은화학분야등에서주된쟁점이되어왔으며최근에는기계, 전기전자등모든산업분야로그출원이확대되고있는실정인데, 그럼에도불구하고현재수치한정발명의신규성, 진보성판단에대한논의는쉽게찾아볼수없는실정이다. 이에수치한정발명에서의신규성및진보성이문제가되었던대법원 선고 2011 후 2015판결을통하여수치한정발명에서의특허성판단의기준을살펴보고, 아울러선택발명, 파라미터발명등다른이용발명과의공통점및차이점, 상호관계를살펴봄으로써, 수치한정발명에대한특허성판단의기준을도출하며, 향후관련발명및출원에대하여특허실무자가대응할수있는방안을제시하도록한다. 29

39 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 2 사건개요 가. 사실관계원고는이사건출원발명인 타깃및그제조방법 에관하여특허출원을하였으나, 특허청심사관은 2008년 11월 28일이사건제1항내지제5항, 제7항, 제8항출원발명은비교대상발명에의하여신규성이부정되며, 제6항은진보성이부정된다는이유로거절결정을하였다. 이에원고는특허심판원에불복심판을청구하였으나, 특허심판원은위심판청구사건을 2008 원14153 호로심리한후 2010 년 5월 14일이사건출원발명은신규성과진보성이부정되며, 특히특허출원에있어서특허청구범위가여러개의청구항으로되어있는경우어느하나의항이라도거절이유가있으면그특허출원은전체가거절되어야하므로특허거절결정은정당하다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건의심결을하였다. 이어특허법원에서도같은이유에서 2011년 7월 8일, 특허심판원의심결이적법하다는취지로원고의소를기각하는판결을내린다. 하지만, 2013 년 5 월 24 일대법원은기존의특허심판원과특허법원의심결을뒤집으며해당사 건을특허법원에파기환송하였다. 나. 당사자주장및원심판결 1) 원고주장이사건제1항보정발명은, 산화인듐과산화아연으로이루어지는 In₂O₃(ZnO)m [ 단, m은 2 내지 7의정수이다 ] 로표시되는육방정층상화합물을함유하며, 또한 +4가이상의원자가를갖는제3원소의산화물을 0.01 내지 0.2원자 % 함유하는스퍼터링타깃 으로구성되어있다. 이사건제1항보정발명및출원발명은비교대상발명에비하여타깃의부피저항률을낮추는동시에투명도전막의에칭속도를높이는두가지효과를동시에달성할수있는특별하고도이질적효과를갖는바, 수치한정의임계적의의에대하여살펴볼필요도없이비교대상발명에의해신규성이부정되지않고, 설사이를이질적인효과로볼수없다하더라도, 이사건제1항보정발명및출원발명은수치범위의하한과상한을경계로부피저항률또는에칭속도에있어현저한 30

40 제 1 장 _ 특허요건판례평석 변화가있어임계적의의가인정되므로신규성이부정되지않는다는취지의주장을실시하였다. 원고는비교대상발명에 특히제3원소가티탄인경우, 전체양이온원소에대한티탄의비율은 at% 의것이매우바람직하다. 또한, 티탄의비율이 0.5at% 미만에서는종래공지의타깃소결시에서소결조제로서의역할을수행하는것에머물뿐, 후술하는바와같이, 제막분위기에의존하지않고도전막의저항의균일성이보유된다는효과가발현되지않기때문이다. 티탄의바람직한비율은전체양이온원소에대해서 1 8at% 이다 고기재되어있는점등에비추어보면, 비교대상발명의상세한설명에서는 20at% 이하의 3가이상의원자가를가지는제3원소의산화물에서 0.5at% 미만의수치범위를배제하고있음이명백하므로, 양구성은제3원소의산화물함량비율에서구성상차이가있다고주장하였다. 또한이사건제1항보정발명은그수치범위내의하한과상한에서부피저항률내지에칭성능에서현저한효과가인정되므로, 이사건제1항보정발명은수치한정의임계적의의가인정된다고주장한바있다. 2) 원심판결 44) 특허법원은특허출원에있어서특허청구범위가여러개의청구항으로되어있는경우어느하나의항이라도거절이유가있으면그특허출원은전부거절되어야하며, 이사건제1항보정발명은출원전에공지된비교대상발명이가지는구성요소의범위를수치로서더욱한정한것에불과한경우에해당하는데, 그수치한정에구성의곤란성이인정되지아니하고수치한정으로인한특별한 ( 이질적인 ) 효과나임계적의의가인정되지않으므로, 비교대상발명과기술적구성이실질적으로동일하여신규성이부정된다는취지로원고의소를기각하는판결을내린다. 수치한정발명에있어서출원발명이그출원전에공지된발명이가지는구성요소의범위를수치로서한정한것에불과한경우그수치한정에구성의곤란성이인정되지아니하고수치한정으로인한특별한효과나임계적의의가인정되지않는다면출원발명은공지된발명과기술적구성이실질적으로동일하여신규성이부정된다 45) 는논리에따라이사건출원발명이수치한정으로특별한효과나임계적의의가있는지를살펴보면다음과같다. 44) 특허법원 선고 2010 허 5903 판결. 45) 대법원 선고 2000 후 1283 판결. 31

41 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 이사건제1항보정발명은출원전에공지된비교대상발명과구성이같고, 다만, 제3원소함량비율에있어서비교대상발명의수치범위를더욱한정한경우로서, 그수치한정에구성의곤란성이인정되지아니하고수치한정으로인한특별한효과나임계적의의가인정되지않는다면공지된비교대상발명과기술적구성이실질적으로동일하여신규성이부정된다고할것이므로, 그수치한정에구성의곤란성이있는지, 수치한정으로인한특별한효과 ( 이질적효과 ) 나임계적의의가있는지에관하여살펴볼때, 이사건제1항보정발명의출원전에통상의기술자가충분히알수있었던사항임을알수있는바, 위와같은사항을알고있는통상의기술자라면, 비교대상발명에서산화아연 산화인듐계화합물에 3가이상의제3원소산화물을첨가함에있어, 부피저항률이나에칭성능을고려하여반복적인실험을통해제3원소산화물의함량비를적절하게선택함으로써이사건제1항보정발명에서와같이부피저항률내지에칭성능이우수한수치범위를용이하게선택할수있는것이므로, 이사건제1항보정발명의제3원소산화물의수치한정은구성의곤란성이없다고판시하였다. 또한이사건제1항보정발명에서수치한정으로인한효과가비교대상발명에비해특별하거나이질적인효과가있는지에대한판단에있어서, 비록비교대상발명에있어서는이사건제1항보정발명의효과중에칭가공성이우수하다는효과에대하여는그효과가명시적으로기재되어있지않지만, 사실상이사건제1항보정발명과비교대상발명은화합물의성분이동일하고, 그조성범위, 조직상태가동일범주내에있으며, 그작용효과에있어별다른차이가없으므로, 이또한이사건발명출원전에통상의기술자가충분히알수있었고, 이사건제1항보정발명에서와같이낮은부피저항률이나높은에칭성능을갖는수치범위가존재한다는점을용하게유추할수있어, 이사건제1항보정발명의위와같은효과가비교대상발명에비해특별한효과라거나이질적인효과라고보기어렵다고판시하였다. 마지막으로이사건출원발명의수치한정으로인한임계적의의가있는지의여부에대하여도원고는실험자료에근거하여수치범위내의하한과상한에서부피저항률내지에칭성능에서현저한효과가인정되므로수치한정의임계적의의가인정된다고주장하였으나특허법원은수치한정한범위가양적으로현저한효과가있다는점이통상의기술자가명세서기재자체를통하여인식할수있을정도로명세서에기재되어있지않은이상추후실험자료에의하여인정되거나확인되는수치한정의기술적의의를가지고서당해수치한정발명의신규성여부를판단할수없다는이유로위주장을배척하였다. 32

42 제 1 장 _ 특허요건판례평석 다. 판결요지 대법원은출원발명의특허출원에대하여특허청심사관이출원발명은비교대상발명에의하여신규성이부정된다는등의이유로거절결정을한사안에서, 출원발명이비교대상발명에의하여신규성이부정되지않음에도이와달리본원심판결에수치한정발명의신규성판단에관한법리를오해한위법이있다고판시하며해당사건을파기환송한다. 명칭을 스퍼터링타깃및투명도전막 으로하는출원발명의특허출원에대하여특허청심사관이출원발명은비교대상발명에의하여신규성이부정된다는등의이유로거절결정을한사안에서, 출원발명의특허청구범위제1항은 +4가이상의원자가를갖는제3원소산화물의함유량을 0.01 내지 0.2원자 % 의수치범위로한정하여표현한발명으로그함유량을 20원자% 이하 로한정하고있는비교대상발명과이러한제3원소산화물함유량의수치범위에서만차이가있는데, 출원발명의위와같은수치한정은비교대상발명에서의수치한정과는다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고, 그로인한효과도스퍼터링타깃의부피저항률을낮게하면서도투명도전막의에칭가공성역시우수하도록한다는것으로서비교대상발명과는구별되는이질적인것이어서, 그수치범위가비교대상발명에구체적으로개시되어있다고할수없을뿐만아니라위수치한정이그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가적절히선택할수있는주지 관용의수단에불과하다고볼수도없으므로, 출원발명이비교대상발명에의하여신규성이부정되지않음에도이와달리비교대상발명과기술구성이실질적으로동일하여신규성이부정된다고본원심판결에수치한정발명의신규성판단에관한법리를오해한위법이있다고판시하였다. 라. 쟁점 수치한정발명은발명을특정하기위한사항을수치를특정하여수량적으로표현한발명으로다 수의학설 46) 과판례 47) 는수치한정발명에공지된발명에신규성또는진보성을인정할수있는 새로운구성요소를부가할경우에특허성을인정하고있으며, 나아가구성요소에대한수치한정 46) 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅰ, 박영사, 2010, 377 면등. 47) 대법원 선고 2007 후 1299 판결 33

43 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 이보충적인경우까지도수치한정발명으로포함하여설명하고있다. 그러나수치한정발명의신규성판단에있어구성요소의범위를수치로써한정하여표현한발명이그출원전에공지된발명과사이에수치한정의유무또는범위에서만차이가있는경우에는, 그한정된수치범위가공지된발명에구체적으로개시되어있거나, 그렇지않더라도그러한수치한정이그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가적절히선택할수있는주지 관용의수단에불과하고이에따른새로운효과도발생하지않는다면그신규성이부정되는것이일반적이다. 그리고한정된수치범위가공지된발명에구체적으로개시되어있다는것에는, 그수치범위내의수치가공지된발명을기재한선행문헌의실시예등에나타나있는경우등과같이문언적인기재가존재하는경우외에도통상의기술자가선행문헌의기재내용과출원시의기술상식에기초하여선행문헌으로부터직접적으로그수치범위를인식할수있는경우도포함된다. 이사건출원발명의경우수치한정이공지된발명과는서로다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고그효과도이질적인경우나공지된발명과비교하여한정된수치범위내외에서현저한효과의차이가생기는경우등에는, 그수치범위가공지된발명에구체적으로개시되어있다고할수없음은물론, 그수치한정이통상의기술자가적절히선택할수있는주지 관용의수단에불과하다고볼수도없다고판시하였다. 수치한정발명의진보성판단기준에대하여는대법원의판례도어느정도정립되어잇고, 학설이나특허청심사지침서에도비교적자세하게설명되어있지만, 신규성판단기준에대하여는대법원의판례수도적고특허청심사지침서에도개략적으로만기재되어있어, 개별적사안에있어신규성의판단을하기가어려우며또한신규성이부정되는것인지, 진보성이부정되는것인지를판단하기도어렵다. 특히수치한정발명에있어서판단기준이되는수치의임계적의의및발명의유형에따라신규성의판단이달라지기도한다. 이하에서는수치한정발명의의의및신규성과진보성의판단기준에대하여심사기준과판례등 을살펴보고수치한정발명의각유형별로그판단기준을개략적으로나마정리해보고자한다. 34

44 제 1 장 _ 특허요건판례평석 3 판례평석 가. 수치한정발명 1) 수치한정발명의의의수치한정발명이란특허발명의특허청구범위가수치의형태로표현되면서, 발명의대상의형상, 조건, 재료등의구성요소를양적으로한정하는발명을의미한다. 48) 즉, 수치한정발명은청구항에기재된발명의구성에없어서는안되는사항의일부가수량적으로표현된발명을의미하는것으로, 일반적으로는선행발명의구성요소일부를수치로한정한발명을말하며, 그유형에있어서는수치한정이있는선행발명과다른수치한정을하였을경우, 49) 수치한정이없는선행발명에수치한정을한경우, 수치한정이있는선행발명의일부또는전부를포함하는수치한정을한경우로구분할수있다. 수치한정발명은수치한정의대상에따라 1 온도, 압력, 조성, 형상, 치수등어떤기술적대상을수치적으로특정하는데에관용적으로사용되는변수를하나이상독립적으로규정하는구성을표함하는발명, 2 출원인이자기의발명을표현하기위하여창출한기술적변수 ( 파라미터 ) 를규정하는구성을포함하는발명, 3 필요하다면식을사용하여복수의변수를상관적으로규정하는구성을포함한발명으로분류된다. 50) 이경우통상 1을협의의수치한정발명또는독립변수의수치한정발명이라하고, 2,3 을파라미터발명이라한다. 수치한정발명의특허성의판단과관련하여, 일반적으로관용되는범위내에서적절한범위를선택하는것은일정한순서에의해반복된실험이수행될경우통상의기술자라면누구나도달가능한것이므로거기에창조적인정신작용이있다고볼수는없으며, 또한통상의기술자가일상의연구활동범위내에서단순히노력한정도라면이는기술적숙련에불과한것이므로특허성인정의근거가될수없으며, 이에우리나라의심사실무에있어서도단순히공지기술로부터실 48) 예컨대, 온도범위를 10~50 라고한정한수치한정발명의경우, 10~50 이수치범위가되고, 온도는수치한정대상의기술적변수가된다. 49) 이경우수치변경발명이라한다. 50) 김병식, 수치한정발명의신규성과진보성, 특허소송연구 제 5 집, 특허법원, 2011, 1 면. 35

45 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 험적으로최적 ( 最適 ) 또는호적 ( 好適 ) 한수치범위를선택한수치한정발명은그발명이속하는 기술분야에서통상의지식을가진자의통상의창작능력의발휘에해당한다고여겨진보성을 인정하지않고있다. 2) 수치한정발명의분류협의의수치한정발명은그기준에따라다양하게분류될수있으나, 판례에의하여나타나고있는수치한정발명의진보성판단기준등을참작하여보면, 수치한정발명은크게여섯가지경우로나눌수있다. 첫째, 크게공지발명과수치한정이외의다른구성요건에도차이가있는경우와그렇지않은경우로분류할수있으며, 둘째, 공지발명과수치한정에서만차이가있는경우는다시공지발명에수치한정대상이개시되어있지않은경우와개시된경우로분류할수있으며, 수치한정에서만차이가있고수치한정대상이개시된경우는다시수치한정발명의수치범위와공지발명의수치범위의비교에따라분류할수있다. 이경우통상수치한정이외에다른구성요건의차이가있거나, 공지발명에개시되지아니한수치한정대상을새롭게한정한발명의경우, 신규성이나진보성을인정하는것은어렵지않다. 하지만, 공지발명에개시된수치한정발명의수치범위의일부를한정한발명이거나또는, 문제된사건과같이출원전공지된발명과수치한정의범위의일부차이가있는경우의신규성판단이문제될수있다. 36

46 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 수치한정발명의신규성판단기준 1) 신규성의의미특허출원된발명이신규성이없다고하기위해서는그발명과출원전공지된발명이동일한것이어야한다. 발명의동일성은실질적동일성을의미하므로특허청구범위에기재된기술적사상과문언적 형식적으로동일한것에한정되지아니하고, 발명의기본이되는사상에실질적으로영향을미치지아니하는비본질적인사항에만차이가있는정도에지나지않는다면동일성이있는것으로본다. 51) 대법원판례에서도 구실용신안법제4조제3항에서규정하는고안의동일성을판단하는데에는양고안의기술적구성이동일한가의여부에의하여판단하되, 고안의효과도참작하여야할것인바, 기술적구성에차이가있더라도그차이가과제해결을위한구체적수단에서주지관용기술의부가, 삭제, 변경등으로새로운효과의발생이없는정도의미세한차이에불과하다면양고안은서로동일하다고하여야한다 고판시한바있다. 52) 또한특허청심사지침서에서도신규성의판단은청구항에기재된발명과인용발명의구성을대비하여양자의구성의일치점과차이점을추출하여서판단하되, 창구항의기재된발명과인용발명의구성에차이점이있는경우에는청구항에기재된발명은신규성이있는발명이며, 차이점이없으면신규성이없는발명이고, 청구항에기재된발명과인용발명이전면적으로일치하는경우는물론실질적으로동일한경우에도신규성이없는발명이다라고하여같은취지로평가하고있다. 53) 특허청심사지침서에따르면발명이실질적으로동일한경우란인용발명과청구범위에기재된발명이단순한표현의상위, 단순한효과의인식의상위, 단순한목적의상위, 단순한구성의변경, 단순한용도의상위및단순한용도한정의유무등발명의사상에는실질적으로아무런영향을미치지아니하고단지비본질적사항 ( 부수사항 ) 에차이가있는데불과한경우이다. 단순한구성의변경이란어떤발명에대하여그구성을변경함으로써구성이다른발명이되었을때그변경이목적달성을위한구체화수단으로서그기술분야에통상의지식을가진자에의하여일반적으로채용될수있는정도의기술수단의치환, 부가또는삭제등에해당하는것이고그 51) 정상조 박성수, 위의책, 310 면. 52) 대법원 선고 98 후 1013 판결. 53) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3222 면. 37

47 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 변경에의하여발명의목적및효과에각별한차이가생기지않는경우를말하며, 단순한관용수단의전환, 단순한관용수단의부가또는삭제, 단순한재료변환또는균등물의치환, 단순한균등수단의전환, 단순한형상 수또는배열의한정이나변경, 단순한수치의한정또는변경등이포함된다고본다. 2) 수치한정발명의신규성판단기준수치한정발명의신규성만을별도로분리하여설명하고있는학설은찾아보기어려우나다만대법원판례중, 하수처리용접촉물에관한특허발명이그출원전에국외간행물에기재된인용발명의일부구성요소의수치를한정한것에불과한것으로그수치한정에구성의곤란성이인정되지아니하고수치한정으로인한특별한효과나임계적의의가인정되지않으므로특허발명은인용발명과기술적구성이실질적으로동일하여공지된기술에해당한다 고설시한바있다. 54) 일반적인신규성판단의기준을통하여수치한정발명에서의신규성판단을해보자면, 어떤발명에대하여그구성을변경함으로써구성이다른발명이되었을때그변경이목적및효과로보아그기술분야에서통상의지식을가진자에의하여보통채용된다고인정되는정도의수치의한정또는변경에해당하는것이고, 그변경에의하여발명의목적및효과에각별한차이가생기지않는경우, 이와같은구성의변경을단순한수치의한정또는변경이라할수있을것이다. 특허청심사지침에따르면수치한정발명에대하여 청구항에기재된발명의구성에없어서는아니되는사항의일부가수량적으로표현된발명을의미한다 고정의하고있으며수치한정발명에서의신규성판단의기준을제시하고있다. 청구항에기재된발명이수치한정을포함하고있는경우, 수치한정사항을제외한타기술적특징만으로인용발명과대비할때동일하지않으면신규성이있는발명이며, 수치한정사항을제외한나머지기술적특징만으로인용발명과동일한경우에는다음과같이신규성을판단한다. 55) 인용발명이수치한정이없고청구항에기재된발명이새롭게수치한정을포함한경우에는 원칙적으로신규성이인정되나, 출원시의기술상식을참작할때수치한정사항이통상의 54) 대법원 선고 2000 후 1283 판결. 55) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3223~3224 면. 38

48 제 1 장 _ 특허요건판례평석 기술자가임의적으로선택가능한수준에불과하거나인용발명중에암시되었다고볼수있는경우에는신규성이부정될수있다. 청구항에기재된발명의수치범위가인용발명이기재하고있는수치범위에포함되는경우에는그사실만으로곧바로신규성이부정되는것이아니라수치한정의임계적의의에의해신규성이인정될수있다. 56) 청구항에기재된발명의수치범위가인용발명의수치범위를포함하고있는경우에는곧바로신규성을부정할수있다. 청구항에기재된발명과인용발명의수치범위가서로다른경우에는통상신규성이인정된다. 위의판단에따르면수치한정발명의신규성이부정되기위해서는 1 목적및효과로보아그기술분야에서통상의기술자에의하여보통채용된다고인정하는정도의수치의한정또는변경에해당하는것이고, 2 그변경에의하여발명의목적및효과에각별한차이가생기지않아야할것이다. 여기에서목적이란발명자가주고나적으로인식한발명의효과라고볼수있을것이다. 3) 수치한정발명의유형별신규성판단수치한정발명과공지발명과의사이에수치한정이외의다른구성요건에차이가있는경우, 원칙적으로신규성이부정되지않는다. 다만공지발명의수치범위와는효과상각별한차이가생기지수치한정을한발명에다시관용수단을부가한경우라면, 공지발명과실질적으로동일성이있다고볼수있으므로신규성이부정될수있을것이다. 57) 또한수치한정발명이공지발명에개시되지않은수치한정대상을특정한경우에는, 수치한정의기술적의의를검토하여신규성과진보성을판단할수있을것이다. 이경우수치한정대상이공지발명에명시되어있지않다고하더라도, 수치한정발명의수치한정이기술상식에부과하여공지발명에기재된것과마찬가지로볼수있 56) 수치한정의임계적의의가인정되기위해서는수치한정사항을경계로특허성, 즉발명의작용 효과에현저한변화가있어야하는것으로, 1 수치한정의기술적의미가발명의설명에기재되어있어야하고, 2 상한치및하한치가임계치라는것이발명의설명중의실시예또는보조자료등으로부터입증되어야한다. 임계치라는사실이입증되기위해서는통상적으로수치범위내외를모두포함하는실험결과가제시되어임계치임이객관적으로확인가능해야한다. ; 98 허 2481 판결. 57) 다만, 이에관하여는부가된구성요건만으로는신규성, 진보성이인정되지않는다하더라도그것과수치한정이유기적으로결합하여특유의기능, 효과를발휘하는경우가있으므로곧바로진보성을부정할수는없다. 39

49 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 는경우에는신규성이부정될수있다. 58) 주로문제되는것은수치한정발명의수치범위가공지발명의수치범위를포함하는경우의신규 성판단이문제가될것이다. 이경우는수치범위를상세하게나누어유형별로살펴보고자한다. (1) 수치한정발명의수치범위가공지발명의수치범위를포함하는경우상위개념의수치한정발명은하위개념의공지발명에의하여신규성이부정된다는법리에따라특별한사정이없는한신규성이부정될것이다. 59) 이경우수치한정의기술적의의가고지발명과다르더라도신규성이부정되는데그것은수치한정발명의수치한정의곤란성, 즉구성의곤란성이없는것이명백하므로, 수치한정의기술적의의가다르더라도이는단순한효과의발견에불과하기때문이다. (2) 수치한정발명의수치범위가공지발명의수치범위와일부중복되는경우선택발명에있어서청구항에기재된발명이하위개념으로표현되어있고, 인용발명이상위개념으로표현되어있는경우에는통상청구항에기재된발명은신규성이있다. 다만, 출원당시의기술상식을참작하여판단한결과상위개념으로표현된인용발명으로부터하위개념으로표현된발명을자명하게도출할수있는경우에는청구항에기재된발명은신규성이부정된다. 60) 58) 대법원 선고 2000 후 1283 판결에서는 이사건특허발명의청구항제 1 항발명과선행발명 1 은구성 1, 2 에있어동일하고, 다만이사건특허발명이구성 3 에있어서루우프파일의중량비를한정한것에비하여, 선행발명 1 은아무런한정을가하고있지않은차이만있는데, 소위임계적의의가인정될정도의효과차이가확인되고있지아니하므로, 이사건특허발명의수치한정에효과의현저성도인정되지아니한다할것이다. 따라서이사건특허발명의청구범위제 1 항이루우프파일의중량비를한정한것은단순한수치한정으로서아무런발명적의의가없어결국선행발명 1 과기술적구성이동일하다할것이므로신규성과진보성이인정되지않는다 고판시한바있다. 59) 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 161 면. 60) 대법원 선고 2001 후 2375 판결에따르면, 선행또는공지의발명에구성요건이상위개념으로기재되어있고, 위상위개념에포함되는하위개념만을구성요건중의전부또는일부로하는이른바선택발명의신규성을부정하기위해서는선행발명이선택발명을구성하는하위개념을구체적으로개시하고있어야하고, 이에는선행발명을기재한선행문헌에선택발명에대한문ㄴ언적인기재가존재하는경우외에도그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가선행문헌의기재내용과출원시의기술상식에기초하여선행문헌으로부터직접선택발명의존재를인식할수있는경우도포함된다라고하거나, 선행또는공지의발명에구성요건이상위개념으로기재되어있고위상위개념에포함되는하위개념만으로구성된특허발명에예측할수없는현저한효과가있음을인정하기어려워그기술분야에서통상의지식을가진자가공지의발명으로부터특허발명을용이하게발명해낼수있는경우라하더라도선행발명에특허발명을구성하는하위개념이구체적으로개시되어있지않았다면, 원칙적으로그특허발명이출원전에공지된발명과동일성이있는것이라할수없다고판시한바있다. 40

50 제 1 장 _ 특허요건판례평석 그렇다면이유형의수치한정발명은어떤조건에서신규성을인정할수있는지에대한논의가 존재할수있는데이경우, 해당중복부분에관하여기술적의의내지임계적의의가인정이 된다면신규성을인정할수있다고본다. (3) 수치한정발명의수치범위가공지발명의수치범위와중복되지않는경우이경우특별한사정이없는한신규성이부정되지않는다. 다만, 공지발명과수치한정발명의각수치범이가모두호적범위에불과하여통상의기술자가예상할수있는정도의수치한정에불과하고수치한정발며으이수치한정으로인한발명의효과가각별한차이가생기지않는경우에는앞서본신규성판단기준에따라수치한정발명의신규성을부정할수도있을것이다. 다. 수치한정발명의진보성의판단 1) 진보성의의미발명이공지의선행기술에비하여신규한것이어도, 껏이보호할가치가있는기술적진보를포함하고있지않다면특허를부u하지않는다. 따라서공지발명으로부터출원발명에이르는것이통상의기술자에게용이한경우에는기술의진보가있다고할수없으므로출원발명은특허를받을수없게된다. 여기에서진보성의판단의중심이되는것은 통상의기술자에게용이한가 인데, 통상의기술자의의미에관하여는통상의기술자는출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 연구개발을위하여통상의수단및능력을자유롭게구사할수있으며, 출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서, 그기술분야에서의전문가들이가지고있는지식을체득하고있는특허법상의상상의인물이라한다. 한편미국 CAFC는, 통상의기술자의기술수준을평가하는기준으로 1 발명자의교육수준, 2 당해기술분야에서마주치게되는기술상의문제점들, 3 그와같은문제점들을해결하기위한선행기술의해결책, 4 당해기술분야에서기술혁신이이루어지고있는속도, 5 당해기술분야의기술의복잡성, 6 당기술분야에서활동하는기술자가가지는학력의정도를고려하여야한다고한다. 61) 41

51 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 다음으로용이하다는의미에관하여특허청심사지침서는통상의기술자가특허출원전공지등이된발명으로부터동기유발에의해또는통상의창작능력의발휘를통하여청구범위에기재된발명을쉽게생각해낼수있는지의여부로, 인용발명의내용중에청구항에기재된발명에대한시사가있는경우, 인용발명과청구항에기재된발명의과제가공통되는경우, 기능 작용이공통되는경우, 기술분야의관련성이있는경우등은통상의기술자가인용발명에의하여청구항에기재된발명을용이하게발명할수있는유력한근거가된다고본다. 62) 공지기술의일반적인응용, 알려진물리적성질로부터의추론, 알려진과제의해결을위한다른기술분야의참조등으로일상적인개선을이루는것은당업자가가지는창작능력의발휘에해당하며, 청구항에기재된발명과인용발명의차이점이이처럼일상적인개선에불과한경우에는달리진보성을인정할근거가없는한그발명의진보성이부정된다. 하지만, 청구항에기재된발명의기술적구성에의하여발생되는효과가인용발명의효과에비하여더나은효과 63) 를갖는경우에는그효과는진보성인정에긍정적으로참작할수있다. 이와같은발명의유리한효과의참작은특히화학분야의발명등발명의구성에의한효과의예측성이낮은분야의발명에대한진보성판단에특히적합할수있다. 2) 수치한정발명의진보성판단기준수치한정발명에대하여는, 통상의기술자가공지기술을현실적으로실시함에있어서는그최적조건을찾게되리라고당연히예상하므로, 그수치한정의임계적의의가명확하지않고당연히고려되는것곽같은양적범위이거나각별한것이라고인정되지않는경우에는, 통상의기술자가실험의반복에의해적절히선택할수있는정도의것에지나지않는다고하여그진보성을부정하게된다. 판례에따르면어떠한출원발명이그출원전에공지된발명이가지는구성요소의범위를수치로서한정하여표현한경우에는그출원발명에진보성을인정할수있는다른구성요소가부가되어있어서그출원발명에서수치한정이보충적인사항에불과한것이아닌이상, 그 61) 정상조 박성수, 앞의책, 348 면. 62) 특허청, 앞의책, 면. 63) 여기에서말하는더나은효과에는인용발명의효과와는그성질을달리하는이질적인효과와그성질은동질이나인용발명이갖는효과에비하여현저하게우수한효과로서이들효과가당해발명의출원시의기술수준에서통상의기술자가예측할수없었던효과가있다. 42

52 제 1 장 _ 특허요건판례평석 한정된수치범위내외에서이질적이거나현저한효과의차이가생기지않는다면그출원발명은 그기술분야에서통상의지식을가진사람이통상적이고반복적인실험을통하여적절히선택할 수있는정도의단순한수치한정에불과하여진보성이부정된다고판시한바있다. 64) 특허청심사지침서도마찬가지로, 공지기술로부터실험적으로최적 ( 最適 ) 또는호적 ( 好適 ) 의수치범위를선택하는것은일반적으로는통상의기술자의통상의창작능력의발휘에해당하여진보성이인정되지않는다. 그러나청구항에기재된발명이한정된수치범위내에서인용발명의효과에비하여더나은효과를가질때에는진보성이인정될수있으며, 이경우의효과는수치한정범위전체에서충족되는현저히향상된효과를가리키며, 수치한정의임계적의의에대해서는다음과같이판단한다. 1 청구항에기재된발명의과제가인용발명과공통되고효과가동질인경우에는그수치한정의임계적의의가요구된다. 2 청구항에기재된발명의과제가인용발명과상이하고그효과도이질적인경우에는수치한정을제외한양발명의구성이동일하여도수치한정의임계적의의를요하지아니한다. 여기에서수치한정의임계적의의가인정되기위해서는수치한정사항을경계로특성즉, 발명의작용 효과에현저한변화가있어야하는것으로, 1 수치한정의기술적의미가발명의설명에기재되어있어야하고, 2상한치및하한치가임계치라는것이발명의설명중의실시예또는보조자료등으로부터입증되어야한다. 임계치라는사실이입증되기위해서는통상적으로수치범위내외를모두포함하는실험결과가제시되어임계치임이객관적으로확인가능해야한다. 65)66) 3) 수치한정발명의유형별진보성판단 공지발명의수치범위가수치한정발명의수치범위를포함하는경우일반적인기준으로수치범위 내에서공지발명의효과에비하여더나은효과를가질때에는진보성이인정될수있을것이다. 이경우효과는수치한정범위전체에서유리한효과를가져야한다. 수치한정을한범위에현저 한효과를거두는부분과그렇지않은부분이있는경우는이양부분을일괄해수치한정을한 64) 대법원 선고 2007 후 1299 판결 65) 특허청, 위의책, 면. 66) 출원발명의제조원료나제조공정이공지된인용발명의그것과일부유사하거나동일한점이있다고하더라도출원발명이그제조원료의구성비나공정상의첨가물에있어인용발명과다르고또그로인하여경제성과완제품의품질이인용발명보다현저하게향상진보된경우에는진보성이있다고할것이다. ; 대법원 선고 91 후 1298 판결. 43

53 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 발명을진보성이없는부분을포함하는이상, 그대로는전체로서진보성이없는발명이된다. 나아가수치한정발명의과제및효과가공지발명의연장성에있는경우, 그수치한정범위내에서의효과가수치한정범위외의효과에비하여현저히향상된것이어야하는임계적의의가요구된다. 여기에서수치한정발명의임계적의의는통상한정된수치를경계로하여그유리한효과가양적으로현저한차이가있는것을말하는데, 수치한정의임계적의의가인정되기위해서는, 1 수치범위에있어한정에관한기술적의의에대하여명세서에기재되어있을것, 2 상한치, 하한치등의한정치는엄밀한수치로서의의미를갖는임계치이고, 그것이임계치인점이명세서중의실시예혹은보조자료로서제출된실험성적서등으로입증될것이요구되는데, 이경우샘플데이터가존재하고, 샘플데이터로부터한정치부근에서임계적으로변화한것이객관적으로판단되며, 그데이터의평가기준이나측정방법이명확하게기재되어있어야하는것이요구된다. 이와같이임계적의의가요구되는이유는수치한정발명의특허성에관하여수치범위를호적화함에는통상의창의성이나연구가필요하지않으므로통상의기술자가예측할수없는현저한효과를가지는것을조건으로진보성이인정되어지고, 선택발명의경우나동질의효과를가지는경우에는수치범위의내외에의구성및효과의연속성이높다고추측되므로선행발명과의불연속성을요구하는의미에서임계적의의가요구되기때문이다. 67) 라. 검토 원심판결이유에의하면, 명칭을 스퍼터링타깃및투명도전막 으로하는이사건출원발명 ( 출원번호제 호 ) 의특허청구범위제1 항 ( 보정된것, 이하 이사건제1항발명 이라고한다 ) 은원심판시구성요소 2에서 +4가이상의원자가를갖는제3원소산화물의함유량을 0.01 내지 0.2원자 % 의수치범위로한정하여표현한발명인데, 그함유량을 20원자% 이하 로한정하고있는원심판시비교대상발명과사이에이러한제3원소산화물함유량의수치범위에서만차이가있음을알수있다. 통상수치범위에서만차이가있을경우신규성과진보성의판단은수치범위의임계적의의에따라달라질수잇는데, 이사건제1항발명의명세서에는 일본특허공개제 호공보 ( 비교대상발명이기재되어있는일본공개특 67) 김병식, 위의논문, 14 면. 44

54 제 1 장 _ 특허요건판례평석 허공보를지칭하는것이다 ) 에서는스퍼터링타깃의부피저항률을감소시킬수는있지만이타깃을사용하여제막된투명도전막의에칭특성이충분하지않다는난점이있다. 본발명은타깃자체의부피저항률이낮고, 그것을사용하여제막된투명도전막의에칭가공성이우수하도록함을목적으로한다., 제3원소산화물의함유비율을 0.01 내지 1원자 % 로함으로써스퍼터링타깃의부피저항률을충분히낮게하고, 이타깃을사용하여제막된투명도전막은옥살산등의약산에의해서용이하게에칭가공을실시할수있게된다. 제3원소산화물의비율이 0.01 원자 % 미만이면스퍼터링타깃의부피저항률을충분히낮은값으로억제할수없고, 1원자 % 를초과하면그타깃을사용하여제막된투명도전막이옥살산등의약산에의해서에칭가공을실시하기어려워지는경우가있다. 제3원소산화물의함유비율은 0.02 내지 0.2원자 % 인것이보다바람직하고, 0.03 내지 0.1원자 % 인것이더욱바람직하다. 는취지로기재되어있다. 따라서이사건제1항발명에서제3원소산화물의함유량을 0.01 내지 0.2원자 % 의수치범위로한정한것은스퍼터링타깃의부피저항률을낮게하면서도이타깃을사용하여제막된투명도전막의에칭가공성역시우수하도록하기위하여선택된기술수단에해당한다고할것이다. 이에비하여, 비교대상발명의명세서에는 제3원소산화물의비율을 20원자 % 이하로한정하는이유는 20원자 % 를초과하면이타깃으로부터얻어지는투명도전막에서이온의산란이일어나도전성이매우저하되기때문이다. 라고기재되어있으므로, 비교대상발명에서제3원소산화물의함유량을 20원자% 이하 로한정한기술적의의는 도전성저하의방지 에있을뿐이라고할것이고, 그외에이사건제1항발명에서와같이제3원소산화물의함유량에따라서에칭특성이우수해질수있다는기술사상은전혀개시또는암시되어있지아니하다. 결국이사건제1항발명에서제3원소산화물의함유량에대한위와같은수치한정은비교대상발명에서와는다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고, 나아가그로인한효과도스퍼터링타깃의부피저항률을낮게하면서도투명도전막의에칭가공성역시우수하도록한다는것으로서비교대상발명과는구별되는이질적인것이므로, 그수치범위가비교대상발명에구체적으로개시되어있다고할수없을뿐만아니라위수치한정이통상의기술자가적절히선택할수있는주지 관용의수단에불과하다고볼수도없기때문에수치한정발명에서의임계적의의를충족하고있다고할수있다. 45

55 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 4 결론 출원발명이그출원전에공지된발명이가지는구성요소의범위를수치로서한정하여표현한경우에는그출원발명에진보성을인정할수있는다른구성요소가부가되어있어서그출원발명에서의수치한정이보충적인사항에불과한것이아닌이상, 그한정된수치범위내외에서이질적이거나현저한효과의차이가생기지않는다면그출원발명은그기술분야에서통상의지식을가진사람이통상적이고반복적인실험을통하여적절히선택할수있는정도의단순한수치한정에불과하여진보성이부정된다고할것이고, 그출원발명이공지된발명과과제가공통되고수치한정의유무에서만차이가있는경우에는그출원발명의명세서에한정된수치를채용함에따른현저한효과등이기재되어있지않다면특별한사정이없는한그와같이한정한수치범위내외에서현저한효과의차이가생긴다고보기어렵다. 하지만선택발명의특수성을고려하여수치한정의임계적의의가인정되는경우, 신규성과진보성이인정될수있다. 물론임계적의의는수치한정발명이갖는특수한판단기준으로논란을불러일으킬수있는민감하고복잡한사항이다. 이러한임계적의의는수치한정발명의진보성을입증하는가장유력한수단이지만, 그것을입증하는것이용이하지않을뿐더러애매한부분도많아향후에도지속적인연구가필요하다할것이다. 해당판결의경우, 임계적의의를인정함에있어, 실질적인수치범위는비교대상발명에포함되나그발명의효과가이질적인경우, 한정된수치범위에서현저한효과의차이가있는경우에는수치한정발명의특수성에기하여신규성과진보성이인정된다고판시하였다는데의의가있다. 다만추가적으로문제삼을수있는것은, 신규성판단기준과진보성판단기준이동일하게되는것은신규성과진보성을달리규정하고있는특허법의규정과배치되는면이존재한다. 수치한정발명의신규성판단기준과진보성의판단기준은수치한정발명의유형에따라조금씩달라지게되나, 각유형의수치한정발명의신규성판단기준과진보성의판단기준은거의유사하며, 일부유형에서는신규성이판단기준과진보성의판단기준이동일한경우도존재한다. 논리적인관점에서신규성판단기준과진보성판단기준을분리하여고찰할필요성이존재한다. 46

56 제 1 장 _ 특허요건판례평석 제 3 절 특허청구범위와발명의진보성판단 ( 대법원 선고 2012 후 917 판결 ) 사건개요비교대상발명등에서제시된발명의기술적의미판단을통하여피고의발명이신규성및진보성이부정되지않는다고판단한사례 원심판결특허심판원 당 2074 호사건 쟁점 [1] 특허청구범위의해석에있어발명의상세한설명등의참작여부 [2] 특허청구범위에기재된발명의해석방법 판결요지특허발명의특징적구성인 복수개의모서리부가있는비 - 원형횡단면을가지는비틀린돌출부와구멍 과비교대상발명의 나사 는형상과상호유기적구조가다르고양발명에서감광드럼이주조립체에장착되고분리되는구조, 감광드럼이구동력을전달받아회전하는구조등에서차이가발생하며, 감광드럼의회전정확도및분리작동성개선의효과면에서도양발명이현저한차이가있는등위특허발명은비교대상발명에의하여신규성이나진보성이부정되지않는다고본사례 판례평석및시사점 [1] 해외주요국의청구범위해석은발명의상세한설명이나도면과고립, 단절된채그자체만으로해석하는것이아니라발명의상세한설명이나도면을참작하여해석 [2] 발명의상세한설명등을참작하여기술을이해한선상에서청구범위에기재된용어를해석하되, 그용어에관하여그것이가진보통의의미와달리명세서에특별한의미로정의하고있는경우에는이에따라해석하며, 그렇지아니한경우, 그용어가가지고있는보통의의미로해석 [3] 특허청구범위를해석함에있어발명의상세한설명의기재및도면의참작의정도는특허성판단의전제및특허무효여부를판단하는결정적요소, 이러한특허청구범위해석에있어발명의상세한설명및도면등을어떻게참작하여야하는지를보여준사례로서의미가있음 [4] 특허청구범위해석에있어서일관적인해석기준을제시할필요가있으며, 나아가일본 유럽등과같이발명의상세한설명및도면등이특허청구범위의해석에있어어떠한역할을하는지법문에명확히규정해야할필요성이요청 47

57 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 들어가며 특허청구범위는출원인의입장에서는권리요구부분이고, 특허청입장에서는특허요건판단의주요부분이며, 제3자의입장에서는출원인이독점배타권을가지는범위를확인할수있는수단이되므로, 특허출원및특허권에있어가장핵심이되는부분이라할수있다. 68) 이처럼특허청구범위는특허요건판단의대상이됨과동시에보호범위판단의기준도되는중요한역할을하고있기때문에, 우리특허법에서는특허청구범위를명확하게작성할것을요구하고있다. 69) 특허청구범위를해석이필요하지않을정도로명확히작성한다면좋은일이겠지만기술적사상에해당하는발명을언어로완벽하게기재하는것은사실상불가능하고, 70) 특허청구범위는출원인이직접작성하기때문에다의적인용어나통상의의미와다른용어로기재되는경우가발생하게된다. 따라서대부분은해석을필요로하게되고특허청구범위를어떠한기준으로해석할것인지는특허법의중요한쟁점이된다. 71) 그러나우리나라판례는청구범위해석에있어발명의상세한설명등을참작하는것을허용할것인지, 허용한다면특허요건판단과권리범위판단에서같은정도로허용하는것이가능한것인지에대한통일적인기준을제시하지못하고, 72) 청구범위에기재된사항의의미가불명확한경우에만발명의상세한설명을참작할수있다는취지의판결과, 청구항에기재된발명을해석함에있어서발명의상세한설명을항상참작해야한다는취지의판결이병존하고있는상황이다. 73) 즉, 상세한설명을참작하는정도와방법에대해실무상여러가지의문을야기할수있으므로이에대한정리가필요하다할것이다. 74) 이에필자는특허청구범위해석에서의발명의상세한설명등의참작에대하여연구하고대법원 선고 2012후 917 판결에서의특허청구범위해석을분석하여동판결이주는시사점을도출하도록하겠다. 68) 특허청, 명세서작성요령및청구범위해석, 2010 년, 51 면. 69) 김창화, 특허청구범위의작성방법에따른청구항의해석에관한연구, 법학연구제 10 집제 4 호, 인하대학교법학연구소, 2007 년, 96 면. 70) 김동준, 특허청구범위해석에있어서상세한설명의참작, 정보법학 제 16 권제 3 호, 2012 년, 면. 71) 김동준, 상게논문, 면. 72) 문환구, 4 면. 73) 김병필, 청구범위해석에있어서 상세한설명의참작 에관한최근대법원판결분석및외국사례와의비교검토, 지식재산연구 제 9 권제 2 호, 한국지식재산연구원, 2014 년, 면. 74) 김동준, 전게논문, 178 면. 48

58 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2 사건개요 가. 사실관계원고주식회사네오포토콘외 3인은 피고캐논가부시키가이샤를상대로피고의 처리카트리지, 전자사진화상형성장치, 구동력전달부재및전자사진감광드럼 등을명칭으로하는발명 ( 출원 : , 등록 : ) 은그기술분야에서통상의지식을가진자, 즉 통상의기술자 가비교대상발명등에의해용이하게발명할수있는것이므로신규성및진보성이부정된다고주장하며특허심판원에등록무효심판을청구하였다. 나. 당사자들의주장요지 1) 원고들의주장원고들은이사건문제가되는발명의구성중구동력전달에이용되는커플링구조는비교대상발명등에이미공지된기술이고, 피고가주장하는이사건발명의특징적구성도비교대상발명에실질적으로동일한구성이개시되어있거나비교대상발명들로부터통상의기술자가용이하게도출할수있는것이어서이사건발명은신규성또는진보성이있다고볼수없으며, 통상의기술자가피고가주장하는특징적구성을비교대상발명에개시된내용으로부터용이하게도출할수있어역시진보성이없다고주장하였다. 2) 피고의주장피고는이사건발명의목적은감광드럼회전정확도의개선과분리작동성의개선이라는과제를동시에달성하고자하는것으로서, 화상형성동작중에는구동측커플링으로부터피동측커플링으로구동력이연속적으로전달되어감광드럼의회전정확도가개선되고, 화상비형성시에는구동측과피동측간의커플링이단절된상태가되도록하여감광드럼을구성하고있는카트리지를화상형성장치의본체에수직방향으로바로착탈할수있게하는효과및그에대응되는구성이비교대상발명에전혀나타나있지않다. 또한, 이사건의발명들은비교대상발명과는그특징 49

59 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 적구성및효과등을전혀달리하므로통상의기술자라도이를용이하게도출할수있다고볼 수없다. 따라서이사건의발명은신규성및진보성이부정되지않는다고주장하였다. 다. 재판경과특허심판원은이를 2010당 2074호로심리한다음, 심결을통해피고의발명은신규성및진보성이부정된다고할수없다는이유로원고들의위심판청구를기각하였다. 원고들은특허심판원의결정에불복하여특허심판원의 당2074호사건에관한심결을취소한다는취지로 2심격인특허법원에심결취소소송을제기하였다. 그러나항소심인특허법원에서도피고의발명은신규성및진보성이부정되지않는다고판단한특허심판원의결정은정당하다고판시하면서원고들의청구를기각하였다. 75) 1) 특허법원의해석기준특허청구범위는특허출원인이특허발명으로보호받고자하는사항을기재한것이므로, 신규성및진보성판단의대상이되는발명의확정은특허청구범위에기재된사항에의하여야하고발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한하거나확장하여해석하는것은허용되지않지만, 특허청구범위에기재된사항은발명의상세한설명이나도면등을참작하여야그기술적인의미를정확하게이해할수있으므로, 특허청구범위에기재된사항은그문언의일반적인의미를기초로하면서도발명의상세한설명및도면등을참작하여그문언에의하여표현하고자하는기술적의의를고찰한다음객관적 합리적으로해석하여야한다. 76) 그리고특허의명세서에기재되는용어는그것이가지고있는보통의의미로사용하고동시에 명세서전체를통하여통일되게사용하여야하며, 어떠한용어를특정한의미로사용하려고하는 경우에는그의미를정의하여사용하는것이허용되는것이므로, 용어의의미가명세서에서정의 된경우에는그에따라해석하면족하나, 77) 명세서에그용어를특정한의미로정의하여사용하 고있지않은이상당해기술분야에서통상의지식을가진자에게일반적으로인식되는용어의 75) 특허법원 선고 2011 허 7492 판결. 76) 대법원 선고 2006 후 3625 판결등참조. 77) 대법원 선고 2004 후 486 판결참조. 50

60 제 1 장 _ 특허요건판례평석 의미에따라명세서전체를통하여통일되게해석되어야한다. 78) 2) 특허법원의판단특허법원은이사건의발명은그특허청구범위의기재만으로는 비틀린돌출부와비틀린구멍 이종래기술이갖고있던착탈시에발생하는불편과회전의정확도문제를어떻게해결하는지와 비틀린돌출부가비틀린구멍에결합 된다는것의기술적의미가무엇인지등을제대로알기어려워그기술적구성이명확하다고할수없으므로, 명세서의다른기재에의해보충할필요가있다고판단하였다. 이에특허발명의상세한설명및도면을참작하여기술적의미를파악하였고결국이사건의발명은비교대상발명과기술분야및목적은유사하나그목적을달성하기위한구성요소들이전혀상이하고효과또한현저하여비교대상발명에의하여진보성이부정되지아니하므로이사건특허심판원의심결은정당하다고보았다. 라. 판결요지및쟁점 대법원은특허등록무효소송상고심에서특허발명의특징적구성과비교대상의발명은형상과상호유기적구조가다르고, 구조등에서차이가발생하며, 효과면에서도양발명이현저한차이가있기때문에위특허발명은비교대상발명에의하여신규성이나진보성이부정되지않는다고판시하면서피고캐논의특허를인정한원심을확정하였다 대법원은이사건제25항발명은그특허청구범위의기재만으로는 복수개의코너부가있는비- 원형횡단면을가지는비틀린돌출부와구멍 이어떻게위와같은발명의목적을달성하는지, 위와같은돌출부가구멍에결합 된다는것의기술적의미가무엇인지등을제대로알기어려워그기술적구성이명확하다고할수없고, 이에발명의상세한설명의기재와도면을참작하여기술적구성을확정하였다. 이를통해이사건의발명과비교대상발명의기술적의미를확인한이후차례대로이사건발명이비교대상발명에의하여신규성과진보성이부정되는지여부등을 78) 대법원 선고 2005 다 77350, 판결등참조. 51

61 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 검토하였고결국원심의판단은정당하고, 거기에특허청구범위의해석과특허발명의신규성 및진보성판단에관한법리를오해하는등의사유로판결에영향을미친위법이없으므로대법 관의일치된의견으로상고를기각하였다. 3 판례평석 가. 특허청구범위의해석이론 특허청구범위를어떻게해석하는가에따라발명의보호범위가달라지므로특허법상특허범위해석은가장중요한논제이다. 79) 특허청구범위해석의방법은크게대륙법계의중심한정주의적해석방식과영미법계의주변한정주의적해석방식이존재하며, 발명자의보호를위한청구범위의해석태도로서구성요소의균등물에대해서까지보호범위를인정하는균등론이존재하고있다. 80) 1) 학설 (1) 주변한정주의주변한정주의는청구범위에기재된문언에충실하게권리범위를해석하고출원인의발명내용중스스로가정한권리영역을넘어서서확대하지는않는다는해석방법이다. 81) 주변한정주의의해석방법을따르면특허청구범위의기재내용대로특허권의경계를설정하고, 그영역에포함되는행위만을침해로인정하게된다. 다시말하면출원인의발명내용중스스로가정한권리영역외에이를확대해석하지않는다는해석방법이다. 주로영미법계통의국가들이채용하고있는방식이다. 82) 출원인이발명의영역을특허청구범위에명확하게한계지어기재하므로일반제 3 자가발명의 79) 윤태식, 판례중심특허법, 진원사, 2013 년, 419 면. 80) 특허청, 전게서, 100 면. 81) 김석준, 新각주특허법 제 7 판, 한빛지적소유권센터, 2015 년, 422 면. 82) 특허청, 전게서, 100 면. 52

62 제 1 장 _ 특허요건판례평석 기술내용과그권리범위를명확하게파악할수있는이점이있는반면에특허청구범위에기재된문언에충실하게해석함으로써출원인이잘못확정한영역에의해서거절될확률이높다. 그러므로출원인은특허청구범위를작성하는데많은노력을기울여야하며, 출원인 ( 발명자 ) 의발명을실질적으로충분히보호해주지못하는결함이있다. 83) (2) 중심한정주의중심한정주의는권리범위를해석함에있어청구범위에기재된사항에구애받지않고기술적사상의중심을파악한후이와상응하는범위까지권리범위로인정하는해석방법으로, 84) 청구범위에기재한발명의기술적사상인기술요부를출원인이구현한가장적합한모델로인정하고, 그밖의동일목적 동일효과를구현하는모델까지도출원인의발명내용에포함하는것으로확장해석을허용한다. 독일을중심으로하는대륙법계유럽국가들이채택하고있다. 85) 중심한정주의아래에서는특허청구범위기재와관련하여출원인이발명의내용에그구성요소를최대한까지넓혀서기재할이유가없고, 균등물에의한실시예를일일이기재하지않아도그에대한보호가보장되며, 출원인이특허청구범위를기재함에있어서보호받을권리범위의광협에대하여고민하지않고본인이적당하다고여기는발명의실시예하나정도만기재해도된다. 86) 주변한정주의아래에서의특허청구범위와비교해볼때보호받고자하는권리범위가좁게기재되어도그해석은최대한넓은범위로해석해주므로출원인이특허청구범위를기재하는데대한노력을경감시켜주는이점이있는반면에특허청구범위에기재된사항만으로는일반공중이그특허권을인식할수없으므로예측하지못한피해를입을수도있다. 그결과특허권자와일반공중사이에서특허권의권리범위에대한분쟁이끊임없이발생될우려가있다. 이러한이유로미국이당초의중심한정주의에서현재의주변한정주의로돌아섰다고평가된다. 87) 83) 특허청, 상게서, 면. 84) 김석준, 전게서, 422 면. 85) 특허청, 전게서, 101 면. 86) 특허청, 상게서, 101 면. 87) 특허청, 상게서, 면. 53

63 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (3) 균등론균등론이란침해대상물의구성요소의일부가특허발명에대응되는구성요소와문언상으로동일하지않더라도서로등가관계에있다면특허발명의침해에해당한다고보는것을의미한다. 즉제3자에게불이익을주지않는범위내에서특허의실질적가치를보호하기위하여보호범위를그문언이외의사항에까지넓히는이론이다. 88) 중심한정주의에서는특허청구범위에기재된구체적인문언은물론해석을통해그와실질적으로기술사상을같이하는범위까지발명의보호범위를확장할수있다고하므로어떤의미에서는중심한정주의자체가균등론을내포하고있다고볼수있다. 주변한정주의에서는특허청구범위에기재되지아니한사항은원칙적으로보호범위에서배제되지만특허권의침해여부를판단함에있어서청구항의모든구성요소가동일해야한다고하는구성요소완비의원칙을지나치게엄격하게적용하면미세한부분의개량이나변형으로특허권의침해를회피할수있게되어특허권의실질적인보호가곤란하게된다. 출원인이모든변환을포괄할수있도록특허청구범위를기재하는것은어려운일이기때문에주변한정주의에서도균등론은필요하다. 89) 우리나라대법원판결 90) 에의하면양발명이서로균등관계에있다고보기위해서는 (ⅰ) 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하고, (ⅱ) 침해물의치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타내며, (ⅲ) 그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명하고 (ⅳ) 당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것은아니고, (ⅴ) 나아가당해특허발명의출원절차를통하여침해물의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없어야한다. 88) 신혜은, 특허법의이론과실무, 진원사 2011 년, 305 면. 89) 신혜은, 상게서, 면. 90) 대법원 선고 97 후 2200 판결. 54

64 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2) 우리법에서의해석방법대륙법계법률을계수한우리나라특허법체계에서는특허청구범위의해석과적용에관한특허청의실무나대법원의판결경향은중심한정주의적경향을띄어왔었다. 그러나 1980 년개정특허법에서는주변한정주의적입장에더적합한미국식다항제를도입하였고, 이에따라특허청구범위의기재도명확하고간결하게발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재할것을요구하여발명의보호범위는특허청구범위의기재에한정되는것으로해석할수있는입법론적근거를마련하였다. 91) 한편심사심판에서의특허청실무와최근특허법원이나대법원의판결경향을살펴보면, 거절결정인사건이나무효사건과같이주로특허요건판단시에는주로청구범위의에기재된문언적의미에비중을두고해석하는경향이강하다. 그러나권리범위확인심판이나특허침해판단시권리범위해석은청구범위의문언적의미를기준으로해석하면서도상세한설명이나도면에나타난실시예를참작하고, 균등물까지그귄리범위를확장하고있다. 따라서현행우리특허법상에서는주변한정주의와중심한정주의적해석방법이조화를이룬다고하겠다. 92) (1) 구체적해석원칙특허권의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의해정하여진다. 93) 이는특허발명의보호범위가특허청구범위에기재된그대로정해진다는의미는아니며, 발명의상세한설명및도면의참작과함께출원당시의기술수준, 출원의경과및특허권의하자등을참작하여해석된특허청구범위가특허발명의보호범위결정의기준이된다는의미이다. 94) 우리나라에서의특허청구범위해석방법은크게청구범위기재자체를중시하는문언해석의법리와발명의상세한설명의참작을중시하는법리로나누어져있다고볼수있으며, 95) 이외에도여러방법내지원칙이존재한다. 91) 특허청, 전게서, 102 면. 92) 특허청, 상게서, 102 면. 93) 특허법제 97 조. 94) 임병웅, 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014 년, 740 면. 95) 김병필, 전게논문, 36 면. 55

65 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (2) 문언해석의원칙문언해석의원칙은명세서에기재된발명의상세한설명등을참작하여청구항의문언에없는제한이나부가를하는것은허용되지않는다는원칙이다. 이경우각청구항에기재된문언상용어의의미는해당기술분야에서통상의지식을가진자인이른바당업자가부여하는통상의의미에해당한다. 96) 문언해석의원칙에따라기본적으로는상세한설명에기재되어있는발명일지라도특허청구범위에포함되지않는것은특허발명의보호범위에속하지않는다고판단된다. 97) 문언해석원칙에서게되면특허청구항의문언에없는확장해석이나제한해석을하는것이허용되지않으며, 특허청구범위에있는각청구항은다른청구항기재사항을이용해서도확장해석또는제한해석하는것이금지된다. 이와같은입장에서대법원은 선고 2007 후 2698판결로 특허청구범위는특허출원인이특허발명으로보호받고자하는사항을기재한것이므로, 특허의요건을판단하기위한발명의확정은특허청구범위의기재를기초로하여야하고발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다. 라고설시하였으며, 선고 2007 후3752판결에서는 특허의요건을판단하기위한발명의기술구성은특별한사정이없는한특허청구범위의기재를기초로확정하여야하며, 발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다. 고판시하였다. (3) 발명의상세한설명참작의원칙 1 의의문언해석의원칙에서강조하는바와같이특허발명의특정은원칙적으로청구항에기재된사항에의해서해석되어야하지만, 청구항에기재된사항만으로특허발명을명확히특정하는것은곤란한경우가있기때문에문언해석의원칙을보완하기위한수단으로서발명의상세한설명참작의원칙이필요하다. 98) 발명의상세한설명참작의원칙이란특허청구범위는발명의상세 96) 문환구, 특허청구범위해석시명세서기재의참작정도, 2 면. 97) 윤태식, 전게서, 419 면. 98) 김병필, 전게논문, 38 면. 56

66 제 1 장 _ 특허요건판례평석 한설명에기재된사항중보호받고자하는사항을기재한것이므로특허청구범위의해석에있어 서특허청구범위의기재사항외에발명의상세한설명을참작하여야한다는것을의미한다. 99) 우리특허법은 발명의상세한설명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재할것 ( 특허법제42조제3항제1호 ) 과특허청구범위는발명의상세한설명에의하여뒷받침될것 ( 동법제42조제4항제1호 ) 을요구하며특허청구범위해석에있어서의발명의상세한설명을참작하여야할필요성을언급하고있다. 100) 하지만상세한설명참작과관련해서는구체적인방법론이나상세한설명의참작원칙이언제어떻게적용되어야하는지에관해서명확한기준을제시하고있다고보기는어렵다. 왜냐하면청구범위에기재된사항의의미가불명확한경우에만예외적으로발명의상세한설명이나도면을참작할수있다는취지의판결과, 청구항에기재된발명을해석함에있어서청구범위는명세서의한부분이기때문에발명의상세한설명이나도면을원칙적으로참작해야한다는취지의판결이병존하고있기때문이다. 101) 2 유형대법원에서청구범위해석에관해서현재의법리와유사하게판시한실질적인최초의판결은대법원 선고 90후1499 판결이라고할수있다. 102) 이판결에서는 특허권의권리범위내지실질적인보호범위는특허명세서의여러기재내용중특허청구의범위에기재된사항에의하여정하여진다할것이나, 특허명세서의기재중특허청구의범위의항의기재가극히애매모호하거나추상적, 총괄적인표현방식에따라기재되어있는경우이것만으로는특허의기술구성을알수없거나설사알수는있더라도그기술적범위를확정할수없는것이므로, 이러한경우특허의기술적범위내지그권리범위를정함에있어서는특허청구의범위에발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보충하여명세서전체로서그기술적범위를 99) 조영록, 특허청구범위해석시발명의상세한설명의참작정도에관한연구, 특허와상표, , ( ( 최종방문 : 2016 년 6 월 7 일 ) 100) 조영록, 상게자료. 101) 김병필, 전게논문, 면. 102) 김병필, 상게논문, 면 57

67 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 실질적으로확정하여야하고특허청구의범위에관한기재에만구애될수없는것이다. 라고판 시하였다. 특허청구범위의기재를중시하면서특허청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에는발명의상세한설명에의한보완또는제한해석을금지한다는취지의대법원판결들이있다. 이와관련된최초의판결은권리범위확인심판으로서대법원 선고 91후1908 판결로보인다. 이판결에서는 특허권의권리범위내지실질적인보호범위는특허출원서에첨부한명세서의청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이원칙이고, 다만, 그기재만으로특허의기술적구성을알수없거나알수는있더라도그기술적범위를확정할수없는경우에는명세서의다른기재에의한보충을할수는있으나, 그경우에도명세서의다른기재에의하여특허범위의확장해석은허용되지아니함은물론청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에명세서의다른기재에의하여청구범위의기재를제한해석할수없다. 고판시하였다. 103) 한편대법원 선고 99후734 판결 ( 등록무효 ) 에서는 특허청구범위의기재가명확히이해될수있고누가보더라도그기재가오기임이발명의상세한설명의기재에비추어보아명확하다고할수없는경우에는, 특허등록의유 무효판단을위한특허발명의요지를인정함에있어서특허청구범위의기재를기초로하여야할뿐, 발명의상세한설명의기재에의하여보완해석할수는없다. 고하여청구범위기재를중시하고, 발명의상세한설명에의한보완해석금지를더욱강조한판시했고, 이후대법원 선고 2004후3546 판결 ( 등록무효 ) 등에서는 특허권의권리범위내지보호범위는특허출원서에첨부한명세서의특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이므로, 발명이특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서특허청구범위의기재만으로권리범위가명백하게되는경우에는특허청구범위의기재자체만을기초로하여야할것이지발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다. 고판시하였다. 104) 2004 후 3546 판결등에서제시된법리는앞서본대법원 선고 91 후 1908 판결의 103) 김병필, 상게논문, 41 면 104) 김병필, 상게논문, 면. 58

68 제 1 장 _ 특허요건판례평석 법리와유사하지만 특허청구범의기재자체만을기초로할것 이라는문구가포함되어있는점에서발명의상세한설명보다청구범위의기재를더욱중시한것이라고볼수있다. 즉, 대법원 선고 91후1908 판결에서는명세서의다른기재에의한제한해석및확장해석의금지를강조하고있는데비해, 2004후3546 판결등에서는특허청구범위의기재만으로권리범위가명백하게되는경우에는특허청구범위기재자체만을고려해야하고, 발명의상세한설명은참작해서는안된다는점을강조한것이라고해석될여지도있어보인다. 105) 발명의상세한설명의참작을강조한판결로우리나라대법원에서는권리범위확인심판인 선고 2006후 2240 판결에서 등록실용신안의권리범위내지보호범위는실용신안등록청구범위에기재된사항에의하여정하여야할것이되, 거기에기재된문언의의미내용을해석함에있어서는문언의일반적인의미내용을기초로하면서도고안의상세한설명의기재및도면등을참작하여객관적 합리적으로하여야하고, 실용신안등록청구범위에기재된문언으로부터기술적구성의구체적내용을알수없는경우에는명세서의다른기재및도면을보충하여그문언이표현하고자하는기술적구성을확정하여등록실용신안의권리범위내지보호범위를정하여야한다. 고판시하였다. 위판결에서는상세한설명의기재를참작해서객관적 합리적으로청구범위를해석하도록한점에서종래에비해상세한설명의참작을강조한것이라고할수있다. 106) 2006 후 2240 판결이등장한후얼마뒤발명의상세한설명의참작을더욱강조한판결이나왔 다. 거절결정불복심판에관한판결로서, 대법원 선고 2005후520 판결이그것인데, 이판결에서는 특허권의권리범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이어서특허청구범위의기재가명확하게이해될수있는경우에출원명세서의발명의상세한설명이나첨부된도면등의기재에의하여특허청구범위를보완하거나제한하여해석할것은아니지만, 특허청구범위에기재된발명은원래출원명세서의발명의상세한설명이나첨부된도면을전혀참작하지않는다면그기술적인의미가정확하게이해될수없는것이므로출원발명에특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서 105) 김병필, 상게논문, 42 면. 106) 김병필, 상게논문, 43 면. 59

69 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 특허청구범위의해석은특허청구범위에기재된문언의일반적인의미를기초로하면서동시에출원명세서의발명의상세한설명이나첨부된도면을참작하여객관적 합리적으로하여야한다. 고판시하였다. 즉특허청구범위에기재된발명은발명의상세한설명이나첨부된도면을전혀참작하지않는다면그기술적인의미가정확하게이해될수없다는점을강조하면서발명의상세한설명이나첨부된도면을참작하여객관적 합리적으로해석하도록판시한것이라고할수있다. 107) 대법원 선고 2001 후2856 판결 ( 권리범위 ) 에서는 특허권의권리범위는특허출원서에첨부한명세서의특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지고, 청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에는원칙적으로명세서의다른기재에의하여청구범위의기재를제한해석할수없지만, 청구범위에포함되는것으로문언적으로해석되는것중일부가발명의상세한설명의기재에의하여뒷받침되고있지않거나출원인이그중일부를특허권의권리범위에서의식적으로제외하고있다고보이는경우등과같이청구범위를문언그대로해석하는것이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리할때에는, 출원된기술사상의내용과명세서의다른기재및출원인의의사와제3자에대한법적안정성을두루참작하여특허권의권리범위를제한해석하는것이가능하다. 라고판시하여명세서등을참작해서특허청구범위의제한해석을인정하였다. 3 그밖의원칙출원경과참작원칙은특허청구항에사용된용어의의미를명확히하기위해서는출원부터특허등록에이르기까지출원인이표시한의사를참작해야한다는원칙이다. 108) 출원경과참작원칙은특허청구범위해석론에서청구항의문언을해석하기위하여사용되지만균등론의적용을제한하는금반언 109) 의근거로도사용될수있다 110) 107) 김병필, 상게논문, 면. 108) 문환구, 전게논문, 2 면. 109) 통상금반언은권리자의행위를신뢰하여행동한제 3 자에대하여권리자의행위와모순되는주장을할수없게하기위한것이다. 특허침해관련소송에서는특허권자가출원이후에행한절차와모순되는주장을금지하는원칙이다. 이원칙은균등론으로청구범위를지나치게확대해석하는것을막아주는역할을한다. 전기억, Festo 판결로본특허청구범위해석과그영향, 지식재산동향, 46 면. 110) 윤태식, 전게책, 420 면. 60

70 제 1 장 _ 특허요건판례평석 공지기술참작원칙은해당기술분야에서보통의지식을가진자에게쟁점이되는청구항이이해되는상황을조사하기위하여공지기술을참조할수있다는것이다. 111) 즉특허권은출원시의공지기술에비하여개량진보를가져와산업의발전에기여한것에대한대가로부여하는것이기때문에출원시의기술수준내지는그개량의정도를고려하여특허발명의보호범위를결정해야한다는것이다. 공지기술참작의원칙에의할경우개량진보의정도가큰발명의보호범위는넓게해석하고반대로개량진보의정도가작은발명은좁게해석된다. 112) 3) 판례동향우리특허법은특허권의보호범위판단과관련하여청구범위기준의원칙 ( 제97조 ) 을규정하고있으나, 판례에따르면 (ⅰ) 특허권청구범위기재사항만으로특허의기술적구성을알수없거나알수는있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는명세서의다른기재에의해객관적 합리적수준에서보충을할수는있다. 113) (ⅱ) 다만, 그경우에도명세서의다른기재에의하여확장해석은허용되지아니함은물론청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에명세서의다른기재에의하여청구범위의기재를제한적으로해석할수없다. 114)115) (ⅲ) 그러나청구범위를문언그대로해석하는것이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리할때에는출원된기술사상의내용, 명세서의다른기재, 출원인의의사및제3자에대한법적안정성을두루참작하여특허권의권리범위를제한하여해석할수있다. 116) 111) 문환구, 전게논문, 2 면. 112) 임병웅, 전게서, 743 면. 113) 대법원 선고 2008 후 26 판결 ; 대법원 선고 2006 후 3618 판결. 114) 특허권의권리범위는특허출원서에첨부한명세서의청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이므로, 발명이특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서청구범위의기재만으로권리범위가명백하게되는경우에는청구범위의기재자체만을기초로하여야할것이지발명의설명이나도면등다른기재에의하여청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다. 대법원 선고 2008 후 4202 판결. 115) 독립항과이를한정하는종속항등여러항으로이루어진청구항의기술내용을파악함에있어서특별한사정이없는한광범위하게규정된독립항의기술내용을독립항보다구체적으로한정하고있는종속항의기술구성이나발명의설명에나오는특정의실시례등으로제한하여해석할수는없다. 대법원 선고 2008 후 934 판결. 116) 대법원 선고 2007 후 2186 판결. 61

71 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 4) 외국의입법례 (1) 미국미국의판례법상인정되는청구범위해석의원칙은청구범위는항상명세서전체의맥락에서해석하여야하되부당하게명세서상의제한된실시예등으로청구범위가제한되는것으로좁게해석하는것은경계해야하고, 그렇지만명세서에서청구범위에기재된용어를보통의의미와다르게정의하여사용하거나그렇게사용하고있음이명백하다고파악될때까지청구범위는명세서에기재된의미로제한해석하는것은얼마든지허용된다고보여진다. 이는일본의태도와도일치하는것으로보인다. 117) (2) EU 유럽특허출원과유럽특허에적용되는유럽특허조약제69조와그해석에관한의정서는보호범위판단기준의통일화를위해도입된것으로보호범위판단과관련하여체약국법원을기속한다. 118) 유럽특허협약제69조제1항은 유럽특허또는유럽특허출원에의하여주어지는발명의보호범위는청구범위의기재내용에의하여정하여진다. 다만특허청구범위를해석하기위하여발명의설명및도면이참작되지않으면안된다. 라고규정함으로써발명의상세한설명을항상참작할것과특허요건의판단과정및특허침해여부의판단과정에서모두이원칙이적용됨을분명히하고있다. 119) (3) 영국 1960년대까지영국은엄격한문헌해석의원칙을고수했었다. 특청구범위에기재된문언에엄격하게따라야하고상세한설명과도면은그러한문언이불분명하다는예외적인상황에서만참작되었다. 그러던것이유럽특허조약 (EC) 제69조제1항및 1977 년특허법제125조의도입으로그러한엄격해석은완화되었고그결과 1980 년대에들어와서처음으로균등물에대한침해도 117) 이회기, 청구범위해석에있어서발명의상세한설명이나도면을참작한다는의미에관하여, 특허판례연구, 한국특허법학회, 2012 년, 493 면. 118) 김동준, 전게논문, 206 면. 119) 이회기, 상게논문, 494 면. 62

72 제 1 장 _ 특허요건판례평석 인정하게되었다. 현재영국에있어청구범위해석은명세서로부터고립되어해석되어서는안되고이때청구범위에기재된문언자체를중요시하되다만명세서에서명시적이든묵시적이든용어를특별한기술적의의를가지는것으로정의하고있으면그에따라해석해야하는것으로볼수있다. 120) (4) 일본일본의경우통상판례는발명의심사대상을확정하거나특허청구범위해석에있어서용어의기술적의의를이해하기위해발명의상세한설명이나도면을참작하는것은당연히인정되어왔다. 그러나일본최고재판소가일명리파제사건에서 특허요건을심리하는전제로서의특허출원된발명의심사대상의확정은특허청구범위기재의기술적의의가일의적으로명확하게이해할수없다든가또는일견하여그기재가오기임이발명의상세한설명에비추어명백하다는등특단의사정이없는한특허청구범위의기재에기초하여야한다. 고판시하자그동안의통설과판례와는달리용어의의미를명확하게하기위한경우에도발명의상세한설명이나도면을참작하여해석할수없는것은아닌가하는의문이제기되었지만, 리파제판결이후에도일본판례의태도는특허침해소송에서특허청구범위에기재된용어를해석함에있어그용어가보통의의미와다르게발명의상세한설명등에기재되어있는경우이를참작하여해석하는것이일반적인경향으로보이며특허요건을판단함에있어서의발명의심사대상의확정에있어서도비슷한태도를보이고있는것으로보인다. 즉최고재판소의리파제판결이있었음에도불구하고그동안의통설및판례에서인정되어왔던청구범위해석의방법에는큰변화가없는듯하다. 121) 다만리파제판결이후일본특허법제70조에서 특허발명의기술적범위는출원서에첨부된명세서의청구범위의기재에기초하여정하여져야하고, 출원서에첨부된명세서의기재및도면을고려하여청구범위에기재된용어의의의를해석하는것으로한다. 다만원서에첨부한요약서의기재를고려하여서는아니된다. 는규정을신설하였다. 122) 120) 이회기, 상게논문, 면. 121) 이회기, 상게논문, 면. 122) 이회기, 상게논문, 492 면. 63

73 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (5) 소결이상을종합해보면해외주요국의청구범위해석은발명의상세한설명이나도면과고립, 단절된채그자체만으로해석하는것이아니라발명의상세한설명이나도면을참작하여해석하는것임을알수있고, 이와같이발명의상세한설명등을참작하여기술을이해한선상에서청구범위에기재된용어를해석하되그용어에관하여그것이가진보통의의미와달리명세서에특별한의미로정의하고있는경우에는이에따라해석할수있으며, 그렇지않은경우에는그용어가가지고있는보통의의미로해석하는것이원칙이다. 123) 나. 검토본대법원판결은 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여야할것이되, 거기에기재된문언의의미내용을해석함에있어서는문언의일반적인의미내용을기초로하면서도발명의상세한설명의기재및도면등을참작하여객관적, 합리적으로하여야하고, 특허청구범위에기재된문언으로부터기술적구성의구체적인내용을알수없는경우에도명세서의다른기재및도면을보충하여그문언이표현하고자하는기술적구성을확정하여특허발명의보호범위를정하여야한다. 124) 는종래대법원의특허청구범위해석의법리를보여주는판례로서위에서살펴본발명의상세한설명참작의네가지유형중발명의상세한설명의참작을강조한유형이라고할수있겠다. 4 결론 특허청구범위를해석함에있어, 특히발명의상세한설명의기재및도면등의참작의정도는 특허성판단의전제로서발명의기술내용의확정과특허발명의보호범위를확정하는기준이 되며특허권의무효여부까지도판가름하는결정적인요소이다. 125) 위의대법원판결은특허 123) 이회기, 상게논문, 495 면. 124) 대법원 선고 2007 다 등 125) 김병필, 전게논문, 74 면. 64

74 제 1 장 _ 특허요건판례평석 청구범위해석에있어발명의상세한설명의기재및도면등을어떻게참작하여야하는지를보여주는한사례라고할수있겠으나그동안우리나라의대법원판결은발명의상세한설명의참작과관련하여일관된해석기준을보여주지못하고오히려혼란을주고있는실정이다. 이러한상황에서대법원의판결등을통해상세한설명의참작에대한보다명확하고구체적이며통일된기준과원칙이제시되어야할필요가있으며, 126) 더나아가특허청구범위의해석과관련하여일본이나유럽에서는상세한설명및도면이특허청구범위의해석에있어어떤역할을하는지법문에명확히규정하고있는것과달리우리는현재판례에의존하고있는상황이기때문에이에대한입법등의개선도필요하다고판단된다. 127) 특허명세서를작성하는데있어서도특허청구범위는특히주의를기울여잘작성해야할것이며, 특허발명의구성이명확히파악됨과동시에발명의보호범위가지나치게확대또는축소되지않도록기술적인작성요령이필요하겠다. 다만위의대법원판결과같이특허청구범위의기재만으로는발명의구성확정이어렵고, 이러한어려움때문에차후분쟁시문제될수있는부분이기때문에발명의상세한설명의기재및도면의작성에도유념해야할것이다. 126) 김병필, 상게논문, 74 면. 127) 김동준, 상게논문, 178 면. 65

75 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 4 절 선행문헌과통상의기술자 ( 대법원 선고 2013 후 2873,2880 판결 ) 사건개요이사건특허출원의우선권주장일전에반포된인용문헌에의하여진보성이없어서특허를받을수없다는취지로거절이유를통지한바, 이사건발명의통증치료의효과가있는기술요소가갑제6호증 ( 선행문헌 ) 에의하여진보성이부정되는지의여부 원심판결특허법원 선고 2012허9839, 10563, 10679, 판결 쟁점제시된선행문헌을근거로발명의진보성이부정되는지판단하는방법 판결요지제시된선행문헌을근거로발명의진보성이부정되는지를판단하기위해서는부정의근거가될수있는일부기재만이아니라선행문헌전체에의하여발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라고한다 ) 이합리적으로인식할수있는사항을기초로대비판단하여야함. 그리고일부기재부분과배치되거나이를불확실하게하는다른선행문헌이제시된경우에는그내용까지도종합적으로고려하여통상의기술자가발명을용이하게도출할수있는지를판단하여야함 판례평석및시사점 [1] 통상의기술자에해당하는지의판단기준은통상의기술자의기술수준이며, 이러한기술수준은선행기술에의해서만특정되는것이아니고, 기술상실을결합하여정하게되며, 이에구체적인판단기준의정립이필요 [2] 통상의기술자는통상의창작능력을가져야하며, 통상의창작능력을판단하는결정요인에대하여보다구체적인특정의필요성이존재, 이에미국등과같이기술분야의과제유형, 과제에대한선행기술의해결법, 혁신이이루어질수있는속도, 기술의고도화, 해당분야에있어서의기술자의교육수준등을고려하여판단하는것과유사한 통상의창장능력 을판단하는결정요건을정립할필요성이존재 66

76 제 1 장 _ 특허요건판례평석 1 서론 특허법에는명세서의 발명의설명 의기재요건 128) 에대하여 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그발명을쉽게실시할수있도록기재하여야한다 고규정하고있고, 129) 또특허요건의진보성판단에대해서는 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수있는것일때에는특허를받을수없다 고규정하고있다. 130) 그리고진보성및실시가능성이외에도청구범위등의보정에대한신규사항추가의유무를판단하는경우, 특허등록후의청구범위등정정의인정여부를판단하는경우, 침해소송에있어서균등론의적용함에있어서치환용이성의유무를판단하는경우등에 그발명이속하는기술분야에있어통상의지식을가진자 에의하여판단되어지고있다. 131) 여기서 통상의지식을가진자 는대법원판례에의하여 통상의기술자 또는 당업자 등으로표현되고있고, 그리고실무적, 강학상으로도같은용어가통칭사용되고있다. 132) 이와같이진보성의유무판단이나실시가능성의적법성판단등을함에있어서통상의기술자는그판단의가상적주체가되기때문에그기술수준의범위와대상을어디에다두고또어떠한관점에서판단해야하는것인지가매우중요하다. 이러한통상의기술자는심사단계또는소송단계에서진보성및실시가능성등을판단하는심사관또는심판관, 재판관 ( 이하, 심사관 이라한다 ) 에의하여특정되어지는가상의인물이라고할수있다. 결국, 심사관은통상의기술자를특정하는주체가되기때문에이들각각의개인적지식에의해 서만특정되는것이아니라, 그발명이속하는기술분야의평균적지식또는기술수준에의하여 특정되어져야한다. 즉, 심사관은개개인의전공과관심분야의전문지식에따라기술수준이달 128) 명세서의 발명의설명 란에대한기재요건을일반적으로명세서기재요건또는실시가능성이라고하고, 같은의미로미국에서는실시가능성, 일본은실시가능요건이란용어를일반적으로사용하고있다 ( 이하, 실시가능성 이라한다 ). 129) 특허법제 42 조제 3 항제 1 호. 130) 특허법제 29 조제 2 항. 131) 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 통상의기술자 ) 의기술수준이적용되는경우는위예시외에도자유기술의항변, 기능식청구항의적법여부, 청구범위해석등이있다 ( 박민정, 통상의기술자와기술수준, 특허소송연구, 제 6 집, 2013, 72~74 면및윤여강, 특허법에서의 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 에대한연구, 산업재산권, 제 30 호, 2009, 70~71 면참조 ). 132) 이하, 본논문에서는특허법에명문화되어있지만, 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 를축약해서 통상의기술자 로표현하여기술하고자한다. 67

77 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 라질수있기때문에출원인또는특허권자, 그리고제3자에게미치는영향이매우크다고할수있다. 따라서통상의기술자는어떠한기준과논리에의하여 그발명이속하는기술분야 를특정하고해석할것인지, 또그기술분야의특정후에 통상 이란그기술분야에서어느정도의기술수준을고려하여야하는지, 그리고통상의기술자가가져야할통상의지식의범위가무엇인지와그범위를정하는기준이무엇인지에따라결론이달라질수있으므로이에대한판단기준의정립이요구되고있다. 최근대법원은특허무효소송에있어서, 무효심판청구인이제시한선행기술을근거로발명의진보성이부정되는지를판단하기위해서진보성부정의근거가될수있는일부기재만이아니라선행기술전체에의하여발명이속하는기술분야에서통상의기술자가합리적으로인식할수있는사항을기초로대비판단하여야하고, 그리고일부기재부분과배치되거나이를불확실하게하는다른선행기술이제시된경우에는그내용까지도종합적으로고려하여통상의기술자가발명을용이하게도출할수있는지를판단하여야한다고판시하였다. 133) 본판례에서는통상의기술자를특정하는자료로진보성부정의근거와직접관련이없는부분도포함시켜야하고, 또통상의기술자가합리적으로인식할수있는사항을기초로대비판단하고있는데여기서 합리적인식 이무엇인지, 그리고그러한합리적인식의정도가결국통상의기술자의기술수준을의미하는것으로보기위해서는 합리적인인식 의개념과대상, 범위를특정할수있는기준이함께제시되지않는점등이쟁점이되고있다. 본논문에서는이러한쟁점을고려하여, 대법원판례에서제시된통상의기술자와그에의하여판단되는기준등에대하여검토하고, 이러한검토를바탕으로진보성판단에있어서통상의기술자의정의및지식범위, 출원시점의기술수준과통상의기술자의기술수준등을분석하고, 이분석을통하여통상의기술자와그기술수준을특정하는합리적인판단기준을제시하고자한다. 133) 대법원 선고 2013 후 2873, 2880 판결. 68

78 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2 대법원판결의요지및쟁점 가. 사건의개요 이사건특허출원 134) 은이소부틸가바유도체인화학식 1의통증치료제로서의용도에관한것으로청구범위제1항내지제16항으로구성되어있다. 심사관은이사건특허출원의우선권주장일전에반포된인용문헌 135) 에의하여진보성이없어서법제29조제2 항의규정에의하여특허를받을수없다는취지로거절이유를통지하였고, 이에대하여출원인은제1항에있어서, 치료상유효량의 라는표현을삭제하였고, 화학식 1의 R1에관한설명중시클로알킬을구성요소에서제외하는보정을하여특허등록을받은후, 이사건무효심판단계에서청구범위를정정하였다. 136) 본특허권에대하여 7 건의무효심판 137) 이청구되었으며, 특허심판원은병합심리하여진보성이 있다는취지로청구기각심결을하였으며, 특허법원도심결취소소송에서같은취지로청구기각 판결을하였으며, 이에대법원에상고하였다. 상고이유의쟁점은제 1 항의 (S)-3-( 아미노메틸 )-5- 메틸헥산산 는프레가발린 [3-( 아미노메 134) 특허출원번호 ; 발명의명칭 : 통증치료용이소부틸가바및그의유도체. 135) Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 10(4), 1995, G.A. Mellick et al., Gabapentin in the management of reflex sympathetic dystrophy. 136) 정정된청구항은다음과같다. 청구항 1 (S)-3-( 아미노메틸 )-5- 메틸헥산산을포함하는통증치료용조성물 청구항 2, 청구항 3 각삭제 청구항 4 제 1 항에있어서, 치료되는통증이염증성통증인조성물 청구항 5 제 1 항에있어서, 치료되는통증이신경병질증통증인조성물 청구항 6 제 1 항에있어서, 치료되는통증이암통증인조성물 청구항 7 제 1 항에있어서, 치료되는통증이수술후통증인조성물 청구항 8 제 1 항에있어서, 치료되는통증이환지통증인조성물 청구항 9 제 1 항에있어서, 치료되는통증이화상통증인조성물 청구항 10 제 1 항에있어서, 치료되는통증이통풍통증인조성물 청구항 11 제 1 항에있어서, 치료되는통증이골관절염통증인조성물 청구항 12 제 1 항에있어서, 치료되는통증이 3 차신경통통증인조성물 청구항 13 제 1 항에있어서, 치료되는통증이급성포진및포진후통증인조성물 청구항 14 제 1 항에있어서, 치료되는통증이작열통통증인조성물 청구항 15 제 1 항에있어서, 치료되는통증이특발성통증인조성물 청구항 16 제 1 항에있어서, 치료되는통증이섬유근육통인조성물 137) 2011 당 490, 2011 당 1157, 2011 당 1318, 2011 당 1369, 2011 당 2127, 2011 당 2836, 2011 당

79 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 틸 )-5- 메틸헥산산의 S형광학이성질체에관한것으로, (ⅰ) 프레가발린의라세미체가뇌의 GABA 레벨이증가하여항경련효과가발생하는구성요소가갑제17호증에의하여, (ⅱ) GABA 펜틴은 Ca2+ 채널의서브유닛에결합하여통증치료의효과가있는기술요소가갑제6호증에의하여진보성이없는가하는점이다. 나. 판결의요지 138) 대법원은 제시된선행기술을근거로어떤발명의진보성이부정되는지를판단하기위해서는진보성부정의근거가될수있는일부기재만이아니라그선행기술전체에의하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라고한다 ) 이합리적으로인식할수있는사항을기초로대비판단하여야한다. 그리고위일부기재부분과배치되거나이를불확실하게하는다른선행기술이제시된경우에는그내용까지도종합적으로고려하여통상의기술자가해당발명을용이하게도출할수있는지를판단하여야한다. 고판시하여, 소위통상의기술자의기술수준을특정하는판단기준을제시하였다. 이러한판단기준에의하여, 통상의기술자는 생체내에서의 GABA 레벨의상승과는관계가없이다른작용기전들에의하여항경련효과가발생할수있고, 갑제17호증발명의청구범위제15 항은프레가발린의라세미체가뇌의 GABA 레벨을상승시킨다는근거가없이단지그항경련효과가탁월하다는생체실험결과에기초하여기재한것으로받아들일수있다. 고특정하였고, 이를기초로하여 GABA 레벨의상승이진통효과를가져온다는추가적인사실을결합하여프레가발린의진통효과를도출하는것은쉽지않다. 고하여진보성을인정하였다. 또통상의기술자가갑제6호증에기재된가바펜틴의항경련작용이서브유닛과의결합에의하여발생할수있다는불확실한가설을기초로하여, 프레가발린도 Ca2+ 채널의서브유닛에가바펜틴과경쟁적으로결합하고, 프레가발린이가바펜틴과같은항경련효과가있다는사실들을보태어프레가발린이가바펜틴과같이진통효과가있다는사실을도출하는것은쉽지않다 는이유로진보성을인정하였다. 138) 대법원 선고 2013 후 2873, 2880 판결. 70

80 제 1 장 _ 특허요건판례평석 다. 판결의쟁점사항 본대법원판결에서는청구항에기재된발명이선행기술에기재된인용발명으로부터진보성이 있는지의유무를판담함에있어서통상의기술자가어떠한조건과방법에의하여판단하여야 한다는것을설시하고있다. 이에대한쟁점사항을검토하여본다. 첫째, 통상의기술자는청구항에기재된발명의진보성을판단함에있어서그기준이되는선행기술의대상과범위를인용문헌에기재된진보성부정의근거가될수있는일부기재만아니라그선행기술전체에대하여판단하여야한다고하였다. 진보성의판단에있어서통상의기술자의기술수준은매우중요하고, 그러한기술수준을정하는것에있어서직접진보성부정의근거가되는일부기재만을기준으로하는것이아니라, 인용문헌전체를기준으로기술수준을정하게되면통상의기술수준이높아질수있는문제점이있다고판단된다. 즉, 통상의기술자의기술수준은청구항에기재된발명과직접관련이있는부분만을근거로정해져야특허출원인또는특허권자와제3자간의형평성을꾀할수있다. 만약통상의기술자의기술수준을높게보는경우에는신보성판단이엄격하게되어서특허를받을수없고또특허무효로될확률도높아질수있으므로, 발명을적절히보호하여산업발전을촉진시킨다는특허제도의취지에위배될수있기때문에통상의기술자의기술수준을정하는인용문헌의범위와대상을보다엄격하게한정할필요성이있다. 둘째, 대법원은진보성부정의근거가될수있는일부기재만이아니라전체에대하여 합리적으로인식할수있는사항 을기초로진보성을판단하여야한다고설시하고있다. 통상의기술자는인용문헌만을근거로기술수준을정하는것이아니라특허출원의시점에서그발명이속하는기술분야의평균적지식에해당하는기술수준을바탕으로인용문헌에의하여청구항에기재된발명의진보성을판단하여야한다. 그럼에도불구하고대법원은인용문헌전체에대하여 합리적으로인식할수있는사항 을기초로진보성을판단해야한다고하면서, 합리적으로인식할수있는사항 이명확히무엇인지그리고그판단을어떻게하는것인지에대한기준을제시하고있지않다. 셋째, 대법원판례에서는통상의기술자가진보성부정의근거가될수있는일부기재부분과 71

81 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 배치되거나이를불확실하게하는다른선행기술도함께고려하여종합적으로진보성을판단하여야한다고판시하였다. 여기서심사관또는무효심판청구인이진보성과관련된선행기술의기재내용과배치되는다른선행기술도함께진보성판단에적용한다고하는것은통상의기술자의기술수준을정함에있어서오히려기술수준을높게볼수있어서객관성이결여될수있는문제점도있다고판단된다. 3 통상의기술자의해석과판례분석 가. 통상의기술자의개념과특정주체 본대법원판례에서는진보성판단주체를통상의기술자로인식하고그통상의기술자의기술수준을청구인이제시한갑제17호증및갑제6호증에의하여특정하고, 그특정에기초하여진보성의유무를판단한것에의의가있다. 이러한판단논리는현행특허법에통상의기술자를 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 로해석되고있는점에따른것이다. 다만, 현행특허법에는통상의기술자에대한명확하게정의되어있는규정은없지만, 특허청의특허 실용신안심사기준 ( 이하. 심사기준 이라한다 ) 에는통상의기술자에대한규정이있다. 먼저진보성판단에있어통상의기술자란 출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서, 실험, 분석, 제조등을포함하는연구또는개발을위하여통상의수단을이용할수있으며, 공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는특허법상의상상의인물이다. 라고정의하고있다. 139) 다음으로명세서 ( 발명의설명 ) 의실시가능성 140) 판단에있어통상의기술자란해당기술분야의 평균적기술자로특정하고있고, 발명의설명을쉽게실시할수있도록기재하였는가에대한통 139) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3304~3305 면. 140) 특허법제 42 조제 3 항제 1 호에서규정하는발명의설명의기재요건. 72

82 제 1 장 _ 특허요건판례평석 상의기술자의기술수준은 그발명이속하는기술분야의기술상식과명세서및도면에기재된사항 을근거로판단한다고규정하고있다. 141) 또한대법원판례에서는발명의설명의실시가능성에대한법제42조제3 항제1 호를충족하는지여부에대한심사에있어서 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 란그출원이속하는기술분야에서보통정도의기술적이해력을가진 평균적기술자 142) 를의미하는것으로본다고판시하였다. 따라서발명의설명의실시가능성심사에있어통상의기술자는그발명이속하는기술분야에있어서평균적기술자로서그발명이속하는기술분야에서의기술상식에의하여발명의설명에기재된사항을보고쉽게실시할수있는가없는가를판단하는자로보고있다. 반면, 진보성의판단에서통상의기술자는 (ⅰ) 출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있어야하고, (ⅱ) 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서, (ⅲ) 통상의창작능력을발휘할수있는특허법상의상상의인물로보고있다. 통상의기술자는특허법상의상상의인물로보고있지만, 그통상의기술자를특정하는주체가심사관이기때문에실제심사관이통상의기술자로서의역할을하는가상의인물이되어야한다. 즉, 심사관은특허법상의상상의인물로서통상의기술자가되어실제진보성유무를판단하게된다. 특허심사에있어서심사관, 특허심사및무효심판에서의심판관, 그리고침해소송및무효심결취소소송에서의재판관은본인개개인의전공또는전문지식을기초로진보성을판단하는것이아니라, 본인스스로출원시점에서출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있어야하고, 선행기술로부터통상의창작능력을발휘할수있는자로인식한후에진보성을판단하여야한다. 141) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 2302 면. 142) 대법원 선고 2002 후 2839 판결및대법원 선고 97 후 2675 판결, 선고 2002 후 2051 판결등참조. 73

83 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 나. 통상의기술자의지식범위현행특허청의심사기준에의하면, 통상의기술자는진보성을판단함에있어서출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있어야하고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서통상의창작능력을발휘할수있는지식을가지고있어야한다. 여기서통상의기술자는개개인에따라기술상식의보유정도, 선행기술에의한자신의지식화능력이다를수있다. 심사관은그발명이속하는기술분야에있어서논리적사고또는창조력을가지고있어야하는가, 만약가지고있는경우에는그정도를어느정도로봐야하는것인가가중요하다. 현행심사기준에의하면, 통상의기술자는실험, 분석, 제조등을포함하는연구또는개발을위하여통상의수단을이용할수있으며, 공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는지식을가지고있어야한다. 본건대법원판례에서는진보성의유무를판단하기에앞서청구인들이제시한선행기술인제17 호증및갑제6호증에의하여통상의기술자의기술수준을특정하고, 이를기초로제1항이진보성이있는지를판단하였고, 또갑제17호증및갑제6호증중에서진보성부정의근거가되는부분뿐만아니라그전체를근거로통상의기술자의기술수준을도출하고있는것에의의가있다. 다만, 선행기술전체에대해통상의기술자가 합리적으로인식할수있는사항 을기초로판단하여야한다고설시하고있지만, 여기서선행기술의인용문헌전체로부터 합리적으로인식할수있는사항 을도출하기위한구체적인판단기준이제시되어있지않다. 따라서 합리적으로인식할수있는사항 을도출하기위한구체적인판단기준으로서는, 출원시점에서통상의기술자의지식이통상의기술자를특정하는심사관개개인에따라서달라질수있기때문에가능한통상의창작능력을가질수있게그발명이속하는기술분야의지식을사전에이해할필요성이있고, 또통상의기술자는단순히다른사람들의지식만을근거로하는것이아니라발명의과제해결이무엇이고그과제해결이필요한물건또는방법을스스로의사고능력에따라서도출해낼수있을정도의지식을가지고있어야한다. 74

84 제 1 장 _ 특허요건판례평석 그리고지식의성질및범위와관련하여중요한것은통상의기술자가가지는자격또는기량이다. 자격에대해서는특별한규정은없지만, 그분야에서의박사학위소지자또는변리사, 기술사등의자격을요하는전문가는아니다. 143) 기량에대해서는통상의기술자가실험, 분석, 제조등을포함하는연구또는개발을위하여통상의수단을이용할수있어야하고, 공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는기량을가져야한다. 다. 출원시점의기술수준과통상의기술자의기술수준 진보성및실시가능성의유무를판단하는주체가통상의기술자이고, 그러한통상의기술자는출원시점에서의기술수준을정확히파악하여본인의기술수준을출원시점에서의평균적기술수준으로특정하고, 이를근거로청구항에기재된발명이선행기술에비해서진보성을가지고있는지를판단하여야한다. 이에대하여, 대법원판례에서는 진보성유무를판단함에있어서는, 적어도선행기술의범위와내용, 진보성판단의대상이된발명과선행기술의차이및통상의기술자의기술수준에대하여증거등기록에나타난자료에기하여파악한다음, 이를기초로하여통상의기술자가특허출원당시의기술수준에비추어진보성판단의대상이된발명이선행기술과차이가있음에도그러한차이를극복하고선행기술로부터그발명을용이하게발명할수있는지를살펴보아야하는것이다. 라고판시하고있다. 144) 즉, 재판관은통상의기술자의기술수준에대하여증거등기록에나타난자료에기하여파악하고, 이를기초로하여통상의기술자가특허출원당시의기술수준에비추어청구항에기재된발명이선행기술의범위와내용으로부터용이하게발명할수있는것인지를판단하여야한다. 143) 통상의기술자를전문가 ( 그발명이속하는기술분야의전문연구자 ) 로설정하면통상의기술자의기술수준이과도하게높게되고기업은추가적투자에따른연구결과에대하여진보성결여로특허를받을수없게되어연구개발투자에대한의욕을상실하게되기때문이다 ( 구대환, 유인이론의관점에서본 통상의기술자 의기술수준, 산업재산권, 제 45 호, 2014, 18~19 면 ). 144) 대법원 선고 2013 후 2620 판결. 75

85 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 본판례에서제시된기술수준에는통상의기술수준과출원시점의기술수준으로달리표현하고있다. 즉, 통상의기술수준은선행기술의범위와내용, 진보성판단의대상이된발명과선행기술의차이에관한증거등기록에나타난자료에기하여파악되는것이고, 출원시점의기술수준은이러한통상의기술수준을기초로파악되는것으로이해되지만, 결국이들의기술수준은출원시점에서의평균적기술수준이라고통칭될수있기때문에다른의미가아니라동일의관점에서접근되는것으로이해하여야한다. 이에대하여특허청의심사기준에는통상의기술자란 (ⅰ) 출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, (ⅱ) 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여, (ⅲ) 자신의지식으로할수있는자로, (ⅳ) 연구또는개발을위하여공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는자라고규정하고있다. 145) 여기서기술수준이란법제29조제1 항각호의 1에규정된발명이외에도당해발명이속하는기술분야의기술상식등을포함하는기술적지식에의하여구성되는기술수준을말하고, 또한일상적인업무및실험을위한보통수단등, 청구항에기재된발명의기술분야와관련된모든종류의정보에관계되는것을의미하고있다. 146) 따라서특허법과심사기준, 대법원판례등을고려하여특정할수있는통상의기술자의기술수준은, (ⅰ) 법제29조제1 항각호의1 에규정된선행기술, (ⅱ) 출원전의해당기술분야 147) 의기술상식등을포함하는기술적지식에의하여정하여지는기술수준을말한다. 여기서 (ⅰ) 의법제29조제1항각호의 1에규정된선행기술은심사관의검색에의해서또는무효에있어청구인이제시한인용문헌에의하여기술수준이특정되지만, (ⅱ) 의출원전의해당기술분야의기술상식은통상의기술자의실제주체에해당하는심사관이청구항에기재된발명뿐만아니라그발명이속하는해당기술분야의주지관용기술등을파악하여정해지는것이고, 그기술상식의특정에전문가의관점이아니라그발명에종사하는자의보편성과일반성의관점에의하여정해져야할것이다. 145) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3304~3305 면. 146) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3304-~3305 면. 147) 여기서기술분야란원칙적으로당해발명이이용되는산업분야를말하는것이나, 청구항에기재된발명의효과혹은발명의구성의전부또는일부가가지는기능으로부터파악되는기술분야도포함된다. 인용발명이청구항에기재된발명과다른기술분야에속해있다하더라도, 인용발명자체가통상다른기술분야에서도사용될가능성이있다거나, 통상의기술자가특정기술적과제를해결하기위해참고할가능성이있는것으로인정되는경우에는인용발명으로선정할수있다 ( 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 2302 면 ). 76

86 제 1 장 _ 특허요건판례평석 라. 외국제도와비교분석 1) 미국에있어통상의기술자미국특허법에는통상의기술자에대하여, 비자명성 (Unobviousness) 의판단주체는 person having ordinary skill in the art 148), 실시가능성 (Enablement) 의판단주체는 person skilled in the art 149) 라고규정하고있다. 비자명성과실시가능성에있어서통상의기술자와그기술수준은반드시동일주체로서파악되는것이아니라케이스에따라서달라질수있다. 150) 미국특허청심사기준 (MPEP) 151) 에의하면, 비자명성판단에있어통상의기술자는클레임된발명의유효한출원일 152) ( 이하, 출원일 이라한다 ) 에관련기술에대해서알고있었던것이라고추정되는가상의인물로서통상의창작력을가지는자를말한다. 또통상의기술자의기술수준 (ordinary skill) 을판단하는결정요인으로서는 (a) 해당기술분야의과제유형, (b) 그러한과제에대한선행기술의해결법, (c) 혁신이이루어질수있는속도, (d) 기술의고도화, (e) 해당분야에있어서의기술자의교육수준등이제시되어있다. 153) 그리고비장명성을판단하는심사관은발명자, 아마추어, 숙련자, 천재등에의하여판단하는것이아니고, 통상의기술자에있어서자명한사항임을밝혀야한다. 154) 통상의기술자와관련된미국판례를검토하여보면, 통상의기술자의기술수준은위의모든결 정요인에의하여정해지는것이아니라적어도하나이상의결정요인에의하여정해지면충족하 는것으로보고있고, 155) 또통상의기술자는단순히기계적으로행동하는자가아니라그발명 148) 미국특허법제 103 조. 149) 미국특허법제 112 조. 150) John O. Tresansky, PHOSITA -The Ubiquitous and Enigmatic Person in Patent Law,73 J. Pat. & Trademark Ofc. Soc'y 37, at (1991). 151) 미국특허청 (USPTO), 심사기준 (Manual of Patent Examining Procedure : 이하, MPEP 라고한다 ), 2014, ) 미국특허법에있어통상의기술자의판단시점에대하여, 개정전에는 발명의시점 또는 발명이이루어진시점 이었지만, 개정법에서는 클레임된발명의유효한출원일 로변경되었다. 153) 미국특허청, MPEP, 2014, ) 미국특허청, MPEP, 2014, ) GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Industries, Inc., 807 F.2d 955, 962, 1 USPQ2d 1196, 1201 (Fed. Cir. 1986);Environmental Designs, Ltd. V. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696, 218 USPQ 865, 868 (Fed. Cir. 1983) 77

87 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 에관한기술분야에서통상의창작능력을가진자로간주하여야하고복수의선행특허들로부터통상의창작능력을조합하여판단할수도있으며, 심사관도통상의기술자가이용할수있을것으로보이는추측및창조적수순을고려할수있다. 156) 그리고일정기간관련분야에종사한박사학위자의레벨의기술자또는과학자를통상의기술자로지칭하는것이아니라, 157) 가상의클레임의보호대상이관련하는기술분야의통상의기능을가지는인물은필연적으로관련기술분야에적용가능한과학적또는공학적원리를이해할수있는능력을가지는것만으로통상의기술자가될수있다는판례 158) 및이와동일한기준을 MPEP 159) 에서도규정하고있다. 160) 미국특허법제112조제1단락에서규정하고있는실시가능성은통상의기술자가그발명을제조하고사용할수있도록기재되어있는것을요구하고있다. 실시가능성은출원일에있어서통상의기술자의기술수준에의하여그발명을제조하고사용할수있도록기재되어야한다. 즉실시가능성의판단기준은출원시점의기술수준에의하여정해지기때문에통상의기술자의기술수준도출원시점이기준이된다. 161) 2) 일본에있어통상의기술자일본특허법에는통상의기술자에관한명문의규정은없고동법제29조제2 항 ( 진보성 ) 및제36 조제4 항제1 호 ( 실시가능요건 ) 에있어서 그발명이속하는기술의분야에있어서의일반적인지식을가진자 를통상의기술자로통칭하고있다. 진보성에있어서통상의기술자의기술수준은지나치게높아도너무낮아도적절하지아니하며, 156) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.398, 421, 82 USPQ2d 1385, (2007). 157) 미국판례에는 심사관은당해발명이이루어진시점에발명자, 재판관, 평범한자, 관련이적은기술분야의숙련자또는당해기술분야의천재에의해서가아니라, 당해기술분야에있어서숙련자에의해서자명한것인가아닌가를판단하는것이다. 하여통상의기술자의대상을특정하고있다 (Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 218 USPQ 865 (Fed. Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S (1984). 158) Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393, 1394 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988). 159) 미국특허청, MPEP, 2014, ) Ex parte Erlich, 22 USPQ 1463 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) 판례에의하면, 미국특허청심판부는심사관이정한통상의기술자 ( 반도체연구또는개발에적어도 40 시간이상종사한박사학위레벨의기술자또는과학자 ) 에이의를제기하였으며, 통상의기술자인가상의인물은자격이있다는것으로정의하는것이아니라, 출원에열거된증거에서와같은인물이박사학위혹은과학또는공학분야에있어서동등의지식을필요로한다는결론을뒤집어서는아니된다고판시하였다. 161) 미국특허청, MPEP, 2014, (a). 78

88 제 1 장 _ 특허요건판례평석 통상의지식을가지는자로서상상의인물 ( 가상의인물 ) 인당업자를상정하고있다. 162) 또일본특허청심사기준에서는통상의기술자에대하여, 본원발명이속하는기술분야의출원시의기술상식을가지고, 연구및개발을위한통상의기술수단을이용하고, 재료의선택이나설계변경등의통상의창작능력을발휘할수있고, 또본원발명이속하는기술분야의출원시의기술수준에있는것모두를스스로의지식으로할수있는자라고규정하고있다. 163) 여기서기술상식이란 통상의기술자에게일반적으로알려져있는기술 ( 주지기술, 관용의기술을포함한다 ) 또는경험칙으로부터명확한사항 이라고정의하고있고, 또통상의창작능력의발휘의예로서는 특정과제를해결하기위해서공지재료로부터최적재료의선택, 수치범위의최적화또는적합화, 균등물에의한치환, 기술의구체적적용에따른설계변경 을심사기준에서제시하고있다. 164) 그리고통상의기술자가기술분야마다상정되는이상, 통상의창작능력도기술분야마다판단되어야하며, 특히그예를심사기준에열거하고있다. 165) 그리고통상의기술자의기술수준에대해서는일본특허법제29조제1 항각호 ( 신규성요건 ) 의발명이외, 기술상식, 그밖의기술적지식으로구성된다고심사기준에서제시하고있다. 166) 명세서상 발명의상세한설명 167) 에대한실시가능성에있어서의통상의기술자는일본특허법제36조제4 항제l 호에의해, 그발명이속하는기술의분야에있어서의일반적인지식을가진자 가실시를할수있을정도로명확또한충분하게기재한것을요구하고있다. 특히조문상으로는진보성의 용이하게 라는요건은들어있지않지만, 실제로는용이한것인가아닌가또한 과도한시행착오및과도한실험 의필요성이판단요소에포함된다는판례 168) 및학설 169) 이 162) 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂, 特許法概説 ( 第 13 版 ), 有斐閣, 1998, 108 頁. 163) 日本特許庁 特許 実用新案審査基準 2015, 第 Ⅱ 部第 2 章 2.2(2). 164) 日本特許庁 特許 実用新案審査基準 2015, 第 Ⅳ 部第 2 章 ) 日本特許庁 特許 実用新案審査基準 2015, 第 Ⅳ 部第 1-3 章. 166) 日本特許庁 特許 実用新案審査基準 2015, 第 Ⅱ 部第 2 章 2.2(2). 167) 일본특허법제 36 조에는명세서의구성에서 발명의상세한설명 이라고하고있고, 우리나라개정특허법제 42 조에는 발명의설명 이라고규정하고있다. 168) 大阪地裁平成 18 年 7 月 20 日判決 ( 平成 17 年 ( ワ ) 第 2649 号 ) 169) 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂, 特許法概説 ( 第 13 版 ), 有斐閣, 1998, 263 頁에의하면, 東京高判昭 取消集昭 年 225 頁 ( 靖波器事件 ) 을참조하면, 실시가능성 ( 요건 ) 은발명의진보성의규정의당업자 ( 통상의기술자 ) 와그범위를달리하고있고, 특히 명세서의기재가용이하기때문에해당기술분야에속하는전부문범위의당업자에있어서용이한것이필요한것 ( 어느부문의당업자에있어서용이하여도다른부문의당업자에있어서용이하지않을때는, 용이는아니다 ) 에대하여, 진보성에있어서는 전부문의당업자에있어서용이한것은필요하지않는다 ( 어느부문의당업자에있어서용이하지않아도, 다른부문의당업자에있어서용이할때는용이하다 ) 고기술하고있다. 79

89 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 있다. 다만, 심사기준에의하면실시가능성에있어서통상의기술자는그발명이속하는기술분야에있어서연구개발 ( 문헌해석, 실험, 분석, 제조등을포함 ) 을위한일반적인기술적수단을사용하여통상의창작능력을발휘할수있는자라고규정하고있다. 170) 특히진보성의심사기준과비교하면, 본원발명이속하는기술분야의출원시의기술수준에있는것모든것 ( 선행기술, 기술상식, 기술적지식등 ) 을스스로의지식이라고하는것과는차이점이있다. 171) 3) 유럽 (EPO) 에있어통상의기술자 EPO에있어서의진보성 (Inventive step) 172) 및충분한개시 (Sufficiency of disclosur e) 173) 의판단주체는모두다 person skilled in the art로통상의기술자 ( 당업자 ) 라고한다. 즉, 출원시점의기술수준에비추어서발명이통상의기술자에게있어서자명하지않은경우그발명은진보성을가지는것으로간주된다고규정하고있다. 진보성에있어서통상의기술자는일반적인실무가 (skilled practitioner) 를말하는것으로, 기준일 ( 출원일 ) 에그발명이속하는기술분야에있어서표준적인지식및능력을가지거나공통의일반지식을알고있는자로특정하고있다. 174) 특히, 통상의기술자는기술수준에있는것모두와서치리포트에인용된선행기술을입수가가능하기때문에일상의심사업무에의하여일반적인수단이나능력을자유롭게구사할수있는것으로보고있다. 175) 또한통상의기술자는해당분야의발전에도관여할수있고, 당해발명의근린기술분야혹은일반적인기술분야에있어서또는그발명과좀떨어져있는기술분야에있어서도그발명의시사를찾을수있는것으로보고있다. 176) 그리고통상의기술자는개인뿐만아니라복수인의연구또는생산팀도해당될수있는것으로간주하고있다. 177) 충분한개시 (Sufficiency of disclosure) 에있어서는, 출원은해당기술의숙련자가발명을실 170) 日本特許庁 特許 実用新案審査基準 2015, 第 Ⅰ 部第 1 章 3.2(1). 171) 藤野香子, 特許法における当業者について, 知財管理 Vol.60 No.9, 2010, 1585 頁. 172) EPC 조약제 54 조. 173) EPC 조약제 83 조. 174) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 C 부제 Ⅳ 장 ) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 C 부제 Ⅳ 장 ) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 C 부제 Ⅳ 장 ) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 C 부제 Ⅳ 장

90 제 1 장 _ 특허요건판례평석 시할수있는것과같이충분하게명료또한완전한방법으로발명을개시하여야하고, 통상의기술자의기술수준은진보성과동일하다고규정하고있다. 178) 다만, 충분한개시 (Sufficiency of disclosure) 에관해서, 통상의기술자는출원에포함되는정보를보충하기위해서공통인일반적기술상식 (common general knowledge) 을사용할수있다고규정하고있다. 179) 그리고특정의심결에서광범위하게걸쳐서이루어지는검색에의해서만습득할수있는정보는해당공통의일반적기술상식의부분으로간주하지않는다고규정하고있다. 180) 4) 우리나라와의비교분석우리나라는넓은의미에있어서미국및일본, EPO 와같은취지로통상의기술자를특정하고있고또한그기술수준도같은취지로정해지는것으로볼수있다. 특히, 우리나라는출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로서통상의창작능력을발휘할수있는자로특정하고있고, 미국은비자명성판단에있어통상의기술자는출원일에관련기술에대해서알고있었던것이라고추정되는가상의인물로서통상의창작력을가지는자로특정하고, 또일본은기술분야의출원시의기술상식을가지고통상의창작능력을발휘할수있어야하고또출원시의기술수준에있는것모두를스스로의지식으로할수있는자로특정하고있고, 그리고 EPO 는기준일 ( 출원일 ) 에그발명이속하는기술분야에있어서표준적인지식및능력을가지거나공통의일반지식을알고있는자로특정하고있다. 따라서표현에있어서는약간의차이점이있지만넓은의미에서는동일한관점에서접근하고있는것으로볼수있다. 다만, 우리나라와일본은통상의기술자에대한 통상의창작능력 에대하여보다구체적으로특정하고있는것에비하여, 미국과 EPO는구체적인특정을하지않고통상의창작능력을가지고있어야한다는것을전제로하는점이차이가있다. 그리고통상의기술자의기술수준을판단하는결정요인에대해서우리나라와일본및 EPO는특별한규정을심사기준에특정하고있지않는것에비해, 미국은 MPEP 에 (a) 해당기술분야의과제유형, (b) 그러한과제에대한선행기 178) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 C 부제 Ⅱ 장 4.9 및제 Ⅳ 장 11.3, T 0412/ ) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 Ⅳ 장 11.3, T 206/ ) EPO, Guidelines for Examination in the EPO, 제 Ⅳ 장 11.3, T 0654/90. 81

91 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 술의해결법, (c) 혁신이이루어질수있는속도, (d) 기술의고도화, (e) 해당분야에있어서의 기술자의교육수준등을제시하고있는점이다르다고할수있다. 우리나라와미국, 일본, EPO 를검토하였지만, 청구항에기재된발명이동일하다고하더라도어느나라에서는진보성이있어서특허를받을수있고, 반면에다른나라에서는진보성이없어서특허를받을수없는경우가있다. 이러한현상은각국심사관또는재판관들이정하는상상의인물인통상의기술자와그기술수준이다르기때문이다. 특히진보성의판단요소가되는선행기술이동일하다고하더라도각국심사관또는재판관들에의해서통상의기술자의특정과그기술수준을달리정해질수있어서진보성의판단결과가다르기때문이다. 출원인입장에서는동일한발명에대하여출원국모두에서특허를받는것이필요하다. 만약 1국에서특허를받았다하더라도제2국에서진보성이없어서특허를받지못한경우, 제2국의진보성판단자료가제1국의무효심판또는침해소송에서진보성이없다는증거자료로제출될가능성이매우높기때문이다. 따라서세계각국은가능한진보성판단에있어서통상의기술자와그기술수준을정하는판단기준에대하여통일화할필요성이있다. 4 통상의기술자의기술수준과판단기준 가. 선행기술 ( 제 29 조제 1 항각호의 1) 과기술상식에의한기술수준특정 특허법상의통상의기술자는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라고규정하고있지만, 대법원판례및특허청심사기준에의하면통상의기술자란출원전의해당기술분야의기술상식을보유하고있고, 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있는자로연구또는개발을위하여공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는자로보고있다. 181) 181) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3304~3305 면. 82

92 제 1 장 _ 특허요건판례평석 이러한통상의기술자에해당하는가의판단기준은결국통상의기술자의기술수준을정하는것이라고말할수있다. 통상의기술자의기술수준을어떠한기술적지식과증거에의하여정하여지는것인가하는점이매우중요하다. 특허법및심사기준, 판례를근거로검토하여보면, 통상의기술자의기술수준은, (ⅰ) 출원발명의과제와관련되는출원전의기술수준에해당하는법제 29조제1 항각호의1 에규정된선행기술, (ⅱ) 출원전의해당기술분야의기술상식과의결합에의하여정하여지는것으로특히기술상식은주지관용기술에의하여정해지는것이일반적이다. 182) 결국진보성판단의주체인통상의기술자는스스로위 (ⅰ) 의선행기술과 (ⅱ) 의기술상식으로부터기술수준을정하고, 그정해진기술수준을근거로청구항에기재된발명이선행기술 ( 인용문헌 ) 로부터용이하게발명할수있는지를판단하게된다. 우선법제29조제1 항각호의1 에규정된선행기술은심사단계에서심사관이정하는것이고, 무효또는침해소송에서는청구인또는피고가무효의증거자료로제출하는것이다. 여기서무효또는침해소송에서제출되는증거자료에의해서통상의기술자의기술수준이정해지는것에대해서는특별한이론은없지만, 기술상식과관련한주지관용기술의사실관계는반드시제출된증거에국한되지않고기록에나타난자료에의하여인정될수있다. 183) 또한심사관이정하는선행기술은일반적으로청구항에기재된발명의기술적과제, 효과또는용도와합리적으로관련된기술분야에서선택되어지기때문에이들을근거로기술수준을정하는것은타당하다고판단된다. 그러나통상의기술자의기술수준은법제 29조제1 항각호의1 에규정된선행기술에의해서만특정되는것이아니고, 주지관용기술등에의한기술상식을결합하여정해지는것이기때문에어떠한기술적지식과증거에의하여기술상식을특정해야하는지가쟁점이되고있다. 일반적으로선행기술은 청구항에기재된발명의기술적과제, 효과또는용도와합리적으로관 련된기술분야에서특정되어지는법제 29 조제 1 항각호의 1 에규정된선행기술 이지만, 기술상식 은 출원전의해당기술분야의기술상식 을말하고있다. 여기서기술상식에해당하는기술분야 182) 주지관용기술의인정에대해서, 대법원은 어느주지관용의기술이소송상공지또는현저한사실이라고볼수있을만큼일반적으로알려져있지아니한경우에그주지관용의기술은심결취소소송에있어서는증명을필요로하나, 법원은자유로운심증에의하여증거등기록에나타난자료를통하여주지관용의기술을인정할수있다할것이다 고판시하고있다 ( 대법원 선고 2006 후 3052 판결, 대법원 선고 2002 후 2600 판결, 대법원 선고 90 후 489 판결등참조 ). 183) 박민정, 통상의기술자와기술수준, 특허소송연구, 제 6 집, 2013, 89 면및대법원 선고 2006 후 3052 판결참조. 83

93 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 는선행기술에서의기술분야보다넓은개념으로청구항에기재된발명이이용되는산업분야를말하는것이나, 청구항에기재된발명의효과혹은발명의구성의전부또는일부가가지는기능으로부터파악되는기술분야도포함된다고할수있다. 만약기술상식에해당하는기술분야가청구항에기재된발명과다른기술분야에속해있다하더라도, 그기술상식에해당하는기술분야자체가통상다른기술분야에서도사용된다거나사용될가능성이있다거나, 그기술분야에종사하는기술자가특정한기술적과제를해결하기위해참고한다거나참고할가능성이있는것으로인정되는경우에는이를기술상식으로간주하고, 그러한기술상식을선행기술과결합하여통상의기술자의기술수준을정할필요성이있다. 다만, 청구항에기재된발명과상이한기술분야의증거를사용하여통상의기술자의기술수준을특정하고자하는경우에는상이한기술분야 184) 에해당하는기술적사항이청구항에기재된특정발명과비교하여어떠한점에서직접적관련성이있다는점, 185) 또상이한기술분야의어떠한사항이청구항에기재된발명의과제해결과동일또는유사성이있다는점등의증거를충분히분석하여기술상식의정도와수준을정해야한다. 186) 그러하지않는경우에는통상의기술자의기술수준이적절치아니하여진보성의판단기준이달라지기때문이다. 따라서진보성의실질적인판단주체인심사관등은그판단의기준이되는통상의기술자를특정함에있어서법제29조제 1항각호의 1에규정된선행기술뿐만아니라출원전의기술상식을정확한증거및사실에의하여특정하여야한다. 187) 184) 특허발명이이용되는산업분야가비교대상발명의그것과다른경우에는비교대상발명을당해특허발명의진보성을부정하는선행기술로사용하기어렵다하더라도, 문제로된비교대상발명의기술적구성이특정산업분야에만적용될수있는구성이아니고당해특허발명의산업분야에서통상의기술을가진자 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 가특허발명의당면한기술적문제를해결하기위하여별다른어려움없이이용할수있는구성이라면이를당해특허발명의진보성을부정하는선행기술로삼을수있다 ( 대법원 선고 2006 후 2059 판결 ). 185) 청구항에기재된발명과상이한분야의선행기술을인용발명으로인용할경우에는양기술분야의관련성, 과제해결의동일성, 기능의동일성등인용의타당성을충분히검토하여야한다 ( 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 2302 면 ). 186) 예를들면, 우산과파라솔은기술분야가엄밀히일치하지는않지만모두중앙지지봉을중심으로상부덮개를펼칠수있는구조로이루어져있어그기술분야가매우인접하므로파라솔을인용발명으로하여우산의진보성을부정할수있다 ( 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 2302 면 ). 187) 선행기술은먼저통상의기술자의기술수준을특정하는기초자료가되고, 그후에통상의기술자가청구항에기재된발명이선행기술로부터용이하게발명할수있는것인지를판단하게된다. 따라서진보성의판단에이용되는선행문헌뿐만아니라통상의기술자의기술수준을특정하기위해서적법하고타당성이있는인용문헌 ( 선행기술 ) 인가의판단도매우중요하다. 이에대하여심사기준에는 (ⅰ) 인용발명은원칙적으로출원발명과같은기술분야에속하거나출원발명의기술적과제, 효과또는용도와합리적으로관련된기술분야에서선택되어야하고, (ⅱ) 인용발명이청구항에기재된발명과다른기술분야에속해있다하더라도, 인용발명자체가통상다른기술분 84

94 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 기술수준과기술분야의특정통상의기술자가 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 로특정되기때문에통상의기술자의기술수준도 그발명이속하는기술분야 에한정하여정해져야한다. 즉, 통상의기술자는그발명이속하는기술분야에있어서연구또는개발을위하여공지의재료중에서적합한재료를선택하거나수치범위를최적화하거나균등물로치환하는등통상의창작능력을발휘할수있는자로한정해석된다. 여기서통상의창작력을발휘할수있는자를통상의기술자로특정함에있어서어떠한기준에어느정도의창작력이있어야하는지가매우중요하고, 특히 그발명이속하는기술분야 와직접관련하는경우에는통상의창작력이있겠지만, 기술분야와상이한기술분야에관한지식이나정보로부터기술수준을정하는경우에는진보성의판단에많은영향을미칠수있기때문에아주신중을기하여한다. 따라서그발명에속하는기술분야와상이한기술분야도통상의기술자의기술수준을정하는 중요한기준이되기때문에, 상이한기술분야를어느범위에서어느정도까지포함시킬수있는 기준이확립되어야할것이다. 우선대법원판례 188) 에서는 법제29조제2 항소정의 그발명이속하는기술분야 란원칙적으로당해특허발명이이용되는산업분야를말하므로당해특허발명이이용되는산업분야가비교대상발명의그것과다른경우에는비교대상발명을당해특허발명의진보성을부정하는선행기술로사용하기어렵다하더라도, 문제로된비교대상발명의기술적구성이특정산업분야에만적용될수있는구성이아니고당해특허발명의산업분야에서통상의기술을가진자가특허발명의당면한기술적문제를해결하기위하여별다른어려움없이이용할수있는구성이라면이를당해특허발명의진보성을부정하는선행기술로삼을수있다. 고판시하였다. 즉, 그발명에속하는기술분야와상이한기술분야의선행기술도청구항에기재된발명의당면한기술적문제를 야에서도사용될가능성이있다거나, 통상의기술자가특정기술적과제를해결하기위해참고할가능성이있는것으로인정되는경우에는인용발명으로선정할수있고, (ⅱ) 인용발명이청구항에기재된발명과다른기술분야에속해있다하더라도, 인용발명자체가통상다른기술분야에서도사용될가능성이있다거나, 통상의기술자가특정기술적과제를해결하기위해참고할가능성이있는것으로인정되는경우에는인용발명으로선정할수있고, (ⅲ) 청구항에기재된발명과상이한분야의선행기술을인용발명으로인용할경우에는양기술분야의관련성, 과제해결의동일성, 기능의동일성등인용의타당성을충분히검토하여야한다고규정하고있다 ( 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 2302 면 ). 188) 대법원 선고 2006 후 2059 판결. 85

95 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 해결하기위하여별다른어려움없이이용할수있는경우에는선행기술로활용할수있다는 의미이다. 189) 또한실무적으로는통상의기술자의기술수준을법제29조제1항각호의 1에규정된발명이외에도당해발명이속하는기술분야의기술상식등을포함하는기술적지식에의하여구성되는기술수준을말하고, 또한일상적인업무및실험을위한보통수단등, 청구항에기재된발명의기술분야와관련된모든종류의정보에관계되는것을의미하고있다. 190) 따라서그발명이속하는기술분야와상이한기술분야의기술상식에의해서또는기술상식을결합해서통상의기술자의기술수준을정하는경우에는진보성의수준이높아질수있으므로진보성의유무판단이아주엄격해질수있다. 즉, 그발명이속하는기술분야에한정하는것이아니라상이한기술분야도포함되고 191) 또기술상식도포함하여특정되어지다보니통상의기술자의기술수준이높아질수있기때문에진보성이없어서특허를받을수없게되거나 192) 등록특허가무효로될개연성이높아지므로산업발전의촉진을오히려저해하게된다. 따라서통상의기술자의기술수준을출원인 ( 특허권자 ) 과제 3 자의형평성을고려하고또발명을 보호하여산업발전을촉진시킨다는특허제도의취지에부합하는기준을정립할필요성이있 다. 193) 즉, (ⅰ) 통상의기술자에대한 통상의창작능력 을판단하는결정요인에대하여보다 189) 본대법원판례에서는그발명에속하는기술분야와상이한기술분야의비교대상발명 4 개를결합하여진보성의유무를판단하였다. 즉 구성요소 8 중 제 1 및제 2 하우징부분의하나이상의베어링시트표면의적어도일부를탄력적으로구성 하는부분은이사건특허발명의명세서상 탄력적 이라는용어에대하여구체적인정의가없고, 다만베어링시트부를포함하게되는하우징부가 사출성형부품 으로이루어진다는기재를가지고있을뿐인바, 축받이베어링하우징수단 에관한비교대상발명 4 에베어링하우징수단이 플라스틱 으로된구성이개시되어있고, 비교대상발명 4 가속하는베어링관련기술은 롤러 와같은회전체를지지하는구성이있는기계장치를이용하는기술분야에서일반적으로사용하는기술인점에비추어볼때, 위구성은공급장치와같은섬유기계분야에서도통상의기술자가비교대상발명 4 로부터용이하게도출할수있다. 고판시하였다 ( 대법원 선고 2006 후 2059 판결 ). 190) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3304~3305 면. 191) 출원발명의진보성판단에제공되는선행기술은기술구성전체가명확하게표현된것뿐만아니라, 자료의부족으로표현이불충분하거나일부내용에흠결이있다고하더라도그기술분야에서통상의지식을가진자가기술상식이나경험칙에의하여쉽게기술내용을파악할수있는범위내에서는대비대상이될수있다 ( 대법원 선고 2004 후 2307 판결 ; 대법원 선고 96 후 1514 판결 ; 대법원 선고 98 후 270 판결등참조 ). 192) 신혜은, 진보성판단을위한합리적인기준의모색 - 미국의비자명성판단기준변화에대한비교법적고찰을중심으로, 특허법연구, 제 5 집, 2011, 131~132 면에의하면, 최근우리나라의진보성판단기준은점점높아지는경향이있고, 이는박사학위소지자등으로심사관의수준향상도하나의요인으로판단된다고하여통상의기술자의기술수준에대한적정성의문제를제기하고있다. 193) 통상의기술자의기술수준을낮게보는경우의문제점에대하여, 미국 CAFC 는산업정책적인관점에서 DNA 발명 86

96 제 1 장 _ 특허요건판례평석 구체적으로특정할필요성이있으며, 예로미국과같이해당기술분야의과제유형, 그러한과제에대한선행기술의해결법, 혁신이이루어질수있는속도, 기술의고도화, 해당분야에있어서의기술자의교육수준등을고려하여판단하는것과유사하게 통상의창작능력 을판단하는결정요건을정립할필요성이있고, (ⅱ) 통상의기술자의기술수준에대하여증거등기록에나타난자료에대하여파악한후이를기초 로진보성을판단하여야한다는대법원판례를고려하여, 당해발명이속하는기술분야의기술상식을 증거등기록에나타난자료 등에한정해서정할수있도록기술상식의범위와대상을보다명확히설정할필요성이있고, (ⅲ) 진보성의판단기준은기술분야별로상이하게때문에통상의기술자의지식도당연히구분하여야하므로, 194) 통상의기술자의기술수준을기술분야또는기술레벨별로정할수있는기준이필요하고, 195) 특히통상의기술자의 통상의창작능력 을판단하는결정요인은특정기술분야의진보성판단기준과함께제시되어야하고이에대하여법원의판결에의해보다명확한판단기준의정립이요구되고있다. 다. 판단시점과사후적고찰의방지방안 진보성판단에있어통상의기술자의기술수준을정하는시기는출원시점에서이루어지는것이아니라, 심사단계에서는심사시점이고소송에서는심리시점이된다. 즉출원시점과실제통상의기술자의기술수준을정하는시기는짧게는 1년길게는 20년의시간적차이가날수있다. 이러한시간적차이에의하여심사시점또는심리시점에서출원시점의기술수준을정하는경우, 사후적고찰에의하여기술수준이실제로높아질수있다. 이러한경우, 출원시점에서통상의기술자 에관한통상의기술자의기술수준을낮게특정하여진보성을판단함에따라, 기술수준이낮은 DNA 관련특허가많이발생하고있으며, 이는바이오테크놀로지산업의발전에오히려좋지않는결과를가져온다는견해도있다 (Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Is Patent Law Technology Specilic?, Draft, presented at a conference at University of Toronto on May/10/2002 (2001)). 194) See Robert A Hodges, Black Box Biotech Inventions, 17 Ga. St. U. L. Rev. 831 (2001); Jonathan M. Barnett, Cultivating the Generic Commons, Imperfect Patent Protection and the Network Model of Innovation. 37 San Diego L. Rev. 987 (2000). 195) 특정기술레벨을지정하는것은선행기술자체가적절한레벨을반영하고있는경우, 반드시필요로하지않는당해기술분야의기술레벨에관한기록사실만이기록의선행기술중에서확인할수있는경우, 법원은선행기술자체가적절한레벨을반영하고있는경우와특정기술레벨을구체적으로확인할수발명은자명하다고판단할수있다고판시하여, 선행기술과통상의기술자의기술수분을근거로판단한미국판례도있다 (ChoreTime Equipment, Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 218 USPQ 673 (Fed. Cir. 1983); Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355, 59 USPQ2d 1795, 1797 (Fed. Cir. 2001). 87

97 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 의기술수준이높아지기때문에청구항에기재된발명은진보성이없는것처럼보여특허를받을 수없게되고또등록특허도무효가될확률이높아질우려가있다. 최근출원발명은원천또는첨단기술도많지만대부분은개량기술이며, 이러한개개량발명에대한진보성을판단함에있어서통상의기술자의기술수준과지식을사후적고찰에의하여높게봐서진보성을부정하게되면, 결국발명자의발명의욕을저하시키고산업발전의촉진을오히려저하시키게되므로, 사후적고찰을엄격히방지할수있는방안이요구된다고볼수있다. 이에대하여대법원은 진보성판단의대상이된발명의명세서에개시되어있는기술을알고있음을전제로하여사후적으로통상의기술자가그발명을용이하게발명할수있는지를판단하여서는아니된다. 고판시하고있고, 196) 심사기준에도 심사의대상이되는출원의명세서에기재된사항에의하여얻은지식을전제로하여진보성을판단할경우에는통상의기술자가인용발명으로부터청구항에기재된발명을용이하게발명할수있는것으로인정하기쉬운경향이있으므로주의를한다. 고규정하고있다. 197) 대법원판례및심사기준에는 심사의대상이되는출원의명세서에기재된사항 을근거로사후적고찰을하여서는아니된다고만기술하고있을뿐이지구체적으로사후적고찰에해당하는것인가를판단하는기준또는사후적고찰을방지하기위한구체적인사례등이제시되어있지않다. 따라서심사시점또는심리시점에서간단하거나작게보일수있는특허발명의구성요소이더라도출원시점에서는진보성을가질수있기때문에사후적고찰을엄격히제한할필요성이있다. 진보성의적법성판단과관련한통상의기술자의기술수준을특정함에있어서사후적고찰을방지할수있는객관적인판단기준의정립이필요하다. 우선, (ⅰ) 심사시점또는심리시점에서는출원발명의내용을먼저파악하고선행기술을검색하 게되는데여기서출원발명의내용을근거로통상의기술자의기술수준을특정하게되면그기술 수준이높아질수있다는문제점이있으므로, 심사의대상이된출원발명을근거로통상의기술 자의기술수준을특정하여서는아니되고, 오직법제 29 조제 1 항각호의 1 의선행기술과그발명이 196) 대법원 선고 2013 후 3326 판결. 같은취지의대법원판결로서는대법원 선고 2013 후 2620 판결 ; 대법원 선고 2006 후 138 판결 ; 대법원 선고 2007 후 3660 판결 ; 대법원 선고 2010 후 2537 판결등참조. 197) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3328~3329 면. 88

98 제 1 장 _ 특허요건판례평석 속하는기술분야의기술상식에의해서만출원시점의기술수준을특정하는판단기준이정립되어야한다. 또심사관은어떠한증거와사실에의하면통상의기술자의기술수준이어느정도라는것을의견제출통서에기재하거나또는내부적으로심사기록을하여관리함으로써 198) 사후적고찰을방지할수있다고판단된다. 이와같은절차에의하여통상의기술자의기술수준이정해지면, 법제29조제1 항각호의1 의선행기술중에서청구항에기재된발명과 가장가까운인용문헌 하나를선정하여청구항과비교하고만약차이점이있으면 다른인용문헌 을결합하여진보성을판단한다는절차의확립이필요하다. 다음으로, (ⅱ) 진보성의판단에는청구항에기재된발명의효과가선행기술이가지는효과보다더나은효과를가지고있는지가중요한데, 여기서청구항에기재된발명의효과를근거로선행기술의효과와비교하는것이아니라, 법제29조제1항각호의 1의선행기술과그발명이속하는기술분야의기술상식에의하여 예측할수있는효과 를특정하고, 그러한 예측할수있는효과 가청구항에기재된발명에의해서얻어지는경우에는진보성이없고, 얻어지지않는경우에는더나은효과가있는것으로하여진보성이있음을인정하는판단기준의정립이필요하다. 즉, 출원인은사후적고찰에의하여청구항에기재된발명이선행기술에비해서얘기치못한효과 (unexpected results) 를가지고있다고주장하는경우, 단순히얘기치못한효과가있다고주장하는것만으로는부족하고, 아주구체적이고객관적인증거및사실에입각하여 예측할수없는효과 를가지고있다는것을증명하여야할것이다. 이러한경우에한해서만, 예외적으로진보성판단에보조적참고자료로만활용하여야할것이다. 그리고, (ⅲ) 청구항에기재된발명의상업적성공등과같은이차적고려사항 (secondary consideration) 199) 은통상의기술자의기술수준을특정함에있어서단순히보조적판단기준 으로만간주하여야지독립된판단기준으로삼아서는아니된다. 이에대하여대법원판례를검토 198) 정차호, 발명의진보성판단에있어서사후고찰 (hindsight) 감소방안, 지식재산 21, 110 호, 2010, 89 면에는 심사관이진보성결여에관하여출원인에게충분히설명할수있도록하는경우사후고찰의오류가감소할수있다 는심사관설명의무부가를주장하고있다. 199) 이차적고려사항이란진보성판단과관련하여객관적인비기술자료를말한다. 미국에서는상업적성공 (commercial success), 얘기치못한결과 (unexpected results), 장기간필요및타인의실패 (long felt need & failure of others), 전문가의인정 (professional approval), 라이센싱 (licensing), 타인의모방 (copying by others), 비슷한시기의발명 (near-simultaneous invention) 등을이차적고려사항으로간주하고있다 ( 이해영, 진보성판단에서 이차적고려요소 에대한고찰, 지식재산 21, 110 호, 2010, 63~69 면참조 ). 89

99 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 하여보면, 특허발명이상업적으로성공을하였다는점은진보성을인정하는하나의자료로참고할수있다는판례 200) 와특허발명의제품이상업적으로성공을하였다는사정만으로진보성이인정된다고할수는없다는판례 201) 가있다. 또심사기준에도대법원의판례와같은취지로즉, 특허발명의상업적성공은진보성의판단에보조적자료로활용할수있다고규정하고있다. 202) 즉, 상업적성공과같은 2차적고려사항을출원인또는특허권자가주장하는것만으로통상의기술자에의하여용이하게발명할수없다는논리는통상의기술자에의한진보성의판단법리를위배할수있기때문에보조적자료로만활용하여야한다. 다만, 출원인이 2차적고려사항을주장하고그 2차적고려사항과해당발명기술과의관련성을밝히는경우에는반드시고려해야할필요성이있다고견해 203) 와, 통상의기술자의기술수준을정하는대법원판례에 적어도 라는설시가있기때문에이판례상의기준이외도 2차적고려사항이진보성판단자료로참작될여지를남겨둔것이라는견해 204) 도있지만, 상업적성공은 2차적고려사항으로사후적고찰에해당하기때문에통상의기술자에의한진보성의판단기준이될수없다고보는것이타당성이있다. 따라서청구항에기재된발명이상업적성공을하였다는것을의견서에의하여주장한경우또는침해소송에서피고가진보성없음의무효사유에의한권리남용을주장한경우라도, 심사관및심판관, 재판관은통상의기술자의기술수준을특정하고그러한기술수준을기초로진보성을판단할때그러한주장은보조적자료로만참고해야지직접적인판단기준으로삼아서는아니된다. 200) 대법원 선고 2007 후 3752 판결에서는 특허발명이상업적으로성공을하였다는점은진보성을인정하는하나의자료로참고할수있지만, 위에서본바와같이이사건특허발명의명세서를토대로한기술적검토결과이사건제 1, 2 항발명이선행기술보다향상진보된것으로인정되지아니하는이사건에서, 설령원고가이사건특허발명의실시에의하여상업적으로성공을거두었다고하더라도그점만으로이사건특허발명의진보성을인정할수는없으므로, 원심이이에관하여판단하지않았다하더라도, 거기에상고이유로주장하는바와같은판단누락의잘못이없다. 고판시하였다. 201) 대법원 선고 2006 후 3052 판결에서는 발명의제품이상업적으로성공하였거나업계로부터호평을받았다는사정또는출원전에오랫동안실시했던사람이없었던점등의사정은진보성을인정하는하나의보조적자료로서참고할수있다. 다만, 이러한사정만으로진보성이인정된다고할수는없다 고판시하였다. 202) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 2016, 3328 면. 203) 신혜은, 진보성판단을위한합리적인기준의모색 - 미국의비자명성판단기준변화에대한비교법적고찰을중심으로, 특허법연구, 제 5 집, 2011, 131 면. 204) 한동수, 복수의선행기술을결합한발명의진보성판단, 지식재산 21, 통권 110 호, 2010, 45 면. 90

100 제 1 장 _ 특허요건판례평석 라. 복수의당업자에의한판단기준정립통상의기술자가특허법상의상상의인물로서 1인을지칭하는것인지, 아니면복수인을지칭할수있는것인지는명확하지않다. 다만, 최근융복합기술등첨단기술의심사에서는심사관들이팀을구성하여심사를하고있기때문에복수인도포함되는것으로볼수있다. 205) 여기서복수인이통상의기술자가되는경우에는복수인별로그발명이속하는기술분야의지식이다를수있고, 이로인하여법제 29조제1 항각호의1 에규정된발명이외의기술상식에관한기술수준을특정함에있어서객관적기준을합의도출하는데문제점이있을수있다. 예를들면, 심사관개인이아니라팀에의하여통상의기술자의기술수준을특정함에있어서, 팀장의개인적전문지식에의하여기술수준이특정된다거나또는그발명이속하는기술분야의박사학위자에의하여주도적으로기술수준이정해지는경우에는진보성의판단에다른영향을미칠수있기때문이다. 206) 따라서복수의심사관들에의하여통상의기술자의기술수준을특정하기위하여팀원간의합의도출할수있는합리적인기준이마련되어야할것이다. 복수심사관들에의한합리적인기준은일반적관점에서접근하는것보다는복융합기술과같은특정기술분야별로진보성의판단과연관하여정립할필요성이있다. 205) 2000 년개정된일본특허청의특허 실용신안심사기준에의하면, 당업자 ( 통상의기술자 ) 는기본적으로 1 인을말하는것이지만, 생체컴퓨팅기술등의새로운기술분야에대응하기위해서는개인보다복수의심사관들에의한팀을구성하고그팀원에의하여심사를할수있다고규정하고있으므로, 결국당업자는복수인도가능하다고해석하고있다 ( 丸島儀ー 阿部譲, 特許法の進歩性要件との関連における当業者, AIPPI, Vol.55 No.6, 2010, 392 頁 ). 206) 예를들면, 인간의생명신체에직접관계되는특정물질로부터의약품이나식품이라고하는구체적인상품에의기술적용에관한발명이고, 이러한발명은안전성의관점에서엄격한시험, 검사가요구되고있기때문에연구개발의시작으로부터상품화까지긴기간이걸리게되고또상당한비용을필요로하는발명임에불구하고, 특정물질에관한당업자및의약품에적용하는당업자들의출원시점에서의기술수준을팀원의심사관들에의하여복합적으로통상의기술자가특정되는경우에는기술수준이매우높아져서진보성이부정되게되는것을고려하여야한다 ( 島並良, 特許法における当業者の概念 -o 国バイオテクノロジ - 発明を素材にして, 神戸法学年報, 第 18 号 2002,241~243 頁 ). 91

101 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 5 결론 통상의기술자에해당하는가의판단기준은결국통상의기술자의기술수준이라고말할수있다. 대법원판례에서는통상의기술자의기술수준을법제 29조제1 항각호의1 에규정된선행기술에의해서만특정되는것이아니고, 기술상식을결합하여정한다고판시하고있으므로어떠한기술적지식과증거 ( 주지관용기술등 ) 에의하여기술상식을특정해야하는지가쟁점이될수있기때문에이에대한구체적이판단기준이정립되어야한다. 또기술상식에해당하는기술분야가청구항에기재된발명과상이한기술분야에속해있다하더라도, 그기술상식에해당하는기술분야자체가통상상이한기술분야에서도사용된다거나사용될가능성이있다거나, 그기술분야에종사하는기술자가특정한기술적과제를해결하기위해참고한다거나참고할가능성이있는것으로인정되는경우에한해서만상이한기술분야를기초로통상의기술자의기술수준을정해야한다는판단기준의정립이필요하다. 다만, 청구항에기재된발명과상이한기술분야의증거를사용하여통상의기술자의기술수준을특정하고자하는경우에는상이한기술분야에해당하는기술적사항이청구항에기재된특정발명과비교하여어떠한점에서직접적관련성이있고, 또발명의과제해결과동일또는유사성이있다는점을충분히분석하여기술상식을정해야한다. 통상의기술자는통상의창작능력을가져야하는데, 통상의창작능력을판단하는결정요인에대하여보다구체적으로특정할필요성이있으며, 예로미국과같이해당기술분야의과제유형, 그러한과제에대한선행기술의해결법, 혁신이이루어질수있는속도, 기술의고도화, 해당분야에있어서의기술자의교육수준등을고려하여판단하는것과유사하게 통상의창작능력 을판단하는결정요건을정립할필요성이있다. 그리고통상의창작능력은기술분야별로상이하게때문에통상의기술자의지식도당연히구분하여특정할수있는판단기준이정립되어야한다. 92

102 제 1 장 _ 특허요건판례평석 제 5 절 의약용도발명에서진보성판단 ( 특허법원 선고 2014 허 4913 판결 ) 사건개요암치료제개발의특수성을고려하여통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을넘어, 선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해진보성이부정된다본사례 원심판결특허심판원 당 257 등 쟁점 [1] 의약용도발명에서의진보성판단기준 판결요지암치료의약분야는사람의생명현상을다루는고난이도의결과예측이매우어려운기술분야이고, 암의발병원인이복잡하고아직완전히밝혀지지않았으며, 동물모델실험이나실험실에서의세포주실험결과를근거로사람에게임상실험을하더라도전혀다른결과가나올수있는분야이다. 또한, 암은다수의유전자돌연변이가지는데, 하나의유전자돌연변이를표적으로하는암치료제개발의성공확률도매우낮고암치료제개발에막대한비용과시간이드는바, 이러한암치료제개발의특수성을고려하면통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보성이부정될수있음 판례평석및시사점 [1] 선행기술문헌에특허발명이이를수있다는암시 동기등이나타나있는경우, 일반적인경우통상의기술자의수준을특정하지않고선행발명으로부터예측할수있게기재되어있는것자체가통상의기술자의기준이라할수있음 [2] 의약의용도발명, 특히암치료등사람의생명을다루는분야의경우, 결과예측의난이성이있기때문에단순한암시나동기만으로는진보성을부정하기어려우며, 따라서의약용도발명에서의진보성판단의경우기술분야의특수성및예측가능성의고려가필요함 [3] 의학분야중암이라는특수한분야의경우암의발병원인및치료방법의개별적특이성이존재하며, 치료제또는치료방법의개발이어렵다는특징이존재하는바, 비교대상발명을통하여통상의기술자가실시할수있는발명의수준의합리적기대가능성에대한기준의정립이필요함 93

103 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 들어가며 우리특허법제29조제2항에서는특허요건으로서의진보성에대해 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이제1항각호의어느하나에해당하는발명에의하여쉽게발명할수있으면그발명에대해서는제1항에도불구하고특허를받을수없다 고규정하고있는데, 진보성은실무적으로나이론적으로매우중요한기준임에도그본질상객관적인기준을정하기가어렵다는문제가있다. 특히의약용도발명의경우그개발에막대한비용과시간이드는바, 이러한발명의특수성을고려하면일반적인발명의진보성판단기준과는다른기준을고려해볼수있다. 진보성의판단기준은예측가능성을담보하면서도구체적타당성을기할수있어야하는데, 이와같이적절한진보성판단기준의모색은두가지기능즉, 예측가능성과구체적타당성의확보라는상충하는두목표사이에서적정점을찾는노력의과정이라고할수있는데, 그동안진보성판단에대해서는전적으로법원의판단에맡겨두는경향이있었으나, 최근들어일응의기준을정립하기위한노력이계속되고있는데매우고무적인일이며, 그런관점에서의약의용도발명에대한진보성판단기준을설시한대상판결도충분히가치가있어보인다. 이하에서는진보성판단의기준에대해먼저살펴보고대상판결의의의를검토하기로한다. 2 사실관계 가. 사건개요원고는명칭을 위장관의기질종양의치료 로하는발명의특허권자이며, 피고들은원고를상대로이사건특허발명의청구항 2, 4, 5, 6( 이하각각이사건제2 항발명등으로칭한다 ) 이선행발명들에의해신규성또는진보성이부정되어무효라는이유로무효심판을청구하였다. 특허심판원 207) 은피고들의심판청구들을병합심리하고 이사건제 2, 4, 5, 6항발명이 207) 특허심판원 당 257, 2013 당 688( 병합 ), 2013 당 708( 병합 ), 2013 당 1309( 병합 ), 2013 당 1467( 병합 ), 2013 당 1468( 병합 ), 2013 당 1855( 병합 ). 94

104 제 1 장 _ 특허요건판례평석 선행발명 1 내지 3 에의해진보성이부정된다는이유로피고들의청구를인용하는심결을하였 고, 이에원고가그심결의취소를구하는이사건소를제기하였다. 이사건에서문제된청구항 들은다음과같다. 청구항 2 하기화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진-1- 일메틸 )-N-[4- 메틸-3-(4- 피리딘-3- 일 ) 피리미딘-2- 일-아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드또는그의약제학적으로허용되는염을포함하는위장관의기질종양치료용약제학적조성물 : 청구항 4 제2항에있어서, 화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸-3-(4- 피리딘 -3- 일 ) 피리미딘 -2- 일-아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드가약제학적으로허용되는산부가염의형태인것을특징으로하는약제학적조성물. 청구항 5 제2항에있어서, 약제학적으로허용되는염이화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸-3-(4- 피리딘-3- 일 ) 피리미딘 -2- 일아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드의메탄설폰산염인것을특징으로하는약제학적조성물. 청구항 6 제2항에있어서, 화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸-3-(4- 피리딘 -3- 일 ) 피리미딘 -2- 일아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드의모노메탄설폰산염의하루용량이 200 내지 600 mg인것을특징으로하는약제학적조성물. 나. 판시요지 암치료의약분야는사람의생명현상을다루는고난이도의결과예측이매우어려운기술분야이고, 암의발병원인이복잡하고아직완전히밝혀지지않았으며, 동물모델실험이나실험실에서의세포주실험결과를근거로사람에게임상실험을하더라도전혀다른결과가나올수있는분야이다. 또한, 암은다수의유전자돌연변이가지는데, 하나의유전자돌연변이를표적으로하는암치료제개발의성공확률도매우낮고암치료제개발에막대한비용과시간이든다. 이러한암치료제개발의특수성을고려하면통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용 95

105 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 도발견의가능성을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성 공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보 성이부정된다. 대상판결은위와같이설시한후 (1) 이사건특허발명의우선일이전에 GIST 의병리기전내지치료기전이 c-kit 와관련된것으로밝혀져있었다고볼수없는점, (2) 이사건특허발명의우선일이전에 c-kit 활성의억제로인간암치료에성공한경우가보고된바없는점, (3) 선행발명 2에개시된 STI571 의 HMC-1 세포주에대한 c-kit 억제활성으로부터 GIST 치료성공에대해합리적으로기대할수없는점, (4) 선행발명 1에게시된 STI571 의 GIST 에대한임상시험관련기재로부터이사건특허발명의성공을합리적으로기대할수있다고볼수없는점등을근거로이사건제2, 4, 5, 6항발명의진보성은부정되지않는다고판시하였다. 3 판례평석 가. 특허권에대한진보성판단기준 1) 일반우리특허법제29조제2항에서는특허요건으로서의진보성에대해 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이제1항각호의어느하나에해당하는발명에의하여쉽게발명할수있으면그발명에대해서는제1항에도불구하고특허를받을수없다 고규정하고있다. 발명의동일성을기준으로판단하는신규성 208) 에비해정성적평가가내포되어있는진보성은실무적으로나이론적으로매우중요한기준임에도그본질상객관적인기준을 208) 다만판례는발명이실질적으로동일하다고볼수있는정도의차이가있는경우에는진보성이아닌신규성의문제로판단하고있다. 즉, 판례는 양발명은그목적으로하는기술적사상즉내열성, 내약품성, 기계적강도등에서뛰어난물성을갖는폴리프로필렌계수지주형 - 내부 (in-mold) 발포성형체의제조라는점에서같고이를달성하는수단인발명의구성에중복되는부분이있고이를제외한나머지부분만으로별개의발명을이루고있다고보이지아니하는이상그특허청구범위기재의표현상의차이에도불구하고실질적으로동일한발명이라고하여야할것이므로결국본원발명은인용발명과동일하여신규성이없다 고하였다 ( 대법원 선고 93 후 1940 판결 ). 96

106 제 1 장 _ 특허요건판례평석 정하기가어렵다는문제가있다. 209) 상표법의핵심과제가유사판단의기준정립이라면특허법의핵심과제는결국진보성판단의객관적기준정립이라고해도과언이아닐것이다. 진보성의판단기준은예측가능성을담보하면서도구체적타당성을기할수있어야하는데, 이와같이적절한진보성판단기준의모색은두가지기능즉, 예측가능성과구체적타당성의확보라는상충하는두목표사이에서적정점을찾는노력의과정이라고할수있다. 210) 이하에서는진보성판단의기준에대해먼저살펴보고대상판결의의의를검토하기로한다. 2) 미국에서의진보성판단방법 (1) 연혁처음미국특허법에서는신규성이외의특허요건에대해규정하지않았었는데, 1851 년미국의 Hotchkiss 사건에서판례가유용성및신규성과더불어발명 (invention) 요건으로통상적인기술자의성과와차별화시킬수있는어느정도의기술력과창의력 (skill and ingenuity) 을보여야한다고판시하면서기능적접근법을도입하여진보성을발명요건으로인정하였으며선행기술로부터단순변경된발명의특허성을부정하였다. 211) 그이후 1952 년제정된 Patent Act of 1952 에서진보성을명문화하여비자명성요건 212) 을법정의특허요건으로규정하였다. 213) 미국특허법 (35 USC) 제 103 조 (a) 항은, "35 USC 제 102 조에서제시된바와같이발명이동일하 게개시되어있지않다하더라도그발명을전체로고려할때선행기술과의차이가발명당시 그기술분야에서통상의기술을가진자에의하여자명한 (obvious) 것이라면특허를받을수 209) 中山信弘 한상욱, 知財의窓으로 i 來를보다, 예온, 2010, 면에서는 진보성이가장중요하면서도가장문제가많은개념이며애매모호하고정의할수없으며, 예측불가능하고희미한유령과같은존재라고표현하고있을정도 라고한다. 210) 中山信弘 한상욱, 知財의窓으로 i 來를보다, 예온, 2010, 209 면. 211) Hotchkiss v. Greenwood, 52 US. (11 How.) 248(1851). 212) 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non obvious subject matter (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matte as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.. 213) 이해영, 미국특허법제 4 판, 한빛지적소유권센터 (2012), 443 면. 97

107 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 없다. 발명이이루어진방식에의하여특허성이부정되지는아니한다." 고규정하고있다. 214) (2) 1966 년 Graham 판결진보성판단은객관적인기준을찾기가매우어려운데미국에서진보성판단의기준을제시한판결이 1966년미연방대법원의 Graham 사건판결 215) 에서선고되었다. 위판결은발명의자명성판단을위해서는ᄀ선행기술의영역과내용의결정 (the scope and content of the prior art), ᄂ선행기술과당해발명사이의차이점의확인 (the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art), ᄃ관련기술분야에서통상적인기술자의수준의분석 (the level of skill of a person of ordinary skill in the art), ᄅ상업적성공등 2차적고려사항을필수적으로검토하여야한다고하였다. 아울러자명성의판단을위하여ᄀ발명과인용례는전체로서 (as a whole) 고려되어야하고, ᄂ자명성의사후적고찰 (hindsight) 은지양되어야하며, ᄃ예기치않은결과, 상업적성공등 2차적고려사항 216) 은그것이존재하는이상반드시고려되어야한다는원칙도요구되고있다. 217) (3) CAFC 의 TSM test CAFC 218) 는판단자의사후적고찰을방지하기위하여진보성판단의기준으로 TSM 기준 (teaching, suggestion, motivation test) 을적용하여, 선행기술에명시적으로 TSM 이없으 면진보성을인정하는태도를취해왔었다. 219) TSM 테스트는 1961 년미국관세및특허항소법 214) (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention made. 215) Graham v. John Deere Co. 383 U.S USPQ 459(Supreme court, 1966). 216) 상업적성공 (commercial success), 장기간의염원 (long-felt need), 타인의실패 (failure of others), 복제 (copying), 예측하지못한효과 (unexpected results), 타인의라이센스수용 (acceptance of licenses), 타인의호평 (praise by others), 전문가의부정적인식 (skepticism by expert), 거의동시적인발명 (simultaneous invention) 등이다. 정승복, 해외특허분쟁가이드북 ( 제 2 판 ), 세창출판사 (2010), 면참고. 217) Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy. 판결의전문과이에관한상세한평석은 Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and related state doctrines, Westbury, New York the foundation press Inc. (1993), pp ) 미국연방순회항소법원 : The United States Court of Appeals for The Federal Circuit 년에설립된제 2 심전속관할법원이며 pro-patent 적경향을가지고있다. 98

108 제 1 장 _ 특허요건판례평석 원 (United States Court of Customs and Patent Appeals) 이 Bergel 사건 220) 에서처음 제시한이래 1980 년대부터 CAFC 의대표적인진보성판단기준역할을하였다. 221) 이러한 TSM 테스트는 Graham 판결에서지적한사후적고찰을지양하고진보성판단의객관성을담보하기위한유용한기준임에틀림없다. 그런데 TSM 기준을형식적이고획일적으로적용하는경우에는구체적타당성의관점에서경직된판단이우려되고, 다양하고급변하는기술환경에적절히대응하기어렵다는문제가있다. 222) 이와관련하여미국연방대법원은거의 40년간의침묵을깨고, KSR International Co. v. Teleflex Inc. 사건 223) 에서중요한판단기준을제시하였다. (4) KSR 판결이사건에서연방대법원은 TSM test 가유용한통찰 (helpful insight) 이지만 TSM test 의엄격한적용은옳지않으며, 유연한접근법을사용했던기존대법원판례와배치된다는점, TSM test 가 Teaching, Suggestion, Motivation의형식적개념또는문헌증거의명시적인내용에대한과도한강조에의하여제한되어서는안된다는점, 자명한기술들또는그들의조합에대해서문헌에서논의되는일은거의없다는점, 따라서과학문헌보다는시장의요구가설계 219) Winner Int'l. Royalty Corp. v. Wang, No , 2000 U.S. App. LEXIS 2008 (Fed. Cir. Jan. 27, 2000). Obviousness is a question of law based on underlying factual inquiries including 1) the scope and content of the prior art, 2) the level of ordinary skill in the art, 3), the differences between the prior art and the claimed invention, and 4) the extent of any objective indicia of non-obviousness. See Monarch Knitting Mach. Group v. Sulzer Morat GMBH, 139 F.3d 877, 881 (Fed. Cir. 1998). When an obviousness determination is based on a combination of prior art references, there must be a showing of a "teaching, suggestion, or reason" to do so. See Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1997). Evidence of the suggestion, teaching, or motivation may come from the references themselves, the knowledge of one ordinarily skilled in the art, or from the nature of the problem to be solved. The Federal Circuit held that the district court did not clearly err because one of ordinary skill in the art would not have reasonably been motivated to trade the greater security of Johnson for the greater convenience of Moore. Moreover, Johnson's written description taught away from Moore. Because Wang failed to establish a prima facie case of obviousness, the Federal Circuit affirmed the decision of the lower court and did not reach the issue of whether Winner was required to establish commercial success. 220) 292 F.2d ) 中山信弘 한상욱, 知財의窓으로 i 來를보다, 예온 (2010), 211 면. 222) 즉, 선행기술 a,b 가존재하고그러한선행기술들을결합하는것에대한동기나암시등이인정된다고하여선행기술에이를모두나타낼것을기대하기는어렵다. 다시말해그러한결합이용이하게창작하기어려워서가아니라굳이그럴필요성이없기때문에선행기술들의결합에대한교시, 암시, 동기등을나타내지않을경우가많다는것이다. 223) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct (2007). 99

109 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 경향을지배하는경우가많다는점등을이유로 TSM 테스트를엄격하게적용한 CAFC 의판결을 파기하였다. 224)225) 아울러 2 차적고려요소에대해서는자명성판단시중요하게고려해야하 고피상적으로이를배척하는것은적절하지않다는점도판시하였다. 3) 우리나라에서의진보성판단방법 (1) 기존의판단방법기존에우리나라법원은 특허등록된발명이공지공용의기존기술을수집 종합하여이루어진경우에있어서는이를종합하는데각별한어려움이있다거나이로인한작용효과가공지된선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고인정되고, 그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수없다고보여지는경우또는새로운기술적방법을추가하는경우가아니면그발명의진보성은인정될수없다 고하여, 226) 공지된선행기술과특허발명을상호비교하여특허발명이선행기술보다현저하게향상 진보된것으로판단되는경우에는진보성을긍정하고그렇지않은경우에는진보성을부정하는방법으로판단해왔다. 227) 이러한판단방법에는다음과같이문제점을지적할수있다. 첫째, 위와같은판단방법은법원이특허발명을이미알고있음을전제로기존선행발명과비교하는것인데 ( 소위 사후적고찰 에해당 ), 발명자의입장에서볼때발명당시에는선행발명만이존재하고특허발명은없었기때문에선행발명만을두고특허발명의완성에이르는것이용이하게창작할수있었는지판단해야하는것과배치된다는것이다. 둘째, 특허발명이선행발명에 224) 한동수, 발명의진보성유무의판단방법, 사법 12 호, 사법연구지원재단 (2010), 264 면. 225) When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under 103. The Court of Appeals analyzed the issue in a narrow, rigid manner inconsistent with 103 and our precedents. The judgment of the Court of Appeals is reversed, and the case remanded for further proceedings consistent with this opinion. 226) 대법원 선고 95 후 1517 판결, 대법원 선고 92 다 판결, 대법원 선고 90 후 1284 판결. 227) 대법원 선고 97 후 990 판결, 대법원 선고 96 후 1873 판결, 대법원 선고 96 후 825 판결등. 100

110 제 1 장 _ 특허요건판례평석 비해 현저하게향상 진보된것인지여부 에대한객관적기준이전혀없다는점이다. 이로인해진보성인정여부는법원의최종판단이있기전까지단정은물론, 예측도어렵다는문제가있었다. 물론진보성이내포하고있는본질적인특성을감안할때명확하고확정적인기준을제시하기는어렵다고하더라도최소한의기준정립이필요한것이아니었나하는의문이있었다. 특히미국에서는이미 1966년 Graham 판결이래진보성판단의객관적기준정립을위한판례가집적되어왔다는점에서우리나라에서의논의가너무지체된것이아닌가싶다. 그런데미국에서 KSR 판결이선고된직후우리나라대법원도진보성판단에대한기존입장과다른판시를내고있어이론적으로나실무적으로매우중요한기준으로자리잡고있다. (2) 사후적고찰의금지우리대법원은미국의 KSR 판결이선고된직후인대법원 선고 2006후138 판결에서 구특허법 ( 법률제7871호로개정되기전의것 ) 제29조제2항에따라어떤발명의진보성이부정되는지여부를판단하기위해서는통상의기술자를기준으로하여그발명의출원당시의선행공지발명으로부터그발명을용이하게할수있는지를보아야할것이고, 진보성이부정되는지여부의판단대상이된발명의명세서에개시되어있는기술을알고있음을전제로하여사후적으로통상의기술자가그발명을용이하게할수있는지를판단하여서는아니된다 고하여사후적고찰금지를명시적으로판시하였고, 이후대법원 선고 2007 후3660 판결, 대법원 선고 2010후 2698 판결 228), 대법원 선고 2010 후2537 판결, 대법원 선고 2011 후927 전원합의체판결, 대법원 선고 2013후 2620 판결, 대법원 선고 2014다 판결등에서일관되게판시해오고있다. 특히대법원 선고 2007 후3660 판결에서는 제29조제2항규정에의하여선행기술에의하여용이하게발명할수있는것인지에좇아발명의진보성유무를판단함에있어서는, 적어도선행기술의범위와내용, 진보성판단의대상이된발명과선행기술의차이및통상의기술자의기술수준에대하여증거등기록에나타난자료에기하여파악한 228) 명칭이 다양한높이의구조화면을갖는광지향성필름과이러한필름으로구성된물품 인특허발명중정정된특허청구범위제 2 항발명의중요구성요소의진보성판단과관련하여, 비교대상발명 1, 2 에기술을조합또는결합하면위구성요소에이를수있다는암시 동기등이제시되어있지도않은사안에서, 통상의기술자가정정된위특허발명의명세서에개시되어있는발명의내용을이미알고있음을전제로하여사후적으로발명의진보성이부정되는지여부를판단하는것은허용되지아니한다고한사례. 101

111 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 다음, 이를기초로하여통상의기술자가특허출원당시의기술수준에비추어진보성판단의대상이된발명이선행기술과차이가있음에도그러한차이를극복하고선행기술로부터그발명을용이하게발명할수있는지를살펴보아야한다 고판시하여, 진보성판단에서자의성을배제하는객관적판단기준을제시하였다. 기존선행기술들로부터특허발명을용이하게창작할수있는지의관점에서볼때이에반하는 사후적고찰은분명진보성판단의기준으로문제가있고, 따라서우리대법원이위와같이판시 한것은비록때늦은감은있으나타당한기준이라고할것이다. (3) TSM Test 의수용및그보완진보성판단에있어특허발명의내용을이미알고있음을전제로판단해서는안된다고할때, 그럼어떤기준으로진보성여부를판단해야하는지의의문이남는다. 이에대해미국에서는그동안 TSM Test 를적용해왔는데비록객관적이고일응합리적인기준이되긴하나앞에서지적한바와같이 TSM이나타나있지않은모든경우에진보성을긍정하는것은분명의문의여지가있고 KSR 판결이바로이것을지적한것이다. KSR 판결에서는 TSM Test 의유용성을긍정하면서도형식적이고획일적인적용의문제를지적한것인데, 다만 TSM Test 의보완적인기준에대해서는명확하게판시하지않았다. 이러한상황에서우리대법원은 KSR 판결이선고된직후인대법원 선고 2005후3284 판결에서 TSM Test를수용하면서동시에그보완적인기준도제시하는판시를하였는데, 즉, 여러선행기술문헌을인용하여특허발명의진보성을판단함에있어서는그인용되는기술을조합또는결합하면당해특허발명에이를수있다는암시 동기등이선행기술문헌에제시되어있거나, 그렇지않더라도당해특허발명의출원당시의기술수준, 기술상식, 해당기술분야의기본적과제, 발전경향, 해당업계의요구등에비추어보아그기술분야에통상의지식을가진자가용이하게그와같은결합에이를수있다고인정할수있는경우에는당해특허발명의진보성은부정된다 고하였다. 이러한판시는이후의판례에서도그대로원용되고있는데, 229) 전반부에서설시하고있는 암 시 동기등이선행기술문헌에제시 가 TSM Test 의수용이고후반부에서설시하고있는부분이 229) 동판시를원용하면서진보성을부정한원심을파기한사례로는대법원 선고 2014 다 판결. 102

112 제 1 장 _ 특허요건판례평석 이를보완하는판단기준이다. 230) 비록후반부에서설시하고있는기준도어느정도추상성을 띠고있으나기존의미국판례법리를참고하면서도진일보한기준을제시해주었다는점에서 아주중요한기준으로다루어져야할것이다. 231) 라. 기타대법원 선고 2007 후3660 판결에서는선행기술의범위와내용, 진보성판단의대상이된발명과선행기술의차이뿐만아니라 통상의기술자의기술수준 에대해서도증거등기록에나타난자료에기하여파악하여야한다고하였다. 그리고상업적성공등 2차적고려요소에대해미국의판례에서는반드시고려해야할중요한요소로취급되고있음에반해, 우리대법원은과거일부판례중에서상업적성공을진보성인정의기준으로본사례가있었으나, 232) 이후에는발명품의판매가종래품을누르고상업적성공을거두거나업계로부터의호평, 기타모방품의출현등은일응진보성이있는것으로볼자료가될수있을지라도그자체로진보성이있다고단정할수는없고, 진보성에대한판단은우선적으로명세서에기재된내용즉, 발명의목적, 구성및효과를토대로판단되어야하는것으로판시하고있다. 233) 4) 의약의용도발명 (1) 일반용도발명이란물건또는물질이가지는특정한용도를새롭게발견하고거기에기술적의미가있는경우특허를부여하는것으로서, 주로의약품의약리효과에관한발명에서많이다루어진 230) 한동수, 복수의선행기술을결합한발명의진보성판단, 지식재산 21 제 110 호, 특허청, 2010, 34 면에서는이부분판시는미국판례법상의 TSM Test 를완화한것이라고한다. 231) 박성수, 한국특허법상특허발명의진보성판단, LAW &TECHNOLOGY 제 3 권제 6 호, 서울대학교기술과법센터, , 34 면참고. 232) 대법원 선고 94 후 1817 판결에서는 출원기술이상업적으로성공을하였다면진보성이인정되어특허를받을수있다 고하였고, 대법원 선고 96 후 559 판결에서는 종래의우황청심환제를액제로조제한발명이그복용의간편함과효과의신속성등의작용효과는우황청심환제자체가가지는작용효과와는다르고, 더욱이상업적으로성공을거두고있으므로, 그발명은공지된선행기술로부터예측되는효과이상의현저하게향상 진보된새로운작용효과가있는것으로인정되어그발명이속하는기술의분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수없는것으로서진보성이인정된다 고판시하였다. 233) 대법원 선고 2006 후 3052 판결, 대법원 선고 2004 후 3546 판결, 대법원 선고 2002 후 1775 판결, 대법원 선고 98 후 2726 판결등. 103

113 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 다. 그리고약리효과의기재가요구되는의약의용도발명에서는그출원전에명세서기재의약리효과를나타내는약리기전이명확히밝혀진경우와같은특별한사정이있지않은이상특정물질에그와같은약리효과가있다는것을약리데이터등이나타난시험예로기재하거나이에대신할수있을정도로구체적으로기재하여야만명세서의기재요건을충족하였다고볼수있고, 234) 의약의용도발명에관한출원발명의명세서에개별적화합물에대한약리효과를확인하는구체적실험결과를추가하는보정은명세서의요지를변경한것에해당한다. 235) (2) 신규성및진보성판단의약의용도발명은 물질 ( 활성성분 ) 과그물질의 의약적용도 로구성되며, 보통 화합물 A를유효성분으로하는 B 질병치료용약학조성물 과같은물건발명의형태로청구항이구성되고, 따라서의약용도발명의신규성및진보성을판단하는요소역시 물질 (A) 와그 용도 (B) 이다. 236) 특허청심사기준에서는의약의용도발명에대한신규성및진보성판단기준을다음과같이제시하고있다. 237) 동일물질에대한의약용도발명은용도를달리하는한동일하다고볼수없다. 다만, 인용발명과출원발명이표현상용도가상이해도약리효과가동일또는밀접한약리작용에바탕을두었다고판단하는경우에는그출원발명은인용발명과동일한것이므로신규성이없는것이다. 그리고의약발명에있어서약리효과가출원당시의기술수준으로보아유효활성물질의화학구조또는조성물의조성성분으로부터쉽게유추할수없는정도의발명이거나또는인용발명에기재된약리기전으로부터통상의기술자가쉽게추론할수없는정도의현저한효과가있는경우에는진보성이있는것으로본다. 234) 대법원 선고 2001 후 65 판결, 대법원 선고 2004 후 2444 판결, 대법원 선고 2005 후 1417 판결, 대법원 선고 2006 후 2523 판결 ( 탁소테르또는이의유도체 와 시스플라틴또는카르보플라틴백금배위복합체 의조합투여가단독투여보다높은약리효과를낸다는약리기전이우선권주장일전에명확히밝혀졌다고할수없고, 특허출원명세서에위와같은약리효과가약리데이터등이나타난시험예로기재되어있지않아그기재요건을갖추지못하였다고한사례 ). 235) 대법원 선고 2001 후 65 판결. 236) 조영선, 특허법제 5 판, 박영사, 2015, 205 면. 237) 특허 실용신안심사기준, , 면참고. 104

114 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 대상판결에대한검토 1) 주요쟁점이사건에서주요쟁점은 2항발명인화합물 Ⅰ 238) 또는그의약제학적으로허용되는염 ( 이하편의상 대상물질 이라고함 ) 을위장관의기질종양 (GIST 239) ) 치료용으로사용하는의약용도발명의진보성여부인데, 240) 대상물질이선행발명에이미공지되어있는점및위대상물질을 위장관의기질종양치료용 으로하는의약용도의가능성이나타나있는점에대해서는다툼의여지가없다. 241) 이러한상황에서이사건 2항발명의진보성을인정할수있는지가쟁점인데, 진보성판단에관한대법원 선고 2005 후3284 판결을충실히따르게되면선행기술들에이사건특허발명에이를수있다는암시 동기등이제시되어있다고보아진보성을부정할가능성이높고, 이와달리암치료의약분야의특수성 242) 을고려해볼때다른용도로사용할가능성을시사하고있는것만으로는진보성부정의근거로삼을수없다고볼여지도있다. 대상판결에서와같이암치료의약분야의특수성을고려해야한다는입장도충분히수긍이되나, 진보성판단에있어 TSM Test 가진보성판단에매우유리한기준으로서 TSM이나타나있지않은경우라고하여당연히진보성이있다 고볼수는없지만, TSM이나타나있음에도불구하고진보성이있다 고할수있을지에대한의문이제기될수있다. 2) 신규성판단이사건특허심판원에서는신규성여부가따로다루어지지않았지만대상판결에서는진보성판단에앞에신규성에대해판단하였는데, 선행발명 1, 2에이사건 2항발명의의약용도가구체적으로개시되었는지여부에의해신규성유무가결정된다 고하면서다음과같은이유로신규성 238) 화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸 -3-(4- 피리딘 -3- 일 ) 피리미딘 -2- 일 - 아미노 ) 페닐 ]- 벤즈아미드. 239) Gastrointestinal Stromal Tumor. 240) 4 항발명및 5 항발명은 2 항발명의유효성분을그산부가염, 그산부가염이메탄설폰산염인것으로한정한것이고, 6 항발명은 2 항발명의종속항으로서투여량을한정한것이다. 241) 이사건특허심판원심결문 22 면, 대상판결문 19 면등참고. 242) 대상판결에서는예컨대, 통상적으로기본적인약효실험을근거로임상시험승인절차등을거쳐인간을대상으로한임상시험에들어가지만그성공확률이 11%( 항암제는 5% 이하 ) 로서높지않다는점 등을제시하고있다 ( 판결문 21 면 ). 105

115 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 이있다고보았다. 선행발명 1의기재에의하면 위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 를합리적인타깃으로하여, GIST 환자를대상으로 STI ) 의유효성확인을위한임상시험이바로그때시작되었음을알수있고, 환자를직접대상으로하여위임상시험이임상매우초기결과가흥미로워서후속결과가기대되는상황임을알수있으나, 위기재가 STI571 이 GIST 환자에게시험적으로적용되고있다는사실을알려주는것을넘어, STI571 이 GIST 환자에게유효하게작용하고있다는사실을나타내는것이라고단정하기어려우므로, 선행발명 1에 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도가구체적으로개시된것이라고볼수없다. 선행발명 2의기재에의하면, STI571 은 c-kit 티로신키나제의활성을억제하는것으로나타났는데, 성장인자의존형 c-kit 티로신키나제에대한것보다돌연변이형 c-kit 티로신키나제에대한억제활성이더강하게나타났으며, STI571 은 c-kit 키나제활성의증가와연관된암을치료함에있어서유용할것으로예측되고, 돌연변이형 c-kit 티로신키나제활성과관련된질환으로 GIST 가알려져있음을알수있으므로, 그러한기재로부터 STI571 이 GIST 질환의치료에유용할수도있다는가능성을인식할수도있다. 그러나 STI571 의 c-kit 티로신키나제억제활성에사용하고있는세포주는 M-07e 세포주 ( 인간의골수성백혈병세포주 ) 및 HMC-1 세포주 ( 비만세포백혈병환자유래세포주 ) 로서, GIST 관련세포주가아니고, 구성아미노산의위치와유형의작은변경에도그에따른단백질의구조와기능이어떻게변할지예측이어렵다는것이업계의기술상식인점에비추어보면, 통상의기술자가 GIST 관련세포주또는환자를대상으로하지아니한선행발명 2의실험내용으로부터 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도로서의유효성을자명하게알수는없으므로, 선행발명 2에 STI571 의 위장관의기질 243) 선행발명 1, 2 에서는 선택적인티로신키나제억제제 (selective tyrosine kinase inhibitor) 인 STI571 에관하여기재하고있는데, STI571 은 CGP 57148B 라고도불리고 ( 갑제 9 호증 925 면초록 1 행등참조 ), CGP 57148B 는 CGP 의메탄설폰산염이며 ( 을라제 6 호증 100 면우측칼럼 Materials' 1 행참조 ), CGP 은이사건제 2 항발명의유효성분인 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸 -3-(4- 피리딘 -3- 일 ) 피리미딘 -2- 일 - 아미노 ) 페닐 ]- 벤즈아미드 와동일한화학구조식의화합물이다 ( 을라제 6 호증 101 면좌측칼럼도 1 CGP 의구조참조 ). 결국 STI571 은 4-(4- 메틸피페라진 -1- 일메틸 )-N-[4- 메틸 -3-(4- 피리딘 -3- 일 ) 피리미딘 -2- 일 - 아미노 ) 페닐 ]- 벤즈아미드 의메탄설폰산염형태로서, STI571 은이사건제 2, 4, 5 항발명의유효성분을모두포괄하는것이다 ( 판결문 19 면 ). 106

116 제 1 장 _ 특허요건판례평석 종양치료용 의의약용도가구체적으로개시된것이라고볼수없다. 따라서선행발명 2 에의해 이사건제 2, 4, 5 항발명의신규성이부정된다고할수없다. 3) 진보성에관한특허심판원의판단특허심판원은진보성판단에대한대법원 선고 2005 후3284 판결의판시사항을그대로원용하면서, 선행기술과특허발명의기술분야및목적을대비해볼때특허발명만의특이성이있다고보기어렵고, 구성및효과를대비해볼때이사건제2항발명은 화학식 (I) 의 4-(4- 메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일 ) 피리미딘-2-일 -아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드또는그의약제학적으로허용되는염 ( 이하 구성 1 이라한다 ) 을활성성분으로하고, 위장관의기질종양치료용 ( 이하 구성 2 라한다 ) 이라는의약용도를갖는약제학적조성물에관한것인데, 비교대상발명들에기재된 STI571 이이메티닙의메실레이트염임은양당사자사이에다툼이없는바, 이메티닙또는그의염에관한구성 1은비교대상발명들에공지되었음을알수있으므로, 결국이사건제2항발명의진보성판단은이기술분야의통상의기술자 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 가비교대상발명들로부터구성 2를용이하게도출할수있는지여부에있다고할것이고, 이에따른효과는통상의기술자가예측가능하다고인정된다고전제한다음, 다음과같은이유로이사건제2항발명의진보성을부정하였다. 비교대상발명 1에서는ᄀ GIST 치료에있어서구성적으로활성이있는 c-kit 수용체티로신키나아제를합리적인타겟으로제시하고있고, ᄂ STI571 화합물 ( 이메티닙메실레이트염 ) 이위타겟에대한선택적티로신키나아제억제제라는사실에기초하여ᄃ GIST 치료효과에대한임상시험이실제로진행중임을개시하고있음을알수있다. 그런데, 비교대상발명 2의나기재에의하면, GIST 환자에게서발견되는구성적으로활성이있는 c-kit 수용체티로신키나아제는 c-kit 수용체티로신키나아제의세포막영역 (juxtamembrane domain) 에변이가있는기능획득변이체 (gain of function mutant) 인데, 이러한구성적으로활성이있는 c-kit 수용체티로신키나아제가 GIST 발생과깊은연관성이있고 ( 비교대상발명 4의 577면요약 ; 비교대상발명 2의 925면왼쪽컬럼하단으로부터제10행내지제2행, 930 면왼쪽컬럼하단으로부터제7행내지제3 참조 ), STI571 화합물은 c-kit 수용 107

117 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 체티로신키나아제의키나아제영역과결합하는 ATP의경쟁적억제제로서기능함으로써 c-kit 수용체티로신키나아제의자가인산화 (autophosphorylation) 를억제하여결국신호전달체계의하류에있는기질 ( 다음단계에서인산화의대상이되는단백질 ) 의인산화를억제한다는점 ( 비교대상발명 2의초록 3열제7행내지제13행 ; 비교대상발명 3의 10면제12행내지제18행등참조 ) 으로부터비교대상발명 1에개시된위ᄀ및ᄂ은이사건특허발명의우선권주장일전에이미알려져있던기술사상이라는점을알수있다. 따라서, 비교대상발명 1에 (STI571 의임상시험 ) 아주초기결과들이흥미진진하게보인다 (look exciting) (83면오른쪽컬럼제17행 ) 라는긍정적인기재 (exciting) 가있는점등을종합적으로참작할때, 비교대상발명 2에나타나있는당시의기술수준에대해인지하고있는통상의기술자라면비교대상발명 1에개시된기술사상으로부터성공에대한합리적인기대와충분한기술적신뢰를가지고이사건제2항발명에쉽게이를수있는것으로보이므로, 결국이사건제2항발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 2로부터용이하게발명할수있는것이다. 4) 진보성에관한대상판결의판단특허심판원은진보성판단의일반적원칙을밝힌대법원 선고 2005후3284 판결을원용하면서그기준에충실한판단과정을거쳤음에반해, 대상판결에서는암치료의약의용도발명에있어진보성판단기준에대해 암치료의약분야는사람의생명현상을다루는고난이도의결과예측이매우어려운기술분야이고, 암의발병원인이복잡하고아직완전히밝혀지지않았으며, 동물모델실험이나실험실에서의세포주실험결과를근거로사람에게임상실험을하더라도전혀다른결과가나올수있는분야이다. 또한, 암은다수의유전자돌연변이가지는데, 하나의유전자돌연변이를표적으로하는암치료제개발의성공확률도매우낮고암치료제개발에막대한비용과시간이든다. 이러한암치료제개발의특수성을고려하면통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보성이부정된다 는새로운기준을제시하였다. 그리고이사건에대한구체적인판단에나아가아래와같은근거들을제시하며진보성을부정할수없다고보았다. 108

118 제 1 장 _ 특허요건판례평석 첫째, 선행발명 4 및이를인용하고있는선행발명 2 등에의하면, 이사건특허발명의우선일이전에적어도 c-kit 돌연변이가 GIST 의병리기전의하나임이업계에어느정도인식되어있었다고보이지만, 다른기재내용 244) 과암은복잡한발암과정을거쳐생성되는것으로중요한병리기전을여러개가지고있는것이일반적인데다어느신호경로를차단하여도복잡하게얽힌다른신호경로를통해계속증식하고생존할수있다는점 ( 갑제33 내지 37호증참조 ) 등을고려하면, 이사건특허발명의우선일이전에 GIST 의병리기전내지치료기전이 c-kit 와관련된것으로밝혀져있었다고볼수없다. 둘째, 'STI571' 이만성골수성백혈병 (CML) 의치료제로사용되어오기는하였으나, CML 은우선일당시에 bcr-abl이라는단백질을생산하는 bcr-abl 유전자들에의해생기는것으로잘알려져있었을뿐이었고, 선행발명 1에 항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 를합리적인타깃으로하여 GIST 에대한임상실험이진행중이라는기재는있었으나, 이사건특허발명에의해비로소 c-kit 활성의억제로인간암인 GIST 치료의성공이발견되었고, 이사건특허발명우선일이전에그치료성공이보고된바가없다. 셋째, 선행발명 2, 4에의하면 GIST 환자의돌연변이체와 HMC-1 세포주는유사한점이있으나, 선행발명 2, 4에서 HMC-1 세포주는비만세포백혈병환자유래세포주로서 GIST 세포주가아니고, HMC-1 세포주와 GIST 환자의돌연변이서열은서로일치하지않으며 ( 갑제8 호증 579면도 3 참조 ), 구성아미노산의위치와유형의작은변경에도그에따른단백질의구조와기능이어떻게변할지예측이어렵다는것이업계의기술상식이고, 선행발명 2에도 수용체구조또는기능을변화시키는돌연변이가 c-kit 키나아제활성에대한 STI571 의억제효과를없앨수도있다 고기재되어있으며 ( 갑제9호증 926면오른쪽칼럼 3번째단락의 9 ~ 11행 ), 이사건특허발명의우선일이전 GIST 의병리기전내지치료기전이 c-kit 와관련된것으로밝혀져있었다고볼수없다는점에비추어볼때, 선행발명 2에개시된내용즉, STI571 이 HMC-1 세포주에대한 c-kit 억제를활성화한다는것으로부터 STI571 의 GIST 치료성공을합리적으로기대할수없다. 244) 다른문헌들에는, TGF-α/EGFR 자가분비루프 (autocrine loop) 가 GIST 에존재하고이를표적으로하는것이 GIST 치료에이로울수있다 고기재되어있고 ( 갑제 12 호증 114 면오른쪽칼럼 2 번째단락 14 ~ 16 행 ), 12/24 악성 GIST 및잠재적악성 GIST 에서 c-kit 돌연변이가없는것으로부터, c-kit 엑손 11 의돌연변이가암발생및악성종양과관련된유일한메커니즘은아니며, 양성 GIST 및악성 GIST 간의차이점을설명하는다른분자메커니즘이존재하여야함을시사한다 고기재되어있다 ( 갑제 13 호증 58 면오른쪽칼럼아래에서 2 ~ 7 행참조 ). 109

119 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 넷째, 선행발명 1이 GIST 질환치료에 위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제를합리적인타깃 으로하여 STI571 을시도하는것이최초라고할것인데, STI571 을 GIST 환자에게적용한결과발생한효과의근거에대한언급없이단지 매우초기결과가흥미롭다 고기재한것만으로그유효성을알수없고, 단백질의돌연변이차이로인한약물의반응성은더욱예측이어려워실험적으로확인하지않고서는그결과를알기어려운점등을고려하면, 선행발명 1에개시된 STI571 의 GIST 에대한임상시험관련기재로부터이사건특허발명의성공을합리적으로기대할수있다고볼수없다. 즉, 기존의진보성판단기준에의하면선행발명에특허발명에관한암시 동기등이나타나있으면진보성을부정할수있고여기서의암시 동기의의미, TSM Test 가내포하고있는획일적기준으로서의한계등을고려해볼때특허발명에이를수있는가능성정도로볼수있다. 그러나대상판결에서는암치료개발의특수성을고려해볼때통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을예상할수있다는것만으로는부족하고, 선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만진보성을부정할수있다고보아이와달리판단한심결을취소한것이다. 다. 검토진보성판단에있어사후적고찰금지와 TSM Test 의수용은매우중요한기준으로서적극활용되어야할요소임에분명하다. 다만사후적고찰금지가별다른의문의여지없이적용되어야할기준임에반해, TSM Test와관련하여서는다음의 3가지사항에대한논의가필요해보인다. 첫째, 대법원 선고 2005후3284 판결에서는여러선행기술문헌을인용하여특허발명의진보성을판단하는경우, 즉소위 결합발명 에대한진보성판단에있어 TSM Test 를수용하고있는데, 단일한선행기술문헌을기초로특허발명에대한진보성을판단하는경우에도위기준이동일하게적용될수있을지여부이다. 비록대상판결은여러선행기술문헌을전제로진보성을판단한사안이어서이부분이달리다루어지지않았으나, 사견으로는결합발명에한정하지않고모든특허발명의진보성판단에적용될수있는기준으로생각된다. 즉, 단일한선행기술문헌에서특허발명에이를수있다는암시 동기등이제시되어있다면그특허발명의진보성을 110

120 제 1 장 _ 특허요건판례평석 부정할수있는유력한근거가되는것을부정할수없다는점에서결합발명과달리볼이유는 없을것이다. 둘째, 선행기술문헌에특허발명에이를수있다는암시 동기등이나타나있지않는경우당연히특허발명의진보성이긍정되는지여부이다. 다만, 이부분은이미 KSR 판결에서판단되었으며, 우리대법원도이를참고하여비록그와같은암시 동기등이제시되어있지않더라도당해특허발명의출원당시의기술수준, 기술상식, 해당기술분야의기본적과제, 발전경향, 해당업계의요구등에비추어보아그기술분야에통상의지식을가진자가용이하게그와같은결합에이를수있다고인정할수있는경우에는당해특허발명의진보성은부정된다고판시하고있고, TSM Test 가내포하고있는근본적한계를고려해볼때그러한판결의타당성을부정하기어려워보인다. 셋째, 선행기술문헌에특허발명에이를수있다는암시 동기등이나타나있음에도불구하고특허발명의진보성을긍정할수있는지여부이다. TSM 이선행기술문헌에나타나있는것이일반적인경우라보기어렵고, TSM 이제시되어있지않은경우에도진보성이부정될수있다는점등을고려해볼때선행기술문헌에 TSM 이나타나있으면당해특허발명의진보성을부정된다고볼가능성이매우높다. 이사건에서대상물질은이미공지되어있었고선행기술문헌들에의하면대상물질을위장관의기질종량치료제로사용할수있다는암시등도나타나있었는바, 특허심판원은대법원 선고 2005 후3284 판결을충실히해석하여이사건특허발명의진보성을부정하였다. 그런데대상판결에서는판시요지에서와같이암치료의약분야의특수성을근거로들어, 통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보성이부정된다고판시하면서이사건에서는그와같은정도의기대가없었다고하면서이사건특허발명의진보성을긍정한것이다. 이러한대상판결의판단은진보성의일반적기준을존중하면서각특허발명분야의특수성을 고려한구체적기준을제시하고있다는점과의약분야의용도발명에있어선행기술문헌에특허 발명에관한암시 동기등이나타나있다는이유만으로진보성을부정하게되면선행기술에서 111

121 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 향후예상되는의약용도에대한예측등을제시하는것만으로이후의의약용도발명의진보성이배척될수있다는점등을고려해볼때타당한판단으로볼수있다. 245) 특히일반적인의약용도중에도특히까다로운분야인암치료제개발의특수성을고려해볼때선행발명에서단지새로운발명의가능성만제시되어있는정도로는특허발명의진보성을부정하기어렵다고본것은타당해보인다. 다만이러한기준이일반적인의약의용도발명에있어서도동일하게적용될수있을지의문제, 그리고의약의용도발명이외의발명에대한진보성판단기준으로적용될수있을지등의문제는향후연구가필요할것으로생각된다. 사견으로는암치료개발과같이대상판결이설시한특수성이있는발명에한정하여적용될수있는기준으로보이는데, 구체적타당성을기한다는점에서긍정할수있는반면진보성판단자체가명확한기준이아닌상황에서판시와같은특수한분야의발명에해당하는지에대해추가적으로검토해야하는문제가있음을부인하기는어려울것같다. 4 결론 우리대법원은 선고 2002 후1935 판결에서용도발명에대한진보성판단기준에대해첫째, 그출원일전에그화합물의용도가구체적으로개시되어있지아니하고, 둘째, 그광학이성질체화합물의특유한물리화학적성질등으로인하여공지된화합물의용도와질적으로다른효과가있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있는경우에한하여특허를받을수있다고판시한바있다. 246) 즉, 용도가구체적으로개시되었는지여부 을기준으로제시한것인데대상판결은그러한일반적인진보성판단기준에서나아가암치료의약분야의특수성을고려하여, 통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성 245) 참고로최근대법원 선고 2014 후 768 전원합의체판결에서는 의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있다고보아야하고, 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있다 고판시하면서이와달리판단한판례를변경하였는데, 이또한의약발명의특수성을고려하여투여용법과투여용량을새로운의약용도로본것이다. 246) 박성수, 앞의논문, 38 면. 112

122 제 1 장 _ 특허요건판례평석 을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보성이부정된다는구체적인기준을제시하였다는점에의의가있다. 비록대법원의최종판단이남아있고, 그적용범위를어떻게획정할것인지의문제는있으나, 특허발명이속하는기술분야의특수성을고려한진보성판단기준을제시한것은이론적으로나실무적으로중요한의미가있다고할것이다. 113

123 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 6 절 신규성, 진보성판단방법 ( 대법원 선고 2014 후 768 전원합의체판결 ) 사건개요의약발명에있어서신규성, 진보성의판단방법 원심판결특허법원 선고 2013허5759 판결 쟁점의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우, 투여용법과투여용량이발명의구성요소인지여부 ( 적극 ) 및투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서새롭게특허권이부여될수있는지여부 ( 적극 )/ 이법리가권리범위확인심판에서심판청구인이심판의대상으로삼은확인대상발명이공지기술로부터용이하게실시할수있는지를판단할때에도마찬가지로적용되는지여부 판결요지 [1] 동일한의약이라도투여용법과투여용량의변경에따라약효의향상이나부작용의감소또는복약편의성의증진등과같이질병의치료나예방등에예상하지못한효과를발휘할수있는데, 이와같은특정한투여용법과투여용량을개발하는데에도의약의대상질병또는약효자체의개발못지않게상당한비용이소요되는바, [2] 의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있고, 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있음 [3] 의약물질과의약용도로서의대상질병또는약효가특정되어있는이상거기에투여용법과투여용량을부가한다고하여별개의새로운의약용도발명이된다고볼수는없다는별개의견존재 판례평석및시사점새로운개념의발명에등장에대한판단기준논란이지속되는바, 발명의정의에관한근본적인논의가필요 114

124 제 1 장 _ 특허요건판례평석 1 사안의개요 가. 특허제 호의요지 B 형간염바이러스감염을치료하기위해매일투여되는저용량의엔테카비르를함유하는조성 물에관한것이고, 청구항제 1 항은다음과같다. [ 청구항 1] 담체기질의표면에부착된 0.5 내지 1.0 mg의엔테카비르 (entecavir) 를포함하는, B형간염바이러스감염을치료하기위한 1일 1회투여에효과적인제약조성물. 나. 확인대상발명의요지엔테카비르일수화물이 1.065mg( 에테카비르 1mg 에해당 )/1정의함량으로포함된 1일 1회투여가능한 B형간염바이러스감염치료용정제로서, 엔테카비르, 담체및점착성물질인결합제를포함하는분말상태의균일한혼합물을타정기로바로압축성형하는직접분말압축법, 즉직타법으로제조되며, 위정제는주성분인엔테카비르, 담체및결합제가압력에의해응집되어형성된것이고, 정제에포함되는성분을과립의형성없이균일하게혼합하여바로타정함으로써엔테카비르의함량균일성이우수한정제를간단하게제조하는이점이있다. 다. 원심결의요지 : 특허심판원 선고 2012 당 2418 심결 1) 청구인주장의요지이사건제1항발명의 담체기질의표면에부착된엔테카비르 라는표현은엔테카비르가담체기질표면에점착성물질과함께코팅된형태를의미하는것이고, 이점은이사건특허발명의일본및유럽대응특허의특허청구범위에서는엔테카비르함유조성물의제형을정제또는캡슐제로한정하고, 담체표면에엔테카비르와결합제인포비돈의용액을스프레이코팅하고건조하여엔테카비르를담체에부착시키는제조방법으로한정하고있는점에의해서도뒷받침되며, 115

125 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 엔테카비르와부형제를단순혼합하여제조한확인대상발명은피청구인이이사건제 1 항발명의 권리범위에서의식적으로제외한발명임을확인할수있으므로, 확인대상발명은이사건제 1 항 발명의권리범위에속하지않는다. 확인대상발명은통상의기술자가비교대상발명 1 및주지관용기술에의하여용이하게실시할 수있는자유실시기술에해당하므로, 이사건제 1 항발명의권리범위에속하지않는다. 2) 피청구인주장의요지확인대상발명의분말혼합물에도엔테카비르와담체외에결합제가포함되어있으므로, 엔테카비르가담체표면에부착되었을것으로추측되는바, 확인대상발명에는이사건제1항발명의모든구성요소가문언적으로포함되어있는것이므로, 확인대상발명은이사건제1항발명의권리범위에속한다. 이사건특허발명의제약조성물은저용량의엔테카비르를담체기질의표면에부착시켜 1일 1회투여한다는기술사상을특징으로하는것으로, 엔테카비르와점착성물질의용액을담체표면에분무하여도포하는제법은단지생성물의고효능및양호한균질성을보장하기위한방법으로예시된것이며, 단순혼합방법은양호한함량균질도로엔테카비르조성물을제조할수없는방법의한예로서기재된것일뿐, 이사건제1항발명의권리범위에서단순혼합방법에의해제조된엔테카비르조성물을의식적으로제외하고자한것이아니다. 또한, 이사건특허발명의외국대응특허의특허청구범위에서엔테카비르를담체기질표면에부착시키는방법이용액분무법으로한정되었다고해도, 법제와실정을달리하는외국의심사례에구애받을바없는것이므로, 이사건제1항발명의 담체기질의표면에부착된 이라는표현의의미를외국대응특허와같이좁게해석하고, 확인대상발명이이사건제1항발명의권리범위에서의식적으로제외된것이라고보아야할아무런논리적근거가없다. 대법원 선고 96 후 1750 판결등에의해권리범위확인심판에서자유실시기술의 항변이인정되기는하였지만, 권리범위확인심판에서진보성없음을이유로하는무효항변을허 용하지않는대법원판례 ( 대법원 선고 97 후 2095 판결 ) 에비추어볼때, 특허발명 116

126 제 1 장 _ 특허요건판례평석 과동일한구성의확인대상발명에대해진보성영역까지판단하여권리범위를부정하는것은 타당하지않다. 확인대상발명은비교대상발명 1 및주지관용기술에의하여용이하게실시할수있는자유실시기술이아니다. 대법원 2007후 2933 판결은거절결정불복심판사건에서투여주기와단위투여량을발명의진보성판단시고려할수없다는내용일뿐, 확인대상발명의자유실시기술여부판단과는무관한것이며, ~ 질병치료용약학조성물 이라는기재형식에서 ~ 질병치료용 이라는한정사항은투여주기및단위투여량과마찬가지로의약조성물의물리적구성이아니며, 약물을어떤의약용도로사용할것인지는의사가결정하는것임에불구하고, 발명의구성으로인정하여진보성을판단하는현실무에비추어볼때, 투여주기와단위투여량을진보성판단시구성에서배제하는것은타당하지않고, 미국, 일본및유럽의심사기준과도상반되며, 설령대법원 2007 후2933 판결에따르더라도확인대상발명의 1.0mg 의엔테카비르 라는구성요소는제약조성물을구성하는요소에해당하므로, 진보성판단시고려대상이되어야한다. 확인대상발명의각구성요소가유기적으로결합한전체로서의기술사상과비교대상발명을대비해야하는바, 비교대상발명 1에는확인대상발명의 1mg의엔테카비르를 1일 1회투여하여 B형간염바이러스감염을치료하는기술사상 이개시되어있지않으므로, 확인대상발명이비교대상발명 1에의해자유실시기술로인정될수는없는것이다. 3) 특허심판원의판단 1일 1회투여가능한 구성은엔테카비르를함유하는정제라는물건자체를구성하는요소가아니라위정제를투여하는간격에관한것이어서, 확인대상발명이자유실시기술인지여부를판단하는데고려할필요가없는것이므로, 결국확인대상발명은 유효성분으로엔테카비르를함유하는 B형간염바이러스감염치료용제제로서 ( 이하 구성 1 이라한다 ), 엔테카비르가일수화물의형태로 1.065mg 함유되어있고 ( 이하 구성 2 라한다 ), 엔테카비르, 담체및결합제를포함하는분말상태의균일한혼합물을타정기로바로압축성형하는직접분말압축법으로제조된정제 ( 이하 구성 3 이라한다 ) 인것을특징으로한다. 확인대상발명은비교대상발명 1 과기술분야에공통점이있고, 비교대상발명 1 에비해목적에 117

127 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 특이성이없으며, 그기술구성도통상의기술자가비교대상발명 1 로부터용이하게도출할수있 는것이고, 그효과도구성으로부터통상의기술자에게자명한효과에불과하므로, 확인대상발명 은통상의기술자가비교대상발명 1 로부터용이하게실시할수있는자유실시기술에해당한다. 4) 소결확인대상발명은통상의기술자가비교대상발명 1로부터용이하게실시할수있는자유실시기술에해당하므로, 청구인의나머지주장에관하여살펴볼필요없이, 확인대상발명은이사건제1 항발명의권리범위에속하지않는것이다. 라. 원심판결의요지 : 특허법원 선고 2013 허 5759 판결 1) 원고 ( 피청구인 ) 주장의요지청구항제1항에는제법한정이없으므로 담체기질의표면에부착된 이라는구성요소를특정제법에의한것으로한정해석되지아니하고, 확인대상발명에서엔테카비르가담체기질표면에부착되어있다면, 그부착방법이나제조방법과무관하게확인대상발명은청구항제1항의보호범위에속한다고할것이다. 청구항제1항의신규성부정여부판단시투여용량및투여주기가고려되어야하는바, 비교대상발명 1에는인간에대한엔테카비르의 B형간염바이러스억제효능및용량이전혀기재되어있지않고, 비교대상발명 2의투여용량 0.5~2.5mg 경구매일 은우드척에관한것으로인간에대한유효용량이라고볼수없으므로, 청구항제1항은비교대상발명 1, 2로부터신규성이부정되지않는다. 확인대상발명이자유실시기술인지판단함에있어투여용량및투여주기가고려되어야하는바, 확인대상발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 2 로부터용이하게도출할수없다. 비교대상발명 1 에는임상 2 상설계용량을설정하기위하여필요한전임상시험에서의우드척에 대한혈중농도자료및임상 1 상시험에서인간에대한혈중농도에관한자료가전혀제시되어 118

128 제 1 장 _ 특허요건판례평석 있지않으므로, 통상의기술자가비교대상발명 2의 엔테카비르 0.5~2.5mg 을임상 2상의설계용량이라고인식하지않을것이다. 따라서비교대상발명 1, 2를결합하더라도엔테카비르가 1mg에서효과가있을것이라고예측하기어렵다. 그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 2) 피고 ( 청구인 ) 주장의요지청구항제1항의 담체기질표면에부착된 은이사건특허발명의명세서에의하면엔테카비르가점착성물질과함께담체기질표면에코팅된형상을지칭하는것으로, 활성물질과부형제를단순혼합하는방법은양호한함량균질도로저용량의엔테카비르를포함하는조성물을제조할수없다고기재하고있으므로, 엔테카비르와부형제를단순혼합하는확인대상발명은이사건특허발명으로부터의식적으로제외된발명이다. 청구항제1항은정제에관한주지관용기술에비교대상발명 1의 임상 1상시험에서엔테카비르를 1mg 단일경구투여 하는구성또는비교대상발명 2의 임상 2상시험에서엔테카비르 0.5~2.5mg을매일경구투여 하는구성에의하여신규성을상실하여그보호범위를주장할수없다. 확인대상발명이자유실시기술인지판단시투여용량및투여주기가고려되지않는다고할것이고, 가사이를고려하더라도확인대상발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 2로부터용이하게도출할수있는자유실시기술이다. 전임상시험에서는동물에대한약물동태에관한검사, 임상 1상단계에서는인간에대한약물동태에관한검사가반드시행하여지고, 임상 2상단계에서는위와같은동물과인간에대한약물동태에관한검사자료를고려하여임상 2상의설계용량을정하게되는바, 비교대상발명 1에는엔테카비르가전임상시험과임상 1상시험을거쳐임상 2상단계에있다는내용이기재되어있고, 비교대상발명 2의표 2에는 엔테카비르 mg 경구매일, 임상 2상 이라고기재되어있으므로, 통상의기술자라면통상적인임상시험과정을고려하여비교대상발명 1, 2로부터 엔테카비르 mg 이임상 2상의설계용량임을알수있다고할것이다. 따라서비교대상발명 1, 2의결합에의하여 1mg의엔테카비르를 1일 1회투여하는것을용이하게예측할수있다. 그렇다면확인대상발명은자유실시기술이라고할것이므로청구항제1항의보호범위에속하지않는다. 119

129 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 3) 특허법원의판단확인대상발명은 엔테카비르일수화물을 1.065mg/1 정의함량으로포함하는 1일 1회투여가능한 B형간염바이러스감염치료제 ( 이하 구성 1 이라한다 ) 로서상기주성분인엔테카비르와함께담체및점착성물질인결합제를포함하며상기물질들을포함하는분말상태의혼합물을압축성형하여타정하는직접분말압축법으로제조된된정제 ( 이하 구성 2 라한다 ) 임을알수있다. 구성 1 은 엔테카비르일수화물을 1.065mg( 엔테카비르 1mg 에해당한다 )/1 정의함량으로포함 하는 1 일 1 회투여가능한 B 형간염바이러스감염치료제 이다. 확인대상발명의구성 1은 B형간염치료제로효과가있다고알려진엔테카비르의투여용량을 1mg으로, 투여주기를 1일 1회로한정한것으로, 독성이나부작용등의문제가발생하지않는범위내에서소망하는치료효과가나타나도록투여용량, 투여주기등투여방법을최적화하는것은통상의기술자의통상의창작능력의범위내라고할것인바, 1 이사건특허발명의우선일이전에통상의기술자에게 1kg 당 1 내지 50mg( 성인 60kg 기준 60 내지 3000mg) 의엔테카비르를 1일수회투여하여야만하는것에대하여일반적으로인식되어있었다고볼수없고, 2 엔테카비르 1mg 을투여하는것은안전하다고알려져있었고, 달리엔테카비르가 1mg 에서효과가나타나는것을예측하는데방해요인이없으며, 3 엔테카비르와다른 B형간염치료제의유효농도값, 인간투여량의비교, 그리고엔테카비르 5mg 이 HBV에대한본문내삽입된이미지값을초과하는혈장약물농도를나타낼것으로보이는사정등을통하여엔테카비르가 5mg 이하에서효과가나타날것으로예측할수있고, 4 평균소실반감기 55시간의내용을통하여 1일 1회투여하는것을예측할수있으며, 5 비교대상발명 2의표 2에기재된임상 2상설계용량인 mg 경구매일 로부터도엔테카비르 mg을 1일 1회투여하는것을예측할수있다고할것이므로, 통상의기술자는비교대상발명 1, 2로부터약리효과는유지하면서독성이나부작용이나타나지않는범위내라고보여지는엔테카비르 1mg을 1일 1회투여하는것을통상적이고반복적인시험을통하여용이하게도출할수있다고할것이고, 그효과역시통상의기술자가비교대상발명 1, 2로부터예측할수있는정도에불과하다고할것이다. 120

130 제 1 장 _ 특허요건판례평석 구성 2는 엔테카비르와함께담체및점착성물질인결합제를포함하며상기물질들을포함하는분말상태의혼합물을압축성형하여타정하는직접분말압축법으로제조된정제 이다. 비교대상발명 1에의하여엔테카비르는경구투여시흡수가잘된다는점이이미밝혀져있었고, 경구투여에있어서정제를사용하는것및의약품의결정또는분말에부형제, 결합제, 붕해제등을가하고균일한건성혼합물로하여직접타정하는직접분말압축법은의약분야에서주지관용기술이라고할것이므로, 통상의기술자라면주지관용기술을기초하여비교대상발명 1, 2에의하여구성 2를용이하게도출할수있고, 그효과역시통상의기술자가주지관용기술과비교대상발명 1, 2로부터예측할수있는정도에불과하다고할것이다. 비교대상발명 1, 2는엔테카비르를함유하는 B형간염바이러스치료에관한것이라는점에서기술분야가동일하고, 낮은용량에서우수한효과가나타나는 B형간염치료제를제공한다는점에서그기술적과제가동일하며, 비교대상발명 1, 2는모두엔테카비르에대한임상시험내용이고, 그게재된문헌에는위비교대상발명들과주지관용기술인직접분말압축법이서로결합하는것을방해하는취지의기재를찾아볼수없는점, 통상의기술자라면비교대상발명 1, 2와주지관용기술을서로결합하는데에어떠한어려움이있을것으로보이지않는점등을종합하여보면, 비교대상발명 1, 2와위주지관용기술을결합하여확인대상발명을도출하는데에기술적곤란성이있다고보기어렵다. 결국확인대상발명은비교대상발명 1, 2와기술분야가동일하고, 비교대상발명 1, 2에비하여목적의특이성이없으며, 그구성은통상의기술자가비교대상발명 1, 2와주지관용기술로부터용이하게도출할수있는것이어서구성의곤란성이없고, 그효과역시통상의기술자가비교대상발명 1, 2와주지관용기술로부터예측할수있는정도에불과하여효과의현저성도없다. 따라서확인대상발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 2 및주지관용기술에의하여용이하게실시할수있는자유실시기술에해당하므로, 청구항 1과대비할필요없이그보호범위에속하지않는다. 121

131 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 2 대상판결의판시사항 가. 투여주기및투여용량이발명의구성요소인지 의약이부작용을최소화하면서효능을온전하게발휘하기위해서는약효를발휘할수있는질병을대상으로하여사용하여야할뿐만아니라투여주기 투여부위나투여경로등과같은투여용법과환자에게투여되는용량을적절하게설정할필요가있는데, 이러한투여용법과투여용량은의약용도가되는대상질병또는약효와더불어의약이그효능을온전하게발휘하도록하는요소로서의미를가진다. 이러한투여용법과투여용량은의약물질이가지는특정의약리효과라는미지의속성의발견에기초하여새로운쓰임새를제공한다는점에서대상질병또는약효에관한의약용도와본질이같다고할수있다. 그리고동일한의약이라도투여용법과투여용량의변경에따라약효의향상이나부작용의감소또는복약편의성의증진등과같이질병의치료나예방등에예상하지못한효과를발휘할수있는데, 이와같은특정한투여용법과투여용량을개발하는데에도의약의대상질병또는약효자체의개발못지않게상당한비용등이소요된다. 따라서이러한투자의결과로완성되어공공의이익에이바지할수있는기술에대하여신규성이나진보성등의심사를거쳐특허의부여여부를결정하기에앞서특허로서의보호를원천적으로부정하는것은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지한다는특허법의목적에부합하지아니한다. 그렇다면의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있다고보아야하고, 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있다. 이러한법리는권리범위확인심판에서심판청구인이심판의대상으로삼은확인대상발명이공지 기술로부터용이하게실시할수있는지를판단할때에도마찬가지로적용된다. 122

132 제 1 장 _ 특허요건판례평석 원심은위와같은법리에따라그판시확인대상발명중엔테카비르일수화물 mg 의 1 일 1 회 투여라는투여주기와투여용량이발명의구성요소임을전제로하여확인대상발명이자유실시 기술에해당하는지를판단하고있으므로거기에상고이유주장과같은판단누락등의위법이없다. 나. 자유실시기술여부원심의판단은정당하고, 거기에논리와경험의법칙을위반하여자유심증주의의한계를벗어나거나, 권리범위확인심판에서자유실시기술의심리 판단가능여부및자유실시기술이나증명책임에관한법리를오해하고, 변론주의의원칙을위반하거나필요한심리를다하지아니하는등의위법이없다. 다. 별개의견 ( 대법관이상훈, 대법관김소영 ) 확인대상발명이자유실시기술에해당하므로원고승계참가인의상고는결국받아들일수없는것이기는하나, 이사건의핵심쟁점이자다수의견이종래의대법원판례를변경하여야한다고보는쟁점, 즉의약용도발명에서투여용법과투여용량을발명의구성요소로보아야하는지에관하여는다음과같은이유로다수의견에찬성할수없다. 대법원은의약용도발명에서특정물질과그것이가지고있는의약용도가발명을구성하고, 여기서의약용도는대상질병또는약효를의미한다고판시해오고있다 ( 대법원 선고 2006 후3564 판결, 대법원 선고 2012후 3664 판결등참조 ). 단지청구범위에의약용도를대상질병또는약효대신약리기전으로기재하더라도발명의설명등명세서의다른기재나기술상식에의하여의약으로서의구체적인용도를명확하게파악할수있는경우에는청구항의명확성요건을충족하는것으로인정하고있을뿐이다 ( 대법원 선고 2003후1550 판결, 대법원 선고 2006후3564 판결등참조 ). 이러한견해에따르면의약물질과그의약용도로서의대상질병또는약효가특정되어있는이상거기에투여용법과투여용량을부가한다고하여별개의새로운의약용도발명이된다고볼수는없다. 또한대법원은사람의질병을진단 경감 치료 처치하고예방하거나건강을증진하는등의의료 123

133 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 행위에관한발명은산업에이용할수있는발명이라할수없으므로특허를받을수없다고보고있다 ( 대법원 선고 90후250 판결참조 ). 의약물질의투여용법과투여용량을정하는것은그의약물질자체에새로운기술적사상을더하는것이아니라그저용법을달리하는것에불과하다. 그러한용법의변경은의사에의한의약물질의처방이나시술또는환자의복용등의료행위에의하여구현되는것인데, 의사의의료행위에대하여는누구든지간섭하지못하는것이원칙임 ( 의료법제12조제1항참조 ) 을강조할필요도없이의사는그의전문지식에따라자유롭게의약물질의투여용법이나투여용량을결정할수있어야할것이므로, 의약물질의투여용법이나투여용량은특허대상으로인정할수없다. 특허법은발명의범주를물건의발명, 방법의발명, 물건을생산하는방법의발명이라는세가지형태로정하고있고 ( 특허법제2조제3호참조 ), 대법원은의약용도발명을세가지형태가운데물건의발명으로허용하고있다. 물건의발명은그구성상 시간의경과 라는요소를가지고있지아니하다는점에서방법의발명이나물건을생산하는방법의발명과구별된다. 투여용법과투여용량은 특정용량의의약을일정한주기로투여하는방법 과같은 시간의경과 라는요소를포함하고있어이를발명의구성요소로보는견해는물건의발명으로서의의약용도발명의성격과조화되기어렵다. 특허권은국가의특허처분에의하여특허출원인에게부여되는권리이고, 각국의특허법과그법에따라특허를부여할권리는나라마다독립적으로존재하여지역적제한을지닌다. 우리나라에서특허의대상을어느범위까지인정할것인지의문제는우리나라의경제상황, 해당산업의발달정도등을고려하여정책적으로결정할필요성도있다. 국제적인기준과조화를이루는것도중요하지만, 특허법의기본이념과법리를어떻게이해하고해석하느냐에따라얼마든지다르게볼수있는사항에대하여세계에서가장높은수준으로특허권을보호하는법제를받아들이는것만이올바르다는시각은마땅히경계할만하다. 위와같은여러측면에서볼때물건의발명인의약용도발명의청구범위에투여용법과투여용량을기재하더라도이는발명의구성요소로볼수없다. 그리고이는권리범위확인심판에서심판청구인이심판의대상으로삼은확인대상발명이공지기술로부터용이하게실시할수있는지를판단할때에도마찬가지라고보아야한다. 124

134 제 1 장 _ 특허요건판례평석 라. 보충의견 ( 대법관고영한 ) 의약용도발명은의약이효능을발휘하기위한쓰임새를새로이개발한것에창작성을인정하여특허를부여하는것에그본질이있다. 그런데의약으로사용될수있는물질은사용태양에따라서약 ( 약 ) 이될수도있고독 ( 독 ) 이될수도있는양면성을가지고있다. 즉의약이적절한투여용법과투여용량으로사용되면질병의치료나예방등에효과를발휘하지만과도하거나부적절하게사용되면오히려인체에해를끼칠수도있다. 이러한점에서볼때의약이그목적을달성하기위해서는약효를발휘할수있는질병을대상으로하여사용되어야할뿐만아니라반드시적절한투여용법과투여용량이수반되어야한다. 따라서의약이효능을발휘하기위한쓰임새라는측면에서파악되는의약용도는대상질병또는약효뿐만아니라투여용법과투여용량을포괄하는개념으로보아야한다. 의약용도발명에있어서대상질병이나약효만을의약용도로보는것은의약이효능을발휘하기위한쓰임새라는의약용도의개념을온전히포괄하지못할뿐만아니라, 나아가의약의대상질병이나약효를새로이개발한경우와는달리투여용법과투여용량을새로이개발한발명자의사회적공헌에대한정당한평가를원천적으로봉쇄한다는점에서도타당하지아니하다. 의료행위에관한발명을특허의대상에서제외하는것이판례의입장이므로의약용도에대하여사람의치료등에관한방법의발명형태로특허를청구하면의료행위에관한특허를청구하는것이되어특허를받을수없다. 판례는위와같은법리와의약용도발명의특허대상성을인정하는우리특허법의태도를조화롭게반영하기위하여의약용도발명에있어서의약물질자체의공지여부와상관없이새로이개발한의약용도에창작성이있다면물건의발명형태로특허를부여할수있음을인정하고있다. 즉청구범위가전체적으로물건의발명형태로기재되어있고의약용도가그부가요소로포함되어있는의약용도발명은그러한의약용도로특정되는새로운의약의발명으로보고있다. 이와같은의약용도발명의물건의발명으로서의성격에비추어볼때청구범위에기재되어있는 의약용도는이미방법으로서의의료행위가아니라의약물질의쓰임새를제공함으로써의약의 권리범위를특정하는요소로서의미를가질뿐이므로이러한의약용도발명에특허를부여한다 125

135 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 고하여사람을치료하는등의방법으로서의의료행위자체에특허를부여하는것이라고볼수는없다. 투여용법과투여용량에관한의약용도발명이물건의발명형태로청구범위가기재되고그청구범위에투여용법과투여용량이부가요소로포함되더라도이러한투여용법과투여용량은여전히사람의치료등에관한방법, 즉의료행위라고보는것은앞서본바와같이물건의발명형태로특허대상성이인정되는의약용도발명의본질에부합하지아니하는해석이다. 별개의견이지적하는바와같이어떤발명을특허를부여하는대상으로삼을것인지여부는각국의경제상황과해당산업의발달정도등을고려하여정책적으로결정되는면이있음을부인할수는없다. 그러나특허법제의세계적통일화라는흐름과해당산업의장기적인발전가능성등의측면에비추어볼때대법원이정책적인이유를들어어떠한발명의특허대상성을원천적으로부인하는것또한신중을기하여야한다. 새로운투여용법과투여용량이유용한기술적사상의창작에해당하는이상이를발명의구성요소로보아특허로써보호하는것은발명의보호 장려에의하여기술발전의촉진등을도모하려는특허법의이념에합치되는것이고우리특허법이의약용도발명의특허대상성을인정하는태도와도부합하는것이다. 다만투여용법과투여용량의특허대상성을인정하는것이새로운투여용법과투여용량을개발하기만하면곧바로특허가부여된다는것을의미하는것이아님은더말할나위가없다. 의약개발의과정에서는약효증대등의기술적과제를해결하기위하여적절한투여용법과투여용량을찾아내려는노력이통상적으로행하여지고있다. 따라서통상의기술자가예측할수없는현저하거나이질적인효과를발휘하기때문에특허로써보호할만한가치가있다고인정되는특정한투여용법과투여용량에대하여만특허를주어야함이마땅하다. 그런데이러한판단은신규성과진보성등의특허요건에관한심사를통하여행하여질수있다. 다수의견은이와같은신규성이나진보성등의심사에나아가기도전에투여주기와단위투여량의특허대상성을무조건부인하는종전판례태도의부당함을지적하고이를변경하고자하는것일뿐새로운투여용법과투여용량에대하여무조건특허를부여하여야한다는것이아니다. 126

136 제 1 장 _ 특허요건판례평석 3 대상판결의검토 가. 투여주기및투여용량을발명의구성요소로인정 1) 대법원의판단의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있다고보아야한다. 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허 요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있다. 이러한법리는권리범위확인심판에서심판청구인이심판의대상으로삼은확인대상발명이공지 기술로부터용이하게실시할수있는지를판단할때에도마찬가지로적용된다. 2) 검토의견 의약물질과그의약용도로서의대상질병또는약효가특정되어있는경우, 거기에투여주기와 투여용량을부가한다고하여새로운의약용도발명을보는것은타당하지않다. 의약물질의투여주기와투여용량은의약물질의사용상에있어용법에불과하고, 이러한용법은 의사에의한처방등의의료행위에의해이루어지며, 환자의상태등에의해의약물질의투여주 기와투여용량을자유롭게결정할수있어야하는것이다. 또한, 의약물질이가지는특정의약리효과는특허법에규정된발명에해당하지않지만, 의약물 질이가지는새로운약리효과를발견하는데상당한비용등이소요되는점을감안하여예외적으 로의약용도발명을인정하고있는것에불과하다. 이에따라, 이러한의약물질의투여주기와투여용량을의약물질의구성요소로인정하여독점권 127

137 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 을부여하는것은바람직하지못하다. 나. 자유실시기술판단관련 1) 대법원의판단원심의판단은정당하고, 거기에논리와경험의법칙을위반하여자유심증주의의한계를벗어나거나, 권리범위확인심판에서자유실시기술의심리 판단가능여부및자유실시기술이나증명책임에관한법리를오해하고, 변론주의의원칙을위반하거나필요한심리를다하지아니하는등의위법이없다. 2) 검토의견 권리범위확인심판에서자유실시기술의판단시, 확인대상발명이선행기술로부터실질적으로진 보성이있는지판단하는부분이가능한지에대한명확한설시가없는부분에서아쉬움이있다. 다. 특허법에규정된발명의정의특정의약리효과에따른의약용도발명, 소프트웨어관련발명, 투여주기와투여용량에따른의약용도발명등의새로운발명의개념이등장할때마다이러한발명이특허법에규정된발명에해당하는지에대한논란이계속되고있다. 이에, 특허법에규정된발명의정의에대한논의가필요한시점이라고생각된다. 128

138 제 1 장 _ 특허요건판례평석 제 7 절 PbP 발명의해석방법 ( 대법원 선고 2011 후 927 판결 ) 사건개요발명의방법에의하여제조된물건인 편평필름 을그특허청구범위로하여 제조방법이기재된물건의발명 에해당하는해당발명에대하여발명의진보성이부정되지않는이상, 이와동일한기술적특징을가지고있는기타청구항역시진보성이부정되지않는다고판시한사례 원심판결특허법원 선고 2008허6239판결 쟁점제조방법이기재된물건발명의특허요건을판단하면서제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여신규성, 진보성등이있는지를살펴야하는지여부 판결요지 [1] 제조방법이기재된물건발명의특허요건을판단함에있어서그기술적구성을제조방법자체로한정하여파악할것이아니라제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여출원전에공지된선행기술과비교하여신규성, 진보성등이있는지여부를살펴야할필요가있음 [2] 생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있지만, 이러한사정에의하여제조방법이기재된물건발명이라고하더라도그본질이 물건의발명 이라는점과특허청구범위에기재된제조방법이물건의구조나성질등을특정하는수단에불과하다는점은마찬가지이므로, 이러한발명과그와같은사정은없지만제조방법이기재된물건발명을구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은아님 판례평석및시사점과학기술이발전하고있는상황에이전에없던다양한제품의제조, 발전속도에대비하여 PbP 발명에대하여도구체적인판단기준의정립이필요. 본질과전혀다른물건으로특정하는오류가발생해서는안됨 129

139 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 서론 PbP 청구항은기능식청구항과함께미국의실무로부터승인되어발전되어온청구항으로 The Rule of Necessity 247) 의 예외요건 을보다완화하려는실무의요청에따라발전되고법원에의해승인된청구항으로, 구체적으로는물건의발명에관한청구항에서물건을특정하는데필요한구성의일부또는전부를대체한제조방법에의하여특정된요소가적어도하나이상기재되어있는청구항을의미한다. 248) PbP청구항과관련한쟁점은 1 PbP청구항이청구범위의기재로서허용되는지여부, 2 특허성판단단계에서제조방법이고려되는지여부, 3 권리행사단계에서제조방법이고려되는지여부등이존재하는바, 대법원은 2015 년전원합의체판결을통해제조방법이기재된물건발명 (PbP 청구항 ) 의특허요건을판단하면서제조방법의기재를포함하여청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여신규성, 진보성등을살펴야하고, 특허권자가물건발명을특허등록을하면서함께받은제조방법특허는사실상특허로인정할수없다고하며종래의판시를변경하였다는데의의가있다. 이하에서는위의대법원판례를중심으로 PbP 청구항에대한이론과쟁점을살피고대상판결에 대한검토를실시하고자한다. 2 판결의경위및내용 가. 사실관계및원심의판단 1) 이사건특허청구의대상 대상판결의대상이되는이사건특허발명 ( 특허등록번호제 호, 특허심판원 ) 청구범위에발명품의구성을제조방법으로특정하는것이외에달리구성을특정할방법이없는경우에한하여, 예외적으로제조방법에의한물건의특정을허용한다는미국의실무원칙을의미 ( 좌승관, 제조방법이기재된물건의발명의최근대법원판결에대한고찰, 지식재산연구 제 11 권제 1 호, 한국지식재산연구원, 2015, 73 면.) 248) 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 264 면. 130

140 제 1 장 _ 특허요건판례평석 자 2010 정 50 심결의확정에의해정정된것 ) 은 폴리비닐알코올계중합체필름및편광필름 에 관한것으로, 쟁점이된청구항들은다음과같다. 청구항 1 10cm 정사각형이고두께가 5 내지 150 μm인폴리비닐알코올계중합체필름을 50 의 1l 수중에 4 시간방치했을때의폴리비닐알코올계중합체의용출량이 1 내지 100ppm 인폴리비닐알코올계중합체필름을일축연신하여제조한편광필름 청구항 2 제1항에있어서, 알칼리금속화합물의함유량이폴리비닐알코올계중합체에대하여 0.5 중량 % 이하인편광필름 청구항 3 제2 항에있어서, 알칼리금속화합물이아세트산나트륨인편광필름 청구항 4, 5 ( 삭제 ) 청구항 6 알칼리금속화합물의함유량이폴리비닐알코올계중합체에대하여 0.5 중량 % 이하인폴리비닐알코올계중합체를원료로사용하여막제조하는것을특징으로하는제2 항의편광필름의제조방법 청구항 7 제6항에있어서, 알칼리금속화합물의함유량이폴리비닐알코올계중합체에대하여 0.5 중량 % 이하인폴리비닐알코올계중합체를함유하는막제조원료를 150 이하의온도에서조제한것을사용하여막제조하는것을특징으로하는, 편광필름의제조방법 청구항 8 제1항에있어서, 일축연신에사용되는폴리비닐알코올계중합체필름이, 1 이상 100미만의중량욕조비의 10 이상 90 이하의온도의물또는온수에서세정하여수득되는팁상태의폴리비닐알코올계중합체를함유하는막제조원료를사용하여막제조되는것인편광필름 청구항 9 제8항에있어서, 막제조원료의알칼리금속화합물의함유량이폴리비닐알코올계중합체에대하여 0.5 중량 % 이하인편광필름 청구항 10 제9항에있어서, 막제조원료가 150 이하의온도에서조제된것인편광필름 2) 사건경위특허제696918호발명 ( 이하 이사건특허발명 ) 은 2001 년 4월 30일출원되어, 2007 년 3월 13일등록한후, 심판청구인이 2007 년 6월이사건특허발명의무효심판을청구하였고, 특허심판원은이해대하여이사건특허발명에대하여무효로심결 249) 하였다. 특허권자는이에불복하며 2008년 5월특허법원에심결취소소송을청구, 나아가 2009년 7월이사건특허발명의청구범위를정정하기위해정정심판을청구하였고, 특허심판원은 2010 년이를받아들여 10개의청 249) 특허심판원 당 1611 심결. 131

141 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 구항중 4 항과 5 항을삭제하였다. 특허법원은특허심판원에해당심결에대한취소를판결 250) 하였는데, 심판청구인은 2011 년 5 월대법원에상고하였고, 대법원은일부파기환송, 일부각하 판결을내린다. 3) 원심의판단원심은이사건특허발명중제6항과제6항발명을인용하고있는종속항발명인제7항발명에대하여비교대상발명들에의하여진보성이부정된다고할수없다고판단하였고, 제6항발명의방법에의하여제조된물건인 편광필름 을그특허청구범위로하여 제조방법이기재된물건의발명 에해당하는이사건제9항발명과그종속항인제10항발명에대해서는제6항의발명의진보성이부정되지않는이상, 이와동일한기술적특징을그대로가지고있는이사건제9항과제10항역시진보성이부정되지않는다고판시하였다. 나. 대상판결의내용 1) 판결요지제조방법이기재된물건발명의특허요건을판단하면서제조방법의기재를포함하여청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여신규성과진보성등이살펴야하는지여부에대하여대상판결은이를긍정하였는데, 이는원심의결론과같이이사건특허발명제6항에대하여진보성이부정되지않는다고판시한것이었다. 특허청구범위가전체적으로물건으로기재되어있으면서그제조방법의기재를포함하고있는발명 ( 이하 제조방법이기재된물건발명 ) 의경우제조방법이기재되어있다고하더라도발명의대상은그제조방법이아니라최종적으로얻어지는물건자체이므로위와같은발명의유형중 물건의발명 에해당하며, 물건의발명에관한특허청구범위는발명의대상인물건의구성을특정하는방식으로기재되어야하는것이므로, 물건의발명의특허청구범위에기재된제조방법은최종생산물인물건의구조나성질등을특정하는하나의수단으로서그의미를가질뿐이다. 250) 특허법원 선고 2008 허당 6239 판결. 132

142 제 1 장 _ 특허요건판례평석 따라서제조방법이기재된물건발명의특허요건을판단함에있어서그기술적구성을제조방법자체로한정하여파악할것이아니라제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여출원전에공지된선행기술과비교하여신규성, 진보성등이있는지여부를살펴야한다. 한편생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있지만, 이러한사정에의하여제조방법이기재된물건발명이라고하더라도그본질이 물건의발명 이라는점과특허청구범위에기재된제조방법이물건의구조나성질등을특정하는수단에불과하다는점은마찬가지이므로, 이러한발명과그와같은사정은없지만제조방법이기재된물건발명을구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은아니다라고판시하였다. 2) 판결이유 (1) 청구범위제6,7항발명에관한상고이유에대하여특허심판원은청구범위제6항과제7항을무효로판단하였으나, 대법원은청구범위제6항과제7 항이진보성이있다는원심의판결을수긍하였다. (2) 청구범위제9,10항발명에관한상고이유에대하여대법원은제조방법이기재된물건발명의경우제조방법이기재되어있다고하더라도발명의대상은그제조방법이아니라최종적으로얻어지는물건자체이므로위와같은발명의유형중 물건의발명 에해당한다면서, 물건의발명에관한특허청구범위는발명의대상인물건의구성을특정하는방식으로기재되어야하는것으로보았는데, 물건의발명의특허청구범위에기재된제조방법은최종생산물인물건의구조나성질등을특정하는하나의수단으로서그의미를가질뿐이므로제조방법이기재된물건발명의특허요건을판단함에있어서그기술적구성을제조방법자체로한정하여파악할것이아니라제조방법의기재를포함하여특허청구범위의모든기재에의하여특정되는구조나성질등을가지는물건으로파악하여신규성, 진보성등의여부를살펴야한다고판시하였다. 133

143 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 또한생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있지만, 이러한사정에의하여제조방법이기재된물건발명이라고하더라도그본질이 물건의발명 이라는점과특허청구범위에기재된제조방법이물건의구조나성질등을특정하는수단에불과하다는점은마찬가지이므로, 이러한발명과그와같은사정은없지만제조방법이기재된물건발명을구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은아니라고하였다. 따라서 제조방법이기재된물건발명에해당하는이사건제9, 10항발명에관하여는그제조방법의기재를포함한청구범위 (PbP 청구항 ) 의모든기재에의하여특정되는구조나성질을가진물건의발명만을비교대상발명들과대비하여진보성유무를판단하였어야함에도, 원심은그에이르지아니한채제조방법에관한발명의진보성이부정되지않는다는이유만으로곧바로그제조방법이기재된물건의발명인이사건제9, 10항발명의진보성도부정되지않는다고판단하였으니, 이러한원심판결에는제조방법이기재된물건발명의진보성판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다 고판시하고청구범위제9항과제10항에대한부분을파기하고, 특허법원에환송하였다. (3) 종래판결의변경제조방법이기재된물건발명을그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이있는지여부로나누어, 이러한특별한사정이없는경우에만그제조방법자체를고려할필요가없이청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을선행기술과대비하는방법으로진보성유무를판단해야한다는취지로판시한대법원 선고 2004 후3416 판결등에대하여이사건판결에배치되는범위내에서변경하기로하였다. 134

144 제 1 장 _ 특허요건판례평석 3 PbP 청구항의해석에관한검토 가. PbP 청구항의의미및종류 1) 의미물건의발명은원칙적으로그물건의구조, 형상, 물성등에의하여특정을하여야하지만이러한특정이용이하지않거나특정하는것이발명의성격과부함되지않아출원인이원하는권리범위와발생하는경우에한하여불가피하게제조방법으로한정된물건의형태의청구항을인정해주는것을의미한다. 251) 이러한 PbP 청구항들은물리적인존재로서의물건과직접적으로관련이없는방법적인요소를그구성으로인정할것인지말것인지가청구항해석에있어서중요한쟁점이될수있다. 물건을중시하는입장에서는제조방법은그물건의구조및특성과는직접적으로관련이없기때문에그제조방법에관한기재자체는고려할필요가없고그제조방법에의해제조된최종결과물만이특허성이나권리범위판단의대상이되어야한다고주장하는반면, 방법을중요시하는입장에서는청구범위에제조방법이명시되어있어그제조방법은발명의구성임이명백하기때문에제조방법에특허성이인정되면그발명은특허를받을수있고권리범위도그러한제조방법에의해서제조된물건에만미쳐야한다고주장한다. 따라서 PbP 청구항을어떠한관점으로파악하느냐에따라특허성이나권리범위를결정하는대상이달라지기때문에 PbP 청구항의해석은특허성판단이나특허침해여부를판단함에있어상당히중요하다할것이다. 252) 생산방법으로새로운물건을정의하는 PbP 청구항은생산방법의특허성과무관하게생산된물건이신규성과진보성을갖추고있으며, 아울러생산방법이외에는물건을특정할수없을때예외적으로인정하고있다. 생산방법에의해표현되는물건을대상으로하는발명 ( 물질혹은생물학적물질등 ) 인 PbP 청구항은완전한구조형태가알려져있지않거나명확한파라미터를통해표현할수없을때실익이인정된다. 253) 251) 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅰ, 박영사, 2013, 553 면. 252) 김병필, 최근미국과일본의판례를통해살펴본제법한정청구항의해석론에관한고찰, 발명특허 제 37 권제 11 호, 2012, 면. 135

145 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 2) 기재요건생산물의구성을물성등에의해특정하는것이불가능하거나곤란한경우그물건의제조방법에따라생산물을특정하기위하여 PbP 청구항의기재가허용된다. 예컨대 PbP 청구항은청구항에기재되어있는하나이상의구성이그것을제조하는방법이나수단을사용하여표현하고자할경우에 ~ 방법으로제조된물건 또는 ~ 장치로제조된물건 과같은형식으로표현될수있다. 3) 종류 제조방법의기재에의해서만특정되는청구항 과 물건의구조와제조방법이함께기재된청구항 의경우 제조방법의기재에의해서만특정되는청구항 은청구범위에발명의구조에대한기재가없이제조방법만기재되어있으며, 254) 물건의구조와제조방법이함께기재된청구항 은청구범위에물건의구조와함께그구조의일부가제조방법으로대체되어특정되어있는청구항을의미한다. 진정 PbP 청구항 과 부진정 PbP 청구항 에서 진정 PbP 청구항 이란구조또는특성에의하여물건을직접적으로특정하는것이출원시에불가능하거나곤란한사정이있기때문에제조방법에의해물건을특정한청구항을의미하고, 부진정 PbP 청구항 이란위와같은사정이없음에도제조방법의기재에의하여물건을특정한청구항을의미한다. 우리대법원은대법원 선고 2004 후 3416 판결등에서 제조방법에의해서만물건 을특정할수밖에없는특별한사정 이있는경우와없는경우를달리취급하였는데, 이와같은 분류방식을취한것으로파악할수있다. 253) 박영규, 제법한정물건발명 (Product-by-process) 청구항의해석, 7 면. 254) 이하는박민정, 프로덕트바이프로세스청구항에관한고찰, 특허소송연구 제 6 집, 특허법원, 2013, 면 ; 유영선, 제조방법이기재된물건발명청구항 (Product by Process Claim) 의특허청구범위해석, 산업재산권 제 48 호, 한국지식재산학회, 2015, 6-7 면을참고하여작성함 136

146 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. PbP 청구항의주요쟁점 물건발명의경우보호대상이물건그자체에해당하고권리범위는특허발명의구성과동일한구성을가지는물건자체에미치게되므로물건발명의청구범위에는물건의구성을파악할수있도록구조나형상등이명확하게기재되어야한다. 그러나화학분야, 유전공학, 생명공학등물건을발명하였어도, 출원당시의기술수준으로제조방법에의하여얻어진물질자체를정확히알수없어그구조등을특정하기불가능하거나, 제조방법에의하여제조한물건의다양한특성이나구조를제대로특정하기가곤란또는부적절한경우가발생하곤한다. 청구범위에발명의대상이되는물건의구성을직접기재하여특정하는것이불가능내지곤란, 부적절한경우에출원자의권리보호를위하여예외적으로그물건의제조방법에의해물건의구성을특정할수있도록허용할필요성이있고, 이러한필요성에의해 PbP 청구항의법리가미국법원에의하여정립되고발전되어왔다. PbP 청구항의필요성에도불구하고 PbP 청구항형식의청구범위의기재를무한정인정할경우특허발명의권리범위가명확하지않게되고, 그로인해특허권자의권리가불안정해기도하며, 제3자의입장에서도타인의특허권리범위를명확하게파악하기어렵다는문제점이지적되기도하였다. 255) 다. 학설신규성 진보성판단단계에서 PbP 청구항에기재된제조방법이물건발명을한정하는것으로보아야하는가에대한문제가있으며, 제조방법이기재된물건의발명 에서어떤부분을강조하느냐에따라학설이나누어진다. 동일성설에따르면 물건의발명 을강조하는입장에서, PbP 청구항에기재된제조방법은물건 을특정하기위한수단에불과하다는점을근거로, PbP 청구항의신규성 진보성을판단하는데 있어제조방법과무관하게그자체를기준으로해야한다는견해가존재한다. 제조방법은물건의 255) 김원준, Product by Process 청구항의해석론에관한고찰. 법학연구 통권제 45 집, 전북대학교법학연구소, 2015, 321 면.; 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2010, 292 면 : PbP 청구항에서물리적인설명이결여되어있으면, 청구항에서는단지방법한정사항만을열거하고있음에도불구하고그열거된방법단계들의특허성이아니라그청구항제품의특허성이입증되어야하기때문에, 청구항의특허성을결정하는것이더욱어렵다고한다. 137

147 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 구조나특성을특정하기위한보조적인수단에불과한것이기때문에특허성이나권리범위판단시그방법자체는의미가없는것으로취급하며, 동일성설에따라 PbP 청구항을해석하게되면발명의기술적범위가불명확해진다는문제점이발생한다. 동일성설에따라특허성이나권리범위를판단하기위해서는제조방법에따라제조된최종결과물이어떤구조나특성을갖는지를파악해야하는데, PbP 청구항은제조방법에의해서만그발명이특정되어있어최종결과물이갖는구조나특성이어떠한지를명확하게알수없는경우가발생가능하기때문이다. 따라서동일성설입장에서는판단대상인발명을명확하게특정하기가곤란하기때문에특허성여부나권리범위에속하는지여부를판단하는것자체가어려워질수있다는비판제기가능하다. 256) 한정설이란 제조방법이기재된 을강조하는입장에서, 특허청구범위는필수적구성요소를기재하는것이원칙이므로청구항에기재된제조방법을고려하지않는것은부당하다는점을근거로, PbP 청구항의신규성 진보성을판단하는데있어제조방법에한정된물건을기준으로검토해야한다는견해이다. 한정설은청구항에제조방법이명확하게기재되어있기때문에제조방법그자체를발명의구성요소에반드시포함시켜야하고, 그러한제조방법으로만제조된물건을판단대상으로삼아야한다는것을의미한다. 따라서물건그자체가이미공지되어있는경우라하더라도제조방법이신규성또는진보성을갖는경우라면그청구항은특허를받을수있게되며, 반면 PbP 청구항의권리범위는해당제조방법에의해제조된물건에까지만미치기때문에동일한물건이라고하더라도청구항에기재된것과다른방법에의해제조된것이라면그물건에대해서는침해주장이불가능하다. 한정설은청구항에제조방법이명확하게기재되어있고, 제조방법은선행기술이나확인대상발명과대비하면되기때문에, 특허성이나권리범위를판단하기위한대상이명확해진다는장점이있으나신규화합물이나단백질등을발견하였음에도불구하고출원당시기술수준으로는그물건의구조나특성을특정할수없어서어쩔수없이제조방법으로그발명을한정하였다는이유만으로당해제조방법으로제조된물건만을권리범위로한정하여해석하는것은출원인에게너무가혹하다는비판발생가능하다. 257) 256) 김병필, 최근미국과일본의판례를통해살펴본제법한정청구항의해석론에관한고찰, 발명특허 제 37 권제 11 호, 2012, 18 면. 257) 김원준, Product by Process 청구항의해석론에관한고찰. 법학연구 통권제 45 집, 전북대학교법학연구소, 2015, 면. 138

148 제 1 장 _ 특허요건판례평석 대상판결이전대법원은 물건의발명의특허청구범위에그물건을제조하는방법이기재되어있다고하더라도그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는이상당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는이를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다. 라고판시하는바, 한정설과동일성성을함께고려한다고볼수있다. 즉, 진정 PbP 청구항 의경우에는제조방법을고려하고 ( 한정설 ), 부진정 PbP 청구항 의경우제조방법을고려하지않는다 ( 동일성설 ) 는취지로파악할수있다. 하지만대법원판결에대하여 제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는특별한사정이없는이상 이라는제한을두고있는것에대한비판이존재한다. 258) 4 판결의검토 가. 대상판결의의미대상판결은 PbP 청구항 의본질이물건발명이라는점을재확인하였다는점에서의미가있다. 또한권리부여단계에서 PbP 청구항의해석에관하여동일성설에기초하여야한다는입장을분명히하였다는점에서큰의의가있다. 나. 검토 1) 진정 PbP 와부진정 PbP 의동일한기준의적용대법원은 생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등의물건발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이있을수있지만그렇다하더라 258) 윤태식, 제조방법기재물건청구항의청구범위해석과관련된쟁점, 특별법연구 제 11 권, 사법발전재단, 2014, 면 ; 최성준, Product by Process Claim 에관하여, 민사재판의제문제 제 19 권, 한국사법행정학회, 2010, 688 면 ; 남현, 물건의발명의특허청구범위에기재된제조방법의취급, 대법원판례해설 제 80 호, 법원도서관, 2009, 면등 139

149 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 도 그런사정이없음에도제조방법을기재한물건발명과구분하여그기재된제조방법의의미를달리해석할것은아니다 라고하여, 부진정 PbP는제조방법을고려하지않고도물적구성의파악및대비가가능하다는점에서제조방법을고려하지않고는물적구성의파악및대비가불가능한진정 PbP와구별됨에도, 대상판결은이를고려하지않은것으로보여진다. 이에의하면진정 PbP 청구항이든부진정PbP 청구항이든특허요건판단을위해선행기술과대비할때는제조방법을고려할필요없이물적구성만으로대비하여야한다는것인데, 이는모든물건이가능할정도로그물적구성의확인이가능하다는전제에서만가능하다. 이경우화학이나생명공학등의분야에서이루어지는물건이나물질의발명은그구조에대하여파악을한후청구항을작성해야만할것이다. 화학이나생명공학분야, 동 식물발명등의분야에서발명자나심사관이출원발명의구조나구성을궁극적으로규명하는것이불가능하거나, 그것이가능하지만규명하는데에막대한비용이나결과의부정확성등으로인해규명하는것이무의미한경우는충분히발생가능하며, 이를위해 PbP 청구항의존재함에는이론의여지가없다. 2) 특별한사정의필요성대법원판결에서도언급하였듯이생명공학분야나고분자, 혼합물, 금속등의화학분야등에서의물건의발명중에는어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란하여제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는사정이발생가능할수있는데, 이러한특별한사정의존재는 PbP 청구항이론이도입되게된주된취지라고할수있다. PbP 청구항의취지는그구조나성질등에의해물건을특정해야하는방법으로그내용을충분히특정할수없는경우에도발명자의이익을보호할필요가있고, 때문에 PbP 청구항의형식으로기재된발명은구조나성질등에의해물건을특정하여야하는물건의발명에대한예외로인정된것이다. 과학기술이빠르게발전하고있는상황에이전에는없었던많은제품들이제조되었지만이를제대로분석할수있는기술의부족으로구조나성질등이특정될수없는경우가있었기때문이다. 과학기술이발전하고그발전속도에비해그시대의기술로는구조와성질등의분석이불가능한상황은여전히존재하며, 대상판결이전의종래판결에따르면이러한상황은모두포섭이 140

150 제 1 장 _ 특허요건판례평석 가능하나변경된판결로는어려움이따를것으로예상된다. 또한어떠한제조방법에의하여얻어진물건을구조나성질등으로직접적으로특정하는것이불가능하거나곤란할경우이러한발명을출원하려는출원인은물건의제조방법청구항이아니면 PbP 청구항의형식으로작성할수밖에없고, 이러한상황에서출원인이 PbP로출원한경우그청구항으로부터파악할수있는대상물건의확실한기술적구성은물건의제조방법에해당한다. 해당발명의물건과다른물건이해당발명의물건과동일하거나유사한기능, 효과등을갖는 경우양물건을서로동일하거나유사한것으로본다면결국 PbP 청구항의물건을그본질과전혀 다른물건으로특정하고있는것이될우려도존재한다. 141

151 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 8 절 불특허사유 ( 특허법원 선고 2016 허 229 판결 ) 사건개요은나노입자 ( 또는은이온 ) 을이용하여김치의숙성을지연시키는기능성김치의제조방법및그에의한기능성김치발명이특허를받을수있는지여부 원심판결특허심판원 원 3630 사건 쟁점특허청심사관이발명의명칭이 기능성김치제조방법및그에의한기능성김치 이고발명의주요내용이 은나노입자 ( 또는은이온 ) 를이용하여김치의숙성을지연시켜김치의유통기간을늘리고항균효과가있는기능성김치제조방법및그에의한기능성김치 인甲의출원발명에대하여공중의위생을해할염려가있는발명에해당한다는이유로특허법제 32 조에따라특허거절결정을하였고, 甲이불복심판을청구하였으나특허심판원이기각하는심결을한사안에서, 심결이적법하다고한사례 판결요지甲의출원발명에대하여공중의위생을해할염려가있는발명에해당한다는이유로특허법제 32 조에따라특허거절결정을하였고, 甲이불복심판을청구하였으나특허심판원이기각하는심결을한사안에서, 은 (Ag) 은장기간다량섭취할경우은피증 (argyria) 과같은질병의원인이되는물질로서현재까지은피증에대한효과적인치료법은없는점, 식품위생법제 7 조제 1 항에따라식품의약품안전처에서고시한 식품의기준및규격 [ 별표 3] 에서 은 (Silver,Ag) 이 식품에사용할수없는원료 로지정되어있어 은 은함유량과무관하게국내법상식품의제조 가공 조리의원료로사용할수없는점등에비추어, 출원발명은공중의위생을해할염려가있는발명에해당하므로, 심결이적법하다고하다고판시함 판례평석및시사점불특허사유에관한법원의판단은많지않으나, 공서양속에반하는발명, 공중의위생을해할염려가있는발명에대한판단기준을다시한번고찰하는데에의미가있음, 한편공서양속과공공질서, 선량한풍속은시대에따라변화하는기준인바, 과학기술이발전하고있는현시대에서판단기준의한계를극복하고국민의신뢰와법적안정성을도모하는명확한판단기준의정립이중요 142

152 제 1 장 _ 특허요건판례평석 1 들어가며 특허법은출원인의발명은신규성, 진보성등의특허요건을구비하면특허를받을수있도록하고있지만 ( 특허법제29조및제36조 ) 특허를받을수있는요건이충족된다하더라도당해발명이공중의위생을해할위험이있다거나공서양속을문란하게할염려가있는발명인경우특허를받을수없도록하고있다 ( 특허법제32조 ). 특허권의배타적독점권이미치는여파를고려하여출원발명의공개또는이용이공공의질서또는선량한풍속에반하는경우특허를배제하여공서양속과공중의위생을보호하려는것이다. 이는발명인의특허를허여하고보호함으로써기술개발을촉진시키고국가의기술경쟁력확보및산업발전이라는가치에기여하여야하지만사회와공익을보호하여야하는특허법의당연한태도라고할수있다. 그러나공서양속의위반여부에대한판단은가치적판단임과동시에사회적 시대적상황및기술의발전에따라달리결정되는것이므로일률적인기준을제시할수없다는점이한계로작용한다. 더욱이공공의안전과사회규범적 윤리적개념을지나치게강조하다보면새로운기술개발이나발전, 보급등에제한을받을수있기때문에공서양속에반하는발명을이유로특허를거절하는것에는보다신중하고엄격한기준이필요하다. 공서양속에반하거나공중의위생을해할우려가있는발명의개념과기준은시대의상황과관념에따라달라질수밖에없는것이므로, 그간의특허법제32조에의하여거절결정됨으로써다툼이있었던분쟁사례를검토하는것은그간의변화를살펴봄과동시에이후의판단기준을정립하는것에의의가있다고할것이다. 따라서이하에서는특허법원의 2016 허229 판결을중심으로하여특허법제32조의특허를받을수없는발명의내용과특정발명이불특허대상이되는기준과사례를살펴본후본판결에대한검토의견을제시하여보도록한다. 143

153 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 2 판결의주요내용 가. 사실관계 1) 사건의경위원고는 2014년 9월특허청심사관으로부터이사건출원발명인 은 을이용한김치제조방법에대하여 은 을장기간섭취할경우은피증 (argyria) 과같은피부변색증, 면역기능이상, 신경조직병변등유해영향이있는것으로알려져있다. 따라서이사건출원발명은공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명에해당하므로, 특허법제 32조에따라특허를받을수없다 는내용의의견과함께특허거절결정을받았다. 이에원고는 2015 년 1월위의거절이유에대하여청구범위를보정하였으나, 같은해 5월특허청심사관은보정에의하더라도여전히공중의위생을해할염려가있는발명이라는거절이유가해소되지않았음을이유로다시거절결정을하였다. 이후원고는특허심판원에거절결정에대한불복심판을청구하였고 2015 년 12월특허심판원도같은이유로특허법제32조의규정에해당하여특허를받을수없다는이유를들어심판청구를기각하였다. 원고는이사건출원발명이 은 자체를원료로하는김치에관한것이아니라, 은이온 성분이들어있는은수를이용한김치에관한것이므로 은 의유해성에관한자료를근거로공중의위생을해할염려에있는발명이라고단정할수없다며대법원에상고를하여다투게된것이다. 또한원고는종전에특허청이은이온성분을함유하는음료등에관한발명에대해특허법제32조를적용하지않고특허등록을해준적이있으므로, 이사건출원발명에대해서만특허법제32조를적용하여거절결정을한것은신뢰보호의원칙에반한위법한행정처분에해당한다는주장도하였으나, 대법원또한마찬가지로이사건출원발명에공중의위생을해할염려가있는발명에해당하여특허법제32조에따라특허를받을수없다고판시하였다. 2) 이사건특허청구의대상 이사건청구대상은은나노입자 ( 또는은이온 ) 를이용하여김치의숙성을지연시켜김치의유통 기간을늘리고, 항균효과가있는기능성김치제조방법및그에의한기능성김치에관한발명으 144

154 제 1 장 _ 특허요건판례평석 로청구항은다음과같다. 청구항 1 김치원재료세척및절임하는과정, 은이온성분이포함된은수를제조하는과정, 김치양념제조과정, 상기제조된은수와김치양념을혼합하여김치양념소스를제조하는과정, 상기제조된김치양념소스와김치원재료를혼합하는과정을포함한김치제조방법 청구항 2 제1항에서제조된은수의은이온농도가 4~20ppm 인것에특징이있는김치제조방법 청구항 3 제1항에서김치양념 1,000 중량부에은수를 1~2 중량부혼합하여제조한김치양념소스인것에특징이있는김치제조방법 청구항 4 제1 항내지제3 항중어느한항에의하여제조된김치 나. 법원의판단 1) 공중의위생을해할염려가있는발명에해당하는지여부의판단 법원은이사건특허청구의대상이공중의위생을해할염려가있는발명이라고판단하였는데, 그이유는다음과같다. 은 (Ag) 은장기간다량섭취할경우은피증 (argyria) 과같은질병의원인이되는물질이며, 은 은조직침착이영구적이어서현재까지은피증에대한효과적인치료법은없는것으로알려져있다. 또한 2 식품의약품안전처의고시인 식품의기준및규격 에의하면 은 (silver, Ag) 은 식품에사용할수없는원료 로지정되어있으므로 은 은그함유량과무관하게국내법상식품의제조 가공 조리의원료로사용할수없게되어있다. 3 식품의약품안전처에서제공하는 식품원재료명검색 서비스결과에 은 의경우식품원료로사용이불가능한것으로나오며, 안전성및독성항목에서식품, 음용수등을통해인체에비의도적으로노출될수있는오염물질로별도로섭취해서는안되는것으로, 의도적으로장기간섭취할경우 argyria와같은피부변색증, 면역기능이상, 신경조직병변등유해영향이발생하는것으로알려져있는것으로기재되어있다. 4 은이온 의경우도 은 과마찬가지로식품에사용할수없으며, 은피증이란은염의일종인초산은을장기간복용할경우초산은으로부터이온화된은이온이인체내에서금속은으로 145

155 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 환원되고, 환원된금속은이인체내에침착되어발생되는것이므로, 은이온은금속은과화학적산화상태만다를뿐장기간다량복용할경우인체에유해하다는점에서는동일하다. 실제국내에서도은이온성분이포함된은수를 5년간복용한소비자가은피증진단을받고은이온수제조회사를상대로손해배상청구소송을제기한사례도있다. 5 식품의약품안전처는식품의원료로제조 판매가금지되어있는은이온성분이포함된은수함유제품이인터넷사이트등을통해무분별하게식용으로판매되는것을막기위하여, 2016년 3월키워드검색광고및통관금지요청등의조치를취함과동시에소비자들에게은용액함유제품의섭취를금지해줄것을당부하는보도자료를배포하기도하였다. 6 김치는전국민이거의매일섭취하는주요식품으로서안전성에의문이제기되는성분이포함되는경우, 객관적인입증자료또는실험성적증명서등에의하여그안전성이충분히담보되어야마땅한데도, 이를인정할만한객관적인자료가없고, 김치에극히미량의은이온이인체에무해할수있다고하더라도, 이사건출원발명의특허청구범위에은이온의함량이한정되어있지도않다는등의이유로당해특허를거절한판단이옳은것이라고판단하였다. 2) 신뢰보호의원칙에반하는위법한행정처분인지여부은이온성분을함유하는음료등에관한발명에대해특허청이종전에는특허법제32조를적용하지않았음에도당해발명에대하여는특허법제32조를적용한것이신뢰보호의원칙에반하는위법한행정처분에해당한다는주장에대하여법원은다음과같은판단을하였다. 1 행정상의법률관계에있어서행정청의행위에대하여신뢰보호의원칙이적용되기위해서는행정청이개인에대하여신뢰의대상이되는공적인견해표명을한바있어야하고, 위견해표명에따른행정처분을할경우로이로인하여공익또는제3 자의정당한이익을현저히침해할우려가있는경우가아니어야만한다. 2 그런데 은이온을함유한음용수를이용하여마늘소금을제조하는방법 ( 등록번호제 호 ), 은이온수제조기 ( 등록번호제 호 ), 은이온수제조장치 ( 등록법호제 호 ), 은이온수를함유한건강기능성음로 ( 등록번호제 호 ) 에관한특허또는실용신안등록이이루어진사실은인정이되나, 3 위와같은사정만으로특허청이이사건출원발명과같이은또는은용액을함유하는식품관련 146

156 제 1 장 _ 특허요건판례평석 발명에대하여공중의위생을해할염려가있는발명에해당하지않는것으로본다는치지의공적인견해를원고에게직접표명한것이라고볼수없다. 특허청은각각의출원에관하여특허법에정한요건에맞는지를개별적으로심사하여등록여부를결정하는것이므로, 위의특허등등록사례에특허청이구속될이유도없다. 4 무엇보다신뢰보호의원칙이국민의건강에대한국가의보호의무를규정한헌법제36조제3항을우선할수없으며, 이는신뢰보호를위한행정처분을할경우이로인하여공익또는제3 자의정당한이익을현저히해할우려가있어서는아니된다는신뢰보호의원칙자체에내재된한계이므로신뢰에반하는행정처분또한아니라고판단한것이다. 259) 3 불특허사유에대한검토 가. 의의 발명이특허를받기위해서는우선발명의성립성이있어야하고, 그다음에는절차적인요건과실체적인요건을갖추어야한다 ( 특허법제29조등 ). 특허법은발명이라고하여모두특허권을부여하고있지는않은데, 요건을갖추었다하더라도국가의산업정책적또는공익적인견지에서특허를허하지않는경우가이에해당한다. 우리특허법은공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명등에대하여특허를받지못하도록하고있다 ( 제32조 ). 어떠한발명이불특허발명에해당하는것인가는국가와시대에따라다르며, 이는각국의경제적 사회적 시대적배경에따라다르게정하여지는것이다. 우리나라는불특허사유와관련하여 1986 년특허법개정시의약또는 2이상의의약을혼합하여하나의의약을조제하는방법발명과화학물질발명및그용도발명을 260), 1990 년개정시에는음식물또는기호물의발명을 261), 1995 년특허법개정에서는 WTO/TRIPs 제27조제1항을반영하여원자핵변환방법에의하여제조될 259) 본판례에서는행정처분의신뢰보호의원칙에대한판단도함께하였으나, 이에대한논의는본평석의주제와는직접관련성이없으므로, 이에대한내용검토는다루지않기로한다. 260) 법률제 3891 호 261) 법률 4207 호 147

157 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 수있는물질의발명을 262) 불특허사유에서삭제하여특허대상의범위가확대되었다. 263) < 표 1> 특허를받을수없는발명의연혁 [1946년제정법 ( 군정법령제91 호 )22조] 1 의약또는그조합법 2 질서와풍기를문란하게하거나위생을해하고공중을기만할염려가있는물품또는방법 3 괴경으로번식하는식물 4 국기또는외국기와동일또는유사한형상을가진산업적물품또는미장 [1961년제정법 ( , 법률제950호 )] 1 음식물또는기호물 2 의약또는그조합법 3 화학방법에의하여제조할수있는물질 4 질서또는풍속을문란하게하거나위생에해가있을염려가있는것 [1973년개정법 ( 법률제2505호 )] 1 음식물또는기호물의발명 2 의약또는 2이상의의약을혼합하여 1의의약을제조하는방법과발명 3 화학방법에의하여제조될수있는물질의발명 4 원자핵변환방법에의하여제조될수있는물질의발명 5 물질자체가지니는성질에따르는용도의발명 6 공중의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명 [1980년개정법 ( 법률제3325호 )] 위 5를화학물질의용도에관한발명으로변경 [1986년개정법 ( 법률제3891호 )] 위 1,2,3,5 삭제 ( 특허권이막강한물질특허인정 ) [1990년개정법 ( 법률제4207호 )] 4 원자핵변환방법에의하여제조될수있는물질의발명 6 공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명 [1995년개정법 ( 법률제5080호 )] 공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명 (1995 년 1.1 WTO/TRIPs 협정국내발효 ) 262) 법률제 5080 호 263) 윤선희, 특허법제 5 판, 법문사, 2012, 면. 148

158 제 1 장 _ 특허요건판례평석 나. 공서양속을문란하게하는발명 1) 개념공공의질서, 선량한풍속을해칠염려가있는발명, 즉공서양속을해칠염려가있는발명이불특허사유에해당한다. 즉 공공의질서 는국가사회의일반적이익을의미하고, 선량한풍속 은사회의일반적 도덕적관념을가리킨다고할수있다. 본규정에해당하는것은당해발명이본래공서양속을해칠목적을가진경우뿐만아니라, 당해발명의공개또는사용이공서양속에반하는경우도포함하는것으로파악하고있다. 또한발명본래의목적이공서양속을해치는발명은특허를받을수없으며, 발명본래의목적이공서양속을해칠염려가없다하더라도발명의목적과구성으로보아누구든극히쉽게공서양속을해칠목적에사용할가능성이있고실제로그와같이사용될우려가상당한것도불특허사유로보고있다. 264) 그러나발명본래의목적에공서양속을해칠염려는없지만, 사용법이이상하기때문에공서양속을해칠염려가있는것은이것에해당하지않는다. 예컨대순수한오락용으로제공될것을목적으로발명된기구가도박행위나그밖에공서양속을해칠목적으로사용되는경우에는공서양속을해칠염려가있다고할수없는것이다. 265) 2) 공서양속을문란하게하는발명의예공서양속을문란하게하거나공중의위생을해할우려가있는발명의구체적인예로는 1 당해발명이유용한효과가있다하더라도보통의방법으로이를사용할경우공서양속을해할염려가있는경우, 2 발명으로실제사회질서등을해를가하는것은아니라하더라도본래목적이사회질서등을해할염려가있거나개연성이있는경우, 3 방법발명의경우그방법자체로는공서양속에반할염려가없더라도그방법에의하여제조된물건이공서양속, 공중위생을해할염려가있는경우, 4 물건의발명그자체가공중의위생을해할우려가있는것뿐만아니라공중의위생을해할염려가있는발명을생산하는방법인제법발명의경우등이이에해당한다. 특허청 264) 심판번호 98 원 ) 윤선희, 특허법제 5 판, 법문사, 2012, 240 면. 149

159 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 특허심사기준은다음과같은경우를공서양속을문란하게하는발명에해당하여불특허사유로 보고있다. 266) (1) 성보조기구에대한발명성보조기구에대한발명으로서특허발명의대상인물건이노골적으로사람의특정성적부위등을적나라하게표현또는묘사하는음란한물건에해당하거나, 발명의실시가공연한음란행위를필연적으로수반할것이예상되거나, 이에준할정도로성적도의관념에반하는발명은공서양속에반하는것으로본다. 발명의실시가사적인공간에서이뤄질수있다고예상되는경우공서양속을문란하게할가능성이있다는이유만으로는적용할수없다. (2) 인체를사용하는발명인체를사용하는발명으로서그발명을실행할때필연적으로신체를손상시키거나, 신체의자유를비인도적으로구속하는발명및인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명에대해서는공서양속을문란하게할우려가있는것으로본다. 그러나인체로부터자연적으로배출된소변, 태반등이나인간에게위해를끼치지않는인위적인방법으로얻어진혈액등을원료로하는발명은공서양속을문란하게하는경우에해당하지않는다. 이경우에해당한다하더라도식품관련발명은질병치료등의특수한목적이아닌일상적섭취를위한것임을고려하여, 인체일부또는인체의배출물을식품의재료로써사용하는것은특허를받을수없다. (3) 본래의목적이외에부당하게사용한결과공서양속을해친경우당해발명이의도한본래목적이외에부당한사용으로인하여공서양속을문란하게한경우특허법제32조에서의미하는불특허사유에해당하지않는다. 예컨대당해발명에관계되는기구 ( 빙고 ) 가순수한오락용으로제공되는것을목적으로하고있음에도해당발명이도박행위나그밖의부정행위용으로제공되었다는이유만으로공서양속을문란하게할염려가있다고할수는없다. 266) 특허청예규제 89 호, 특허 실용신안심사기준 150

160 제 1 장 _ 특허요건판례평석 3) 공중의위생을해할염려가있는발명 공중위생을해칠염려가있는발명에서도공서양속을해칠염려가있는발명의경우와동일하게취급되며이에해당하는지여부의판단도공서양속을해치는경우에준하여고려된다. 당해발명이제조방법인경우그방법자체가공중위생을해칠염려가있는지여부와그제조방법의목적생성물이공중위생을해칠염려가있는지에대해서도고려되어야한다. 발명본래의유익한목적을달성하는데도불구하고사용결과공중위생을해칠위험이있는것에대해서는그해를제거할수단이있는경우에는위생을해칠위험이나염려가없는것으로해석할수도있을것이나, 그해를제고할수단이없는경우득과실을비교해서판단하여야한다. 267) 다. 발명의불특허사례와판단기준 1) 심사사례및판례 특허심판원에서특허법제 32 조를근거로하여특허를받을수없는발명에대한판단한사례와 내용은다음과같다. < 표 2> 불특허대상여부를판단한특허심판원의심결사례 청구대상심판번호심결일심결내용주요내용 반투명한기질을갖는인쇄된착탈식아프리케제품 92 항원 취소환송모조문신의공서양속위반여부 발기부전치료용경피투여기구 98 원 기각 발구부전치료용기구의공서양속위반여부 이식용뼈의제조 2000 원 취소환송 이식용뼈제조의공서양속위배여부 컴퓨터통신을이용한내기게임방운용방법 2002 당 기각 컴퓨터통신을이용한내기게임방운용방법의공서양속위반여부 267) 윤선희, 특허법제 5 판, 법문사, 2012, 241 면. 151

161 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (1) 모조문신의공서양속위반여부이사건은 반투명한기질을갖는인쇄된착탈식아프리케제품 을발명의요지로하여 1984 년 10월출원하였으나이건발명이부착식문신에관한것으로인체를구성의필수요건으로하는것이어서이를사용함으로써타인에게혐오감을준다는이유로특허거절결정을받자청구인이특허법원에항고한사건이다. 특허법원은이에대하여하여청구하고있는것이므로당초원사정의거절이유는위보정서에의하여해소되었고, 모조문신을발명의대상으로한다하더라도이를타인에게혐오감을주고그결과공서양속을문란하게할우려까지있다고는볼수없는것이므로원사정의거절이유는적절치못한것이라판단하였다. (2) 발기부전치료용기구의공서양속위반여부청구인은 1996년 4월 1 성기의귀두부위에적용하는경피투여제형패취, 포경한남성성기의귀두부위에패취를붙여주는지지체및성기의기저부위를압박하는링으로구성된발기부전치료용경피투여기구, 2 2개의압박링으로성기의기저부위를압박하고지지체를이용하여경피투여기구인패취를포경한남성성기의귀두부위에적용하여발기를유발시키고, 성교직전에한개의압박링, 지지체및패취기구를제거한후, 한개의압박링만을착용하고성교를함을특징으로하는발기부전치료용경피투여기구의사용방법을요지로하여특허를청구하였다. 본원발명이남성성기의귀두부위에적용시켜성기능장애인의발기부전을치료하고자하는경피투여기구에관한것이나, 남 오용으로인하여질서및풍속을문란하게할우려가있음을이유로거절결정을받았다. 청구인은본원발명은발기부전환자의치료를목적으로한것으로공서양속에위배되는발명이아니며, 발기부전환자가아닌일반인이본원발명을사용할때에는전혀특별한효과가나타나지않으므로일반인이본원발명의기구를남, 오용할가능성은극히희박하고, 본원발명과같은내용의발명이미국에서특허되어있음을이유로특허법원에항소하였다. 하지만특허법원은 공공의질서또는선량한풍속, 즉공서양속 ( 公序良俗 ) 을문란하게할염려가있는발명이란발명본래의목적이공서양속을문란하게하는것뿐만아니라발명본래의목적이공서양속을문란하게할염려가없다고하더라도발명의목적과구성으로보아누구든지공서양속을문란하게할목적에사용될가능성을극히쉽게발견할수있고또그같이사용될우려가다분히있다고인정되는것도포함된다 고하면서본원발명이성기능장애인의발기 152

162 제 1 장 _ 특허요건판례평석 부전을치료하기위하여발명된것이지만발명의구성으로미루어발기부전환자가아닌일반인도부자연스럽게성욕을증가시킬목적으로남용될수있고, 또는상대방의성욕을자극하기위한보조기구로오용될수있음을이유로특허거절결정을확인하는판단을하였다. 특허법원은해당발명이특히그사용이공공연하게이루어질수있는성질의것이아니므로이와같은남 오용의우려가강하다고할것이므로, 본원발명은그본래의목적이외의사용으로인해국가사회의일반적이익또는도덕관념을손상시킬우려가있어공서양속을문란하게할염려가있는발명이라고인정되므로특허법제32조의규정에의거특허를받을수없다고판단하였다. (3) 이식용뼈제조의공서양속위반여부청구인은명칭이 이식용뼈의제조 인발명을 1994년출원하였으나 2000 년특허청은당해발명이공서양속에위배되어특허법제32조에해당한다는이유로거절하였다. 이사건출원발명의특허청구범위는 고압세정조건하에서인간에게이식하는데적합한뼈의내부매트릭스 (internal matrix) 를오염제거제 (decontaminating agent) 또는세정제를함유하는용액과접촉시키는단계를포함하는인간에게이식하는데적합한뼈의제공방법 으로인간이식용뼈를고압세정조건하에서뼈내부매트릭스까지세정액과접촉시키는것을기술적특징으로하는독립항과뼈세정방법을내용으로하는종속항으로이루어져있다. 특허청은인간의뼈를포함한뼈의처리방법에관한발명으로서공서양속에반하는발명이므로특허될수없다고판단하였지만, 청구인은인간이식용뼈를적절히처리하여피이식자의질병감염위험을방지함으로써공공위생에도움이되는발명이므로이사건출원발명이공공의질서, 풍속, 위생을해치는것이라는원사정의지적은특허법제32조를잘못적용한것이라고주장하였다. 특허심판원은 이사건출원발명의구성요소인인간의뼈는다른물 ( 物 ) 의제조를위한원료등으로사용되는것이아니라인간에게직접이식되기위해사용되는것이고사람의사후에인체의일부인장기를기증받아타인에게이식하는것이사회적으로통상행해지고있는상황에서인체조직의일부인뼈의이식만이다른장기의이식과달리공서양속에위배된다고인정할만한아무런근거도없는것 이라고하여특허청의판단을취소하고다시심사에부칠것을심결하였다. 또한심판원은이사건출원발명의기술적특징은종래뼈이식분야에서이미사용되고있던인간이식용뼈의세척방법을개선하여피이식자의질병감염위험을방지하고자하는점에있으므로이사건출원발명이 153

163 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 공서양속에위반된다는지적은잘못된것으로판단된다고하였다. (4) 컴퓨터통신을이용한내기게임방운용방법의공서양속위반여부이건특허발명은컴퓨터통신을통하여인터넷웹사이트에서게임이나자료검색또는이벤트정보등으로일반게임이나내기게임을즐기거나이용자간에건전한만남의매개체의기능을할수있는컴퓨터통신을이용한내기게임방운용방법에관한것으로컴퓨터통신을이용하는 2인이상의이용자가여가를활용하여리그또는토너먼트로게임을즐기거나현재국내에서벌어지고있는이벤트에관한정보를제공하거나또는국내에서진행되고있는각종의스포츠경기에대한예상되는우승팀이나점수를알아맞추기등을할수있고, 또한국내에서발간되는만화, 만화잡지및무협지등을선택하여볼수있도록인터넷웹사이트상에내기게임방이라는프로그램을접속시켜컴퓨터통신을통하여이웹사이트를운용하는방법을제공하는목적및효과를갖는게임방법이다. 이건발명에대하여청구인은 이건특허발명은재물로써내기를하는발명으로서, 우연성에의해지배되는전자게임을기초로반드시내기를하도록하고, 게임결과에따라 ' 영화 / 연극보여주기 ' 등을포함한 ' 술, 여행, 식사비 ' 등의재물득실을결정하는영업방식이채택된것으로이건특허발명의비즈니스모델은도박이사회문제화될수있는공공의질서및선량한풍속을문란하게할우려가있는것 이라고하여공서양속을위반한발명이라고주장하며특허무효심판을제기하였다. 이에특허심판은공공의질서또는선량한풍속, 즉공서양속 ( 公序良俗 ) 을문란하게할염려가있는발명이란발명본래의목적이공서양속을문란케할우려가있고, 그목적에그러한실시가필연적으로공서양속을문란케할우려가있는고안이어야한다는점에비추어보면, 이건특허발명은전자오락의재미를향상시키기위한오락용기구를제공하는한편, 이용자들간의건전한만남의기회를제공한다는목적으로하는것으로, 이건특허발명이도박행위등공공의질서및선량한풍속을문란케하는부정행위에제공하는것을목적으로하는것이아닌것으로판단하였고, 게임의결과에따라패자가승자에게금품을지불하게하는강제적지불수단을구비하고있지않는등이건특허발명의내기게임방운용방법을순전한오락용으로제공하고위와같은부정행위용으로제공하지않는것이가능하다고보여져공서양속을문란하게할염려가있는발명에해당되지않는다고판단하였다. 154

164 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2) 특허심사기준상의불특허사유 특허청은발명의특허심사시에해당발명의공서양속을위반하는지여부를판단하기위하여다음과같은심사기준을제시하고있다. 불특허사유에대한판단은생명공학관련발명, 의약 화장품관련발명, 식품관련발명, 기능성음용수관련발명등에서기준을제시하고있으며, 분야별로특성에따라조금씩차이를보이고있지만전체적으로유사한기준을갖고있다. < 표 3> 분야별심사기준 구분생명공학관련발명의약 화장품관련발명식품관련발명 불특허사유의기준 1 인간에게위해를끼칠우려가있거나인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명 - 인체를사용하는발명으로서그발명을실행할때필연적으로신체를손상시키거나, 신체의자유를비인도적으로구속하는발명 - 인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명 ( 예 : 인간을복제하는공정, 인간생식세포계열의유전적동일성을수정하는공정및그산물등 ). 2 인간을배제하지않은형질전환체에관한발명 1 공중의위생을해할염려가있는발명 - 인체에해로운정도의양의유해물을안정제, 착색제, 피복제등으로사용하는의약, 화장품및그제법의발명 - 유해물이사용된경우공중의위생을해할염려가있는발명인지의여부는그유해물로인한유해성과목적하는효과를비교하여종합적으로판단한다. - 인체에사용되는허용량을넘어서써야만효과가기대되는유해성분을그허용량을초과하여함유하는화장품 2 그실시상태에따라유해하기도하고, 그렇지않기도하는것은이규정에해당하지않는것으로취급 - 태아에해를끼칠우려가있어임신부에게는투여가금지되지만일반인에게는허용되는의약발명 3 약사법에의해허가를받은의약발명중식품의약품안전청장이자진회수, 제조 수입금지조치를내린의약품과관련된발명에대해서는원칙적으로공중의위생을해할염려가있는발명으로판단 1 식품은누구나일상적으로섭취하는것으로서인체에안전할것을기본전제로하므로, 식품에관한발명의경우그재료또는성분 ( 식품의저장 가공중생성되는이차산물포함 ) 이인체에안전한것인지특별히살펴야한다. 2 식품재료또는성분의인체안전성이통상의기술자에게자명하지않은경우에, 공중의위생을해할염려가있는발명 - 식품으로서섭취경험이없는새로운재료또는성분인경우 - 국내 외정부보고서, 국제기구보고서, 관련데이터베이스에서유해성을인정하여식품에사용할수없다고규정한경우 - 국내 외학술지에서인체에유해하다고보고된경우 155

165 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 구분 기능성음용수관련발명 불특허사유의기준 - 섭취량, 섭취방법등발명의내용이당해기술분야의과학적상식의범주를벗어나는것이어서그안전성이의심되는경우 3 건강증진, 질병예방을위한건강기능식품의경우에도원칙적으로식품으로서의안전성이확보되어야하므로하나의출원에건강기능식품과의약품이함께청구된경우, 공중의위생을해할염려가있는지여부는개별판단 1 특허를받을수없는발명에관한일반원칙 - 그발명의본래목적을위한실시가필연적으로공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있거나공중의위생을해할염려가있을경우 - 발명이제조방법인경우그방법자체가공중위생을해칠염려가있는지가판단되어야할뿐만아니라그제조방법의목적생성물이공중위생을해칠염려가있는지에대해서도고려하여야함 - 발명본래의유익한목적은달성되지만그결과공중의위생을해칠염려가있는경우에는그해를제거하는수단은있는지또는이해관계를비교형량하여판단 2 특허를받을수없는발명에관한유의사항 - 기능성음용수가수질과관련된법령에서규정하고있는수질기준에적합하지않는것처럼보이는것만을근거로특허법상공중의위생을해할염려가있는발명으로취급하는것은바람직하지않음 - 다만, 명세서의기재만으로판단해볼때, 인체에유해할것이자명한기능성음용수와관련된발명에대해서는공중의위생을해할염려가있는발명으로취급하며, 이와같은경우에도객관적인입증자료또는실험성적증명서등의제출에의하여안전성이입증되면, 상기의규정에해당하지아니하는것으로판단 또한특허청은다음과같은사례에서특허법제 32 조의불특허사유에해당하여특허를받을수 없는발명이라판단한바있다. (1) 은섬유살균장치의위해성판단 이사건청구대상은물을살균하는은섬유살균장치로은섬유 (20) 를내부카트리지하우징에수용하여카트리지를밀봉 (340) 한후외부하우징 (10) 에삽입하여물을살균하는것을구성으로하는것을특징으로하는은섬유살균장치등의발명이다. 이사건청구인은 2006년 7월특허청구를하였고같은해 12월특허청으로부터이사건발명에서은섬유를먹는물관내에투입하여살균하면물리적힘에의한은섬유의단숙석출, 미생물과의반응또는산화제에의한반응등에의해은이용출되며이로인해인체에유해한결과를초래하므로공중의위생을해할염려가있는발명에해당함을이유로거절결정을받았다. 156

166 제 1 장 _ 특허요건판례평석 (2) 포유류과조류사이의클래스간핵이식방법 a 공여핵세포인조류동물의세포를준비하는단계와 b 수핵란인포유동물의난자로부터핵을제거하는단계를포함하는포유동물과조류사이의클래스간 (interclass) 핵이식방법에대한특허신청에대하여특허청은인간을배제하지않은클래스간핵이식방법에관한것으로인간의존엄성을손상시키는결과를초래할수있는발명으로특허거졀결정을하였다. 그러나특허심판원은원결정을취소하고이를등록하는결정을한바있다.(2007 원787) (3) 컴퓨터바이러스방역방법및시스템 아웃록주소록을읽어 (14), 이주소들에광고가링크되어있는컴퓨터바이러스코드들을복사하여이메일로전송하는컴퓨터바이러스기법을이용한광고방법 인청구항에대하여사회악인컴퓨터바이러스를이용하는것으로서공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는발명이라판단하였고, 치료백신이존재한다하더라도이용자가잠시망각한경우바이러스확대가능성및컴퓨터시스템의파괴를하여공공의질서를해할염려가있는것으로보고특허를거절하였다. (4) 인체안테나를이용한지상파 DMB 수신장치및그방법지상파중계기를통해송출된 DMB 방송의무선신호에대응하여인체에흐르는전류를상기전극을통해수신하고증폭하는저주파증폭부및상기전극및상기저주파증폭부사이에위치하여상기인체의임피던스와상기저주파증폭부의임피던스를정합하는임피던스정합회로를포함하는것을특징으로하는인체안테나를이용한지상파 DMB 수신장치에대하여특허청은본원발명의수신장치에의해인체에전류가인가됨으로인해지속적으로인체에전자파를발생시켜인체의건강에좋지않은악영향을끼칠뿐만아니라낙뢰시또는고전압스파크발생시에는사용자가낙뢰또는고전압스파크를맞아신체에상해를줄가능성을더높이는결과를초래될것이예측가능하므로공중의위생을해할염려가있는발명에해당한다고판단하였다. 그러나특허심판원은이를취소하고다시심사에부치도록파기환송하였다.(2007 원4020) 157

167 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 4 판결의검토 특허법제32조를근거로특허가거절됨을이유로다툰판례는많지않기때문에본판례를눈여겨봐야할수도있다. 그러나관련판례가많지않다는점은그만큼다툼이많지않다는것을의미하며, 특허법제32조를근거로특허가거절되는경우도흔하지않다는것을의미한다. 따라서본판례에서는법원의판단에대한검토를실시하는것보다, 공서양속에반하는발명과공중의위생을해할염려가있는발명에대한판단기준을생각해보는것이더욱의미가있을것으로여겨진다. 발명자에게발명의기여에대한보답과승인의차원에서, 또는제3자의기술혁신을권장하는차원에서발명에대한권리를발명자에게부여하는것은당연한원칙일것이나, 당연하게부여되는권리라하더라도헌법의가치아래에서자유로울수없는만큼, 일반적기본권이나헌법상의기본적가치, 사회규범이추구하고자하는목표등이고려되어져야한다. 따라서발명자체가또는발명의이용이공서양속과기본규범에저촉되는경우이러한당연성은배제될수밖에없다. 하지만공공의안전또는규범적 윤리적차원의개념에대하여지나치게강조를하게됨으로써특허에대한보호가소홀해지거나나아가신기술개발및발전을저해하게되는결과에대한경계는필요하다. 결국특허법제32조에따라발명에대한특허를거절결정함에있어서는항상해당발명이인류의사회와문화전반에가져다주는이점과다양한규범목적에반하는것인지여부내지는일반공중의생활및건강을해하는지여부를신중하고엄격하게비교하여야검토하여야할것이다. 한편공서양속과공공의질서, 선량한풍속등의개념은시대에따라변화하는것이며, 특정국가의경제적상황과시대의흐름, 사회 문화적분위기에따라달라질수밖에없는동태적인개념에해당한다. 따라서이에대한판단기준을어떻게정립할지에대한문제는상당히어려운문제이며, 더욱이과학기술이하루가다르게발전하고있는현시대에서는더더욱많은고민이필요한부분이다. 따라서시대에따라달라질수밖에없는판단기준의한계를극복하고수범자의신뢰와법적안전성등을도모하기위해서라도보다구체적이고명확한판단기준을마련하여적용할수있도록노력하는것이필요할것이다. 158

168 제 1 장 _ 특허요건판례평석 제 9 절 발명을한자의의미 ( 대법원 선고 2011 다 67705,67712 판결 ) 사건개요발명에있어다수인이개입한경우에있어발명을한자가되기위한요건및화학발명의발명자결정의기준 원심판결서울고법 선고 2010나62415( 본소 ), 2010나61422( 반소병합 ) 쟁점 [1] 특허법제33 조제1항 발명을한자 의의미및화학발명의경우발명자인지를결정하는기준 [2] 특허를받을수있는권리를이전하기로하는계약을묵시적으로도할수있는지여부 ( 적극 ) 및그러한계약에따라특허등록을공동출원한경우출원인이발명자가아니라도등록된특허권의공유지분을가지는지여부 판결요지 [1] 발명을한자 는바로이러한발명행위를한사람을가리키며따라서발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야함 [2] 특허를받을수있는권리는발명의완성과동시에발명자에게원시적으로귀속되지만, 이는재산권으로양도성을가지므로계약또는상속등을통하여전부또는일부지분을명시적, 묵시적으로이전할수있고, 그권리를이전하기로하는계약은명시적으로는물론묵시적으로도이루어질수있으며, 계약에따라특허등록을공동출원한경우에는출원인이발명자가아니라도등록된특허권의공유지분을가짐 판례평석및시사점공동발명자의요건은민감한기준이나현행특허법에서는발명자의개념, 발명자의인정기준, 공동발명자에대한인정기준에대해아무런기준을두고있지아니한바, 관련규정을보다명시적으로규정하여실질적으로판단할수있는근거규정의마련이필요 159

169 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 들어가는말 어떤특허권에관련하여발명의발명자가누구인가? 또는어떤특허권에관련한발명의발명자라고주장하는자는진실의발명자인가? 이러한특허권자내지발명을한사람에관한논란은근래공동연구 개발프로젝트의증가를배경으로매우많이발생하고있다. 예를들면, 직무발행의대가청구에는대가의산정방법에이르기전단계로, 대가청구의주체문제로서발명자의인정이그쟁점이되기때문에과거뿐만아니라앞으로도많은분쟁이발생할것으로예상되고있는것이다. 특히, 최근에는연구자 기술자의업적으로서의특허출원의중시에따라보다특허권이나그경제적이익과분리하여발명자인것에대한확인을구하는분쟁도출현하고있다. 소송상발명자의인정이쟁점이되는것으로는 1 모인출원에관한소송을이유로무효심리판결에대한심리판결취소소송 ( 특허부여전의특허를받을권리의확인청구소송, 특허부여후의특허권이전등록청구소송, 손해배상청구소송 ), 2 직무발명의발명자에의한대가청구소송, 3 발명자의지위 ( 인격권에근거한발명자의명예권 ) 의확인, 4 발명자의기재의보정청구등소송등이있다. 이처럼 발명자 의인정은결코사소한문제가아닌매우중요한문제라고생각된다. 그럼에도불구하고현행특허법에서는이러한발명자내지발명자의인정기준에대하여명확한규정을두고있지않다. 따라서본논문은발명자의실체적인정기준및발명자의인정에관한분쟁처리절차를보다명확하게할필요가있다는점에서이와관련된대판 , 선고 2011 다 67705, 판결 ( 서울고법 선고 2010 나62415( 본소 ),2010 나62422( 반소병합 ) 판결 ) 의사건사례를검토하여보고자한다. 물론동사안의쟁점은 1 발명자의지위, 2 공유계약의효력, 3 특허출원당시특허를받을수있는권리의이전합의가있었다는점의세가지의쟁점을가지고있지만, 본논문에서는이중발명자의지위내지발명자의인정기준을중심으로만살펴본다. 160

170 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2 사건의개요및판결 가. 사건의개요 1) 당사자동사건의당사자는피고는 미생물연구소주식회사이고, 원고는동회사의이사이며대표이사이다. 먼저, 원고 ( 상고인 ) 는독성학중환경독성학을전공한자로항암제개발과관련된자로 2001 년 3월 21일부터 2004 년 3월 21일까지피고회사 268) 의감사, 2004년 3월 21일부터 2006 년 3월 21일까지피고회사의이사로각각재직한자이며피고는 2001 년 3월 21일부터소제기당시까지피고회사의대표이사로근무하고있었다. 반면, 피고는 미생물연구소주식회사 로 1972 년 7 월경설립되어 2004 년 9 월 3 일당시 같은상호로변경된코스닥등록법인이다. 2) 개요 본사건과관련하여원심의채용증거에의하여적법하게인정한사실에의하면, 이사건특허발 명 ( 특허등록번호생략 ) 은메타아르세나이트염 (salt of meta-arsenite, AsO2-) 에항암효과 가있음을밝힌의약용도발명인데, 원고 ( 반소피고, 이하 원고 ) 는육산화비소를이용한항암제 에대한투자여부를고려중이던일성신약주식회사 ( 이하 일성신약 ) 에재직할당시네덜란드 회사인일사 (ILSA) 사의대표이던소외인에게비소화합물을이용한항암제개발이라는기본적인 과제와아이디어를제공하기는하였지만, 이사건특허발명의유효성분인메타아르세나이트염 에항암효과가있다는것을실제실험등을통하여규명하는데구체적인기여를한바는없는 것으로보인다. 오히려소외인이원고로부터일성신약의육산화비소를이용한항암제개발에대 한포기의사를전달받고원고와도연락이단절된이후인 경실험대행기관인온코테스 트사에캐코딜릭산 (Cacodylic acid), 아르세닉산소디움염 (Arsenic acid sodium salt), 소디 움메타아르세나이트 (Sodium meta-arsenite) 의 3 가지특정물질을실험대상으로선택하여 268) 피고회사는 1972 년 7 월경 미생물연구소주식회사 라는상호로설립되어 2004 년 9 월 3 일당시같은상호로변경된코스닥등록법인이다. 161

171 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 백혈병세포를포함한 6개의대표적인종양세포주를대상으로 0.01에서 100μg / ml의농도범위에서의항암효과에관한실험을의뢰한다음 경온코테스트사로부터실험결과가기재된이사건제1보고서를제공받음으로써메타아르세나이트염의항암효과를처음으로확인한것으로보인다. 한편그후연락이재개된원고의주선으로 소외인이대표로있는네덜란드회사인레파톡스 (Rephartox BV) 사와피고 ( 반소원고 ) 주식회사 ( 이하 피고회사 ) 사이에이사건개발약정이체결되어원고는이사건개발약정에따른연구감시자 (Study Monitor) 및피고회사의책임자로서소외인의위연구개발과정전반을관리하면서항암물질의투여간격등구체적인실험의진행방향에관한제안등을하기도하였으나, 그역할이나행위는소외인연구개발과정을일반적으로관리하거나그실험연구를보조하는정도에지나지않았던것으로보인다. 나. 동사건에대한원고및피고의주장 1) 원고의주장원고는피고회사로부터연구자금을받아연구실험을계속하는대신피고들과위연구결과를토대로한이사건성과물에관한원고의권리를피고들에게양도하는이사건공유계약을체결하였다. 그리고원고는위공유계약에따라별지 1 목록, 별지 5 6 목록기재각특허의공동출원인및공동특허권자가되었다. 그런데피고들이이사건특허를이용한항암제개발연구과정에서원고를배제하고, 이사건특허에관한원고의발명자및공유자로서의지위를부정하면서원고의특허지분을피고회사에이전할것을요구하는등이사건공유계약에따른의무를위반하였다. 이에원고는이사건공유계약을해지하고, 정당한특허공유권자로서법률상현존하는불안 위험을제거하기위해이사건특허등의발명자지위의확인을구하고, 이사건공유계약이해지되었으므로공유계약제4 조제1항에규정된제한을받지않고단독으로이사건특허를사용할수있음의확인을구한다. 2) 피고의주장 이사건특허의공동발명자로서원고와이사건특허를공동으로출원하고, 원고와이사건공유 162

172 제 1 장 _ 특허요건판례평석 계약을체결하는등원고에게이사건특허및그에따른성과물에관한지분권등이인정되도록해석될여지가있는, 피고회사또는피고의모든의사표시는원고를이사건특허의발명자라고생각한중대한착오에따른것이다. 이에피고들은 2008년 4월경원고에게이사건공유계약을취소하는의사표시를하였다. 또한이사건공유계약은이사의자기거래에해당하므로피고회사이사회의승인결의를얻어야하는데이러한절차를밟지않았으므로무효이다. 따라서원고의본소청구는모두이유없다고하면서, 1 원고는별지 1 및 5 목록기재각특허권과별지 6 목록기재각특허출원의각발명자가아니라는확인을구하였다. 다. 판결의요지 1) 고등법원의판결원고는피고 ( 피상고인 ) 들을상대로특허권 ( 특허등록번호제 호 ) 의공유자지위확인청구및위특허권의단독실시권확인청구를하였다. 원심 ( 서울고등법원 선고 2010 나 62415,62422 판결 ) 은원고는단독또는공동발명자에해당한다고할수없으며, 이사건성과물에관한공유계약은이사회승인을얻지못한이사와회사사이의거래에해당하여무효라고보아원고의본소청구는모두이유없어기각하였다. 이에원고는원심판결에불복하여 1) 발명자지위, 2) 이사건공유계약의효력, 3) 특허출원당시특허를받을수있는권리의이전합의가있었다는점과관련하여상고하였다. 이하에서는발행자의지위에대해서만검토한다. 2) 발명자지위와관련한상고이유주장특허법제33조제1항본문은발명을한자또는그승계인은특허법에서정하는바에의하여특허를받을수있는권리를가진다고규정하고있는데, 특허법제2조제1호는 발명 이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다고규정하고있으므로, 특허법제33 조제1항에서정하고있는 발명을한자 는바로이러한발명행위를한사람을가리킨다고할것이다. 269) 따라서발명자 ( 공동발명자를포함한다 ) 에해당한다고하기위해서는단순히발명에 269) 대판 선고 2009 후 2463 판결. 163

173 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 대한기본적인과제와아이디어만을제공하였거나연구자를일반적으로관리하고연구자의지시로데이터의정리와실험만을한경우또는자금 설비등을제공하여발명의완성을후원 위탁하였을뿐인정도등에그치지않고, 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야한다. 한편이른바실험의과학이라고하는화학발명의경우에는당해발명내용과기술수준에따라차이가있을수는있지만예측가능성내지실현가능성이현저히부족하여실험데이터가제시된실험예가없으면완성된발명으로보기어려운경우가많이있는데, 그와같은경우에는실제실험을통하여발명을구체화하고완성하는데실질적으로기여하였는지의관점에서발명자인지여부를결정해야한다. 270) 3) 대법원판결이에원심판결의본소에관한부분중이사건특허권의공유자지위확인청구및이사건특허발명의단독실시권확인청구부분을파기하고이부분사건을다시심리 판단하도록원심법원에환송하며, 나머지상고를모두기각하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결하고있다. 즉, 본판결은공동발명자가되기위해서는발명의완성을위하여실질적으로상호협력하는관계가있어야하는대법원입장과같으며, 271) 화학발명에서발명자인지여부는실제실험을통하여발명을구체화하고완성하는데실질적으로기여하였는지의관점에서결정해야함을다시한번확인한것에그의의가있다. 272) 270) 대판 선고 2009 다 판결. 271) 대판 선고 99 후 468 판결. 272) 대판 선고 2009 다 판결. 164

174 제 1 장 _ 특허요건판례평석 3 사안의해결을위한이론적검토 본장에서는발명자란어떠한자인가, 발명자에해당하기위해서는어떠한인정기준을두고있는 지, 특히공동발명자와관련하여그에대한인정기준에대하여우리나라뿐만아니라미국등비 교법적차원에서관련이론을검토하여본다. 가. 우리나라에서의규정 특허권을취득할수있는권리의주체가누구인가에대해서는두가지의입법론이존재한다. 진실한발명자및그승계인에한한다는 발명자주의 와누가발명한것인가라는것과관계없이최초에발명을국내에도입해서출원한사람에게특허를부여한다는 출원자주의 가그것이다. 우리나라특허법은이중에서어떠한형태를따르는지에대하여직접적인규정은두고있지않지만, 동법제33조에서 발명을한자 특허를받을수있는권리를가진다 라는표현을사용하고있어 발명자주의 를취하고있는것으로추정되고있다. 1) 발명을한사람의개념 (1) 개념우리나라특허법제33조제1항본문에의하면, 발명을한사람또는그승계인은이법에서정하는바에따라특허를받을수있는권리를가진다 라고규정하고있다. 즉, 특허권을받을수있는자는 발명을한자또는그승계인 이라고할수있다. 여기서 발명 이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도 ( 高度 ) 한것 ( 특허법제2조제1호 ) 으로사실행위라고할수있다. 따라서특허법상의행위능력내지권리능력은필요로하지않으며, 미성년자내지재외자 ( 在外者 ) 도특허를받을수있다. 273) 이에대하여판례는발명자를 어떠한문제를해결하기위하여기술적수단을착상하고이를반 273) 발명은상황에따라 1 창작된모든발명 ( 창작발명 ), 2 명세서에개시된발명 ( 개시발명 ), 3 청구된발명 ( 청구발명 ), 4 특허발명이라고하여용어를다의적으로사용하고있어서정확한구별하지않고사용하는경우혼동을초래할수있다 [ 정차오 이문욱, 공동발명자결정방법및관련권리의연구, 지식재산21 ( 특허청, ), 55쪽 ]. 165

175 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 복하여실현하는방법을만든자 라고하면서, 단순히기술의착상에만그치고이를구체화하는 과정에관여하지않는자, 일반적인지식을제공한조언자, 단순한보조자, 자금제공자, 도급인 이나명령자는진정한발명자라고할수없다고판시하고있다. 274) 다만, 특허를받을수있는권리가인정되는가의여부와실제로그에게특허권을부여하는가의문제는별개로다루어야한다. 즉, 동일한발명이각기독립된여러사람에의하여이루어진경우모든자가해당발명에대하여특허를받을수있는권리를갖는다. 하지만, 우리나라의특허법은실제발명완성시기의선후에관계없이이러한정당한권리자중제일먼저특허를출원하는자에게특허를부여하는선출원주의를취하고있다 ( 특허법제36조 ). 275) (2) 발명자의권리발생및권리내용발명을한자는법령에서금지되어있지않고타인의권리를침해하지않는한그발명의완성에의하여특허를받을수있는권리를갖는다. 이러한권리의법적성질에대해서는공권설, 사권설, 절충설로나뉘어져있다. 다수의견해는특허를받을수있는권리를일면적으로만취급하지않고국가에대하여특허를부여하는행정처분을청구하는권리는공권이지만, 다른한편으로발명의완성과함께발명자권리라는사권을원시적으로취득한다고본절충설을취하고있다. 276) 이렇게취득한발명자의권리내용으로는비록명문의규정은없으나발명자는특허를받을수있는지의여부와관계없이자신의발명을실시할수있으며, 특허출원전이라도제3자에게그발명권을실시할수있도록허락할수있는권리의실시권, 발명자가자신의발명에대하여특허를받을수있는특허출원권, 발명은발명자의사상으로발명자의인격이포함되며이러한권리는발명과동시에발명자에게원시적으로귀속되고양도가불가능한발명자인격권내지명예권 274) 수원지방법원 , 선고 2007 가합 ) 미국은과거최초로발명을한자에게특허권을부여하는 선발명주의 (first to invention) 를취하고있었으나 ( 미국특허법제 135 조 ), 동법의개정으로 2013 년 3 월 16 일부터 선출원주의 (first-inventor-to-file system) 가되었다 [ 그렇다고하더라도미국법상 진정한권리자 개념은매우중요시되므로발명자는본인스스로진정한최초의발명자라는사실을선언서 (Inventor s oath or declaration) 에서명하도록하고있음을주의하여야한다 [ 김승군, 김선정, 공동발명의법적문제점고찰, 지식재산연구 ( 제 10 권제 1 호 ) ( 한국지식재산연구원, ), 쪽 ; Leahy-Smith America Invents Act( 이하 AIA) 115]. 276) 김승군 김선정, 위의글, 60 쪽 ; 윤선희, 특허법 ( 법문사, 2013), 쪽. 166

176 제 1 장 _ 특허요건판례평석 등이인정된다. 277) 2) 공동발명자및종업원의발명 (1) 공동발명자및승계인 2인이상이공동으로발명을한때에는특허를받을수있는권리는공유 278) 로한다 ( 특허법제 33조제2항 ). 따라서공동발명의경우공동발명자전원이발명자이며, 특허를받을수있는권리도공동발명자전원에게있다. 따라서이들중일부의자만이출원하여특허를받을수는없으며 ( 특허법제44조 ), 279) 공동발명자는다른공유자전원의동의가없으면특허를받을수있는권리의일부를다른사람에게양도할수도없다 ( 동법제37조제1항 ). 예를들면, 단순히다수의관계자에의한발명이된경우라하더라도발명과정에서일반적인조언이나지도만을하는단순관리자, 연구관의지시에따라단지주제를정리하거나실험만을한다거나, 발명자에게자금을제공하거나설비이용의편의를제공함으로써발명의완성을지원하거나위탁한자등은공동발명자라고할수없다. 반면물리적으로함께또는동시에연구하지않았거나관계자사이에동종또는대등한기여가없었다고하더라도실질적인상호협력에의하여이루어진다는공통의인식하에기술문제해결을위한연구가이루어졌다면공동발명자가될수있다. 280) 공동발명자의인정근거에대해서는직접적인법규정은존재하지않는다. 다만, 대법원판례에의하면, 공동발명자가되기위해서는발명이완성되기까지의과정중적어도일부에공동발명자각각이기술적인상호보완을통하여발명의완성에유익한공헌을하여야하며, 발명의완성을위하여실질적으로상호협력하는관계에있어야한다 고판시하고있을뿐이다. 281) 그런데공동발명은통상회사의직무발명인경우가많은데, 이경우직무발명과관련된법및 277) 윤선희, 위의책, 쪽. 278) 공동발명의법적성질에대해서는특허법에공유라고규정하고있지만, 이권리는무체재산권으로공유설, 합유설, 총유설, 절충설의견해대립이있고 [ 김승군 김선정, 위의글, 60 쪽 ; 정차오 이문욱, 앞의글, 쪽 ], 판례도나뉘어져있으나최근대법원판례는공유설을취하고있다 [ 대법원 선고 97 다 판결 ; 대법원 선고 87 후 111 판결 ( 합유에준함 ); 대법원 선고 2002 후 567 판결 ( 공유 ); 15) 대법원 선고 2013 다 판결 ( 공유 ). 279) 특허청, 특허 실용신안심사기준 ( ), 2103 쪽. 280) 윤선희, 앞의책, 쪽. 281) 대판 99 후 468, 2009 허

177 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 회사의사규 ( 社規 ) 에의하면, 사용자인회사가직무발명에대한권리를자동승계하여회사단독 의권리가인정되고, 공동발명자는그에대한권리가인정되지않는다. 직무발명안내서에서나 열하고있는기본적인인정기준을보면다음과같다. 282) 관리자의경우공동발명자에해당하는경우 관리자의경우공동발명자에해당하지않는자 비관리자의경우공동발명자에해당하는자 비관리자의경우공동발명자에해당하지않는자 - 구체적인착상을하고부하에게그발전및실현을하게한자 - 부하가제출한착상에보충적착상을가한자 - 부하가행한실험또는실험의중간결과를종합적으로판단하여새로운착상을가하여발명을완성한자 - 소속부서내의연구가혼미하고있을때, 구체적인지도를하여발명을가능하게한자 - 부하인연구자에대한일반적관리및연구에대한일상적관리를한자 - 구체적인착상을나타내지않고단지어떤연구과제를주어발명자인부하에대하여일반적인관리를한자 - 부하의착상에대하여단지양수의판단을한자 - 어떤문제를해결하기위한기술적수단을착상한자 - 타인의착상에의하여연구를하여발명을완성하게한자 - 타인의착상에대하여구체화하는기술적수단을부가하여발명을완성한자 - 구체화하기위해서는약간불완전한착상을하고타인에게일반적인지식의조언또는지도를얻어발명을완성한자 - 타인의발명에힌트를얻고다시그발명의범위를확대하는발명을한자 - 발명자에게자금을제공하여설비용의편의를주는등발명의완성을원조하거나위탁한자 ( 단순후원자, 위탁자 ) - 희망조건만제시하고그것을해결할착상으로제공하지않은자 - 타인이제시한착상속에서실용성이있을것같은것을선택한것에지나지않는자 - 당해발명에관하여착상만하고구체화하는과정에서실질적으로관여하지않는자 - 발명의과정에서연구자의지시로단순히데이터를정리하거나제시된제도, 실험등을한것에지나지않는자 ( 단순보조자 ) - 단지, 일반지식의조언또는제시를주기만한자 또한승계인은발명자로부터발명을승계받으면발명자를대신하여특허를출원할수있다. 즉, 발명자의특허를받을수있는권리는계약또는상속을통하여그전부또는일부를이전할수있다. 이러한권리는특허출원전후를불문하며, 특허출원의권리이전은그승계인이특허출원을하지않으면제3자에게대항할수없으며 ( 특허법제38조제1항 ), 특허출원후의권리이전은상속기타일반승계의경우를제외하고특허청에특허출원인변경신고를하여야만효력이발생한다 ( 특허법제38조제4항 제5항 ). 282) 정차오 이문옥, 앞의글, 쪽. 168

178 제 1 장 _ 특허요건판례평석 (2) 종업원의발명우리나라특허법은종업원이한발명중에서종업원의현재또는과거의직무에속하고사용자의업무범위에속하는것을직무발명 283) 이라고하고, 이러한발명에관한모든권리는해당발명종업원에게원시적으로귀속되며, 사용자는이에상응하여무상의통상실시권을취득한다고규정하고있다. 또한직무발명에대하여특허를받을수있는권리또는특허권의사용자에의양도나전용실시권의설정을사전에정해두는것이가능하고, 이러한양도나설정이있었던경우에종업원은상당한대가의지불을받을권리를가진다. 284) 3) 특허를받을수없는자 (1) 특허청및특허심판원직원특허법제33조 1항단서에는 다만, 특허청직원및특허심판원직원은상속이나유증 ( 遺贈 ) 의경우를제외하고는재직중특허를받을수없다 라고규정하여특정신분을가진자는특허권취득을제한하는규정을두고있다. 이러한규정을둔취지는특허청직원은특허관계업무를다루고있으므로타인의출원내용을모인 ( 冒認 ) 할가능성이있고, 심사관으로서의직책을수행하고있는직원은자기가출원을하여자기에게특허를허용할가능성도있으므로이러한폐해를미연에방지하고일반특허출원인의기술보호와특허출원등의심사 심판의공정성을보장하기위함이다. 285) (2) 무권리자무권리자란발명자또는그승계인으로부터특허를받을수있는권리를적법하게승계받지아니한자로서모인자 ( 冒認者 ) 와선의의무권리자가있다. 무권리자의출원이라함은진정한발명자가아닌자로서특허를받을수있는권리를승계하지아니한자가정당한권원없이특허출원 ( 모인출원 ) 을하는형태로, 이러한행위는원칙적으로정당한권리자에대한불법행위가된다. 따라 283) 직무발명이란종업원 법인의임원또는공무원등이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다 ( 특허법제 2 조제 2 호 ). 284) 윤선희, 앞의책, 278 쪽. 285) 윤선희, 위의책, 쪽. 169

179 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 서모인출원은거절이유 ( 특허법제 62 조제 2 호 ) 에해당되고, 등록후에는무효사유가된다 ( 특허 법제 133 조제 1 항제 2 호 ). 이처럼특허를받을수있는권리의승계인이아닌자또는특허를받을수있는권리를모인한자 ( 무권리자 ) 의특허출원으로인하여특허를받지못하게된경우에는그무권리자가특허출원을한후에한정당한권리자의특허출원은무권리자가특허출원을한때에특허출원을한것으로본다고하여출원일에대한소급적효력을인정하고있다. 다만, 무권리자가특허를받지못하게된날로부터 30일을경과한후에정당한권리자가특허출원을한경우에는그러하지아니한다 ( 특허법제34조 ). 286) 나. 발명자및발명자의인정기준에대한비교법적검토 1) 미국의경우 (1) 발명자미국헌법이나특허법에는발명자의정의가존재하지않는다. 다만, 출원인은다음각호에해당하지않을경우에한하여특허를받을수있다 ( 특허법제102조 ) 에의하여해당인자신이특허를얻으려고하는주제 (subject matter) 를발명한것이아닌경우에는특허를받을권리가없다 ( 동법제102조 (f)). 이에근거하여발명자란클레임및그외에기재된발명의주제를착상한자를말한다고할수있다고한다. 착상 (conception) 이란 발명행위의정신적부분의완성 (the competition of the mental part of inventive action) 이며 완전하고유효한발명의명확하고도영속적인아이디어가이후실시에적용되는형태로발명자의마음속에형성되는것 (the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it hereafter to be applied in practics) 이라고한다. 287) 착상이완전하게 286) 특허법원 , 선고 98 허 2405 판결. 287) Townsend v. Smith, 36 F. 2d 292, 295(Ct. Cust. & Pat. App. 1930); Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 f. 2d 1367, 1376(Fed. Cir. 1986). 170

180 제 1 장 _ 특허요건판례평석 되는것은통상의기술을가진자가새로운조사나실험을경험하지않아도실시가능할정도로발명자의심리중에서아이디어가명확하게정의되어있을것을필요로한다. 또한확고하고영속적으로되는것은단순히일반적인목표나계획이아니라구체적으로완결되는아이디어를가지고있을것을요한다. 다만, 발명의성립과정을분석할때에착상과함께구체화의개념이고려되는경우가있다. 발명의구체화에이르는방법으로는두가지가있다. 하나는현실 (actual) 의구체화로, 발명자가발명을구체화한물건의제조나, 발명한방법을현실적으로실시하고, 의도한대로의결과를얻을수있음을실증하는것에의하여발생한다. 또다른하나는의제적 (constructive) 구체화로, 발명에대하여특허출원을행함에의하여발생한다. 출원인이특허법제112조의개시요건을충족하는한발명을만들거나실험하지않더라도의제적인실시가될수있다. 288) 발명자의인정에있어구체화가문제되는경우는원칙적으로저촉심사 (interference) 절차 289) 에있어서발명의우선순위를결정하는경우에한정된다. 발명은어디까지나착상의점에있고, 구체화는발명의인정의원칙과는무관계하다고할수있다. 290) 나아가, 미국은공동발명자의정의및인정기준을명시적으로규정하고있다. 즉, 공동발명자란 공동으로발명을하거나발견한주체중의 1 인이라고규정하였다 (Leahy-Smith America Invents Act- 이하 AIA Sec. 3(FIRST INVENTOR TO FILE) (f)). 291) (2) 공동발명자의인정기준먼저, 발명의기여도 (contribution) 와관련하여미국특허법제116조에는, 2인이상의자가공동발명을실시하였을경우에는본법으로특별한규정이있는경우를제외하여그러한자는공동출원에기여하지않으면안된다는취지를규정하고있다. 따라서공동발명자의인정에는미국 288) 조규현, 공동발명의의의와요건, Law & Technology( 제 10 권제 5 호 ) ( 서울대기술과법센터, ), 10 쪽. 289) 35 U.S.C. 102(g)(2006); 복수출원인간의우선권을다루는절차로 AIA 시행이전의선발명주의를취하던미국의독특한제도이다 [ 위의글 ]. 290) 工藤敏隆, 発明者の認定基準及び発明者の認定に関する紛爭処理手続, 知財硏紀要 ( 知的財産研究所, 2006), 147 頁, 291) 동규정은 The term inventor means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention 라고되어있다 [ 171

181 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 특허법제116조가적용되는 2인의발명자가본법에근거한출원요건을충족하는한, 그러한자는각자의지리적소재에관계없이미국특허 상표청에출원을할수있다고하겠다 (35 U.S.C. 116). 여기서공동발명이란 2인이상의자가동일한목적을향하여일하고서로의노력을결집하여발명한공동의산물이므로공동발명을구성하기위해서는각발명자가동일한주제 (subject matter) 에대해연구하고발명사상 (inventive thought) 과최종결과 (final result) 에대해기여를할필요가있다. 292) 다만, 연방순회공소재판소는, 미국특허법제116조에근거한공동발명자로서의자격은, 적어도일정한협력관계 (collaboration) 를요건으로한다고판단하고있다. 293) 협업과관련공동발명의인정기준은판례의결정사항을토대로공동발명자의혼란방지를위하여특허법에그기준을정하고있다. 즉, 1 물리적으로함께또는동시에작업하지않는경우, 2 발명자간기여도의종류또는정도가동일하지않는경우, 3 각자가특허의모든청구항에기여하지않는경우라도공동발명자로인정된다고규정하고있다 (35 U.S.C. 116 MPEP (V) ). 294) 둘째, 종속하는클레임에대한기여로특허에포함되어있는클레임중에서적어도하나의주체 의착상에기여한자는공동발명자에해당한다고한다. 셋째착상의제공과구체화 실시화로 발명의실시화는발명자의인정의문제에는관계하지않는다. 따라서발명이착상된시점에서그발명이완료되었는지또는실시화되고처음으로발명이완료되었는지의여부와관계없이클레임의주제를고안한자만이발명자로간주된다. 발명자의인정에있어서실시화 구체화가문제되는경우는원칙적으로 1940 년저촉 (interference) 절차에있어서발명의우선순위를결정하는경우에한한다. 295) 그런데착상이발명의정신적부분의 292) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967). 293) SAB Industri AB v. Bendix Corp., 199 USPQ 95 (E.D. Va. 1978); Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 23 USPQ2d 1921, 1926 (Fed. Cir. 1992); Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp., 71 USPQ2d 1787, 1791 (Fed. Cir. July 20, 2004). 294) 1984 년개정특허법에서개정전의 모든청구항 (all claims) 의원칙을버리고일부청구항에대해기여를한경우에는모두해당출원의공동발명에해당되도록하였다 ( 동법제 116 조 )[U.S.C. 116(a)]. 295) 이와관련한사례가 Smith v. Bousquet 사건사례이다. 이사례에서동시의착상및구체화의원칙이처음을적용되었다. 법원은동원칙과관련하여예측이불가능한생물학과화학의분야에서착상과구체화는분리될수없고, 발명자가아이디어의실현가능성을시현하는실험을성공적으로완수할때까지는착상이있는것이아니며, 그결과착상과실시는동시에일어난다고판시하였다 [Smith v. Bousquet, 111 F. 2d 157, 159, (Ct. Cust. 172

182 제 1 장 _ 특허요건판례평석 완성이라면실시또는구체화는발명자가착상한수단에의하여원하는결과를만들어내는물리 적인행동이다. 296) 그러므로발명의중심은어디까지나착상의점에있으므로구체화는발명자 의인정에대하여원칙적으로무관계하다고하여야할것이다. 2) 영국의경우 (1) 발명자영국특허법은발명자란 현실적고안자 라고규정하고있다 ( 특허법제7조제3항 ). 발명의개념에대해서는아무런규정을두고있지않지만, 1발명적활동, 2 발명자가최초로행하고, 발명적인것으로되는특정의활동, 3신규이고또한그것을작성하는것에발명적활동을필요로하고있는것, 4 독점이요구되는것이라고한다. 297) 나아가, 공동발명자에대해서도특허법에명확하게규정하고있다. 즉, 동법제7조제2항 (a) 에의하면, 발명의특허는주로단독또는공동발명자에게부여하는것이가능하다 고하고있다. 나아가, 동조제3항에의하면, 발명자를발명의현실의고안자로서정의하고, 공동발명자는이러한취지에따라해석하도록하고있다. 그러므로공동발명자는발명을공동하여고안하는자를말한다고한다. (2) 공동발명자의인정기준공동발명자의인정기준에대해서는다음 3가지로구분하여살펴보면, 첫째, 발명에대한기여도이다. 즉, 영국특허법제43조제3항에의하면, 종업원에의한발명의창작이라고할때에는종업원이단독으로또는타인과의공동으로발명을창작하는것이라고하며, 종업원에게다른종업원이발명을창작할때에단독으로조언기타지원을하는것을포함하지않는다고규정하고있다. 판례도이와동일한견해를취하고있다. 즉, 종업원발명에관한규정인영국특허법제 43조제3항및동법제7조제2항 (a) 의규정에비추어보면, 타인에의한발명의창작에대해단지조언또는기타지원을한것에지나지않는자는발명자가아니다 라고판시하고있다. 298) & Pat. App, 1940)]. 296) 조규현, 앞의글, 10 쪽. 297) British United Shoe Machinery v. Fussell (1908) 25 R.P.C

183 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 하지만, 공동발명자의인정을위해필요하게되는발명에대한기여의종류및정도에관한문제를다루고있는판례는거의없다. 따라서법령및판례에의한정확한기준을정할수는없다. 다만, 발명에대한기여가적거나사소한것일경우에는발명자로서분명하게부적격으로처리하고있다. 공동발명자가될수있는자가발명의착상과관계되어야하는지또는실시로의환원과관련되면충분한가의여부에대해서는명확하지않고사안마다법관의자유재량에의하여심리하는것으로보인다. 둘째, 종속되는클레임에대한보고에기여하여야한다. 즉, 위에서언급한판례는종속클레임과독립클레임을구별하고있지않지만, 종속클레임의주제의작성에만기여하여도공동발명자로인정되어출원시에그해당출원에대해공동발명자로지정된다. 다만, 관련자의기여로그자를공동발명자에포함시키기에는그에따른적절한정도와질의것을조건으로하고있다. 셋째, 착상과제공의구체화 실시화와관련하여, 발명의착상시에발명이완성된다고하는경우, 예를들면실험또는실증을전체적으로실시함이없이발명의효과를증명할수있거나또는예측이가능한영국에서특허부여를할수있는비즈니스모델, 컴퓨터 프로그램의발명및특정의기계적구조의발명의경우, 착상단계에서실질적으로관여했다면공동발명자로인정할필요가있다. 한편, 발명이실시에대한환원시만완성된다고하는경우예를들면, 화학발명의경우발명에의환원단계이외에는기여를하고있지않는경우에는공동발명자로인정될가능성이매우크다고하겠다. 299) 3) 독일의경우 (1) 발명자독일특허법제6조제1문에의하면, 발명의발명자는특허를받은권리를가진다 라고규정하고있지만, 발명자의정의에대한직접적인규정은두고있지않다. 다만, 독일연방대법원 (Bundesgerichtshof, BGH) 은 1969년 3월 27일 Rote Taube 사건사례에서, 발명을 인과관계상분명한성과를얻기위하여지배가능한자연력을이용하는계획된행동을교시하는 298) 대표적인판례로는 Allen v. Rawson (1845) 1CB 551 가있다. 299) Allen v. Rawson (1845) 1CB

184 제 1 장 _ 특허요건판례평석 것 300) 이라고정의하고, 발명자를 창작적인아이디어를인식하고창작활동에서기술적인행위 에대한지침을개발하는자 301) 라고하였다. 302) 이러한발명자를인정하기위해서는다음 3가지의요소가필요하다고한다. 첫째, 창조적활동에의하여발명의요지를작출한자만이발명자가될수있다고한다. 실제의발명자를고용한회사등의법인은발명자자체가될수없다. 이러한규칙은회사의공식대표자로서활동하고있는자가발명을한경우에도적용된다. 둘째, 발명은외부에서인식되지않으면안된다. 발명이알려지는것에의해서만, 발명이구체적으로또는다른것과구별되어존재하게되고, 이에의하여발명자를위한권리및보호가특허법에의하여발생되고그에따른법적효력을가지는것이라도한다. 303) 셋째, 발명의기여가창조적이어야한다는것이다. 또한독일도공동발명자의개념에대한명시적인규정은두고있지않다. 다만, 독일특허법제6 조제2문에의하면, 2인이상의자가공동하여발명을한경우는특허를받을권리를공유한다 는취지의규정을하고있을뿐이다. 더불어제2문에서 2인이상의자가공동발명자로서함께발명을한다는취지가명시하였다. 이에따라공동발명의특허를받을권리는모든발명자가공유한다고할수있다. (1) 공동발명자의인정기준공동발명자의인정기준에대해서다음 3가지로구분하여살펴본다. 첫째, 발명의기여도이다. 위에서언급한바와같이발명자로인정하기위한 3가지의요소중의하나로발명에대한기여가창조적이어야한다는요소가있다. 마찬가지로발명에대하여창조적기여를한자는누구든지공동발명자가될수있다. 이창조적기여는통상의기능을넘어야한다. 304) 하지만, 기여자체에특허성이있는지또는발명적인것인가는인정기준으로여겨지지않는다. 305) 따라서전체적 300) BGH , X szb 15/ ) Franz-Josef Zimmer Svenja Sethmannm What makes a Co-worker a Co-Inventor?, Grünecker, Kinkeldey, stockmair & Schwanhäusser, ) 조규현, 앞의글, 19 쪽. 303) Benkard, Patentgesetz, 10th Ed. 2006, 6, Rdn ) OLG Düsseldorf,(GRUR 71, 215); 예를들면, 독일의판례법에의하면, 발명자로서인정되는자는그기여가최종적인성공원인으로되지만, 발견된해결책에결정적인영향을미친자, 근저에있는과제를해결하는방법의기본개념을고안한자또는그개념의실행으로이행한자를들수있다. 305) Benkard, 6, Rdn. 32; BGH "Verkranzungsverfahren",(GRUR(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) 175

185 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 인성공에영향을미치지않은, 즉발견된해결책과무관계한기여는공동발명자로서요건은만족하지못하고, 306) 발명자또는제3자에의하여부여된구체적인지시에따라행해진기여도그요건을충족하지못한다고한다. 307) 게다가, 발명을실행으로이행한자또는발명의실험을한자도통상그임무가특정의과제와관계되지않는한, 발명자로보지않는다. 둘째, 종속한클레임에대한기여이다. 클레임에의하여상정된발명에기여한모든발명자가 포함된다. 종속클레임도발명자를인정하는판단대상이된다고한다. 물론이경우에도공동발 명자가될수있는자의기여가창조적이어야함을불가결한전제조건으로언급하고있다. 308) 셋째, 착상의제공과구체화 실시화를들수있다. 즉, 독일에서발명자는완성한발명에대하여발명자의다양한기여를기초로판단한다. 연방최고법원의 Wildverbissverhinderung 사건사례 309) 를보면, 발명은해당업자가발명적활동을수반하는지또는불필요한부담이부과되는자신의노력또는실험없이발명의교시를실행에옮기는것을가능하게하는충분한정보의이용이가능해졌을경우에완성된다. 그러나일상적인측정, 예를들면, 프로세스의파라미터의최적화또는가장적합한재료의분류를넘는것과함께하지않는추가의실험은발명의완성에영향을미치지않는다. 따라서이론적개념을실행으로옮기기위해서필요한실험을실행하는자는그작업의곤란함및그기여의질에따라발명자로서특정되는경우도있고, 특정되지않는경우도있다. 분명히, 공업기술의발명과비교하여화학또는생명공학과같은실험과학에서는이론적개념을실행으로옮기는자가공동발명자로서특정될가능성이훨씬높다. 결과로서발명의완성은기술분야에의하여다를가능성이있는한편, 완성한발명에근거한발명자의요건을판단하기위해서적용되는원리는모든종류의발명에서동일하게된다 는견해를보이고있다. 2004, ) BGH "Motorkettensäge", GRUR 1978, ) BGH GRUR 66, ) BGH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, ) BGH "Wildverbissverhinderung", GRUR 1971,

186 제 1 장 _ 특허요건판례평석 4) 일본의경우 (1) 발명자일본은특허법등에발명자에대한정의는규정되어있지않다. 학설의경우에는 발명자란진실로발명을이룬자연인이다, 310) 발명자란해당발명의창작행위에현실로가담한자를말한다 고언급하고있다. 311) 다른한편으로 발명자란특허청구의범위에기재된구체적인기술수단을완성시킨자이다, 312) 특허권은종래의기술로해결할수없었던과제를, 신규또한진보성을갖춘구성에의하여해결하는것이성공한발명에부여되는것이므로 ( 특허법제29조 ), 특허법이보호하려는발명의실질적가치는종래기술에서달성하지못한기술적과제의해결을실현하기위한종래기술로해결되지않는특유의기술적사상에근거한해결수단을구체적구성을가지고공개한점에있다. 따라서특허청구의범위에기재된구성가운데, 해당특허발명특유의해결수단의구성, 즉발명의특징적부분의완성에관여한자가아니면발명자라고할수없다 는견해 313) 도있다. 나아가, 단순한보조자, 조언자, 자금의제공자, 또는단지명령을내린자는발명자에해당되지않는다 는견해도있다. 314) 공동발명자에대한정의규정도존재하지않는다. 마찬가지로학설에의하면, 공동발명자가되기위해서는발명자가될수있는조건이필요하다 고하고있으며, 315) 다른견해는 공동발명자란 2명이상의자가단순한협력이아니라실질적으로협력을하여발명을성립시킨자를말한다 고한다. 316) 나아가, 발명은기술적사상의창작이기때문에, 실질상의협력의유무는오로지이관점에서판단하여야한다. 사상의창작자체에관계하지않는자, 예를들면, 단순한관리자 보조자또는후원자등은공동발명자는아니다. 또한부하인연구자에대해서일반적관리를한자, 구체적착상에나타나지않고단지통상의테마를준자또는발명의과정에일반적인조언 지도를한자 ( 단순한관리자 ), 연구자의지시에따라단지데이터를정리한자또는실험을실시 310) 中山信弘, 工業所有権法 ( 上 ) 特許法 ( 第 2 版増補版 ) ( 弘文堂, 2000), 59 頁. 311) 中山信弘, 위의책, 59 頁 ; 吉藤幸朔 ( 熊谷健一補訂 ), 特許法概説 ( 第 13 版 ) ( 有斐閣, 1998), 185 頁. 312) 三村量一, 発明者の意義, 金融 商事判例 ( 第 1236 号 ) ( 経済法令研究会, 2006), 123 頁. 313) 中山信弘, 앞의책, 59 頁. 314) 위의책, 315) 위의책, 316) 吉藤幸朔 ( 熊谷健一補訂 ), 앞의책, 185 頁. 177

187 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 한자 ( 단순한보조자 ), 발명에자금을제공하거나설비이용의편의를주는것으로발명의완성 을원조한자또는위탁한자 ( 단순한후원자 위탁자 ) 등은공동발명자는아니다 라고한다. 317) (2) 공동발명자의인정기준먼저, 발명의기여도와관련하여 발명의성립과정을착상의제공과착상의구체화의 2단계로나누어각단계마다실질상의협력자의유무를다음과같이판단한다. 318) 즉, (a) 제공한착상이새로운경우, 착상자는발명자이다. 물론착상자가착상을구체화하지않고그대로이것을공표한경우그이후타인이이것을구체화하여발명을완성했을때에는착상자는공동발명자라고할수없다. 왜냐하면양자간에는일체적 연속적인협력관계가없기때문이다. 따라서이경우는공지 ( 公知 ) 의착상을구체화하여발명을완성한자가발명자이다. (b) 신착구상을구체화한것은, 그구체화가해당업자에게자명할정도에이르지않는이상공동발명자이다. 319) 이처럼착상의제공과착상의구체화로나누어공동발명자를인정하는방법에대해 어떠한기술이나사상의제공이발명의요소로서착상이며, 실제의제작이나실험등이어떤것일때발명의구체화라고할수있는지에대하여는발명의내용을통해살펴볼수있다. 그러한의미에서착상과구체화로나누어공동발명자성을고찰하는방법은관리자, 보조자, 후원자, 위탁자등을제외한다는접근방식과동일하다. 다만, 착상과구체화로나누어고찰하게되면, 발명이완성에이르는시간적측면에서, 공동발명자인가아닌가를검토하는것이가능해진다. 발명은항상착상과구체화의과정을거쳐완성에이르는것중에서착상자체가구체적인경우, 즉, 발명에필요한 구체화 의과정이착상자체에포함되어있다고평가되는경우에는, 구체화의작업자체는어떠한창작에도결합되지않는다. 이경우는해당구체적인착상을제공하는것으로이미발명이완성했다고할수있지만, 그후에관여한사람은, 동발명을확인하는것에지나지않는다고하며, 착상의제공자만을발명자로인정하고있다. 320) 둘째, 종속되는클레임의보고에대한기여로특허청구의범위에복수의청구항이있어, 그복수 317) 吉藤幸朔 ( 熊谷健一補訂 ), 위의책, 185 頁. 318) 공동발명자의인정기준과관련한학설로는吉藤說 ( 소극적 approach 설, 이단계설 ) 과발명의특징적부분과기술분야의특성을강조한三村說이있다 [ 吉藤幸朔 ( 熊谷健一補訂 ), 앞의책, 頁 ; 三村量一, 앞의글, 頁 ; 조규현, 앞의글, 14 쪽 ]. 319) 吉藤幸朔 ( 熊谷健一補訂 ), 위의책, 188 頁. 320) & 野利秋 飯村敏明 三村量一 末吉亙 大野聖二, 知的財産法の理論と実務 ( 第 1 巻 ) ( 新日本法規出版, 2007), 頁. 178

188 제 1 장 _ 특허요건판례평석 의청구항중일부의청구항만관여한자가발명자가되는지의여부에대해서는특허법상규정은 없다. 학설로서 복수의청구항가운데일부에기재된기술의완성에관여한자도공동발명자라 고한다 는견해가있다. 321) 셋째, 착상의제공과구체화 실시화에대한것으로기계의분야와화학의분야로나누어, 착상의제공과구체화에대해서는다음과같은견해가있다. 322) 기계분야의발명에대해서는, 발명을구성하는개개의기술에대해서는공지하는경우가많아, 일반적으로구체적인형태를갖추고처음으로발명으로완성했다는점으로부터, 323) 구체화의단계의관여가중시되었다 고본다. 다만, 이를중시하는판결례 324) 가모두착상과구체화를구분하여판단하는것은아니고, 추상적인기대를받아실제로제작등에적합한자가발명자가되는사례이며, 착상을수반한구체화에관여한사례라고할수도있을것이다. 또한 화학의분야에서는구체적인구성이과제의해결수단이며, 착상의단계에서이것을구체화한결과를예측하는것이가능하므로, 해당구성을착상한자를발명자로평가할수있는경우가많다 라고하듯이, 325) 착상에수반한구체화에관여한자혹은구체화를예측할수있는착상을한자는발명자로인정받을수있다고한다. 그렇지만, 구체화에있어관여가있다고보이나, 발명의구성혹은특징적부분에관여하고있지않는경우, 이경우는발명자로인정받기어렵다고한다. 326) 착상자체의중요성이높은사례 327) 에서는, 착상에구체성이있는것을전제로 328) 착상의제공자도공동발명자로인정한다. 발명과그완성에관여한사람의관여의내용 정도를향후지켜볼필요가있다고한다. 321) 三村量一, 앞의글, 123 頁. 322) & 野利秋 飯村敏明 三村量一 末吉亙 大野聖二, 앞의책, 頁. 323) 松本司, 企業内における発明者の確定, 知財管理 ( 第 52 巻 11 号 ) ( 一般社団法人日本知的財産協会, 2002), 1701 頁. 324) 東京高裁昭和 51 年 4 月 27 日判決 ( 取消集 ); 東京高裁昭和 60 年 8 月 15 日判決 ( 取消集 ); 東京地裁昭和 60 年 10 月 30 日判決 ( 判タ ); 東京高裁平成 3 年 12 月 24 日判決 ( 判時 ); 大阪地裁平成 12 年 7 月 25 日判決 (( 平 10( ワ )10432) 最高裁 HP); 東京地裁平成 13 年 1 月 30 日判決 (( 平 11( ワ )9226) 最高裁 HP; 東京地裁平成 13 年 1 月 31 日判決 (( 平 11( ワ )20878) 最高裁 HP); 大阪地裁平成 15 年 9 月 11 日判決 (( 平 14( ワ )3694) 最高裁 HP); 東京地裁平成 16 年 10 月 29 日判決 (( 平 15( ワ )14025) 最高裁 HP) 東京地裁平成 17 年 3 月 10 日判決 (( 平 16 ( ワ )11289) 最高裁 HP) 東京地裁平成 18 年 3 月 9 日判決 (( 平 16( ワ )27028) 最高裁 HP). 325) 三村量一, 앞의글, 123 頁. 326) 東京高裁昭和 39 年 10 月 22 日判決 ( 判タ ); 東京高裁昭和 60 年 10 月 24 日判決 ( 取消集 ). 327) 東京高裁平成 15 年 3 月 25 日判決 (( 平 11( 行ケ )330) 最高裁 HP. 328) 작성의뢰등에있어서단순한기대를전한것에지나지않는다고하여발명성이부정된사례로는東京高裁昭和 60 年 8 月 15 日判決 ( 取消集 ); 東京高裁平成 3 年 12 月 24 日判決 ( 判時 ) 東京地裁平成 13 年 1 月 31 日判決 (( 平 11( ワ )20878) 最高裁 HP); 東京地裁平成 16 年 10 月 29 日判決 (( 平 15( ワ )14025) 最高裁 HP); 東京地裁平成 17 年 3 月 10 日判決 (( 平 16( ワ )11289) 最高裁 HP) 가있다. 179

189 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 4 사안의검토 가. 대법원판결의논거및쟁점 1) 논거원고의상소에대하여대법원은특허법제33조제1항본문은발명을한자또는그승계인은특허법에서정하는바에의하여특허를받을수있는권리를가진다고규정하고있는데, 특허법제2조제1호는 발명 이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다고규정하고있으므로, 특허법제33조제1항에서정하고있는 발명을한자 는바로이러한발명행위를한사람을가리킨다. 따라서발명자 ( 공동발명자를포함한다 ) 에해당한다고하기위해서는단순히발명에대한기본적인과제와아이디어만을제공하였거나연구자를일반적으로관리하고연구자의지시로데이터의정리와실험만을한경우또는자금 설비등을제공하여발명의완성을후원 위탁하였을뿐인정도등에그치지않고, 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야한다. 한편이른바실험의과학이라고하는화학발명의경우에는당해발명내용과기술수준에따라차이가있을수는있지만예측가능성내지실현가능성이현저히부족하여실험데이터가제시된실험예가없으면완성된발명으로보기어려운경우가많이있는데, 그와같은경우에는실제실험을통하여발명을구체화하고완성하는데실질적으로기여하였는지의관점에서발명자인지여부를결정해야한다. 구체적으로본판결에서는개발약정에따른연구감시자 (Study Monitor) 및책임자로서연구개발과정전반을관리하면서항암물질의투여간격등구체적인실험의진행방향에관한제안등을하기도하였으나, 그역할이나행위가연구개발과정을일반적으로관리하거나그실험연구를보조하는정도에지나지않은경우에는발명자에해당되지않음을판시하였다. 따라서, 이른바실험의과학이라고하는화학발명의경우에는당해발명내용과기술수준에따라차이가있을 180

190 제 1 장 _ 특허요건판례평석 수는있지만예측가능성내지실현가능성이현저히부족하여실험데이터가제시된실험예가없으면완성된발명으로보기어려운경우가많이있는데, 그와같은경우에는실제실험을통하여발명을구체화하고완성하는데실질적으로기여하였는지의관점에서발명자인지여부를결정해야한다. 또한, 발명을한자는자신의발명에대하여특허를받을수있는권리를갖는데학설의다툼은있으나, 기본적으로이러한권리는양도가능한재산권으로서보는것은부인하지않고있다. 본판결에서도특허를받을수있는권리는양도가능한재산권의성격을가짐을전제로, 합의에의해서양도의효과가발생함을확인하고있으며, 합의의방식은명시적으로는물론묵시적으로도이루어질수있음을제시하고있다. 2) 쟁점본사안은피고가원고를발명자로생각한사실에대하여중대한착오가있다고주장하면서원고는발명자가아니라고주장하는바, 원고는과연공동발명자에해당될수있는가의여부이다. 이를판단하기위하여 발명한사람의개념 과더불어발명한사람의성립요소및 공동발명자의인정기준 을검토하면다음과같다. (1) 발명을한사람의개념발명을한자가누구인가에대해서는명확한규정은없는것으로보이나, 판례에의하면, 발명자란어떠한문제를해결하기위하여기술적수단을착상하고이를반복하여실현하는방법을만든자, 미국은 클레임및그외에기재된발명의주제를착상한자, 영국은 현실적고안자, 독일은 창작적인아이디어를인식하고창작활동에서기술적인행위에대한지침을개발하는자, 일본은 해당발명의창작행위에현실로가담하는자 라고한다. 이러한점을고려하여보면, 발명자는 착상내지고안 을한자로보이며, 착상이란미국법에의하면발명행위의정신적부분의완성이며, 완전하고유효한발명의명확하고도영속적인아이디어가이후실시에적용되는형태로발명자의마음속에형성되는것이라고한다. 즉, 착상이완성되어야한다. 착상이완성된다함은통상의기술을가진자가새로운조사나실험을경험하지않아도실시가능할정도로발명자의심리중에서아이디어가명확하게정의되어있을것을필요로한다. 결국발명자란 착상의제공과착상의완성 에따라인정될수있다고본다. 181

191 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (2) 상호협력관계의존재공동발명자로인정받기위해서는발명자는발명의주제를착상한자이어야한다는점과함께, 발명의완성을위하여실질적으로상호협력의관계에있어야한다. 미국의경우공동발명이라함은각발명자가동일한주제에대해연구하고발명사상 (inventive thought) 과최종결과 (final result) 에대해기여를할필요가있다고하면서상호간에협력관계에있을것을요구하고있다. 이와관련하여 1 물리적으로함께또는동시에작업하지않는경우, 2 발명자간기여도의종류또는정도가동일하지않는경우, 3 각자가특허의모든청구항에기여하지않는경우 (35 U.S.C. 116 MPEP (V)) 까지공동발명자로인정될수있다고하고있다. 반면영국도기여도 ( 상호협력관계 ) 에대해서는언급하고있지만, 기여의종류나기여의정도에대해서는아무런언급을두고있지않으며, 독일은기여도와관련하여창조적기여를하여야한다고규정하고있다. 이러한창조적기여는통상의기능을넘어서는것이어야한다고한다. 일본도명시적인규정은없지만이를인정함에의문을두지않는다. (3) 착상의제공과구체화 실시화여부또한각국은착상의제공과구체화 실시화가이루어져야비로소공동발명자로인정할수있는가에대한논란의제기되고있다. 대부분국가는양자를구분하여구체화 실시화가이루어지지않더라도공동발명자가될수있다고한다. 미국의경우 발명의실시화는발명의인정문제에관계되지않는다 고하며, 영국도 실험또는실증을전체적으로실시함이없이발명의효과를증명할수있거나또는예측이가능한경우착상의단계에서실질적으로관여했다면공동발명자로인정할필요가있다 고하여구체화 실시화를함께하지않더라도공동발명자로인정될수있다고한다. 일본도 2단계설에따라착상의제공과구체화의단계로나누고실질적협력자의유무를 1 제공한착상이새로운경우는착상자가발명자이며, 2 신착구상을구체화한것은그구체화가해당업자에게자명할정도에이르지않는이상공동발명자로인정하고있다. 물론독일의경우도같은취지를취하고있다. (4) 화학발명의경우실험의요부 위의요소를충족한시점에서, 착상은구체화되고발명은완성되도록하기위해서그이후착상 182

192 제 1 장 _ 특허요건판례평석 내용을실험에의하여확인하거나현실의실시를위하여실용화를할필요가있는가? 이에대해서는대부분발명자의인정과는관계가없다는것이원칙이다. 다만, 화학실험의경우에는구체적인구성이과제의해결수단이며, 착상의단계에서이것을구체화한결과를예측하는것이가능하므로해당구성을착상한자로평가하는경우가많다. 이와관련하여미국법에서는동시의착상과구체화의이론이라고하는예외가있고, 현실의구체화의유무가착상의인정에영향을미치는경우가있는것으로되어있다. 이이론은 예측불가능한기술분야, 즉화학, 생화학, 바이오테크놀러지등의분야에서탁상의정신적작용인착상만으로는그효과를얻을수있을지없을지가예측불가능하고불확실하기때문에 착상 은추측적인소망에지나지않는것으로여겨진다. 그때문에현실의구체화, 즉실험에의한발명이실제의기대에따라작용하는가를확인하는시점에서, 동시에착상이떠오른것으로확인되기때문에발명자에대해서도실제의실험에서구체화한자가발명자로인정되는것으로처리하여왔다. 다만, 이이론의사정에는주의가필요하다. 예측가능한기술분야라면, 모든사안에서정해진방식에따라실험이착상의요소로되는것은아니고, 예측가능성이존재하는경우에는실험보다도앞서서착상이인정되는경우가있다. 또한당초의구상을표시하는자가실험에의하여구체화한자와함께착상자로서공동발명자로되는경우도있을수있다. 동시의착상과구현화의이론에의하면, 상기 3) 의요소가흠결된경우에는실험에의하여당초생각한내용이확인되는시점에서, 처음으로착상이있었던것으로인정된다. 일본도근래재판례가발명의기술분야 내용에의하여, 실험에의한착상내용의확인이구체적착상의요소로되는경우가있다고판시하는경향이있다. 2) 쟁점의분석위의내용에따라 Ⅱ.1.(2) 의사안의개요의내용을보면, 본발명은항암효과가있음을밝히는용도발명인데, 원고는환경독성학의전공자로서 네덜란드회사인일사 (ILSA) 사의대표이던소외인에게기본적인과제와아이디어의제공 은있었으나, 이사건특허발명의유효성분인메타아르세나이트염에항암효과가있다는것을실제실험등을통하여규명하는데구체적인기여를한바는없는것으로보이며, 오히려소외인에게원고로부터일성신약의육산화비소 183

193 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 를이용한항암제개발에대한포기의사를전달하고원고와의연락도단절됨 그이후소외인은온코테스트사에항암효과에관한실험을의뢰한다음 온코테스트사로부터실험결과가기재된이사건제1보고서를제공받음으로써메타아르세나이트염의항암효과를처음으로확인함 그이후원고와연락이재개되었고, 소외인이대표로있는네덜란드회사인레파톡스 (Rephartox BV) 사와원고가대표이사로재직하고있었던피고 ( 반소원고 ) 주식회사 ( 이하 피고회사 ) 사이에이사건개발약정이체결되어원고는이사건개발약정에따른연구감시자 (Study Monitor) 및피고회사의책임자로서소외인의위연구개발과정전반을관리하면서항암물질의투여간격등구체적인실험의진행방향에관한제안등을하기도하였으나, 그역할이나행위는소외인연구개발과정을일반적으로관리하거나그실험연구를보조하는정도에지나지않았던것으로보인다. 이와관련하여먼저, 원고는단지아이디어만제공한점이착상의제공에해당하는것인가이다. 그런데원고는비록아이디어는제공하였으나, 실제실험등을통하여규명하는데구체적인기여를한바는없는것으로보이며, 오히려소외인에게항암제개발에대한포기의사를전달하고원고와의연락도단절되었다. 이러한점을감안한다면착상의제공은인정될수있지만, 착상의완성이이루어졌다고볼수없다. 또한원고의아이디어제공이착상의완성이되었다고하더라도그것이실시할정도로구체화되 었는가도문제된다. 즉, 착상의제공 ( 완성 ) 과그착상의구체화 실시화도함께이루어져야하는 가의문제이다. 우리대법원판례에의하면, 발명자를 어떠한문제를해결하기위하여기술적 수단을착상하고이를반복하여실현하는방법을만든자 라고하면서, 단순히기술의착상에만 그치고이를구체화하는과정에관여하지않는자는발명자가아니라고판시하고있다. 329) 이에 의하면, 착상과구체화 실시화는함께이루어져야하는것으로보인다. 그런데본사안을보면, 원고는아이디어제공을했지만구체적으로기여를한바가없다 고할수있다. 또한 소외인의 온코테스트사에실험의의뢰에따른용역수행의결과에따라메타아르세나이트염의항암효과 를처음으로확인되었으며, 이와관련하여다시원고가대표이사로재직하고있었던 미생 물연구소와개발약정이체결되어개발이재개되었다. 이과정에서원고는 개발약정에따른연 329) 동사건은주식회사쉘라인과슬라이드형휴대폰기구개발과관련하여특허발명의진정한권리자가누구인가와관련한것이다 ( 수원지방법원 , 선고 2007 가합 14622). 184

194 제 1 장 _ 특허요건판례평석 구감시자 (Study Monitor) 및피고회사의책임자 로서소외인의위연구개발과정전반을관리하면서항암물질의투여간격등구체적인실험의진행방향에관한제안등을하기도하였다. 그렇지만원고의역할이나행위는대표이사로서소외인연구개발과정을일반적으로관리하거나그실험연구를보조하는정도에지나지않았던것으로보인다 라고적시한사실을근거로구체화 실시화가이루어졌다고볼수없다. 반면비교법적입장에서는반드시구체화 실시화와함께이루어질필요가없으므로발명자로인정될여지가있다. 하지만, 비교법적인장에서도착상의제공되고착상이완성이되면발명자로인정될수있지만, 이를인정하기위해서는실질적관여를할것을그요건으로하고있다. 그런데원고는 구체화과정에관여하고있지않았다 또힌개발약정에따라재개된개발에서도단순관리내지실험연구보조에지나지않았다는사실을근거로본다면비교법적입장에서실질적관여를했다고볼수없으며, 따라서발명자로인정될가능성은낮다고본다. 마지막으로화학발명의경우에는대부분착상의제공에대해실험이라는구체화 실시화과정을통하여착상이완성되는경우가많다. 이와관련하여미국법의경우 동시의착상과구체화의이론 의적용이있다. 따라서본사안의내용도 항암효과가있음을밝히는용도발명 으로이에포함될여지가있다. 하지만, 이이론을적용하더라도 항암제개발에대한포기의사를전달하고원고와의연락도단절됨 으로구체화 실시화가이루어졌다고볼수없다고본다. 나아가, 소외인의온코테스트사에실험의의로에따른대한용역발주에따라메타아르세나이트염의항암효과를처음으로확인되어다시개발을재개하는과정에서원고는대표이사로서단순관리 연구보조에불과하므로, 실험에구체적으로참여했다고도볼수없다. 결론적으로본사안에서원고는아이디어의제공이착상의제공및완성에이르지못한것으로보이고, 설령착상의제공및완성에이르렀다고하더라도여러가지사정을고려하여볼때구체화 실사화에이르렀다고보기에는어렵다고판단되므로발명자내지공동발명자로인정할수없다고본다. 185

195 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 5 맺는말 특허권의인정과관련하여누가진정한발명자인가또한공동발명자가되기위해서는어떠한요건을갖추어야하는가는매우민감한문제이다. 그럼에도불구하고현행특허법등에는 발명자 의개념, 발명자의인정기준, 공동발명자의인정기준 에대한아무런규정도두고있지않다. 다만, 직무발명안내서에의하면, 공동발명자가될수있는경우를열거적으로안내하고있으나, 이외의다른유형에대해서는어떻게처리할것인가에대해서는대안이없는것으로보인다. 하지만, 비교법적입장에서보면, 미국은 발명자 에대한개념을규정하고있지않으나 공동발명자및공동발명자의인정기준 에대해서는명시적으로규정하고있다. 또한영국은 발명자 의개념을정의하면서공동발명자는그에준하여해석하도록하고있고, 공동발명자의인정기준에대한규정도두고있다. 반면독일이나일본은우리나라와마찬가지로 발명자및공동발명자, 공동발명자의인정기준 에대하여아무런규정을두고있지않다. 하지만, 발명을한자가누구인가는특허권관련소송사건에서계속해서분쟁이발생할여지가있는문제이다. 그렇다면특허법에 발명자및공동발명자 의개념과 공동발명자의인정기준 을명시적으로규정하여실질적으로판단할수있도록하여특허권관련분쟁을최소화할수있도록할필요가있다고본다. 186

196 제 1 장 _ 특허요건판례평석 제 10 절 직무발명에서사용자가얻을이익 ( 대법원 선고 2011 다 판결 ) 사건개요회사임원으로근무하던중특정물질의제조방버벵관한발명을완성한자가그발명에관하여특허를받을권리를묵시적으로양도할당시양수인으로부터 해당발명의직무발명보상금상당액 을양도대금으로지급받기로하는약정이있었다고본사례 원심판결 [ 환송 ] 대법원 선고 2010다26769판결 [ 원심 ] 서울고법 선고 2010나109963판결 쟁점 [1] 구특허법제40조제2항에서직무발명보상액결정시고려하도록정한 사용자가얻을이익 의의미및공동발명자에해당하는지판단하는기준 [2] 구특허법제40조제2항에서직무발명보상액결정시고려하도록정한 사용자가얻을이익 의의미 판결요지사용자가직무발명을제3자에게양도한이후에는더이상그발명으로인하여얻을이익이없을뿐만아니라, 직무발명의양수인이직무발명을실시함으로써얻은이익은양수인이처한우연한상황에따라좌우되는것이어서이러한양수인의이익액까지사용자가지급해야할직무발명보상금의산정에참작하는것은불합리하므로, 사용자가직무발명을양도한경우에는특별한사정이없는한그양도대금을포함하여양도시까지사용자가얻은이익액만을참작하여양도인인사용자가종업원에게지급해야할직무발명보상금을산정해야함. 판례평석및시사점직무발명을자기실시하는경우에있어사용자이익액을산정하는기본적인ㅂ아식은 직무발명으로의하여사용자등이얻을이익 (= 사용자이익액 ) = [ 사용자등이승계취득한특허권의전체가치 사용자등이가지는무상의통상실시권의가치 ] = [ 직무발명으로인한매출액 x 독점권기여도 x 실시료율 ] 이될수있으며, 이러한판단을위하여사용자등이얻을이익, 독점권기여도및실시료율의개별적인판단기준의고려가필요함 187

197 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 머리말 출원보상이나등록보상과달리실시처분보상의경우일정기준을정하고있고또한그에관한절차적정당성이갖춰진경우라하더라도이를실제적용함에있어서는 직무발명에의하여사용자등이얻을이익 과 그발명의완성에사용자등과종업원등이공헌한정도 를고려하여야하므로일정한수준으로보편화된산정원칙및기준이제시될필요가있다. 특히판례의경우우리나라가판례법주의를취하는것은아니므로법원성은없지만적어도설득적효력내지예측가능성을부여한다는측면에서상당한참고가될수있다. 통상적으로판례를통하여발견되는일반적인직무발명보상금산정기준은다음과같이정리될 수있다. 보상금 = 직무발명으로의하여사용자등이얻을이익 x 발명자인종업원등의공헌도 x 발명자개인의기여도 ( 공동발명인경우 ) 이러한산정기준에있어서발명자개인의기여도는공동발명의경우에만해당되는것으로서사실공동발명자사이에서문제되는것이지종업원등의공헌도가정해지고나면사용자등이지급하여야할보상금의총액에서차이가발생하는것은아니므로사용자등과종업원등간의대립의차원에서염려될필요는없을것으로보이는데, 이러한관점에서종업원등의공헌도와발명자개인의기여도는자연스럽게다음과같이산정될수있다. 종업원등의공헌도 = 1 사용자등의공헌도 발명자개인의기여도 = 1 다른공동발명자의기여도 따라서산정기준에있어서의핵심은직무발명에의하여사용자등이얻을이익과발명자인종업 원등의공헌도를산정하는방법에있다고할것인바, 이하에는대상판결을중심으로사용자등이 얻을이익에관하여살펴보고자한다. 188

198 제 1 장 _ 특허요건판례평석 2 대상판결의개요 대상판결은환송판결 ( 대법원 선고, 2010 다 판결 ) 의입장에서상고를모두 기각한것이므로, 보다명확한논의를위하여아래에서는환송판결의판시사항과판결요지를 같이살펴보기로한다. 가. 판시사항대상판결은구특허법제40조제2항에서직무발명보상액결정시고려하도록정한 사용자가얻을이익 의의미및공동발명자에해당하는지판단하는기준과구특허법제40조제2항에서직무발명보상액결정시고려하도록정한 사용자가얻을이익 의의미에대한사항이다. 이어환송판결에서의쟁점은, 회사임원으로근무하던중 폴리테트라메틸렌에테르글리콜 (PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol) 의중간물질인 폴리테트라메틸렌에테르글리콜디에스테르 (PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester) 제조방법에관한발명을완성한자가그발명에관하여특허를받을권리를위회사가 PTMEG 제조를위하여별도로설립한회사에묵시적으로양도할당시양수인으로부터 위발명을직무발명으로가정하여산정한직무발명보상금상당액 을양도대금으로지급받기로하는묵시적약정이있었다고본사례에서, 처분문서의해석방법및양도인의상호를계속사용하지않는영업양수인이채무인수의취지를양도인의채권자에게개별통지한경우그채권자에게채무변제의책임을부담하는지여부, 甲회사의임원으로근무하던중 폴리테트라메틸렌에테르글리콜 (PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol) 의중간물질인 폴리테트라메틸렌에테르글리콜디에스테르 (PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester) 의제조방법에관한발명을완성한자가그발명에관하여특허를받을권리를乙회사에게묵시적으로양도하면서그양도대금을지급받기로묵시적약정을하였는데, 그후丁회사가乙회사를합병한丙회사와의사이에丙회사가 PTMEG 사업을영위하는데사용하고있는실질적인모든자산과부채를포함한사업을양도받기로하는영업양도계약을체결하고, 위발명자의보상요구에대해계속협의해나가 189

199 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 자는취지의답변을한후여러차례보상금의액수에대한협의를한사안에서, 그영업양도계약서의문언상위양도대금채무는인수대상에포함되지않으나丁회사는상법제44조의채무인수를광고한인수인으로서발명자에게위양도대금채무를변제할책임이있다고한사례에서사용자가직무발명을제3자에게양도한경우종업원에게지급하여야할직무발명보상금의산정방법에관한사항이될것이다. 나. 판결요지회사임원으로근무하던중 폴리테트라메틸렌에테르글리콜 (PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol) 의중간물질인 폴리테트라메틸렌에테르글리콜디에스테르 (PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester) 를제조하는방법에관한발명을완성한자가그발명에관하여특허를받을권리를위회사가 PTMEG 제조를위하여별도로설립한회사에묵시적으로양도할당시양수인으로부터그권리양도에따른양도대금을지급받기로하는묵시적약정이있었고, 일반적으로자유발명의양도대가는직무발명의양도대가보다크므로자유발명을양도하면서그양도대금에관하여명시적인약정이없는경우에는특별한사정이없는한최소한직무발명보상금상당액은양도대금으로지급하기로하였다고봄이논리와경험의법칙, 그리고사회일반의상식과형평의이념에도부합하는점등에비추어, 위권리의양도당시양수인으로부터적어도 위발명을직무발명으로가정하여산정한직무발명보상금상당액 을양도대금으로지급받기로하는묵시적인약정이있었다고판시하였다. 또한계약당사자사이에어떠한계약내용을처분문서인서면으로작성한경우에문언의객관적인의미가명확하다면특별한사정이없는한문언대로의의사표시의존재와내용을인정하여야하고, 특히문언의객관적의미와달리해석함으로써당사자사이의법률관계에중대한영향을초래하게되는경우에는그문언의내용을더욱엄격하게해석하여야할것이다. 양도인의상호를계속사용하지아니하는영업양수인에대해서도양도인의영업으로인한채무를인수할것을광고한때에는그변제책임을인정하는상법제44조의법리는영업양수인이양도인의채무를받아들이는취지를광고에의하여표시한경우에한하지않고, 양도인의채권자에대하여개별적으로통지를하는방식으로그취지를표시한경우에도적용이되어, 그채권자와 190

200 제 1 장 _ 특허요건판례평석 의관계에서는위채무변제의책임이발생한다. 때문에甲회사의임원으로근무하던중 폴리테트라메틸렌에테르글리콜 (PTMEG : Polytetramethylene Etherglycol) 의중간물질인 폴리테트라메틸렌에테르글리콜디에스테르 (PTMEA : Polytetramethylene Etherglycol Diester) 의제조방법에관한발명을완성한자가그발명에관하여특허를받을권리를乙회사에게묵시적으로양도하면서그양도대금을지급받기로묵시적약정을하였는데, 그후丁회사가乙회사를합병한丙회사와의사이에丙회사가 PTMEG 사업을영위하는데사용하고있는실질적인모든자산과부채를포함한사업을양도받기로하는영업양도계약을체결하고, 위발명자가내용증명으로보상요구를하자 발명자가요청한사항이청구유효기간내에청구되었음을확인하고, 청구내용에대해청구효력의만료일이후에도계속협의해나가겠다 는취지의답변을한후그발명자와여러차례에걸쳐지급할보상금의액수에대한협의를한사안에서, 영업양도계약서의문언대로의사표시의존재와내용을인정하여위특허를받을권리의양도대금채무가인수대상에포함되지않았다고보아야하나, 발명자의보상요구에대한위답변과협의는丁회사가발명자에게영업양도인인丙회사로부터위양도대금채무를인수하였다는취지를표시한것에해당하므로, 丁회사는상법제44조의채무인수를광고한양수인으로서발명자에게위양도대금채무를변제할책임이있다고판시하였다. 따라서사용자가직무발명을제3자에게양도한이후에는더이상그발명으로인하여얻을이익이없을뿐만아니라, 직무발명의양수인이직무발명을실시함으로써얻은이익은양수인이처한우연한상황에따라좌우되는것이어서이러한양수인의이익액까지사용자가지급해야할직무발명보상금의산정에참작하는것은불합리하므로, 사용자가직무발명을양도한경우에는특별한사정이없는한그양도대금을포함하여양도시까지사용자가얻은이익액만을참작하여양도인인사용자가종업원에게지급해야할직무발명보상금을산정해야한다고판시하였다. 191

201 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 3 검토 가. 판결에대한검토 대법원은종래사용자등이종업원등에게서직무발명을승계하는경우종업원등이받을정당한 보상액을결정하면서직무발명에의하여사용자등이얻을이익액에관하여다음과같은입장을 취하고있다. 대법원 선고 2009다 판결 330) 에따르면사용자가종업원에게서직무발명을승계하는경우종업원이받을정당한보상액을결정하면서발명에의하여사용자가얻을이익액과발명의완성에사용자가공헌한정도를고려하도록하고있는데, 구특허법제39조제1항에의하면사용자는직무발명을승계하지않더라도특허권에대하여무상의통상실시권을가지므로, 사용자가얻을이익 은통상실시권을넘어직무발명을배타적 독점적으로실시할수있는지위를취득함으로써얻을이익을의미한다. 한편여기서사용자가얻을이익은직무발명자체에의하여얻을이익을의미하는것이지수익 비용의정산이후에남는영업이익등회계상이익을의미하는것은아니므로수익 비용의정산결과와관계없이직무발명자체에의한이익이있다면사용자가얻을이익이있는것이고, 또한사용자가제조 판매하고있는제품이직무발명의권리범위에포함되지않더라도그것이직무발명실시제품의수요를대체할수있는제품으로서사용자가직무발명에대한특허권에기해경쟁회사로하여금직무발명을실시할수없게함으로써매출이증가하였다면, 그로인한이익을직무발명에의한사용자의이익으로평가할수있다. 대상판결에서도사용자등이얻을이익에관하여같은입장을취하고있으며, 이러한입장을정리 해보면직무발명에의하여사용자등이얻을이익을계산하는방식은다음과같다. 사용자등이얻을이익 = 사용자등이승계취득한특허권의전체가치 사용자등이가지는무상의통상실시권의가치 330) 구특허법 ( 법률제 6411 호로개정되기전의것, 이하 구특허법 이라한다 ) 제 40 조제 2 항. 192

202 제 1 장 _ 특허요건판례평석 위의판결에따라실무또는판례에서사용하는용어를병기하여위에서언급한산정기준을하나 로연결하면다음과같다. 보상금 = [ 직무발명으로의하여사용자등이얻을이익 (= 사용자이익액 ) = 사용자등이승계취득한특허권의전체가치 사용자등이가지는무상의통상실시권의가치 ] x [ 발명자인종업원등의공헌도 (= 발명자보상률 ) = 1 사용자등의공헌도 ] x [ 발명자개인의기여도 (= 발명자기여율, 공동발명인경우 ) = 1 다른공동발명자의기여도 ] 한편, 대법원은정당한보상금상당액에관하여, 직무발명제도와그보상에관한법령의취지를참작하고증거조사의결과와변론전체의취지에의하여밝혀진당사자들사이의관계, 특허를받을수있는권리를침해하게된경위, 위발명의객관적인기술적가치, 유사한대체기술의존재여부, 위발명에의하여회사가얻을이익과그발명의완성에위임원과회사가공헌한정도, 회사의과거직무발명에대한보상금지급례, 위특허의이용형태등관련된모든간접사실들을종합하여정함이상당 하다는입장을취하고있으므로 331), 이사건이손해배상청구소송이기는하지만, 직무발명보상금을산정하는간접사실로참고가될수있을것이다. 나. 사용자등이얻을이익 직무발명보상금을산정하기위하여사용자등이얻을이익을계산할때는종업원등이특허를받을수있는권리등을사용자등이승계한시점을기준으로하여장래사용자등이직무발명에의하여얻을것으로합리적으로예견되는이익을산정의기초로삼아야하며, 이러한해석은발명진흥법제15조제6항이사용자등이 ( 얻은이익이아니라 ) 얻을이익 을고려하도록규정한것에부합하는것이다. 그러나, 실시보상액산정에있어서직무발명에관한권리승계시먼장래의이익까지예상하여 보상금을미리산정하는것은결코쉬운일이아니며, 사용자등의직접실시여부등은물론소송 에있어서는변론종결일까지의사용자등의실적등권리승계후보상금청구시까지발생한구체 적인사정이참작되어야하므로 332), 사용자등이직무발명으로인하여 얻은이익 은보상금청 331) 대법원 선고 2007 다 판결 332) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결. 193

203 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 구시점상법제 15 조제 6 항의 얻을이익 에포함되는것으로해석됨이타당하다. 사용자등이얻을이익은직무발명을실시하는태양에따라그산정의구체적내용이달라질수있을것이다. 직무발명을실시하는방법은 1 사용자등이직접실시하는자기실시, 2 제3자에게실시를허락하는실시허락, 3 자기실시와실시허락을병행하는병행실시등으로나누어볼수있다. 실시허락의경우나병행실시에있어서실시허락에관한부분은실제실시료수입을사용자등이얻을이익으로계산하면되므로비교적간단한측면이있지만, 자기실시의경우에는사용자이익액을산출하는것이그다지간단하지아니하다. 자기실시하는경우판례의분석을통하여발견되는바는사용자등이직무발명에대한권리를승계하지아니하더라도그특허권에대하여무상의통상실시권을가지므로사용자이익액은결국그러한통상실시권을넘어직무발명을배타적 독점적으로실시할수있는지위를취득함으로써얻을이익을뜻하며결국이러한이익은직무발명으로인한독점이익또는초과이익으로서통상실시권을통하여얻을이익을공제한이익을의미한다는것이다. 판례는직무발명의자기실시의경우독점이익에관하여다음과같이판단하고있다. 서울중앙지방법원 선고 2011 가합18821 판결에따르면, 이익률을산정함에있어서도사용자의수익 비용을정산하여산정할것이아니라, 당해발명으로인하여예상되는상당한값을산정할것이며, ⅰ) 직무발명이완성품의일부와관련되는경우 ( 예컨대매출액은완성품에관한것이나, 직무발명은부품에만관련되는경우 ) 에는매출액에서직무발명이기여한정도를당연히참작하여야할것이고, ⅱ) 매출액중에는직무발명과는무관하게사용자의인지도, 시장에서의지위, 명성, 직무발명외의품질이나기능등에의해발생한부분도포함되어있으므로이러한부분역시제외하여야할것이며, ⅲ) 매출액에기여한직무발명의객관적가치 ( 발명의난이도, 해당기술분야에서난제로여겨진정도등 ) 또는해당기술분야에서통용되는실시료율역시참작하여야할것인바, 이러한여러요소를종합하여정함이상당하다. 한편, 실시허락의특별한형태인크로스라이선스 (Cross License) 와특허풀 (Patent Pool) 에 관하여실시료수입을산정할수있는지, 특허법의속지주의원칙상외국의특허및이에관한 194

204 제 1 장 _ 특허요건판례평석 실시료수입의산정여부등이문제될수있는데, 크로스라이선스등의경우에도결국은해당직무발명의가치에따라사용자등에게이익이발생하는일정한대가관계가발견될수있으므로사용자이익액에서배제할필요는없다고판단되며, 직무발명에대한권리의승계는외국에서특허를받을수있는권리또는외국의특허권을포함한승계를의미하므로관련한실시료수입은사용자이익액의산정에포함됨이마땅하며, 판례도같은입장을취하고있다. 333) 다. 독점권기여도 독점이익또는초과이익의발생에해당직무발명이기여한정도를실무상독점권기여도또는 독점권기여율이라칭하는데, 자기실시의경우에는이러한독점권기여도를먼저결정하여야사 용자이익액을산출할수있게된다. 독점권기여도는직무발명으로인하여얼마만큼의초과매출액 (= 독점매출액 ) 이발생하였는지그 초과매출액의비율을계산하는것과다르지않는데, 이를계산하는방법으로는일반적으로다음 의 Positive 방식과 Negative 방식이알려져있다. Positive 방식에따르면제3자에대한실시허락을가정하여, 제3자가얻을수있는추정매출액을초과매출액으로인정하는방식이며, Negative 방식은제3자에대한실시금지를가정하여, 만일제3자에게실시허락한경우예상되는매출액을초과하는매출액을초과매출액으로인정하는방식인데, 판례도이러한방식을사용하여사용자이익액을산정하기도하지만경우에따라서는 Positive 방식을경우에따라서는 Negative 방식을취하고있다. 334) 판례상나타나는독점권기여도는 1% 부터 60% 까지다양하게분포되어있는데지나치게과소하 거나또는과대한경우의특수성을제거하면대부분 25% 에서 50% 사이에서인정되고있으며, 분석대상사건의평균은 38.7% 로파악된다. 직무발명의가치등개별적이고구체적인사정에 333) 서울남부지방법원 선고 2004 가합 3995, 2005 가합 702( 병합 ), 2005 가합 16882( 병합 ) 판결과서울중앙지방법원 선고 35286, 2004 가합 79453( 참가 ) 판결등 334) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결 ; 당해직무발명을사용자만실시하고제 3 자에게실시를허락하지않는경우사용자가얻을이익액을산정하는방식으로는, 사용자가제 3 자에게직무발명에대한사용을허락하였다고가정할때얻을수있는실시료상당액을기준으로산정하는방식과, 사용자가제 3 자에게실시허락을하였을때예상되는감소된매출액과비교하여그것을상회하는매출액을기준으로산정하는방식등이있을수있다. 195

205 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 따라초과매출에기여한정도는다를수밖에없으므로독점권기여도를인정한범위가넓은것 자체는오히려정상적이라할수있겠으나, 문제는거의대부분그구체적산정근거를밝히지 아니하고독점권기여도를정하고있다는점이라할수있다. 또한앞서언급한 Positive 방식이나 Negative 방식등의독점권기여도산정방식은초과매출을추정하는하나의기준이기때문에실제초과매출액을산정함에있어서는오차범위가커질수밖에없고따라서예컨대일본의판례에서선보인특허품의시장도입전후에있어특허품과경합품의시장점유율변동에서독점매출액을산정하는방법 335) 등보다객관적인자료에근거하여독점권기여도를산정하는방식의탐색이요구될수밖에없다고사료됨. 한편, 판례는회사가자기실시한직무발명이출원당시이미공지된것이어서이를자유롭게실시할수있었고경쟁관계에있는제3자도그와같은사정을용이하게알수있었던것으로보이므로회사가무상의통상실시권을넘는독점적 배타적이익을얻고있다고단정할수없기때문에직무발명과관련하여실시보상금을지급할의무가없다고판시한바있고 336), 특허무효사유가있는경우사용자등에게직무발명보상금지급의무가있음을전제로그러한특허무효사유를고려하여통상적인수치보다매우낮은수치 (1%) 의독점권기여도를인정하는태도를보인바있다. 337) 라. 실시료율 자기실시에의한사용자이익액을산정하는또다른요소는실시료율인데, 대부분의판례에있어서는사용자등이제3자에게실시권을설정하고그에대한대가로실시료액을얻는상황을가상으로설정하여실시료율을산정하고있는것으로보이며, 이러한방식을실무상 가상라이선스방식 이라부른다. 이러한가상라이선스방식은일반적으로사용자이익액자체를산정하는방식으로이해되는경향이있지만, 사용자등이제3자에게해당직무발명에관한실시권을설정해주면받게될실시료율을가상으로산정하고실제로는실시권을설정하지아니하였으므로그 335) 윤선희, 저스티스 제 129 호, 2012 년참조 336) 대법원 선고 2009 다 판결. 337) 부산지방법원 선고 2009 가합 판결. 196

206 제 1 장 _ 특허요건판례평석 실시료율을곱하여최종적인독점이익액을산정하는것이라서자기실시의경우실시료율을산 정하는방식으로서의활용도가크다고할수있을것이다. 다른방식으로는독점매출액에해당직무발명을적용한제품등의이익률을곱하여산정하는 직접산정방식 이있는데, 이때이익률을곱한수치와실시료율을곱한수치는결과적으로같다고볼수있기때문에, 양자를구별할실익은없다고보아도무방할것으로사료되며따라서이익률을실시료율로보는방식으로이해될수있을것임. 다만실무상또는판례상으로는앞서언급한독점권기여도를풀이하는서술방식을취하여 직무발명을독점적으로이용함으로인하여얻은이익률 이라는표현으로대체하는경우도있기때문에이러한경우에는다시실시료율을반영하여야하므로주의할필요가있다. 338) 판례에나타나는실시료율은 0.5% 부터 6% 정도이며평균실시료율은 3.1% 인데, 객관적근거에의하는경우도있지만대부분의경우그러한근거를제시하지아니하고실시료율을정하고있는것으로보인다. 실시료율이라는것이특허권자와특허발명을실시하려는자사이의교섭력에따라달라질수밖에없는것이므로한계를가질수밖에없겠지만, 직무발명을자기실시하는경우에는특히산업별로관행처럼굳어진실시료율이있거나평균치가오픈되어있는경우라면다툼의여지가상당히줄어들수있을것으로예상되며, 독일의경우처럼가이드라인으로산업별실시료율을제시하는것도상당한참고가될것으로판단된다. 판례상 업계의실시료율 로판시되고있는경우는, 농약업계실시료율 3% 339), 제약업계실시료율 5% 340) 등이있고, 관련법령을적용하여구체적으로정하고있는경우도있으며, 예컨대건설기술관리법제18조제3항에따라발주자가기술개발자에게지급할기술사용료의기준을정하고있는 ( 당시 ) 국토해양부의 훈령제446호 건설신기술기술사용료적용기준 에의해건설기술사용요율을기술공사비가 10억원이상인경우 5%, 1천억원상당인경우 2% 로정하고그사이에서증감하도록한규정에따라적정실시료율 2% 로판시한경우도존재한다. 341) 338) 예컨대서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결 339) 서울고등법원 선고 2008 나 판결. 340) 대법원 선고 2009 다 판결. 341) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결 197

207 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 이상에서의논의를종합하여, 직무발명을자기실시하는경우에있어서사용자이익액을산정하 는기본적인방식은다음과같다. 직무발명으로의하여사용자등이얻을이익 (= 사용자이익액 ) = [ 사용자등이승계취득한특허권의전체가치 사용자등이가지는무상의통상실시권의가치 ] = [ 직무발명으로인한매출액 x 독점권기여도 x 실시료율 ] 198

208 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 2 장부정경쟁방지행위판례평석 제1절부정경쟁행위의개념제2 절상품주체및영업주체에대한혼동초래행위제3절부정경쟁행위유형제4절식별력또는명성손상행위제5절원산지 생산지허위표시제6절질 양등의오인유발행위제7절사이버스쿼팅제8절형태모방제9절기타제10절기타

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210 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 < 부정경쟁행위대상판례및쟁점 > 대분류중분류소분류대상판례 부정경쟁행위 입법목적부정경쟁행위의개념서울고법ᅠ ᅠ선고ᅠ 2008 노 108 ᅠ판결 제2조가목 상품주체및영업주체에대한혼동초래행위 대법원 선고 2012 다12849 판결 제2조나목 부정경쟁행위유형 대법원 선고 2011 다64102 판결 제2조다목 식별력또는명성손상행위 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ2002다13782ᅠ판결 제2조라목 원산지 생산지허위표시 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ2001도5033ᅠ판결 제2조바목 질 양등의오인유발행위 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ2010도14789ᅠ판결 제2조아목 사이버스쿼팅 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ2001다57709ᅠ판결 제2조자목 형태모방 대법원 선고 2010 다20044 판결 기타 기타부정경쟁행위 서울고등법원 선고 2014나 판결대법원 선고 2004 도651 판결 [1] 서울고법ᅠ ᅠ선고ᅠ 2008 노 108 ᅠ판결 ( 부정경쟁행위 - 입법목적 - 부정경쟁행위의개념 ) - 직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동등이 국내에널리인식된영업표지 에해당하는지판단한사건 - 사람의특정한외양등에대하여까지특정인의독점적인사용을사실상용인하는것은부경법의입법취지에어긋난다고판시 [2] 대법원 선고 2012 다 판결 ( 부정경쟁행위 제 2 조가목 - 상품주체및영업주체에대한혼동초래행위 ) - 등록상표와호칭이동일하여상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있을경우 서로유사하다고판시한사건 [3] 대법원 선고 2011 다 판결 ( 부정경쟁행위 제 2 조나목 부정경쟁행위유형 ) - 국내에널리인식된타인의성명상표표장그밖에타인의영업임을표시하는표지 와동일 하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위에대한 범위를판단 201

211 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) - 권리남용의범위를한정한사건 [4] 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ 2002 다13782 ᅠ판결 ( 부정경쟁행위 제2조다목 식별력또는명성손상행위 ) - 등록상표를도메인이름으로등록 사용하는행위의법적책임에대해서는인터넷주소자원에관한법률의규정이외에는판례를통해법리가정립되어오고있는데, 이와관련하여중요한판단기준을판단 - 부정경쟁방지법제2조제1호다목의희석화규정이도입된이후동규정을적용한최초의판결 [5] 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ 2001도5033ᅠ판결 ( 부정경쟁행위 제2조라목 - 원산지 생산지허위표시 ) - 특정원산지의직접적표시는없지만간접적으로원산지라는오인을일으킬수있는표시를하는경우원산지표시가있는것으로보아야할것으로판단 - 부정경쟁방지법상허위의원산지표시에관한최초의대법원판결 [6] 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ 2010 도14789 ᅠ판결 ( 부정경쟁행위 제2조바목 - 질 양등의오인유발행위 ) - 식품제조가공업영업신고를한회사에서생산된상품의 제조원 을식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신이생산하는상품의 제조원 이라고허위로표시한상품을판매한행위가부정경쟁행위에해당한다고판시 [7] 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ 2001 다57709 ᅠ판결 ( 부정경쟁행위 제2조아목 사이버스쿼팅 ) - 부정경쟁방지법은 사이버스쿼팅행위 를부정경쟁행위로규정함으로써, 유명상표를무단으로도용하여도메인이름을등록한후정당한권리자에게금원을요구하는행위등을규제 - 도메인이름의중요부분이저명한등록상표와동일하지만그도메인이름의사용이상표법에 202

212 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 서규정하는상표권침해행위에는해당하지아니한다고판단 [8] 대법원 선고 2010 다20044 판결 ( 부정경쟁행위 제2조자목 형태모방 ) - 경쟁자가상당한노력에의하여구축한성과물을자신의영업을위하여무단으로이용함으로써부당하게이익을얻고경쟁자의법률상보호할가치가있는이익을침해한경우민법상불법행위에해당한다고판단 - 부정경쟁행위의한유형으로서규정한상품형태모방금지조항의적극적성립요건으로서 모방 의의미를충족하려면의거성 ( 주관적요건 ) 과실질적동일성 ( 객관적요건 ) 을충족하여야한다는점을명백히판시 [9] 서울고등법원 선고 2014 나 판결 ( 부정경쟁행위 기타 - 기타부정경쟁행위 ) - 보충적일반규정인부정경쟁법제2조차목의부정경쟁행위성을검토 - 공모전사진의사용행위가공정한상거래관행이나경쟁질서에반한다고볼만한사정을찾아볼수없음을이유로부정경쟁방지법제2조제1호차목의규정을적용하는데있어서부정적으로판단 - 하급심판결등에서유명연예인의성명등이키워드검색광고서비스에활용되었다하더라도온라인쇼핑몰운영자의부정경쟁행위를인정하지않은판결이유와일치 [10] 대법원 선고 2004 도651 판결 ( 부정경쟁행위 기타 - 기타부정경쟁행위 ) - 국내에널리인식된 이라는용어가, 국내전역또는일정한지역범위안에서거래자또는수요자들사이에알려지게된 주지성 을의미하는것인지, 아니면거래관계자이외에일반대중의대부분에까지널리알려지게된 저명성 을의미하는것인지의여부를판단 203

213 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 1 절 부정경쟁행위의개념 ( 서울고법 선고 2008 노 108 판결 ) 사건개요일반인에널리알려진성과를보호하여무임승차자에의한경쟁질서왜곡을방지하기위한목적으로판시한부정행위의개념관련판례 원심판결서울중앙지법 선고 2007고합 970 판결 판결요지가. 구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제8767 호로개정되기전의것 ) 제2조제1호 ( 나 ) 목이타인의성명, 상호, 표장, 기타타인의영업임을표시하는표지로규정하여이를보호하고있는기본취지가그표지에대하여들인많은노력및투자와그로인하여일반인들에게널리알려진성과를보호하여무임승차자에의한경쟁질서의왜곡을막는데그목적이있는점등을고려할때, 여기서말하는 기타타인의영업임을표시하는표지 는, 그표지와영업주체가강한이미지내지독특한특징으로결합되어일반수요자로하여금일견하여해당영업표지를특정영업주체의표지로인식할수있게할정도의식별력을갖추고있고, 나아가어떤영업표지가장기간에걸쳐특정영업주체의표지로계속적 배타적으로사용되어그표지가가지는차별적특징이일반수요자에게특정영업주체임을인식시킬정도로현저하게개별화된정도에이른것을의미한다. 또한이를반드시상표나표장등어떠한표시에한정할이유는없고, 특정영업주체의특징적인영업방식이나영업형태라도위성명, 상표등의예에포함될수있을정도나그와동일시할정도의표시성을수반하는형태로자타구별기능과출처표시기능이제공되는경우나특정한영업방법자체가특정인의영업활동과지극히밀접하게결합되거나혹은그영업방법을접속하는것이유일하게동일인의영업활동으로인식할수있을정도에이르는경우에있어서는대외적으로표시기능을취득하여위법률상영업표시로인정될수있다. 나. 직업가수가영리의목적으로나이트클럽등에서손님들에게행하는공연활동은구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제8767호로개정되기전의것 ) 소정의 영업상의활동 에해당하고, 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지등일반대중이접하는매체를통하여공연 204

214 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 활동등을하면서사용하는 가수의성명 이일반인들에게장기간계속적 독점적으로사용되거나지속적인방송출연등에의하여그가수의속성이갖는차별적인특징이그가수가가지는고객흡인력때문에일반인들대부분에게해당가수를인식시킬정도로현저하게개별화되고우월적지위를취득한경우, 이러한가수의성명은위법률제2조제1호 ( 나 ) 목의 국내에널리인식된영업표지 에해당한다고보아야한다. 다. 이른바 이미테이션가수 인갑이영리의목적으로일반에널리알려진직업가수을의모자, 선글라스, 수염등특징적인외양과독특한행동을의도적으로모방하여마치을인것처럼 립씽크 방식으로을의성명을사용하여나이트클럽등에서공연한사안에서, 을의성명은구부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 ( 법률제8767호로개정되기전의것 ) 제2 조제1 호 ( 나 ) 목의 국내에널리알려진영업표지 에해당하지만을의특징적인외양등은위 영업표지 에해당한다고보기어렵다고보아전자부분에관하여만위법률위반죄가성립한다고한사례. 판례평석이미테이션가수가직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동등을이용하여영업활동을한사건에서, 직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동등이 국내에널리인식된영업표지 에해당하는지가쟁점인사건으로원심에서는 국내에널리인식된영업표지 에해당한다고판시하였으나, 서울고법은 가수의성명 이일반인들에게장기간계속적 독점적으로사용되거나지속적인방송출연등이이루어진경우 국내에널리인식된영업표지 에해당하지만, 직업가수의특징적인외양과독특한행동등은 영업표지 로보기어렵다고판시하였다. 1 들어가며 이사건은가수박상민을모방하여가요연주활동을하는이미테이션가수인피고가그의매니저및몇몇나이트클럽의운영자등과공모하여국내에널리인식된유명가수인박상민과유사한외모로꾸미고, 비슷한성명을사용하면서마치박상민인것처럼나이트클럽에출연하여박상민의음반을틀어놓은채입모양만따라하는 립싱크 수법으로공연하는등국내에널리인식된박상민의성명을사용하여박상민의가수로서의영업활동과혼동하게하는행위에있어, 직업가수가공연활동등에서사용하는성명과특징적인외양등이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하, 부경법 이라한다.) 상 국내에널리인식된영업표지 에해당하는지확인을구한사건이다. 즉, 이사건에서직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동이주지성을갖는지, 주지성을 205

215 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 갖는다면영업표지에해당하는지, 이미테이션가수의활동이거래자또는수요자에게혼동초래 행위를유발하였는지에대한검토가필요할것이다. 2 사건개요 가. 사실관계가수박상민을모방하여가요연주활동을하는, 이른바이미테이션가수인피고는누구든지국내에널리인식된타인의성명 상호 표장기타타인의영업임을표시하는표지와같거나이와유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동을하게하는행위를하여서는아니됨에도, 몇몇나이트클럽의운영자등과공모하여국내에널리인식된유명가수인박상민과유사한외모로꾸미고, 비슷한성명을사용하면서마치박상민인것처럼나이트클럽에출연하여박상민의음반을틀어놓은채입모양만따라하는 립싱크 수법으로공연하였다 년 2월 13일 나이트클럽 에서무대사회자가피고를지칭하여 해바라기를부르는가수박상민입니다 라고소개하였고, 2006년 4월중순 나이트클럽 에서무대사회자가손님들에게피고가박상민을모방하는이미테이션가수임을밝히지않은채, 마치가수박상민이출연한것처럼 특별출연인기가수, 특별히 에왔습니다. 유명히트곡이많은가수, 해바라기의주인공박상민을소개합니다 라고소개하였고, 2006년 7월 31일 나이트클럽 에서그곳의운영자는업소내전광판에 특별출연, 인기가수박상민 이라고광고하였다. 피고는매니저의제의에의하여박상민의공연시외양과똑같다고할수있을정도로유사한모습이되도록모자와선글라스를착용하고독특한모양의수염을기른다음, 미리연습해둔대로박상민의행동등을흉내내면서박상민이부른노래인 해바라기 등 4곡을틀어놓고립싱크방식으로공연하고, 손님이요청하는경우박상민이실제로하는서명과유사한글씨체로박상민의이름을서명해주는등의방법으로, 위각나이트클럽에서공연함으로써피고인들은국내에널리인식된위박상민의성명을사용하여박상민의가수로서의영업활동과혼동하게하는행위를하였다. 206

216 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 나. 당사자주장및원심판결 1) 피고주장피고인은 박성민 이라는예명을사용하면서가수박상민의이미테이션가수로서활동하였을뿐, 일반인들로하여금피고인을마치가수박상민인것처럼혼동하게할의사는없었다고주장하였다. 특히피고인과그의매니저는위각나이트클럽측에피고인을마치가수박상민인것처럼광고하거나소개해달라고부탁한사실이없고, 피고인이가수박상민의외양을똑같이흉내내고립싱크방식으로공연한것은이미테이션가수로서가수박상민과최대한닮게보여손님에게즐거움을주기위한당연한노력이며, 위일부나이트클럽은광고포스터에 ' 전속출연박성민 ' 이라고사실대로표시하기도하였다. 한편, 나이트클럽의무대사회자가피고인을마치가수박상민인것처럼소개한것은사실이나, 이는나이트클럽측에서자신들의영업을위하여그렇게한것일뿐거기에피고인들이관여한바없다고밝혔다. 2) 원심판결 342) 서울중앙지법재판부는직접적인가수의공연활동은부경법상에서말하는 영업상의활동 에해당하고, 가수가공연활동을하면서사용하는이름, 외양, 히트곡제목등은총체적으로그 영업표지 에해당하며, 가수박상민의성명, 히트곡제목, 독특한외양등은국내에널리인식되어있다고보기에충분하다고하면서, 1 피고인은위각나이트클럽의무대사회자가자신을마치가수박상민인것처럼소개한것을알았을것으로보임에도자신이가수박상민의이미테이션가수임을밝히지않았다는점, 2 피고인은위각나이트클럽에서공연하면서자신의목소리로직접노래를부르지않고가수박상민의음반을틀어놓은채립싱크를하는방식으로공연하였다는점, 3 피고인은가수박상민이공연시외양을꾸미는독특한방법과똑같은모습으로자신의외양을꾸민다음박상민의행동등을그대로흉내내며공연하였고, 나이트클럽을찾은한손님에게는 박상민 이름으로박상민의서명과똑같은모양의서명까지해주었다는점, 4 나이트클럽에서피고인의공연을본손님들이실제로가수박상민의공연으로오인하기도하였다는점등을이유 342) 서울중앙지법 선고 2007 고합 970 판결 207

217 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 로, 피고인은가수박상민의영업표지와같거나유사한것을사용하여위나이트클럽에서공연함 으로써박상민의가수로서의영업활동과혼동을하게하는행위를하였다고판시하였다. 또한재판부는이미테이션가수활동이라는것만으로그과정에서이루어진강행법규위반행위나타인의정당한권익침해행위까지모두정당화될수는없다할것이므로이미테이션가수임을밝히지않고자신이실제모방대상가수인것처럼행세하여오인하게하였다면위법이금지하는위법한부정경쟁행위에해당한다고판시하였다. 이에따라, 재판부는이미테이션가수인피고인은그의매니저및나이트클럽운영자등과공모하여자신이마치가수인박상민인것처럼행세하며나이트클럽에서공연함으로써박상민의가수로서의영업활동과혼동을하게한것으로서, 이로인하여실제로나이트클럽을찾은손님들로하여금피고인의공연을가수박상민의공연으로오인하게하였고, 그결과박상민에게경제적 정신적손해를끼쳤으나, 이사건이전에이미테이션가수의정단한활동범위에대하여명확한선례가없었던점, 이사건범행에대하여는피고인을가수박상민인것처럼혼동하게하여영업효과를증대하려고한나이트클럽측의잘못도큰것으로보이는점, 피고인들이이사건범행을깊이반성하고있고, 이제는이미테이션가수임을밝히면서활동을하고있는것으로보이는점등유리한정상을참작하여이번에한하여벌금형을선고하였다. 다. 판결요지서울고법은부경법상 기타타인의영업임을표시하는표지 등을보호하는취지가그표지에대하여들인많은노력및투자와그로인하여일반인들에게널리알려진성과를보호하여무임승차자에의한경쟁질서의왜곡을막는데그목적이있으며, 여기서말하는 기타타인의영업임을표시하는표지 는그표지와영업주체가강한이미지내지독특한특징으로결합되어일반수요자로하여금일견하여해당영업표지를특정영업주체의표지로인식할수있게할정도의식별력을갖추고있고, 나아가어떤영업표지가장기간에걸쳐특정영업주체의표지로계속적 배타적으로사용되어그표지가가지는차별적특징이일반수요자에게특정영업주체임을인식시킬정도로현저하게개별화된정도에이른것을의미한다고판시하였다. 또한이를반드시상표나표장등어떠한표시에한정할이유는없고, 특정영업주체의특징적인영업방식이나영업형 208

218 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 태라도위성명, 상표등의예에포함될수있을정도나그와동일시할정도의표시성을수반하는형태로자타구별기능과출처표시기능이제공되는경우나특정한영업방법자체가특정인의영업활동과지극히밀접하게결합되거나혹은그영업방법을접속하는것이유일하게동일인의영업활동으로인식할수있을정도에이르는경우에있어서는대외적으로표시기능을취득하여위법률상영업표시로인정될수있다고판시하였다. 이러한취지에서직업가수가영리의목적으로나이트클럽등에서손님들에게행하는공연활동은부경법상 영업상의활동 에해당하고, 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지등일반대중이접하는매체를통하여공연활동등을하면서사용하는 가수의성명 이일반인들에게장기간계속적 독점적으로사용되거나지속적인방송출연등에의하여그가수의속성이갖는차별적인특징이그가수가가지는고객흡인력때문에일반인들대부분에게해당가수를인식시킬정도로현저하게개별화되고우월적지위를취득한경우, 이러한가수의성명은부경법상 국내에널리인식된영업표지 에해당하지만, 일반에널리알려진직업가수의모자, 선글라스, 수염등특징적인외양과독특한행동등은 영업표지 에해당한다고보기어렵다고판시하였다. 라. 쟁점부정경쟁행위금지의법리는영업주체가시장에서거래 ( 사업활동 ) 를함에있어서, 공정한거래관행에반하는행위는금지되어야한다는법리에기초를두고발전되어왔으며, 343) 자본집중을방지하고자유로운경쟁을촉진시키기위해우리부경법은혼동초래행위, 저명상표희석행위, 오인유발행위, 대리인또는대표자의무단상표사용행위, 사이버스쿼팅, 형태모방행위, 제한적일반부정경쟁행위등 7개의유형의부정경쟁행위를규제하고있다. 본사건은일반에널리알려진직업가수의성명을사용하고, 특징적인외양과독특한행동을따라하는행위가부정경쟁행위의유형중국내에널리인식된타인의상품또는영업표지와동일또는유사한표지를사용하거나, 이러한표지를사용한상품을유통시킴으로써수요자로하여금타인의상품또는영업에관하여혼동을초래하게하는혼동초래행위에해당하는지여부의문제 343) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 4 면. 209

219 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 가검토되어야할것이다. 영업주체혼동초래행위에해당하기위해서는영업표지의주지성, 영 업표지의유사성, 영업표지의혼동성여부에대한판단이필요하며, 특히이사건에서는어디까 지영업표지를인정할것인지여부즉, 영업표지의범위가주요한쟁점사항이다. 3 판례평석 가. 혼동초래행위의의의및요건 혼동초래행위란국내에널리인식된타인의상품또는영업표지와동일또는유사한표지를사용하거나, 이러한표지를사용한상품을유통시킴으로써수요자로하여금타인의상품또는영업에관하여혼동을초래하게하는행위로써, 344) 타인의신용을부당하게이용하여자기의영업상지위를유리하게하는동시에그타인의고객을탈취하여영업상의이익을침해하는사칭통용 (passing off) 의전형적인형태이다. 345) 우리부경법은제2조제1항가목에서 국내에널리인식된타인의성명, 상호, 상표, 상품의용기 포장, 그밖에타인의상품임을표시한표지 ( 標識 ) 와동일하거나유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포 ( 頒布 ) 또는수입 수출하여타인의상품과혼동하게하는행위 인혼동초래행위를금지하는이유는타인의신용에무임승차하여이익을취하는부정경쟁행위를금지시켜특정영업주체의이익을보호하는한편, 소비자를포함하는일반수요자도보호함으로서공정한경쟁질서를유지하는데그목적이있다. 혼동초래행위에해당하기위해서는 1 국내에서널리인식된타인의상호기타영업표지 ( 표지의 주지성 ) 와, 2 동일또는유사한것을사용하여 ( 표지의유사성 ), 3 타인의영업상의시설또는 활동과혼동을일으킬것 ( 혼동성 ) 을요한다. 346) 표지의주지성이라함은타인의상품임을표시한표지가외국이아닌우리나라에서당업자 ( 當業 者 ) 를포함한거래관계자나일반수요자사이에서주지되어있는것 347) 을의미하기때문에반드 344) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 64 면. 345) 윤선희, 지적재산권법 (12 정판 ), 세창출판사, 2011, 523 면. 346) 정태호, 대학명칭을영업표지로사용한경우의영업주체혼동행위여부에대한고찰, 법학논총 ( 전남대법학연구소 ) 제 34 권제 2 호, 2014, 면. 347) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 64 면. 210

220 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 시국내전역에걸쳐모든사람에게주지되어있을필요는없고, 상표등의등록여부와관계없이일정한지역범위안에서거래자또는수요자들에게인지되어있으면충분하다. 348) 이에주지성은그사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과상품거래의실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느지가기준이된다. 349) 그러나부정경쟁방지법의주지성요건을너무넓게해석적용하면, 결과적으로표지를먼저사용한사람에게지나친보호를부여하게되어선의의자유경쟁을해칠우려가있으므로신중하게해석을하여야한다. 350)351) 표지의유사성이라함은물리적으로완전히동일하지않지만거래자및수요자들이상품및영업출처에대하여오인 혼동을초래할우려가있을정도로근사하고실제거래에있어동일한표지로인식되는정도를의미한다. 352) 유사성의판단주체는거래자및수요자로서, 표지의유사성을판단함에있어서는기본적으로는상표의유사성에관하여학설 판례가확립한기준을그대로적용할수있다. 353) 우리법원은 상표는자타상품을식별시켜상품출처의오인 혼동을방지하기위해사용하는것으로서그기능은통상상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표를전체로서관찰하여그외관 호칭 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 다만상표를전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌고그런부분이존재함으로써비로소그상표의식별기능이인정되는경우에는전체적관찰과병행하여상표를기능적으로관찰하고그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함으로써유사여부를판단하는것은적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단 348) 현저한지리적명칭만으로된상표나서비스표이어서상표법상보호받지못한다고하더라도그것이오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의영업을표시하는것으로널리알려져인식하게된경우에는부정경쟁방지법에의하여보호된다. 대법원 선고 2003 도 3906 판결. 349) 대법원 선고 96 마 364 결정. 350) 장정애, 드라마제호의부정경쟁방지법상보호에관한소고, 비교사법제 1 권제 1 호, 2009, 509 면. 351) 우리법원은등록상표인 보디가드 나 제임스딘 이표시된상품포장용기가장기간계속적, 독점적, 배타적으로사용되거나지속적인선전광고등에의하여국내에서일반수요자들에게특정한품질을가지는특정출처의상품임을연상시킬정도로개별화되고우월적지위를획득할정도에이르렀다고볼수없어상품표지로서의주지성을인정하기어렵다는이유로, 비록상품이동일하고고객층이중복되는등경업 경합관계에있고, 또피고인에게부정경쟁의의도가있는것으로볼여지가있다하더라도, 피고인이그와유사한상품포장용기를사용한상품을제조 판매한행위가피해회사의상품과혼동을일으키게하는부정경쟁행위에해당한다고볼수없다고판시하고있다. 대법원 선고 99 도 691 판결. 352) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 69 면참조. 353) 권택수, 부정경쟁행위에있어서의표지의주지성및유사성의판단기준, 형사재판의제문제 ( 제 6 권 ), 고현철대법관퇴임기념논문집, 박영사, 2009, 면 ; 정태호, 대학명칭을영업표지로사용한경우의영업주체혼동행위여부에대한고찰, 법학논총 ( 전남대법학연구소 ) 제 34 권제 2 호, 2014, 507 면재인용. 211

221 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 으로서필요할따름이다 라고판시함으로써, 354) 전체관찰의원칙하에일부요부관찰의필요성 을인정하고있다. 혼동성이라함은서로다른것을같은것이라고착각하게하는것으로, 반드시현실의혼동을초래할것을요하는것이아닌구체적혼동위험의존재만으로도충분하다. 355) 혼동은경쟁관계의근사성과표식의근사성에의해서발생하며, 경쟁관계에있어서상품이나영업의동종성이강하면강한만큼혼동의위험이크고, 표식의근사성이강하면강한만큼혼동의위험이크며, 356) 혼동성을판단하는기준으로영업표지의주지성, 식별력의정도, 표지의유사정도, 영업실태, 고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등이제시되고있다. 357) 다만, 우리법원은상품의성질, 영업의형태기타거래사정등에비추어유사상표를사용하는상품이저명상표의저명도와그지정상품등이갖는명성에편승하여수요자를유인할수있을정도로서로경업관계내지경제적유연관계가있다고보기어려운경우에는상품의출처에대한혼동을일으킬우려가없다는점에서부정경쟁행위가성립하기가어렵다고판시하기도하나, 358) 오래전부터주지 저명성을획득한상품표지와동일또는유사한상품표지를사용하여상품을생산 판매하는경우비록그상품이저명상품표지의상품과다른상품이라하더라도, 한기업이여러가지이질적인산업분야에걸쳐여러가지다른상품을생산 판매하는것이일반화된현대의산업구조에비추어일반수요자들로서는그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상품표지의소유자나그와특수관계에있는자에의하여그상품이생산 판매되는것으로인식하여상품의출처에혼동을일으킬수가있다고판시하고있다. 359) 나. 영업표지의주지성여부에대한검토 이사건에서이미테이션가수인피고는가수박상민의몸짓, 억양, 걸음걸이등을미리방송등을 통하여보고그와비슷하게흉내를내는연습을한다음립싱크방식으로나이트클럽에서각 ) 대법원 선고 94 후 265 판결. 355) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 70 면참조. 356) 장정애, 드라마제호의부정경쟁방지법상보호에관한소고, 비교사법제 1 권제 1 호, 2009, 511 면. 357) 대법원 선고 98 도 2250 판결. 358) 대법원 선고 97 다 판결. 359) 대법원 선고 83 후 77 판결, 선고 87 후 7 판결, 선고 94 후 2186 판결, 선고 97 후 3975, 3982 판결, 선고 98 다 판결, 선고 2000 다 4487 판결등. 212

222 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 회씩공연을하였고, 가수박상민의서명과거의똑같은모양으로서명을해주기도하였다. 이미 테이션가수의이러한행위가부경법상혼동초래행위에해당하기위해서는선행적으로가수 박상민의몸짓, 억양, 걸음걸이등이주지성을갖는지여부를선행적으로판단하여야할것이다. 주지성은타인의상품임을표시한표지가외국이아닌우리나라에서당업자를포함한거래관계자나일반수요자사이에서주지되어있는것을의미한다. 360) 이에반드시국내전역에걸쳐모든사람에게주지되어있을필요는없고, 일정한지역범위안에서거래자또는수요자들에게인지되어있으면충분하며, 361) 그사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과상품거래의실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느지가기준이된다. 362) 본사안에서이미테이션가수인피고는가수박상민의몸짓, 억양, 걸음걸이등을미리방송등을통하여보고그와비슷하게흉내를내는연습을하였다는점과가수박상민이 1993 년데뷔하여피고가가수박상민을흉내내기시작한 2004년까지 10년이상방송및공연등을통해대중에게널리알려졌다는점에비추어볼때, 가수박상민의성명과특징적인외양, 독특한행동은대중매체를통해국내전역에널리알려져있으므로주지성이인정된다고여겨진다. 다. 영업표지의범위에대한검토 경법에의해보호를받기위해서는그전제조건으로보호받고자하는대상이상품표지및영업표지에해당하여야한다. 우리나라의경우보호가치있을정도의주지성이있거나단순한명칭 표시와는독립된, 상품및서비스의출처표시내지식별표지로서기능을하는경우또는장기간계속적 독점적으로사용하여그상품등의속성이갖는차별적인특징이고객흡인력때문에일반인들에게해당상품등을인식시킬정도로현저하게개별화되고우월적지위를취득한경우, 상품표지내지영업표지에해당한다고보고있다. 363) 360) 하홍준, 부정경쟁방지및영업비밀보호법조문별해설서, 한국지식재산연구원, 2014, 64 면. 361) 현저한지리적명칭만으로된상표나서비스표이어서상표법상보호받지못한다고하더라도그것이오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의영업을표시하는것으로널리알려져인식하게된경우에는부정경쟁방지법에의하여보호된다. 대법원 선고 2003 도 3906 판결. 362) 대법원 선고 96 마 364 결정. 363) 장정애, 드라마제호의부정경쟁방지법상보호에관한소고, 비교사법제 1 권제 1 호, 2009, 505 면. 213

223 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 직업가수의성명은일반인들에게장기간계속적 독점적으로사용되거나지속적인방송출연등에의하여그가수의속성이갖는차별적인특징이그가수가가지는고객흡인력때문에일반인들대부분에게해당가수를인식시킬정도로현저하게개별화되고우월적지위를취득하는경우가많기때문에영업표지로의성질을가진다. 일반적으로표지라함은표시나특징으로어떤사물을다른것과구별하게하는것으로써, 어떤사물을표시하기위한기록을의미한다. 따라서표지는유형적이고고정적이어야하는데, 직업가수의특징적인외양과독특한행동은무형적이고가변적인인상내지이미지에가깝기때문에어떠한사물을다른사물로부터구별되게하는고정적인표지로보기에는어렵다. 또한특징적인외양과독특한행동을부경법에의해보호되는영업표지로볼경우, 사람의특정한외양등에대하여까지특정인의독점적인사용을사실상용인하는것이되기때문에이는어떠한영업표지에대하여들인많은노력및투자와그로인하여일반인들에게널리알려진성과를보호하여무임승차자에의한경쟁질서의왜곡을막는데에그목적이있는부경법의입법목적에반하게된다. 따라서직업가수의성명은부경법상보호받을수있는영업표지에해당하지만, 직업가수의특징 적인외양과독특한행동을부경법상영업표지로인정될수없는것이다. 라. 혼동성여부에대한검토 이미테이션가수활동이혼동초래행위에해당하는지여부는영업표지가유사하여거래자또는 수요자가대상의동일성에오인 혼동을일으켰는지여부를검토하여야할것이다. 영업주체의혼동도상품주체혼동야기행위에서와같이국내에널리인식된타인의영업표지와동일또는유사한표지를매개체로하여자신의영업을그타인의영업인것처럼거래자또는수요자에게혼동을일으키는것으로, 영업의출처내지영업주체에관한혼동을의미한다. 364) 이는혼동의가능성을포함하여, 타인의영업자체는아니라도이것과거래상, 경제상또는조직상밀접한관계가있는가의오인을일으키는것, 즉광의의혼동또는후원관계의혼동을포함한 364) 윤선희, 지적재산권법 (12 정판 ), 세창출판사, 2011, 526 면. 214

224 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 다. 365) 이사건에서이미테이션가수인피고의나이트클럽에서의공연에대해, 공연을본손님들이실제로가수박상민의공연으로오인하였고, 가수박상민의팬들은서명을요청하였다는점과가수박상민도영리의목적으로나이트클럽에서공연을하였었다는점에비추어볼때, 이미테이션가수인피고가나이트클럽에서가수박상민과동일한형태로외양을꾸미고가수박상민이발표한음반인 해바라기 등 4곡을틀어놓고입모양만따라하는소위립씽크하는방법으로공연한것은가수박상민의영업상의활동과혼동을하게하는행위에해당된다. 4 결론 이사건은이미테이션가수가직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동등을이용하여영 업활동을한사건에서, 직업가수의성명과특징적인외양, 독특한행동등이 국내에널리인식 된영업표지 에해당하는지가쟁점이된사건이다. 이사건은원심에서직업가수의이름, 외양, 히트곡제목등은 국내에널리인식된영업표지 에해당한다고판시하였으나, 서울고법은 가수의성명 이일반인들에게장기간계속적 독점적으로사용되거나지속적인방송출연등이이루어진경우 국내에널리인식된영업표지 에해당하지만, 직업가수의특징적인외양과독특한행동등은 영업표지 로보기어렵다고판시하였다. 표지는일반적으로유형적이고고정적이어야하는데, 직업가수의특징적인외양과독특한행동은무형적이고가변적인인상내지이미지에가깝기때문에어떠한사물을다른사물로부터구별되게하는고정적인표지로보기어렵고, 사람의특정한외양등에대하여까지특정인의독점적인사용을사실상용인하는것은부경법의입법취지에어긋나기때문이다. 365) 윤선희, 지적재산권법 (12 정판 ), 세창출판사, 2011, 526 면. 215

225 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 2 절 상품주체및영업주체에대한혼동초래행위 ( 대법원 선고 2012 다 판결 ) 사건개요상표의일부호칭이동일하여상품출처의오인 혼동을이유로유사하다고판시한사례 원심판결서울중앙지법 선고 2010가합 판결서울고등법원 선고 2011 나40146 판결 판결요지문자와문자또는문자와도형등이결합된상표는상표를구성하는전체에의하여생기는외관, 호칭, 관념을기준으로하여상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 그결합관계등에따라서는 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 만으로도거래될수있다고인정되는경우에는그부분을분리 추출하여그로부터생기는호칭또는관념을기준으로상표의유사여부를판단할수있다. 이때상표의일부구성부분이독립하여자타상품을식별할수있는부분에해당하는지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다. 이러한사정들에의하면, 이사건등록상표와호칭이동일하여상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로서로유사하다고할것이다. 판례평석부정경쟁방지법은타인의주지상품표지와동일또는유사한표지를사용하여타인의상품과혼동하게하는행위를규제한다. 상표법에서는상표의유사여부가침해여부를판단하는데기술적기준인데대해서부정경쟁방지법에서는상표등표지의유사가혼동초래여부를판단하는유력한징표가되며, 상표법보다더탄력적이라는것이종래의통설이었다. 그러나현재상표법에서도사용상표의등록상표에대한상표권침해여부를판단함에있어서는유사여부판단시에실질적인 혼동 을기준으로하고있기때문에, 현재의통설적인견해에따르면상표법이나부정경쟁방지법이나모두유사판단시에실질적으로 혼동 에초점을맞추어판단하고있는것에해당되어유사판단자체는양자가실질적으로동일한방법에의해이루어진다고볼수있다. 216

226 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 1 들어가며 본대법원판결은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목과 ( 나 ) 목에 서정하는 부정경쟁행위 에해당하는지에관한판단기준으로상표의일부호칭이동일한경우 에상품출처의오인 혼동을일으킨다고판단할사유에해당하느냐의여부를다툰판례이다. 2 사건개요 가. 사실관계원고는 경 리엔 을통합상표로사용한기능성한방머리카락관리제품을출시한이래 리엔한방, 리엔회윤액, 리엔카멜리아, 리엔발효생기원, 리엔보양진, 리엔자하진, 리엔자하진크리닉 등일련의머리카락관리제품을출시하여왔고, 현재까지위 리엔 시리즈물에대한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 유선방송등을통한광고비로약 140억원을지출하였으며, 이사건등록상표 1, 2가사용된샴푸등머리카락관리용품의매출액이 2005년약 12억원, 2006 년약 40억원, 2007년약 60억원, 2008 년약 76억원, 2009 년약 127억원, 2010 년 1월부터 10월까지약 236억원에이르렀다. 피고가 경한국갤럽에의뢰하여서울및 4대광역시의만 20~59 세성인남녀 500명을대상으로한 1:1 개별면접조사방식 ( 표본오차 95.0%, 신뢰수준 ±4.4%P) 및 1,000 명을대상으로한온라인조사방식 ( 표본오차 95.0%, 신뢰수준 ±3.0%P) 으로실시한소비자조사결과에서도, 이사건등록상표 1, 2가표시된샴푸제품과피고사용표장들이표시된피고화장품이때와장소를달리하여제시되었을때 같거나비슷한상표라는느낌이들며, 혼동될것같다 라고대답한응답자가전체응답자중 28.8%(1:1 개별면접조사방식 ) 및 31.6%( 온라인조사방식 ) 에이르렀고, 원고가 경닐슨컴퍼니코리아유한회사에의뢰하여서울, 경기및 5대광역시의만 20~59 세성인남녀 1,000 명을대상으로온라인조사방식으로실시한소비자조사결과에서는, 장소와시간을달리하여 리엔 과 리엔케이 가찍힌화장품제품을접할경우 두제품을혼동할것같다 라고대답한응답자가전체응답자중 82.6% 에이르렀다. 217

227 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 나. 당사자들의주장요지 1) 원고의주장원고는피고의상표사용에대해 리엔 은그지정상품과관련하여원래부터충분한식별력을가진다고할수있을뿐아니라피고사용표장들이처음으로사용되기시작한 경에는피고화장품과유사한샴푸등머리카락관리용품에관하여일반수요자나거래자들에게널리인식되어그식별력이더욱강해졌다고주장하였다. 또한피고사용표장들중 리엔 또는 리 : 엔 을제외한나머지후단부 2음절은 케이 로서간단하고흔한표장인영문자 K' 의국문음역과같아그부기적인표현에불과한것으로인식될수도있는점등을더하여보면, 피고사용표장들의경우앞서본바와같이원고가사용한 리엔 표장과관련하여형성된강한식별력에의해특히그전단부의 2음절인 리엔 또는 리 : 엔 부분이일반수요자나거래자들의주의를끌어 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 이됨으로써그부분만으로도거래될수있다고인정되고, 그경우 리엔 으로호칭되는이사건등록상표 1, 2와호칭이동일하여상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 서로유사하다고주장하였다. 2) 피고의주장피고는 Re:NK 라는표장을원심판시와같이피고사용표장들과함께사용하고있고, 원고의사용에의해 리엔 표장과관련하여강한식별력이형성된 경이후에처음출시된피고화장품의매출액이원심판시와같이 까지 4개월만에 232억원에달하였다고하여주장하여원고의주장은이유가없다고주장하였다. 다. 판시사항 이사건등록상표 1, 2 를구성하고있는 리엔 은그지정상품과관련하여원래부터충분한식별 력을가진다고할수있을뿐아니라피고사용표장들이처음으로사용되기시작한 경에 218

228 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 는피고화장품과유사한샴푸등머리카락관리용품에관하여일반수요자나거래자들에게널리 인식되어그식별력이더욱강해졌다고할수있다. 나아가피고사용표장들중 리엔 또는 리 : 엔 을제외한나머지후단부 2음절은 케이 로서간단하고흔한표장인영문자 K' 의국문음역과같아그부기적인표현에불과한것으로인식될수도있는점등을더하여보면, 피고사용표장들의경우앞서본바와같이원고가사용한 리엔 표장과관련하여형성된강한식별력에의해특히그전단부의 2음절인 리엔 또는 리 : 엔 부분이일반수요자나거래자들의주의를끌어 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 이됨으로써그부분만으로도거래될수있다고인정되고, 그경우 리엔 으로호칭되는이사건등록상표 1, 2와호칭이동일하여상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 서로유사하다고할것이다. 피고가 Re:NK 라는표장을원심판시와같이피고사용표장들과함께사용하고있다거나, 앞서본바와같이원고의사용에의해 리엔 표장과관련하여강한식별력이형성된 경이후에처음출시된피고화장품의매출액이원심판시와같이 까지 4개월만에 232억원에달하였다고하여이와달리볼것은아니다고하여피고가패소하였다. 3 판례평석 가. 의의 상기판결의내용은동일또는유사한표지의사용에대하여침해행위에해당하는범위에대하여 논하는것인바, 이에대해동일또는유사한표지의사용에대해논하면다음과같다. 나. 동일또는유사한표지의사용 1) 동일또는유사의범위 동일 이란대비되는표지의구성요소인기호, 문자, 도형, 색채또는이들을결합한것이완전히 동일한 물리적동일 과, 물리적으로완전히동일하지않지만수요자및거래자가상품및영업 219

229 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 출처에대하여오인 혼동을초래할우려가있을정도로근사하고실제거래에있어동일한상표 로인식되는 사회통념상의동일 도포함하는개념이며, 유사 란대비되는표지가동일한것은 아니지만그구성요소또는표지자체가어느면에서비슷한것을의미한다. 그러나, 단순히형식적으로같거나유사하다고하여혼동을초래하는것은아니므로, 동일 또는 유사 란대비되는표지가타인의상품또는영업표지와혼동을일으키게하는요소또는수단에불과하다. 이점에서상표법이타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위를침해행위로보는기계적판단방법과달리부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은동일 유사한상표등의표지를사용하여혼동을초래하는행위를금지시켜공정한경쟁을보호하려는것이므로실질적인혼동의개념이중요하다. 따라서, 상표법상논의되는동일 유사의개념은혼동초래행위를판단하기위한중요한기준은되지만충분조건은될수없다. 이와관련된우리나라판례를보면, 상품표지의유사여부내지혼동가능성에관한판단에있어서는동종의상품에사용되는두개의상품표지를전체적 객관적 이격적으로관찰하여외관, 호칭, 관념의어느하나가형식적으로유사하다고하더라도거래사정을감안하여혼동의염려가없다면그유사성내지혼동가능성은부정된다할것이고, 특히상품표지가도형, 문양, 문자, 기호, 색깔등여러요소로이루어진경우에그표지의구성요소를자의적으로나누어그일부에만초점을두고표지들의유사여부내지혼동가능성을판단할것이아니라, 상품의출처를표시함에기여하고있는일체의자료를고려하여그표지가수요자내지거래자에게주는인상, 기억, 연상등을종합적으로관찰 비교하는이른바전체적관찰이필요하다할것이고, 상품표지가외관상또는관념상그구성요소를분리 관찰하는것이부자연스럽다고여겨질정도로불가분적으로결합된것이아닌한수요자의주의를끄는주요부분을분리하여그부분을기준으로유사여부를판단하는이른바분리관찰내지요부관찰도보완적수단으로이루어져야할것인바, 상품의용기나포장에상표 상호또는상품명등식별력있는요소가표시되어있는경우에는그부분이지나치게작다든가제품설명서에만기재되어있는등으로특별히눈에띄지않거나, 용기나포장의전체구성에비추어현저히그비중이낮다고보여지는경우가아닌한그상표나상호, 상품명등의표기부분은상품표지로서의용기나포장의주요부분으로보아그부분의유사여 220

230 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 부등도고려하여다른표지와의유사성내지혼동가능성여부를판단하여야한다 366). 고판시 하고있다. 2) 사용의의미 사용 이란국내에서주지성을획득한상품또는영업표지를사용하여타인의상품또는영업상의시설 활동과혼동을초래하게하는행위를말한다. 따라서, 상표법상의상표의사용 367) 의개념보다포괄적개념으로상품또는영업표지를매체로하여, 상품의출처또는영업주체의혼동을초래하는일체의행위를말하며, 타인의상품표지를자신의영업표지로사용하거나, 타인의영업표지를자신의상품표지로사용하는행위도 사용 의개념에모두포함되며, 표지의사용태양은의미가없다. 우리나라법원도 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목의상품주체혼동행위에해당하는표지의사용은 상품에관련된일체의사용행위 를, 같은호 ( 나 ) 목의영업주체혼동행위에해당하는표지의사용은 영업에관련된일체의사용행위 를의미하는것으로해석하여야한다 고판시하고있다 368). 우리나라부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은상품표지 ( 법제 2 조제 1 호가목 ) 의경우, 영업표지 ( 법제 2 조제 1 호나목 ) 와달리 사용 행위외에도사용한상품을판매 반포또는수입 수 366) 대법원 선고 98 다 판결. 대법원은이판결에서 신청인상품의각포장용기의전 후면및측면등에는누구나쉽게볼수있는자리에신청인상호의약칭내지상표로서상품의출처를표시하는 LEGO, 또는 LEGOSYSTEM, 또는 LEGOLAND 라는표시가큰글씨로표시되어있음에비하여, 피신청인들측의각포장용기의전 후면및측면등에는누구나쉽게볼수있는자리에상품명을표시하는 사탄표시의도형 및 마왕성 이란글씨, 경찰마크도형 및 경찰청 이란상품명을각시리즈별로크게표시하고, 우측상단에는붉은색사각형안에사각모를쓴동물그림을배치하고그아래에피신청인들측의상호인 OXFORD 라는글씨를기재한상표를표시하여상품의출처를명백히나타내고있고, 신청인및피신청인들의위각포장용기의전체의면적에비추어본위각상호내지상표또는상품명의표시부분의크기, 그표시의방법과횟수및그배경색과대비되는정도등여러사정에비추어, 신청인과피신청인들의각시리즈별상품의양포장용기를전체적 객관적 이격적으로관찰하였을때, 수요자내지거래자가각포장용기에표시된위상호내지상표또는상품명등의각표시에의하여쉽게그출처를구별할수있을것으로보여질뿐, 위각포장용기의형태나구조, 또는포장용기에그려진그림이나배경색상등에의하여상품출처의혼동을일으킬가능성이있다고는보기어렵다 고판시하고있다. 367) 상표법상상표사용의개념 ( 법제 2 조제 1 항제 6 호 ) 1 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위 2 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위 3 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위 - 위제 1 항제 6 호의규정중상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰에상표를표시하는행위에는상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰을표장의형상으로하는것을포함한다 ( 법제 2 조제 2 항 ). 368) 대법원 선고 2001 다 판결 221

231 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 출 369) 하는행위도규정되어있으나, 이규정들은상품의이동성을고려해볼때사용행위의한 예시로봄이타당하다. 따라서타인의상품표지와동일또는유사한표지를거래또는유통과정 중에사용하는일체의행위가이 사용 개념에포함된다고할수있다. 4 결론 결합상표를분리관찰하는경우그구성부분중일부만의호칭및관념에의하여대비되는상표와의유사여부를판단한다. 따라서이경우유사여부판단의결과는분리된부분만으로이루어진상표의경우와동일하게된다. 그러나수요자나거래자두상표의유사여부를판단하는기준은어디까지나상표에대한이미지이고, 상표에대한이미지는상표전체로형성되며, 오로지호칭의편의를위하여요부만으로약칭하는경우가있다하더라도수요자나거래자의머릿속에있는상표의이미지는그상표전체에대한것이지약칭된부분만으로형성되는것은아닐것이다. 369) 판매 란대가를받고상품의소유권을이전하는행위를말하며, 반포 란판매, 수입, 수출행위를제외한증여, 유상또는무상의대여를비롯하여영업소, 전시시설에의출품과진열등을포함하는개념이며, 수출 이란국내의상품을국외시장으로반출하는행위를말한다 ( 정호열, 부정경쟁방지법론, 삼지원, 1993 년, p.168). 222

232 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 제 3 절 부정경쟁행위유형 ( 대법원 선고 2011 다 판결 ) 사건개요국내에널리인식된타인의성명상표표장그밖에타인의영업임을표시하는표지와동일하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위에대한범위를판시한사례 원심판결서울고법 선고 2010나 판결 판결요지가. 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목은 국내에널리인식된타인의성명 상호 표장 ( 표장 ) 그밖에타인의영업임을표시하는표지와동일하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위 를부정경쟁행위의하나로규정하고있다. 여기서 국내에널리인식된타인의영업임을표시하는표지 는국내전역또는일정한범위에서거래자또는수요자들이그것을통하여특정영업을다른영업과구별하여널리인식하는경우를말하는것으로서 국내에널리인식된타인의영업임을표시하는표지 인지는사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과거래실정및사회통념상객관적으로널리알려졌는지가우선의기준이되고, 영업표지의유사 여부는동종영업에사용되는두개의영업표지를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적 객관적 이격적으로관찰하여구체적인거래실정상일반수요자나거래자가영업출처에대한오인 혼동의우려가있는지에의하여판별되어야한다. 한편 타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위 는영업표지자체가동일하다고오인하게하는경우뿐만아니라국내에널리인식된타인의영업표지와동일또는유사한표지를사용함으로써일반수요자나거래자로하여금당해영업표지의주체와동일 유사한표지의사용자간에자본, 조직등에밀접한관계가있다고잘못믿게하는경우도포함한다. 그리고그와같이타인의영업표지와혼동을하게하는행위에해당하는지는영업표지의주지성, 식별력의정도, 표지의유사정도, 영업실태, 고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다. 나. 계약당사자간에어떠한계약내용을처분문서인서면으로작성한경우그문언의객관적인의미가 223

233 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 명확하다면특별한사정이없는한그문언대로의의사표시의존재와내용을인정하여야할것이지만, 그문언의객관적인의미가명확하게드러나지않는경우에는당사자의내심적의사가어떠한지에관계없이그문언의내용과그계약이이루어지게된동기및경위, 당사자가그계약에의하여달성하려고하는목적과진정한의사, 거래의관행등을종합적으로고찰하여사회정의와형평의이념에맞도록논리와경험의법칙, 그리고사회일반의상식과거래의통념에따라당사자사이의계약내용을합리적으로해석하여야할것이고, 특히당사자일방이주장하는계약의내용이상대방에게중대한책임을부과하게되는경우에는그문언의내용을더욱엄격하게해석하여야한다. 판례평석원고에게별다른이익이없음에도피고에게고통을주고자하는것으로서사회질서에반하는권리남용에해당한다고보아이를모두배척한원심의조치에는논리와경험의법칙을위반하고자유심증주의의한계를벗어나사실을잘못인정하거나처분문서의해석에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다고판시하였다. 이는권리남용의범위를한정한것으로그의내용에이의가있다고하겠다. 1 들어가며 본대법원판결에서는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제1호 ( 나 ) 목에서정하는 부정경쟁행위 에해당하는지에관한판단기준, 문언의객관적의미가명확하지않은경우계약내용의해석방법, 상표권자에대하여상표권에관한이전약정에기하여이전등록을청구할권리를가지는사람이이미그상표를실제로사용하고있다는것만으로상표권이전등록청구권의소멸시효가진행되지아니하는지여부등이쟁점이되었다. 2 사안의개요 가. 사실관계 원고주식회사 KT 는 경 이라는도메인으로인터넷홈페이지를 개설하여운영하였고, 2000 년경부터 KT 라는명칭을 한국통신 이라는상호와함께사용하였 224

234 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 으며, 경부터 Let s KT 라는문구로널리원고회사를홍보하여원고의영업표지인 KT 내지 케이티 ( 이하 이사건영업표지 라한다 ) 는피고 KT 로지스가설립될무렵에는이미 통신사업관련종사자들은물론일반소비자나거래자에게도널리알려진상태였다. 원고는전기통신사업법에의한전기통신사업자로서, 당시건설교통부장관으로부터구화물유통촉진법 ( 법률제8617호물류정책기본법으로전부개정되기전의것 ) 에서정한종합물류정보전산망전담사업자로지정받아 경종합물류정보전산망시스템을구축한후 경부터종합물류정보전산망상용서비스를제공하면서 KT로지스 및 KTLOGIS 라는영업표지를사용하였고 1999년경상표및서비스표로 KT로지스 및 KTLOGIS 에관하여지정상품또는지정서비스업을제9류와제42류로정하여상표및서비스표등록출원을하여그무렵등록받았다. 원고는 설립중의회사이던피고와의사이에, 원고가피고에게이사건전담사업자의업무를위탁하고원고가수행하던종합물류정보전산망사업전반을이관하되, 피고가파산등경영상의이유로업무수행이불가능한경우에는이사건협정을해지할수있다는내용의협정을체결하였는데, 이사건협정제4조 ( 업무위탁기간 ) 는 이사건전담사업자업무위탁기간은원고가이사건전담사업자지위를유지하는동안으로한다. 고정하고있고, 제12조 ( 광고및홍보방법등 ) 는 홍보및광고시피고가이사건전담사업자업무위탁에의한것임을명기하여야하고, 양사의명의를혼용하여사용하며, 서비스제공홈페이지의사용명의는양사의명의를혼용하여사용하고, 피고가이사건전담사업자업무위탁에의한것임을명기하여야한다. 고정하고있었다. 나. 재판경과 이사건항소심법원은협정이나부속합의에는자산이관이업무위탁과운명을같이하는지에관하여아무런약정이없으므로이사건부속합의에서이사건상표권등을이관하기로한약정은이사건협정의효력여하에영향을받지아니하는독립된약정이라고판단하였다. 동법원은이사건협정과부속합의가서로불가분의관계에있음을전제로한원고의해지주장을배척하였고, 나아가이사건협정과부속합의당시원고가피고에게그약정의상대방명의로 케이티로 225

235 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 지스 를사용하도록허용하였고그후에도이사건소송이제기되기전까지원고와피고의거래관계등에서피고의위영업표지의사용을문제삼지아니하였으므로원고가이사건부속합의에따라피고에게이사건영업표지가포함된피고영업표지를차량용블랙박스판매업에사용하는것을허락하였다는취지로판단하였다. 또한원고의이사건청구는원고에게별다른이익이없음에도피고에게고통을주고자하는것으로서사회질서에반하는권리남용에해당한다고보아이를모두배척하였다. 370) 다. 판시사항 1) 판단근거 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제1호 ( 나 ) 목은 국내에널리인식된타인의성명 상호 표장 ( 표장 ) 그밖에타인의영업임을표시하는표지와동일하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위 를부정경쟁행위의하나로규정하고있다. 여기서 국내에널리인식된타인의영업임을표시하는표지 는국내전역또는일정한범위에서거래자또는수요자들이그것을통하여특정영업을다른영업과구별하여널리인식하는경우를말하는것으로서 국내에널리인식된타인의영업임을표시하는표지 인지는사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과거래실정및사회통념상객관적으로널리알려졌는지가우선의기준이되고, 영업표지의유사 여부는동종영업에사용되는두개의영업표지를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적 객관적 이격적으로관찰하여구체적인거래실정상일반수요자나거래자가영업출처에대한오인 혼동의우려가있는지에의하여판별되어야한다. 한편 타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위 는영업표지자체가동일하다고오인하게하는경우뿐만아니라국내에널리인식된타인의영업표지와동일또는유사한표지를사용함으로써일반수요자나거래자로하여금당해영업표지의주체와동일 유사한표지의사용자간에자본, 조직등에밀접한관계가있다고잘못믿게하는경우도포함한다. 그리고그와같이타인의영업표지와혼동을하게하는행위에해당하는지는영업표지의주지성, 식별력의정도, 표지의유사정도, 영업실태, 고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부그리고모방자의악의 ( 사용의 370) 서울고법 선고 2010 나 판결. 226

236 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다. 371) 또한계약당사자간에어떠한계약내용을처분문서인서면으로작성한경우그문언의객관적인의미가명확하다면특별한사정이없는한그문언대로의의사표시의존재와내용을인정하여야할것이지만, 그문언의객관적인의미가명확하게드러나지않는경우에는당사자의내심적의사가어떠한지에관계없이그문언의내용과그계약이이루어지게된동기및경위, 당사자가그계약에의하여달성하려고하는목적과진정한의사, 거래의관행등을종합적으로고찰하여사회정의와형평의이념에맞도록논리와경험의법칙, 그리고사회일반의상식과거래의통념에따라당사자사이의계약내용을합리적으로해석하여야할것이고, 특히당사자일방이주장하는계약의내용이상대방에게중대한책임을부과하게되는경우에는그문언의내용을더욱엄격하게해석하여야한다. 372) 3 판례평석 가. 의의상기의판결은부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호나목의해석에관한것으로국내에널리인식된타인의성명상표표장그밖에타인의영업임을표시하는표지와동일하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위에대한범위를정한것으로이에대한범위를논하면다음과같다. 나. 타인의영업임을표시하는표지의범위 1) 성명 여기서 성명 이란인격권의일종인성명권과다른개념으로상품또는영업에화체되어자신의 371) 대법원 선고 2011 다 9822 판결등 372) 대법원 선고 93 다 3103 판결등 227

237 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 상품또는영업을타인의상품또는영업과구별시키는표지의일종을말하며, 상표또는서비스 표로등록되었을경우상표 373) 로서기능을가짐은물론이고, 민법상법인의명칭또는상법상 상호등으로사용될수도있다. 2) 상호상법상 상호 란상인이영업 ( 기업 ) 활동상사용하는영업 ( 기업 ) 의명칭을말하고상법제18조이하규정에의한보호대상이지만, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서의 상호 란상법규정에의한상호보호의대상보다넓고탄력적인개념 374) 으로영업주체가자기의영업활동을타인의것과구별시키기위하여사용하는명칭이다. 따라서, 문자로표시되고, 발음할수있는것이어야하며, 타인의상품또는영업활동과개별화시키는기능을가진것이면족하고등기를필요로하지않는다. 3) 상표상표법상 상표 란상품을생산 가공 증명또는판매하는것을업으로영위하는자가, 자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는, 기호 문자 도형 입체적형상또는이들을결합한것과이들각각에색채를결합한것을말한다 375). 그러나, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의 상표 란상품의표지로서상표법상의상표에만한정되지않으며, 특허청의상표등록여부와관계없이국내에서주지성만갖추고있으면된다. 4) 상품의용기 포장 상품의용기 란상품을담는병, 상자, 곽등을말하고, 상품의포장 이란상품을싸서혹은 씌워서꾸리는포장지등을말하지만용기가포장을겸하기도한다. 373) 예를들면, 유명한스포츠맨의성명이상품에부착되어사용되는경우등과같이, 개인의성명이거래상상품의표시로서사용되어상표적의미를획득한것으로서성이나명또는아호, 예명도포함된다 ( 이신우, 앙드레김, 이영희한복등 ). 374) 서울고법은 96 나 7382 판결에서약칭, 애칭등도그것이타인의영업을나타내는표지로사용되고있는한부정경쟁방지법상의타인의영업표지에해당된다고판시하고있다. 375) 상표법제 2 조제 1 항제 1 호 228

238 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 상품의용기 포장에대하여우리나라판례는 일반적으로상품의용기나포장은상품의출처를표시하는기능을가진것은아니고, 다만어떤용기나포장의형상과구조또는문양과색상등이상품에독특한개성을부여하는수단으로사용되고, 그것이장기간계속적 독점적 배타적으로사용되거나지속적인선전 광고등에의하여그형상과구조또는색상등이갖는차별적특징이거래자또는수요자에게특정한품질을가지는특정출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이른경우 ' 타인의상품임을표시한표지 ( 標識 )' 에해당된다 376) 고판시하고있다. 당해판례들을구체적으로살펴보면, 껌포장지에비록한글로된문자부분 1열이있기는해도전체적으로과일의관념이강조됨과아울러문자부분의호칭, 외관의유사성이곁들여서껌포장지의도안구성전체의결합이주는외관, 호칭및관념과시각적심미감이유사하여타회사의상품과혼동을일으킬우려가있다면부정경쟁방지법제2조제1호의부정경쟁행위에해당하고 (76다 847), 식품포장용랩 (WRAP) 상품인새론그린랩 (GREEN WRAP) 의상품표지가동종상품인크린랩 (CLEAN WRAP) 의상품표지와유사하고혼동을일으킨다 (98도 2250) 고판시하고있다. 그러나, 등록상표인보디가드나제임스딘이표시된상품포장용기는국내에서일반수요자들에 게특정한품질을가지는특정출처의상품임을연상시킬정도로개별화되고우월적지위를획득 할정도에이르렀다고볼수없으므로, 비록상품이동일하고고객층이중복되는등경업 경합관 계에있고, 또피고인에게부정경쟁의의도가있는것으로볼여지가있다하더라도, 피고인이 그와유사한상품포장용기를사용한상품을제조 판매한행위가피해회사의상품과혼동을일으 키게하는부정경쟁행위에해당한다고볼수없고 (99 도 691), 상품의포장용기등에사용할수 있는색상은상품의종류에따라어느정도한정되어있고그러한색상의선택은누구나가자유 롭게할수있어야함이원칙이며, 완구와같이각종색상이사용되는상품에관하여거래자나 수요자가상품의출처를그포장용기의색상에의하여식별하는경우는매우드물다고할것이므 로, 같은종류의상품포장용기에타인이사용하는것과유사한색상을사용하는것을부정경쟁 행위로인정하는것은장기간에걸친독점적이고일관된사용에의하여그러한색상을사용한 상품을보면누구라도특정인의상품인것으로생각할정도에이른경우등매우제한적으로만 376) 대법원 선고 99 도 691 판결, 대법원 선고 98 도 2250 판결, 대법원 선고 98 다 판결, 대법원 선고 76 다 847 판결. 229

239 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 인정하여야할것이다 (98 다 63674) 라고판시하여내의와완구포장용기의표지성을부정하고 있다. 5) 표장 표장 이란어떤표지 ( 標識 ) 로나타내보이는부호나그림을말하지만여기서는영업주체가자신의영업을개별화시키는인식수단으로사용되는표지로서, 우리나라상표법은서비스표, 업무표장, 단체표장등을규정하고있으나부정경쟁방지법의보호대상이되는표장은등록여부와상관없이국내에서주지성을획득한표지이므로반드시이에한정할필요는없으며, 표장을상품에부착시키면상표로서기능을하지만, 영업활동의표지로광고 선전등에이용되어계속적으로사용된다면영업표지에해당된다. 표장이상호와다른점은상호는문자로표시되고발음할수있는것이어야하지만, 표장은반드 시문자로표시될필요가없고발음가능여부도상관이없다. 6) 타인의상품또는영업임을표시한표지 기타타인의상품임을표시한표지 란상품의형태, 캐릭터, 인쇄물의표제등이해당될수있으며, 기타타인의영업임을표시한표지 란프렌차이즈, 영업표장, 슬로건, 캐치프레이즈등이해당될수있다. 상품의형태 : 상품의형태란상품의형상, 모양으로서상품의실용적인기능이나미적효과를나타내기위한것이다. 따라서, 일반적으로상품의형태나모양은상품의출처를표시하는기능을가진것은아니고, 다만어떤상품의형태와모양등이상품에독특한개성을부여하는수단으로사용되고, 그것이장기간계속적 독점적 배타적으로사용되거나지속적인선전 광고등에의하여그것이갖는차별적특징이거래자또는수요자에게특정한출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이른경우, 비로소타인의상품임을표시한표지에해당한다 377). 377) 대법원 선고 2001 다 판결, 대법원 선고 2000 다 판결, 대법원 자 96 마 365 결정, 대법원 선고 94 도 1947 판결 230

240 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 관련판례를구체적으로살펴보면, 과일문양이새겨진 포모나 도자기그릇세트는관련수요자와거래자에게널리알려져있으며, 그과일문양은그모양, 색채, 위치및배열에서다른업체의문양과차별성이인정되므로, ' 포모나 ' 도자기그릇세트의출처를표시하는표지에해당하고 (2000다67839), 일본에서 1965경부터생산된모델명 K-60, K-601-0의공업용공기분사기는 1981 경부터수입 판매되기시작한이래국내에서그러한형태의공기분사기가원고의제품으로서널리알려지게되었으므로, 위공기분사기와거의동일한형태의공기분사기를제조하여판매하는행위는상품의출처에대하여혼동을일으키는행위에해당한다 (2001 다59965) 고판시하고있으나, 어린이용완구의판매기간, 수량및가액, 선전광고의종류와방법, 광고빈도및비용등과국내완구시장의규모, 고소인들의완구인그네, 볼링세트와유사한형태와종류의상품들이경쟁적으로판매되고있었던사정을종합적으로검토해볼때, 완구의형태그자체는상품의출처표시로서개별화되어진것으로인식될정도로주지성을획득하고있었다고보기어렵고 (94도 1947), 레이저프린터에사용되는소모품인토너카트리지는수요자들에게상품의출처표시로서개별화되어진것으로인식될정도로주지성을획득하였음을인정할수없으므로 (96마 365) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1항소정의타인의상품임을표시하는표지나타인의영업임을표시하는표지에해당한다고볼수없다 고판시하고있다. 캐릭터 : 만화주인공과같은캐릭터 ( 예 : 미키마우스, E T 등 ) 는단순히유명하다고해서모두보호받는것이아니라, 그것이상품의주체를알리는기능을하는표지로써사용되어특정의상품표지로주지성을획득해야한다. 이와관련된우리나라판례를보면, 캐릭터 (character) 는그것이가지고있는고객흡인력때문에이를상품에이용하는상품화 ( 이른바캐릭터머천다이징 : character merchandising) 가이루어지게되는것이고, 상표처럼상품의출처를표시하는것을그본질적인기능으로하는것은아니므로캐릭터자체가널리알려져있다고하더라도캐릭터가상품화되어부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목에규정된 국내에널리인식된타인의상품임을표시한표지 가되기위해서는캐릭터자체가국내에널리알려져있는것만으로는부족하고, 그캐릭터에대한상품화사업이이루어지고이에대한지속적인선전, 광고및품질관리등으로그캐릭터에관한상품화사업을영위하는집단 (group) 의상품표지로서수요자들에 231

241 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 게널리인식되어있을것을요한다 378) 고판시하고있다. 인쇄물의표제 : 신규성이있고고유적이며식별력을갖춘잡지및단행본의부제와부속표제, 잡지부록의표제등을들수있다. 인쇄물표제의무단사용과관련한부정경쟁방지법위반사건에서대법원은 부동산관련정보를제공하는잡지인 주간부동산뱅크 의제호를부동산소개업소의상호로사용하여 부동산뱅크공인중개사 라고표기하고 체인지정점 이라고부기한것이부정경쟁방지법제2 조제 1호 ( 나 ) 목에해당한다 379) 고판시하고있다. 프렌차이즈 : 본부는자본 경영기술 상품및서비스기술등을제공하고, 가맹점은가맹본부 의영업표지를사용하여상품또는서비스를제공하는가맹사업의형태로, 그가맹본부의영 업표지등을들수있다. 다. 혼동하게하는행위 혼동 이란서로다른것을같은것이라고착각하는것이고, 반드시동종의상품또는영업일필요는없다 380). 혼동을하게하는행위 란반드시현실의혼동을초래함을요하지않고구체적혼동위험의존재만으로도충분하다. 그이유는법은혼동의표시자체를문제삼는것이지혼동의표시행위의결과오인이생기는지여부를문제삼는것은아니기때문이며, 혼동의주체는주지성의주체와같다고보아야할것이다. 표지의혼동은상품자체또는상품주체가동일한것으로오인하는협의의혼동뿐만아니라, 상 품주체간경영상 조직상 재정상또는계약상어떠한관계가있는것은아닌가하는광의의혼동 도포함되며, 법제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목 ( 나 ) 목소정의출처의혼동에해당하는지여부를판단함에 378) 대법원 선고 96 도 1727 판결, 대법원 선고 96 도 139 판결. 대법원은 96 도 139 판결에서 미키마우스 캐릭터가 더월드디즈니컴퍼니 또는그로부터미키마우스캐릭터의사용을허락받은사람이제조, 판매하는상품의표지로서국내에널리인식되었다고인정하기에부족하고달리이를인정할만한증거가없다는이유로, 96 도 1727 판결에서는 톰앤제리 캐릭터가그권리자인미국 터너홈엔터테인먼트사 또는그로부터그캐릭터의사용을허락받은사람이제조 판매하는상품의표지로서국내에널리인식되었다고인정할만한증거가없다는이유로, 부정경쟁방지법제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목에해당하지않는다고판시했다. 379) 대법원 선고 96 도 2650 판결 380) 서울고법 선고 96 나 7382 판결 232

242 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 있어서는상품의성질, 영업의형태, 기타거래사정등에비추어유사상표를사용하는상품또는영업이저명상표의저명도와그지정상품또는영업이갖는명성에편승하여수요자를유인할수있을정도로서로경업관계내지경제적유연 후원관계가있는지가일응의기준이될수있고, 그구체적인판단에있어서는표지선택의동기, 표지에나타난악의도참작하여야할것이다. 또한이러한경우의혼동에는반드시현실의혼동에한하는것이아니라혼동의구체적위험까지도포함된다 381). 따라서, 상품표지의혼동여부를결정하는데있어동일 유사는혼동을초래하는유력한징표라 고할수있지만, 이외에도상품의동종성, 관련영업자들의주된활동영역및지리적위치, 표지 선택의동기, 영업주체간의관계등여러가지요소가고려되어야한다. 상품표지와관련한우리나라판례를보면, 스스로약품을선택하지못하고의사의처방에의하여제공된약품을피동적으로복용하는환자들의처지에서약품의용기, 포장이제거된상태에서그약품의형태나색상으로서출처를구분하기쉽지않다는사정만으로는현행부정경쟁방지법상의혼동의우려가있는경우에해당한다고보기어렵고 382), 저명상표와유사한상표를저명상표의지정상품이아닌상품에사용하는것이부정경쟁행위에해당하는지여부에대하여 POLO 라는문자및도형부분으로구성된등록상표는의류분야에있어국내에널리인식되어있는상표이고, 최근의류업계에서는이른바토털패션의경향에따라단순히의류의생산에만그치는것이아니라같은상표를사용하여가방, 구두, 액세서리, 시계등의제품을동시에생산 판매하는추세에있는실정을고려하면, 위저명상표와유사한상표를지정상품이아닌시계류제품에부착 사용하는경우에도일반거래자나수요자들은그상품의주체가저명상표의상표권자와일정한관계에있는것이아닌가하는인상을받게되어결국동일한출처에서나온것으로혼동하게될것이므로부정경쟁행위에해당한다 383) 고판시하고있다. 영업표지의경우, 상품표지와는달리특정영업과관계가있고지역적인한계가있는경우가많으 381) 서울지법 선고 2003 카합 1488 판결에서법원은 국내에주지저명한표지인 티파니 (TIFFANY) 와동일 유사한표지 하이티파니 (HiTIFFANY) 를무단사용하여명품브랜드점분양사업을하는것은부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목 ( 나 ) 목 ( 다 ) 목소정의부정경쟁행위에해당한다 고판시하고있다. 382) 대법원 마 33 결정 383) 대법원 선고 97 다 판결. 233

243 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 므로 ( 예 : 음식점, 약국, 여관등 ) 혼동여부를결정하는데는이를고려해야한다. 영업표지와관련한우리나라판례를보면, 보령제약주식회사 갑 이 을 명의로서울에개설한 보령약국 과 병 이수원에개설한 수원보령약국 은영업의종류, 범위, 시설및규모등그영업의양상은물론고객도서로달리하고있어서 갑 의고객이수원에있는 병 경영의위약국을서울에있는 갑 경영의위약국의영업으로혼동오인하게될염려는없다할것이므로 보령 이라는상호가공통된다하더라도 병 경영의위약국의영업상이익을침해하는것이라고할수없고 384), 수원시에소재하는약국이서울에소재하는보령약국이란상호나명칭을사용하였다하여서울소재보령약국의수원지점또는대리점처럼행세한것으로볼수없으니만큼양자간에의약품의판매에있어영업상활동에혼동을일으키게하는부정경쟁관계가있다고단정할수없다 385) 고판시하고있다. 그리고, 병행수입과관련한판례를보면, 병행수입업자가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고 선전행위를한것이실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없어상표권침해가성립하지아니한다고하더라도, 그사용태양등에비추어영업표지로서의기능을갖는경우에는일반수요자들로하여금병행수입업자가외국본사의국내공인대리점등으로오인하게할우려가있으므로, 이러한사용행위는부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목소정의영업주체혼동행위에해당되어허용될수없다. 따라서, 매장내부간판, 포장지및쇼핑백, 선전광고물은영업표지로볼수없거나병행수입업자의매장이마치대리점인것처럼오인하게할염려가없으므로이사건표장의사용이허용되는반면에, 사무소, 영업소, 매장의외부간판및명함은영업표지로사용한것이어서이사건표장의사용이허용될수없다 386) 고판시하고있다. 384) 대법원 선고 73 다 1238 판결 385) 대법원 선고 73 도 1970 판결 386) 대법원 선고 99 다 판결 234

244 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 4 결론 원고에게별다른이익이없음에도피고에게고통을주고자하는것으로서사회질서에반하는권리남용에해당한다고보아이를모두배척한원심의조치에는논리와경험의법칙을위반하고자유심증주의의한계를벗어나사실을잘못인정하거나처분문서의해석에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다고판시하였다. 이는권리남용의범위를한정한것으로그의내용에이의가있다고하겠다. 235

245 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 4 절 식별력또는명성손상행위 ( 대법원 선고 2002 다 판결 ) 사건개요등록상표를도메인이름으로등록 사용하는행위의법적책임에대해서는인터넷주소자원에관한법률의규정이외에는판례를통해법리가정립되어오고있는데, 이와관련하여중요한판단기준을판시한식별력또는명성손상행위관련판례 원심판결서울고법 선고 2000카236 판결 판결요지가. 부정경쟁방지법제4조에의한금지청구에있어서같은법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장기타타인의상품임을표시한표지가국내에널리인식되었는지여부는사실심변론종결시를기준으로판단하여야하며, 같은법제2조제1호 ( 다 ) 목의경우에도마찬가지이다. 나. 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP 주소 ) 를사람들이인식 기억하기쉽도록숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로, 상품이나영업의표지로서사용할목적으로한것이아니었으므로, 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없다. 다. 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목은 시행된현행부정경쟁방지법에신설된규정으로서, "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에비상업적사용등대통령령이정하는정당한사유없이국내에널리인식된타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위 " 를부정경쟁행위로규정하고있는바, 위규정의입법취지와그입법과정에비추어볼때, 236

246 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 위규정에서사용하고있는 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어는 ' 주지의정도를넘어저명정도에이른것 ' 을, ' 식별력의손상 ' 은 ' 특정한표지가상품표지나영업표지로서의출처표시기능이손상되는것 ' 을의미하는것으로해석함이상당하며, 이러한식별력의손상은저명한상품표지가다른사람에의하여영업표지로사용되는경우에도생긴다. 라. 저명상표인 'viagra' 와유사한 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름의사용이부정경쟁방지법제2 조제1호 ( 가 ) 목의부정경쟁행위 ( 상품주체혼동행위 ) 에는해당하지아니하나, 같은호 ( 다 ) 목의부정경쟁행위 ( 식별력손상행위 ) 에는해당한다고한사례이며, 도메인의이름일부로사용된 'viagra' 상표의보유자는자신의명의로 '.kr' 도메인이름을등록할적격이있는지여부에관계없이그도메인이름의등록말소청구를할수있다고한사례이다. 판례평석대상판결은부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목의희석화규정이도입된이후동규정을적용한최초의판결로서의의가있으며, ( 다 ) 목이비록 ' 국내에널리인식된 ' 이란용어를사용하고있음에도불구하고, 위희석행위규정의입법취지와입법과정에비추어위 ( 다 ) 목의 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어에대해서는위 ( 가 ), ( 나 ) 목에서의해석과는달리주지의정도를넘어저명정도에이른것으로해석하면서 ( 다 ) 목이좁은의미의손상행위에한정되지않고식별력의흐림 ( 또는약화 ) 행위에대해서도적용되는것으로해석하고 ( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목과의관계를제시해주었다는점에서이후의해석론에중요한기준이된다. 1 들어가며 타인의등록상표를도메인이름으로등록한후해당사이트에서제품을판매하는행위는상표법및부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라함 ) 위반이문제될수있다. 우선타인의등록상표를도메인이름으로등록하여제품을판매하는행위가상표권침해에해당하는지에대해서는도메인이름의등록및사용이표장의상표적사용에해당하는지와관련하여살펴보아야한다. 다음으로그러한행위가부정경쟁방지법위반에해당하는지와이에해당하기위한요건은무엇인지문제된다. 즉, 부정경쟁방지법제2조제1호가목및나목의상품주체및영업주체오인혼동행위에해당하는지, 다목의희석화에해당하는지의문제가있고, 부정경쟁방지법위반에해당하는경우등록상표권자가취할수있는구제수단으로도메인이름의등록말소청구이외에이전등록청구가가능한지도문제될수있다. 387) 237

247 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 이와같이등록상표를도메인이름으로등록 사용하는행위의법적책임에대해서는인터넷주소 자원에관한법률의규정이외에는판례를통해법리가정립되어오고있는데, 이와관련하여 중요한판단기준을제시해준것이대상판결이다. 2 사건개요 가. 사실관계이사건에서는저명상표인 'viagra' 와유사한 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름을등록하여생칡즙등을판매한행위가부정경쟁방지법에위반되는지가문제되었는데, 피고들의웹사이트에서는처음에는생칡즙과칡수만을판매하였고 경에는생칡즙, 재첩국, 풀무원건강보조식품 ( 풀무원효소, 풀무원칼슘, 풀무원키드, 맥가드, 하이맥, 트롬보큐 ) 도판매하고있었으며, 경까지생칡즙과건강보조식품을판매하고있었다. 이제품들에는각각 " 산에산에 "( 생칡즙 ), " 섬진강하동재첩진국 "( 재첩국 ), " 풀무원 " 이라는상표가부착되어있었고, 생칡즙의경우에는 " 제조원한일종합식품 ( 주 )" 이라고게시되어있었다. 또한생칡즙을판매하던화면우측상단에는 "Viagra" 라는표지가 경까지위치하고있었으나, 이표지가그화면에있는상품의표지로보기는어려울정도이다. 388) 387) 인터넷주소자원에관한법률제 12 조제 2 항에서는부정한목적으로도메인이름을등록 보유또는사용하는행위에대해그도메인이름의등록말소뿐만아니라등록이전도청구할수있도록규정하고있음에반해, 부정경쟁방지법제 4 조제 2 항제 3 호에서는 등록말소 만을규정하고있다. 또한도메인이름의등록등이상표권침해에해당하는경우 상표법제 65 조제 2 항의 침해의예방에필요한조치 에상표권을침해하는도메인이름의사용금지또는말소등록등의범위를넘어서도메인이름의이전등록까지포함된다고볼수없다 는것이판례의태도이다 ( 대법원 선고 2006 다 판결 ). 388) 강기중, 가. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 4 조에의한금지청구에있어서같은법제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목, ( 다 ) 목에서정한상품표지의주지성여부의판단시점 (= 사실심변론종결시 ) 나. 특정도메인의이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착하여사용하는경우, 그도메인의이름자체가상품의출처표시로서기능한다고할수있는지여부 ( 소극 ) 다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 1 호 ( 다 ) 목에규정된 국내에널리인식된 이라는용어와 식별력의손상 이라는용어의의미및저명한상품표지가타인에의하여영업표지로사용되는경우에도 식별력의손상 이생기는지여부 ( 적극 ) 라. 저명상표인 viagra 와유사한 viagra.co.kr 이라는도메인이름의사용이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목의부정경쟁행위 ( 상품주체혼동행위 ) 에는해당하지아니하나, 같은호 ( 다 ) 목의부정경쟁행위 ( 식별력손상행위 ) 에는해당한다고한사례마. 도메인의이름일부로사용된 'viagra' 상표의보유자는자신의명의로 '.kr' 도메인이름을등록할적격이있는지여부에관계없이그도메인이름의등록말소청구를할수있다고한사례, 대법원판례해설 50 호, 법원도서관, 2004, 면참고. 238

248 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 나. 판결의요지부정경쟁방지법제4조에의한금지청구에있어서같은법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장기타타인의상품임을표시한표지가국내에널리인식되었는지여부는사실심변론종결시를기준으로판단하여야하며, 같은법제2조제1호 ( 다 ) 목의경우에도마찬가지이다. 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP 주소 ) 를사람들이인식 기억하기쉽도록숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로, 상품이나영업의표지로서사용할목적으로한것이아니었으므로, 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없다. 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목은 시행된현행부정경쟁방지법에신설된규정으로서, "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에비상업적사용등대통령령이정하는정당한사유없이국내에널리인식된타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위 " 를부정경쟁행위로규정하고있는바, 위규정의입법취지와그입법과정에비추어볼때, 위규정에서사용하고있는 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어는 ' 주지의정도를넘어저명정도에이른것 ' 을, ' 식별력의손상 ' 은 ' 특정한표지가상품표지나영업표지로서의출처표시기능이손상되는것 ' 을의미하는것으로해석함이상당하며, 이러한식별력의손상은저명한상품표지가다른사람에의하여영업표지로사용되는경우에도생긴다. 이사건은저명상표인 'viagra' 와유사한 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름의사용이부정경 쟁방지법제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목의부정경쟁행위 ( 상품주체혼동행위 ) 에는해당하지아니하나, 같은 호 ( 다 ) 목의부정경쟁행위 ( 식별력손상행위 ) 에는해당한다고한사례이며, 도메인의이름일부 239

249 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 로사용된 'viagra' 상표의보유자는자신의명의로 '.kr' 도메인이름을등록할적격이있는지 여부에관계없이그도메인이름의등록말소청구를할수있다고한사례이다. 다. 법원의판단 1) 상품주체혼동행위피고들의행위가위법률제2조제1호 ( 가 ) 목소정의이른바 ' 상품주체혼동행위 ' 에해당하기위해서는피고들이이사건상표들을자신의상품출처를표시하는것으로사용하여야하는바, 이에관한원심의판단은기록에나타난다음과같은이유로수긍하기어렵다. 첫째, 피고들이개설한웹사이트에서 ' 비아그라관련정보 ' 라는제목아래비아그라에관한국내신문기사와원고화이자프로덕츠인크의발표내용을인용하면서 " 제작사인화이저 (PFIZER) 사에따르면비아그라 (viagra) 는 " 이라는표현을사용한것은, 이사건상표들을원고들이생산 공급하는제품을가리키는것으로사용한것일뿐, 피고들이인터넷으로판매하는제품의출처표시로서사용한것이아니고, 둘째피고들이생칡즙, 칡수를판매한다는내용을게재한웹페이지 에사용한 " " 와같은형태의표장은, 위표장이화면우측모서리윗 부분에작은크기로위치하고있고, 위웹페이지에서판매하는제품인생칡즙, 칡수에는 ' 산에산에 ' 라는독자적인상표가부착되어있으며, 그웹페이지아래부분에는 "' 산에산에 ' 는월유봉의맑은물을상징하는한일종합식품 ( 주 ) 의고유브랜드입니다." 라는기재가명확하게되어있는점, 이사건상표들로저명해진발기기능장애치료제는약국에서의사의처방전이있어야만구입가능한제품인데다가, 이러한치료제를생산 판매하는외국의제약업체가생칡즙이나칡수를생산 판매하리라고는예상하기어려운점등을종합하면, "Viagra" 가위와같은형태로사용된피고들의웹페이지를접하는사람들이위표장을그웹페이지에서광고, 판매하고있는제품의출처표시로인식한다고할수는없으며, 셋째피고들이 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름아래생칡즙, 재첩국, 건강보조식품의판매영업을하기는하였지만, 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP 주소 ) 를사람들이인식 기억하기쉽도록숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로, 상 240

250 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 품이나영업의표지로서사용할목적으로한것이아니었으므로, 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없는것인데, 피고들이이사건도메인이름으로개설한웹사이트에서판매하고있는제품에는별도의상품표지가부착되어있고, 그제품을판매하는웹페이지의내용에서는이사건도메인이름이별도의상품표지로서사용되고있지않으며, 달리이사건도메인이름이피고들이판매하는상품의출처표시로인식된다고볼만한사정도없으므로, 이사건도메인이름이피고들이취급하는상품의출처표시로서기능한다고할수도없다. 2) 희석화부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목은 시행된현행부정경쟁방지법에신설된규정으로서, "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에비상업적사용등대통령령이정하는정당한사유없이국내에널리인식된타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위 " 를부정경쟁행위로규정하고있는바, 위규정의입법취지와그입법과정에비추어볼때, 위규정에서사용하고있는 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어는 ' 주지의정도를넘어저명정도에이른것 ' 을, ' 식별력의손상 ' 은 ' 특정한표지가상품표지나영업표지로서의출처표시기능이손상되는것 ' 을의미하는것으로해석함이상당하며, 이러한식별력의손상은저명한상품표지가다른사람에의하여영업표지로사용되는경우에도생긴다. 피고들이이사건상표들을상품표지로사용하였다고볼수없음은앞서본바와같으므로, 원심이피고들이이사건상표들을자신들의상품표지로사용함으로써이사건상표들의식별력을손상하였다고판단한것은잘못이나, 기록에의하면, 피고들이이사건도메인이름으로개설한웹사이트에서생칡즙, 재첩국, 건강보조식품등을인터넷상으로판매하는행위를한것은, 원고들의저명상표와유사한표지를영업표지로사용한것에해당하고, 이처럼피고들이위상표들을 241

251 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 영업표지로사용함에의하여위상표들의상품표지로서의출처표시기능을손상하였다고할것이며, 원심또한피고들이이사건도메인이름을사용하여생칡즙판매등의영업을한것을식별력손상행위중의하나로들고있으므로, 피고들의행위가위법률제2조제1호 ( 다 ) 목의부정경쟁행위에해당한다고본원심은그결론에있어서정당하다. 한편, 위법률제2조제1호 ( 다 ) 목이 "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에 " 라고규정하고있기는하지만, 위 ( 다 ) 목의입법과정에비추어볼때위법률제2조제1호 ( 가 ) 목의혼동행위와 ( 다 ) 목의식별력손상행위는상반된관계에있는것이아니라, 별개의근거로위법률에규정된것이므로, 위규정은 "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동이발생하지않더라도 " 라는취지로해석함이상당하고, 그에따라특정한표지의사용이위법률제2조제1호 ( 다 ) 목과같은호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목에모두해당할수도있으므로, 원심이피고들의행위가위 ( 가 ) 목과 ( 다 ) 목에모두해당하는것으로판단한것에상고이유제3점에서주장하는바와같은이유모순의위법이있다고할수없다. 3 판례평석 가. 피고들의행위가등록상표를상품의출처표시로사용한것인지여부 원심 389) 은 4가지이유 390) 를근거로피고들의홈페이지에접속하는일반인으로서는피고들이판매하는위생칡즙및건강보조식품 ( 맥가드, 하이맥, 트롬보큐 ) 이나피고들의영업활동이원고들과어떠한관련이있는것이아닌가하는생각을가지게된다고봄이상당하므로, 이사건도메인네임하에개설한홈페이지에서원고들의위각등록상표및상호인 Viagra", 비아그라 389) 서울고등법원 선고 99 나 판결. 390) 1 한국에서비아그라라는상품에관한정보나그것을생산, 판매하는기업의홈페이지를찾으려는일반인으로서는비아그라 (Viagra) 의영문철자에.co.kr' 또는 '.com 등을부기한도메인네임을자연스럽게생각하고이를통해홈페이지에접속하려고하고, 그결과피고들의홈페이지에접속할가능성이큰점, 2 앞에서본바와같이피고들의홈페이지에는원고들의등록상표및상호인 Viagra", 비아그라 및 PFIZER" 와동일한표지가곳곳에사용되었고, 또게시된상품목록도원고들이상표등록을하고그지정상품으로판매하는의약품과그용도가유사한생칡즙및건강보조식품 ( 맥가드, 하이맥, 트롬보큐 ) 등이며, 생칡즙유형을소개하는페이지의상단에 Viagra" 표장이사용된점, 3 원고들의등록상표및상호인 Viagra", 비아그라 및 PFIZER" 는저명한상품표지및영업표지로서강한식별력을가지고있는점, 4 여러제약회사에서건강보조식품을제조, 판매하고있는점. 242

252 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 및 PFIZER" 와동일한표지를사용하면서건강식품판매를한피고들의위영업행위는원고들 의상품및영업과사이에상품주체및영업주체의혼동을일으킨다고판시하였다. 이에대해대상판결에서는우선도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP 주소 ) 를사람들이인식 기억하기쉽도록숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로, 상품이나영업의표지로서사용할목적으로한것이아니었으므로, 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없다고판시하면서 391) 이사건에서피고들은 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름으로개설한웹사이트에서판매하고있던생칡즙, 재첩국, 건강보조식품등에별도의상품표지를부착하였고, 제품을판매하는웹페이지의내용에서는도메인이름이별도의상품표지로사용되지않았다는이유로이사건도메인이름이피고들이취급하는상품의출처표시로기능한다고볼수없다고하였다. 즉대상판결은피고들의행위가등록상표를상품의출처표시로사용하지않았다는이유로부정경쟁방지법제2조제1호가목의적용을부정하였는데, 결론의타당성은별론으로하더라도가목의적용요건에대해기존에판례가 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목에서 타인의상품과혼동을하게하는 이라는의미는상품의출처가동일하다고오인하게하는경우뿐만아니라국내에널리인식된타인의상품표지와동일또는유사한표지를사용함으로써수요자로하여금 당해상품표지의주체와사용자간에자본, 조직등에밀접한관계가있을수있지않을까 라고오신하게하는경우도포함하며, 타인의상품과혼동을하게하는행위에해당하는지여부는상품표지의주지성과식별력의정도, 표지의유사정도, 사용태양, 상품의유사및고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부, 그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다 고판시한것을고려해볼때, 392) 이러한광의의혼동가능성에대해서도판단했어야하는게아닌지의문이있다. 393) 391) 참고로대법원 선고 2001 다 판결에서는 등록상표와동일한이름을도메인이름으로사용한것만으로는 ( 구 ) 상표법제 66 조에서규정하는상표권침해행위에해당한다고보기어렵다 고하였다. 392) 대법원 선고 2007 다 판결, 대법원 선고 2005 다 판결. 243

253 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 나. 부정경쟁방지법제2조제1호다목에해당하는지여부부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목은 개정법 ( 시행 ) 에서도입되었는데, 저명상표의이미지, 광고선전력, 고객흡인력등이다른상품에흡수되어희박하게되어버리는소위 희석화행위 를규제하기위함이다. 동규정과관련하여우선 ( 다 ) 목에서는 ( 가 ) 목및 ( 나 ) 목과마찬가지로 국내에널리인식된 을적용요건으로하고있어, ( 다 ) 목의적용대상과 ( 가 ) 목및 ( 나 ) 목의적용대상이동일한것인지문제된다. 이에대해법조문을문언그대로해석하게되면, 부정경쟁방지법 2조 1호 ( 가 ), ( 나 ) 목과동일하게해석함이타당하지만, 미국과일본의관련조문및위조항의국내입법경위등에비추어볼때이를주지를넘어저명상태에이른표지를보호하는것으로해석하여야한다는견해가유력하였다. 394) 이에대해대상판결에서도 ( 다 ) 목에서사용하고있는 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어는 ' 주지의정도를넘어저명정도에이른것 ' 이라고하여그적용요건이다름을분명히하였다. 상품등의동일또는유사성을불문하고식별력을희석화시키는행위를규제하기위한동규정의취지를고려해볼때타당한판시라고할것이다. 또한대상판결은동규정의의미에대해 위법률제2조제1호 ( 다 ) 목이 " ( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에 " 라고규정하고있기는하지만, 위 ( 다 ) 목의입법과정에비추어볼때위법률제2조제1호 ( 가 ) 목의혼동행위와 ( 다 ) 목의식별력손상행위는상반된관계에있는것이아니라, 별개의근거로위법률에규정된것이므로, 위규정은 " ( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동이발생하지않더라도 " 라는취지로해석함이상당하고, 그에따라특정한표지의사용이위법률제2조제1호 ( 다 ) 목과같은호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목에모두해당할수도있다 고하여혼동내지혼동의가능성은희석행위의요건이아님을밝히고있는데, 395) 희석화 393) 김태경, 他人의商標를도메인이름으로使用하는경우不正競爭行爲해당與否, 재판과판례 13 집, 대구판례연구회, 2005, 681 면에서도이러한점을지적하고있고다만 이사건의경우이러한점에대해판단했다하더라도, 피고들이개설한웹사이트에서취급 판매한상품이원고상표의지정상품과전혀다른상품인점, 피고들이취급하는제품에독자적인상표를붙이고이를그웹페이지에명시한점, viagra 는의약품으로의사의처방을받은자에한하여약국에서만구입하게되어있고, 인터넷통신망을통해서는구입할수없게되어있는점, 일반적으로외국의또는외국계의제약회사가생칡즙, 칡수등의재래의건강식품을판매한다고는쉽사리생각되지않는점등에비추어보면, 피고들의홈페이지에접속하는일반인이원고들이나그와특수관계에있는자가생칡즙등의건강식품까지판매하는것으로그출처또는후원관계에관해혼동할위험이있다고보기는어렵다할것 이라고한다. 394) 강기중, 도메인이름의사용과상표권침해, 부정경쟁행위해당여부 (rollsroyce. co.kr 도메인이름사건 ), 정보법판례백선 (Ⅰ), 박영사, 2006, 662 면. 395) 김태경, 앞의논문, 683 면. 244

254 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 규정의취지를고려해볼때이또한타당한판시이다. 한편일반적으로희석화 (dilution) 이라고하면식별력의손상 (tarnishment) 및흐림 (blurring) 396) 을포함하는개념인데, 397) 부정경쟁방지법에서는 희석 이라는용어를사용하지않고 손상 이라는표현을사용하여식별력의손상이아닌 식별력을약화시키는행위 는적용되지않는것으로볼여지도있다. 398) 하지만동규정의입법취지및유사한규정인상표법제34 조제1항제11호에대해판례가 저명상표의경우상표자체로서는유사하다고할수없는상표라도양상표의구성이나관념등을비교하여그상표에서타인의저명상표또는상품등이용이하게연상되거나타인의상품등과밀접한관련성이있는것으로인정되어상품의출처에오인 혼동을일으키는경우에는등록될수없는것 이라고판시하고있는점 399) 등을고려해볼때손상및흐림을포함하는넓은의미의희석으로보아야할것이다. 대상판결에서는 ' 식별력의손상 ' 은 ' 특정한표지가상품표지나영업표지로서의출처표시기능이손상되는것 ' 을의미하는것으로해석함이상당하며, 이러한식별력의손상은저명한상품표지가다른사람에의하여영업표지로사용되는경우에도생긴다 고판시하였는데흐림에의한희석을인정한것으로해석된다. 400) 이러한타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위로서의부정경쟁행위는 1 상품표지또는영업표지가국내에널리인식되었을것, 2 그상품표지또는영업표지와동일또는유사한것을사용하는행위, 3 이로인하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위등을그요건으로하는반면당사자사이의경쟁관계나혼동가능성등은요구되지않는데, 401) 이사건에서피고들의행위는결국저명상표인 viagra를자신의영업표지로사용함으로써저명상표의식별력을약화시킨행위에해당하므로, 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목에해당한다고본대상판결의판단은타당하다고할것이다. 396) 김태경, 앞의논문, 687 면에서는약화에의한희석 (dilution by blurring) 및손상에의한희석 (dilution by tarnish) 으로표현하고있다. 397) 송영식외 6 인, 지적소유권법 ( 제 2 판 ) 하, 육법사, 2013, 407 면. 398) 이러한취지의견해로이대희, " 상표법상의희석이론에관한고찰 ", 창작과권리제 9 호, 세창출판사, , 260 면. 399) 대법원 선고 2004 후 1151 판결, 대법원 선고 2002 후 1850 판결, 대법원 선고 2001 후 2870 판결. 400) 강기중, 앞의논문, 663 면. 401) 서울지방법원 선고 2003 카합 1488 판결. 245

255 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 다. 기타 - 주지성의판단기준대법원은이전에도부정경쟁방지법제4조에의한금지청구에있어서같은법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의타인의상호 상표등타인의상품임을표시한표지가국내에널리인식되었는지의여부는사실심변론종결당시를기준으로판단하여야한다고판시하였는데, 402) 대상판결은이러한기존판시를원용하면서주지성판단시점이사실심변론종결시임을재확인하였다. 금지청구의경우사실심변론종결당시를기준으로침해행위의금지를구하는것이어서주지성구비여부도사실심변론종결시로보는것이타당하며, 403) 다만동법제5조에의한손해배상청구의인정여부는침해당시를기준으로판단해야할것이다. 404) 4 결론 대상판결은부정경쟁방지법제2 조제1 호 ( 다 ) 목의희석화규정이도입된이후동규정을적용한최초의판결로서의의가있으며, ( 다 ) 목이비록 ' 국내에널리인식된 ' 이란용어를사용하고있음에도불구하고, 위희석행위규정의입법취지와입법과정에비추어위 ( 다 ) 목의 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어에대해서는위 ( 가 ), ( 나 ) 목에서의해석과는달리주지의정도를넘어저명정도에이른것으로해석하면서 ( 다 ) 목이좁은의미의손상행위에한정되지않고식별력의흐림 ( 또는약화 ) 행위에대해서도적용되는것으로해석하고 ( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목과의관계를제시해주었다는점에서이후의해석론에중요한기준이된다. 그리고등록상표를도메인이름으로등록 사용하는행위에대해특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수없다는점을분명히한점, 표지의주지성또는저명성의판단기준시기가사실심변론종결시임을재확인한점도의의가있다. 402) 대법원 선고 2002 다 9011 판결. 403) 같은견해로윤선희 김지영, 부정경쟁방지법, 법문사, 2012, 310 면. 404) 대법원 선고 2009 다 판결 ( 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 4 조에의한금지청구를인정할것인지의판단은사실심변론종결당시를기준으로하고, 같은법제 5 조에의한손해배상청구를인정할것인지의판단은침해행위당시를기준으로하여야한다 ). 246

256 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 제 5 절 원산지 생산지허위표시 ( 대법원 선고 2001 도 5033 판결 ) 사건개요특정원산지의직접적표시는없지만간접적으로원산지라는오인을일으킬수있는표시를하는경우원산지표시가있는것으로보아야할것으로판시한사례 원심판결대구지법 선고 2001노462 판결 판결요지가. 구부정경쟁방지법 ( 법률제6421 호로개정되기전의것 ) 제2 조제1호 ( 다 ) 목에서 허위의원산지의표시 라고함은반드시완성된상품의원산지만에관한것은아니고, 거래통념에비추어상품원료의원산지가중요한의미를가지는경우에는그원료의원산지를허위로표시하는것도이에포함된다. 나. 중국산대마원사를수입하여안동에서만든삼베수의제품에 신토불이 ( 신토불이 ) 등의표기를한것은일반수요자나거래자로하여금이수의가안동에서생산된대마로만든삼베수의인것처럼삼베원사의원산지를허위로표시하여원산지의오인을일으키게하는행위에해당한다고한사례이다. 판례평석부정경쟁방지법상허위의원산지표시에관한최초의대법원판결로서, 해당판결은거래통념에비추어상품원료의원산지가중요한의미를가지는경우에는그원료의원산지를허위로표시하는것도 허위의원산지의표지 에해당할수있고반드시완성된상품의원산지만이그여부를판단하는기준이되는것은아니라고한점에서그의의가있다고하겠다. 247

257 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 사실의개요 안동포는경북안동지역에서재배 수확된삼 ( 대마 ) 으로원사를추출한후이를베틀로재직하여수작업으로만든삼베로서, 특유의원료와제작방법때문에품질이좋은것으로지명도가있고일반에널리알려져있다. 피고인은 경부터중국에서중국산의대마를원료로한대마원사를수입하여안동시소재자신의공장에서기계로짠삼베로만든수의를대량 생산하여여러농협에약 100벌시가 5,000 만원상당을납품 판매하였는데, 그삼베수의제품의포장상자사방측면에 신토불이 ( 身土不二 ), 안동삼베특품 ( 또는종류에따라 1품, 2품 ), 국내최초 100% 대마 ( 삼베 ) 사개발 등의표시를하고, 또한포장상자안에는 안동포인간문화재 1호 라는제목하에경북무형문화재 1호인안동포짜기의기능보유자배분형여사가삼베를베틀에서손으로짜고있는사진을담은품질보증서를넣었다. 피고인은그와같은기계직삼베수의를그종류와품질에따라삼베특품, 1품, 2품과삼베명주등으로나누어한벌당 330,000원내지 675,400 원씩에납품 판매하였고, 한편, 피고인은그와별도로안동산대마원사를사용한수제직물인안동포도판매하였는데, 그납품가격은상술한기계식삼베수의보다훨씬높은한벌당 2,475,000 원 ( 안동포 6세 ), 2,915,000원 ( 안동포 7세 ) 씩이었다. 405) 검사는피고인의행위가구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제6421 호로개정되기전의것, 이하 구부정경쟁방지법 ) 제2조제1호다목에해당한다는이유로피고인및피고인이대표이사로있는피고인주식회사안동삼베에각각벌금 700만원의약식명령을청구하였는데, 담당판사는벌금액을각각 1,500 만원으로상향조정하여고지하였다. 이에대해피고인및상피고인주식회사안동삼베가정식재판을청구하여 1심에서각무죄로선고되었고, 원심인 2심은검사의항소를기각하였다. 406) 405) 이수완, 부정경쟁방지법상허위의원산지표시, 대법원판례해설 41 호 (2002 상반기 ), 법원도서관, 2002; 조태연, 부정경쟁행위로서의허위의원산지표시, 정보법판례백선 (Ⅰ), 박영사, 2006, 207 면에서재인용. 406) 조태연, 상게논문, 208 면. 248

258 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 2 판결의요지 가. 원심의판단 원심 407) 은, 피고인김〇〇이포장상자에 신토불이, 안동삼베 등의표시를하고안동포짜기의기능보유자의사진이나품질보증서를함께넣은사실등 408) 을대체로인정하면서도, 그와같은행위가구부정경쟁방지법제2조제1호다목소정의허위의원산지의표시에해당하는지에대해서는, 이사건기계직삼베수의는중국산대마원사를수입해와서피고인주식회사안동삼베의안동시소재공장에서이를가공 제조한상품인데, 삼베수의제품의특성상대마원사의산지와품질에못지않게제직장소와방법도중요한이상그제품의 원산지 를원재료생산지인중국으로볼것인지, 아니면가공 제조지인안동시로볼것인지명확하게판정하기어려우므로, 이사건기계직삼베수의를중국산이라고단정할수는없고, 따라서그삼베수의가중국산임을전제로피고인김〇〇이그포장상자에국내의안동시에서생산되었다는취지의 신토불이, 안동삼베 라고표시한것을 허위의원산지표지 를하였다고평가할수도없으며, 달리피고인이허위의원산지표지를하였다는점을인정할증거도없다 고하여, 피고인들에대하여무죄를선고한제1심판결을정당하다고판단하였다. 나. 대법원의판단 대법원은원심판결을파기하고사건을다시심리 판단하도록원심법원에환송하였다. 그이유는 다음과같다. 법제2조제1호 ( 다 ) 목에서 ' 허위의원산지의표시 ' 라고함은반드시완성된상품의원산지만에관한것은아니고, 거래통념에비추어상품원료의원산지가중요한의미를가지는경우에는그원료의원산지를허위로표시하는것도이에포함된다고할것이고, 한편기록에의하면, 이사건공소사실은 "... 중국에서삼베원사인대마를수입하여삼베수의등장제용품을제조 판매하여 407) 대구지법 선고 2001 노 462 판결 408) 원심은해당기계직삼베수의가안동산원사를사용하여수제작된안동포인것처럼오인을일으키게할가능성이있다는점, 원산지 에는농 수산물등천연산출물의산지외에가공 제조된상품이생산된지명도포함된다는점등도인정하고있다. 249

259 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 오면서,... 누가봐도안동지역에서생산한삼베로만든수의인것처럼원산지를오인하게할우려가있는표시를하여 " 부정경쟁행위를하였다는것이므로, 수의자체의허위원산지표시를문제삼고있는것이아니라, 삼베원사의원산지에대한허위표시를문제삼고있는것이라할것이다. 원심이적법하게인정한사실과기록에의하면, 피고인 1은중국에서중국산의대마를원료로한대마원사를수입하여안동시소재자신의공장에서기계로짠삼베로만든수의를대량생산하여농협등에납품 판매하였는데, 삼베수의제품의포장상자에 ' 신토불이 ( 身土不二 ), 안동삼베특품 ( 또는종류에따라 1품, 2품 )', ' 국내최초 100% 대마 ( 삼베 ) 사개발 ' 등의표시를하고, 또한포장상자안에는 ' 안동포인간문화재 1호 ' 라는제목하에경북무형문화재 1호인안동포짜기의기능보유자배분영여사가삼베를베틀에서손으로짜고있는사진을담은품질보증서를넣었고, 한편안동포는경북안동지역에서재배 수확된삼 ( 대마 ) 으로원사를추출한후이를베틀로제직하여수작업으로만든삼베로서품질이좋은것으로일반에널리알려져있다는것인바, 삼베는전래적으로대마를재배 수확하여실을만들고이를수직베틀로짜는일련의생산과정이특정지역내에서이루어져왔고, 그러한지역의고유한특성이반영된지역명을삼베의명칭으로호칭하는경우가많고, 수의제품은전통적인장례용품으로서외국산보다는우리것을선호하는경향이있으며, ' 신토불이 ' 는 ' 우리땅에서재배 수확된농산물이우리체질에맞는다.' 는의미를가진점을감안하면, 이사건수의제품의포장상자에 ' 신토불이, 안동삼베 ', ' 국내최초 100% 대마 ( 삼베 ) 사개발 ' 등의표시를하고, 또한포장상자안에는 ' 안동포인간문화재 1호 ' 에관한선전문과사진이실린품질보증서를넣은것은일반수요자나거래자로하여금이사건수의가안동에서생산 ( 재배 ) 된대마 ( 삼 ) 로만든삼베수의인것처럼삼베원사의원산지를허위로표시하여원산지의오인을일으키게하는행위로봄이상당하다. 250

260 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 3 판례평석 가. 문제의소재최근국가간무역이증가하고있다. 그런데외국에서농수산물등의원재료를수입하여일정한가공을한후이를국산으로표시하여판매하는경우도많아지고있다. 소비자는그표시를신뢰하여해당상품을구매하게될텐데만약해당상품의원산지가표시된바와다르다고하면이는소비자입장에서과장광고나허위표시로여겨질수도있고그로인해크고작은손해를입을수있다. 이와같이상품의원료의원산지와해당원료를가공하여상품을완성한곳이다른경우에어디를원산지로보아야하는가? 이사건의쟁점은중국산대마원사를수입하여안동에서만든삼베수의제품의포장에 신토불이 ( 身土不二 ) 등의표시를한것이구부정경쟁방지법 ( 법률제6421호로개정되기전의것 ) 제2 조제1 호다목소정의 ' 허위의원산지의표시 ' 에해당하는지와나아가그로인해오인이야기 ( 유발 ) 되었는지여부이다. 결국 원산지 의개념 ( 그판정기준 ) 이관건이라고할수있다. 나. 원산지오인야기행위 1) 개관이른바 원산지오인야기 ( 유발 ) 행위 란상품이나그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거래상의서류또는통신에거짓의원산지의표지를하거나이러한표지를한상품을판매 반포또는수입 수출하여원산지를오인하게하는행위 ( 법제2조제1호라목 ) 409) 를말한다. 이러한행위를부정경쟁방지법제2조제1호는부정경쟁행위의하나로규정하고있다. 410) 즉, 상 409) 이는원산지오인야기행위의성립요건이라고도할수있을것이다. 410) 제 개정연혁을간단히살펴보면다음과같다. 먼저 1961 년제정법 ( 시행 , 법률제 911 호, 제정, 당시법률명칭은부정경쟁방지법 ) 에서는현행과같이부정경쟁행위 ( 유형 ) 에대한정의규정을따로두지아니하고, 제 2 조에부정경쟁행위중지청구권관련규정을두면서상품이나그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거래상의서류또는통신에허위의원산지의표지를하거나또는이러한표지를한상품을판매, 무상반포또는수출하여원산지의오인을일으키게하는행위 ( 동조제 3 호 ) 등을하는자가있을때에는이로인하여영업상의이익이침해될우려가있는자는그행위의중지를청구할수있다고규정하였다 년개정법 ( 법률제 3897 호, , 전부개정 ) 에서는제 2 조에부정경쟁행위에대한정의규정을신설하면서, 부정경쟁행위 251

261 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 품등에허위의원산지표시를하거나해당상품을유통하여원산지의오인을유발하는행위를 규제대상으로삼고자한것이다. 원산지오인야기행위에의한부정경쟁행위로자신의영업상의이익이침해되거나침해될우려가있는자는해당부정경쟁행위를하거나하려는자에대하여법원에그행위의금지또는예방을청구할수있다 ( 법제4조제1항 ). 또한당해청구를할때에는부정경쟁행위를조성한물건의폐기, 부정경쟁행위에제공된설비의제거그밖에부정경쟁행위의금지또는예방을위하여필요한조치를함께청구할수있다 ( 법제4조제2항본문및각호 ). 그리고고의또는과실에의한부정경쟁행위로타인의영업상이익을침해하여손해를입힌자는그손해를배상할책임을진다 ( 부경법제5조 ). 411) 형사적구제와관련해서는해당부정경쟁행위를한자에대해 3년이하의징역또는 3천만원이하에벌금에처하도록하고있다 ( 법제18조제3항제1호 ). 412) 라함은그목적의여하를불문하고상품이나그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거래상의서류또는통신에허위의원산지의표지를하거나또는이러한표지를한상품을판매 반포또는수입 수출하여원산지의오인을일으키게하는행위 ( 동조제 3 호 ) 등에해당하는행위를말한다고규정하였다 ( 무상반포 반포, 수출 수입 수출 ) 년개정법 ( 법률제 4478 호, , 일부개정 ) 에서는제 2 조의구성체계를수정하였는데, 동조각호의부정경쟁행위를제 1 호에통합하여각목에규정하였다. 원산지오인야기행위는종전의제 2 조제 3 호에서제 2 조제 1 호다목이되었다. 참고로 개정 ( 법률제 5621 호 ) 에서는제명이 부정경쟁방지법 에서 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 약칭 : 부정경쟁방지법 ) 으로변경되었다 년개정법 ( 법률제 6421 호, , 일부개정 ) 에서는제 2 조제 1 호다목을신설하게되어내용의변경없이종전의다목이하가각각라목이하로이동하게되었다 년개정법 ( 법률제 8767 호, , 일부개정 ) 에서는제 2 조제 1 호라목의 허위의 를 거짓의 로, 하거나또는 을 하거나 로, 오인을일으키게하는행위 를 오인 ( 誤認 ) 하게하는행위 등으로수정하였다. 이는법문장을원칙적으로한글로적고 ( 한글만으로이해가어렵거나혼동의우려가있는경우에는괄호안에한자를적어의미를명확히함 ), 어려운용어를쉬운용어로바꾸며 ( 한자어와일본식표현등을우리말로순화 ), 길고복잡한문장은체계등을정비하여간결하게하는등국민이법문장을이해하기쉽게정비하기위한것이다. 정리하면원산지오인야기 ( 유발 ) 행위의개념내지성립요건은제정법이후다소간의표현의수정이있었지만전체적으로는크게변경된것이없다고볼수있다 년이후몇차례개정이있었으나제 2 조제 1 호라목과관련해서는별다른수정이없었으므로적어도해당규정에대해서는현행법이 2007 년개정법의내용을거의그대로유지하고있다고볼수있다. 411) 그밖에법원은고의또는과실에의한부정경쟁행위로타인의영업상의신용을실추시킨자에게는부정경쟁행위로인하여자신의영업상의이익이침해된자의청구에의해여손해배상을갈음하거나손해배상과함께영업상의신용을회복하는데에필요한조치를명할수있다 ( 부경법제 6 조 ). 412) 보호 / 구제수단과관련해보호방법이권리부여가아니라법적지위의부여에그치고, 보호대상이 ( 협의의 ) 원산지표시에국한될뿐아니라허위로표시한지여부와오인초래여부를입증하여야하는데그입증이용이하지못하다는점때문에효율적인구제수단으로볼수없다는견해로는김병일, 한 -EU FTA 의국내이행과지리적표시제도, 정보법학제 14 권제 1 호, 2010, 28 면 ; 같은견해로는김원오외 3 인, 국내지리적표시제도의통합화방안연구, 특허청, 2011, 143 면 ( 허위원산지표시등으로오인을초래하는행위를부정경쟁행위의한유형으로규정하여, 지리적표시를허위로표시하여오인을초래한자에대하여민 형사적구제수단을행사할수있도록규정하고있으나보호방법이권리부여가아니라법적지위의부여에그치고, 보호대상이 ( 협의의 ) 원산지표시에국한될뿐아니라허위로표시한지여부와오인초래여부를입증하여야하는데그입증이용이하지못하다 ). 252

262 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 본목의행위는상품에관한허위표시라는점에서가목의상품주체의혼동을야기하는행위와비슷하나, 상품표시는상품의영업자와의관계 ( 상품주체 ) 를나타내는것임에대하여원산지허위표시는상품의산지만을나타내는점에서구별된다. 또한본목의원산지허위표시행위는특정된타인의이익을해롭게하는행위가아니고사칭된지역의생산자등의전체영업상의이익에관계되는행위라는점에서가목및나목의행위와구별된다. 413) 또이원산지표지는허위의표지에대해적용됨에대하여, 마목의상품의생산, 가공지등의 표지는오인을유발하는표지에대해적용된다. 따라서라목의허위원산지표시는마목보다좁 은개념이고바목전단의사칭행위에가까운개념이라고한다. 414) 2) 조문의취지원산지오인야기행위등은특정영업자개인의이익을침해하는혼동초래행위와는달리경쟁자전체에대한이미지및고객획득가능성을훼손시키는행위임과동시에시장의공정경쟁을해치는행위로서그 1차적피해자는일반소비자이다. 따라서오인유발행위의금지는허위 과대광고를통한상품의판매행위를규제하여경쟁자보호보다는소비자를보호하는데그목적이있으며, 오인유발행위를초래하는표지또는타인의상품이주지성을획득해야하는것은그요건이아니다. 소비자보호를위한표시 광고행위에대하여는표시 광고의공정화에관한법률에서도규정하고있으나, 부정경쟁방지법은사법적규율에주안점을둔반면, 표시 광고의공정화에관한법률은공법적규율에주안점을두고있으며, 오인유발행위는형법에의한사기행위에해당하여처벌받을수도있고, 경범죄처벌법에의한허위광고행위로처벌받을수도있다. 415)416) 413) 윤선희, 지적재산권법 (15 정판 ), 세창출판사, 2015, 553 면. 414) 윤경, 평석 : 부정경쟁방지법상 허위의원산지표시 의의미 ( ), < 415) 특허청, 부정경쟁방지업무해설서, 2004, 면 ; 강경찬외 2 인, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률조문별해설서, 특허청, 2008, 46 면 ; 허인외 5 인, 지식재산제도의실효성제고를위한법제도기초연구 - 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률조문별해설서, 특허청, 2014, 면. 416) 형법제 347 조 ( 사기 ) 제 1 항은 사람을기망하여재물의교부를받거나재산상의이익을취득한자는 10 년이하의징역또는 2 천만원이하의벌금에처한다 고규정하고있고, 경범죄처벌법제 3 조 ( 경범죄의종류 ) 제 2 항은 ( 거짓광고 ) 여러사람에게물품을팔거나나누어주거나일을해주면서다른사람을속이거나잘못알게할만한사실을들어광고한사람 ( 동항제 2 호 ) 등에해당하는사람은 20 만원이하의벌금, 구류또는과료의형으로처벌한다 고규정하고있다. 253

263 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 3) 성립요건 (1) 상품 등에표지 ( 표지의대상 ) 거짓의원산지표지대상은 상품 이나 거래상의서류또는통신 이다. 먼저상품에대해살피면, 본목에서의 상품 이란넓게독립적 반복적거래의대상이되는것을말하므로일반소비자에게제공되는것에한하지아니하고업무용상품과중간재, 자본재, 부품등도이에포함된다고할수있다. 다만, 부동산 서비스업등의영업은이에해당하지않는것으로보는것이일반적인해석이다. 417) 다음으로 거래상의서류또는통신 에대해살핀다. 여기서 거래 란영업목적을가지고상품을판매 반포또는수입 수출하기위하여시장에내놓는 행위를말한다. 따라서상품과관련된판매뿐만아니라임대 교환 전시등도포함되며, 영리성 유무및이윤획득여부는불문이다. 418) 서류또는통신 은그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거짓의원산지를표시한 대상물을말하며, 광고 및 공중이알수있는방법 의문구로볼때, 거래 ( 영업 ) 의목적하에 행해진 그 상품에대한모든서류와통신의의미로해석된다. 419) 따라서 거래상의서류또는통신 은영업거래상사용되는초청장 추천장 견적서 송장 계산서 거래서 영수증 편지지 봉투등의일체서류또는전보등거래상의의사표시행위를포함하는일체의통신 ( 물 ) 을의미한다고할수있다. 그러나사내전표나사내연락문서등일반적으로거래의의사표시행위가포함되어있지않은것은제외된다고하겠다. 420) 417) 특허청, 전게해설서, 41 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면등도모두같은내용의설명을하고있다. 418) 특허청, 전게해설서, 42 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면. 419) 특허청, 전게해설서, 42 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면. 420) 윤선희, 전게서, 554 면. 254

264 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 (2) 거짓의원산지 표지원산지는원래는포도주, 치즈등과같이특정토지의자연적조건과생산물의특성, 품질과의사이에밀접한관련이있는경우, 주로농업생산물의원래의산지명칭 ( 좁은의미의원산지명칭 ) 을보호하기위하여프랑스등유럽에서발전된개념이다. 421) 원산지의표시는소비자보호, 부정경쟁의금지, 관세의부과등여러가지측면에서중요한의미를가지고있으므로, 각종법령들이그입법목적에따라원산지의표시를할것을요구하거나원산지에관하여오인또는혼동을야기시킬수있는표시를하는것을금지하는등엄격한규제를기하고있다. 소비자보호법, 부정경쟁방지법, 대외무역법, 농산물품질관리법, 수산물품질관리법, 종자산업법, 관세법등이그예이다. 422) 이하에서는 원산지 의개념과 허위의원산지의표지 에대해살펴보도록한다. 1 원산지 a 원산지 의개념일반적으로 원산지 란원료나제품의생산지를의미하지만, 여기서는어떤상품이배타적혹은필수적으로자연적또는인간적요소, 혹은자연적 인간적요소를모두포함하는지리적환경에기인하는특성과품질사이에밀접한관련이있는산지의명칭을말한다. 따라서원산지와관련되는상품은배타적혹은필수적으로기후 토양혹은전통적생산방법같은지리적요소에기인하는것들로구성되어있으며, 지 ( 地 ) 란행정및사회경제적구역을불문하는지리적공간을의미한다. 423) 원산지 는그상품의주산지를말한다. 산지의범위는당해상품이그곳에서과거에생산되었거 나현재생산되고있는경우는물론거래자또는일반수요자가그곳에서생산되는것으로인식 하고있는경우를모두포함한다. 424) 421) 송영식외 6 인, 송영식지적소유권법, 육법사, 2008, 429 면. 422) 조태연, 전게논문, 209 면. 423) 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 123 면 ; 한편여기서의 지 ( 地 ) 란일정한지방이나도 시 군등의행정구역, 사회경제적구역및국가등을포함한다는견해로는윤선희, 전게서, 553 면. 424) 황의창 황광연, 부정경쟁방지및영업비밀보호법 (6 정판 ), 세창출판사, 2011, 56 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 255

265 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 원산지 는특정생산품과관련하여널리알려지고특별현저성을취득한일정한장소 [ 예 : 코냑시 ( 술 ), 뮌헨 ( 맥주 )], 지방 [ 예 : 샴페인 ( 술 ), 라인 ( 술 )], 국가 [ 예 : 스위스시계, Korea 인삼 ] 등을모두포함한다. 행정구역명이라도상관없으나가공의지명은포함되지아니한다. 가공의지명을사용하는경우에는마목에해당된다. 원산지는천연의산출물 ( 농산물 수산물등 ) 을생산하는지명만이아니고, 가공 제조된상품 ( 술, 섬유, 화학제품, 기계류 ) 을산출하는지명도포함하는것으로해석되고있다. 425) 즉, 원산지 는농수산물이나광산물등의천연산품의산출지는물론상품이제조 가공된곳을의미하는것으로서그넓이에관계없이지리적공간을의미한다. 426) 이와같이원산지는농수광산물과같은천연물의산지명외에도이를원재료로하여상품을생 산, 제조, 가공하는경우그지명이원산지가될수도있고, 당해상품의원재료의산지도원산지 가될수있다. 427) 한편, 원산지명칭은일정한토지의자연적조건에의한생산물의품질을보증할만한산출지의명칭이다. 이원산지명칭은그상품이실제로존재하는지명인점에서, 상호나상표보다는좁고또그것은개인의것이아니라는점에서상호나상표등과다르다. 이원산지의명칭은생산지라는점에서상호와는더욱유사한점이있고, 또상품의동일성을명확히하는출처표시를하는점에서상표와유사하다. 428) b 국제조약등에서의원산지관련규정원산지명칭의보호와그국제등록에관한리스본협정 (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) 429) 제2조제1항은 원산지의명칭 (appellation of origin) 에대해 배타적또는본질적으로 (exclusively or essentially) 자연적 인간적요소 (natural and human factors) 를포함한 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 123 면. 425) 송영식외 6 인, 전게서, 면 ; 윤경, 전게평석 ; 小野昌延 松村信夫, 新 不正競爭防止法槪說, 靑林書院, 2011, 397 면. 426) 윤선희, 전게서, 553 면. 427) 황의창 황광연, 전게서, 56 면. 428) 상게서, 55 면. 429) 원산지명칭보호와국제등록을위한리스본협정은 1958 년최초로체결되었고이후 1967 년스톡홀름에서개정되었으며다시 1979 년에개정되었다 년제네바법이채택되었다. 우리나라는가입하고있지않다. 256

266 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 지리적환경으로인한품질과특성에서비롯되는생산품을표시 ( 지정 ) 하는역할을하는 (serves to designate a product) 국가, 지역또는지방 (locality) 의지리적명칭 (geographical denomination) 을의미한다 430) 고정의하고있다그리고동조제2항은원산지국가는 당해국가의명칭또는당해지역이나지방이위치하고있는국가의명칭이상품에명성을가져다주고있는원산지명칭을구성하는경우의국가 라고규정하고있다. 한편 2015년에리스본협정의새로운법인제네바법 431) 이채택되었는데, 원산지명칭의경우상품의생산, 가공그리고준비단계가해당지역에서이루어진경우에보호가가능한반면, 지리적표시의경우에는상품의원료의생산이나가공중어느한쪽만해당지역내에서이루어진경우보호를부여하고있다. 즉원산지표시보호가지리적표시보호보다좀더엄격한표시기준을가지고있다고할수있다. 432) 제네바법 ( 제 2 조제 1 항 ) 은 (i) 상품 (the good) 의품질또는특성이배타적또는본질적으로자연 적및인간적요소를포함하는지리적환경에서기인하는경우, 어떤지리적영역의이름으로 구성되거나그것을포함하는체약국에서보호되는모든명칭 (denomination) 또는그러한영역 을나타내는것으로알려진다른명칭으로서, 그지리적영역에서기원하는상품을표시 ( 지정 ) 하 는역할을하는명칭과 (ii) 상품의주어진품질, 평판 (reputation) 또는다른특성이본질적으로 그지리적원산지 (its geographical origin) 에기인하는경우, 지리적영역의이름으로구성되 거나그를포함하는체약국에서보호되는모든표시 (indication), 또는그러한영역을나타내는 것으로알려진다른표시로서, 그러한지리적영역에서기원하는상품을확인 ( 판정 ) 하는역할을 하는명칭에대해적용된다 433) 고규정하고있다. 430) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration Article 2 [Definition of Notions of Appellation of Origin and Country of Origin] (1). 431) The Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (not yet in force): 2015 년 5 월 11 일부터 21 일까지열린원산지명칭및국제등록보호를위한리스본협약의새로운법채택을위한외교회의는원산지명칭에관한리스본협약의제네바법을채택하였다. 그러나아직시행되고있지않다. 참고로리스본협정은원칙적으로원산지명칭만의국제등록을허용하고있었으나, 제네바법채택을통하여지리적표시도국제등록을허용하게되었다 ( 참조 ). 432) item_gb=iorg&po_no= ) Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (as adopted on May 20, 2015) Article 2 Subject-Matter (1) [Appellations of Origin and Geographical Indications] (i) and (ii). 257

267 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 농산물및식료품의지리적표시와원산지명칭보호에관한유럽공동체이사회규칙 (No 2081/92 of 14 July 1992) 434) 에서는 원산지표시 (designation of origin) 를농산물또는식료품을설명하는데사용되는지역, 특정장소또는예외적인경우에, 국가의이름 (the name) 을의미한다고규정하고있다. 해당농산물또는식료품은 (i) 그지역, 특정장소또는국가에서유래하고, (ii) 그품질또는특성은본질적또는배타적으로고유의자연및인적요소를지닌특정지리적환경에기인한것이어야하고, 그생산, 가공및준비는한정된지리적영역에서발생한것이어야한다. 435) c 지리적표시 와의관계 원산지표시 외에유사개념으로 지리적표시 라는용어도사용하고있으므로간단히살펴본다. 넓은의미의지리적표시 (geographical indication) 는일반적으로출처표시 (indication of source) 와원산지명칭 (appellation of origin) 을포함하는상위개념으로파악된다. 436)437) 출처표시 (indication of source) 는단순히어느상품이출처표시에의하여특정장소에서기원한다는조건만충족하면사용할수있는품질중립적 ( 品質中立的, quality-neutral) 인개념이며, 이의보호를위한 WIPO 협약으로서는 상품의허위출처표시방지에관한 Madrid 협정 (Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods) 이있다. 원산지명칭 (appellations of origin) 은상품과생산지역간의품질상의 434) COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs Article 2, 2. (a) designation of origin (b) geographical indication 435) 유럽의지리적표시는크게원산지명칭보호와지리적명칭보호제도로구분된다. 원산지명칭보호 (Protected Designation of Origin, PDO) 는상품이반드시그지리적영역에서생산되고가공되어져야하는데비해, 지리적명칭보호 (Protected Geographical Indication, PGI) 는제품이그지리적영역에서생산되거나가공되면된다. 즉, PGI 의경우생산, 가공또는준비의세단계중단지하나만이라도규정된지역에서이루어지면되는반면에 PDO 는생산, 가공, 그리고준비모두가지역에서이루어져야한다 ( 백을선 송춘호외 5 인, 지역특화품목발굴및지리적표시등록제활성화방안연구, 산림청, 2013, 12 면 ). 436) 437) 출처에관한지리적표시 (geographical indication of source) 는 2 가지형태의것으로구별될수있다. 첫째, 품질중립적출처에관한지리적표시 (quality-neutral geographical indication of source) 란 made in Korea 와같이제품의특징과지리적출처 (geographical indication) 간에직접적관련성에관한제시 (suggestion) 가존재하지아니하는것을말한다. 둘째, 품질관련지리적표시 (qualified geographical indication) 란제품의특징, 품질명성이당해제품의산지 (country, region, or locality) 에주로유래하는경우를말하며, 이표시는원산지명칭 (appellation of origin) 이라고한다 ( 김병일, 전게논문, 304 면 ). 258

268 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 관련이배타적으로또는본질적으로기후, 토양또는전통적생산방식과같은지리적기원에기인되는경우에만사용할수있는개념이며, 이에관한 WIPO 협약으로는 원산지명칭보호와국제등록에관한리스본협정 (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) 이있다. 원산지명칭은특정품질및특성이자연적 인간적인요소를포함한지리적환경에배타적또는본질적으로기인하는것을요구함으로써, 지리적표시보다엄격한요건을요구하고있다. 지리적표시란위두개념을포괄하는광의의개념으로 TRIPS 협정에서사용되고있다. 두개념을면밀히비교해보면지리적표시의정의는출처표시보다는원산지명칭의개념과가까운것으로보인다. 438) 지리적표시 라는표현이국제조약에서등장한것은 WTO/TRIPS 협정이다. 439) WTO/TRIPS 협정에서는원산지를 지리적표시 로규정하고있는데, 원산지표시와대동소이한의미로해석 되고있다. 440) WTO/TRIPS 협정제22조 441) 는지리적표시의보호에대해다음과같이규정하고있다. 동협정의목적상지리적표시 (Geographical indications) 란상품의특정품질, 명성또는그밖의특성이본질적으로지리적근원에서비롯되는경우, 회원국의영토또는회원국의지역또는지방 (region or locality) 을원산지로하는상품임을명시하는표시 (indications which identify a good) 이다 ( 제1항 ). 그리고지리적표시와관련회원국은이해당사자가 (a) 당해상품의지리적근원에대해대중의오인을유발하는방법으로진정한원산지가아닌지역을원산지로한다고표시하거나암시하는상품의명명또는소개수단의사용과 (b) 파리협약 (1967년) 제10조의2의의미내에서의불공정경쟁행위를구성하는사용을금지할수있는법적수단을제공한다 ( 제2항 ). 지리적표시의보호는상품과관련된것에한하며서비스에관련된것은적용되지아니한다. 확 립된품질과명성, 기타특징이없는상품은보호대상이아니며, 그러한것들을보유하고있는 438) 특허청, 우루과이라운드 (Uruguay Round) 와 TRIPS 협정의성립, 2007, 125 면. 439) 김병일, 전게논문, 5 면 ; 백을선 송춘호외 5 인, 전게보고서, 6 면. 440) 황의창 황광연, 전게서, 55 면. 441) AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Article 22 Protection of Geographical Indications. 259

269 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 것도품질, 명성, 특징이지리적인요소와본질적으로관련되지않는경우에는지리적표시로서 보호되지않는다. 442) TRIPS 협정에서규정하고있는지리적표시의개념은리스본협정 443) 제2조에서규정하고있는원산지명칭 (appellation of origin) 의개념과매우유사하다. TRIPS협정의지리적표시와리스본협정의원산지명칭의정의와비교하여보면, (i) 리스본협정의원산지명칭이지리적환경과품질및특성과의관련을요건으로하고있는데대하여, TRIPS 협정상의지리적표시가품질, 명성 ( 평판 ) 또는기타의특성으로요건을완화 확대하고있는점, 444) (ii) 협정이명칭 ( 호칭 ) 을대상으로하고있는데대하여, TRIPS협정에는표시 ( 표현, 기호 ) 로하고있는점의 2가지면에서 TRIPS협정상의지리적표시는리스본협정상의원산지명칭보다범위가넓다. 또한리스본협정제2 조에서규정하고있는원산지명칭 (appellation of origin) 의개념은 농산품및식료품 ( 가공품 ) 에대한지리적표시및원산지명칭보호에관한이사회규칙 2081/92에서규정하고있는원산지명칭 (designation of origin) 에해당한다고볼수있다. 445) EC 이사회규칙 (No 2081/92) 이농산물및식료품에만적용되는것과는달리, 지리적표시에관한 TRIPs의규정은모든상품및산업제품에적용된다. 이에는지역또는지방명칭과같은직접적인지리적명칭뿐만아니라간접적이고특별한상징적인원산지표지도포함하고있다. 446) 한편파리협약은 지리적표시 에대한정의를두고있지않다. 이협약은 원산지표시 와 원산지 명칭 이라는용어를사용하고있으며 ( 제 1 조제 2 항 ), 이들용어에대하여는정의하고있지않 다. 447) 442) 특허청, 우루과이라운드 (Uruguay Round) 와 TRIPS 협정의성립, 2007, 124 면. 443) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Oct. 31, 1958, as last revised 1989( 이하 리스본협정 ). 444) 리스본조약은자연적, 인적요소를총괄하는그지리적환경에서전적으로본질적인특질특성에기인할것을요구하고있다. 그러나 TRIPS 협정의지리적표시에대한정의는프랑스와유럽의 AOC 에매우중요한 인적요소 (human factor) 를포함하지않고있다. 단순히 AOC 의개념을지리적표시라는포괄적인개념으로단순화하고확대함으로써 AOC 의기초는상당히약화되었다. TRIPS 협정은상업적으로의미가있는지리적표시를사용하는것을보호하지만, 품질을통제하는요소와프랑스의 AOC 보유자가지역을분할하여와인시장을지배하게했던배타적인생산권은규정하지않고있다. 445) 김병일, 전게논문, 5- 면 ; 백을선 송춘호외 5 인, 전게보고서, 7 면. 446) 이영대, 무역관련지적재산권에관한협정 (TRIPS) 을중심으로한지리적표시 (GEOGRAPHICAL INDICATION) 에대한연구, 3-4 면. 260

270 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 농산물및식료품의원산지표시및출처표시의보호에관한유럽공동체이사회규칙 (No 2081/92) 에서도지리적표시 (geographical indication) 라는용어를사용하고있는데, 농산물또는식료품을설명하는데사용된지역, 특정장소또는예외적인경우, 국가의이름을의미한다. 이때해당농산물또는식료품은 (i) 그지역, 특정장소또는국가에서생기고 (originating), (ii) 그지리적근원 (that geographical origin) 에기인한특정품질, 명성또는기타특성을가지며, 그생산및 / 또는가공및 / 또는준비가한정된지리적영역에서발생한것이어야한다. 따라서농산물및식료품이한지역에서생산되었을뿐만아니라그품질등이지리적출처와 그지역에서행해진가공등에서비롯되었을것을요구하고있는것이원산지표시의정의와대 동소이하다고한다. 448) d 대외무역법상의원산지판정기준등대외무역법등에서일컫는원산지란수출입물품의생산, 제조, 가공된국가를의미하고, 원산지표시란관세부과, 소비자보호차원등에서상품에생산, 제조, 가공국명을표시토록하는것을말하며국산농산물의경우시 / 군명을표시하도록하고있고수입농산물가공품의경우원료의원산지국명을표시토록하고있다. 449) 대외무역법을좀더구체적으로살펴보면우선, 수출입물품등의원산지표시와관련해수입된원산지표시대상물품에대해단순한가공활동을거침으로써해당물품등의원산지표시를손상하거나변형한자는그단순가공한물품등에당초의원산지를표시하도록하고있다 ( 다만, 다른법령에서다른기준을규정하고있으면그기준에따름 ). 450) 그리고무역거래자또는물품등의판매업자는 (i) 원산지를거짓으로표시하거나원산지를오인 ( 誤認 ) 하게하는표시를하는행위, (ii) 원산지의표시를손상하거나변경하는행위, (iii) 원산지표시대상물품에대하여원산지표시를하지아니하는행위, (iv) 앞의 (i)-(iii) 에위반되는원산지표시대상물품을국내에서거래하 447) WIPO, Implications of the TRIPs Agreement on Treaties Administered by WIPO; 김문환번역, 무역관련지적재산권협정해설, 저작권심의조정위원회, 1996, 46 면. 448) 황의창 황광연, 전게서, 54 면. 449) 김원오외 3 인, 전게보고서, 143 면. 450) 대외무역법제 33 조제 2 항. 261

271 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 는행위중어느하나에해당하는행위를하여서는아니된다 ( 다만, (iii) 의경우에는무역거래자 의경우만해당 ). 451) 수입물품에대한원산지판정은 (i) 수입물품의전부가하나의국가에서채취되거나생산된물품 ( 이하 완전생산물품 ) 인경우에는그국가를그물품의원산지로할것, (ii) 수입물품의생산 제조 가공과정에둘이상의국가가관련된경우에는최종적으로실질적변형을가하여그물품에본질적특성을부여하는활동 ( 이하 실질적변형 ") 을한국가를그물품의원산지로할것, (iii) 수입물품의생산 제조 가공과정에둘이상의국가가관련된경우단순한가공활동을하는국가를원산지로하지아니할것의어느하나의기준에따라야한다. 452) 한편, 산업통상자원부장관은일정한경우수입원료를사용하여국내에서생산되어국내에서유통되거나판매되는물품등 ( 이하 국내생산물품등 ) 에대한원산지판정에관한기준을관계중앙행정기관의장과협의하여정할수있고 ( 다만, 다른법령에서국내생산물품등에대하여다른기준을규정하고있는경우에는제외 ), 그기준을정하면이를공고하여야한다. 453) 대외무역관리규정 ( 산업통상자원부고시제 호 ) 제86조소정의 수입원료를사용한국내생산물품등의원산지판정기준 에따르면, 법제35조에따른수입원료를사용한국내생산물품등의원산지판정기준적용대상물품은 [ 별표 8] 에의한수입물품원산지표시대상물품중국내수입후제85조제8 항의단순한가공활동을한물품과 1류 ~24 류 ( 농수산물 식품 ), 30 류 ( 의료용품 ), 33류 ( 향료 화장품 ), 48류 ( 지와판지 ), 49류 ( 서적 신문 인쇄물 ), 50류 ~58류 ( 섬유 ), 70류 ( 유리 ), 72류 ( 철강 ), 87류 (8701~8708 의일반차량 ), 89류 ( 선박 ) 에해당되지않는물품이며 ( 동조제1항 ), 그중 (i) 우리나라에서제조 가공과정을통해수입원료의세번과상이한세번 (HS 6단위기준 ) 의물품을생산하거나세번 HS 4단위에해당하는물품의세번이 HS 6단위에서전혀분류되지아니한물품으로, 해당물품의총제조원가중수입원료의수입가격 (CIF가격기준 ) 을공제한금액이총제조원가의 51퍼센트이상인경우, (ii) 우리나라에서제85조제8 항의단순한가공활동이아닌제조 가공과정을통해제1호의세번변경이안된물품을최종적으로생산하고, 해당물품의총제조원가중수입원료의수입가격 (CIF가격기준 ) 을공제한금액이총제조 451) 대외무역법제 33 조제 4 항. 452) 대외무역법제 34 조및동법시행령제 61 조. 453) 대외무역법제 35 조제 1 항및제 2 항. 262

272 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 원가의 85 퍼센트이상인경우중어느하나에해당하는경우우리나라를원산지로하는물품으로 본다 ( 동조제 2 항본문및각호 ). 454) 요컨대수입물품에대한원산지판정에있어서는 완전생산물품, 실질적변형, 단순한가공활동 여부가, 수입원료를사용한국내생산물품등의원산지를판정함에있어서는 단순한가공활동을한물품 등에해당하는지여부, 제조 가공과정에서세번이변경되었는지여부, 제조원가와수입가격 ( 공제금액 ) 의비율등이중요한기준이된다고하겠다. 2 허위 ( 거짓 ) 의원산지진실하지않은원산지의표시방법은 (i) 사실상존재하지않는가공의지명을원산지로표시하는경우와 (ii) 실제존재하는지명을원산지로표시하되그것이당해상품의사실상의원산지가아닌경우가있다. 전자의경우가마목의상품의출처지오인야기행위에해당하는반면후자는본목에해당한다. 455) 허위의원산지란원산지표시를원산지이외에서산출되어진상품에사용하는등의원산지사칭을말한다. 456) 454) 수입원료를사용한국내생산물품중제 2 항의원산지규정을충족하지아니한물품의원산지표시는다음의방법에따라표시할수있다. 대외무역관리규정 [ 산업통상자원부고시제 호 ] 제 86 조 5 법제 35 조에따른수입원료를사용한국내생산물품중제 2 항의원산지규정을충족하지아니한물품의원산지표시는다음각호의방법에따라표시할수있다. 1. 우리나라를 " 가공국 " 또는 " 조립국 " 등으로표시하되원료또는부품의원산지를동일한크기와방법으로병행하여표시 2. 제 1 호의원료나부품이 1 개국의생산품인경우에는 " 원료 ( 또는부품 ) 의원산지 : 국명 " 을표시 3. 제 1 호의원료나부품이 2 개국이상 ( 우리나라를포함한다 ) 에서생산된경우에는완성품의제조원가의재료비에서차지하는구성비율이높은순으로 2 개이상의원산지를각각의구성비율과함께표시 ( 예 : " 원료 ( 또는부품 ) 의원산지 : 국명 ( %), 국명 ( %)" ) 455) 김원오외 3 인, 전게보고서, 143 면 ; 윤선희, 전게서, 553 면 ( 동견해에따르면본목의허위표시는오인유발적표시보다좁은개념으로서마목에포섭된다고할것이며, 특히오인을유발하지아니하는허위표시가가능하더라도그러한원산지허위표시는그자체가타인의상품 영업표지를침해하지않는한본법이개입할필요가없다는점에서본목의규정은불필요한규정이라고한다 ); 또한마목의규정은라목의원산지허위표시규정을확장한것이라고한다. 즉, 라목의행위가허위의원산지를표시함으로써원산지를오인하게하는행위인반면, 마목의행위는허위여부를따지지않고출처지등의표지가사실과다르게혼동을일으키는행위및이러한표지를한상품을판매기타의방법으로유통상태에두는행위등을포함한다고한다. 특히마목의행위는가공의표지또는암시적인표지를포함한다고한다 ( 상게서, 555 면 ). 456) 김원오외 3 인, 전게보고서, 143 면. 263

273 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) (3) 거짓의원산지의 표지 거짓의원산지의표지란원산지를사칭하는행위를말하는것으로이해된다. 457) 허위표지는상품의생산, 가공지등의오인유발표지보다도좁은개념일뿐만아니라바목전단의사칭행위에가까운개념으로해석할수있다는견해 458) 도있다. 표지 ( 標識 ) 는혼동야기행위의 표지 와는달리 표시 를의미한다고설명되고있다. 따라서본목에서의상품등에표지는상품이나거래상의서류또는통신에표기또는표시했다는의미로해석된다. 459) 따라서 그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로 는표시또는표지의수단내지는방법을나타내는것이라고할수있다. 광고 (advertising) 460) 는흔히기업이나단체등이상품 서비스 ( 또는그에대한정보 ) 등을여러가지매체를통하여소비자에게널리알리는활동을의미하는것으로이해되며, 홍보 선전 표시 판촉등의용어와혼용되기도한다. 461) 광고의형태나방법또는매체의제한은없다고할수있다. 이와관련해 광고 는넓은의미에서공중을대상으로행하여진표시로민법이나상법기타법규상의공고, 공시, 선전등을모두포함하며, 그방법및매체는신문, 잡지, TV, 라디오, 영화, 포스터, 견본, 전단, 방문광고, 실연에의한광고, 전광판, 포스터등원칙적으로제한이없다는견해, 462) 신문 잡지등에문자또는화보로광고하거나, TV 또는라디오에음성 음악 연기또는이들을결합하여광고하거나, 거리에서전단지를나누어주거나또는구두로광고하거나, 인터 457) 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 123 면. 458) 황의창 황광연, 전게서, 면. 459) 특허청, 전게해설서, 43 면. 460) 참고로표시 광고의공정화에관한법률 ( 약칭 : 표시광고법 ) 에따르면 광고 란사업자등이상품등에관한 (i) 자기또는다른사업자등에관한사항, (ii) 자기또는다른사업자등의상품등의내용, 거래조건, 그밖에그거래에관한사항중어느하나에해당하는사항을 신문등의진흥에관한법률 제 2 조제 1 호및제 2 호에따른신문 인터넷신문, 잡지등정기간행물의진흥에관한법률 제 2 조제 1 호에따른정기간행물, 방송법 제 2 조제 1 호에따른방송, 전기통신기본법 제 2 조제 1 호에따른전기통신, 그밖에대통령령으로정하는방법으로소비자에게널리알리거나제시하는것을말한다 ( 제 2 조제 2 호 ). 여기서 대통령령으로정하는방법 이란 (i) 전단 팸플릿 견본또는입장권, (ii) 인터넷또는 PC 통신, (iii) 포스터 간판 네온사인 애드벌룬또는전광판, (iv) 비디오물 음반 서적 간행물 영화또는연극, (v) 자기상품외의다른상품, (vi) 그밖에 (i) 부터 (v) 까지의규정에따른매체또는수단과유사한매체또는수단을이용하는것을말한다 ( 시행령제 2 조및동조각호 ). 461) 엄밀하게는광고와 PR(public relations) 선전 (propaganda) 을구분하기도하지만이를넓게혼용하기도한다. 462) 윤선희, 전게서, 554 면. 264

274 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 넷을이용한광고등일체의행위가포함된다는견해 463) 등이있다. 표현의차이는있지만모두 같은취지라고이해된다. 한편, 본목에서의광고는거래 ( 영업 ) 의목적하에행하여지는것으로서, 그 상품에대한광고 만을의미한다고한다. 464) 공중이알수있는방법 이란어떤표지가그표현 방법에의하여불특정다수인이알수있는성격을갖는것을의미하며, 여기에서의불특정다수는일반대중뿐만아니라당해상품의수요자나거래관련자를포함한다. 465) 따라서 공중이알수있는방법 으로거래상의서류또는통신에거짓의원산지표시란약품설명서, 물건의사용설명서, 물품의명성, 품질기타특징을설명하는서류, 안전표시서류 ( 약사법, 식품위생법, 독물및극물에관한법률 ), 품질규격표시서류 ( 공업표준화법, 공산품품질관리법, 전기용품안전관리법 ), 특정한계량상품의부피 농도 밀도등을나타내는자격표시서류 ( 전기공사업법 ) 등이나이를인터넷등에올려원산지를허위로표시하는것을말한다 466) 고한다. (4) 거짓의원산지의표지를한 상품의판매등 거짓의원산지의표지를한상품을판매 반포또는수입 수출하여원산지를오인하게하는행위 역시부정경쟁행위에해당한다 년개정법 ( 법률제 3897 호 ) 에서종전의 무상반포 와 수출 을각각 반포 와 수입 수출 로 수정함으로써그적용범위를확장하였다. (5) 원산지를 오인하게하는행위 ( 원산지오인야기 ) 원산지오인야기행위는상품에허위의원산지를표시하거나또는이러한허위의원산지를표시 463) 특허청, 전게해설서, 42 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면. 464) 특허청, 전게해설서, 42 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면. 465) 윤선희, 전게서, 554 면 ; 한편 또는공중이알수있는방법 의문구로볼때, 광고의형태 매체및방법에는제한이없는것으로해석된다고하는견해들 ( 특허청, 전게해설서, 42 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 122 면 ) 도있는데, 또는공중이알수있는방법 은광고와는구별되는그이외의표지방법또는수단을의미하는것으로이해하는것이타당하고그렇다고한다면 또는공중이알수있는방법 을근거로광고의형태 매체및방법에제한이없다고해석하는것이적절한것인지는의문이다. 466) 황의창 황광연, 전게서, 55 면. 265

275 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 한상품을원산지의오인을일으키게함으로써성립된다 ( 오인성 ). 467) 법은허위의원산지표지를한상품을매개로한일체의행위가원산지의오인을일으키는경우 이를부정경쟁행위로보고있다. 468) 오인 의사전적의미는잘못보거나잘못생각하는것이다. 강학적으로는잘못알고있는것을말한다고설명되고있다. 오인의주체는소비자를포함하는일반수요자이다. 문제는오인의야기가실제로오인을유발할것을의미하는가이다. 이에대해통설은오인의우려또는위험성이있는것으로족하다고한다. 오인하게하는행위 에대해서는다음과같은견해들이있다. (i) 오인과구매결정사이의인과관계는요구되지않으므로대상거래권이실제로오인에이르러야하는것을뜻하는것은아니며, 오인유발의위험성만있으면족하다고하면서그이유로법은허위의원산지표시자체를문제삼는것이지, 표시행위의결과오인이생기는지여부를문제삼는것은아니기때문이라는견해, 469) (ii) 오인하게하는행위 에대해서는가목과나목의 혼동하게하는행위 에대한해석이대체로적용되므로, 오인은선전의대상거래권이실제로오인에이르러야하는것을뜻하는것이아니라오인의위험성만으로족하다고하는견해, 470) (ii) 오인하게하는행위 란예를들면우리나라의제품에미국뉴욕에있는자유의여신상을도형하고영어상표를붙여시판하는경우소비자가마치미국제품으로오인을하거나할우려가있는경우라는견해 471) 등이있다. 오인의위험성판단에대해서는개별적 구체적으로판단하게된다는견해, 472) 허위 / 거짓의표 시 이외의사정, 예컨대표시가겨냥하는수요자의층, 표시의매개체, 표시의주체등을종합적 으로고려하여객관적또는전체적으로판단하여야한다는견해 473) 등이있다. 467) 상게서, 54 면. 468) 윤선희, 전게서, 554 면. 469) 특허청, 전게해설서, 44 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 123 면. 470) 윤선희, 전게서, 554 면. 471) 강경찬외 2 인, 전게해설서, 47 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 123 면. 472) 윤선희, 전게서, 554 면. 473) 특허청, 전게해설서, 44 면 ; 강경찬외 2 인, 전게해설서, 48 면 ; 허인외 5 인, 전게해설서, 면. 266

276 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 다. 사안 ( 대상판결 ) 의검토 1) 허위의원산지표지여부 (1) 원산지의표지가있었는가? 원산지표시 는특정한지리적공간에서어떤상품이유래되었다는사실을나타내는일체의객관적표시로도시나지역의명칭과같이특정한지리적개념이표시되는경우뿐만아니라화장품에불어로표기하는것과같이지리적개념이포함되어있지않으나다른사실로부터그상품이특정지역으로부터유래하였음을추단케하는경우를포함한다. 474) 상품의원산지에는농산물외에농산물의 2차적가공제품의가공지나공업제품의제조지가포함된다. 그런데원산지의표시에는원산지를명시적으로표시하는직접적원산지표시와암시적으로표시하는간접적원산지표시가있다. 예를들면일본제, Made in U.S.A. 등으로표시하는것은전자의표시방법이고일본제임을나타내기위해후지산을, 네덜란드제임을나타내기위해풍차를표시하는것은후자의표시방법이다. 이중후자의표시방법도그표시에의해수요자가원산지를오인할우려가있다면오인적표시가된다고하겠다. 475)476) 이사건에서원산지표시가있었는가하는점은실제적인쟁점이되지는않았지만, 이론상검토해볼필요가있다는견해가있다. 동견해에따르면, 이사건에서피고인은직접적으로안동이원산지라는표시를한것이아니고, 身土不二, 안동삼베특품 등의표시와품질보증서를통하여간접적으로안동이원산지라는오인을일으킬가능성이있게하였다고하면서, 이러한간접적인표시도부정경쟁방지법소정의원산지의표시에해당하는가라는의문을제기하고있는바, 원산지표시에대한규제는여러가지입법목적에따라규제되어있고, 따라서구체적인관련법조항의해석에있어서도그입법목적이고려되어야하고, 부정경쟁행위를방지하여건전한거래질서를유지하고자하는부정경쟁방지법의입법목적을고려할때, 일반수요자나거래자들 474) 윤선희, 전게서, 554 면. 475) 大阪弁護士会友新会編, 最新不正競爭関係判例と實務 ( 第 2 版 ), 民事法硏究会, 2013, 68 면. 476) 원산지표시는나라와지역과지리의지리학적이름이직접적이어야하며, 단순히또는간접적으로지리학적기원을환기하는상징만으로는충분하지못하다는견해로는이영대, 무역관련지적재산권에관한협정 (TRIPS) 을중심으로한지리적표시 (GEOGRAPHICAL INDICATION) 에대한연구, 2-3 면. 267

277 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 에게원산지로인식될수있는표시라면그것이이사건의경우와같이간접적인것이라하더라 도부정경쟁방지법소정의원산지표시로보아야할것이라고한다. 477) 일리가있는견해라고생각한다. 다만, 포장상자에 안동삼베특품 이라고명시적으로원산지를표시하였는데 ( 거짓의 원산지표시여부는별론으로 ) 이를간접적인표시라고하여야하는지는의문이없지않다. 직접적인표시로볼여지도있는것이아닌가한다. 아무튼어느경우이든결론에있어서는원산지표시를하였다고인정될수있다는점에서마찬가지라고하겠다. (2) 허위의원산지표지를하였는가? 상품의원산지라고할경우에는보통상품자체 ( 농수산물의경우는그자체 ) 의원산지를말하는것으로이해되기도하지만가공품의경우에는그원료 ( 또는재료 ) 의산출지나그가공지또는제조지가중요한의미를갖는경우도있다. 본사안과같이상품의원료를외국에서수입한후이를가공하여상품을완성한경우에어느곳을원산지로보아야할것인지를판단하기란쉽지않다. 원료의산출지 ( 중국 ) 와그가공지또는제조지 ( 한국 ) 중어느한곳을원산지로표시한경우, 예를들어제품이완성된곳 ( 한국 ) 을원산지로표시한경우에이를거짓 ( 허위 ) 의원산지의표지를한것으로보아야하는지가문제될수있다. 478) 농산물의원산지는통상자연적조건에의해결정되는것에비해, 농산물을가공한 2 차적제품이 나공업제품의경우에는, 어느곳이 원산지 에해당하는지를판정하기가어려운경우가있 다. 479) 일본의경우원료산출지와가공 제조지가다른경우에원산지표시는 상품의교역적주요소 가 어디에서산출되었는가에따라결정될수있을것이라는견해가있다. 동견해에따르면경우에 477) 조태연, 전게논문, 면. 478) 공산품의생산에있어원료의출소지와상품의제조또는가공지가다른경우, 제조공정이여러단계로여러지역에서이루어진경우등원산지확정의문제가제기될수있다고하면서, 이에대해서는상품의주요소가생산된곳을원산지로본다든지또는그장소를원산지로하는것이관습상허용되는가의여부에달려있다는등의견해도있으나, 결국은거래통념이문제의원산지표시에결부시키는의미를탐구하여개별적으로결정하는수밖에없고, 일반적으로농산물 수산물 광물등의천연산물은재배 채취된지역이원산지가되고, 섬유제품류 기계류등과같이가공또는제조되는것은가공또는제도된곳을원산지로보게될것이라는견해로는윤선희, 전게서, 면. 479) 大阪弁護士会友新会編, 전게서, 68 면. 268

278 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 따라서는혼합 가공지를산지표시로하는것도관습상적법한원산지표시라고할수있다고한 다. 예를들어그상품의내용에대해 실질적인변경을초래한행위 가행하여진나라를원산지 라고하는경우도있을것이다. 480) 그밖에일본에는소비자등의거래관계자에게있어서중요하다고관념되어지는사용가치가상 품에부가된곳에따라결정되어야한다는설등이있다고한다. 481) 본사안의경우삼베수의가안동삼베제품인것으로판매되었는데, 안동포는경북안동의특산품으로안동지역에서재배 수확된삼 ( 대마 ) 으로원사를추출한후이를베틀로제직하여수작업으로만든삼베이고그원료나제작방법에있어서품질이좋은것으로널리인식되어있다는점에서보통안동삼베제품이라고할때에는일반수요자나거래자의입장에서그원료인삼베의원산지가중요한의미를갖는다고하겠다. 특히우리나라의장례전통과국민의정서상수의제품의경우외국산보다는국산을선택하게될가능성이높다는점을고려하면본사건수의제품이안동삼베로만들어진것인지즉, 삼베원사의원산지가어디인지가거짓 ( 허위 ) 표시에의한오인야기 ( 우려 ) 여부를결정함에있어서중요한판단기준이될수있다고본다. 그런데피고인이삼베수의제품의포장상자에 ' 신토불이 ( 身土不二 ), 안동삼베특품 ( 또는종류에따라 1품, 2품 )', ' 국내최초 100% 대마 ( 삼베 ) 사개발 ' 등의표시를하고, 또한포장상자안에는 ' 안동포인간문화재 1호 ' 라는제목하에경북무형문화재 1호인안동포짜기의기능보유자배분영여사가삼베를베틀에서손으로짜고있는사진을담은품질보증서를넣은점등을감안하면, 이는중국산대마원사를그원료로하는삼베수의를안동산삼베로만든수의제품인것처럼허위로원산지표시를한행위라고여겨진다. 따라서대상대법원판결이피고가삼베원산의원산지를허위로표시하였다고본것은타당하다 고생각한다. 482) 480) 小野昌延 松村信夫, 전게서, 면. 481) 小野昌延편저, 新注解不正競爭防止法, 2000, 398 면 ; 조태연, 전게논문, 210 면에서재인용. 482) 이와관련해대상대법원판결의판시는문리해석상으로는상당한확장해석으로볼수있는면이있지만원료가거래통념상중요한의미를갖는경우에그원산지에관하여허위표시를하는행위는소비자및경쟁업자들의이익을부당하게해칠우려가있으므로원료의원산지를상품의원산지로볼수있느냐하는것과관계없이금지시키는것이바람직하다는견해 ( 조태연, 전게논문, 211 면 ) 가있다. 269

279 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 다만, 대외무역법상수입물품에대한원산지판정에있어서수입물품의생산 제조 가공과정에둘이상의국가가관련된경우에는최종적으로실질적변형을가하여그물품에본질적특성을부여하는활동 ( 실질적변형 ") 을한국가를그물품의원산지로하도록한규정과수입원료를사용한국내생산물품등의원산지를판정함에있어서 단순한가공활동을한물품 등에해당하는지여부, 제조 가공과정에서세번이변경되었는지여부, 제조원가와수입가격 ( 공제금액 ) 의비율등을그기준으로삼고있다는점은허위의원산지의표시여부판단과관련해참고할필요가있다고생각한다. 그리고앞서살펴본일본의 실질적인변경을초래한행위, 중요한사용가치의부가 기준도같은맥락에서함께검토해볼수있을것이다. 한편일본에서는, 원심에서 상품의원산지 에대해오인을일으키는허위의표시가된다고판단한것을, 천연의산물이라도다이아몬드처럼가공여하에따라서상품가치를크게좌우하는것은그가공지가일반적으로 원산지 라고일컬어지고있기때문에벨기에에서가공된것에대해 원석벨기에직수입 이라고전단지에표시하는것은상품의원산지를속이는것이아니라고한판례가있다. 483) 우리도참고할만한사례가아닌가한다. 2) 원산지오인야기여부오인에대해서는전체적으로판단하여야할것이다. 직접적으로허위로표시되어있이않아도특징적인문자나도형등의결합, 불완전 불명확한산지표시, 기타표시의부가등의수단을조합시키는등에의해전체적으로오인을야기시키는지여부를판단하여야할것이다. 484) 살피건대이사건에서수의제품의포장상자에 ' 신토불이, 안동삼베 ', ' 국내최초 100% 대마 ( 삼베 ) 사개발 ' 등의표시를하고, 포장상자안에 ' 안동포인간문화재 1호 ' 에관한선전문과사진이실린품질보증서까지넣은것등은일반수요자나거래자로하여금해당수의가안동에서생산 ( 재배 ) 된대마 ( 삼 ) 로만든삼베수의인것처럼삼베원사의원산지에대한오인을일으키게하거나일으키게할우려가있는것으로본다. 특히 신토불이 라는표현은 우리땅에서재배 수확된농산물이우리체질에맞는다 ' 는의미를가지고있다는점을감안하면, 더욱오인의가능성은 483) 東京高判昭和 53 年 5 月 23 日刑裁月報 10 卷 4=5 号 857 項 ( 原石ベルギーダイアモンド控訴事件 ); 小野昌延 松村信夫, 新 不正競爭防止法槪說, 2011, 398 면. 484) 小野昌延 松村信夫, 전게서, 401 면. 270

280 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 높아진다고하겠다. 따라서피고의행위가삼베원사의원산지를허위로표시하여원산지의오인 을일으키게하는행위라고본대법원의판단은타당하다고생각한다. 485)486) 다만, 원심이 대마원사의산지와품질에못지않게제직장소와방법도중요한이상그제품의 원산지 를원재료생산지인중국으로볼것인지, 아니면가공 제조지인안동시로볼것인지명확하게판정하기어려우므로, 이사건기계직삼베수의를중국산이라고단정할수는없 다고한기본적인취지와관련해나름수긍할만한부분도없지않다고보이고, 해당사건또는향후유사사례에있어서, 원산지판정과관련해앞에서언급하였던 실질적변형 여부기준등에대해보다구체적인검토를할필요가있는것이아닌가한다. 4 대상판결의의의 대상판결은부정경쟁방지법상허위의원산지의표지 ( 그로인한원산지오인야기행위 ) 에관한최초의대법원판결이라고할수있다. 해당판결은거래통념에비추어상품원료의원산지가중요한의미를가지는경우에는그원료의원산지를허위로표시하는것도 허위의원산지의표지 에해당할수있고반드시완성된상품의원산지만이그여부를판단하는기준이되는것은아니라고한점에서그의의가있다고하겠다. 485) 결국, 피고인의행위는이사건삼베수의의원료인중국산대마원사를안동에서재배 수확된대마원사인것처럼허위의원산지표시를한행위에해당한다고할것이고, 그러한허위의원산지표시의결과원산지의오인을일으키게하였음은특별한논의를요하지않으리라고생각된다는견해로는조태연, 전게논문, 211 면. 486) 오인가능성에대해서는원심도, 피고인김〇〇이포장상자에 신토불이, 안동삼베 등의표시를하고, 안동포짜기의기능보유자의사진이나품질보증서등까지함께첨부한이상, 기계직삼베와안동포와의품질, 가격등의차이를잘알지못하는일반소비자들로서는마치이사건기계직삼베수의가안동산원사를사용하여수제작된안동포인것처럼오인을일으키게할수있는가능성은있다 고한판시한바있다 ( 원심판결내용은윤경, 전게평석에서재인용 ). 다만, 피고인이안동산대마원사를사용한수제제품을기계직제품보다높은가격에판매하였다는사실은이사건제품의원료의원산지를오인시키는데특별한영향을미칠것으로는보이지않는다 ( 같은취지조태연, 전게논문, 212 면 ). 그러나기계직제품임을고려하더라도품질등에비해그가격차가현저히낮은경우에는달리볼여지도없지않을것이다. 271

281 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 제 6 절 질 양등의오인유발행위 ( 대법원 선고 2010 도 판결 ) 사건개요부정경쟁방지법제2 조제1호 ( 바 ) 목후단에서정한 상품에그상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는표지를하거나이러한표지를한상품을판매등을하는행위 의의미및상품의제조원을허위로표시하거나그러한상품을판매하는등의행위가이에해당함을판시한질 양등의오인유발행위관련판례 원심판결서울중앙지법 선고 2010노2630 판결 판결요지부정경쟁방지법률제2조제1호 ( 바 ) 목후단의 상품에그상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는표지를하거나이러한표지를한상품을판매등을하는행위 란상품의속성과성분등품질, 급부의내용, 제조및가공방법, 효능과사용방법등용도또는상품의개수, 용적및중량등수량에관하여일반소비자로하여금오인하게하는허위나과장된내용의표지를하거나그러한표지를한상품을판매하는등의행위를말한다. 한편상품의제조원에일정한품질관념이화체되어있어서이를표시하는것이상품의수요자나거래자등이속한거래사회에서상품의품질에대한관념의형성에기여하는경우에는, 허위로이러한제조원을상품에표시하거나그러한상품을판매하는등의행위는상품의품질에관하여일반소비자로하여금오인하게할우려가있는행위로서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단의부정경쟁행위에해당한다. 판례평석대상판결은식품제조가공업영업신고를한회사에서생산된상품의 제조원 을식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신이생산하는상품의 제조원 이라고허위로표시한상품을판매한행위가부정경쟁방지법제2 조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하는부정경쟁행위에해당한다고판시하였다는점에서의의가있다. 272

282 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 1 들어가며 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 487) 제 2조제 1호바목은동조동호라목의 원산지오인야기행위, 동조마목의 출처지오인야기행위 와더불어오인유발행위유형에속하는부정경쟁행위로서, 가목및나목과같은혼동초래행위유형의부정경쟁행위와구분된다. 당해규정에의하여금지되는행위는첫째, 타인의상품사칭행위 ( 전단 ), 둘째상품또는그광고에상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을요인하게하는선전또는표지를하는행위 ( 후단 )( 이하 품질등오인야기행위 라함 ), 셋째, 전단또는후단의방법이나표지로써상품의판매등을하는행위를들수있다. 대상판결의쟁점은식품제조가공업영업신고를한회사에서생산한상품의 제조원 을식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신이생산한상품의 제조원 이라고허위로표시한상품을판매한행위가부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하는부정경쟁행위에해당하는가의여부이다. 2 사건개요 가. 사실관계피고인 2 회사의대표이사인피고인 1은 2007 년 6월경부터피해자가운영하는 소재 : 경기도성남시중원구상대원동 이라는식품제조가공업영업신고를한 제조원 으로부터생산되어, 공급받은초코펜을롯데마트, 홈플러스와같은대형마트에판매하여왔다. 488) 이후피고인 1과피해자는초코펜의공급기일, 가격등에대하여의견이일치하지아니하였고, 결국피해 487) 이하에서는 부정경쟁방지법 이라고약칭한다. 488) 2007 년 2 월 9 일피고인 1 은 소재 를운영하는피해자와, 피고인 2 회사는 소재 에상품디자인, 필름, 동판, 초콜릿충진설비에대한비용을제공하고, 소재 는이를이용하여다크, 화이트, 핑크의 3 가지색상으로초코펜을생산하여피고인 2 회사에공급하기로하는상품공급계약을체결하였다. 피해자는이계약에따라성남시청에식품위생법이규정하는사항을식품품목제조보고서에기재하여보고한후, 2007 년 6 월경부터 2007 년 12 월경까지그보고서의기재문구를원용한 상품표시사항 이기재된필름을초코펜용기뒷면에부착하여, 3 가지색상의초코펜을생산, 공급하였다. 273

283 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 자로부터초코펜의공급이지연되었다. 이에피고인 1은 2008년 1월 22일부터 5월 29일까지대전대덕구에소재하는피고인 2 회사의공장에서생산된초코펜 37,322개를기존의거래처인롯데마트, 홈플러스를비롯하여 124개거래처에판매하였다. 489) 다만피고인 2 회사는식품제조가공업영업신고를하지않았고, 피고인 2 회사에서생산된초코펜에는 상품표시사항 중 제조원란 에 소재, 소재지 : 경기도성남시중원구상대원동 이라는허위의제조원이기재되어있었다. 490) 이사건담당검사는피고인 1과피고인 2 회사를상대로이들의행위가부정경쟁방지법제2조제1호바목이규정하는부정경쟁행위에해당한다는이유로, 기소하였다. 491) 나. 사건의경위제1 심법원인서울중앙지방법원은피고인들이행위가부정경쟁방지법제2 조제1 호바목이규정하는부정경쟁행위에해당한다는이유로, 492) 각피고인들에게벌금 2백만원을선고하였다. 493) 피고인들은항소를제기하였다. 494) 항소심법원인서울중앙지방법원은피고인들의행위가부정경쟁방지법제2조제1호바목이규정하는부정경쟁행위에해당한다는이유로, 항소를기각하였다. 495) 그이유에대하여서울중앙지방법원은 ⅰ) 피고인 1이생산한초코펜에부착된 489) 피고인 1 은피고인 2 회사를통하여생산된초코펜을판매하였다. 그리고이시기에판매된초코펜은 2008 년 1 월 22 일부터 2008 년 1 월 30 일까지생산된것이었다. 490) 이이외에도이시기에피고인 1 이판매한초코펜에는피해자가피고인 1 에게공급하였던초코펜용기에부착된 상품표시사항 이그대로표기된필름이초코펜용기뒷면에부착되어있었다. 491) 담당검사는피고인 1 은피해자가운영하는 소재 의상품을사칭하거나상품의품질을오인하게하는표지로써상품을판매하였다고주장하였고, 그리고피고인 2 회사는피고인 1 의업무에관하여피해자가운영하는 소재 의상품을사칭하거나상품의품질을오인하게하는표지로써상품을판매하였다고주장하였다. 이에대하여피고인들의변호인은피고인들이 2006 년경초코펜을개발하여생산하다가, 2007 년 2 월경부터피해자에게위탁생산한다음에이를직접판매하여왔는데, 2008 년 1 월경피해자가갑자기초코펜을공급하여줄수없다고하였기때문에, 어쩔수없이초코펜을생산하여판매한것이어서, 피고인들은무죄라고주장하였다. 492) 서울중앙법원은 ⅰ) 피해자는 2001 년 11 월 17 일경부터 소재 라는명칭으로식품제조, 가공업영업신고를한후식품제조, 가공업을영위하여왔고, ⅱ) 피고인 2 회사와피해자는 2007 년 2 월 9 일초코펜의생산및판매에관한약정에서, 피고인 2 회사는피해자가운영하는 소재 를통해서만초코펜을생산, 판매할수있다고정하였으며, ⅲ) 이에따라피해자는 2007 년 10 월경성남시장에게식품품목제조보고서를제출한다음초코펜을생산하면서, 제조원 으로 소재 : 경기성남시중원구상대원동 을, 판매원 으로 피고인 2 회사 : 서울시강남구역삼동 을표시하여, 피고인 2 회사에공급하여온것이인정된다는이유로, 피고인들의변호인의주장을배척하였다. 493) 서울중앙지방법원 선고 2009 고단 6784 판결. 또한서울중앙지방법원은피고인 1 이 2 백만원의벌금을납입하지아니하는경우에는 50,000 원을 1 일로환산한기간동안에피고인 1 을노역장에유치한다고판시하였다. 494) 항소에서피고인들의변호인은피고인들이생산하여판매한초코펜은피고인들의상품으로 타인의상품 에해당하지아니하고, 피고인들이생산한초코펜의상품표시사항에제조원을 소재 로표시한행위가부정경쟁방지법제 2 조제 1 호바목의부정경쟁행위에해당하지않는다고주장하였다. 274

284 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 상품표시사항에도 제조원 란에 소재, 소재지 : 경기도성남시중원구상대원동 이표시되어있고, 피해자가운영하는 소재 는식품제조가공업영업신고를하였으나, 피고인 2 회사는식품제조가공업영업신고를하지않았으며, ⅱ) 초코펜을판매하는롯데마트, 홈플러스등에서는상품을판매하기에앞서서상품표시사항을별도로점검하는절차를거치고, 판매업체가제조사를변경하는경우에는신고하도록하며, 판매업체에허가등법적요건을갖출것을요구하고있기때문에, 식품위생법상식품제조업자로등록되지않은회사가생산한상품은원칙적으로판매가허용되지않고, ⅲ) 초코펜은식품의일종으로, 식품위생법상적법한제조업체의등록여부는소비자가상품구매를결정함에있어서중요한판단요소로작용하며, ⅵ) 피고인 2 회사가식품제조가공업영업신고를하지않아초코펜을적법하게생산할수없는업체라는것은롯데마트, 홈플러스등에공지된사실이기때문에, 피고인들이제조원을 소재 로표시하지않았다면롯데마트, 홈플러스등은피고인들이생산한초코펜을판매하지않았을것이라는사실을종합한다면, 피고인들이자신들이생산, 판매한초코펜에 소재 라는 제조원 을표시하는행위는부정경쟁방지법제2조제1호바목이규정하는부정경쟁행위에해당한다고설명하였다. 496) 피고인들은상고를제기하였다. 다. 판시사항대법원은피고인들이행위가부정경쟁방지법제2조제1호바목이규정하는부정경쟁행위에해당한다는이유로, 피고인들의상고를기각하였다. 497) 그이유에대하여대법원은부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하고있는 상품에그상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는표지를하거나, 이러한표지를한상품을판매등을하는행위 라는것은상품의속성과성분등품질, 급부의내용, 제조및가공방법, 효능과사용방법등용도또는상품의개수, 용적및중량등수량에관하여일반소비자로하여금오인하게하는허위나과장된 495) 서울중앙지방법원 선고 2010 노 2630 판결. 496) 서울중앙지방법원은피고인들이자신이생산, 판매한초코펜에 소재 라는 제조원 을표시하는행위는부정경쟁방지법제 2 조제 1 호바목에서규정하고있는부정경쟁행위중에서 타인의상품을사칭하는행위 에해당함은별론으로하고, 상품또는그광고에상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는선전또는표지를하거나이러한방법이나표지로써상품을판매 반포또는수입 수출하는행위 에해당한다. 고판시하였다. 497) 대법원 선고 2010 도 판결. 275

285 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 내용의표지를하거나그러한표지를한상품을판매하는등의행위를말하고, 한편상품의제조원에일정한품질관념이화체되어있어서, 이를표시하는것이상품의수요자나거래자등이속한거래사회에서상품의품질에대한관념의형성에기여하는경우에는, 허위로이러한제조원을상품에표시하거나그러한상품을판매하는등의행위는상품의품질에관하여일반소비자로하여금오인하게할우려가있는행위로서, 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단의부정경쟁행위에해당한다고언급하면서, 이법리에의한다면 소재 라는제조원에는초코펜상품과관련하여식품제조가공업영업신고를한업체로서일정한품질관념이화체되어있어서, 이를제조원으로표시하는것은초코펜상품의수요자나거래자등이속한거래사회에서그상품의품질에대한관념의형성에기여하는것으로보아야하기때문에, 피고인 1이식품제조가공업영업신고를하지않은피고인 2 회사에서생산한초코펜의제조원을 소재 로허위로표시하여판매한행위는상품의품질에관하여일반소비자로하여금오인하게할우려가있는행위로서, 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하고있는부정경쟁행위에해당한다고설명하였다. 498) 3 판례평석 가. 부정경쟁방지법제2조제1호바목의의의부정경쟁방지법제2조제1호바목은 타인의상품을사칭 ( 詐稱 ) 하거나상품또는그광고에상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는선전또는표지를하거나이러한방법이나표지로써상품을판매 반포또는수입 수출하는행위 라고규정하고있다. 499) 즉부정경쟁방지법제2조제1호바목은부정경쟁행위의유형으로두가지행위를제시하고있다. 우선부정 498) 그리고대법원은항소심법원인서울중앙지방법원과마찬가지로, 대형마트등에서는상품판매전에상품표시사항을별도로점검하고판매업체에대하여판매허가등과같은법적요건을갖추도록하는한편, 제조업체의변경시에이를신고하도록하여식품제조가공업영업신고를하지않은업체가생산한상품의판매를허용하지않기때문에, 이사건과같이초코펜의제조원을식품제조가공업영업신고를한 소재 라고허위로표시하지아니하였다면그판매가불가능하였을것으로보이고, 식품의일종인초코펜이식품위생법상식품제조가공업영업신고를한업체에의하여생산되었는가의여부는, 그품질과일정한관련이있는사항으로서수요자가초코펜을구매할때참작하는고려요소중의하나로여겨지기도한다고지적하였다. 499) 부정경쟁방지법제 2 조제 1 호바목. 276

286 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 경쟁방지법제2조제1호바목전단은 상품사칭행위 를부정경쟁행위로규정하고있다. 500) 여기서상품사칭행위라는것은타인의상품을자기나제3자의상품으로또는자기의상품을제3자의상품으로사칭하거나, 이러한방법으로상품을판매, 반포, 수출, 수입하는행위를의미한다. 501) 따라서미국커먼로 (common law) 에서인정되고있는자신의상품을타인의상품인것처럼하여상품의출처를허위표시함으로써, 상품의출처에대하여일반소비자를기만하여혼동시키는행위인 palming off 행위 도여기에해당된다고판단할수있다. 502) 그리고상품사칭행위에는자기가생산한상품을타인이생산한상품으로적극적으로사칭하는경우뿐만아니라, 설명의무에위반하여고객의물음에거짓으로답하는소극적인사칭도이에포함되는것으로해석되고있다. 503) 다음으로부정경쟁방지법제2조제1호바목후단은 품질등오인야기행위 를부정경쟁행위로규정하고있다. 부정경쟁방지법제2조제1호바목후단은상품의품질, 504) 내용, 505) 제조방법, 506) 용도, 507) 수량 508) 에대한오인야기행위를예시로들고있지만, 이는예시에불과하고, 원재료, 효능, 가공방법, 무게, 가격, 형상등이상품에대한일반수요자의오인을일으키게한다면, 부정경쟁방지법제2조제1호바목후단이규정하는오인야기행위에포함된다. 509) 그리고품질등오인야기행위는자기의영업상의취약점을보강하려는정당한행위를하지않고, 부정한 500) 상품사칭행위는소비자에대한사기, 즉기망에해당하기때문에, 민법상불법행위가인정되고, 형법상사기죄가인정되며, 부정경쟁방지법상부정경쟁행위도인정된다. 황의창 부정경쟁방지법및영업비밀보호법 56 면. 501) 박재영 부정경쟁행위와그구제책에대한연구 - 새로운부정경쟁행위유형을중심으로 고려대학교박사학위논문, 면. 502) Lawrence Mfg. Co. v. Tennessee Mfg. Co., 138 U.S. 537, 546 (1891). 503) 상품사칭행위에는 A 사의제품이아닌데도불구하고, 이제품은 A 사의제품입니다. 라고고객에게권유하는적극적인사칭뿐만아니라, 이제품이 A 사의제품입니까? 라는고객의물음에 네그렇습니다. 라고대답하는소극적인사칭도포함된다. 박재영 부정경쟁행위와그구제책에대한연구 - 새로운부정경쟁행위유형을중심으로 127 면. 504) 불량품을우량품으로, 검사불합격품을합격품으로, 저급품을고급품으로소비자를오인하게하는행위가여기에해당된다. 505) 오리고기를칠면조고기로, 양식뱀장어를자연산뱀장어로, 개성인삼을금산인삼으로소비자를오인하게하는행위가여기에해당된다. 506) 불순물제거공정을거치지않았음에도, 거친것처럼소비자를오인시키는행위가여기에해당된다. 507) 두통약이감기몸살에도효눙이있는것처럼표시하여소비자를오인시키는행위가여기에해당된다. 508) 80 개들이귤 1 상자를 100 개들이로표시하여소비자를오인시키는행위가여기에해당된다. 509) 이사항은대상판결의판시사항에도나타나있다. 대산판결에서대법원은부정경쟁방지법제 2 조제 1 호 ( 바 ) 목후단이규정하고있는 상품에그상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는표지를하거나, 이러한표지를한상품을판매등을하는행위 라는것은상품의속성과성분등품질, 급부의내용, 제조및가공방법, 효능과사용방법등용도또는상품의개수, 용적및중량등수량에관하여일반소비자로하여금오인하게하는허위나과장된내용의표지를하거나그러한표지를한상품을판매하는등의행위를말한다고판시하였다. 277

287 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 방법으로영업상의이익을취득하려는행위로정의할수있다. 510) 나. 부정경쟁방지법제2조제1호바목후단의부정경쟁행위에해당하는지여부우리대법원은부정경쟁방지법제2조제1호바목전단이규정하는 상품사칭행위 와후단이규정하는 일반수요자를오인시키는선전행위 의관계에대하여, 상품광고에상품의품질, 내용, 수량에오인을일으키게하는선전행위 라는것은상품광고를함에있어서허위광고나과대광고등과같이상품의품질등에오인을일으키는표시행위등을하는경우를말하고, 이사건에서와같이비록타인의상품을자기의상품인것처럼팜플렛으로인쇄하여배포하였다고하더라도, 자신의상품의품질등에관하여아무런표시를하지아니하였다면, 이는 상품사칭행위 에해당하는것이지, 일반수요자를오인시키는선전행위 에는해당하지않는다고판시하였다. 511) 결국우리대법원은부정경쟁방지법제2조제1호바목후단이규정하는부정경쟁행위가인정되려면상품의품질등에대한표시가반드시필요하다는태도를취하고있다. 그리고허위 과장광고가문제된사건에서, 대법원은상인이상품을판매함에있어다소의과장이수반되는것이보통이므로, 상품의선전과광고에수반되는과장과허구는사회생활에있어서일반적으로시인되는정도의것이면기망성이결여되어사기죄로처벌할수없으나, 다만거래상중요한사항에관하여구체적사실을거래상의신의와성실의의무에비추어비난받을정도의방법으로허위로고지하였을경우에는기망행위로인정될수있기때문에, 서울시내시장의굴비도매상으로부터구입한가짜영광굴비를마치영광현지에서직접제조된굴비인것처럼영광굴비품질보증서를붙여서소비자들에게판매하는행위는, 상거래상용인될정도의단순히판매촉진을위한과장의차원을넘는기망행위에해당한다고판시하였다. 512) 대상판결은피고인들의행위가부정경쟁방지법제 2 조제 1 호 ( 바 ) 목후단이규정하고있는부정 경쟁행위인 상품의 제조원 이라는품질에대한일반소비자의오인야기행위 에해당하는가의 여부에대한판결로써, 대법원은식품제조가공업영업신고를한회사가생산한상품의 제조원 510) 박재영 부정경쟁행위와그구제책에대한연구 - 새로운부정경쟁행위유형을중심으로 129 면. 511) 대법원 선고 87 도 1565 판결. 512) 서울형사지방법원 선고 91 노 890 판결. 278

288 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 에는일정한품질관념이화체되어있고, 식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신이생산하는상품에그 제조원 을허위로표기하여판매하는행위는, 일반수요자로하여금식품제조가공업영업신고를하지않은회사의상품을식품제조가공업영업신고를한회사가생산한상품으로오인하게한다는이유로, 피고인들의행위가부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하고있는부정경쟁행위에해당된다고판시하였다. 4 결론 대상판결은식품제조가공업영업신고를한회사에서생산된상품의 제조원 을식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신이생산하는상품의 제조원 이라고허위로표시한상품을판매한행위가부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단이규정하는부정경쟁행위에해당한다고판시하였다는점에서의의가있다. 특히대법원은 상품의제조원에일정한품질관념이화체되어있어서, 이를표시하는것이상품의수요자나거래자등이속한거래사회에서상품의품질에대한관념의형성에기여하는경우에는, 허위로이러한제조원을상품에표시하거나그러한상품을판매하는등의행위는상품의품질에관하여일반소비자로하여금오인하게할우려가있는행위로서, 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단의부정경쟁행위에해당한다 라는법리를설시한후에, 식품제조가공업영업신고를하지않은회사가자신의상품을생산, 판매하면서, 식품제조가공업영업신고를한회사가생산한상품의 제조원 을허위로표기하고, 이 제조원 에일정한품질관념이화체되어있기때문에, 일반수요자의입장에서는식품제조가공업영업신고를하지않은회사가생산한상품을식품제조가공업영업신고를한회사가생산한상품으로오인할우려가있다고설명하면서, 피고인들의행위가부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단의부정경쟁행위에해당한다고판시하였다. 대법원은피고인들이자신이생산, 판매하는상품에타인이생산하는상품의 제조원 이라는 품질 이화체되어있지아니함에도불구하고, 타인이상품의품질을나타내는 제조원 이라는표시를허위로기재하여, 마치자신이생산, 판매하는상품에이러한 품질 이화체되어있는것처럼일반수요자를오인시켰다는점에서, 피고인들의행위가부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후 279

289 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 단의부정경쟁행위에해당한다고판단한것이다. 결국부정경쟁방지법제2조제1호 ( 바 ) 목후단의입법목적이자신의영업상의취약점을보강하려는정당한노력을하지아니하고, 상품의품질, 내용, 제조방법, 용도, 수량에대하여일반수요자의오인을일으키는부정한방법으로영업상의이익을취득하려는행위를부정경쟁행위로규정함으로써, 이러한부정경쟁행위를한자를제재하려는것에있기때문에, 513) 대상판결의판시사항은타당하다고생각된다. 513) 황의창 부정경쟁방지법및영업비밀보호법 제 3 정판. 세창출판사 면. 280

290 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 제 7 절 사이버스쿼팅 ( 대법원 선고 2001 다 판결 ) 사건개요도메인이름의중요부분이저명한등록상표와동일하지만그도메인이름의사용이상표법에서규정하는상표권침해행위에는해당하지아니한다고판시한사례 원심판결부산고법 선고 2000나13078 판결 판결요지가. 도메인이름의요부가저명한등록상표와동일하기는하나, 상표법에서규정하는상표권침해행위가되기위해서는타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과유사한상품에사용하거나, 타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위가있어야하는데, 위도메인이름하에운용되는웹사이트에서등록상표권의지정상품과동일또는유사한상품을취급하거나, 등록서비스표의지정서비스업과동일 유사한영업을취급한사실이전혀없다면위웹사이트를통해등록상표권을침해하였거나침해할우려가있다고볼수없고, 등록상표와동일한이름을도메인이름으로사용한것만으로는상표법제66 조에서규정하는상표권침해행위에해당한다고보기어렵다고한사례. 나. 부정경쟁방지법제2조제1 호 ( 가 ) 목의상품주체혼동행위에해당하는표지의사용은 상품에관련된일체의사용행위 를, 같은호 ( 나 ) 목의영업주체혼동행위에해당하는표지의사용은 영업에관련된일체의사용행위 를, 비상업적사용을그적용대상에서제외하고있는같은호 ( 다 ) 목의식별력이나명성손상행위에해당하는표지의사용은 상업적사용 을, 각의미하는것으로해석하여야할것이고, 도메인이름의양도에대한대가로금원등을요구하는행위는도메인이름을상품또는영업임을표시하는표지로사용한것이라고는할수없어서, 같은법제2조제1호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목의혼동행위나같은호 ( 다 ) 목소정의식별력또는명성의손상행위에해당하지아니한다. 판례평석부정경쟁방지법은 사이버스쿼팅행위 를부정경쟁행위로규정함으로써, 유명상표를무단으로도용하여도메인이름을등록한후, 정당한권리자에게금원을요구하는행위등을규제하고자하였는데, 이는타인의유명상표에화체된신용 (goodwill) 을악용하여금전적인이득을취하려는행위를규제하려는것으로서부정경쟁방지법의입법취지에부합한다고생각된다. 281

291 법 제도연구 - 국내외지식재산법제도비교분석 ( 판례평석 ) 1 들어가며 최근온라인거래가활성화되면서도메인이름의경제적가치로서의중요성이증대되고있으며, 제품에물리적으로부착되거나전통적인대중매체에영상이나이미지로형상화된상표와유사한역할과기능을갖는다. 또한, 기존상표의권리자와도메인이름등록자간의다툼을비롯한도메인이름관련분쟁이부정경쟁행위등다양한양상으로출현하고있어법률적으로규율하는문제가관심사로떠오르고있다. 대상판결의쟁점은 ⅰ) 도메인이름의중요부분이저명한등록상표와동일하고그도메인이름을이용하여웹사이트를운영하지만, 해당웹사이트에서저명상표와동일, 유사한상표에저명상표의지정상품과동일, 유사상품에대한사용행위가없는경우, 단순히웹사이트를등록하여사용하는행위가상표법에서규정하는상표권침해행위에는해당하는가의여부와, ⅱ) 도메인이름을양도하는대가로금원등을요구하는행위가부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 514) 제2 조제1호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목, ( 다 ) 목 515) 이규정하는부정경쟁행위에해당하는가의여부이다. 2 사건개요 가. 사실관계 원고는 ROLLS-ROYCE 라는상표로자동차, 항공기, 자동차및항공기엔진을생산, 판매하 514) 이하에서는 부경경쟁방지법 이라고약칭한다. 515) 대상판결이판시되었던시기에적용되었던부정경쟁방지법은부정경쟁행위의 7 가지유형, 즉 ⅰ) 상품주체혼동행위 ( 제 2 조제 1 호가목 ), ⅱ) 영업주체혼동행위 ( 제 2 조제 1 호나목 ), ⅲ) 저명상표희석화행위 ( 제 2 조제 1 호다목 ), ⅵ) 원산지허위표시행위 ( 제 2 조제 1 호라목 ), ⅴ) 출처지오인야기행위 ( 제 2 조제 1 호마목 ), ⅵ) 상품사칭행위및품질등오인야기행위 ( 제 2 조제 1 호바목 ), ⅶ) 상표권자의동의없는대리인의상표사용행위 ( 제 2 조제 1 호사목 ) 를규정하고있었다. 이후 2004 년 1 월 20 일에공포되고 년 7 월 20 일부터시행된부정경쟁방지법은부정경쟁행위의새로운유형으로, 정당한권원이없는자의도메인이름선점행위, 소위 사이버스쿼팅 (cybersquatting) ( 제 2 조제 1 호아목 ) 과상품형태모방행위 ( 제 2 조제 1 호자목 ) 을추가하였다. 또한 2013 년 7 월 30 일에공포되고, 2014 년 1 월 30 일부터시행된부정경쟁방지법은 그밖에타인의상당한투자나노력으로만들어진성과등을공정한상거래관행이나경쟁질서에반하는방법으로자신의영업을위하여무단으로사용함으로써타인의경제적이익을침해하는행위 를부정경쟁행위라고정의함으로써 ( 제 2 조제 1 호차목 ), 부정경쟁행위에대한보충적일반조항을규정하였다. 282

292 제 2 장 _ 부정경쟁방지행위판례평석 는영국법인으로서, rolls-royce.com 과 rolls-royce.net 이라는도메인이름을사용하고있다 년 9월 26일원고는 ROLLS-ROYCE 표장과 ROLLS, ROYCE, RR 이라는 3개의문자가결합된표장 516) 을지정상품을 승용차등 에대하여, 우리나라특허청으로부터상표등록을받았다. 517) 한편피고는 1999년 6월 5일 rolls-royce.co.kr 이라는도메인이름을등록하고, 이도메인이름으로자신의웹사이트를운영하였다. 518) 다만피고는자신의웹사이트에서항공기와관련특허에대한정보를소개하고, 관련사이트로이동할수있는링크를두었지만, 등록상표가표기된상품을실제로판매하지는않았다. 519) 원고는피고의행위가자신의등록상표에대한침해행위와부정경쟁행위에해당한다는이유로, 피고를상대로 ROLLS-ROYCE 라는영문자를도메인이름으로, 그리고웹사이트에서사용하여서는아니되고, 나아가피고가등록한 rolls-royce.co.kr 이라는도메인이름을말소하라는취지의소송을제기하였다. 520) 516) < 문자결합표장 > 517) 이상표의등록번호는 제 호 이다. 이외에도원고는 1981 년 12 월 17 일동일한표장을지정상품 내연기관등 에대하여, 상표등록을받았고, 이상표의등록번호는 제 호 이다. 나아가원고는 1981 년 1 월 5 일동일한표장을지정서비스업 기술대리인으로서의조언업및기술원조업 에대하여, 또한지정서비스업 피스톤, 가스터빈엔진및자동차를포함한내연기관의수선업 에대하여서비스표등록을받았다. 전자의서비스업에대한서비스표등록번호는 제 2801 호 이고, 후자의서비스업에대한서비스표등록번호는 제 2804 호 이다. 518) 피고는 삼진정밀 이라는상호로사업자등록을하고있는 윤평완 명의로한국전산원산하에있는한국인터넷정보센터에도메인이름을등록하였다. 519) 피고는자신의웹사이트에 PROFILE, 항공기, 특허정보, 구매관련, 게시판 의항목을두고있었는데, PROFILE 항목에는자신이삼성항공에근무하고있는사람이라는자신에대한간단한약력을기재하여놓았으며, 항공기, 특허정보, 구매관련 항목에는해당항목에관계되는관련사이트의주소를소개하고해당사이트로이동할수있도록링크시켜놓았으나, 배너광고등은전혀없었고, 모든정보는무료로공개되고, 운영되고있었다. 520) 원고는피고가자신의등록상표인 rolls-royce 와동일한것을도메인이름으로사용하는행위는등록상표권을침해하거나침해할우려가있는행위로서상표침해행위에해당하므로, 이러한피고의행위는금지또는예방되어야한다고주장하였다. 또한원고는피고가국내에주지된자신의등록상표인 rolls-royce 를도메인이름으로사용하는행위는부정경쟁방지법이규정하는상품주체또는영업주체에대한혼동의위험이있는부정경쟁행위에해당하고, 이러한피고의행위로인하여자신이영업상의이익을침해받을우려가있기때문에, 피고의부정경쟁행위는금지또는예방되어야한다고주장하였다. 283