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1 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 2013 년 9 월 면 Seoul Law Journal Vol. 54 No. 3 September pp < 논문 > 1) 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 * ** 朴俊錫 요약종전까지특허법서두의장식적규범에불과하였던 발명 의정의는컴퓨터프로그램이나생명공학산물이출원되기시작한이래어떤면에서는진보성문제이상으로중요한쟁점이되었다. 컴퓨터프로그램등을발명의개념안에세계최초로포섭한뒤그런태도를따른것을다른국가들에도요구하였던미국과는달리, 한국의입장에서는미국등선진제국에의한외압으로부터완전히자유롭지않기때문에우리의발명개념을정립하는데일정부분수동성이존재한다. 이와관련하여 2010년 Bilski 판결과 2013년 Myriad 판결에의해미국은종전보다발명의개념을다소축소한상황이다. 이런상황에서미국등외국에서발명을어떻게정의하고있는지정확히파악한뒤그들과정당하게협상하는한편한국사정에가장부합한발명개념을스스로정립해나가는노력이현재절실하다. 이글에서는 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이라고발명을정의내리고있는한국특허법제2조제1호의여러문제점을차례로고찰하였고그결과는다음과같다. 먼저발명에해당하는지여부와발명이완성되었는지여부는서로판단의성질이상이한것임에도 발명의성립성 이란상위개념을통하여이것들을하나로묶는것은심각한혼란만초래한다고분석하였다. 다음으로자연법칙에일응어긋나는기재를담은출원이더라도발명이아니라면서배척할것은아니라고고찰함에있어종전의논쟁과전혀다른시각에서접근하였다. 나아가, 제2조제1호의위와같은문구중 고도한것 이란표현은법체계상의혼란만가져오므로삭제되어야마땅하다는점, 창작 이란문구는저작권법상핵심개념을가리키는동일한문구와혼동될수있으므로다른표현으로치환함이합리적이라는점을각각논증하였다. * 이논문은서울대학교법학발전재단출연법학연구소기금의 2013 학년도학술연구비지원을받았다. 이글은특정한종류에국한하여그것들이 발명 에해당하는지를비교사법적으로고찰하였던 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰, 비교사법, 통권제 46 호, 한국비교사법학회 ( ), 발명개념을둘러싼미국에서의논란이한국에서가진의미를살핀 미국특허법상발명의개념 자연법칙의이용성을다룬최신판례들이주는시사점, 산업재산권, 제 41 호 ( 한국산업재산권법학회, ) 에이어필자가한국법상올바른 발명 개념의정립을모색한글이자, 3 부작의마지막이다. ** 서울대학교법과대학 / 법학대학원부교수.

2 764 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 이글의나머지부분은제2조제1호의전부, 혹은적어도 자연법칙의이용 이란문구를삭제하자는일본과한국에서의유력설을소개한다음그런주장이부당함을밝히는데집중하였다. 그것을위하여, 위조항의유래를한국, 일본, 독일순으로역으로거슬러올라가추적하는한편그것들과전혀다른시각에서바라보고있는미국의상황을비교하는방법으로고찰을진행하였다. 우리가거의그대로추종한일본특허법제2조제1항은 19세기독일법학자 Kohler의학설상정의를수용한것이었다. 원래그의정의에서중시되었던발명의 기술적속성 이란특징이그이후지금까지독일에서는발명이기위한가장중요한요건으로취급되고있다. 한편독일에서는 발견 을일단발명에서제외될대상으로정하면서도독일특허법제1조제4항이명시한대로 발견그자체 가아닌경우라면기술적속성이인정되어발명으로취급될수있다는태도를취하고있다. 이런독일의태도는유럽연합에까지수용되었다. 반면미국에서는특허법의명문규정으로 발견 도발명의개념에포섭됨을일응긍정하고있지만판례법은자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어등 3가지는발명의개념에서제외한다는 자연법칙예외 이론을해석상기준으로확고하게수립하여왔다. 이처럼 발견은발명인가 라는중요한질문에대한첫대답으로독일 유럽연합은 아니오 로, 미국은 예 라고각각답하여완전히상반된접근방식을취하고있다. 뿐만아니라특정출원대상이발명에해당하는지를판단함에있어 ( 독일 유럽연합에서는 ) 그것이기술적속성을가져여전히발명의원칙적형태에속하는지를가리는데, ( 미국에서는 ) 그것이자연법칙이라는예외적대상인지를가리는데각각가장중점을두고있어, 결국 원칙 내지 예외 라는상반된측면에관심을집중하고있다. 이렇게독일등과미국이서로상반된시각을가지고발명개념을정립하고있음에도일본의저명학자들은이점을간과하고독일의사고방식을가지고미국의동향을이해하려하였다. 당장미국의급증하는영향력에슬기롭게대처하기를바란다면한국의논의에서그런잘못을반복해서는안된다. 이글의종반부에서는한국의발명정의조항중 자연법칙의이용 부분은삭제되기보다그대로유지되어야타당함을논증하였다. 1 이부분문구는미국에서는물론독일 유럽연합에서조차거의동일한문구가기술적속성의핵심요소로인정되고있어현재발명개념에있어보편적요소인점, 2 독일 유럽연합이채용한 기술적속성 으로모든발명을통합하여설명할수있었던 19세기산업화과정의시점에서와달리, 산업화가이미완성된현대에새롭게등장한컴퓨터프로그램이나생명공학산물등이발명에해당하는지판단할기준으로는미국에서채택된 자연법칙예외 기준이휠씬유용하고간명하다는점등을그근거로한다. 마찬가지로한국의발명정의조항중 기술적사상 부분도역시유지되어야타당하다고분석하였다. 1 이부분은통합적기준이라는, 함부로버리기힘든, 장점이있는점, 2 미술품같은저작물과구별되는특허발명본연의성격을잘드러낸다는점등때문이다. 주제어 : 발명의개념, 발명의정의조항, 자연법칙의이용, 기술적사상의창작, 기술적 속성, 미국 독일 일본의특허법

3 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 765 I. 서론 1. 이글의필요성우리특허법제2조제1호가다루고있는 발명의개념 은, 논리적인수순에따르자면가장먼저검토되어야할뿐만아니라그개념안에포섭되는지여부에따라특정산업분야전체의향방이좌우될수있다는점 1) 을고려할때, 특허법의여러쟁점들중에서도가장중요한문제이거나적어도그런문제들중하나이다. 그렇지만컴퓨터프로그램이나생명공학분야특허출원의실례가등장하기이전까지세계각국에서발명의개념은아주드문예외를제외하고는선언적 ( 宣言的 ) 규정에불과하였다고해도과언이아니다. 그이전까지특허출원된것들은, 거의예외없이, 2) 인간이만든기술적창조물이라는점에의문의여지가없었던까닭에신규성이나진보성등다른쟁점이주로다투어졌었다. 그러던것이대략 1970년대를전후하여컴퓨터프로그램이나그것의연장선상에서 3) 1) 가령영업방법에관한미국연방대법원의 Bilski 판결 (130 S.Ct. 3218) 에서만일 Stevens 대법관등 4 인의보충의견 (concurring opinion) 이 1 표만더얻어다수의견으로채택되었다면영업방법전체가아예카테고리적으로발명이아니라고일괄제외되었을것이다. 또 내려진미국연방대법원의 Myriad 판결 (Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 133 S.Ct. 2107) 에따라앞으로는종전과달리화학적변화등일정한응용이수반되지않는한단순히인체로부터 DNA 를분리한결과물은더이상특허받을수없게되어이분야신규투자규모의변화등관련산업전반의지각변동이예고되고있다. 2) 일본 한국에서 발명의개념 과관련하여중요하게다투어진대상들중하나인용도발명 ( 用途發明 ) 은그등장시기가컴퓨터프로그램발명보다앞선다 ( 각주 210 번에대한본문설명참조 ). 하지만, 미국이나독일 유럽연합에서는발명의개념과관련하여용도발명이별로언급되지않는다. 즉이글이언급하려는발명개념에관한각국의보편적논의와는다소거리가있다. 그런상이한상황이생긴이유는아래 IV. 1. 가. (2) 부분참조. 3) 영업방법발명에관한각국에서의주된논의는현실적으로컴퓨터프로그램을영업방법에활용한발명에국한되고있다 [ 같은이해로는中山信弘, 特許法, 第 2 版 ( 弘文堂, 2012), 106 頁 ]. 뿐만아니라종전의컴퓨터프로그램발명도한국특허법상으로 물건의발명 이아니라 방법의발명 으로성립할수있는지가주로문제되었던것이다. 참고로일본에서는 2002 년개정특허법에서 물건의발명 중물건의개념안에컴퓨터프로그램을포함시킴으로서 ( 법제 2 조제 3 항제 1 호 ) 컴퓨터프로그램이발명인지에관한논란을해소하고자하였다. 한국내에서도이런방향을제안하는견해가존재한다 ( 김관식, 컴퓨터프로그램의특허법상보호에관한특허법제 2 조개정시안의법적의의및과제, 충남대법학연구, 제 23 권제 1 호 ( ), 549 면이하 ). 나름쓸모가있는입법이긴하지만그런입법은추상적인수학적연산의집합물에불과함에도특허를부여할수있는가라는

4 766 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 이루어진영업방법 (Business Method, BM) 관련출원, 또다른한편으로는미생물이나인간을대상으로한생명공학연구의성과물이각국에서특허권을얻고자대거출원되기시작함에따라본격적으로이것들이과연발명의개념안에일단포섭될수있는지가각국의법정에서치열하게다투어졌다. 오늘날까지도이런양상은이어지고있다. 가령각국에서의현재논의는 특허법상발명이란무엇인가 에관한문제에관해총론적설명에이어서거의예외없이컴퓨터프로그램분야 ( 영업방법포함 ) 와생명공학분야이렇게 2개대상을위총론적설명의주된적용사례혹은역 ( 逆 ) 으로현재의총론적설명이집적되게된중요선례들로거론하고있다. 4) 앞서법정분쟁과관련하여가장치열한싸움터였던미국의경우 1972년 Benson 판결 5) 혹은더멀리는 1948년 Funk Brothers 판결 6) 에서 발명의개념 을둘러싼법정다툼의긴여정이시작되었고불과몇주전인 에내려진 Myriad 판결 7) 로그기나긴여정을일단마무리하였다고필자는이해한다. 8) 미국에서는친 ( 親 ) 특허적인정책판단이다분히그배경이된상황에서미국연방대법원이 1980년미생물을, 9) 1981년컴퓨터프로그램을 10) 각각세계최초로발명의개념안에 문제를다루었던, 방법의발명 으로서의컴퓨터프로그램등의성립가능성에대한직접적대답이거나시원한해결책은아니다. 4) 이글의아래에서분석하는순서인한국 - 일본 - 독일 - 미국순서별로이런현황을실증적으로확인하자면가령한국의이론서로는송영식, 지적소유권법상, 제 2 판 ( 육법사, 2013), 217 면 ( 총론적설명이시작되는면수, 이하같음 ) 및 242 면이하 ( 위 2 개대상에대한개별론이시작되는면수. 이하같음 ); 조영선, 특허법, 제 3 판 ( 박영사, 2011), 4 면및 12 면이하 ; 한편한국의실무서로는임병웅, 이지 ( 理智 ) 특허법 ( 한빛지적소유권센터, 2013), 48 면및 74 면이하 ; 일본의이론서로는中山信弘, 特許法, 第 2 版, 97 頁및 102 頁이하 ; 일본실무서로는吉藤幸朔著 / 熊谷健一補訂 ( 유미특허법률사무소역 ), 特許法槪說, 第 13 版 ( 대광서림, 2005), 75 면및 171 면이하 ; 독일의논의로는 Thomas Ahrens et al., Recht des geistigen Eigentums Patente, Marken, Urheberrecht, Design, 2. Auflage, 2010, S. 48 및 S. 52 이하 ; Jürgen Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., 2009, S. 119 및 S. 123 이하 ; 미국의논의로는 Janice M. Mueller, Patent Law, 4th. edition (Wolters Kluwer, 2012), p. 343 및 p. 350 이하 ; Martin J. Adelman et al., Cases and Materials on Patent Law, 3rd. edition, West, February 12, 2009, p. 58 및 p. 59 이하. 5) Gottschalk v. Benson, 409 U.S ) Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S ) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 133 S.Ct ) 미국의관련동향에관해더자세히는박준석, 미국특허법상발명의개념 자연법칙의이용성을다룬최신판례들이주는시사점, 산업재산권, 제 41 호 ( 한국산업재산권법학회, ) 를참조할것. 9) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S 인간이만든것이라면태양아래존재하는모든대상이특허부여대상이될수있다. 란유명한판시를통하여그이후미국판례

5 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 767 포섭하였고이런태도는미국의직 간접적인압력에의해다른국가들에게까지점차전파된바있다. 이렇게발명으로인정되는대상이시간이지남에따라점점확장되는추세가제법오랫동안지속되었었다. 그런데최근 3 4년동안에는그런추세의시발점이었던미국에서반대방향의움직임이등장하였다. 즉미국연방대법원은위와같은추세에편승하여너무쉽게특허가부여되었던대상, 가령추상적아이디어에가까운영업방법 11) 이나인체내에이미존재하는것에불과한특정 DNA 12) 에관해최근잇따라 발명 에해당하지않는다고판시하고있는것이다. 이로써직전까지극단적으로확장되었던발명의대상은현재다소간의조정국면을맞고있는셈이다. 이렇게발명개념을둘러싼수십년간의논쟁이일응마무리되는시점이자, 미국의최신판결로발명개념이확장을멈추고조정국면을맞고있는시점을맞아이글에서는그간제외국에서의논의성과를우리시각에서고찰한다음최종적으로한국의입장에서가장합리적인발명의정의를모색하고자한다. 이런모색은시의적으로적절할뿐아니라발명의개념에관한한국특허법제2조제1호를둘러싼현재의불필요한혼란을해소하기위해서라도절실하다고본다. 다른한편으로살피건대, 이글과같이굳이 발명의개념 을치열하게다툴것없이특허법은이미 산업상이용가능성, 신규성 및 진보성 이라는제법엄밀한요건을따로제시하고있으므로그요건들이갖추어졌는지를바로판단하는것이좋지않겠느냐는반론, 13) 환언하여발명의개념을둘러싼다툼이나검토는여전히 나특허청의실무가, 과연특허법상발명이라고볼수있는지논란이치열하였던대상들에대하여, 세계최초로특허권을부여하는행보를취하는데큰원동력이되었다. 10) Diamond v. Diehr, 450 U.S ) 이를다룬것은 Bilski v. Kappos, 130 S.Ct (2010). 이에관한하급심평가및연방대법원판결의예상은박준석, 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰, 비교사법, 통권제 46 호, 502 면이하참조. 12) 이를다룬것은위 Myriad 판결 ( 각주 7 번 ) 이다. 참고로인체의유전 ( 遺傳 ) 정보를담고있는 DNA 중생명체활동에서가장핵심물질인단백질생성에관여하는부분이유전자 (gene) 이므로 [ 이는박준석, 의약에관한특허법의통합적검토 유전자원의문제를포함하여, 저스티스 ( 한국법학원, ), 239 면에서재인용 ] 이글에서는 DNA 와유전자를굳이엄밀히구별하지않을것이다. 13) 가령 2012 년미국최대의특허분쟁이었던 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct (2012). 사건에서출원인측은, 발명의개념이란요건이없더라도미국특허법상신규성이나진보성의각요건혹은명세서기재요건등이충분히무분별한특허독점을막아줄것이라고주장하였다. 그러나연방대법원은만일발명개념을폐지할경우후자의요건들에게너무많은역할을기대하게되어법정

6 768 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 과거처럼특허법조문의앞을치장하는장식적 ( 裝飾的 ) 지위를가지는데그치지않느냐는반론이충분히제기될수도있을것이어서그런반론이가진오해를먼저해소해줄필요가있다. 우리가치열하게법률논쟁이나검토를해나가는주된목적이연구자의탁상공론식희열을좇는것이아니라현실의분쟁을효과적으로해결하고자하는데있고그런목적을달성하려면어떤법률논쟁이든최대한명확하고간결할필요가있다는점에서, 위의문이나반론은그타당성자체는논외로하고적어도우리가 발명의개념 을치열하게논의함에있어결코잊지말아야할기본적고려사항을환기시켰다는점에서는긍정적이다. 그렇지만위반론이제안하고있는산업상이용가능성, 신규성및진보성의내용은부지불식간에발명의개념을둘러싼치열한논쟁을통해서얻어진성과를전제할수밖에없음을유의해야한다. 가령만일새로운물리학법칙을발견한이가그법칙을별다른응용없이곧장특허출원하였다고할때만일위반론을지지하는입장에서이런출원은설령 발명의개념 단계에서검토가이루어지지않더라도 신규성 판단과정에서신규성이결여되었다면서거절할수있다고단정하는논리속에는 그것은이미자연 ( 自然 ) 에선재 ( 先在 ) 하였던것에불과하니신규의것이아니다 라고보는그입장만의특이한전제가깔린것이다. 14) 그런데이렇게전제하는태도는다름아니라발명의개념중 자연법칙의이용성 관련하여검토되었던논의의성과를 신규성판단 이라는새로운포장 ( 包裝 ) 으로억지로담으려는것에불과하다. 원래신규 ( 新規 ) 라는용어의상식적인쓰임자체는설령발견에불과하더라도만일그것이새로운것의발견이라면이를배제하기보다오히려포섭하는쪽에가까운것임에도이런상식적의미에법률적해석론을가하여 인간이만들었을것 이란요건을부가하는경우이때부터는인간에의한자연력의이용혹은응용 (application) 이존재하는가를검토하는단계, 환언하여발명의개념단계에서의검토에다름아니기때문이다. 그와마찬가지로우리특허법상발명의개념요소중하나인 기술적사상 은완전히장식에불과하고설령그것이없더라도 산업상이용가능성 이란실체요건만가지고도적절하게출원을처리할수있다는주장역시그주장의기저 ( 基底 ) 에 기술적 불안이가중될것이라면서위주장을배척한바있다. 14) 그런전제가깔리지않은이상, 본래의신규성판단에서는공지 ( 公知 ) 상태에이르지않은이상선재 ( 先在 ) 하였던것만으로신규성이부정되기어렵다.

7 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 769 사상으로서의산업상이용가능성, 환언하여반복적실시가가능하다는기술적성질을가진 산업상이용가능성 만을부지불식간에담고있는것이다. 그렇지않다면현대사회에서 산업 이란용어에포함되는실로다양한업종중가령남녀매칭서비스업의경우, 특정한외모군 ( 群 ), 직업군, 성격군등의사전분류에따라상대방과가장성공적으로매칭이이루어지도록연결하는방법같은것도, 실상주선자의주관적경험에터잡거나임기응변적으로조정되는부분이상당함에도불구하고, 산업상이용가능성을부정하기곤란하기때문이다. 요컨대산업상이용가능성, 신규성등의별도요건이있음을내세워 발명의개념 요건에대한검토가전혀무의미하다고주장하는반론은타당할수없다. 반론에서조차발명의개념을둘러싼치열한연구성과를산업상이용가능성, 신규성의개념안에그대로차용하고있는이상실질적으로는발명의개념을둘러싼논의의가치자체를부정하는것으로보기어렵기때문이다. 나아가반론에서처럼굳이 자연법칙의이용성 이나 기술적사상 과같은발명의개념관련논의내용을 산업상이용가능성, 신규성 등의논의안에끌어들이는것은가능한범위내에서서로엄밀히구별하여야할용어들이의미하는바를상호불필요하게희석시킬뿐이다. 2. 이글의전개방향등이글에서는최종적으로한국특허법제2조제1호의올바른해석론을제시하기위해필자는한국법이거의그대로따른일본법, 나아가그것에영향을미친독일법은물론우리의법제와다소거리가있는미국법까지넓게살펴볼것이고, 특히미국법의경우비교적면밀하게검토할예정이다. 왜당사자인한국의관련법제와아주거리가먼것같은미국법에서의관련동향을중시하는것인가? 첫째, 무엇보다한국특허법의수립이나해석에있어미국의영향이점증하고있어그동향을반영하지않은채우리만의고립된논의를해나가는것은불가능하기때문이다. 15) 이와관련하여부득이하게인정할것은이글의주제를포함하여한국특허법상의여러논의에있어불가피하게존재하는일정한 15) 일본의식민지통치를통하여강제이식된일본법, 그리고그것에강하게영향을준독일법등을토대로출발하였던우리특허법이, 1986 년미국레이건행정부의한국에대한직접적인통상압력으로이루어진특허법개정이래최근까지미국의강한영향을받고있음은주지의사실이다. 가령 대폭수정이이루어진한국특허법의변화내용은모두한 미자유무역협정중에서미국의요구에따라우리가수용하게된미국특허법상의기존제도가대부분이다.

8 770 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 수동성 ( 受動性 ) 이다. 즉발명의개념을계속새로운대상에확장함으로써결과적으로자국에유리한방향으로특허제도의강화를꾀하여온미국의입장과달리, 아직초일류가아닌관련산업수준을고려한한국의입장에서세계최초로어떤대상을발명의개념안에포섭하겠다는판단이내려지기는어렵다. 한국에서는그동안, 어떤대상을발명의개념안에새로포섭하여온것이한국에서의자생적내부논의에따른결과라기보다미국등이주도하여선진제국들에서이미발명으로인정되고있다는사정을고려하여그에발맞춘태도를취하고자한결과일뿐이라고보는것이사실에더부합한다. 이점을언급하는것은어쩌면부끄러운일이지만이런수동성이일면에분명존재한다는한계를먼저떳떳하게긍정하고나서야, 그것을극복하려는의지가모아질수있을것이다. 그런데이부분에대한한국의논의가그동안일본의그것에지나치게많은영향을받아왔고심지어일본의오류있는논리까지답습한나머지, 앞서와같이우리가당면하여야할미국의영향을올바르게분석하고대처하는데장애가되기도한다는것이필자의첫번째문제의식이다. 발명개념을둘러싼한국의기존논의는, 일본을통해전해받은독일법의관련논리와한국에점점큰영향을미치고있는미국법의관련논리가중요한쟁점에서완전히정반대라는사실을분명히포착하지못하고있다. 또한드물지만일부대상에관해서는미국에서적어도한동안발명개념에속하는것으로인정하였음에도한국에서는유럽연합 일본에서와마찬가지로소극적인태도를견지함으로써차이가있는경우도존재한다. 가령, 유용하지만여전히자연법칙의이용이라고보기어려운수준의영업방법 (BM) 이과연발명인지에관해미국은 1998년연방특허항소법원의 State Street Bank 판결 16) 이취한입장에따라이를널리긍정한바있었지만한국등다른국가들은유보적입장을취하였기에, 한때그런차이가있었다. 17) 여기서만일그런차이가한국에크게유익한것이라면, 설령미국에의하여통상문제와연계하여그런차이를제거하고자하는외적압력이가해지더라도, 우리가그차이를계속견지해나갈수있는원동력은궁극적으로한국나름의 16) State Street Bank v. Signature Financial Group, 149 F.3d ) 미국은 1998 년 State Street Bank 판결에서, 종전한국등의기준과유사하였던연방대법원의 Diehr 판결에서의기준을한층완화시켰다. 하지만이런완화는실제로다른국가들에서는널리받아들여지지못하였다. 그러던중 2010 년에이르러미국연방대법원이 Bilski 판결에서위와같이완화된기준에명백히반대함으로써미국의실무도종전의 Diehr 기준으로회귀하기에이르렀다.

9 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 771 시각에서올바르게정립된발명의개념정의로부터유래되어야할것이다. 이것이필자의두번째문제의식이다. 요컨대이글을집필하게된의도는, 미국등에의한외적압력이라는한국특허법이직면한수동적한계를일단긍정하면서도그런외부의영향에올바르게대처하는데장애가되고있는한국기존논의에서의오류를제거하는한편한국의특수한사정에가장적합한발명개념정의를모색함으로써우리특허법목적을달성하는데조력하고자하는것이다. 위와같은문제의식과의도에따라먼저이글의 II장에서는 한국특허법상발명의정의, 그리고관련현황에서의문제점 이란제목으로, 발명의개념을명문으로정의한우리특허법제2조제1호의입법연혁을살피고동조항에관한여러가지논란의내용들을소개할것이다. 그중먼저우리실무에서일본의태도를추종하여 발명의성립성 이란상위개념으로발명의개념자체와 ( 미 ) 완성발명개념을인위적으로묶고있는것이적절한지여부및자연법칙에반한것이더라도발명으로취급할수있을지에관해검토할것이다. 다음으로명문으로존재함에도실무에서전혀고려하지않고있는 고도한것 이란문구와 창작 이라는표현이불필요하게초래하는문제점들을밝히고자한다. 아울러이상의논란들보다훨씬더중요한논란으로, 특허법제2조제1호전부를삭제하거나적어도 자연법칙의이용 문구를삭제하여야한다는주장이있음을소개할것이다. 이글 III장인 일본, 독일, 미국에서의발명개념 에서는우리특허법상의발명정의조항의전부또는일부를삭제하자는주장의타당성을면밀히검토할것이다. 그것을위하여, 한국특허법이위조항을따온일본특허법제2조제1항의연혁과입법배경, 그리고그러한일본법에서토대로삼은독일법학자 Kohler의개념정의, 아울러역시 Kohler의정의로부터영향받고있는독일및유럽연합에서의발명개념에관한논의, 더나아가당장한국특허법전반에당장더큰영향을주고있는미국에서발명개념이어떻게논의되는지를차례로비교법적 ( 比較法的 ) 인방법과역사적 ( 歷史的 ) 고찰방법을병행하여분석할것이다. 이과정에서컴퓨터프로그램등새롭게특허출원대상이되었던객체를둘러싸고항상제기되었던문제, 즉 당해출원은일응발견 ( 發見 ) 으로보이는데이것이과연발명이될수있는가? 에관해독일과미국이각각법논리에서상반된입장을취하고있음을우선지적할것이다. 독일등에서는발견을아예특허법상의발명에서카테고리 (Kategorie) 적으로제외하면서도그렇게제외하는관련조문의해석론 18) 을통하여예외적으로기술적 ( 技

10 772 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 術的 ) 속성이존재하는일부발견에특허부여대상성 (Patentfähigkeit) 을긍정하는입장을취하고있는반면, 미국에서는발견까지특허법상발명의대상으로일응인정하면서도판례가그런발견중자연법칙 ( 自然法則, law of nature) 19) 에관해서만예외적으로특허부여대상성 (patentability) 을부정하는입장을취하고있다. 결국발견 ( 미국에서의 discoveries, 독일에서의 Entdeckungen) 혹은 자연법칙 관련대상들의특허부여대상성논의에서독일과미국에서적어도외형상으로는원칙과예외가서로뒤바뀐논리가전개되고있다는차이점을한국의논의에서분명히인식하여야한다. 이런사실을국내의논의에서종종간과하고일본을통해부지불식간에수용한독일법의사고방식을토대로한국에최근큰영향을끼치고있는미국법의동향을이해하려는경우불필요한오해가생길수있음을이글에서는지적할것이다. 끝으로이글 IV장에서는 발명개념에있어한국이나아갈방향 이라는제목하에, 위와같이발견이발명일수있는가에관한기본적시각차이가용도발명등구체적인세부쟁점에서판이하게다른양상을초래할수도있음을드러낼것이다. 그다음으로우리가거의그대로따른일본특허법상의발명정의조항은, 독일의주류적논의와는일부상이하게, 기술적 ( 技術的 ) 속성뿐아니라자연법칙관련성까지법조문의전면 ( 前面 ) 에내세우고있지만현재한국에서는그런병치 ( 倂置 ) 의장점을살리기는커녕그해석상의혼란이있음을지적하고자한다. 이런지적은위조항을삭제하자는주장을반박하면서우회적으로이루어질것이다. 여기서이글의결론을미리말하자면다음과같다. 일본입법자의선택은비록일부흠이있더라도현재의사정에비추어서는결과적으로탁월한판단이되었으므로이를수용한우리의현행특허법제2조제1호의발명정의조항역시기본적으로 20) 그대로존속되어야한다. 사실필자의일관된소견은, 다소어렵더라도한국특허법의판례와학설, 입법등이 ( 마치과거한국민법학이그러한길을밟아왔듯이 ) 18) 독일특허법은제 1 조제 3 항제 1 호에서발견 (Entdeckungen) 이발명에속하지않는다고하면서도같은조제 4 항에서는 제 3 항은당해대상이나행위 자체 ( 따옴표는필자 ) 에특허청구가이루어진경우에한하여특허부여대상성을부정한다. 고규정하여발견그자체가아니라면발명이될수있다는해석론의근거가되고있다 ( 각주 146 번및 150 번각참조 ). 19) 미국판례는자연법칙 (law of nature), 자연현상 (natural phenomena), 추상적아이디어 (abstract ideas) 를발명에서제외하고있다 ( 이는각주 175 번참조 ). 이글에서는편의상이를 자연법칙등 혹은 자연법칙 이라고칭한다. 20) 다만특허법제 2 조제 1 호중 고도한것 및 창작 이라는각표현부분은불필요한혼란을초래할수있어시정되어야한다. 이는아래해당부분에서설명한다.

11 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 773 하루빨리일본의 지나친 영향에서벗어날필요가있다는것이다. 21) 그렇지만한국과외국의사정이서로상이함에도그런차이에대한고려가생략된채성급하게외국의것을그대로추종하는태도가문제일뿐우리가처한사정에대한점검뒤에외국의그것과결론면에서비슷하거나심지어동일한태도를취하는것은전혀다른차원이다. 아쉽게도한국특허법에발명의정의조항이도입될당시에는그런고려가없었던것으로보이며심지어우리가따랐던일본특허법의해당조문의경우도실은졸속에가깝게입법된것같으나, 한국특허법제2조제1호발명의개념정의는현재우리가당면하고있는현실에상당히부합하는것이므로결과적으로기본골격을유지하고슬기롭게해석하자는것이이글의최종적인제안이될것이다. 덧붙여그런실무운영을위한구체적방법론도가능한범위내에서제안하고자한다. II. 한국특허법상발명의정의, 그리고관련현황에서의문제점 1. 한국특허법상발명의정의조항우리특허법은제2조제1호에서 발명이라함은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다. 고규정함으로써명시적으로발명 ( 發明 ) 을정의하고있다. 후술하듯이독일, 유럽연합이나미국에서는발명에관해적극적으로정의하지않고있으며, 전세계적으로도발명의개념을특허법에서명시적으로정의한입법예가드물다는사정 22) 에비추어볼때아주이례적이다. 그런의외성에서한국법의 21) 이런소견에관해서는박준석, 한국지적재산권법의과거 현재 미래, 저스티스, 통권제 136 호 ( ) 참조. 물론오랜시간에걸쳐누적된전체크기로만따져일본이 1 순위로꼽혔을뿐, 1980 년대이후여서비교적단기간이지만최근까지그영향력이급증하고있는미국에대하여도한국의특허법종사자들이마찬가지의자세를갖추어야함은물론이다. 22) 이는中山信弘, 特許法, 第 2 版, 97 頁참조. 그에따르면가령영국의경우 1949 년법에정의조항이존재하다가 1977 년법에서삭제되었다고한다. 나아가영국의경우 1623 년전매조례 (Statute of Monopolies) 에 다양한종류의새로운창조물 (manner of new manufacture) 이란발명의정의조항이존재하였으며, 1949 년법에서발명은 다양한종류의새로운창조물및창조물의개량또는제어에적용할수있는새로운시험방법및공정 으로정의되었다는추가설명은酒井宏明外, 発明概念の研究, パテント, Vol. 58 No. 10 (2005), 22 頁.

12 774 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 독자성을찾아볼여지도있었을것이지만, 실제로는일본특허법의앞선태도를그대로추종한것에불과하다고보인다. 23) 위조항은물론제2조전체, 나아가나머지특허법조문의전반이일본특허법과완전히동일하거나상당히흡사한점, 한국에서위조항을수립할당시전후사정 24) 에비추어그러하다. 원래한국특허법상에발명의개념을정의한조항이처음도입된것은 1963년개정 25) 때의일이었다. 이때개정법제5조제1항은 자연법칙을이용한고도의기술적창작으로서산업에이용할수있는것 이라고규정하고있었다. 당시개정안자료중 주요골자 만을살펴보면발명의정의조항삽입이그중하나로분명히언급되고있지만 26) 그내용에관해충분한검토가있었다고는보이지않는다. 27) 바로그다음의개정이었던 개정에이르러 산업에이용할수있는것 이라는문구말미가삭제되고문구중간에위치했던 고도의 란표현이 고도의것 이란표현으로새로말미에위치하게되었으며, 기술적창작 이란표현이 기술적사상의창작 으로수정되었다. 28) 그렇지만이때의개정역시실상은졸속개정의하나였다고보이므로정의조항에관해별다른관심이기울여지지는않았다. 29) 23) 같은취지의분석으로는윤선희, 발명에관한고찰, 산업재산권, 제12호 ( 한국산업재산권법학회, 2002), 7면. 24) 아래각주 27번및 29번각참조. 25) 이하우리특허법을설명할때는그시행일이아닌공포일을기준으로한다. 아울러동일한년도에 2회이상의개정이있을때만그공포의월일 ( 月日 ) 까지특정하고그렇지않을경우년도만표기할것이다. 26) 국회의안정보시스템중해당개정안에대한설명참조. 이는 < bill/jsp/billdetail.jsp?bill_id=004361>( 최종방문, 이하모든인터넷출처들에서도동일함 ). 27) 첫째해당개정안에대한 심사보고서 는아주소략한가운데발명의정의조항에관한언급은전혀없는점, 둘째해방직후의미군정법령을대체하여 1961년제정된특허법이나위개정안이모두국회대신 국가재건최고회의 라는초법적 ( 超法的 ) 기구가대량의법령을생산하던시절의산물이라는점등에서그러하다 [ 두번째점과관련하여서는특허청, 한국특허제도사 ( ), 면및강병두, 행정기관으로서의국가재건최고회의와내각과의관계, 법정, 제16권제8호 (1961), 13면이하각참조 ]. 28) 한편발명정의조항의체계상위치는여전히제5조였지만구법의제2항이하내용이별도조항으로독립해나가면서제5조에는원래제1항이었던내용만이남게되었다. 29) 이때한국은이른바 10월유신 체제하에서 비상국무회의 가, 해산상태였던국회의권한을대행하던시절이었다. 그때문에통상적인절차대로라면존재하였어야할 개정법률안에대한검토보고서 조차아예생략되어있고개정안은제안된날바로의결되었다. 뿐만아니라 6면이하의소략한 의안원문 에서발명정의조항에대한언급은전혀없다. 이는국회의안정보시스템중해당개정안에대한설명, < go.kr/bill/jsp/billdetail.jsp?bill_id=007667> 참조.

13 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 775 그러다가 1990년개정에이르러정의조항의위치가제2조제1호로변경되면서, 종전 고도의것 이란표현대신 고도한것 이란문구가채택되었다. 30) 이후발명의정의조항은조문의구체적표현이나그위치가변경되지않은채현행특허법까지그대로이어지고있다. 한편현재특허법제2조제1호의발명정의조항은우리법원이나특허청등의실무에서이른바 발명의성립성 ( 成立性 ) 요건의일부로취급되고있다. 즉실무에서는우리특허법상의발명이성립되려면 1 위정의조항을충족할뿐만아니라 2 그것이완성 ( 完成 ) 될것을요구하고있고, 정의조항을불충족하거나미완성 ( 未完成 ) 발명인경우에는신규성 진보성등의구비여부를살펴볼필요도없이바로특허거절이유 ( 拒絶理由 ) 가된다. 31) 2. 발명의정의조항을둘러싼한국에서의현재논란들가. 다른논란들을먼저점검한뒤발명정의조항존폐론을비판하고자함우리특허법제2조제1호가규정한발명의정의조항을둘러싸고논쟁이벌어지고있거나장차논란이될만한세부쟁점들은다음과같다. 첫째, 현재벌어지고있는가장큰논란은, 정의조항을유지하기보다이를전부삭제하거나적어도 자연법칙의이용 이란요소는삭제하는것이타당하다는주장의당부 ( 當否 ) 이다. 발명의개념이계속확장되어온결과, 발명과발명이아닌것사이의구별이상대화되었다는사정을감안하여특허법운용의신축성을확보할필요가있다는견지에서위와같은주장이유력하게제기되고있다. 둘째, 발명에해당하는지의판단이, 가령산업상이용가능성 신규성 진보성등의유무판단들과달리, 개별적 구체적판단이아니라 32) 카테고리 (category, Kategorie) 30) 고도의것 은일본특허법의발명정의조항중 高度のもの 이란표현을직역한표현이고, 고도한것 은이를가다듬은결과로짐작되나국문법상의사소한표현변경일뿐이므로이글에서는더언급하지않는다. 31) 제 2 조제 1 호발명정의조항을불충족하여거절이유가되는특허청실무에관해서는특허청, 특허실용신안심사지침서 ( ), 면이하및임병웅, 전게서, 면참조. 한편법원의마찬가지실무처리에관해서는대법원ᅠ 선고 2007 후 265 판결및 선고 2001 후 3149 판결, 특허법원 선고 2006 허 8910 판결등다수. 32) 신규성 진보성등의판단에서도물론획일적이고형식적판단의성격이전혀존재하지않는것은아니지만개별적 구체적판단이주된부분이다. 참고로산업상이용가능성과관련하여, 일본에서는 의료는산업이아니다 라고하여인체에대한치료방법이나진단

14 776 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 차원의형식적판단에더가깝다는점과관련하여그것과성질이다른미완성발명여부판단과는논의자체가구별되어야한다는점, 그런형식적판단에서는설령자연법칙에반하는내용을담은출원이더라도함부로배제하기곤란하다는점, 제2조위반을다른거절이유들로부터독립된거절이유로삼기위한입법적보정이필요하다는점등에관해서이다. 셋째, 제2조제1호가발명을정의함에있어다른지적재산권 33) 법률과의조화를도외시한나머지생긴불필요한혼란이있다. 가령실용신안법상고안 ( 考案 ) 과개념상구별하기위하여특허법상발명은 고도한것 일것을요구하고있으나이것은사실상사족 ( 蛇足 ) 에가깝다는점, 창작 ( 성 ) 을요구하는것은창작성을핵심개념으로삼고있는저작권법과의불필요한혼란을초래할수있다는점등이그것들이다. 위세가지논란들중첫번째것은사실한국의발명정의조항이그대로따랐던일본특허법상대응조항의입법연혁, 나아가일본의발명정의조항에영향을준독일에서의관련논의, 그와더불어독일등다른국가들과전혀시각이다른미국에서의논의를망라하여심도있게고찰한뒤라야올바른진단을내릴수있는아주어려운문제이다. 따라서이하에서는먼저둘째와셋째논란거리를먼저분석한다음첫째논란을검토하기로한다. 나. 발명인지의판단이카테고리차원의형식적판단이라는점과관련하여 (1) 소위 발명의성립성 이라는우리실무상상위개념이초래하는혼란문제 ( 가 ) 우리실무가내세우는 발명의성립성 이가진의미우리판례 34) 와특허청의실무 35) 는소위 발명의성립성 ( 成立性 ) 이란포괄적인상위개념을두고그아래에, 1 제2조제1호의각요건을구비하였는지를검토하는단계, 2 더나아가그것이완성 ( 完成 ) 되었는지를검토하는단계를각각포함시키고 방법에관해서는당해출원의개별적 구체적내용을살펴볼필요도없이바로산업상이용가능성이부정됨으로써결국카테고리적인판단을내리고있고이런태도를우리실무도따르고있는셈이다. 하지만, 이것이산업상이용가능성판단의본질에어긋남은두말할나위가없다. 33) 2011년시행된 지식재산기본법 은 지식재산권 이란용어를강제하고있으나아직독자들에게더익숙한 지적재산권 이라용어를편의상사용하는것은이글에서도마찬가지이다. 34) 발명의성립성 이란개념을채택하고있는예로는대법원 선고 2009후 436 판결등. 35) 특허청, 특허실용신안심사지침서, 3104면.

15 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 777 있다. 전자의검토에서발명이아니라고판단되면이를비발명 ( 非發明 ) 이라고호칭하고, 후자의검토에서당해출원대상이아직완성되지않았다고인정되면미완성발명 ( 未完成發明 ) 이라고호칭하는데비발명이나미완성발명모두특허거절대상이다. 이글의주제인 발명의개념 은다름아니라비발명인지의판단부분에대응한다. 달리표현하자면우리실무상발명이성립되었다고하려면발명의개념에속할뿐만아니라아울러그것이완성되었어야한다. 한국의학설 36) 도이런실무의논리를일단채용하고있다. 그리고이렇게우리가채택하고있는 발명의성립성 이란개념역시일본 37) 에서도입된것이다. ( 나 ) 비판성립성 ( 成立性 ) 이란용어는개념법학의차원에서특허받기위한다른요건들로등장할산업상이용가능성, 신규성, 진보성등의다른요건이가진명칭과대응된다. 이렇게성 ( 性 ) 이라는문구로통일하려는과정에서일본에서명명된 성립성 이란것이사실상혼란만초래하는불필요한것이며, 논리의실제타당성은따지지않은채외양만중시하는것임을필자가이하에서지적하고자한다. 먼저산업상이용가능성등후자의요건들이실체적판단임에비하여성립성은일단특허받을발명으로서성립하였다는형식적판단 ( 形式的判斷 ) 임을드러낸명칭이라고볼수있다. 성립성의하위개념중비발명 ( 非發明 ) 인지의여부판단 ( 뒤집어말하면발명개념에해당하는지의여부판단 ) 은형식적판단의성질이분명하다. 당해출원이발명이라고인정될수있는특정한분류 ( 分類 ) 혹은카테고리에속하는지가판단의중심이되기때문이다. 실제발명의개념을둘러싼각국의논의가진행되는양상을보더라도컴퓨터프로그램 영업방법 미생물 인체 DNA 등카테고리차원으로논의대상이옮겨지면서당해카테고리에관련된획일적기준이중점적으로검토되고있음 38) 을잊지말아야한다. 반면, 성립성의하위개념중나머지일부라고한국실무에서인정하고있는미 36) 송영식, 전게서, 227 면이하및임병웅, 전게서, 면및박원규, 영업방법 (business method) 발명의성립성에대한판단방법, LAW & TECHNOLOGY, 제 7 권제 2 호 ( 서울대기술과법센터, ), 28 면등다수. 37) 가령束京高判平 知裁集 26 卷 l 號 199 면 ( 제초제아미다졸등사건 )[ 이는吉藤幸朔, 전게서, 86 면에서재인용 ]. 吉藤幸朔, 전게서, 78 면, 83 면및 342 면및中山信弘, 特許法, 第 2 版, 頁각참조. 38) 각주 4 번에서언급한각국의문헌들의해당부분을각참조할것.

16 778 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 완성발명 ( 未完成發明 ) 인지의판단은위와같은형식적판단이아니다. 이것은당해출원의개별적 구체적내용에전적으로좌우된다는점에서오히려산업상이용가능성등의판단이나명세서기재요건을충족하였는지의판단하는것과공통점이있다. 그중에서도명세서기재요건위반, 즉실무상용어로기재불비 ( 記載不備 ) 의판단과는실제로거의구별하기힘들다. 이런구별의어려움을더부연하면아래와같다. 일단우리판례가그러하듯이 39) 미완성발명인지의판단은통상 ( 通常 ) 의기술자 ( 技術者 ) 를전제한뒤명세서기재내용을기준으로판단하여야하는바, 이런판단과정이기재불비판단과거의중첩된다. 그럼에도미완성발명의개념을기재불비와굳이구별하는이유로는, 출원당시발명이완성되었지만명세서기재라는절차상의흠이있었을뿐인기재불비의경우와달리미완성발명의경우에는출원시점에아예발명이완성되지않은상태이므로그런출원에나중에보정의기회를부여하여 40) 출원시점을기준으로완성된발명을독점케하는것은부당하다는점이제시되고있다. 41) 그러나오직출원서류등을판단의근거자료로삼을수있을뿐인특허청심사관이출원인의내심 ( 內心 ) 까지파악하여당해출원대상에관해발명이완성되었지만그내용을명세서에옮기는과정에서흠이생겨난것인지, 아니면아예출원인스스로발명을완성하지못한결과명세서역시불완전한것인지를구별하는것은거의불가능하다. 그렇게때문에우리특허청실무에서도사실상이것을제대로구별하고있지아니할뿐만아니라 42) 우리판례의주류에서도미완성발명인지여부를 39) 특허를받을수있는발명은완성된것이어야하고완성된발명이란그발명이속하는분야에서통상의지식을가진자가반복실시하여목적하는기술적효과를얻을수있을정도까지구체적, 객관적으로구성되어있는발명으로그판단은특허출원의명세서에기재된발명의목적, 구성및작용효과등을전체적으로고려하여출원당시의기술수준에입각하여판단하여야할것이다. 라고판시한대법원 선고 93 후 1810 판결. 비슷한판시로는대법원ᅠ 선고 92 후 1806 판결. 40) 비록특허법상명문규정은없지만, 보정의효과가소급한다는데아무런다툼이없다. 이런실무에관해서는특허청, 특허실용신안심사지침서, 4101 면. 41) 미완성발명은선원 ( 先願 ) 의지위를인정할수없다고판시한대법원 선고 91 후 1656 판결및동대법원판결을원용하면서미완성발명에해당되는경우에는보정에의해그하자를치유할수없고선원으로서의지위도인정되지않음에반하여명세서기재불비에해당되는경우에는보정에의하여그하자를치유할수있고선원으로서의지위도인정되는것이어서서로법률적효과가상이하다고판시한특허법원 선고 2000 허 7038 판결참조. 마찬가지의학설로는조영선, 전게서, 84 면등. 42) 아래인용에서와같이특허청실무에서는양자가구별되어야한다고선언하면서도, 그런구별이곤란한경우라면명세서기재불비로일단취급함이바람직한것으로처리

17 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 779 명세서기재불비인지여부와함께혼용 ( 混用 ) 하여일괄하여판단하고있는것이다. 43) 우리학설도미완성발명은 발명의개념 과함께논의하기보다오히려기재불비의문제와함께설명하고있다. 44) 이런현황은미완성발명이란개념의틀이명세서기재불비로부터독립된가치를가지지못함을방증하는것이다. 이런사정을반영하여서인지일본특허청에서는발명의완성 ( 혹은미완성발명 ) 이란개념을삭제하고해당사유를기재불비의거절이유로흡수시켰다고한다. 45) 아울러미국의경우발명의미완성이따로거절이유가되지아니하고한국의기재불비에대응하는실시가능요건 (enablement) 위반으로취급되며, 유럽의경우마찬가지로명세서개시불충분으로취급한다고한다. 46) 요컨대미완성발명은, 만일신 ( 神 ) 과같은능력을가진전지자 ( 全知者 ) 적인특허청심사관이었다면당초미완성상태로출원되었을뿐인발명에대해보정의기회가부당하게부여될위험을차단한다는점에서유용할수도있었겠지만, 불완전한인간일뿐인특허청심사관을전제한실제상황에서는거의쓸모가없는개념이다. 한다. 그러나구별이곤란하다고하여명세서기재불비로취급하여보정의기회를일괄부여하겠다는것은양자를구별하지않는것과실제다를것이없다. 특허부여의요건으로서발명의완성여부와명세서기재요건의충족여부는구별되어야한다. 미완성발명은출원당시발명이완성되지않은경우에적용되는것이므로출원후보정으로그하자를치유할수없는데비하여, 명세서기재불비는출원당시발명은완성하였으나기재를제대로하지못한경우에적용되는것이므로보정으로그하자를치유할가능성이있다. 따라서상세한설명에기재된발명이통상의기술자가그발명을쉽게실시할수있을정도로명확하고충분히기재되어있지아니하며또한동일한이유로그발명이미완성발명인지여부가불분명한경우에는산업상이용할수있는발명에해당하지않는다는이유 ( 특허법제 29 조제 1 항본문 ) 에우선하여특허법제 42 조제 3 항제 1 호에근거하여거절이유를통지하는것이바람직하다. 이는특허청, 특허실용신안심사지침서, 3105 면. 43) 미완성발명및기재불비여부를한번에판단하면서당해발명은일단완성되었고기재요건도충족하였다고판시한특허법원 선고 2004 허 4273 판결 ; 역시미완성발명또는기재불비여부를한번에판단하면서이번에는당해발명이미완성발명에해당하거나기재불비에해당한다고판시한특허법원 선고 2006 허 4697 판결등. 다만앞서본 2000 허 7038 판결 ( 각주 41 번참조 ) 은미완성발명이라고거절한이유속에는기재불비의취지도포함되었다는피고특허청의주장을배척하고심결을파기하는과정에서양자의거절이유를혼용할수없다고판시하고있는데, 이것은특허출원인의절차적이익을강하게보호하려는배려가반영된특수한사례로볼수있다. 44) 조영선, 전게서, 82 면이하등. 45) 이런일본특허청의입장변화에, 발명의완성개념을구미 ( 歐美 ) 에서는찾아볼수없다는사정이반영되었다는설명으로는中山信弘, 特許法, 第 2 版, 111 면참조. 46) 이는김동준, 미생물의기탁과발명의완성, 특허판례연구 ( 박영사, 2012), 면참조.

18 780 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 따라서설령필요하더라도강학 ( 講學 ) 상으로만잠깐언급되면충분하지, 한국에서처럼아예실무전반에서이를중요한틀로삼는것은전혀타당하지않다. 정리하자면, 이상과같이미완성발명의개념이기재불비와사실상구별이곤란함에도미완성발명인지판단을그것과달리형식적판단의성격을가진 발명의개념 판단과함께묶어 발명의성립성 이란상위개념으로포섭하는식의설명은불필요한혼란만초래할뿐이다. 47) 따라서미완성발명과 발명의개념 을함께묶기보다따로취급하는것이지극히타당하다. 나아가그렇게따로취급한다고가정할때발명인지의판단에국한하여서라도 발명의성립성 이란종전용어를계속유지할필요가있을까? 성립성 ( 性 ) 이란용어가이후에등장하는 산업상이용가능성, 신규성 및 진보성 등과굳이대칭을이루고자하는인위적용어에불과한이상, 굳이이렇게도식적인법률용어를새로만들것없이가장쉬운표현대로 발명의개념 혹은발명에해당하는지의판단문제라고지칭하면충분하다고사료된다. 따라서이글이하에서는우리판례나실무등의표현을그대로차용하는때를제외하고는 발명의성립성 이란표현은쓰지않을것이다. (2) 자연법칙에반하는출원이라도발명인지를둘러싼논란의실익없음 ( 가 ) 기존의논의종종강학상으로흥미롭게제시되는것이다음과같은문제이다. 외력 ( 外力 ) 의도움없는영구운동기관 ( 永久運動機關 ) 처럼, 자연법칙에어긋나는내용을담은출원을어떻게취급할것인가? 한국의실무 48) 나통설 49) 은위와같은출원에있어발명의성립성이결여된것으로취급하고있다. 이것은일본의실무 50) 나통설 51) 과마찬가지이다. 이런실무나통설은 47) 그런혼란의예로는특허청, 특허실용신안심사지침서, 3104 면에서, 미완성발명 ( 목차 ) 을발명에해당하지않는유형 ( 목차 4.1.) 중자연법칙그자체 (4.1.1.) 를비롯하여통상발명이아니라고보는것들과나란히등장시키고있는데서도찾을수있다. 48) 외부의에너지공급없이급수조에서낙하하는물전부를폐수되는물없이보다높은위치의양수조로끌어올린다는것이되어에너지보존법칙에위배되므로, 출원발명은자연법칙에어긋나는발명으로서특허법제 29 조제 1 항본문에서규정한발명의요건을충족하지못한다. 고판시한대법원 선고 98 후 744 판결. 그리고특허청, 특허실용신안심사지침서, 3102 면. 49) 대표적으로송영식, 전게서, 222 면및조영선, 전게서, 6 면. 50) 東京高判昭 27 年 4 月 4 日行集 3 巻 3 号 563 頁 ( 영구발동기사건 ) 및東京高判昭 48 年 6 月 29 日判タ 298 号 255 頁 ( 무한동력발생방법사건 ) 등. 이는中山信弘, 特許法, 第 2 版, 100 頁에서재인용.

19 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 781 자연법칙의이용 중 이용 이라고할수있으려면자연법칙에순응 ( 順應 ) 할것을전제하고있는것이다. 이에반하여소수설 52) 은자연법칙에반하는원리를전제한출원에관해서도비발명 ( 非發明 ) 이아니라미완성발명 ( 未完成發明 ) 으로취급하여야타당하다고주장한다. 소수설은그근거로한국이나일본에서특허법에발명의정의규정이수립된경위 ( 經緯 ) 를보자면자연법칙에반하는발명을배제하기위한것이아니라자연법칙을전혀이용하지아니하는발명 ( 자연법칙자체를말함 ) 을배제하기위한것이었다는점을내세운다. ( 나 ) 필자의비판적분석우선소수설의설명중자연법칙자체가 자연법칙의이용 이란문구때문에배제된다는설명부분은정확하지만더나아가입법경위상반자연법칙 ( 反自然法則 ) 은문제가없다는설명부분은다소간의흠이있다. 자연법칙자체만을배제하고반자연법칙의경우는포함시킬취지로일본이나한국의입법자가당초조문을설계하였다는근거를발견하기어렵기때문이다. 53) 우리가본받은일본특허법이채용하였던독일법학자 Kohler의학설에서 자연법칙의이용 이가진의미, 나아가이후독일에서의지배적인견해를따르자면자연법칙에순응하는것만이그이용이라고인정하고있다. 현재독일에서도영구운동기관의경우이런자연법칙이용성이갖추어지지않은것으로취급하고있는것이다. 54) 적어도이점에서는다수설의해석이일단더합리적이다. 하지만사견으로는, 앞서일본에서궁리한 발명의성립성 이란강학상의개념을지나치게실무운용에까지끌어들임으로써불필요한혼란만생긴것처럼, 여기서다수설과소수설의다툼도지나치게강학상개념논쟁에만매달리고있는느낌이다. 자연법칙에반하는내용을담은출원에관해정작다투어야할관련이슈는따로 51) 대표적으로中山信弘, 特許法, 第 2 版, 100 頁및吉藤幸朔, 전게서, 면. 52) 정상조 박성수대표편저, 특허법주해 ( 상 ), 박성수집필부분 ( 박영사, 2010), 290 면및박성수, 영업방법특허에관한연구 이른바, BM 특허의성립성에관하여, 사법논집, 제 34 집 ( 법원도서관, 2002), 면및 185 면. 53) 후술하는대로일본의경우 자연법칙의이용 의해석에따라자연법칙자체가일단배제된다는점에서의견이일치할뿐, 자연법칙에반하는경우를어떻게취급할지까지그입법경위에비추어분명히결론지을수있는상황은아니다 (III. 1. 다. 일본특허법제 2 조제 1 항에대한해석론 부분참조 ). 54) 이와관련해서는각주 142 번및그본문설명참조.

20 782 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 있다. 여기서다시한번신 ( 神 ) 과같은전지자 ( 全知者 ) 적인특허청심사관을가정하자면, 그에게는 자연법칙에반하는내용을담은출원은발명이아니다 라는기준을실무에적용하는데별다른문제를발견하기어렵다. 환언하여앞서한국의다수설은현실에존재하지않는가상 ( 假想 ) 의특허청심사관을염두에둔경우에나의미가있는설명이다. 또한이런심사관에의해자연법칙에반한다고판단될대상은절대적 객관적으로도존재할수없는내용을명세서에담고있는실로허망한출원에불과하므로설령출원인이그존재를억지로주장하는강변 ( 强辯 ) 속에서심사를청구한극히드문사례에서도특허청이어떤이유를들어최종적으로거절할것이냐가문제될뿐이므로, 실무에서별다른의미를가지기어렵다. 하지만현실의심사관의능력, 혹은새로운특허발명을고대하고있는일반공중, 나아가작금의사회전체가자연법칙에대하여가진인지의수준은언제나제한적 ( 制限的 ) 임을간과하지말아야한다. 천동설을뒤집고지동설이채택되거나, 물질을구성하는가장작은단위가무엇인지에관해원자-원자핵-양성자-쿼크순으로 55) 종전의그것보다더작은새로운단위가순차로발견되었던예에서처럼, 지금우리사회가절대적진리라고 믿고있을뿐인 56) 자연법칙들도언젠가혁신적성취에의해뒤집어질가능성을전혀배제할수없는것이다. 여기서우리특허법의논리체계는그시대가믿었던자연법칙을뒤집는혁신적인기술발전역시새로운출원대상이될수있고그것에특허권을부여하겠다는열린법체계라고파악하는것이타당하다. 당대의자연법칙으로설명할수없거나그것에일견반하는내용을담은출원이라고하여비발명 ( 非發明 ) 으로취급하겠다는것은가령영구운동기관 ( 永久運動機關 ) 출원에관해서는그런원리를주장한것만으로실무에서바로배척한다는것에다름아닌데, 57) 이는부당하다. 만 ( 萬 ) 에하나, 시대를뛰어넘는혁신적출원 55) 이부분은김시연 ( 중앙대물리학과교수 ), 힉스입자1 우주의근원을설명하는틀, 중대신문 자기사참조. 56) 과학기술의구체적분야마다다소사정은상이할것이다. 가령생명공학이나정보통신기술분야에서라면기존의지식을뒤집는새로운발명이이루어질가능성이상대적으로무궁무진하다. 반면물리학 ( 物理學 ) 분야등에서는과거뉴턴이나아인슈타인이이루었던수준의기발한성취가더이상어려울만큼이미극한의발달수준에도달하였다는것이관계종사자들의중론 ( 衆論 ) 임을기술문외한인필자조차도알고있다. 하지만그렇게일견분명하다고여겨졌던한계내지제약을의외로돌파하였던것역시특허법이취급하는과학기술의역사적발달사였음을잊지말아야할것이다. 57) 가령위각주 48번에서언급한판결이취한특허거절의가장큰이유는에너지보존법칙에위배된다는점일뿐, 과연폐수되는물없이보다높은위치의양수조로끌어올리는것이명세서기재내용을기준으로가능한지에관한실체적판단까지는나아가

21 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 783 일수도있으므로이를엄밀히따져보는과정이반드시필요한것이다. 그런데이렇게엄밀히따져보는과정은출원인의주장대로특정한기술적효과를낼수있도록객관적으로구성되어실시가능한발명인지를확인하는것인바, 이것은발명에속하는지여부의형식판단으로쉽게처리될성질이아니라그이후의개별적 구체적인판단과정 ( 산업상이용가능성이나기재요건으로서의실시가능성등 ) 에해당한다고보아야한다. 정리하자면지금까지의논의는 자연법칙에반하는경우라도자연법칙의이용이있는가? 의문제를다툼에있어현실과동떨어지게자연법칙이절대적이라는전제하에잘못된지점에서서로무의미하게다투어왔다. 특허법이염두에둔자연법칙이절대적인것이아닌이상, 58) 그것에일응반하는듯한출원이라도비발명이라고쉽게배척될성질이아니라아주이례적으로실시가능한것인지여부를엄밀히검토해볼필요가있다. 이런엄밀한검토는발명에해당하는지의판단단계에서손쉽게걸러낼수준이아니다. 따라서일응자연법칙에반하는듯한출원의경우라도자연법칙의이용성요건에위배된다고배척하여서는곤란하고, 산업상이용가능성혹은실시가능성의판단단계에서결정이이루어져야타당하다. 참고로미국의실무에서는, 필자의위주장과같은근거를명시적으로덧붙이면서행해지고있는것은아니지만, 가령특허청특허심사절차편람 59) 에서명시하고있듯이자연법칙에반하는출원은유용성 (utility) 이결여되었다고거절하고있다. 미국에서의 유용성 요건이다름아니라유럽연합, 일본, 그리고한국의 산업상이용가능성 (industrial applicability) 요건과완전히동일하지는않더라도가장근접한개념임에비추어, 60) 미국에서는자연법칙에반하는출원이라도일단한국에서의 산업상이용가능성 판단단계에이르기까지추가적인검토를진행하는셈이다. 지않고있음을확인할수있다. 58) 혹자는자연법칙에반한다는것은현재까지밝혀진자연법칙만을의미하지아니하고, 아직미지의상태이지만절대불변일자연법칙일체를가리킨다며여기에서반박할지도모른다. 하지만만일그러하다면, 현실의특허심사관이적용하기불가능한기준이되어버려결과적으로 자연법칙의이용 이란문구를사실상사문화 ( 死文化 ) 시킨다는필자의재반박을피할수없을것이다. 59) MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) (II). 60) Martin J. Adelman et al., op. cit., p. 140 에서는 산업상이용가능성 을요구하는 EPC Article 57 및일본특허법제 29 조를, Janice M. Mueller, op. cit., p. 339 에서는위 EPC 조항을각각미국의유용성요건에대응하는것으로설명하고있다.

22 784 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) (3) 발명이아닐경우제29조위반으로처리하는문제제2조제1호가정의한발명에해당하지않는경우우리실무에서는특허거절결정의이유로 산업상이용가능성 결여에따른제29조위반을들고있다. 61) 이것은특허거절이유를규정한우리특허법제62조가열거하고있는다양한이유들중에서유독제2조에위반한경우가빠져있는까닭에부득이취하고있는우회논리 ( 迂廻論理 ) 이다. 62) 거듭말하거니와제2조에해당하는지의검토가가진성격은카테고리적인형식판단인데그것과달리개별적 구체적인실체판단의성질을가진제29조위반으로함께처리하는것은아무래도어색하다. 일본의상황과비슷한모습이다. 논리적으로깔끔하려면제2조위반을제62조가열거하고있는거절이유의하나로추가하는것이바람직하다. 이처럼발명이아니어서산업상이용가능성결여로취급되는경우와혼동하지말아야할것은, 인체 ( 人體 ) 에대한진단방법, 수술방법의경우이다. 후자의경우우리특허청및법원의실무에서역시산업상이용가능성이결여된것으로취급되지만이때의산업상이용가능성결여는우회논리가아니다. 즉, 그타당성은별론으로하고, 일본에서는 의료가제29조의산업 ( 産業 ) 이아니다 라고파악하고있고한국의실무도현재까지그것을따르고있는것이다. 63) 물론인체에대한진단방법, 수술방법이라도곧바로산업상이용가능성이있는지판단하는단계로나아가서는안되고, 제2조의발명인지가먼저검토되어야함은물론이다. 61) 대법원 선고 2007후265 판결및대법원 선고 2001후3149 판결등다수. 62) 대략조문의등장순서대로거절이유로순차포섭하고있는특허법제62조는아래에서처럼제2조는건너뛴채제25조부터거절이유로열거하고있다. 제62조 ( 특허거절결정 ) 심사관은특허출원이다음각호의어느하나 ( 이하 거절이유 라한다 ) 에해당하는경우에는그특허출원에대하여특허거절결정을하여야한다. 1. 제25조 제29조 제32조 제36조제1항내지제3항또는제44조의규정에의하여특허할수없는경우 ( 이하생략 ) 63) 일본의실무가그러하다는점은中山信弘, 特許法, 第 2 版, 116 頁. 나아가그런실무의논리에대한비판은같은책, 면. 한편한국의관련동향에관해서는박준석, 의약에관한특허법의통합적검토 유전자원의문제를포함하여, 면.

23 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 785 다. 지적재산권법전체의관점에서그에속한타법령과의조화문제 (1) 고도성문구가초래하는문제및해당문구의삭제필요성 ( 가 ) 고도성문구에대한실무상의취급특허법제2조제1호는자연법칙을이용한기술적사상의창작중에서 고도 ( 高度 ) 한것 만을발명으로규정하고있는데이를고도성 ( 高度性 ) 이라고도부른다. 이에관해한국에서는특허법이보호하는발명과구별되는고안 ( 考案 ) 을보호하기위해실용신안법 ( 實用新案法 ) 이란별도법률을유지하고있기때문에고안과구별하기위하여발명의개념안에고도성요소를삽입하였다는옹호가지배적이다. 64) 실제로도우리실용신안법제2조제1호에서는 고안 을정의함에있어앞서특허법상발명의정의에서와달리 자연법칙을이용한기술적사상의창작 이라고만규정하고있다. 우리판례 65) 역시 실용신안법이정하는실용적고안이라함은물품의형상, 구조또는조합에관한자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서특허법이정하는자연을정복하고자연력을이용하여일정한효과를창출하고이에따라인간의수요를충족하는기술적사상의고도의창작인발명과그성질에서는같으나다만고도의것이아닌점에서다를뿐이다. 라고하여발명과고안을구분하는기준이고도성에있다고보고있다. 그렇지만특허청의심사절차등우리의실무에서는발명인지를판단함에있어 고도한것 이란문구가마치존재하지않는것처럼취급하여왔다. 66) 이점은우리학설에서도마찬가지이다. 67) 64) 최덕규, 특허법 ( 세창출판사, 2001) 등다수. 이는송영식, 전게서, 226 면에서재인용. 65) 선고 83 후 42 판결등다수. 66) 실용신안과의구별을위한상대적개념에불과하므로발명인지를판단할때고려하지않는다는취지는특허청, 특허실용신안심사지침서, 3101 면. 발명의고도성판단주체는발명자이므로심사관은이를판단하지않는다는임병웅, 전게서, 52 면. 비슷한취지로정상조 박성수공저, 전게서, 김관식집필부분, 37 면. 다만오래된판례중에는이례적으로고도성을부정한사례 ( 대법원 선고 78 후 23 판결, 여기서는문제된비료제조방법을선행기술과비교한뒤양자의차이가 통상의지식을가진자가극히용이하게실시할수있는정도의것이라판단되고, 따라서본원의발명이자연법칙을이용한기술적사상의창작으로고도의것이라인정할수없다 고판단하고있음 ) 가존재하지만이는진보성판단문제를고도성판단의단계로잘못끌어올린사례로보인다. 67) 가령조영선, 전게서, 4-9 면에서는자연법칙의이용성및기술적사상의창작부분에관해서만설명하고고도성에관해서는아예언급하지않고있으며, 송영식, 전게서, 226 면에서는고도성에관해 그것이발명의본질적특징인것은아니 ( 다 ) 라는주류적해석론을그대로소개하고있을따름이다.

24 786 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 이상과같이, 특허법과실용신안법에서발명과고안에대한차등적인정의, 그리고그런차등적정의를유지하는데대한옹호론, 나아가 고도한것 이란문구를사실상없는것처럼실무를운용하여온한국의사정은일본에서의그것들과거의정확하게일치한다. 68) ( 나 ) 고도성요건과진보성요건과의충돌문제발명인지판단하는단계에서고도성유무를검토하는것은성질상그보다나중에제29조에의해이루어지는진보성유무의판단과중복되거나충돌할우려가없지는않다. 69) 앞서설명한대로실무에서는고도성존재유무를판단하지않고있어그동안현실적인다툼은없었지만명문의조문자체를무시하는이런실무의관행이합리적이라고보기어려운이상, 법논리적으로존재하는충돌문제가어쨌든해결되어야한다. 이런충돌문제를해결하는해석론으로일본에서는 1 소위주관설 ( 主觀說 ) 이라고하여고도성의판단을객관적으로행하기보다발명자스스로고도하다고생각하면일단그것이충족된다는입장, 2 소위객관설 ( 客觀說 ) 이라고하여고도성과진보성은판단시점을달리하여고도성판단은발명이이루어진시점에, 진보성판단은출원 심사시점에각각판단된다는입장이존재한다고한다. 70) 그러나주관설은발명자의주관에종속되거나최소한그런주관을참작하라는암시가전혀포함되어있지아니한객관적규범일뿐인 고도한것 이란문구의해석한계를완전히벗어난것이다. 이는고도성판단이실제심사에서전혀이루어지지않음에도여전히심사에적용될규범에는고도성요건이명시되어있다는현실을서로그럴듯하게짜맞추려는궤변에불과하다. 객관설은발명정의조항에해당하지않는다고판명되면비록진보성판단이이루어진시점이후라도별도의특허거절사유가된다는사정 71) 에부합하지않는다. 68) 우리의위문구와흡사한일본특허법제2조제1항중 고도의것 ( 高度のもの ) 이란표현에관해서도역시마찬가지로옹호하는입장으로中山信弘, 特許法, 第 2 版, 109 頁및田村善之, 知的財産法, 第 5 版 ( 有斐閣, 2010), 194 頁. 일본의심사실무에서고도성유무는판단받지않는다는취지로는中山信弘編著, 注解特許法, 第 3 版上巻 ( 青林書院, 2000), 頁 ( 中山信弘집필부분 ). 69) 가령고도성을가지려면비자명성 (non-obviousness) 이필요하다는설명으로는吉藤幸朔, 전게서, 87면. 70) 吉藤幸朔, 전게서, 90면에서이런학설들을소개하고있다. 71) 객관설에대한비슷한맥락의비판으로윤선희, 전게논문, 19면중각주 33번. 참고로

25 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 787 결국주관설이나객관설모두타당한설명이아니다. 사견으로는고도성과진보성이논리적으로저촉될수있다는문제는그판단수준이나판단방법에차이가있다는점에서충돌을어느정도까지는피할수있다고본다. 즉진보성이특정한출원에관해주로개별 구체적인실체판단의방법으로판단되는것임에비하여고도성은그보다는형식적이고카테고리적인판단에가깝다는차이가있는것이다. 72) 그렇지만발명의정의조항의나머지문구들, 가령 자연법칙 및그것의 이용, 그리고 기술 이란용어가비교적독립적으로해석될수있음과달리, 고도성은무엇이고도하고, 그렇지않느냐를판단한다고할때나중에등장할진보성판단과완전히분리하기가어려워일정한혼란이불가피하다는문제 73) 가여전히남는다. ( 다 ) 고도성요건이현재초래하는더근본적인문제점고도성요건이굳이발명의정의안에자리잡음으로써생기는더근본적인문제점은특허법과실용신안법이차지하는주 ( 主 ) 와종 ( 從 ) 의위치가자칫하면역전될수있다는것이다. 바꾸어말하자면우리의현행법을기준으로특허법과실용신안법의조문을함께살펴보면조문들의체계에큰흠이있다. 앞서발명과고안을구별한판례 74) 의설명이그대로통용되려면고안은발명과달리 고도의것이아닌 ( 것 ) 이어야하므로실용신안법제2조제1호의정의 ( 定義 ) 에서그말미에 고도성이없는것 이란추가문구를덧붙이고있어야하지만, 실제로는그렇지않다. 그결과현재고도성이있든없든 자연법칙을이용한기술적사상의창작 모두가일단실용신안법상의고안에는해당하지만, 그것들중고도성을구비한것만이특허법상의 발명 에해당하게되어발명과고안은서로구별 일본에서도발명의정의조항에해당되지않는출원은진보성결여가아니라산업상이용가능성이라는별도의거절사유및개념상독립된조항에따라거절하고있다. 72) 아직신규성 ( 新規性 ) 구비여부조차판단하지아니한출원대상에관해진보성판단과성질이비슷한고도성유무판단을먼저허용한다는일종의논리모순가능성도, 위본문설명에서와같이양자의판단수준이나판단방법이상이하도록하면어느정도피할수있다. 예를들자면, 당해출원대상이첨단생명공학분야연구결과물에속한다는등의일응의판단만으로제 2 조의고도성은충족되지만나아가그런출원대상이신규성이있는지는심사관이구체적으로관련선행기술을확인하여 1:1 로대조하는작업을거쳐야할것이다. 73) 이런혼란이생길개연성이, 앞서설명한대로발명의정의조항을이루는 자연법칙의이용 등다른문구부분과달리고도성요건은마치없는것처럼취급하는실무가유지되는이유중의하나일것이다. 74) 각주 65 번의판결내용참조.

26 788 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 되는병행적 ( 竝行的 ) 개념이라기보다오히려고안이발명을포섭하는상위개념 ( 上位槪念 ) 이되어버린다. 이런결과는, 당초특허법을기본제도로삼고여기에실용신안법을소위소발명 ( 小發明 ) 75) 보호를위한부차적제도로설치한우리입법자의기본의도에정면으로배치되는것이다. 76) 혹자는, 우리실용신안법이신규성등등록요건을규정한제4조제1항에서 물품의형상 구조또는조합에관한고안 으로보호대상을축소함으로써 77) 결과적으로물건의발명전반 78) 과심지어방법의발명까지보호대상으로삼고있는특허법보다협소한적용범위를가지고있는사실을들어, 실용신안법상 고안 이위와같이상위개념이되기어렵지않느냐고반문할수있다. 하지만일부논란에불구하고 물품의형상 구조또는조합에관한 이란문구는 고안 의개념자체를한정하는것, 즉고안개념의일부를구성하는것이아니라고안개념의획정이후에실용신안권의구체적보호대상을한정하는문구임이실용신안법제2조제1호및제4조제1항의조문에비추어분명하다. 아울러이런보호대상의한정은논리필연적인것이라기보다다분히연혁적인사유에기인한것이다. 결국여기서문제로삼고있는고도성요건을논외로하면, 고안 은 발명 과본질적으로성질이같은것이다. 79) 이런문제점혹은조문의흠을해소하기위해가령우리실용신안법상고안의정의규정말미에 고도한것이아닌것 이라는문구를추가하는방법을취할경우새로운문제가발생한다. 가령고도성이있는대상을특허법이아니라굳이실용신안법에따라출원한경우 고도한것이아닌것 임을요구하는가상 ( 假想 ) 의실용신안법제2조의새정의에불구하고여전히실용신안출원이가능한것으로아주 75) 특허법의발명보다낮은수준의진보성을구비한대상에관해더쉽게보호를부여하는대신역시보호기간의단축등더낮은수준의보호를부여하겠다는실용신안법의입법취지를염두에둔, 편의상표현이다. 76) 가령실용신안법은제 10 장을제외하고는제 1 장부터제 9 장까지빠짐없이모든장 ( 章 ) 에서각각비교적소략한조문들만을규정하고그나머지내용들은일괄적으로특허법의조문들을준용하는기본구조를취하고있다. 그런데그와달리유독제 2 조제 1 호와관련하여서는오히려 고안 이기본개념이되고, 그것에고도성을부가한것이특허법상 발명 이된다는아주이상한모습이되는것이다. 77) 제 4 조 ( 실용신안등록의요건 ) 1 산업상이용할수있는물품의형상 구조또는조합에관한고안으로서다음각호의어느하나에해당하는것을제외하고는그고안에대하여실용신안등록을받을수있다. < 이하생략 > 78) 가령해석상 물품의형상 구조또는조합 에속하지아니하는기체나액체, 화학물질이라도 물건의발명 에는포함된다. 송영식, 전게서, 904 면참조. 79) 앞서각주 65 번의판결참조.

27 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 789 기교적인해석을하거나, 80) 반대로당해출원대상이고도하므로실용신안출원의대상이될수없다고판단하기위하여불가피하게고도성의수준을설정하는과정에서그수준이막연하다는점으로부터극심한어려움을겪게되는것이다. 81) ( 라 ) 고도성문구의삭제필요성참고로미국은일본이나우리와달리실용신안법을가지고있지아니하므로이문제해결에대한어떤참조가되기어렵다. 독일의경우사실그실용신안법제도가일본을거쳐우리에게수입된셈이지만일본 한국의실용신안법과달리독일의그것은실용신안의보호대상 ( 일본 한국에서의 고안 ) 을개념정의하지않고있다. 다만독일실용신안법제1조제1항 82) 은특허법제1조제1항에서와마찬가지로그보호대상을일단 발명 (Erfindungen) 이라고동일하게지칭하고있다. 앞에서살펴본대로제2조제1호가정한고도성요건은제29조의진보성요건과완전히분리되기어렵다는문제점, 특허법과실용신안법과의관계에관한입법자의기본의도를왜곡할여지가있다는더근본적인문제점을각각고려할때해당문구를삭제함이더합리적이라고사료된다. 제2조제1호정의조항중나머지부분들인 자연법칙의이용 이나 기술적사상 등과같은요건들은후술하듯이미국 독일등세계각국에서그구체적인표현의차이에도불구하고발명의개념안에속하는것으로공통적으로인정되거나유력하게거론되어온보편성을가진것들이지만, 고도성요건은전혀그러하지않다는사실을고려하더라도그러하다. 다만이렇게 고도한것 이란문구를삭제하는수정입법이한국의현실에서아주시급한것은 80) 현행실용신안법하에서는특허발명을굳이고안으로출원하더라도등록을허용하고있다 ( 실무가이러함은임병웅, 전게서, 52 면참조 ). 그렇지만 고도한것이아닌것 임을요구하는가상 ( 假想 ) 의실용신안법하에서도마찬가지의태도를취한다면결국위추가된문구가존재하지않는것처럼취급한다는새로운문제가생긴다. 81) 고도성판단은발명개념중다른부분의판단이그러하듯이카테고리적인판단혹은형식적판단에가깝다는점에서진보성판단과구별되지만, 그럼에불구하고진보성판단문제와완전히분리하기어렵다는문제가있음은이미설명하였다. 그런데진보적인지아닌지그수준을설정하는것이특허법전체에서가장어려운판단임은두말할나위가없는데굳이고도성판단이라는별도의요건을인위적으로설정하여진보성판단에서와마찬가지로어려운판단을별도로행할실익이있는지지극히의문이다. 이점에서도특허법의입법자가 고도한것 이란문구를통해지향하는바는제 29 조의진보성판단이라는실체요건판단에남겨두는것으로충분할것이다. 82) 새롭고진보적결과 ( 다만원어는특허법에서의 erfinderischen Tätigkeit 가아니라 erfinderischen Schritt, 著者註 ) 를포함하며산업상이용가능한경우라면, 발명은실용신안 (Gebrauchsmuster) 으로보호된다.

28 790 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 아니다. 83) 고도성문구를삭제할때부차적으로고려할사항은다음과같다. 특허법과실용신안법의권리부여대상을서로구분되게호칭하여구별할실무상의필요성은, 설령특허법상발명의개념정의에서고도성문구가삭제되어결과적으로특허법제2조의 발명 과실용신안법제2조의 고안 에관한구체적인정의가완전히동일해지는때라도여전히생길수있다. 따라서그런필요성에여전히부응하자면앞으로는실용신안법상 고안 을가령 발명중실용신안법에따라권리를취득하고자출원된대상 을의미하는것으로취급하는등의부수적개정이필요할수있다. (2) 창작성문구의수정필요성 ( 가 ) 총설한편발명이기술적사상의 창작 ( 創作 ) 일것을요구하는제2조제1호의다른문구부분은지적재산권법전체의통일적시각에서볼때저작권법상에서의 창작 개념과혼란을불러일으키는잘못된표현이다. 다만앞서고도성과는달리삭제가아니라수정되어야할부분이라고본다. ( 나 ) 저작권법상창작성과의불필요한혼란이우려됨제2조제1호에등장하는 창작 이란용어는발명의개념중일부로서여기에서등장할뿐특허법의나머지부분에서는전혀언급조차되지않는것이다. 그런데이렇게사실상 1회용에불과한표현에서, 특허법과더불어지적재산권법의양대기둥중하나인저작권법 ( 著作權法 ) 상의가장핵심적개념이자저작권부여의유일한요건이기도한창작성 ( 創作性 ) 과동일한문구를동원하고있는셈이다. 그런데저작권법에서보호되는 창작 ( 성 ) 은특허발명이가진속성인기능 ( 機能 ) 과무관할뿐아니라오히려미 ( 美 ) 적부분과기능적부분이혼재되어있는경우에는적극적으로기능적부분을배척하고미적부분만을선별하여보호한다. 84) 결국특허법제2조 83) 현재의한국실무에서고도성요건을마치없는것처럼취급하고있음은이미설명하였다. 불필요한혼란만초래하는입법, 그리고명문의규정에불구하고완전히무시함으로써도저히해석론의합리적인전개범위라고는보이지아니하는실무의관행모두문제가있다. 그럼에도현실에서는역설적으로이런양자가미묘하게맞물려당초초래될수도있었을큰혼란이없는상황이다. 그때문에수정입법이시급하지는않다. 84) 디자인등을포함한응용미술저작물에관한저작권법의정의 ( 저작권법제 2 조제 15 호 ) 참조.

29 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 791 제1호가지칭하는창작성은기술이구현하는기능 ( 機能 ) 을염두에둔것이라는점에서, 전혀반대의대상을염두에두고있는저작권법상의창작성과혼란을불러일으키고있다. 환언하여저작권법에너무나자주등장하는까닭에익숙해져버린개념대로 창작성 을이해한시각에서 기술적사상의창작 이란특허법조문을바라보는경우, 기술적사상 이란수식어와 창작 이란피수식어가서로모순관계에있음을알수있다. 혹자는저작권법의창작성은개인의표현 (expression) 을대상으로삼지만, 특허법의창작성은그근간이되는기술적사상 (idea) 을대상으로한다는사실에서서로개념상차이가도출될수있다고보아위와같은혼란은생기지않는다고다툴수도있겠다. 하지만저작권법에서너무자주등장하여식자들이나초보자들에게저작권법이지향하는방향대로고정관념이쉽게생길수있는 창작 이란용어를특허법의서두에단지 1회용으로등장시켰을때혼란이전혀생기지않을수없다. 또다른혹자는특허법과저작권법은창작법 ( 創作法 ) 이란공통점으로묶을수있고그점에서상표법 ( 부정경쟁방지법포함 ) 과같은표지법 ( 標識法 ) 과구별되는특징이있으므로특허법에서굳이 창작 이란표현을피할필요가없다고주장할지도모른다. 85) 그러나그런공통점을지적하고자한다면 창의 혹은 창조 등다른용어도얼마든지가능하다. 요컨대특허법에서는단지 1회등장할뿐인용어를정함에있어굳이저작권법상의가장중요한용어와외형상완전히동일한문구를선택하여저작권법에서와는전혀다른의미로활용할분명한이유를발견하기어렵다. 환언하여특허법의그것과저작권법의그것에서의의미가다른데서생기는혼란을상쇄하고도남을만한분명한실익이있다면모르겠으나그렇지않은이상제2조제1호에등장하는 창작 이란용어는쉽게피할수있는혼란을불필요하게자초하고있을뿐이다. 86) 참고로우리특허법제2조제1호중 기술적사상의창작 이란문구는, 1959년개정된일본특허법에서독일법학자 Kohler의학설에따라발명의정의조항을처음도입하면서 기술적으로표현된사상의창작 (Schöpfung) 87) 이란 Kohler의표현을 85) 이것은일본학자들이널리설명하는방식을그대로차용한것이다. 가령中山信弘, 特許法, 第 2 版, 12 頁등. 86) 저작권법상의 창작성 과외형상동일한표현을채택하고서도실제전혀다른뜻으로활용함으로써불필요한혼란이생기는상황의또다른예로, 디자인보호법제5조제2항에서디자인보호의요건중하나로소위 창작비용이성 혹은창작성을요구하는것을들수있다. 하지만이문제는본고의주제를벗어나므로더언급하지않는다.

30 792 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 정의조항에수용한태도를그대로따른것이다. 일본에서는위문구가발명의개념안에 발견 은속하지않음을분명히하고자한취지라고이해하고있다. 88) 나아가독일에서는저작권법에서그보호대상이되려면 인간의정신적창작 (persönliche geistige Schöpfungen) 89) 이어야한다고명시하고있고, 한편특허법상의명문으로는발명이 기술분야 에서이루어지는것이라고규정하고있을뿐이지만 90) 그해석론에서는발명이되려면기술분야에서의창작 (Schöpfung auf dem Gebiet der Technik) 이어야한다고풀이하여 91) 적어도외형상 창작 이라는동일한용어를사용하는데별다른거부감이없는것같다. 하지만 19세기독일법학자 Kohler의학설에더부합한다는역사적인의미가있을뿐인 창작 이라는용어를한국에서까지고집할필요는없다고본다. ( 다 ) 삭제보다는표현을수정하는것으로충분할것임창작성요건부분은, 특허법제2조제1호의다른부분들인 자연법칙의이용, 기술 등이공통적으로암시하고있는것이자세계각국에서발명의개념을정의하면서공통적으로언급하고있는것이기도한, 발명이려면인간에의한가공행위에의한결과물일것혹은인간의손을거치지않은자연그대로의산물은아닐것이라는요청을분명히드러내고있는문구부분이어서그자체를함부로삭제할수없다. 또한고도성요건과달리논리적으로나중에이루어질산업상이용가능성 신규성 진보성등의판단과부지불식간에연결되어혼란을초래할염려도거의없다. 따라서삭제보다는앞서언급한혼란을피할만한다른표현 92) 으로수정하는것이타당하다고본다. 87) eine zum technischen Ausdruck gebrachte Ideenschöpfung. Kohler의정의에대해자세히는이글 III. 1. 나. 일본특허법제2조제1항의유래 부분참조. 88) 酒井宏明外, 前揭論文, 24 頁참조. 나아가이런이해방식이지금도통용된다. 가령中山信弘, 特許法, 第 2 版, 108 頁. 89) 2 Abs.2 UrhG. 이법에서저작물이란인간의정신적창작만을말한다. 90) 1 Abs.1 PatG. 새롭고진보적결과를포함하며산업상이용가능한경우라면, 특허는모든기술분야의발명에부여된다. 91) 가령 Thomas Ahrens et al., S ) 가령, 창의적인기술적사상 혹은 기술적사상의창조 등여러가지표현이대안으로거론될수있다.

31 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 793 라. 정의조항의폐지또는일부문구삭제의필요성을둘러싼논란 (1) 발명의정의조항을삭제하자는일본의유력설소개우리특허법제2조제1호의발명정의조항을둘러싸고이글에서지금까지설명한여러가지논란보다훨씬더큰반향을가져온것은, 이른바위조항을삭제하거나일부삭제하자는주장이다. 이것은시대적상황이바뀌어종전에는예상하지못한다양한발명을인정할필요가있게되었음에도그런인정을어렵게하는현행특허법의발명정의조항은더이상필요가없다는견지에서제기되고있다. 특히일본에서특허법의대가로공인받는나카야마노부히로 ( 中山信弘 ) 교수가삭제론을일면지지하는듯하여 93) 일본이나한국의논의에서더욱힘을얻고있는양상이다 [ 이하이글비평의편의상, 그의입장을 일본의유력설 ( 有力說 ) 이라고칭한다 ]. 일본의유력설은 자연법칙의이용 이라는개념은특허법이보호해야할창작과그렇지아니한창작을구별하는지표로서 100년이전인 19세기산업사회를기준으로정립된개념이라고볼수있는데, 당시에는예상치못하였던컴퓨터프로그램관련산업의융성을맞은현대사회에서는이런요건을대체할새로운요건을모색할필요가있다는취지로주장한다. 94) 즉기계 화학등 19세기산업분야에서는 자연법칙의이용 이란요건이경계표지의역할을수행할수있었지만현대에는컴퓨터프로그램일지라도그청구항의기재방법에따라서는발명으로인정되는경향이있는이상 자연법칙의이용 이란의미의재검토가필요하다고한다. 95) 나아가특허법상발명정의조항전체에있어서도기술혁신이급격한최근에이르러서는고전적발명개념에어울리지않는컴퓨터프로그램발명이나생물공학관련발명이등장하고있으므로그런요청에신속히대처하기위해발명의정의를특허법에서명시적으로정하는대신학설및판례에위임하는것이바람직할수있다고주장한다. 96) 이런일본의유력설과마찬가지로한국에서도비슷한맥락의견해가여러학자들 97) 에의해개진되고있다. 가령, 이미특허법제2조제1호가발명의개념을정할때 93) 그러나후술하듯이그의주장은다소모순되게, 삭제에신중을가해야한다는취지의 다른첨언을붙이고있다. 94) 中山信弘編著, 注解特許法, 第 3 版上巻, 29 頁. 95) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 107 頁. 96) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 98 頁. 97) 아래첫번째견해는조영선, 전게서, 8-9면, 두번째견해는최승재, 특허법제2조 제1호의역할에대한소고, 법률신문 자 14면연구논단.

32 794 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 상정하였던고전적도그마 (dogma) 가붕괴되었다면서 발명의개념을성문의틀에가두는것은더이상불가능에가깝다고할수있으며특허의대상을 자연법칙을이용한, 기술적사상의창작 이라는요건에억지로끼워맞추는것은현실에도부합하지않는다 는유력한견해가존재한다. 동견해에서는, 화학발명에서의선택발명 ( 選擇發明 ) 이나용도발명 ( 用途發明 ), 유전자공학에서의염기서열의확정등은속성상발견 ( 發見 ) 에불과하지기술적사상의창작이아님에도특허가부여되고있는상황, 아울러영업방법 (Business Method, BM) 발명의경우추상적영업아이디어수준에불과할뿐자연법칙의이용이아님에도특허부여대상이되고있는상황을들어결국한국특허법의위조문은더이상현실에맞지않게되었다고주장한다. 또다른견해로 특허법제2조제1호는 아무런의미있는정의규정으로서의역할을하지못한다. 오히려우리법에서는이규정이있으므로불필요하게규정에산업정책적인필요를맞추기위한노력을해야한다. 그렇다면이규정을삭제하는것이오히려바람직하지않을까 이관점에서특허법제2조제1호의삭제를생각할필요가있다고본다. 라는주장도있다. 이상의견해들은일본이나한국에서특허법연구로명성을쌓았거나한창쌓고있는유력한논자들이공통적으로지적하는것이라는점만으로도모두가경청할필요가있음은물론이다. 또한특허법상가장중요하다고도볼수있는 발명 의개념이판단자의시각에따라얼마든지상대적 ( 相對的 ) 인것으로변화할수있다는사실, 그때문에가령 자연법칙의이용 이란조문을해석함에있어무엇이 자연법칙 이고그것의 이용 인지를다분히합목적적 ( 合目的的 ) 으로혹은신축적으로해석할수밖에없다는사실 98) 을지적하는범위내에서라면분명히설득력이있다. 그렇지만, 앞서견해들은여기에서더나아가그취지상발명정의조항의삭제까지명시적으로제안하거나적어도이를암시하고있으나이것은부당하다. 이하에서는편의상일본의유력설을주로비판하고자한다. 98) 일본의유력설에의한주장내용중이렇게조문의신축적해석이필요하다는일부취지는이글바로아래에서상세히설명한다. 일본의유력설뿐만아니라앞서한국의유력한견해 ( 조영선, 전게서, 8-9 면 ) 에서도그주장내용중가령 특허법상 자연법칙의이용 이라는요건은단지 자연법칙그자체가아니다 라는정도로만이해하면족하다고생각된다. 고하여마찬가지로신축적해석을제안하고있다.

33 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 795 (2) 발명정의조항을삭제하자는입장에대한비판 ( 가 ) 서우선일본의유력설은, 앞서본것처럼일본특허법제1조제1항의일부혹은전부삭제를주장하는듯하면서도, 다른일면으로는그삭제에신중하여야하고현행조문의해석론으로문제해결이가능하다는요지로모순된주장을하여그진의를파악하기힘든면이있다. 즉 한편, 현행정의규정에서자연법칙이라는요건을삭제하거나발명의정의규정자체를삭제하는것은예기치못한부작용을낳을우려도있으므로, 규정이없는상태에서조문을만들때보다주의가필요하게된다. 거나 99) 현재로서는그요건을대체할만한마땅한것이뚜렷하지않고 자연법칙의이용 문구를장차삭제하더라도그부작용을일단검토하여야할필요가있기때문에, 당장은사회적인요청이강한것에대하여 자연법칙 의이용성이라는요건을완화하여해석함으로써구체적타당성을추구하여야한다. 는요지로 100) 각각주장하고있는것이다. 이것은선해하자면, 사회적환경변화로현재의발명정의조항은분명문제가있는것이지만대안이마땅치않으니현재의최선책은신축적인해석론이라는취지로파악된다. 하지만앞서보았듯이일본의유력설은그나머지주장에서발명정의조항이궁극적으로없어져야한다는취지를드러내고있으므로이하에서는그렇게삭제를요구하는입장을전제로, 타당성을검토하고자한다. ( 나 ) 유력설이제기된배경및그배경이된미국의입장변화에따른비판위유력설이가장중요한논거로예시하고있는것이 컴퓨터프로그램발명 이나 생물공학관련발명 의등장이다. 반드시그러하지는않지만전자는컴퓨터프로그램을이용한 방법의발명 형태로, 후자는생명공학조작의결과물에대한 물건의발명 형태 101) 로인정될수있을지가각각주로문제된다. 이런분야의특허출원대상들은, 물건의발명이든방법의발명이든지간에원래자연에존재하던그것들과너무닮아있어과연발명인지의문이제기될정도로, 발명개념을획정함에있어 99) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 98 頁. 100) 中山信弘編著, 注解特許法, 第 3 版上巻, 29 頁및中山信弘, 特許法, 第 2 版, 107 頁. 101) 물건의발명과방법의발명이라는구분은한국법에따른편의상분류개념이다. 하지만미국에서도그것과정확히일치하지는않으나물건청구항 (product claims) 과방법청구항 (process claim) 의구별은존재한다. 이런분류의예로는 Janice M. Mueller, op. cit., p. 349.

34 796 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 그한계선 ( 限界線 ) 상의영역에있는것들이다. 그리고이런한계선상의대상들이발명이될수있는지여부를세계에서가장앞서판단하였고나아가다른국가들의태도변화에큰영향을주었던국가가미국이었다. 102) 당초컴퓨터프로그램에서는통상그자체가순서도와마찬가지로인간의정신적과정을순서대로표시한것에불과하다거나계산식 수학공식자체에불과하다는점, 생명공학관련출원에서는가령박테리아의경우자연의그것과다름없을뿐이라는점이각각문제되어원래는세계각국에서특허법상발명이되기어렵다고보았었다. 미국의경우컴퓨터프로그램에관해서는 1972년 Benson 판결을통하여, 103) 생명공학관련발명에관해서는 1948년 Funk Bros. 판결 104) 을통하여당해출원이발명이아니라고본적이있다 ( 이것을논의의편의상 제1단계의시기 라고함 ). 그렇지만자국산업의비교우위판단에따라 1980년대이후대내외적으로적극적인친특허 (pro-patent) 정책으로전환하였던미국에서는, 비록컴퓨터프로그램관련방법과생명공학출원이었음에도판례가요구한소정의요건을각각구비하였기에, 특허법상발명에해당한다고인정한세계최초의사례들이잇따라등장하기에이른다. 생명공학분야에서이루어진 1980년 Chakrabarty 판결, 105) 컴퓨터프로그램에관한 1981년 Diehr 판결 106) 이각각그것들이다 ( 마찬가지로이를 제2단계의시기 라고함 ). 이런긍정역시미국에서시작하여일본등세계다른국가들의 102) 미국의관련동향에관해더자세히는박준석, 미국특허법상발명의개념 자연법칙의이용성을다룬최신판례들이주는시사점, 산업재산권, 제41호 ( 한국산업재산권법학회, ) 를참조할것. 103) 409 U.S ) 333 U.S ) 447 U.S 당해인조박테리아가자연의그것과비교할때 두드러지게차이있는 (markedly different) 상태에이르렀다고인정함으로써생명공학분야중종전의식물영역을넘어서최초로동물 ( 구체적으로는폐석유를먹는미생물박테리아 ) 영역에서발명을인정하였다. 106) 450 U.S 여기서는 당해대상을물리적으로변환시키는 결과를낳는다고인정하면서당해컴퓨터프로그램관련방법을처음으로발명이라고인정하였다. Diehr 판결이내세운법적기준의외형은과거제1단계의 Benson 판결의그것, 그리고역시제1단계시절의 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) 판결의그것과형식적으로차이가없었지만친특허정책으로의전환이라는시대적변화를반영하여실질적으로는종전과다른입장을취한것이라는점, 특히당해출원대상에관해발명이아니라고부정하였던 Flook 판결에서의사실관계와다르다고보기어렵다는점에관해서는박준석, 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰, 467면참조. 이런사정을고려하여서로다른단계로구분하는것이다.

35 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 797 태도변화에강한영향을주었음은물론이다. 그렇더라도이시기의미국판례법이취한입장은일본 한국의발명정의조항을가지고도충분히해석론으로풀어나갈수있는여지가존재하였다. 그런데이후한동안미국의입장은더극단적으로전개되었다. 가령컴퓨터프로그램을활용한영업방법 (Business Method) 에관해서는한동안유용하고 (useful), 구체적이며 (concrete), 가시적인결과 (tangible) 를가져오기만하면 ( 실상은추상적인아이디어에불과하더라도 ) 특허를부여하였고, 107) 생명공학발명에서도새로등장한대상인유전자에관해그것이인체로부터분리되었거나정화되었기만 (isolated or purified) 108) 하면 ( 실상은그것이자연상태에존재하던것과실질적으로동일한것임에도 ) 발명으로인정하는대단히느슨한태도를취하게되었다. 특히, 이런느슨한태도는연방대법원이또다른사례들에서명시적으로취한것이아니라그하급심인연방특허항소법원 (CAFC) 등이연방대법원의선례에반하지않는다고주장하면서스스로수립한기준들이었다 ( 마찬가지로이를 제3단계의시기 라고함 ). 이런제3단계의시기에미국하급심판례의극단적입장이일본 한국의실무에전부수용된것은아니었지만 109) 적어도이들국가들의관련논의에큰영향을끼쳤던것은앞선시기와같다. 이시기에새로특허발명의대상으로포섭된대상들은사실자연법칙그자체에너무가까워 이용 이라고해석할여지가거의남지않게됨으로써미국과달리특허법에발명의정의조항을갖추고있었던일본 한국에서는그조항의해석론으로는도저히극복하기힘든문제가분명있었다. 이런현실을반영하여 110) 일본의유력설도기존법조문이무용화되었다거나혹은그법 107) 1998 년 CAFC 의 State Street Bank 판결 (149 F.3d 1368) 의기준이다. 108) 혹자는 isolated and purified (USPTO 의심사기준 ), 혹자는 isolated or purified (Martin J. Adelman et al., op. cit., p. 67 참조 ) 이라고다소상이하게칭한다. 어쨌든이런기준을채택한판례로는 In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995) 등. 109) 가령 State Street Bank 판결 ( 각주 107 번참조 ) 의기준은일본이나한국에서사실상받아들여지지않았다. 더자세히는각주 224 번참조. 110) 사실다른법학영역에서라면특정규범의실효성 ( 實效性 ) 이아니라그정당성내지타당성을검토함에있어 그규범이취급하는외부적현실이이러이러한사정이니당해규범역시그에맞추어야한다. 는주장은어불성설이며설득력을갖기어렵다. 하지만지적재산권법영역에서는, 발명의정의조항이포섭하는범위를컴퓨터프로그램에확대하자는일본이나한국논자들간의합의가먼저이루어진뒤그실천으로법적보호가개시되는것이아니라, 돌연미국등외국의압력때문에그법적논리의타당성이야어찌되었든일단발명으로취급하기로사실상법률의개정방향혹은기존법률해석의결론이먼저제시되는경우가드물지않다.

36 798 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 조문을현실에부합하게수정할필요가있다고판단한것임이스스로분명하다. 111) 그렇지만최근 3 4년사이에미국에서발명의인정범위를무한히확장해나가던경향을일부재조정하려는흐름이나타났음을주의해야한다. 즉 2010년미국연방대법원의 Bilski 판결 112) 이나 2013년 Myriad 판결 113) 에의하여유전자나영업방법이라는새로운대상에관해너무쉽게발명이라고긍정하던관행에분명한제동 114) 이걸린상황이다 ( 이런현재시점을굳이지칭하자면 제4단계의시기 라고할수있을것임 ). 현재미국에서는연방대법원이나서서과거제3단계의시기를주도하였던하급심연방특허항소법원의느슨한태도들에최근잇따라제동을걸면서그입장들을파기함으로써연방대법원이직접판단하였던 Chakrabarty 판결이나 Diehr 판결의그시절, 즉제2단계의시기에취하였던기준 115) 으로다시되돌아온셈이다. 한국등에서발명의정의를수립하는데수동성이일부있음은설명한바이지만, 결국이제는과거제2단계의시기에서그러하였듯이발명정의조항에대한삭제가아니라충분히일본및한국특허법상의정의조항을해석하는것으로도풀어나갈수있는상황이되었다고분석된다. ( 다 ) 유력설에대한연혁적비판아울러일본의유력설이나그것을따른한국에서의주장은일본 한국의발명정의조항이현재가지고있는지대한가치를간과하고있다. 111) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 頁에서영업방법발명에관해내려진미국의 1998년 CAFC의 State Street Bank 판결을소개한뒤 이상에서자연법칙이란개념은점차완화되어해석하게되었다 는설명으로연결시키고있다. 마찬가지로조영선, 전게서, 8면에서도 BM ( 영업방법 ) 특허역시추상적아이디어로서의영업방법을컴퓨터프로그램을이용하여구현하는것인바, 이는사실상 자연법칙의이용 과는관계없는 추상적영업아이디어 에발명성을인정하는것이나다름없다. 고설명하고있다. 112) 130 S.Ct ) 133 S.Ct ) 가령 Bilski 판결에서는위본문에등장한 State Street Bank 판결기준을정면으로부정하였고, 2013년 Myriad 판결역시유전자가인체에서분리된 (isolated) 것이라는점만으로는부족하고그화학성분의변화가수반되는등일정한응용이필요하다고하여발명으로인정되는데상당한제한을가하고있다. 115) 물건의발명이라면자연의그것과비교할때 두드러지게차이있는 (markedly different) 상태일것이라는 Chakrabarty 판결의기준 ( 혹은그것을재해석한 Myriad 판결의기준 ) 이, 방법의발명이라면당해대상을물리적으로변환시키는 것을구체적예로제시한 Diehr 판결의기준이나그것에준한응용이있을것이라는 Bilski 판결의기준이각각적용된다.

37 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 799 일본특허법이나그것을따른한국특허법의각발명정의조항이포섭하고있는내용, 더구체적으로 자연법칙의이용 및 기술적사상 의요건들은후술하듯이미국 독일등세계각국에서그구체적인표현의차이에도불구하고발명의개념안에속하는것으로공통적으로인정되거나유력하게거론되어온보편성을가진것들이다. 물론 자연법칙의이용 및 기술적사상 양자개념은엄밀히보자면차이가있는부분이존재하지만, 이렇게차이가있는양자를모두포섭한것이우리법의장점임도후술할것이다. 어쨌든설령이것을전부삭제하거나일부삭제한다고해도그렇게삭제될현행조문이정하였던내용은장래의학설 판례에서여전히발명의핵심적요소로요청될것이다. 따라서삭제의실익이없고오히려의견대립이나자의 ( 恣意 ) 의개입으로오류가생길여지가커지는등불필요한법적불안만부를수있다. 116) 이렇게 자연법칙의이용 및 기술적사상 이라는문구부분이발명이되기위해필요한보편적인요건을포착한것이라는사실을정밀하게검증하기위해서는다음장 ( 章 ) 에서자세히살펴보는것과같이한국, 일본, 독일순으로그입법연혁을역 ( 逆 ) 으로추적하는한편그와별도의길을걸어온미국의관련상황을비교하는고찰방법을취하여야한다. 한국의입법연혁은이미살펴보았으므로이하에서는우선일본의그것부터살피는데서위고찰을시작하고자한다. III. 일본, 독일, 미국에서의발명개념 1. 한국의발명정의조항이그대로따른일본특허법상해당조항의연혁가. 일본의특허법제2조제1항의입법연혁한국특허법제2조제1호발명의정의조항이담고있는 자연법칙을이용한기술적사상 이란핵심적문구부분이일본특허법의관련조항내용을그대로도입한것이라는데거의의문의여지가없음을앞에서 117) 설명하였다. 일본특허법에서는원래 1921년개정법 118) 에서그제1조로 신규의공업적발명을 116) 다만주의할것은여기서필자가삭제되어서는안된다고주장하는대상은 자연법칙의이용 및 기술적사상 이라는핵심적문구일뿐앞서문제가있음을따로지적한 고도한것 과같은표현부분은여기에해당하지않는다는점이다. 117) 이글 II. 1. 한국특허법상발명의정의조항 부분참조.

38 800 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 한자는그발명에따른특허를얻는다. 라고만규정하였을뿐 119) 직접적인발명의정의조항을갖추고있지않았었다. 위규정은 특허는산업상이용가능한신규의발명에대하여부여된다. 고정하였던독일특허법제1조와대동소이한것이었다고한다. 120) 그러다가 1959년개정된일본특허법제2조제1항 121) 은 발명 을 자연법칙을이용한기술적사상의창작중에서고도한것 122) 이라고처음규정하기에이르렀다. 당시세계적으로발명의개념을정의한입법례가드물었지만, 전후일본의입법실무에서는특정법률을수립하면서먼저정의조항을구비하는경우가많았고특허법에서도발명의정의가중요하므로명확성을기하자는취지에서위와같은조항이탄생한것이라고한다. 123) 이렇게발명을정의하는한편, 그정의중에 자연법칙의이용 과 기술적사상 이라는 2가지세부요건을규정한조문은일본의현행특허법 124) 에까지그대로이어지고있다. 나. 일본특허법제2조제1항의유래우리의발명정의조항이일본의해당조문을거의그대로따른것과다르게, 일본의정의조항은과거그들이강하게영향받았던독일성문법의태도를그대로수용한것이아니다. 그렇다고 2차대전후일본에큰영향력을행사하던미국의태도를수용한것도아니다. 사실일본특허법의해당조항은 19세기독일법학자 Josef Kohler가제창한학설상의정의 ( 定義 ) 에근거한것이라고한다. 125) 118) 구특허법 ( 大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号 ). 119) 이런제1조의내용은酒井宏明外, 前揭論文, 23 頁. 120) 이런보충설명은富田徹男, 発明の諸定義, 特許ニュース ( 通商産業調査会, ), 이는 < 121) 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号. 한국특허법상정의조항의위치가제2조 제1호 인것과혼동하기쉬우므로독자들의주의를요한다. 122) この法律で 発明 とは 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう. 123) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 97 頁및中山信弘, 注解特許法 ( 上 ), 頁. 보다자세한개정경위에관해서는酒井宏明外, 前揭論文, 頁. 학설 판례에맡길수밖에없는측면도많지만조금이라도조문상명백하게하여다툼을적게하자는취지에서입법되었다는설명은日本特許庁編, 工業所有権法 ( 産業財産権法 ) 逐条解説, 第 19 版 ( ), 14 頁. 124) 平成 24 年 5 月 8 日法律 30 号. 125) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 97 頁, 吉藤幸朔, 전게서, 75면및玉井克哉, 発明の概念 - 特に進歩性との関連について, 紋谷暢男教授還暦記念知的財産権法の現代的課題 ( 発

39 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 801 Kohler는특허권을국가의행정행위에의한행정법상의독점권으로보던과거시각에서벗어나처음으로사권 ( 私權 ) 으로분명하게파악함으로써 126) 독일에서근대특허법학의초석을놓은학자였는바, 그는발명을 자연력을이용하여자연을제어함으로써기능적효과를야기하고그로써인간의요구를충족시키는것으로, 기술 ( 技術 ) 적으로표현된사상 ( 思想 ) 의창작 127) 이라고정의하였다. 128) Kohler의위정의와일본특허법제2조제1항의문구를비교하자면, 기술적으로표현된사상의창작 이란 Kohler의표현이 기술적사상의창작 이란일본법의문구에거의그대로반영된것과다르게가령 자연력 ( 自然力, Naturkräfte) 이라는표현은 자연법칙 이란다소상이한문구로채용된사실을확인할수있다. 129) 그러나일본에서의지배적해석은 자연력 과 자연법칙 을굳이구별할필요가없다는태도를취하고있다. 130) 나아가일본에서는, 자연법칙의이용 이가진의미가자연력을이용하여일정한 明協会, 2006), 141 頁. 아울러田村善之, 特許発明の定義 自然法則の利用の要件の定義, 法学教室, 252 号, 頁 [ 이는杉浦淳外, 発明の成立性と特許制度の正当化理由についての一考察, 特技懇, 257 号 ( 特許庁技術懇話会, ), 94 頁에서재인용 ]. 부연하자면 Kohler 의학설은일본의清瀬一郎에의해일본에도입되었고그는 Kohler 의학설을통째로베끼다시피하여 1911 년 工業所有権概論 교과서를출간하였다고한다. 이런설명은富田徹男, 전게논문참조. 마찬가지로, 같은사실을지적하고있는독일측의문헌으로는 Stefan Grundmann et al., Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin: Geschichte, Gegenwart und Zukunft, 2010, S ) Claus Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz, 1. Aufl. 2008, S ) eine zum technischen Ausdruck gebrachte Ideenschöpfung, die unter Uberwindung der Natur durch Benutzung der Naturkräfte zu einem funktionellen Ergebnis führt und hierdurch tauglich ist. menschliche Ansprüche zu erfüllen. 128) Kohler, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1908, S. 13. 이는 Johann Adrian, Technikentwicklung und Patentrecht, 6 Ger. Am. L. J. 39 (1997), S. 60 에서재인용. 다소상이한원문인용이지만, 거의같은설명으로吉藤幸朔, 전게서, 면. 129) 흥미로운사실은한국판례들중에서도 Kohler 의원래정의를그대로재현한듯특허법상발명을풀이한내용도발견된다는점이다. 실용신안법이정하는실용적고안이본질적으로특허법상발명과같다고판단하는과정에서발명을 자연을정복하고자연력을이용하여일정한효과를창출하고이에따라인간의수요를충족하는기술적사상의고도의창작 이라고판시한대법원 선고 83 후 42 판결이나마찬가지인대법원ᅠ ᅠ선고 83 후 110 판결등이그것들이다. 아무래도일본판례의영향을받지않았나의심되지만이글의역사추적에서중요한사항이아니므로더이상논하지않는다. 130) 이는中山信弘 / 한일지재권연구회역, 공업소유권법 ( 상 ) 특허법 ( 법문사, 2001), 104 면중각주 2 번 ( 이후업데이트인中山信弘, 特許法, 第 2 版에서는해당진술이삭제되었지만저자의입장변경에따른것이라고는보이지않음 ).

40 802 서울대학교法學 제 54 권제 3 호 ( ) 효과를반복계속적으로얻는것이라고풀이하고있다. 131) 다. 일본특허법제2조제1항에대한해석론어쨌든일본의경우발명의개념안에 자연법칙 에관한요소, 즉 자연법칙의이용 일것과 기술적사상 일것을아울러요구하고있다. 양자사이의관계를연혁적으로연구한결과 132) 에따르면 1959년입법당시에도양자의관계에대해서는별다른논의가없었고, 다만발명에 발견 은속하지않음을 창작 이라는문구를통하여드러내고자 기술적사상의창작 이라고표현하는한편기술적사상이면서도특허독점권을부여하기에적합하지않은것을배제하기위해 자연법칙의이용 이라는문구를삽입하였다고한다. 그것들중먼저 기술적사상 은반복적으로실시가능할것, 즉실시가능성과반복가능성을요건으로한다는것이일본의지배적해석이다. 133) 다음으로 자연법칙의이용 이란문구가가진뜻은여러가지가있겠지만적어도자연법칙그자체가제외된다는점에서는해석이일치하고있다. 2. 일본의발명정의조항에영향을준독일에서의관련논의가. 발명의개념중핵심부분인기술적속성바로위에서설명한대로독일지적재산권법학의선구자로일컬어지는 Kohler의발명에관한정의가유력하여외국 ( 일본 ) 의법조문에까지그주장이채용되었다. 하지만, 정작독일특허법에는그당시는물론지금도발명의정의조항이존재하지않는다. 그러나일찍부터독일판례도발명 (Erfindung) 에해당하려면그것이기술적 ( 技術的 ) 이어야함을요구하였다고한다. 134) 더정확히말하자면, 독일판례는발명이려면 기술적속성 (technischer Charakter) 135) 을갖추어야한다고풀이하여왔다. 가령 131) 中山信弘, 注解特許法 ( 上 ), 제 3 판, 27 頁. 132) 酒井宏明外, 前揭論文, 23 頁. 133) 中山信弘, 特許法, 第 2 版, 107 頁및田村善之, 前揭書, 188 頁. 134) 이런독일판례의연원에관해, Kohler 의정의가영향을끼친결과라는설명으로는玉井克哉, 前揭論文, 141 頁. 그와다소상이한취지의설명으로, 1931 년저술인 H. Isay, Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 5. Aufl. 1931, S. 42. 에서독일판례법상의원칙으로서술하고있었다는설명으로는 Jürgen Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., 2009, S ) 이것을기술능력 (Technizität) 이라고도칭한다. Thomas Ahrens et al., S. 49.

41 우리특허법상 발명 의개념에관한고찰 / 朴俊錫 년독일제국법원 (Reichsgericht) 판결은 발명은그본질상기술적이다. 라고판시한바있고, 2차세계대전후의판례에서도그런전통이계속이어져 1969년연방대법원 (BGH) 의판결역시기술적속성을가진것만이발명에해당될수있음을당연시하였다. 136) 이후에도같은취지를명시하는판결들이잇따라지금까지이점에관해서는독일에서전혀이견 ( 異見 ) 이없다. 나아가독일의현행특허법에서도 새롭고진보적결과를포함하며산업상이용가능한경우라면, 특허는모든기술분야의발명에부여된다. 고규정 ( 제1조제1항 ) 137) 함으로써그역시발명과기술을밀접히연결시키고있다. 그리고이렇게명문으로 모든기술분야의발명 이라고규정된것은 2007년 12월개정이후부터였다. 138) 위조문에서 기술 (Technik) 이란문구는, 그것이무엇인지특허법에정의되어있지않아해석론으로채워야하는추상적 법적개념이된다. 이에관한해석론에따르면, 공학, 물리학, 화학혹은생물학과같이전형적으로 기술 의개념을파악하는이해방식과연결되지만그럼에도장래의변화를포함하기위한여지를전혀남겨두지않는것은아니라고한다. 139) 마찬가지로앞서 기술적속성 의개념도독일특허법대신판례들이그구체적내용을제시하여왔는데각각의판시마다다소상이한표현이등장하고있다. 하지만, 독일연방대법원은대체로기술적인발명의핵심적성격이 인과관계적인결과의직접적인산물에관해, 단순히인간의인지 ( 認知, Verstandestätigkeit) 에그치지않고, 제어가능한자연력을계획대로이용하는것 140) 혹은 인과관계적 136) 이점은玉井克哉, 前揭論文, 頁참조. 137) 1 Abs.1 PatG. 138) Thomas Ahrens et al., S. 49. 더정확히는 시행된 유럽특허협약이행을위한국내이행법 에의해삽입되었다고한다. 이는 < eu/softwarepatente/b_1_4_patg.aspx>. 나아가유럽특허협약에서 2000년개정이이루어진주된동기는 90년대 Trips협정에서 모든기술분야에서 (in all fields of technology) 물건혹은방법에관한어떠한발명이라도신규성, 진보성및산업상이용가능성이있으면특허가부여될수있어야한다. ( 동제27조제1항 ) 라고규정한데따른것이었다. 2000년개정경위에관해상세히는 Sigrid Sterckx & Julian Cockbain, Exclusions from Patentability: How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries (Cambridge University Press, 2012), p. 56 이하. 139) Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, 2005, I Rdn.9. 이는 Thomas Ahrens et al., S. 49. 에서재인용. 140) BGH GRUR 1981, 39, 41. Walzstabteilung. der planmäßigen Benutzung beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausalen Erfolges. 이는 Thomas Ahrens et al., S. 49. 에서재인용.