지식재산권의출원및관리 Ⅲ 1 특허의출원및관리 2 상표의출원및관리 3 산업디자인의출원및관리
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 03 지식재산권의출원및관리 1 특허의출원및관리 미국의특허법에서는 3종류의특허 ( 실용특허 (Utility Patent), 디자인특허 (Design Patent), 식물특허 (Plant Patent)) 에대해규정하고있는반면, 캐나다특허법은미국의실용특허에해당하는발명특허만을규정하고있다. 우리나라와같은실용신안제도는없다. 특허의출원과관련하여서는 1 특허출원 ( 일반적으로특허출원 ), 2 분할출원, 3 PCT 캐나다단계이행출원이있으며, 특허를보정하는수단으로 4 재발행출원및 5 권리의부분포기등이있다. < 표 Ⅲ-1> 특허를취득하기위한단계 1. 대리인이필요한지를검토한다. 2. 예비로선행기술을조사한다. 3. 출원을준비한다. 4. 출원서를제출한다. 5. 심사를청구한다. 6. 심사관이선행기술을조사하고청구항을심사한다. 7. 심사관이청구항을승인또는거절한다. 8. 심사관의거절및요구에대응한다. 9. 심사관은재심사하여특허결정을하거나추가적인정정을요구한다. 69
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 특허출원 ( 출원일 ) 방식심사 5 년이내 특허출원공개 우선일로부터 18 개월 심사청구 ( 출원일로부터 5 년 ) 유지연금의납부 ( 출원일후 2 년째부터매년 ) 실체심사 거절이유통지 최종거절이유통지 20 년 의견서 보정서 (6 개월이내 ) 의견서 보정서 (6 개월이내 ) 특허결정 통지 최종거절통지 특허권납부 ( 결정통지일로부터 6 개월이내 ) 특허공보발행 특허권만료 [ 그림 Ⅲ-1] 특허출원절차도 가. 예비선행기술조사의무적인것은아니나, CIPO에서는출원에앞서선행기술을조사하는것을권고하고있다. 비록예비선행기술조사를통한결과가특허심사결과를담보하는것은아니나, 선행기술조사는불필요한특허출원에따른비용부담을해소해준다. 캐나다특허를수록한무료데이터베이스로는아래와같은것들이있다. 70
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 < 표 Ⅲ-2> 선행기술조사 DB 목록 Canadian Patents Database: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) - http://brevets patents.ic.gc.ca/opic cipo/cpd/eng/introduction.html - CIPO 가운영하는공적인특허검색 DB. 영어 프랑스어판인터페이스운영 Espacenet: EPO - http://worldwide.espacenet.com/ ( 영어화면 ) - http://worldwide.espacenet.com/?locale=kr_kr ( 한국어화면 ) - 각국공보를특허패밀리단위로수록하는 DB. 캐나다특허 ( 공개 등록 ) 및디자인공보검색및열람이가능 Patentscope: WIPO - http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf ( 영어화면 ) - https://patentscope.wipo.int/search/ko/search.jsf ( 한국어화면 ) - 국제공개특허를중심으로각국의특허데이터를수록 Google Patents - https://www.google.com/patents/ ( 영어화면 ) - https://www.google.co.kr/advanced_patent_search?hl=ko ( 한국어화면 ) - google 사가운영하는무료 DB. 캐나다이외에미국 EPO PCT 중국 독일등의특허도수록 캐나다지식재산청특허 DB 검색화면 71
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 나. 출원 (1) 개요특허를받으려면출원인은먼저특허출원양식을제출하여야한다. 만약출원인이캐나다에거주하지않거나영업소를두고있지않다면, 출원인은출원일기준시에캐나다에서거주하거나영업을하는대리인을지정하여야한다. 출원서류가제출되면방식요건에대한심사가이루어지며, 출원심사청구에의하여신규성등의실체심사가이루어진다. 방식심사와관련하여서는명세서나요약서등의방식요건을판단한다. 방식 ( 형식 ) 요건을충족하지않는다고판단된경우에는특허국장은기간 ( 통상 3개월 ) 을지정하여보정을명한다. 출원인이보정명령에대하여응답하지않는경우출원은포기된것으로간주된다. 다만회복청구가가능하다. 특허출원은특허법이정하는특허요건의충족여부를판단하는실체심사의대상이된다. 특허요건에대한판단은신규성, 비자명성, 유용성및특허의특정정도등을포함한다. 심사는출원과함께자동적으로이루어지는것이아니라심사청구가있어야한다. 출원인은출원일로부터 5년이내에심사청구를하여야하며, 제3자도심사청구를할수있다. 분할출 72
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 원의경우에는원출원의출원일로부터 5년이내또는분할출원의현실출원일로부터 6개월이내에청구할수있다. 심사청구기간은연장할수없으며, 기간내에심사청구를하지않거나, 심사청구료를납부하지않은경우에는출원은포기된것으로간주한다. 이경우에도심사청구기간경과후 12개월이내에회복청구가가능하다. 심사청구를받으면지식재산청의심사관은선행기술조사를하고, 출원이특허법및특허규칙에서정한형식적 실체적요건을충족하는지여부를판단한다. 심사관은특허를부여할수있다고판단하면특허허가통지서 (Notice of Allowance) 를송부한다. 그렇지않으면, 심사관은심사보고서 (Examiner s Report) 를송부하며, 6개월의기간을지정하여출원인에게보정서등의제출을요구한다. 이를수취한출원인은출원을보정하거나, 또는해당출원이특허법을따르고있다는답변서를제출하게된다. 출원인이답변서를제출하였어도심사관이해당거절이유가해소되었다고판단한경우에는최종조치 (final action) 로출원을거절하고, 출원인에게소정기간내에보정서등을제출하도록요구한다. 이에대한보정서등의제출에의해거절이유가해소되면특허청장은거절을철회하는취지를출원인에게통지한다. 그러나거절이유가해소되지않은경우에는특허심판위원회에회송되어다시심리를받는다. 심사결과, 특허요건을충족하고있다고판단되는경우, 특허부여의결정이이루어지고, 특허허가통지가출원인에게송부된다. 이특허허가통지에대하여출원인은통지발행일로부터 6개월이내에최종수수료 (final fee) 를지불해야한다. 최종수수료를지불하는것으로특허가되며, 출원인에게특허증이발행된다. 출원이최종적으로거절된경우, 해당거절결정통지서의발행일로부터 6개월이내에법원에상소할수있다. 출원인이지식재산청의요청을따르지않거나연차료와같은특정수수료를납부하지않으면, 출원은포기한것으로간주된다. 그러나만약포기일로부터 12개월이내에출원인이회복수수료와함께지식재산청의요구를충족하면, 자동적으로회복된다. 12개월이내에출원을회복하지않으면, 출원의포기는변경할수없다. 73
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 < 표 Ⅲ-3> 특허출원과관련한비용 소기업 표준요금 출원료 $200.00 $400.00 추납요금 $200.00 $200.00 심사청구 국제선행기술조사대상인출원 $100.00 $200.00 기타출원 $400.00 $800.00 우선심사청구 $500.00 $500.00 보정 $400.00 $400.00 특허결정에따른수수료 ( 최종수수료 ) 1989 년 10 월 1 일이후출원 1989 년 10 월 1 일이전출원 $150.00 $300.00 100페이지초과 1면당 $6.00 $350.00 $700.00 100페이지초과 1면당 $4.00 포기된출원의회복청구료 $200.00 $200.00 (2) 출원서류캐나다의공용어는영어와불어이므로, 출원과관련된서류는이들언어중의하나로작성되어야한다. 영어또는불어로번역한것은출원시에제출해야한다. 캐나다대리인에출원을의뢰할때위임장의제출은필요없다. 캐나다에서특허출원의출원일은장관 (commissioner of patents) 이정하는소정의서류, 정보및수수료를수령한날이다 ( 특허법제28조 (1)). 이때제출해야하는서류, 정보와관련한사항은아래의것이며 ( 특허규칙제27.1조 ), 그수령일이각각다른경우에는최종수령일을출원일로한다. < 표 Ⅲ-4> 출원일인정을위한제출사항 특허를청구하는진술 특허를기술하는서류 출원인성명 출원인의주소또는대리인의성명과주소 출원료 74
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 한편정식특허출원은위에서언급한사항과함께다음의사항을포함한다. < 표 Ⅲ-5> 출원서류기재목록 출원서 (a formal petition) 발명의요약서 청구항 상세한설명에서언급한도면 염기서열목록 ( 필요한경우. 전자적형태 ) 특허변리사또는대리인의위임 ( 필요한경우 ) 출원서에는출원인또는대리인의이름과주소를기입하여야하며, 문서는 TIFF 또는 PDF 형식으로제출되어야한다. 염기서열목록의경우에는 ASCII 코드의 TIFF 또는 PDF 형식으로제출하여야한다. 명세서에는발명및발명자가생각한그작용또는용도에대하여정확하고충분히기재하고, 그발명이속하거나극히밀접하게관계하는기술또는과학분야에있는숙련자가이를제조, 조립, 조합또는사용할수있는정도로완전, 명료, 간결및정확한용어로기재하여야한다. 방법발명의경우에는그발명을다른발명으로구별할수있도록여러공정의필요한순서에대하여설명하여야한다. 기계, 제조물또는합성물발명의경우에는이를조립, 제조, 합성또는사용하는방법에대하여기재하며, 기계의원리및발명자가그원리의응용으로서생각하는최선의실시례를설명하여야한다. 청구항수를제한하는규정은없으며, 복수의존청구항에대한제한도없다. 75
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 [ 그림 Ⅲ-2] 출원서 ( 원문 ) 76
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 [ 그림 Ⅲ-3] 출원서기재설명 ( 가 ) 분할출원하나의특허는하나의발명에대해서만부여된다. 출원이 2이상의발명을기재하고있는경우에는출원인은그청구항을하나의발명으로한정할수있으며, 나머지부분의발명은분할출원 (divisional application) 을통하여보호받을수있다. 이때청구항의한정은출원인에의한것과장관의명령에의한것이있다. 분할출원은원출원이발행되기전에이루어져야하며, 원출원이포기된경우에는원출원을회복하기위한기간이만료될때까지이다. 분할출원의출원일은원출원과같은날로한다. 77
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 나 ) PCT 캐나다단계이행출원 PCT 출원을통하여캐나다에서특허를취득할수있다. 국내단계이행기간은일반적으로우선일로부터 30개월이나, 캐나다의경우에는국내단계진입지연에대한수수료를지불하는것을조건으로 42개월까지가능하다. PCT 제19조또는제39조에의하여청구항을보정한경우에는보정된청구항과그설명서의번역문이출원시에필요하다. 한편 PCT 제39조에의하여명세서, 도면, 요약서등을보정한경우에는국제예비심사보고서의부속서에의하여보정된것에대한번역문을제출하면된다. 국내이행신청서 < 표 Ⅲ-6> PCT 출원관련서류 출원인에의한대리인선언서 (Declaration of Representative) 명세서, 청구항, 도면 ( 도면중설명등 ) 요약서의영어번역 ( 혹은불어번역 ) 캐나다국내단계진입비용 (3) 특허의보정캐나다에서는권리가특허를보정하는수단으로재발급및부분권리포기등의제도가있다. 기본적으로재발행은특허일로부터 4년이내에신청을하여야하며, 권리의확대와축소모든방향으로가능하다. 반면부분적권리의포기는권리의축소만을의미한다. 이는특허의권리기간이면언제든지신청할수있다. ( 가 ) 출원의보정출원의보정은신규사항을추가하지않는한언제든지가능하다. 즉명세서또는도면의보정은최초에제출한것에서합리적으로추론할수없는사항을추가하는보정은허용되지않는다. 그러나신규사항이라도선행기술이라고명기하면그사항을출원후포함할수있다. 죽명세서등에서해당출원에대하여는선행기술이라고인정되고있는사항을추가하는보정이가능하다. 특허가허가통지가발행되기전이라면언제든지보정할수있다. 자발적으로보정할수도있으며, 심사관의거절이유통지에대한응답으로서의보정도가능하다. 자발적인보정을제출하는시기에대한제약도특별히없으며, 출원후또는거절통지에대한응답을제출한 78
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 이후에도보정을추가할수있다. 또한이러한자발적인보정에대하여심사관은가능한범위에서만특허성을검토한다. 심사관이자발적보정에대하여특허성을검토하였는지여부는제출후거절이유통지의설명에서확인할수있다. ( 나 ) 재발행출원 (Reissue) 어떤특허가설명이나명세서에결함이있거나, 청구항이특허에서청구한권리에비해범위가넓거나좁다는이유로특허가결함이있거나실시할수없는것으로간주될때는새로운특허의재발행을신청할수있다. 다만이오류가사기또는사기의고의가없이, 부주의, 실수또는착오에서발생한것이라고인정되어야한다. 원특허가부여된날로부터 4년이내에원특허를포기하고, 소정의수수료를납부하는것으로원특허의잔존권리존속기간동안보호를받을수있다. 제출시에필요한서류는아래와같다. 재발급신청서 보정한출원서 ( 명세서, 청구항, 도면, 요약 ) 재발급신청수수료 ( 다 ) 권리의부분포기 (Disclaim) 권리의부분포기는이미특허를받고있는특허권자가착오, 실수또는부주의에의해서, 또한공중을기만하거나오인시킬어떠한고의도없이다음의행위를한경우언제든지소정의수수료를납부함으로써해당부분해당특허또는양도에의하여보유하는권리를주장하지않는것으로서포기하는것이다. 부분포기신청서 보정 ( 부분포기된 ) 출원서 ( 청구항 ) 부분포기신청료 예컨대청구항에서규정된보호의범위가허용되는권리보다넓은경우와같이권리의부분포기는포기신청을하는청구항에문제가있다고인정하게되므로, 실제로부분포기를할지여부는심사이력과지식재산청에제출된선행기술자료, 향후분쟁의유무등을종합적으로검토하여신중하게검토하는것이바람직하다. 79
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (4) 출원인출원인 (applicant) 은발명자와출원인또는발명자의법적대리인을포함한다. 캐나다에서는 1985년부터대학이나개인 소기업에대해특허제도의사용을장려하기위해특허출원 유지에관련된다양한비용을감면해주고있다. 특허규칙에서 소규모단체 란규정 ( 특허규칙 3.01조 ) 을두고, 출원시 ( 특허규칙제3.01조 (2)(a)) 또는국내이행출원시 ( 특허규칙제3.01조 (2)(b)) 에 소규모단체 라는신고서를제출하여이제도를이용할수있도록하고있다. 소규모단체의규정은특허규칙제3.01조 (3) 에따라다음과같다. < 표 Ⅲ-7> 소규모단체에대한수수료감면 캐나다특허규칙제 3.01 조 (3) (2) 의적용상 소규모업체 는발명에관하여 50 인이하의종업원을고용하는사업체또는대학을의미하나, 다음의사업체는포함하지않는다. (a) 대학이외로서, 50 인을넘는종업원을고용하는사업체에의하여직접또는간접으로관리되고있는사업체 (b) 대학이외로서, 50 인을넘는종업원을고용하는사업체에대하여, 발명과관련한무언가의권리에대하여, 이전또는라이선스하든지또는불확정한의무이외로이전또는라이선스할의무를갖는사업체 (3) For the purposes of subsection (2) "small entity", in respect of an invention, means an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, but does not include an entity that (a) is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that employs more than 50 employees; or (b) has transferred or licensed or has an obligation, other than a contingent obligation, to transfer or license any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees. 주의해야할점은특허규칙 3.01 조 (3) 항의규정에따라 소규모단체 에해당여부는보통출원의경우에는출원일 ( 특허규칙 3.01조 (2)(a)), PCT 국내이전출원의경우에는 PCT 국내이행출원일 ( 특허규칙 3.01조 (2)(b)) 을기준으로한출원인의상황에의해결정한다. 따라서, 그출원에대하여는출원일이후에출원인의규모가특허규칙에서규정하는 소규모단체 이상으로되었더라도소규모단체인상태로규모를변경할필요는없다. 반대로출원인의규모가출원후특허규칙이규정하는 소규모단체 가되었더라도변경할수없다. 또한 소규모단체 로규정하는직원의규모를미국이 500명이하로규정한것과달리캐나다에서는 50명이하인점에주의하여야한다. 예컨대미국과병행하여캐나다에서출원할때미국에서소규모단체로출원할수있었더라도, 캐나다에서소규모단체가되지않을수도있으므로주의하여야한다. 80
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 특허규칙이규정하는 소규모단체 의정의에대해서는사법에의한심판 해석이별도로이루어지지않으며, 법의해석에있어서도불확실한부분도있다. 또한특허규칙제26조 (3) 에의해잘못소규모단체기준의요금을지불한경우나중에수정할수있는것은심사청구료, PCT 캐나다단계진입비용과유지연금뿐이며, 기타요금, 예컨대, 출원료및특허발급수수료는추후정정할수없다. 따라서최악의경우에는수수료불충분으로후일간주되어권리를상실할수도있다. 따라서상황에따라서는위험요소를제거하는측면에서소규모단체를위한요금체계를이용하지않는것도방편이다. (5) 특허출원작성시의유의점 ( 가 ) 명세서작성에서의유의점미국에출원하는경우한국어출원을영어로번역하는과정에서번역상의누락등의사태에대비하기위하여 incorporated by reference 이라는표현을사용하여한국에서의우선출원내용을포함시키곤한다. 그러나캐나다에서는이러한표현의사용은금지되어있으므로, 출원전또는출원후삭제할필요가있다. 잘못된표현을사용한채출원 제출한경우심사청구이전또는제출할때자주적으로수정하여제출하든지심사관의거절통지에대한응답제출시수정을하게된다. ( 나 ) 청구항형태의유의점마쿠쉬형태의청구항이란몇개의선택지를그룹으로정의하고 ( 마쿠쉬그룹 ), 이그룹에서요소를선택하는형식을취하는청구항을말한다, 이형태의청구항에서는마쿠쉬그룹에서선택한것중에하나라도특허성이없다고판단될경우그청구항전부가특허성이없다고판단된다. 따라서가능한한이러한형식의청구항작성은피하는것이바람직하다. 캐나다에서는청구항의수에대한제한 제약이없으므로, 마쿠쉬형태의청구항을복수종속청구항으로바꿔작성하는것도하나의방법이다. 다. 출원공개 (inspection by the public) 모든특허와특허출원그리고이와관련하여제출된서류는소정의조건아래특허청에서공중의열람에제공된다. 특히출원인의승인을받은경우를제외하고, 특허출원또는특허출원과관련하여제출된서류는 18개월의비밀유지기간이만료하기전까지공중의 81
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 열람에제공되지않는다. 즉출원일 ( 우선권주장이있는경우에는최초의출원일 ) 로부터 18개월이경과한후에는출원내용이공개되며, 출원인이청구하는경우에는조기공개도가능하다. 캐나다에서의출원공개제도는기본적으로출원인이제출한서류에표지를붙여 공중이용가능 하다고하는것뿐이다. 그때문에편집된공보가발행되는이미지를주는 published 가아니라, laid open 이란표현이사용되고있다. 또한 공개번호 는없으며, 출원번호가표시될뿐이다. 특허문헌기호로는통상의공개는 A1, 분할출원의공개는 A2, 재발행특허는 B, 특허는 C를사용한다. 라. 심사제도 (1) 개요캐나다도우리나라와같이신청에의한심사제도를운영하고있다. 실체심사과정에서는발명에해당하는지를비롯하여, 유용성과신규성, 진보성등을판단하며, 또한발명의단일성을함께판단한다. 발명해당성, 유용성, 신규성, 진보성등에대한설명은참조하고, 여기에서는발명의단일성에대하여설명하도록한다. ( 가 ) 단일성우리나라나 PCT 조약에서와같이캐나다에서도발명의단일성 (Unity of invention) 을요구한다. 즉특허법제36조제1항에따라하나의특허는하나의발명에대하여허용된다. 다만이요건은절차적문제로, 이자체만으로는발명의유효성에영향을미치지않는다. 규칙제36조에서는복수의청구항에서정의되는복수의대상이포괄적인단일발명개념을형성하도록관련되어있는경우에는단일성이있다고규정하고있다. 발명의단일성은청구되고있는발명들중에동일또는상응하는 특별한기술적특징 (special technical features) 을포함하는기술적인관계가있는경우에만충족된다. 이때 특별한기술적특징 이란각각의청구된발명이전체로서선행기술을넘는공헌을정의하는기술적특징을의미한다. 예컨대 1 제품과그제품의제조방법 2 제품과그제품의사용법, 3 제품, 그제품의제조방법및그제품의사용법, 4 제법과그제법을위한장비 기구, 5 제품, 그제품의제조법및그제조법을위한장치 기구, 6 제품, 그제품의제조법, 그제조법을위한장치 82
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 기타제품의사용법등, 이들의청구항의조합은단일성이인정된다. 이외에도조합과그조합을구성하는일부의조합, 중간생성물이나최종생성물등, 포괄적인단일발명개념을형성하도록관련되어있다면단일성이인정된다. 캐나다특허법제 36 조제 1 항 1 의특허는 1 발명만에대하여부여된다. 다만특허는소송기타절차에서, 2 이상의발명에대하여부여된것만을이유로는무효로간주되지않는다. < 표 Ⅲ-8> 발명의단일성 ( 캐나다 / 한국 ) 우리특허법제 45 조제 1 항 특허출원은하나의발명마다하나의특허출원으로한다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을형성하는일군 ( 群 ) 의발명에대하여하나의특허출원으로할수있다. DIVISIONAL APPLICATIONS Patent for one invention only 36. (1) A patent shall be granted for one invention only but in an action or other proceeding a patent shall not be deemed to be invalid by reason only that it has been granted for more than one invention ( 나 ) 심사관통지등록요건을심사한후문제가있다고판단한경우에는심사관은거절이유통지를내고출원인에대하여거절이유통지일로부터 6개월이내에의견서및 / 또는보정서의제출을요구한다 ( 규칙제30조 ). 반면심사관이그출원이법및규칙요건을충족하고있다고인정한때는규칙제30.1조에따라허가통지 (notice of allowance) 가발행된다. 출원인이 6개월이내에최종수수료 (final fee) 를납부하지않으면출원은포기한것으로간주된다. ( 다 ) 선행기술의공개심사를하면서심사관은타국의심사결과에관한정보를출원인에게청구할수있다 ( 규칙제29조 ). 미국과유럽특허청등의심사정보는온라인으로입수할수있으므로, 그이외의정보에서심사관이필요하다고하는것에대하여청구가이루어지며, 통상거절이유와동시에요구가이루어진다. 심사관의요청이있으면, 그요청일로부터 6개월이내에출원인이알고있는선행기술 ( 미국또는 EPO에해당하는출원이있는경우그출원정보와심사상황도 ) 을제출해야한다. 최근연방법원의판례가운데지식재산청에서의특허출원 취득절차를결정계소송절차 (Ex parte Court Proceeding) 에비유하여생각하는견해도나오고있다. 이러한결정계소송절차에서는출원인은개방적이고솔직할것이요구되고있으며, 의도적으로선행기술 83
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 의공개를게을리한경우등은성실 솔직성이부족하다고판단되고, 이때문에특허의유효성에의문을받는경우가있다 ( 자진공시의무가있다고판단 ). 다만, 2010년연방법원의판례가운데선행기술의공개에관해서는심사관으로부터의요구 ( 특허규칙제29조에따른정보공개청구 ) 가있어야비로소선행기술공개의의무가생긴다고판단한것이있다. ( 특허규칙제29조에따른청구가없는한자발적공시의무는없다고판단 ). 어쨌든심사를원활하게하기위해서라도심사관의요청이없더라도자진하여공개하는것이바람직하다. ( 라 ) 의견서 보정서제출후의절차보정이이루어진경우에는먼저신규사항이추가되었는지를검토하고, 추가된경우는그취지의심사관통지가이루어진다. 이통지는다른거절이유와동시에함께이루어지는경우도있다. 심사관이출원이특허법및규칙요건을충족하고있다고인정한때는규칙제30.1조에따라허가통지 (notice of allowance) 가발행된다. 출원인이 6개월이내에최종수수료 (final fee) 를납부하지않으면출원은포기한것으로간주된다. 캐나다의경우에는허가통지이후에도최종수수료납부전까지는법이나규칙에위반하는사항을추가하지않는범위내에서보정이허용된다 ( 규칙제32조 (2). (2) 심사청구 ( 출원일로부터 5년이내 ) 우리나라와같이심사청구제도를두고있으며 ( 특허법제35조 ), 누구든지청구할수있다. 이기간은출원으로부터 5년이며 ( 규칙제9조 ), 분할출원의경우에는분할출원을제출한날로부터 6개월이내에도가능하다. 심사청구기간이출원일로부터 5년으로상당히긴시간이부여되므로, 미국이나유럽에해당출원이있는경우, 그상황을보면서심사청구여부를판단할수있다. 또한이들국가의심사상황에따라캐나다에서심사청구를하면서자발적인보정을할수있으며, 외국에서의출원상황 선행기술정보를심사관에게자주적으로공개함으로써비용을최소화하면서신속하게권리화할수있다. 심사관과의면접은미국과달리비공식적이다. 면접내용을심사관이출원의기록에기재할의무가없으며출원인측도면접에대한설명등을할필요도없다. 면접에는출원을 84
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 담당하는심사관과그상급자가참가한다. (3) 우선심사우리나라와같이캐나다에서도우선심사 (Advanced Examination) 제도를두고있다. 이는사업화가임박한때나특허권의침해가일어날것같은때와같이조속한권리화가필요할때이용할수있는제도이다. 캐나다에서의우선심사제도로는특별순서에의한우선심사제도와환경기술과관련한출원에대한우선심사제도및특허심사하이웨이 (PPH) 등이있다. ( 가 ) 특별순서에의한우선심사제도원칙적으로심사는심사청구일순서에따라진행된다. 그러나출원인이우선심사를청구하는경우, 지식재산청장은우선심사를하지않으면출원인의권리가침해될것이예상된다고판단하면그출원에대하여우선심사를한다. 미국의우선심사제도에비해캐나다는선행기술등의자료제출및선행기술을바탕으로한특허에관하여진술할필요는없으며절차는비교적쉽게신청을할수있다. 신청시필요한서류는아래와같다. < 표 Ⅲ-9> 우선심사신청서류 심사청구 심사청구료 ( 특허규칙부칙 2 항목 3) 우선심사신청서 진술서 ( 우선심사가필요한이유설명 ) 우선심사신청료 ( 특허규칙부칙 2 항목 4) 우선공개요구 우선심사를신청할수있는이유로는출원한특허가제3자에게침해되고있거나침해될우려가있으며, 특허의사용 실시의허락을요구되는등조속한권리화가이루어지지않으면출원인의권리가침해받을것이라생각되는사유를들필요가있다. 다만우선심사청구는특허법제10조에따라출원이공개되고, 특허법제35조 (1) 에따른심사청구가있는경우에한하여인정된다. 출원인이외에제3자에의한우선심사신청도가능하나, 이는출원공개로부터 3개월이내에한하여인정된다. 만약출원공개로부터 3개월이경과한후에제3자가우선심사를신청한경우에는거절한다. 85
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 나 ) 환경기술관련출원특허규칙제28조 (1)(b) 에따라, 환경기술과관련한출원에대하여서는신청에의하여우선심사를진행할수있다. 출원인은그기술의상업화가환경문제의해결 완화또는자원환경과자원의보존에도움이된다는진술서를제출하여야한다. 특별순서에의한우선심사의경우와같이우선심사를청구할수있는출원은특허법제10조에따라공개되어있어야하며, 특허법제35조 (1) 에따른심사청구가있어야한다. 다만특별순서에의한우선심사의경우와는달리추가적인수수료는요구되지않는다. ( 다 ) 특허심사하이웨이를통한우선심사 2008년에미국과의협정에서특허심사하이웨이를시행한것을시초로, 현재, 우리나라, 독일, 핀란드, 덴마크, 스페인및일본등과특허심사하이웨이 (Patent Prosecution Highway: PPH) 를실시하고있다. 따라서 PPH를이용하여우리나라에서특허결정을받거나특허가부여된출원에대하여우선심사를신청할수있다. 다만적어도하나의캐나다출원에대응하는국내출원에서, 1개이상의청구항이특허청으로부터특허결정을받고있어야하며, PPH에의하여심사되는모든청구항이특허결정을받고있는 1개이상의청구항목에대응하고있어야한다. 또한캐나다출원이공개되어있어야하며, PPH를통한우선심사신청은심사가시작되기전에이루어져야한다. 비록심사청구를한경우라도심사관이아직심사를시작하지않았다면 PPH를통한우선심사신청이가능하다. < 표 Ⅲ-10> PPH 를통한우선심사신청서류 대응하고있는한국출원에대해한국심사관이내놓은모든거절이유서및특허결정된출원의영어번역 ( 혹은불어번역 ) 특허결정을받고있는청구항의영어번역 ( 혹은불어번역 ) 캐나다에서특허심사하이웨이를이용하여심사하는청구항 ( 이미제출되어있는것이라든지보정된것 ) 및한국출원에서특허결정 ( 특허가능판단 ) 을받고있는청구항과의대응을나타낸표. 및 특허심사하이웨이신청서 86
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 마. 특허결정과거절결정출원을심사한후, 해당출원이특허법과특허규칙을충족한다고믿을합리적인근거를가진경우, 심사관은규칙제30.1조에따라허가통지 (notice of allowance) 가발행된다. 그렇지않으면, 심사관은심사보고서 (Examiner s Report) 를송부하며, 6개월에기간을지정하여출원인에게보정서등의제출을요구한다. 출원의허용가능성에대한결론에이르기위하여심사관과출원인은심사보고서와답변서를주고받게된다. 그러나거절이유가해소되지않는교착상태에이르면, 심사관은최종조치 (final action) 로출원을거절한다. 즉심사과정에서통지를통하여지적한결함이해결되지않았으며, 출원이법과규칙에적합하도록보정할의사가없다고믿는경우심사관은그출원을최종조치 (Final Action) 로의해거절할수있다 ( 특허규칙제30조 (3) (4)). 이러한최종거절은우리나라의 거절결정 에가까우나, 심판을청구하지않아도의견서나보정서를제출할수있는점이다르다. 캐나다에서는 출원인이법과규칙에맞도록보정을할의사가없다고믿을때 가아니면최종거절을할수없으므로, 출원인의보정노력이인정되는한최종거절을할수없다. 따라서심사관의통지에따른보정에도불구하고여전히흠결이있다고하여그흠결만으로최종거절결정을할수없다. 보정된사항이든단순히의견서만제출한경우라도심사관은그흠결상황에대하여자세한설명을하는통지를하여야한다. 뿐더러거절결정에대한불복과정에서는최종결정에서지적된점에대해서만논의되므로, 심사관은최종거절에서지적하지않은거절이유를나중에통지할기회는없다. 따라서심사초기단계에서지적한거절사유가해결되지않은상태라도다른거절이유가있다면최종거절을할수없다. 즉교착상태에있는쟁점을제외한모든쟁점이해결된상태가되어야최종거절결정을할수있다. 심사절차가교착상태에접근하는것으로보일경우, 대체로심사관은심사보고서를통하여출원인에게그사실을통지한다. 이러한경고가특허법이나특허규칙에서의무적인사항은아니나, 심사관은이러한조치를취하여야한다. 심사관은최종거절결정을하기에앞서통지하는보고서에출원이결격하다는자신의결론을뒷받침하는주장을자세히설명하여야한다. 87
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (1) 재심사특허법제48.1조 (1) 에따라누구든지특허청을상대로특허를받은청구항에대하여특허결정의재심리를청구할수있다. 즉누구든지특허가부여된후에도재심사 (Re-Examination) 를통하여특허권자의독점권범위에대하여다툴수있다. 이제도는청구인의요구에따라특허청이발행한특허를재검토하고, 등록부에서 불필요한것 을제거하는제도로, 법원에서의무효절차를대신하는비교적간단하고적은비용의제도라할수있다. 재심사는특허가부여된모든청구항또는일부청구항에대하여청구할수있다. 청구할때는선행기술에대한진술과함께청구항과선행기술과의관련성을기술하여야한다. 재심사청구서를수령한특허청장은재심사위원회 (re-examination board) 를설치한다. 이때특허청은법적의무사항은아니나, 특허권자에게재심사청구서사본과첨부된선행기술문헌을송부하게된다. 재심사위원회는청구항의유효성을확인할수있으며, 특허권자가청구항을정정하거나새로운청구항을제시한경우에는그것의유효성을판단할수있다. 이과정에서재심사를청구한자는정식재심사절차에관여할수없다. 따라서특허의유무효를다투기위하여법원에소송을제기하는것보다비용은적을지라도, 절차중에서는굉장히약한지위에놓이는단점이있다. 또한청구항의유무효만을판단하는법원에서의분쟁과는달리, 재심사과정에서는특허권자가청구항을정정할수있다는점에서재심사를청구할것인지아니면소송을제기할것인가는전략적인판단에따른다. (2) 최종거절결정심사관이특허출원에최종거절결정 (final objection) 을하는경우출원인은지식재산청장에게심사관의거절결정에대한심사를요청하여불복할수있는권리를가진다. 67) 이심사는특허심판위원회 (The Patent Appeal Board) 에의하여진행된다. 특허심판위원회는독립적인심사를수행하고, 해당출원의처리에관하여내린결론을지식재산청장에게권고한다. 이러한최종거절결정에대한불복에도불구하고, 지식재산청장이불복신청을기각하고특허허여를거부하면출원인은연방 1심법원에제소할수있고이후연방대법원에까지상소할수있다. 68) 67) Patent Act, RSC 1985, c P-4, s 4(5). 68) A Guide to Patents, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03652.html>. 88
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 2 상표의출원및관리 상표출원 방식심사 보정명령 실체심사 상표국통지 6 개월이내에응답 출원공고 이의신청 ( 공고일로부터 2 개월 ) 등록허가통지 답변서 거절결정 상표등록료납부 ( 통지로부터 6 개월 ) ( 사용예정상표 ) 사용선언서 개정법시행후에는면제 거절결정불복심판청구 ( 연방법원 ) 연방상소법원 등록증의발행 연방상대원 존속기간 ( 출원일로부터 15 년 ) 개정법시행후에는 10 년 [ 그림 Ⅲ-4] 상표출원절차도 가. 상표검색우리나라와마찬가지로신청에앞서상표검색은의무는아니지만권장되고있다. 검색을통하여출원인은동일한상표가이미존재하는지여부를확인할수있으며, 이를통하여상표침해나소송을피할수있다. 등록을마친상표나심사중인상표의검색은캐나다상표데이터베이스 (Canadian 89
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 Trademarks Database) 를이용할수있다. 캐나다지식재산청에서운영하는것으로지식재산청홈페이지 (http://www.cipo.ic.gc.ca/tm) 또는제3자전용데이터베이스를통해사용할수있다. CIPO 데이터베이스목록은단어에의한표장, 슬로건, 장치및이들을조합한것을대상으로하고있다. 검색은캐나다의공용어인영어, 프랑스어에서모두가능하며, 신청번호, 등록번호, 상표유형, 상태등의방법을사용할수있다. (1) 최상위화면에서검색화면까지캐나다상표를수록한데이터베이스로는캐나다지식재산청이운영하는데이터베이스가있다. 이는공적인상표검색데이터베이스로, 영어버전과프랑스어버전의화면을제공한다. 기본검색과고급검색을함께제공한다. 영어버전의기본검색 URL http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscsrch.do?lang=eng 영어버전의고급검색 URL http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/tmsrch.do?lang=eng [ 그림 Ⅲ-5] 상표검색을위한 CIPO 홈페이지초기화면 CIPO의홈페이지 (http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home) 를방문하면우측상단에있는 Search trademarks 를클릭한다. 아래와같은기본검색 90
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 화면이제시되며, 데이터베이스의최신갱신일과정보와함께고급검색을위한링크가제시되어있다. 기본검색에서는아래와같은검색항목을제시하고있다. [ 그림 Ⅲ-6] 상표기본검색초기화면 Application Number Registration Number Current Owner Name Old Owner Name Old and Current Owner Name Trade-Mark Trade-Mark Description Foreign Character Translation 출원번호등록번호현재권리자과거권리자현재권리자와과거권리자상표상표의설명외국어단어의설명 91
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 Index Heading Wares Services Wares and Services Disclaimer Vienna Code Vienna Description 상표에사용되고있는모든단어상품서비스상품과서비스면책사항비엔나도형분류비엔나도형분류의설명 (2) 번호검색 번호검색은기본검색메뉴와고급검색메뉴어디서나사용할수있다. 아래에서는기본검색메뉴의예를소개한다. [ 그림 Ⅲ-7] 번호검색 ( 상표기본검색메뉴 ) 92
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 기본검색메뉴에서는출원번호또는등록번호를입력하여, 풀다운메뉴에서대응하는번호를선택한다. 그리고 search 버튼을누르면, 아래와같이상표의검색결과가표시된다. 페이지상단에서출원번호 등록번호, 법적상태, 권리자등이표시되고, 페이지중단에는상표, 그아래에는상품또는서비스가표시된다. 하단에는갱신료지불등을확인할수있는경과정보가표시된다. [ 그림 Ⅲ-8] 번호검색결과화면 ( 상표기본검색메뉴 ) 93
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 (3) 키워드검색 CIPO에서는기본검색또는고급검색에서키워드검색을이용할수있다. 여기에서는고급검색을이용한키워드검색을소개한다. [ 그림 Ⅲ-9] 키워드검색 ( 상표고급검색메뉴 ) 94
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 고급검색의 search 1에서풀다운메뉴에서 Trade-mark 메뉴를선택한후, 아래빈칸에 Kumho 를입력하고 search 버튼을클릭한다. 아래와같이 6건의검색결과가나온다. 여기서는 Kumho 란키워드 1개만으로검색하였지만, search 2, 3 등의아래메뉴에서 and, or, but not 등의연산자를함께사용하여검색결과를얻을수있다. [ 그림 Ⅲ-10] 키워드검색결과화면 ( 상표고급검색메뉴 ) (4) 비인도형분류검색고급검색을통하여비인도형분류를이용한검색을할수있다. 비인도형분류페이지로가면비인도형분류가 1~29까지제시되어있다. + 버튼으로하위분류가펼쳐질수있도록되어있다. 조사하고싶은도형분류의 + 버튼을클릭해서, 아래와같이필요한도형분류를체크한다. 95
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 [ 그림 Ⅲ-11] 비인도형검색 ( 상표고급검색메뉴 ) [ 그림 Ⅲ-12] 비인도형분류검색화면 ( 상표고급검색메뉴 ) 96
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 비인도형분류만으로검색하려는경우는분류선택후 search 버튼을누른다. 키워드나권리자등다른검색항목을조합한결과를원하는경우에는분류체크후에 Back to search 버튼을누른다. 그러면선택한도형분류내에서원하는검색결과를얻을수있다. (5) 법적상태검색 CIPO에서의법적상태에대하여는번호검색메뉴에서번호검색을한후에 STATUS를확인하는방법과고급검색을이용한결과표시화면에서확인하는방법이있다. 특히고급검색에서는다른검색항목과조합하여검색할수있다. 이때검색이가능한법적상태의종류로는 All( 모든상태 ), All active( 계속중이거나등록 ), Pending( 계속중 ), Registered( 등록 ) 및 All inactive( 소멸 ) 등이있다. [ 그림 Ⅲ-13] 법적상태검색 ( 상표고급검색메뉴 ) 나. 상표의출원상표출원은다음과같은절차에따라진행된다. 1 출원인또는대리인이상표출원을한다. 2 상표국 (the Trade-marks Office) 은출원을심사한다. 3 상표국은상표공보 (the Trade-marks Journal) 에출원을공고한다. 4 제3자는 2개월이내에이의를신청한다. 5 이의가없거나출원인이이의신청에서이긴경우에는출원은등록절차를밟는다. 97
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 상표국이상표출원을접수한경우, 상표심사관은등록관 (Registrar of Trademark) 을대신하여출원을심사한다. 최초심사과정에서는주로충돌할수있는선등록상표나선출원상표를확인하기위하여상표국기록을검색하며, 해당출원이상표법및상표규칙의요건을충족하는지여부를평가한다. 심사후상표국장은, 해당상표가등록할수없다고판단하지않는한 상표공개공보 에출원을공개해야한다. 등록가능하지않은경우란출원이상표법제30조의요건에부합하지아니하거나출원인이등록의자격이없는경우이다. 69) 상표공개공보 에의공개는해당출원이검토되고있으며그에대한이의가성공적으로방어될경우에는등록결정이내려질것이라는사실을공중일반에게공지하는기능을한다. CIPO는 상표공개공보 를웹사이트에서무료로제공한다. 70) 이웹사이트에의공개는 상표공개공보 의공식버전이다. 이의제기가없거나이의제기에관하여출원인에게유리한결정이내려진경우, 출원은등록이결정되고상표국은더이상이의제기사항을검토하지않는다. 출원인은등록결정통지서를수령하고규정된등록료를납부하게된다. 출원인이캐나다이외의국가에거주하는경우출원인은상표국의통지를수령할, 캐나다거주송달대리인을임명하여야한다. 71) 한가지주의할점은, 캐나다에거주하는등록된상표변리사와달리, 송달을위한캐나다거주송달대리인은상표국에대하여어떤사항에관하여도출원인을대리할자격이없다. 송달대리인의역할은캐나다내의송달지점으로국한된다. 72) (1) 출원서류상표등록만을목적으로정해진양식은없다. 따라서출원하고자하는상표의성질에따라별개형태의신청서를작성하게된다. 다만출원일이인정되고, 출원번호를받기위해서는출원서에는다음과같은사항이포함되어있어야한다. 69) Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13, s 37(1) Trade-marks Regulations, SOR/96-195, s 15. 70) Trademarks Journal, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/ tmj/eng/home.html>. 71) A Guide to Trademarks, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html?open&wt_src=cipo-tm-main&wt_cxt=learn>. 72) A Guide to Trademarks, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html?open&wt_src=cipo-tm-main&wt_cxt=learn>. 98
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 < 표 Ⅲ-11> 상표출원서기재사항 출원인의성명과주소 ( 신청인은법적인격을갖는것일필요가있음 ) 출원하는상표에관한설명 상표가사용되고있거나사용될상품, 서비스의목록 출원근거에의하여이하의것 - 최초사용일 ( 캐나다에서의이전표장의시기를근거로할경우 ) - 사용의도의표명 ( 사용예정을근거로하는경우 ) - 자국에서신청또는등록정보 ( 번호와날짜 ) ( 외국, 자국의신청등록을근거로하는경우 ) 및그표장이사용되어온국가 - 신청인이캐나다에서의그상표의사용권한이있다고믿는다는표명 출원료 출원하는상표를설명하기위하여도면이필요할수있다. 이때도면은흑백이어야하며, 색을포함하는경우에는이에대한설명을포함하고있어야한다. 외국에서의신청등록을근거로출원하는경우에는해당국가에서의등록증명사본을제출하여야하며, 사용예정을근거로하는경우에는어떤특정상표를사용하고자한다는진술을하여야한다. < 표 Ⅲ-12> 상표출원과관련한비용 출원료 $250.00 ( 홈페이지온라인 ) $300.00 ( 기타 ) 상표법제38조 (1) 에따른이의신청 $750.00 상표법제11.13조 (1) 에따른이의신청 $1,000.00 정정신청 ( 상품류확대 ) $450.00 상표권갱신료 $350.00 ( 홈페이지온라인 ) $400.00 ( 기타 ) 상표법제44 45조에따른통지신청 $400.00 상표법제47조 (1) (2) 에따른연장신청 $125.00 상표법제31조 (1) 에서의등록증명사본 $50.00 요금 (2) 출원근거캐나다에서의상표는일반적으로다음항목중하나이상을근거로신청할수있다. 캐나다에서의표장의사용계획또는사용의도 (intent-to-use, ITU) 동일한표장으로동일한물품이나서비스를대상으로하는것에대한외국 자국에서의신청또는등록및신청인의자국또는파리협약가맹국에서의상표사용 99
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 상품, 서비스에대한캐나다에서의표장의사용 캐나다에서표장이알려지게된것 출원인은하나이상의출원근거에의해출원할수있다. 예컨대상표가캐나다에서사용되고있지않으나출원인의자국에서심사중인경우라면 사용의도 를근거로출원할수도있으며, 자국에서의신청 을근거로출원할수도있다. 다만사용의도에근거하여출원하는경우에는사용선언 (Declaration of Use) 을필요로하므로, 등록을유지하기위해서는등록후일정기간내에캐나다에서표장을사용해야한다. 출원인이자국에서심사과정에서어려움을겪고있어서등록이인정되지않을가능성이있다면, 안정망으로사용의도에근거한출원을활용할수있다. 자국에서등록을얻고, 이를증명하는사본을 CIPO에송부한경우에는출원인은사용의도에의한출원근거를취하할수있다. 이를통하여캐나다에서의사용필요 ( 사용선언제출 ) 를회피할수있다. 우리나라와달리캐나다에서는주지 저명표장과같은원리는없다. 출원인의표장이자국에서는잘알려져있더라도, 캐나다에서는아직사용되지않은경우출원인은캐나다에서그표장을 알리는 이란근거에서신청할수있고, 이에는그표장과관련하는물품이나서비스의상당한광고를캐나다에서읽혀지고있는어떤인쇄물에서도, 내지는보통캐나다에서수신되고있는라디오방송에서도광고를할수있다. 그러나이러한출원근거에는충분한증거를 CIPO에제출할필요가있다. (3) 이의신청상표출원이공개된때로부터, 상표법제38조의규정에따라 2개월의이의신청기간이주어진다. 73) 이의서가제출되면이의절차가개시되고, 해당이의제기사안에대하여 TMOB에의한최종결정이내려질때까지출원절차는중지된다. 74) ( 가 ) 이의신청사유 이의신청은누구든지할수있는데, 이의신청이가능한사유는아래의경우이다. 75) 출원이상표법제 30 조규정에부합하는경우 73) Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13, s 38. 74) Canadian Intellectual Property Office, A Guide to Trademarks, online: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html>; Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13, s 38. 75) Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13, s 38(2). 100
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 상표가등록가능하지않은경우 출원인이상표등록자격이있는자가아닌경우 식별력있는상표가아닌경우 기존에등록된상표와혼동가능성이있는상표출원은등록을받을수없다. 76) 이를근거로등록된상표의상표권자는이의절차라는행정절차를통해시장에서혼동을유발할수있는상표출원에대하여이의를제기함으로써자신의상표권을집행할수있다. 이의신청당사자는캐나다에서혼동을유발하는상표가사용되고있다는사실뿐만아니라외국상표가캐나다에서일정정도알려져있는것을근거로이의를제기할수있다. 77) ( 나 ) 이의신청절차이의신청절차는신청인이이의서를제출함으로써개시된다. TMOB는그재량으로이의서를심사하여출원인에게이의서를송달할것인지여부를결정할수있다. 모든주장은이의서또는답변서에서적절하게제시되거나증거속에암시적으로포함되어있어야한다. TMOB는적절하게제기되지않은이의또는방어주장은고려할수없다. 78) 또한연방 1심법원은 TMOB에제기되지아니한쟁점에관하여불복절차에서심리하지못한다. 79) 당사자는상표규칙제44조제2항 80) 에의거하여교차심문을신청할수있다. TMOB은엄격한증거법칙에구속되지않으며, 행정적효율성과심리를받을권리를형량하는행정기준에따라증거법칙은조정된다. 이때심판관은관련성이있는증거의인정을거부하고, 최종결정에서해당증거를고려하지않는오류를범하는않도록주의한다. 심판소의주된책무는절차적으로공정한방식으로결정하는것이다. 81) 76) Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13, s 12(1)(d); Canadian Council of Professional Engineers v APA The Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239. 77) Motel 6 Inc v No 6 Motel (1981), 56 CPR (2d) 44 at para 44 (FC); Whole Foods Market IP LP v Salba Corp NA, 2012 TMOB 5. 78) Massif Inc v Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc, 2011 FC 118 at paras 27-29. 79) McDonald s Corp v Coffee Hut Stores(1994), 55 CPR (3d) 463 at paras 15-17 (FC); affirmed in (1996) 68 CPR (3d) 168 (FCA). 80) 당사자의신청에의하여상표국장은이의절차에서의증거로서제출된선서진술서 (affidavit) 또는선서 (declaration) 에대한선서진술인 (affiant) 또는선서인 (declarant) 의선서하에상표국장이지시하는조건에따른교차심문을명할수있다 ; Trade-marks Regulations, SOR/06-195, s 44(2). 81) Syndicat des employés professionnels de l Université du Québec à Trois-Riviėres v Université du Québec à Trois-Riviėres (1993), 1 SCR 471. 101
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 ( 다 ) 이의신청에대한결정이의에대한심리절차에서 TMOB는두상표의사용을모두허용하는결정, 이의가제기된 ( 상표출원된 ) 상표의사용이위법하다는결정또는이의가제기된상표의보호범위를제한하는결정을내릴수있다. 82) 이의절차에서는이의신청인이보유하고있는등록상표의유효성에대한공격은허용되지않는다. 83) TMOB의결정에대하여는연방 1심법원에불복할수있다. 84) 다. 심사 ( 형식과실질 ) 상표출원은캐나다상표국 (Canadian Trademarks Office) 에서심사된다. 등록가능성의요건을충족하는신청만이공고되며, 이의가없던경우는등록이허가된다. (1) 형식심사형식심사는출원요구사항을준수하는지의초기심사이며, 다음항목을대상으로한다. 신청인에게법적인인격이있는지여부 신청인의주소가우편번호 (postal code 해당시에만 ) 까지포함한완전한것인지 ( 우체국은신청인의주소로인정되지않는다 ) 여부 상표의선명도와정확성여부 (2) 실질심사실질심사는등록가능성의요건에관한것으로, 다음항목을대상으로한다. 표장이기술적인것인지여부. 즉표장이그상표와관련하는물품이나서비스를단순히기술하거나이와관련한정보를단순히제공하도록기능만을하는지여부 표장이오해를일으킬수있는것인지여부. 즉소비자를속일수있는표장인지여부 표장이독특한것인지여부. 즉표장에서어떤개인이나법인의물품 서비스를다른개인이나법인의것과구별할수있는지여부 표장이주로단순히이름이나성으로만이루어진것인지여부 표장이물품, 서비스의다른언어로서의이름인지여부 82) Canada Post Corp v G3 Worldwide Mail NV, 2010 TMOB 27; Mister Coffee & Services Inc v Mr. Coffee Inc, 2001 FCT 1218 at paras 17-18. 83) General Mills Inc v Salada Foods (1969), 61 CPR 282 (Reg TM). 84) Trade-marks Act, RSC 1985, c. T-13, s 56. 102
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 표장이이미출원되었거나등록된것이외의표장과혼동되는지여부 표장이제 9 조공식표장과혼동되는지여부 (3) 물품및또는서비스와 NICE 분류캐나다에서는물품및서비스 NICE 분류는사용하고있지않는다. 모든물품과서비스는신청서에서명확히표시할필요가있다. 당연히분류제도가없으므로하나의신청에서복수의분류에속하는물품이나서비스를포함할수있다. 사용중이거나사용할예정인상표와관련하는구체적인물품이나서비스의통상의상업적문언을신청서에기술할필요가있다. NICE 분류는많은국가에서사용되고있으므로이상품, 서비스에대한캐나다만의설명요건은외국에서의신청인에게과대한부담이된다. 실제로이를이유로상표심사관이이의를제기하는경우가많다. 신청인에대한지원으로 CIPO에서는어떤설명이허용되어있는지를보여준 상품및서비스매뉴얼실무 (Ware and Services Manual and Practice) 를간행하고있다. 85) 라. 사용선언우리나라와는달리상표등록전에상표를사용하고있지않은경우에는실제로출원상표를사용할것이라는사용선언서를제출하여야한다. 즉사용예정인상표이외의상표등록출원이인용된경우에는등록관은상표를등록하고등록증을교부하게되나, 상표예정인상표의경우에는상표를등록하고상표의사용이개시되었다는취지의선언서를수령한후에등록증을교부하게된다. 따라서사용예정은근거로한상표출원의경우에는사용선언을제출하여야하며, 일정기간내에사용선언을제출하지않으면출원은포기한것으로간주한다 ( 상표법제30조 (3)). 원칙적으로사용선언서의제출기간은등록승인통지 (notice of Allowance) 로부터 6월또는출원일로부터 3년중늦은날이다. 별도의수수료를제출하면서사용선언서의제출기한을 6개월씩연장할수있다. 적어도승인통지일로부터 3년간은사업준비를위하여캐나다에서의표장사용을지연하고있는것은정당한이유로보고있다. 그러나승인통지에있는사용선언제출의최초기한일로부터 3년이경과한후다시기간을연장하기위해서는명확히기한연장사유를밝혀야한다. 즉기한연장을정당화하기에충분한이유를필요로하며, 85) http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00061.html 103
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 사용선언을제출할수없는이유를상세히설명하여야한다. 일반적으로사용선언제출기한의연장은 6년이후부터는인정되지않는다. 해당표장이적용되는물품, 서비스에대한정부의허가와관련한경우에는추가적으로 1년의연장이인정된다. 일반적으로사용선언은그출원중인모든상품, 서비스와관련한것이다. 그러나, 출원인이일부상품 서비스에만사용하고자하는경우에는사용하지않을상품 서비스를제외할수있다. 이를통하여사용선언서를신속하게제출함으로써등록이허가를얻은출원이포기되는상황을막을수있다. 3 산업디자인의출원및관리 산업디자인의출원에는기본적으로다음과같은두종류의것이있다. 즉 1 산업디자인출원 ( 보통디자인출원 ) 과 2 분할출원이있다. 분할출원은기본출원이권리를취득하기전에출원하여야한다. 유사한디자인에대하여복수의출원이있는경우에는디자인국의관행으로동시에심사를하기때문에출원인은그취지를국에보고하여야한다. 산업디자인출원 ( 출원일 ) 방식 실체심사 거절이유통지 산업디자인등록공시통지 디자인등록공시일 의견서 보정서 (4 개월이내 ) 유지연금 ( 등록공시일로부터 5 년이내 ) 산업디자인권만료 ( 등록일로부터 10 년 ) 개정법시행후에는출원일로부터 15 년 [ 그림 Ⅲ-14] 디자인출원절차도 104
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 가. 산업디자인의출원일반적으로, 산업디자인법은디자인권자가해당디자인의첫공개로부터 1년이내에디자인을등록함으로써최대 10년까지캐나다에서해당디자인의사용에관해배타적권리를획득한다고규정하고있다. 86) 디자인출원을제출하면, 디자인국은기본적인행정요건을충족하였는지를검토하기위하여이를심사한다. 출원서류에불비된것이없으면출원확인증과출원일자가발급된다. 심사관은출원인이제출한제목, 설명그리고도면또는사진이산업디자인법과산업디자인규칙에부합하는지여부를심사한다. 87) 또한출원인의디자인은기등록되고공개된디자인과의비교심사를통해그독창성 (originality) 을평가받는다. 독창성평가가완료되면심사관은출원을승인하거나등록거절이유를적은보고서를발부한다. 거절사유에대하여출원인은내용을보정 ( 수정 ) 하여및 / 또는항변서를제출함으로써대응할수있다. 88) 심사관이거절결정을하면출원인은특허심판위원회 (PAB) 에불복심판을제기할수있다. 89) 그후해당결정에대해연방 1심법원에소를제기할수있고이후연방대법원에까지상고할수있다. 90) (1) 출원서류출원일을디자인국에의하여인정받기위해서는신청수수료와함께아래의정보를디자인국에제출하여야한다. 캐나다특허제도와달리소규모단체를우대하는요금체계는없다. 출원서에는다음정보가포함되어야한다. 출원인 ( 창작자또는승계인 ) 의명칭및주소 디자인의명칭 디자인의설명서 ( 디자인의도면또는사진의설명 ) 우선권을주장할때는우선디자인출원정보 ( 출원번호및출원일 ) 디자인의도면또는사진 91) 86) Industrial Design Act, RSC 1985, c I-9. 87) Industrial Design Act, RSC 1985, c I-9, s 5(1). 88) Industrial Design Act, RSC 1985, c I-9, s 5(2). 89) A Guide to Industrial Designs, online: Canadian Intellectual Property Office(CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html> 90) A Guide to Industrial Designs, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html>. 91) A Guide to Industrial Designs, online: Canadian Intellectual Property Office (CIPO) <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ 105
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 우리나라에서의출원을근거로우선권을주장할수있다. 다만우리나라에서의출원일로부터 6개월이내에캐나다에출원하여야하며, 우선권주장에대하여심사관은추가적인서류의제출을요구할수있다. 우리나라디자인출원의증명사본과영문번역본이필요하다. 또한디자인의도면이나사진은컬러로제출할수있지만, 색에대하여는권리를주장할수없으며, 출원및등록은흑백이된다. (2) 우선권주장의범위 WTO 회원국이나상호주의에의하여캐나다국민의권리를보장하는조약 협정을맺은국가에서의출원을근거로우선권을주장할수있다. 예컨대파리협약회원국, WOT 회원국, 베네룩스및헤이그협정가맹국에대한출원을근거로할수있다. 이때우선권주장의근거가되는해외출원과캐나다의출원이동일하면상관없으나, 어떤이유로내용의변경이필요한경우가발생할수있다. 그때우선권주장이가능한범위를살펴보면아래와같다. ( 가 ) 일부디자인도면만을게재한경우캐나다출원이우선권을주장하는출원의일부디자인도면만을게재한경우우선권이캐나다출원전체에대해주장하고있는것으로된다. 예를들어, 우선출원에 3종류의관련디자인이게재되어있고, 캐나다출원은그가운데 1개디자인만이게재된경우, 우선권은캐나다출원전체에주장할수있다. 만약캐나다출원에여러디자인이게재되어있고그중일부디자인만이우선출원에게재되어있는경우에는해당디자인에만우선권주장이유효하며, 나머지디자인은우선권을주장할수없으므로분할출원의대상이된다. ( 나 ) 부분디자인출원인경우캐나다출원이우선출원디자인의일부분인경우, 캐나다출원전체에대해서우선권을주장할수있다. 예컨대우선출원이펜전체디자인을게재하고, 캐나다출원에서는그펜의일부만을부분디자인으로경우에도우선권주장이가능하다. 반면우선출원은부분디자인출원인것에반하여, 캐나다에서는우선출원의점선부분을실선으로바꿔전체디자인으로출원하는경우에는우선권을주장할수없다. cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html>. 106
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 (3) 등록의유예분할출원또는유사디자인관련출원이있어서, 이에대한평가단계에이르지않은경우를제외하고, 심사관은디자인권을부여한다는결정을내리면별도의등록결정통지없이 24시간이내에디자인권을발행 등록한다. 분할출원의필요성이있는경우등어떤이유로등록을지연할필요가있는경우심사관에대한응답시 ( 또는응답후가급적빨리 ) 에청구하는것이바람직하다. 이때출원인은별도의수수료를지불하고디자인권발행의지연을신청하면등록일을 6개월연기할수있다. 현재디자인국에서는결정통지를의례로발송하고, 지연청구가결정통지일로부터 5일이내에없던경우는권리를발효하도록실무를변경하는것을논의하고있다. 심사청구료 $400.00( 기본 ) $10.00 (10장을초과하는경우장당 ) 우선심사청구료 $500.00 산업디자인규칙제18조 (1) (2) 에따른등록유지료 $350.00 산업디자인규칙제18조 (2) 에따른등록유지료 $50.00 산업디자인규칙제13 조 (1) 에따른디자인에영향을미치는양도또는서류의기록 $150.00 종이형태의사본신청료 ( 장당 ) < 표 Ⅲ-13> 디자인출원과관련한비용 요금 $0.50 ( 신청인제작 ) $1.00 ( 지식재산청제작 ) $10.00( 신청별 ) 전자적형태의사본신청료 $10.00( 신청관련디자인별 ) $10.00( 물리적매체가요구되는경우매체별 ) 등록유예료 $100.00 포기출원의부활료 $200.00 나. 산업디자인출원의심사캐나다에서는심사주의를채택하고있으므로디자인출원이제출되면자동으로방식및실체심사가이루어진다. 실체심사는주로다음의사항을심사한다. 1 보호대상 : 디자인출원이산업인법인이정하는보호대상의범위내에있는지여부의심사 2 독창성 : 디자인출원에독창성이있는지여부의심사 107
캐나다 해외지식재산권보호가이드북 또한, 특허와같은최종거절통지와같은제도는디자인법 디자인규칙에규정되어있지않으며, 관행으로출원이디자인법의요건을충족하지않으면최종적으로심사관이판단한경우에는거절결정통지를발행한다. 거절결정에대한불복신청은연방법원에한다. (1) 보호대상산업디자인법이보호하는디자인은 완제품의형상, 윤곽, 모양, 장식의특징또는이러한특징의조합이며, 시각에호소하거나시각에의해서만결정되는것 이다 ( 산업디자인법제2 조 ). 이때의 물품 은손, 도구또는기계에의해만들어진것을의미한다. 예컨대다음과같은디자인이보호대상이된다. 1 디자인 : 개별적으로판매되고있으나, 실제로사용될때는그것만으로사용할수없는물품에대한디자인을포함함 2 조합 : 뚜껑이있는쓰레기통과같이복수의개별단위로구성된조합에대한디자인 3 한벌 (Set): 한쌍의음식용나이프, 포크, 스푼처럼유사한특성을지닌몇개의물품으로, 일반적으로함께판매되거나사용하는것으로, 동일한디자인이물품에사용되고있는것 4 키트 (Kit): 여러완성부품을조립하여완성한제품에사용되는디자인 5 벽지와직물과같이길이 크기가불특정한물품에사용되는디자인 6 아이콘 (2) 독창성디자인권을받기위해서는독창성이요구된다. 산업디자인법에있어서는독창성의의미와그판단에대하여는규정하고있지않아, 산업디자인법의해석을근거로심사한다. 디자인국은다음의방침을바탕으로독창성을판단하고있다. 92) 1 시각에의한인상 : 여러디자인을비교하여실질적차이가있는지를판단하며, 이는시각적으로판단되는인상만을근거로한다. 2 독창성의기준 : 디자인의독창성이실질적인지여부를판단한다. 출원디자인이대상으로하는물품분류에속한기존디자인의양을고려하게된다. 즉가능한변경정도와그분야에등록되어있는디자인의수량에따라독창성의심사기준은다를수있다. 92) Annex A, Industrial Design Office Practices, May 10, 2010. 108
Ⅲ. 지식재산권의출원및관리 3 물품의본질 : 물품의본질이나설계자가제품을설계할때의제약이나제한을고려하여독창성을평가한다. 예컨대디자인을창작할수있는범위가좁은물품의경우에는약간의변경만으로도독창성이인정될수있다. 반면디자인을선택할수있는자유도가높은물품의경우에는보다더높은수준의독창성이요구된다. 독창성의판단에관해서는연방법원의판례에의하여디자인이창작된날또는그날이확인할수없는경우는등록일을창작일로본다. 93) 다만, 디자인국에서는출원일 ( 또는우선일 ) 을기준으로독창성을심사하고있다. 다른디자인출원과권리가겹친경우에는출원자와우선일을확인하고, 우선일이빠른출원에대하여권리를인정하는것이실무이다. 공개로부터 1년간의유예기간이인정되나, 그기간이경과한후에는독창성은인정되지않는다. 93) Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc., [1985], F.C.J. No. 239 109