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Transcription:

ISSN 1975-5945 한국연구재단등재지 지식재산연구 The Journal of Intellectual Property 제 11 권제 4 호 (2016. 12) 한국지식재산연구원 Vol.11 No.4 2016 December Korea Institute of Intellectual Property

지식재산연구 제 11 권 4 호 2016 년 12 월 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 구대환 1 특허법제127조의해석기준에관한연구 수치한정발명과균등론 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 패션제품을중심으로 공중보건과상표권의조화를위한연구 Tobacco Plain Packaging 을중심으로 영리법인의기술신탁관리업참여방안연구 강명수 39 양인수 69 조경숙 113 유현우 박재원 147 이성상 187 융합기술의동향분석을위한의미론적특허분석접근방법 토픽모델링과교차영향분석의활용 정병기 김정욱 윤장혁 211 기업성장단계별도산위험에대한지식재산의차별적영향분석임소진 최서희 241 부록 지식재산연구 발간규정 지식재산연구 연구윤리규정 지식재산연구 투고규정

The Journal of Intellectual Property Vol.12 No.4 2016 December The First Test of the Doctrine of Equivalents in Japan: Test of Pertinence to Non-essential Part Koo Daehwan 1 A Study on the Interpretation Criterion of Patent Act s Article 127 Kang Myungsoo 39 Doctrine of Equivalents on Numerical-limitation Invention Yang Insu 69 Position Mark, Its Legal Requirements & Critical Discussion for Examinations Focused on Fashion Goods Cho Kyeongsook 113 A Study on the Harmony of the Public Health and the Trademark Right You Hyunwoo, Park Jaewon 147 The Study on a Technology Trust Management Business License for Profit-making Legal Entities Lee Seongsang 187 A Semantic Patent Analysis Approach to Identifying Trends of Convergence Technology: Application of Topic Modeling and Crossimpact Analysis Jeong Byeongki, Kim Jungwook & Yoon Janghyeok 211 An Analysis of the Discriminative Effect of Intellectual Property on the Risk of Bankruptcy Based on Firm Life Cycle Lim Sojin, ChoiSeohee 241

지식재산연구제11권제4구대환호 (2016. 12) 일본최고재판소의투고일자균등침해요건 : 2016년중 6월 비본질적 1일부분요건 의의미 1 한국지식재산연구원 심사일자 : 2016년 8월 20일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 4 The Journal of Intellectual Property 일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 9일 ( 심사위원 3) Vol.11 No.4 December 2016 게재확정일자 : 2016년 11월 25일 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 *1) 구대환 ***2) I. 서론 II. 일본균등론에있어서 본질적부분 의의미 1. 서론 2. 본질적부분설 3. 기술사상동일설 4. 본질적부분 에대한정리 III. 비본질적부분요건 의의미와그에대한비판 1. 서론 2. 비본질적부분요건 의의미 3. 비본질적부분요건 에대한비판 4. 비본질적부분요건 에대한정리 IV. 최근일본재판소의판례의변화 1. 서론 2. 중공골프클럽헤드사건 3. 맨홀커버사건 4. 비타민D 제조방법 사건 5. 최근일본지적재산고등재판소판례의시사점 V. 결론 * 이논문은서울시립대학교 2015 년도교내학술연구비에의하여연구되었음. ** 서울시립대학교법학전문대학원교수, 법학박사.

2 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 일본균등론의첫번째요건 ( 즉, 비본질적부분의요건 ) 은확인대상발명이특허발명의 본질적부분 을치환하지않았을것을요구한다. 균등론을적용하기위해서는확인대상발명은특허발명의 비본질적부분 만을치환해야한다는것이다. 일본재판소는 본질적부분 을특허발명의 문제해결의원리 ( 즉, 기술적사상 ) 를구성하는발명의특징적부분을의미한다고해석하였다. 본질적부분 을특허발명의 특정부분 과 기술적사상 으로정의한것이다. 그러나사실상일본하급법원들은 본질적부분 을특허발명을구성하는필수구성요소로간주하고구성요소가치환되면균등론을적용하지않았다. 그런데최근지적재산고등재판소는특허발명의구성요소에변경이있었음에도불구하고, 이러한변경이특허발명의핵심적 기술적사상 을변경시키지않았다는이유로, 이를특허발명의 본질적부분 에대한변경으로보지않고균등론을적용하였다. 일본지적재산고등재판소가 비본질적부분의요건 에대하여이처럼해석한것은일본의 비본질적부분의요건 을우리대법원의 문제해결원리의동일성요건 과실질적으로동일시한것이라고할수있다. 주제어 균등론, 일본최고재판소, 비본질적부분, 문제해결의원리, 기술적사상, 치환가능성, 중공골프클럽사건, 맨홀커버사건, 지적재산고등재판소

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 3 I. 서론 일본최고재판소는 1998년 볼스플라인축수 사건 1) 에서균등론을공식적으로적용하면서균등론적용에요구되는 5가지조건을다음과같이제시하였다. 즉, 특허발명의구성중확인대상발명과다른부분이있는경우라하더라도 (1) 그다른부분이특허발명의 본질적부분 이아니고, (2) 위부분을확인대상발명등의것과치환하더라도특허발명의목적을달성하는것이가능하며동일한작용효과를나타내는것이며, (3) 위와같이치환하는것이당해발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 당업자 ) 가확인대상발명의제조시점에용이하게생각해낼수있었던것이고, (4) 확인대상발명이특허발명의공지기술과동일또는당업자가공지기술로부터출원시에용이하게추고할수있는것이아니며, (5) 확인대상발명이특허발명의특허출원절차에있어특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는등의특단의사정이없는때에는, 위확인대상발명은특허청구범위에기재된구성과균등한것으로서특허발명의기술적범위에속하는것으로해석하는것이상당하다. 이중첫번째요건은확인대상발명에서치환된부분이특허발명의 본질적인부분 이아니어야한다는것 ( 이하, 일본최고재판소가제시한균등론의첫번째요건을 비본질적부분요건 이라한다 ) 이다. 이요건은일본재판소가균등침해를부인하는데가장자주활용하는것이다. 2) 그럼에도불구하고이요건의 본질적인부분 의의미는명확하지아니하여일본에서는이요건에 1) 日本最高栽平成 10.2.24. 볼스플라인축수사건民集 52 券 1 号 113, 判時 1630 号 32. 2) Koo, D. IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, March 2013, Volume 44, Issue 2[ 이하, Koo, D. IIC(2013) 44: 178] p.190; 田村善之, 均等論における本質的部分の要件の意義 (1), 知的財産法政策學硏究 Vol.21(2008)( 이하, 田村善之, 앞의논문 1 이라한다 ) pp.6-7; 中山信弘외 2 편, 특허판례백선제 3 판, 박영사, 2005. p.471( 균등관련사건의 70% 정도가 비본질적부분요건 에의하여균등성립이부정되고있다 ).

4 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 대하여많은논의가있었다. 3) 松本重敏과小池豊에따르면, 본질적인부분 은이판결이있기전부터발명의 기술적사상 또는 발명의요부 를의미하는것으로해석되고있었다. 4) Nishida 판사는 본질적부분 은두가지로해석될수있다고했다. 5) 즉, 본질적부분 은당업자가특허발명에서필수적인부분이라고생각하는 특정부분 (specific part) 을가리키기도하고, 발명의 기술적사상 을의미하기도한다고하였다. Takenaka 교수는 비본질적부분요건 이태생적으로문제가있다고하면서문제되는사례들을구체적으로제시하고, 일본에서균등관계를주장하여성공하는경우가극히드물다는사실을강조하였다. 6) Peter Ludwig는이 비본질적부분요건 이특허청구범위에기재된구성요소를 본질적인부분 과 비본질적인부분 으로구분한다는점에서문제가있다고하였다. 7) 3) 비본질적부분요건 에관하여는, 田村善之, 앞의논문 1; 田村善之, 均等論における本質的部分の要件の意義 (2 完 ), 知的財産法政策學硏究 Vol.22(2009); 尾崎英男, 特許法における 発明の本質的部分 の概念の導入の是非について, 工業所有権法学会年報 32 号 ; Toshiko Takenaka, The Doctrine of Equivalents in Japan, CASRIP Publication Series: Rethinking Int'l Intellectual Property No.6. pp.131-132; 森修一郎, 均等論の要件 特許発明の本質的部分 について, 中空ゴルフクラブヘッド事件を題材に, パテント 2010, Vol.63 No.10; 牧山皓一, 特許権侵害訴訟における均等論の適用 特許発明の本質的部分 の解釈についての一考察, パテント 2012, Vol.65, No.11. 4) 中山信弘, 註解特許法 ( 上卷 ), 靑林書院, 2000, pp.723-726. 松本重敏과小池豊은 본질적부분 을 기술적사상 의의미로파악한판결과 기술적요부 의의미로파악한판결로분류하고있다. 기술적사상 의의미로파악한판결 : 東京高判昭 36.5.23( 行集 12 券 5 号 1060, 1073), 大阪地判昭 42.10.24( 判時 521 号 24, 36), 東京高判昭 47.4.7( 無體集 4 卷 1 号 224, 236) 등. 기술적요부 의의미로사용한판결 : 大阪地判昭 44.5.30( 無體集 1 卷 136, 152), 大阪地判昭 51.8.20( 無體集 8 卷 2 号 334, 366), 大阪地判昭 51.1.30( 無體集 8 卷 1 号 50, 81), 大阪地判昭 60.1.30( 샌드위치管の連續製造方法, 特管別冊昭 60 年判例集 II6, 特企 195 号 64), 大阪地判昭 60.11.6( 特管別冊昭 60 年判例集 II443), 大阪地判昭 61.10.16( 高溫高壓調理殺菌裝置事件, 特管別冊昭 61 年判例集 II188). 5) Nicholas Pumfrey et al., The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have It Right? 11 YALE J. L. & TECH. 261(2009) p.301. 6) 비본질적부분요건 의문제점에관하여는, Koo, D. IIC(2013) 44: 178; Takenaka, 앞의논문 p.132. 7) Peter Ludwig, How (Not) to Discourage the Unscrupulous Copyist, Akron Intellectual Property Journal: Vol. 4: Iss. 1(2010), Article 5.(Available at:

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 5 그런데 1998년 볼스플라인축수 사건에서균등론을공식적으로제시한이후일본재판소는 비본질적부분요건 을적용함에있어서 본질적인부분 을물리적구성요소로파악하는경향을보였다. 8) 예를들어서, 일본재판소가자주판시하는내용은다음과같다. 특허발명의본질적부분이란, 특허청구범위에기재된특허발명의구성중에서, 당해특허발명특유의과제해결수단을기초하는특징적인부분, 바꾸어말하면, 이부분이다른구성으로치환된다면, 전체로서해당특허발명의기술적사상과는별개의것이라고평가될수있는부분을말하는것이라고해석하는것이상당하다. 9) 그런데이와같이 본질적인부분 을특허청구범위에기재된특허발명의구성중에서당해특허발명특유의과제해결수단을기초하는 특징적인부분 으로파악하는경우, 청구범위에기재된발명의구성요소는모두발명의구성에필수적인구성이므로발명의구성요소중어느것이라도다른구성으로치환된경우에는균등론을적용할수없게된다. 또한특허권의보호범위는청구범위에의하여정해지므로청구범위에기재된사항은모두발명의구성에없어서는안될필수적인구성이다. 10) 그래서이들구성중에서일부구성요소를구별해내어그것을발명의구성에필수적인것이아니라고할수없다. 11) 그렇다면치환된부분이 본질적인부분 이아니어야한다고하 http://ideaexchange.uakron.edu/akronintellectualproperty/vol4/iss1/5) pp.10-11. 8) 구대환, 과제해결원리의동일성요건과비본질적부분요건의차이점, 동아법학, 동아대학교법학연구소, 2013.8.( 이하, 구대환, 앞의논문 1 이라한다.) p.389. 9) 동경지방재판소평성 11.1.28 판시 1664 호 109. 田村善之교수는위와같은취지의판시를포함한다수의판례를소개하고있다. 田村善之, 앞의논문 1, pp.7-8. 10) 일본특허법제 70 조제 1 항 ; 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송연구제 2 집, 특허법원, 2001, pp.148-149. 11) Pennwalt Corp.v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 935(November 6, 1987), 청구범위의각구성요소는중요하고필수적이라는것, 그리고법원이침해를인정하기위해서는원고가침해추정물건에특허발명의모든구성요소또는그균등물이존재함을입증하여야한다는것은널리인정된것이다. Lemelson v. U.S. 752 F.2d 1551(January 4, 1985).

6 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 는일본최고재판소의균등론의첫번째요건은잘못제시된것인지, 아니면발명을이루는구성요소중 특징적인부분 이아닌다른의미로해석하여야하는것인지명확하지아니하다. 12) 이러한배경에서최근일본지적재산고등재판소는중공골프클럽헤드사건및맨홀커버사건에서 본질적부분 의의미를발명의특징적부분이아니라발명의 기술적사상 으로파악함으로써새로운시사점을던져주고있다. 이논문은일본최고재판소가 볼스플라인축수 사건에서제시한균등침해의첫번째요건인 비본질적부분요건 에있어서 본질적부분 을일본하급법원이어떻게해석하여왔는지를검토하고, 이를최근균등침해와관련된사건 ( 즉, 중공골프클럽헤드사건및맨홀커버사건 ) 에서일본지적재산고등재판소가취한태도와비교하여그시사점을발견하는데목적이있다. 이를위하여이논문은 II. 에서 본질적부분 에대한해석론을검토하고, III. 에서는최근일본의균등론관련판례에서 비본질적부분요건 의의미를어떻게해석하였는지, 그리고그러한해석에어떠한문제가있는지를비판하고, IV. 에서는최근일본지적재산고등재판소의판례와그의미를살펴보고, 이를바탕으로 V. 에서결론을제시하고자한다. II. 일본균등론에있어서 본질적부분 의의미 1. 서론 일본에서균등론적용을위한첫번째요건인 비본질적부분요건 의의 12) Nicholas Pumfrey 외 7 인은 본질적부분 에대한일본재판소의해석이내재적으로모순될뿐아니라이해하기도어렵고, 그해석에 all element rule 원칙과 invention as a whole 원칙이공존하여혼란을야기하고있다고지적하고있다. Nicholas Pumfrey et al., 앞의논문, p.302.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 7 미를명확히이해하기위해서는 본질적인부분 의의미를명확히파악하는것이필요하다. 비본질적부분요건 을충족하는지의여부를판단하기위해서는치환된부분이발명의 본질적인부분 에해당하는지를먼저판단하여야하고, 이를위해서는 본질적인부분 의의미를이해하지않으면안되기때문이다. 본질적부분 에대한일본하급재판소의해석은이해하기어렵다. 예를들어東京高裁 2000.10.26. 판결 생해태의이물분리제거장치 사건에서동경고등재판소는 (1) 본질적부분 에대한해석과 (2) 본질적부분 에관련되는지의여부를판단하는방법을다음과같은취지로각각판시하고있다. 13) (1) 본질적부분은특허청구범위에기재된구성중해당특허발명특유의해결수단의기초가되는기술적사상의중핵을이루는특징적부분이고, 확인대상발명이본질적부분에있어서특허발명의구성과다르다면이미특허발명의실질적가치는미치지않고특허발명의구성과균등할수없다. (2) 확인대상발명과의차이가특허발명의본질적부분에관한것인지의여부를판단하는데있어서는, 단지특허청구범위에기재된구성의일부를형식적으로취하는것이아니라특허발명을선행기술과대비하여과제해결수단에있어서특징적원리를확정한뒤에확인대상발명의해결수단이특허발명의해결수단의원리와실질적으로동일한원리인가를판단하여야한다. 위 (1) 에의하면, 본질적인부분 은특허청구범위에기재된구성중기술적사상의중핵을이루는 특징적부분 이라고정의함으로써 본질적부분설 에입각하고있다. 14) 즉, 본질적부분 을 구성요건완비의원칙 (all 13) 東京高裁 2000.10.26. 판결 2000 년 ( ネ ) 제 2147 호특허권침해금지청구항소사건, 判時 1738 호 97 면 생해태의이물분리제거장치 사건. 14) Nicholas Pumfrey et al., 앞의논문 p.302; Takenaka 교수는, 비본질적부분요건 에서 비본질적인부분 이확인대상발명에서없어도된다는것을의미하는것으로이해해

8 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) elements rule) 의관점에서파악함으로써 본질적부분 은청구범위에기재된구성의일부를의미하는것이된다. 그러나 (2) 에따르면, 본질적부분 은특허청구범위에기재된구성의일부가아니라선행기술과대비하여특허발명이가지고있는과제해결수단에내재된 과제해결의원리 라고함으로써발명을전체로서파악할것을요구하고있다. 15) 즉, 본질적부분 을 invention as a whole 의관점에서파악하여특허발명의 기술적사상 으로보는것이다. 이와같이일본하급법원의판시에따르면 본질적인부분 은발명을이루는구성중 특징적부분 (characteristic part) 이라고하는물리적인특정부분을가리키는것으로해석할수도있지만발명의핵심적인 과제해결의원리 즉, 기술적사상을의미하는것으로이해할수도있다. 16) 본질적인부분 을발명의핵심적인 기술적사상 으로해석하는경우에는치환된부분이 본질적인부분 이아니어야한다고하는요건은상당히타당하고의미있는요건이라고할수있다. 왜냐하면발명의핵심이되는 기술적사상 이다른것으로치환되었다고한다면그것은이미발명의동일성을상실하였다고할수있는것이고그렇다면침해여부판단에있어서균등론을적용할수있는지의여부를판단하기위한나머지요건을검토할필요도없게되기때문이다. 그러나 본질적인부분 을발명의구성중 특징적인부분 으로파악하는경우, 청구범위에기재된구성요소를본질적인것과비본질적인것으로구분하는문제가있다. 17) 그리고 특징적인부분 이라하더라도균등의것이 서는안된다고하면서 비본질적부분요건 은미국대법원이 Warner-Jenkinson 사건에서강조한 구성요건완비의원칙 과유사하다고주장한다. Koo, D. IIC(2013) 44: at 187. 15) Nicholas Pumfrey et al., 앞의논문, p.302. 16) 이와같이이중적해석이가능하다는점에서위와같은판시는모순되고이해하기어렵다. Nicholas Pumfrey et al., 앞의논문 p.302; 中山信弘, 앞의책, pp.723-726. 17) 田村善之도이러한문제가발생할수있음을인정하고있다. 田村善之, 앞의논문 1, pp.8-9; 치환된부분이본질적부분이아니어야한다는요건은특허발명의구성을본질적부분과비본질적부분으로구별하고본질적부분에는균등을인정하지않는것을의

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 9 있을수있음에도불구하고 특징적인부분 이치환되면 " 본질적인부분 " 이치환되었다고하는이유로균등론을더이상적용할수없게되는문제가발생하게된다. 18) 따라서 본질적부분 을어떻게해석하여야하는지는침해여부를판단함에있어서매우중요하다. 이와같이 본질적부분 에대한해석으로는이를 특징적부분 으로파악하는 본질적부분설 과 기술적사상 으로파악하는 기술사상동일설 로구분하거나, 여기에 작용효과동일설 을추가하여세가지로구분한다. 19) 작용효과에의하여균등여부를판단하는것은동일한작용효과를발휘하기위한구성이다수존재할수있고, 이러한구성중에는실질적으로균등하다고볼수없는것도있을수있음에도불구하고작용효과가동일하다는이유로균등관계를인정하게되어균등의범위를과도하게확장하게되는문제가있다. 20) 따라서아래에서는 본질적부분 의의미를 본질적부분설 과 기술사상동일설 의입장에서만살펴보기로한다. 21) 미한다고해석하는입장은많다. Koo, D. IIC(2013) 44: at 191; 강흠정, 균등관계판단의기준, 지식재산 21, 2009, p.114. 18) 田村善之도이러한문제를인정하고있다. 田村善之, 앞의논문 1, p.9. 19) 中山信弘외 2 편, 앞의책, p.483; 牧山皓一, 앞의논문, p.33. 작용효과동일설 은특허발명의 본질적부분 을그작용효과로보는입장으로서균등요건으로서양발명의구성이동일할것을요구하는대신양발명의작용효과가동일할것을요구한다. 양발명의작용효과가동일하면결국특허발명이종래기술에있어서의과제를해결함으로써달성한발명의목적을동일하게달성할수있는것이므로확인대상발명은특허발명과실질적으로균등관계에있다고볼수있다는것이다. 이러한 작용효과동일설 에의하면, 본질적부분 은특허발명의구성중에서특허발명의목적을달성함으로써발생하는작용효과를발휘하는구성부분을가리킨다. 이해석에따르면만약특허발명의일부구성이치환되어특허발명과동일한작용효과를발휘할수없게되는확인대상발명은특허발명과균등관계에있다고할수없다. 20) 구대환, 대법원이제시한균등요건에서과제해결원리의동일요건의의미, 법학연구, 인하대학교법학연구소, 2013.7.( 이하, 구대환, 앞의논문 2 라한다.) p.227( 양발명의기술적사상즉, 과제의해결원리가동일한지의여부를작용효과가동일한지의여부에의하여판단하는것은적절하다고할수없다 ). 21) 김병필대법원특허조사관실서기관은, 본질적부분 을본질적부분설과기술사상동일설로구별하여설명하고있다. 김병필, 균등침해요건중 과제해결원리의동일성 요건에대한고찰 일본의 비본질적부분 요건과의대비를중심으로, 지식재산연구 제 8 권제 1 호 (2013.3), 한국지식재산연구원, pp.20-21; 임호, 동등론의권리범위와구성요소의기술적가치, 외법논집 제 25 집, 2007.2. p.10.

10 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 2. 본질적부분설 본질적부분설 은특허발명의 본질적부분 은특허발명의과제해결수단을뒷받침하는 특징적인부분 을가리키는것이라고해석하는입장이다. 22) 이해석에따르면특허발명의과제를해결하는특징적구성인 본질적부분 이다르면대상발명은특허발명과다른것으로판단하여더이상균등여부를판단할필요조차없다. 23) 즉, 특허발명의 본질적부분 인특징적구성에서차이가있는한균등론의첫번째요건은충족될수없는것이다. 그리고대상발명이특허발명과차이가있다하더라도그러한차이가 비본질적부분 에서이루어졌을때치환가능성과치환용이성검토로넘어간다. 24) 즉, 특허발명과비교하여확인대상발명이 비본질적부분 에서만차이가있다면이것은사소한차이에불과한것이고치환하더라도특허발명과실질적으로차이가없기때문에특허발명과동일한과제의해결원리에입각한것이어서실질적으로동일한작용효과를가져오는것이라고보는것이다. 따라서 본질적부분설 은특허발명의 본질적부분 을특허발명특유의과제를해결하는특징적구성으로보고확인대상발명이이러한특징적구성을갖지않는한 비본질적부분요건 을충족하지못하였다고보는것이다. 25) 22) 牧山皓一, 앞의논문, pp.33-41( 牧山皓一는 본질적부분설 과 기술사상동일설 에대하여각각의의미를설명한후, 본질적부분의인정방법및인정기준과본질적부분의인정에있어서고려해야할사항등을상세히설명하고있다 ); 본질적부분설 은볼스플라인축수사건에서일본최고재판소가 비본질적부분요건 로서판시한내용을문언그대로해석하는입장이므로 문언상동일성설 이라고도한다. 문언상동일성설 이다수설이라고한다. 이에대하여는임호, 앞의논문, pp.7-10; 中山信弘, 註解特許法 ( 上卷 ), 靑林書院, 2000. pp.716-717, 723-725; 강흠정, 앞의논문, p.115; 김병필, 앞의논문, p.20. 23) 김병필, 앞의논문, pp.20-21. 이는청구범위해석에있어서중심한정주의적사고를강하게반영한것이라고하는의견이있다. 강흠정, 앞의논문, p.120. 24) 정진옥, 균등론의요건, 상사판례연구, Vol.12, 한국상사판례학회, 2001, p.313. 25) 본질적부분설에입각한것으로볼수있는판례로는大阪地裁平成 8 年 ( ワ ) 第 8927 号 徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件 을들수있다. 이사건에서오사카지방재판소는 특허발명의본질적부분이란특허청구범위에기재된특허발명의구성중, 당해특허발명특유의작용효과를발생시키기위한부분, 바꾸어말하면, 이부분이다른구성으로치환되면전체로서당해특허발명의기술적사상과는다른것이라고평가될부분을가

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 11 3. 기술사상동일설 기술사상동일설 은특허발명의 본질적부분 을그기술적사상으로보는입장이다. 일본최고재판소에서조사관으로볼스플라인축수사건을담당했던 Ryoichi 판사는 본질적부분 은 기술적사상 을의미한다고하였다. 26) 이해석에의하면균등침해를인정하기위해서는전체로서의확인대상발명의기술적사상은특허발명의기술적사상의범위내에있어야한다. 27) 본질적부분 을이와같이해석할때, 비본질적부분요건 은우리대법원의 과제해결원리의동일성요건 과같은것이된다. 그런데 기술사상동일설 에따르면, 비록양발명의기술사상이같을지라도기술적구성의일부가균등물이아닌것으로치환되거나심지어생략되었음에도불구하고전체로서의발명의기술사상이동일한경우가있을수있으므로균등론의적용범위를과도하게확장할가능성이있다. 28) 리킨다고해석하는것이상당하다 고판시하였다. 牧山皓一, 앞의논문, p.34; 김병필, 앞의논문, pp.20-21. 26) Judge Ryoichi Mimura, Hanrei Kaisetsu [Court Precedent Commentary], 10 Saiko Saibansho Hanji Kaisetsu Minji Hen [Comments to the Supreme Court Precedents] 112, 132(1998), Nicholas Pumfrey et al., 앞의논문에서재인용 ; 기술사상동일설에입각한것으로인정되는판례로는東京地裁平成 8 年 ( ワ ) 第 14828 号 徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件 이있다. 牧山皓一, 앞의논문, pp.34-35. 牧山皓一는, 비본질적부분요건은확인대상발명이특허발명의과제해결원리와동일한원리를채용하고있을것을요구한다고해석할수있으므로, 기술사상동일설이타당하다고주장한다. 27) 발명의본질 (substance or essence of invention) 이라는용어는균등론관련미국판례에서도자주사용되어왔다. Systematic Tool & Mach. Co. v. Walter Kidde & Co., Inc. 555 F.2d 342, March 25, 1977 [ 침해사건에서법원은외형이다르다하더라도발명의본질 ( essence of the invention ) 이동일할경우균등론을적용하였다.]; Pennwalt Corp.v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, C.A.Fed.(Ga.), 1987, November 6, 1987(heart or essence of an invention); Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.822 F.2d 1528, C.A.Fed.(N.Y.), June 24, 1987[ 균등론에의한침해를결정함에있어서발명의본질 (the essence, gist, or heart of the invention) 을고려하는것이유용하다.]; Morley Sewing Mach. Co. v. Lancaster 129 U.S. 263, 9 S.Ct. 299, U.S. 1889; Burr v. Duryee, 68 U.S. 531, 1863 WL 6612, U.S.,1863; Matthews v. Koolvent Metal Awning Co. 158 F.2d 37, 71 U.S.P.Q. 219(November 23, 1946). 28) 그러나이문제는균등론의두번째요건에의하여해소될수있다.

12 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 牧山皓一는발명의 본질적부분 을판단하는두가지방법을다음과같이소개하고있다. 29) 첫째, 특허발명의구성요소들을서로비교하여어느구성요소가특허발명의실질적가치를구현하는구성인지판단한다. 즉, 발명의상세한설명에기재되어있는종래기술의문제점, 특허발명의목적, 구성, 효과에기초하여특허발명의구성중, 기술적과제를해결하고효과를발생시키는 특징적부분 을판단한다. 둘째, 특허발명과확인대상발명의기술적사상즉, 문제의해결원리 를서로비교하여이들이같으면다른부분이특허발명의 본질적부분 이아니고, 확인대상발명이이를달리하면특허발명의 본질적부분 에차이가있는것이다. 즉, 확인대상발명이특허발명의기술적범위내에있으면치환된구성은특허발명의 본질적부분 이아니고, 기술적범위밖에있으면치환된구성은 본질적부분 이라고판단한다. 30) 牧山皓一가제시한 본질적부분 의판단방법은기본적으로치환된부분이특허발명의 과제의해결원리 와관계되는지의여부에의한다고하는점에서 본질적부분 을발명의 과제의해결원리 와동일한개념으로파악하였다고볼수있다. 29) 牧山皓一, 앞의논문, pp.33-34. 30) 그런데牧山皓一이제시한이두번째방법은논리적으로모순이다. 침해여부를확인하기위해서는확인대상발명이특허발명의기술적범위내에있는지의여부를판단하여야하고, 이를위해서확인대상발명의치환된부분이 본질적부분 인지의여부를판단하는것이다. 그런데그가제시한방법은 본질적부분 을판단하기위하여확인대상발명이특허발명의기술적범위내에있는지의여부를먼저판단할것을요구하고있다. 결국, 본질적부분 을판단하기위하여기술적범위에속하는지를판단하고, 기술적범위에속하는지를판단하기위하여 본질적부분 을판단해야하는오류에빠지기때문이다. 본질적부분의구체적인인정방법에관하여는白木祐一, 均等論における本質的部分の認定方法, 知財管理 第 60 巻第 4 号 612 頁 ( 本質的部分の認定に関するフローチャート ), 牧山皓一, 앞의논문, p.41에서재인용.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 13 4. 본질적부분 에대한정리 본질적부분 은 특허발명의구성중과제해결수단에기초한특징적인부분 혹은 특허발명특유의작용효과가생기게하는구성부분 이라고하여특허발명의특정부분을가리키는물리적개념으로파악하거나, 특허발명의핵심적 기술적사상 혹은 과제의해결원리 라고하는추상적개념으로파악할수있다. 특허발명의 본질적부분 을물리적구성으로보게되면치환된구성이단지발명의구성요소중하나에불과하더라도이는 본질적부분 의치환에해당하므로균등론을적용할수없게된다. 31) 반면, 특허발명의 본질적부분 을 기술적사상 으로보게되면치환된구성이발명의구성요소중일부에해당하더라도 기술적사상 에변화가없는이상균등론을적용할수있게된다. 한마디로, 특허발명의 본질적부분 을물리적구성부분으로보는경우균등론적용가능성이낮게되지만 기술적사상 으로보는경우균등론적용가능성이높게되는것이다. III. 비본질적부분요건 의의미와그에대한비판 1. 서론 이제까지의논의를통하여 본질적부분 은특허발명의 기술적사상 이라 31) 日独の裁判所における均等論の比較, AIPPI(2010) Vol.55 No.7 pp.469-470; 일본에서균등침해를부인하는경우대부분은일본균등요건첫번째요건에의한것이었다. 김동준교수의연구에따르면, 균등관련전체사건 60 건중균등침해가인정된사건은 13 건 (21.7%) 이고, 부정된사건은 47 건 (78.3%) 로서이중첫번째요건에의한것이 20 건 (42.6%) 이었다 ( 균등침해부정의이유는중복적용함 ). 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.12. pp.292-293; 구대환, 앞의논문 1, pp.390-394.

14 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 고볼수있는반면, 특허발명의 특징적부분 으로볼수도있음을알게되었다. 이와같은배경에서여기서는 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 으로보는경우와특허발명의 특징적부분 으로보는경우로나누어 비본질적부분요건 의의미를정리하고, 비본질적부분요건 을일본특허법과청구범위해석의원칙에기초하여비판하여보기로한다. 2. 비본질적부분요건 의의미 (1) 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 으로보는경우 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 이라고이해하는한, 비본질적부분요건 을충족하는지의여부를확인하기위해서는특허발명의기술적사상과확인대상발명의기술적사상을파악하고이들을서로비교하여동일한지의여부를판단하지않으면안된다. 따라서 본질적부분 을 기술적사상 으로파악하면, 비본질적부분요건 의판단은발명의동일성판단이라고할수있다. 그런데, 여기서특허발명과확인대상발명간의동일성판단은, 확인대상발명의 과제해결의원리 와특허발명의 과제해결의원리 가동일한지의여부를판단하지않으면안되고, 이것은결국 기술적사상 으로서의 본질적부분 에대한대비를의미하는것이다. 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 이라고이해하는경우, 비본질적부분요건 의판단 ( 즉, 특허발명의과제해결수단과확인대상발명의과제해결수단에각각내재되어있는과제의해결원리를서로대비하는것 ) 은사실상침해여부판단과동일한것이라고할수있다. 따라서 본질적부분 을 기술적사상 으로파악할때, 비본질적부분요건 의판단은특허발명과확인대상발명의기술적구성에내재된각각의문제해결의원리를서로비교하는것이므로, 이는전체적인시각에서의판단을요한다. 그렇다고한다면 비본질적부분요건 이균등침해의첫번째요건으로제

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 15 시되었다고하여이를다른요건에앞서가장먼저검토하는것이바람직한것인지의문을가져볼필요가있다. 확인대상발명이특허발명의목적을달성할수없거나동일한작용효과를발휘할수없다고한다면더이상다른균등침해요건을살펴볼필요가없다. 그리고발명의목적과작용효과를파악하는것은종래기술이가지고있는문제를해결하기위하여발명이채택한기술적수단에내재되어있는원리를파악하는것에비하여비교적단순한작업이라고볼수있다. 따라서균등침해의첫번째요건인 비본질적부분요건 을판단하기전에두번째요건인 치환가능성요건 ( 즉, 치환되더라도특허발명의목적을달성할수있을뿐아니라동일한작용효과를발휘하여야하는요건 ) 을먼저판단하는것이바람직하다고볼수있다. (2) 본질적부분 을특허발명의 특징적부분 으로보는경우반면, 본질적부분 을특허발명의 특징적부분 이라고이해하면, 비본질적부분요건 을판단하기위해서는확인대상발명에서치환된부분이특허발명의 특징적부분 즉, 특허발명특유의작용효과를갖기위한부분에해당하는지의여부만을판단하면된다. 3. 비본질적부분요건 에대한비판 종래일본특허법은청구범위에는 발명의구성에없어서는안될사항만 을기재한다고규정되어있었기때문에청구범위의기재에제약이따랐고청구범위를적절히기재하는것이대단히어려웠다. 32) 이를고려하여 평성 6년법 에서는이를개정하여청구범위에는 특허출원인이특허를받으려고하는발명을특정하기위하여필요하다고인정하는모든사항 을기재하도록하였다. 33) 이렇게청구범위기재의제약을완화하는개정을하였지만청 32) 吉藤幸朔, 特許法槪說 [ 제 13 판 ], 대광서림, 2000. p.313. 33) 일본특허법제 36 조제 5 항 : 특허청구범위에는특허출원인이특허를받으려고하는발명을특정하기위하여필요하다고인정하는모든사항을기재하지않으면안된다.

16 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 구범위에기재된사항은모두발명의구성에없어서는안될필수요건에해당하는것은물론이고, 34) 청구범위에기재한사항이외에필수요건이있다고주장할수없는것은종래와동일하다. 35) 이러한점에입각하여이수완판사는일본균등론적용을위한첫번째요건을적합한것으로볼수없다고하였다. 36) 일본의특허법개정은청구범위에 특허출원인이특허를받으려고하는발명을특정하기위하여필요하다고인정하는모든사항 을기재하도록함으로써청구범위기재의제한을완화한것이다. 이것을청구범위에는 발명의구성에없어서는안될사항만 을기재하는것이아니라발명의구성에필수적인사항이아니라도발명을특정하기위해서필요한사항이라면이를기재할수있고, 따라서청구범위에는발명의구성에필수적인사항이아닌것이라도포함될수있는것이라고해석하는것은잘못이다. 왜냐하면, 발명을특정하기위해필요한것이라고인정하여일단청구범위에기재한사항은발명을특정하는사항으로서결국발명의구성요소가되기때문이다. 따라서특허를받으려는발명을특정하기위해서필요하다고인정하여청구범위에기재한사항은모두발명의구성에필수적인사항이다. 이러한점에있어서 발명의구성에없어서는안될사항만 을기재한청구범위와 특허를받으려고하는발명을특정하기위하여필요하다고인정하는모든사항 을기재한청구범위는사실상차이가없다고보아야할것이다. 이와반대로발명을특정하는데필요하다고인정하는모든사항이기재되었으므로청구범위에기재된사항이라하더라도일부는발명의구성에필수적인것이아니라고한다면청구범위를기초로권리범위를확정할수없게된다. 왜냐하면청구범위에기재된사항중에서발명의구성에필수적인사항과필수적이지 34) 이를청구범위의 구성요건적기능 이라고한다. 35) 청구범위는특허발명의모든구성요소를기술하기때문에대상발명이청구범위에기술된모든것을포함하고있으면문언적침해가성립한다. Alan L. Durham, Patent Symmetry, Boston University Law Review, Vol.87, December 2007(Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=982153) at 983; 吉藤辛朔, 앞의책, pp.313-315, 323, 329. 36) 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송연구 제 2 집, 특허법원, 2001. p.167.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 17 않은사항을구별할기준이없고이들을구별할수도없기때문이다. 권리범위는청구범위에의하여정하여지는것이고, 청구범위에는특허를받고자하는발명을특정하기위해필요하다고인정되는모든사항을기재하는것이므로일단청구범위에기재된사항은출원인이발명을특정한사항이라고해야한다. 따라서출원인이발명을특정하기위하여청구범위에기재한이상이사항은모두발명의구성에없어서는안될사항이되는것이므로청구범위에기재된사항은모두발명의구성에필수적인것이고본질적인것으로서그가치나중요성을구분할수도구분할필요도없다. 37) 다시말해서청구범위의각구성요소는모두특허발명을구성하기위한필수적인것이고동일한기술적가치를가진다. 38) 그렇다면청구범위의구성요소중치환된부분을발명에 본질적인부분 이아니라고할수없고, 나아가서 비본질적인부분 이치환된경우에만균등론을적용하여야한다는요건도합리적인기준이라고할수없다. 따라서청구항의구성요소를 본질적인것 과 비본질적인것 으로구분하고나서, 과제의해결원리 가같다는것은치환된부분이 비본질적인부분 을의미한다고해석하는것은불합리하다. 더욱이 비본질적인부분 이치환된경우에만균등론을적용할수있다고한다면, 발명의구성요소가하나인발명, 혹은발명의모든구성요소가본질적부분에해당하는발명의경우어떠한경우에도균등침해가인정될수없게될것이다. 또한 본질적인부분 에대하여도균등물이있을수있고, 그에대하여균등물로의치환이이루어진경우균등관계를인정할수있는것임에도불구하고 본질적인부분 에치환이이루어졌다는이유로균등론을적용할수없게된다. 39) 37) Peter Ludwig 는미국에서는침해판단에있어서특허청구범위에기재된각각의구성요소는모두필수적인것이라고전제한다는점에서이 비본질적부분요건 은미국의균등론과대조된다고하였다. Peter Ludwig, 앞의논문, pp.10-11. 38) 임호, 앞의논문, p.22. 따라서구성요소중어느하나라도결여된다면침해가아닌것으로보아야한다. 39) 본질적인부분 이균등수단에의하여치환되고과제의해결원리가같다고한다면균등론적용이가능하다는점에대하여는, 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송연구

18 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 이와같이 본질적인부분 에치환이이루어졌을때균등론을적용하지않게되면균등관계의성립을인정할수있는범위가크게축소된다. 40) 종래일본하급법원은균등론을적용함에있어서 본질적부분 을 특허발명을구성하는필수적인구성요소 라고하는구체적인물리적구성으로파악하는경향을보였다. 41) 그런데청구범위에기재된사항은모두필수적이라는관점에서볼때, 특허권자가특허발명에서치환된부분을특허발명에 본질적인부분 이아니라고주장하더라도일본재판소가이를받아들여균등론을적용하기는대단히어렵게된다. 42) 그래서일본에서균등관계를인정하는비율이한국에비하여현저하게낮은것은균등을인정할수있는범위가그만큼축소되었기때문이다. 43) 이와같이일본균등론의 비본질적부분요건 은균등범위를크게축소시키는역할을해왔다. 4. 비본질적부분요건 에대한정리 종합하면, 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 이라고이해하는경우, 비본질적부분요건 은우리대법원이균등침해첫번째요건으로제시한 과제해결원리의동일성요건 ( 즉, 전체로서의특허발명과확인대상발명을서로대비하여그기술적사상또는과제의해결원리가동일하여야한다는요건 ) 과동일한것으로평가할수있다. 44) 그럼에도불구하고 비본질적부분요건 제 2 집, 특허법원, 2001. pp.167-168. 40) Tarun Mathur, Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes, Journal of Intellectual Property Rights Vol 12, July 2007, p.418. 일본에서균등침해주장은대부분성공하지못했다. 41) Daehwan Koo, 앞의논문, p.187. 42) Takenaka 교수도특허권자가치환된부분을 본질적인부분 이아니라고주장하더라도이를법원이받아들여균등론을적용하기는매우어렵다고기술하고있다. Koo, D. IIC(2013) 44: 178. 43) Koo, D. IIC(2013) 44: at 190. 44) 과제해결원리의동일성요건 에관한상세한설명은구대환, 앞의논문 2 를참조. 과제해결원리의동일성요건 에서 과제해결원리 가동일한지의여부를판단함에있어서는 전체로서의 특허발명과확인대상발명을서로대비하는전체대비방식

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 19 은 본질적인부분 에대한이중적해석이가능할뿐아니라, 본질적부분 이무엇인지에관한혼란과오해의소지가있다고하는점에서대법원의 과제해결원리의동일성요건 에비하여열등한것이라고평가할수있다. IV. 최근일본재판소의판례의변화 1. 서론 최근일본지적재산고등재판소 (IP High Court) 는중공골프클럽헤드사건 (Hollow Golf Club Head case) 과 45) 맨홀커버사건 (Manhole Cover case) 에서 46) 본질적부분 에대한해석을하급재판소와다르게해석하였다. 즉, 종래일본하급재판소는 본질적부분 을주로특허발명의구성을이루는 특정부분 으로해석함으로써특허발명의구성요소중일부가치환된경우이를 본질적부분 의치환으로보아서균등론의적용을거절하였다. 그러나최근지적재산고등재판소는이와같이해석하여균등침해를부인한하급심의결정을파기하였다. 이하에서는이두사건에서법원이 본질적부분 을어떻게해석하고 비본질적부분의요건 을어떻게적용하였는지에대하여검토하도록한다. 2. 중공골프클럽헤드사건 (Hollow Golf Club Head case) 본건은원고가피고에대하여, 피고가제조판매하는골프클럽이원고의 (invention as-a-whole analysis) 에의한다. 그래서 과제해결원리의동일성요건 은중심한정주의적사고에서유래하였다고볼수있다. 구대환, 앞의논문 2, pp.226, 232. 45) 知財高裁平成 22 年 5 月 27 日, 平 21( ネ ) 10006 号. 46) 知財高裁平成 23 年 3 月 28 日, 平 22( ネ ) 10014 号. 第一審 : 平成 22 年 1 月 21 日大阪地裁判決平 20( ワ ) 14302 号 平 20( ワ ) 16194 号 平 20( ワ ) 16195 号.

20 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 골프클럽헤드에관한특허권 ( 특허발명 : 2002.1.11. 출원되고 2005.9.30. 등록된 중공골프클럽헤드 ) 을침해하고있다고주장하며손해배상을청구한사건이다. 동경지방재판소는이중공골프클럽헤드사건 (Hollow Golf Club Head case) 에서봉합재 ( 縫合材 ) 가물체를서로접합시키는문제를해결하는데있어서특징적인구조라는이유로이것이특허발명의 본질적부분 에해당한다고판단하여균등침해를부인하였다. 47) 그러나지적재산고등재판소는동경지방재판소가확인대상발명의한구성요소와특허발명의대응되는구성요소가서로균등하다는사실을간과하였다고지적하였다. 48) 지적재산고등재판소는물체를서로접합시키기위하여 봉합재 를사용하는것은특허발명의 본질적인부분 이아니라고판단하여균등침해를인정하였다. 지적재산고등재판소는 봉합재 를특허발명의문제를해결하기위한수단의기초를구성하는기술적사상의핵심적혹은 특징적부분 으로파악하지아니하였다. 이러한점에서, 동경지방재판소는 본질적인부분 을특허발명의문제를해결하는특징적구성으로파악한반면, 지적재산고등재판소는 본질적인부분 을특허발명의 기술적사상 으로간주하였다고볼수있다. 이하에서는이사건이동경지방재판소와지적재산고등재판소에서어떻게처리되었는지를검토함으로써 본질적부분 에대한이해가어떻게변화되었는지를살펴보도록한다. 원고특허발명의주요청구항에는다음과같이기재되어있다. 금속제외각부재와섬유강화플라스틱제외각부재를서로접합시켜중공구조의헤 드본체를구성한중공골프클럽헤드에있어서, 상기금속제외각부재의접합부에상기 섬유강화플라스틱제외각부재의접합부를접착하고, 상기금속제외각부재의접합부 47) 東京地裁平成 20 年 12 月 9 日, 平 19( ワ ) 28614 号. 48) 知財高裁平成 22 年 5 月 27 日, 平 21( ネ ) 10006 号.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 21 에관통공을설치하여이관통공을통하여섬유강화플라스틱제봉합재를상기금속제외각부재의상기섬유강화플라스틱제외각부재와의접착면측과그반대면측으로통하여상기섬유강화플라스틱제외각부재와상기금속제외각부재를결합시킨것을특징으로하는중공골프클럽헤드 위청구범위의기재내용을통하여볼때특허발명의구성요소는다음과같이구별할수있다. A. 금속제외각부재와섬유강화플라스틱제외각부재를접합시켜중공구조의헤드본체를구성한중공골프클럽헤드에있어서, B. 상기금속제외각부재접합부에상기섬유강화플라스틱제외각부재의접합부를접착하고, C. 상기금속제외각부재접합부에관통공을설치하여, D. 이관통공을통하여섬유강화플라스틱제봉합재를상기금속제외각부재의상기섬유강화플라스틱제외각부재와의접착면측과그반대면측으로통과시켜상기섬유강화플라스틱제외각부재와상기금속제외각부재를결합시킨것을특징으로하는 E. 중공골프클럽헤드 이러한구성에의하여특허발명은다음과같은작용효과를갖는다. 금속제외각부재 ( 金属製外殻部材 ) 와섬유강화플라스틱제외각부재라고하는서로다른소재로이루어진두가지외각부재모두의접합강도를높일수있고, 이에따라서골프클럽헤드로서의내구성을확보하면서서로다른소재의조합에따른비거리를포함한골프클럽의성능을향상시킬수있다. 특허발명의명세서에기재된 발명의상세한설명 에의하면, 특허발명은금속제외각부재 (11) 와섬유강화플라스틱제외각부재 (21) 와같이서로다른물체의외각부재간의결합성을향상시키고, 이러한향상된결합력은골프

22 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 그림 1-1 그림 1-2 클럽헤드의내구성과골프공의비거리를향상시키는등골프클럽의성능을향상시킨다. 한편, 확인대상발명의구성요소를본건발명의구성요소에대응시키면다음과같다. a. 금속제외각부재 (1) 와섬유강화플라스틱제외각부재 (9, 10) 를접합시켜중공구조의헤드본체를구성한중공골프클럽헤드에있어서, b. 금속제외각부재 (1) 의플렌지부 (5) 에섬유강화플라스틱제하부외각부재 (9), 섬유강화플라스틱제상부외각부재 (10) 의접합부를접착시킴과함께, c. 금속제외각부재 (1) 의플렌지부 (5a) 에투공 (7) 을설치하고, d. 투공 (7) 을통하여탄소섬유로이루어진짧은대편 ( 帯片 )(8) 을상기금속제외각부재 (1) 상측면의섬유강화플라스틱제상부외각부재 (10) 와의접착면측과그반대면측으로관통시켜상기강화플라스틱제상부외각부재 (10) 와금속제외각부재 (1) 을결합시켜서이루어지는 e. 중공골프클럽헤드 본건에서이논문과관련된쟁점은확인대상발명의구성요소 d 가본건특

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 23 허의구성요소 D와균등관계에있는지그래서확인대상발명이본건특허권을침해하는지의여부라고할수있다. 동경지방재판소는본건발명의구성중피고제품과다른부분인봉합재 ( 縫合材 ) 는본건발명의 본질적부분 이기때문에본건발명의 봉합재 를구비하지아니한피고제품을본건발명과균등한것이라고해석할수없다고하는이유로균등침해를주장하는원고의청구를기각하였다. 49) 이에대하여지적재산고등재판소는확인대상발명의구성 d에있어서 탄소섬유로된짧은대편 (8) 은다음과같은이유로본건특허발명의구성요건 D에있어서 ( 섬유강화플라스틱제 ) 봉합제 의균등물이라고판단하여원심판결을취소하였다. 탄소섬유로된짧은대편 (8) 은, 금속제외각부재에형성한하나의관통홀에 1회만관통하는것이고, 금속제외각부재의일측 ( 接着界面側 ) 과타측을관통하는복수의관통공에복수회 (2회이상 ) 통과하는것이아니라, 금속제외각부재의상하에있어서상부섬유강화플라스틱제외각부재 ( 본건발명의 섬유강화플라스틱제외각부재 에상당하다 ) 및하부섬유강화플라스틱제외각부재와각한군데만접착하고, 적어도두군데에섬유강화플라스틱제외각부재와접합하는것이아니다. 50) 지적재산고등재판소는위와같은점이본건특허발명의구성중피고제품의구성과다른부분이라고판시하고, 특허발명의 ( 섬유강화플라스틱제 ) 봉합제 와확인대상발명의 탄소섬유로된짧은대편 (8) 에대하여치환가능성과치환용이성이인정됨을먼저확인한후, 본건발명에있어서관통홀로관통하는 봉합재 를본건발명의 본질적인부분 으로인정할수는없다고하면서, 그이유를다음과같이제시하였다. 49) 東京地裁平成 20 年 12 月 9 日, 平 19( ワ ) 28614 号. 50) 知財高裁 ( 中間判決 ) 平成 21 年 6 月 29 日, 平 21( ネ ) 10006 号, 13 頁 ; 知財高裁平成 22 年 5 月 27 日, 平 21( ネ ) 10006 号, 13 頁.

24 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 1 본건발명의과제해결을위한중요한부분은, 구성요소 (d) 중의 이관통공을통하여 상기금속제외각부재의상기섬유강화플라스틱제외각부재와의접착면측과그반대면측으로관통하여상기섬유강화플라스틱제외각부재와상기금속제외각부재를결합시킨 구성부분이다. 2 본건발명의 봉합재 는섬유강화플라스틱제부재를금속제외각부재에관통하는형상으로이용된것으로서, 통상의의미와는명백히다른용도로사용하고있으므로 봉합 의의미를중시하는것은타당하다고할수없다. 3 봉합재 의의미는기술적인관점에서도, 금속제외각부재의복수의관통공을통하고, 또한적어도 2개소에섬유강화플라스틱제외각부재와접합하는부재 라고해석해야하지만, 당해요건중 (1개소의관통공이아니라 ) 복수의관통공에 라는요건부분과 적어도 2개소에 ( 접합한다 ) 는요건부분은, 본건발명의특징이될정도로중요한부분이라고는할수없다. 따라서 봉합재 는본건발명의과제의해결수단을기초하는기술적사상의중핵적특징적인부분이라고해석될수없다. 이와같은이유에서지적재산고등재판소는관통공 (7) 을관통하는봉합재 (22) 를특허발명의기술적사상의 본질적부분 이아니라고판단하였다. 지적재산고등재판소는특허발명의 섬유강화플라스틱제봉합재 (FRP stitching member) 가확인대상고안에서 탄소섬유대편 (8) 으로치환되었다하더라도이들구성요소는서로균등한것이고, 또한물체를서로접합시키기위하여봉합재를사용하는것은특허발명의 본질적인부분 이아니라고판단함으로써균등침해를인정하였다. 중공골프클럽헤드사건에서, 동경지방재판소는 본질적인부분 의의미를특허발명에고유한문제를해결하기위한물리적해결수단으로해석한반면, 지적재산고등법원은특허발명의기술적사상으로해석하였다. 그래서지적재산고등법원은확인대상고안의구성요소 (d) 의 탄소섬유대편 (8) 을특허발명의구성요소 (D) 의 섬유강화플라스틱제봉합재 (22) 와균등하다고판단하여동경지방재판소의결정을파기하였다.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 25 그림 1-3 그림 1-5 그림 1-4 그림 1-6 3. 맨홀커버사건 (Manhole Cover case) 맨홀커버사건 (Manhole Cover case) 의특허 ( 출원일 : 2002.2.14. 등록일 : 2006. 12.1. 일본특허번호 : 제3,886,037호, 발명의명칭 : 지하구조물원형덮개 ) 는 지하구조물용원형덮개 에관한것이다. 51) 특허발명이해결하고자하는과제는덮 51) 知財高裁平成 23 年 3 月 28 日, 平 22( ネ ) 10014 号. 第一審 : 平成 22 年 1 月 21 日大阪地裁

26 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 개를덮을때, 덮개를질질끌든지덮개본체를후방으로부터수납틀내에밀어넣기만하면뚜껑본체를부드럽게수납틀안에넣을수있는지하구조물용원형덮개를제공하는것이다. 이러한목적을달성하기위하여특허발명이채택한구성요소를특허발명의주요특허청구범위를통하여살펴보면다음과같다. A. 원형덮개본체와이를내주면상부에지지하는수납틀로구성되는지하구조물용원형덮개에있어서, B. 수납틀의내주면상부에는수납틀의안쪽을향하여돌출된수납틀돌출곡면부를형성하고, 이수납틀돌출곡면부의위쪽에는홈모양의수납틀홈곡면부를연속해서형성하고, C. 덮개본체의외주측면에는수납틀돌출곡면부와같은모양의홈모양의덮개홈곡면부를형성하고, 이덮개홈곡면부의위쪽에수납틀홈곡면부와같은모양으로돌출형상의덮개돌출곡면부를연속하여형성하고, D. 또한, 수납틀홈곡면부의위쪽에는수납틀위쪽방향으로직경이확대되는수납틀위경사면부를연속하여형성하고, E. 덮개돌출곡면부의위쪽에는덮개본체위쪽을향하여직경이확대되는덮개위경사면부를연속하여형성하고, F. 덮개본체를수납틀에지지하여닫은상태에있어서, 수납틀위경사면부와덮개위경사면부는서로감합하고, G. 덮개돌출곡면부와수납틀홈곡면부및덮개홈곡면부와수납틀돌출곡면부는서로접촉하지않도록한것을특징으로하는 H. 지하구조물용원형덮개 判決平 20( ワ ) 14302 号 平 20( ワ ) 16194 号 平 20( ワ ) 16195 号.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 27 이러한구성에의하여특허발명은다음과같은효과를발휘하고있다. 특허발명은덮개를닫을때덮개본체를후방으로부터밀어서수납틀내에넣을때, 덮개본체의돌출곡면부의하측이수납틀의돌출곡면부의위쪽에접촉하고덮개본체를뒤쪽으로부터밀면덮개본체의돌출곡면부와수납틀의돌출곡면부의접촉부가점점덮개본체앞쪽으로이동하면서덮개돌출곡면부가수납틀돌출곡면부에의해안내된다. 그래서덮개본체를뒤쪽에서부터밀어넣는것만으로덮개본체를수납틀에부드럽게넣을수있다. 또한덮개를닫은상태에서는덮개돌출곡면부와수납틀홈곡면부및덮개홈곡면부와수납틀돌출곡면부는접촉하지않고덮개본체에형성된경사면부가수납틀경사면부에들어가기때문에덮개본체가수납틀에확실히감합지지되어덮개본체의흔들림을방지할수있다. 한편, 확인대상발명의구성은다음과같다. a. 원형의덮개본체와이덮개본체를내주면상부에서지지하는수납틀로이루어진 지하구조물용원형덮개에있어서, b. 수납틀의내주면상부에는제 1 경사면과제 2 경사면, 그리고제 2 경사면의위쪽에 그림 2-1 맨홀커버가닫힌상태 그림 2-2 맨홀커버를맨홀틀에위치시키는과정

28 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 단턱을연속하여형성하고, c. 덮개본체의외주측면에는수납틀제1경사면과같은덮개 A면 (11a) 을형성함과함께, 이덮개 A면 (11a) 의위쪽에단턱과같은덮개 R면 (12) 을연속하여형성하고, d. 단턱의위쪽에는수납틀의위쪽으로직경이확대되는제1경사면 (23) 을연속하여형성하고 e. 덮개 R면 (12) 의위쪽에는덮개본체의위쪽으로직경이확대되는덮개상부경사면 (13) 을연속해서형성하고 f. 덮개본체를수납틀로지지하여덮개를닫은상태에서제1경사면 (23) 과덮개상부경사면 (13) 은서로감합하고, g. 덮개 R면 (12) 와단턱및덮개 A면 (11a) 과수납틀 R면 (21a) 는접촉하지않도록하는것을특징으로하는 h. 지하구조물용원형덮개 오사카지방재판소는확인대상발명에는수납틀의안쪽으로돌출되는돌출곡면부는없고, 직선상인제2경사면상부에이어서수평면과수직면으로구성된단턱이형성되어있고, 단턱의위쪽에직선적인제1경사면이형성되어있으며, 52) 단턱은직선의조합이고홈곡면부라고할수없는것이어서, 확인대상발명은돌출곡면부와홈곡면부가연속하여형성되는것이아니므로본건발명의구성요건 B를구비하지않고있다고판단하였다. 나아가확인대상발명이본건발명과균등한것인가에대한판단을하기에앞서, 오사카지방재판소는발명의 본질적인부분 이란명세서의특허청구범위에기재된구성중, 해당발명특유의작용효과를발생시키는기술적사상의핵심이되는 특징적부분 이라고정의하고, 본건발명은수납틀에돌출곡면부와홈곡면부를연속하여형성하고, 덮개본체에도이와같은모양으로홈곡면부와돌출곡면부를연속하여형성함으로써본건작용효과를발생시 52) 大阪地裁平成 22 年 1 月 21 日平成 20 年 ( ワ ) 第 16194 号.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 29 키는것이므로, 수납틀홈곡면부의형상은본건발명의주요구성부분이고홈곡면부의형상이본건발명의기술적사상의핵심을이루는 특징적부분 임을부인할수없다고하였다. 결국오사카지방재판소는본건발명의 본질적부분 이치환되었다면균등침해의다른요건에대한검토는불필요하고균등관계를인정할수없어침해가아니라고판단하였다. 이에대하여지적재산고등재판소는다음과같은이유를들어오사카지방재판소의판단이잘못되었다고판단하였다. 1 본건특허출원이전부터, 수평구조나급경사수납구조의맨홀은있었지만본건발명에서는걸림턱을이용하지않고돌출곡면부와홈부로구성함으로써 덮개를닫을때, 막대기로덮개본체를끌어당기거나덮개본체를뒤에서밀어넣기만하면덮개전체를수납틀내에부드럽게넣을수있도록 하는작용효과가인정되고, 그전체적인구성을보면확인대상발명에있어서도홈곡면부는없지만본건발명의구성과유사한구성을채택함으로써덮개본체를수납틀안에부드럽게수납시킬수있다. 이와같이수납틀을돌출곡면부와홈부로구성하는점에있어서본건발명과확인대상발명은동일하다. 2 또한피고는확인대상발명에는덮개본체, 수납틀모두돌출곡면부가없다고주장하지만, 확인대상발명의 덮개 R면 수납틀 R면 부분이모두돌출곡면부에해당하고확인대상발명의 덮개 A면 이 홈곡면부 에해당하는것은명백하다. 3 게다가피고는확인대상발명의 덮개 A면 및 덮개 R면 은수납틀의돌출곡면부, 홈곡면부와같은모양이아니라고주장하지만이것들은모두 수납틀 R면 과 단턱 에대응하는모양으로형성되어있어서같은모양이다. 4 특허발명의 본질적부분 이란명세서의특허청구범위에기재되어있는구성중, 해당특허발명의특유의해결수단을기초로하는기술적사상의핵심이되는 특징적부분 을의미한다. 5 따라서본건발명에서덮개본체및수납틀의각돌출곡면부는본건발명의작용효과를발휘함에있어서가장중요한역할을수행하는것은명백하고, 수납틀에

30 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 홈부가있으면충분하고, 홈곡면부는불필요하다. 6 결국, 본건발명에있어서수납틀의홈곡면부는 본질적인부분 에해당한다고할수없다. 또한 덮개가닫힌상태에서수납틀윗경사면과덮개윗경사면및수납틀아래경사면과덮개아래경사면이서로감합하고, 덮개돌출곡면부와수납틀홈곡면부및덮개홈곡면부와수납틀돌출곡면부는접촉하지않도록 하는구성을채택함으로써본건작용효과를발휘하는것이고, 여기서는수납틀의홈부가곡면부인지의여부는문제되지않으므로수납틀의홈부가곡면부라는것은본건발명의 본질적부분 에해당한다고할수없다. 정리하면, 오사카지방재판소는 수납틀홈곡면부의형상 을특허발명의 본질적부분 으로파악하였으나, 지적재산고등재판소는이를 본질적부분 으로보지않고균등관계를인정하였다. 4. 비타민 D 제조방법 사건 (1) 동경지방재판소 Chugai Pharmaceutical v. DKSH Japan et al., 사건 (Tokyo District Court, No. 2013(wa)4040(December 24, 2014) 에서동경지방재판소는다음과같이판시하였다. 특허발명의본질적인부분은청구범위에기재된구성중 특징적부분 " 을말하고이특징적부분은특허발명특유의문제를해결하는수단을이루는기술적사상의핵심을구성하여야한다. 특허발명은종래기술과비교하여 maxacalcitol의제조공정수를줄일수있는효과가있고, 이를위하여특허발명은 2단계반응을사용하고, 나아가발명의문제해결수단을이루는중요한부분인 maxacalcitol의측면체인을도입하고있다. 피고의제조공정은특허발명과같이 2단계반응을사용하고있다. 단지

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 31 출발물질과중간물질의구조가특허발명은 cis-isomer인데반하여확인대상발명은 trans-isomer이라는차이가있다. 출발물질과중간물질이 cis-isomer인지 trans-isomer인지는발명의문제해결수단으로서중요하지않고, 목적물질이비타민D 구조를가지고있는경우, 출발물질과중간물질이 cis-isomer인지 trans-isomer인지의여부는특허발명의필수적요소가아니므로균등론의첫번째요건을충족한다. (2) 일본지적재산고등재판소 DKSH Japan et al. vs Chugai Pharmaceuticals [IP High Court, No. 2015(ne)10014(March 25, 2016)] 사건에서일본지적재산고등재판소는동경지방재판소판결을지지하면서균등론의관점에서 DKSH Japan 측이 Chugai Pharmaceuticals의 maxacalcitol 제조방법특허를침해하였다고판시하였다. 특허발명의본질적인부분은 maxacalcitol의측면체인을도입한것이고치환기 Z 가 cis form 인지 trans form 인지의차이는본질적인부분이아니라고하였다. 5. 최근일본지적재산고등재판소판례의시사점 종래일본하급재판소는발명의 본질적부분 을발명의기술적사상을구성하는 특징적부분 이라고파악하여발명의일부구성요소에변경이이루어지면이를 본질적부분 에대한변경으로파악하여균등론을적용하지않는경향을보였다. 그러나 중공골프클럽헤드 사건과 맨홀커버 사건및 비타민D 제조방법 사건에서지적재산고등재판소는 본질적부분 을발명의 기술적사상 으로보고, 비록발명의일부구성요소에변경이이루어졌다하더라도그로인하여발명의 기술적사상 에변경이이루어지지아니하였으면특허발명

32 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 의 본질적부분 에변경이이루어진것이라고볼수없다고판단하여균등론을적용하였다. 53) 이와같이일본대법원의균등론첫번째요건인 비본질적부분요건 을특허발명의 기술적사상의동일요건 으로해석하는경향을보였다. 이는결국우리대법원의균등론첫번째요건을일본대법원균등론첫번째요건과동일시하는대법원판시를정당화시키는계기가되었다고할수있을것이다. 54) V. 결론 비본질적부분요건 은 발명의기술적사상이동일하여야한다 거나 발명의특징적부분이동일하여야한다 는이중적해석이가능하다. 스플라인축수사건이후일본하급법원은 본질적부분 을발명의 특징적부분 으로해석하는경향을보임으로써대부분의균등관련사건에서 비본질적부분요건 에의하여균등침해를부인하였다. 53) 중공골프클럽사건에있어서지적재산고등재판소판결과 1 심판결의차이점은다음과같다. 1 1 심판결은과제해결을위한특징적부분을추출함에있어서, 과제의해결수단즉, 발명의구성요건만으로확정하였으나지적재산고등재판소는발명의구성요건의상위개념인추상적구성즉, 발명의 기술적사상 을바탕으로하였다. 2 1 심판결은특허발명의구성자체를중시하였지만지적재산고등재판소는특허발명의목적과작용효과를중시하였다. 白木裕一, 均等論における本質的部分の認定方法 中空ゴルフクラブヘッド事件, 知財管理 60 券 4 号, 日本知的財産協會, 2011, pp.606-608. 김동준, 앞의책, p.349 에서재인용. 54) 대법원은 2007 후 3806 판결부터균등론관련판례에서 과제의해결원리 가동일하다고하는것의의미를해석하면서 과제의해결원리 를 본질적부분또는특징적구성 과동일시함으로써우리대법원의균등론첫번째요건을일본균등론첫번째요건과동일시하였다. 같은취지의판결로는, 대법원 2011.9.29. 선고 2010 다 65818 판결, 대법원 2011.7.28. 선고 2010 후 67 판결, 대법원 2011.5.26. 선고 2010 다 75839 판결, 대법원 2010.5.27. 선고 2010 후 296 판결, 대법원 2009.12.24. 선고 2007 다 66422 판결, 대법원 2009.10.15. 선고 2009 다 46712 판결, 대법원 2009.6.25. 선고 2007 후 3806 판결, 특허법원 2010.11.19. 선고 2010 허 4250 판결등이있다.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 33 그런데최근 중공골프클럽헤드사건, 맨홀커버사건 및 비타민D 제조방법 사건에서일본지적재산고등재판소는 본질적부분 을발명의 기술적사상 으로해석함으로써위와같은문제점을극복하는태도를보였다. 이와같이지적재산고등재판소가 본질적부분 을특허발명의 기술적사상 으로보는것은결국 비본질적부분요건 을우리대법원의 문제해결원리의동일성요건 과동일시하는것이라고할수있다.

34 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 참고문헌 < 판례 > 대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결大阪地裁平成 22 年 1 月 21 日, 平 20( ワ ) 14302 号 平 20( ワ ) 16194 号 平 20( ワ ) 16195 号. 東京地裁平成 20 年 12 月 9 日, 平 19( ワ ) 28614 号. 日本最高栽平成 10.2.24. 볼스플라인축수사건民集 52 券 1 号 113, 判時 1630 号 32. 知財高裁平成 22 年 5 月 27 日, 平 21( ネ ) 10006 号. 知財高裁平成 23 年 3 月 28 日, 平 22( ネ ) 10014 号. Burr v. Duryee, 68 U.S. 531, 1863 WL 6612, U.S., 1863. Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605(1950) Matthews v. Koolvent Metal Awning Co. 158 F.2d 37, 71 U.S.P.Q. 219(November 23, 1946). Morley Sewing Mach. Co. v. Lancaster 129 U.S. 263. Odiorne v. Winkley [18 F. Cas. 581(C.C.D. Mass. 1814)]. Pennwalt Corp.v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, C.A.Fed.(Ga.), 1987, November 6, 1987. Perkin-Elmer Corp.v. Westinghouse Elec. Corp.822 F.2d 1528, C.A.Fed.(N.Y.), June 24, 1987. Systematic Tool & Mach. Co. v. Walter Kidde & Co., Inc. 555 F.2d 342, March 25, 1977. Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 29(1997). Winans v. Denmead (56 U.S. 330). < 논문 > 강흠정, 균등관계판단의기준, 지식재산 21, 특허청, 2009. 구대환, 과제의해결원리가동일하다는것은치환된부분이본질적부분이아닌것을의미하는가? 동아법학, 동아대학교법학연구소, 2013.8.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 35, 대법원이제시한균등요건에서과제해결원리의동일요건의의미, 법학연구, 인하대학교법학연구소, 2013.7. 유영일, 특허소송에서의균등론의체계적발전방향, 특허법원, 특허소송연구 제2 집, 2001. 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송연구 제2집, 2001. 임호, 동등론의권리범위와구성요소의기술적가치, 외법논집 제25집, 2007.2. 정진옥, 균등론의요건, 상사판례연구, Vol.12, 한국상사판례학회, 2001. 조지훈, 균등요건중과제의해결원리가동일하다는것의의미, 지식재산21, 특허청, 2011.1. Durhamm, Alan L., Patent Symmetry, Boston University Law Review, December 2007. Koo, D. Comparison of the First Requirement of the Doctrine of Equivalents Between Korea and Japan, IIC (2013) Vol.44. 178-219. Ludwig, Peter, How (Not) to Discourage the Unscrupulous Copyist, http:// lawlib.wlu.edu/lexopus/works/307-1.pdf, 2013.5.8. 최종접속. Mathur, Tarun, Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes, Journal of Intellectual Property Rights Vol 12, July 2007. Meurer, Michael J., Craig Allen Nard, Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents, Georgetown Law Journal, August, 2005. Okuyama, Shoichi, Patent Infringement Litigation in Japan, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, Japan Patent Office, 2007. http://www.quon-ip.jp/30e/pa tent%20infringement%20litigation%20in%20japan.pdf, 2016.9.16. 최종접속. Ralstonn, William T., Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing in the Same Key But It's Not Quite Harmony, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property(2007). Takenaka, Toshiko, The Doctrine of Equivalents in Japan, CASRIP Publication Series: Rethinking Int'l Intellectual Property No.6., The Essential Element Test Provides A Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents, CASRIP Newsletter. Spring 2000. 伊東忠彦, 일본에서의균등론에관한최근의판례, 산업재산권 제9호, 한국산업재

36 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 산권법학회, 2000. 牧山皓一, 特許権侵害訴訟における均等論の適用 特許発明の本質的部分 の解釈についての一考察, パテント 2012, Vol. 65 No. 11. 尾崎英男, 特許法における 発明の本質的部分 の概念の導入の是非について, 工業所有権法学会年報 32 号. 森修一郎, 均等論の要件 特許発明の本質的部分 について, 中空ゴルフクラブヘッド事件を題材に, パテント 2010, Vol. 63 No. 10. < 서적 > 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.12. 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009. 박희섭, 김원오, 특허법원론, 세창출판사, 2002. 송영식외 2, 지적소유권법 ( 상 ), 육법사, 2005. Ove Granstrand, The Economics and Management of Intellectual Property, Edward Elgar Publishing, 1999. 中山信弘외 2편, 특허판례백선 제3판, 박영사, 2005. 中山信弘, 註解特許法 ( 上卷 ), 靑林書院, 2000. 吉藤幸朔, 特許法槪說 [ 제13판 ], 대광서림, 2000. 竹田稔, 知的財産權侵害要論, 發明協會, 2007. 牧野利秋외 4, 知的財産法の理論と實務 1 特許法 [ I ], 新日本法規, 2007.

구대환 일본최고재판소의균등침해요건중 비본질적부분요건 의의미 37 The First Test of the Doctrine of Equivalents in Japan: Test of Pertinence to Non-essential Part Koo Daehwan*55) The first test of the doctrine of equivalents in Japan (i.e. the test of pertinence to non-essential part ) requires the patentee to prove that the allegedly infringing invention does not replace an essential part of the patent. In order to adopt the doctrine of equivalents the allegedly infringing invention has to replace only non-essential parts of the patented invention. Japan s courts interpreted essential part to mean the characterizing part of an invention, constituting the problem-solving principle of the patented invention. The term essential part can be seen as the patented invention s specific part and technical idea. However, Japan's lower courts typically considered an essential part of an invention as essential elements constituting the patented invention and did not apply the doctrine of equivalents when an essential element was changed. Recently, the IP High Court did not consider the replacement of a constituent element of the patented invention as the alteration of an essential part of the patented invention since this replacement did not change the technical idea of the patented invention. This interpretation practically equates the test of pertinence to non-essential part in Japan * Professor, Law School University of Seoul, PhD.

38 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) with the test of identity of problem-solving principle in Korea. Keyword Doctrine of Equivalents, Supreme Court of Japan, Essential Part, Problem-Solving Principle, Technical Idea, Interchangeability, Hollow Golf Club Case, Manhole Cover Case, Intellectual Property High Courtdoctrine of Equivalents, Supreme Court of Japan, Essential Part, Problem-Solving Principle, Technical Idea, Interchangeability, Hollow Golf Club Case, Manhole Cover Case, Intellectual Property High Court

지식재산연구제11권제4호 (2016. 12) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.4 December 2016 강명수투고일자 특허법 : 2016 제년 127 7월조의 26일해석기준에관한연구 39 심사일자 : 2016년 8월 24일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 24일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 24일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 11월 25일 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 강명수 **1) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 제외국에서의간접침해법리및제도적특징 1. 간접침해법리의전개과정 2. 간접침해의제도적특징 Ⅲ. 우리특허법제127조의법적성격및해석기준 1. 제127조의법적성격 2. 제127조의해석기준 Ⅳ. 특허법제127조에관한판례의검토 1. 일반 2. 반제품수출행위와제127조책임여부에관한최근판례의검토 Ⅴ. 결론 * 제주대학교법학전문대학원교수, 변호사.

40 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 제외국에서는일부구성요소를실시하는행위도예외적으로특허침해로보는 간접침해 법리를발전시켜왔다. 직접침해의범위를어디까지로정할것인지의문제와마찬가지로직접침해가아닌행위를침해로간주할것인지여부와어떠한행위를침해로간주할것인지는각국이입법정책적으로결정할문제이며이에제외국에서는유사하면서도상이한내용으로입법을하였다. 특히일본은 1959년특허법에서제외국의간접침해와는매우다른내용으로입법을하였고이를우리나라특허법제127조에서그대로수용하였다. 이러한제127조의법적성격을고려해볼때동규정의해석기준도제외국의간접침해법리가아닌우리고유한입법내용에충실한해석이필요하다. 그러나기존의해석론및판례는명문규정에없는직접침해나주관적요건의필요성, 대상물건이발명의본질적구성요소에해당하는지등의방향으로제127조를해석 적용해왔고, 최근선고된반제품수출행위에대한대법원판례도직접침해의발생, 속지주의등제127조에규정되어있지않는요건을전제로하여동규정의적용을부정하였다. 이러한해석론은제 127조가가지는독자적인책임규정으로서의성질을충분히고려하지못한것으로서재고의필요성이있다. 최근대법원판례도제127조의명문규정중어느요건에해당하지않는지를기준으로판단했어야한다. 결국우리특허법제127조에대해서는그법적성격을고려하여제외국의간접침해법리가아닌우리고유의입법규정에충실한해석기준이적용되어야한다. 주제어 특허침해, 간접침해, 직접침해, 특허법제 127 조, 속지주의

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 41 Ⅰ. 서론 우리나라특허법제127조에서는특허권의직접침해가아닌경우로서특허권침해로간주되는행위를규정하고있는데, 이를강학상 간접침해 라고한다. 1) 이러한특허법제127조의침해행위에대해서는그동안여러가지선행연구가있어왔고 2) 제외국에비해많지는않지만일련의대법원판례들도선고되고있다. 3) 하지만아직까지국내에서는특허법제127조의적용요건등에대한법리가정립되지못하고있고 4) 그런상황에서반제품의수출 1) 대법원ᅠ 1993.2.23. 선고ᅠ 92 도 3350 ᅠ판결에서도 특허법 (1990.1.13. 법률제 4207 호로개정되기전의것 ) 제 64 조소정의 침해로보는행위 ( 강학상의간접침해행위 ) 라고적시하고있다. 2) 일부만소개해보면곽민섭, 특허권에대한간접침해, 사법논집 제 46 집, 법원도서관, 2008; 권태복, 특허권의간접침해에관한고찰 ( 상 ), ( 하 ), 변시연구, 한빛지적소유권센터, 1994.3.( 상 ) 및 4.( 하 ); 김관식, 간접침해에서타용도유무의판단기준, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012; 김종윤, 특허권에대한간접침해, 창작과권리 제 2 호, 세창출판사, 1996 년봄호 ; 도두형, 특허권의간접침해행위의가벌성, 판례월보 제 291 호, 판례월보사, 1994; 박영규, 특허권의간접침해와권리소진, 인권과정의 Vol. 387, 대한변호사협회, 2008.11.; 박익환, 특허법상간접침해에관한일고찰 미국에서의이론전개를중심으로, 법률실무연구 26 집, 서울지방변호사회, 1996.1.; 신성기, 특허대상물품의부품 ( 소모품 ) 을생산 판매하는행위가특허권의간접침해에해당하는지여부, 대법원판례해설 ( 제 27 호 ), 법원도서관, 1996 년하반기 ; 정상조, 특허권의간접침해, 민사판례연구 21 권, 박영사, 1999; 정차호, 간접침해판단 : 직접침해 에만 사용여부, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012; 한동수, 간접침해의성립요건, 대법원판례해설 82 호 (2009 하반기 ), 법원도서관, 2010 등이다. 3) 대법원 2015.7.23. 선고 2014 다 42110 판결, 대법원 2009.9.10. 선고 2007 후 3356 판결, 대법원 2002.11.8. 선고 2000 다 27602 판결, 대법원 1996.11.27. 자 96 마 365 결정, 대법원 1993.2.23. 선고 92 도 3350 판결등. 4) 송영식 이상정 황종환 이대희 김병일 박영규 신재호, 지적소유권법 ( 상 ) 제 2 판, 육법사, 2013, 623 면에서는 특히간접침해는직접침해의성립이전제되어야하는지의여부, 간접침해가인정되기위해서는객관적, 주관적요건모두가충족되어야하는지의여부혹은특허권자또는특허권자의허락하에구입한특허발명제품이파손되거나해당제품의부품이마모된경우에수선혹은부품의교체행위가이를구입한자에게허용될수있는지의여부, 허용된다면그범위및허용기준이어떻게확정되어야하는지의여부등에대해서는아직국내외적으로명확한해결책이제시되지못하고있다 고한다.

42 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 행위에대해제127조적용을부정한대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결이선고되었다. 동판결에대해서는기존의독립설적입장과달리종속설적입장에따른판결이라고보는시각도있고, 5) 해외에서직접침해가이루어지는경우에부분만이국내에서이루어지는경우제127조가적용될수없다는결단을한것으로보아결국입법의문제가되었다는견해 6) 도있는반면, 현행제127조에서는직접침해에대한규정이전혀없다는점에서이를전제로한대상판결의문제점을지적하는견해는찾아보기어렵다. 우리특허법제127조는국내에서발생하는동조각호의행위에대해특허침해로간주하는규정이기때문에대상판결에서문제된피고의행위가제127조에해당하는지에따라그책임여부를판단하면족한것인데왜명문규정에도없는직접침해요건을제기한것인지, 특히기존판례에서는직접침해와무관하게제127조책임을긍정하였음에도 7) 왜위사안에서는이와다른전제에서판단한것인지등에대한비판적논의가보이지않는다. 이는특허법제 127조규정의특유한입법내용을충분히고려하지않은채제외국의입법례를필요에따라차용하기때문인것으로추측이되나, 이러한해석론은명문규정에도맞지않고예측가능성의측면에서도타당하지않다. 우리특허법제127조의침해책임과관련하여서는입법연혁에있어참고가된제외국의입법례에대한고려와제외국의입법례와는상당히다른내용으로입법된현행법규정에기초한독자적해석이라는상충되는이념이상존하는데, 최근까지의주요논의나대법원판례의해석기준은주로전자 ( 즉, 입법연혁에참고가된제외국의입법례 ) 에치우쳐있다. 예컨대제127조에는전혀나와있지않은주관적요건의필요성에대한논의, 직접침해가전제되어야하는지에대한논의, 본질적구성요소를전제로해야하는지의논의등이그러하며대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결도같은취지로 5) SHIN & KIM, 2015 년도의주목할만한 IP 판례 특허부문, Legal Update, 2016.3. 30, 4 면. 6) 최승재, 특허법제 127 조제 1 호상의 생산 의의미, 지식재산정책 제 25 호, 한국지식재산연구원, 2015.12., 104 면. 7) 대법원 1996.11.27. 자 96 마 365 결정.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 43 이해된다. 물론우리특허법제127조는그직접적모델이된일본의 1959년특허법제101조와마찬가지로미국, 영국, 독일등제외국의입법례를참고하여입법된것이어서그해석에있어참고가될수는있을것이다. 하지만일본의 1959년개정특허법에서는제외국의입법례에대한검토를거친후특허권보호범위의지나친확장에대한우려를이유로제외국의입법례와는매우다른형태로입법을하게되었고, 그러한입법을우리특허법제127 조에서그대로수용한것이다. 이러한입법연혁및간접침해법리의특징, 그리고제127조의제목과고유한입법내용등을고려해볼때현재와같이현행법의명문규정과는맞지않는방향으로해석론이전개되는것은문제가있다고생각되며이에이하에서는제외국에서의간접침해법리의전개과정과입법내용의차이점등에기초한간접침해법리의특징을살펴보고, 이를전제로우리특허법제127조의법적성격을확인하면서법문에충실한독자적인해석기준의필요성을제기해보고자한다. Ⅱ. 제외국에서의간접침해법리및제도적특징 1. 간접침해법리의전개과정 (1) 미국특허발명은그발명을이루는구성요소가유기적으로결합된전체가발명을이루는것이어서특허권을침해한다고하기위해서는특허발명의청구범위에기재된각구성요소와그구성요소간의유기적결합관계가침해대상제품등에그대로포함되어있어야한다. 8) 즉, 특허발명의구성요소모두를실시하고있어야특허침해가성립되는데이를구성요소완비의원칙 (All Elements Rule) 9) 이라고하며우리특허법제126조에의한침해책임의당연한 8) 대법원 2011.9.29. 선고 2010 다 65818 판결, 대법원 2001.8.21. 선고 99 후 2372 판결등. 9) 구성요건완비의원칙이라고도한다. 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사,

44 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 전제가된다. 그런데미국에서간접침해에대한효시로알려진 Wallace 사건 10) 에서는버너부와연돌부의 2가지구성요소로이루어진램프에관한특허발명에있어피고가특허발명의핵심부분인버너부만을생산 판매한행위가문제되었고, 법원은해당버너부가다른용도를가지지않는이상피고의행위와구매자의행위는공동으로특허발명을실시한것이되므로특허권자의이익이부당하게침해된것이라고보아버너부만의판매는원고의램프에관한특허를침해한것이라고판결하였다. 11) 즉, 전통적인구성요소완비의원칙에의하면특허발명의일부구성요소에대한실시행위는특허침해가성립될수없음에도불구하고, 다른용도가없는일부구성요소에대한침해책임을긍정한것이다. 동판례를기초로그이후미국법원에서는주로전용성요건을중심으로간접침해성립여부가다루어져왔고그과정에서일부구성요소에대한특허권보호가특허권의부당한확장으로서특허권남용이아닌가하는문제가다루어졌다가이러한제반문제들을정리하여 1952년특허법제271조에간접침해규정을신설하게되었다. 12) 미국특허법제271조 (a) 가직접침해에대한규정이며, (b) 는유도침해 (inducement infringement), (c) 는기여침해 (contributory infringement) 에대한규정으로서, 후자의둘을포함하여넓은의미의간접침해 (indirect infringement) 라고할수있다. 13) 그리고간접침해와특허권남용에대한논란을해결하기위해 (d) 항을별도로규정하였고, 그이외에속지주의원칙에충실하게국내에서직접침해가발 2010, 1154 면. 10) Wallace v Holmes. 29 F. Cas. 74(1871 C. C. Conn.). 11) Charles W. Adams, Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 22, Issue 3(2006), p.372. 12) 1952 년입법과정에대한보다상세한논의는강명수, 특허법상간접침해에관한연구 특허법제 127 조의해석기준및개정방향을중심으로, 한양대학교박사학위논문, 2014, 10-16 면참고. 13) 조영선, 특허법 ( 제 5 판 ), 박영사, 2015, 441 면에서는 35 U.S.C. (b), (c), (f), (g) 를통틀어직접침해 (Direct infringement) 규정인같은조 (a) 와대비하여 간접침해 (Indirect infringement) 로부르는수가있으나이는우리특허법의간접침해보다넓은개념이어서혼동을일으킬수있으므로주의를요한다 고한다.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 45 생하지않으면간접침해도성립되지않는다고판시한 Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518(1972) 판결을정면으로배척하고지적재산권을강화하기위해 1984년특허법에서추가된것이 (f) 항이다. 14) 이러한 1952년입법에의해특허권자는간접침해를규제할수있는힘을재확인하게되었으며, 특허권의독점적행사가특허권남용에해당하지않는적법한권리행사라는지위를얻게되었다고평가되고있다. 15) (2) 영국및독일 16) 영국의간접침해도입배경은미국과대동소이한데특허권을직접침해한것이아니라그러한직접침해에기여한자를기여침해자로간주하는것을원칙적으로부정하였으나, 기여자의수가대다수이고직접침해자가소수인경우등과같이직접침해자에대한권리행사만으로는특허권자보호에문제가생기는경우가있음을고려하여간접침해를도입한것이다. 17) 즉, 영국에서는제3자가특허권의직접침해를유인또는교사하거나공모또는방조한경우에한해서당해제3자의특허침해로인한불법행위책임을인정하는등전통적으로엄격한요건하에서만간접침해 18) 를인정해오다가, 1977년에유럽공동체특허조약 (Community Patent Convention: CPC) 제26조 19) 의간접 14) Tom Arnold & Louis Riley, Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 76, Issue 5(May 1994), p.379. 15) Maurice E. Gauthier, Contributory Infringement, Boston University Law Review, Vol. 41, Issue 4(Fall 1961), p.556. 16) 이부분에대한보다상세한내용은강명수, 전게논문, 26-35 면참고. 17) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed), London Sweet & Maxwell(2010), p.277. 18) 영국에서는간접침해를 2 차적침해 (secondary infringement) 라고도한다. Nari Lee, Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy, IDEA[The Intellectual Property Law Review)(vol.48, no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.367 주 85]. 19) (1) A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the

46 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 침해규정에따라특허법제60조에다음과같은간접침해규정을입법화하였다. 20) (2) 특허권이유효하며특허권자의동의가없는상태에서특허권자외의어떤자가실시권자기타특허발명을실시할권한을부여받은자이외의자에게그발명의실시를위하여발명의본질적요소 (an essential element of the invention) 와관련된수단들을영국에서공급하거나공급의청약을한경우, 그자가그수단들이그발명을영국에서실시하는데적합하고이를의도하고있다는것을알고있거나그상황에서합리적인사람에게그것이분명한때에는그발명의특허권을침해한것이다. (3) 제2항은범용의유통상품 (a staple commercial product) 의공급또는청약에대하여는, 그것이공급받은자또는청약을받은자로하여금제1항 ( 특허의직접침해 ) 에의하여특허침해를구성하는행위를유도할목적으로이루어지는것이아닌한적용되지아니한다. 21) patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. (2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25. (3) Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1. 20) Lionel Bently/Brad Sherman, Intellectual Property Law(2nd ed), Oxford University Press(2004), p.531. 21) 2004.7.22. 개정이후의특허법원문은다음과같다. 곽민섭, 특허권의간접침해제도의개선방안에관한연구, 한양대학교박사학위논문 (2011), 53 면주 101). Section 60: (2) Subject to the following provisions of this section, a person(other than the proprietor of the patent) also infringes an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 47 한편, 독일에서는판례를통해미국의간접침해를직접침해의방조이론으로해결해왔고별도의간접침해를인정하지는않았다. 그런데방조책임은직접침해를제3자가한경우에만인정된다는한계가있고, 독일은우리나라와마찬가지로가정에서의실시행위는업으로서의실시가아니므로직접침해를구성하지아니하며, 따라서일반가정에서의실시에만필요한재료를판매하여도방조책임이성립할수없다는한계가있었다. 22) 이에특허방법의실시에필요한장치등을양수한자의행위가직접침해를구성하는지여부를불문하고그양도인을추급하기위해 1927년이래독일대법원은간접침해를인정하였다. 23) 다만간접침해가성립하기위해서는직접침해가전제되는지또는간접침해자의주관적요건이필요한지등에대해견해대립이있었는데, 독일판례는기본적으로간접침해는수령자에의한직접침해가있거나직접침해의상당한가능성이있고그러한행위에는주관적요건이충족되어야한다는견해를취하였다. 24) 그리고 1975년 12월 15일룩셈부르크에서 9개의회원국간에서명된유럽공동체특허조약 (Das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt) 제30조에간접침해에관한규정을두게되자 25) 특허권의효력을확장하지아니하고직접침해에대한권리구제의실효성을높이기위하여 1980년 12월특허법제10조를입법하였다. 26) 즉, 권원없는제3자가특허발명의일부구성요소를실시함으로써발생할수있는특허권의직접침해를사전에방지하기위한취지로간접침해규정을신설한것이다. 27) 이러한 1980년독일특허법제10조는다음과같이규정하고있으며, 28) (3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above. 22) Peter Mes, Die mittelbare Patentverletzung, GRUR 1998, S. 281. 23) 송영식외 6, 전게서, 629-630 면. 24) Rudolf Kraßer, Patentrecht 5.Aufl., C.H.Beck, 2004, S. 831. 25) Aktuelle Berichte, EG-Patent, GRUR 1983, S. 290. 26) 곽민섭, 전게 ( 주 2), 97 면 ; 송영식외 6, 전게서, 630 면. 27) 박영규, 전게논문, 97 면.

48 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 1981년 1월 1일이후특허출원된발명에적용된다. 29) 1 특허권은모든제3자가특허권자의허락을얻지않고본법시행지역내에서특허발명을실시할권원을갖지않는자에대하여특허발명의본질적구성요소에관한수단을, 특허발명을실시하기위하여사용될것을알고있거나혹은특허발명의실시에적합하게하여실시를위하여사용될것을예정하고있는것이분명한상황에서공급하거나공급을청약하는것을금지하는효력을갖는다. 2 제1항은그수단이원료인상업생산물인때 30) 는제3자가제9조제2문 ( 특허권의직접침해배제의효력에관한규정 ) 에의해금지되는행위를타인에게교사하는경우를제외하고는적용하지아니한다. 3 제11조제1호내지제3호 ( 특허권의효력제한규정 ) 31) 에관한행위를하는자는제1항의적용에있어서는특허발명을실시한권원을가지는것으로보지않는다. (3) 일본일본은구법 ( 大正 10 年法 ) 에서간접침해에대한규정을두지않고민법제 719조의공동불법행위의문제로다루어오다가 1959년특허법에서간접침해에대한규정을신설하였고 ( 현행법제1호및제4호 ), 32) 이후 2002년 ( 제2호및제5호 ) 과 2006년 ( 제3호및제6호 ) 개정법에서각각침해태양을추가하여현재 6개의간접침해규정을두고있다. 1959년특허법에서처음제정된제1호 28) 中山信弘編著, 註解特許法 ( 上 ) 第 3 版, 靑林書院, 2000, 956 면. 29) 中島基至, ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 ドイツ最高裁 2005 年 6 月 7 日判決 (X ZR 247/02)[ 綱車式エレベ - タ - 事件 ]-, Law & Technology No. 58, 民事法研究会, 2013.1., 26 면. 30) 표호건, 프로그램관련특허에서의간접침해규정의검토, 발명특허 29 권 5 호, 한국발명진흥회, 2004.5., 59 면에서는 일반적으로시장에있어취득할수있는제품 으로보고있는데, 일반유통품 에대한적용제외라는점에서그실질적인차이는없다고할것이다. 31) 제 1 호는 비영업적인목적을위하여하는사적행위, 제 2 호는 실험을위한사용, 제 3 호는 의약의사적조합행위 등특허권의효력이제한되는규정이다. 32) 中山信弘 小泉直樹編, 新 註解特許法 ( 下 ), 靑林書院, 2011, 1473 면.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 49 및제4호는제외국의입법례와유사점을찾아보기어려울정도의독특한입법임에반해 2002년개정법에서추가된제2호및제5호는제외국입법례와매우유사한규정이며, 2006년개정법에서추가된제3호및제6호는양도등또는수출을위한소지행위를규제하는것으로서전통적인의미의간접침해와는성질이다른것이다. 33) 특히일본의 1959년특허법에서신설된간접침해규정 ( 제1호및제4호 ) 은우리나라특허법제127조에그대로수용되었기때문에그입법배경을참고할필요가있는데, 간접침해규정의도입배경과관련한공업소유권제도개정심의회의답신에서는 특허발명에관계된물건의조성부분또는그물건을제작하기위하여사용된재료, 기계, 장치또는특허발명에관계된방법을실시하기위하여사용된재료, 기계또는장치를그특허권을침해할목적을가지고주로특허권의침해에사용될것을알고서제작, 판매, 확포또는수입한자는그특허권을침해한것으로간주한다 고되어있었다. 34) 즉, 원래는주관적요건을전제로한것으로서제외국의간접침해규정과유사한입법을의도하였던것이나최종입법과정에서위답신의내용과달리주관적요건이나간접침해대상물에대한규정들이모두삭제되고객관적인요건만을전제로한규정을두게되었다. 일본이간접침해규정을도입하는과정에서처음의도한것과달리목적이나인식등의주관적요건을일체배제한채침해자의객관적행위만으로간접침해가성립될수있도록규정한것에는주관적요건에대한입증의곤란을피하고, 간접침해의용이한적용에의한특허권효력의과도한확장을방지하기위한취지가있었다. 35) 법규정에 ~ 에만 이라는전용성요건이부가된것도특허권의부당한확대적용을억제하기위한것이었는데, 36) 이를 33) 조영선, 전제서, 441-442 면에서는일본의간접침해를소개하면서제 3 호및제 6 호를언급하지않고있다. 34) 홍광식, 특허권등침해의제유형, 재판자료 제 56 집, 법원행정처, 1992, 309 면 ; 中山信弘編著, 전게서, 955 면. 35) 中山信弘 小泉直樹編, 전게서, 1474 면 ; 中山信弘編著, 전게서, 955 면. 36) 特許廳編著, 工業所有權法逐條解說 ( 第 18 版 ), 社團法人發明協會, 2010, 285 면.

50 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 완화하여해석하면본래침해가되지않는행위를용이하게침해로볼우려가있기때문에이러한전용성요건은엄격하게해석해야한다고보고있다. 37) 이와더불어일본이 1959년의입법과정에서간접침해에대한인정범위를제한한것에는당시일본의사정이반영된것이라는견해도있다. 즉, 당시일본으로서는선진기술의도입과함께자국의기술개발을활성화함으로써전후의국가경제발전을촉진할필요성을강하게느끼고있었던반면, 갑작스런특허권보호의확대로인한국부의유출과국내거래의안정에미치는충격이우려되었으며, 나아가특허권에대한간접침해로될수있는것중특허법에간접침해로규정되지않은것은민법의불법행위규정에의하여어느정도보호될수있을것이라는고려도있었다는것이다. 38) 이와같이일본의 1959년특허법상간접침해규정은미국이나영국또는독일의간접침해와달리주요구성요소를대상으로한다는명시적규정이없고직접침해가전혀고려되지않는다는점에서큰차이가있고, 39) 무엇보다도제외국의입법례에비해그적용범위를객관적인행위태양만을전제로제한적으로도입했다는점에서특징이있다. 40) 2. 간접침해의제도적특징 앞서살펴본제외국에서의간접침해법리의전개과정에의하면간접침해에대한제도적특징으로다음과같은점들을생각할수있다. 첫째, 특허권보호를위해간접침해가반드시필요한것은아니며, 간접침해를인정할것인지여부는입법정책의문제라는점이다. 간접침해제도는 37) 仙元隆一郞, 特許法講義, 悠悠社, 1996, 168 면. 38) 곽민섭, 전게논문 ( 주 21), 3 면. 39) 角田政芳 辰巳直彦, 知的財産法 ( 第 6 版 ), 有斐閣, 2012, 171 면. 40) 후술하는바와같이우리특허법제 127 조는제외국의간접침해와는법적성질이다른데따라서이와동일한입법인 1959 년일본특허법상의침해간주규정도간접침해라고하기는어렵다. 이에반해 2002 년특허법에서신설된규정들은전형적인간접침해에해당하는바, 결국일본특허법제 101 조는간접침해에해당하는것과그렇지않은것이혼재되어있다고봄이정확할것이다.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 51 어디까지나특허권이부당하게확장되지아니하는범위에서그실효성을확보하고자하는것으로설명되고있는데, 41) 실효성확보 라는의미는이를보호범위에서배제하더라도특허권보호자체가무의미해지는것은아니지만 ( 이점에서균등침해와다르다 ) 특허권자를좀더충실히보호하기위해직접침해이외의일부행위를침해로간주하는것으로이해된다. 따라서극단적으로특허권자보호를직접침해에만한정하고간접침해를부정하더라도특허권보호가무의미해지는것은아니며, 간접침해법리는각국의특허법이제정 시행된이후미국판례에의해비로소생성 발전된법리일뿐만아니라간접침해행위중일부영역은공동불법행위책임으로규율할수도있다. 42) 이러한점에서결국간접침해는특허제도를위해본질적으로필요한보호장치가아닌어디까지나특허권자를좀더넓게보호해주기위한입법정책적결단의산물임을알수있다. 43) 둘째, 간접침해를도입할경우어느범위까지를간접침해로규율할것인지도각국이입법정책으로정할문제라는것이다. 실제제외국에서는간접침해에대한입법과정에서특허권의실효적보호라는기본이념에는동의하면서도각국의상황에따라상이한입법을하여세부적인내용에있어차이가있다. 44) 즉, 영국과독일은미국의입법을수용하긴하였으나각국의현실및필요성을고려하여구체적인입법내용에차이가있고, 45) 일본의 41) 中山信弘, 特許法 ( 第二版 ), 弘文堂, 2012, 413 면. 42) 來栖和則, 日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較, パテント Vol.55 No.12, 日本辨理士會, 2012, 37 면. 특히직접침해의성립을전제로한다는입장에의하면간접침해가공동불법행위책임과유사하게된다. 43) 산업재산권의정책적특성에대해서는강동세, 지적재산권의형사적이해, 세창출판사, 2003, 13-14 면, 산업재산권중특히특허권이그속성을가장많이지니고있다는점에대해서는민형기, 지적소유권의형사상보호, 재판자료 제 57 집, 법원도서관, 1992, 237 면참고. 44) 송영식외 6, 전게서, 647 면에서는 특허권의효력을확장하기보다는특허권을효과적이고실질적으로보호하기위하여세계각국이채택하고있는간접침해규정은그세부적인내용에있어서는상당한차이를보이고있다 고한다. 45) 영국은미국의기여책임규정과달리그대상을발명의본질적구성요소로제한하고있으며, 독일은간접침해가성립하기위해서는직접침해가전제되며다만여기서의직접침해는일반적인특허권의침해와달리판단할수있음을명확히하고있다.

52 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 1959년특허법에서는제외국의간접침해제도가특허권효력의부당한확장이될수있다는문제점을인식하여제외국과는매우다른입법을하였다. 46) 그리고일본의 2002년개정특허법에서신설된제101조제2호및제5 호는미국특허법상간접침해규정과유사하지만, 일반유통품을명시적으로제외하면서 발명에의한과제의해결에불가결한것 을대상으로하여그구체적인적용범위에있어서는미국특허법과차이가있다. 47) 이와같이직접침해가아니지만침해로간주하여특허권자를보호할필요성이있는경우로서어느행위까지를간접침해로규율할것인지는전적으로각국이입법정책으로정할문제이다. 48) Ⅲ. 우리특허법제 127 조의법적성격및해석기준 1. 제 127 조의법적성격 (1) 특허권의효력을확장한침해책임우리특허법제127조에서는 침해로보는행위 라는제목하에물건의발명과방법의발명에대해각각침해간주규정을두고있는데, 일본의 1959년특허법에서신설된제101조제1호및제4호와동일한입법이다. 즉, 우리나라특허법제127조는일본의 1959년특허법상침해간주규정을그대로수용한것이어서일본의입법배경및법규정상의특징은제127조의해석에있어중요한기준이될수있다. 일본은제외국의간접침해규정에대해특허 46) 미국특허법과비교한일본의 1959 년특허법상간접침해규정의적용한계에대해서는吉井参也, 特許法第 101 条に定める侵害 東京地裁昭和 56 年 2 月 25 日判決の提起した問題, 特許爭訟の際問題 發明協會, 1986.12., 685 면이하참고. 47) 來栖和則, 전게논문, 46 면참고. 48) 직접침해의성립요건과관련하여특허권의효력을 업으로서 실시로한정하여개인적 가정적실시를 ( 직접 ) 침해의대상에서제외한것도어디까지나입법정책적결단의산물이라는견해로吉井参也, 전게논문, 684 면.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 53 권효력의지나친확장이될수있다는우려하에제외국과는매우다른내용으로 1959년입법을하였고, 법원은그러한입법배경및내용에따라엄격하게동규정을해석 적용하였는데이에따른특허권자보호공백의문제가지적되어결국 2002년특허법에서제외국과유사한간접침해유형을추가한것이다. 49) 그렇다면우리특허법제127조도제외국의간접침해법리에서논의되는요건들 ( 예컨대, 주관적요건, 직접침해의요부, 발명의본질적구성요소인지여부등 ) 을고려하기보다는고유한입법내용자체에충실하게해석 적용할필요가있다. 그것이인정여부및인정범위는각국이입법정책적으로결정할문제라는간접침해법리의특징에도부합한다. 그리고이러한관점에서볼때제127조의법적성격을제외국의간접침해와동일하게보는것은의문의여지가있다. 즉, 제외국의간접침해규정과는유사성을찾아보기어려울정도로규정내용에차이가있기때문에제 127조를간접침해라하는것 50) 은무리가있다. 오히려제127조의제목에서알수있듯이동규정은직접침해가아닌일부행위를침해로간주하는것이기때문에결국직접침해와는구별되는 독자적인침해행위 로보는것이타당하고, 51) 직접침해와의구분을위한용어가굳이필요하다면 간접침해 가아닌 간주 ( 또는의제 ) 침해 라고하는것이보다적절할것이다. 52) 간접침해라는용어를사용하게되면그용어속에비록 간접적 이긴하지만특허권을 49) 來栖和則, 앞의논문, 44 면. 50) 윤선희, 특허법 ( 제 5 판 ), 법문사, 2012, 739 면 ; 정상조 박성수공편, 전개서, 93 면 ; 송영식외 6, 전게서, 636 면. 51) 김창화, 특허법상 침해로보는행위 의법적성격에대한연구, 산업재산권 제 50 호, 한국지식재산학회, 2016.8., 13-17 면에서도이와유사한취지에서침해로보는행위와간접침해양자의정의와요건에는상당한차이가있어제 127 조는간접침해가아니고오히려직접침해의일종이라고한다. 한편, 저작권법제 124 조 ( 침해로보는행위 ) 에대해간접침해라기보다는침해행위가아닌행위를침해로간주하는점에서 의제침해 가타당하다는견해로정태호, 저작권의간접침해의유형별판단기준, 지식재산연구 제 6 권제 2 호, 한국지식재산연구원, 2011.6., 77 면. 52) 우리나라와일본에서는간접침해를직접침해의전제로하고있지않기때문에법문과달리간접침해의용어를사용하는것은부적절하고침해간주또는간주침해가바람직하다는견해로, 김관식, 간접침해에서타용도유무의판단기준, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012, 633 면주 5).

54 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 침해 하는행위로받아들여지고이로인해직접침해와의연관성 ( 즉, 다른사람에의해직접침해가발생하는것에대해간접적으로관여한것 ) 이강하게부각되는문제도있다. 53) 또한제127조는침해가아닌행위를침해로간주하는것이기때문에특허권의효력을그만큼확장한것으로보는것이타당하며, 54) 이와달리제외국의간접침해법리에서와마찬가지로우리특허법제 127조도어디까지나특허권이부당하게확장되지아니하는범위에서그실효성을확보하고자하는것으로설명하는견해나판례 55) 는우리특허법제 127조의법적성격을충분히고려하지못한것으로생각된다. (2) 제도의취지제127조를간접침해라고하는대다수의견해는동규정의취지를직접침해의전단계행위로서직접침해에이를개연성이높은행위를규제하는것이라고한다. 56) 즉, 제127조책임을직접침해와연계하여설명하는견해가많은데우리특허법제127조는직접침해가인정되지않는경우에도성립되기때문에동규정의취지에있어직접침해를전제하는것은부정확한측면이있다. 이러한관점에서볼때우리대법원이 발명의모든구성요소를가진물건을실시한것이아니고그전단계에있는행위를하였더라도발명의모든구성요소를가진물건을실시하게될개연성이큰경우에는장래의특 53) 예컨대윤선희, 지적재산권법 ( 제 14 정판 ), 세창출판사, 2014, 129 면에서는 특허권의간접침해란 간접적으로특허발명을실시하는행위 라고하고, 정연호, 중국특허권의침해와구제, 중국법연구 제 4 집, 한중법학회, 2004.6., 99 면에서는 타인의특허권을침해하는데기여하거나침해를유도하는형태의침해행위 라고한다. 54) 김창화, 앞의논문, 17 면도이와같은취지에서제 127 조는특허권리범위의확장으로파악하는것이타당하다고한다. 55) 대법원 2015.7.23. 선고 2014 다 42110 판결. 박성호, 전게논문, 193 면에서는 특허권이부당하게확장되지않는다는관점에서마련된규정 이라하고, 최승재, 전게논문, 98 면에서도 간접침해제도는특허권이부당하게확장되지아니하는범위에서그실효성을확보하고자하는양자의균형이실무상중요하다 고한다. 56) 김수철, 특허침해에있어서공동불법행위책임에관한고찰, 지식재산연구 제 7 권제 1 호, 한국지식재산연구원, 2012.3., 8 면 ; 윤선희, 전게서 ( 주 53), 129 면 ; 송영식외 6, 전게서, 623 면 ; 박영규, 전게논문, 107 면 ; 안원모, 특허권의침해와손해배상, 세창출판사, 2005, 9 면등.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 55 허권침해에대한권리구제의실효성을높이기위하여일정한요건아래이를특허권의침해로간주하려는취지 라고판시하고있는것 57) 및같은취지로설명하는견해들 58) 이타당한측면이있다. 그런데이러한판례및견해들도앞부분에서는직접침해라는표현대신발명의모든구성요소를가진물건의실시라고하면서도뒷부분에서는다시 장래의특허권침해 에대한권리구제라는표현을사용함으로써직접침해와의연계를완전히배제하지는않고있는듯하다. 하지만우리특허법제127조는최종실시자의행위가직접침해에해당하지않는경우에도성립하며 59) 동규정의실시행위를한자가그물건을사용또는판매할의사가있는지등이후의실시여부나태양을일체고려하지않고있기때문에그러한해석은재고할필요가있다고할것이다. 마찬가지이유에서제127조에대한형사처벌적용가부와관련하여 특허권침해의미수범에대한처벌규정이없어특허권직접침해의미수범은처벌되지아니함에도특허권직접침해의예비단계행위에불과한간접침해행위 라고한대법원 60) 의판시도제127조의책임을직접침해에종속된성질로본다는점에서의문의여지가있다. 우리특허법제127조의법적성격을고려해볼때동규정의취지는침해가아닌행위중일부를침해로간주하여특허권의보호범위를확장한것으로설명하는것이보다타당할것으로생각된다. 2. 제 127 조의해석기준 제127조의법적성격을특허권자의실효적보호를위한독자적인침해행위로본다면동규정의해석또한그고유한입법내용에맞게문언에충실 57) 대법원 2015.7.23. 선고 2014 다 42110 판결, 대법원 2009.9.10. 선고 2007 후 3356 판결. 58) 박성호, 전게논문, 193 면 ; 최승재, 전게논문, 98 면. 59) 일본의 2002 년개정특허법에서추가된제 101 조제 2 호및제 5 호에서는 그발명의침해 가아닌 그발명의실시 라고하고있어최종실시자의행위가직접침해에해당하지않는경우에도동규정을적용할수있다. 60) 대법원 1993.2.23. 선고 92 도 3350 판결.

56 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 한해석기준을적용함이타당하다. 예컨대, 특정인의행위가제127조제1호에해당하는지여부를판단하기위해서는동규정에따라 그물건의생산에만사용하는물건 을 생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 를 업으로서 한것인지에따라판단하면족하고, 동규정에나와있지않은주관적요건이나직접침해의존부등에대한고려는필요없다고할것이다. 그러나제127조책임의성립요건에대해서는거의대부분명문의규정에나와있지않은주관적요건및직접침해의필요성에대한논의가이루어지고있는데, 명문규정에맞게주관적요건이나직접침해의존재를필요로하지않는다고보는것이다수설적견해이지만 61) 전자와관련하여 동규정에행위자의주관적요소가언급되어있지않다고하여간접침해를규제함에있어주관적요소가전혀배제되어있다고보아서는안된다는견해 62) 나 전용성요건과관련하여다른용도에사용되고있어도사용하는자가주관적인의도를갖고침해물건을생산하는경우를포함시키지않으면간접침해의여지가극히적기때문에특허권이충분히보호되지않는다는견해 등주관적요건의필요성을주장하는견해들이있고, 63) 후자와관련하여 간접침해는직접침해의배제를목적으로한것이고이를넘어서특허권의보호를확장하는것은아니므로간접침해의성립은직접침해의성립에종속한다는견해, 64) 특허권자의손해는실질적으로특허권을침해하는실시가있어야비로소발생한다는점혹은직접침해를전제로하지않고간접침해를인정하는경우에는특허권의효력이부당하게확대될수있다는점에서특허권의간접침해는독립적인권리로인정될수없고다만직접침해를전제로하여인정될수있는것으로해석할수있다는견해 등 65) 종속설을취하는견해들도있다. 66) 우리대법원은주관적요건 61) 김창화, 전게논문, 12 면. 62) 김종윤, 전게논문, 10-11 면. 63) 권태복, 전게논문 [ 주 2, 1994.4.( 하 )], 22 면. 그외에입법론으로침해의사의유무에따라범용품에대한간접침해를인정할필요가있다는견해로정현수, 특허권간접침해에관한연구 (Ⅱ), 변시연구, 한빛지적소유권센터, 2004.5., 122 면참고. 64) 홍광식, 전게논문, 320 면. 65) 박영규, 전게논문, 111 면. 다만동견해는 113 면에서특허법상의간접침해는 2 단계로

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 57 의필요성에대해서는긍정한판시가없으며직접침해의존재에대해서는토너카트리지사건 67) 에서직접침해가성립하지않는경우임에도제127조책임을긍정하여독립설의입장인것으로이해되었으나, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서는종속설을전제로한듯한판시를하여판례의정확한입장이무엇인지에대한의문을남기게되었다. 68) 이와같이특허법제127조의명문규정에없는요건들을고려하는견해들은제127조의입법에참고가된제외국의간접침해법리를고려한것으로생각된다. 법해석에있어입법경위를고려하는것은타당하지만, 간접침해법리의특징및우리특허법제127조의입법배경이된일본의 1959년특허법상제101조의제정과정및최종입법내용을고려해볼때그와같은해석은오히려입법취지에맞지않다고생각된다. 무엇보다일본의 1959년입법에서는제외국의간접침해법리가특허권효력의부당한확장이될수도있다는우려가있어제외국과는다른내용의입법을하였는데, 그해석에있어서다시제외국의법리를차용한다는것은이해하기어려운측면이있다. Ⅳ. 특허법제 127 조에관한판례의검토 1. 일반 (1) 간접침해법리에기초한대법원의태도 일본의 1959년특허법에서신설된제101조규정을그대로수용한우리특허법제127조에도소위전용성요건으로 ~ 에만 이규정되어있는데, 입법취 구성되는직접침해의 1 단계에해당하는것으로보아직접침해가없어도간접침해가성립될수있는것으로파악하는것이타당하다고하면서, 다만주관적요건이충족되는경우에한하여간접침해로인정하는방안이모색되어야할것이라고한다. 66) 정상조, 전게논문, 559 면에서는 직접침해의존재또는직접침해의상당한가능성을전제 로해석하고있다. 67) 대법원 1996.11.27. 자 96 마 365 결정. 68) 이판결에대한구체적인검토는후술하기로한다.

58 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 지에서알수있듯이침해로보는행위의범위를제한하기위한것으로서이에대한입증이쉽지않고이로인해실제우리나라에서는제127조책임과관련한사례가많지않다. 69) 그런데그나마지금까지선고된일부사례들에서우리대법원은직접침해와무관하게제127조책임을긍정한사례 70) 를제외하고제127조책임을제외국의간접침해와같은범주로보는전제하에서일련의판시들을해오고있는데, 앞에서살펴본일부판례들외에도예컨대특허법제127조에대해강학상용어인 간접침해 라는표현을그대로사용하고있으며, 71) 또한제외국의간접침해법리에서중요하게다뤄지고있는발명의본질적인구성요소를중요한기준으로보면서 특허발명의대상이거나그와관련된물건을사용함에따라마모되거나소진되어자주교체해주어야하는소모부품일지라도, 특허발명의본질적인구성요소에해당하고다른용도로는사용되지아니하며일반적으로널리쉽게구할수없는물품으로서당해발명에관한물건의구입시에이미그러한교체가예정되어있었고특허권자측에의하여그러한부품이따로제조 판매되고있다면, 그러한물건은특허권에대한이른바간접침해에서말하는 특허물건의생산에만사용하는물건 에해당 한다고하였고, 72) 생산에만사용하는물건인지에대한문언적해석보다는직접침해를필연적으로수반하는경우에는간접침해가성립한다는전제하에서 확인대상발명의물건을공급받은사람이연마패드를사용하여화학적기계적평탄화 (chemical mechanical planarization. 통상 CMP 로약칭된다 ) 공정을수행하는때다수의다이아몬드입자가부착된컨디셔너로연마패드의표면을압착하여문지르는브레이크인 (break-in) 및컨디 69) 김창화, 앞의논문, 20-21 면참고. 70) 대법원 1996.11.27. 자 96 마 365 결정. 71) 대법원ᅠ 2015.7.23. 선고ᅠ 2014 다 42110 ᅠ판결, 대법원ᅠ 2009.9.10. 선고ᅠ 2007 후 3356 ᅠ판결등. 72) 대법원 2001.1.30. 선고 98 후 2580 판결. 이판결과관련하여직접침해의성립을요하는가에관하여독립설을취하는이상그러한부품이실제로소비자의수선권행사라는정당한목적에사용되는가아니면직접침해에사용되는가의여부는묻지않기때문에소모품의경우에도이와같은요건이갖추어진이상은간접침해가성립한다고보아야한다는견해로최정열, 간접침해의성립여부에관한판단기준및입증책임, 정보법판례백선 (Ⅰ), 박영사, 2006, 16-17 면.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 59 셔닝 (conditioning) 공정 ( 이하 컨디셔닝공정 이라약칭한다 ) 이필수적으로부가되고, 이러한컨디셔닝공정을수행하는경우에확인대상발명의연마패드에는이사건특허의소형유동채널의수치범위내에있는폭과길이및밀도를가지고서연마슬러리를이동시키는통로로작용함으로써이사건특허의소형유동채널과동일한구조와기능을하는원심판시줄무늬홈이반드시형성 된다는이유로확인대상발명의물건은이사건특허물건의생산에만사용되는것에해당한다고판시 73) 하였다. (2) 카트리지사건및연마패드사건판례에대한검토제127조에대해 간접침해 라는용어를사용하거나 직접침해 를전제로한판시의문제점은앞에서지적한바와같은바, 카트리지사건과연마패드사건에서의대법원판단을검토해보면, 우선카트리지사건에대한판례는제 127조에규정이없음에도불구하고제외국의간접침해법리에서중요하게다루어지는 본질적구성요소 를전제로설시하고있다는점에서문제가있고, 판례가설시하고있는 5가지요건이과연제127조로부터도출될수있는것인지도의문이며, 74) 소모품이아닌일반부품에대해서는어떤요건하에서제127조를적용한다는것인지를알수없고, 무엇보다도소모품이그물건을생산하는데에만사용하는물건으로보기어렵다는점에서수긍하기어렵다. 즉, 제127조의문언규정을통해그와같은적용요건을도출한다는것은거의불가능하며오히려결론을정해두고필요한요건을무리하게구성한것이아닌가하는의구심을갖게된다. 그리고연마패드사건에대한판례역시실시과정에서특허발명의구성요소를모두갖추게되는물건이과연특허발명을생산하는데사용하는물건인지의문이고, 오히려 법조문 73) 대법원 2009.9.10. 선고 2007 후 3356 판결. 이판결은특허법제 127 조제 1 호에서정하고있는 생산 의의미와범위및 특허물건의생산에만사용하는물건 에해당하기위한요건에관하여구체적으로설시한최초사례이다. 한동수, 간접침해의성립요건, 대법원판례해설 제 82 호, 법원도서관, 2009, 686-687 면. 74) 위판결에대한비판적검토에대해서는정차호, 간접침해판단 : 직접침해 에만 사용여부, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012, 643-645 면참고.

60 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 이 그物의생산 이라고규정하고있고, 그物의생산또는사용 등이라고규정되어있지않은점에비추어공급을받은物을소재로하여그것에무언가손을가할것이필요하고, 소재본래의용도에따라서사용하는데지나지않은행위는포함되지않는다 고한일본법원의해석이타당한것으로생각된다. 75) 그럼에도불구하고대법원이제127조책임을긍정한것은직접침해에이르는전단계행위는침해가된다는제외국의간접침해법리를차용한결론으로생각된다. 제127조책임의성립여부는동규정의문언에따라특허발명의생산에만사용하는물건인지등을기준으로판단함이타당하고, 이에의할때위경우모두특허발명의생산에만사용하는물건으로보기어려워제127조침해책임이부정되는것으로보아야할것이다. 76) 75) 닥터블레이드의세라믹표면피복의두께가최고 0.25mm 인특허권에대한간접침해가문제된사건에서일본법원은 위법조문이 그物의생산 이라고규정하고있고, 그物의생산또는사용 등이라고규정되어있지않은점에비추어공급을받은物을소재로하여그것에무언가손을가할것이필요하고, 소재본래의용도에따라서사용하는데지나지않은행위는포함되지않는다 고하면서, 특허청구범위중에 세라믹재료의표면피복이최고 0.25m 두께를갖는층 이라고수치한정되어있는경우에, 제조 판매된피고제품의피복두께가 0.525m 0.313m 이어서구입자가사용중에마모에의해위수치범위내에포함된결과가되더라도, 간접침해에포함되지않는다고하였다. 東京地裁平成 14 5 15 平成 13 年 ( ワ ) 第 1650 号. 이와관련하여일본사례는대상제품을정상적으로사용한결과특허권의수치범위내로들어간것인반면, 우리대법원사건은확인대상발명이정상적으로사용되기위해서는처음부터특허권이가지는줄무늬홈을형성시키고이를지속적으로형성시켜야하므로위사건과는사안을달리하므로원용할수없다는견해가있으나 ( 한동수, 전게논문, 684 면주 84), 용도에따른사용과정에서특허발명과동일한구성을갖추게된다는점에서차이가없을뿐더러본래용도대로사용하는행위는 생산 이라고볼수없다는일본법원의판시는우리대법원사건에도동일하게적용되어야하는게아닌가생각된다. 76) 이러한행위에대해특허권자를보호하지못하는문제가있을수있으나이는일본과같이입법을통해보완해야하지제 127 조의적용범위를확대해석하여해결하는것은법적성격이나입법연혁에비추어타당하지않다. 참고로연마패드사건의경우제 127 조책임이아니라특허발명의구성요소가갖추어진경우직접침해책임을인정하거나또는대상판결에서문제된사안과같이그전단계인경우에는직접침해의우려가있다는이유로제 126 조의침해예방청구권으로구제하는방안이적절할것으로생각된다.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 61 2. 반제품수출행위와제 127 조책임여부에관한최근판례의검토 (1) 대법원의판단직접행위자의행위와관계없이간접침해행위가성립한다고하는독립설이우리나라통설이며, 77) 명문의규정및입법연혁에부합하는해석이다. 따라서국내에서제127조에규정된행위가발생하였으나이를토대로한발명의모든구성요소의실시는국외에서발생하는경우제127조를적용할수있는지의문제도결국국외에서의행위여부와상관없이국내에서이루어진행위가제127조에해당하는지여부로판단하면족하다. 기존에우리대법원도토너카트리지사건 78) 에서직접침해를고려함이없이간접침해의성립을인정하였고이는독립설을따른것으로이해되었다. 79) 그런데대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결에서대법원은 간접침해제도는어디까지나특허권이부당하게확장되지아니하는범위에서그실효성을확보하고자하는것이다. 그런데특허권의속지주의원칙상물건의발명에관한특허권자가그물건에대하여가지는독점적인생산 사용 양도 대여또는수입등의특허실시에관한권리는특허권이등록된국가의영역내에서만효력이미치는점을고려하면, 특허법제127조제1호의 그물건의생산에만사용하는물건 에서말하는 생산 이란국내에서의생산을의미한다고봄이타당하다. 따라서이러한생산이국외에서일어나는경우에는그전단계의행위가국내에서이루어지더라도간접침해가성립할수없다 고판시하였다. 80) 이와관련하여미국특허법제271조 (f) 를참고한입법적개정의검토필요성을언급하는견해도있는데, 81) 대법원판단에대 77) 도두형, 전게논문, 21 면 ; 안원모, 전게서, 9 면 ; 김정완, 특허권의효력, 법률행정논총 제 19 집, 전남대학교법률행정연구소, 2000, 151 면 ; 김종윤, 전게논문, 7 면등. 78) 대법원 1996.11.27. 자 96 마 365 결정. 79) 정상조, 지적소유권법, 홍문사, 2004, 193 면. 80) 대법원 2015.7.23. 선고 2014 다 42110 판결. 81) 최승재, 전게논문, 104 면.

62 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 해달리의문을제기하지는않고있다. (2) 판례에대한검토판례는속지주의원칙상특허실시에관한권리는특허권이등록된국가의영역내에서만미친다고하고있는데이는당연한내용으로서논의의여지가없고, 다만이를전제로제127조제1호의 생산 이란국내에서의생산을의미한다고판시한것은특허법제127조의법적성격을충분히고려하지못한것에서비롯된잘못이라생각된다. 우리나라특허법은우리나라영역내에서만그효력이미치는것으로서달리속지주의가문제될여지는없으며, 제127조역시우리나라영역내에서발생하는일부행위를침해로간주하는것이어서속지주의문제가제기될이유는없다. 예컨대원고가국내에자동차에대한특허를가지고있는데피고가국내에서그자동차의핵심구성요소인엔진을생산하는경우에는제127조에해당하게되고그물건을전제로한자동차의생산이어디에서이루어지는것인지는제127조와전혀관련이없으며이는어디까지나국내에서의침해행위를문제삼는것이어서속지주의위반의문제도발생하지않는다. 다만피고의행위가제127조의실시태양에해당하는지를검토하여만약 수출 행위를한것이라면동규정의행위태양에해당하지않는다는이유로제127조책임을부정할수는있을것이다. 위사안에서는 N95와 N96의각반제품을피고가국내에서생산하여수출한행위가문제된것이어서, 그중생산행위는제127조에해당하고수출행위는제127조해당하지않는다고하거나, 또는생산행위는수출을위한부수적행위로서궁극적으로는수출행위를한것으로보아동규정에해당하지않는다는등의판단을했어야한다고생각된다. 그런데대법원은위모든행위에대해단지속지주의를근거로하여동규정의적용을부정해버렸는바, 이는제외국의간접침해법리에서와같이국내에서직접침해가전제되어야한다는취지인데제127조는직접침해와무관하게인정되며또한국내에서의행위를규제하는것이어서속지주의에도저촉되지않는다는점에서그러한판례의태도에는의문이제기될수밖에없다. 82)

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 63 결국대법원은제127조에관하여간접침해법리에의존한해석론을전개하면서도직접침해와의관계에대해서는종래독립설적입장에기초하여제 127조에맞는판시를했었으나위판결을통해직접침해와의관계에있어서도제127조의법적성격에맞는해석이아닌간접침해법리에의존하고있음을확인시켜준것이다. 하지만이러한판례의태도는제127조의법적성격과이에기초한독자적인해석기준을충분히고려하지않은채, 제외국의간접침해법리를만연히차용한것에서비롯된것으로서타당하지않고재고되어야할것으로생각된다. Ⅴ. 결론 우리특허법제127조는제외국에서의간접침해법리를참고하여제정된일본의 1959년특허법제101조와동일한규정으로간접침해법리에영향을받은것은분명하다. 그런데간접침해법리의전개과정을보면특허권의직접침해와달리간접침해는이를인정할지여부및어느범위까지를간접침해로볼것인지는전적으로각국의입법정책에의해결정할문제임을알수있다. 즉, 특허발명의모든구성요소를실시하는것은아니지만핵심구성요소의실시를침해로볼것인지, 아니면구성요소와상관없지만특허발명을생산하는데만사용되는물건 ( 생산설비 ) 의생산, 판매등을특허침해로간주할것인지등은전적으로각국가가정책적으로결정할문제로서이는자국내에서의행위에대한특허법적규제이기때문에속지주의원칙에도전혀저촉되지않는다. 그렇기때문에미국, 영국, 독일등제외국의간접침해규정은서로유사하면서도각국의상황에따른차이가있다. 특히일본의 1959 82) 직접침해가발생하지않으면간접침해도성립되지않는다고판시한 Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518 (1972) 판결은미국특허법이직접침해를전제로한입법을하고있다는점에서우리와는차이고있고, 더욱이이후 1984 년특허법에서 (f) 항을신설하여논란의여지가없게되었다.

64 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 년특허법제101조는제외국의간접침해규정이내포하고있는문제점을인식하여매우다른내용으로입법이되었고, 2002년개정법에서추가된규정들도제외국의입법례와유사하면서도적지않은차이가있다. 우리특허법제127조는이러한일본의 1959년특허법제101조의규정과동일하여제외국의간접침해법리와유사성을찾기어려울정도로규정내용에차이가있다. 또한일본의 1959년특허법제101조의입법과정을보면제외국과는다른내용으로입법하고자하는의도가명백하였다. 이러한입법과정및간접침해법리의특징, 그리고제127조의제목및규정내용등을고려해볼때우리특허법제127조는제외국의간접침해와다른것으로서직접침해와는다른별개의침해행위로서특허권의효력을확장시킨것으로봄이타당하다. 그리고이러한동규정의법적성격을고려해볼때제127조책임에대한판단기준도간접침해법리에서논의되는주요한구성부분인지여부, 주관적요건의필요여부, 직접침해의요부등을논할필요없이고유한우리법규정자체의충실한해석에의하는것이타당하다. 하지만그동안우리나라해석론및판례는이와달리제외국의간접침해법리에서논의되는요건들을상당부분고려해왔고, 다만판례는직접침해와의관계에있어서는독립설적입장을취했다가최근대법원판례에서는명문에나와있지않은직접침해와의종속성을전제로더욱이국내의행위를문제삼는것인데도속지주의원칙을거론하며제127조의적용을부정하여여전히간접침해법리에의존하고있음을확인시켜주었다. 하지만이러한해석은제외국의간접침해법리와차별화된우리특허법제127조의법적성격을충분히고려하지못한것에서비롯된문제가있다고생각된다. 결국특허법제127조의고유한입법내용과제정배경을고려하여제외국의간접침해법리에서논의되는요건들을검토하는것이아닌우리입법내용에맞는해석기준을적용함이타당할것이다.

강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 65 참고문헌 강동세, 지적재산권의형사적이해, 세창출판사, 2003. 곽민섭, 특허권에대한간접침해, 사법논집 제46집, 법원도서관, 2008. 구대환 차성민, 과학기술과특허, 박영사, 2012. 권태복, 특허권의간접침해에관한고찰 ( 상 ), 변시연구, 한빛지적소유권센터, 1994.3. 권태복, 특허권의간접침해에관한고찰 ( 하 ), 변시연구, 한빛지적소유권센터, 1994.4. 김관식, 간접침해에서타용도유무의판단기준, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012. 김수철, 특허침해에있어서공동불법행위책임에관한고찰, 지식재산연구 제7권제1 호, 한국지식재산연구원, 2012.3. 김정완, 특허권의효력, 법률행정논총 제19집, 전남대학교법률행정연구소, 2000. 김종윤, 특허권에대한간접침해, 창작과권리 제2호, 세창출판사, 1996년봄호. 김창화, 특허법상 침해로보는행위 의법적성격에대한연구, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회, 2016.8. 도두형, 특허권의간접침해행위의가벌성, 판례월보 제291호, 판례월보사, 1994. 민형기, 지적소유권의형사상보호, 재판자료 제57집, 법원도서관, 1992. 박영규, 특허권의간접침해와권리소진, 인권과정의 Vol. 387, 대한변호사협회, 2008.11. 박익환, 특허법상간접침해에관한일고찰 미국에서의이론전개를중심으로, 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회, 1996.1. 송영식 이상정 황종환 이대희 김병일 박영규 신재호, 지적소유권법 ( 상 ) 제2판, 육법사, 2013. 신성기, 특허대상물품의부품 ( 소모품 ) 을생산 판매하는행위가특허권의간접침해에해당하는지여부, 대법원판례해설 ( 제27호 ), 법원도서관, 1996년하반기. SHIN & KIM, 2015년도의주목할만한 IP 판례 특허부문, Legal Update, 2016.3. 30. 정상조, 특허권의간접침해, 민사판례연구 21권, 박영사, 1999. 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010. 정연호, 중국특허권의침해와구제, 중국법연구 제4집, 한중법학회, 2004.6. 정차호, 간접침해판단 : 직접침해 에만 사용여부, 특허판례연구 ( 개정판 ), 박영사, 2012. 정태호, 저작권의간접침해의유형별판단기준, 지식재산연구 제6권제2호, 한국지식재산연구원, 2011.6. 정현수, 특허권간접침해에관한연구 (Ⅱ), 변시연구, 한빛지적소유권센터, 2004.5. 최승재, 특허법제127조제1호상의 생산 의의미, 지식재산정책 제25호, 한국지식재

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강명수 특허법제 127 조의해석기준에관한연구 67 A Study on the Interpretation Criterion of Patent Act s Article 127 Kang Myungsoo*83) In some foreign countries, a theory of indirect infringement has developed. The behavior, which is not direct infringement, can be infringement and what which behaviors are defined as infringement depends on the country s regulation polices related to indirect infringement. Especially, when indirect infringement was first codified in Japanese patent law in 1959, Japan has legislated the unique policy and it affected the article 127 of Korean patent law. Taking such prosperities of indirect infringement and our unique doctrinal features, article 127 is difficult to deal much the same way as foreign countries indirect infringement. However, the present theory of interpretation and the judicial precedents have so far applied article 127 in the way of indirect infringement theory, and in the recent case of the export of half-finished goods, the Korean Supreme Court denied applying article 127 due to such elements, which are irrelevant to the article 127 as occurrence of direct infringement and territorial principle. The Supreme Court should have applied the standard in which some components of article 127 may not apply to the recent case. Therefore, it is necessary to not apply indirect infringement of a foreign country but to use interpretive criteria * Professor, Jeju National University Law School.

68 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) faithfully to our legislation. Keyword Patent Infringement, Indirect Infringement, Direct Infringement, Patent Act s Article 127, Territorial Principle

지식재산연구제11권제4호 (2016. 12) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.4 December 2016 투고일자 : 2016 양인수년 8월 22수치한정발명과일균등론 69 심사일자 : 2016년 11월 20일 ( 심사위원 1), 2016년 11월 20일 ( 심사위원 2), 2016년 11월 18일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 11월 25일 수치한정발명과균등론 양인수 *1) I. 서론 II. 수치한정발명의정의및유형 1. 수치한정발명의정의 2. 수치한정발명의유형 III. 수치한정발명의침해판단 1. 수치한정발명의문언침해 2. 수치한정발명의균등침해 3. 수치한정발명에균등론을적용한우리나라판례 IV. 수치한정발명에있어서균등론을적용한외국사례 1. 일본의사례 2. 미국의사례 3. 독일의사례 4. 영국의사례 5. 정리및시사점 V. 수치한정발명의균등침해판단에있어서개선방향검토 1. 수치한정된구성이보충적인경우의취급 2. 수치한정된구성이특유한해결수단인경우의취급 Ⅵ. 결론 * 특허청과장 ( 현재대전지방검찰청특허전문수사자문위원 ), yanginsu@korea.kr.

70 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 이글에서는, 국내 외의수치한정발명의침해판단에관련한판례의조사 분석을통하여, 청구범위에기재된수치범위의밖에있는수치까지균등론에의하여특허발명의보호범위가확장되는경우에있어서, 우리나라의판례상나타난문제점을검토해보고개선점을제시해보았다. 청구범위에수치를명확하게명시하는것은보호범위를확정적으로한정하는것으로서, 최대치이상의또는최소치이하의수치는원칙적으로특허발명의보호범위에포함되지않는것으로보아야한다. 그러나청구범위에기재된수치또는그범위를변경한경우, 그러한변경이통상의기술자가통상적으로실시할수있는치환이나변경으로인정되는경우에는, 예외적으로균등론을적용하여, 청구범위의수치범위를벗어나더라도보호범위에속하는것으로할수있다. 수치한정발명의균등침해판단에있어서, 수치한정된구성요소가보충적인구성요소인경우이를예시적인것으로보아무시하는경향이나수치한정된구성요소를특허발명의특유한해결수단으로인정한경우 과제의해결원리동일성 을판단하는논리등에있어서는개선할점이있다고생각된다. 주제어 수치한정발명, 균등론, 과제해결원리동일성, 수치범위, 파라미터발명, 침해, 구성요소

양인수 수치한정발명과균등론 71 Ⅰ. 서론 수치한정발명은청구범위에구성요소로서수치한정 (numerical limitation) 을포함하는발명을일컫는것인데, 최근화학물질을성질, 특성등의파라미터로특정 ( 가령, 의약품분야에서공지의화합물에대한결정형중우수한것을 X-ray 회절패턴등의파라미터로특정 ) 하는발명이등장하는등새로운유형의수치한정발명이증가하고있다. 또한, 재료나기계장치분야에서도수치또는파라미터로한정된사항을청구범위에기재하는사례가많아지고있다. 이렇게수치또는파라미터로특정되는발명이증가하면서, 그특허성판단및보호범위해석이쟁점으로부각되고있다. 한편수치한정발명과관련된대부분의선행연구들은신규성 진보성 기재요건등특허성판단과관련된것이었다. 1) 특히진보성이인정되기위한수치한정의임계적의의나기술적의의에관한검토가많았고, 최근우리나라에서는수치한정의이질적효과를인정하는판례가나오면서, 이와관련된논문들이등장하고있음을알수있다. 2) 그러나수치한정발명의침해판단과관련하여서는연구가거의없었고, 일부의연구들 3) 도몇개의판례들을간략히소개하는정도에그쳤다. 또한수치한정발명의침해판단에관 1) 이재웅, 수치한정발명과파라미터발명, 특허와상표 562 호, 대한변리사회, 2003.1.5.; 박기학, 수치한정발명의특허성판단에관한연구, 충남대학교석사학위논문, 2004; 김태현, 수치한정발명의진보성판단방법론, 특허판례연구개정판, 박영사, 2009; 김병식, 수치한정발명의신규성과진보성, 특허소송연구 5 집, 2010. 12.; 손원외 3 명, 파라미터발명의사례분석및특허전략연구, 특허청, 2009.9.1.; 특허청, 수치한정발명및파라미터발명관련외국논문모음집, 2009; 위연화, 수치한정및파라미터발명의명세서기재요건에관한연구, 충남대학교석사학위논문, 2016 등. 2) 김병필, 수치한정발명 과 파라미터발명 의특허성판단을위한새로운접근방법에관하여 양발명의통합적인판단기준제시를중심으로, Law & Technology 제 10 권제 1 호, 서울대학교기술과법센터, 2014, 32-59 면 ; 최종선, 수치한정발명의이질적효과, Law & Technology 제 10 권제 4 호, 서울대학교기술과법센터, 2014, 116-126 면등. 3) 김종찬, 수치한정발명의특허성및권리범위해석에관한연구, 충남대학교석사학위논문 2009; 안용귀, 수치한정발명의법적쟁점에관한연구, 충남대학교박사학위논문, 2009 등.

72 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 하여해외사례를검토한선행연구들 4) 도일부존재하였지만, 우리나라판례와의비교 분석이미흡하고, 해외의판례의경우도일부판례들에대한소개에그쳐최근의해외각국에서의다양한판례들에대한심층적인검토가부족한것들이어서, 해외에서의최근전개상황을파악하여, 수치한정발명의침해판단에관한우리나라판례의문제점이나개선점을검토하기에는한계가있다. 수치한정발명은수치범위를제시하고있기때문에일견보호범위가명확하여수치한정된범위에관해서는균등등의확대해석여지가없고, 청구범위의수치범위대로그보호범위가정해질것으로생각 5) 될수도있으나, 다른일반적인구성요소와마찬가지로그침해판단은쉽지않은경우가많다. 따라서이글에서는, 국내 외의수치한정발명의침해판단에관련한판례의조사 분석을통하여, 청구범위에기재된수치범위의밖에있는수치까지균등론에의하여특허발명의보호범위가확장되는경우에있어서, 우리나라의판례상나타난문제점을검토해보고개선점을제시하고자한다. Ⅱ. 수치한정발명의정의및유형 1. 수치한정발명의정의 수치한정발명이란청구범위의일부구성요소가수치 ( 수량적표현 ) 를사용 4) 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012, 431 443 면 ; Toshiko Takenaka, Scope of Claims Including Numerical Limitations: Comparative Study of Claim Interpretation, the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel, CASRIP Newsletter, 2005 등. 5) 수치한정발명이특허된경우, 수치한정범위에서종래기술보다우월한특유의효과를발휘하는등의기술적의의가인정되어특허받은것으로통상의기술자들은생각할것이고, 수치범위가발명의특유한해결수단 ( 균등의제 1 요건 ) 으로간주될가능성과, 선행기술과의차이점을부각시키기위하여보정에의해추가된경우가많아금반언 ( 균등의제 5 요건 ) 대상이될가능성이크기때문이다.

양인수 수치한정발명과균등론 73 하여특정되는발명을말한다. 6) 청구범위의구성요소에는기계적인구조, 장치, 화학적 물리적구조, 부품, 재료, 제조방법, 성질, 특성, 기능, 작용효과등의다양한것들이포함될수있는데, 수치한정발명에서는위와같은구성요소들을대상으로하여수치한정이이루어진다. 청구범위에기재된수치한정은, 다른일반적인구성요소를세부적으로한정하는역할을하는것에불과할지라도, 그자체가발명을이루는별도의구성요소 (limitation 또는 element) 의하나로서파악되어야하는데, 특히구성요소간의상관관계나발명전체가갖는효과를나타내는수치한정의경우에는더욱더그러하다. 수치한정발명에서수치한정구성요소를세부적으로보면, 적용대상구성, 파라미터 (parameter, 매개변수 ), 수치 라는 3개의요소로세분될수있다. 여기에서파라미터로서온도, 압력, 시간등관용적으로사용되는매개변수가아닌새롭게창출된매개변수 ( 파라미터 ) 가이용되는경우를파라미터발명이라고한다. 즉, 파라미터발명은넓은의미의수치한정발명에포함되는개념이라고할수있다. 다만, 파라미터발명은수치한정발명이갖는고전적인쟁점을갖는것에더하여, 새로운파라미터를채용하는것에의해사실상공지물을내포하고있을가능성이크다는파라미터발명특유의문제점이지적된다. 7) 2. 수치한정발명의유형 수치한정발명의유형은, 그수치한정구성요소를이루는 적용대상구성, 파라미터 (parameter, 매개변수 ), 수치 라는각각의요소가선행문헌에개시되었는지여부에따라서, ⅰ) 특정의 적용대상구성 을선택한것자체가선행문헌에공지되지않은새로운특징인경우 ( 이하 유형 Ⅰ 이라한다.), ⅱ) 특 6) 특허법원, 지적재산소송실무, 박영사 2014, 182 면 ; 猿渡章雄 數値限定發明についての判例および考察 (1) パテント Vol. 51, No.3, 日本弁理士会, 1998, 43 頁등참조. 7) 이재웅, 전게논문, 5-9 면 ; 藤井淳 パラミ - タ發明におけるパラミ - タの意義につて, パテント 51 巻 8 号, 日本弁理士会, 1998, 46 頁참조.

74 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 정 적용대상구성 을선택하는것은공지된사항이나그것에대하여 공지의또는새로운파라미터 를관련지은것이특징인경우 ( 이하 유형 Ⅱ 라한다.), ⅲ) 적용대상구성에파라미터를관련지은것까지도이미공지된사항이고오직특정의 수치 또는 수치범위 로한정한것에만특징이있는경우 ( 이하 유형 Ⅲ 이라한다.) 로나누어볼수있다. 유형 Ⅰ에해당하는사례로서, 선행기술에는 성분 A, 성분 B로이루어지는조성물 X 를개시하고있으나, 본건발명이 성분 A, 성분 B, 및전체함유량기준 10% 이상의성분 C로이루어지는조성물 X' 인경우를들수있다. 이경우, 성분 C를포함하는것자체로인해본건발명의조성물 X' 가선행기술의조성물 X에비해다른차별적인특징을갖는것이라면그것자체가특징적인부분으로인정되고성분 C의성분비율인 10% 라는수치는보충적사항에불과한것이다. 우리나라판례는특허성판단과관련하여, 공지발명에대비하여수치한정의유무에서만차이가있는경우 와 진보성을인정할수있는다른구성요소가부가되어수치한정이보충적인사항에불과한경우 로수치한정발명의유형을크게 2가지로나누고있는데, 위의 유형 Ⅰ 은판례에서제시하고있는 수치한정이보충적인사항에불과한경우 에해당한다고할수있다. 8) 유형 Ⅱ에해당하는사례로서, 선행기술에는 성분 A, 성분 B로이루어지는조성물 Y 를개시하고있으나, 본건발명이 성분 A, 성분 B로이루어지는조성물로서, 성분 A의평균입경이 10 30μm인조성물 Y' 인경우 ( 타분야에서는이미공지된평균입경이라는파라미터를조성물 Y' 의성분 A와의관계에서새롭게도입한경우 ) 또는 성분 A, 성분 B로이루어지는조성물로서, 성분 A 의밀도와평균입경이특정함수 ( 가령, 새롭게창출한파라미터 ) 를따르는것을특징으로하는조성물 Y" 인경우 ( 새로운파라미터창출하고이것을조성물 Y'' 8) 대법원 2010.8.19. 선고 2008 후 4998 판결은, 기술적특징을인정할수있는 다른구성요소 라고표현하여, 수치한정대상이되는 적용대상구성 이외에, 수치한정대상과전혀관련없는다른구성요소가기술적특징을가지는경우까지도당연히포함하는것으로해석된다.

양인수 수치한정발명과균등론 75 의성분 A와의관계에서새롭게적용한경우 ) 등을들수있다. 이와같이적용대상구성에파라미터를새롭게도입하는것이기술적의의를가지고선행기술보다더나은효과를발휘하는때에는특허성이인정될수있는기술적인특징을가지는것이된다. 9) 이와같은 유형 Ⅱ 에해당하는수치한정발명을소위 기술적의의평가형 으로분류할수있다. 10) 유형 Ⅲ에해당하는사례로서, 선행기술에는 성분 A, 성분 B로이루어지는조성물 Z 를개시하고있으나, 본건발명이 10 20% 의성분 A, 80 90% 의성분 B로이루어지는조성물 Z' 인경우를들수있다. 이러한유형은 수치한정을제외한양발명의구성이동일한경우, 즉수치한정에만특징이있는경우이다. 11) 우리나라판례는이러한유형을 공지발명에대비하여수치한정의유무에서만차이가있는경우 로규정하고, 과제및효과가공지된발명의연장선에있으나그수치한정된범위내외에서현저한효과의차이가발생하는경우, 수치한정이공지된발명과는상이한과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고그효과도이질적인경우 12) 에만진보성이인정된다고판시한다. 한편, 수치한정발명의유형은진보성등특허성판단에서뿐만아니라, 침해판단에서도중요하게고려되어야할요소이다. 균등침해판단에서는특 9) 반면에파라미터를새롭게도입했다고하더라도, 해당파라미터가출원전이미공지된물성을표현방식만달리하여나타낸것, 또는공지된물건에내재된본래의성질또는특성을시험적으로확인한것에불과하거나, 해당파라미터와더나은효과와의인과관계가부족한때에는, 그기술적의의는부정된다. 10) 대법원 2004.4.28. 선고 2001 후 2207 판결에서는, 청구범위에기재된 파라미터 및 그수치한정 을발명의구성으로인정한후그러한구성이선행발명으로부터도출할수없는것이고작용효과면에서도선행발명과는다른작용효과가있다고하여진보성을인정함으로써, 유형 Ⅱ 에해당하는파라미터발명에대하여는다른유형들과구별되는별도의판단기준을제시한것으로보인다. 11) 본유형을더욱세분화하여, 1 공지발명의수치를포함하는경우, 2 공지발명의수치범위에포함되는경우, 3 수치범위의일부만중복되는경우, 4 수치범위가중복되지않은경우로나눌수있다. 12) 대법원 2010.8.19. 선고 2008 후 4998 판결은, 수치한정을제외한양발명이구성이동일하더라도그수치한정이공지된발명과는상이한과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고그효과도이질적인경우라면, 수치한정의임계적의의가없다고하여특허발명의진보성이부정되지아니한다. 고판시하였다.

76 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 허발명과피고실시제품또는방법 ( 이하 피고실시제품등 이라한다 ) 간에과제해결원리가동일한지여부, 즉, 피고실시제품등이, 특허발명에특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심을포함하고있는지여부가쟁점이된다. 13) 가령, 특허발명의수치한정이유형 Ⅲ에가까울수록그수치한정은특허발명의특유한해결수단과관련된구성으로인정될것이고, 그것을수치범위밖의수치로치환하는피고실시제품등은특허발명과과제해결원리가다른발명으로판단될가능성이크다. 반면에, 유형Ⅰ에가까울수록그수치한정은특허발명의특유한해결수단과는관련이적은구성으로인정되어피고실시제품등이그것을수치범위밖의수치로치환하더라도균등침해가성립할개연성이있다. Ⅲ. 수치한정발명의침해판단 1. 수치한정발명의문언침해 특허발명의보호범위는특허권의효력이미치는객관적범위를의미하는데, 이에의하여특허권자의입장에서는독점적 배타적실시권한이부여된범위가정해지고, 제3자의입장에서는그가임의로실시할수없는기술의범위가정해진다. 특허발명의보호범위는청구범위에기재된사항에의하여정하여진다고특허법제97조는규정하고있고, 판례 14) 도 특허발명의보호범위는청구범위에기재된사항에의하여정하여지고, 특별한사정이없는한발명의설명이나도면등에의하여청구범위를제한하거나확장하여해석하는것은허용되지않는다. 라고하여청구범위가가장중요한해석기준 13) 대법원 2014.7.24. 선고 2012 후 1132 판결 ; 대법원 2014.9.25. 선고 2012 후 2814 판결등참조. 14) 대법원 2007.11.29. 선고 2006 후 1902 판결.

양인수 수치한정발명과균등론 77 임을분명히하고있다. 그러나청구범위에기재되어있는기술적인사항의정확한의미를이해하기위해서, 발명의설명및도면등명세서의다른기재부분을참작할필요가있다 ( 발명의설명의참작 이라고한다.). 15) 발명의설명에정의되어있지않은문언을해석함에있어서는발명의설명의기재와함께출원당시의기술수준을참작하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그문언을어떻게이해하는가를고려하여해석하여야한다. 출원경과를통해출원인이표시한의사를참작하여청구범위를해석하여야하고 ( 출원경과참작 이라고한다.), 청구범위가공지기술만으로이루어져있는경우그권리범위가인정되지않는것으로해석된다 ( 공지기술의제외또는참작 이라고한다.). 이러한보호범위해석에대한일반원칙은수치한정발명에도적용된다. 가령, 특허법원 2013.6.21. 선고 2012허10419 판결 16) 에서는 청구범위의구성중유파틸린및자세오시딘이 고농도 로포함되어있다는부분은특허발명명세서중발명의설명에기재된부분중쑥을 70 100% 의에탄올로추출하여제조한쑥추출물에관한실험례등에의하여제한해석 17) 하는것이가능하다. 고하여, 발명의설명의참작의원칙을적용하여수치한정된구성을특허발명의구성요소로인정하고있다. 또한, 위판결은특허발명에서추출용매에관한구성을제외하고는모든구성이선행문헌에개시되고있다는사정을고려하여특허발명의특유의해결수단을 70 100% 의에탄올부분으로결정함으로써, 수치한정발명에공지기술의참작의원칙이적용되고있음을알수있다. 한편, 특허법원 2012.9.19. 선고 2012허3299 판결 18) 에서는특 15) 대법원 2006.12.22. 선고 2006 후 2240 판결. 16) 대법원 2015.2.12. 선고 2013 후 1733 판결 ( 70 100% 에탄올 을 90 100% 에탄올 로정정하는내용의정정심결의확정에따라서재심사유발생 ) 에의하여특허법원에환송되었으나, 소취하로종료되었다. 17) 청구범위를문언그대로해석하는것이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리할때에는, 출원된기술사상의내용과명세서의다른기재및출원인의의사와제 3 자에대한법적안정성을두루참작하여특허발명의권리범위를제한해석하는것이가능하다는대법원 2009.4.23. 선고 2009 후 92 판결을참조하였다. 18) 대법원에상고되지않아, 이판결은 2014.6.16. 자로확정되었다.

78 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 허발명의최초출원명세서의기재내용, 출원에서부터특허등록될때까지특허청심사관이제시한견해및출원인이심사과정에서제출한보정서와의견서등에나타난출원인의의도등을참작하여, 청구범위에수치한정한범위밖의수치를의식적으로제외하였는지여부를판단하고있다. 따라서수치한정발명의경우에도다른일반적인발명과마찬가지로, 발명의설명의기재나종래기술을참작 19) 하여출원당시의기술수준에기초하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가어떻게이해하는가? 라는관점에서해석되어야한다. 20) 특허발명의보호범위에속하기위해서는청구범위에기재된구성요소가피고실시제품등에모두포함되어야하고 [ 구성요소완비의원칙 (all element rule) 이라한다 ], 어느하나라도생략되어있으면원칙적으로피고실시기술은특허발명의보호범위에속하지않는다. 우리나라판례도, 특별한사정이없는한특허발명의청구항에서한정된범위밖의수치를구성요소로하는확인대상발명 21) 은원칙적으로특허발명의권리범위에속하지아니한다고판시하고있다. 22) 2. 수치한정발명의균등침해 앞서살펴본바와같이, 청구범위에수치를명확하게명시하는것은보호 19) 수치한정발명의청구범위해석에서는수치한정에사용되는파라미터의측정방법, 측정조건, 측정기준등이청구범위기재만으로는명확하지않은경우가있다. 이경우발명의설명의기재를참작할수도있고, 기술수준도참작할수있다. 수치범위에는포함되지않는바깥범위로보일수있지만, 오차등의해석등을통해수치범위에포함되는경우도있을수있는데, 이경우에있어서도발명의설명, 당해기술분야의기술상식또는수학적오차등이참작될수있다. 20) 三枝英二, 特許侵害訴訟判決例からみた特許發明の技術的範圍, 經濟産業調査会, 2006, 39 頁 ; 송영식외 6 인, 송영식지적소유권법 ( 상 ), 육법사, 2008, 511 면등참조. 21) 수치를구성요소로하는확인대상발명이특정되었다고하기위하여는확인대상발명이당해특허발명에서수치로한정하고있는구성요소에대응하는요소를포함하고있는지여부및그수치는어떠한지등이설명서와도면등에의하여특정되어야한다. 대법원 2010.5.27. 선고 2010 후 296 판결등참조. 22) 대법원 2001.8.21. 선고 99 후 2372 판결, 2005.4.29. 선고 2003 후 656 판결등참조.

양인수 수치한정발명과균등론 79 범위를확정적으로한정하는것으로서, 최대치이상의또는최소치이하의수치는원칙적으로특허발명의보호범위에포함되지않는것으로보아야한다. 그러나이러한보호범위해석원칙이, 특허발명의수치한정된구성요소로부터일탈하는오차범위에대해서는균등론을적용할수없다는것으로이해되어서는아니된다. 균등론은, 피고실시제품등에서의변형된수치가, 특허발명의청구범위에기재되어있는대응되는수치범위와문언상일치하지아니하지만서로등가관계에있다면, 위변형된수치는특허발명을침해하는것으로보아, 특허발명의실질적인가치를보호하는역할을한다. 대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결은균등론의다섯가지의적용요건을제시하였고, 그후일련의대법원판결 23) 들은위요건들을발전시켜왔다. 확인대상발명에서특허발명의청구범위에기재된구성중치환내지변경이있는경우에도, 1 양발명에서과제의해결원리가동일하고 ( 이하 과제해결원리의동일성 이라한다 ), 2 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내며 ( 이하 치환가능성 이라한다 ), 3 그와같이치환하는것이그발명이속하는기술분야에서통상의기술자라면누구나용이하게생각해낼수있을정도로자명하다면 ( 이하 치환자명성 이라한다 ) 4 확인대상발명이특허발명의출원시에이미공지된기술내지공지기술로부터통상의기술자가용이하게발명할수있었던기술에해당하거나, 5 특허발명의출원절차를통하여확인대상발명의치환된구성요소가특허발명의청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는등의특별한사정이없는한, 확인대상발명의치환된구성요소는특허발명의대응되는구성요소와균등관계에있는것으로보아확인대상발명은여전히특허발명의권리범위에속한다고보아야한다는것이다. 여기서, 1, 2, 3은균등론적용의적극적요건이라하고, 4, 5는소극적요건이라고한다. 23) 대법원 2001.6.12. 선고 98 후 2016 판결 ; 2001.6.15. 선고 98 후 836 판결 ; 2001.8.21. 선고 98 후 522 판결 ; 2001.9.7. 선고 2001 후 393 판결 ; 2001.9.28. 선고 99 후 2204 판결 ; 2002.8.23. 선고 2000 후 3517 판결 ; 2003.10.24. 선고 2002 후 1102 판결등.

80 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 우리나라의대법원판례는특허발명의수치범위밖의수치를구성요소로하는확인대상발명은특허발명의권리범위에속하지아니하는것을원칙으로하면서도, 그범위밖의수치가균등한구성요소에해당하는경우에는권리범위에속한다고하여, 수치한정발명에도균등론이적용될수있음을판시하였다. 24) 그렇지만, 수치한정발명에특유한균등론의쟁점을직접적으로다룬대법원판례는찾을수없었고, 특허법원판례일부만이존재한다. 3. 수치한정발명에균등론을적용한우리나라판례 특허발명과피고실시제품등간에과제의해결원리가동일한지여부를판단하는균등침해의제1요건판단에있어서는, 특허발명의특유한해결수단이기초하는기술적사상의핵심을피고실시제품도갖고있는지여부가쟁점이된다. 25) 수치한정된구성이특허발명의특유한해결수단으로인정되면그것을수치범위밖의수치로치환한피고실시제품등은특허발명과과제해결원리가다른것으로되어균등침해가인정되지않게된다. 수치한정발명에균등론을적용한특허법원판례들은, 후술하는바와같이, 특허발명의수치한정된구성을특유한해결수단으로인정한사례와, 보충적 ( 또는예시적 ) 구성으로인정한사례로나누어지고있다. 위사례들은수치한정의성격을파악함에있어서, 공지기술, 발명의설명의기재및출원경과등을참작하고있는데, 보충적구성으로인정한사례들은발명의설명등에수치한정의기술적의의에대한기재나설명이없는점을주된근거로들고있다. (1) 수치한정된구성이특허발명의특유한해결수단으로인정된경우특허법원 2013.6.21. 선고 2012허10419 판결 26) 에서는, 위장질환치료제용 24) 대법원 2001.8.21. 선고 99 후 2372 판결 ; 2005.4.29. 선고 2003 후 656 판결등참조. 25) 2014 년이전의대법원판결들에서는, 피고실시제품등이특허발명의특징적 ( 또는비본질적 ) 구성을가지는지여부가쟁점으로되었었다 ( 대법원 2011.9.29. 선고 2010 다 65818 판결 ; 대법원 2011.7.28. 선고 2010 후 67 판결등참조 ). 26) 대법원 2015.2.12. 선고 2013 후 1733 판결 ( 정정심결의확정에따라서재심사유발생 ) 에

양인수 수치한정발명과균등론 81 쑥추출물에관한특허제10-181751호의청구항 1 발명의권리범위에, 확인대상발명이속하는지여부가다루어졌다. 특허법원은공지기술을참작한뒤에, 특허발명의특유의해결수단이 70 100% 에탄올추출용매에있다고인정하고, 확인대상발명의 100% 이소프로판올추출용매 에관한구성은 혈액응고억제작용을하는등위염또는위궤양환자에대한투약시제거되어야할지용성분인디쿠마롤을별도의공정없이제거하기위해 선택한특유의해결수단이므로, 양발명은과제의해결원리가동일하다고할수없다고판시하였다. 특허법원 2012.9.19. 선고 2012허3299 판결 27) 에서는, 정적공기믹싱장치에관한등록특허제10-0331581호의청구항 1 발명의권리범위에확인대상발명이속하는지여부가다루어졌다. 특허발명의구성중 외측폐쇄부의최소직경 (D) 에대한외측폐쇄부의깊이 (W) 의비로써한정되는깊이비가약 0.25 내지 0.35 사이에있는구성 에대하여, 확인대상발명은 외측폐쇄부의직경 (D) 과외측폐쇄부의깊이 (W) 의비는 0.17 0.21인것 이라는구성을포함하고있었다. 특허법원은특허발명에서깊이비를약 0.25 내지 0.35로한정하는것은공기믹싱장치 (30) 의믹싱효율에상당한영향을미치는것으로서, 깊이비를 0.17 0.21로한정한확인대상발명의대응구성과효과면에서차이가있다고판시하였다. 나아가특허법원은균등침해여부와관련하여, 공지기술을참작해서보면특허발명에서깊이비를수치한정한구성은특징적구성으로본질적인부분에해당하고, 과제해결원리를살펴보더라도특허발명은믹싱을최대화하고압력강하를최소화하도록개량된공기믹싱장치를제공하는기술적과제를해결하기위하여폐쇄부직경에대한깊이의최적비를약 0.25 내지 0.35로한정하는것을그과제해결의원리로하고있는반면에, 확인대상발명은깊이의최적비를 0.17 내지 0.21로한정한공기믹싱장치를제공하는것이므로, 양발명은기술적과제의해결원리가동일하다고할수없다고판시하였다. 의하여특허법원에환송되었으나, 소취하로종료되었다. 27) 대법원에상고되지않아, 이판결은 2014.6.16 자로확정되었다.

82 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 특허법원 2006.3.28. 선고 2006허6204 판결 28) 에서는, 진공건조에의한알파건조미의제조방법에관한특허제10-104627호의청구항 1 발명의권리범위에, 확인대상발명이속하는지여부가다루어졌다. 특허법원은, 특허발명의구성중, 세척된쌀을 2시간내지 4시간물에침지하여쌀내부까지수분을고루함유시키고 30분간내지 2시간동안자연탈수하는공정 및이에대응하는확인대상발명의 1 2시간침지시킨후 5 10분간자연탈수시키는단계 에관한구성과관련하여, 확인대상발명은특허발명보다전체적인침지, 탈수시간등을상당정도단축함으로써생산성이나제조효율을높인점에서차이가있으므로, 양발명은과제해결원리가일부다르다고판시하였다. (2) 수치한정된구성이보충적구성으로인정된경우특허법원 2009.12.18. 선고 2008허13299 판결 ( 권리범위확인심판 ) 29) 은, 등록특허제10-178505호의청구항 1 및 2 발명의구성중임펠라의회전속도의 3,000rpm이라는구성요소를, 확인대상발명의 1,450rpm이충족시키는지여부가쟁점이된사건이다. 본판결에서는특허발명의수치한정의의미와관련하여, 특허발명의과제원리및특허명세서에임펠라의회전속도를특별히 3,000rpm으로특정한기술적이유에대하여는별다른설명이없는점을참작할때, 임펠라의회전속도는유기성폐기물에충분한강도와횟수로충격을가하여약 1초의짧은시간에이를순간적으로접촉분쇄시키기위하여임펠라를고속으로회전시킨다는데그기술적의의가있는것일뿐, 위각발명의목적및효과를달성하기위하여굳이임펠라의회전속도가그기재와같이 3,000rpm이라는특정한수치로한정될것이요구되는것은아니라고할것이므로, 특허발명에특정된 3,000rpm이라는임펠라의회전속도자체는고속회전에대한하나의예시속도에불과하여위각발명의특유한기술수단을구현하기위한본질적인부분이라고는할수없다. 고하면서, 28) 대법원 2007.8.23. 선고 2007 후 1671 판결에의하여확정 ( 상고기각 ). 29) 대법원 2010.12.9. 선고, 2010 후 289 판결에의하여확정 ( 상고기각 ).

양인수 수치한정발명과균등론 83 임펠라의속도가 3,000rpm에서 1,450rpm으로치환되더라도양발명의과제의해결원리는동일하다고판단하였다. 특허법원 2015.6.26. 선고 2014허8441 판결 30) 에서는, 콘택트렌즈진열장에관한등록실용신안제20-466283호의청구항 4 발명의구성중진열부재의두께가 15 30mm라는구성요소를, 확인대상고안의렌즈진열판의두께 10 mm라는구성이충족시키는지여부가쟁점이된사안이다. 특허법원은등록고안의구성요소와관련한기술사상의핵심과작용효과는청구범위기재에서알수있듯이 진열부재가렌즈가물속에잠긴상태로수용될수있는수용구멍을형성할수있는정도의두께를갖는것 이고, 그러한수단을통하여 수용구멍에수용된렌즈가물속에잠긴상태를유지할수있게하는것 인데, 확인대상고안의렌즈진열판도렌즈가식염수에잠긴상태로수용될수있는원형홈을형성할수있는 10mm의두께를가짐으로써원형홈에수용된렌즈가식염수에잠긴상태를유지할수있게하므로, 양대응구성요소는기술사상의핵심에서차이가없고, 작용효과도실질적으로동일하다고판시하였다. 특허법원 2014.5.2. 선고 2013허9379 판결 31) 에서는, 전복패각이물질제거장치에관한등록특허제10-1160046호의청구항 4 발명의 이물질제거날부 (51) 는장착부 (52) 를기준으로 20 40도의경사를갖는것 에관한구성을, 확인대상발명의대응구성인 치즐끌부의끝단이 1차로 3.5도의경사각도를형성하고, 다시 2차로 14도의경사각도를형성하는구성 이충족시키는것인지가특히쟁점으로되었다. 특허법원은특허발명의특징적구성은 치즐의끌부를경사지게구성하는것 자체로파악한후, 청구범위에기재된 20 40 도의경사각도는비본질적인것또는보충적인것으로인정하여, 특허발명과확인대상발명은그과제해결원리가동일하다고판단하였다. 또한, 각도차이가 6도에불과하고, 특허발명의명세서에는경사각도를 20 40도로한정함에따라어떤특별한효과가있는지전혀기재되어있지않으므로, 32) 위 30) 대법원 2015.10.29. 선고 2015 후 1133 판결로상고기각. 31) 대법원에상고되지않아, 이판결은 2014.6.16 자로확정되었다.

84 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 와같은정도의경사각도의차이로인하여실질적인효과의차이가있다고인정할수없으며, 이사건심결 ( 특허심판원 2013.10.31. 심결, 2013당1203 소극적권리범위확인 ) 무렵끌부가다양한경사를지닌치즐들이제조 판매되고있었던사실로부터확인대상발명에서와같이끌부의경사각도만을단순히치환하는것은통상의기술자라면누구나용이하게생각해낼수있을정도로자명한것이라고하면서, 양구성은균등한것으로판단하였다. Ⅳ. 수치한정발명에있어서균등론적용에관한외국사례 1. 일본의사례 일본에서의균등제1요건인 비본질적요건 의의미는 기술적사상의동일성 내지 과제해결원리의동일성 으로파악되고있어서, 33) 실질적으로는우리나라의과제해결원리의동일성요건과유사한것으로보인다. 일본균등론에있어서본질적부분은청구범위및발명의설명에기재된종래기술과의비교에서인정되어야하지만, 해결하려고하는과제에대한기재가객관적으로불충분한경우에는명세서에기재되어있지않은종래기술도참착하여 특허발명의종래기술에볼수없는특유의기술적사상 을구성하는특징적인부분을인정하여야한다. 34) 또한, 청구범위와종래기술과의거리는균등을좁히는방향으로는참작될수있어도균등범위를넓히는방향으로확장될수는없다고본다. 35) 수치한정발명에서균등제1요건인 본질적부분인 32) 특허발명의설명에는, 이물질제거날부가경사가없는경우패각이물질을제거하는데있어제거날이패각이물질에적절하게힘을가하지못하므로, 제거날부가진동을받으면서전진및후진하여패각을긁어처리하는작업이어렵게된다고만기재되어있을뿐이었다. 33) 김동준, 앞의책, 167 168 면참조. 34) 知財高裁平成 28 年 3 月 25 日, 平成 27 年 ( ネ ) 第 10014 号. 35) 田村善之, 均等論における本質的部分の要件の意義 (2 完 ), 知的財産法政策学研究,

양인수 수치한정발명과균등론 85 지여부 가쟁점으로된 4건의사례 ( 지재고재판결 1건, 도쿄지법판결 3건 ) 를살펴보기로한다. 이들사례모두, 수치한정된구성이특허발명의본질적구성에해당하는것으로인정되어, 이를치환하는피고실시제품은균등침해가성립하지않은것으로판단되었다. 녹화토양안정화용무기질재료사건 ( 특허침해금지청구, 지재고재 2005.7. 선고 ) 36) 에서는, 일본등록특허제2935408호의청구항 1 발명의구성요소중 황산칼슘함량 1 20 중량 % 에대하여, 피고실시제품의대응구성이이를충족하는지가쟁점이된사안이다. 도쿄지법 37) 에서는 피고실시제품은황산칼슘이첨가제에서차지하는함유비율이 23.8 28 중량 % 이기때문에, 특허발명의구성요소인 황산칼슘 1 20 중량 % 범위내에포함되지않는다. 라고하면서, 침해가아니라는결론을내렸다. 지재고재는, 명세서의발명의설명을참작하여, 본건발명은특유의과제를해결하기위해특정수치한정을포함하는구성을채용한것이기때문에그수치한정이본건발명의본질적인부분을구성하는것으로인정하였다. 한편, 원고는특별한의미없이청구범위에수치한정을한것이라고주장하였지만, 지재고재는 본질적부분으로인정할만한수치한정의의미가발명의설명에기재되어, 청구범위에수치한정을하고있는이상, 황산칼슘 성분자체는물론그수치범위를한정한사항은특허발명의본질적인부분이다. 라고판시하면서, 지방법원의결론을지지하였다. 열팽창성캡슐제품사건 ( 특허침해금지청구, 도쿄지법 2005.5. 선고 ) 38) 에서는, 일본등록특허제2894990호의청구항 1 발명의구성C는 가교제 0.1 1 중량 % 인것으로, 피고실시제품의대응구성인 가교제 1.006중량 % 가, 위구성C를충족하는것인지가쟁점이된사안이다. 특허발명의설명에는 가교제의사용량은 0.1 1중량 %, 바람직하게는 0.2 0.5중량 % 이다. 라고기 22 巻, 2009, 75 頁. 36) 知財高裁平成 17 年 7 月 12 日, 平成 17 年 ( ネ ) 第 10056 号. 37) 東京地裁平成 16 年 7 月 14 日, 平成 15 年 ( ワ ) 第 6064 号. 38) 東京地裁平成 17 年 5 月 30 日, 平成 15 年 ( ワ ) 第 25968 号.

86 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 재하고있다. 도쿄지법은피고실시제품에서가교제의사용량 1.006% 또는 1.013% 는특허발명의구성C의범위를초과하는것이분명하고, 따라서구성C를충족하지않는다고하였고, 균등침해여부와관련하여서도, 발명의설명의기재및출원경과를참작하여볼때, 가교제를 0.1 1중량 % 로함유하는구성 은본질적인부분에해당하는것이기때문에, 피고실시제품은특허발명의구성C와균등한것으로도볼수없다고판시하였다. 포장레이블세구병 ( 細口瓶 ) 사건 ( 실용신안침해금지청구사건, 도쿄지법 2004.3. 선고 ) 39) 에서는, 일본등록실용신안제2563899호의청구항 1 발명에서열수축필름의수축률에관한구성 ( 판결에서 구성D 로판단되었고, 세로 100 에서의수축률이 45% 이상이며, 가로 100 의신축률이 10% 이하 라는구성 ) 에대하여, 피고실시제품은 100 에서의세로 20% 의수축률, 가로 1% 의신축률인구성 을갖고있었는데, 그침해여부가쟁점이된사례이다. 특허권자 ( 원고 ) 는 구성D의기술적사상의핵심적인부분은세로수축과가로신축률이크게다르다는이방성에있기때문에 100, 45% 이상, 10% 이하 라고구체적인수치를충족시키지않더라도, 가로세로수축률의비율이 45/10 이상이면피고실시제품은실질적으로구성D를충족한다. 고주장하였으나, 이에대하여도쿄지법은 본건실용신안등록청구범위중에구체적으로명기되어있는수치를무시하고청구범위중기재되어있지않은세로가로수축비율을구성D의내용으로해석하는것은, 보호범위가청구범위에의해정해진다고규정한법령에위배되는것이고, 또한측정온도에따라서수축률이나신축률이크게달라짐에비추어보면, 청구범위에기재된측정온도와는다른온도에의하는경우, 위수치한정은이해할수없는것이되기때문에, 100 라는온도, 45% 이상, 10% 이하 라는수치를무시한해석을할수없다. 고판시했다. 또한, 원고의균등침해주장에대해서도도쿄지법은 고안의설명의기재및심판청구이유서기재등으로보면, 100 에세로열수축률이 45% 미만인것에대해서는의식적으로제외하고있었다고인정되고, 39) 東京地裁平成 16 年 3 月 5 日, 平成 15 年 ( ワ ) 第 6742 号.

양인수 수치한정발명과균등론 87 또한 100 에서의열수축률이 45% 미만인경우에는본건고안의기술적과제를해결할수없는것이기때문에, 그수치한정에임계적의의가있는 10 0 에서세로수축률이 45% 이상 이라는구성은본건고안의본질적인부분이라고해석되므로, 균등요건중제1요건 ( 본질적인부분이아닐것 ) 및제5요건 ( 의식적으로제외된것이아닐것 ) 을충족시키지않기때문에, 피고실시제품은본건고안과균등하다고할수없다. 고판시하였다. 방파제용콘크리트블록사건 ( 특허손해배상청구사건, 도쿄지법 2004.5. 선고 ) 40) 에서는, 일본등록특허제3291810호의청구항 1 발명의구성요소중구성E는 산화철계철광석의입경을 5.0 0.1mm 로한정하는것인데, 피고실시제품의대응구성인 산화철계철광석의입경 8.0 0mm 이라는구성이, 특허발명의구성E를충족하는것이어서침해에해당하는지가쟁점이된사안이다. 특허권자 ( 원고 ) 는 구성 E에서산화철계철광석의입경을 5.0 0.1mm 으로기재한것은, 단순히산화철계철광석이미세골재임을단순히나타내기위한것일뿐이고, 콘크리트표준사양서등일반적인정의에의하면 세골재 라는것은 10mm망의체를전부통과하나 5.0mm망의체에 15% 이하로남는입경의골재 를의미하는것이므로, 위구성E의수치범위는입경 5.0mm이하인것에의미가있는것은아니다. 라고주장하였으나, 도쿄지법은 발명의설명을참작해보더라도 5.0 0.1mm라는구체적인수치범위는의미를가지는수치로인정되고, 세골재에대한일반적인정의를적용하여위수치범위가의미없는것으로해석하여서는아니된다. 고하면서피고실시제품은본건특허발명의구성E를충족하지않는다고판단하였다. 원고의균등침해주장과관련하여서, 도쿄지법은 산화철계철광석입경을 5.0 0.1mm로한정한부분은본건발명의특유의해결수단과연결되는본질적인부분에해당하고, 특허권자는심사과정에서의견서를통해선행기술과의차별적인특징으로위수치범위를주장하였었기때문에, 결국균등요건중제 1요건및제5요건을충족시키지않는다. 고하여균등침해를부정하였다. 40) 東京地裁平成 16 年 5 月 28 日, 平成 15 年 ( ワ ) 第 16055 号.

88 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 2. 미국의사례 미국에서도수치한정발명에균등론적용이쟁점이된사례를다수발견할수있다. 다만, 미국에서는수치또는수치범위와함께 약 등이사용되는경우에는문언침해에서 약 등의용어의해석을통하여균등을판단하기때문에, 별도로균등침해를판단하지않는다는점에서특징이있다. 41) 이하에서는수치한정발명에균등론의적용과관련된 4개의사례 ( 연방대법원판결 1건, 연방순회항소법원판결 3건 ) 를살펴본다. Hilton Davis v. Warner-Jenkinson 사건 42) 에서, Hilton Davis는아조계염료의초여과공정에관한미국특허 US 4560746의특허권자로서, 그출원심사과정중에서 ph 9.0 내지 13에서폴리머착색제를정제하는초여과공정 을개시하고있는선행기술과차별화하기위해서청구항 1에 약 6.0 내지 9.0 ph 라는구성요소를추가하였다. 피고회사 Warner-Jenkinson은독립적으로자신의초여과공정을개발하였는데, 그공정은 ph 5에서실시된다는점을제외하고는위특허권과모든구성요소가동일하였다. 연방순회항소법원 43) 에서는전원합의체판결 7:5로침해를인정하는판결을하였다. 그러나연방대법원은사건을파기환송하면서, 44) 선행기술을회피하기위한보정이 ph 6 이하의 ph 범위를포기한것은아니라는점은원고자신에게입증책임이있다고판결하였다. 본사건에서, 상한치값인 ph 9는선행기술과차별화하기위해서추가된것이명백하지만, 하한치값인 ph 6을추가한이유는명확하지않았다. 이점에대하여연방대법원은, 청구범위보정에대한 41) 연방순회항소법원은, 특허권자가구성요소의균등물인것을청구범위에문언범위로하여기재한경우에는, 균등론을다시적용하여청구범위의보호범위를추가적으로확장하는것은허용되지않는다고하였다. Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp., 543 F.3d 1351, 1372 (Fed. Cir. 2008) 참조. 42) Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997). 43) Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1578 (Fed. Cir. 1995.) 44) 그럼에도불구하고, 연방대법원은균등론은유용한이론임을확인하였고, 침해의도, 후 - 발생기술, 균등테스트의언어적인틀, 균등판단에있어서의배심원의역할에관한연방순회항소법원의판결부분을지지하였다.

양인수 수치한정발명과균등론 89 출원심사경과를통한명확한이유를발견할수없다면, 그보정은선행기술과차별화하기위해서이루어진것으로추정되고, 그추정을복멸시키는의무는특허권자에게있다고판시하였다. Abbott Laboratories v. Dey 사건 45) 에서, Abbott사는계면활성제에관한미국특허 US 4397839의전용실시권자로서, 피고 Dey사를상대로특허침해소송을제기하였으나 1심법원에서균등침해를부정하여, Abbott사가연방순회항소법원에항소하였다. 위특허권의청구항1의구성요소는 전체인지질 (phospholipid) 함량이 68.6 90.7% 임에반하여, 피고실시제품에서는 인지질함량이 91.8% 또는 94.5% 이었다. 연방순회항소법원은본사건에서는출원경과금반언이적용될수없다 46) 고하였고, 가상청구항의법리를적용하더라도피고실시제품은자유기술 47) 에해당하는것은아니라고판시하였다. 균등침해와관련하여, 연방순회항소법원은, 수치범위는해당청구범위의문언범위를제한하는반면에, 수치범위를기재했다는사실만으로균등론의적용이부정되는것은아니다. 본사안에서, 전문가증언에의하면피고실시제품과같이 95% 의인지질함량으로도청구범위의인지질함량과동일하게동일한방식으로동일한기능을수행할수있다. 고판시하면서, 1심법원판결을파기환송하였다. 45) Abbott Laboratories v. Dey, L.P., 287 F.3d 1097, 1105-1108 (Fed. Cir. 2002). 46) 특허권자는위 839 특허권의출원이전에미국특허 US 4338301( 위 839 특허와다른것은, 전체인지질함량이 75.0 95.5% 이라는점과, 전체유리지방산함량에대한기재가없다는것임 ) 을출원하여등록받는과정에서, 청구범위에있는화학조성을갖는계면활성제만이우수한효과를갖는다 는주장을의견서를통해서한바있었다. 이에피고는, 특허권자의위주장은다른특허번호에서이루어진것이기는하지만, 발명의실체가유사한부분에대한주장으로서, 본건에대해서금반언이적용되어야한다고주장했다. 그러나연방순회항소법원은, 위두특허권은발명의대상이다르고 ( 특히, 839 특허는유리지방산을함유하는것이특징임 ), 두특허권의관계가분할, 연속출원등의관계가아니므로, 본건에대하여금반언을적용할수없다고원고의주장을배척하였다. 47) 1 심법원에서는피고실시제품이, 특허권자의이전특허 ( 301 특허 ) 의인지질함량에속하는것으로서가상청구항의법리를받아들였으나, 항소법원에서는피고실시제품은유리지방산을함유하고있음에반하여위 301 특허는그것을함유하고있지아니하여, 전체로판단해보면, 피고실시제품은위 301 특허에의해자유기술이라고할수없다고판결하였다.

90 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) Spectrum Pharma., Inc. v. Sandoz Inc. 사건 48) 에서, Spectrum사는류코보린 (Leucovorin) 화합물 49) 을포함하는약학조성물에관한미국특허 US 6500829의독점적실시권자로서류코보린에대한신의약품제제허가를획득하였고, 해당특허권을오렌지북에등재하였다. Sandoz사는제네릭의약품신청 (ANDA) 을하면서, 해당특허권은무효이거나자신의제네릭의약품신청 (ANDA) 제품은해당특허권을침해하지않는다는소송을지방법원에제기하였다. 그중에서침해가문제가된것은청구항 5에기재된발명이었다. 특허권의경우 1회복용당 2000mg이지만, 피고 Sandoz의제품은, 175 또는 250mg의류코보린을포함하고있는 1회주사액형태이므로, 문언침해가인정되지않았다. 균등침해주장과관련하여서연방순회항소법원은, 청구항 5는심사과정에서심사관의거절이유에대응하여새롭게신설한청구항으로서, 그구성요소로서용량을한정하면서선행기술과다른차별적인구성요소로주장한점, 심판단계에서 본발명의중요한특징중의하나는최소한 4000mg이라고하는양적한정에있다. 고진술한점등을고려하면, 균등론이적용될수없다고판시하였다. Ortho vs. Caraco 사건 50) 에서, Ortho사의특허권의청구항 6은아세트아미노펜에대한트라마돌물질이중량비율로 약 1:5 인트라마돌물질및아세트아미노펜을포함하는약학조성물을청구하는것이었고, Caraco사의제네릭의약품 (ANDA) 신청제품에서는아세트아미노펜에대한트라마돌비율 48) Spectrum Pharmaceuticals, Inc., University of Strathclyde, v. Sandoz, Inc., 802 F.3d 1326, 1332-1338 (Fed. Cir. 2015). 49) 류코보린 (Leucovorin) 화합물은항암제메토트렉세이트 (methotrexate) 의독성을경감시키기위하여병용하여사용되거나, 엽산결핍증 (folate deficiency) 을치료하기위해서또는 5-Fluorouracil 항암치료 (5-FU 결합치료 ) 시발생하는철결핍증을치료하기위해서사용된다. 류코보린의화합물구조에서비대칭부재탄소의존재로인하여, (6S) 및 (6R) 이성질체라는두가지부분입체이성질체 (diastereoisomer) 의 50/50 혼합물형태로존재한다. 위두가지중 (6S) 부분입체이성질체또는 levo-leucovorin( 또는 l- leucovorin) 만이약효가있고, (6R) 부분입체이성질체는함께혼합만되어있을뿐약효기능은없었다. 50) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd., 476 F.3d 1321, 1323-1328 (Fed. Cir. 2007).

양인수 수치한정발명과균등론 91 이 1:7.5 이상 이었다. 51) 연방순회항소법원은 약 (about) 이라는용어의해석과관련한접근법을발전시켜왔다고언급하고, 52) 위특허발명의 1:5라는비율의임계성 (criticality) 에주목하였다. 1:5 중량비율은, 1:1 중량비율과함께특허명세서에기재된기타넓은범위의수치들과는구분되는것이기때문에, 약 1:5 비율 은좁게해석되어야한다고판시하였다. 53) 따라서내적증거및전문가증언을고려하여, 약 1:5 는 1:3.6 내지 1:7.1 의수치범위를의미하는것으로해석한 1심법원 54) 의청구범위해석에는오류가없다고판결했 51) Ortho 사는공지의약품들인트라마돌 (tramadol) 과아세트아미노펜 (acetaminopen) 을특정비율로혼합하여구성되는약학조성물에관한미국특허 US 5336691 의특허권자로서, 유사한복합제제를제조판매하기위해제네릭의약품 (ANDA) 신청한피고 Caraco 사를상대로특허침해소송을제기한사안이다. 52) Pall Corp. v. Micron Separations, Inc 사건에서는 약 이라는단어는청구범위에서통일된의미를가지지아니하고, 그의미는특정사안의기술적인사실관계에따라달라질것이다. 약 이라는단어의사용으로인하여그한정된파라미터로수치범위를엄격하게제한하는것을방지한다. 그범위는그기술적인표현적인맥락에서해석되어야한다. 따라서발명의설명, 출원심사경과, 및기타다른청구항들을고려하여야한다. 그파라미터를변화시키면서효과를고려하는것이적절하다. 그기술분야에서의의미및사용도그파라미터의임계성 (criticality) 을결정하는데유용할것이다. 라고하였다 [Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1217 (Fed. Cir. 1995)]; Modine Mfg. Co. v. United States Int 'l Trade Comm 'n, 사건에서는 약 (about) 이라는용어의사용은해당발명에의해구현된그기술의관점에서일반적으로이해될수있다고하였다 [Modine Mfg. Co. v. United States Int 'l Trade Comm 'n, 75 F.3d 1545, 1554 (Fed. Cir. 1996)]. 53) 위특허권에는, 아세트아미노펜에대한트라마돌의중량비율에관한청구항이총 15 개있었는데, 그중에서청구항 6 및 4 만이특정중량비율을청구하고있을뿐이고, 나머지청구항들은중량비율의범위 (range) 로기재하고있었다. 예를들어, 청구항 1 은 약 1:1 내지약 1:1600 의중량비율을청구하는것이었다. 또한, 발명의설명에는 약 1:5 이외에도 약 1:1 의비율도특정조성물로될수있다고언급하고있는점을고려하면, 약 1:5 의비율을넓게해석하게되면 약 1:1 이라는비율까지도포함하게될것이고, 특히, 발명의설명의실시례에서는 1:1, 1:3, 1:5, 1:5.7, 및 1:15 비율을개시하고있으면서도청구범위에서는 약 1:3 내지약 1:5 의비율로청구하지않고, 단지특정포인트즉, 1:5 를청구하는것으로보아도, 약 1:5 는좁게해석되어야한다고판시하였다. 54) 지방법원에서는, 약 1:5 의의미를 1:3.6 내지 1:7.1 의범위내에포함되는비율을의미하는것으로해석하였다. 이러한결론을내리기위해서, 지방법원은청구범위의다른청구항들및발명의설명등내적증거도참작하였지만, 특히 1:3.6 또는 1:7.1 인경우도 1:5 인경우와통계적으로구분가능하지않다 (95% 신뢰구간 ) 는전문가의증언, 즉외적증거를참작한결과로보인다. 또한, 해당특허의재발행 (reissue) 심리과정에서, 특허권자가해당특허는 1:5 로서선행기술 ( 아세트아미노펜에대한트라마돌물질이중량비

92 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 다. 연방순회항소법원은, 이러한청구범위해석하에서, 1:7.5 이상 의비율을가지는피고제품은특허발명의비율을충족하지않은것으로서문언침해에해당하지않고, 균등론적용은 약1:5 라고하는청구범위구성요소를없는것처럼무시하는 (vitiate) 것으로허용되지않으므로균등침해를적용될수없다고하면서, 1심법원의판결을지지하였다. 3. 독일의사례 독일에서는침해판단시문언침해이외에도균등침해를인정한다는점은우리나라와동일하다. 55) 특히, 독일의균등론과관련된주요사례들이수치한정발명에관한것이고연방대법원판결이라는점에서참고사례로서유용하다. 독일에서는청구범위에수치한정된구성요소는원칙적으로해당수치또는범위로제한되는것이지만, 균등론의적용도가능한것으로판단되고있다. 이하에서는수치한정발명에균등론적용을직접적으로다룬연방대법원판결 4건을살펴본다. Schineidmesser Ⅱ사건 56) 에서, 독일특허 DE 3719721의청구항 1은 블레이드와절단면사이의각이 10 내지 20, 바람직하게는 16 의각도를형성한다. 라는구성을가지고있었는데, 이에반하여칼날 ( 블레이드 ) 과절단면사 율 1:10 을개시하고있음 ) 과차이가있다고주장한바가있는사실도고려하였다. 이러한청구범위해석을기초로하여, 지방법원은 Carco 사의제품이해당특허권을문언침해하지않는다고하였고, 균등침해도부정하였다 [(Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd., No.04-CV-73698, 2005 WL 2679788(E.D. Mich. Oct. 19, 2005)]. 55) 독일에서는 1986 년 Formstein 연방대법원판결 [Federal Supreme Court (BGH), GRUR 1986, 803] 에서, 청구범위에기재된발명에기초하여그발명에의해해결되는과제를통상의기술자가균등한수단으로해결할수있는가, 즉같은결과를다른방법으로달성할수있는지여부가균등의문제이며, 통상의기술자가그직업적지식으로청구범위에기재된발명을고려하여이루어진균등한해결수단은특허보호범위에일반적으로포함된다. 라는균등침해성립요건이최초로판시되었다. 독일에서의균등론의전개에서대해서는, 김동준, 앞의책, 198 209 면참조. 56) BGH X-ZR 135-01 (2002). 2002 년 3 월 12 일독일연방대법원은수치한정발명의청구항해석및침해여부를다룬 5 개의판결을선고하였는데, 그중의하나이다. 김동준, 앞의책, 202-203 면 ; Toshiko Takenaka, 앞의논문참조.

양인수 수치한정발명과균등론 93 이의각도로서 25 를가지는피고실시제품의침해여부가다투어졌다. 연방대법원은, 청구범위가발명의설명에의해제공되는기술내용에비해서뒤처지는경우에, 그보호범위는통상의기술자가동일한방식으로작동하고동일한결과를제공하는것으로확인할수있는그런구현물을포함할수도있다. 발명의설명에서는 22 이상의각도의절단날을사용하는것에의해동일한결과를달성할수있다는것을나타내주는근거나기재를발견할수없다. 따라서균등침해를인정할수없다. 고판결하였다. Custodiol Ⅱ사건 57) 에서, 원고는유럽특허 EP0054635의권리자로서, 해당특허는심장과신장에대한보호용액및그제조방법에관한것이다. 해당특허의청구항 1은다양한첨가제들을특정농도의함량 ( 특히, 염화마그네슘은 10 ± 2 mmol/l) 으로포함하는것을특징으로하고있었다. 58) 한편, 피고의병원의조제실에서, 장기 (organ) 보호용액이환자치료를위하여제조되고사용되고있었는데, 그것은위특허권의청구항 1의대부분구성요소와일치하였다. 59) 다만, 피고실시제품에서는첨가제로서염화마그네슘 10 ± 2 mmol/l이 4 mmol/l로치환되고, 히스티딘염산염이염산 25% 로치환된것을사용하는것에차이가있었다. 60) 그당시원고에의해배포된조제제품 ( 원고는이것을특허권과일치하는것으로생각함 ) 도염화마그네슘 4 mmol/l을포함하는것이었다. 염산 25% 는히스티딘염산염과다른첨가제이지만, 그동일한양으로서동일한효과를가지는것이어서쟁점으로부각되지않았고, 피고실시제품의염화마그네슘 4 mmol/l가특허권의구성요소인염화마그네슘 10 ± 2mmol/l를충족하는지가주된쟁점으로되었다. 61) 원고는염화마그네슘농도 10 mmol/l 및 4 mmol/l가, 비록칼슘길항효과 (calcium- 57) BGH, 12. 03. 2001, X ZR 73/01(Custodiol Ⅱ), 판결에대한영문번역문은, <http:// www.heymanns-download.de/fileadmin/landingpages/heymanns-downloa dseiten/ download_interpretation_of_patents/de_custodiol_ii.pdf> (2016. 8. 22. 최종방문 ) 참조. 58) Custodio Ⅱ, supra. 59) Ibid. 60) Ibid. 61) Ibid.

94 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) antagonistic effect) 와관련해서적은농도가덜효과적인것으로간주되지만, 심장마비및장기보호분야에서동등한효과를가지는것이라고하면서, 피고실시제품은특허침해를구성하는것이라고주장하였다. 62) 또한원고는, 특허권에서유일하게신규한성분은 a-케토글루타레이트 (α-ketoglutarate) 이기때문에특허권의보호범위를신규하지않은구성에관한수량범위 (tonnage band) 로제한할수없고, 특허명세서는그수량범위에관한설명을포함하고있지아니하여통상의기술자이면그농도에적용가능한다소넓은범위가있다는것을알수있는것이라고주장하였다. 63) 한편, 피고는, 4 mmol/l이라는것이특허권의청구항 1의하한치의절반정도밖에되지않는수치이므로, 특허권을침해하지않는것이라고주장하였다. 64) 원심고등법원에서는, 염화마그네슘은공지의첨가제로서특허발명의신규한특징과관련이없기때문에염화마그네슘관련수치범위의변형은중요하지않다고판시하였다. 65) 그러나연방대법원은위항소법원의판결을파기하면서, 청구범위의기재는 EPC 조약을따르는현행법하에서독일법원을구속하는것이고, 또한발명의설명을참작하더라도, 피고실시제품의수량과특허권의범위의차이가커서 ( 피고실시제품에포함된염화마그네슘은 4 mmol/l로, 이는원고특허에한정된수치범위 (10±2 mmol/l) 의하한인 8 mmol/l의절반에해당하는수치임 ), 특허발명의보호범위에포함된다고할수없다고하였다. 66) Custodiol Ⅰ사건 67) 은 Custodiol Ⅱ사건에서의동일한특허권 ( 즉, 염화마그네슘함량이 10 ± 2 mmol) 에관한것으로서, 그특허권의만료후의존속기간연장등록 (grant of supplementary protection certificate) 승인과관련된것이었다. 특허권자는자신이조제하여배포하는제품은염화마그네슘을 4 mmol/l 포함하는것이었고, 이것은특허권을충족하는실시형태라고생각 62) Ibid. 63) Ibid. 64) Ibid. 65) BPatG GRUR 2000, 1011; 특허청, 주요국특허판례 100 선, 2015.7., 201 202 면참조. 66) Custodio Ⅱ, supra. 67) BGH, X ZB 12/00 of March 12, 2002(Custodiol Ⅰ).

양인수 수치한정발명과균등론 95 하고있었다. 68) 하지만, 독일연방대법원은 Custodiol Ⅱ사건과동일한논리로즉, 발명의설명을참작하더라도, 통상의기술자가해당수치한정이의미없는 (not critical) 예시적으로서만기능한다고이해할만한근거를발견할수없다. 69) 청구범위의특징들은그대로해석되어야하고, 중요한특징과덜중요한특징을구분할근거는없으므로, 균등침해가인정되지않고, 그대체물을포섭하는존속기간연장등록신청은거절한다. 고하면서, 피고실시제품은보호범위밖에있다고판결하였다. 70) Plastic Pipe 사건 71) 은그발명의명칭을 방음특성을갖는열가소성재료로만들어진플라스틱파이프 로하는유럽특허제254375 호의특허권에관한것이었다. 해당특허권의청구범위제1항 72) 에는플라스틱파이프가 1.8 2.7g/cm³ 범위의밀도를가지는것으로되어있다. 그러나최초출원서당시에는 1.6 2.7g/cm³ 로되어있던것을심사과정에서, 1.8 2.7g/cm³ 로보정한것이었다. 피고실시제품은해당특허권의청구범위제1항의기술적특징과다른사항은, 그제품의밀도가 1.6g/cm³ 이라는점뿐이었다. 연방대법원은 출원경과금반언의원칙은특허권의보호범위는발명의설명및도면에비추어결정되어야한다고규정한 EPC69조와부합하지않는다. 법적안정성이우선되어야하므로, 특허권의보호범위에관해서는출원경과금반언의적용이없다 고판시했다. 73) 또한, 연방대법원은, 수치에의한한정은언어보다는일반적으로훨씬더구체적이기때문에, 보호범위에대한엄격한제한사항 68) Ibid. 69) Ibid. 70) Ibid. 71) BGH,. GRUR 2002, 511(Plastic Pipe), 판결에대한영문번역문은, <http://www. heymanns-download.de/fileadmin/landingpages/heymanns-downloadseiten/dow nload_interpretation_of_patents/de_plastic_pipe.pdf> (2016.8.22. 최종방문 ) 참조. 72) 배수파이프시스템에서액체를이송하기위한 [1. c)], 열가소성재료로구성되고 [1. a)], 방음특성을가지며 [1. b)], 상기플라스틱파이프의내부는상기액체와접촉하게되는 [1. d)], 사출성형된플라스틱파이프로서, 플라스틱파이프부분에는단위면적당무게가적어도 8 kg/ m2이상주어지고 [2. a)], 황산바륨충전재를추가하는것에의해밀도가 1.8 2.7 g/cm³ 범위로 [2. b)] 이루어지는것을특징으로하는플라스틱파이프. 73) Plastic Pipe, supra.

96 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 으로보는것이일반적인것이지만, 특수한상황에는, 균등론이적용될수도있다. 본건과관련하여, 피고실시제품이 파이프의두께를낮게유지하면서충분한소음효과를발휘할수있는수치한정의효과 를달성하지못할수있으므로, 균등에대해추가적인심리가필요하다. 고하여원심을파기하였다. 74) 4. 영국의사례 영국은청구범위해석에있어서소위 목적론적해석 (purposive construction) 을따라서, 청구범위의문언을엄격하게준수하는것이발명의필수요건임을특허권자가의도하였고따라서어떠한변형이그발명이작동하는방식에중요한영향을미치지않더라도청구범위에속하지않는다는것이통상의기술자에게자명한사항인지 를검토하는것을원칙으로하고있다. 75) 판례에서는, 수치한정된구성요소는언어적으로표현된단어와는그변형 (variant) 을판단함에있어서사뭇다르다고하면서도, 76) 위와같은보호범위해석의일반원칙은수치한정발명에도동일하게적용된다고하였다. 77) 영국에서도수치한정발명에대하여침해판단의쟁점이된사례는많이발견할수있는데, 78) 그중에서균등론의적용여부가쟁점이된사례 2건 74) Ibid. 75) Improver Corporation v Remington Consumer Products Limited [1990] FSR 181 판결에서, 3 단계의구체적인판단방법을제시하였다 (1 변형이특허발명의작동방법에중요한영향을미치는가?(yes 이면그변형은권리범위밖에있는것이고, no 인경우다음질문으로진행 ) 2 작동방법이중요한영향을미치지않는다는것이통상의기술자에게자명한가?(no 이면권리범위밖에있는것이고, yes 이면다음질문으로진행 ), 3 그럼에도불구하고통상의기술자가청구범위의기재로부터, 그주요한의미를엄격히준수하는것이그발명의필수적인요건임을특허권자가의도했다는것을이해할수있는가?(yes 이면, 권리범위밖에있는것임 ). 김동준, 212 218 면참조. 76) Auchincloss v Agricultural & Veterinary Supplies Ltd [1997] RPC 649, 662. 77) Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd. [2005] RPC(9) 169, 193-195. 78) 최근영국의항소법원판결 (Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc. [2015] EWCA Civ 607)) 에서는, 청구범위에서 1% 25% 의수치범위는그하한치 1% 가 0.5% 이상의수치를포함하는것으로해석되고, 따라서 0.77% 를사용하는피고회사의공정은특

양인수 수치한정발명과균등론 97 ( 연방대법원판결 1건, 특허법원판결 1건 ) 에대하여이하에서살펴본다. Catnic 사건 79) 에서, 원고는철재료인방 (lintel; 그위에쌓이는벽돌하중을견딜수있도록창문틀위에가로질러설치되는판또는막대기 ) 에대한특허권자였다. 특허권의인방에서는후방지지부재 (rear member) 가수평의기판으로부터수직으로확장되는 (extend vertically) 것이었고, 피고 Hill사는그것을약간의변형을가하여후방지지부재를수직으로부터 6 또는 8도 ( 수평의기판으로부터는 82 또는 84도 ) 기울어지게설계하여제작하였다. 이것으로인하여, Hill 사의인방 (lintel) 은그하중용량에서 0.6 또는 1.2% 약화되는결과를초래하는것이었지만, 결국기능적으로보면무시할만한차이라고할수있었다. 연방대법원은, 특허권자는후방지지부재가정확하게수직 (90도) 인것만을권리로하고그이외의것은제외하고자했을것이라는어떠한이유도발견할수없다. 기하학자 (geometer) 가동료에게 수직 또는 수평 이라는표현을사용했다면말그대로정확환그수치만을의미하는것으로해석될수도있겠지만, 건축물내의창문틈위에벽돌하중을견디는하중지지대들보로서의실용적인기능을수행하고자하는제조품의설명에서사용될때에는, 수직으로확장되는 (extend vertically) 이라는표현은정확하게기하학적수직에충분하게가까워모든기능등을만족스럽게수행할정도까지포함하는의미로해석하는것이타당하다. 고판시하였다. UK - H. Lundbeck v. Infosint 사건 80) 에서, Infosint사는유럽특허 EP(UK) 1118614의특허권자인데, 해당특허내용은 5-carboxyphthalide(5-cbx) 81) 를제조하는방법에관한것으로서, 이화합물 5-cbx는피고회사인 Lundbeck 사의항우울제의약품인시탈로프람 (citalopram) 의제조에도사용되고있었 허권을침해하는것이다. 라고판단했다 [1 심법원에서 1% 는 0.95% 이상으로해석하여침해가아니라고판단했던사안임 ]. 79) Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183, 242-243. <http:// www.ippt.eu/files/1980/ippt19801127_ukhl_catnic_components_v_hill_-_smith. pdf> (2016.8.22. 최종방문 ). 80) H. Lundbeck A/S v. Norpharma SpA, Infosint S/A and others, 14 April 2011, Patents Court, UK, Case No. HC10C0883. 81) 항우울제치료의약품의제조에사용되는중간화합물이다.

98 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 다. 해당특허권의청구범위제1항은 5-cbx의제조방법에관한것으로서 해당혼합물을 120-145 에서가열 이라는구성요소를가지고있었다. 특허권자인 Infosint사는, 가열온도범위상한치인 145 는통상의기술자에게그대로정확하게이해될수없는것이고따라서 145 보다몇도이상인온도까지포함하는것이라고주장하였고, 침해피의자인 Lundbeck사는보다좁은범위로보아야한다는입장이었다. 특허법원은 상한치 145 는정수로표현되고있기때문에, 145.4 를포함할것이지만, 더높은온도를의미한다고볼만한근거는없다. 고판단하였다. 82) 5. 정리및시사점 수치한정발명의침해판단과관련한일본판례들은청구범위에기재된수치범위에대한확대를인정하지않는경향이강하다. 즉, 청구범위에기재된것은그수치한정이든아니든모두구성요소의하나이며, 이를무시하고기술적범위를확정하는것은허용되지않는다고하는당연한원칙을나타낸것이라할수있다. 수치한정을포함하는청구범위에그기술적범위를기재된수치대로엄격하게해석하는경향의배경에는특허권자는출원시에수치범위에대해자신이적절하다고생각하는범위를정하기위해숫자를자유자재로선택할수있는것이기때문에, 스스로의의사에따라한정된범위밖으로까지보호범위를인정하는것은청구범위의명확성을훼손시키는것으로제3자가받는불이익과의관계에서형평을해치는것이라는인식이자리잡고있기때문인듯하다. 83) 수치한정발명의보호범위해석에있어서이러한엄격한경향은미국, 84) 독일, 85) 영국 86) 에서도마찬가지이다. 82) 이사건에서는해당특허 ( 수치한정발명 ) 의진보성에관한판단에서, 통상의기술자가올레움 (SO3 와황산의혼합물 ) 의유형을선택하여 SO3 가 20-30% 범위를갖도록하는것은선행기술로부터자명하다고판단하였다. 83) 福本将彦, 明細書作成に役立つ判例のご紹介など ( その 2), 日本弁理士会判例研究班, 2008.11.<http://fintpat.com/fukumoto_lecture_at_ktk_2008_11.pdf> (2016.8.22. 최종방문 ).

양인수 수치한정발명과균등론 99 선진외국의경우에도수치한정발명에서그수치특정사항이발명을제한하는것이원칙이기는하나, 수치가갖는핵심적기술사상이통상적인오차 (tolerance) 를포함하는것으로해석하여균등론을적용할수있는것으로운영하고있다. 특허발명의수치또는그범위와는변형된수치를갖는어떤실시양태가청구범위에기재된수치에관한핵심적사상에기초한창작능력의발휘의결과로서균등한해결수단으로인정할것인지여부에관해서는, 통상의기술자가해당발명이달성하고자하는발명전체의객관적인목적과더불어그수치가갖는기술적의의를고려하여검토되어야한다. 87) 청구범위의기술내용과동일한효과라고할수있는경우는, 어떤실시양태가해당발명에서수치한정대상이되는구성요소의효과를달성하는것일뿐만아니라정확하게는청구범위의기재및통상의기술자의기술수준에따라그구성요소의수치한정이달성하고자하는효과를달성하는것임이확인된그런경우에만가능한것이다. 88) 만약, 이러한조건을충족하지않는다면, 통상의기술자에게객관적으로그리고확인가능하게동일한기술적효과를갖는것이라고하더라도, 특허발명의보호범위에속하지않는것이다. 89) 청 84) Ortho vs. Caraco 사건에서는특허권의 약 1:5 의의미를 1:3.6 내지 1:7.1 의범위내에포함되는비율을의미하는것으로해석하고, 1:7.5 이상 의비율을가지는피고실시제품은특허발명의비율을충족하지않은것으로서문언침해에해당하지않고, 균등론적용은 약 1:5 라고하는청구범위구성요소를없는것처럼무시하는 (vitiate) 것으로허용되지않는다고하였다. 85) Custodiol Ⅰ 사건에서는 발명의설명을참작하더라도, 통상의기술자가해당수치한정이의미없는 (not critical) 예시적으로서만기능한다고이해할만한근거를발견할수없다. 청구범위에특징들은그대로해석되어야하고, 중요한특징과덜중요한특징을구분할근거는없다 고하였고, 또한, Plastic Pipe 사건에서 수치한정은 언어 보다는일반적으로훨씬더구체적이기때문에, 보호범위에대한엄격한제한사항으로보는것이일반적이다. 고판시하였다. 86) Kirin Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel 판결에서는, 청구범위의독자는통상적인지식을가지고해석하려고할것이고, 그수치한정의목적은발명을명확히구분하기위한것이며, 특허권자는해당기술분야의기술수준에기초하여청구범위의단어들을선택하였고따라서특허권자일반적인용어대신에특정한표현을사용한경우라면, 세밀하게표현하려고했을것이다. 라고판시하였다. 87) Schneidmesser I(Cutting Blade I) GRUR 2002, 515. 88) Ibid. 89) Ibid.

100 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 구범위의다른구성요소들과마찬가지로, 청구범위에따른효과는그청구범위에포함된수치를고려하지않고결정되어서는아니되므로, 원칙적으로, 통상의기술자의해석에의하면특허발명에따른효과가해당수치의준수여부 90) 에관계없이발생한다는사실만으로는, 어떤실시양태를보호범위에속하는것으로보기에충분하지않다. 91) 앞에서살펴보았듯이, 수치한정발명의보호범위는청구범위에기재된수치또는범위대로해석된다는일반원칙을가지면서도상황에따라균등론을인정하고있는주요선진외국의판례들은, 우리나라의수치한정발명관련침해판단에많은시사점을준다. 특히, 대부분의외국사례들에서는청구범위에명시된수치범위의최대치이상의또는최소치이하의수치는원칙적으로특허발명의보호범위에포함되지않는것으로해석하는데, 이는수치한정이보충적인경우이를예시적인것으로간주하는우리나라의일부판례들의해석과는사뭇다르다. 또한, 수치한정발명의균등침해판단에있어서, 수치또는그범위를고려하여특허발명의기술적사상의핵심을결정해야한다는독일의판례는, 우리나라의균등제1요건에서 특허발명의특유한해결수단이기초하는기술적사상의핵심 을결정하는장면에서중요한시사점을주고있다. Ⅴ. 수치한정발명의균등침해판단에있어서개선방향검토 1. 수치한정된구성이보충적인경우의취급 수치한정된구성요소를보충적구성으로인정한앞의특허법원판결 3 건 90) 당해기술분야의통상의기술자들이, 청구범위의기재를정확히준수하는것이결정적인요소라는사실을기대하고신뢰할수있는지여부에대하여검토하여야한다. 91) Schneidmesser I, supra.

양인수 수치한정발명과균등론 101 에서나타난논리를살펴보면, 특허법원 2008허13299 판결에서는특허발명은 고속으로회전 시키는데기술적의의가있으므로청구범위에 3,000rpm 이라는임펠라의회전속도자체는고속회전에대한하나의예시속도에불과하다고하였고, 특허법원 2014허8441 판결에서는특허발명의기술사상의핵심이 진열부재가렌즈가물속에잠긴상태로수용될수있는수용구멍을형성할수있는정도의두께를갖는것 으로보아청구범위에진열부재의두께가 15 30mm인것은하나의예시적인두께로간주하였으며, 특허법원 2013허9379 판결에서는 치즐의끌부를경사지게구성하는것 자체가특허발명의특징적구성이므로청구범위에기재된 20 40도의경사각도는보충적인구성으로인정하였다. 그러나위특허법원판결들이, 특허발명의청구범위에기재된수치한정된구성요소가보충적인구성으로인정된다면, 그수치또는수치범위자체는별다른의미가없어보호범위해석시이를고려하지않아도된다는점을판시한것으로이해되어서는곤란하다. 청구범위에기재된수치또는범위자체도청구범위의구성요소이므로, 이것을고려하지않는보호범위해석은, 청구범위의청구항에기재된구성요소를권리행사의단계에서그발명 ( 또는고안 ) 에서비교적중요하지않은사항이라고하여무시하는것은사실상등록청구범위의확장적변경을사후에인정하는것이되어허용될수없다 고판시하고있는대법원판례 92) 와충돌할여지가있기때문이다. 청구범위에기재된수치한정이무시되고있는이유중의하나로서, 균등제1요건 ( 과제해결원리의동일성 ) 의적용방식을들수있다. 과제해결원리의동일성판단에서는, 특허발명의특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심을도출하고, 피고실시제품도그러한기술적사상의핵심을갖고있는지를대비하게된다. 93) 그러나기술적사상의핵심을도출함에있어서너무넓게파악하게되면균등의폭이과도하게확장되는문제가발생한다. 위 92) 대법원 2005.9.30. 선고 2004 후 3553 판결참조. 93) 대법원 2014.7.24. 선고 2012 후 1132 판결 ; 대법원 2014.9.25. 선고 2012 후 2814 판결등참조.

102 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 의사례들에서, 3,000rpm이라고하는구체적인수치로부터 고속회전 이라는기술사상의핵심을도출하였고, 20 40도라고하는구체적인수치로부터 경사지게구성한다는 기술사상의핵심을도출하였는데, 94) 이는청구범위에기재된수치또는그범위를고려하지않음으로써그보호범위가지나치게넓게인정된것으로보인다. 위와같은기술사상의핵심의도출방식하에서는, 청구범위에기재된수치와한참동떨어진수치또는수치범위이어도거의대부분균등으로판단될가능성이크다. 가령 1도 또는 89도 라는수치는모두 경사지게구성한다는 기술사상에포함되는것이므로, 결국 20 40 도의수치범위와균등한것으로인정되는결과를초래한다. 특허발명의청구범위에는 고속회전 이나 경사지게구성 이라는포괄적인언어적표현을사용하지않고구체적인수치또는범위로서기재되어되어있음에도, 포괄적인언어로표현된경우와실질적으로그보호범위해석에서차이가없게된다는불합리도발생시킨다고생각된다. 보호범위해석에서청구범위에구성요소로서명시적으로기재된수치한정이종종무시되는또다른이유로는, 수치한정발명을유형별로나누고각유형별진보성인정기준을달리제시하고있는판례들의논리가, 침해판단장면에서도영향을미치고있기때문이다. 즉, 수치한정발명의진보성과관련한대법원판례 95) 에서는, 수치한정이보충적사항인경우, 이질적효과 96) 94) 위사례들에서기술사상의핵심은, 3000rpm 와균등한정도의고속회전 및 20 40 도와균등한정도의경사 로도출하는것이적절한수준으로보인다. 95) 대법원 2010.8.19. 선고 2008 후 4998 판결 ; 대법원 2007.11.16. 선고 2007 후 1299 판결 ; 대법원 2013.2.28. 선고 2011 후 3193 판결등참조. 96) 대법원 2013.2.28. 선고 2011 후 3193 판결에서는, 이사건특허발명은 PVA 필름의두께변동을 0.28 μm / mm이하 인구성을가지고있는데, 비교대상발명 1 에 PVA 계필름의두께변동은 3% 이하이고필름두께는 20 100 μm인구성 이, 비교대상발명 3 에 폴리카보네이트 (polycarbonate) 수지를원료로사용한필름에서 5 mm당두께변동이 0.3 μm이하인구성 이개시되어있다. 그러나 PVA 필름의 1 mm범위에서발생되는국소적인두께변동을방지함으로써대면적에서도균일한광학성능을가지도록하고자하는이사건특허발명의기술사상은전혀개시또는암시하고있지아니하다. 따라서위수치한정은비교대상발명 1, 3 에서와는다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고, 그효과도이질적인것이므로, 그수치한정에임계적의의가있는지여부등과무관하게진보성이부정되지아니한다. 고판시함.

양인수 수치한정발명과균등론 103 또는임계적효과를가지는경우에한하여진보성을인정하고있다. 97) 수치한정이보충적사항인경우진보성이인정된다는것은, 특허발명에수치한정이외에진보성을인정할수있는다른구성요소가부가되어있으면, 수치한정이보충적인사항인지여부와상관없이특허발명의진보성은부정되지않는다는것이다. 98) 그러나, 진보성판단장면에서는보충적인수치한정을고려하지않고기술적인특징이있는부분만을고려하여판단할수도있겠지만, 침해판단에있어서는청구범위에구성요소로기재된이상그것이설령보충적인사항으로인정된다고하더라도중요하지않은사항이라고하여무시할수없다는점을유념할필요가있겠다. 앞에서언급한바와같이주요선진외국의판례는청구범위에기재된수치범위에대한확대를인정하지않는경향이강하다. 즉, 청구범위에기재된것은그수치한정이든아니든모두구성요소의하나이며, 이를무시하고기술적범위를확정하는것은허용되지않는다. 다만이러한엄격한원칙을고수하면서도, 보호범위의적정한폭을결정하는데있어서그수치한정의의미또는성격을중요한참작사항으로하고있음을알수있다. 99) 우리나라일부판례에나타난경향이기는하지만, 수치한정된구성요소를단순히예 97) 다만, 파라미터발명의경우에는기술적의의및다른효과를가지는것만으로진보성을인정할수있다. 대법원 2004.4.28. 선고 2001 후 2207 판결, 대법원 2002.6.28. 선고 2001 후 2658 판결등참조 [ 성질또는특성등에의하여물건을특정하려고하는기재를포함하는출원발명의신규성및진보성을판단함에있어서그출원발명의청구범위에기재된성질또는특성이발명의내용을한정하는사항인이상, 이를발명의구성에서제외하고간행물에실린발명과대비할수없으며, 다만간행물에실린발명에그것과기술적인표현만달리할뿐실질적으로는동일 유사한사항이있는경우 ( 다른정의또는시험 측정방법에의한것으로환산이가능하여환산해본결과인용발명의대응되는것과동일 유사하거나또는특허발명의명세서의발명의설명에기재된실시형태와인용발명의구체적실시형태가동일 유사한경우 ) 등과같은사정이있을때에그러한출원발명의신규성및진보성을부정할수있을뿐이다.] 98) 최종선, 수치한정발명의이질적효과, Law & Technology 제 10 권제 4 호, 서울대학교기술과법센터 2014, 119 면. 99) 가령, 미국연방순회항소법원 Ortho vs. Caraco 사건에서도 약 1:5 비율 이라는수치의해석에있어서그임계성 (criticality) 에주목하고있고, 독일연방순회항소법원 Custodiol Ⅱ 사건에서도염화마그네슘은공지의첨가제로서특허발명의신규한특징과관련이없기때문에, 염화마그네슘관련수치범위의변형은중요하지않다고판시한바있다.

104 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 시적인구성으로보아, 청구범위에기재된수치범위와는한참동떨어진수치까지그보호범위를확장하는것에는신중을가할필요가있다. 특허권자는청구범위에보호받고자하는사항을특정한수치또는그범위로한정하는것에의해, 선행기술로부터특허발명을명확히구분하려고했다고볼수있는것이고, 청구범위표현들을자유롭게선택할수있는상황에서일반적인용어대신에특정한수치를사용했다는것은보다세밀하게표현하려고의도했을것이기때문이다. 또한, 특허문헌의독자는통상적인지식을가지고청구범위기재대로해석하려고할것이다. 특히, 우리나라의일부판례들은특허발명의명세서에수치한정의기술적의의에대한기재나설명이없다는점을들어해당수치한정을예시적인것으로인정하고있으나, 수치한정의기술적의의에대한기재가없다는사실만으로수치한정된범위밖에서도특허발명과동일한작용효과를발휘할수있다고단정하여서는아니된다. 따라서수치한정된구성요소가보충적인사항으로인정되는경우그균등범위의폭을확대하는데참고사항으로삼을수있을지라도, 그수치한정을단순히예시적인것으로보아마치수치한정이없었던것처럼간주하는경향은개선되어야할것으로생각된다. 2. 수치한정된구성이특유한해결수단인경우의취급 과제의해결원리가동일한지여부즉, 특허발명에특유한해결수단이기초하는기술적사상의핵심을피고실시제품도갖고있는지여부에관한판단에앞서, 수치한정된구성이특허발명에특유한해결수단인지여부가쟁점이된다. 우리나라판례들에서수치한정된구성을특허발명에특유한해결수단으로인정하는이유를살펴보면, 1 특허발명에특유의과제를해결하기위해특정한수치한정을포함하는구성을채용하였다고한것 100) ; 2 출 100) 특허법원 2012.9.19. 선고 2012 허 3299 판결에서는, 공지기술을참작해서보면특허발명에서깊이비를수치한정한구성은특징적구성으로본질적인부분에해당하고, 과제해결원리를살펴보더라도특허발명은믹싱을최대화하고압력강하를최소화하도록개

양인수 수치한정발명과균등론 105 원경과에있어서선행기술과의차별화를도모하고특허를받은것이라고한것 101) 등이있다. 그러나일부판례들에서는수치한정된구성요소를특허발명의특유한해결수단인것처럼취급하면서도, 그에대한설명이나이유는제시하고있지않다. 가령, 특허법원 2006허6204 판결에서는, 특허발명의수치범위와다른수치범위를갖는확인대상발명은특허발명보다전체적인침지, 탈수시간등을상당정도단축함으로써생산성이나제조효율을높인점에서차이가있으므로, 양발명은과제해결원리가다르다고하였다. 위판결에서는, 확인대상발명의수치범위가갖는작용효과를언급하고있을뿐, 특허발명에특유한해결수단으로인정되는수치범위가기초하는기술적사상의핵심이무엇인지, 확인대상발명에는그러한기술적사항의핵심이포함되고있는지에대한검토가이루어지지않는것이아쉽다. 위 1의이유를들어수치한정된구성을특허발명에특유한해결수단으로인정한특허법원 2012허10419 판결에서는, 특허발명의특유의해결수단이 70 100% 에탄올추출용매 에있다고인정하고, 확인대상발명에서 추출용매로서 100% 이소프로판올을사용하는구성 은혈액응고억제작용을하는등위염또는위궤양환자에대한투약시제거되어야할지용성분인디쿠마롤을별도의공정없이제거하기위하여선택한특유의해결수단이므로, 양발명은과제의해결원리가동일하지않다고판시하였다. 위판결은과제해결원리가동일한지여부를판단함에있어서, 확인대상발명의과제해결원리 ( 지용성분인디쿠마롤을별도의공정없이제거하는것 ) 에초점을두고판단이이루어졌다는점이특이하다. 이러한관점은특허등록이전의신규 량된공기믹싱장치를제공하는기술적과제를해결하기위하여폐쇄부직경에대한깊이의최적비를약 0.25 내지 0.35 로한정하는것을그과제해결의원리로하고있는반면에, 확인대상발명은깊이의최적비를 0.17 내지 0.21 로한정한공기믹싱장치를제공하는것이므로, 양발명은기술적과제의해결원리가동일하다고할수없다. 고판시하였다. 101) 특허법원 2012.9.19. 선고 2012 허 3299 판결에서는, 특허발명의최초출원명세서의기재내용, 출원에서부터특허등록될때까지특허청심사관이제시한견해및출원인이심사과정에서제출한보정서와의견서등에나타난출원인의의도등을참작하면, 특허발명에서깊이비를약 0.25 내지 0.35 로한정한구성은확인대상발명의치환된구성, 즉깊이비를 0.17 0.21 로한정한구성을청구범위에서의식적으로제외하였다고판단하였다.

106 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 성 진보성등특허성판단장면에서, 비교대상발명에대비한본건특허출원발명의목적 ( 해결하려고하는과제 ) 및효과에초점을두고판단하는것과유사하다. 침해판단장면에서확인대상발명 ( 또는피고실시제품 ) 의효과에초점을두고판단한사례로서대법원 1991.11.12. 선고 90후960 판결을들수있는데, 후출원선택발명이선출원특허발명의권리범위에속하는지가쟁점이되었다. 102) 그러나위판결은특허성판단과침해판단이명백히구분되지않던시기의판결이고, 균등침해여부가쟁점으로되지않았다. 위특허법원 2012허10419 판결 103) 에서와같이, 확인대상발명 ( 또는피고실시제품 ) 의과제해결원리에초점을맞추어 과제해결원리의동일성 을판단하게되면, 만약확인대상발명 ( 또는피고실시제품 ) 이별도로특허등록된발명 ( 즉, 특허발명의출원일이후출원된것으로특허발명에비해현저하거나이질적인효과가인정되어별도로특허받은발명 ) 인경우에는, 특허발명을침해하지않는것으로결론이내려질것이다. 그러나과제해결원리의동일성판단에서는확인대상발명 ( 또는피고실시제품 ) 이 특허발명에특유한해결수단이기초하는기술적사상의핵심 을가지는지여부를판단하는것이지, 반대로특허발명이 확인대상발명의특유한해결수단이기초하는기술적사상의핵심 을가지는지여부를판단하는것은아니므로, 위특허법원 2012허10419 판결의논리는일반적인원칙을제시한것으로보기는어렵다. 위 2의논리는출원경과에있어서선행기술과의차별화를도모하고특허를받은것을이유로특허발명의특유한해결수단으로파악하는것인데, 이것은균등제5요건인 의식적으로제외된것 에명백하게해당한다고도할수없는경우에도, 적용될수있다는점에서의의가있다. 가령대법원 2007.2.23. 선고 2005도4210 판결에서와같이, 건조실을 1회통과하는구성 에서 건조실을 2회통과하는구성 으로한정하고그에따른작용효과를특 102) 이판결에서는 선택발명인확인대상발명은특허발명과는다른현저히향상된작용효과를가지고있어선행특허발명과다른발명이다. 라고판시하였다. 103) 이판결에서의특허발명은, 70 100% 라는수치범위에서 100% 를선택한것이라기보다는, 추출용매를 에탄올 에서 이소프로판올 로치환한것으로볼수있어, 수치범위를보다좁은범위로한정하는엄격한의미에서의수치발명적인선택발명으로볼수없다.

양인수 수치한정발명과균등론 107 허발명의기술적인특징으로주장한경우, 건조실을 1회통과하는구성 에대해서는권리범위에서의식적으로제외된것으로불수있으나, 건조실을 3회통과하는구성 에대해서도의식적으로제외된것으로볼수있을것인지, 즉균등의제5요건의적용은논란이될수있다. 104) 그렇지만, 2의이유를들어 건조실을 2회통과하는구성 을특허발명의특유한해결수단으로파악하여, 균등제1요건의성립을부정할수는있을것으로생각된다. Ⅵ. 결론 청구범위에수치를명확하게명시하는것은보호범위를확정적으로한정하는것으로서, 최대치이상의또는최소치이하의수치는원칙적으로특허발명의보호범위에포함되지않는것으로보아야한다. 만약객관적으로보아, 어떤특허발명이그발명의기술내용이나그기술분야의기술수준과비교하여볼때적절하다고인정되는범위보다협소한청구범위의표현으로한정하여기재한경우라도, 그기술분야의통상의기술자들은그보호범위도청구범위의기재대로해석될것으로신뢰할것이다. 특허발명에따른효과가청구범위에기재된수치범위밖에서도달성될수있을지라도, 특허권자가그보호받고자하지않았던범위까지추후에다시확장보호를주장할수없도록함으로써, 예측가능성및법적안정성을추구하는것이타당하다고생각된다. 구성요소를수치또는그범위로서한정하는것은언어적으로표현한경우에비해보호범위해석의폭이제한될수밖에없는데, 이는구체적인수치로발명을명확하게특정한이상통상적으로그수치범위를벗어나는실시양태는그보호범위에속한다고하는것이곤란하기때문이다. 그러나청구범위에기재된수치또는그범위를변경한경우, 그러한변경이통상의기술자가통상적으로실시할수있는치환이나변경으로인정되 104) 김동준, 앞의책, 314 면참조.

108 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 는경우에는, 예외적으로균등론을적용하여, 청구범위의수치범위를벗어나더라도보호범위에속하는것으로할수있다. 또한그수치한정의성격이나의의에따라서균등의폭은달라질수있는것으로, 임계적의의를가질수록균등의폭은제한되고반대로보충적인사항에불과한성격을가질수록균등의폭은확대된다고할수있다. 수치한정발명의균등침해판단에있어서, 수치한정된구성요소가보충적인구성인경우이를예시적인것으로보아무시하는경향이나수치한정된구성요소를특허발명의특유한해결수단으로인정한경우 과제의해결원리동일성 을판단하는논리등에있어서는개선할점이있다고생각된다. 앞서살펴본일본, 미국, 독일, 영국의수치한정발명의침해판단사례는, 우리나라의판례에있어서개선방향을도출하는데좋은참고자료가된다고생각된다. 또한, 이글은, 균등론을단순히법리적관점에서고찰하는것에서벗어나, 수치한정발명이라는실체적인발명에대한다양한적용사례를제시함으로써, 균등론에대한이해를한층더높이는데도움이될것으로기대된다.

양인수 수치한정발명과균등론 109 참고문헌 < 국내단행본 > 김기영 김병국공저, 특허와침해, 육법사, 2012. 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012. 정상조 박성수공저, 특허법주해, 박영사, 2010. 특허청연구보고서, 파라미터발명의사례분석및특허전략연구, 2009.9.1. 특허청, 수치한정발명및파라미터발명관련외국논문모음집, 2009. 특허청, 주요국특허판례 100선, 2015.7. < 해외단행본 > 三枝英二, 化学特許発明と侵害 化学特許発明の技術的範囲の解釈と固有の争点, 2009. 中山信弘, 大渕哲也, 小泉直樹, 田村善之編, 特許判例百選第 4 版 (No.209), 2012, 박영사 ( 특허법학회역 ). 編著者代表. 村林隆一小谷悦司, 特許裁判における均等論. 日米欧三極の対比 2003. < 국내학술지 > 강경태, 균등침해판단에서구성의구분과과제의해결원리, Law & Technology 제9 권제1호, 2013.1. 구대환, 대법원이제시한균등요건에서과제해결원리의동일요건의의미, 인하대학교법학연구, 제16집제2호, 2013.7. 김동준, 균등론과출원경과금반언 = The Doctrine of Equivalents and the Prosecution History Estoppel, 성균관법학, Vol.23 No.3, 2011. 김동준, 균등침해요건중과제해결원리동일성판단방법, 산업재산권 44, 한국지식재산학회, 2014.8. 김동준, 균등침해판단에있어서과제해결원리의동일성, 특허소송연구제6집, 특허법원, 2013. 김병식, 수치한정발명의신규성과진보성, 특허소송연구 5집, 2010.12. 김병필, 수치한정발명 과 파라미터발명 의특허성판단을위한새로운접근방법에관하여- 양발명의통합적인판단기준제시를중심으로, Law & Technology 제10 권제1호, 2014.1.

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112 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) Doctrine of Equivalents on Numerical-limitation Invention Yang Insu Although there have been some studies on patentability such as novelty and non-obviousness of numerical-limitation inventions, there are few studies on infringement issues(including patent interpretation) of numericallimitation inventions. This article examines the scope of protection of patents which include numerical data in the patent claims. Basically, numerical limitations provide only a limited scope for interpretation, as opposed to the use of general terms. However, in Korea, like other countries such as Japan, the Unites States, the United Kingdoms, and Germany, an allegedly-infringing embodiment can fall within the scope of protection of a patent according to the doctrine of equivalents, even if it lies outside the claimed range of numerical data. The Korean Patent Court cases which have applied the doctrine of equivalents to numerical-limitations inventions often considered the numerical data unimportant, and therefore, they only focused on the essential technical idea of the patented invention regardless of numerical data. However, as with other elements of the patent claim, the technical effect of the claim must be determined along with taking into account the figures and measurements contained in the claim. Keyword Doctrine of Equivalent, Patent Infringement, Numerical Range(Data), Numerical-limitation Invention, Parameter Invention, Identity of The Problem-solving Principle, Element

지식재산연구제11권제4호 (2016. 12) 조경숙 위치상표의투고일자보호요건과 : 2016년심사실무를 7월 31일위한비판적논의 113 한국지식재산연구원 심사일자 : 2016년 8월 22일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 The Journal of Intellectual Property 17일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 16일 ( 심사위원 3) Vol.11 No.4 December 2016 게재확정일자 : 2016년 8월 25일 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 패션제품을중심으로 조경숙 *1) I. 논의의필요 II. 위치상표긍정론과회의론 1. 긍정적관점 2. 회의적관점 III. 위치상표의보호요건 IV. 심사실무를위한비판적논의 1. 위치의경쟁제한 2. 위치의무의미 3. 위치의혼동 4. 위치의고갈 5. 위치의변경및표지의변형 V. 맺음말 * 성균관대학교예술대학의상학과교수, kcho@skku.edu

114 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 본고는위치상표의보호를둘러싸고제기될수있는문제점을도출하여검토함으로써궁극적으로심사실무등제도의개선에기여함을목적으로시도되었다. 본논문은위치상표보호를둘러싼찬반의관점검토와, 선행사례를통한위치상표보호요건의고찰, 그리고위치상표보호와관련한여러문제점들의도출과비판적논의를중심으로전개하였다. 위치상표는일정한형상이나모양이특정위치에지정상품내동일비례크기로부착되어사용에의한식별력과그표지가물품의형태로부터구분되어독립적이어야하고, 장식성과기능성이없을것이요구된다. 그러나위치상표를활용함에있어위치의경쟁제한, 위치의무의미, 위치의고갈, 위치의혼동, 그리고위치및표지의변경으로요약될수있는심사실무상의문제점들이예상되고있어심사및관련법적판단을함에있어조심스럽게접근해야할것으로생각된다. 이러한문제점에도불구하고시장에서는위치상표를활용한기업들의전략적상품기획과권리획득을위한노력이점차활발해질것으로예상된다. 이러한시점에서본연구가위치상표에대한사회적인논의와인식의지평을확장하는데기여할수있기를기대하는바이다. 주제어 사용에의한식별력, 보호요건, 혼동가능성, 위치상표, 상표권침해, 상품출처

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 115 I. 논의의필요 위치상표는입체, 냄새, 소리상표등과같은비전형상표 (non-traditional trademark) 로상표의개념이확대되는가운데탄생한상표로서, 상표로등록받을수없는표장일지라도지정상품의특정위치에부착되어사용됨으로써자타상품의식별력을가지게되어등록받을수있다는데에그의의가있다. 독일과유럽연합에서는이미 1990년대에식별력의요소로표지의위치에주목하였다. 식별력이없는일반표지일지라도상품의특정위치에표시된표지의위치로인해식별력이발생할수있음을인식한것이다. 1) 그후아직까지위치상표에대한국제적인개념규정은정립되고있지않으나, 2006 년세계지식재산기구 (World Intellectual Property Organization, 이하 WIPO 라한다 ) 의제16차상표법위원회 (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 이하 SCLTIDGI 라한다 ) 보고서에서는처음으로비전형상표의한유형으로서위치상표에대한개념과사용례를제시하고있다. 2) 이후 WIPO는후속보고서 3)4)5) 를통해전회의에서보 1) 박윤석, IP 소액연구사업 : 현행상표법상위치상표도입에따른비교법적고찰, 한국지식재산연구원 (2013), 3 면. 2) SCLTIDGI/16/2(2006.9.1.), New types of marks, World Intellectual Property Organization, para 37, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2. pdf>, 검색일 : 2016.4.10. 3) SCLTIDGI/17/2(2007.5.7.), Methods of representation and description of new types of marks, WIPO, para 26, 47, 55, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www. wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_2.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=u&v ed=0ahukewjr1ij-m5zmahuejjqkhvx0cocqfggtmaa&usg=afqjcngx3qk8eyfpaa wyv_fqh04d7ycebg>, 검색일 : 2016.4.10. 4) SCLTIDGI/17/3(2007.5.7.), Relation of established trademark principles to new types of marks, WIPO, para 23, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www. wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=u& ved=0ahukewjbq4c4m5zmahumkzqkheovdlkqfggtmaa&usg=afqjcnh0pqjjh2 MsiLRKoblLl3Bk0FWGzQ>, 검색일 : 2016.4.10. 5) SCLTIDGI/20/2(2008.10.15.), Representation of non-traditional marks areas of convergence, WIPO, page 3, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/

116 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 다보다구체적으로위치상표의보호요건과출원상의기재요건및상표유형등의이슈들에대해접근해가고있다. 상표의출원등록과관련된각국의행정규칙과절차의조화를목적으로채택된상표법에관한국제법인싱가포르조약 (Singapore Treaty on the Law of Trademarks, 이하 STLT 라한다 ) 에서는비전형상표의등록을허용하면서, 회원국의상표주무청은위치상표의출원시표장의위치를보여주는상표견본과표장의위치에관한설명, 그리고상표권을행사하지않을부분을밝히도록요구할수있다고명시하고있다. 6) 국내에서는 2012년아디다스셔츠의삼선줄무늬상표등록적격여부를판단한대법원전원합의체판결 7) 을통해위치상표라는새로운유형의상표가처음공식적으로상표의범주에포섭된바있으며, 올해초에는특허청의상표공보상의상표설명에 위치상표 라는표현이명시적으로등장하기에이르렀다. 8) 위치상표성격의표장은특히패션및잡화그리고신발류상품에서활발히활용되고있는데, 이는위치표장이이들물품류에서디자인상조화롭게흡수될수있고, 강한시각적각인효과로인하여고객유인에효과적일수있기때문일것이다. 그러나위치상표에대한관련업계의높아진관심에도불구하고위치상표성격의표장에대한상표등록출원심사결과에서일관성을발견하기어렵다. 이에따라수반되는관련법적판단에서도통일된법리를발견하기어려워이용자들이혼란을경험하고있다는보고도지속되고있어, 위치상표의보호와관련된이슈들의면밀한고찰과적극적인검토가요구된다. sct_20_2.pdf>, 검색일 : 2016.4.10. 6) STLT, Resolution by the Diplomatic conference supplementary to the singapore treaty on the law of trademarks and regulations under the Singapore Treaty on the law of trademarks, WIPO, <http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_en/pdf_ zigovi/singapore%20treaty%20on%20the%20law%20of%20trademarks.pdf>, 검색일 : 2016.4.10. 7) 대법원 2012.12.20. 선고 2010 후 2339 판결. 8) 삐에르발망에스. 에이. 에스는제 25 류를지정상품으로하는 3 건의상표 ( 국내등록번호 4011518080000, 4011518100000, 4011518090000) 는 위치상표 임을밝히고있다.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 117 이에본연구에서는첫째, 위치상표의보호에대한긍정적관점및회의적관점을검토하고둘째, 선행사례의분석을통해위치상표의보호요건을고찰 정리하며셋째, 위치상표보호를둘러싸고제기될수있는문제점을도출하여논의하고자한다. 궁극적으로이러한시도를통해관련심사실무및제도개선에기여함을연구의목적으로하였다. II. 위치상표긍정론과회의론 WIPO SCLTIDGI 보고서는위치상표에대해상품에부착된위치로특징되는상표라고규정하고있다. 9) 이러한정의개념을분설하면, 위치상표는표지, 표지가부착되는매개체, 그리고매개체내에서의표지의위치로구성된다고할수있다. 본장에서는위치상표의보호를긍정하는입장과보호에회의적인입장의관점을검토해보고자한다. 1. 긍정적관점 (1) 독일의사례독일특허상표청 (German Patent and Trade Mark Office, 이하 DPMA 라한다 ) 은로이드 (Lloyd) 社의레드스트라이프 (red stripe) 사례를통해상표로등록될수없는식별력없는표지라도물품의특정위치에표시하는방법을통해상품의출처표시가가능함을인정하였다. 독일의남성화제조사인로이드는브랜드마크인레드스트라이프를남성화의뒷굽바닥에적용하여상품화하였고, 1995년이표장의출원을통해상표적보호를요구하였다. DPMA 는해당출원상표가장식적요소가강할뿐상품의출처로기능한다고보기어렵다는이유로등록을거절하였다. 출원인이항소함에따라특허법원은 9) SCLTIDGI/16/2(2006.9.1), 앞의보고서.

118 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 출원인이오랜기간동안해당표지를상품표지로사용한점등을고려하여해당표장의상표법적보호를인정하였고, 문제의출원은등록 10) 되었다. 1995년비슷한시기에 DPMA에출원된 JOOP 청바지뒷주머니오른쪽상단에부착된붉은색태그의느낌표표장 11) 도등록이거절됨에따라항소심을거친끝에상표로등록될수있었다. 특허법원은항소심판결을통해다음의네가지요건이해당표장에서충족되었다면, 상품의출처를구별하기에적절하며상표등록에요구되는최소한의식별력을인정할수있다고하였다. 그네가지요건이란상품의특정부분에위치할것, 항상동일지점에위치할것, 상품대비동일비례의크기일것, 그리고상품과색상으로대비될것을포함한다고하였다. 12) 상품과서비스의출처를구분가능하도록하는표장을상표로규정하고, 사용에의한식별력을취득한표장도상표로등록을허용하는독일상표법제3조제1항과제8조제3항 13) 은위치상표도상표의한유형으로보호할수있는근거가되고있다. 10) DPMA No. 39504594, Registration date: 1998.4.23, Type of mark: Figurative mark. 11) DPMA No. 39410795, Registration date: 1999.2.4, Type of mark: Other type of mark. 12) 박윤석, 사례분석을통한위치상표의식별력에대한고찰, 고려법학 제 71 호 (2013), 고려대학교법학연구원, 400-401 면. 13) Section 3(1). All signs, particularly words including personal names, designs, letter, numerals, sound marks, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging, as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trade marks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Section 8(3). If, prior to the point in time of the decision on registration, the trade mark has become established in the trade circles involved as a result of its use for the goods or services for which the application was filed.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 119 (2) 미국의사례 1995년미연방최고법원은퀄리텍스 (Qulitex) 社판결 14) 을통해단일색채라도특정브랜드를인식할수있을만큼식별력을갖춘경우라면상표로사용되는것을부정할수없다고판시하였다. 이후미국특허상표청 (United States Patent and Trademark Office, 이하 USPTO 라한다 ) 에는셔츠주머니왼쪽상단에탭, 15) 모자에삼선줄무늬, 16) 셔츠뒷목과어깨선을따라배치된빨강색선, 17) 구두밑창에빨강의단일색채 18) 등위치가고정된표장들의상표등록이이어졌다. 구두밑창의빨강색에대해권리를주장한루부탱 (Louboutin) 社의레드솔 (red sole) 은색채상표로분류되지만구두라는상품에서밑창이라는 위치 를고정함으로써실질적으로색채위치상표라고도할수있다. 루부탱의레드솔은이브생로랑 (Yves Saint Laurent) 의외피와밑창모두단일의빨강색구두에 14) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. INC., 514 U.S. 159, (1995). 15) US No. 2726253, Registration date: 2003.6.17, Type of mark: Trademark. 16) US No. 3236505, Registration year 2007.5.1, Type of mark: Trademark 17) US No. 3231920, Registration date: 2007. 4. 17, Type of mark: Trademark. 18) US No. 3361597, Registration date: 2008. 1. 1, Type of mark: Trademark.

120 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 대항하여제기된상표권소송 19) 에서루부탱이라는이차적의미의식별력을인정받았다. 색채표장의등록은상품또는서비스에사용되거나그상품또는서비스와연관지어사용되는어떠한문자, 호칭, 기호또는도형도상품의출처로서의이차적의미를획득한경우에등록될수있다고한미연방상표법제45조 (15 U.S.C. 1127) 의규정 20) 에근거한다. (3) 한국및기타사례국내에서는 2007년아디다스社가삼선줄무늬를운동화, 쟈켓, 팬츠와셔츠에지정하여각각상표출원하였다. 특허청이이들의등록을모두거절하면서출원인은불복심판을제기하였고, 특허심판원이셔츠를제외한운동화, 쟈켓, 팬츠에대해서는거절결정을취소하였다. 이때셔츠에대해특허청의거절결정취지를유지했던심판원의이유는, 운동화, 쟈켓, 팬츠의경우와는달리셔츠에배치된삼선에대해서는사용에의한식별력의취득을인정할수없다는것이었다. 그러나셔츠건에대해아디다스측이제기한상고심에서전원합의체는위치상표에대한기존의판례를변경하였다. 비록문제의표장이형상이나모양그자체가식별력이없더라도특정위치에부착되어사용됨으로써특정인의상품표시로인식되는단계에이르렀다면, 사용에의한식별력을취득한것으로인정받아등록될수있다고판시하였다. 21) 최근우리나라의 2016년개정상표법제2조제1항제1호및제2호에서는상표란표장의구성이나표현방식에상관없이상품의출처를나타내기위하여사용되는표시로서자타상품식별에사용되는표장으로규정하고있다. 19) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc. 696 F.3d 206 (2nd Cir. 2012) 20) Lanham Act 45(15 U.S.C. 1127). The term trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. 21) 대법원 2012, 앞의판례 ( 주 7).

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 121 이는기존에시각적으로인식될수있을것을요구하던상표의요건에서확장된개념으로, 최근새롭게등장하고있는유형의표장들을상표의범주로포섭하기위한변경으로볼수있다. 2. 회의적관점 (1) 유럽의사례유럽공동체상표청 (Office for Harmonization in the Internal Market, 이하 OHIM이라한다 ) 은국제상품분류표 (NICE) 상제25류를지정상품으로하는이선, 22) 삼선, 23) 그리고사선줄무늬 24) 표장에대해서는상품출처로서사용에의한식별력을인정하고상표등록을허여하였으나, 오선 25) 의경우는인정하지않았다. 사선줄무늬운동화의상표등록거절결정이변경되는과정에서 OHIM 심판원 (Board of Appeal) 은대상표장줄무늬의사용에의한식별력을인정하였다. 또삼선의아디다스측이이선운동화표장에대항하여제기한이의신청건에서심판원은이선과삼선각각이갖는상품출처로서의식별력을인정하면서출처혼동가능성을부인하였다. 표장에서발견되는줄무늬수의차이, 서로반대방향으로기울어진경사, 신발내에서상이한위치가평균소비자들이관심을갖는결정요인이며, 따라서소비자들은이선과삼선운동화는서로다른출처로인식할것이라는것이다. 26) 22) CTM No. 8398141, Shoe Branding Europe BVBA. 23) CTM No. 3517646, Adidas AG. 24) CTM No. 1325364, Lace up! GmbH. 25) CTM No. 4771978, registration cancelled, K-Swiss Inc. 26) OHIM, Opposition No. B 1 723 504, [22 May, 2012].

122 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 그러나전술하였듯이운동화줄무늬가갖는이차적의미로서의식별력에대한 OHIM 심판원의이러한논리가 K-Swiss의오선에대해서는동일하게적용되지않았고, 오선의등록은취소되었던것이다. 심판원은스포츠화의측면에특정패턴을부착하는것은업계의관행으로해당오선줄무늬표장은일반적인진부한장식에불과하여소비자로하여금상품출처로서타인의상품으로부터구분되는식별력이결여되었다고판단하였다. 27) 오선의상표등록거절결정에대한항소건에서일반법원 (General Court) 은오선줄무늬는상품출처의표지로즉각적으로인지되지않는다고재확인하였다. 28) 이오선표장의경우는유럽공동체상표청에서뿐만아니라, 스위스상표청에서도등록이거절된바있으나, 최근스위스연방행정법원 (The Swiss Administrative Court) 은자국상표청의결정을변경하였다. 신발의특정한위치에배치된평행줄무늬는아디다스의삼선무늬를통한교육적결과로단지장식으로기능하기보다는출처를표시하는것으로인식되어왔기때문에, 오선표장도출처표시로인식될수있다는것이다. 29) 우리나라에서도오선운동화표장에대해특허청의등록거절을대법원이수용하였다가, 30) 전술한 2012년의전원합의체판결에의해위치상표에대한기존의판례태도가변경된바있다. 전술한상표출원등록심사결과및법적판단논리에있어일관성결여의문제외에도등록이가능하도록하는기준의모호함이지적되기도한다. Gibas 31) 는신발에적용된아디다스의삼선, 앞코에서발등을 1/4지점까지배치된이선표장, 32) 그리고측면에문자를기울여도형화한표장 33) 의등록 27) Case R 1093/2014-2 K-Swiss Inc. v OHIM [2014], para 21. 28) Case T-3/15 K-Swiss Inc. v OHIM [2015], paras 47-48. 29) Lachenal, Meyerlustenberger, Positional five-stripe mark held to be registrable, World Trademark Review Daily, <http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4epubli cation/positional_five-stripe_mark_held_to_be_registrable.pdf>, 검색일 2016.7.6. 30) 대법원 1990.9.25. 선고 90 후 168 판결. 31) Gibas, Katarzyna. Position marks on shoes(or how stripes never go out of fashion), Salvador Ferrandis & Partners, <http://www.sfplegal.com/position-markson-shoes-or-how-stripes-never-go-out-of-fashion/>, 검색일 : 2016.7.6. 32) CTM No. 002230407, K-Swiss, Inc.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 123 상표들과등록거절된신발바닥창외측에사선의이선무늬 34) 와갑피와바닥창사이의테두리를따라배치된무늬 35) 를예로들면서, 특정줄무늬디자인이등록을가능하게하는것인지, 위치때문에등록이가능한것인지그기준을구분하기난해하다고언급하고있다. Ladas 36) 는소매와바지에배치된이선표장이등록거절된예를들면서, 법원이이들표지의식별력가치를해당표지의단순성과위치보다는집중적인광고에기초하여평가하는입장을취했다고지적하고있다. (2) 미국의사례한편, Hoag 37) 는사용에의한식별력에기초하여취득된상표권이갖는취약한상표적위상을지적하고있다. 그는치펜데일 (Chippendales) 社의 the Cuff & Collar 표장을그러한예로소개하면서, 본질적식별력에기초한상표권획득의필요성을강조하였다. 치펜데일은 2000년성인엔터테인먼트서비스를지정하여본질적식별력 33) CTM No. 014258883, Esquitino Payá Daniel Franklin. 34) CTM Application No. 011196003, Keds LLC. 35) CTM Application No. 008578114, K-SWISS. 36) Ladas, Bill. Wrong side of the line-more absolute grounds rejections for stripe marks of K-Swiss Inc and Shoe Branding Europe BVBA, lexology, <http://www. lexology.com/library/detail.aspx?g=88c6d1f0-5105-4345-b5cd-cce5af27cb51>, 검색일 : 2016.7.27. 37) Hoag, Foley. Inherent distinctiveness vs. secondary meaning: Chippendales fights on despite setbacks, LEXOLOGY, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= d2017bd8-c466-45fa-89ca-47ae3cc5ce82>, 검색일 : 2016.7.10.

124 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 과사용에의한식별력을근거로문제의표장을상표등록출원하였다. 심사결과사용에의한식별력을인정받아 2003년상표등록 38) 하였으나, 본질적식별력에근거한상표권을등록받고자 2005년두번째출원을시도하였다. 등록이거절되자제기된출원인의항소에서미연방순회항소법원 (Unite States Court of Appeals for the Federal Circuit) 은 Seabrook test 39) 에기초하여본질적으로식별력이없다고판단한상표심판위원회 (Trademark Trial and Appeal Board) 의판단을유지하였고, the Cuff & Collar의본질적식별력은부인되었다. 40) 치펜데일의사례에서보듯이본질적식별력을갖는상표는이차적의미의식별력상표보다선호된다. 이차적의미의상표에대한권리를주장함에있어불확실성이존재할수밖에없기때문이다. 이러한불확실성은본질적식별력에기초한상표의권리는선사용에따라수반되는데반해, 사용에의한이차적의미의상표권은주지성을토대로한식별력이획득되었을경우에한해서발생한다는점에기초한다. 물론, 주지의미등록선사용상표를모방한등록상표권자가선사용자를상대로상표권을행사하는것은상표권남용에해당한다는것에는판례와학설상이론 ( 異論 ) 의여지가없다. 그러나미등록선사용상표가주지성을획득하 38) US No. 2694613, Registration date: 2003.3.11., Type of mark: Service mark. 39) Seabrook Foods. Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342(C.C.P.A. 1977) 사건에서제시된트레이드드레스의본질적인식별력여부를판단하는기준이다. 일반적인기본형상이나디자인으로이루어져있는지, 특정분야에서특이하고특별한것인지, 소비자들이장식성또는트레이드드레스로인식하는특정상품류에대해잘알려진장식성을단순하게교정한정도에불과한지, 수반되는문구와구별되는상업적인상을주는지를중심으로판단한다. 이중처음 3 번째까지요건중어느것을만족시키는경우본질적인식별력이없는것으로간주하며, 4 번째요건은치펜데일의사건에서는해당되지않는다. 40) In re Chippendales USA, Inc. No. 2009-1370 Fed. Cir. (October 1, 2010).

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 125 기이전에등록상표권자가선사용자를상대로상표권을행사하는경우, 권리자의보호와법적안정성의측면에서상표권의남용이라하기어렵다. 그러나주지성이없는선사용자에게무조건상표권자의권리남용을주장할수있도록하는것도상표권자의권리를위축시키고, 선사용상표사용자를지나치게보호하는결과를초래할수있다. 이러한경우에, 주지성여부와는관계없이신의칙의위반여부를고려하여정당한선사용자로서선의의피해자를구제할수있도록판단하는것이최근의판례에서판단법리로강조되고있다. 41) 이차적의미의상표에존재하는불확실성의또다른예로, 공중 ( 公衆 ) 이이차적의미를취득한기술적표현을일차적의미나주된의미로사용하는경우를생각해볼수있다. 나종갑 42) 은이경우상표적사용이라볼수없는데, 이는상표법보다상위의가치인표현의자유에의해보호되어야하기때문이며, 따라서이차적의미를취득한상표에대한침해가될수없다고하였다. 이러한상표적한계에추가하여, 사용에의한식별력에기초한상표는등록시에지정하지않은관련상품이나서비스에서의침해사용을방지하기어려울수도있으며, 침해자로부터식별력획득의증거를요구받을수도있다. 이러한상황이결국관련소송비용의증가를초래할수도있고, 43) 따라서사용에의한식별력에근거한표장의경우는본질적식별력을갖는표장보다상표권을주장함에있어불확실성이존재할수밖에없다. 이상에서살펴본바와같이국내외상표법은아직위치상표라는용어를명시적으로사용하고있지않으나, 위치상표를상표의한유형으로인정할수있는근거규정을두고있다. 위치상표를인정할수있는가능성이법제적으로열려있는가운데, 상품의출처로서식별력획득을위해투입된출원인의투자와전략적노력, 그리고이러한투자로부터도출가능한출원인의 41) 정태호, 상표권남용에관한판례의유형별고찰 : 한국과일본의판례를중심으로, 지식재산연구 제 9 권제 3 호 (2014), 한국지식재산연구원, 218 면. 42) 나종갑 (2013). 상표권의범위와한계 헌법적관점을중심으로, 지식재산연구 제 7 권제 1 호 (2012), 한국지식재산연구원, 48-49 면. 43) Hoag, 앞의보고서.

126 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 법익을부인할수없다고하는것이위치상표의보호를긍정하는핵심적인논거라할수있다. 위치상표보호의가능성을제공하는법제적근거와출원인의법익보호관점과는달리, 위치상표의제도적보호와이용에회의적인주장들도지속적으로제기되고있는실정이다. 무엇보다도일관성이결여된출원등록심사결과와관련법적판단이위치상표이용자들에게혼란을제공하고있다는것인데, 이문제는특히신발표장의출원등록사례에서두드러지게나타나고있다. 더불어사용에의한식별력에기초하여보호될것을요건으로하는위치상표가갖는상표로서의위상도취약하다. 이러한요인들은사용에의한식별력에기초하는위치상표를본질적식별력에기초한상표권이나디자인권과같은다른유형으로권리를확보하도록유인하는원인이되고있어, 결국위치상표의보호에회의적인시각으로기여하고있다. III. 위치상표의보호요건 본장의위치상표에관한법적보호요건은관련심결및판결사례의분석에기초하여전개하였다. 표지와위치의조합그리고사용에의한식별력을요하는위치상표의본질을고려할때, 위치상표는표지와위치를구성하는형태적요소와이차적의미로서의식별력요건으로이루어짐을알수있다. 여기에서형태적요소 (formative elements) 란표장의형태적특성에관계된요소로, 매개체인지정상품과관련하여특정한위치, 동일한지점에상품과동일한비례크기로위치할것을요구하는것등이포함됨을전술하였다. 이형태적요건외에위치상표의보호요건으로물품으로부터표지의분리가능성이포함되어야할것으로, 분리가능성요건의추가는 OHIM 의오렌지색발가락양말표장거절사건을통해설명될수있을것이다. 출원자는양말에서발끝에해당하는위치를오렌지색으로처리한표장을

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 127 2007년유럽공동상표 (Community Trademark, 이하 CTM 이라한다 ) 로출원하였으나, OHIM이이를거절하자항소하였다. 44) 이사건에서법원은문제의표장은양말에서발끝부분에해당하는것으로지정상품의형태에서분리될수없는즉물품의외관에흡수되어버린상태로, 소비자들은이러한표장을상품의출처로인식하지않는다고하였다. 더불어해당표지가출처로서의표시보다는장식적이고기능적인요소로인식되므로등록될수없다고판단하였다. Nathon 45) 은문제의표장은상품의형상을이루는요소를반복함으로써결과적으로상품의외양이재현되었고, 이러한경우에위치표장은상표등록이거절된다고정리하였다. 식별력여부를판단하는기준중의하나는수요자들이해당위치상표를출처표시로인식하는가아니면장식적인요소로보는가하는점이다. 즉, 위치상표는상표권자의의도와상관없이상품에서장식적인기능을수반하게되는데, 46) 해당상표가장식적인요소가아니라출처표시로인식될때식별력이있다고간주되는것이다. 수요자가단순히장식적인요소로인식한다면해당표지는상표로서의식별력이없는것으로본다. 2000년 OHIM에출원된붉은색나사가위 47) 는장식성이문제가되어등록거절된예로, 해당건에서출원인은가위의절삭날과손가락고리대를묶어주는중심축에위치한붉은나사에대한상표보호를요구하였다. 그러나식별력부족을이유로거절되었고, 이어진항소에서상표적특징을인정받았다. OHIM 항소위원회는가위중심축의붉은나사가시각적으로각인되는고유한성향이있어서이부분이순수한장식이나기술적요소로간주되기보다는가위의상업적출처로기능할수있는상표적특징이인정된다고판단하였다. 48) CTM 상표로출 44) Case T-547/08 X Technology Swiss GmbH v OHIM [2010] ECR 2010 II-02409. 45) Nathon, Natalie, Position marks in the European Union, Sudia Luridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata, Vol.149(2011), pp.169-170. 46) 박윤석, 앞의논문 ( 주 12), 411 면. 47) CTM Application No. 001777176, Zwilling J.A. Henckels AG. 48) 박윤석, 앞의논문 ( 주 12), 402-403 면.

128 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 원한스포츠레져셔츠소매와바지외측하단에배치된이선줄무늬표장도식별력이없는평범한장식에불과하다는이유에서각각거절되었다. 49)50) 위치상표도그표장의위치와모양에따라기능적일수있는데, 밑창에다수의둥근원으로구성된표장을신발에지정하여출원한상표 51) 가기능성의이유로미국에서거절된바있다. 해당출원에대한거절이유통지서 (Office Action) 문서에서 USPTO는그거절사유로해당표장에서둥근원이충격감속의기능이있음을들었다. 52) 즉상품의사용또는목적상본질적이거나비용과품질에영향을미치는요인이되는것은법률상기능적인것으로간주된다는것이다. 각국의상표법은자타상표식별력이인정되는표장이라하더라도기능성이있는표장은상표부등록사유로규정하고있다. 미국판례법에의해발달된기능성원리는상표법이합법적인경쟁을저해하지못하도록하며, 이러한조치는새로운상품의디자인이나기능에대해한정된기간동안발명자에게독점을허여함으로써발명을독려하는미특허법 35 U.S.C. 154 173의조항에따른것이다. 만일기능도상표로보호된다면, 기능보호를목적으로하는특허법이요구하는신규성이나진보성의심사없이상표등록요건으로서식별력의심사만으로갱신등록에따라영구히보호가가능하게된다. 이는결국특허등록에서보다덜엄격한심사를통해특허의 20년보다장기간에해당하는권리존속이가능함을의미하게되어불합리하다. 우리나라상표법에서도상품또는상품포장의기능을확보하는데불가결한입체형상, 색채또는색채의조합, 소리또는냄새만으로이루어진표장은상표로등록받을수없다고규정하고있다. 53) 49) Case T-63/15 Shoe Branding Europe BVBA v OHIM [2015] ECLI:EU:T:2015:972. 50) Case T-64/15 Shoe Branding Europe BVBA v OHIM [2015] ECLI:EU:T:2015:973. 51) US Serial No. 78806182, Type of mark: Trademark. 52) US Patent and Trademark Office. Office action outgoing(august 21, 2007), Trademark Application No. 78806182 T-9838. 53) 개정상표법 ( 시행 2016.9.1. 법률제14033호, 2016.2.29, 전부개정 ) 제34조제1항제15호.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 129 이상의사례들에서언급된위치상표보호요건을종합하면, 위치상표는일차적으로일정한형상이나모양이특정위치에부착될수있는것으로물품의외양의반복이아닌분리가능한형태로서식별력을취득해야한다. 위치상표에서이차적의미로서의식별력은사용을통해취득되는것으로서외재적성질 (extrinsic quality) 의성격을갖는다. 동시에장식성과기능성이없을것이충족되어야하는데, 장식성은출원인의의도와무관하게내재 (intrinsic quality) 될수도있으며, 기능성이란유익 (benefits) 과관계되는것으로실용적성질 (utilitarian quality) 에해당한다. 이상의위치상표보호요건은다음의표식으로정리될수있을것이다. 위치상표보호요건 = 형태적성질 [( 매개체내형상 + 위치 ) + 분리가능성 ] + 식별력 - 장식성 - 기능성 IV. 심사실무를위한비판적논의 위치상표를제도적으로보호하는것은조심스럽게접근해야할문제이다. 본장에서는의류제품에활용된위치상표성격의표장예를중심으로위치상표보호를둘러싸고제기가능한문제점들을제시하고이와관련하여논의를전개해보고자한다. 의류제품에서로고는상의의경우일반적으로왼쪽흉부에배치하던것이관례였다. 이러한기존의표장위치와비교할때, 최근에는상품내에서그위치가다양해지고있다. < 그림1> 의예1과 2는오른쪽소매의뒤쪽과왼쪽소매중심에, 예3과 4는상의오른쪽견갑골에, 예5는셔츠왼쪽흉부아래에로고가삽입된경우이다. 이들표장은그사용이반복됨에따라상표법이요구하는사용에의한식별력이확보될수있고, 그럴경우국내외의법제적현실하에서위치상표로서등록이가능할것이다.

130 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) < 그림 1> 위치표장의의류제품의예 ( 좌로부터 1, 2, 3, 4, 5) 1. 위치의경쟁제한 미국의퀄리텍스社는자사의다림질판패드 (pad) 에사용한녹금색에대한상표권을주장하기위해서제이콥슨社를상대로제기한소송 54) 에서해당단일색채의상표등록이가능함을인정받았다. 2012년미연방항소법원은루부탱社의레드솔상표권을인정함으로써구두밑창이라는위치에한하여부분적으로루부탱의빨강색독점을허용한바있다. 55) 양사건은오랜기간동안해당색을자사의제품에사용함으로써상품출처로서의식별력입증이가능했던경우로, 두판결모두상표출원인들의법익을우선으로한판단이라고할수있다. 이들사건에서는특정인에게특정색의독점을허용하는것이해당업계시장에서적법한경쟁을방해하는지를검토하는것이주요쟁점이었다. 다림질판패드를취급하는세탁관련용품시장에서녹금색을특정업체가독점함으로써경쟁이방해된다는주장은설득력이약하다. 그러나세탁관련용품업계의사정과는달리, 패션업계내에서특정업체가색을독점하는경우는어떠한가? 분명퀄리텍스사가녹금색을독점하는경우와는다를것이다. 패션업계에서색채는경쟁의도구로서, 색을선점하지못한업체는선점한업체와의경쟁자체가불가능할수있기때문이다. 이러한논리가구두밑창의빨강색에상표권을인정한레드솔판결이여전히지금까지도그판단의정당성과관련하여논란이끊이지않는이유이다. 루부탱의레드솔상 54) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 앞의판례 ( 주 14). 55) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 앞의판례 ( 주 19).

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 131 표권은비록구두의외장색과대조를이루는경우로한정 56) 되는것이기는하지만, 이판결을달리표현한다면루부탱외의다른제화업체들은빨강색을밑창으로는대조되는어떤색상의외피구두를생산할수없음을의미한다. 이러한색채독점에따른경쟁제한논리를위치를인정하는문제의판단에대입해볼수있을것이다. 즉, 특정인이특정위치를독점하여도시장에서적법한경쟁이저해되지않을까를검토하는것이다. 물론, 위치상표는표장이특정위치에지속적으로부착됨으로써파생되는식별력에대해권리를허여하는것이어서, 특정인에게특정위치를배타적으로독점하도록허여함을의미하는것은아니다. 그러나 구두밑창 에 빨강색 이라는루부탱구두에대한인식이수요자들간에확산되어있는상황에서, 루부탱의권리로확보된빨강색외의다른어떤색채표장이사용된다한들, 루부탱을비롯한모든제화업체들이 밑창 을공유하고있다고수요자들이인식할수있을까? 위치는형태, 선, 색채, 재질등과더불어디자인의한요소로서제품을디자인하는누구나자유롭게이용할수있는자원이되어야하고, 디자인창작의바탕이되는캔버스에비유될수있다. 디자인이수요자들의주요구매결정요인 (purchasing factor) 이되는의류와신발및패션잡화와같은제품에서이캔버스, 즉면 ( 面 ) 의자유로운활용이제한된다는것은디자인가능성의제한을의미하고, 이는적법한경쟁을방해할것이다. 경쟁제한논리와관련하여 Florists Transworld Delivery 社가출원한단일색채표장에대한 USPTO의등록거절사례를검토하는것은의미있을것이다. FTD 社는꽃포장용박스에적용할의도로검정색표장을출원하였다. 이거절건에대해상표심판위원회는색채는특별한메시지를전달하는디자인요소로서검정색은꽃을취급하는해당업계의경쟁자들에게모두공유되어야하는요소라고심결하였다. 57) 비록빨강이라는특정색에국한된 밑창 으로제한된다할지라도, 예컨대루부탱의권리외의색인파랑색이동일위치에사용되는경우수요자들은 56) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 앞의판례 ( 주 19), p.228. 57) In re Florists Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1784(TTAB 2013).

132 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 연관 (connection) 과같은광의의상품출처혼동으로오인할개연성도있다. 이러한점이위치의선점에따른경쟁제한가능성을제기하지않을수없는이유이며, 결국특정인의위치선점은해당특정인외에는그위치를이용한디자인의가능성이차단될수있음을의미한다. 2. 위치의무의미 위치상표에서는위치와표장이각각분리가능하고대등한식별력을갖고있는요부로인식될수있다. 식별력이없는표장이라하더라도사용되는위치와결합하여식별력이인정되는것이위치상표이므로이러한정의에충실하자면, 위치의유사여부가위치상표에있어주요침해구성요소가되어야할것이다. 그러나위치상표는위치가표장과일체불가분하게요부를구성하고있기때문에위치의요소를포함하여상표의유사판단을하되, 위치만의유부판단은지양되어야한다. 58) 특허청의상표심사기준 59) 에서도위치상표의유사여부에있어서전체적인관찰을강조하고있다. 위치상표의동일유사여부판단과관련하여다음과같은경우가제기될수있을것이다. 첫째, 비동일유사위치에동일유사표장을사용하는경우, 둘째, 비동일유사위치에비동일유사표장을사용하는경우, 셋째, 동일유사위치에동일유사표장을사용하는경우, 넷째, 동일유사위치에비동일유사표장을사용하는경우. 여기에서첫번째, 세번째의경우는동일유사표장의사용에의한침해로더이상의논의를요하지않는다. 두번째의경우도비동일유사위치에비동 58) 이철승, 위치상표의출원및등록적격심사를둘러싼제문제, 창작과권리 제 73 호 (2013. 겨울 ), 세창출판사, 77 면. 59) 특허청, 상표심사기준 (2015.1.1. 기준 ), 특허청, <http://www.kipo.go.kr/kpo/user. tdf?a=user.html.htmlapp&c=30731&catmenu=m06_03_02>, 검색일 : 2016.4.10.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 133 일유사표장을사용함으로써침해의소지가없는경우로그판단이용이하다. 그러나네번째경우의침해여부판단은단순하지않을수있다. 예컨대, 구두밑창에파랑색표장의경우로다시돌아가보자. 이는루부탱의레드솔과동일유사위치에비동일유사표장을사용한경우로, 전술한바와같이상품출처에대한광의의혼동이야기될수도있고, 동시에상품의출처가다른것으로인식될수도있을것이다. 또다른예로, 전술한 OHIM의빨강색동그라미나사가위에서빨강색동그라미표지대신 5개의꽃잎모양의빨강색나사를동일위치에사용한타사상품이있을경우, 이들간에연관의관계가있는것으로인식될가능성은없을까? 또는상품출처가다름에도불구하고, 수요자들은꽃잎모양표지를수요자들의디자인적요구충족을위한배려차원의변형으로인지하여, 비유사형태의표지임에도불구하고본래의빨강색동그라미가위와동일출처로오인혼동할가능성은없을까? 파랑색의동그라미나사를사용하는경우는어떨까? 동일출처의상품또는인가 (approval) 에의한생산내지는계절감을살리거나수요자들의다양한색상취향을고려한디자인변형으로인식될가능성은없을까? 이와같은광의의혼동은비록해당타사제품을등록상표권자가직접판매하는것은아님을알고있을지라도, 제휴나후원등어떤형태로든영업상관계가있는것으로오인할가능성을제공한다. 동일유사위치에비유사표장이사용된경우의또다른예인 < 그림1> 의예1과 2에서는출처의오인과혼동이발생할것으로보기는어렵다. 이는상표의유사침해판단의일반원칙을적용할때, 물품의전체적인형상내에서표장의위치보다는표장자체가상품출처의식별력으로작용하는힘이클수있음을말해주는것이다. 그렇다면, 이는위치상표의핵심구성요소인 위치 의의미가퇴색되어, 결국위치상표인정의취지가무의미해짐을의미한다. 실제로운동화업계에서는스포츠 캐주얼화의측면을상품출처를표시하기위한표장을배치하는위치로사용하고있어누구에게나공개된공유의위치가되고있다. 이런경우위치상표의구성요소에서위치의의미는퇴색하고, 표지만요체로서인식될뿐이다. 자동차의엠블렘을배치하는

134 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 차체의전후면중앙위치도자동차업계에서는위치의의미가퇴색한경우라할수있다. 이상의위치무의미론은전술한위치의경쟁제한론과후술할고갈론과는배치되는관점을포함하고있다. 이는상표의매개체즉물품의종류에따라상표의요부가위치또는표지로각기달리인식될수있음을시사한다. 3. 위치의혼동 퀄리텍스社의사건에서단일색채의상표사용을반대하는근거로피고측이제시한색채혼동론 (shade confusion theory) 은유사한상품에유사색채를사용하는경우색조의혼동으로인하여법적분쟁에서조차판단을곤란하게한다는주장이었다. 그러나이러한주장은육안으로구분할수있는색의수가오백만 천만이상이라는과학적연구분석과객관적으로색채를정하는방법의실용화로그주장의타당성을잃었다. 60) 이론상으로다양한색채가존재하고각색채를지칭하는표현적수단이존재하지만, 육안으로감지하고뇌를통해인지하여타인과소통하는과정에서색은매우제한된언어로표현된다. 루부탱이레드솔의빨강색을 Panton No. 18-1663 TP Chinese Red로고정하였지만, 61) 수요자들은단순히 빨강색 으로소통하듯이현실에서색의혼동은여전히존재할수밖에없다. 위치의경우, 혼동가능성이있을까? 상표의동일유사판단은수요자의수준을기준으로이루어지는데, 의복류를예로검토해보면수요자들의위치인식혼동이예상된다. 즉, 의류제품은그구조상체간부를중심으로좌우대칭적구조를갖는경우가대부분으로, 상의 ( 上衣 ) 의경우몸판과소매, 칼라, 커프스등이앞뒤그리고동일한좌우의패널로구분된다. 이때첫째, 수요 60) 배대헌, 단일색채의상표등록여부에관한검토 Qualitex 사건판결을중심으로, 지식재산논단 제 1 권제 1 호 (2004), 특허청, 224 면. 61) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F.2d 445, 455 (S.D.N.Y. 2011).

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 135 자들은 < 그림1> 의예1, 2에서보듯이오른쪽소매와왼쪽소매내에서의동일위치를상이한위치로인식할것인가? 둘째, 같은방향의소매일지라도예1에서보는바와같이소매중심선뒤쪽에배치된표장과예2의경우에서처럼약간앞쪽으로배치된표장의위치를상이한것으로인지하고, 이들의차이를정확하게소통할수있을까? 또, 어느정도의차이를상이한위치로차별적으로인지할것인가? 셋째, < 그림1> 예3의라글란소매 (raglan sleeve) 상의표장과예4의셋인소매 (set-in sleeve) 표장의위치를동일한위치로간주해야하는가? 이들은신체상의좌표로는그위치가동일해보이는데, 라글란소매위의표장은소매진동선과대비를이루면서시각적인효과 (visual impact) 를주고있어서인지되는이두표장간의위치감은서로달라보인다. 이러한위치특정의어려움과혼동은수요자수준에서만발생할까? 상기아디다스삼선줄무늬셔츠위치상표에관한전원합의체판결에서대법원은문제의상표견본을, 옆구리에서허리선까지의위치에실선으로표시된세개의굵은선이부착되어있는형태의표장 이라고해석하였다. 일반적으로상의의경우앞판과뒷판이겨드랑이점에서시작하는옆선솔기를따라봉제되어연결되고, 옆구리는겨드랑이점을중심으로허리선까지에이르는측면을일컫는다. 따라서상기대법원의상표위치해석에기초하면, 아디다스출원표장은그삼선무늬폭의중간점이겨드랑이점과맞춰진지점에서앞뒤몸판으로대칭적으로배치되었을것으로생각된다. 그러나출원등록서의상표견본도면 62) 정보에의하면, 삼선이모두상의의앞판에제시되어있음에따라뒷판에는줄무늬가없어야할것으로생각된다. 출원인과대법원이동일도면정보를서로다르게해석하고있어, 바로이러한점은위치의혼동가능성이있음을말해주고있는것이다. 이상과같은위치혼동의문제는의복류의경우에서처럼전후좌우대칭적 62) 국내상표등록번호 4020070031449, 등록일 2014.4.4., 상표종류 : 국내상표, 도형상표, 일반.

136 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 구조를가지며표장이물품에서차지하는비율이비교적낮을경우제기될수있는이슈이다. 예컨대, 신발의경우처럼물품내에서위치상표가차지하게되는비율이높은경우는위치정보를소통하는것이비교적용이할수있다. 그러나대칭적구조로좌우에서각각별개의동일위치가생성되는의류제품에서는위치정보교환에있어혼동의개연성이높아진다. 4. 위치의고갈 물품에서표장의위치라는구성요소는제품을개발하는입장에서는 자원 에해당하며, 그물품의구조내에서위치의자원은제한적이다. 위치 를희망하는다수의수요자와위치라는한정된 자원 간의불균형을어떻게해결할것인가? 후발주자의경우, 선점되고남은위치의범위내에서그들의위치를특정할가능성이많다. 위치상표권이특정위치를독점할수있는권리를의미하는것은아니지만전술한루부탱의구두밑창의경우에서와같이, 선발자가이미선점한위치를후발자가선택하기란쉽지않을것이다. 수요자들사이에서형성된선점된위치에대한고정관념이있을수있기때문이다. 따라서위치상표를제도적으로인정하고상표권이라는권리를허여하는것은위치라는제한된자원을특정인에게반영구적으로독점사용하도록허용함을의미하므로, 그것이과연 정의로운가 라는질문을제기하지않을수없다. 퀄리텍스사건에서피고제이콥슨社는색채고갈론 (color depletion theory) 을제시하며단일색채상표의사용에대해항변하였다. 이는한색채를특정인이독점하는경우다른사람도독점할수있는색을확보하고자하는것이어서종국에는색이고갈될것이고, 경쟁을방해할것이라는논리이다. 그러나이이론은한색채에는수백, 수천가지의색조가존재하므로어느한색채로경쟁이방해되고색채가고갈된다는주장은설득력이약하다. 63) 63) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 앞의판례 ( 주 14), p.168.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 137 다양한색채의설정과조색 ( 調色 ) 의가능성이열려있음과달리, 제품내에서특정좌표를중심으로일정면적을차지하게되는 위치 는제한된자원임에틀림없다. 따라서한정된 위치 라는요소는선발자의선점에의해고갈되어서는아니되고, 누구나자유롭게사용할수있는공유의자원이되어야할것이다. 이위치고갈론은특정위치가디자인의질 (quality) 에영향을줄수있는의류와같은물품군에서적절히수용될수있을것이며, 전술한위치경쟁제한론과밀접한연관성을갖는다. 5. 위치의변경및표지의변형 위치상표의보호요건중에는물품과의관계에서동일한비례의크기로적용될것을요구하고있음을언급하였다. 그러나상표를실제사용함에있어등록된위치에서조금씩벗어난지점에표지가배치될가능성도존재한다. 상기아디다스셔츠에서삼선줄무늬가셔츠옆선에서앞뒤로약간씩이동한위치에사용되는경우를가정해보자. 이러한위치의변경은제품의기획단계에서디자인이라는명분하에얼마든지가능한시도이다. 실제로아디다스의옆구리삼선셔츠를비롯한여러경우에서권리화된표지의위치가변경된상표적사용이발견되고있다. 삐에르발멩의바지위치상표도그러한경우로, 상표설명서에서발멩은바지앞면과뒷면상표의위치와모양에대해각각다음과같이밝히고있다. 본원상표는 [ 중략 ], 무릎부분의상단은볼록하게하며하단은오목하게하여타원형실선으로표시하였고, 무릎상단부분은허벅지의일부를감싸는것처럼상단과하단에는굵은실선으로그리고그사이에는다소의가는실선으로표시함으로써자타상품을식별하는위치상표임. 64) 64) 대한민국특허청상표공보 (2015.10.7.), 공고번호 40-2015-0104809, 출원번호 40-2014- 0045639.

138 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 무릎부분의상단은오목하게중앙은일자선으로하단은볼록하게하여실선으로표시하여자타상품을식별하는위치상표임. 65) 그러나실제상품화된청바지들을공보상의설명과견본에비교해보면물품내표장의위치와비율및모양이동일하다고보기어렵다. 앞면바지의상표견본에서는허벅지를감싸는사선아래두개의볼록곡선과하나의오목곡선으로처리되었으나, 2016년도발멩에서출시된남성용청바지에서는한개의완만한볼록곡선과두개의오목곡선으로처리되어있다 < 그림2 예1>. 상표견본상의바지뒷면에는선사이간격이균등하지만실제제품에서는선의종류와간격에차이가있다 < 그림2 예2>. 역시발멩의제품인예3 은무릎하단의선처리는상표견본과유사하나상단사선의처리에변화를보여주고있다. 즉, 사선대신다리안쪽에서옆선쪽으로 L 자형태의절개선을삽입하였다. 예4에서는무릎하단의곡선처리는생략된채상단의사선부분만변형처리되었음을알수있다. 등록된위치상표와유사한예3, 4 와같은변형된제품이동일출처로부터생산유통되고있는상황에서, 타사제품인예5도발멩의제품으로인식될수있지않을까? 위조와유사상품의출현이범람하는패션시장에서, 위치상표에서위치의변경과형태의변형은어디까지가적절한수용의범위인가? 상품의기획과정에서는생산시즌과모델마다물품의크기를달리해야하는경우가많다. 물품내에서적절한것으로판단되는표장의비례가있으므로이러한비례를무시하고첫등록된크기의비례를고수하도록요구하는위치상표보호요건은현실적이지못하다. 디자인적관점에서도필연적으로물품크기와형태의변경, 그리고이에따른표지의변형이수반되기때문이다. 이상에서는위치상표의사용을둘러싸고제기될수있는문제점을위치의경쟁제한, 위치의퇴색과혼동및고갈, 그리고위치와표지의변경및변형의측면에서검토하였다. 이러한문제점들은위치상표의인정이조심스럽게 65) 대한민국특허청상표공보 (2015.10.8.), 공고번호 40-2015-0105402, 출원번호 40-2014- 0045640.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 139 < 그림 2> 발망의상표견본 66) 과제품예 ( 좌로부터 1, 2, 3, 4) 67) 및일반제품 ( 예 5) 접근되어야함을시사하고있다. 무엇보다도상표심사실무에서위치의선점과그로인한위치의고갈로후발업체들의경쟁이제한될가능성은없을지, 상표의구성에있어표지가요체로서위치가개입할여지가많지않은물품군은아닌지, 시장에서위치를인식하고소통함에있어혼동의소지는없을지, 상표의위치변경및그표지의변형적사용으로문제가발생할소지는없을지등이심도있게검토되어야할것이다. 이러한검토는상표매개체로서물품의속성및사용환경에대한이해를기초로이루어져야한다. 예컨대, 누구에게나공유가허락되어위치의의미가퇴색한자동차와운동화와같은물품군이존재할수있으며, 전후좌우대칭적물리적구조를갖는물품의경우에서는위치의혼동가능성이타물품군에서보다높아질수있다. 물품에서표지가차지하는비율이비교적작은물품류에서그렇치않은경우에서보다위치의혼동가능성이높을수있다는점등도고려되어야할것이다. 더욱이위치와표지의변경및변형적사용은상표의위조와침해의가능성을확대하는것이어서, 이러한가능성을내포하는물품군의속성과사용환경에대한검토가강조되지않을수없다. 66) 좌로부터국내상표등록번호 4011518090000, 4011518100000, 출원인 : 삐에르발멩, 등록일 : 2016.1.4., 구분 : 국내상표, 도형상표, 그밖에시각적으로인식할수있는상표. 67) Balmain, 2016 Balmain Jeans & Trousers, Balmain, <http://www.balmain.com/ en_rw/men/jeans-and-trousers.html>, <http://www.balmain.com/en_rw/women/jeansand-trousers.html>, 자료검색일 : 2016.10.28.

140 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) V. 맺음말 본고는위치상표관련제도의운용에의기여를목적으로시도되었다. 본문에서는위치상표보호를둘러싼긍정과회의적관점과위치상표보호요건을검토 고찰하고, 위치상표보호와관련하여제기가능한여러문제점들을도출하였으며, 도출된문제점을중심으로비판적논의를전개하였다. 위치상표는문자및도형으로이루어진표장이물품의특정위치에고정되어상품의출처표시기능을하는표장으로서표지, 표지가부착되는상품매개체, 그리고매개체내에서의표지의위치를구성요건으로한다. 위치상표의보호를위해서는표장이물품의외양을반복한것이아닌분리가능한형태로서일정한형상이나모양이특정위치에부착될수있어야하며, 사용에의한식별력의취득과동시에장식성과기능성이배제될것이요구된다. 이러한위치상표의보호요건을충족시키기위해서는무엇보다도수요자들간에현저하게상표로인식되었음을나타내는구체적인증거의채집이가능할때까지출원인의시간과경비및전략적노력이불가피하다. 위치상표가물품내에서특정위치의독점을의미하는것은아니라하더라도, 선발자의위치선점은후발자의위치선택을제한할수밖에없어위치의고갈과자유로운경쟁을어렵게하는측면이없지않다. 또상품출처의오인및혼동야기여부가상표의동일유사성판단의원칙적기준이라는점을고려한다면, 위치보다는표지자체가상품출처의식별력으로작용하는힘이클수있기때문에결국위치상표가존재해야하는정당성에의문이제기될수밖에없다. 특히동일구조가전후좌우대칭적으로배치되는의류와같은물품군에서는수요자들이물품내에서표지의 위치 를인지하고소통함에있어혼동의개연성이높으며, 본래허여받은권리와다르게표지의위치와형태가변경될가능성도없지않다. 더불어표지의변형과위치의변경개연성이높은물품군에까지상표권이라는반영구적인법적권리를허여하는것이바람직한지에대해서도검토해

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 141 볼필요가있다. 이미주지저명성을확보한브랜드를출처로하는위치상표의경우라면의도적인출처오인및혼동유발에이용될가능성은더욱높아진다. 이경우, 비권리자는물론권리자로부터의표장변경과변형이혼재되어동일유사성및침해여부의판단이더욱모호하고시장의혼란은가중될수있다. 특히우리나라법제하에서는상품의출처오인및혼동을유발하는불공정행위에대해서는상표법외에부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률로도처벌이가능하므로, 위치상표의등록이중복적인법적장치를제공하게되는것은아닐지도함께고민되어야할것이다. 그외디자인권과같은지식재산권으로권리보호대체가능성이있을지의여부도고려되어야할것이다. 위치상표에대한시장의수요를무시할수없는상황에서위치상표의보호요건이등록출원의절차와심사규정상에잘반영되어있는지제도와절차의조화도점검되어야할것이다. 위치상표간의검색을통해위치상표의동일유사여부를판단하도록하고있는현행특허청의심사규정은제도와절차가현실을적절히반영하지못하고있는예로생각된다. 출원서상의상표유형에위치상표가포함되어있지않는관계로 위치상표 라는검색어로검색되는상표가전무하다시피하고, 따라서유사위치상표간의비교판단이현실적으로불가능한실정이기때문이다. 그러나이상과같은위치상표의문제점에도불구하고시장에서위치상표를활용한상품기획과마케팅그리고권리획득의노력은점차활발해질것이다. 위치상표가갖는강한시각적각인효과로인하여고객유인에효과적으로이용될수있기때문이다. 시장에판매목적으로생산되는재화의종류와그들의용도및기능이다양하여, 본연구에서제시한위치상표인정상의문제점이모든물품의범주에적용된다고하기에는한계가있을것이다. 다만본주제를통한필자의문제제기가관련업계와학계에서논의를심화해가는계기로기여할수있기를기대하는바이다.

142 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 참고문헌 < 국내단행본 > 박윤석, IP소액연구사업 : 현행상표법상위치상표도입에따른비교법적고찰, 한국지식재산연구원, 2013. < 국내학술지 > 나종갑, 상표권의범위와한계 헌법적관점을중심으로, 지식재산연구 (The Journal of Intellectual Property) 제7권제1호 (2012). 박윤석, 사례분석을통한위치상표의식별력에대한고찰, 고려법학 제71호 (2013). 배대헌, 단일색채의상표등록여부에관한검토 Qualitex 사건판결을중심으로, 지식재산논단 제1권제1호 (2004). 이철승, 위치상표의출원및등록적격심사를둘러싼제문제, 창작과권리 제73 호 (2013). 정태호, 상표권남용에관한판례의유형별고찰 : 한국과일본의판례를중심으로, 지식재산연구 제9권제3호 (2014). < 해외학술지 > Nathon, Natalie, Position marks in the European Union, Sudia Luridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata, Vol.149(2011). < 판례 > 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결. 대법원 1990.9.25. 선고 90후168 판결. Case R 1093/2014-2 K-Swiss Inc. v OHIM [30 October 2014] Case T-3/15 K-Swiss Inc. v OHIM [4 December 2015] Case T-547/08 X Technology Swiss GmbH v OHIM [15 June 2010] Case T-63/15 Shoe Branding Europe BVBA v OHIM [15 December 2015] ECLI:EU:T:2015:972 Case T-64/15 Shoe Branding Europe BVBA v OHIM [15 December 2015] ECLI:EU:T:2015:973 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012)

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 143 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F.2d 445 (S.D.N.Y. 2011) In re Chippendales USA, Inc., No. 2009-1370 Fed. Cir. (October 1 2010) In re Florists Transworld Delivery, Inc., 106 USPQ2d 1784 (TTAB 2013) OHIM, Opposition No. B 1 723 504 [22 May, 2012] Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc., 514 U.S. 159 (1995) < 인터넷자료 > 특허청, 상표심사기준, 특허청, <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user. html. HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02>. Balmain, 2016 Balmain Jeans & Trousers, Balmain, <http://www.balmain. com/en_rw/men/jeans-and-trousers.html>, <http://www.balmain.com/en_rw/ women/jeans-and-trousers.html>. Gibas, Katarzyna. Position marks on shoes(or how stripes never go out of fashion), Salvador Ferrandis & Partners, <http://www.sfplegal.com/positionmarks-on-shoes-or-how-stripes-never-go-out-of-fashion/>. Hoag, Foley. Inherent distinctiveness vs. secondary meaning: Chippendales fights on despite setbacks, LEXOLOGY, <http://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=d2017bd8-c466-45fa-89ca-47ae3cc5ce82>. Lachenal, Meyerlustenberger, Positional five-stripe mark held to be registrable, World Trademark Review Daily, <http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4 epublication/positional_five-stripe_mark_held_to_be_registrable.pdf>. Ladas, Bill. Wrong side of the line-more absolute grounds rejections for stripe marks of K-Swiss Inc and Shoe Branding Europe BVBA, lexology, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=88c6d1f0-5105-4345-b5cd-cce 5af27cb51>. SCLTIDGI/16/2, New types of marks, WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/ mdocs/sct/en/ sct_16/sct_16_2.pdf>. SCLTIDGI/17/2, Methods of representation and description of new types of marks, WIPO, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edo cs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_2.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=u&ved=0ah UKEwjr1Ij-m5zMAhUEjJQKHVx0COcQFggTMAA&usg=AFQjCNGx3qK8eyfPAaw Yv_fQh04d7yCeBg>. SCLTIDGI/17/3, Relation of established trademark principles to new types of

144 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) marks, WIPO, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edoc s/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=u&ved=0ah UKEwjBq4C4m5zMAhUMkZQKHeOVDlkQFggTMAA&usg=AFQjCNH0pqJjH2Ms ilrkoblll3bk0fwgzq>. SCLTIDGI/20/2, Representation of non-traditional marks areas of convergence, WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/sct_20_2.pdf>. STLT, Resolution by the Diplomatic conference supplementary to the singapore treaty on the law of trademarks, WIPO, <http://www.zis.gov.rs/upload/do cuments/pdf_en/pdf_zigovi/singapore%20treaty%20on%20the%20law%20of%2 0Trademarks.pdf>.

조경숙 위치상표의보호요건과심사실무를위한비판적논의 145 Position Mark, Its Legal Requirements & Critical Discussion for Examinations Focused on Fashion Goods Cho Kyeongsook*68) The author has explored the legal requirements of position marks and discussed issues in related to right. To be registerable as a trademarks, position marks are required to be placed in a specific location on a certain scale within a class of goods. Distinctiveness through both the of use and separability from the form of a good is essential in order for it to be registerable. The position mark with a decorative quality and/or functionality is not eligible for trademark registration. The author claims that position mark rights should be conferred with a careful approach and with consideration because of various legal issues; competition restriction, position insignificancy, position depletion, position confusion, positional change and/or formative alteration. Despite of these issues, position marks are likely to be a more vibrant means of marketing strategy in business. This study may lead to discussions of the legal issues of position marks in their applications in business. * Professor, Sungkyunkwan University, School of Art.

146 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) Keyword Distinctiveness through Use, Legal Requirements, Likelihood of Confusion, Origin of Goods, Position Mark, Trademark Infringement

지식재산연구제11권제4호 (2016. 12) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.4 December 2016 유현우, 박재원투고일자 공중보건과 : 2016년 11 상표권의월 7일조화를위한연구 147 심사일자 : 2016년 11월 14일 ( 심사위원 1), 2016년 11월 14일 ( 심사위원 2), 2016년 11월 14일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 11월 25일 공중보건과상표권의조화를위한연구 *1) Tobacco Plain Packaging 을중심으로 유현우 **2) 박재원 ***3) Ⅰ. 서론 Ⅱ. WHO 담배규제기본협약과 Plain Packaging 1. WHO 담배규제기본협약 2. 호주의 Tobacco Plain Packaging Ⅲ. Plain Packaging의국제통상법적쟁점 1. 파리협약 2. TRIPs협정 3. 소결 Ⅳ. Plain Packaging의국내도입시법적쟁점 1. 국내의담배제품포장및라벨규제현황 2. 헌법적쟁점 3. 상표법적쟁점 Ⅴ. 결론 * 본논문은저자의 2015 년제 10 회대학 ( 원 ) 생지식재산우수논문공모전의수상작 상표권과공중보건의조화를위한연구 를바탕으로, 최근동향을반영하여수정및보완한것으로서공동저자의소속기관인특허청의공식적입장과는무관하며개인적견해에따른것임을밝힙니다. ** 법학석사과정, 단국대학교일반대학원 IT 법학협동과정. *** 법학박사 (Ph.D.), 특허청행정사무관.

148 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 호주는지난 2011년 10월모든담배제품의포장에담배회사를선전하는문구와이미지, 로고등의사용을금지하는대신담배의유해성에대한경고문구및흡연의폐해를나타내는섬뜩한이미지의경고그림을포함시키도록의무화하는 Tobacco Plain Packaging Act 2011 을통과시켰다. Plain Packaging은현존하는최고수준의담배규제정책으로평가된다. Plain Packaging은공중의건강을위한보건정책이지만, 단순한공중보건차원만이아닌담배회사의재산권등다양한사안들이혼재되어있어많은법적충돌을야기할수있는복합적인이슈로서특히문제되는것은 Plain Packaging이헌법과국내법, 그리고국제협약에의해인정되고보호되는상표의사용을제한하여담배회사의상표권과충돌된다는것이다. 이에본논문에서는다양한국제통상법적쟁점들가운데상표권을중심으로파리협약과 TRIPs협정의해석을둘러싼 Plain Packaging의찬 반의견해를정리하였으며 Plain Packaging과같은정책이우리나라에도입되었을때어떠한문제가발생할수있는지헌법과상표법을중심으로검토하였다. Plain Packaging은상표권을과도하게제한하여파리협약과 TRIPs협정에위배될가능성이높다고판단된다. 또한헌법상비례의원칙에위배되며상표의개념, 목적및기능을손상시키고상표의사용을제한한다. 이러한문제를해결하기위해필자는상표권과공중보건을조화시킬수있는담배포장방안을제시하였다. 주제어 Plain Packaging, 담배규제기본협약, 담배갑경고그림, 파리협약, TRIPs 협정, 상표법, 헌법

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 149 Ⅰ. 서론 2015년 5월 29일국회본회의를통과한 국민건강증진법 개정안에따라우리나라에도올해 12월 23일부터담배갑에폐암등담배의폐해를알리는 담배갑경고그림 이도입될예정이다. 1) 이는건강에유해한담배에대해국제사회가공동으로대처하고자채택한보건분야국제협약인 WHO 담배규제기본협약 의이행사항으로서이미많은나라에서도입하여시행하고있다. 한편, 호주는지난 2011년 10월담배포장에담배회사의선전문구와이미지, 회사로고의사용을금지하는 Tobacco Plain Packaging Act 2011 을통과시키면서담배제품및라벨에대한규제를한층강화시켰다. Plain Packaging은담배경고그림수준에서보다규제를강화한현존하는최고수준의담배규제정책으로평가되는데호주에이어영국과프랑스, 아일랜드에서도이를도입하여시행하고있으며뉴질랜드, 핀란드, 캐나다, 노르웨이등에서도도입을검토하고있다. Plain Packaging은공중의건강을위해담배규제를목적으로하는보건정책이지만, 단순한공중보건차원만이아닌담배회사의상표권등재산권과담배판매를통한정부의세수확보, 담배수 출입의무역과통상문제등다양한사안들이혼재되어있어많은법적충돌을야기할수있는복합적인이슈로서특히문제되는것은호주의공중보건을위한 Plain Packaging 정책이헌법과국내법, 그리고국제협약에의해인정되고보호되는지식재산권인상표의사용을제한하여담배회사의상표권과충돌된다는것이다. 1) 국민건강증진법제 9 조의 2. 1 담배사업법 에따른담배의제조자또는수입판매업자는담배갑포장지앞면 뒷면 옆면및대통령령으로정하는광고에다음각호의내용을인쇄하여표기하여야한다. 다만, 제 1 호의표기는담배갑포장지에한정하되앞면과뒷면에하여야한다. 1. 흡연의폐해를나타내는내용의경고그림 ( 사진을포함한다 )< 개정 2015.6.22.>[ 시행일 : 2016.12.23.]

150 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 이처럼 Plain Packaging은지식재산정책차원에서도중요하게고민하여야할이슈로서그중심에는공중보건과지식재산권의충돌문제가내포되어있기때문에이에대한대책마련과함께이를조화시킬수있는방안이요구된다. 이에본논문에서는먼저담배규제의세계적인기준과패러다임을제공하고있는 WHO 담배규제기본협약과최근전세계적으로조명을받고있는호주의 Plain Packaging에대해차례로살펴보고, 이와관련한국제통상법적쟁점을파리협약과 TRIPs협정을중심으로정리하고자한다. 이어서헌법과상표법을중심으로국내법적쟁점을검토하고공중보건과지식재산권을조화시킬수있는방안을제시하고자한다. Ⅱ. WHO 담배규제기본협약과 Plain Packaging 1. WHO 담배규제기본협약 (1) 배경 1998년 5월, 세계보건기구 (World Health Organization, 이하 WHO ) 는부룬트란트사무총장이취임한이후담배규제를우선과제로선정하고 2) 담배규제에대한전세계적인공동전략을마련하기위한금연사업부서 (Tobacco Free Initiative) 를신설하였으며 1999년부터는담배규제기본협약 (Framework Convention on Tobacco Control, 이하 협약 또는 담배협약 ) 을추진하기시작하였다. 3) 이를계기로담배규제에관한국제적인공조가본격적으로논의되기시작하였고 4) 2차례의실무회의와 6차례의협상회의를거쳐 2003년 5월 21일제56 차연차총회 (World Health Assembly, 이하 WHA ) 에서 192개 WHO 회원국의만 2) 보건복지부 한국건강증진재단, 2012 FCTC 서울총회담배없는세상을만드는약속, 2012, 3 면. 3) 조경숙, 담배규제기본협약에따른우리나라금연정책의전망, 보건복지포럼 통권제 116 호, 한국보건사회연구원, 2006, 7 면. 4) 보건복지부 한국건강증진재단, 앞의책 ( 주 2), 3 면.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 151 장일치로담배협약이채택되었으며, 5) 2004년 11월 29일 40개국이협약에비준함으로써그로부터 90일이지난 2005년 2월 27일국제협약으로발효되었다. 6) (2) 목적담배협약의목적은광범위하게이루어지는담배사용및담배연기에의노출을지속적이고실질적으로줄여나가기위하여당사국이국가 지역및국제적차원에서시행하는담배규제조치에대한기본틀을제공함으로써 7) 현세대와미래세대를담배소비및간접흡연등의담배연기의보건적, 사회적, 생태적, 경제적피해로부터보호하는데있다. 8) 따라서흡연으로인한위협으로부터인류의건강을보호하기위해 9) 담배의소비및감소를주된목표로하고있으며, 10) 흡연의보건적위해성에대한사회 정치적관심을제고하고, 흡연으로인한피해를감소시키기위해각국의상호협력과공동노력을위한국제적인의무사항을규정하였다. 11) (3) 의의담배협약은 UN역사상가장많은국가가참여하여채택한세계최초의구속력있는보건분야국제협약으로서 12) 높은수준의건강권을확보하기위한근거중심의조약이다. 13) 기본개념으로 무역을통한이익보다담배규제를통한 5) 최은진, 담배규제기본협약의이행동향과시사점, 보건 복지 Issue & Focus 제 85 호, 한국보건사회연구원, 2011, 5 면. 6) 보건복지부 한국건강증진재단, 앞의책 ( 주 2), 3 면. 7) 세계보건기구담배규제기본협약제 3 조. 8) 최은진, 담배규제정책의국제비교, 보건 복지 Issue & Focus 제 35 호, 한국보건사회연구원, 2010, 6 면. 9) 이민진외, 담배규제정책쟁점별국내연구현황분석, 보건사회연구 제 34 권제 3 호, 한국보건사회연구원, 2014, 166 면. 10) 조지은, 공중보건을위한상표권의제한 : 호주의담배포장및라벨규제를중심으로, IP Insight 제 2 권제 1 호통권제 4 호, 한국지식재산연구원, 2013, 42 면. 11) Becky Freeman et al., The case for the plain packaging of tobacco products, Addiction, Vol.103, No.4, Society for the Study of Addiction, 2008, p.580. 12) 김대순, 보건과국제법의인터페이스, 한국의료법학회지 제 15 권제 1 호, 한국의료법학회, 2007, 37 면.

152 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 공공보건이우선 임을내세우고있는담배협약은담배규제를국제적인문제로부각시키는데큰역할을하였으며, 14) 주요사망의원인이되는담배의소비를줄이고공급을감소시키는데있어전세계가공동으로대처하게되었다는점에서그의의가크다. 15) 담배규제정책이이제더이상개별국가만의선택문제가아니라모든나라가채택해야하는필수적인사항이된것이다. 16) 담배협약은보건관련국제협약임에도불구하고, 협약의내용안에보건이외의법적, 경제적조치가포함되어있어다양한정부부처를아우르는활동을요구하고있는데, 17) 특히, 전세계의모든국가들이담배소비및흡연율감소를위해공동으로대응할수있는종합적인조치들을 18) 시기, 대상, 장소에따라적절하게활용할수있도록함으로써담배규제의효과를극대화하였다는점에서의의가크다. 19) 또한회원국정부로하여금행정적, 사법적조치및감시를강화하는등강제성및의무를가지도록하여국민의금연을유도하도록하는데초점을두고있다. 20) 2. 호주의 Tobacco Plain Packaging (1) 호주의담배제품포장및라벨규제담배포장및라벨규제를통한담배제품에대한포괄적인경고는청소년 13) 최은진, 담배규제기본협약추진의성과제고를위한정책과제, 보건 복지 Issue & Focus 제 174 호, 한국보건사회연구원, 2013, 1 면. 14) 황지은 오유미, 한국담배규제정책의평가 : 담배규제정책전문가의견조사를토대로, 보건행정학회지 제 24 권제 4 호, 한국보건행정학회, 2014, 343 면. 15) 조경숙, 앞의논문 ( 주 3), 8 면. 16) 김화중, 담배규제기본협약서명의의의, 보건복지포럼 통권제 81 호, 한국보건사회연구원, 2003, 2 면. 17) 서미경, WHO 담배규제기본협약과우리의대응방안, 보건복지포럼 통권제 81 호, 한국보건사회연구원 2003, 6 면. 18) 신윤정, WHO 담배규제기본협약에따른대응전략연구, 한국보건사회연구원 건강증진기금사업지원단, 2004, 1 면. 19) 황지은 오유미, 앞의논문 ( 주 14), 343 면. 20) 최은진 서미경, WHO 담배규제조약협상동향, 보건복지포럼 통권제 64 호, 한국보건사회연구원, 2002, 109 면.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 153 과많은젊은성인들에게담배의이미지를변화시킬수있는좋은수단이된다. 21) WHO는이와같이담배제품의포장및라벨이담배제품의수요에직접적인영향을미친다는것을전제로 22) 담배규제기본협약에서각회원국에게담배갑포장및라벨규제의도입및강화를촉진하고있다. 23) 영연방의일원이었던호주의경우 1973년부터라디오및 TV에서의직접적인담배광고를금지하는조치를발표하였고 24) 같은해처음으로담배갑에흡연경고문구를도입하였으며, 1985년 5월이를 4가지종류로확대하였다. 25) 2006년 3월 1일부터실시된호주의담배갑포장및라벨규제는그동안의흡연경고문구및건강정보에서더나아가담배건강경고그림을포함하였는데, 26) 7개의그림경고가있는 2개의세트를개발하여매년순환하여사용하도록하면서건강경고그림을앞면상단의 30%, 건강정보를뒷면상단의 90% 를차지하도록하였다. 27) (2) Tobacco Plain Packaging 1) 개요호주에서는매년 15,000여명이흡연으로인해사망하고이로인해매년 350억달러규모의사회 경제적인손실이초래된다고한다. 28) 호주정부는이러한손실을막기위해효과적으로흡연을예방하고흡연자들의금연 21) World Health Organization, mpower: a policy package to reverse the tobacco epidemic, 2008, p.22. 22) 신윤정, 담배포장 라벨규제의효과및정책방향, 보건복지포럼 통권제 116 호, 한국보건사회연구원, 2006, 54 면. 23) 최은진, 담배제품의포장및라벨정책의추진방향, 보건복지포럼 통권제 152 호, 한국보건사회연구원, 2009, 12 면. 24) 장욱, 미국의가족금연및담배규제법 (Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act) 제정을통해본우리의입법과제, 연세대학교법학연구 제 19 권제 4 호, 연세대학교법학연구원, 2009, 122 면. 25) Becky Freeman et al., supra note 11, at 582. 26) 신윤정, 앞의논문 ( 주 22), 59 면. 27) 서미경, 외국의담배건강경고그림도입현황및시사점, 보건 복지 ISSUE & FOCUS 제 64 호, 한국보건사회연구원, 2010, 6 면. 28) Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011, Parliament of Australia.

154 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 을도와주기위한다양한규제정책을실시하고있으며, 29) 특히 2011년 10 월담배갑에선전문구와이미지, 회사로고를삽입하는것을금지하는이른바 Plain Packaging 법률을통과시키면서담배제품포장및라벨에대한규제를가속화하고있다. 30) 호주의 Tobacco Plain Packaging Act 2011 ( 이하 TPP Act ) 에따르면담배포장은흡연경고문구및섬뜩한이미지를반드시포함해야할뿐만아니라브랜드명칭을제외한브랜드의차이를나타내는이미지, 회사로고등담배회사의모든상표를필수적으로제거하도록하고있다. 31)32) 이를위해브랜드명칭은표준화된글꼴, 크기, 색상으로만표시할수있도록하고위치또한강제되며, 33)34) 모든담배제품의흡연경고그림및문구이외의포장부분도칙칙한암갈색 ( 연한올리브색, Pantone 448C 35) ) 으로통일하도록하고있다. 36) 이러한조치는담배포장을다른담배회사의포장과구별하기어렵게만들어서담배회사들이브랜드를구별하게해주고소비자를끌어들이는상표의특징으로말미암아비흡연자들을유인하지못하도록한다. 37) 이는 29) 김혜정외, 호주의플레인패키징 (plain packaging), Tobacco Control Issue Report 제 4 호, 한국건강증진재단, 2013, 12 면. 30) 한국건강증진재단, 담배규제기본협약 (FCTC) 과금연정책, 건강증진총서 제 1 호통권제 4 호, 2012, 24 면. 31) Susy Frankel & Daniel Gervais, Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPS Agreement, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.46, No.5, 2013, p.1159. 32) 담배갑포장지에는법에규정된것이외의장식을사용할수없고, 심지어는포장지에사용되는풀 (glue) 도투명해야하고아무런색깔을띠어서는안된다는상세한조항까지두고있다. 최진석, 호주의새로운담배갑포장규제, LAWnB 기업법무리포트, 2012. 33) World Health Organization, 2012 Global Progress Report, 2012, pp.29-30. 34) 담배제조회사와상품명, 상호 (brand) 를제외한상표 (trade mark) 를담배갑포장지에표시하여서는안되고담배제조회사와상품명, 상호 (brand) 도일정한형식으로만기재할수있다. 최진석, 앞의리포트 ( 주 32). 35) Tobacco Plain Packaging Regulations 2011, 2.2.1 (2) All outer surfaces of primary packaging and secondary packaging must be the colour known as Pantone 448C. 36) 칙칙한암갈색 ( 연한올리브색 ) 은소비자에게가장매력이없을것이라는설문조사결과를바탕으로선정되었다. Australian Government, Tobacco Plain Packaging Bill 2011 Exposure Draft(7 April 2011).

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 155 담배협약의제5조, 제11조와제13조의이행준수를위한것으로도평가된다. 38) 흡연율을감소시켜공중보건을증진시키기위해 39) 제정된동법은 2012년 12월세계최초로시행되었다. 40) 2) 담배업계의반발담배규제에대한전세계적인움직임과특히 Plain Packaging은담배업계의큰반발을사고있다. 글로벌담배회사들은물론담배소매업체연합 (CEDT), 유럽담배산업대표, 유럽공동체상표협회 (ECTA), 상표변리사협회 (ITMA), 국제상표협회 (INTA) 등은 Plain Packaging이담배산업및담배생산업자들에게큰위협이되고, 41) 흡연율감소라는기대효과를가져오지않으며, 42) 담배산업의상표권을부인할가능성 43) 과위조담배제조업자와밀수업자들의활동증가가능성에대한우려를표명하였다. 44) 결국 British American Tobacco Australasia Limited, Imperial Tobacco Australia Limited, Philip Morris Limited, Japan Tobacco Limited 등 4개글로벌담배회사들은 TPP Act가호주연방헌법에위배된다는이유로헌법소원을제기 37) Becky Freeman et al., supra note 11, at 581. 38) Henning Grosse Ruse Khan, Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent Revocation, Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law, Society of International Economic Law, 2014, p.4. 39) Tobacco Plain Packaging Act 2011, Art.3. 40) World Health Organization, op. cit.(supra note 33), pp.29-30. 41) 한국지식재산연구원, 우크라이나, 호주를상대로담배간편포장법관련 WTO 분쟁조정신청, 지식재산동향, 2012.3.14. <https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do? bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=etc&po_no=11365>( 최종방문 2016.10.30.). 42) 한국지식재산연구원, 국제상표협회, 상품외장및브랜드보호에관한세미나주요내용소개, 지식재산동향, 2012.8.1. <https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb= trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=etc&po_no=11819>( 최종방문 2016.10.30.). 43) Rachel Marusak Hermann, Ukraine WTO Trademark Dispute vs. Australia Tests Pub lic Health Measures, Intellectual Property Watch, 2012.3.14. <http://www.ip-watch. org/2012/03/14/ukraine-wto-trademark-dispute-vs-australia-tests-public-health-measu res/>( 최종방문 2016.10.30.). 44) Parliament of Australia, Tobacco Plain Packaging Bill 2011, p.11.

156 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 하였고, 이외에도 Plain Packaging에반대하는나라들이담배회사의도움을받아 TPP Act가 WTO협정을위반했다는이유로호주를세계무역기구 (World Trade Organizaton, 이하 WTO ) 에제소하였으며, 45) Philip Morris Asia Ltd. 는호주가홍콩과체결한양자투자조약위반을주장하며투자중재를신청하는등국제적분쟁으로까지확대되었다. 46) 3) 헌법소원에대한호주최고법원판결 47) 본소송의핵심적인쟁점은원고인담배회사들이가지고있는담배제품의상표권및기타지식재산권, 신용, 담배포장의외관결정권등이호주연방헌법제51조제31항의 Property 에해당하는지와정당한조건으로만정부가재산을 취득 할수있도록허용하고있는호주헌법의상황에서 Plain Packaging으로담배회사들의상표사용을금지하는것이과연호주정부가 정당한조건 없이담배회사들의지식재산권을취득하는것인지여부였다. 호주정부가정당한조건없이담배의상표등지식재산권과신용을취득하여연방헌법제51조제31항을위배했다는담배회사들의주장 48) 에대하여 2012년 8월 15일호주최고법원은호주헌법에서재산적취득이있기위해 45) 우크라이나, 온두라스, 도미니카공화국, 쿠바, 인도네시아등의나라들이 GATT 1994, TBT 협정과 TRIPs 협정등 WTO 협정에근거하여호주정부를 WTO 에제소한상황이다. Tania Voon, Acquisition of Intellectual Property Rights: Australia s Plain Tobacco Packaging Dispute, European Intellectual Property Review, Vol.35, No.2, 2013, pp.113-114; Henning Grosse Ruse Khan, op. cit.(supra note 38), p.5. 46) Tania Voon & Andrew Mitchell, Time to Quit? Assessing International Investment Claims Against Plain Tobacco Packaging in Australia, Journal of International Economic Law, Vol.14, no.3, 2011, pp.3-4. 47) 2012.8.15. JT International SA v. Commonwealth of Australia(Case No. S409/2011); British American Tobacco Australasia Limited v. The Commonwealth(Case No.S389/ 2011). 48) 담배회사들이호주헌법제 51 조제 31 항을근거로문제제기하는것은다른국가들과는달리호주헌법은상업적표현과연설등표현이나연설에대한보호를제공하지않기때문이다. 다만정치적소통에대한묵시적권리에대해서는예외를인정한다. Jonathan Liberman, Plainly Constitutional: The Upholding of Plain Tobacco Packaging by the High Court of Australia, American Journal of Law & Medicine, Vol.39 No.2-3, 2013, pp.367-368.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 157 서는호주연방정부등당국이재산적혜택이나이익을얻어야하는데, 호주당국이자신의이익을위하여담배회사의지식재산권을취득또는사용하는것은아니라는이유로 49) TPP Act가연방헌법제51조제31항에반하지않는다고판시하며 6:1 합헌결정을내렸다. 50) Ⅲ. Plain Packaging 의국제통상법적쟁점 상표권과같은재산권에대한정부의공중보건, 환경등공익을위한정당한규제권한간의충돌문제가최근국제통상의새로운이슈로등장하고있다. 51) 특히호주의 Plain Packaging은공중보건과무역정책차원에서의문제뿐만아니라지식재산정책의차원에서도고민하여야할중요한이슈이다. 52) Plain Packaging에대해서다양한국제통상법적쟁점들이존재하지만본장에서는상표권을중심으로파리협약과 TRIPs협정의해석을둘러싼 Plain Packaging의찬 반견해를정리하였다. 1. 파리협약 TRIPs협정제2조는 TRIPs협정과지식재산권보호에관한기존의협정간의관계에대하여언급하고있다. 특히 TRIPs협정제2조제1항은 TRIPs협정의원칙중하나로파리협약을기본으로새로운의무사항을추가하는이른 49) 김경우, Plain Packaging 의통상법적쟁점연구 WTO 협정을중심으로, 연세대학교석사학위논문, 2013, 43 면. 50) Henning Grosse Ruse Khan, op. cit.(supra note 38), p.5. 51) James Zahn, Investment policies for sustainable development: addressing policy challeges in a new investment landscape, Cambridge etc., 2013, p.23; 주현수, 담배포장및라벨규제에대한 Philip Morris v. Uruguay ICSID 중재관할권판정에대한연구 공중보건예외조항관련투자유치국의정당한규제권한마련방안을중심으로, 통상법률 통권제 115 호, 법무부, 2014, 125 면재인용. 52) 이명희, 지식재산권과공중보건에관한최근동향, 지식재산정책 제 11 호, 한국지식재산연구원, 2012, 95 면.

158 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 바 파리협약플러스어프로치 방식을채택하였다. 53) Plain Packaging과관련하여서는파리협약제6조의5와제7조등이문제된다. 54) (1) 파리협약제6조의5 파리협약제6조의5는 일방동맹국에등록된상표의타방동맹국내에서의보호 를규정하고있는데, 특히제6조의5(B) 는동조항에제시된 3가지경우를제외하고는상표등록을거절또는무효로할수없도록하고있다. 55) Plain Packaging을찬성하는견해는문언적해석에따라파리협약제6조의5(B) 는상표의사용에관한것이아니라상표의등록과등록후의상표의취소와무효의유효성에관한조항으로, 56) Plain Packaging은새로운상표의등록을막거나등록된어떠한상표의무효를요구하지않기때문에동조항에반하지않는다고한다. 57) 실제로호주의경우 TPP Act에상표가미사용으로인하여등록이취소되지않는다는조항을도입하여, 58) 명시적으로등록된상표가등록거부또는상표등록의취소가되지않도록방지하고있다. 59) 또한파리협약제6조의5(B) 가담배상표의제한을위한정당성을제공하지않는다는주장에대해 60) 동조항은담배에 라이트 나 마일드 와같은단어를사용하는방식으로덜유해한담배라는믿음을주어소비자를속일가능성이있 53) 박노형외, 新국제경제법, 박영사, 2012, 493 면. 54) Tania Voon & Andrew Mitchell, Implications of WTO Law for Plain Packaging of Tobacco Products in Tania Voon et al., Public Health and Plain Packaging of Cigarette, Edward Elgar, 2012, p.115. 55) 김경우, 앞의논문 ( 주 49), 60 면. 56) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.116. 57) Andrew Mitchell, Australia s Move to the Plain Packaging of Cigarettes and its WTO Compatibility, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol.5, No.2, 2010, p.410. 58) TPP Act 2011(c. 148), s. 28. 59) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.116; Australian Government, Tobacco Plain Packaging 2011 Exposure Draft(7 April 2011) s. 15. 60) Report by Daniel Gervais for Japan Tobacco International, Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention, 2010, p.20 [hereinafter Daniel Gervais].

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 159 는특정한기만적상표를제한하는데사용될수있다고주장한다. 61) 그러나 Plain Packaging을반대하는견해는파리협약제6조의5(B) 는 등록 뿐만아니라 무효 도언급하고있고, 이는모두 사용 을암시하는것이기때문에문언해석은지나치게형식주의에치우쳐있으며본질적으로연결되어있는등록과사용의두개념을인위적으로분리함으로써두개념의목적을무시한다고본다. 62) 파리협약제6조의5(B) 에따른등록의목적은권리자가동일한상품과다른국가들에서동일한방식으로상표를사용하도록정당한이익을제공하는데있고, 실제로파리협약제6조의5(B) 에명시된 3가지상표등록거부사유는등록그자체에관한것이아니라오히려상표의사용에관한것이라는주장이다. 63) 또한, 담배상표는일반적으로파리협약제 6조의5(B) 의첫번째와두번째경우에해당하지않고, 64) 세번째경우에관해서도공공질서의예외는전통적으로좁은범위에서판단하는것이며, 상품이아닌상표에관한것이기때문에동조항은일반적인담배상표의제한을위한정당성을제공하지않는다는주장이다. 65) 따라서, 담배상표의등록을거절하거나무효로할수없다는것이다. 66) 사실 Plain Packaging이달성하고자하는것은상표의등록은그대로유지하면서상표의사용을막는방법을통해담배상표를간접적으로무효화하는것으로이는파리협약제6조의5에규정된 WTO회원국의의무를위반하는것이며그들의규제권한을남용하는것이라고비판한다. 67) 61) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), pp.115-116. 62) Memorandum from Lalive to Philip Morris International Management SA, Why Plain Packaging is in Violation of WTO Members International Obligations under TRIPS and the Paris Convention, 23 July 2009, p.7 [hereinafter Lalive]. 63) Ibid. 64) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.115. 65) Daniel Gervais, supra note 60, at 20. 66) Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Right: A Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford University Press, 2007, pp.179-182; Lalive, supra note 62, at 7. 67) Lalive, supra note 62, at 8.

160 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) (2) 파리협약제7조파리협약제7조는서비스에대해명시하고있지않다는점을제외하면 TRIPs협정제15조제4항과사실상동일한취지의조항으로, 상품또는서비스의성질이상표의부등록요건이될수없다고규정하고있다. 68) 이를해석하는데있어상표의 등록 이과연무엇을의미하는것인지가쟁점이된다. Plain Packaging을찬성하는측에서는파리협약제6조의5 경우와마찬가지로문언적인방법으로파리협약제7조를해석하고있다. 파리협약제 6조의5(B) 와제7조, 더나아가 TRIPs협정제15조제4항은상표의사용이아닌오직등록에해당하는조항으로, 69) 상표등록에장애만되지않는다면파리협약제7조와 TRIPs협정제15조제4항위반의문제는생기지않는다는것이다. 이에대해반대하는견해는파리협약제7조를문언적으로해석하여제7조가단지상표를등록할수있는권한만을부여한것이고상표를사용할수있는권한까지부여한것은아니라고해석하는것은잘못된해석방법이라고주장한다. 70) 상표사용의개념은등록과는불가분의관계인데 Plain Packaging의경우브랜드명칭그자체를제외한그어떠한상표표장도사용하지못하도록하여명백하게장애를구성하기때문이다. 71) 동조항의취지는대부분의나라들이제7조에서규정한상품의성질에상관없이모든상표를등록해야할뿐만아니라상품의판매가합법적인경우라면상표권자가상표를사용할배타적인권리를 억제 또는 제한 해서는안된다는것으로, 72) 담배제품의경우만약회원국들이상표가사용되는상품의성질때문에상표의사용이아닌등록만허락한다면회원국들은제7조에서규정한그들의의무를준수하지못하게된다는것이다. 73) 사용을고려하지않는등록 68) 박노형외, 앞의책 ( 주 53), 507 면. 69) Physicians for Smoke-Free Canada, The Plot Against Plain Packaging, pp.14-16. 70) Lalive, supra note 62, at 7. 71) Ibid. at 6. 72) Ibid. at 7-8. 73) Ibid. at 7.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 161 은경제적으로의미없는공허한형식적인권리이며, 사용을고려하지않는등록이가진유일한의미는상표권자가제3자의상표침해에대하여방어할수있는소극적권리를가질수있다는것인데, 이러한방어적사용은상표의사용을의무적으로부과하는법체계에서는상표의등록을유지하는데충분치못하다는견해이다. 74) 2. TRIPs 협정 Plain Packaging과관련하여쟁점이되는조항은 TRIPs협정제7조, 제8조, 제16조, 제17조, 제20조등이며, 75) 이중해석상가장문제가되는것은 TRIPs협정제8조와제20조의관계이다. (1) TRIPs협정제16조 TRIPs협정제16조는상표권자의권리의내용과범위및유명상표보호에관한규정이다. 76) WTO 회원국들이등록상표의사용금지를정당화할수있는지에관한논쟁은동조항에근거한다. 동논쟁의본질은상표가소극적인권리인지적극적인권리인지또는상표의사용을금지하기위한권리인지상표를사용하기위한권리인지여부에관한것이다. 77) Plain Packaging 을찬성하는견해는 TRIPs협정제16조는물론협정의그어떤다른조항들도명시적으로상표를사용할수있는적극적인권리를부여하고있지않기때문에문언적해석방법으로상표는단지소극적인권리라고주장한다. 78) 특히 TRIPs협정제16조제1항은상표권자를위한보호의최소기준을설정하고있는데, 이는상표권자에게제3자가거래과정에서권리자와동일 74) Ibid. at 8. 75) Thibaud Lelong, IP controversies, Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle summer school program, 2016.6.28., p.16. 76) 박노형외, 앞의책 ( 주 53), 508 면. 77) Daniel Gervais, supra note 60, at 9. 78) Ibid. at 11.

162 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 또는유사한상표를사용하는것을막는배타적인권리를부여한것으로, 79) Plain Packaging 은어떤경우라도담배회사들의배타적인권리에는영향을미치지않는다고본다. 80) 또한, 동조항은명백하게상표권자에게등록된상표를사용할권리또는상표사용에대해정당한규제제한에서제외될수있는권리까지를부여한것은아니고, 81) 상표를사용할수있는권리보다는배제할수있는권리만을부여한것이라는견해다. 82) 담배회사들은제한적이지만여전히자신들의상표를사용할수있기때문에, 83) 그들상표의식별력은 Plain Packaging에의해훼손되지않고여전히남아있다는주장이다. 84) 이에반대하는견해는호주의 Plain Packaging 정책이상표권자가자신의표장을사용하고제3자가자신과비슷한표장을사용하는것을막을수있는배타적인권리를무효화함에따라서상표의식별력을희석화한다고주장한다. 85) 또한파리협약의정신에서상표사용에대한적극적권리를엿볼수있고파리협약제7조가상표의사용을허락하는지표라고평가한다. 86) (2) TRIPs협정제17조파리협약또는 TRIPs협정이상표권자에게그들의상표를사용할수있는권리까지부여하는것인지여부는 TRIPs협정제17조가 Plain Packaging에적용가능한지를평가하는데있어중요하게작용한다. 87) Plain Packaging을찬성하는견해는 TRIPs협정제17조를바라볼때는, 협 79) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, Plain Packaging in Australia: Implications for Trademark Rights under the TRIPS Agreement and the Paris Convention, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Baldo Kresalja Rossello(ed), 2014, p.299. 80) Ibid. 81) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.410. 82) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79), p.300. 83) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79), pp.299-300. 84) Althaf Marsoof, The TRIPs Compatibility of Australia s Tobacco Plain Packaging Legislation, The Journal of World Intellectual Property, Vol.16, No.5-6, 2014, p.208. 85) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79), p.299. 86) Daniel Gervais, supra note 60, at 19. 87) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.117.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 163 정제16조와함께해석해야한다고주장한다. 88) 예외 라는제목의제17조는 상표에의해부여된권리에대한예외 를언급하는것으로서 상표에의해부여된권리 의의미는제16조가결정한다는것이다. 제16조의 허여된권리 는상표를이용할수있는적극적인권리를부여하지않고오직다른이들이자신의상표를사용하는것을막을수있는소극적인권리만을부여하기때문에제16조의맥락에서해석할때제17조의 예외 는 Plain Packaging을판단하는데관여조차되지않는다고주장한다. 89) 상표에허여된권리는상표를사용할수있는적극적인권리가아니기때문에 Plain Packaging은상표를사용할수있는적극적권리의예외로서의제17조규정범위에포함되지않고, 90) 이처럼 Plain Packaging은제16조에의해부여된소극적인권리에대해방해가없기때문에제17조를적용할수없게된다는것이다. 91) 이에대해 Plain Packaging을반대하는견해는 TRIPs협정제17조는회원국이상표권에대하여오직 제한적인예외 만을부과할수있고, 그러한경우에도상표권자의정당한이익을고려해야한다고명시하고있는데, 92) Plain Packaging은담배상표권자또는담배구매자의정당한이익을고려하지않고, 상표권자의권리를지나치게넓게제한하기때문에공정한사용과같은예외와는다르게 93) 제17조의 제한적인예외 의인정요건을충족하지못하여동조항에서허용하는예외의범위에속하지않게된다고해석한다. 94) 88) Alberto Alemanno & Enrico Bonadio, Do You Mind My Smoking? Plain Packaging of Cigarettes Under the TRIPS Agreement, John Marshall Review of Intellectual Property Law, Vol.10, No.3, 2011, p.462. 89) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.411. 90) 왜냐하면상표에대한권리가단지제 3 자가특정상황에서상표의사용을금지하는소극적권리만을제공하는경우에는제 17 조의예외는이러한소극적권리에대한제한적인예외에해당하여제 17 조를따로검토할필요가없기때문이다. 김경우, 앞의논문 ( 주 49), 66 면. 91) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.411. 92) Lalive, supra note 62, at 9. 93) Althaf Marsoof, op. cit.(supra note 84), p.208. 94) Lalive, supra note 62, at 9.

164 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) (3) TRIPs협정제20조 TRIPs협정제20조는거래과정에서상표의사용에영향을줄수있는특별한요건에대하여명시하고있다. 이는특별한국내요건의이행에따라시장에배치가허락된상표를부착한상품의경우에적용된다. 95) Plain Packaging이협정제20조의특별한요건에의해상표의사용을방해하는지여부의문제는불확실하지만, 96) 협정제20조로 Plain Packaging을평가하는데있어서의핵심은담배상표의사용에대한방해가 정당성 이있는지여부이다. 97) Plain Packaging에찬성하는견해는완전한금지는 방해 가아니기때문에협정제20조는 WTO 회원국들이상표를완전히사용하지못하도록하는것이아닌특별한형태로의사용을제한하는것으로, 98) 제20조에서금지하는 방해 에해당하지않는다고본다. 설사 방해 에해당한다고가정하더라도제20조는상표권자의정당한이익에제한되지않으며, Plain Packaging과같은정당하고특별한요건을허용해야한다고주장한다. 상표의사용을금지하는것이궁극적인방해에해당하고, 상표권자의정당한이익에심각하게유해하지만 TRIPs협정에따라이의를제기할수없다는것이다. 99) 또한담배와같은상품의사용효과또는상표사용의제한효과에관하여대중에게경고를목적으로부과된조건은협정제20조에서공중보건의이유로정 95) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79) p.301. 96) Mark Davison, The legitimacy of plain packaging under international intellectual property law: why there is no right to use a trademark under either the Paris Convention or the TRIPS Agreement, in Tania Voon et al., Public Health and Plain Packaging of Cigarette, Edward Elgar, 2012, p.81; Mark Davison, Plain Packaging of Cigarettes: Would it be Lawful?, Australian Intellectual Property Law Bulletin, Vol.23, No.5, 2010, p.106. 97) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.122; Tania Voon & Andrew Mitchell, Face Off: Assessing WTO Challenges for Australia s Scheme on Plain Tobacco Packaging, Public Law Review, Vol.22, No.3, 2011, p.15.; Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79), p.302; Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.412. 98) Althaf Marsoof, op. cit.(supra note 84), p.201; Thibaud Lelong, op. cit.(supra note 75), p.15. 99) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.122.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 165 당화될수있다고주장한다. 100) 이에대해담배회사들을포함한 Plain Packaging을반대하는입장에서는 TRIPs협정제20조가 Plain Packaging과관련된주요조항이고, 동정책이협정제20조를위반했다고주장한다. 101) Plain Packaging은특별한요건에의한방해가구성되기때문에협정제20조의범위내에속할가능성이높고 102) 모든비문자상표를금지하는조치는그동안궁극적인방해로설명되어왔으며 103) 협정제20조는 방해 의의미를정의내리지않았지만, 방해 라는용어는본래사용에대한 제한 또는 방해 의영향을미칠특별한요건을의미하므로 104) Plain Packaging이상표권자의비문자상표의사용을제한해서 105) 상표의 사업자의상품또는서비스를다른사업자의상품또는서비스와구별할수있는식별력 을 방해 하는것은분명하다. 106) Plain Packaging은대부분의담배상표의사용을금지시키고그때문에상표의식별력은완전히상실하게되기때문이다. 107) 또한 Plain Packaging은브랜드명칭을제외하고는생산자를구별하게하고소비자가구매하는상품의품질과출처를식별할수있도록보증해주는상표의표장대부분을사용하지못하게하고, 브랜드명칭도특정글자체, 색상및글자크기등을정하여특별한형태로사용할것을요구하기때문에, 108) 협정제20조의 부당한방해 에해당한다. 109) 즉, Plain Packaging은실질적으로담배의상표사용을대부분제한하고있기때문에단순한 방해 100) Ibid. at 122. 101) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.417. 102) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.418. 103) Daniel Gervais, supra note 60, at 13. 104) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.418. 105) Daniel Gervais, supra note 60, at 13-14. 106) Ibid. at 13. 107) Plain Packaging 을찬성하는입장에서협정제 20 조를상표식별력의실질적인손실을초래하는방해를허용가능한것으로해석하는것은협정의정신인 균형 을완전히지식재산권자의사적권리를손상시키는방향으로변화시키는것을의미하므로그러한방해는정당화될수없다. Lalive, supra note 62, at 12. 108) Ibid. 109) Ibid

166 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 에해당하지않고, 110) 오히려방해의정도가너무강해서상표권자의권리를허용할수없는 궁극적인방해 에까지이르게한다. 111) (4) TRIPs협정제8조, 그리고제7조와도하선언 Plain Packaging이 TRIPs협정제20조의 정당화할수있는방해 (justifiable encumbrances) 에해당하는지여부를판단할때협정제7조와제8조, 그리고지식재산권협정과공중보건에관한도하선언 ( 이하 도하선언 ) 이지침이될수있을것이다. 동조항들은각각협정의목적과원칙을명시하고있다. 112) 협정제20조의해석에있어서가장중요한것은협정제8조와어떠한관계에있는지를파악하는것으로서, 113) 협정제8조는회원국들이공중보건을보호하기위해필요한조치를취할수있음을명시하고있다. 114) Plain Packaging을찬성하는견해는물론협정제8조와도하선언이협정제20조의내용을삭제또는수정하는것이라고볼수없지만, 115) 그럼에도불구하고조약법에관한비엔나협약제31조제1항에따라협정제7조와제 8조는동조항들의관련문맥뿐만아니라동협정의원칙과목적에비추어볼때제20조의해석과확실히연관되어있고, 116) WTO패널도협정제20조를해석함에있어서제7조와제8조제1항에명시된목적과제한을분명히유념해야함을인식한바있다고강조한다. 117) 도하협정또한제20조를해석하는데있어지침이되는데, 118) 동선언은 110) Ibid at 10. 111) Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 57), p.418. 112) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.122. 113) Althaf Marsoof, op. cit.(supra note 84), p.210. 114) Lalive, supra note 62, at 13. 115) Daniel Gervais, supra note 60, at 34. 116) Tania Voon & Andrew Mitchell, op. cit.(supra note 54), p.123; Jayashree Watal, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries, Kluwer Academic Publishers, 2001, p.311. 117) WTO Panel Report, Canada Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS 114/R(7 April 2000) para.7.26. 118) Andrew Mitchell & Mariela Maidana-Eletti, op. cit.(supra note 79), p.302.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 167 전 WTO회원국의대표자를포함한각료회의에서언급되었기때문에마라케쉬협정제9조제2항에의해 TRIPs협정의유권해석에따라야하고, 또한 조약의해석또는규정의적용에관한당사자간의후속합의 를구성하고있기때문에조약법에관한비엔나협약제31조제3항 (a) 에의해 TRIPs협정의해석이고려되어야한다. 119) 조약법에관한비엔나협약에따라, 그리고 TRIPs협정제 7조및제8조와도하선언에비추어협정제20조를해석하는데있어서동조항이공중보건의목적으로방해를정당화할수있음은분명해보인다. 120) Plain Packaging을반대하는입장의견해는협정제8조는회원국들이협정에명시된최소한의보호기준을우회하는것을허락하지않는다고본다. 121) 명시된문구에서알수있듯이, TRIPs협정제8조제1항은동협정상의지식재산권의보호에대한예외를구성하지않고, 다음의두가지관점에서제한된다. ⅰ) 관련공중보건조치는공중보건을보호하기위해 필요한 (necessary) 것이어야하고, ⅱ) 그러한조치는 TRIPs협정의내용과 일치 (consistent with) 해야한다. 122) 먼저필요성에대해살펴보면, 필요성은 2가지요건으로나누어지는데, ⅰ) 관련공중보건조치는공중보건의보호와인과관계가있어야하고, ⅱ) 공중보건을보호하기위한조치는지식재산권을최소한으로제한해야한다. 그러나 Plain Packaging은동조치가흡연율을감소시킨다는것을결정적으로증명하는어떠한연구결과가존재하지않고, 담배제품으로인한해악의측면에서공중보건의보호는교육캠페인과담배포장에대한건강경고문과같이지식재산권을최소한으로침해하거나지식재산권에어떤영향도주지 119) Henning Grosse Ruse-Khan, Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS Agreement, in Annette Kur(ed), Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System: Proposals for Reform of TRIPS, Edward Elgar, 2011, 167, pp.178-180. 120) Mark Davison & Patrick Emerton, Rights, Privileges, Legitimate Interests, and Justifiability: Article 20 of TRIPS and Plain Packaging of Tobacco, American University International Law Review, Vol.29, No.3, 2014, p.574. 121) Lalive, supra note 62, at 5. 122) Ibid. at 13.

168 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 않는다른조치들을통해국가가이미효과적으로통제해왔기때문에 필요성 요건을충족시키지못한다. 123) 또한협정제8조제1항의범위는협정의다른조항들과일치되어야하는데 Plain Packaging과같이지식재산권에많은영향을미치는공중보건조치들에의해더제한되고, 협정제8조는회원국들이심지어공중보건을증진하기위한목적이라도특히협정제15조제4항, 제17조, 제20조등 TRIPs협정에명시된상표의보호에서벗어나는것을허락하지않으므로, 124) 협정에서인정되는예외가아닌이상협정에의해예측되지않은새로운예외를정당화하는것은어렵다. 협정제8조와도하선언모두제20조를삭제또는개정한것은아니며, 125) TRIPs협정제8조는 GATT 제20조와같은일반적예외가아니라 TRIPs협정의원칙을확인한단순한선언적의미의조항이다. 126) 3. 소결 위의찬 반견해를종합해보면우선상표의사용을고려하지않는등록은경제적으로는의미없는형식적인권리일뿐이라는점, 또한상표권에는오직 제한적인예외 만을부과할수있고그러한경우에도상표권자의정당한이익을고려해야하는데 Plain Packaging은정당한이익을고려하지않고상표권자의권리를지나치게제한한다는점, 다음으로 Plain Packaging 은브랜드명칭을제외한담배상표의사용을대부분금지토록하고있기때문에상표의핵심 본질적인기능인식별력을상실하게될것이라는점, 마지막으로아무리공중보건을위한조치라고하더라도지식재산권에가장덜제한적이고 TRIPs협정이추구하는균형성과도일치해야되는데 Plain Packaging은상표권자의사적권리와공익간의균형을깨뜨리며상표권을 123) Ibid. 124) Ibid. at 13-14. 125) Daniel Gervais, supra note 60, at 34. 126) Ibid. at 17-18.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 169 과도하게제한한다는점등에비추어볼때개인적으로는 Plain Packaging 이상표권을지나치게제한하여파리협약과 TRIPs협정에위배될가능성이높다고생각한다. Ⅳ. Plain Packaging 의국내도입시법적쟁점 전세계적으로논란이되고있는호주의 Plain Packaging은담배협약의필수적이행사항인제11조담배제품의포장및라벨에대한규제에부응하는정책으로향후우리나라에도많은영향을줄것으로예상된다. 127) 특히 Plain Packaging은헌법과국내법에의해인정되고보호되는지식재산인상표권을제한할가능성이크다. 1. 국내의담배제품포장및라벨규제현황 (1) 담배기본협약과우리나라우리나라는 2003년 7월 21일담배규제기본협약에서명하고, 2005년 5월 16 일에비준하였다. 128) 이에따라협약상의각종담배규제및금연정책을협약의준수일정에따라법제화하여추진해야할국제법상의의무를지게되었다. 129) 지난 2012년 11월서울에서 WHO 담배규제기본협약제5차총회를개최하여비준국의협약이행상황을정기적으로검토하고, 협약의효과적인이행을촉진하는데필요한사항을논의 결정하였다. 130) 이를통해우리나라는명실상부 127) 이명희, 앞의자료 ( 주 52), 95 면. 128) 최은진, 담배규제와흡연예방을위한미국정책의시사점, 보건복지포럼 통권제 186 호, 한국보건사회연구원, 2012, 5 면. 129) 황성기외, 담배규제에관한국내법제도개선방향, 보건복지포럼 통권제 152 호, 한국보건사회연구원, 2009, 38 면 ; 최은진외, WHO 담배규제기본협약비준국국제교류및국내담배관련법의제도정비, 연구용역결과보고서, 보건복지가족부 한국보건사회연구원, 2008, 7 면. 130) 이현경, 담배규제기본협약의국내이행과관련한문제점과개선방안, 한양대학교석

170 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 한금연선진국으로발돋움하는실질적인토대를마련하였다. 131) (2) 담배갑경고그림도입 2015년 5월 29일 국민건강증진법개정안 이국회본회의를통과함으로써우리나라에서도담배갑에폐암등담배의폐해를알리는 담배에관한경고문구등표시 에있어서담배갑경고그림이도입되었다. 2002년담배갑에경고그림을넣도록하는법개정안이국회에제출된이래의원발의및정부제출안등 11번의시도끝에 13년만에빛을보게된것이다. 132) 이전에는담배갑포장에흡연이질병의원인이될수있다는내용의경고문구만을표기하도록하고있었다. 동개정안은흡연을억제하고금연을유도하기위해서담배갑포장지에흡연의폐해를나타내는내용의경고그림을표기하도록의무화하면서경고그림의크기는담배갑포장지앞면, 뒷면각각의넓이의 100분의 30 이상으로, 경고그림과경고문구를포함한경고면적은담배갑포장지넓이의 100 분의 50 이상으로하도록하고있다. 133) 한편, 법안은경고그림도입을위한담배회사들의준비기간을고려하여법공포후 1년 6개월의시행유예기간을두었고, 134) 이에따라서담배갑경고그림은 2016년 12월 23일부터시행될예정이다. 2. 헌법적쟁점 담배협약에따라호주와같이세계적인기준에부합하는정책을국내에 사학위논문, 37 면. 131) 보건복지부 한국건강증진재단, 앞의책 ( 주 2), 2 면. 132) 이정윤, 내년말부터담배경고그림표기시행, 의학신문, 2015.5.29. <http://www. bosa.co.kr/umap/sub.asp?news_pk=587996>( 최종방문 2016.10.30.). 133) 보건복지위원장, 국민건강증진법일부개정법률안의안번호 15058, 국회, 2015.5., 2 면. 134) 국회사무처, 법제사법위원회회의록, 제 322 회임시국회법안심사제 2 소위원회제 1 호, 2015.5.1, 17 면.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 171 도입하는경우여러가지법적문제들, 특히헌법상의문제가발생할가능성이농후하다. 동협약은따라서각국의헌법이허용하는범위내에서법제화할것을권고하고있다. 135) (1) 헌법상상표권의근거상표권의헌법적근거에대해서일부는헌법제22조제2항이 저작자 발명가 과학기술자와예술가의권리 를법에의해보호하도록하고있기때문에상표권의근거를동조항에서찾고있으나, 136) 이는지식재산권중에서이른바 창작법 ( 創作法 ) 이규율하는저작권, 특허권의근거조항일뿐이지상표권의근거조항은아니다. 137) 상표는저작권이나특허권과같은창작성이없고, 대부분이미존재하는표장을선택하는것에권리를부여하기때문에창작성에관련된헌법제22조제2항을상표권의근거로제시하는것은타당하지않다. 138) 상표권은인간의지적 정신적창작물을보호대상으로하지않고영업상의표지에화체된영업상의신용, 즉상품이나서비스에대한품질및동일성의보장을통하여공정한경쟁과소비자의보호를동시에보장하는 139) 이른바 표지법 ( 標識法 ) 영역에속하기때문에헌법제22조제2항이아니라재산권일반에관한보장규정인제23조를근거조항으로보는것이타당할것이며 140) 헌법재판소도 등록된상표에대한독점적사용권으로서의상표권은헌법상보호되는재산권에속한다. 141) 고하면서상표권을재산권으로 135) 윤혜선, 리스크의관점에서본담배규제의법적쟁점, 행정법연구 제 27 호, 행정법이론실무학회, 2010, 113 면. 136) 장영수, 헌법학 제 3 판, 홍문사, 2008, 755 면 ; 홍성방, 헌법학 제 5 판, 현암사, 2008, 517-519 면. 137) 박성호, 지적재산권에관한헌법제 22 조제 2 항의의미와내용, 법학논총 제 24 권제 1 호, 한양대학교법학연구소, 2007, 106 면. 138) 나종갑, 상표의범위와한계 헌법적관점을중심으로, 지식재산연구 제 7 권제 1 호, 한국지식연구원, 2012, 34 면. 139) 정필운, 헌법제 22 조제 2 항연구, 법학연구 제 20 권제 1 호, 연세대학교법학연구원, 2010, 222-223 면. 140) 박성호, 앞의논문 ( 주 137), 106 면.

172 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 보았다. 이를종합해보면, 정신적창작물이아닌상품의출처나영업주체의혼동을방지함으로써공정한경쟁질서를유지하고소비자를보호하는기능을수행하는식별표식을보호하는권리인 142) 상표권은재산권보장조항인헌법제23조, 경제질서조항인제119조등에근거한다고보는것이타당할것이다. 143) (2) 헌법상상표권의제한가능성 1) 상표권제한가능성에대한견해헌법에의한상표권의제한을긍정하는입장에서살펴보면, 상표권자에게부여되는배타적권리는헌법상절대적인기본권을의미하는것은아니다. 우리헌법에보장된기본권은재산권보다상위의권리이고상위기본권우선원칙에따라생명, 신체, 건강과같은기본권의권리행사는재산권인상표권보다우선하기때문에, 144) 일반공중의자유권이상표권자의재산권과충돌하는경우에는일반공중의자유권이우선하고, 상표권자의영업의자유와충돌하는경우에도마찬가지다. 145) 이와마찬가지로헌법제10조에명시된헌법질서의핵심가치라할수있는인간의존엄과가치, 행복추구권과기본적인권보장의기본이라할수있는헌법제36조제3항의보건권에더큰가치를두어공중보건을위해상표사용이제한될수있고, 146) 헌법상재산권의행사는공공복리원칙에적합하 141) 헌법재판소 2009.4.30. 선고 2006 헌바 113 결정. 142) Nicholas S. Economics, The Economics of Trademarks, 78 Trademarks Rep.523, Quoted in Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrine, Cases and Materals on the Law of Intellectual Property, p.31; 문삼섭, 상표법, 세창출판사, 2004, 7 면 ; 정상조, 지적재산권법, 467-469 면 ; 정필운, 앞의논문 ( 주 139), 223 면에서재인용. 143) 정필운, 앞의논문 ( 주 139), 223 면 ; 나종갑, 앞의논문 ( 주 138), 33-34 면 ; 이규홍 정필운, 헌법제 22 조제 2 항관련개헌론에관한소고 지적재산조항의재정립에관하여, 법조 제 59 권제 11 호통권제 650 호, 법조협회, 2010, 115 면. 144) 나종갑, 앞의논문 ( 주 138), 38 면. 145) 나종갑, 위의논문, 59-60 면. 146) Thibaud Lelong, op. cit.(supra note 70), p.14.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 173 도록하여야하므로 147) 상표권의행사는공공복리의원칙에의해제한될수있다. 148) 헌법에의한상표권의제한을부정하는입장은상표권은재산권으로써마땅히보호받아야할권리지만 Plain Packaging은이러한상표의사용을제한하고있으므로헌법제23조제1항을근거로 Plain Packaging이재산권인상표권을제한하는것에문제를제기할수있고, 149) 재산권과공공필요사이의가치형량에따라공공필요가우선한다고하더라도 150) 헌법제23조제3항의 공공필요에의한재산권의수용 사용또는제한및그에대한보상은법률로써하되, 정당한보상을지급하여야한다. 는규정에따라공중보건을위한담배의상표권제한시에는담배회사에게정당한보상을지급해야한다는주장이가능하다. 151) 또한, 정해진규격의브랜드명칭을제외한담배회사의이미지, 로고등의비문자상표를출처표시수단으로사용할수없도록하는 Plain Packaging이헌법제21조제1항에서보장하는표현의자유를침해한다는주장, 152) 상호나상표를자유롭게선택할수있는권리는영업의자유에해당하는내용으로 153) 이러한영업의자유는직업의자유에속하는자유권이기때문에 154) 상표를자유롭게선택할수있는권리를방해하는 Plain Packaging이영업의자유와직업의자유를침해한다는주장 155) 도가능할것이다. 2) 상표권의제한가능성검토헌법상상표권의제한가능성을부정하는입장에서헌법제23조제1항을 147) 헌법제 23 조제 2 항. 148) 나종갑, 앞의논문 ( 주 138), 45-46 면 ; 조지은, 앞의논문 ( 주 10), 50 면 ; 김경우, 앞의논문 ( 주 49), 53 면. 149) 조지은, 앞의논문 ( 주 10), 50 면. 150) 주현수, 앞의논문 ( 주 51), 157 면. 151) 조지은, 앞의논문 ( 주 10), 52 면. 152) Thibaud Lelong, op. cit.(supra note 77), pp.14-15. 153) 대법원 2002.11.13. 선고, 2000 후 3807 판결. 154) 나종갑, 앞의논문 ( 주 138), 46 면. 155) 김경우, 앞의논문 ( 주 49), 53 면.

174 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 근거로 Plain Packaging이재산권인상표권의사용을제한하는것을문제삼을수있으나, 동조항에서 그내용과한계는법률로정한다. 156) 고명시하고있으므로상표권의제한을정당화할수있을것이다. 또한헌법제23조제 2항은 재산권의행사는공공복리에적합하여야한다. 고하여재산권의사회적의무성을규정하고있는데, 157) 이는곧공공복리를위하여재산권제한이헌법상인정된다는것으로, 재산권의사회적의무성의핵심적인의미는보상없이제한이가해진다는것이다. 즉공공복리를위한재산권의일정한제한은보상없이가능하다는것으로헌법제23조제3항에서정하는재산권의공용침해의경우와는구별된다. 158) 따라서헌법상재산권인상표권의제한은가능하다고보는것이타당할것이다. 다만재산권의제한에서도헌법제37조제2항에규정된기본권제한의목적및기본권제한입법의한계등과잉금지원칙 ( 비례의원칙 ) 이준수되어야할것이다. 159) (3) 비례의원칙에반하는지여부비례의원칙은적합성의원칙, 필요성의원칙, 비례성의원칙의정밀하고엄격한부분원칙으로구성되는데적합성, 필요성, 비례성의단계로순차적으로검토한다. 이러한 3가지부분원칙가운데어느하나의원칙에반하면헌법에위반하는것으로된다. 160) 1) 적합성의원칙적합성의원칙은기본권제한의수단또는방법이추구하고자하는사안의목적에적합한조치를취해야하고그때선택하는수단은목적을달성함에있어서필요하고효과적이어야한다는원칙을말한다. 161) Plain Pack- 156) 헌법제 23 조제 1 항제 2 문. 157) 양건, 헌법강의, 제 5 판, 법문사, 2014, 639 면. 158) 양건, 위의책, 640 면. 159) 헌법재판소 1999.7.22. 선고 97 헌바 76 결정. 160) 정종섭, 헌법학원론, 제 10 판, 박영사, 2015, 381 면. 161) 헌법재판소 1989.12.22. 선고 88 헌가 13 결정.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 175 aging은담배포장에상표의사용을제한함으로써달성하고자하는목적인흡연율감소와공중보건의증진을실현시키는데있어서효과적이고부분적으로기여하는것이인정되므로, 162) 적합성의원칙은충족된것으로판단된다. 2) 필요성의원칙입법자는공익실현을위하여기본권을제한하는경우에도입법목적을실현하기에적합한여러수단중에서되도록국민의기본권을가장존중하고기본권을최소로침해하는수단을선택해야한다. 163) 그러나 Plain Packaging이달성하고자하는흡연율감소, 공중보건증진등의목적은꼭 Plain Packaging이아니더라도금연교육및캠페인과담배포장에경고그림부착등담배의상표권을제한하지않거나덜제한하는다른방법으로도실현할수있을것으로판단되기때문에필요성의원칙에위배된다고여겨진다. 3) 비례성의원칙재산권인상표권도공익을이유로제한될수있지만이경우에도이러한기본권이공익의실현을위하여필요한정도를넘어과도하게제한되어서는안된다는비례성의원칙이준수되어야한다. 164) 비례성의원칙은 3개부분원칙중최후의단계인제3단계에서심사하는데 165) Plain Packaging은이미위의필요성원칙에위배된다고판단되기때문에따로검토하지않겠다. 다 162) 호주언론에따르면호주가정의담배소비액은지난 3 월까지 12 개월동안 10.1% 떨어졌으며, 2 년 6 개월전보다는 17.5% 감소했다고한다. 특히지난 1 월부터 3 월까지 3 개월사이에만 3.8% 떨어지는등지난 3 개분기동안담배소비량이 3% 이상씩줄었다. 호주 ' 단순포장 (plain packaging) 법 ' 이흡연감소에결정적인역할을했다는평가를받고있다. 김기성, 한갑 1 만 9 천원 포장도똑같이 호주담배소비 뚝, msn 뉴스, 2015.6.6. <http://www.msn.com/ko-kr/news/world/%ed%95%9c%ea%b0%91-1%eb%a7%8c9 %EC%B2%9C%EC%9B%90%C2%B7%ED%8F%AC%EC%9E%A5%EB%8F%84-%EB%98% 91%EA%B0%99%EC%9D%B4%E2%80%A6%ED%98%B8%EC%A3%BC-%EB%8B%B4%E B%B0%B0-%EC%86%8C%EB%B9%84-%EB%9A%9D/ar-BBkKJqQ>( 최종방문 2016.10.30.). 163) 헌법재판소 1998.5.28. 선고 96 헌가 5 결정. 164) 헌법재판소 2005.2.24. 선고 2001 헌바 71 결정. 165) 정종섭, 앞의책 ( 주 160), 383 면.

176 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 만, Plain Packaging이필요성의원칙을충족한다고가정하더라도과연수인가능성이있는지는의문이다. Plain Packaging은담배회사들이감당할수없는정도의불합리한기본권제한이라는주장이가능할것이기때문이다. 3. 상표법적쟁점 (1) 상표의개념과기능에반하는지여부 Plain Packaging은상표권자인담배회사가상표를사용할수있는권리는물론원하는상표를자유롭게선택할수있는권리까지박탈하며상표가가지는업무상의신용유지와경업질서확립에도부정적인영향을끼칠수있다. 담배포장의획일화로인해상품의출처표시및품질보증기능을저해할가능성이크기때문이다. 또한이미지, 로고등의비문자상표를담배회사자신의출처표시수단으로사용할수없도록하여수많은담배상품들사이에서자신과다른사업자를구별토록해주는상표의기능인식별력에해로운영향을끼치며, 상품또는상품이미지와결합하여소비자들에게상품의출처, 품질, 신용을기억하게하고이와같은심리적연상작용이광고기능으로연결되어판매를촉진하는상표의광고선전기능 166) 을원천차단하여담배상표의가치를떨어뜨린다. (2) 상표법의목적에반하는지여부상표법은상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러수요자의이익을보호함을목적으로한다. 167) 즉, 상품의식별표지인상표의권리를보호함으로써상표권자의상표에화체된업무상의신용과이익을보호하고, 168) 상표가나타내는상품출처와상품품질에대한수요자의신뢰이익을보호하는것이다. 169) 그러나 Plain 166) 김원준, 산업재산권법, 오래, 2012, 653-654 면. 167) 상표법제 1 조. 168) 윤선희, 상표법, 법문사, 2007, 10 면.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 177 Packaging은담배상표의 식별력 을빼앗고상표가가진명성과상표가나타내는품질로부터발생하는상표의가치와신용을무의미하게할수있다. 또한담배제품의자타상품식별을막아소비자가담배제품을오인 혼동하게할우려가있는데, 이는곧수요자의신뢰이익을저해하는것으로서결국 Plain Packaging은상표법의목적에도반한다고볼수있다. (3) 상표의사용을제한하는지여부 Plain Packaging은상표권자인담배회사가지정상품인담배에등록된상표를독점해서사용할권리를박탈하고상품의포장에자신의상표를표시하는등상표의사용을제한한다. 상표권의사용개념은권리침해적사용과권리보존적사용의개념으로나누어지는데 170) Plain Packaging의경우제3 자에의한권리침해적사용의개념보다는담배회사들이자신의상표를사용하지못하는데서발생하는권리보존적사용의개념이문제된다. 권리보존적사용에관해우리상표법은상표권자의상표부정이용또는남용을막고거래상상품식별표지로서상표가기능할수있도록상표권자에게사용의의무를부여하고있으며, 일단유효하게등록된상표라하더라도일정기간사용되지않는상표의경우에는등록을취소시킬수있도록하고있다. 171) 이와같이등록상표가등록취소청구를당하지않고계속존속하기위해서는상표권자가상표를일정기간사용해야하는데, 172) Plain Packaging 은특히비문자담배상표를지정상품인담배에사실상사용하지못하도록강제하기때문에담배회사의등록상표에대한분쟁의소지가있다. 이외에도 상품이나서비스를식별하게해주는출처표시로서기능하는총체적인외관이나인상 을의미 173) 하는트레이드와관련해서도문제될수 169) 김원준, 앞의책 ( 주 166), 643 면. 170) 김소연, 상표법상상표의사용개념에관한연구, 고려대학교석사학위논문, 2014, 9-11 면. 171) 윤선희, 앞의책 ( 주 168), 326 면 ; 안효질, 판매촉진물품의제공과상표의사용, 안암법학 제 37 권, 안암법학회, 2012, 578 면. 172) 정찬모 안효질외, 인터넷도메인네임관리를위한법제도연구, 정책연구, 정보통신정책연구원, 2000, 32 면.

178 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 있다. 트레이드드레스가하나의상표로서보호받기위해서는일반수요자가트레이드드레스를출처표지로인식해야하는데, 174) Plain Packaging은자사의담배제품을다른회사들과구별해주는고유의식별력을가진이미지, 로고등의비문자상표를담배포장에표시 사용할수없도록담배제품의포장을획일화하여소비자의츨처표지인식을방해하기때문이다. Ⅴ. 결론 본논문은먼저담배규제의기준을제시하고있는 WHO 담배규제기본협약과전세계적으로논란이되고있는호주의 Tobacco Plain Packaging의주요내용을살펴보았다. 담배포장에담배회사의선전문구와이미지, 회사로고의사용을금하는호주의 Plain Packaging은흡연을억제하고금연을유도하기위해담배의포장을규제하는보건정책이지만, 담배회사의재산권특히헌법과국내법, 그리고국제협약에의해인정되고보호되는지식재산권인상표의사용을제한함으로써많은법적문제를초래할수있다. 다음으로다양한국제통상법적쟁점들가운데상표권을중심으로파리협약과 TRIPs협정의해석을둘러싼 Plain Packaging의찬 반의견해를살펴보았다. 파리협약과 TRIPs협정의해석에서는파리협약제6조의5와제7조, TRIPs협정제7조, 제8조, 제16조, 제17조, 제20조등이쟁점이되며, 특히협정제20조와제8조의관계가문제된다. 양측의주장과논리가워낙팽팽하게대립하여어느한쪽의손을들어주기가쉽지않은상황이지만개인적으로는 Plain Packaging이상표권을과도하게제한하여파리협약과 TRIPs협정에위배될가능성이높다고생각한다. 또한, Plain Packaging의국내법적쟁점을헌법과상표법관점에서검토하였다. 상표권은재산권보장조항인헌법제23조, 경제질서조항인제119 173) 정상조 박준석, 지식재산권법, 제 3 판, 홍문사, 2013, 578 면. 174) 윤선희, 앞의책 ( 주 168), 72-73 면.

유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 179 조등에근거하여해석하는것이타당하고, 헌법에의한상표권의제한은가능하다고판단된다. 다만 Plain Packaging이도입되기위해서는비례의원칙에부합해야하나이를충족할수있을지는의문이다. Plain Packaging은상표의개념을손상시키고상표를사용할수있는권리는물론원하는상표를자유롭게선택할수있는권리까지박탈하며상표의기능또한저해한다. 이와같은 Plain Packaging의국제통상법적 국내법적문제를해결하기위한방안으로담배갑의외부를투명한비닐등으로포장해서담배회사의상표를자유롭게허용하는대신담배갑과내부포장에는경고그림만허용하여담배가판매되는즉시담배회사의상표가포장된비닐에서제거될수있도록하는상표제거식담배포장방안, 175) 규격화된브랜드명칭을사용할수있도록특정된담배포장공간에문자상표가아닌담배회사의이미지, 로고등의비문자상표를사용할수있도록하는방안 176) 등이제시된바있다. 또다른방안으로필자는담배포장을 같은것은같게, 다른것은다르게 하는방안을제안해본다. 같은부분, 예컨대담배포장의경고그림, 경고문구등이차지하는공간은지금보다대폭확대시켜같이규제를강화하고, 그밖의담배포장앞면의 10 20% 의공간또는포장테두리의공간을정해서그공간만큼은담배회사들이각자자신들의상표를자유롭게사용할수있도록하자는것이다. 즉, Plain Packaging이강제하고있는획일적인포장이아닌다른담배회사와는구별되는자신만의상표를자유롭게사용할수있도록차별적인포장을허용하는것이다. 앞서 Plain Packaging이법적으로가장문제가되었던부분도상표권자의자유로운 상표사용 을금지하도록했던부분인데상표의자유로운사용을허용함으로써앞서법적으로문제가되었던부분들도우회할수있을것이다. 이와같이담배포장을 같은것은같게, 다른것은다르게 한다면상표권과공중보건의조화를도모할수있을것이다. 175) Althaf Marsoof, op. cit.(supra note 84), p.213. 176) Raul R Solorzano, Analysis of a Hypothetical Tobacco Plain Packaging Legislation in Peru Under the Test of Proportionality Applied by the Peruvian Constitutional Court, SECO/WTI Academic Cooperation Project Working Paper Series, 2014, pp.21-22.

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유현우, 박재원 공중보건과상표권의조화를위한연구 185 A Study on the Harmony of the Public Health and the Trademark Right You Hyunwoo, Park Jaewon Australia passed Tobacco Plain Packaging Act 2011 in October 2011. This law prohibits the use of text, images, logos, etc which advertise packaging of all tobacco products of tobacco companies. Instead, they are obliged to include warning labels about harmfulness of cigarette and warning picture of gruesome image that represents the harmful effects of smoking. Plain Packaging is considered the highest level tobacco control policy in existence. Although Plain Packaging is a health policy for public health, it is a complex issue that can lead to many legal conflicts because various issues are confused. Of particular concern is that Plain Packaging conflicts with trademark rights of tobacco companies by restricting the use of trademarks recognized and protected by constitutions, domestic laws and international conventions. Thus, we summarized opinions of Plain Packaging on interpretations of Paris Convention and TRIPs Agreement, focusing on trademark rights among various international trade legal issues. And we reviewed what problems could occur in terms of constitutions and trademark laws when Plain Packaging is introduced in Korea. It is considered that Plain Packaging is highly likely to violate the Paris

186 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) Convention and the TRIPs Agreement by excessively restricting trademark rights. It is also considered that it violates a constitutional principle of proportionality and impairs the concept, purpose and function of the trademark and restricts the use of the trademark. In order to solve these problems, we have proposed a tobacco package measures that can harmonize trademark rights and public health. Keyword Plain Packaging, Framework Convention on Tobacco Control, Pictorial Warnings on Cigarette Packages, Paris Convention, TRIPs Agreement, Trademark Act, Constitution

지식재산연구제11권제4호 (2016. 12) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.4 December 2016 이성상 투고일자영리법인의 : 2016기술신탁관리업년 7월 31일참여방안연구 187 심사일자 : 2016년 8월 24일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 22일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 22일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 11월 25일 영리법인의기술신탁관리업참여방안연구 이성상 *1) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 기술신탁의이해 1. 기술신탁관련법률의변화 2. 기술신탁관련제도의비교 Ⅲ. 영리법인의기술신탁관리업참여필 요성과효과 Ⅳ. 영리법인의기술신탁관리업참여를위한법률개정방안 Ⅴ. 결론 * 목원대학교기술마케팅학과조교수.

188 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 초록 자본시장과금융투자업에관한법률 에따라영리법인이무체재산권을수탁할수있는인가업무단위로신탁업인가를받은경우기술신탁과관련된영업행위를할수있다. 이러한규정에도불구하고기술신탁관리업허가대상을영리법인으로확대할필요성이있다는주장이제기되고있다. 본연구의목적은기술신탁관리업허가대상에영리법인을포함시키는경우얻을수있는효과와법률적문제점을분석하고, 이를바탕으로영리법인의기술신탁관리업참여방안을제시하는데있다. 본연구의주요결과는다음과같다. 첫째, 신탁업인가업무단위의특성상기술신탁업무의전문성을가진영리법인의신탁업진입이나신탁회사를통한기술신탁활성화가모두어렵기때문에기술자산만을신탁재산으로하는기술신탁관리업에영리법인이참여할수있도록허용하는것이대안이될수있다. 둘째, 영리법인의기술신탁관리업참여는신탁형지식재산비즈니스를육성하려는정부의지식재산정책방향과일치하며, 사회후생의증대를기대할수있다. 셋째, 기술신탁관리업의영업행위범위가넓어지면서영리법인의시장참여유인이커졌으며, 특히관리형신탁의수익권을활용한자산유동화거래활성화를위해영리법인의참여가필요하다. 넷째, 자본시장과금융투자업에관한법률 에무체재산권만을신탁재산으로할수있는인가업무단위신설과그에맞는인가요건마련이가장바람직한법률개정안이다. 다섯째, 기술신탁관리업허가대상을영리법인으로확대하는경우 기술의이전및사업화촉진에관한법률 에따라지정된기술거래기관, 사업화전문회사, 기술평가기관으로한정할필요가있다. 여섯째, 기술신탁관리업허가대상을영리법인으로확대하는경우금융투자업의인가업무단위별자기자본요건을준용하여 5억원이상의자기자본을허가요건에추가할필요가있다. 주제어 기술신탁관리업, 기술신탁관리기관, 신탁회사, 자산유동화, 영리법인, 무체재산권

이성상 영리법인의기술신탁관리업참여방안연구 189 Ⅰ. 서론 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제2조제8호는기술신탁관리업을기술보유자로부터기술과그사용에관한권리를신탁받아기술이전, 기술료징수 분배, 추가기술개발, 기술자산유동화등의관리업무를수행하는업 ( 業 ) 이라고규정하고있다. 기술의이전및사업화촉진에관한법률 에기술신탁관리에대한규정이포함된것은 2008년 3월법개정 (2008년 9월시행 ) 에따라특허신탁관리업에관한조항이신설되면서부터이다. 특허신탁관리업은설정등록된특허권중특허원부에전용실시권또는통상실시권의설정이등록되지않은특허권을가진자를위하여그특허권을신탁받아특허권또는실시권의이전, 기술료의징수및분배등의관리업무를행하는업으로정의되어있었다. 1) 특허신탁관리업의정의조항자체에서도나타나듯이대학, 연구기관, 기업이보유한미활용특허권의거래및사업화촉진을목적으로특허신탁관리제도가도입, 시행되었다고볼수있다. 현재기술신탁과관련된영업행위는 기술의이전및사업화촉진에관한법률 에따른기술신탁관리업자로허가를받은경우와 자본시장과금융투자업에관한법률 에따른신탁업자로인가를받은경우 ( 무체재산권을수탁할수있는인가업무단위로인가를받은경우 ) 에가능하다. 2) 그런데 자본시장과금융투자업에관한법률 에서규정하고있는인가업무단위의특성상신탁회사를통한기술신탁영업행위는활성화되기어려운상황이다. 따라서특허등기술자산만을신탁재산으로하여영업행위를하는회사가필요하지만 1) 특허신탁관리업은 자본시장과금융투자업에관한법률 제 3 조제 1 항제 2 호에따른관리형신탁으로볼수있다. 2) 신탁업을포함하여금융투자업을영위하기위해서는금융위원회로부터금융투자업인가를받아야한다. 이에따라 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제 35 조의 2 제 3 항은산업통상자원부장관이기술신탁관리업을허가하려는경우에는미리금융위원회위원장과협의하여야한다고규정하고있음. 또한 35 조의 2 제 1 항은단서조항으로서 자본시장과금융투자업에관한법률 제 12 조에따라신탁업자로인가를받은경우에는산업통상자원부장관의허가가필요하지않음을규정하고있다.

190 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 신탁업과달리기술신탁관리업의경우영리를목적으로하는법인이나기관의경우에는기술신탁관리업허가를받을수없도록규정하고있다. 이에따라기술신탁의활성화및이를통한기술거래, 사업화성과제고를위해기술신탁관리업허가대상을영리법인으로확대할필요성이있다는주장이제기되고있다. 특히 2010년 4월 기술의이전및사업화촉진에관한법률 개정 (2010년 7월시행 ) 에따라미활용특허의거래촉진이라는목적이강했던특허신탁관리업이삭제되고, 추가기술개발, 기술자산유동화사업에관한업무까지포괄하는기술신탁관리업으로확대되었기때문에비영리기관으로제한되어있는기술신탁관리업허가대상을영리법인으로확대해야한다는의견이많아지고있다. 본연구는기술신탁관리업허가대상에영리법인을포함시키는경우기술사업화측면에서얻을수있는효과와법률적문제점을분석하고, 이를바탕으로영리법인의기술신탁관리업참여방안을제시하는데그목적이있다. 이를위해본연구에서는기술신탁과관련된법률의내용과변화를비교분석하고, 기술신탁관리업현황을살펴본다. 또한영리법인의기술신탁관리업참여시고려사항을이익의형평과기대효과를중심으로분석하고, 법률개정안등을구체적으로제시한다. 본연구의구성은다음과같다. 먼저 2장에서는기술신탁관련법률의변화및주요내용을비교검토한다. 3장에서는영리법인의기술신탁관리업참여필요성과효과에대해서살펴보고, 4장에서는영리법인의기술신탁관리업참여시고려사항을살펴보고, 법률개정안을제시한다. 5장에서는연구결과를요약하고결론으로마무리한다.

이성상 영리법인의기술신탁관리업참여방안연구 191 Ⅱ. 기술신탁의이해 1. 기술신탁관련법률의변화 신탁이라는법률관계를구성하기위해서는위탁자, 수익자, 수탁자, 수탁재산, 신탁목적, 신탁사무가정의되어야하는데기술신탁은수탁재산이기술과그사용에관한권리 3) 인경우를의미한다. 즉, 특허신탁, 기술신탁은금전, 증권, 금전채권, 동산, 부동산등의관리, 처분, 운용, 개발등을위해활용되고있는신탁방식을특허권과기술자산에적용한것이다. 4) 따라서기술신탁과관련된법률규정으로는 신탁법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 舊신탁업법 ), 기술의이전및사업화촉진에관한법률 을살펴보아야한다. 이중 신탁법 은신탁에관한사법적법률관계를규정한것이고, 자본시장과금융투자업에관한법률 은신탁을영업으로하는수탁자 ( 신탁업자, 신탁회사 ) 에대한규정이라고할수있다. 2008년에도입된특허신탁관리업의경우에는 ( 舊 ) 신탁업법 을적용하지않는다고규정하고있었기때문에신탁법에따른제한만이적용되었지만기술신탁관리업의경우에는영업행위에관하여 자본시장과금융투자업에관한법률 규정을준용하도록되어있다. 5) 기술신탁관리업의근거규정은 기술의이전및사업화촉진에관한법률 에있지만수탁할수있는재산의유형에무체재산권 ( 지식재산권포함 ) 을명시한것은 ( 舊 ) 신탁업법 이처음이었다. 2005년 1월 ( 舊 ) 신탁업법 이개정 (2005년 4월시행 ) 되면서신탁회사가지식재산권을포함한무체재산권을수 3) 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제 2 조제 1 호는기술을 특허법 등관련법률에따라등록또는출원된특허, 실용신안, 디자인, 반도체집적회로의배치설계및소프트웨어등지식재산, 지식재산이집적된자본재, 기술에관한정보등으로정의하고있다. 4) 정연덕, 기술이전활성화를위한특허신탁사업활성화방안, 지식재산연구 제 5 권제 2 호 (2010.6), 29 면. 5) 기술의이전및사업화촉진에관한법률은제 4 조제 2 항.

192 지식재산연구제 11 권제 4 호 (2016 년 12 월 ) 탁할수있게되었으며, ( 舊 ) 신탁업법 이 2007년 8월 자본시장과금융투자업에관한법률 로통합된이후에도이규정은그대로유지되고있다. 또한신탁에관한사법적법률관계를규정하고있는 신탁법 에도 2011년 7월법률개정을통해위탁자가수탁자에게이전할수있는재산의유형에영업이나저작재산권일부를포함시켰다. < 그림 1> 은기술신탁관련법률의변화를요약한것이다. < 그림 1> 기술신탁관련법률의변화 신탁제도를운영하고있는다른국가의경우에도수탁가능재산에제한이없거나수탁가능재산에기술이나지식재산권이포함되어있는경우가대부분이다. 일본의경우 2004년 12월신탁업법을개정되면서수탁가능재산에대한제한이사실상없어졌다. 이에따라특허권등을포함하여기술신탁제도가본격적으로시행되게되었다. 일본의사례가우리나라와다른점은민간신탁은행을중심으로기술신탁이이루어지고있다는것이다. 따라서신탁업을영업으로하는수탁자 ( 신탁업자, 신탁회사 ) 에대한규정외에우리나

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