ISSN 1975-5945 한국연구재단등재지 지식재산연구 The Journal of Intellectual Property 제 11 권제 3 호 (2016. 9) 한국지식재산연구원 Vol.11 No.3 2016 September Korea Institute of Intellectual Property
지식재산연구 제 11 권 3 호 2016 년 9 월 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 이미옥 1 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 대법원 2015.5.21. 선고 2014 후 768 판결을중심으로 서을수 33 FRAND 확약을위반한실시료청구의비합리성판단기준 나고야의정서와한국의유전자원관련전통지식보호전략 오승한 59 손지영 95 Empirical Study on the Success of Technology Commercialization Projects of Firms Kwon Youngkwan, Park Jongbok 133 핵심역량관점에서 IP 비즈니스의특성분석 Non-Practicing Entities 사례를중심으로 박찬수 유준우 김연배 167 Co-IPC 정보를활용한대구 경북섬유산업의기술융합분석 한장협 나중규 김채복 213 기업특성이지식재산정책선호에미치는영향분석 김상신 259 부록 지식재산연구 발간규정 지식재산연구 연구윤리규정 지식재산연구 투고규정
The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.3 2016 September A Study on the Order to Produce Materials Lee Miok 1 Patent Eligibility of Pharmaceutical Inventions relating to Dosage Regimen: Supreme Court Case, 2014Hu768(2015.5.21) Seo Eulsoo 33 The Threshold for Judgement to Determine to Unreasonable Royalty Claim, constituting Violation of FRAND Commitment Oh Seunghan 59 Korea s Protection Strategy for its Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources under the Nagoya Protocol Sohn Jiyoung 95 기업의기술사업화프로젝트성공요인에관한실증연구권영관 박종복 133 Core Competencies in IP Business Several Cases of Non-Practicing Entities Park Chansoo, Yu Junwoo & Kim Yeonbae 167 A Study on the Technology Convergence Analysis of Textile Industry by Co-IPC in Daegu-Kyungbuk Area Han Janghyup, Na Junggyu & Kim Chaebogk 213 Analysis of the Impact of Firm Characteristics on Preference of IP Policy Kim Sangsin 259
지식재산연구제11권제3호 (2016. 9) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.11 No.3 September 2016 이미옥 개정특허법하에서투고일자 : 2016년자료제출명령제도에 6월 10일대한소고 1 심사일자 : 2016년 8월 20일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 4 일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 9일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2016년 8월 25일 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 이미옥 **1) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 개정특허법제132조및외국입법례 1. 개정특허법제132조 2. 외국의입법례 3. 외국입법례와의비교검토 Ⅲ. 자료제출명령의대상및요건 1. 서설 2. 자료제출명령의해석 3. 자료제출명령거부사유 Ⅳ. 자료제출명령불응의법적효과 1. 서설 2. 자료의기재에대한주장의인정 : 개정특허법제132조제4항 3. 자료의기재에의하여주장하는사실의인정 : 개정특허법제132조제 5항 Ⅴ. 결론 * 특허청상표심사 3 과서기관, lmo2505@korea.kr.
2 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 초록 민사소송법상문서제출명령에서일반적문서제출의무가인정되므로, 손해액산정을위한서류로서제출을거부할정당한이유가없는경우에만가능한특허법제132조에의한서류제출명령은특칙으로서큰의미가없다. 그러나최근이러한문제점을보완하고자서류제출명령제도에대한대폭적개정이있었다. 제출명령대상을문서이외에다양한증거방법과침해의증명을위한자료로넓혔으며, 영업비밀이라도침해의증명이나손해액산정에반드시필요한경우제출을강제할수있도록하였다. 이때 반드시필요한경우 란제출신청대상인자료와그자료에의하여증명하고자하는침해를구성하는특정사실또는구체적인손해발생사실과의관계에서그러한자료가없다면위와같은사실의증명이불가능한경우라고해석함이타당하다. 나아가영업비밀의부당유출또는제출명령제도의악용을방지하기위하여비밀심리절차 (in-camera) 및열람자 열람범위의제한규정도신설하였는데, 자료의특성에따라당사자를포함하여적절하게열람자를제한할수있도록하였다는점에서타당한입법으로보인다. 한편, 민사소송법상문서제출명령에대한제재는문서의기재에관한주장의진실인정에그칠뿐이나개정특허법에의하면제출명령의대상인자료에의하여증명하고자하는사실도인정할수있도록하였기때문에소송법적으로매우의미있는개정으로보인다. 다만, 적용요건이상당히엄격하여실제이를적용하는사례는매우드물것으로보이는바향후적용요건을완화할필요가있다. 주제어 자료제출명령, 문서제출명령, 특허권침해증명, 비밀심리절차, 열람자또는열람범위의제한
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 3 Ⅰ. 서론 특허권은유체재산권과달리점유를수반하지아니한다는속성상특히권리의침해를증명하는것이상당히어렵다. 최근이러한어려움을완화하고특허권의실효성을제고하고자법원에의한서류제출명령의대상을확대하고그불응에대한법적효과를신설하는등의특허법개정 1) 이있었다. 그런데특허침해소송은손해배상청구또는금지청구등의민사소송이므로특허법원이아닌일반법원에서관할하며민사소송절차는민사소송법에서규율하고있기때문에민사소송법에도관련규정이이미존재하고는있다. 그럼에도불구하고개정규정이큰의미를가질수있는이유는민사소송법에는문서제출명령의불응에대한실질적제재가없는상태에서개정특허법을통해이러한제재를도입하였다는것이그하나이고, 또다른하나는서류제출명령의대상을확대하고명령불응사유를축소함으로써민사소송법상제한적으로운영되는문서제출명령에의한특허권침해증명을현실화하였다는것이다. 그렇지만통상의법률규정과마찬가지로개정규정도추상적인용어의나열이라는형식을취하고있으므로이를실무상적용함에있어서는일응의해석기준이필요하다. 자료제출명령대상이실질적으로확대된것으로볼것인지여부 2) 및그확대의범위, 또한축소된자료제출명령의불응사유가민 1) 2016.3.29. 개정된특허법 (2016.6.30. 시행 ) 을말한다. 이하, 위특허법을 개정특허법 이라하고, 개정되기전특허법은 개정전특허법 이라한다. 그리고개정특허법제 132 조에의한증거제출명령은자료제출명령으로, 개정전특허법제 132 조에의한증거제출명령은서류제출명령으로칭한다. 2) 산업재산권 ( 발명진흥법제 2 조제 4 호에의한특허권, 실용신안권, 디자인권및상표권을말한다 ) 에대한법률은손해배상액추정및서류제출명령규정이사실상동일하다. 개정전특허법제 132 조, 상표법제 114 조, 디자인보호법제 118 조는법원의서류제출명령에대한규정인데현행특허법제 132 조를모태로하여자구만일부상이할뿐동일내용을규정하고있다. 그러나부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하, 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제 14 조의 3 은 서류 가아니라 자료 에대한법원의제출명령으로규정되어있어개정규정이단순한용어의통일에불과하다고해석할여지도없지않기때문이다.
4 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 사소송법에저촉될우려는없는지여부, 불응사유로인정될수있는경우는어떤경우인지여부, 명령불응사유와특허법상손해배상액추정규정 ( 개정특허법제128조제7항 ) 의조화로운해석및자료제출명령불응에대한제재가도입취지에비추어실효성있게적용될수있을지여부등에대한검토가필요하다고본다. 3) 이하에서는위와같은사항에대하여차례로살펴보겠다. Ⅱ. 개정특허법제 132 조및외국입법례 1. 개정특허법제 132 조 개정전특허법제 132 조는특허권침해행위로인한손해액산정에필요한 서류에대하여법원이제출명령을내릴수있도록하되, 제출을거부할수 있는정당한사유가있는경우를예외사유로하고있다. 그런데민사소송법 제 344 조문서제출명령이일반적문서제출의무를규정하고있다는점을고 려하여보면, 이에대한특칙인개정전특허법제 132 조는뒤에서살펴보겠 지만특칙으로서의의를상실하였다고봄이타당하다. 이러한이유에서민사소송법상문서제출명령의문제점을개선하고무체 재산권으로서침해증명이어렵다는특허권의속성을반영하는방향으로개 정전특허법제 132 조를수정 보완한것이개정특허법제 132 조 4) 인데개괄 3) 개정특허법은이외에도특허권침해증명과관련하여감정사항설명의무 ( 제 128 조의 2) 를신설하였으나, 본고에서는제 132 조의개정내용에국한하여검토한다. 4) 특허법제 132 조신 구조문대조표 제132조 ( 서류의제출 ) 법원은특허권또는전용실시권의침해에관한소송에서당사자의신청에의하여해당침해행위로인한손해를계산하는데필요한서류를제출하도록다른당사자에게명할수있다. 제132조 ( 자료의제출 ) 1 -------------------전용실시권침해소송에서당사자의신청에의하여상대방당사자에게해당침해의증명또는침해로인한손해액의산정에필요한자료의제출을--------------------. --------자료------
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 5 적내용은다음과같다. 우선 서류 제출명령이아닌 자료 제출명령으로변경 하고, 그대상도손해액산정에관련된자료에국한하지아니하고침해행위 의증명과관련된자료로확대하였다 ( 제 132 조제 1 항 ). 또한, 침해의증명이나 다만, 그서류의소지자가그서류의제 출을거절할정당한이유가있으면그러 하지아니한다. ------- 자료 --------------------------------------------- 아니 하다. < 신설 > 2 법원은자료의소지자가제1항에따른제출을거부할정당한이유가있다고주장하는경우에는그주장의당부를판단하기위하여자료의제시를명할수있다. 이경우법원은그자료를다른사람이보게하여서는아니된다. < 신설 > 3 제1항에따라제출되어야할자료가영업비밀 ( 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2호에따른영업비밀을말한다. 이하같다 ) 에해당하나침해의증명또는손해액의산정에반드시필요한때에는제1항단서에따른정당한이유로보지아니한다. 이경우법원은제출명령의목적내에서열람할수있는범위또는열람할수있는사람을지정하여야한다. < 신설 > 4 당사자가정당한이유없이자료제출명령에따르지아니한때에는법원은자료의기재에대한상대방의주장을진실한것으로인정할수있다. < 신설 > 5 제4항에해당하는경우자료의제출을신청한당사자가자료의기재에관하여구체적으로주장하기에현저히곤란한사정이있고자료로증명할사실을다른증거로증명하는것을기대하기도어려운때에는법원은그당사자가자료의기재에의하여증명하고자하는사실에관한주장을진실한것으로인정할수있다.
6 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 손해액산정에반드시필요한경우에는자료제출명령을거부할수없도록하였으며 ( 제132조제3항 ), 정당한이유없이자료제출명령에불응하는경우일정한요건하에해당자료에의하여증명하고자하는사실을진정한것으로인정할수있도록하였다 ( 제132조제5항 ). 2. 외국의입법례 (1) 일본일본특허법제105조 5) 가우리나라현행특허법제132조에대응하는규정이다. 민사소송법에대한특칙으로서의성격을가지고있으며, 법원에의한서류제출명령을규정하고있는데그대상을침해행위의증명을위한서류로확대하고있으며우리나라현행특허법과마찬가지로제출거부사유로정당한이유를들고있다 ( 제105조제1항 ). 정당한사유여부를판단하기위하여법원으로하여금해당서류의제시를요구할수있도록하면서도당사자등 ( 당사자, 당사자의대리인, 사용인, 종업원 ) 의의견을들을필요가있는경우이들에게도해당서류를개시할수있도록하고있다 ( 제105조제3항 ). 한편, 일본민사소송법상문서제출명령불응에대한제재로문서의기재에관한상대방의주장을진실한것으로인정할수있으며, 이러한경우일정한요건 5) 第百五条裁判所は 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては 当事者の申 立てにより 当事者に対し 当該侵害行為について立証するため 又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる ただし その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは この限りでない 2 裁判所は 前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは 書類の所持者にその提示をさせることができる この場合においては 何人も その提示された書類の開示を求めることができない 3 裁判所は 前項の場合において 第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは 当事者等 ( 当事者 ( 法人である場合にあつては その代表者 ) 又は当事者の代理人 ( 訴訟代理人及び補佐人を除く ) 使用人その他の従業者をいう 以下同じ ) 訴訟代理人又は補佐人に対し 当該書類を開示することができる 4 前三項の規定は 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 7 하에서당해문서에의하여증명할사실까지도진실한것으로인정할수있도록하고있는바, 6) 특허침해소송에도이와같은일반규정이적용되므로특허법제105조의서류제출명령에불응하는경우그서류에의하여증명하고자하는사실을인정할수도있게된다. (2) 미국미국은특허법상증명과관련된특별절차를별도로규정하고있지는않다. 디스커버리를취하고있어, 상당히광범위하게증거의제출을요구할수있는데, 소송원인이나방어방법에관련된모든장부, 문서또는기타의유체물에관하여, 그존재, 종류, 성질, 보관, 상태및소재지, 공개가능한사항을알고있는자의신원및소재를포함하는정보가포함된다고한다. 7) 다만, 일부특권에의하여보호되는정보예컨대, 변호사와의뢰인간의특권, 부부간의특권등에의하여보호되는정보는사생활보호나자유로운정보교환등의이유로개시대상에서제외될수있다고한다. 8) 또한, 디스커버리절차에협력하지아니하는당사자에대한제재도강력한바일방이질문서에대한답변을하지아니하거나조사요구를허용하지아니하는경우에법원은강제개시명령을내릴수있고, 9) 위와같은명령을위반하는경우신문또는질문의대상이되는사항또는물건, 토지의성질혹은종류, 서면의내용등에대하여법원의명령을얻은당사자의주장사실을진실한것으로간주할수도있으며, 명령위반자의관련주장 관계된증거제출금지나소의전부또는일부를각하하는등의조치를취할수있다. 10) 이와같은일련의소송절차는특허침해소송에도그대로적용된다. 6) 제 224 조제 3 항전 2 항의경우상대방이당해문서의기재에관하여구체적인주장을하는것과당해문서에의하여증명할사실을다른증거에의하여증명하는것이현저히곤란한때에는법원은그사실에관한상대방의주장을진실한것으로인정할수있다. 7) 공윤미, 미국민사소송상전자증거개시절차, 고려대학교대학원, 석사, 2012. 12 면. 8) 공윤미, 위논문, 14 면. 9) 현낙희, 민사소송에있어증거수집절차의확충에관한연구, 연세대학교대학원, 석사, 2008. 58 면. 10) 현낙희위논문, 60 면.
8 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) (3) 독일독일은특허권침해에대한증명부담을완화하고자특허법에정보청구및서류제출등에관한특칙을마련하고있는데, 제품출처및판매경로에대한정보청구, 증명을위한서류의제공및물품의검증을규정한특허법제140b 조내지제140d조가그것이다. 정보청구는소송전이라도증거의수집을위하여특허발명을실시하는자에게제조자, 납품업자및전소유자의명칭과주소등제품출처에대한정보와주문자의성명과주소, 제조량, 공급량, 주문량등판매경로에대한정보청구를의미한다. 11) 그리고특허발명실시사실이충분히인정되는경우특허권자는주장사실을입증하기위하여침해자로주장되는자에게서류의제공및물품의검증을청구할수있으며, 침해자로주장되는자의관리아래상업적규모로침해가이루어지고있는경우손해배상청구권의요건을충족하기위한서류로서금융및영업자료의제공을요구할수있다. 12) 비밀유지가필요하다고인정하는경우법원은필요한조치를하여야한다. 3. 외국입법례와의비교검토 우리특허법은일본특허법과매우유사하다. 그런데일본은서류제출명 령의거부사유인정당한이유판단시당사자등의의견을들어서류제출명 11) 140b(1) Wer entgegen den 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzüglich Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Auspruch genommen werden. 12) 140d(1) Der Verletzte kann den Verletzer bei enier in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung in den fällen des 139 Abs. 2 auch auf Vorlage von Bank-, Finanz-oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen in Auspruch nehmen, die sich in der verfügungsgewalt des Verletzers befinden und die für die Durchsetzung des Schadensersatzan- spruchs erforderlich sind, wenn ohne die Vorlage die erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist. Soweit der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 9 령을할수있도록하고, 피고의실시행위제시의무를도입하는등 1999년및 2004년개정을통해제105조를현행과같이마련한반면, 우리특허법제 132조는지난 1990년개정이후약 25년동안개정되지아니하였기때문에일본의위와같은개정사항이반영되지아니한것으로보인다. 그러나이번개정을통해침해의증명을위한자료를자료제출명령대상에포함시키고정당한이유에대한비밀심리절차를도입한점이나자료제출명령의불응에대한제재로서신청자가서류에의하여증명하고자하는사실을인정할수있도록한점은일본특허법의영향을받은것으로볼수있다. 13) 한편, 일본특허법은서류제출명령을거부할정당한이유의존부판단시당사자나대리인등의의견을들을필요가있다고인정하면이들에게대상서류를개시할수있도록한반면, 개정특허법은일단제출명령을발하기전까지는당사자나대리인에게도개시를할수없도록하였다는점과영업비밀의경우도제한적으로만제출을거부할수있음을명시하였다는점이특히상이하다. 자료제출명령의정당한거부사유로사실상영업비밀을주장할개연성이높은데, 이와같은영업비밀은특히동종업계에종사하는당사자를통해서유출될위험이있어일본특허법과는차이를둔것으로보인다. 우리나라는성문법계국가로서독일이나일본의영향을깊숙이받았으므로불문법계를채택한미국법과는여러가지면에서차이가크다. 특허소송절차에적용되는디스커버리역시우리의민사소송법상증거조사절차와상당히다른바, 단적으로미국은디스커버리를통해우리보다재판상증거의현출이용이하여소송당사자간경제력등의다른면을제외한다면동등한입장에서소송에임할수있다는점이우리특허법에도도입될필요가있다고생각하는데, 이번개정을통해이러한미비점이상당히보완된것으로본다. 그럼에도정당한이유없이자료제출명령에불응하더라도미국과달리 13) 서류제출명령불응에대한제재로서해당서류에의하여증명하고자하는사실을진실한것으로인정할수있도록하는일본민사소송법제 224 조제 3 항이특허침해소송에도당연히적용되는결과특허법에는이와동일한규정을둘필요가없으므로그러한점에서일본특허법에비록일본민사소송법제 224 조제 3 항과같은내용의규정이없더라도사실상있는것으로간주할수있기때문이다.
10 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 민사적제재이외에형사적제재를부과한다거나불응당사자의주장이나증거제출을금지하는등의강력한제재가없다는점은앞으로도검토를요한다고하겠다. 독일특허법은위에서살펴본바와같이특허권자의증명부담을완화하고실체적진실에접근하기위한방편으로특허법에특허권자의주장사실을증명하기위한서류의제공이나물품등의검증청구를할수있도록특칙을두고있다는점에서개정특허법과내용적으로유사한면이있다. 정보제공청구는필요한경우소송전이라도가능하므로증거보전절차로서의성격을갖는데, 우리특허법에는이와같은취지의규정은없다. 14) 대체적으로다른나라도특허권침해증명의상대적어려움을고려하여특허법에특허권침해증명과관련된별도의규정을두고있음을알수있는바, 개정특허법도이러한추세에부응하는것으로본다. Ⅲ. 자료제출명령의대상및요건 1. 서설 개정특허법제132조는 서류 제출명령을 자료 제출명령으로변경하고, 침해행위의증명을위한자료도제출명령의대상으로하며, 제출명령에대한불응사유를구체적으로제한하고, 제재를신설하는등법문상으로도대폭적인변화를가져왔다. 그런데위서론에서도언급한바와같이자료제출명령의확대범위나불응사유, 제재의요건및특허법다른규정과의조화, 민사소송법과의저촉여부등에대한검토가필요하다. 14) 다만, 민사소송법에증거보전절차를규정하고있으므로이를통해이루어지는것은가능하다.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 11 2. 자료제출명령의해석 (1) 제출명령의실질적확대여부개정전특허법제132조는침해행위로인한손해를계산하는데필요한서류에대한제출명령만을규정하고있으나, 개정특허법제132조제1항은 해당침해의증명 또는침해로인한손해의산정에필요한 자료 의제출을명할수있다고규정하고있다. 침해의증명을위한자료제출명령도가능하게되었으므로제출명령의대상이확대되었다는점은분명하다. 그러나 서류 가아닌 자료 제출명령도민사소송법상문서제출명령보다더넓은의미로해석될수있을지문제된다. 위에서살핀바와같이산업재산권은아니지만부정경쟁방지법제14조의3 에이미 서류 제출명령을규정하고있었으므로단순한용어의통일로축소해석될여지가있기때문이다. 15) 文言的으로 서류 ( 書類 ) 는 글자로기록한문서를통틀어이르는말 을의미하는용어이고, 자료 ( 資料 ) 는 연구나조사따위의바탕이되는재료 를의미하는용어이므로 16) 이들용어가포섭할수있는범주는구별하여해석하여야한다. 특허법내에서도 서류 를이와같은문언적의미와달리사용하고자하는경우이를분명히하고있는데, 특허법제28조에서는 서류 는물건을포함하는넓은의미로사용한다는점을명시하고있으며, 제222조에서는심판또는재심절차에서필요한서류기타물건의제출을명할수있다고규정하여원칙적으로는 서류 를 문서 와대체가능한용어로보면서도필요에따라특정규정에서는상당히넓은의미로해석할수있도록하였음을알수있다. 17) 개정전특허법제132조에서는 서류 에대하여제28조에서와같 15) 산업재산권관련법령뿐만아니라부정경쟁방지법을관할하는주무관청이동일하여더욱그럴염려가있다고본다. 16) 인터넷, 국립국어원표준국어대사전, <http://krdic.naver.com/search.nhn?dicquery= %EC%84%9C%EB%A5%98&query=%EC%84%9C%EB%A5%98&target=krdic&ie=utf8&q uery_utf=&isonlyviewee=&x=0&y=0>, 검색일 :2016.5.12. 17) 한편, 특허법제 90 조및제 92 조의 3 등에서는존속기간연장등록출원시이를증명할수
12 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 은특별한정의를부가하고있지아니하므로문언적의미로해석함이타당하다. 따라서개정된 자료 라는용어는특허법내의이러한다른규정과의관계를고려하여보더라도 서류 보다는그대상을넓게인정할수있는용어로해석하여야한다고본다. (2) 확대의범위그렇다면 자료 의범위는어떻게해석할수있을까? 문언적해석에서볼수있는바와같이 자료 는문서에국한되는서증이아니라이에나아가물건즉, 녹음테이프, 비디오테이프등과같은정보저장매체나타인의특허를구현하여생산된물품등도포함되는것으로볼수있다. 민사소송법은서증을제외한나머지물품에대해서는제출의무및개정특허법제132조제5항과같은제재규정을두고있지않다는점에서특히의미있는해석이가능한부분이라생각한다. (3) 민사소송법상증거수집절차와의관계 1) 특허법제132조와민사소송법상문서제출명령과의관계그런데민사소송법에는서증의경우신청및제출방식등이규정되어있고, 검증의경우도위규정을준용하며, 서증이외의증거조사절차도문서제출명령등관련규정에준하여취급하도록하는데반하여특허법에는이러한규정이존재하지아니한다. 특허침해소송도민사소송의일종이므로원칙적으로는민사소송절차를따르는것이맞지만개정전특허법제132조와같은특칙이규정되어있어이들의관계를어떻게해석할것인지문제될수있다. 18) 그런데개정전특허법제132조는제출의무있는문서와비교하여제 있는 자료 를첨부하여야한다고규정하여 자료 를 서류 와구별하여사용하고있음을알수있다. 18) 2002 년개정전의민사소송법 ( 구민사소송법 이라한다 ) 제 316 조와관련하여, 현행특허법제 132 조를특허법독자의완결된규정으로보아민사소송법에서정한문서부제출의효과를받지아니하는것으로보는독자규정설과문서제출신청의방식및문서제출의무위반의효과등에대하여도민사소송법의규정이적용되는것으로보는보충규정설
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 13 출범위도좁고예외사유도다를뿐더러제출명령불응에대한효과나문서제출방식에대한규정도없다. 실무상제출방식도민사소송법을따라야할필요가있는데다가법원의제출명령에불응하는경우아무런제재를가할수없다는것은더욱불합리하다는점에서보충적규정으로해석함이타당하다고본다. 우리나라의일반적인견해도특허법제132조를구민사소송법제 316조에대한보충규정으로이해하였다. 19) 이러한관점에서개정특허법제 132조와민사소송법상문서제출명령과의관계를살펴본다. 2) 보충적해석에대한검토 개정특허법제 132 조는서증뿐아니라물건과같은자료에대한제출명령 도인정하고있으므로이를민사소송절차상어떻게다룰것인지검토되어야 한다. 개정특허법제 132 조는민사소송법상증거수집절차에대한특칙으로 입법취지 20) 에기술된것처럼특허권자의입증부담을완화하고자도입된것 이기때문에 서증및물건 등에관한증거수집절차와저촉되지아니하는범 위내에서우선적으로적용되어야한다. 그런데민사소송법에서는증거수집절차상인증을제외한나머지증거방 법은크게문서제출명령과검증을통하여재판에현출될수있도록하고있 다. 문서 는 문자, 그밖의기호의조합에의하여사상적의미를표현한종 이쪽지그밖의유형물 을의미한다. 21) 민사소송법은일반적문서제출의무를규정하고이러한의무가있는문서 및이에대한예외를인정하는방식으로문서제출명령의대상이되는문서 를규정하고, 22) 이에불응하는경우및제출의무있는문서에대한훼손등 에대한제재를규정하고있다. 23) 그리고도면 사진 녹음테이프 비디오 이대립하였다고한다 ( 이규호, 특허법상서류제출명령에관한연구, 민사소송 제 10 권제 2 호, 한국민사소송법학회, 2006, 128 면 ). 19) 특허청, 조문별특허법해설, 2007, 309 면. 20) 국회의안정보시스템, 의안번호제 13980 호특허법일부개정법률안 ( 원혜영의원대표발의 ), 3 면. 21) 이시윤, 신민사소송법, 제 10 판, 박영사, 2016, 505 면. 22) 민사소송법제 344 조.
14 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 테이프 컴퓨터용자기디스크그밖에정보를담기위하여만들어진물건으로서문서가아닌증거에대하여는문서제출명령이나검증등의규정에준하여취급하도록하고있어, 24) 서면의형태로제출가능한것은서증으로, 검증의대상이되는증거자료는검증에준하여증거조사를거친다. 정당한검증명령에불응하는경우문서제출의무위반과마찬가지의제재가인정된다. 25) 검증에불응할정당한이유를인정할것인지에대하여는증언, 선서거부사유를유추하여자기 근친자가처벌받을염려나치욕이될경우, 공무상 직업상의비밀에관한경우등에는거부를정당화할수있다고보는견해도있다. 26) 그러나민사소송법에는검증명령불응에대한제재와달리제출의무있는문서에관한제344조는준용하고있지아니하여, 정당한이유가인정될것인지즉정당한이유가없다면제출의무가강제된다고볼수있는지는명확하지않다. 그런데개정특허법제132조가민사소송법의위와같은규정에우선하여적용된다고보는경우서증이외에그밖의증거에대하여도당사자의신청에의하여사실상제출을강제하는효과즉제출의무가인정됨이명확하고가사서증형태의증거조사가가능하여문서제출명령의위반에대한제재가적용되는경우라하더라도개정특허법에의하는경우는그보다훨씬강력한제재가가능하기때문에매우큰의의를가진다고하겠다. 3) 대상확대로인한문제서증뿐아니라그밖의증거에대한자료제출명령이가능하게됨에따라동규정이특허권침해의효과적인증명내지실체적진실발견에도움을주는것을넘어특허권자에의한모색적증명의도구로전락할위험성도제기 23) 민사소송법제 349 조내지제 351 조. 24) 민사소송규칙제 120 조, 제 121 조에의하면, 정보저장매체에기억된문자정보 ( 도면, 사진도포함 ) 를증거자료로하는경우에는읽을수있도록한문서를제출할수있으며, 음성 영상자료등에대한증거조사는이를재생하여검증하는방법으로한다. 25) 민사소송법제 366 조. 26) 이시윤, 앞의책, 523 면.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 15 된다. 그러나이렇게확대된증거방법의범위는 침해의증명을위하여필요한 자료라는제출목적을통해일차적으로제한될수있을뿐더러제132조제1 항단서의 정당한이유 라는주장을통하여합리적범위내에서제출이거부될수있는여지가있다. 제출명령신청의피신청인도민사소송법과달리상대소송당사자로제한되어있다. 이에나아가같은조제2항이하에서비밀심리절차의도입및열람자등의제한을통하여모색적증명을방지할수있는규정을신설하기도하였다. 또한, 자료제출명령의신청에대하여는민사소송법상문서제출명령신청의절차를따라야할것인데, 이러한신청에대하여법원은필요하지아니하다고인정하는때에는증거조사를하지아니할수도있으며 ( 민사소송법제 290조 ), 신청의당부를판단하기위하여문서제출신청에대한심리를열어증거로서의필요성여부를고려하기도한다. 27) 사실이러한우려는비단개정특허법에서만문제될성질의것은아니고, 본래민사소송에서는항상존재할수밖에없는문제이다. 그러므로개정특허법에대응한새로운입법을통하여남용을제한하기보다는적절한실무운영을통하여해결해야할것이다. 3. 자료제출명령거부사유 (1) 일반론 당사자의자료제출명령에대하여상대당사자 28) 는그자료의제출을거부 27) 문서제출명령신청의대상이된문서에의하여입증하고자하는사항이청구원인사실이나항변사실과관련성이적고소송상중요성이없는경우또는그증명의필요가없는때 ( 대법원 2006.12.26. 자 2005 마 733 결정 ), 증명사항에관하여당사자사이에다툼이없거나이미다른증거들에의하여충분히심리를하여그필요성이없다고인정되는경우 ( 대법원 1993.6.18. 자 93 마 434 결정, 대법원 1999.11.22. 자 99 마 4037 결정 ) 에는당사자의문서제출신청을받아들이지아니하여도된다고한바있다. 28) 개정특허법제 132 조제 1 항단서에는자료제출명령을거부할수있는자를자료의소지자로표현하고있으나, 본문과의관계상위소지자는신청자의상대당사자를가리킨다.
16 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 할정당한이유가있는때에는제출명령에따르지아니하여도된다. 이때 정당한이유 가무엇인지에대하여민사소송법제344조에열거된문서제출거부사유 29) 와의관계가문제될수있다. 이에대하여는단순히영업상의비밀에속한다는이유만으로는서류의제출을거부할수있는정당한이유에해당되지않는다는것이통설이다. 30) 이를정당한이유로보는경우에는이조문의실효성이크게감소되기때문에그렇다고한다. 반면특허법제132 조단서는피고의영업비밀을지키기위한조치라고보는견해 ( 절대적해석설 ) 31) 및서류의제출로인하여영업비밀이공개됨으로써그사건에관하여피고가부담해야할책임보다영업비밀의누설로인하여당하는손실이현저히큰경우등에는제출을거부할수있다고보는견해 ( 상대적해석설 ) 32) 도있다. 신청인의피신청인소지회계원장 ( 매입매출장, 현금출납장, 계정별원장, 거래처별원장, 미수금내역 ) 및재무제표등에대한문서제출명령결정에대한항고심 33) 이위서류가영업상의비밀을담고있다고봄이상당하여제출을거부할수있다고한사안에서, 대법원은 34) 이사건문서들은위조항에서규정하고있는문서제출거부사유에해당한다고보기어려운점, 이사건문서들은신청인의추가적인청구원인등에비추어볼때피신청인에대한청구와아무런관련이없다고단정하기어려운점, 원칙적으로증거신청에대한채택여부의결정은당해법원의재량사항인점등에비추어보면, 제1심법원에서신청인의문서제출신청을받아들여문서제출명령을발한것에어떠한위법이있다고할수없다. 고판시하고있는바통설과같은입장을취하는것으로보인다. 문서제출거부사유해당하는민사소송법의기술상비밀에속하는사항이 29) 민사소송법제 315 조제 1 항제 2 호. 30) 특허청, 앞의책, 309 면. 31) 이인종, 특허법개론, 21c 법경사, 2004, 754 면. 32) 윤선희, 특허법, 법문사, 2004, 716 면. 33) 서울고등법원 2007.5.8. 자 2006 라 1271 결정. 34) 대법원 2008.4.14. 자 2007 마 725 결정.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 17 개정전특허법제132조의 정당한이유 에해당하는지가문제되는경우는, 특허침해소송이기술적사항에관련된것으로서전문적지식을필요로할것이라는점을고려해볼때그사항이영업비밀이라고주장하는경우가대부분일것이다. 35) 그런데부정경쟁방지법제2조에의하면영업비밀은기술상정보뿐만아니라경영상의정보도이에해당되어민사소송법에서말하는 기술상의정보 에국한되지아니하고영업비밀에해당하는지도실제로는별도로판단하여야하는사항이어서당사자의일방적주장만으로는인정하기어려운점이있으며, 36) 영업비밀을정당한이유로한다면, 특히나기술적사항을다루어야하는특허침해소송에서는당사자가신청한대부분의자료는이에해당할염려가있어동규정을형해화할수있다고본다. 따라서영업비밀에해당하더라도필요한범위내에서는제출이강제될필요가있다고판단되는바, 이와같은논의는개정특허법에도그대로적용할수있다고생각한다. 다만, 개정특허법은이와같은점때문에입법을통하여영업비밀을이유로한제출거부를제한할수있도록하였다. (2) 영업비밀을이유로한제출명령거부의제한개정특허법제132조제3항에의하면, 자료제출명령에따라제출되어야할자료가영업비밀 37) 에해당하나침해의증명이나손해액의산정에반드시필요하다면자료제출을거부할수없도록하고있다. 35) 실제저자가참여했던특허청 손해배상제도개선위원회 ( 위원장손경한성균관대교수, 2014.2. 2014.5.) 위원들을통해서도동일내용의발언을들은바있다. 관련판결로는, 피고는당연히소지하고있을것으로추정되는피고가조립 생산한모델명 AKT-40KA 를포함한가스분사장치의구조의설계도와조립도를제출하라는이법원의문서제출명령에단순히그것이영업비밀에해당한다는이유만으로응하지않고있다. ( 특허법원 2008.12.24. 선고 2007 허 13469 판결 ) 가있다. 36) 부정경쟁방지법제 2 조제 2 호에의하면, 영업비밀로인정받기위해서는공공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지는것으로서합리적인노력에의하여비밀로유지된기술상또는경영상정보일것을요한다. 37) 부정경쟁방지법제 2 조제 2 호에따른요건의구비를요한다.
18 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 1) 영업비밀해당여부 자료제출명령의대상인자료에대하여당사자가영업비밀이라고주장하 는것만으로는부족하고부정경쟁방지법제 2 조제 2 호소정의요건을구비하 여야하는데, 이는신청자의상대당사자가입증하여야할사항이다. 물론 해당자료가영업비밀에해당하는지여부는최종적으로법관이판단하여야 하는데, 개정특허법은이런경우열람할수있는범위또는열람할수있는 사람을제한하도록강제한다. 영업비밀에해당한다고판단하는경우에열람범위나열람자를제한할수 있는것이기때문에제한의전제로서영업비밀여부가먼저판단되어야하 나, 이러한주장이있는경우법원은해당자료를제시하도록하더라도다른 사람이보도록할수는없으므로영업비밀여부판단에어려움이있거나자 료소지자에게유리하게작용할수있다는지적이있을수있다. 38) 그런데 영업비밀요건으로서의경제적유용성이나비공지성은영업비밀여부판단 에있어비밀관리성보다덜중요한쟁점이다. 39) 경제적유용성 40) 의경우폭 넓게인정되고있으며, 41) 비공지성도인터넷등의검색이나증인을통해쉽 게확인해볼수있어공방이크지않다고한다. 42) 이에반하여, 비밀관리성 은영업비밀관련소송에서핵심쟁점으로다툼의대상이되고있기는하나, 38) 한편, 일본특허법제 105 조제 3 항에서는서류제출명령의거부사유인정당한이유가있는지를판단하기위하여의견을들을필요가있다고인정하는때에는당사자, 대리인, 종업원등에대하여해당서류를개시할수있도록하고있는데, 이는필요에따라법원이소지자뿐아니라위당사자등으로부터의견을들어개시여부에대한공정을기하기위함이라고한다. 전성태외, 특허법상서류제출명령제도의개선방안에관한연구, 특허청, 2013, 96 면. 39) 박지환외, 판례분석을통한영업비밀보호가이드연구, 특허청, 2013, 7 면. 40) 독립된경제적가치를가진다는의미는, 그정보의보유자가그정보의사용을통해경쟁자에대하여경쟁상의이익을얻을수있거나, 또는그정보의취득이나개발을위해상당한비용이나노력이필요하다는것인바 ( 대법원 2008.2.15. 선고 2005 도 6223 판결 ). 41) 현실적으로사용되고있지않다고하여도장래에있어서경제적가치를발휘할가능성이있는정보와과거에실패한연구자료와같은정보도경제적가치를인정할수있다고한다 ( 특허청, 조문별부정경쟁방지및영업비밀보호업무해설서, 2012. 108 면 ). 42) 박지환외, 위의보고서, 12 면. 그러나해당자료의성격에따라자료소지자의주장만으로는판단하기어려운점도있어보인다. 기술자료의경우는논문으로게재될수도있고특허출원되는경우도있을수있는등공지여부판단이쉽지않은경우도예상된다.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 19 그판단기준은판례에의하여대체로확립되어있기는하다. 43) 그러나설령영업비밀성여부판단이어려운경우라도그로인한문제점은크지않을것으로보인다. 왜냐하면, 영업비밀성이인정되지아니하는정보라면신청인입장에서굳이자료제출명령을신청할이유가없기때문이고, 영업비밀성이인정되는정보라면열람자와열람범위를제한하는한도내에서만제출을강제하면되기때문이다. 44) 2) 침해의증명또는손해액산정에반드시필요한경우침해의증명또는손해액산정에반드시필요한자료의경우에는그자료가영업비밀에해당하는지여부를묻지아니하고제출을명할수있다. 반드시필요한경우란제출신청대상인자료와해당자료에의하여증명하고자하는침해를구성하는특정사실이나구체적인손해발생사실과의관계에서그러한자료가없다면위와같은사실의증명이불가능한경우라고해석함이타당하다. 그러므로자료제출명령의대상인자료가영업비밀인경우는자료제출명령이보충적으로이루어질수있음을말한다. 예컨대, 증인의증언에의하여도침해로판단되는특허방법을이용하여제품을생산한사실이인정되는경우 45) 나제조 판매한제품이역설계를통하여침해여부를증명할수있는경우등에는굳이자료제출명령이필요없다할것이어서이때에는신청을받아들이지아니할것으로본다. 43) 박지환외, 위의보고서, 35 면. 44) 예컨대, 1 영업비밀이아닌자료를영업비밀로인정하여열람자와열람범위를제한하였더라도영업비밀이아니기때문에신청인이해당자료에대한방어가어려울것으로보이지아니하고, 피신청인입장에서도열람에따른해당자료유출위험을막을수있기때문이며, 2 영업비밀인자료를영업비밀이아니라고판단하여제출하도록하였더라도피신청인입장에서해당자료에대한영업비밀성을계속유지할필요가있다고판단된다면, 열람자로지정된자에대한비밀유지명령을신청할수있고이경우다시해당자료가영업비밀에해당하는지를판단하게될것이고나머지요건도구비한것으로인정되면비밀유지명령을내릴수있을것이므로이를통해열람에따른위험을최소화할수있기때문이다. 45) 특허법원 2008.12.24. 선고 2007 허 13469 판결.
20 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 3) 열람범위또는열람자의제한 자료제출명령을통해영업비밀이공개됨으로써피신청인의영업에지장 을초래하게된다면아무리실체적진실발견이중요하다하더라도큰문제 라하지아니할수없다. 이러한이유에서개정특허법제 132 조제 2 항에서는 정당한이유를판단하기위하여해당자료의제시를명할수있도록하면서 도다른사람의열람을제한하였다. 이른바비밀심리절차로서민사소송법 제 347 조제 4 항의규정을사실상그대로가져온것인데, 46) 이로인하여제출 명령거부사유판단단계에서도영업비밀의유출을방지할수있는비밀심리 절차의근거가명확해졌다. 47) 한편, 개정특허법은비록영업비밀이라도침해의증명이나손해액산정 에반드시필요한때에는제출을강제하였기때문에비밀심리절차를거쳤더 라도제출명령이내려지면당사자는영업비밀에해당하는자료를제출하여 야만하고또다시유출의위험앞에놓이게된다. 이러한점때문에개정특 허법제 132 조제 3 항에는제출명령의목적범위내에서열람범위와열람자를 제한할수있도록하였다. 기술자료의경우특히상대당사자를통해유출 의위험이큰경우가있으므로자료의성격에비추어신청인을포함하여열 람할수있는사람을적절하게제한할수있도록한것으로판단된다. 48) 일 46) 특허침해소송도민사소송의일종이므로위규정은일견하여특별한의의가없다고보일수도있으나, 민사소송법에서비밀심리절차는문서제출명령에있어제출명령의대상이되는문서가민사소송법제 344 조에의하여제출의무있는문서에해당하는지여부를판단하기위한것인데, 개정특허법제 132 조제 1 항의자료제출명령거부사유인정당한이유에해당하는지를판단하기위한것이므로민소법제 344 조와는그요건이달라특칙으로서의미가있다. 47) 그런데일본민사소송법에동일내용의규정이도입되는과정에서비밀심리절차를통해증거로제출되지않은문서를열람하는것에의하여사실상심증이형성될위험성이문제되기도하였는바 ( 권혁재, 문서제출명령신청의범위, 인권과정의, 331 호, 2004., 110 면 ) 그운영은최소한도에그쳐야한다는지적이있다 ( 강현중, 민사소송법 제 5 판, 박영사, 2002, 571 면 ). 반면, 획기적으로도입된제도인만큼적극적활용이필요하다는견해도있다 ( 현낙희, 앞의논문, 95 면 ). 48) 그런데비밀심리절차에서그문서가특히전문적이고기술적인영업비밀인경우법원은비밀누설시형사벌의제재가뒤따르는전문감정인을선임하여비밀성의정도를파악할수있을것이라는견해 [ 김용태, 민사소송에서문서제출범위의무의확대와영업비밀의보호, 민사소송 (Ⅳ), 한국사법행정학회, 2001, 463 면 ] 도있는데, 이견해에의하면,
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 21 부제출이불가능한자료라도열람제한을통해일부제출과동일한효과를 가져올수있다. 49) (3) 직권에의한손해배상액산정규정과의관계개정특허법제128조제7항은자구수정을제외하고는현행특허법제128 조제6항과동일한손해배상액의직권산정에관한규정이다. 손해액증명이해당사실의성질상극히곤란한경우에는법원이직권으로손해액을산정할수있도록하고있으므로영업비밀에해당하나손해액산정에반드시필요한자료라는이유로제출명령을내린경우는위와같은직권산정을할수없는것은아닌지등양규정의관계에대한검토가필요하다. 우선, 영업비밀에해당하기때문에자료제출명령을거부할정당한사유라고주장하나손해액산정에반드시필요한경우는아니어서신청을받아들이지아니한때에는신청대상인자료이외의증거방법을통해서도손해액산정이가능한경우이거나다른증거방법에의하여도손해액산정은곤란하지만해당자료의성격상반드시필요한자료라고볼수없는경우일수있으므로후자의경우에는직권산정규정의적용이가능하다고본다. 다음으로, 영업비밀이기는하나손해액산정에반드시필요한자료이기때문에신청을받아들이는때에는해당자료의보충에의하여손해액산정이완결되는경우이거나다른증거역시보완되어야만하는경우가모두가능하므로후자의경우에는역시직권산정규정의적용이가능하다고본다. 따라서자료제출명령의거부사유에해당하는경우라하여직권산정규정이적용될수없는것은아니다. 또한, 직권산정규정에서는손해액증명이극히곤란한경우라고함에반하여자료제출명령에서는거부요건도좀더완화되어있는것으로보인다. 그러므로자료제출명령의내용에따라직권 비록형사벌의제재가있다고는하나열람자를제한하는규정의취지가반감될수도있다고본다. 49) 민사소송법제 347 조제 2 항에의하면, 문서제출의신청이문서의일부에대하여만이유있다고인정한때에는그부분만의제출을명할수있게하고있다.
22 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 산정규정의적용여부가달라질수는있을것이나, 제출명령규정으로인하 여직권산정규정의적용에방해가되는것은아니라고본다. Ⅳ. 자료제출명령불응의법적효과 1. 서설 위에서는자료제출명령의대상및요건등에대하여검토해보았는데, 이하에서는자료제출명령불응에대한법적효과에대하여살펴보고자한다. 개정특허법제132조제4항및제5항이관련규정인데문서제출명령불응에대한제재로제4항과같은법적효과만을규정하고있는민사소송법에비추어보면, 제5항의신설은민사소송절차에있어획기적인입법으로평가할수있다. 다만, 장기적관점에서는이하에서검토하는바와같은이유로개선의여지가있다고본다. 2. 자료의기재에대한주장의인정 : 개정특허법제 132 조제 4 항 개정특허법제132조제4항에의하면당사자가정당한이유없이법원의자료제출명령에따르지아니한때에는자료의기재에대한상대방의주장을진실한것으로인정할수있는데, 이는민사소송법제350조와내용상동일한규정이다. 상대방의주장을진실한것으로인정할수있다는의미에대하여판례 50) 는신청인의그문서에관한성질, 성립및내용등에대한주장을진실한것으로인정할수있다는것이지원칙적으로그문서에의하여신청인이입증하고자하는사실 ( 요증사실 ) 자체를진실이라고인정할수있는것 50) 대법원 1993.11.23. 선고 93 다 41938 판결.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 23 은아니라고한다. 따라서자료제출명령에불응하는경우해당자료의성질, 성립및내용 51) 등에대한주장을진실한것으로인정할수있다는것이다. 앞서살핀바와같이개정특허법제132조제1항은자료제출명령으로서제출명령의대상이문서에만국한되는것이아니어서비록민사소송법제 350조와내용상동일하더라도이와같은점에서는나름특칙으로서의의의를가진다고할수있다. 3. 자료의기재에의하여주장하는사실의인정 : 개정특허법 제 132 조제 5 항 (1) 의의개정특허법제132조제5항에의하면정당한이유없이자료제출명령에따르지아니하여해당자료가제출되지아니한상태에서신청인이자료의기재에관하여구체적으로주장하기에현저히곤란한사정이있고자료로증명할사실을다른증거로증명하는것을기대하기도어려운때에는신청인이자료의기재에의하여증명하고자하는사실에관한주장을진실한것으로인정할수있다. 제4항이단지자료의진정성립과내용의진정성만을인정함에그치는데서더나아가자료에의하여증명하고자하는사실까지인정할수있다는점에서는진일보한것이라고생각한다. (2) 일본민사소송법제224조제3항과의비교개정특허법제132조제5항과같은자료제출명령불응에대한제재는일본민사소송법제224조제3항의영향을받은것으로보인다. 문서제출명령을수인해야하는당사자는증명책임을부담하지않는것이일반적이지만진실에기초한재판을위하여문서제출을수인할의무를져야될것임에도 51) 자료가문서인경우는기재내용을, 자료가물건인경우에는신청인의주장에따른물건으로서의존재를인정할수있다는것으로이해할수있다고본다.
24 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 상대당사자인신청인의다른증거에의한요증사실의현저한증명곤란을이용하여반사적이익을얻게되는것은공평의원칙에어긋나는것이기때문에신의칙등에기초하여이와같은제재를도입한것으로보인다. 그런데일본에서는입법이전에판례에의하여이와같은법적효과를인정하여왔었고이를명문화한것인데반하여, 52) 우리대법원은아직까지이러한요건과효과를인정한판결을선고한바없다는점에서는우리의입법배경과차이가있다. (3) 요건에대한검토 1) 정당한이유없는자료제출명령거부피신청인이정당한이유가없음에도법원의자료제출명령에불응하는경우이어야한다. 개정특허법제132조제1항단서에도정당한이유가있는경우에는제출을거부할수있다고규정하고있는바, 위단서조항에서말하는정당한이유를무엇으로볼것인지에대하여는이미앞에서살펴보았다. 통설은단지영업비밀이라는이유만으로는정당한이유에해당하지아니한다는것인데개정을통해이와같은점을명백히하였고, 민사소송법상문서제출명령에대한특칙이라는점을상기하여보면자료의내용이침해의증명또는손해액산정에반드시필요한것은아니지만영업비밀에해당하거나기타민사소송법상문서제출의무에대한예외사유에해당하는경우는제출을거부하더라도정당한이유가있는것으로귀결되어자료제출명령에대한불응으로보기어렵다. 2) 자료의기재에관한현저한주장곤란 피신청인의불응에더하여신청인이자료의기재에관하여구체적으로주 장하기현저히곤란한사정이있어야한다. 그런데통상문서제출명령을신 52) 나재호, 신민사소송법에서의문서제출명령, 전남대학교대학원, 석사, 2005, 50 면.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 25 청할때에는문서의표시, 문서의취지, 증명할사실등을기재하여신청하여야한다. 53) 따라서자료제출명령신청당시이미문서의기재에관한사항을어느정도알고있어야만신청이가능한것임에도자료의기재에관하여현저하게주장하기곤란한사정이있어야한다는것은논리적으로모순된것은아닌지하는의문이든다. 개정내용과같은경우는오히려자료존부및기재에관하여주장하기조차어려운사정이있는경우임에도신청인의주장만으로요증사실까지인정할수있게되어불합리하게적용될가능성도있다고본다. 54) 앞의특허법원판결사례 55) 에서도피고의공장에서침해물품을제조하는과정상사용된설계도의경우증인에의하여그존재나기재사항을알수있었던바, 그러한증거가존재한다는사실자체가명백하므로제출명령에불응하여제출되지아니하더라도침해사실을인정하는것에실체적진실에반할위험성이덜할것으로본다. 정당한이유없는제출명령불응에더하여굳이이요건까지필요한것인지는의문이다. 3) 자료이외의다른증거에의한증명곤란자료제출명령의대상인자료로증명할사실을그자료이외의다른증거에의하여증명하는것을기대하기어려운경우이어야한다. 법관의자유심증주의에대한예외로요증사실까지인정할수있으므로그러기위해서는증거가제출되지는아니하였지만요증사실을인정할수있을만한사정이있어야만할것이다. 그러므로다른증거에의하여증명하는것을기대하기 53) 민사소송법제 345 조, 민사소송규칙제 104 조및제 105 조. 54) 물론환경소송이나국가를상대로하는소송과같이증거의구조적편재나당사자지위의현저한불평등으로인하여문서의소지나기재내용에대하여주장이현저히곤란한경우가예견되기도하나, 특허침해소송의경우통상양당사자의지위가이러한정도로불평등하다고보기어렵고증거의구조적편재가있더라도제출명령대상은침해의증명과손해액산정에대한자료로국한되어있으므로자료의존재나기재내용에대한주장이현저히곤란한경우도덜할것으로보인다. 55) 특허법원 2008.12.24. 선고 2007 허 13469 판결.
26 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 어려운경우라는요건을전제로한것은일응타당해보인다. 그런데개정특허법제132조제3항에의하면, 자료제출명령의대상인자료가영업비밀이더라도그것이침해의증명이나손해액의산정에반드시필요하다면제출의무를부과하고있는데당사자는이러한자료에대하여특히자료제출명령을거부할가능성이크다고본다. 이러한자료에대하여제출을거부하는경우라면침해의증명이나손해액산정에반드시필요한지여부를판단하는단계에서법원은해당자료를열람하여그와같은결론을내린것인데, 56) 이와별도로또다시그증거이외의다른증거에의하여증명하는것을기대하기어려운지여부를판단하는것이필요한것인지또한침해의증명이나손해액산정에반드시필요한경우와침해의증명 손해액산정과관련하여다른증거에의하여증명하는것을기대하기어려운경우는어떠한점에서다른것인지명확하지않다. (4) 장기적관점에서의개선점민사소송법상문서제출명령불응에대한실효적제재로서문서에의하여증명하고자하는사실에대한주장까지진실한것으로인정할필요가있다는논의는민사소송법의개정과정에서오래전부터있어왔고여전히중요한개정필요사항으로지적되고있다. 57) 실효성있는제재의부재는민사소송전반에서문서제출명령제도가잘이용되지아니하는원인의하나로도판단되는바, 58) 그런가운데특수불법행위라할수있는특허침해소송에서라도 56) 따라서이경우역시앞에서논한자료의기재에관하여구체적으로주장하기곤란하다는요건도충족하기어렵다. 57) 김정환외, 효율적인증거개시 수집을위한제도개선방안, 대법원사법정책연구원, 2015, 40 면. 58) 문서제출은임의제출이원칙이므로당사자가소지하는문서의경우임의제출하면되고, 상대당사자나제 3 자가소지한문서의경우는문서제출명령을통해제출을강제할수있다. 그러나문서제출명령에대하여는별도의불복절차 ( 민사소송법제 348 조 ) 를두고있으므로이를통해재판지연의우려가있다. 따라서법원이문서소지자의임의제출을권고하고문서소지자가이를받아들이는것이실무관행 ( 이규호, 민사소송법상증거조사절차에있어비밀보호, 민사소송, 제 10 권제 1 호, 한국민사소송법학회, 2006, 422 면 )
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 27 이러한규정이도입된것은고무적이라고생각한다. 그러나위에서살펴본바와같이요건이상당히엄격하다. 개정특허법과같은제재를이미도입한일본에서도문서제출명령불이행에대한제재효과에대하여는회의적이라고한다. 59) 그런데개정특허법제132조제5항은일본민사소송법제224조제3항과동일내용의규정이기는하나, 사실상요건이더엄격하다고보아야한다. 왜냐하면, 자료제출명령은침해의증명또는손해액산정과관련된자료이므로인용문서, 이익문서나법률관계문서등비교적제출범위가넓게인정되는문서제출명령보다사실과의관련성면에서제출범위가제한적이고특히특허침해소송에서는제출명령거부사유로영업비밀을드는것이일반적인데이때에도제출의무가인정되기위해서는그자료가침해증명이나손해액산정에반드시필요하다는사실이인정되어야만하기때문이다. 앞서보았듯이반드시필요하다는것은제출신청대상인자료에의하지아니하면침해를구성하는특정사실이나구체적인손해발생사실에대한증명이불가능한경우를의미하고이를증명하기위해서는최소한그자료의기재내용에관하여는인지하고있어야만할것인데또다른요건으로해당자료의기재에관하여현저하게주장하기곤란한사정즉, 자료의기재내용에관하여인지하기극히곤란한사정이있어야함을규정하고있기도하다. 나아가다른증거에의하여서는그자료로증명할사실을증명하는것을기대하기어려운경우이어야만한다. 이처럼몇단계의증명과정을거치고나서야제재를가할수있다는것인데과연이를제대로증명할수있는당사자가얼마나될것인지궁금하기까지하다. 아직실제사례가축적되지도 인데, 재판지연에더하여법원의명령에불응하는경우아무래도재판부의심증형성에영향을미칠수있고문서제출명령에불응하더라도그제재는문서의기재에대한당사자의주장을진실한것으로인정함에그칠뿐이므로문서제출명령제도가그다지자주활용되는것은아니라고본다. 59) 정영수, 변론준비제도에관한연구, 연세대학교대학원, 박사, 2005, 157 면.
28 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 아니한조문을두고이런평가를내리는것이너무성급한것은아니냐는지적이있을수있겠지만, 위와같은이유때문에도입은되었으나사실상사문화될우려가충분히있다고판단된다. 따라서실효성있는제재를통해사실상자료제출을강제함으로써실체적진실에더다가가기위해서는위와같은요건을좀더완화할필요가있다고보는바, 앞으로시행을통해이와같은문제점이보다구체적으로보완될수있었으면한다. Ⅴ. 결론 특허권자의증명책임을완화하는자료제출명령에관한특허법개정에따라그대상의확대 거부사유의제한및제출명령불응에대한제재등이신설되었다. 이에따라개정된자료제출명령관련규정을적용함에있어요건및효과등에대한검토가필요하다. 개정특허법은제출명령대상을 서류 에서 자료 로변경하는동시에 침해의증명 을위한자료도대상으로확대하였는바, 손해액산정에필요한서류의제출명령만인정되어특허침해소송에서핵심이라고할수있는침해관련자료의제출을강제하기에부족했던현행제출명령제도의미비점을대폭보완하였다. 또한영업비밀에해당함을이유로제출을거부하는경우라도제출의무를부과할필요가있다고판단되면열람자나열람범위의제한을통하여일단제출을강제할수있도록하였다. 이러한점때문에특허권자입장에서는침해의증명이용이하게되었으며, 법원의입장에서도침해여부판단이좀더수월해지지않을까한다. 한편자료제출명령불응에대한효과적인제재가없어소극적인제도운용의원인이되기도하였던바, 개정특허법에는해당자료에의하여증명하고자하는요증사실까지도진실로인정할수있도록하는강력한제재를도입하였으므로앞으로는이를적용함으로써특허권자와침해자간발생할수
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 29 있는증거의구조적편재가일부시정될수있는판결의선고를기대해본다. 다만, 그적용요건이상당히까다롭다는점에서는사문화의우려도있다고생각하는바, 운영여하에따라다를수도있겠으나장기적으로는요건을완화할필요가있다고본다.
30 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 참고문헌 < 국내단행본 > 강현중, 민사소송법 제5판, 박영사, 2002. 법원행정처, 법원실무제요민사소송 [Ⅲ], 2005. 사법연수원, 특허법, 2007. 안원모, 특허권의침해와손해배상, 세창출판사, 2005. 윤선희, 특허법, 법문사, 2004. 이인종, 특허법개론, 21c법경사, 2004. 이시윤, 신민사소송법 제10판, 박영사, 2016. 정상조 박성수, 특허법주해Ⅰ, Ⅱ, 박영사, 2010. 특허법원, 특허소송연구 제5집, 2011. 특허법원, 특허소송연구 제6집, 2013. 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 전면개정판, 박영사, 2010. 특허청, 조문별특허법해설, 2007. 특허청, 조문별부정경쟁방지및영업비밀보호업무해설서, 2012. < 국내학술지 > 권혁재, 문서제출명령신청의범위, 인권과정의 331호, 2004. 김용태, 민사소송에서문서제출범위의무의확대와영업비밀의보호, 民事訴訟, 제 4권, 한국민사소송법학회, 2001. 김정환외, 효율적인증거개시 수집을위한제도개선방안, 사법정책연구원, 2015. 박지환외, 판례분석을통한영업비밀보호가이드연구, 특허청, 2013. 이규호, 민사소송법상증거조사절차에있어비밀보호, 民事訴訟 제10권제1호, 한국민사소송법학회, 2006. 이규호, 특허법상서류제출명령에관한연구, 民事訴訟 제10권제2호, 한국민사소송법학회, 2006. 전성태, 특허법상서류제출명령제도에관한소고, 법학연구 제22권제2호, 경상대학교법학연구소, 2014. 전성태외, 특허법상서류제출명령제도의개선방안에관한연구, 특허청, 2013. 전효숙, 지식재산소송절차와비밀유지명령제도, 법학논집 제17권제2호, 이화여자대학교법학연구소, 2012.
이미옥 개정특허법하에서자료제출명령제도에대한소고 31 < 학위논문 > 공윤미, 미국민사소송상전자증거개시절차, 고려대학교대학원, 석사, 2012.8. 나재호, 신민사소송법에서의문서제출명령, 전남대학교대학원, 석사, 2005. 정영수, 변론준비제도에관한연구, 연세대학교대학원, 박사, 2005. 최현석, 민사소송에서문서제출의무와영업비빌보호에관한연구, 단국대학교대학원, 석사 2012. 현낙희, 민사소송에있어증거수집절차의확충에관한연구, 연세대학교대학원, 석사, 2008.
32 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) A Study on the Order to Produce Materials Lee Miok That the Patent Act article 132 has been considered of no significance as an exceptional provision in comparison with the order to produce documents on the Code of Civil procedure. However improvement in the Patent Act article 132 has been noted in the recent revision to Legislation No. 114112 made on 30 June 2016. Changing the term from documents into materials means extending the obligation to submit methods of proof, which is not limited to documents. In addition, the Patent Act article 132 requires for a requested person to submit materials that necessary to prove the act of infringement or the computation of damages, even though the materials belong to a trade secret of the parties. Meanwhile, the order needs to be revised to produce materials on the Patent Act article 132(5) because the affirmative requirements of the order are very restrictive. Keyword Order to produce materials, Order to produce documents, Proof of infringement of the patent, In camera proceeding, restriction of access the materials or on the scope of available materials
지식재산연구서을수제11권 제투여용량 3호 (2016. 내지 9) 투여용법을구성요소로투고일자 : 2016 하는년의약용도발명의 7월 28일특허대상여부 33 한국지식재산연구원 심사일자 : 2016년 8월 19일 ( 심사위원 1), 2016년 8월 19 The Journal of Intellectual Property 일 ( 심사위원 2), 2016년 8월 12일 ( 심사위원 3) Vol.11 No.3 September 2016 게재확정일자 : 2016년 8월 25일 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 *1) 대법원 2015.5.21. 선고 2014 후 768 판결을중심으로 서을수 **2) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 대상판결의개요 1. 이사건등록특허 2. 이사건의경과 3. 대법원판결 Ⅲ. 의약용도발명과투여용량 용법 1. 신약개발의과정 2. 의약용도발명의성격 3. 투여용량및용법의특허대상성여부 4. 투여용량및용법과의료행위의경계 Ⅳ. 대상판결의의의및평가 Ⅴ. 결론 * 이글은필자가 2016.4.16. 한국특허법학회세미나에서발표한내용을수정 보완한것으로필자의소속기관인특허심판원의공식입장과는무관한개인적견해임을밝힌다. ** 특허심판원, 심판장.
34 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 초록 의약용도발명은의약물질이갖는약리효과를밝혀해당물질이특정질환에대해의약으로서효능을발휘하는새로운용도를대상으로하는발명으로서, 이러한의약용도발명의성격과관련해서물질발명인지또는방법발명인지여부와관련해서의견이나뉘고있고, 이글에서검토하고있는대상판결도물질발명으로보고있으나, 의약용도발명의경우방법발명의한형태로보는것이타당하다. 대상판결에서쟁점이된투여용량및용법의경우에도발명의구성요소로볼것인지와관련해서그동안논란이있었으나, 투여용량및용법은특정물질이특정질환에대한의약적유효성분으로활용되기위해서는반드시규명되어야하는것으로의약용도발명의본질적구성요소중하나이므로특허대상이되는것이마땅하고, 그경우에물질발명이아닌방법발명의행태로보아야할것이다. 다만, 투여용량및용법은의료행위와밀접한관계가있는것이므로의사와병원의의료행위인경우에는특허침해로보지않는다는면책규정을별도로두는쪽으로입법화하는것이바람직하다. 주제어 의약용도발명, 투여용량, 투여용법, 특허대상, 의료행위, 면책규정, 방법발명, 물건발명
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 35 Ⅰ. 서론 특허권은특허권자에게특허발명을업으로서독점적으로실시할권리를부여하고, 이는결과적으로다른사람이해당특허발명을부당하게실시하는것을막을수있는배타적권리를갖게한다. 이러한특허권이가장중요시되고그리고가장효과적으로활용되고있는산업분야중하나가제약산업이다. 새로운신약의경우제품을설계해서개발하고최종적으로품목허가를받아시장에출시를하는데오랜시간과더불어막대한비용이소요되는데비해제품이시장에일단공개되면누구든지아주쉽게모방할수있는측면이있다. 실제로새로운신약의경우일반적으로 10~15년정도의개발기간이필요하고미국의경우평균적으로 5~10억달러정도의비용이드는데비해, 개량신약의경우에는 3~5년의기간에 0.02~0.03억달러의비용이, 그리고제네릭약품의경우 2~3년의기간에 0.01~0.1억달러정도의비용이필요하다고한다. 1) 많은시간과돈이필요한신약개발에비해적은비용과투자를통해빠른시장진입이가능한제네릭약품에대한관심이높아지고있다. 일부조사에의하면 2010년부터 2017년까지상당수의원천의약에대한특허권들이만료됨에따라다양한제네릭제약기업들이시장에진입하여 2010년에약 1,240 억달러의이익을거두었으며 2017년에는그이익규모가 2,310억달러에이를것으로보이고, 이에따라글로벌제약기업들은약 1,500억달러가량의매출감소가예상된다고한다. 2) 이러한제네릭약품시장의급격한팽창에따라신약에대한원천특허를갖고있는글로벌대형제약사들은원천신약특허에대한여러유형의개량특허확보를통해특허권만료이후에도신약에대한독점기간을실질적으로연장하는이른바에버그리닝 (Evergreening) 전략을펼치고있다. 에버그 1) 특허청, 국제특허분쟁대비특허정보분석 개량신약기술, 2015, 4 면. 2) 한국보건산업진흥원, 제네릭 (Generic) 연구개발동향보고서, 2013, 2-3 면.
36 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 리닝전략에활용되는개량특허의유형으로는치환기특정을통한선택발명, 파라미터내지수치한정발명, 염내지용매화합물발명, 결정형발명, 광학이성질체발명, 제형내지약물동력학관련발명, 그리고투여용량내지용법발명등이대표적이다. 신약에대한개량특허와관련해서는각유형별로추가적인검토가필요한다양한쟁점들이있지만, 그중에서도최근문제가되고있는것은투여용량내지용법과관련된발명이다. 우리나라의특허심사실무에서는투여용량내지용법, 특히그중에서도투여용법은실질적으로의료행위에가까워특허의보호대상인기술구성으로볼수가없다는입장이었는데, 최근대법원은 2015.5.21. 선고한 2014후768 판결에서투여용량및용법도발명의구성요소로보고이를포함해서특허성여부를판단하여야한다고판시하였다. 이글에서는상기대상판결을중심으로의약용도발명성격과더불어투여용량및용법이포함된의약용도발명의특허대상성여부를검토하고, 상기대상판결에따라발생될수있는실질적의료행위에대한특허허용가능성에대한해결책을제시하고자한다. Ⅱ. 대상판결의개요 1. 이사건등록특허 원고 ( 상고인, 브리스톨 - 마이어스스퀴브홀딩스아일랜드 ) 는 저용량의엔테카 비르제제및그용도 를명칭으로하는발명을국외우선권주장을하면서 2002.8.26. 출원하여 2007.9.3. 특허제 757155 호로등록 3) 하였다. 3) 특허청구범위제 1 항은 담체기질의표면에부착된 0.5 내지 1.0 mg 의엔테카비르 (entecavir) 를포함하는, B 형간염바이러스감염을치료하기위한 1 일 1 회투여에효과적인제약조성물 이고 ( 이하 이사건특허 라한다 ), 이사건특허의등록은 2021.1.26. 만료예정이다.
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 37 엔테카비르 (Entecavir) 는화학식명이 [1S-(1α,3α,4β)]-2-아미노-1,9-디히드로-9-[4-히드록시-3-( 히드록시메틸 )-2-메틸렌시클로펜틸]-6H-푸린-6-온 인화합물 4) 로 히드록시메틸 ( 메틸렌시클로펜틸 ) 푸린및피리미딘 이라는발명의명칭으로 1990.10.18. 미국에서처음출원되어국내에는 1991.10.17. 에특허등록되었고 2015.10.9. 특허만료되었다. 엔테카비르화합물은간장질환용물질로만성 B형간염바이러스치료에사용되며원고에의해 바라크루드 라는상품명으로출시되어국내에서최근몇년간원외처방 1위의전문의약품으로서연간 1,600억원내외의매출규모를갖고있다. 5) 2. 이사건의경과 엔테카비르에대한상기물질특허가 2015.10. 만료됨에따라관련시장진출을앞두고있는국내제약사인피고 ( 피상고인 ) 는확인대상발명 6) 은원고가이사건특허의권리범위에서의식적으로제외한발명으로자유실시기술에해당한다고주장하면서 2012.9.13. 특허심판원에소극적권리범위확인 4) 이화합물의구조식은아래와같다. 5) 특허청, 15~ 17 년특허권존속기간만료예정물질특허정보분석자료집, 2015, 24 면및 132 면 ; 대웅제약떠난자누비아처방약왕좌호시탐탐, 메디칼타임즈인터넷신문, 2016.3.21. 6) 피고가특정한확인대상발명의요지는아래와같다. 엔테카비르일수화물이 1.065mg( 엔테카비르 1mg 에해당한다 )/1 정 ( 錠 ) 의함량으로포함된 1 일 1 회투여가능한 B 형간염바이러스감염치료용정제 ( 錠劑 ) 로서, 엔테카비르, 담체및점착성물질인결합제를포함하는분말상태의균일한혼합물을타정기로바로압축성형하는직접분말압축법, 즉직타법으로제조되며, 위정제는주성분인엔테카비르, 담체및결합제가압력에의해응집되어형성된것이고, 정제에포함되는성분을과립의형성없이균일하게혼합하여바로타정한정제이다.
38 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 심판을청구하였다. 특허심판원은 2013.4.30. 확인대상발명은통상의기술자가선행발명으로부터용이하게실시할수있는자유실시기술에해당된다 는이유로피고의심판청구를인용하는심결을하였다. 특히확인대상발명의구성중 1.065mg/1정의함량 ( 이하이사건특허와관련필요에따라 투여용량 이라한다 ) 은선행발명과비교하는구성요소로본반면, 1일 1회투여가능한 이라는구성 ( 이하이사건특허와관련필요에따라 투여용법 내지 투여주기 라한다 ) 은엔테카비르를함유하는정제라는물건자체를구성하는요소가아니라단지위정제를투여하는주기를기재한것에불과하므로이를확인대상발명이자유실시기술인지여부를판단하는데있어대비되는구성요소로고려하지않았다. 특허법원은원고가제기한심결취소소송에서 2014.4.14. 선고 2013허5759 판결을통해투여용량과투여주기를모두확인대상발명의구성요소로보고이들구성요소들이포함된확인대상발명을선행발명들및주지관용기술과비교하여자유실시기술로판단하여원고의청구를기각하였다. 3. 대법원판결 상고기각대법원은원고 ( 상고인 ) 의상고에대해 2015.5.21. 선고 2014후768 전원합의체판결을통해 의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있다고보아야하고, 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있다. 이러한법리는권리범위확인심판에서심판청구인이심판의대상으로삼은확인대상발명이공지기술로부
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 39 터용이하게실시할수있는지를판단할때에도마찬가지로적용된다. 이와달리투여주기와단위투여량은조성물인의약물질을구성하는부분이아니라의약물질을인간등에게투여하는방법이어서특허를받을수없는의약을사용한의료행위이거나, 조성물발명에서비교대상발명과대비대상이되는그청구범위기재에의하여얻어진최종적인물건자체에관한것이아니어서발명의구성요소로볼수없다는취지로판시한대법원 2009.5.28. 선고 2007후2926 판결, 대법원 2009.5.28. 선고 2007후2933 판결을비롯한같은취지의판결들은이판결의견해에배치되는범위내에서이를모두변경하기로한다. 라고판시하였다. 한편대법관 2인은 이사건의핵심쟁점이자다수의견이종래의대법원판례를변경하여야한다고보는쟁점, 즉의약용도발명에서투여용법과투여용량을발명의구성요소로보아야하는지에대해찬성할수없다 는별개의견을밝혔고, 이에대해주심대법관은보충의견을통해 다수의견은신규성이나진보성등의심사에나아가기도전에투여주기와단위투여량의특허대상성을무조건부인하는종전판례태도의부당함을지적하고이를변경하고자하는것일뿐새로운투여용법과투여용량에대하여무조건특허를부여하여야한다는것이아니다 라고밝혔다. Ⅲ. 의약용도발명과투여용량 용법 1. 신약개발의과정 7) 의약의투여용량내지투여용법이발명의구성요소인지에대한논의를위 해서는의약품, 특히그중에서도새로운의약인신약 8) 의개발과정에대한 7) 제약산업학교재편찬위원회, 제약산업학, 명지문화사, 2016; 식품의약품안전평가원, 성공적인신약개발제품화를위한길라잡이, 2012. 8) 약사법제 2 조제 8 호에서정의하고있는신약이란화학구조나본질조성이전혀새로운
40 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 이해가필요하다. 신약개발과정은신약후보물질선정단계, 전임상시험단계, 임상시험단계및품목허가단계로구분할수있다. 1 신약후보물질선정단계의약적개발목표 ( 목적효능, 작용기전등 ) 를설정한다음새로운물질을합성하거나분리하고그효능을검색하여신약으로개발가능성이있는후보물질을선정하는단계이다. 이과정에서는천연물추출, 분자설계및신물질의화학합성, 약효검색등의과정을거친다. 이단계를거쳐최초의원천특허인물질에특허를출원하게된다. 2 전임상시험 (Pre-clinical Trial) 사람을대상으로하는시험이전에실험실차원에서신약후보물질의유효성과안전성 ( 독성 ) 을검정하는단계로서, 유효성은세포주등을이용한시험관시험 (in vitro test) 과질환모델동물시험 (in vivo test) 등을통해약물의반응과유효농도확인이이루어지며, 안전성시험은동물을대상으로독성이나부작용을확인한다. 새로운의약용도발명의대부분은이단계의과정, 그중에서주로 in vitro 내지 in vivo test를통해약물의유효성을확인한상태로특허출원된다. 3 임상시험 (Clinical Trial) 인체를대상으로후보물질의의약적유효성과안전성을평가하는단계로임상1상시험, 임상2상시험, 임상3상시험및임상4상시험으로이루어진다. 임상1상시험 (Phase I) 은전임상을거친약물을건강한지원자또는적응환자를대상으로내약성 9) 과안전성을확인하는과정으로약물의투여제형별생체이용률, 인체내대사과정및작용기전등에관한시험을포함한다. 임상2상시험 (Phase Ⅱ) 은대상질환환자를대상으로단기투약에따른효능및부작용을파악하기위한것으로최적용법과용량을결정하는단계 신물질의약품또는신물질을유효성분으로함유한복합제제의약품으로서식품의약품안전처장이지정하는의약품을말한다. 9) 안전하게투여할수있는투여량의범위를나타낸다.
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 41 이다. 임상3상시험 (Phase Ⅲ) 은다수의환자를대상으로시험약의안전성과유효성을대조약과비교, 검토하여치료약물로시판시필요한수준의정보, 즉효능, 효과, 용법, 용량, 사용상의주의사항등을결정한다. 임상3상이성공적으로마치면식품의약품안전처의품목허가를받아판매가가능하며, 시판후안전성및유효성검사과정인임상4상시험 (Phase Ⅳ, Postmarketing Surveillance) 은시판전임상시험에서파악할수없었던부작용과새로운적응증등을발견하기위한과정이다. 시험약물의최적용법과용량은임상2상을통해설정되고, 판매에필요한수준의투여용법과용량을임상3상을거쳐최종결정되므로, 투여용법과투여용량에관한특허발명은통상이러한단계의결과를바탕으로이루어진다. 10) 2. 의약용도발명의성격 투여용법및투여용량에관한것도의약용도발명 11) 의한형태라할것이 므로먼저의약용도발명의성격에대해먼저검토한다. 의약은병을고치는데쓰이는약물로서, 보다구체적으로는사람이나동 물의질병을진단, 경감, 치료, 처치또는예방을위하여사용되는물질을의 미하고, 12) 의약용도발명은의약물질이갖는약리효과를밝혀해당물질이 특정질환에대해의약으로서효능을발휘하는새로운용도를대상으로하 는발명이다. 13) 이러한의약용도발명은특허법에이를허용하는명시적인 10) 이사건특허의경우에도시험결과를아주자세하게기재하고있지는않지만, 만성 B 형간염바이러스감염환자를대상으로이중맹검및플라시보 - 대조군시험결과를보여주고있어, 임상 3 상을통해확인된투여용량및용법을발명의대상으로삼고있는것으로보인다 ( 이사건특허의명세서식별번호 [0051]~[0054] 참조 ). 11) 의약용도발명의상위개념으로의약발명이있을수있다. 의약발명은의약을발명의구성요소로하고, 이의약의용도가직접혹은간접적으로관여되는발명의형태로, 신약발명 ( 화학물질자체 ), 의약용도발명, 의약조성물발명, 의약의제법발명과 2 개이상의의약을혼합하여조제하는방법발명등이포함된다 ( 제약산업학교재편찬위원회, 전게서, 220 면 ). 12) 약사법제 2 조및특허법제 96 조제 2 항참조.
42 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 규정이있는지여부에관계없이미국, 유럽, 일본등의대부분의국가가특 허대상으로인정하고있다. 14) 다만, 의약용도발명은 특정물질이가지고 있는의약적용도가발명의구성 이되는것으로특허청구범위에는특정물 질의의약용도를대상질병또는약효로명확히기재하여야하는데, 이를물 질의발명으로보아야하는지또는방법의발명으로보아야하는지와관련 해서각국의규정내지실무에서일부차이가있고국내에서도의견이나뉘 고있다. 1 물질발명이라는입장 ( 물질발명설 ) 의약용도발명의본질은의약이라는물건의형태로구현되는물발명이므 로특허청구범위도물질의형태로기재되어야한다고보는입장 15) 으로, 특 허법상명문의규정이있는것은아니지만우리나라의실무및판례도의약 용도발명을물건의발명으로보는것을전제하고있으며, 16) 일본도비슷한 입장인것으로보인다. 17) 2 방법발명이라는입장 ( 방법발명설 ) 의약용도발명의본질은특정의약리효과라는속성을이용하여특정질환 을치료하는방법에관한발명이고, 실무상의약용도발명을원칙적으로물 의형식으로기재하도록한것은발명의본질로부터정의되었다기보다의료 행위가포함되지않는다는점을명확하게하기위한하나의수단에불과하 다는견해 18) 이고, 의약용도발명을방법발명으로본다는점에서미국의실 13) 이사건대법원대상판결및대법원 2004.12.23. 선고 2003 후 1550 판결참조. 14) 신혜은, 투여방법한정발명의권리범위, 2014 TOP 10 특허판례세미나, 한국특허법학회정기공개세미나, 2015, 3 면. 15) 최형구, 용법용량이기재된의약용도발명의특허성 1, 특허와상표, 2015; 이혜진, 의약조성물발명에서투여용법과투여용량의구성요소여부, 2015 TOP 10 특허판례세미나, 한국특허법학회정기공개세미나, 2016; 조명선, 투여주기와단위투여량에특징이있는의약발명의진보성판단, 특허판례연구 ( 개정판 ), 한국특허법학회, 2012, 박영사, 204 면. 16) 특허청, 특허 실용신안심사기준, 제 9 부기술분야별심사기준, 제 2 장의약 화장품관련발명, 9202 면 ( 의약인용도발명은원칙적으로물의형식으로기재하여야한다 ), 이사건대상판결및대법원 2004.12.23. 선고 2003 후 1550 판결. 17) 일본특허청, 특허 실용신안심사기준, 제 4 부특정기술분야의심사기준, 제 3 장의약발명 (2015.9.16. 개정이전의것 ).
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 43 무가이에가깝다. 3 검토의약용도발명은의약적활성을갖는특정물질을특정질병의예방내지치료로사용하는것에관한발명으로, 글자그대로사용하는방법즉용도발명이라고보아야한다. 우리특허법제2조는 실시 의정의와관련해서발명의형태를물건의발명, 방법의발명및생산하는방법의발명으로만구분하고있고사용하는방법의발명인용도발명에대해별도로규정하는바가없다고하더라도사용하는방법인용도발명도방법발명의일형태로보는것이타당하다. 실제로의약관련특허출원을보면대부분의경우공지화합물인경우보다신규로합성내지분리한경우가많으며, 그경우신규화합물에관한물질을청구하는청구항과그러한신규화합물의의약으로서의용도를청구하는청구항을하나의특허출원서에함께청구하는경우가많다. 19) 이경우물질을청구하는청구항은물건의발명에관한것이고, 용도를청구하는청구항은방법발명에관한것으로보아야한다. 미국의경우, 미국특허법제101조에서발명의유형을방법, 기계, 제품, 조성물또는이들의개량발명으로구분하고있고, 20) 제100조 (b) 에서방법 (process) 을공지의방법, 기계, 제품, 조성물또는물질을새로운용도로사용하는것을포함하는것으로정의하고있어 21) 의약용도를갖는신규화합물인경우조성물로그리고공지화합물의새로운용도인경우방법 (process) 으로청구하는것으로되어있어비슷한취지인것으로보인다. 18) 신혜은, 투여용량 용법에특징이있는의약발명의특허성, 산업재산권, 2014, 75-76 면. 19) 이미정, 의약관련특허청구범위의기재와해석, 특별법연구제 12 권, 특별소송실무연구회, 2015, 315 면. 20) 35USC 101 Inventions Patentable: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 21) 35USC 100 Definitions: (b) The term process means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.
44 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 3. 투여용량및용법의특허대상성여부 (1) 투여용량및용법의기술적의의의약은병을고치는데쓰는약, 즉사람이나동물의질병을진단, 경감, 치료, 처치또는예방을위하여사용되는물질로서, 약리작용을통해특정질병의치료등의효과를나타내기위해서는일정함량범위가될필요가있는데, 이를유효량 (effective dose) 이라한다. 유효량은약효발현을위한최소량인최소유효량 (minimum effective dose) 과더이상효과가기대되지않는함량인확실유효량 (certainly effective dose) 의사이가되며, 확실유효량을넘게되면중독량 (toxic dose) 이되고더욱함량이높아지면죽음에이르게되는치사량 (lethal dose) 이된다. 이러한유효량을감안해서의약의약효발휘를기대해서사용되는약물의양을약용량 (dose) 이라고하는데, 이는의약품, 생체조건등에따라달라지는것으로투여용량이이에해당된다. 22) 의약이기대되는효과를충분히나타내기위해서는투여시기및투여형태를포함한투여용법도중요하다. 이러한투여용법은환자의상태를고려해서결정해야하지만, 환자의상태는각경우가다르므로통상환자쪽인자는일반적인상태로상정하고, 약제쪽인자인제형및약물의물리화학적, 생리학적, 약리학적성질을고려해서결정한다. 23) 신약을개발하는관점에서보면, 전임상시험단계에서신약후보물질의유효성을시험관시험과동물시험을거쳐평가하고, 이를바탕으로임상시험에서인체를대상으로후보물질의의약적유효성과안전성을확인하여의약으로서최적투여용량과용법을결정한다. 후보물질의유효성평가는통상약물용량반응모델을사용해서수치로나타내는데주요지표로 IC50(half maximal inhibitory concentration) 과 EC50(half maximal effective concentration) 이사용된다. IC50은특정한생체반응을 50% 억제할수있는약물이나화합물의농도로주로억제제또는길항제의효력을측정하기위해사용되고, 22) 이민화 구영순편저, 신약제학, 이화여자대학교출판부, 2004, 23-28 면. 23) 이민화 구영순, 상게서, 36-39 면.
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 45 EC50은특정질환에대해 50% 의약효가나타나는약물이나화합물의농도로주로효능제의효력을비교할때사용된다. 24) 전임상시험을통해의약으로서유효성이확인된물질은임상시험을거쳐사람을대상으로안전성과유효성을입증되어야만비로소의약으로활용될수있는것이고, 의약으로서사용되기위해서는반드시최적투여용량과용법이결정되어야한다. 따라서투여용량과용법은의약이갖추어야할필수사항으로새로운의약을개발하는여러단계를통해인체를대상으로한의약적유효성과안전성을고려하여최적의투여용량과용법이정해진다. (2) 외국의사례 투여용량과용법과관련된의약용도발명을특허로보호할지여부에대해 각국의입장에차이가있다. 1) 미국앞서본것처럼미국의경우, 새로운의약용도에관한것은방법의발명으로보고있으며인간을치료하는방법에대해서도특허를허용하고있다. 따라서미국에서는투여용량과투여용법과관련된의약용도는방법의발명으로보호받을수있다. 2) 유럽 유럽은치료방법발명에대해서는특허를인정하고있지않지만의약용도 는특허대상으로보고있다. 25) 투여용법및용량에대해서는의료행위의일 24) 제약산업학교재편찬위원회, 전게서, 147-148 면. 25) European Patent Convention(EPC) 제 54 조. 최초가아닌제 2 의약용도의경우그동안명시적인규정이없어이른바스위스형청구항인 Use of substance X ~ 형태로출원하는등논란이있었으나, 2007 년도개정된 EPC 제 54 조에서는제 2 의약용도의경우에도특허대상이된다는점을명확히하였다. Article 54 Novelty (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
46 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 종으로특허대상에배제되는것으로보아왔으나, 최근유럽특허청확대심판부는 G0002/08사건 26) 에서투여용법도특허대상에서배제되지않는다고판단하였다. 따라서투여용법및용량에관한발명도유럽에서는용도특허로보호된다고할것이다. 3) 일본일본의경우우리와동일하게투여용법및용량에관한특허출원은산업상이용가능성이없는것으로보아왔으나, 2009년개정된의약분야심사기준에서는 의약용도란 1 특정질병에의적용, 또는 2 투여시간, 투여순서, 투여량, 투여부위등의용법또는용량이특정된특정질병에의적용을의미한다. 라고하여투여용법및용량에관한발명도특허의대상이된다는점을분명히하였다. 27) (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art. 26) Abbott Respiratory, Case no. G0002/08 [2010] EPO Enlarged Bd of App. 27) 일본특허청, 특허 실용신안심사기준, 제 7 부특정기술분야의심사기준제 3 장의약발명 ( 일본특허청의이러한심사기준개정은일본지적재산전략본부의 공지의약의신용법 용량에특징이있는발명을특허대상으로보호해야한다는점과신용법 용량의의약발명을특허대상으로하는경우물의발명으로서보호하는것이바람직하다 라는정책제안을받아들인것이다. 신혜은, 전게논문, 65 면에서재인용 )
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 47 (3) 특허대상여부 의약용도발명은의약물질이갖는약리효과를밝혀해당물질이특정질환 에대해의약으로서효능을발휘하는새로운용도를대상으로하는발명으 로서, 의약용도발명의본질은의약으로서유효한물질을적절한용량과용 법으로사용하는데있으므로의약용도발명의가장중요한구성요소는 1 화합물내지조성물, 2 대상질환, 3 투여용량및 4 투여용법이라고할수 있다. 28) 이들구성요소중에서의약용도를목적으로하는새로운화합물을제조 한경우에는물질발명으로, 그리고이러한화합물의적응증으로서특정대 상질환에대한구체적인치료 예방효과가확인된경우에는의약용도발명 으로특허출원하는것이일반적이다. 실제로이사건의대상물질인엔테카 비르의경우에도새로운화합물그자체는물질특허로등록되었으며, 29) B 형간염바이러스감염치료제로서의용도는의약용도발명으로특허등록되 었다. 30) 앞서본것처럼의약이약리작용을통해특정질병에대해치료등의소기 의효과를나타내기위해서는일정범위의유효량이어야하며, 대상질환에 대한치료등의효과를위해특정부위와시기에해당의약이유효량으로서 약리효과를나타낼수있도록임상시험을거쳐최적의투여용량과투여용법 을결정하고, 해당의약을판매할때에는이러한투여용량과용법을법령에 서정하는바에따라표기하여야한다. 31) 따라서투여용량과용법은특정 물질이특정질환에대한의약적유효성분으로활용되기위해서는반드시 규명되어야하는것으로서의약용도발명의본질적구성요소중하나이므로 의약용도발명의다른구성요소와더불어특허의대상에포함되는것이마땅 28) 신혜은, 전게논문, 76 면. 29) 미국의원출원을우선권주장하면서국내에특허출원번호 10-1991-18259 호로출원되어특허제 160523 호로등록된것으로서그등록특허청구범위제 1 항은 하기일반식 (1) 의화합물또는그제약학상허용되는염 으로기재되어있다. 30) 이사건등록특허로그특허청구범위제 1 항은앞서본바와같다. 31) 약사법제 58 조는의약품에첨부하는문서에는용법 용량등을기재하여야한다고규정하고있다.
48 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 하다. 32) 다만, 투여용량과용법이의약용도발명의본질적구성요소중하나라고하더라도이러한투여용량과용법을의약용도발명의특허청구범위에필수적구성으로반드시기재해야하는것은아니다. 발명은구체화된기술적사상으로서해결하고자하는과제를설정하고실현가능한구체적인해결방법을제시하면되는것이지반드시실제로제품등으로구현되어작동내지적용이되는모습까지보여주어야하는것은아니다. 즉의약용도발명의있어서도임상시험을통해최적의투여용법과용량까지확인해서특정물질의의약적용도를특허로출원하는것이바람직한모습이겠지만, 전임상실험단계에서시험관시험내지동물시험을통해특정물질이특정질환에대해유효하다는사실을규명하고이를바탕으로의약용도발명을특허출원하면충분하다할것이다. 이는다른분야의발명과의형평성측면에서도그렇고통상적으로임상시험에많은시간과비용이소요되는의약분야의특성을고려할때에도전임상시험을통해의약적유용성이규명된정도에서의약용도발명성립을인정하고보호하는것이의약산업의발전을도모하는바람직한방향이라할것이다. 임상시험을통해결정되는의약의투여용량과용법은첫번째의약용도발명에포함시켜특허출원을할수도있지만, 많은경우첫번째의약용도발명이후에투여용량과용법을특정해서제2의의약용도발명으로특허출원하는경향이있는데이는첫번째의약용도발명의개량발명으로볼수있다. 투여용량과용법이특정된제2의의약용도발명의경우첫번째의약용도발명의명세서에전임상시험수준이지만특정물질의의약적용도로서유효 32) 이사건대상판결의다수의견참조 ( 의약이부작용을최소화하면서효능을온전하게발휘하기위해서는약효를발휘할수있는질병을대상으로하여사용하여야할뿐만아니라투여주기 투여부위나투여경로등과같은투여용법과환자에게투여되는용량을적절하게설정할필요가있는데, 이러한투여용법과투여용량은의약용도가되는대상질병또는약효와더불어의약이그효능을온전하게발휘하도록하는요소로서의미를가진다. 이러한투여용법과투여용량은의약물질이가지는특정의약리효과라는미지의속성의발견에기초하여새로운쓰임새를제공한다는점에서대상질병또는약효에관한의약용도와본질이같다고할수있다. ).
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 49 함량이어느정도개시되어있는경우가대부분이므로그진보성을인정받기는쉽지가않을수가있다. 그리고임상시험을통해특정한투여용량과용법이이미규명된경우에도추가적인임상시험을통해새로운투여용량과용법을밝혀특허출원을하는경우가있을수있는데, 이는이른바제2의투여용량및용법관련의약용도발명으로서첫번째투여용량과용법과비교하여현저한효과가입증되어야만진보성을인정받을수있을것이다. 4. 투여용량및용법과의료행위의경계 투여용량및용법과관련된의약용도발명을특허대상으로포함하게되면이러한투여용량과용법을의료행위와어떻게구분할지가문제될수있다. 의료행위라함은의학적전문지식을기초로하는경험과기능으로진료, 검안, 처방, 투약또는외과적시술을시행하여하는질병의예방또는치료행위및그밖에의료인이행하지아니하면보건위생상위해가생길우려가있는행위를의미한다. 33) 따라서의사가환자치료등의목적을달성하기위해서는일정한투여용량및용법으로처방내지투여등의의료행위를해야만한다. 일반적으로의약은환자의치료등을목적으로의사의처방에따라필요시약사의조제를거쳐환자에게투여되게되는데이과정에서특허받은투여용량및용법에따라투약이이루어지는경우특허침해문제가발생될수도있다. 특허법제2조에서정의하고있는 실시 는 물건의발명인경우그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 를말하고, 방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위 가해당된다. 위에서살핀것처럼투여용량및용법에관한의약용도발명을방법의발명으로본다면특허받은투여용량내지용법을사용하는행위가특허의실시가된다. 34) 특허권자내지실시권자가아닌제3의제약회사가 33) 대법원 1999.3.26. 선고 98 도 2481 판결. 34) 특허법제 2 조에서규정하고있는 실시 의정의에서보듯이방법의발명에비해물건의
50 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 특허받은투여용량내지용법을표기하여의약을판매하는경우물질특허 내지다른의약용도발명에대한침해가능성여부는별론으로하고투여용 량내지용법에대한특허침해의책임을묻기는어려울수있다. 35) 환자가 특허받은투여용량내지용법으로해당의약을복용하는경우에는상업적 실시가아니어서그책임을물을수없는것은당연하고, 다만의사가의료 행위의하나로특허받은투여용량내지용법으로처방또는투약등을하게 되면해당방법을상업적으로실시하는것이어서별도로달리규정하는바 가없으면특허침해가될수있다. 그러나의료행위의공익적측면을고려하면특허받은투여용량내지용 법으로의료행위를한다고하여특허침해의책임을의사에게묻기는어려운 측면이있다. 판례 36) 와특허청의실무에따르면의료행위에관한발명은산 업상이용할수없는것으로특허의대상이되지않는다고보고있다. 그러 나의료행위에관한발명을특허법에명시적으로규정하는바없이특허청 의심사실무내지판례를통해서만산업상이용가능성이없음을이유로특 허대상에서제외하는것은성문법주의를원칙으로하는우리법제와맞지도 않고법적안정성도해칠우려가있기때문에바람직한방법으로볼수가없 다. 37) 법의예측가능성과안정성을도모하는측면에서보면의료행위와관련된 발명이더라도특허대상이되는것으로보고, 다만의사와병원의의료행위 발명의실시범위가더포괄적이므로, 투여용량및용법에관한의약용도발명을물건의발명으로보게되면해당특허권의효력범위가방법의발명으로보는것에비해더욱넓어지게된다. 35) 이경우해당제약회사에게기여내지유도침해의책임이있다고할수도있으나, 우리특허법에서규정하는바가없어그책임을묻기는어렵다. 36) 대법원 1991.3.12. 선고 90 후 250 판결등참조. 37) 신혜은교수님도비슷한의견인것으로보인다 ( 신혜은, 전게논문, 46 면참조 ). 참고로의료방법발명의보호방법에관한문제는여러의견이있을수있으나 ( 설민수, 의료행위의특허대상성 : 산업상이용가능성의한계를넘어, 인권과정의통권 425 호, 2012; 홍석경, 리서치툴특허의이용에관한연구, 지식재산연구 제 10 권제 3 호, 2015; 김병일 이봉문, 의료발명의법적보호, 한국지식재산연구원연구보고서, 2001; 정차호 이은지, 의료방법발명의영업비밀로서의보호, 지식재산연구 제 8 권제 1 호, 2013 등 ), 이글의주제를벗어나는것으로여기에서자세한논의는생략한다.
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 51 인경우에는특허침해로보지않는다는면책규정을별도로두는쪽으로입법화하는것이바람직하다할것이다. 이와관련해서의사와병원의의료행위는특허침해대상에서제외된다는면책규정 (Doctor/Hospital Infringement Immunity) 을별도로두고있는미국특허법을참고해볼수있다. 38) 그러나미국특허법상이러한면책규정은의료행위가의약조성물을특허받은방법으로사용하는경우에는적용되지않는다는점에유의할필요가있다. 39) Ⅳ. 대상판결의의의및평가 대상판결은그간특허실무와학계에서논란이있었던투여용량및투여 용법과관련된의약용도발명의특허대상여부와관련해서투여주기와단위 투여량은조성물인의약물질을구성하는부분이아니라의약물질을인간등 에게투여하는방법이어서특허를받을수없는의약을사용한의료행위이 거나, 조성물발명에서비교대상발명과대비대상이되는그청구범위기재 에의하여얻어진최종적인물건자체에관한것이아니어서발명의구성요 소로볼수없다는취지로판시한대법원의기존판결들을변경하고, 40) 투여 용법과투여용량을새롭게한의약용도발명도특허의대상이된다는점을 명확히하였다는점에서그의미가크다. 41) 아울러지재권분야에서흔치않 38) 35USC 287(c): Limitation on damages and other remedies; marking and notice: (1) With respect to a medical practitioner s performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b), the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity. 39) 35USC 287(c) (2) For the purposes of this subsection: (F) the term patented use of a composition of matter does not include a claim for a method of performing a medical or surgical procedure on a body that recites the use of a composition of matter where the use of that composition of matter does not directly contribute to achievement of the objective of the claimed method. 40) 대법원 2009.5.28. 선고 2007 후 2926 판결, 대법원 2009.5.28. 선고 2007 후 2933 판결등. 41) 이사건대상판결의다수의견참조 ( 동일한의약이라도투여용법과투여용량의변경에
52 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 은대법원의전원합의체판결로서일부대법관의별개의견과더불어주심 대법관의보충의견을통해특허법관련쟁점에대한대법관의여러의견들이 적극적으로피력되어특허법의주요현안에대한다양한논의를검토하고 발전시킬수있는계기가마련되었다는점에서도그의미가있다. 그러나대상판결은 의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와 함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량 은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하 도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는 구성요소가될수있다고보아야한다 고하여투여용법과투여용량은의료 행위그자체가아니라고명확히단언하고있고이러한투여용법과투여용 량이특정된의약용도발명은방법의발명이아닌물건의발명이라고보고 있어문제가있다. 투여용법과투여용량이의료행위의일형태에포함된다 는점은앞서본바와같고, 투여용법과투여용량이특정된것을포함한의 료용도발명그자체는물건의발명이아닌방법의발명이라는점또한앞서 살핀바가있다. 특히이점과관련해서는 물건의발명은그구성상 시간의 경과 라는요소를가지고있지아니하다는점에서방법의발명이나물건을 생산하는방법의발명과구별된다. 투여용법과투여용량은 특정용량의의 약을일정한주기로투여하는방법 과같은 시간의경과 라는요소를포함하 고있어이를발명의구성요소로보는견해는물건의발명으로서의의약용 따라약효의향상이나부작용의감소또는복약편의성의증진등과같이질병의치료나예방등에예상하지못한효과를발휘할수있는데, 이와같은특정한투여용법과투여용량을개발하는데에도의약의대상질병또는약효자체의개발못지않게상당한비용등이소요된다. 따라서이러한투자의결과로완성되어공공의이익에이바지할수있는기술에대하여신규성이나진보성등의심사를거쳐특허의부여여부를결정하기에앞서특허로서의보호를원천적으로부정하는것은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지한다는특허법의목적에부합하지아니한다. 그렇다면의약이라는물건의발명에서대상질병또는약효와함께투여용법과투여용량을부가하는경우에이러한투여용법과투여용량은의료행위그자체가아니라의약이라는물건이효능을온전하게발휘하도록하는속성을표현함으로써의약이라는물건에새로운의미를부여하는구성요소가될수있다고보아야하고, 이와같은투여용법과투여용량이라는새로운의약용도가부가되어신규성과진보성등의특허요건을갖춘의약에대해서는새롭게특허권이부여될수있다. ).
서을수 투여용량내지투여용법을구성요소로하는의약용도발명의특허대상여부 53 도발명의성격과조화되기어렵다. 라는이사건대상판결의별개의견은충분히경청할만한지적이라할것이다. 아울러이사건대상판결에서주심대법관의보충의견처럼 의약용도발명의물건의발명으로서의성격에비추어볼때청구범위에기재되어있는의약용도는이미방법으로서의의료행위가아니라의약물질의쓰임새를제공함으로써의약의권리범위를특정하는요소로서의미를가질뿐이므로이러한의약용도발명에특허를부여한다고하여사람을치료하는등의방법으로서의의료행위자체에특허를부여하는것이라고볼수는없다. 투여용법과투여용량에관한의약용도발명이물건의발명형태로청구범위가기재되고그청구범위에투여용법과투여용량이부가요소로포함되더라도이러한투여용법과투여용량은여전히사람의치료등에관한방법, 즉의료행위라고보는것은앞서본바와같이물건의발명형태로특허대상성이인정되는의약용도발명의본질에부합하지아니하는해석이다. 라고하여물건의발명의특허청구범위에기재된의약용도를해당물질의의약적쓰임새로권리범위를특정하는구성요소로보는태도가제법으로한정된물건의발명과관련된법원의최근판례들 42) 의취지와부합되는지도의문시된다. 또한이사건대상판결의다수의견처럼의약의투여용법과투여용량을개발하는데단지많은비용과노력이소요되기때문에특허로서보호되어야한다는주장 43) 은특허법의보호대상인발명은 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 으로특허를통해보호하고자것이개발과정 42) 대법원 2015.1.22. 선고 2011 후 927 판결, 대법원 2015.2.12. 선고 2013 후 1726 판결. 43) 이사건대상판결의다수의견 ( 의약물질은다양한속성을가지고있으므로, 의약물질자체가알려져있더라도그구체적인약리효과는다각도의시험을거쳐야비로소밝혀지는경우가많고, 약리효과에기초한새로운용도를개발하기위하여는오랜기간의임상시험에따른비용과노력이소요되는점에서, 이와같은용도의개발을특허로써보호하여장려할필요가있다. 특정한투여용법과투여용량을개발하는데에도의약의대상질병또는약효자체의개발못지않게상당한비용등이소요된다. 따라서이러한투자의결과로완성되어공공의이익에이바지할수있는기술에대하여신규성이나진보성등의심사를거쳐특허의부여여부를결정하기에앞서특허로서의보호를원천적으로부정하는것은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지한다는특허법의목적에부합하지아니한다. )
54 지식재산연구제 11 권제 3 호 (2016 년 9 월 ) 에서투자된땀에대한보상이아니라산업적으로의미가있는기술적사상 의진보를이룬그결과에대한보호라는점을간과한측면이있어보인다. Ⅴ. 결론 대상판결은그간논란이있었던투여용량및투여용법과관계된구성또한의약용도발명의특허대상에포함된다는점을명확히하였다는점에서그의미가적지않으나, 투여용량과투여용법은의료행위의수행과정에서이루어지는경우가많아이를구분하기가쉽지않으며, 의약용도발명, 특히투여용법과투여용량에관한의약용도발명은그속성상물질의발명이라기보다는방법의발명이라고보는것이타당함에도불구하고이와다른입장에터잡고있어이에대한추가적인검토와논의가필요할것으로보인다. 특히투여용법과투여용량이특허대상에포함하게되면해당특허권의효력이불가피하게의사의의료행위와충돌되는장면이생길수밖에없다. 이러한충돌은투여용법과투여용량을포함한의약용도발명을방법의발명으로볼지또는물건의발명으로볼지에상관없이일어날수있다. 특허법제2 조에서정의하고있는 실시 라는개념에서알수있는것처럼통상적으로방법의발명보다물건의발명의특허권효력이보다넓다고할것이므로이사건대상판결의다수의견처럼투여용법과투여용량관련의약용도발명을물건의발명으로보게되면투여용법과투여용량과관련된특허권이의사의의료행위에까지효력을미치는상황을달리막기가어려워진다. 또한의료행위에관한발명을특허법에명시적으로규정하는바없이특허청의심사실무내지판례를통해서만산업상이용가능성이없음을이유로특허대상에서제외하는것도성문법주의원칙에부합하지않는측면이있다. 아울러한국표준산업분류 44) 등에서보듯이의료업또한산업분야의한 44) 통계청통계분류포털중한국표준산업분류 (KSIC), https://kssc.kostat.go.kr.