ISSN 2093-9035 2014. 6.
일러 두기 1. 본 책자는 결정계 심결취소소송 사례를 통해 최근 법원의 판단경향을 분석하고 정리함으로써 심사 심판 및 소송수행 업무에 도움을 주고자 발간한 것입니다. 2. 본 책자는 14년 1 ~ 4월 선고된 후 확정된 특허법원 및 대법원 사건에 대한 원 피고 간의 주장, 심결 판결 요지 및 소송수행관의 검토 의견을 쟁점 중심으로 정리하였으며, 판결문에 나타나지 않은 구체적인 입증방법(증거자료) 등을 수록하였습니다. 3. 가능하면 다수의 판례를 분석하여 수록함으로써, 법원의 판단경향을 심사 심판관 및 소송수행관의 다양한 업무수행에 활용할 수 있도록 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다. 4. 아울러, 이 책자에 기재된 작성자의 의견은 법원이나 특허심판원의 공식적인 입장과는 관련이 없음을 밝혀둡니다.
목 차 Ⅰ. 상표디자인 분야 1. 2013후2842 거절결정(상) 2014. 1. 16. 선고, 심리불속행기각 3 2. 2013후2330 거절결정(상) 2014. 2. 27. 선고, 파기환송 11 3. 2013후3265 거절결정(상) 2014. 3. 14. 선고, 심리불속행기각 22 4. 2014후225 거절결정(상) 2014. 4. 10. 선고, 심리불속행기각 31 5. 2013허6257 거절결정(상) 2014. 1. 10. 선고, 심결취소 39 6. 2013허9898 거절결정(상) 2014. 3. 28. 선고, 청구기각 52 - i -
7. 2013허8680 거절결정(상) 2014. 2. 12. 선고, 청구기각 60 8. 2014허10 거절결정(상) 2014. 4. 11. 선고, 청구기각 68 9. 2013허7946 거절결정(상) 2014. 4. 17. 선고, 청구기각 74 10. 2014허638 거절결정(상) 2014. 4. 24. 선고, 청구기각 83 Ⅱ. 기계금속건설 분야 1. 2013후2637 거절결정(특) 2014. 01. 16. 선고, 심리불속행기각 93 안과용 누진 원주 렌즈 2. 2013후2811 거절결정(특) 2014. 2. 14. 선고, 심리불속행기각 112 안과용 누진 원주 렌즈핀 미러 커터 및 이것에 장착되는 스로우어웨이팁 3. 2013후3234 거절결정(특) 2014. 03. 14. 선고, 심리불속행기각 131 내연기관용 배기가스 터보 과급기 4. 2013후3388 거절결정(특) 2014. 03. 14. 선고, 심리불속행기각 149 무한동력발생장치 5. 2013후3302 거절결정(특) 2014. 03. 14. 선고, 심리불속행기각 157 분실방지용 자동차 커버 - ii -
6. 2013허4251 거절결정(특) 2014. 01. 09. 선고, 청구기각 171 경사진 플랫 웹을 가지는 레버링 및 이를 이용한 뚜껑 링 결합체 7. 2013허5810 거절결정(특) 2013. 2. 4. 선고, 청구기각 184 판형 열교환기의 구조 8. 2013허7458 거절결정(특) 2014. 02. 11. 선고, 청구기각 201 전기에너지 절약형 항온제습기 9. 2013허7441 거절결정(특) 2013. 3. 28. 선고, 청구기각 220 파쇠 더미의 에너지 공급 향상 공법 Ⅲ. 화학생명공학 분야 1. 2013후2453 거절결정(특) 2014. 1. 16. 선고, 심리불속행기각 243 유효한 항고혈당증 및 항고지질증 활성을 갖는 PPAR광범위 어고니스트로서 치환 아릴알카노 산 유도체 2. 2013후3142 거절결정(특) 2014. 2. 13. 선고, 심리불속행기각 257 편작 온기구를 이용한 인체의 기( 氣 ), 혈( 血 ) 소통강화법 3. 2013후2804 거절결정(특) 2014. 2. 28. 선고, 심리불속행기각 263 단일벽, 다중벽, 기능성 및 도핑 탄소 나노튜브 및 이의 복합체 4. 2014후34 등록정정(특) 2014. 4. 10. 선고, 심리불속행기각 279 장식용 띠 5. 2014후65 거절결정(특) 2014. 04. 10. 선고, 심리불속행기각 285 아미딘 관능기를 가진 의약물질의 생체이용성을 향상시키는 방법 6. 2013허3470 거절결정(특) 2014. 01. 16. 선고, 심결취소 295 취성재료용 스크라이빙 휠, 및 이를 이용한 스크라이브 방법, 스크라이브 장치 및 스크라이브 공구 - iii -
7. 2013허6196 거절결정(특) 2014. 1. 16. 선고, 청구기각 331 G-CSF의 액상 조성물 8. 2013허1313 거절결정(특) 2014. 01. 28. 선고, 심결취소 346 취성재료용 스크라이빙 휠, 및 이를 이용한 스크라이브 방법, 스크라이브 장치 및 스크라이브 공구 Ⅳ. 전기전자 정보통신 분야 1. 2013후2705 거절결정(특) 2014. 1. 16. 선고, 심리불속행기각 367 유무선 휴대전화 접속분리 프리녹음전화기장치 2. 2012후627 정정(특) 2014. 2. 13. 선고, 상고기각 370 회전 대칭형의 광각 렌즈를 이용하여 전방위 영상 및 직선수차보정 영상을 얻는 방법 및 그 영상 시스템 3. 2013후2781 거절결정(특) 2014. 2. 27. 선고, 상고기각 387 태양전지 전극형성용 페이스트 조성물 4. 2013후3159 거절결정(특) 2014. 3. 27. 선고, 심리불속행기각 408 합리적 청정 동력장치의 이론 및 구조 5. 2013허5803 거절결정(특) 2014. 1. 10. 선고, 청구기각 423 계면 접착 가열 층을 가진 가변 저항 메모리 디바이스, 이를 이용한 시스템 및 이를 형성하는 방법 6. 2013허6844 거절결정(특) 2014. 1. 10. 선고, 청구기각 439 가상 커뮤니티에서 담화를 관리하기 위한 방법 및 시스템 7. 2013허7731 거절결정(특) 2014. 2. 28. 선고, 청구기각 454 인터넷을 통한 디지털 상품 거래 시스템 및 디지털 상품 판매 정보 제공 방법 - iv -
Ⅰ상표디자인 분야 - 1 -
1. 2013후2842 거절결정(상) 2014. 1. 16. 선고, 심리불속행기각 사건 요약 이 사건 출원상표 지정상품/ 서비스업 관련번호 주요쟁점 심결요지 판결요지 상품류 구분 제9류의 건축 및 산업절연 계측용 컴퓨터소프 트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상 황 및 주택의 기술적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어 서비스업류 구분 제42류의 Advice on building construction, especially physical construction calculations and thermal calculations for buildings and installations of the home automation and operation type 등 국제등록번호 심판번호 1051110 2012원5506 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부 이 사건 국제등록출원상표서비스표 는 타 인의 선등록상표서비스표 제13222호 와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 특허법원(청구기각) - 외관을 대비하면, 양 상표/서비스표의 외관은 문자의 수, 구 성문자 등이 달라 서로 유사하지 않다. - 호칭을 대비하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 요부인 아이 소버 로, 선등록상표/서비스표는 요부인 아이소바 로 각 약 칭될 수 있는데, 이 경우 양 상표/서비스표의 요부의 호칭은 전체 음절수가 같고, 네 번째 음절의 모음 부분만이 ㅏ 와 ㅓ 로서 다를뿐 나머지 부분인 첫 번째부터 세 번째까지 의 음절 전부와 네 번째 음절의 초성은 모두 동일하여 전체적 인 청감이 유사하므로 서로 유사하다. - 관념을 대비하면 이 사건 출원상표, /서비스표는 별다른 의 미가 없는 조어이고, 선출원상표/서비스표는 관념이 동중원 소 또는 등압선 이기는 하나 일반 소비자들이 알기 어려운 단어이므로, 양 상표/서비스표의 관념은 서로 대비하기에 적절 - 3 -
하지 않다. 결국, 양 상표/서비스표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 대 비하기에 적절하지 않으나, 요부의 호칭이 유사하여 앞서 본 바와 같이 동일 유사한 지정상품인 소프트웨어 에함께 사 용될 경우에 일반 수요자나 거래자들로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으키게할 염려가 있으므로, 전체적으로 표장이 유사 하다 할 것이다. - 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 선등록상표/서비스표와 일부 지정상품 및 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하므로, 이 사건 출원상표/서비스표 전부가 상표/서비 스표등록받을 수 없다 할 것이다 대법원(상고기각) - 상고심 절차에 관한 특례법 제4조 제1항 각 호에 정한 사유 를 포함하지 아니하거나 이유가 없다고 인정되므로, 위 법 제 5조에 의하여 상고를 기각함 - 4 -
원고 주장 - 이 사건 출원상표/서비스표인 는 전체로서 관찰되 고, 와 로 분리관찰되지 않아, 선등록상표/서비 스표와 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하여 표장이 유사하지 않으므로 상표 법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다 할 것임에도, 이와 결론을 달리하 여 이 사건 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하다. 피고 주장 - 이 사건 출원상표 는 영문자 부분과 부분이 분리되어 있고, 앞부분의 는 구성 알 파벳 6자가 모두 대문자로 표기되어 있는데 비하여 뒷부분의 8자는 Tech, Calc 두 개단어의 약자로 직감되는 알파벳 대문자와 소 문자들로 결합 구성되어 있어 부분과 부분 이 외관상 더욱 쉽게 분리관찰됨. - 칭호에 있어서 이 사건 출원상표는 앞서 본 바와 같이 앞부분 와 뒷부분 가 분리되어 인식되는 것이 자연스럽고 전체적 으로는 한글 8음절로 지나치게 길게 호칭되는 사정으로 인하여, 주로 인식되 는 부분에 의하여 아이서버 로 약칭될 것이고, 이럴 경 우에 선등록상표 도 그 지정서비스 업인 제38류, 제42류와 관련하여 볼 때 COMMUNICATIONS 는 부기적, 기술적인 표현에 해당하므로 결국 주요부인 와 알파벳 구성이 유사하고 호칭도 영어사전에 의한 미국식 발음인 아이서바 로 유사하며, 전체적으로 호칭되더라도 전체 8음절과 11음절 중에서 첫음절의 주요부가 아이서버, 아이서바 로 유사하여 전체적으로도 유사하게 청감된다고 할 것임 검토 의견 이 사건의 주요 쟁점은 선등록 상표와 호칭의 유사 여부 인데, 소송 수행단계 에서 이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표와 칭호에 있어서 이 사건 출원상 표 는 앞부분 와 뒷부분 가 분리되어 인식되는 것이 자연스럽고 전체적으로는 8음절로 지나치게 길게 호 - 5 -
칭되는 사정으로 인하여, 주로 인식되는 부분에 의하여 아이 서버 로 약칭될 것이고, 이럴 경우에 선등록상표 의 부기적 표현을 제외한 주요부인 와 알파벳 구성이 유사하고 호 칭도 4음절 중 맨 끝 한 음절만 버 와 바 로 전체적인 칭호가 극히 유사 하게 청감 된다는 점을 쟁점으로 주장하여 특허법원과 대법원의 지지를 받음 특허심판원의 판단 판단 가. 판단 기준 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문 자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분 하게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라 면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고(대법원 1992. 8. 18. 선고 92후254 판결, 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 등 참조), 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사 용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일 반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 참조). 나. 구체적 판단 (1) 표장의 유사 여부 (가) 칭호의 대비 이 사건 국제등록출원상표는 전체적으로는 아이서버 테크칼크 로 호칭될 것 이나, 분리하여 관찰할 수 없을 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 또 한 비교적 긴 8음절로 호칭되므로, ISOVER 또는 TechCalc 로 분리되어 관찰될 수 있는 것으로 보이고, 이러한 경우 아이서버 또는 테크칼크 로 약칭될 수 있다 고 할 것이다. 그러나 테크칼크 가 모두 격음으로 구성되어 있어 발음하기가 어 려우므로 일반 수요자들은 주로 아이서버 로 약칭할 것으로 판단된다. 선등록 상표/서비스표는 전체적으로 아이서바 커뮤니케이션즈 로 호칭될 것이나, 분리하 - 6 -
여 관찰할 수 없을 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 또한 비교적 긴 11음절로 구성되어 있어, ISOBAR 또는 COMMUNICATIONS 로 분리되어 관찰될 수 있는 것으로 보이고 이러한 경우 아이서바 또는 커뮤니케이션즈 로 약칭될 수 있다고 할 것이다. 그러나 선등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업들이 전기통신, 광고업, 방송업 등과 관련된 것들이므로 커뮤니케이션즈 는 식별력이 매우 미약한 것에 해당하여 일반 수요자들은 주로 아이서바 로 약칭할 것으로 판단된다. 그런데 아이서 버 와 아이서바 는 마지막 음절의 모음만 다르게 호칭될 뿐 나머지는 모두 동일하므 로 호칭이 유사하다고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 국제등록출원상표가 아이서버 로 약칭될 경우, 아이서바 로 약칭될 선등록상표/서비스표와는 호칭이 유사하다고 할 것 이다. (나) 외관의 대비 이 사건 국제등록출원상표는 전체적인 표장이 과 같 고, 선등록상표/서비스표는 전체적인 표장이 와 같 은 바, 문자의 수와 구성에 있어서 서로 달라 외관이 상이하다고 할 것이다. (다) 관념의 대비 상표의 표장 자체가 아무런 의미를 내포하고 있지 않다면 다른 상표와의 관 념 대비가 불가능하다고 할 것이다. 그런데 이 사건 국제등록출원상표는 표장의 영문 자들이 사전에 나와 있지 아니한 조어로 구성된 것이어서 아무런 관념도 존재하지 아니하므로, 선등록상표/서비스표와 관념 대비는 불가능하다고 할 것이다. (라) 대비의 결과 이 사건 국제등록출원상표와 선등록상표/서비스표는 외관이 상이하고 관념 은 대비할 수 없으나, 칭호가 유사하여 전체적으로 유사한 것으로 판단된다. (2) 지정상품의 유사 여부 이 사건 국제등록출원상표의 지정상품 중 컴퓨터 소프트 웨어 는 선등록상 표/서비스표의 지정상품 기록된 검퓨터 소프트웨어 와는 동일한 유사군코드에 속할 뿐만 아니라, 상품의 속성, 용도, 수요자, 생산자 및 유통과정 등 거래 의 실정이 동일 또는 유사하여 실질적으로 동일 또는 유사한 상품에 해당한다. 다. 소결론 이 사건 국제등록출원상표는 선등록상표/서비스표와 표장이 유사하고, 그 지정상 품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결정 은 타당한 것으로 판단된다. - 7 -
특허법원의 판단 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 가. 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표/서비스표의 지정상품 등의 유사 여부 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품인 건축 및 산업절연 계측용 컴퓨터소 프트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상황 및 주택의 기술 적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어, 건물/주택의 기술 적 응용 및 작동시스템을 위한 감시인 및 보증서 요청을 목적으로 하는 텍스트작 성용 컴퓨터소프트웨어 는 선등록상표/서비스표의 지정상품인 기록된 컴퓨터소프 트웨어 의 일종이라 할 것이므로, 양 상표/서비스표의 지정상품은 동일 내지 유사 하다. 나. 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표/서비스표의 표장의 유사 여부 1) 판단 기준 둘 이상의 문자의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생 기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이 나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출 하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조). 그리고 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조). 2) 이 사건 출원상표/서비스표의 요부 가) 1 이 사건 출원상표/서비스표 는 앞부분의 와 뒷부분의 가 약간 띄어서 표기되어 있고, 앞부분 의 는 모두 알파벳 대문자임에 비하여, 뒷부분의 는 알파벳 대문자와 소문자가 섞여 있는 등 시각적으로 와 부분으로 구분되는 점, 2 와 는 모두 의미를 알기 어려운 조어일 뿐만 아니라 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 형 성하지도 않는 점, 3 이 사건 출원상표/서비스표는 그 호칭이 8음절인 아이소버 테크칼크 로 비교적 길고, 이와 같이 상표/서비스표의 호칭이 긴 경우에는 그 호칭 을 간략하게 줄여 약칭하기도 하는 것이 거래계 관행인 점, 4 는 조 어로서 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업인 건축 및 산업절연 계측 용 컴퓨터소프트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상황 및 주 - 8 -
택의 기술적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어 등과 아무 런 관련이 없는 임의어로서 인식되어 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 표지로서 충분히 기능할 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표/서비스표는 요부 인 부분만으로 약칭될 수 있다. 나) 이에 대하여 원고는, 1 이 사건 출원상표/서비스표는 와 는 모두 특별한 의미가 없는 조어로서 어느 부분이 특히 수요자의 주 의를 끌거나 그런 부분으로 인하여 상표/서비스표의 식별기능이 인정되는 상표/서비스 표가 아닌 점, 2 와 중 어느 부분이 다른 부분을 수 식하는 관계에 있지 않고, 두 부분 모두 부수적이라고 볼 수 없는 점, 3 이 사건 출원 상표/서비스표는 와 를 구성하는 각 부분의 글자모양 이 다른 부분과 구별되는 특징을 가지고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상 표/서비스표는 와 로 분리되지 않고 원칙대로 전체로 관찰될 것이라고 주장한다. 먼저, 1, 2 사정은 와 두 부분이 모두 요부로 될 수 있다는 것을 뒷받침할 뿐이고, 두 부분이 불가분적으로 결합되어 있다는 것을 뒷받침하는 것은 아니하므로, 두 부분의 분리관찰을 방해하는 사정은 되지 못한다. 다음, 3 사정과 같이 두 부분의 글자체 등이 동일하다는 것은 두 부분을 시각적 으로 관련지어 관찰할 수 있는 공통점이기는 하나, 한편 앞서 본 바와 같이 두 부분 이 띄어쓰기로 나누어져 있고, 소문자 사용 유무에 있어서 차이점이 있다는 것에 비 추어 보면, 3 사정만으로 두 부분이 시각적인 측면에서 분리관찰이 거래상 자연스 럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다. 결국, 원고 주장의 위 사정들에도 불구하고, 앞서 본 바와 같은 여러 사정들을 고려하면 이 사건 출원상표/서비스표에서 부분이 여전히 요부로 추 출될 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 3) 선등록상표/서비스표의 요부 1 선등록상표/서비스표인 는 앞 부분의 와 뒷부분의 가 약간 띄어서 표기되어 있어 시각적으로 구분되는 점, 2 선등록상표/서비스표는 그 호칭이 10음 절인 아이소바 커뮤니케이션즈 로 비교적 길고, 이와 같이 상표/서비스표의 호칭이 긴 경우에는 앞서 본 바와 같이 그 호칭을 간략하게 줄여 약칭하기도 하는 것이 거 래계의 관행인 점, 3 의 의미는 원자번호는 다르지만 질량수는 같은 원자핵을 뜻하는 동중원소( 同 重 元 素 ) 또는 기압이 같은 지점을 연결한 선을 뜻하는 등압선( 等 壓 線 ) 이고(갑 5호증, 을 4호증의 1, 2), 의 - 9 -
의미는 의사소통, 통신 인데, 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 형성하지도 않는 점, 4 한편 는 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요 자들이 그 의미를 쉽게 알 수 없으리라고 보이므로, 선등록상표/서비스표의 지정상 품인 기록된 컴퓨터소프트웨어 등과 아무런 관련이 없는 임의어로 인식될 수 있고, 그에 따라 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 표지로서 충분히 기능할 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 선등록상표/서비스표는 부분만으로 약칭될 수 있다. 4) 구체적인 대비 외관을 대비하면, 양 상표/서비스표의 외관은 문자의 수, 구성문자 등이 달 라 서로 유사하지 않다. 호칭을 대비하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 요부인 아이소버 로, 선등록 상표/서비스표는 요부인 아이소바 로 각 약칭될 수 있는데, 이 경우 양 상표/ 서비스표의 요부의 호칭은 전체 음절수가 같고, 네 번째 음절의 모음 부분만이 ㅏ 와 ㅓ 로서 다를 뿐 나머지 부분인 첫 번째부터 세 번째까지의 음절 전부 와 네 번째 음절의 초성은 모두 동일하여 전체적인 청감이 유사하므로 서로 유 사하다. 관념을 대비하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 별다른 의미가 없는 조어이고, 선출원상표/서비스표는 관념이 동중원소 또는 등압선 이기는 하나 일반 소비자 들이 알기 어려운 단어이므로, 양 상표/서비스표의 관념은 서로 대비하기에 적 절하지 않다. 결국, 양 상표/서비스표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 대비하기에 적절하 지 않으나, 요부의 호칭이 유사하여 앞서 본 바와 같이 동일 유사한 지정상품인 소프트웨어 에 함께 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 전체적으로 표장이 유사하다 할 것 이다. 다. 소결 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 선등록상표/서비스표와 일부 지정상품 및 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표/서비스 표 전부가 상표/서비스표등록받을 수 없다 할 것이다. - 10 -
2. 2013후2330 거절결정(상) 2014. 2. 27. 선고, 파기환송 사건 요약 이 사건 출원 상표 지정상품/ 서비스업 관련번호 주요쟁점 심결요지 판결요지 서비스업류 구분 제35류의 침구류 판매대행업, 이불 판매대 행업, 베개 판매대행업, 가죽 판매대행업, 폴리우레탄 가죽 판매대행업, 가방 판매대행업, 지갑 판매대행업, 양산 판매대 행업, 지팡이 판매대행업, 스프링용 가죽제 케이징 판매대행 업, 안장띠 판매대행업, 가죽밴드 판매대행업 등 다수 출원번호 심판번호 41-2011-19703 2012원7994 상표법 제6조 제1항 제7호 및 상표법 제7조 제1항 제11호 해 당여부 이 사건 출원서비스표는 위 evezary' 및 이브자리 에 의 하여 이부자리 의 뜻으로 인식되어 그 지정서비스업이 침구 류판매대행업과 관련이 있는 것으로 일반 수요자에게 직감되므 로, 이 사건 출원서비스표가 침구류판매대행업과 전혀 관련이 없는 지정서비스업인 안마기소매업, 의료용 램프소매업, 의료 용 마사지기소매업, 의료용 물침대소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리우레탄 가죽판매대행 업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판 매대행업 등에 사용될 경우에는 일반수요자로 하여금 위 지정 서비스업들이 본래 가지고 있는 성질과는 달리 침구류판매대 행업 과 관련이 있는 서비스업으로 품질을 오인하게 할 염려가 있다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로, 다른 조항의 해당여부에 대하여 살필 필요없이 그 등록을 거절한 원결정은 적법하고, 이와 상반된 청구인의 주장 은 이유 없다 할 것이다. 특허법원(청구기각) - 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호의 등록 을 받을 수 없는 식별력이 없는 서비스표에 해당 하는지에 대 - 11 -
하여 살피건대, 1 이 사건 출원서비스표는 상단에 연두색 물 결무늬 형태의 도형인 를, 중간에 영문자로 를, 우측 하단에 한글로 이브자리 를 각 결합한 표장인데, 이 사건 출원서비스표 중 한글부분인 이브자리 는 그 지정서비스업 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 베개 판매대행업 등과 관련하여 잠잘 때 몸을 덮 어서 보온하는 이불, 즉 이불과 요를 가리키는 이부자리 로 인식되므로 식별력이 없거나 미약한 점, 2 영문자 부분인 는 그 자체로 별다른 뜻이 없는 조어로 소 문자로만 구성된 eve 와 대 소문자가 혼합된 zary 로 분리관찰될 수도 있는데, 'eve'는 기독교의 성서에 나오는 아 담(adam)의 아내인 인류 최초의 여성을 나타내거나 명절이나 축제일의 전날 밤 또는 저녁을 뜻하는 evening의 약자로 사 용되고, zary'는 그 자체로는 별다른 뜻이 없는 조어로서 한글로 자리 로 읽을 수 있으므로 사람이나 물체가 차지하 고 있는 공간을 의미하는 단어로 인식될 수 있는 점, 3 의 상단에 곡선으로 된 연두색의 도형이 결합되어 새로운 시각적 효과를 주고 있고, 로 결합되어 사용되었을 때 일반 수요자나 거래자들에게 이부 자리 로 직감된다고 보기 어려워 식별력을 부정할 수 없는 점, 4 이 사건 출원서비스표 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업 등의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 를 우측 하단에 영문자 부분보다 비교적 작은 크 기로 배치하고, 식별력이 있는 를 보다 상대적 으로 크게 상단 및 중간 부분에 수직으로 배치하여 부분이 시각적으로 두드러져 보이는 점 등을 종합하여 보면, 부분은 위 지정서비스업과 관련하여 식별력을 가지는 표장이라 할 것이다. 대법원(상고기각) - 이 사건 출원서비스표(출원번호 제41-2011-19703호) 중 한글 부분 이브자리 는 일반 수요자들에게 사람이 잠잘 때 쓰는 이불과 요를 가리키는 이부자리 로 인식되고, 영문자 부분 도 우리나라의 영어보급 수준과 함께 그 우측 하단에 한글 이브자리 가 기재되어 있는 점에 비 추어 볼 때, 일반 수요자들은 이를 이브자리 로 발음하여 - 12 -
역시 사람이 잠잘 때 쓰는 이부자리 로 인식할 것으로 보 인다. 따라서 이 사건 출원서비스표 중 위 부분은 그 지정서 비스업 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 침구류 판 매알선업, 업 등을 포함하여 사람의 잠자리용 물품과 관련된 제반 서비스업(이하 이 사건 지정서비스업 이라고 한다)에 관하여 그 품질.효능.용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들부분의 결합으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 이 사건 지정서비스업에 관하여 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구 의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수없 는 서비스표 에 해당한다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원서비스표가 이 사건 지정서 비스업에 관하여 식별력이 있다고 인정하고 말았으니, 원심 판결에는 서비스표의 식별력에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이 유의 주장은 이유 있다. 특허법원(파기환송) - 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분은 그 지정서비스업 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 침구류 판매알선업, 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류판매알선업, 인터넷 을 이용한 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류 판매대 행업,인터넷을 이용한 이불 판매대행업, 침구류 도매업, 이불 도매업, 의료용 물침대 소매업,의료용 물침대 판매대행업 등을 포함하여 사람의 잠자리용 물품과 관련된 제반 서비스업 에 관하여 그 품질.효능.용도 등을 보통으로 사용하는 방법으 로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연 두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식 하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들 부분의 결합 으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 위 지정서비스업에 관하여 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구 의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표 에 해당한다 - 13 -
원고 주장 - 이 사건 출원서비스표의 영문 부분은 'eve'와 zary 라는 상이한 단어를 조 합하여 새롭게 만든 조어로, 이브의 보금자리 나 포근하고 편안한 저녁 의 잠자리 등의 복합적인 관념을 연상시켜 강한 식별력이 있고, evezary 와 이브자리 에 대하여 이미 여러 건의 상표와 서비스표 등록 이 이루어졌으므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. - 원고는 1986년부터 현재까지 evezary'와 이브자리 라는 브랜드명을 침 구류에 광범위하게 사용해왔고, 2007년 기준으로 연매출액 1,200억 원, 시 장점유율 36%를 상회하는 업계 1위의 브랜드로 전국에 500여 개의 대리점 이 운영되고 있으며, 지속적으로 상당한 액수의 광고비를 들여 홍보를 하고 있어, 이 사건 출원서비스표가 일반 수요자와 거래자들 사이에서 원고의 업무 와 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있으므로 상표법 제6 조 제2항에 의해 서비스표 등록을 받을 수 있다. - 이 사건 출원서비스표는 영문 evezary'와 한글 이브자리 및 연두색의 색채와 도형을 결합한 표장으로서, 표장의 구성을 살펴보아도 안마기소매 업, 의료용 램프소매업, 의료용 마사지기소매업 등 의 지정서비스업과는 어 떠한 경제적 견련관계가 존재하지 아니하여, 이 사건 출원서비스표를 위와 같은 지정서비스업과 관련하여 사용하더라도 품질 가공방법 원재료 등을 오 인하게 할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다 피고 주장 - 가) 일반 수요자나 거래자들은 이브자리 와 이부자리 를 혼동해서 사 용하는 경향이 있고 그 발음도 비슷하며, evezary 도 이브자리로 음역되 어 이 사건 출원서비스표를 이부자리 로 직감할 것이므로, 이 사건 출원 서비스표는 그 지정서비스업중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 베개 판매대행업, 매트리스 판매대행업 등 침구류와 관련된 판매대행업이나 판 매알선업의 서비스 제공 대상 상품인 침구류, 이불, 매트리스 등을 기술하는 표현에 불과하여 식별력이 없어 위 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다. - 이 사건 출원서비스표는 국내에 현저하게 알려져 있다고 보기 어렵고, 모든 지정서비스업에 대하여 사용에 의한 식별력을 얻었다고 볼 증거가 없으므로 상표법 제6조 제2항에 의한 식별력 취득은 인정될 수 없다. - 14 -
- 이 사건 출원서비스표는 이불과 요를 가리키는 이부자리로 쉽게 인식되어 그 지정서비스업이 침구류판매대행업과 관련이 있는 것으로 일반 수요자에게 직 감되는데, 이 사건 출원서비스표가 침구류판매대행업과 관련이 없는 지정서 비스업인 안마기소매업, 의료용 램프소매업, 의료용 마사지기소매업, 의료 용 물침대소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리우레탄 가죽판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행 업, 지팡이판매대행업 등에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 위 지정서 비스업들이 본래 가지고 있는 성질과는 달리 침구류판매대행업과 관련이 있 는 서비스업으로 품질을 오인할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11 호에 해당한다. 검토 의견 이 사건의 주요 쟁점은 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원서비스표가 상표법 제 6조 제1항 제7호와 제7조 제1항 제11호에 해당하는지와 만일 제6조 제1항 제7 호에 해당한다면 같은 조 제2항에 의해 식별력을 취득하였는지 여부인데, 소송 수행단계에서 이 사건 출원상표는 와 이를 영문으로 음 역 표기한 가 결합된 이 사건 출원서비스표는 특히 침구류 상 품 및 서비스업과 관련하여 일반수요자나 거래자들 모두에게 그 사용이 개방 되어야 할 표현이기 때문에 이를 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용케 할 수 없는 표장이고 일상생활에서 흔히 사용되고 있어서 수요자가 누구의 업 무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당 한다고 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당함을 쟁점으로 주장하여 특허법원과 대법원의 지지를 받음 특허심판원의 판단 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 참조). - 15 -
나. 구체적 판단 위와 같은 관점에서 살펴보면, 이 사건 출원서비스표는 와 같이 구성된 문자와 도형의 결합표장으로서 이 사건 출원서비스표의 구성 중 문자부 분인 evezary'와 이브자리 는 사전에 등재되어 있지 않은 조어( 造 語 )이고, 그 중 evezary'는 그 아래에 나란히 배치된 한글에 따라 이브자리 로 읽히는바(한글 음역상으로 도 이브자리 로 읽힌다), 일반 거래자나 수요자들은 대부분 위 evezary' 및 이브자리 를 침구( 寢 具 ) 또는 이불과 요를 가리키는 이부자리 로 쉽게 인식할 것으로 판단된다. 그러므로 이 사건 출원서비스표는 위 evezary' 및 이브자리 에 의하여 이부자리 의 뜻으로 인식되어 그 지정서비스업이 침구류판매대행업과 관련이 있는 것으로 일반 수 요자에게 직감되므로, 이 사건 출원서비스표가 침구류판매대행업과 전혀 관련이 없는 지 정서비스업인 안마기소매업, 의료용 램프소매업, 의료용 마사지기소매업, 의료용 물침 대소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리우레탄 가죽 판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판매대행업 등 에 사용될 경우에는 일반수요자로 하여금 위 지정서비스업들이 본래 가지고 있는 성 질과는 달리 침구류판매대행업 과 관련이 있는 서비스업으로 품질을 오인하게 할 염려 가 있다고 판단된다. 따라서, 이 사건 출원서비스표는 그 구성 자체가 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 다. 소결론 그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로, 다른 조항의 해당여부에 대하여 살필 필요없이 그 등록을 거절한 원결정은 적법하고, 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다 할 것이다. 특허법원의 판단 이 사건 심결의 당부에 대한 판단 가. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 1) 판단기준 상표법 제6조 제1항 제7호의 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관 련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내 지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 - 16 -
상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과 의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고(대법원 200 7. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 등 참조), 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 판단 가) 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호의 등록을 받을 수 없는 식별력이 없는 서비스표에 해당하는지에 대하여 살피건대, 1 이 사건 출원서비스표는 상단에 연두색 물결무늬 형태의 도형인 를, 중간에 영문자로 를, 우측 하단에 한글로 이브자리 를 각 결합한 표장인데, 이 사건 출원서비스표 중 한글부분인 이브자리 는 그 지정서비스업 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 베개 판매대행업 등과 관련하여 잠잘 때 몸을 덮어서 보온하는 이불, 즉 이불과 요를 가리키는 이부자리 로 인식되므로 식별력이 없거나 미약한 점, 2 영문자 부분인 는 그 자체로 별다른 뜻이 없는 조어로 소문자로만 구성된 와 대 소문자가 혼합된 로 분리관찰될 수도 있는데, ' '는 기독교의 성서에 나오는 아담(adam)의 아내인 인류 최초의 여성을 나타내거나 명절이나 축제일의 전날 밤 또는 저녁을 뜻하는 evening의 약자로 사용되고, '는 그 자체로는 별다른 뜻이 없는 조어로서 한글로 자리 로 읽을 수 있으므로 사람이나 물체가 차지하고 있는 공간을 의미하는 단어로 인식될 수 있는 점, 3 의 상단에 곡선으로 된 연두색의 도형이 결합되어 새로운 시각적 효과를 주고 있고, 로 결합되어 사용되었을 때 일반 수요자나 거래자들에게 이부자리 로 직감된다고 보기 어려워 식별력을 부정할 수 없는 점, 4 이 사건 출원서비스표 중 침구류 판매대행업, 이불 판매대행업 등의 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약한 를 우측 하단에 영문자 부분보다 비교적 작은 크기로 배치하고, 식별력이 있는 를 보다 상대적으로 크게 상단 및 중간 부분에 수직으로 배치하여 부분이 시각적으로 두드러져 보이는 점 등을 종합하여 보면, - 17 -
부분은 위 지정서비스업과 관련하여 식별력을 가지는 표장이라 할 것이다. 나) 또한 1 원고는 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장에 대해 지정상품을 달 리하여 상표출원하여, 2012. 8. 17. 상품류 구분 제24류인 가벼운 모포, 누비이불, 매 트리스용 커버, 모포, 이불커버, 침대시트 등의 지정상품에 대하여 상표등록번호 제 931132호로(갑 제15호증의1), 상품류 구분 제27류인 욕실용 매트, 러그(깔개), 미끄럼 방지매트 등의 지정상품에 대하여 상표등록번호 제931133호로(갑 제15호증의2), 상품 류 구분 제20류인 공기팽창식 목보조용 쿠션, 배개, 쿠션, 매트리스, 방석 등의 지정 상품에 대하여 상표등록번호 제931148호로(갑 제15호증의3) 각 상표등록이 이루어진 점, 2 원고는 위 지정상품들과 관련하여 와 그 상단에 또는 를 결합한 표장이나 표장 등에 대해 상표출원을 하여 상표등록이 이루어진 점(상표등록번호 제909611호, 제910765호, 제909619호, 제910198호, 제868366호 등, 갑 제15호증의4 내지 12), 3 이 사건 출원서비스표가 출원되기 전후로 원고 이외의 자가 이 사건 출원서비스표와 같 은 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하였다거나 사용하고 있다고 볼 자료가 없는 점, 4 우리나라의 영어 보급수준과 교육정도 등에 비추어 일반 수요자나 거래자들 이 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업들과 관련하여 저녁에 쓰는 자리나 잠 자리 로만 직감하거나 연상하는 것이 아니라, 이브의 자리(잠자리) 등으로도 인식할 수 있는 점 등을 감안해보면, 이 사건 출원서비스표에 일부 식별력이 미약한 부분이 있더라도 식별력을 갖는 부분을 더하여 전체적으로 관찰하여 보면, 이 사건 출원서비스표가 일반 수요자나 거래자들에게 침구류 등 판매대행업 알 선업과 관련하여 서비스업의 출처표시기능을 할 수 없을 정도로 식별력이 약하다고 보기 어렵고, 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시키기에 적당하지 않은 서비스표 라고 볼 수도 없다. 3) 소결론 따라서, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는 상표라 고 볼 수 없다. 나. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 1) 판단기준 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 - 18 -
다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인 이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견 련관계 내지 부실( 不 實 )관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용 도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없 는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지 고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다(대법원 1 994. 12. 9. 선고 94후623 판결 등 참조). 또한 어떤 상표가 품질오인의 우려가 있는지를 판단함에 있어 그 지정상품과 관련 지어 생각하여야 한다는 것은 그 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련이 있어야 함을 의미하는 것 이지 그 오인 우려의 여부를 판단함에 있어 상품의 구성 그 자체뿐 아니라 상품에 부 착되거나 포장용기에 부착된 상품의 설명서 등까지 고려하여 오인 여부를 판단하라는 것은 아니다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 판단 위 법리에 비추어 이 사건 출원서비스표의 구성이 상표법 제7조 제1항 제11호의 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당하는지에 대하여 살피건대, 1 이 사건 출원서비스표인 는 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 1) 중 안마기소매업, 의료용램프소매업, 의 료용 마사지기소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리 우레탄 가죽판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판 매대행업 과 관련하여 볼 때 지정서비스업의 성질이나 특성 등을 나타내는 표현이라 할 수 없는 점, 2 위 지정서비스업인 안마기소매업, 의료용램프소매업, 의료용 마사 지기소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리우레탄 가 죽판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판매대행업 은 통상적으로 침구류 이불 베개 쿠션 매트리스 등의 판매대행업 등과 대비해볼 1) 이 사건 심결에서는 침구류판매대행업과 전혀 관련이 없는 지정서비스업으로 의료용 물침대소매업 도 포함시키고 있으나, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에는 침구류 이불 베개 쿠션 매트리스 판매대 행업 뿐만 아니라 침대 침대커버판매대행 알선업 등도 포함하고 있고, 의료용 물침대소매업 은 침대 판매대행업 과 유사하게 침구류판매대행업과 관련이 있다고 할 것이다. - 19 -
때 그 서비스의 속성이 다르고, 양 서비스업이 수요자층은 일부 중복될 수 있으나, 서비스 제공자와 제공 장소도 다른 점, 3 일반 수요자에게 이 사건 출원서비스표는 이불, 침구류 등 과 관련된 것으로 연상되고 위 지정서비스업과의 관련성이 없어 이 를 위 지정서비스업에 사용할 경우 서비스업 자체의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있 다고 하더라도 그러한 사유만으로 일반적인 품질오인의 우려가 있다고 보기는 어려 운 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표에 의하여 일반 수요자나 거래자들 이 인식하는 서비스업의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도로 경제적인 견련 관계가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표가 침구류 이불 베개 쿠 션 매트리스를 판매하거나 취급하지 않는 안마기소매업, 의료용램프소매업, 의료용 마사지기소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대행업, 폴리우레탄 가죽판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판매대행 업 에 사용되더라도 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 서비스업의 품질을 오인하 게 할 염려가 있다고 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 3) 소결론 따라서, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업이 안마기소매업, 의료용램프 소매업, 의료용 마사지기소매업, 의료용 벨트소매업, 의료용 복대소매업, 가죽판매대 행업, 폴리우레탄 가죽판매대행업, 가방판매대행업, 지갑판매대행업, 양산판매대행업, 지팡이판매대행업 인 경우 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 수 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 또는 제7조 제1항 제1 1호에 해당하는 상표라고 할 수는 없다. 대법원의 판단 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 제1 호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별 할 수 없는 상표 를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하 지 아니한 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표 는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지 는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안 하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤 란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항 에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012 후2951 판결 등 참조). - 20 -
위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. [이 사건 출원서비스표] 오른쪽과 같은 이 사건 출원서비스표(출원번호 제 41-2011-19703호) 중 한글 부분 이브자리 는 일반 수 요자들에게 사람이 잠잘 때 쓰는 이불과 요를 가리 키는 이부자리 로 인식되고, 영문자 부분 도 우리나라의 영어보급 수준과 함께 그 우측 하단에 한글 이 브자리 가 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이를 이브자리 로 발 음하여 역시 사람이 잠잘 때 쓰는 이부자리 로 인식할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원서비스표 중 위 부분은 그 지정서비스업 중 침구류 판매대행업, 이불 판매 대행업, 침구류 판매알선업, 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류 판매알선업, 인테넷을 이용한 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류 판매대행업, 인터넷을 이 용한 이불 판매대행업, 침구류 도매업, 이불 도매업, 의료용 물침대 소매업, 의료용 물침대 판매대행업 등을 포함하여 사람의 잠자리용 물품과 관련된 제반 서비스업(이 하 이 사건 지정서비스업 이라고 한다)에 관하여 그 품질 효능 용도 등을 보통으 로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들 부분의 결합으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없 으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 이 사건 지정서비스업에 관하여 상표법 제2조 제3항, 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시 하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표 에 해당한다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원서비스표가 이 사건 지정서비스업에 관하여 식별력 이 있다고 인정하고 말았으니, 원심판결에는 서비스표의 식별력에 관한 법리를 오해 하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건 을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일 치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. - 21 -
3. 2013후3265 거절결정(상) 2014. 3. 14. 선고, 심리불속행기각 사건 요약 이 사건 출원서비스표 지정 서비스업 제44류의 내과업, 병원업{치과업 제외}, 병의원업{치과업 제 외}, 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업, 성형외과업 관련번호 출원번호 심판번호 특허법원 제41-2012-9129호 2013원1406 2013허7427 주요쟁점 심결요지 판결요지 상표법 제6조 제1항 제3호 이 사건 출원서비스표의 성질표시 해당 여부 및 사용에 의한 식별력 취득 여부 이 사건 출원서비스표 는 비록 사전에 나 오지는 않는 용어이기는 하나, 심결시를 기준으로 볼 때 인터 넷이나 잡지, 언론보도 등을 통해 국내 병 의료원이나 일반 소비자들 사이에 종아리 근육 퇴축주사 의 의미로 널리 알 려져 있어서 그 지정서비스업 비만클리닉업, 성형외과업, 병 원업 등에 사용할 경우, 서비스업의 제공내용 등 성질표시 에 해당한다 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록될 수 없다. 특허법원(청구기각) - 이 사건 출원서비스표를 구성하고 있는 쫑알주사 라는 용 어는 비록 사전이나 지식백과에 있는 용어는 아니지만, 이 사 건 심결일(2013. 8. 7.) 이전에 이미 잡지, 신문, 인터넷 등을 통하여 일반수요자나 의료업 종사자들에게 종아리알 주사 또는 종아리 주사 를 말하는 것으로서 종아리알을 빼주는 주사 또는 종아리알을 없애주는 주사 의 의미로 사용된다 는 점이 널리 알려져 있었음을 알 수 있어서 이 사건 출원서비 스표는 이 사건 심결일 당시에 일반수요자나 의료업 종사자들 - 22 -
에게 그 지정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과 업 등과 관련하여 종아리 주사 를 의미하는 것으로서 그 품질 효능 용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 품질 효능 용도 등의 성질 을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스 표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 대법원(심리불속행) - 상고인의 상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항 각 호에 정한 사유를 포함하지 아니하거나 이유 가 없다고 인정되므로, 같은 법 제5조에 의하여 상고를 기각한다. - 23 -
원고 주장 이 사건 출원서비스는 원고가 처음 사용한 신조어로서 쫑알 이 작은 목 소리로 중얼거리다. 의 의미를 가진 말이어서 쫑알주사 가 종아리 알통 근육 퇴축주사 로 직감되지 않는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해 당하지 않는다. 피고 주장 단어 쫑알 과 주사 가 결합된 이 사건 출원서비스표 쫑알주사 는 신경차단 주사의 일명 으로 사용되고, 종아리 알통 근육인 비복근뿐만 아 니라 알통 근육 밑 부분인 가자미 근육을 축소하여 전체적으로 종아리 모양을 슬림하게 하는 시술 로 사용되며, 종아리 알 또는 종아리의 근육을 직접적 으로 줄여주는 주사(시술) 등의 의미로 사용되고 있으므로 일반수요자나 거 래자들은 단어 쫑알 을 작은 목소리로 중얼거리다. 의 의미로 인식한다 기보다 종아리 알 또는 종아리의 알통 근육 등으로 인식할 것이므로 그 지정서비스업의 그 품질 효능 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으 로 표시한 표장만으로 된 서비스표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록될 수 없다. 검토 의견 이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하 여 성질표시로 직감되는지 여부인데, 쫑알주사 는 신경차단 주사의 일 명 으로 사용되고, 종아리 알통 근육인 비복근뿐만 아니라 알통 근육 밑 부 분인 가자미 근육을 축소하여 전체적으로 종아리 모양을 슬림하게 하는 시 술 로 사용되며, 종아리 알 또는 종아리의 근육을 직접적으로 줄여주는 주 사(시술) 등의 의미로 사용되고 있어서 그 의미가 종아리 알 또는 종아리 의 알통 근육을 직접적으로 줄여주는 주사 (시술)로 직감할 것이므로 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과업 등에 사용할 경우, 그 지정서비스업의 그 품질 효능 용도 등을 나타내는 표장에 해당한다고 주장하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 판결을 얻어낸 사례임. - 24 -
특허심판원의 판단 판단 가. 판단기준 상표법 제6조 제1항 제3호, 제2조 제3항이 서비스업의 품질, 효능, 용도 등을 보 통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표를 등록받을 수 없도록 한 취지는 그와 같은 기술적 서비스표는 통상 서비스업의 제공과정에서 필요한 표 시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에 게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 서비스표를 허용할 경우에는 타인의 동종 서비스업과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이 유가 있는 것이므로, 어느 서비스표가 이에 해당하는지의 여부는 그 서비스표가 지 니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으 로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 또한 출원상 표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142호 등 참조). 나. 인정사실 네이버, 다음 등 인터넷 포털사이트에 의하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. 1 월간 리빙센스 紙 2012. 12.호에는 요즘 가장 핫 이슈, 쫑알주사 라는 제목으 로 수술 없이 종아리의 알을 빼고 걸그룹 같은 극세사 다리로 만들어준다는 일명 쫑알주사 가 요즘 20, 30대 여성들 사이에서 큰 화제로 떠오르고 있다. (중략) 쫑알 주사는 종아리에 근육퇴축인자를 주입, 종아리 근육과 알을 직접적으로 줄여 종아리 라인을 부드럽게 만드는 시술로 시술시간은 5~10분이며, 2주 간격으로 2~3회 시술한 다. 라는 내용의 기사가 게재되어 있다. 2 2013. 2. 18.자 조세일보에는 단기간에 종아리 알빼는 법, 뭐가 있을까? 라는 제 목으로 신경차단 주사(일명 쫑알주사) - 종아리 근육신경을 찾아 알코올과 다른 성 분을 혼합한 약물을 투여해 신경을 차단하는 방법이다. 흔히 단기간에 효과가 큰 것 으로 알려져 있지만 약물의 균일하지 않은 확산으로 인해 근육조직의 손상을 초래, 일명 까치발 을 유발시킬 위험성이 있다. 라는 내용의 기사가 게재되어 있다. 3 네이버, 다음의 블로그나 카페에는 요즘 여성분들 초미의 관심사!! 바로 쫑알주 사입니다~!... 쫑알주사는 종아리 근육 퇴축주사입니다. 쫑알주사를 통해 종아리에 보 기 흉한 알통과 예~쁜 종아리 라인까지 교정이 가능하다는 장점이 있습니다., 쫑알 주사 주의보 종아리 근육단축 부작용 환자 늘어 - 종아리 근육 퇴축술의 주사적 요법으로 보톡스와 쫑알주사가 있는데, 쫑알주사(신경차단주사)는 알코올과 다른 성 - 25 -
분을 혼합한 칵테일주사로 매우 위험할 수 있습니다., 수술이 아닌 다른 요법을 알 아보다가 쫑알주사라는 신기하고 마술같은 주사에 매혹되었습니다. 그런데 쫑알주사 라는게 이 세이지 성형외과에서 만든 주사인데, 다른 곳에서도 이 쫑알주사라는게 더 저렴하게 있는게 아니겠습니까?, [알타리탈출] 종아리주사(일명 쫑알주사)문의가 너무 많으셔서 제 3단계 맞은 다리사진이랑 관리법과 그 외 질문 많았던 부분 올릴 게요., 종아리 알 빼는 주사(쫑알주사)도 인터넷을 검색하다가 보게 되었구요~ (중 략) 쫑알주사는 1~2년 정도 효과가 지속되고, 경우에 따라서는- 반영구적이라고도 합 니다. (중략) 근데 쫑알주사(종아리 알빼는 주사) 또는 종아리 보톡스는 대상 환자의 상태나 연령 등에 따라 다르다고 하니 상담한번 해보시고 치료 결정하시면 좋을 듯 해요~ (중략) 암튼 쫑알주사 효과는 대만족이고요~ 힐을 신으면 안쪽 쫑알이 튀어나 와 야구공 하나 들어있는 것 같았거든요. 감쪽같이 사라진 쫑알이여~ 등의 글이 수 천여 개에 이르고, 안녕하세요. 강남삼성성형외과 고주파센터입니다. 종아리 근육때 문에 고민이신 듯 합니다. 고객님이 문의하신 쫑알주사는 근육 퇴축인자를 주입하는 시술로 쁘띠성형의 일종입니다. 본원 내원 상담시 초음파 검사로 정확한 근육량을 측정 후 그에 맞는 시술을 권해드립니다. 등의 내용이 게재된 웹문서 또한 수천여 개에 이른다. 다. 구체적 판단 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표 는 비록 사전 에 나오지는 않는 용어이기는 하나, 심결시를 기준으로 볼 때 인터넷이나 잡지, 언론 보도 등을 통해 청구인을 비롯한 국내 병의료원이나 일반 소비자들 사이에서 종아 리 근육 퇴축주사 의 의미로 널리 알려져 있고 종아리 알(근육) 주사 또는 종아리 주사 로도 불리고 있음을 알 수 있다. 그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 비만클리닉업, 성형외과업, 병원업{치과업 제외}, 병의원업{치과업 제외}, 의료상담업{치과업 제외}, 의료정보제공 업{치과업 제외}, 치료 서비스업 등 에 사용될 경우 서비스업의 제공내용 등 성질표 시에 해당한다 할 것인바, 서비스 제공과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사 용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하 게 할 수 없을 뿐만 아니라, 이와 같은 서비스표의 등록을 허용할 경우에는 타인의 동종 서비스업과의 관계에서 식별이 어렵다 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다 하겠다. 이에 대하여 청구인은 쫑알 이 작은 목소리로 중얼거리다 의 의미를 가진 말이 어서 이 사건 출원서비스표가 종아리 알통근육 퇴축주사 로 직감될 수 없다는 취 지로 주장하나, 위 인정사실에 더하여 다리의 미용이나 치료에 관심 있는 사람이라면 쫑알 이 종아리 알 또는 종아리 를 희화적으로 줄여 부르는 말 정도일 것이라고 어 - 26 -
렵지 않게 추측할 수 있을 것으로 보이므로, 청구인의 위 주장은 받아들일 수 없다. 라. 소결론 이와 같이 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 할 것 이므로 그 등록을 거절한 원결정은 타당하다 할 것이며, 이에 반하는 청구인의 주장 은 이유 없다. 특허법원의 판단 판단 가. 판단기준 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질 효능 용도 등을 보 통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 에 해당하는지 여부는 그 상 표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적 으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질 효능 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 여기에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 참조). 또한 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결 정시이고 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심 결시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결). 나. 인정사실 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제4, 5, 8~12, 16, 19, 20, 26, 2 9~31호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다. 1) 월간 리빙센스 2012년 12월호에는 쫑알주사 요즘 가장 핫 이슈 라는 제목 아래 수술 없이 종아리의 알을 빼고 걸그룹 같은 극세사 다리로 만들어준다는 일명 쫑알주사 가 요즘 20, 30대 여성들 사이에서 큰 화제로 떠오르고 있다. 쫑알주사 는 종아리의 근육과 알을 직접적으로 줄여주기 때문에 다리 라인을 부드럽게 만드는 데 효과적입니다. 단순히 근육라인만 다듬는 것이 아니라 신경 디자인을 통해 종아 리의 볼륨을 줄이고 발목부터 무릎까지 일자로 이어지게 교정하면 더 길고 슬림한 하체 라인을 만드는 효과를 볼 수 있습니다. 성형외과 전문의 이경수 원장의 설명이 다. 쫑알주사는 종아리에 근육퇴축인자를 주입, 종아리 근육과 알을 직접적으로 줄여 종아리 라인을 부드럽게 만드는 시술로 시술시간은 5~10분이며, 2주 간격으로 2~3회 시술한다. 라는 내용의 기사가 게재되어 있다(을 제4호증). 2) 2013. 2. 18.자 조세일보에는 단기간에 종아리 알빼는 법, 뭐가 있을까? 라는 제 - 27 -
목 아래 신경차단 주사(일명 쫑알주사): 종아리 근육신경을 찾아 알코올과 다른 성 분을 혼합한 약물을 투여해 신경을 차단하는 방법이다. 흔히 단기간에 효과가 큰 것 으로 알려져 있지만 약물의 균일하지 않은 확산으로 인해 근육조직의 손상을 초래, 일명 까치발 을 유발시킬 위험성이 있다. 라는 내용의 기사가 게재되어 있다(을 제5 호증). 3) 미큐브 클리닉 네이버 블로그(http://blog.naver.com/micubest)에는 종아리 알 빠지는 주사, 쫑알 주사 가격 이라는 제목 아래 종아리알 보톡스는 과도하게 발달한 종아리 근육부위에 보톡스를 주입함으로써 움직임과 자극을 최소화 시켜주는 시술입 니다. 움직임과 자극을 최소화 시켜주는 보톡스 시술로 근육의 발달을 막아주고 알이 약해져서 근육의 크기가 줄어드는 효과를 보실수 있습니다. 라는 내용의 2013. 7. 1.자 글이 게시되어 있다(을 제8호증). 4) 세이지 클리닉 네이버 카페(http://cafe.naver.com/sage012/6823)에는 로데오리 쫑알주사 since 2010 이라는 제목 아래 세이지성형외과의원 쫑알주사 로데오리 쫑알주사 since 2010 이라는 내용의 2013. 1. 23.자 글이 게시되어 있다(을 제9호증). 5) 뮤즈 클리닉 네이버 블로그(http://blog.naver.com/k7nsoa4)에는 종아리 보톡스 가격 쫑알주사 라는 제목 아래 자연의 소리가 우리를 힐링해 주듯이 쫑알주사 종아 리 보톡스로 우리를 힐링해 줘요~ 내 종아리 알도 이렇게 줄일 수 있을까요? 왜 없어요~ 쫑알주사 종아리 보톡스가 있는데요! 라는 내용의 2013. 7. 22.자 글이 게시 되어 있다(을 제10호증). 6) WE 클리닉 네이버 블로그(http://blog.naver.com/ningmer)에는 종아리알 주사 /쫑알주사 가격 이라는 제목 아래 종아리알을 없애주는 종아리알 주사 쫑알주사 가 격 알려드립니다. 라는 내용의 2013. 5. 6.자 글이 게시되어 있다(을 제11호증). 7) 하피스 클리닉 네이버 블로그(http://blog.naver.com/hafisleg)에는 쫑알주사 vs 종아리 보톡스 어떤 시술이 효과 만점? 이라는 제목 아래 요즘 많은 분들이 쫑알주 사가 대표적인 종아리수술로 알고 계신 것 같아서 쫑알주사는 신경을 차단하는 알코올과 다른 성분들을 혼합한 것으로 쫑알주사의 종아리 근육 퇴축효과는 알코올 에 의한 신경차단 효과로 나타납니다. 라는 내용의 2012. 12. 27.자 글이 게시되어 있 다(을 제12호증). 8) 미애로 여성의원 중구점 네이버 블로그(http://blog.naver.com/hkagaa)에는 [쫑 알주사 가격] 굵은 종아리 얇게 만들기/다리 알빼는 주사, 종아리 보톡스 얇아지는 주사 라는 제목 아래 미애로 중구점[피부과]에서는 다리 알빼는 주사로 쫑알주사, 종 아리 보톡스시술을 추천해 드립니다. 라는 내용의 2013. 7. 9.자 글이 게시되어 있다 (을 제16호증). 9) 리앤프렌즈의원 네이버 카페(http://cafe.naver.com/dghdfhg/51863)에는 쫑알 주사와 종아리보톡스 비교 라는 제목 아래 쫑알주사와 종아리보톡스는 다릅니다. 종 아리 보톡스는 말 그대로 보톡스를 종아리근육에 주입하는 방식이고 쫑알주사는 근 - 28 -
육퇴축효과의 약물과 보톡스를 함께 사용한다고 합니다. 라는 내용의 2013. 2. 11.자 글이 게시되어 있다(을 제19호증). 10) 이프라임 클리닉 다음 블로그(http://blog.daum.net/ephraim3651/211)에는 쫑 알주사 가격 비교 라는 제목 아래 요즘 쫑알주사가 워낙 인기있는 시술이 되다보니, 많은 병원에서 쫑알주사 가격을 홍보하고 있는데요. 라는 내용의 2013. 5. 30.자 글이 게시되어 있다(을 제20호증). 11) 네이버 블로그(http://blog.naver.com/tahero00)에는 [알타리 탈출] 종아리 주 사(일명 쫑알주사) 3단계 후기 & 관리법 이라는 제목 아래 제가 맞은 종아리 주사 (쫑알주사) 문의가 너무 많으셔서 질문 많았던 부분 올릴게요. 라는 내용의 2012. 6. 25.자 글(을 제26호증)이, 네이버 카페(http://cafe.naver.com/jhwonderful/19204) 에는 예전에 더블스키니하고 이번에는 종아리 주사(쫑알주사) 맞았어요. 쫑알주사 후기 라는 제목 아래 인터넷 뒤지다가 더블스키니보다 쫑알주사가 있다고 해서 제 친구들한테 물어보니 쫑알주사 맞은 친구도 있더군요. 라는 내용의 2012. 8. 10.자 글(을 제29호증)이 각 게시되어 있다. 12) 네이버 사전 및 지식백과에서는 쫑알주사 가 검색되지 않는다(을 제30, 31호증). 다. 구체적 판단 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표를 구성하고 있는 쫑알주사 라는 용 어는 비록 사전이나 지식백과에 있는 용어는 아니지만, 이 사건 심결일(2013. 8. 7.) 이전에 이미 잡지, 신문, 인터넷 등을 통하여 일반수요자나 의료업 종사자들에게 종 아리알 주사 또는 종아리 주사 를 말하는 것으로서 종아리알을 빼주는 주사 또는 종아리알을 없애주는 주사 의 의미로 사용된다는 점이 널리 알려져 있었음을 알 수 있다. 이 같은 사정을 감안하면, 이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결일 당시에 일반수 요자나 의료업 종사자들에게 그 지정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과업 등과 관련하여 종아리 주사 를 의미하는 것으로서 그 품질 효능 용도 등의 성질을 표 시하고 있는 것으로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 품질 효능 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 고 판단된다. 라. 원고의 주장에 관한 판단 이에 대하여 원고는, 기술적 표장인지 여부는 서비스표의 사용 결과 소비자가 인식하게 된 표장과 지정서비스업의 관계에 대한 선입견을 배제한 채, 표장 자체 의 의미내용이 지정서비스업의 품질 등을 직감시키는지 여부에 따라 판단하여야 한다고 주장한다. 그러나 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 서 - 29 -
비스업의 품질 효능 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서 비스표 에 해당하는지 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념 외에도 지정서비스업 과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다는 점은 앞 서 살펴본 바와 같으므로, 이와 다른 전제에 근거한 원고의 위 주장은 이유 없다. 마. 소결 위 나.항 내지 라.항에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 그 지 정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과업 등과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 출원서비스표가 지정서비스업 중 하나에 대하여만 등록거절이유 가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원서비스표 는 그 전부가 등록 거절되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적 법하다. - 30 -
4. 2014후225 거절결정(상) 2014. 4. 10. 선고, 심리불속행기각 사건 요약 이 사건 출원 상표 지정상품/ 서비스업 관련번호 주요쟁점 심결요지 서비스업류구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음 식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당 업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음 식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 등 다수 출원번호 심판번호 41-2011-30901 2012원10446 상표법 제8조 제1항 해당여부 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서비스표가 각각 나뜨 래 및 나뜰래 로 호칭, 관념될 경우 관념상으로는 조어로 인식되어 비교하기 어려우나, 호칭면에서 모두 음절 수가 세 음절로 짧고 동일한 가운데, 첫 음절과 마지막 셋째 음절이 동 일하며, 둘째 음절도 초성과 중성이 각각 ㄸ 와 ㅡ 로 동일하고 약하게 발음되는 종성 ㄹ 의 유무만이 차이가 있 으므로 양 표장은 칭호가 거의 동일하거나 극히 유사하다. 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서비스표는 그 표장이 유사하 고 그 지정서비스업이 동일유사하므로, 이 사건 출원서비스표 가 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당한다는 이유로 그 등록 을 거절한 원 결정은 정당하다. 특허법원(청구기각) 판결요지 - 이 사건 출원서비스표의 구성 중 나뜨래 부분은 독립하여 자타 서비스의 식별기능을 가지는 요부에 해당한다고 볼 수 있다. - 이 사건 출원서비스표의 요부인 나뜨래 부분과 선출원상 표서비스표의 요부인 NATULRAE 나뜰래 부분을 대비하여 보면, 1 이 사건 출원서비스표의 요부는 나뜨래 로 호칭 - 31 -
되고, 선출원상표서비스표의 요부는 그 한글 부분에 의하여 나뜰래 로 호칭된다고 할 것인 점(위와 같이 영문자와 한 글이 병기되어 있는 경우 한글이 영문자의 발음을 크게 벗어 나지 않는 한, 한글 부분에 의하여 호칭되는 것이 일반적이라 고 할 것이다), 2 위와 같이 호칭되는 경우 양자는 모두 3음 절로서 첫째 음절과 셋째 음절이 동일하고 둘째 음절도 '뜨 및 뜰 로서 종성 ㄹ 의 유무에만 차이가 있어 매우 유 사하게 청감되는 점, 3 비록 양자는 한글과 영문자의 차이, 글자체의 차이 등으로 인해 외관에서 다소 차이가 있으나, 위 와 같은 외관의 차이가 호칭의 유사를 압도한다고 보기는 어 려운 점 등을 종합하여 보면, 양 표장은 위와 같은 요부의 유 사성으로 인해 동일.유사한 서비스업에 함께 사용되는 경우 그 출처에 관하여 오인.혼동을 일으킬 염려가 있어 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다. 대법원(상고기각) - 상고심 절차에 관한 특례법 제4조 제1항 각 호에 정한 사유 를 포함하지 아니하거나 이유가 없다고 인정되므로, 위 법 제 5조에 의하여 상고를 기각함 - 32 -
원고 주장 - 이 사건 출원서비스표는 거래사회에서 커피나뜨래 로만 호칭 및 인식되고 있고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 커피나뜨래 를 커피 와 나뜨래 로 분리하여 인식하는 것은 거래상 자연스럽지 못하므로, 이 사건 출원서비스표가 나뜨래 만으로 간략하게 호칭되고 인식되지 않는다. 피고 주장 - 이 사건 출원서비스표 를 살펴보면, 상단부의 원형도형은 특 별한 식별력이 없고 하단부의 한글 커피나뜨래 부분이 호칭으로 쉽게 눈 에 띄는 부분인 동시에 나뜨래 만이 커피 와 분리인식 되고 식별력 있 는 요부에 해당하므로 요부인 나뜨래 는 선출원상표서비스표의 한글표기 로 된 나뜰래 와 호칭이 유사하다. 그 이유는 음절수는 물론 초성과 종성 의 음역이 동일 할 뿐만 아니라, 둘째의 가운데 음절도 초성과 중성이 각각 ㄸ 와 ㅡ 로 동일 하고, 유음으로서 약하게 발음되는 받침 종성 ㄹ 의 유무만 다를 뿐이기 때문이다. - 결국 이 사건 출원서비스표는 선출원상표서비스표와 전체적으로 그 표장이 유사하고, 그 지정서비스업도 동일 또는 유사하므로 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당한다. 검토 의견 이 사건의 주요 쟁점은 선출원등록 서비스표와 호칭의 유사여부 인데, 소송 수행단계에서 이 사건 출원서비스표 를 살펴보면, 상단부의 원형도형은 특별한 식별력이 없고 하단부의 한글 커피나뜨래 부분이 호칭 으로 쉽게 눈에 띄는 부분인 동시에 나뜨래 만이 커피 와 분리인식 되 고 식별력 있는 요부에 해당하므로 요부인 나뜨래 는 선출원 상표서비스표 의 한글표기로 된 나뜰래 와 호칭이 유사하다는 점을 쟁점으로 주장하여 특 허법원과 대법원의 지지를 받음 - 33 -
특허심판원의 판단 판 단 가. 표장의 유사여부 (1) 판단기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두개의 상표를 놓고 그 외관, 칭호, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한가지에 있어서 라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단 하여야 할 것이며, 다만 외관, 칭호 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점 도 고려할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 칭호나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인 혼 동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이다(대법원 1994.5.13선고 93후 1612판결, 1993. 12. 7선고 93후1162판결 참조). 또한, 문자와 문자 또는 문자와 도형 의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭ㆍ관념 되는 것이 아니라, 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨 질 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 거래실정상 항상 전체 문자로서만 인식되 고 통용되어졌다는 등의 사정이 없는 한 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있 는 구성부분만으로도 간략하게 호칭ㆍ관념될 수 있다고 할 것이다(대법원 2007. 7. 13. 선고 2007후951 판결, 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조). 나. 표장의 유사여부 (1) 외관의 대비 이 사건 출원서비스표 는 도형과 한글로 된 결합표 장이고, 선출원상표서비스표 는 도형과 영문자, 한글 이 결합하여 이루어진 표장으로 도형 부분이 다르고, 영문자의 유무 등 문자 구성의 차이로 인해 외관은 비유사하다. (2) 호칭 및 관념의 대비 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서비스표는 각각 도형 부분과 문자부분이 분 리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 할 수 없으므로 두드러져 보이는 문자부분으로 인식될 수 있는데, 이 사건 - 34 -
출원서비스표는 하단에 크게 표시된 문자부분 커피나뜨래 중 커피 는 다방업, 레 스토랑업, 카페업, 카페테리아업, 휴게실업 등과 같은 그 지정서비스업의 제공 대상 내지 내용에 불과하여 식별력이 없으므로 나뜨래 만으로 인식될 수 있으며(도형부분 에 작게 표시된 영문자 부분 COFFEE NATTEURAE 는 COFFEE 와 NATTEURAE 가 띄어쓰기로 되어 있어 표장 구성상으로도 커피(COFFEE) 부분과 나뜨래 (NATTEURAE) 부분이 분리될 수 있어 보인다), 선출원상표서비스표는 문자부분 나 뜰래(NATULRAE) 로 인식될 수 있다. 따라서, 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서 비스표가 각각 나뜨래 및 나뜰래 로 호칭, 관념될 경우 관념상으로는 조어로 인식 되어 비교하기 어려우나, 호칭면에서 모두 음절 수가 세 음절로 짧고 동일한 가운데, 첫 음절과 마지막 셋째 음절이 동일하며, 둘째 음절도 초성과 중성이 각각 ㄸ 와 ㅡ 로 동일하고 약하게 발음되는 종성 ㄹ 의 유무만이 차이가 있으므로 양 표장은 칭호가 거의 동일하거나 극히 유사하다. (3) 따라서 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서비스표는 칭호가 서로 동일 유 사하고, 문자상표의 유사여부의 판단에는 그 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소(대 법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 참조)인 점에 비추어, 이 사건 출원서비스표는 선출원상표서비스표와 표장이 서로 유사하다. 다. 지정서비스업의 유사여부 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 서비스업구분 제43류에 속하는 음식료 품을 제공하는 서비스업들 로서 모두 선출원상표서비스표의 지정서비스업에 포함되 므로 양 표장은 지정서비스업이 서로 동일 유사하다. 라. 소결론 따라서, 이 사건 출원서비스표와 선출원상표서비스표는 그 표장이 유사하고 그 지정서비스업이 동일 유사하므로, 이 사건 출원서비스표가 상표법 제8조 제1항의 규정에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 원 결정은 정당하다. 특허법원의 판단 상표법 제8조 제1항 해당 여부 가. 표장의 유사 여부 (1) 판단 기준 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정 도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 - 35 -
수 있는 구성부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 또 하나의 서비스표에서 2 개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 서비 스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 참조). (2) 구체적 판단 (가) 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표인 는 도형 과 문자 가 상하 2단으로 배치되어 결합된 표장으로서 그 중 도형 부분의 상부에는 영문자 COFFEE NATTEURAE 가 표시되어 있고, 하부 에는 영문자 ESPRESSO 가 표시되어 있으며, 중앙부에는 커피나뜨래, TAKE OUT' 와 같은 문자 및 자전거 탄 사람 모양의 도형이 각각 표시되어 있는바, 1 이 사건 출원서비스표의 전체적인 구성 및 배치 형태 등을 감안하여 볼 때 이 사건 출원서비 스표의 문자 부분 및 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하 다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 점, 2 이 사건 출 원서비스표의 문자 부분은 비록 한글 커피나뜨래 가 띄어쓰기 없이 결합되어 있는 형태이기는 하나, 그 중 커피 부분은 그 지정서비스업인 다방업, 레스토랑업, 카페 업, 카페테리아업, 휴게실업 등과의 관계에서 볼 때 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당하는 점, 3 이 사건 출원서비스표의 문자 부분 중 나뜨래 부분은 표장의 하단 에 크게 표시되어 있을 뿐만 아니라, 특정한 의미를 갖지 않는 조어로서 그 지정서 비스업과의 관계에서 볼 때 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고 독립하여 자타 서비스를 식별하는 기능을 충분히 할 수 있다고 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원서비스표의 구성 중 부분은 독립하여 자타 서비스의 식별기 능을 가지는 요부에 해당한다고 볼 수 있다. 이와 관련하여 원고는, 이 사건 출원서비스표는 거래사회에서 커피나뜨래 로만 호 칭 및 인식되고 있고, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 커피나뜨래 를 커피 와 나뜨래 로 분리하여 인식하는 것은 거래상 자연스럽지 못하므로, 이 사건 출원서비 스표가 나뜨래 만으로 간략하게 호칭되고 인식되지 않는다는 취지로 주장하나, 갑 제4, 5, 6 10 내지 21호증의 각 기재 및 영상만으로는 이 사건 출원서비스표가 거래 사회에서 커피나뜨래 로만 호칭 및 인식되고 있다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 앞서 본 이 사건 출원서비스표의 전체적인 구성이나 지정서비스업과의 관계 등에 비 추어 볼 때 이 사건 출원서비스표의 문자 부분인 커피나뜨래 를 커피 와 나뜨래 로 분리하여 인식하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출 - 36 -
원서비스표가 나뜨래 만으로 간략하게 호칭되고 인식되지 않는다는 원고의 위 주장 은 이유 없다. (나) 한편 앞서 본 바와 같이 선출원상표서비스표인 는 도형 과 문자 가 좌우로 배치되어 결합된 표장인바, 1 선출원상표서비스표의 전체적인 구성 및 배치 형태 등을 감안하여 볼 때 선출원 상표서비스표의 문자 부분 및 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽 지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 점, 2 선 출원상표서비스표의 문자 부분은 표장의 우측에 크게 표시되어 있을 뿐만 아니라, 특정한 의미를 갖지 않는 조어로서 그 지정서비스업인 다방업, 레스토랑업, 카페업, 카페테리아업, 휴게실업 등과의 관계에서 볼 때 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고 독립하여 자타 서비스를 식별하는 기능을 충분히 할 수 있다고 보이는 점 등을 종합하여 보면, 선출원상표서비스표의 구성 중, ' ', ' ' 부분은 독립하여 자타 서비스의 식별기능을 가지 는 요부에 해당한다고 볼 수 있다. (다) 따라서 이 사건 출원서비스표의 요부인 부분과 선출원상표서 비스표의 요부인 부분을 대비하여 보면, 1 이 사건 출원서비 스표의 요부는 나뜨래 로 호칭되고, 선출원상표서비스표의 요부는 그 한글 부분에 의하여 나뜰래 로 호칭된다고 할 것인 점(위와 같이 영문자와 한글이 병기되어 있는 경우 한글이 영문자의 발음을 크게 벗어나지 않는 한, 한글 부분에 의하여 호칭되는 것이 일반적이라고 할 것이다), 2 위와 같이 호칭되는 경우 양자는 모두 3음절로서 첫째 음절과 셋째 음절이 동일하고 둘째 음절도 '뜨 및 뜰 로서 종성 ㄹ 의 유무에 만 차이가 있어 매우 유사하게 청감되는 점, 3 비록 양자는 한글과 영문자의 차이, 글자체의 차이 등으로 인해 외관에서 다소 차이가 있으나, 위와 같은 외관의 차이가 호칭의 유사를 압도한다고 보기는 어려운 점 등을 종합하여 보면, 양 표장은 위와 - 37 -
같은 요부의 유사성으로 인해 동일 유사한 서비스업에 함께 사용되는 경우 그 출처 에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있어 양 표장은 서로 유사하다고 할 것이다. 나. 지정서비스업의 동일 유사 여부 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업에는 다방업, 레스토랑 업, 카페업, 카페테리아업, 휴게실업 등이 포함되어 있고, 선출원상표서비스표의 지 정서비스업에도 다방업, 레스토랑업, 카페업, 카페테리아업, 휴게실업 등이 포함되어 있는바, 이들 지정서비스업은 서로 동일하다고 할 것이다. 다. 소결론 결국 이 사건 출원서비스표는 선출원상표서비스표와 표장이 유사하고, 다방업, 레스토랑업, 카페업, 카페테리아업, 휴게실업 등 일부 지정서비스업이 동일하여 이들 지정서비스업은 상표법 제8조 제1항, 제2조 제3항에 따라 서비스표등록을 받을 수 없다고 할 것인데, 서비스표의 출원절차에서 하나의 출원은 지정서비스업이 여럿이 라 하더라도 일체 불가분으로 취급할 수밖에 없어 일부 지정서비스업에 관하여 그 등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정서비스업에서 철 회되지 아니하는 한 전체 지정서비스업에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없는 것이므로(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원 서비스표는 그 전부가 등록거절이 되어야 할 것이다. - 38 -
5. 2013허6257 거절결정(상) 2014. 1. 10. 선고, 심결취소 사건 요약 이 사건 출원상표 지정상품 관련번호 주요쟁점 심결요지 판결요지 제18류의 가죽, 모조가죽, 가방, 핸드백, 슈트케이스, 지갑, 서류가방, 열쇠지갑(Key holder), 돈지갑(purse), 트렁크, 여 행가방, 동물가죽(animal skins and hides), 우산, 파라솔, 지팡이, 채찍, 마구 제25류의 재킷, 넥타이, 나비넥타이, 코트, 바지(trousers), 풀오버, 스커트, 스웨터, 양말, 스타킹, 타이츠, 의복용 장갑, 스카프, 모자, 수영복, 트랙슈트, 티셔츠, 속내의, 진바지 (jeans), 잠옷, 단화(shoes), 부츠, 슬리퍼, 벨트 출원번호 심판번호 40-2007-60116 2012원6160 상표법 제7조 제1항 제12호 선사용상표의 권리자가 원고 가 아닌 보조참가인 인지 여부와 이 사건 출원상표의 출원시 원고의 부정목적 이 있었는지 여부 이 사건 출원상표는 그 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요 자 사이에 이의신청인 의 상품을 표시하는 것이라고 현저 하게 인식되어 있는 선사용상표를 모방한 유사한 상표로서, 부 당한 이익을 얻으려고 하거나 선사용상표의 공동권리자인 에밀리아 아깐뽀라, 안토니오 아깐뽀라, 엘네나 아쿤조 에 게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 것 이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당함. 원고는 이 사건 출원상표의 출원일 이전부터 LEGEA 표장 등에 관하여 이탈리아, 캐나다 등 다수의 국가에서 원고 단독 명 의로 출원하여 상표등록을 받은 점, 원고와 보조참가인의 다른 주주들 사이의 분쟁으로 다른 주주들이 원고를 상대로 나폴리법 원에 소를 제기하였고, 위 판결에 대하여 항소를 제기하여 항소 심 소송 계속중인 점, 원고는 2008. 12.경 이후부터 수년간 타인 - 39 -
이 우리나라에 출원 등록한 이 사건 출원상표와 동일한 표장들 에 대해 이의신청, 무효심판청구 및 심결취소소송의 제기 등을 통하여 그 등록을 저지하거나 등록무효를 위한 조치를 취한 점, 주주들 사이의 내부적인 권리관계의 귀속과는 달리 당사자의 합 의 등에 의해 회사나 주주 공동 명의가 아닌 주주 1인의 단독 명 의로 상표를 출원 등록하는 것이 가능한 점 등을 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원일 당시 선사용상표의 권리자가 원고 가 아닌 보조참가인 이라고 단정하기 어렵다. 원고는 이 사건 출원상표의 출원 당시 보조참가인의 다른 주 주들과 사이에 등록상표에 관한 권리관계의 분쟁이 발생하지 않았고, 이탈리아를 비롯한 다수의 외국에서 선사용상표 등과 동일한 표장을 사용하여 실제 운영하는 사업과 관련하여 단독 명의로 상표등록을 받은 것처럼 우리나라에서도 이 사건 출원 상표를 출원한 것으로 보이며, 타인의 모방상표의 등록 저지 및 무효화를 위한 조치를 수년간 행한 원고를 부정한 목적을 가진 자라고 할 수는 없다. 따라서, 이 사건 출원상표의 출원 당시 선사용상표가 이탈리 아의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되 었고, 이 사건 출원상표가 선사용상표와 유사하지만, 선사용상 표의 권리자가 이 사건 출원상표의 출원인인 원고 가 아닌 보조참가인 이라고 단정하기 어렵고, 가사 그 특정인을 보조참가인 이라 하더라도, 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가 하려고 하는 등의 부정한 목적이 있었다고 할 수는 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다. - 40 -
원고 주장 - 원고는 선사용상표의 소유권자로서 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 특정인 이고, 보조참가인은 선사용상표의 사용권자에 불과하여 선사용상 표 사용의 이익이 원고에게 귀속되며, 또한 원고는 이 사건 출원상표의 출원 시인 2007. 11. 23. 이전에 이미 세계 각국에서 선사용상표에 관하여 단독 으로 상표등록을 받았고, 타인의 모방상표에 대하여 선사용상표를 보호하기 위한 부단한 노력을 해 왔으므로, 이 사건 출원상표 출원시에 상표법 제7조 제1항 제12호에 따른 부정한 목적 이 없었다. - 이 사건 심결이 근거로 삼은 이탈리아의 나폴리법원의 판결은 항소되어 확정 되지 않은 상태이고, 외국의 판결로서 법원의 승인을 얻지 않는 한 효력이 없 으며, 이 사건 출원상표의 등록 여부는 위 나폴리법원의 판결이 아닌 대한민 국의 상표법에 의해 결정되어야 한다. 피고 주장 - 이 사건에 있어, 누구의 상품 출처를 나타내는지 추정할 수 있는 사용실적 등의 모든 자료는 피고보조참가인(레게아 에스알엘)과 관련되어 있고, 원고 와 피고보조참가인 상호간 적법하게 상표의 사용권 계약관계가 없었다는 점 등으로 미루어 볼 때, 상표법 제7조 제1항 제12호상의 특정인은 피고보조참 가인(레게아 에스알엘)이라고 할 것이며, - 부정목적 과 관련하여서는 수요자의 상표 인식에 대한 기여도, 사용실적 및 사용관계 등을 종합적으로 고려하여 타인 여부를 검토하여야 할 것이므로 그 특정인 외의 타인이 출원한 것이라면 출원시 부정목적 이 있는 것으로 추 정할 수 있을 것인바, - 원고의 이 사건 상표의 출원행위는 특정인 외의 타인이 출원한 것으로서 출원시 부정목적이 있는 것으로 추정할 수 있으며, 또한, 회사의 대표자로서 회사 및 다른 공동권리자의 이익에 반하여 출원한 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 의 부정목적에 해당된다고 할 것임. 검토 의견 이 사건은 선사용상표의 권리자가 원고 가 아닌 보조참가인 인지 여부 와 이 사건 출원상표의 출원시 원고의 부정목적 이 있었는지 여부가 쟁점인 데, 특허법원에서는 선사용상표의 권리자가 이 사건의 원고 가 아닌 보 - 41 -
조참가인 이라고 단정하기 어렵고, 가사 그 특정인을 보조참가인 이라 하더 라도, 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부당한 이익을 얻으려 하거나 특 정인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 목적이 있었다고 할 수는 없다 라 고 판단하여 우리청의 심사 심판과 그 견해를 달리하여 원고의 청구를 인용하 였음. 특허심판원의 판단 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단 기준 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표 시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자 가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해 를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라 서 출원상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 출원상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 출원하여야 하는데, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조), 그 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부 터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우 라도 상관이 없으며(대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결 참조), 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방 대상상표의 동일 유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상 표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지 정상품 간의 동일 유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려 하여야 하며, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조). - 42 -
나. 구체적 판단 (1) 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식된 것인지 여부 (가) 인정사실 1) 이의신청인 이 2011. 5. 9. 특허청에 제출한 이의신청 등 보정서 의 증거자료들 인 갑 제3호증(소장과 번역문), 갑 제4호증(판결과 번역문), 갑 제5호증(답변서와 번역 문)에 의하면, 선사용상표는 이의신청인 의 공동 주주인 에밀리아 아깐뽀라, 안토니오 아깐뽀라, 엘네나 아쿤조 및 청구인 이 공동 권리자임이 확인되었다. 따라서 국내 또 는 외국의 수요자에게 선사용상표의 권리자로 인식된 특정인은 이의신청인 이라고 할 것이다. 2) 이의신청인 이 2011. 7. 7. 제출한 이의신청 등 보정서에서 원용하고 있는 당원 의 심결(2008당3743, 2008당3744, 2008당3745) 및 특허법원의 판결(2009허9433, 2009 허9457, 2009허9440)과 증거자료로 제출한 갑 제6호증 내지 갑 제9호증에 의하면, 선 사용상표는 다음과 같이 이탈리아 등에서 특정인의 상표로 알려졌음을 알 수 있다. 가) 선사용상표는 1998. 2. 26. 이탈리아에서 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 등을 지정상품으로 하여 상표등록되었고, 이 사건 등록상표의 출원일(2007. 11. 23.) 이전인 1998. 7. 23. 세계지적재산권기구, 2001. 4. 2. 스위스, 2001. 8. 7. 미국, 2001. 11. 14. 유 럽상표청, 2003. 1. 3. 캐나다, 2004. 4. 13. 브라질, 2004. 9. 23. 푸에르토리코, 2005. 3. 15. 콜롬비아, 2005. 3. 29. 아랍에미리트 등 다수의 국가에서 상표등록이 되었다. 나) 선사용상표는 스포츠마케팅의 일환으로 2001.경부터 이 사건 등록상표의 출원 일 무렵까지(괄호는 후원 계약기간) 이탈리아 프로축구 세리에 A의 CALCIO CATANIA(2005.~2009.), F.C. MESSINA(2003.~2011.), 세리에 B의 S.S. CALCIO NAPOLI(2003.~2004.), U.C. ALBINOLEFFE(2001.~2006.), 세리에 C의 S.S. LANCIANO(2001.~2009.) 와 프로농구팀, 배구팀, 사이클링팀, 럭비팀 등의 후원에 사 용되었고, 후원비로 2003.경 1,698,913유로(약 22억 원), 2004.경 2,412,718유로(약 31 억 원), 2005.경 3,089,694유로(약 40억 원), 2006.경 5,673,467유로(약 74억 원)가 각 지 출되었다. 다) 선사용상표는 2003/2004시즌 이탈리아 챔피언십(리그결승전) 기사에, 2004/2005시즌 벨기에 프로축구 기사에, 2004.경 Giovanni Campioni 2004 대회 포 스터 및 사진에, 2005. 1. 19. 크로아티아 일간지 기사에, 2005. 1.경 체코 잡지 기사 에, 2005. 3.경부터 2005. 9.경까지 포르투칼 신문 기사에, 2005. 9.경부터 2005. 11.경까 지 이탈리아 신문 및 잡지의 기사에, 2005. 11.경 폴란드 잡지 기사에, 2005.경 러시 아 잡지 기사에 각 게재되었다. 라) 보스니아헤르체고비나 축구대표팀은 2006. 5. 26. 서울에서 한국 축구대표팀 과 선사용상표가 소매 등에 표시된 유니폼을 입고 독일월드컵 평가전을 치렀다. (나) 선사용상표가 알려진 정도 위 인정사실에 나타난 바와 같이, 선사용상표는 이 사건 출원상표가 출원되기 훨 - 43 -
씬 이전부터 이탈리아를 비롯한 다수의 국가에 상표등록되었고, 스포츠마케팅의 일환으 로 2001.경부터 다수의 이탈리아 프로축구팀 등을 후원하는데 사용되었으며, 2003.경 부터 이 사건 출원상표의 출원일 무렵까지 약 130억 원에 이르는 후원비가 지출되었 던 점, 선사용상표는 2003.경부터 이 사건 출원상표의 출원일 무렵까지 이탈리아 및 유 럽 각국의 신문 및 잡지의 기사에 수회에 걸쳐 각 게재되었고, 독일에서 개최된 스포츠 박람회에도 선사용상표가 표시된 상품이 출품되었던 점 등을 종합하여 보면, 선사용상 표는 이 사건 출원상표의 출원일 당시 적어도 이탈리아의 수요자 사이에서는 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 할 것이다. (2) 이 사건 출원상표와 선사용상표가 동일 또는 유사한 것인지 여부 이 사건 출원상표 는 선사용상표 와는 와 같은 도형이 앞부분에 부가된 점과 영문자의 서체만 다를 뿐, 양 표 장은 모두 LEGEA 라는 영문자 부분에 의하여 레게아 라고 동일하게 호칭되므로 서로 유사한 표장에 해당한다. (3) 부정한 목적이 있는지 여부 청구인은 선사용상표의 나머지 공동권리자인 에밀리아 아깐뽀라, 안토니오 아깐뽀라, 엘네나 아쿤조 의 동의 없이 선사용상표와 유사한 이 사건 출원상표를 출원하였다. 그렇다면 이 사건 출원상표는 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고 객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 공동권리자인 에밀리아 아깐 뽀라, 안토니오 아깐뽀라, 엘네나 아쿤조 에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적 을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이라고 봄이 상당하다. 다. 소결론 이 사건 출원상표는 그 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요자 사이에 이의신청인 의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표를 모방한 유사한 상 표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 선사용상표의 공동권리자인 에밀리아 아깐뽀 라, 안토니오 아깐뽀라, 엘네나 아쿤조 에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가 지고 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로 그 등록을 거절한 원결 정은 타당한 것으로 판단된다. 특허법원의 판단 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단 기준 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시 - 44 -
하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표 로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인 식되어 있는 상표(이하 모방대상상표 라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화 로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업 상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취 지이다. 출원상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에 게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자 는 출원인 이외의 타인이어야 하며, 출원상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌 는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상 상표의 인지도 또는 창작의 정도, 출원상표와 모방대상상표의 동일 유사 정도, 출원상 표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내 용, 기타 양 당사자의 관계, 출원상표의 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으 로 준비하였는지 여부, 출원상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일 유사 내지 경 제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위와 같은 판단은 출원상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 2011후3896 판결 등 참조). 나. 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었는지 여부 1) 인정사실 다음 각 사실은 갑 제5, 7호증(각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다. 가) 선사용상표와 글자체를 달리한 같은 영문자에 도형 가 결합된 상 표인 는 1998. 2. 26.에 이탈리아에서 가방(CLASSI 18), 의류, 신발 (CLASSI 25), 스포츠용품(CLASSI 28) 을 지정상품으로 하여 상표등록 되었고, 이 사건 등록상표의 출원일(2007. 11. 23.) 이전인 1998. 7. 23. 세계지적재산권기구(WIPO), 2000. 4. 13. 브라질, 2001. 4. 2. 스위스, 2001. 8. 7. 미국, 2001. 11. 14. 유럽상표청, 2003. 1. 3. 캐나다 등 다수의 국가에서 각 상표등록 되었다. - 45 -
나) 선사용상표와 글자체를 달리한 같은 영문자에 도형 가 결합된 상표인 는 2004. 2. 20. 이탈리아에서 가방(CLASSI 18), 의류, 신발(CLASSI 25), 스포츠용품(CLASSI 28) 을 지정상품으로 하여 상표등록 되었고, 2004. 8. 10. 세계 지적재산권기구(WIPO), 2004. 9. 23. 푸에르토리코, 2005. 3. 15. 콜롬비아, 2005. 3. 29. 아랍에미리트 등 다수의 국가에서 각 상표등록 되었다(이하 선사용상표와 및 를 통틀어 선사용상표 등 이라 한다). 다) 원고는 1998. 4. 10. LEGEA.COM'을 국제 도메인네임으로 등록하였고, 보조참 가인의 웹사이트(http://www.legea.it/)를 통해 선사용상표 등을 표시한 의류, 신발, 스포츠 용품 등을 광고하였으며, 보조참가인은 2001. 1. 23.경 국제축구연맹(FIFA)의 홈 페이지에도 등재되어 있었다. 라) 선사용상표 등이 표시된 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 등은 이탈리아의 70여 개의 판매대리점 및 독일, 알바니아, 스페인, 스위스, 폴란드, 포르투칼, 영국 등의 판 매대리점에서 판매되었고, 그 판매액은 2003년경 23,615,625유로(약 300억 원), 2004년 경 26,637,433유로(약 350억 원), 2005년경 31,775,605유로(약 400억 원), 2006년경 37,000,870유로(약 480억 원)에 이르렀다. 마) 원고는 선사용상표 등에 대한 스포츠마케팅의 일환으로 2001년경부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지 1 이탈리아 프로축구 세리에(Serie) A의 CALCIO CATANIA(후원기간: 2005년~2009년), F.C. MESSINA(후원기간: 2003년~2011년) 등, 세리에 B의 S.S. CALCIO NAPOLI(후원기간: 2003년~2004년), U.C. ALBINOLEFFE (후원기간: 2001년~2006년), HELLAS VERONA F.C.(후원기간: 2003년~2006년) 등, 세리에 C의 S.S. LANCIANO(후원기간: 2001년~2009년) 등의 축구팀, 2 이탈리아 프 로농구 세리에 A1의 S.S. FELICE SCANDONE AVELLINO(후원기간: 2004년~2007년) 등의 농구팀, 3 이탈리아 프로배구 세리에 A1의 ARSANO VOLLEY(후원기간: 2005 년~2008년) 등의 배구팀, 4 이탈리아의 DOMINA VACANZE(후원기간: 2005년) 등 의 사이클링팀, 5 이탈리아의 Partenope Rugby(후원기간: 2005년~2009년) 등의 럭비 팀 등 다수의 스포츠팀을 후원하였는데, 그 후원비로 2003년경 1,698,913유로(약 22억 원), 2004년경 2,412,718유로(약 31억 원), 2005년경 3,089,694유로(약 40억 원), 2006년경 5,673,467유로(약 74억 원) 상당을 지출하였고, 그 외 광고 선전비로 2003년경 1,199,015유로(약 16억 원), 2004년경 609,662유로(약 8억 원), 2005년경 314,654유로(약 4억 원), 2006년경 1,520,000유로(약 20억 원) 상당을 지출하였다. 바) 선사용상표 등은 2004년경 이탈리아 프로축구 세리에 B의 2003/2004 시즌 S.S.C. Napoli와 Hellas Verona F.C. 사이의 결승전 사진에, 2004년경 이탈리아 Giovanni Campioni 2004 대회의 이탈리아 어린 축구선수들 스티커사진 모음에, - 46 -