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일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2010 년 1 ~ 3 월까지대법원및특허법원에서 선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절불복사건을표시한것입니다. 4. 판결문의각주와밑줄은강사가편의상붙인것으로서원본에는없는것입니다. 5. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.
목차 CONTENTS Ⅰ. 거절결정불복심판 1 1. 진보성 / 3 가. 2010. 3. 4. 선고 2009 허 6151 판결 ( 기각, 확정 ) 5 수치한정발명의판단기준 : 수치한정의임계적의의 2. 명세서기재불비 / 15 가. 2010. 2. 5. 선고 2008 허 12678 판결 ( 기각, 확정 ) 17 상세한설명에청구범위에기재된구성의구체적인기재미비 출원일이후실험데이터제출에대한인정범위 Ⅱ. 무효심판 29 1. 2010. 3. 25. 선고 2008 후 3469 판결 31 선택발명의신규성, 진보성판단방법 2. 2010. 2. 26. 선고 2009 허 3909 판결 ( 기각, 상고중 ) 37 물건의제조방법이기재된물건의청구범위해석 - i -
3. 2010. 1. 21. 선고 2009 허 1002 판결 ( 기각, 상고중 ) 48 모인출원여부에대한판단 4. 2010. 3. 19. 선고 2008 허 8150 판결 ( 기각, 상고중 ) 68 진보성여부에서기술분야판단 5. 2010. 1. 14. 선고 2009 허 4032 판결 ( 기각, 상고중 ) 80 인용발명의공개여부판단 Ⅲ. 권리범위확인심판 93 1. 2010. 2. 18. 선고 2009허6854 판결 ( 심결취소, 상고중 ) 95 권리범위확인소극 ( 종전확정심결 ) vs. 권리범위확인적극의일사부재리원칙적용 2. 2010. 3. 19. 선고 2009 허 1958 판결 ( 심결취소, 상고중 ) 113 청구범위해석상발명의상세한설명참작사례 3. 2010. 2. 3. 선고 2009 허 4995 판결 ( 기각, 확정 ) 131 등록고안과확인대상고안의효과가상이한경우확인대상고안의 특정여부판단 4. 2010. 2. 4. 결정 2009 허 3886 142 청구취지경정 - ii -
Ⅰ. 거절결정불복심판 1. 진보성 2. 명세서기재불비 - 1 -
1. 진보성 가. 2010. 3. 4. 선고 2009 허 6151 판결 ( 기각, 확정 ) 수치한정발명의판단기준 : 수치한정의임계적의의 - 3 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허6151 거절결정 ( 특 ) 원 고 박상득 (******-*******) 광양시금호동소송대리인특허법인아주양헌담당변리사박대진 피 고 특허청장소송수행자정의준 변론종결 2010. 2. 2. 판결선고 2010. 3. 4. 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 2009. 7. 24. 2008 원 12827 호사건에관하여한심결을취소 한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건심결등의경위 (1) 원고는 2008. 4. 2. 특허청에 환경오염및적조발생방지제 라는명칭의발명 ( 청구항 1 내지 13항 ) 을출원번호제10-2008-30897 호 ( 이하 이사건출 - 5 -
원발명 이라한다 ) 로출원하였는데, 특허청심사관은 2008. 7. 1. 원고에게청 구항 1 내지 12 항발명이비교대상발명에비하여진보성이없다는등을내용으 로한의견제출통지를하였다. (2) 이에원고가 2008. 8. 29. 명세서등보정서 ( 청구항 1, 3 내지 6, 9 내지 12항을보정하고, 청구항 2, 7, 8, 13항을삭제하였다 ) 를제출하였으나, 특허청심사관은 2008. 10. 31. 위보정서에의하더라도여전히의견제출통지한거절이유가해소되지않았다는이유로거절결정 ( 이하 이사건거절결정 이라한다 ) 을하였다. (3) 원고는 2008. 12. 1. 특허심판원에이사건거절결정의취소를구하는심판을청구하고, 2008. 12. 30. 심사전치절차에서명세서등보정서 ( 청구항 1, 10항을보정하고, 청구항 3, 9, 11, 12항을추가로삭제하였다. 이하 이사건보정 이라하고, 이사건보정전의출원발명을 이사건보정전출원발명, 이사건보정전 후의각청구항을 이사건보정전제1항발명 과같은방식으로부른다 ) 를제출하였는데, 특허청심사관은 2009. 2. 9. 이사건보정후제1항발명이비교대상발명에비하여진보성이없어특허출원을한때에특허를받을수있는경우에해당하지아니하여이사건보정이부적법하다는이유로이를각하하는결정 ( 이하 이사건보정각하결정 이라한다 ) 을하고, 이사건거절결정을유지하였다. (4) 특허심판원은위심판청구를 2008원 12827 호로심리한다음, 2009. 7. 24. 원고가다투지않는이사건보정각하결정의적법여부를따로살피지아니하고, 이사건보정전제1항발명이비교대상발명에비하여진보성이없어서나머지청구항들에대하여더나아가살펴볼필요없이, 이사건거절결정은적법하다는이유로원고의위심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. - 6 -
나. 특허청구범위 (1) 이사건보정전인이사건거절결정당시의청구범위 청구항 1 철강부산물을혼합, 파쇄, 선별및에이징 (Aging) 처리하여 SiO 2 15 36중량 %, CaO 32 53중량 %, Al 2 O 3 3 17 중량 %, MgO 5.4 8.8중량 % ( 단, CaO : MgO는 6 : 1의함량비를갖는다 ), MnO 1 6중량 %, FeO 2 22 중량 %, 분산재 ( 분산제 의오기로보인다. 이하같다 ) 0.5 6.0 중량 % 및불가피하게함유된미량의원소들 (C, N, O, H, P 및 S) 을포함하는분말로제조하되, 상기분말의입도를 10mm이하, 10 50mm및 50 80mm의규격별로제조하여사용하는것을특징으로하는환경오염및적조방지제. 청구항 2, 7, 8, 13 각삭제 청구항 3 내지 6, 9 내지 12 각기재생략 (2) 이사건보정후의청구범위 ( 밑줄친부분이보정된부분이다 ) 청구항 1 철강부산물을혼합, 파쇄, 선별및에이징 (Aging) 처리하여 SiO 2 15 36중량 %, CaO 32 53중량 %, Al 2 O 3 3 17 중량 %, MgO 5.4 8.8중량 % ( 단, CaO : MgO는 6:1의함량비를갖는다 ), MnO 1 6중량 %, FeO 2 22 중량 %, 분산제 0.5 6.0 중량 % 및불가피하게함유된미량의원소들 (C, N, O, H, P 및 S) 을포함하는분말로제조하되, 상기분말의입도를 10mm이하, 10 50mm및 50 80mm의규격별로제조하여사용하고, 상기분산제는 CaF 2, K 2 O, Na 2 O, Cr 2 O 3, TiO 2 및이들의혼합물중선택된어느하나를사용하여, 상기분말이인산 (PO43-) 과반응할경우인산칼슘또는인산염을형성하도록하고, 황화수소와반응할경우황산칼슘또는황산염을형성하도록하는것을특징으로하는환경오염및적조방지제. 청구항 2, 3, 7 내지 9, 11 내지 13 각삭제 청구항 4 내지 6, 10 각기재생략 다. 비교대상발명 ( 갑제 4 호증 ) 비교대상발명은 2005. 3. 31. 공개된공개특허공보제 10-2005-30910 호 에게재된 철강부산물로바다생태계보존및적조발생방지제개발 이라는명 - 7 -
칭의발명인데, 그명세서에는 철강부산물 ( 강재, Slag) 을파쇄, 선별, 에이징, 탈류처리 ( 황및악성물질류분해목적 ) 하여 10mm이하, 10 50mm, 50 80mm로분류한 SiO 2 15 35%(SiO 2 의함량단위로 중량 % 가아닌 % 가사용되었으나, 산화염들을포함하는철강부산물인슬래그는그물리적성상이고체이므로실질적으로 중량 % 를의미한다. 이하같다 ), CaO 30 50%, Al 2 O 3 2 15%, MgO 3 10%, MnO 1 6%, FeO 1 8% 외불가피한성분의것을사용하였다. ( 갑제4 호증제6면아래에서 1 내지 3행 ), 철강산업에서발생되는부산물에함유된제원소인 SiO 2 15 35%, CaO 30 50%, Al 2 O 3 2 15%, MgO 3 10%, MnO 1 6%, FeO 1 18% 외불가피하게함유된미량의원소들을바다로환원시켜생태계보존과적조발생을방지하는데그목적을요지로한다. ( 갑제4호증, 제7면청구항 1), 시멘트고화시알칼리탄산염인 2NaO SiO 2, 3Na 2 O SiO 2 및 K 2 O SiO 2 등이첨가되어이화학조성물이점토질과바닷물의생성을돕는것으로알려져있다. ( 갑제4호증, 제4면 9, 10행 ) 라는내용이개시되어있고, Metal 제거후의 Slag 성상에관한표 3에는철강슬래그중에자연스럽게포함되어있는성분으로 Na 2 O 1.3%, K 2 O 1.0%, TiO 2 1.0%, Cr 2 O 3 0.15% 등이함유되어있다는내용이개시되어있다 ( 갑제4호증, 제5면표 3). [ 인정근거 ] 갑제1호증, 갑제2, 3호증의각 1, 2, 갑제4호증, 을제1 내지 5 호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 원고주장의요지이사건보정전제1항발명은 1 CaO와 MgO의함량비를 6 : 1로한정하여식물성신진대사엽록소구성요소에이상이발생하는것을최대한억제하여현저히우수한적조방지의효과를얻을수있는점, 2 K 2 O, Na 2 O, TiO 2 등의성분이분산제로작용하여분말의해리작용을원활하게함으로써해조류의증식에영향을주는효과를얻는다는것을명확하게인식하고있었고, 이러한분산제 0.5 6.0 중량 % 는바다저부를분해교반하기위하여수치범위를한정한 - 8 -
것인점등에서비교대상발명에비하여진보성이있으며, 이사건보정전제1 항발명의종속항발명들인나머지청구항발명들도당연히진보성이있음에도, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다 ( 원고가이사건심결취소소송에서도이사건보정각하결정의적법여부를다투지아니하므로이를따로살피지아니하고, 이하이사건거절결정의적법여부에대하여만살핀다 ). 나. 이사건거절결정의적법여부먼저이사건보정전제1항발명이비교대상발명에비하여진보성이있는지여부를살핀다. (1) 이사건보정전제1항발명의진보성유무 ( 가 ) 목적의대비이사건보정전제1항발명은철강부산물인슬래그를혼합, 분쇄및에이징처리하여분말형태로제조한후오염된바다등에살포하여바다의오염요인을감소시키고, 환경보전제및해산용비료로작용하도록하는환경오염및적조발생방지제를제공함이목적이고 ( 갑제3호증의 2, 제7면식별번호 <23> 참조 ), 비교대상발명은철강산업부산물중에함유된미립화학원소들을활용하여자연생태계를보존하고, 바다오염방지로어패류가서식할수있도록하며, 적조발생을억제하는적조발생방지제를제공함을목적으로하고있는바 ( 갑제4호증, 제2면 20 내지 22행 ), 두발명은모두적조발생방지제를제공한다는점에서목적이동일하다. ( 나 ) 구성및작용효과의대비이사건보정전제1항발명과비교대상발명은철강부산물을파쇄, 선별, 에이징처리하여특정함량범위의 SiO 2, CaO, Al 2 O 3, MgO, MnO, FeO 등을필수구성성분으로하는분말을제조하되 ( 두발명의위와같은필수구성성분들의조성비는동일하거나중복된다 ), 분말의입도를 10mm이하, 10 50mm및 50 80mm로규격별로분류하여사용하는적조발생방지제라는점에서는구성및작용효과에차이가없다 ( 이점에대하여당사자사이에다툼이없다 ). - 9 -
다만, 이사건보정전제1항발명은 CaO : MgO의함량비를 6 : 1로수치한정하여기재하고있고, 분산제 0.5~6.0 중량 % 를필수구성요소로추가하고있는반면, 비교대상발명은 CaO : MgO의함량비를명시적으로수치한정하여기재하고있지않고, 분산제를필수구성요소로기재하고있지않는점에서일부구성에차이가있는바, 이하이러한차이점에대하여살펴본다. 1) 이사건보정전제1항발명이 CaO : MgO의함량비를 6 : 1로수치한정하여기재하고있는구성이임계적의의를가지는지여부이사건보정전출원발명의명세서에는 CaO 32~53중량 % : MgO 2~13 중량 % 로 CaO : MgO의비율을 6 : 1로조절하는것이바람직하다. 지정함량및비율을벗어날경우식물성신진대사엽록소구성요소에이상이발생할수있고, 이상은불순물질흡착포집용존산소발생불안전등의원인이될수있다. ( 갑제3호증의 2, 제14면식별번호 <50> 참조 ) 라고기재되어있다. 그런데비교대상발명에도 CaO 30 50%, MgO 3 10% 를구성성분으로하고있고, 이러한 CaO : MgO의함량비를계산하여보면 3 ~ 16.7 : 1의함량비를나타내고있다. 따라서이사건보정전제1항발명의 CaO : MgO의함량비는비교대상발명의 CaO : MgO의함량비범위내에포함되어있을뿐만아니라, 그함량비를경계로하여그전과후의범위에있어서이질적이거나현저한작용효과가생긴다는등의수치한정이갖는임계적의의를인정할만한구체적인실험결과등의자료를찾아볼수없는점에서단순한수치한정에불과하다고할것이다 ( 원고가 2009. 12. 31. 자준비서면에서주장하는실험결과를살펴보아도 CaO : MgO의함량비 6:1과관계없이실험된모든함량비의범위에서분해여부가일정하지않은경향을나타내고있다 ). 그렇다면이사건보정전제1항발명이 CaO : MgO의함량비를 6 : 1로수치한정한구성은이발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이반복적인실험을통하여비교대상발명의대응구성으로부터용이하게도출할수있다고할것이다. - 10 -
2) 이사건보정전제1항발명이분산제 0.5~6.0중량 % 를필수구성요소로추가하고있는구성이기술적특이성을가지는지여부이사건보정전출원발명의명세서에는 분말들에는 CaF 2, K 2 O, Na 2 O, Cr 2 O 3, TiO 2 및이들의혼합물중선택된어느하나로조성되는분산제가사용된다. 이와같은분산제들은분말이물속에서가라앉지않고해리작용이원활하게될수있도록도와주며해조류들의증식에도영향을준다. ( 갑제 3호증의 2, 제16면식별번호 <56>) 라고분산제의구체적인성분및기능에대하여기재하고있다. 그런데비교대상발명의철강부산물인슬래그에도이사건보정전제1항발명의분산제성분인 Na 2 O 1.3%, K 2 O 1.0%, TiO 2 1.0%, Cr 2 O 3 0.15% 등이함유되어있을뿐만아니라, 그함량비도이사건보정전제1항발명의분산제의함량비 0.5~6.0중량 % 의범위내에포함되어있다 ( 갑제4호증, 제5면표 3). 또한비교대상발명은 시멘트고화시알칼리탄산염인 2NaO SiO 2, 3Na 2 O SiO 2 및 K 2 O SiO 2 등이첨가되어이화학조성물이점토질과바다물의생성을돕는것으로알려져있다. ( 갑제4호증, 제4면 9, 10 행 ) 라고개시하고있어이사건보정전제1항발명과동일한 Na 2 O, K 2 O 등의성분을사용하고있다 ( 원고는이사건제1차변론준비기일에서, 비교대상발명의명세서에기재되어있는 3Na 2 O SiO 2 는 Na 2 O와 SiO 2 가단순히물리적으로혼합되어있는것을의미할뿐, 새로이생성된물질을의미하는것은아니라는점을인정하였다 ). 따라서이사건보정전제1항발명의구성요소로분산제가추가되어있는것이비교대상발명에비하여기술적특이성이있다고할수없다. 나아가이사건보정전제1항발명에서분산제의함량을 0.5~6.0중량 % 로수치한정하고있으나, 그수치범위를경계로하여그전과후의범위에서이질적이거나현저한작용효과가생긴다는등그수치한정이갖는임계적의의에관하여이사건보정전출원발명의명세서에는아무런기술적설명이없으므로, 분산제의함량에대한수치한정도단순한수치한정에불과하다고할것이다. - 11 -
그렇다면이사건보정전제1항발명이분산제 0.5~6.0 중량 % 를필수구성요소로추가하고있는구성은통상의기술자가비교대상발명의대응구성으로부터용이하게도출할수있다고할것이다. ( 다 ) 원고의주장에대한판단원고는, 비교대상발명은철강부산물인슬래그중에포함된 Na 2 O, K 2 O, TiO 2 등의성분이분산제로작용한다는인식이없었으므로이들성분이분산제로사용된다는점을명확하게인식하고새로운작용효과를밝혀낸이사건보정전제1항발명은진보성이있다는취지로주장한다. 그러나 Na 2 O, K 2 O, TiO 2 등의성분들이그에내재된물성에기하여분산제로작용하는이상, 비교대상발명의적조발생방지제를실제로바다에사용하는경우발명자가위성분들이분산제로작용한다는인식을하였느냐와관계없이위성분들은분산제로작용하여이사건보정전제1항발명과동일한작용효과를나타낼것으로예측되므로, 이와다른전제에선원고의위주장은받아들일수없다. ( 라 ) 대비의결과이와같이이사건보정전제1항발명은비교대상발명과목적이동일하고, 구성에있어서통상의기술자가비교대상발명의대응구성으로부터용이하게도출해낼수있는것이어서구성의곤란성이없으며, 그에따른작용효과도비교대상발명에비하여현저하지아니하므로, 진보성이없다. (2) 소결론이와같이이사건보정전제1항발명은진보성이없어그특허출원이거절되어야할것인바, 특허출원에있어서특허청구범위가둘이상의청구항인경우에어느하나의청구항이라도거절이유가있는경우에는그특허출원전부가거절되어야하므로, 이사건보정전제1항발명외의나머지청구항들에대하여더나아가살펴볼필요없이, 이사건보정전출원발명은특허를받을수없다고할것이어서이사건거절결정은적법하다. - 12 -
3. 결론그렇다면, 이와결론을같이한이사건심결은적법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유없어이를받아들이지아니하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학 - 13 -
2. 명세서기재불비 가. 2010. 2. 5. 선고 2008 허 12678 판결 ( 기각, 확정 ) 상세한설명에청구범위에기재된구성의구체적인기재미비 출원일이후실험데이터제출에대한인정범위 - 15 -
특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2008허 12678 거절결정 ( 특 ) 원 고 엔브이오가논 (N.V. Organon) 네델란드 5349 에이비오스클루스터스트라아트 6 (Kloosterstraat 6, 5349AB Oss, THE NETHERLANDS) 대표자피엠쥐에프반베젠베크 (P.M.G.F. Van Wezenbeek) 에이치펙트 (H. Pegt) 소송대리인변리사김진회소송복대리인변리사김연희 피 고 특허청장소송수행자이종국 변론종결 2009. 11. 12. 판결선고 2010. 2. 5. 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 2008. 9. 11. 2007 원 4717 호사건에관하여한심결을취소 한다. - 17 -
이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제1, 2, 3호증 ( 가지번호포함 ), 을제1 내지 5호증, 변론전체의취지가. 원고의출원발명 (1) 명칭 : (7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)- 엔 -20-인 -3-온 ( 이하, 위화합물을 티볼론 이라는관용이름으로부른다.) 을포함하는고순도조성물및약학제제 (2) 분할출원일 / 특허출원일 ( 분할출원은특허법제52조제2항에의하여특허출원한때에출원한것으로본다.)/ 출원번호 : 2006. 6. 8./2001. 4. 13./ 제2006-7011204호 (3) 청구범위 : [ 별지 ] 제1항기재와같다. 나. 이사건심결의경위 (1) 특허청심사관은 2007. 1. 31. 원고의출원발명이청구하는티볼론제제들이종래기술의티볼론제제보다개선된효과가있는지가파악되지않는등발명의상세한설명의기재가불비하므로구특허법 (2001. 2. 3. 법률제6411호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제42조제3항의요건을충족하지못하고, 청구항제1, 8 내지 13항발명은그출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재된발명이므로신규성이없으며, 청구항제2 내지 7항발명은이발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하, 통상의기술자 라고한다 ) 가비교대상발명에의하여용이하게발명할수있는것으로서진보성이없거나, OM38[(7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19- 노르-17-프레근 -4-엔-20-인-3- 온을말한다. 이하같다 ] 의생성량저하가일어난다는것을뒷받침할자료가발명의상세한설명에기재되어있지아니하여구특허법제42조제4항제1호의요건을충족하지못한다는등의이유로거절결정을하였다. - 18 -
(2) 원고는위거절결정에불복하는심판을청구하면서, 2007. 5. 3. [ 별지 ] 제2항기재와같이특허청구범위등을보정하였다 ( 이하, 그와같이보정된발명을 이사건출원발명 이라하고, 청구항제1항을 이사건제1항발명 이라고부르며, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ). 특허청심사관이 2007. 7. 2. 위보정에대하여요지변경임을이유로보정각하결정을하자, 원고는구특허법제132조의4에따라보정각하결정에대한심판을청구하였고, 특허심판원은 2008. 1. 30. 요지변경이아니라는이유로보정각하결정을취소하는내용의심결을하였다. 위심결에따라개시된심사전치절차에서, 특허청심사관은 2008. 2. 13. 발명의상세한설명에는이사건제1, 8 내지 13항발명의각조건을모두만족하는실시예등의기재가없고, 위각발명에서수치를한정한이유및임계조건에서의효과의차이에대한기재가없어통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로발명의구성및효과가기재되어있다고할수없으므로구특허법제42조제3항의요건을충족하지못하고, 이사건제1, 8항발명의특허청구범위는그특허청구범위에기재된숙성기간, OM38 의초기함량및스트레스시험후의증가량, 스트레스시험조건이명세서실시예의어느것에도나타나있지않아발명의상세한설명에의해뒷받침되지않는광범위한내용까지청구한것이어서구특허법제42조제4항제1호의요건을충족하지못한다는이유로의견제출통지를하였고, 2008. 4. 14. 원고로부터의견서를제출받은후, 2008. 4. 21. 위거절결정을그대로유지하였다. (3) 특허심판원은 2008. 9. 11. 이사건출원발명명세서의발명의상세한설명은이사건제8항발명의구성중 45 에서 1개월간스트레스시험한후 OM38 의증가량이 0.4% 미만인것 의구성이통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로명확히기재되어있지아니하여구특허법제42조제3항의요건을충족하지못하므로이사건출원발명은특허를받을수없다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다 ( 다만, 특허심판원은이사건제1항발명이이사건출원발명에서삭제된것으로본듯하나, 이러한잘못이 - 19 -
이사건제 8 항발명의기재불비여부를판단한결론에영향을미친것으로보이 지는않는다 ). 2. 이사건출원발명이구특허법제42조제3항의요건을충족하지못하는지여부가. 법리구특허법제42조제3항은발명의상세한설명에는통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적 구성및효과를기재하여야한다고규정하고있는바, 그뜻은특허출원된발명의내용을제3자가명세서만으로쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이므로통상의기술자가당해발명을명세서기재에의하여출원시의기술수준으로보아특수한지식을부가하지않고서도정확하게이해할수있고동시에재현할수있는정도를말하는것이다 ( 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후 3362 판결, 2006. 11. 24. 선고 2003후 2089 판결등참조 ). 나. 구체적판단 (1) 이사건제8항발명의구성이사건제8항발명은티볼론결정을물의존재하에서 24시간이상동안숙성시켜얻을수있는것이며 ( 이하 구성 1 이라한다 ), 티볼론과 0.5% 미만함량의 OM38 을포함하는고순도조성물로서 ( 이하 구성 2 이라한다 ), 위의고순도조성물을 45 에서 1개월간스트레스시험한후 OM38 함량의증가량이 0.4% 미만인것 ( 이하 구성 3 이라한다 ) 인고순도조성물이다. (2) 명세서의발명의상세한설명의기재그런데발명의상세한설명의 [ 발명의구성 ] 부분에는 티볼론결정을물로세정하고물존재하에서 24시간이상동안숙성 (aging) 시키는경우특정회분에서건조및저장시 OM38 함량의생성속도가감소될수있다는사실을발견하였다. 그러므로티볼론을습한조건하에서 24시간이상동안방치한다. - 20 -
상기결정은 3일이상의기간동안상기조건하에방치되는것이바람직하다. 여기서최대기간의한계는없지만 3~6일의기간이가장적당하다 ( 갑제2호증의 2, 8~9면 <13>), 본발명에의한결정숙성단계를포함시키면 OM38 함량이낮은부피가큰티볼론회분을얻을수있다. 통상적으로 OM38 함량이 0.5% 미만인회분이얻어진다. 종종 OM38 함량이 0.25% 미만, 심지어는 0.1% 미만인회분이얻어진다 ( 갑제2호증의 2, 10면 <16> 1~4행 ) 라고기재되어있다. 따라서이사건제8항발명의구성중구성 1, 2에대하여는명세서의발명의상세한설명에명확히기재되어있다고할것이다. 그러나이사건제8항발명의구성중구성 3에대하여는 [ 발명의구성 ] 부분에는아무런기재가없고, 다만, 발명의상세한설명의 [ 발명의효과 ] 부분에 실시예 1 로서 구성 1의숙성과정없이티볼론을얻었는데, 티볼론대비초기의 OM38의함량이 0.6% 이었고, 45 (1개월간지속 ) 에서스트레스시험한결과, 상응하는 OM38 이 0.4% 증가하였음을알수있었다 ( 갑제2호증의 2, 13~14면 실시예 1 부분 ), 실시예 2, 3 으로서 구성 1의숙성과정을거쳐티볼론을얻었더니, 티볼론대비초기의 OM38 함량이 0.1% 이하 ( 실시예 2), 0.2%( 실시예 3) 이었으며, 이를 45 (1 주일간지속 ) 에서스트레스시험을하여본결과, 상응하는 OM38 이각 0.1% 미만 ( 실시예 2), 0.1%( 실시예 3) 증가하였음을알수있었다 ( 갑제2호증의 2, 14~15 면 실시예 2, 실시예 3 부분 ) 는취지의기재가있을뿐이다. 한편, 발명의상세한설명의또다른부분에는 공지의정제는, 통상적으로상온에서 2년동안안정한상태로존재할수있다. 충분히습한대기 ( 예를들어, 상대습도 50~70%) 의경우가상대적으로건조한대기 ( 예를들어, 상대습도가 45% 이하 ) 의경우보다저장안정성이양호하다 ( 갑제2호증의 2, 6면 <5>), 티볼론을포함하는조성물내 OM38 의양은저장중에증가될수있다고공지되어있다 ( 갑제2호증의 2, 6면 <6> 4~6행 ), 단순히소량의티볼론을포함시켜공지의제형을적용하면투여단위의안정성은실질적으로더욱감소된다. 예를들어, 2.5mg의티볼론투여단위의저장수명이, 예를들어실온에서 2~3년인경우, 티볼론의양을예를들어 0.3mg으로낮춘동일단위는 4 에서 6~12 개월 - 21 -
정도만유지될수있다 ( 갑제2호증의 2, 7면 <9> 1~4행 ), 상기화합물은상응하는 OM38 보다안정성이떨어지기때문에, 산촉매성이성화에의하여항상소량의상응하는 OM38 화합물이생성된다. 그뿐만아니라, 상기이성화는보다고온에서상기결정을장기간저장함으로써일어난다 ( 갑제2호증 2, 8면 <12>) 라고각기재되어있다. (3) 판단 ( 가 ) 구성 3 중 스트레스시험 부분의기재불비여부앞서본법리와명세서의기재에비추어살펴보면, 티볼론정제의저장안정성은습도, 시간, 티볼론의양, 온도, 산 ( 酸 ) 의존재등에영향을받음을알수있는데, 이사건제8항발명중구성 3의 스트레스시험 과관련하여발명의상세한설명에는 45 (1개월간지속 ) 에서스트레스시험 또는 45 (1 주일간지속 ) 에서스트레스시험 이라고기재되어있을뿐이고온도와시간이외에다른조건, 예를들어, 습도, 티볼론의양, 산의존재등에대하여는아무런기재가없고, 달리통상의기술자가그러한기재가없더라도출원당시의기술상식에의하여스트레스조건으로명시하지않은기타의조건들을설정하여스트레스시험을수행할수있음을인정할만한다른사정도찾아볼수없다. 따라서이사건제8항발명은그구성요소중 스트레스시험 의조건이나방법에대하여발명의상세한설명에통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로기재되어있지아니하여구특허법제42조제3항에위반된기재불비가있다고할것이다. ( 나 ) 구성 3 중다른부분의기재불비여부 1) 앞서본법리와명세서기재에비추어살펴보면, 이사건제8항발명의구성 3은 구성 1, 2를만족하는고순도조성물에대하여 45 에서 1개월간스트레스시험을하면티볼론대비 OM38 함량의증가량이 0.4% 미만이된다는것 인데, 발명의상세한설명에는구성 3의달성가능여부, 기능이나효과등에대하여아무런기재가없으므로 [ 다만, 앞서와본바와같이구성 1의숙성과정없이얻은조성물에대하여구성 3의스트레스시험을한결과 ( 실시예 1) - 22 -
와구성 1의숙성과정을거쳐얻은조성물에대하여 45 에서 1주일간스트레스시험한결과 ( 실시예 2, 3) 만이있을뿐이다 ], 특별한사정이없는한통상의기술자가구성 3을명세서기재에의하여출원시의기술수준으로보아특수한지식을부가하지않고서도정확하게이해할수있고동시에재현할수있다고보기는어렵다. 따라서이사건출원발명의발명의상세한설명은이사건제8항발명의구성 3에대한구체적인기재가없어구특허법제42조제3항에위반된기재불비가있다고할것이다. 2) 원고의주장에대한판단가 ) 이에대하여원고는, 발명의상세한설명의실시예 1에는 구성 1 의숙성과정없이얻은종래기술의티볼론에대하여구성 3의스트레스시험을한결과조성물내의 OM38 함량의증가량이 0.4% 이었다 는취지의기재가있는데, 다음과같은이유로실시예 5와실시예 6의기재를포함한아래명세서의기재로부터 구성 1의숙성과정을거친고순도조성물에대하여 45 에서 1개월간스트레스시험을하여생기는 OM38 함량의증가량은구성 1의숙성과정없이얻은종래기술의티볼론에대하여 45 에서 1개월간스트레스시험을하여생기는 OM38 함량의증가량보다적다 는점을알수있는바, 명세서에구성 3 에대한기재가없더라도, 구성 1, 2를만족하는실시예 2, 3에서스트레스시험기간을 1주일에서 1개월로늘리는방법으로통상의기술자가구성 3을용이하게실시할수있으므로, 발명의상세한설명에구특허법제42조제3항을위반한기재불비는없다는취지로주장한다. 즉, 발명의상세한설명에는실시예 5의 표2 에구성 1의숙성과정이없는티볼론을활성화합물로사용하여제조한정제에대한저장안정성을실험한결과가기재되어있고, 실시예 6의 표3 에실시예 2에서와같이구성 1의숙성과정을거쳐얻은티볼론을활성화합물로사용하여제조한정제에대한저장안정성을실험한결과가기재되어있는데, 표2 의실험결과는 65mg의정제당 1.25mg의티볼론을함유하는정제를 25 및상대습도 60% 에서저장한경우저장시간 0개월, 6개월, 12개월, 18개월, 24개월에서각저장시형성되는 OM38 의 - 23 -
함량이 0.7, 2.3, 3.5, 4.3, 5.1( 회분번호 049514001) 이나, 표3 의실험결과는 65mg의정제당 1.25 mg의티볼론을함유하는정제를제조하여 25 및상대습도 60% 에서저장한경우저장시간 0개월, 6개월, 12개월, 18개월에서각저장시형성되는 OM38 의함량이 0.7, 1.3, 1.8, 2.0( 회분번호 TD96.1128) 인것으로기재되어있는바, 이에의하면구성 1의숙성과정이없는종래기술의티볼론을활성화합물로사용하여제조한정제에있어서는저장시 OM38 함량의증가량이최초 6개월간에는 1.6(=2.3-0.7), 다음 6개월간에는 1.2(=3.5-2.3), 그다음 6 개월간에는 0.8(=4.3-3.5) 이나, 구성 1의숙성과정을사용하여얻은이사건제 8항발명의티볼론을활성화합물로사용하여제조한정제에있어서는저장시 OM38 함량의증가량이최초 6개월간에는 0.6(=1.3-0.7), 다음 6개월간에는 0.5(=1.8-1.3), 그다음 6개월간에는 0.2(=2.0-1.8) 임을알수있다는것이다. 그러나 표2 와 표3 의실험결과를포함한위명세서의각기재에의하더라도, 1 실시예 5에는구성 1의숙성과정이없는티볼론을활성화합물로사용하여정제를제조하였다는명확한기재가없고, 2 실시예 5의실험결과를구성 1의숙성과정이없는티볼론을활성화합물로사용하여정제를제조하였다고본다고하더라도, 실시예 5의 표2 에는기본과립중수분함량이표시되어있지않음에비하여, 실시예 6의 표3 에는기본과립중수분함량이 6.5라고기재되어있고 ( 갑제2호증의 2, 16면 표2, 17면 표3 ), 표2 와 표 3 의정제를제조하는방법에관하여실시예 4 부분에 유체층과립제조기내에서락토즈 ( 희석제 ), 감자녹말 ( 붕해제 ) 및감자녹말점액 ( 결합제 ) 의혼합물을과립화시켜기본과립을제조하였다. 이때상기과립중의수분함량은 5.5~6.5% 범위내로다양하였다 고기재되어있어 ( 갑제2호증의 2, 15면 <38> 1~3행 ) 그실험조건에차이가있으며, 3 실시예 5, 6은 25 에서조성물이아닌정제에대하여실험한결과인데, 정제는조성물이외에락토오즈나감자녹말등이결합되어단단하게뭉쳐진것으로조성물에비하여수분함량이적을수있는등차이가있고, 또보다고온에서이성화 ( 티볼론이 OM38 로변화되는것 ) 가잘일어나므로 ( 갑제2호증의 2, 8면 <12> 4~5행 ), 정제가아닌조성물에대하여구성 3의 45 에서스트레스실험할경우이와동일한경향을보일것이라 - 24 -
고단정하기는어려운점등에비추어보면, 원고가주장하는것처럼 구성 1의숙성과정을거친고순도조성물에대하여 45 에서 1개월간스트레스시험을하여생기는 OM38 의증가량이구성 1의숙성과정없이얻은종래기술의티볼론에대하여 45 에서 1개월간스트레스시험을하여생기는 OM38 의증가량보다적다 는점이명확하다고할수는없다. 따라서원고의위주장은받아들일수없다. 나 ) 원고는또, 발명의상세한설명의실시예 1에는 구성 1의숙성과정없이초기의 OM38 함량이 0.6% 인종래기술의조성물을얻고이에대하여구성 3의 45 에서 1개월간스트레스시험을한결과 OM38 함량의증가량이 0.4% 이었다 는취지로기재되어있고, 실시예 2, 3에는 구성 1의숙성과정을통하여초기의 OM38 함량이각 0.1% 이하 ( 실시예 2), 0.2%( 실시예 3) 의고순도조성물을얻었다 는취지로기재되어있는데, 표3 의 실시예 2에서제조한티볼론을활성화합물로사용하여제조한정제를 25 상대습도 60% 에서저장하는경우저장시간 0개월, 6개월에서각저장시형성되는 OM38 의함량이 0.7, 1.3( 회분번호 TD96.1128), 0.5, 1.1( 회분번호 TD96.1132), 0.5, 1.1( 회분번호 TD96.1133), 0.9, 1.8( 회분번호 162454001), 0.8, 1.7( 회분번호 162455001), 0.9, 1.8( 회분번호 162456001) 이다 라는기재에의하여초기의 OM38 함량이각 0.5, 0.7, 0.8, 0.9로증가함에따라 6개월저장시의 OM38 의증가량도각 0.6(=1.1-0.5), 0.6(=1.3-0.7), 0.9(=1.7-0.8), 0.9(=1.8-0.9) 로증가함을알수있고, 따라서초기의 OM38 함량이적은실시예 2, 3에서구성 3의스트레스시험을하면 OM38 의증가량은당연히초기의 OM38 함량이많은실시예 1에서구성 3의스트레스시험후의 OM38 의증가량 0.4% 보다는적다고할것인바, 결국명세서에구성 3에대한구체적인기재가없더라도, 실시예 2, 3에서스트레스시험기간을 1주일에서 1개월로늘리는방법으로통상의기술자가구성 3을용이하게실시할수있으므로, 발명의상세한설명에구특허법제42조제3항을위반한기재불비는없다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이 표3 의실험결과는 25 에서조성물이아닌정제에대하여실험한결과이므로, 정제가아닌조성물에대하여구성 3의 45 에 - 25 -
서실험할경우이와동일한경향을보일것이라고단언하기는어려운점등에비추어보면, 이사건출원발명의명세서중 표3 을포함한실시예 6의기재로부터곧바로원고가주장하는것처럼 정제가아닌고순도조성물에있어서초기의 OM38 함량이낮을수록저장시 OM38 함량의증가량이낮다 는점이명확하다고할수는없다. 원고의위주장도받아들일수없다. 다 ) 원고는또, 원고가 2007. 5. 22. 이사건심판단계에서제출한참고자료에는구성 1의숙성과정을거쳐제조된고순도조성물은초기 OM38 의함량이 0.23 내지 0.35% 로서구성 2를만족하며, 45 에서 1개월간스트레스시험한후 OM38 의증가량이 0.07 내지 0.26% 로서구성 3을만족하는것으로기재되어있는바, 이와같은참고자료의내용을보충적으로고려하여보면, 이사건출원발명명세서의발명의상세한설명은통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적 구성및효과가기재되어있는것으로보아야한다는취지로주장한다. 그러나출원일이후실험데이터를제출하는방법에의하여발명의목적 구성및효과를주장, 입증할수있는것은, 이른바선택발명에있어서명세서에그발명이선행발명에비하여질적으로다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있음이명확히기재되어있어기재불비는없으나, 그발명의효과가선행발명의효과에비하여현저한지여부가의심스러운경우등에서예외적으로인정될수있는것이고 ( 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후 2740 판결참조 ), 이사건과같이명세서에하나의발명의구성중일부구성에대한기재가없어기재불비가있는발명에서까지인정되는것은아니므로, 원고의위주장은더나아가살펴볼필요없이받아들일수없다. ( 다 ) 소결론따라서, 이사건출원발명의발명의상세한설명은이사건제8항발명의구성중 스트레스시험 을포함한구성 3 전부에대하여통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로기재되어있지않으므로, 구특허법제42조제 3항을위반한기재불비가있다고할것이다. - 26 -
3. 결론그렇다면, 이사건출원발명은구특허법제42조제3항의요건을충족하지못하여특허를받을수없는것인바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 유영선 판사 김병식 - 27 -
[ 별지 ] 원고의출원발명 1. 거절결정당시의청구범위 ( 갑제2호증의 2, 2006. 7. 7. 보정 ) 청구항 8. (7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)- 엔 -20-인 -3-온의결정을물의존재하에서 24시간이상동안숙성시켜얻을수있는것이며, (7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-4-엔 -20- 인-3-온을 0.5 % 미만의함량으로호함한것인, (7α,17α)-17-히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)- 엔-20-인 -3-온고순도화합물 나머지청구항기재생략. 2. 보정후의특허청구범위 ( 갑제2호증의 2, 2007. 5. 3. 보정 ) 청구항 8. (7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)- 엔 -20-인 -3-온의결정을물의존재하에서 24 시간이상동안숙성시켜얻을수있는것이며 ; (7α,17α)-17- 히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)- 엔 -20-인 -3-온과 0.5 % 미만함량의 (7α,17α)-17-히드록시-7-메틸-19-노르 -17-프레근-4-엔-20-인 -3-온을포함하는고순도조성물로서, 상기고순도조성물을 45 에서 1개월간스트레스시험한후, (7α,17α)-17-히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-4-엔 -20-인 -3-온의증가량이 0.4 % 미만인것인고순도조성물. 나머지청구항기재생략. < 끝 > - 28 -
Ⅱ. 무효심판 1. 2010. 3. 25. 선고 2008후3469 판결 2. 2010. 2. 26. 선고 2009허3909 판결 ( 기각, 상고중 ) 3. 2010. 1. 21. 선고 2009허1002 판결 ( 기각, 상고중 ) 4. 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결 ( 기각, 상고중 ) 5. 2010. 1. 14. 선고 2009허4032 판결 ( 기각, 상고중 ) - 29 -
대 법 원 제 1 부 판 결 사건 2008후 3469 등록무효 ( 특 ) 2008후 3476( 병합 ) 등록무효 ( 특 ) 원고, 상고인워너- 램버트캄파니엘엘씨 (Warner-Lambert Company LLC) 미국뉴욕주뉴욕이스트 42번스트리트 235 (235 East 42 nd St. New York, NY 10017, U.S.A.) 대표자피터씨. 리차드슨 (Peter C. Richardson) 소송대리인변호사손지열, 정여순, 백창훈, 김상근, 이회기, 박종욱변리사김영, 김성완, 안철균피고, 피상고인 1. 씨제이주식회사의소송수계인씨제이제일제당주식회사서울중구남대문로 5가 500 대표이사김진수소송대리인변리사김미정, 안소영 2. 동아제약주식회사서울동대문구용두동 252 대표이사김원배소송대리인변리사김미정, 안소영소송대리인변호사강동세, 김경태소송대리인특허법인명문담당변리사공민호 3. 보령제약주식회사서울종로구원남동 66-21 대표이사김승호 - 31 -
4. 신풍제약주식회사안산시단원구목내동 434-4 대표이사장현택 5. 경동제약주식회사화성시양감면대양리 535-3 대표이사류덕희 6. 주식회사대웅제약성남시중원구상대원동 223-23 대표이사윤재승피고 1 내지 5의보조참가인 1. 한미약품주식회사화성시팔탄면하저리 893-5 대표이사장안수 2. 현대약품주식회사천안시풍세면남관리 200 대표이사윤창현 3. 주식회사종근당서울서대문구충정로 3가 368 대표이사김정우피고 1의보조참가인 1. 동화약품주식회사 { 변경전상호 : 동화약품공업 ( 주 )} 서울중구순화동 5 대표이사윤도준 2. 한화제약주식회사춘천시남면가정리 1256 대표이사김경락 - 32 -
3. 주식회사비씨월드제약경기여주군가남면삼군리 11 대표이사홍성한 4. 한국휴텍스제약주식회사화성시동탄면영천리 555-2 대표이사이상일 5. 주식회사유한양행서울동작구대방동 49-6 대표이사차중근피고 1의보조참가인들소송대리인변리사김미정, 안소영원심판결특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허 6928, 7587( 병합 ) 판결판결선고 2010. 3. 25. 주 문 1. 상고를모두기각한다. 2. 상고비용은보조참가로인한부분을포함하여원고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간경과후에제출된상고이유보충서의기재는 상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 신규성의점가. 선행또는공지의발명에구성요건이상위개념으로기재되어있고위상위개념에포함되는하위개념만을구성요건중의전부또는일부로하는이른바선택발명의신규성을부정하기위해서는선행발명이선택발명을구성하는하위개념을구체적으로개시하고있어야하고 ( 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후 2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후 3338 판결등참조 ), 이에는선행발명을기재한선행문헌에선택발명에대한문언적인기재가존재하는경우외 - 33 -
에도그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가선행문헌의기재내용과출원시의기술상식에기초하여선행문헌으로부터직접적으로선택발명의존재를인식할수있는경우도포함된다 ( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후 736,743 판결참조 ). 나. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심판시비교대상발명의발명의상세한설명에원심판시 R-트란스헵탄산에대한문언적기재가존재하지않으나, 그실시예 2에는 R-트란스헵탄산과 S-트란스헵탄산의라세미체가개시되어있는데, 비교대상발명이구조식Ⅰ의카르복스아미드화합물의가능한 4개의이성체를혼합물의형태가아닌개별적이성체로인식하고있는이상, 이의개환된형태인 R-트란스헵탄산과 S-트란스헵탄산의라세미체의가능한 2개의광학이성체도개별적이성체로인식할수있다고할것이어서, 비교대상발명에는이사건특허발명 ( 특허번호제167101 호 ) 의특허청구범위제1, 2항 ( 이하이사건제1, 2항발명이라하고, 나머지청구항도같은방법으로가리킨다 ) 의화합물인 R-트란스헵탄산이개시되어있고, 비교대상발명의표1에기재된화합물 1의각각의치환기를대입하여구조식으로나타내면원심판시 R-트란스카르복스아미드자체이어서, 이사건제1, 3항발명의 R-트란스카르복스아미드도나와있다. 한편, 이사건제11항발명은이사건제1항발명의화합물의 혈중콜레스테롤저하내지과콜레스테롤혈증치료 라는의약용도를대상으로하고있는바, 비교대상발명의발명의상세한설명에이사건제1항발명의화합물이개시되어있음은위에서본바와같고, 그화합물이콜레스테롤생합성을억제한다는이사건제11항발명의구체적용도또한그대로개시되어있다. 나아가비교대상발명에이사건제1, 2, 3항발명의화합물이개시되어있고, 비교대상발명이이들화합물을혼합물의형태가아닌개별적이성체로인식하고있는이상, 라세미체로부터광학이성체를분리하는방법에관한발명이아닌이사건제1, 2, 3항발명의신규성을부정하기위하여비교대상발명에이에대한분리방법내지분리가능성이개시되어있어야만하는것도아니므로, 비록원심에비교대상발명의명세서에서구조식 Ⅰ의화합물을제조하는과정을설명하면서기재한두개의이성체가구조식 Ⅰ의화합물을제조하는합성과정에 - 34 -
서부산물로생성되는구조이성체를의미하여이사건특허발명의광학이성체의분리방법이나와있지않음에도그분리방법이나와있다고본잘못이있다고하더라도이러한잘못이이사건의결론에영향을미칠수없고, 그외원고의상고이유에서의주장은독자적인견해에서원심을비난하는것이어서받아들일수없다. 따라서이사건제1, 2, 3항및제11항발명의신규성이부정된다고본원심은정당하고, 상고이유에서주장하는바와같은선택발명의신규성판단에관한법리오해및판례위반등의잘못이없다. 2. 진보성의점가. 선행또는공지의발명에구성요건이상위개념으로기재되어있고위상위개념에포함되는하위개념만을구성요건중의전부또는일부로하는이른바선택발명의진보성이부정되지않기위해서는선택발명에포함되는하위개념들모두가선행발명이갖는효과와질적으로다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있어야하고, 이때선택발명의발명의상세한설명에는선행발명에비하여위와같은효과가있음을명확히기재하여야하며 ( 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후 2740 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결등참조 ), 위와같은효과가명확히기재되어있다고하기위해서는선택발명의발명의상세한설명에질적인차이를확인할수있는구체적인내용이나, 양적으로현저한차이가있음을확인할수있는정량적기재가있어야한다 ( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 ). 나. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건제4항내지제9항발명은이사건제2항발명의 R-트란스헵탄산의염화합물인바, 약물제조시약학적으로허용가능한다양한염의형태로만드는것은통상의기술자에게자명하고, 비교대상발명에서는허용가능한염형태로제약학적으로허용가능한금속염인 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 알루미늄, 철및아연이온으로형성된염 과아민염을들고있는데, 이들염을포함하는염들에의해형성된 R-트란스헵탄산 - 35 -
의염화합물은이사건제4항내지제9항발명의일나트륨염, 일칼륨염, 헤미칼슘, N-메틸글루카민염, 헤미마그네슘염, 헤미아연염화합물의상위개념이며, 한편, 이사건제10항발명은이사건제2항발명의화합물과 1-데옥시-1-( 메틸아미노 )-D-글루시톨의혼합물인데, 1-데옥시-1-( 메틸아미노 )-D-글루시톨은아민염의일종이다. 그런데이사건특허발명의발명의상세한설명에는통상의기술자가의약물질의염화합물을만들때당연히고려하는물리적성질이외에이사건특허발명의염화합물이비교대상발명에비하여질적으로다른효과를갖고있거나질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있다고볼만한구체적인내용이전혀없고, 이는원고가상고이유서에서주장하고있는제제학적효과인흡습성및용해성도마찬가지이므로, 이사건제4항내지제10항발명의화합물이비교대상발명의화합물에비하여이질적이거나양적으로현저한효과가있다고보기어렵다. 따라서이사건제4항내지제10항발명의진보성이부정된다고본원심은정당하고, 상고이유에서주장하는바와같은선택발명의진보성판단에관한법리오해및심리미진등의잘못이없다. 3. 결론그러므로상고를모두기각하고, 상고비용은보조참가로인한부분을포함하여패소자가부담하게하기로관여대법관의의견이일치되어주문과같이판결한다. 재판장대법관김능환 주심대법관김영란 대법관 이홍훈 대법관 민일영 - 36 -
특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2009허 3909 등록무효 ( 특 ) 원 고 주식회사세종화학 (******-*******) 사천시곤양면서정리 1139-6 대표이사권택현소송대리인변호사강명구 피 고 특허청심사관유철종 변론종결 2010. 1. 28. 판결선고 2010. 2. 26. 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 2009. 4. 22. 2008 당 3442 호사건에관하여한심결을취소 한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1, 2, 3 호증, 을제 1 호증 가. 원고의특허발명 (1) 명칭 : 내면의강도가향상된합성수지관 - 37 -
(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2003. 5. 14. / 2004. 10. 27. / 제455856호 (3) 청구범위와도면 : [ 별지 1] 과같다 ( 이하, 원고의특허발명을 이사건특허발명 이라고하고, 청구항제1항을 이사건제1항발명 이라고부르며, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ). 나. 비교대상발명 2001. 1. 26. 자공개실용신안공보에공개번호실2001-0002139호로실린 합성수지재배수관 ( 을제1호증 ) 으로서, 그주요내용과도면은 [ 별지 2] 기재와같다. 다. 이사건심결의경위 (1) 피고는 2008. 11. 13. 특허심판원에 2008당 3442호로이사건특허발명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하, 통상의기술자 라고한다 ) 가비교대상발명에의하여용이하게발명할수있는것이어서진보성이없으므로그특허가무효가되어야한다고주장하면서, 특허의무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 2009. 4. 22. 이사건특허발명은통상의기술자가비교대상발명에의하여용이하게발명할수있어진보성이없다는이유로, 피고의심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. 2. 이사건특허발명에신규성또는진보성이있는지여부피고는이사건특허발명은비교대상발명과동일하여신규성이없거나, 통상의기술자가비교대상발명에의하여용이하게발명할수있어진보성이없다고주장하므로, 이를함께살펴본다. 가. 기술분야의대비 이사건특허발명과비교대상발명은모두하수관등으로사용되는합성수 지관에관한것이므로 ( 갑제 3 호증 2 면 발명이속하는기술및그분야의종래 - 38 -
기술 부분 1~3 행, 을제 1 호증 1 면 고안이속하는기술분야및그분야의종래 기술 부분 1~3 행 ), 그기술분야가동일하다. 나. 목적과효과의대비 (1) 이사건특허발명은, 중공이형성된프로파일 (profile) 의내면에이중보강층을더형성하여강도가크게향상된합성수지관을제공하는것을그목적과효과로하고있다 ( 갑제3호증 2면 발명이이루고자하는기술적과제 부분, 3면 발명의효과 부분 ). 그런데비교대상발명도사각돌조사이에보강부재를접착하고사각돌조저면에보강층 ( 이사건특허발명의이중보강층과같다 ) 을적층하여강도와내구력이증대된관체 ( 이사건특허발명의합성수지관과같다 ) 를제공하는것을그목적과효과의하나로삼고있다 ( 을제1호증 2면 발명이이루고자하는기술적과제 부분, 3면 발명의효과 부분참조 ). 따라서강도가향상된합성수지관을제공한다는이사건특허발명의목적과효과는비교대상발명의그것과같다고할것이다. (2) 이에대하여원고는, 이사건특허발명은프로파일사이에ㅗ자, ㄴ자보강층이음부재를공급하여합성수지관의성형과정을추가시키지않고서도강도를크게향상시키는효과를얻고있으므로, 비교대상발명의효과와는상이하다고주장한다. 그러나비교대상발명의명세서에는 사각돌조 (12) 를형성함에있어, 각각의사각돌조 (12) 의측방에틈새 (t) 를두고틈새에보강부재 (13) 를충진하고, 관체 (11) 의내주면에보강판 (14) 를적층형성한다. 보강부재와보강판을동일재질과색상으로써일체로형성한다 ( 을제1호증 2면 16~18 행 ) 라고기재되어있고, 이기재에의하면, 비교대상발명도관체를형성함에있어사각돌조를형성함과동시에보강부재, 보강판 ( 비교대상발명은 보강층 과 보강판 의용어를혼용하고있으나, 아래에서는청구범위에서사용된 보강층 이란용어로만사용하기로한다 ) 을형성함으로써별도의관체성형과정을필요로하지않고있음을알수있 - 39 -
다. 따라서, 이사건특허발명과비교대상발명의효과가서로다르다고할수 없다. 원고의주장은받아들일수없다. 다. 구성의대비 (1) 이사건제1항발명 ( 가 ) 구성요소의분석이사건제1항발명은, 중공 (3) 이형성된프로파일 (2) 을공급하여냉각성형시킨후와인더에공급하면서프로파일의사이에이음부재 (5) 로연속해서연결되어성형되는합성수지관에있어서 ( 이하, 구성요소 1 이라한다 ), 프로파일의내면 (16) 에이중보강층 (4) 이공급되어내면을보강하고 ( 이하, 구성요소 2 라고한다 ), 프로파일과이중보강층의사이에이음부재가공급되어관이성형됨 ( 이하, 구성요소 3 이라한다 ) 을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관이다. ( 나 ) 구성요소 1의대비구성요소 1은, 비교대상발명의 원통형의합성수지재로관체 (11) 를구성하며, 단면형상이사각형으로형성된사각돌조 (12) 를나선형으로권취하여서외벽체를형성한다 ( 을제1호증 2면 14~15 행 ), 관체의외벽이사각돌조로형성된공지의배수관에있어서, 위사각돌조사이의측면에보강부재를매입접착하며 ( 을제1호증 2면 6~7행, 3면도면 3) 의구성에대응된다. 그런데물건의발명의특허청구범위는특별한사정이없는한발명의대상인물건의구성을직접특정하는방식으로기재하여야하므로, 물건의발명의특허청구범위에그물건을제조하는방법이기재되어있다고하더라도, 그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는이상, 당해발명의신규성, 진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는고려할필요없이, 그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다 ( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후 3416 판결참조 ). - 40 -
따라서제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이보이지않는이사건제1항발명에서그제조방법을제외한구성만으로특정하여보면, 구성요소 1은 중공이형성된프로파일과프로파일들을연결하는이음부재로구성된합성수지관에있어서 로특정할수있고, 이를비교대상발명의대응구성과대비하여보면, 양구성요소는중공이형성된프로파일 ( 비교대상발명의사각돌조를포함한다 ) 과프로파일들을연결하는이음부재 ( 비교대상발명의보강부재와같다 ) 로구성된합성수지관 ( 비교대상발명의관체와같다 ) 인점에서실질적으로동일하다 ( 이점에대하여는원고가다투는것으로보이지않는다. 2010. 1. 28. 제2차변론준비기일 ). ( 다 ) 구성요소 2, 3의대비구성요소 2는, 비교대상발명의 관체의내주면에적층된보강층 ( 을제1호증 2면 7행, 3면도면 3) 의구성에대응되고, 구성요소 3은, 비교대상발명의 사각돌조사이의측면에보강부재를매입접착하며 ( 을제1호증 2면 6~7행, 3면도면 3) 의구성에각대응된다. 구성요소 2, 3에관하여도앞서본것처럼그제조방법을제외한구성만으로특정하여보면, 구성요소 2는 프로파일내면에공급된이중보강층 으로, 구성요소 3은 프로파일과이중보강층사이의이음부재로구성되는 으로각특정할수있고, 이들은비교대상발명의각대응구성인 관체의내주면에적층된보강층 과 사각돌조사이의측면의보강부재 와실질적으로동일하다 ( 이점에대하여는원고가다투는것으로보이지않는다. 2010. 1. 28. 제2차변론준비기일 ). ( 라 ) 대비결과의정리결국, 이사건제1항발명의각구성들은비교대상발명의대응구성과동일하므로양발명은실질적으로동일하다. (2) 이사건제2, 3항발명 ( 가 ) 구성요소의분석이사건제2항발명은이사건제1항발명에있어서이중보강층 (4) - 41 -
과이음부재 (5) 는ㅗ자보강층이음부재로성형됨 ( 이하, 구성요소 4 라한다 ) 을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관이고, 이사건제3항발명은이사건제1항발명에있어서이중보강층 (4) 과이음부재 (5) 는ㄴ자보강층이음부재로성형됨 ( 이하, 구성요소 5 라한다 ) 을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관이다. ( 나 ) 구성요소 4, 5의대비구성요소 4, 5는모두비교대상발명의 보강부재와보강층을동일재질과색상으로써일체로형성한다 는구성에각대응된다. 양구성요소는모두이중보강층 ( 비교대상발명의보강층 ) 과이음부재 ( 비교대상발명의보강부재 ) 를일체로형성한다는점에서같고, 다만구성요소 4, 5는보강층이음부재 ( 이중보강층과이음부재를합한것 ) 의형상을특정하고있음에비하여비교대상발명의대응구성은그형상에대하여아무런언급이없는점에서차이가있다. 그러나비교대상발명이관체를형성함에있어사각돌조를형성함과동시에보강부재, 보강층을일체로형성함으로써별도의관체성형과정을필요로하지않고있음은앞서목적의대비에서본바와같은데, 사각돌조를형성함과동시에보강부재와보강층을일체로형성, 이를사각돌조측면과아랫면에접착시키기위해서는, 보강부재와보강층으로형성되는부분 ( 이사건특허발명의보강층이음부재 ) 의형상은완성된합성수지관에서의보강부재와보강층의모양을규칙적으로나눈형상이어야하고, 완성된합성수지관에서의보강부재와보강층의모양을규칙적으로나눌경우그형상은ㅗ자나ㄴ자형상이되리라고통상의기술자가충분히예상할수있으므로, 통상의기술자는비교대상발명의대응구성으로부터위구성요소 4, 5를용이하게도출할수있다고할것이다. ( 다 ) 대비결과의정리및결합의곤란성여부결국, 이사건제2, 3항발명의각구성은비교대상발명에이미개시된구성이거나통상의기술자가비교대상발명으로부터용이하게도출할수있는구성이고, 비교대상발명에위각구성의대응구성이결합되어있으므로, 이 - 42 -
사건제2, 3항발명의각구성을결합함에있어어떠한기술적어려움이있다고할수없다. (3) 이사건제4항발명이사건제4항발명은이사건제1항발명에있어서, 이중보강층은프로파일의두께보다 0.5~4 배더두껍게성형됨 ( 이하, 구성요소 6 이라한다 ) 을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관이다. 구성요소 6은구성요소 2의이중보강층의수치를한정한것으로, 비교대상발명에는구성요소 2의대응구성인보강층에대하여아무런수치한정이없다는점에서차이가있다. 그러나 1 앞서본바와같이비교대상발명도사각돌조저면에보강층을적층하여강도와내구력증대된관체를제공하는것을그목적및효과로삼고있는데, 관체의강도와내구력을증대하기위해서는보강층이일정한두께를가져야한다는것은통상의기술자가당연히예상하는것이고, 2 이사건특허발명의명세서에는 이중보강층에의하여내면이프로파일이갖는두께의 0.5~4배가더두껍게형성되어있어서오랜시간이경과되어도내면이닳아중공에구멍이형성되는현상을방지할수있다 ( 갑제3호증 3면 18~20행 ) 는기재만있을뿐, 0.5배와 4배를경계로하여그전과후의범위에있어서합성수지관의강도에현저한차이가있다는소위임계적의의를인정할만한기재가없어, 그수치한정으로인한효과의현저성을인정할수없는점에비추어보면, 구성요소 6의수치한정은통상의기술자가반복시험으로적의선택할수있는정도의단순한수치한정으로, 통상의기술자가비교대상발명의대응구성으로부터이를용이하게도출할수있다고할것이다. 결국, 이사건제4항발명의각구성은비교대상발명에이미개시된구성이거나통상의기술자가비교대상발명으로부터용이하게도출할수있는구성이고, 비교대상발명에위각구성의대응구성이결합되어있으므로, 이를결합함에있어어떠한기술적어려움이있다고할수없다. - 43 -
라. 소결론따라서, 이사건제1항발명은비교대상발명과그구성이실질적으로동일하여신규성이없고, 이사건제2 내지 4항발명은비교대상발명과기술분야가동일하고, 그목적및효과에있어서도특이성, 현저성이없으며, 그구성요소들을채택하고결합함에있어어떠한어려움이있다고할수없어구성의곤란성도없으므로모두진보성이없다. 3. 결론그렇다면, 이사건특허발명은신규성내지진보성이없어그특허는모두무효로되어야할것인바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 노갑식전출로서명날인불능 재판장판사 판사 김병식 - 44 -
[ 별지 1] 원고의특허발명 1. 특허청구범위청구항 1. 중공 (3) 이형성된프로파일 (2) 을공급하여냉각성형시킨후와인더에공급하면서프로파일 (2) 의사이에이음부재 (5) 로연속해서연결되어성형되는합성수지관에있어서, 상기프로파일 (2) 의내면 (16) 에이중보강층 (4) 이공급되어내면 (16) 을보강하고, 프로파일 (2) 과이중보강층 (4) 의사이에이음부재 (5) 가공급되어관이성형됨을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관. 청구항 2. 제 1 항에있어서, 이중보강층 (4) 과이음부재 (5) 는ㅗ자보강층이음 부재 (17) 로성형됨을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관. 청구항 3. 제 1 항에있어서, 이중보강층 (4) 과이음부재 (5) 는ㄴ자보강층이음 부재 (19) 로성형됨을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관. 청구항 4. 제 1 항에있어서, 이중보강층 (4) 은프로파일 (2) 의두께보다 0.5 4 배더두껍게성형됨을특징으로하는내면의강도가향상된합성수지관. 2. 도면 [ 주요도면부호 ] 1 : 합성수지관, 2 : 프로파일, 3 : 중공, 4 : 이중보강층, 5 : 이음부재, 6 : -자보강대, 7 : ㅣ자보강대, 8 : + 자보강대, 9 : 꼴보강대, 10 : / 자보강대, 11 : 자보강대, 15 : 외면, 16 : 내면, 17 : ㅗ자보강층이음부재, 19 : ㄴ자보강층이음부재 - 45 -
도면 1( 합성수지관의일부를절개시킨사시도 ) 도면 2( 프로파일의보강상태단면도 ) 도면 10( ㅗ자보강층이음부재실시예 ) 도면 11( ㅡ자보강층이음부재실시예 ) - 46 -
[ 별지 2] 비교대상발명 1. 주요내용땅속에배설하여사용되는합성수지재하수관에관한것으로, 단면형상이사각형으로된각각의사각돌조 (12) 양측면에보강부재 (13) 를충진형성하며, 관체의내주면을보강판 (14) 으로적층하여서구성된것으로, 보강부재와보강판을일체로형성함으로써사각돌조의접착력이증대되어, 관체의강도와내구력을증대시킬수있는효과가있다는내용이기재되어있다. 2. 주요도면 도면 2( 하수관의일부를절결한정면도 ) 도면 3( 하수관의일부를확대한단면도 ) [ 주요도면부호 ] 11 : 관체, 12 : 사각돌조, 13 : 보강부재, 14 : 보강층 < 끝 > - 47 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허 1002 등록무효 ( 특 ) 원 고 주식회사수우미이엔지화성시서신면상안리 238-9 대표이사여용환소송대리인변리사이달로소송복대리인변리사정병순 피 고 이건기 (******-*******) 서울강서구등촌동소송대리인변리사김중효, 이경화 변론종결 2009. 12. 8. 판결선고 2010. 1. 21. 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 2009. 1. 13. 2008 당 863 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건특허발명 (1) 명칭 : 친환경오수처리시스템 - 48 -
(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 8. 23./2007. 9. 20./ 제762376호 (3) 특허권자 : 피고 (4) 종래의기술및이사건특허발명이이루고자하는기술적과제또는목적종래의오폐수처리시스템은오염수에포함된이물질과부유물을응축시켜슬러지형태로분리하면서유기물을제거하는구조였으므로오염수에포함된부영양화의원인물질인질소와인, 그리고색도 ( 色度 ) 및악취를획기적으로제거하지못하는문제점이있었을뿐만아니라, 음식물쓰레기등의유기성고형물을처리하고자할경우에는 BOD( 생물학적산소요구량 ) 부하가너무높아이를처리할수없는결점이있었다. 이에이사건특허발명은조목스크린, 저류조, 고도처리조, 호기반응조, 생물반응조, 유량조정조, 탈색조, 처리수조등을순차적으로연결하여하나의시스템을구성함으로써오수에포함된유기물과부영양화의원인물질인질소와인, 그리고색도및악취를획기적으로제거할수있는오수처리시스템을제공하고, 또한고액처리기를설치함으로써음식물쓰레기등의유기성고형물도처리할수있는보다실용적인오수처리시스템을제공하고자함에그목적이있다. (5) 특허청구범위 ( 도면은별지 1과같다 ) [ 청구항 1] 오수에포함된이물질을걸러내고특정크기이하의오수만을통과시키는조목스크린 (7) 과, 상기조목스크린 (7) 에연결되면서통과한오수를저장하는저류조 (8) 와, 상기저류조 (8) 에연결되면서투입된유기성고형물을바이오칩 (19) 으로소멸처리하고소멸처리하는과정에서발생되는배출수를저류조 (8) 로공급하는고액처리기 (11) 와, 상기저류조 (8) 에연결되면서오수에포함된질소와인및유기물을제거하는고도처리조 (20) 와, 상기고도처리조 (20) 에연결되면서오수에포함된유기물을제거하는호기반응조 (34) 와, 상기호기반응조 (34) 에연결되면서오수에포함된잔류유기물을최종적으로제거하는생물반응조 (48) 와, 상기생물반응조 (48) 에연결되면서일정한 - 49 -
양의처리수를저장하며유량을조정하는유량조정조 (72) 와, 상기유량조정조 (72) 에연결되면서처리수를탈색시키는탈색조 (80) 와, 상기탈색조 (80) 에연결되어처리수를저장하는처리수조 (90) 로된것을특징으로하는친환경오수처리시스템 ( 이하 이사건제1항발명 이라하고, 나머지청구항들도같은방법으로부른다 ). [ 청구항 2] 오수에포함된이물질을걸러내고특정크기이하의오수만을통과시키는조목스크린 (7)( 이하 구성 1 이라한다 ) 과, 상기조목스크린 (7) 에연결되면서통과한오수를저장하는저류조 (8)( 이하 구성 2 라한다 ) 와, 상기저류조 (8) 에연결되면서오수에포함된질소와인및유기물을제거하는고도처리조 (20)( 이하 구성 3 이라한다 ) 와, 상기고도처리조 (20) 에연결되면서오수에포함된유기물을제거하는호기반응조 (34)( 이하 구성 4 라한다 ) 와, 상기호기반응조 (34) 에연결되면서오수에포함된잔류유기물을최종적으로제거하는생물반응조 (48)( 이하 구성 5 라한다 ) 와, 상기생물반응조 (48) 에연결되면서일정한양의처리수를저장하며유량을조정하는유량조정조 (72)( 이하 구성 6 이라한다 ) 와, 상기유량조정조 (72) 에연결되면서처리수를탈색시키는탈색조 (80) ( 이하 구성 7 이라한다 ) 와, 상기탈색조 (80) 에연결되어처리수를저장하는처리수조 (90)( 이하 구성 8 이라한다 ) 로된것을특징으로하는친환경오수처리시스템. [ 청구항 3] 제1항에있어서, 상기고액처리기 (11) 는바이오칩 ( 우드칩, 세라믹볼, 스티로폼볼등 ) 에의해음식물쓰레기및슬러지등의유기성고형물을바이오소멸처리하고, 소멸처리과정에서발생된수분을단계적으로설치한세목스크린 (17) 과, 2단스크린 (61) 과, 3단스크린 (63) 으로여과하여오수처리시스템 (2) 으로공급함으로써, 유기성고형물의처리가가능하도록한것을특징으로하는친환경오수처리시스템. [ 청구항 4] 제1항또는제2항에있어서, 상기처리수조 (90) 에급수관 (96) 및방류수관 (102) 을각각설치하여, 상기급수관 (96) 은처리수가재사용처로공급될수있게하고, 상기방류수관 (102) 은처리수를방류하도록된것을특징으로한친환경오수처리시스템. - 50 -
나. 이사건심결의경위원고는피고를상대로, 이사건특허발명은원고가창작한발명임에도무권리자인피고가출원하여등록받은것이므로모인출원에해당할뿐만아니라, 선행기술에비하여신규성또는진보성이없다는등의이유로이사건특허발명에대한등록무효심판을청구하였고, 특허심판원은위심판청구사건을 2008당 863호로심리한다음 2009. 1. 13. 이사건특허발명은원고가창작한발명과다를뿐만아니라, 피고가모인하여등록받았다고볼자료가없으며, 선행기술에비하여신규성및진보성도있다는등의이유로원고의청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 3호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부가. 당사자들주장의요지원고는, 별지 2 기재의모인대상발명은원고가이사건특허발명의출원전에창작하여화성시에있는남양호천변의화장실과전남무안군에있는목우암의화장실설치공사를하면서실시한발명인데피고가원고의직원으로근무하면서그기술내용을알아낸후모인대상발명과동일한이사건특허발명을등록받았으므로, 이사건특허발명은모인출원에해당함에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다고주장한다. 이에대하여피고는, 1 이사건특허발명은피고가창작한것이지원고의기술내용을알아낸후무권리자로서출원하여등록받은것이아니고, 2 원고가특정한모인대상발명은실제원고가실시한기술과다를뿐만아니라, 이사건특허발명과동일하지아니하므로, 이사건특허발명은모인출원에해당하지아니한다할것이어서이와결론을같이한이사건심결은적법하다고다툰다. 나. 이사건특허발명과모인대상발명이동일한것인지여부 이사건특허발명이모인출원에해당하여등록이무효로되기위해서는 - 51 -
이사건특허발명과모인대상발명이동일한발명에해당하여야할것인바 ( 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후 2218 판결참조 ), 먼저이사건특허발명이원고주장의별지 2 기재모인대상발명과동일한것인지여부에관하여본다. (1) 이사건특허발명의구성분석이사건제2항발명은 조목스크린-저류조-고도처리조-호기반응조-생물반응조-유량조정조-탈색조-처리수조 가순차적으로결합되어구성된오수처리시스템에관한발명이고, 이사건제1항발명은이사건제2항발명의구성들에 고액처리기 라는구성을추가한발명으로서실질적으로이사건제2항발명의종속항발명이며, 이사건제3항발명은이사건제1항발명의종속항발명으로서고액처리기를구체적으로한정한것이고, 이사건제4항발명은이사건제1, 2항발명의종속항발명으로서처리수조를구체적으로한정한것이다. (2) 이사건제2항발명우선이사건특허발명중기본적인청구항에해당하는이사건제2항발명이모인대상발명과동일한것인지여부에관하여본다. ( 가 ) 기술분야및목적의대비이사건특허발명과모인대상발명은모두오수처리시설에관한기술로서오수에포함된유기물과질소, 인, 색도등에대한정화능력을향상시키고처리수를재사용하고자한다는점에서그기술분야와목적이동일하다. ( 나 ) 구성및작용효과의대비 1) 전체적구성대비이사건제2항발명과모인대상발명은모두오수를처리하기위한처리조또는반응조들이순차적으로결합되어구성된오수처리시스템으로서, 이사건제2항발명은 조목스크린-저류조-고도처리조-호기반응조-생물반응조-유량조정조-탈색조-처리수조 가순차적으로결합되어구성된오수처리시스템이고, 모인대상발명은 스크린조-저류조-메탄반응조-NPR 반응조-유량조정조-바이오반응조-여과조-저장조 로구성된오수재활용시스템이다. - 52 -
이사건제2항발명과모인대상발명이채용하고있는각처리조또는반응조의종류및배치순서를전체적으로대비하여보면, 1 유기물의분해및질소와인을제거하기위한구성으로이사건제2항발명은 고도처리조-호기반응조 의구성을가지고있는반면, 모인대상발명은 메탄반응조-NPR 반응조 의구성을가지고있고, 2 유량조정조의위치가이사건제2항발명에서는생물반응조와탈색조사이에배치되어있는반면, 모인대상발명에서는 NPR반응조와바이오반응조사이에배치되어있는점에서그구성이일응서로다르다. 이하에서는각대응구성을대비함으로써위와같은차이점에도불구하고두발명이실질적으로동일한발명에해당하는지여부에관하여본다. 2) 구성 1 구성 1은 오수에포함된이물질을걸러내고특정크기이하의오수만을통과시키는조목스크린 (7) 으로서, 이는모인대상발명의 바스크린과조스크린으로구성된스크린조 (10) 에대응되는바, 이들구성은모두일정크기이상의고형물을걸러내는기능을한다는점에서동일한구성이다. 3) 구성 2 구성 2는 조목스크린 (7) 에연결되면서통과한오수를저장하는저류조 (8) 로서, 이는모인대상발명의 스크린조 (10) 를통과한오폐수가저장되는용기인저류조 (20) 에대응되는바, 이들구성은모두생물학적방법등으로정화처리하기전에일정크기이상의고형물이걸러진오수를일시저장하는기능을한다는점에서동일한구성이다. 4) 구성 3 구성 3은 저류조 (8) 에연결되면서오수에포함된질소와인및유기물을제거하는고도처리조 (20) 로서, 이는모인대상발명의 메탄반응조 (30) 에대응되는바, 오수처리에있어서 고도처리 란유기물을제거한후에도처리수에남아있는영양염류인질소, 인등을제거하는것을말하고 ( 갑제25호증제7쪽 6 내지 14행참조 ), 메탄반응 이란혐기성처리공정으로생물학적으로분해가능한 - 53 -
유기물이가수분해단계, 산생성단계를거쳐최종적으로메탄과이산화탄소로전환되는것을말하므로, 위구성들의명칭으로보면구성 3과모인대상발명의위대응구성은서로다르다. 그러나, 이사건특허발명의명세서의발명의상세한설명에는구성 3에관하여 고도처리조 (20) 내부에는질소를제거하는탈질실 (22) 과인을제거하는탈인실 (23) 로나누어지면서상호연결된다. 상기탈질실 (22) 에는산기관 (24) 이바닥에근접하여설치되고, 산기관 (24) 에는간헐적으로작동하면서공기를주기적으로공급하는에어펌프 (26) 가연결된다. 상기탈인실 (23) 에는굴껍질을주성분으로압축성형함으로써특정크기 (10~30 mm ) 와형태 ( 원형, 사각형, 타원형, 원통형등등 ) 의입방체로만들어진탈인메디아 (28) 와, 삼나무또는참나무를칩화하여만들어진바이오칩 (30) 이특정크기 (3-10 mm ) 와형태 ( 원형, 사각형, 타원형, 원통형등등 ) 의입방체로만들어지면서순차적으로적층되는데, 이때상기탈인메디아 (28) 와바이오칩 (30) 의적층순서는한정하지않는다 ( 갑제3호증제5 쪽식별번호 <59> 내지 <61>) 라고기재되어있다. 위기재내용으로부터알수있는구성 3의구체적인구성과모인대상발명의 메탄반응조 의구성을대비하여보면, 구성 3의 바닥에산기관을구비한탈질실 은모인대상발명의 하측에산기관 (32) 을구비한용기 에대응되고, 구성 3의 탈인메디아 (28) 와바이오칩 (30) 을적층한탈인실 은모인대상발명의 삼나무우드칩 (41b) 과 NPR블럭 (42) 을충전한여과탱크 (40) 에대응되며, 가구성 3의탈질실, 탈인실이라는명칭자체는모인대상발명에서동일하게특정되어있지아니하지만모인대상발명의위구성도용기의하측에구비된산기관 (32) 을간헐적으로작동시켜메탄반응조내에호기상태와혐기상태를교대로조성함으로써탈질과탈인즉, 오수의고도처리가이루어지는한편유기물의분해도이루어지는점, 나모인대상발명의여과탱크 (40) 에질소및인산의제거를위한 NPR블럭 (42) 을충전하고있는점 (NPR 은 Nitrogen & Phosphorus Removable 의약자로서질소와인을제거한다는의미이다 ) 등에비추어보면, 위구성들은모두산기관을통하여공기가공급되는호기상태에서는질산화반응이진행됨과동시에미생물에의하여인산이제거되고, 산기관을통한공기의공급이중단되는혐기상태에서는미생물이탈질 - 54 -
반응을진행시켜질소가방출됨과아울러유기물이제거되는기능을한다는점에서그작용효과가실질적으로동일하다. 따라서, 구성 3과모인대상발명의 메탄반응조 는그명칭에있어서는다소차이가있다고하더라도그구체적인구성과작용효과에있어서실질적으로동일한구성이라할것이다. 5) 구성 4 구성 4는 고도처리조 (20) 에연결되면서오수에포함된유기물을제거하는호기반응조 (34) 로서, 이는모인대상발명의 NPR반응조(50) 에대응되는바, 구성 4는호기성분해로유기물을제거하는반응조인반면, 모인대상발명의 NPR반응조 (50) 는질소와인을제거하는반응조이므로, 두구성은그반응조의종류에있어서로다르다. 나아가이사건특허발명의명세서의발명의상세한설명에는구성 4에관하여 호기반응조 (34) 내부에는산기관 (36) 이바닥에근접하여설치되고, 상기산기관 (36) 에는공기를주기적으로공급하는에어펌프 (38) 가연결되며, 상기호기반응조 (34) 일측에는상자형으로된여과장치 (40) 가설치된다. 상기여과장치 (40) 는전술한바와같이동일하게삼나무또는참나무를칩화하여만들어진우드칩과, 그리고세라믹, 운모, 플라스틱등을칩화하여압축성형함으로써만들어진무기물여재와, 활성탄중어느하나로이루어진다 ( 갑제3호증제5쪽식별번호 <63>, <64>), 호기반응조 (34) 의내부는호기성이며호기성미생물에의해오수는질산화과정이촉진되면서방출된인의섭취과정이진행되고, 여과장치 (40) 의우드칩은물리적인여과작용을하며동시에우드칩표면에기생하는호기성미생물과우드칩내부에기생하는혐기성미생물에의해유기물을제거하게된다 ( 갑제3호증제8쪽식별번호 <106>) 라고기재되어있다. 위기재내용으로부터알수있는구성 4의구체적인구성과모인대상발명의 NPR반응조 의구성을대비하여보면, 구성 4는반응조바닥의산기관 (36) 과반응조내부일측의여과장치 (40) 를구비하고있는반면, 모인대상발명의 NPR반응조는반응조하측의산기관 (53) 과반응조내부의여과탱크 (53) 뿐만아니라, 질소및인의제거를위한 NPR블럭 (54a, 54b) 이충진된상부및하부반응기 (52, 51) 를더 - 55 -
구비하고있으므로, 구성 4의호기반응조와모인대상발명의 NPR반응조는그구체적인구성에있어서도서로다르다. 뿐만아니라, 위구성의차이로인하여구성 4는지속적인호기상태에서미생물과물리적인여과작용을통하여유기물을제거하고부수적으로인을제거하는작용효과를가지는반면, 모인대상발명의 NPR반응조 는메탄반응조와마찬가지로반응조내에호기상태와혐기상태를교대로조성함으로써탈질과탈인작용을주로한다는점에서그작용효과또한서로다르다. 한편, 구성 3, 4와모인대상발명의 메탄반응조와 NPR반응조 를함께대비하여보면, 이사건제2항발명은구성 3인 고도처리조 에서교대로조성되는호기상태와혐기상태에서질소와인및유기물을제거한다음연이어고도처리조에서제거되지않은유기물을 호기반응조 에서호기상태로제거하는구성을채택하고있는반면, 모인대상발명은 메탄반응조 와 NPR반응조 에서모두교대로조성되는호기상태와혐기상태에서질소와인및유기물을제거하는것으로실질적으로동일한작용을하는구성을구체적인구성만을다소달리하여앞뒤로설치한것이라할것이므로, 두발명의위각구성들은그구성과작용효과에서서로다르다할것이다. 6) 구성 5 구성 5는 호기반응조 (34) 에연결되면서오수에포함된잔류유기물을최종적으로제거하는생물반응조 (48) 로서, 이는모인대상발명의 원통혹은사각통의하부에에어펌프 (74) 와연결된산기관 (71) 이설치되고, 산기관 (71) 의상부에우드칩이충진되어있으며, 그우드층의상부에살수장치가설치된바이오반응조 (70) 에대응되는바, 이들구성은모두전단계까지처리된오수를살수장치로뿌려우드칩등을통과시킴으로써미생물에의하여오수에포함된잔류유기물을더욱높은정도로제거한다는점에서동일한구성이다. 7) 구성 6 구성 6은 생물반응조 (48) 에연결되면서일정한양의처리수를저장하며유량을조정하는유량조정조 (72) 로서, 이는모인대상발명의 NPR반응 - 56 -
조 (50) 에서배출되는오폐수가저장되는용기인유량조정조 (60) 에대응되는바, 우선유량조정조의위치가이사건제2항발명에서는생물반응조와탈색조사이에배치되어있는반면, 모인대상발명에서는 NPR반응조와바이오반응조사이에배치되어있는점에서서로다르다. 한편이사건특허발명의명세서의발명의상세한설명에는구성 6에관하여 유량조정조 (72) 에는오버된처리수를복귀시키는반송관 (74) 이소정의높이에설치되면서저류조 (8) 에연결되고, 상기유량조정조 (72) 의바닥에는이송펌프 (76) 가설치되면서이송관 (78) 을연결하고, 상기이송관 (78) 에는처리수를탈색시키는탈색조 (80) 가연결된다 ( 갑제3호증제6쪽식별번호 <73>), 처리수가오버될경우반송관 (74) 을통해저류조 (8) 로일부가복귀하게되며, 동시에상기처리수의일부는이송펌프 (76) 에의하여이송관 (78) 을따라탈색조 (80) 로이동하게된다 ( 갑제3호증제8쪽식별번호 <113>), 오수의처리가고도화될수있도록하기위해서는오수처리시스템 (2) 내에서의오수체류시간이충분할필요가있는데, 이러한체류시간의연장을오수처리시스템 (2) 에설치된반송관 (42, 74) 이만족시키게되어전체적으로오수의처리효율이크게향상된다 ( 갑제3호증제9쪽식별번호 <128>) 라고기재되어있다. 위기재에의하면구성 6 은처리수가오버될경우반송관을통해저류조 (8) 로일부처리수를복귀하게함과동시에처리수의일부를탈색조 (80) 로이동하게하여처리수가탈색조 (80) 에체류하는시간을충분히확보할수있도록하는반면, 모인대상발명의 유량조정조 는처리수의양이많으면이송펌프 (61) 의구동속도를증가시켜처리수를바이오반응조로빠르게이송시키고, 반대로양이적으면이송펌프의구동속도를줄여상대적으로적은양의처리수를바이오반응조로이송시킴으로써유량을조정하므로, 경우에따라서는처리수가바이오반응조나여과조등에서충분히체류할수없어정화가되지않은채처리수가방출될수도있다는점 ( 오수처리부하가커지게되는점 ) 에서두구성은그작용효과에있어서서로다르다할것이다. 따라서구성 6과모인대상발명의 유량조정조 는그배치순서뿐만아니라그구성과작용효과가서로다르다할것이다. - 57 -
8) 구성 7 구성 7은 유량조정조 (72) 에연결되면서처리수를탈색시키는탈색조 (80) 로서, 이는모인대상발명의 바이오반응조 (70) 에서처리된처리수의색도를탈색시키는여과조 (80) 에대응되는바, 이들구성은모두처리수의색도를재활용할수있는수준까지탈색시킨다는점에서동일한구성이다. 9) 구성 8 구성 8은 탈색조 (80) 에연결되어처리수를저장하는처리수조 (90) 로서, 이는모인대상발명의 여과조 (80) 에서배출된처리수를저장하는저장조 (90) 에대응되는바, 이들구성은모두최종처리수를배출하거나재사용하기전에일시저장한다는점에서동일한구성이다. ( 다 ) 대비결과위에서살펴본바와같이이사건제2항발명과모인대상발명은기술분야와목적은동일하지만, 그구성의배치순서가다를뿐만아니라, 일부구성이서로다르고, 그로인하여두발명의작용효과도서로다르다할것이므로, 두발명은동일한발명이라할수없다. (3) 이사건제1, 3, 4항발명이사건제3, 4항발명은이사건제2항발명의종속항발명이고, 이사건제1항발명은이사건제2항발명의실질적인종속항발명으로서, 일부구성을추가하거나구체적으로한정한것이므로, 위에서본바와같이이사건제2 항발명이모인대상발명과동일하다고할수없는이상, 이사건제1, 3, 4항발명또한모인대상발명과동일하다고할수없다. 다. 소결론이사건특허발명은모인대상발명과동일하다고할수없으므로, 피고가원고의기술내용을알아낸후무권리자로서이사건특허발명을출원하여등록받았는지여부에관하여나아가살필필요없이이사건특허발명은모인출원에 - 58 -
해당하지아니한다고할것이다. 따라서이와결론을같이한이사건심결은적 법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를 받아들이지아니하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 이상균 판사 박종학 - 59 -
[ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 [ 도면 2] 오수처리시스템의구성도 [ 부호의설명 ] 2 : 오수처리시스템, 5 : 제1수위센서, 7 : 조목스크린, 8 : 저류조, 11 : 고액처리기, 13 : 배출관, 15 : 탱크, 16 : 커터펌프, 17 : 세목스크린, 18 : 오수공급관, 19, 30 : 바이오칩, 20 : 고도처리조, 21, 42, 74 : 반송관, 22 : 탈질실, 23 : 탈인실, 24, 36 : 산기관, 25 : 교반기, 26, 38 : 에어펌프, 27 : 임펠러, 28 : 탈인메디아, 29 : 감속기, 31 : 집수조, 32, 70, 88 : 배출관, 34 : 호기반응조, 40 : 여과장치, 44, 78 : 이송관, 46 : 흡인펌프, 48 : 생물반응조, 50 : 반응탑, 72 : 유량조정조, 76 : 이송펌프, 80 : 탈색조, 82 : 제1케이스, 84 : 제2케이스, 86 : 연결관, 90 : 처리수조, 92 : 제2수위센서, 94 : 제3수위센서, 96 : 급수관, 98 : 급수펌프, 102 : 방류수관. - 60 -
[ 별지 2] 모인대상발명의설명서및도면 1. 발명의명칭 무방류순환수세식화장실오수처리시설 2. 발명의기술분야모인대상발명은등산로, 산책로와같이상하수도관로가없는장소에설치된공중화장실에서발생되는오폐수를중수도수질로정화처리한뒤외부로방류하지않고화장실변기 ( 좌변기, 소변기 ) 에서재활용하도록한무방류순환수세식화장실오수처리시설에관한것이다. 3. 발명의구성모인대상발명에따른무방류순환수세식화장실오수처리시설 (100) 은화장실 (1) 에서발생된오폐수가스크린조 (10), 저류조 (20), 메탄반응조 (30), NPR반응조 (50), 유량조정조 (60), 바이오반응조 (70), 여과조 (80), 저장조 (90) 를순차적으로통과하면서오폐수를재활용가능한중수도수질로정화한뒤정화된중수도는화장실변기 ( 좌변기및소변기 ) 의세정수로재활용하는것에특징이있다. 모인대상발명의구성에따른세부구성과그작용에대하여첨부된도면을참조하여설명하면다음과같다. 가. 스크린조 (10) 는도 1 내지도 3에도시된바와같이화장실 (1) 변기 ( 좌변기, 혹은소변기 ) 에서배출되는오폐수가유입되는용기로서, SUS-304( 내부식성스테인레스 ) 철판으로저류조 (20) 상판에고정되어있고, 상부는접철식뚜껑 ( 맨홀 ) 이부착되어있으며, 50mm간격으로배치된바스크린 ( 가로방향 ) 과 20mm간격으로조스크린 ( 세로방향 ) 으로구성되어있다. 바스크린과조스크린에의해화장실 (1) 에서배출된오폐수및고형물중일정크기는통과하고일정크기이상의고형물을걸러낸다. - 61 -
나. 저류조 (20) 는도 1 및도 2에도시된바와같이스크린조 (10) 를통과한오폐수가저장되는용기로서, 전극봉 (22) 에의해제어되는커터펌프 (21) 가자동으로작동하면서유입된오폐수를메탄반응조 (30) 로이송시킨다. 커터펌프 (21) 는고형물을분쇄할수있는커터 (Cutter) 가부착되어고형물을분쇄하면서메탄반응조 (30) 로이송시킬수있다. 다. 메탄반응조 (30) 는도 1에도시된바와같이저류조 (20) 의커터펌프 (21) 에의해이송된오폐수를저장하는용기로서, 내부에 2~3mm정도크기의삼나무우드칩이충진되어있고, 내벽일측에여과탱크 (40) 가부착되어있으며, 도 2와도 3에도시된바와같이하측에에어펌프 (33) 에의해공급된에어를토출시키는산기관 (32) 이설치되어있다. 또한메탄반응조 (30) 의바닥면에는도 1에도시된바와같이홉바 (31) 가 60 이상경사지게설치되어있다. 에어펌프 (33) 는메인컨트롤제어장치 ( 도면에는미도시 ) 에의해주기적으로온 / 오프 (On/Off) 되어진다. 따라서산기관 (32) 을통해메탄반응조 (30) 의오수가간헐적으로포기되면, 메탄반응조 (30) 는호기조건과혐기조건이교대로조성되면서충진된삼나무우드칩 (41a) 에기생하는미생물의성장과활성에의해유기물을분해및제거함과동시에탈질및탈인반응이진행되면서오폐수에포함된질소와인을제거한다. 여과탱크 (40) 에는메탄반응조 (30) 내에서오폐수처리과정에서발생되는슬러지가 NPR반응조 (50) 로배출되지않도록하부에그물망 ( 참조번호미표시 ) 을갖추고그위에크기가 5-7mm인삼나무우드칩 (41b) 을충진하고우드칩 (41b) 의상부에다시그물망 ( 참조번호미표시 ) 을설치한뒤그위에 NPR블럭 (42) 이충진된구성이다. 메탄반응조 (30) 에서처리된처리수가 NPR반응조 (50) 로배출되는과정에오수는여과탱크 (40) 의하부에서상측으로오수가흐르면서우드칩 (41b) 에의해슬러지나조내에충진된우드칩 (41a) 여재에의해유기물을제거하고 NPR블럭 (42) 사이를통과할때질소및인을제거하면서배출된다. - 62 -
라. NPR반응조 (50) 는도 1과도 3에도시된바와같이메탄반응조 (30) 에서배출된오폐수를저장하는용기로서, 내부에하부반응기 (51) 와상부반응기 (52) 및메탄반응조 (30) 에설치된여과탱크 (40) 와같은여과탱크 (53) 가함께설치되어있으며, 하부반응기 (51) 하측에는에어펌프 (54) 와연결된산기관 (53)[ 이하 산기장치 (55) 라함 ] 이설치되어있다. 하부반응기 (51) 는 SUS 타공판 ( 직경 450 X 600H) 다리에의해바닥에고정되어있고, 내부에 NPR블럭 (54a) 이충진되어있다. 상부반응기 (52) 는뚜껑을포함하는 SUS 타공판 ( 직경 300 X 300H) 상자속에 NPR블럭 (54b) 이충진된구성으로, 상부상판 ( 참조번호없음 ) 에줄 (Wire) 에의해고정되어있다. 산기장치 (55) 는에어펌프 (54) 에의해에어를 NPR반응조 (50) 속으로공급하여 NPR반응조 (50) 에담긴오폐수를간헐적으로포기시키기위한구성으로서, 간헐포기에의해 NPR블럭 (54a,54b) 에에어 ( 기포 ) 와오폐수가접촉되면서 NPR블럭의표면과미세기공에기생하는미생물의생장을활성화시킴으로써유기물은미생물의섭취에의해제거되고, 간헐포기에의한탈질및탈인반응에의해질소및인이제거된다. NPR반응조 (50) 에서처리된처리수는여과탱크 (53) 를거쳐유량조정조 (60) 로배출된다. 여과탱크 (53) 는전술한여과탱크 (40) 와같은구성으로이루어져있다. 마. 유량조정조 (60) 는도 1 내지도 3에도시된바와같이 NPR반응조 (50) 에서배출된오폐수가저장되는용기로서, 유입수량이증가하면빠르게오폐수를배출시키고, 유입유량이적으면상대적으로느리게배출시키는작용에의해유입유량에대응하여유량을조정하는작용을한다. 유량조정작용은다음과같다. 유량조정조 (60) 의상 / 중 / 하부에수위감지봉 (S1~S3) 을설치하여각감지봉 (S1~S3) 의감지여부에의해이송펌프 (61) 의구동속도가제어된다. 즉, 유량조정조 (60) 내의수위가기준치이상으로상승하면이송펌프 (61) 의구동속도를증가시켜다량의오수를이송시키고, 반대로수위가기준치이하로하강하면이송펌프 (61) 의구동속도를느리게제어하여상대적으로적은소량의오수를이송시킨다. - 63 -
이송펌프 (61) 의구동여부는상부감지봉 (S1) 과하부감지봉 (S3) 의스위칭동작에의해전기적인회로를제어하는메인컨트롤제어장치 ( 미도시 ) 에의해회로적으로이루어진다. 바. 바이오반응조 (70) 는도 1과도 3에도시된바와같이원통혹은사각통의하부에에어펌프 (74) 와연결된산기관 (71) 이설치되고, 산기관 (71) 의상부에우드칩이충진되어있고, 그우드층의상부에살수장치가설치되어있다. 우드칩층 (73) 은아래에서부터상측으로순차적으로 3~5mm, 2~3mm및 5~7mm크기의삼나무칩이적층되어있고, 적층된삼나무우드칩층 (73) 의상부에는유량조정조 (60) 의이송펌프 (61) 에의해이송되는오폐수가살수되는살수노즐 (72) 이설치되어있다. 바이오반응조 (70) 는유량조정조 (60) 에서이송된처리수가살수노즐 (72) 을통해살수되면, 오폐수가삼나무우드칩층 (73) 을통과하는동안삼나무에기생하는미생물에의해오수에포함된유기물이분해및제거되고하부로침출된침출수는여과조 (80) 로배출된다. 사. 여과조 (80) 는도 1에도시된바와같이바이오반응조 (70) 에서처리된처리수의색깔 ( 색도 ) 이검거나탁한색인관계로재활용하기어려우므로오수의색도를재활용가능한중수도수준의색도로탈색시키는용기로서, 용기내부를 2단으로구획하고, 구획된각단내에입상활성탄을각각충진하되, 첫번째단에는상부에서하부로처리수가흐르게하고, 두번째단에는하부에서상측으로처리수가흐르도록하여오수가입상활성탄 (82) 을통과하면서색도를정화시킨다. 또한, 여과조 (80) 에는메탄반응조 (30) 와연결된반송관 (83) 이설치되어있고, 바닥에청소펌프 (81) 가설치되어있다. 청소펌프 (81) 는관리자의임의조작에의해구동되는구성으로서, 여과조 (80) 의바닥에침전된슬러지나기타이물질을메탄반응조 (30) 로반송시킨다. 이때, 청소펌프 (81) 의구동시여과조 (80) 의수위가하강하면서입상활성탄 (82) 의입자사이에축적된슬러지나기타이물질이탈리되므로활성탄역세척 - 64 -
효과가나타난다. 반송관 (83) 은여과조 (80) 로부터과도한수량이유입될경우오버된처리수 (Over Water) 를메탄반응조 (30) 로반송시키는작용을한다. 여과조 (80) 의입상활성탄 (82) 을통과하면서여과된처리수는저장조 (90) 로배출된다. 아. 저장조 (90) 는여과조 (80) 에서배출된처리수를저장하면서화장실 ( 좌변기나소변기 ) 로공급하기위기위한구성으로, 그저장수는재활용할수있는중수도수질로처리된처리수이다. 저장조 (90) 는외부에서낙엽이나먼지등이유입되지않도록상부가닫혀있고, 저장조에유입되는유량의수위가일정치이상유입되는경우외부로배출되도록배출구 (92) 가마련되어있으며, 저장된저장수를화장실 ( 좌변기나소변기 ) 로공급하기위한급수펌프 (91) 가설치되어있다. 한편만일저장조의수량이자연증발에의해부족해지는것에대비하여공중화장실의처마밑과저장조 (90) 사이에우수연결관 (2) 을연결시켜우수를저장조에보충되도록구성한다. 도 2와도 3에서표기된참조번호 200은화장실건물골조이다. 4. 도면의간단한설명도 1은모인대상발명에따른무방류순환수세식화장실오수처리시설의구성도, 도 2는모인대상발명에따른무방류순환수세식화장실오수처리시설의평단면도, 도 3은모인대상발명에따른오수처리시설의산기장치와처리수이송장치의배치상태를도시한화장실종단면도이다. < 도면의주요부분에대한부호의설명 > 1 : 화장실변기, 2 : 우수연결관, 10 : 스크린조, 20 : 저류조, 21 : 커터펌프, 22 : 전극봉, 30 : 메탄반응조, 31 : 홉바, 32 : 산기관, 33 : 에어펌프, 40 : 여과탱크, 41 : 우드칩, 42 : NPR블럭, 50 : NPR반응조, 51 : 하부반응기, 52 : 상부반응기, 53 : 여과탱크, 54a, 54b : NPR블럭, 54 : 에어펌프, 55 : 산기장치, 60 : 유량조정조, 61 : 이송펌프, 70 : 바이오반 - 65 -
응조, 71 : 산기관, 72 : 살수노즐, 73 : 삼나무우드칩층, 74 : 에어펌프, 80 : 여과조, 81 : 청소펌프, 82 : 입상활성탄, 83 : 반송관, 90 : 저장조, 91 : 급수펌프, 92 : 배출구, S1~S3 : 상중하수위감지봉. 5. 도면 [ 도 1] - 66 -
[ 도 2] [ 도 3] 끝. - 67 -
특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2008허 8150 등록무효 ( 특 ) 원고 ( 탈퇴 ) 메드트로닉스파인엘엘씨 (Medtronic Spine LLC) 미합중국캘리포니아 94089 써니베일크로스맨애버뉴 1221 (1221 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA 94089, U.S.A.) 대표자노린존슨 (Noreen Johnson) 소송대리인변호사김상근, 오관석, 황민서 소송대리인변리사양영환, 김윤기, 이주호 원고승계참가인 키폰에스에이알엘 (Kyphon SARL) 스위스느샤뗄 2000 뤼뒤쀠이-고데 12/12 아 (rue du Puits-Godet 12/12a, 2000 Neuchatel, Switzerland) 대표자헨크미어텐스 (Henk Meertens), 오언스튜지 (Oern Stuge) 소송대리인변호사김상근, 오관석, 황민서소송대리인변리사양영환, 김윤기, 이주호 피 고 안용철 (******-*******) 성남시분당구수내동소송대리인변호사강동세소송대리인특허법인명문담당변리사박건우 변론종결 2010. 2. 24. 판결선고 2010. 3. 19. - 68 -
주 문 1. 원고승계참가인의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고승계참가인이부담한다. 청구취지 특허심판원이 2008. 5. 27. 2007 당 3289 호사건에관하여한심결을취소 한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증, 을제1호증의각기재, 변론전체의취지가. 이사건특허발명 (1) 발명의명칭 : 뼈의고정에관련한외과적처치를위한개선된팽창기구 (2) 출원일 ( 국제출원일 )/ 우선권주장일 : 1996. 7. 25.(1995. 1. 24.)/1994. 1. 26. (3) 등록일 / 등록번호 : 2002. 9. 23./ 제0355207호 (4) 특허권자 : 원고승계참가인 ( 원고승계참가인은이사건소제기후인 2009. 5. 7. 원고로부터이사건특허발명의권리를이전받아 2009. 7. 23. 이사건소송절차에승계참가하였고, 원고는같은날피고의동의를얻어이사건소송절차에서탈퇴하였다.) (5) 특허청구범위청구항 1. 뼈에삽입되어해면골을압박하여골절된피질골을이동시킬수있는힘을가하는장치로서 ( 이하 구성 1 이라한다 ), 상기장치는카테터를포함하며, 카뉼라를통하여뼈에삽입되기위한크기및형상을가진원거리쪽 - 69 -
의단부를구비하고, 상기카테터는그원거리단부부근에서, 수축된상태에서카뉼라내부의통로를통해뼈로삽입되는크기및형상을가진벽을구비한팽창가능한몸체를지지하며 ( 이하 구성 2 라한다 ), 더욱상기벽은, 팽창가능한몸체의뼈내부에서의확장에대응하여힘을가하도록된크기및형상이며, 더욱해면골내의확장을구속하도록팽창가능한몸체의두께를변화시키는구조 ( 이하 구성 3 이라한다 ) 인것을특징으로하는장치 ( 이하 이사건제1항발명 이라한다 ). 청구항 2 내지 24. ( 각기재생략 ) (6) 도면 : 별지 1 이사건특허발명의주요도면의도시와같다. 나. 비교대상발명들 (1) 비교대상발명 1 ( 이사건심결의인용발명 1) 비교대상발명 1은 1992. 4. 28. 공고된미국특허공보제5,108,404 호에게재된 팽창장치를이용한뼈를고정하기위한외과적방법 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 2 비교대상발명 1의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. (2) 비교대상발명 2 ( 이사건심결의인용발명 4) 비교대상발명 2는 1978. 4. 11. 공고된미국특허공보제4,083,369 호에게재된 외과용기구 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 3 비교대상발명 2의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. (3) 비교대상발명 3 비교대상발명 3은 1993. 10. 19. 공고된미국특허공보제5,254,091 호 ( 을제1호증 ) 에게재된 로우프로파일풍선카테터및그제조방법 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 4 비교대상발명 3의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. - 70 -
다. 절차의경위 (1) 피고는, 2007. 11. 27. 특허심판원에원고를상대로이사건제1항발명은그출원전에공지된비교대상발명 1, 2, 3 등으로부터이기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 가용이하게발명할수있는것이어서진보성이부정된다는등의이유로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은위등록무효심판사건을 2007당 3289호로심리한후, 2008. 5. 27. 이사건제1항발명은비교대상발명 1, 2에의하여진보성이부정된다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 2. 이사건의쟁점당사자들은, 통상의기술자가비교대상발명 1, 2, 3으로부터이사건제1항발명을용이하게발명할수있는지에관하여다투고있으므로, 이사건의쟁점은과연비교대상발명 1, 2, 3에의하여이사건제1항발명의진보성이부정되는지여부이다 ( 이외에피고는이사건제1항발명에관하여기재불비주장을하였으나, 이사건제1차변론준비절차기일에위주장을철회하였다 ). 3. 이사건제1항발명의진보성여부가. 기술분야및목적대비 (1) 기술분야이사건제1항발명은골절된뼈를고정하여치료하기위하여골절된뼈에삽입되어내강 (cavity) 을형성또는확장하는팽창가능한몸체 ( 풍선 ) 를갖는장치를제공하기위한것이고 ( 갑제3호증중제2쪽 ), 비교대상발명 1은골절된뼈를고정하여치료하기위하여뼈안에삽입되어공동부를형성또는확장하는팽창장치에관한것이며 ( 갑제4호증중 요약 란 ), 비교대상발명 2는자궁적재술과같은부인과의학분야에적용되는팽창가능한풍선부재가구비된외과용기구에관한것이고 ( 갑제5호증중 요약 란 ), 비교대상발명 3은혈관, 요도 - 71 -
와같은인체도관을팽창시키거나메우는데사용되는비팽창성풍선카테터에관한것이므로 ( 을제1호증중 요약 란및컬럼 1), 이사건제1항발명과비교대상발명 1, 2, 3은모두인체속에삽입되어인체의특정부위를확장하는팽창기구 ( 풍선 ) 를구비한외과용장치에관한것이라는점에서그기술분야가동일하다. 이에대하여원고승계참가인은, 이사건특허발명은척추후굴복원술분야에속하는발명이고척추정형외과와산부인과및심장내과는각기별도의전문적의료분야로분류되므로그통상의기술자는척추압박골절에관한풍부한임상경험을갖는 척추정형외과전문의 에한정된다고보아야하고, 이사건특허발명의우선권주장일당시에는이사건특허발명의발명자들이외에는척추후굴복원술분야에관여하는사람이전무하여척추후굴복원술용풍선카테터장치가정형외과분야에조차그다지알려져있지않았을뿐만아니라척추정형외과와산부인과및심장내과사이에교류도없었으므로비교대상발명 2 또는 3과같이척추정형외과가아닌다른전문적의료분야의기기에관한발명은이사건제1항발명의진보성여부를판단하는데비교대상발명으로서사용되어서는안된다는취지로주장한다. 살피건대, 특허법제29조제2항소정의 그발명이속하는기술분야 란출원발명이이용되는산업분야로서그범위를정함에있어서는발명의목적, 기술적구성, 작용효과의면을종합하여객관적으로판단하여야할것이고 ( 대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후 987 판결등참조 ), 통상의기술자 란 특허발명의출원시를기준으로국내외를막론하고, 출원시당해기술분야에관한기술수준에있는모든것을입수하여자신의지식으로할수있으며, 연구개발을위하여통상의수단및능력을자유롭게구사할수있다고가정한자연인 을말하는것이다. 이사건에관하여보건대, 1 이사건특허발명의명세서중 요약 란에는 이사건특허발명의풍선의주요목적은특히척추체에서 ( 이에제한되지않음 ) 뼈의통로또는내강을형성또는확장하는데있다. 라고기재되어있고, 실시예 란에는 척추체를위한풍선 외에도 원위부요골, 근위경골의고평부, 근위상 - 72 -
박골, 근위대퇴골의두부를포함하는긴뼈들을위한풍선 등이기재되어있는사실, 2 이사건특허발명의발명자가운데한사람인카렌탈매지 (Karen Talmadge) 는 척추정형외과전문의 가아니라 생화학자 인사실, 3 이사건특허발명의명세서중 배경기술 란에는다수의혈관성형용카테터등이선행기술로기재되어있는사실, 4 이사건제1항발명과비교대상발명 1, 2, 3이비록구체적인치료대상질환은다르지만모두인체속에삽입되어인체의특정부위를확장하는팽창기구 ( 풍선 ) 를구비한외과용장치라는점에서는공통되는사실등은위에서본바와같거나, 갑제3호증의기재, 갑제12, 20호증각일부기재에의하여인정할수있는바, 이러한사정에비추어보면, 이사건특허발명의발명자들역시정형외과분야에국한되지않고, 의학 생화학등관련분야의기초지식을토대로하여, 심혈관질환분야에서사용되는혈관성형용풍선카테터등인체속에삽입되어인체의특정부위를확장하는팽창기구 ( 풍선 ) 를구비한다양한외과용장치를선행기술로삼아연구 개발한결과척추체, 원위부요골, 근위경골의고평부, 근위상박골, 근위대퇴골의두부등뼈내부에서통로또는내강을형성또는확장하는데사용될수있는이사건특허발명에이른것이라고봄이상당하여, 이사건특허발명에서의통상의기술자가 척추정형외과전문의 로한정된다거나, 비교대상발명 2 또는 3과같이척추정형외과가아닌다른전문적의료분야의기기에관한발명은척추정형외과용의료분야의기기에관한발명인이사건제1항발명의진보성여부를판단하는데비교대상발명으로서사용될수없다고볼수는없고, 갑제7 내지 11, 13 내지 19호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재, 갑제12, 20호증의각일부기재, 증인김학선의증언및이법원의대한정형외과학회 식품의약품안전청 건강보험심사평가원에대한각사실조회결과만으로는이와달리볼수없다. (2) 목적먼저, 이사건제1항발명과비교대상발명 1은골절된뼈를복원하기위하여골절된뼈에삽입되어내강을형성또는확장하는팽창기구 ( 풍선 ) 를구비한장치를제공하기위한것이라는점에서그목적이동일하다. - 73 -
다음으로, 이사건제1항발명과비교대상발명 2, 3은인체속에삽입되어인체특정부위를확장하는팽창기구 ( 풍선 ) 를구비한외과용장치를제공하기위한것이라점에서는그목적에공통점이있으나, 다만, 이사건제1항발명은골절된뼈를복원하기위하여사용되는것인데비하여, 비교대상발명 2는자궁적재술과같은부인과의학분야에적용되는외과용기구에사용되고, 비교대상발명 3은혈관, 요도와같은인체도관을확장하는데사용된다는점에서, 달성하고자하는구체적인목적에는차이가있다. 나. 구성및작용효과대비 (1) 구성 1 대비이사건제1항발명의구성 1은 뼈에삽입되어해면골을압박하여골절된피질골을이동시킬수있는힘을가하는장치 로서, 이는비교대상발명 1 의 골절된뼈에삽입후팽창시켜뼈의해면골내지골수가뼈외벽의내면 ( 피질골 ) 을압박하게함으로써골절된뼈의공동부를확대하는팽창장치 ( 갑제4 호증중 요약 란, 도 28) 에대응된다. 양구성은골절된뼈에삽입되어해면골내지골수를압박하여피질골을이동시킴으로써골절된뼈를원래형태내지위치로복원하고해면골안에내강 ( 공동부 ) 을형성하는장치라는점에서그구성및작용효과가동일하다. (2) 구성 2 대비이사건제1항발명의구성 2는위구성 1의장치가 카테터를포함하고, 카뉼라를통하여뼈에삽입되기위한크기및형상을가진원거리쪽의단부를구비하며, 카테터는그원거리단부부근에서수축된상태에서카뉼라내부의통로를통해뼈로삽입되는크기및형상을가진벽을구비한팽창가능한몸체를지지 하는구성으로서, 이는비교대상발명 1의 카뉼라 (30) 의내부통로를통해뼈에삽입되는, 목부분 (77) 이형성되고목부분 (77) 의원거리단부에체커형형상을갖는풍선 (76) 을지지하는팽창장치 ( 갑제4호증중도 21-24) 에대응된다. - 74 -
양구성은카뉼라내부의통로를통해뼈로삽입되는장치로서카테터 [ 목부분 (77)] 를포함하고카테터 [ 목부분 (77)] 의원거리단부부근에서수축된상태로뼈에삽입되는팽창가능한몸체 [ 풍선 (76)] 를지지한다는점에서그구성및작용효과가동일하다. (3) 구성 3 대비 ( 가 ) 구성 3의의미확정 ~ 생략 ~ 결국, 이사건제1항발명의구성 3은명세서의전체적인기재에비추어 팽창가능한몸체 ( 풍선 ) 의벽이뼈내부에서완전히팽창되는경우더이상확장되지않으면서정해진크기와형상을유지하도록풍선의부분부분에두께를달리하는구조 라고확정할수있다. ( 나 ) 대응구성의확정 1 비교대상발명 1의대응구성비교대상발명 1의명세서에는, 본발명의목적은골다공뼈또는비골다공뼈의골절의각경우에있어서피질골의내면의형상과동일한형상또는그내면의형상에부합할수있는형상을가지는팽창장치를제공하는것이다. 예를들면, 척추체의피질골의내면의형상은디스크형또는체커형이고, 디스탈레디어스의피질골은호리병형상이며, 상완골근위부의피질골또한호리병형상이다. ( 갑제4호증중컬럼 2), 풍선 (76) 의외형은실질적으로척추체 (66) 의피질벽의내면과동일한외형을가진다. 상기풍선의팽창과정은풍선 (76) 의적절한삽입을보장하기위해형광투시법으로감시된다. 타원형풍선인경우의상기풍선은최대높이가될때까지조영제를서서히주입한다. 이작업을완수하기위해서는 300psi 정도의압력이필요하다. 상기풍선의팽창상태는척추의측방향형광투시도상에서감시되어야한다. 상기뼈가척추관내부를향해후방변위하거나풍선 (76) 이완전히팽창하면풍선의팽창을중단시키기위한신호를발생한다. 이시점에서풍선을더욱팽창시키면척추코드나척추신경근이손상된다. ( 갑제4호증중컬럼 7), 상기풍선 (95) 은피질골의내면 - 75 -
의형상과실질적으로동일한형상을갖는다. ( 갑제4호증중컬럼 8) 라고기재되어있는바, 이러한기재에비추어보면, 비교대상발명 1의풍선은 뼈의피질골의내면형상과동일하거나이에부합하는형상을갖고있어서완전히팽창하는경우더이상확장되지않는정해진크기및형상을갖는것 이라고봄이상당하고, 이는이사건제1항발명의구성 3에대응된다. ~ 생략 ~ 2 비교대상발명 2, 3의대응구성 ~ 생략 ~, 이러한기재에비추어보면, 비교대상발명 2, 3에는풍선이팽창되거나수축되었을때정해진크기와형상을유지하고자하는기술적과제를설정하고이에대한구체적인과제해결의수단으로풍선자체의벽두께를달리하는구조를채택하고있음을알수있으며, 이러한구조는이사건제1 항발명의구성 3에대응된다. ( 다 ) 대비판단이사건제1항발명의구성 3과비교대상발명 1의위대응구성을대비하면, 비교대상발명 1의대응구성은뼈의피질골의내면형상과실질적으로동일한외형을갖는풍선으로서완전히팽창되었을때더이상확장되지않고정해진크기와형상을유지하는것이라는점에서, 이사건제1항발명의구성 3의 팽창가능한몸체의벽이뼈내부에서의확장에대응하여힘을가하도록된크기및형상, 해면골내의확장을구속하는구조 와별다른차이가없고, 다만, 비교대상발명 1의대응구성에는풍선이완전히팽창되었을때더이상확장되지않고정해진크기와형상을유지하도록하는구체적인수단, 즉 풍선몸체의두께를달리하는구조 에관하여명시적인기재가없다는점에서만이사건제1항발명의구성 3과차이가있다. 그러나위에서본바와같이비교대상발명 2, 3에는풍선이팽창되었을때정해진크기와형상을유지하고자하는기술적과제와이를해결하기위한구체적인수단으로풍선자체의벽두께를달리하는구조가개시되어있고, 아래의각사정에비추어보면, 통상의기술자가비교대상발명 1에비교대상발명 2 또는 3 을결합하는데결합의곤란성이있다고볼수없으며, 결합으로인한효과역 - 76 -
시통상의기술자가비교대상발명 1, 2, 3으로부터충분히예측할수있는범위내에있다고할것이어서, 결국, 이사건제1항발명의구성 3은통상의기술자가비교대상발명 1에비교대상발명 2 또는 3을결합하여용이하게도출할수있는것이다 ( 원고승계참가인은이사건특허발명의우선권주장일당시에통상의기술자의기술수준이매우낮아서통상의기술자가비교대상발명 1, 2 혹은 1, 3을용이하게결합할수없다는취지로주장하나, 아래의각사정에비추어, 위주장을받아들일수없다 ). 즉, 비교대상발명 1, 2, 3은모두풍선을인체내에삽입시켜인체의특정부위를외측으로압박함으로써내강을형성하거나확장하는풍선카테터인점에서기술분야와목적이공통되고, 비교대상발명 1에는풍선이완전히팽창되었을때더이상확장되지않고정해진크기와형상을유지하도록하는구체적인수단을제외하고는이사건제1항발명의기본적인구성이모두개시되어있으므로, 통상의기술자는비교대상발명 1의다른핵심적인구성을변경하거나새로운기술사상을접목하는등의노력없이비교대상발명 2 또는 3의풍선벽의두께를달리하는구성을비교대상발명 1의풍선에단순히적용하는것만으로도이사건제1항발명의모든구성을도출할수있다. 다. 대비결과이사건제1항발명은비교대상발명 1, 2, 3과기술분야가동일하다. 또한, 이사건제1항발명의목적은비교대상발명 1과는동일하고, 비교대상발명 2, 3과는전체적으로공통된부분이있어목적의특이성이인정되지않는다. 나아가, 이사건제1항발명의구성은비교대상발명 1에비교대상발명 2 또는 3을결합하면모두도출할수있는것인데, 통상의기술자가위와같은결합을하는데에곤란성이인정되지않을뿐만아니라, 위결합으로인한효과역시통상의기술자가비교대상발명 1, 2, 3으로부터충분히예측할수있는범위내에있어, 그구성의곤란성및효과의현저성이없다. 따라서이사건제1항발명은통상의기술자가비교대상발명 1과비교대상발명 2 또는 3의결합으로부터용이하게발명할수있다고할것이다. - 77 -
라. 원고승계참가인의기타주장에대한판단이에대하여원고승계참가인은, 이사건특허발명은의학적 상업적성공을거둔것이고, 이러한성공은이사건특허발명의현저한효과를보여주는것이므로, 이사건제1항발명의진보성이부정되어서는안된다는취지로주장한다. 그러나특허발명의제품이상업적으로성공하였거나특허발명의출원전에오랫동안실시했던사람이없었던점등의사정은진보성을인정하는하나의자료로참고할수있지만, 이러한사정만으로진보성이인정된다고할수는없고, 특허발명의진보성에관한판단은우선적으로명세서에기재된내용, 즉발명의목적, 구성및효과를토대로선행기술에기하여당해기술분야에서통상의지식을가진자가이를용이하게발명할수있는지여부에따라판단되어야하는것이므로 ( 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006 후3052 판결등참조 ), 이사건제1항발명에따른제조품의의학적 상업적성공이위에서살펴본이사건제1항발명과비교대상발명들의대비판단결과를좌우할수있는사유라고보기어려울뿐만아니라, 이사건특허발명의특허청구범위가 24개항에이르는점에비추어보면, 위에서배척한원고및원고승계참가인제출증거들만으로는전적으로제품의상업적성공이이사건제1항발명에의한것이라고인정하기에부족하고, 달리이를인정할증거도없으므로, 원고승계참가인의위주장을받아들일수없다. 4. 결론그렇다면이사건제1항발명은비교대상발명 1, 2 또는 1, 3에의하여그진보성이부정되므로그등록이무효로되어야할것인바, 이사건심결은이와결론이같아적법하므로, 그취소를구하는원고승계참가인의청구를기각한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일 - 78 -
[ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 도 1( 본발명의한실시예투시도 ) 도 3( 본발명의다른실시예개략도 ) 도 8( 척추체에삽입되는모양의수직단면도 ) [ 도면부호의설명 ] 10 : 풍선, 11 : 풍선몸체, 12, 14 : 풍선부분, 16 : 흡입튜브, 18, 20 : 튜브, 21 : 카테터, 26 : 카뉼라, 28 : 통로, 77, 79 : 팽창가능체양면, 109 : 팽창기구, 110, 112, 114 : 풍선부분, 115 : 튜브시스템, 117 : 제한기구끝. - 79 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허 4032 등록무효 ( 특 ) 원 고 1. 김학수 (******-*******) 부산해운대구재송동 2. 이진영 (******-*******) 부산해운대구재송동 3. 사단법인한국오일필터재활용협회부산해운대구재송동 1145-27 대표자이사김학수원고들소송대리인변리사김병익 피 고 주식회사클린랜드전남담양군무정면동산리 436 대표이사이동우지배인이영호소송대리인청운특허법인담당변리사나영진 변론종결 2009. 12. 3. 판결선고 2010. 1. 14. 주 문 1. 원고들의청구를모두기각한다. 2. 소송비용은원고들이부담한다. 청구취지 특허심판원이 2009. 4. 22. 2008 당 1404 호사건에관하여한심결을취소 한다. - 80 -
이 유 1. 기초사실가. 이사건특허발명 (1) 명칭 : 폐오일필터및윤활유빈용기처리시스템의파쇄장치 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2005. 12. 9./2007. 5. 23./ 제723606호 (3) 특허권자 : 피고 (4) 종래의기술및이사건특허발명이이루고자하는기술적과제또는목적폐오일필터와윤활유빈용기를처리하는종래시스템의파쇄장치는 1 타격해머 (150) 를고정하는너트 (150b) 가쉽게풀려밀착상태가와해되고, 2 회전원판 (140) 이나볼트 (150a) 중강성이약한부재가마찰로인하여마모되어교체비용이많이소요되며, 3 파쇄기케이스가일체로구성되어있어마모성부재의교체가어려운등의문제점이있었다. 이에이사건특허발명은타격해머를개별적으로지지하는방식 ( 너트로체결하는방식 ) 에서벗어나통합적으로지지할수있도록함으로써진동이나충격이전해지더라도결합력을유지하고, 타격해머와지지봉사이에부싱을더구성함으로써소모성재료의교체비용을절감하며, 파쇄수단의수리와교환을보다쉽고간단하게할수있고, 비산유 ( 飛散油 ) 가외부로누유 ( 漏油 ) 되는것을방지할수있는폐오일필터및윤활유빈용기처리시스템의파쇄장치를제공함에그목적이있다. (5) 특허청구범위 ( 도면은별지 1과같다 ) [ 청구항 1] 파쇄기케이스의내부에구비되는것으로일단에는구동력을발생시키는모터와벨트연결되는풀리가축결합되고타단에는회전속도를고르게하기위한플라이휠이구비되는회전축과, 상기회전축상에축결합되어회전원심력에의해투입되는폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 를스크랩상태로파쇄하는파쇄수단과, 소망크기의스크랩을다음공정으로배출시키는스크린수단으로이루어지는폐오일필터처리시스템의파쇄장치에있어서, 상기 - 81 -
케이스는모터의구동력을전달받아회전하는회전축과, 상기축상에고정설치되는파쇄수단, 및최하부의스크린수단을갖는베이스부및상기베이스부의상부에고정설치되고, 파쇄수단에의해폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 를스크랩상태로파쇄하기위한작업공간을제공하는파쇄부그리고상기파쇄부의상부에고정설치되고, 투입되는폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 의투입안내흐름을제공하는투입부로 3분할구성되는것을포함하며, 회전축의중앙부에간격스페이서에의해등간격이유지되는상태로다수의회전원판이키이결합되고 ; 상기각회전원판의사이공간에그회전원판으로관통되어끼워지는지지봉에격간되게타격해머가미끄럼접촉되게결합되며 ; 회전원판의첫단및끝단과각각마주하여축결합되어, 다수구비된회전원판으로밀착력을제공하되, 위치각도에따라회전원판에끼움결합된지지봉의결합과분리가선택적으로가능하도록지지봉의설치위치와대향하는관통구멍이형성된밀착고정원판 ; 을포함하여구성됨을특징으로하는폐오일필터및윤활유빈용기처리시스템의파쇄장치. [ 청구항 2] 제1항에있어서, 상기지지봉과타격해머사이에미끄럼접촉에의한마찰을담당하여마모되는소모재의부싱이더구성됨을특징으로하는폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 처리시스템의파쇄장치. [ 청구항 3] 제1항에있어서, 상기플라이휠은, 상기지지봉의분해및조립시간섭되지않도록지지봉조립구멍이형성됨을특징으로하는폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 처리시스템의파쇄장치. [ 청구항 4] 제1항에있어서, 상기회전축과파쇄기케이스사이의틈새부분을밀봉시켜비산유의누유를방지하는리테이너링을더구성함을특징으로하는폐오일필터및윤활유빈용기 ( 철캔 ) 처리시스템의파쇄장치. [ 청구항 5] 삭제 나. 원고들이들고있는비교대상발명들 ( 도면은별지 2 와같다 ) (1) 비교대상발명 1( 갑제 21 호증의 2) 피고가 2007. 5. 2. 영산강유역환경청장에게지정폐기물중간처리업허 - 82 -
가신청을하면서제출한허가도면중다섯번째도면에도시되어있는함마크라샤 ( 파쇄기 ) 로서, 그설계도면에는 작성일 : 2004. 5. 9., 설계자 : YONGHO KIM, 고객 : ( 주 ) 클린랜드 라고기재되어있고, 이사건특허발명의 [ 도면 5, 6] 과유사한함마크라샤에관한도면이도시되어있다. (2) 비교대상발명 2( 갑제18호증의 8) 주식회사리크린폼이 2004. 11. 24. 경인지방환경청장에게폐기물처리업변경허가신청을하면서제출한도면에도시되어있는함마크라샤로서, 그설계도면에는 작성일 : 2004. 11. 7., 설계자 : YONGHO KIM, 고객 : ( 주 ) 리크린폼 이라고기재되어있고, 이사건특허발명의 [ 도면 5, 6] 과유사한함마크라샤에관한도면이도시되어있다. (3) 비교대상발명 3( 갑제22호증 ) 김용호가제작한카탈로그에게재된 HAMMER CRUSHERS( 파쇄기 ) 로서, 그카탈로그에는다음과같은내용이기재되어있고, 별지 2의제3항과같은함마크라샤에관한사진이게재되어있다. 1 Hammer 의배열을격간으로채택하여파쇄력및수명을증가시켰습니다 ( 탁월한파쇄능력 란 ). 2 부품이마모파손된경우교체를위한분해조립이간편하게설계. 함마지지봉은앤드플레이트와중추 ( 플라이휠 ) 에일직선으로가공되어있어분해가용이함. 고객의주문시유압실린더를장착, 소모품교환을더욱편리하게설계제작합니다. 함마크라샤특성상회전력에의하여파쇄되므로파쇄물의비산을최대한억제하기위하여내측에비산방지판을설치하였고축과크라샤본체의틈에는파쇄물의종류에따라그랜드패킹등을체결할수있는구조로만들어져있음. 함마교체시편리함을더하기위하여 END PLATE 내측에나사가공을하여 PIN이분해될수있도록회전하게끔설계적용하였으며또한중추에도 PIN이분해되는데간섭받지않도록 HOLE 이가공되어있습니다 ( 조작및정비의편리성 란 ). - 83 -
3 방진고무 (4~6개소) 채택으로파쇄를위한소음을제외한기계자체진동, 소음최소화, 파쇄소음이큰파쇄물을파쇄시키는충격흡음고무판을별도로장착하여파쇄소음을최소화하였습니다 ( 방진고무 란 ). 4 고속회전을하는함마파쇄기의단점인파쇄물의역류를최대한방지하기위하여파쇄기내부및호퍼에역류방지판을정확한각도등의설계요소를적용했으며호퍼입구에는파쇄물이진입하는데방해가되지않는재질 ( 고무커텐, 체인등 ) 로장착하여한번더역류를방지했습니다 ( 역배출방지 란 ). (4) 비교대상발명 4( 갑제5호증의 1) 원고들이김용호가작성하여피고에게교부하였다고주장하는설계도면중첫번째도면에도시되어있는함마크라샤로서, 그설계도면에는이사건특허발명의 [ 도면 5] 와유사한함마크라샤의파쇄장치에관한도면이도시되어있다. 다. 이사건심결의경위원고들은피고를상대로, 이사건특허발명은선행기술에비하여신규성또는진보성이없다는이유로이사건특허발명에대한등록무효심판을청구하였고, 특허심판원은위심판청구사건을 2008당 1404호로심리한다음 2009. 4. 22. 이사건특허발명은선행기술에비하여신규성및진보성이있다는이유로원고들의위청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 3호증, 갑제5호증의 1, 갑제18호증의 8, 갑제21호증의 2, 갑제22호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부가. 당사자들주장의요지원고들은, 김용호가 1996. 5. 경부터이사건특허발명과같은함마크라샤를설계하고제작하여오면서그에관한카탈로그를제작하여반포하였고, 피고와주식회사리크린폼도김용호가작성한함마크라샤의설계도면을영산강유역 - 84 -
환경청장과경인지방환경청장에게제출하여폐기물처리업허가를받은후폐기물처리업을영위하여왔으므로, 이사건특허발명은비교대상발명들에의하여공개된발명에불과하여신규성이없고, 그렇지않다고하더라도김용호가설계하거나제작 반포한비교대상발명들을결합하여용이하게발명할수있는것이므로, 이사건특허발명은비교대상발명들에비하여진보성이없음에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다고주장한다. 이에대하여피고는김용호가이사건특허발명의출원전에이사건특허발명과같은함마크라샤를설계 제작하여공연히실시하였다고인정할수없고, 비교대상발명들은이사건특허발명의출원전에공지 공용되었거나반포된발명이아닐뿐만아니라, 그구성또한이사건특허발명과대비할정도로개시되어있지아니하므로, 이사건특허발명은신규성및진보성이부정되지않는다고할것이어서이와결론을같이한이사건심결은적법하다고다툰다. 나. 비교대상발명들의공개여부먼저원고들이들고있는비교대상발명들이이사건특허발명의출원전에공개된발명에해당하는지여부에관하여본다. (1) 비교대상발명 1의공개여부비교대상발명 1은피고가 2007. 5. 2. 영산강유역환경청장에게제출한허가도면중다섯번째도면에도시되어있는함마크라샤인바, 위에서본바와같이김용호가 2004. 5. 9. 위설계도면 ( 갑제21호증의 2) 을작성한사실은인정되나, 위인정사실만으로위설계도면이이사건특허발명의출원전에국내에서불특정다수인이인식할수있는상태에놓여있었다고볼수없을뿐만아니라, 위설계도면이이사건특허발명의출원전에공지되었고, 많은사람들이위설계도면을이용하여함마크라샤를제작하여사용하여왔다는취지의갑제23, 24호증의각기재및증인김용호의증언은김진길, 김대현의각진술서 ( 갑제23, 24호증 ) 에첨부된 영산강유역환경청에제출된도면 이라고기재되어있는도면중상단우측파쇄수단에관한도면이갑제21호증의 2의도면과 - 85 -
서로다른점, 김용호는피고와대립하는이해관계를가지고있는점등에비추어이를쉽사리믿기어렵고, 달리위설계도면이공지되었다거나위설계도면상의함마크라샤가공연히실시되고있었다는점을인정할증거도없다. 따라서비교대상발명 1은이사건특허발명의출원전에국내에서공지되었거나공연히실시된발명에해당한다고할수없다. (2) 비교대상발명 2의공개여부비교대상발명 2는주식회사리크린폼이 2004. 11. 24. 경인지방환경청장에게제출한도면에도시되어있는함마크라샤인바, 위에서본바와같이김용호가 2004. 11. 7. 위설계도면 ( 갑제18호증의 8) 을작성한사실, 주식회사리크린폼이이를 2004. 11. 24. 경인지방환경청장에게제출한사실은인정되나, 위인정사실만으로위설계도면이이사건특허발명의출원전에국내에서불특정다수인이인식할수있는상태에놓여있었다고볼수없을뿐만아니라, 위설계도면이이사건특허발명의출원전에공지되었고, 많은사람들이위설계도면을이용하여함마크라샤를제작하여사용하여왔다는취지의갑제23, 24 호증의각기재및증인김용호의증언은비교대상발명 1에서본바와같은이유로이를쉽사리믿기어렵고, 달리위설계도면이공지되었다거나위설계도면상의함마크라샤가공연히실시되고있었다는점을인정할증거도없다. 따라서비교대상발명 2도이사건특허발명의출원전에국내에서공지되었거나공연히실시된발명에해당한다고할수없다. (3) 비교대상발명 3의공개여부비교대상발명 3은김용호가제작한카탈로그에게재되어있는함마크라샤인바, 비교대상발명 3이게재된카탈로그 ( 갑제22호증 ) 가이사건특허발명의출원전에반포되었는지여부에관하여보면, 이에부합하는듯한갑제23, 24 호증의각기재및증인김용호의증언은 1 이사건심판단계에서제출되었던카탈로그 ( 갑제16호증의 2, 을제4호증 ) 와는다른위카탈로그 ( 갑제22호증 ) 가이사건소송단계에이르러서야비로소제출된점, 2 위카탈로그에는이사건특허발명의구성과유사한기술내용이이사건심판단계에서제출되었던카탈 - 86 -
로그보다더자세하게기재되어있을뿐만아니라 ( 2000년 6월기준 임이라는문구가추가되어있기까지하다 ), 도면도일부추가되어있는점, 3 위카탈로그에는그제작 반포일이기재되어있지않은점등에비추어믿기어렵고, 달리위카탈로그가이사건특허발명의출원전에반포되었다는점을인정할증거가없다. 따라서비교대상발명 3은이사건특허발명의출원전에반포되어공중이이용가능하게된발명에해당한다고할수없다. (4) 비교대상발명 4의공개여부비교대상발명 4는김용호가작성한설계도면 ( 갑제5호증의 1의첫번째도면 ) 에도시되어있는함마크라샤인바, 비교대상발명 4가도시되어있는위설계도면이이사건특허발명의출원전에국내에서공지되었거나위설계도면상의함마크라샤가공연히실시되고있었는지여부에관하여보면, 이에부합하는듯한증인김용호의증언은믿기어렵고, 달리이를인정할증거가없다. 따라서작성일을알수없는위설계도면에도시된비교대상발명 4를두고이사건특허발명의출원전에국내에서공지되었거나공연히실시된발명에해당한다고할수없다. 다. 이사건특허발명의신규성또는진보성이부정되는지여부위에서본바와같이비교대상발명들은모두이사건특허발명의출원전에공개된발명에해당한다고할수없으므로, 비교대상발명들을선행기술로삼아이사건특허발명의신규성또는진보성을부정할수없다고할것이다. 한편, 원고들은김용호를포함한많은동종업자들이이사건특허발명의출원전에국내에서이사건특허발명과동일한구성을가진함마크라샤를제작하여사용하였으므로, 이사건특허발명은출원전에공연히실시된발명에해당하여신규성이없다는취지의주장을하나, 이에부합하는듯한갑제23, 24 호증의각기재및증인김용호의증언은믿기어렵고, 원고들이제출한나머지증거들을모아보아도이를인정하기에부족하므로, 원고들의위주장도받아들일수없다. - 87 -
라. 소결론 따라서이사건특허발명의신규성또는진보성을부정할만한아무런증 거가없으므로, 같은취지에서한이사건심결은적법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고들의청구는모두이유없으므 로, 이를받아들이지아니하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 이상균 판사 박종학 - 88 -
[ 별지 1] 비교대상발명들의도면 1. 비교대상발명 1-89 -
2. 비교대상발명 2-90 -
3. 비교대상발명 3-91 -
4. 비교대상발명 4 끝. - 92 -
Ⅲ. 권리범위확인심판 1. 2010. 2. 18. 선고 2009허6854 판결 ( 심결취소, 상고중 ) 2. 2010. 3. 19. 선고 2009허1958 판결 ( 심결취소, 상고중 ) 3. 2010. 2. 3. 선고 2009허4995 판결 ( 기각, 확정 ) 4. 2010. 2. 4. 결정 2009허3886-93 -
특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허 6854 권리범위확인 ( 특 ) 원 고 주식회사세동양산시덕계동 653 대표이사윤영식소송대리인변호사강동세, 김경태소송대리인특허법인명문담당변리사박건우, 공민호, 연충규, 김환석 피 고 1. 이환덕 (******-*******) 부산부산진구초읍동 2. 이환길 (******-*******) 부산부산진구초읍동피고들소송대리인특허법인 AIP 담당변리사이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 이성규 변론종결 2010. 1. 21. 판결선고 2010. 2. 18. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 8. 26. 2009 당 669 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고들이부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 95 -
이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 법원에현저한사실, 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3, 6호증의각기재, 변론전체의취지가. 이사건특허발명 (1) 발명의명칭 : 일체형가변인서트몰딩제조방법및몰딩부품 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 1. 29./ 2000. 7. 18./ 제268836호 (3) 청구범위청구항 1. 차량의도어상부프레임에장착하는몰딩을제조하는방법에있어서, 한쪽면에접착제가도포되고다른한쪽에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11) 을몰딩의전체형상으로프레스성형 (12) 하는단계 ( 프레스블랭킹가공 ); 프레스성형된스테인레스코일 (11) 의양쪽가장자리를약간구부려 (13) 주는단계 ( 프레스포밍가공 ); 접착제가도포된상기스테인레스코일 (11) 의안쪽면에폴리플로필렌수지 (14) 로 1차인서트사출성형 (15) 하되, 클립 (16) 도동시에일체로성형하는단계 ; 한쪽면에 1차로폴리플로필렌수지 (14) 가부착된스테인레스코일 (11) 의양쪽가장자리에폴리플로필렌수지 (17) 로 2차인서트사출성형 (18) 하는단계 ; 사상및가공으로마무리하여일체형몰딩 (20) 을제조하는단계로이루어지는것을특징으로하는일체형가변인서트몰딩제조방법 ( 이하 이사건제1항발명 이라하고, 다른청구항에대하여도같은방식으로부른다 ). 청구항 2. ( 삭제 ) 청구항 3. 차량의도어상부프레임에장착하는몰딩에있어서, 한쪽면에접착제가도표되고다른한쪽에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11) 을몰딩의전체형상으로프레스성형 (12) 하며 ( 프레스블랭킹가공 ), 프레스성형된스테인레스코일 (11) 의양쪽가장자리를약간구부려 (13) 주고 ( 프레스포밍가공 ), 접착제가도포된상기스테인레스코일 (11) 의안쪽면에폴리플로필렌수지 (14) 로 1차인서트사출성형 (15) 하되클립 (16) 도동시에일체로성형하며, - 96 -
한쪽면에 1차로폴리플로필렌수지 (14) 가부착된스테인레스코일 (11) 의양쪽가장자리에폴리플로필렌수지 (17) 로 2차인서트사출성형 (18) 하고, 사상및가공으로마무리하여일체형몰딩 (20) 을형성하여구성됨을특징으로하는일체형가변인서트몰딩부품. 청구항 4. 제3항에있어서, 차체프레임 (19) 에미리형성한여러개의홀 (21) 에클립 (16) 이삽입되면서상기차체프레임에일체형몰딩 (20) 을장착하는것을특징으로하는일체형가변인서트몰딩부품. (4) 도면 : 별지 1 이사건특허발명의주요도면의도시와같다. (5) 권리자 : 피고들 나. 이사건확인대상발명 이사건확인대상발명의기술내용및도면은별지 2 이사건확인대상발 명의설명서및도면의기재및도시와같다. 다. 절차의경위 (1) 종전권리범위확인심판청구와그심결의확정등록 ( 가 ) 원고는 2007. 5. 18. 이사건특허발명의권리자인피고들을상대로별지 3 확정심결의확인대상발명의설명서및도면의기재및도시와같은확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속하지않는다는취지의소극적권리범위확인심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2007당 1308호로심리한후 2007. 9. 14. 위확인대상발명은이사건특허발명의권리범위에속한다는이유로원고의심판청구를기각하는심결을하였다. ( 나 ) 이에원고가위심결의취소를구하는소를제기하였는데, 특허법원은이를 2007허9965호로심리한후, 2008. 12. 3. 위확인대상발명은이사건특허발명과구성이상이하고균등관계에있지도아니므로이사건특허발명의권리범위에속하지않는다는이유로위심결을취소하는판결을하였고, 이에대하여피고들이대법원 2009후 115호로상고하였다가 2009. 2. 11. 위상고를취하함으로써, 위심결취소판결이확정되었다. - 97 -
( 다 ) 특허심판원은위심결취소판결이확정됨에따라위소극적권리범위확인심판청구사건을 2009당 ( 취소판결 )100호로재심리한후 2009. 6. 3. 위확인대상발명은특허법원의취소판결의기본이유와같이이사건특허발명의권리범위에속하지않는다는이유로원고의심판청구를인용하는심결을하였으며이심결은 2009. 8. 21. 확정등록되었다 ( 이하위와같이확정된 2009당 100 호심결을 종전확정심결 이라한다 ). (2) 이사건심판청구와그심결 ( 가 ) 피고들은 2009. 3. 20. 특허심판원에원고를상대로이사건확인대상발명은이사건특허발명의권리범위에속한다고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였다. ( 나 ) 특허심판원은이를 2009당 669호로심리한후, 2009. 8. 26. 이사건심판청구는일사부재리원칙에위배되지아니하고이사건확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속한다는이유로피고들의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 2. 당사자의주장가. 원고의주장 (1) 이사건심판청구는종전확정심결과동일한확인대상발명을대상으로청구된것이어서일사부재리원칙에위배된다. (2) 이사건확인대상발명은공지기술에의하여용이하게실시할수있는자유실시기술에해당하므로이사건특허발명의권리범위에속하지않는다. (3) 이사건확인대상발명은 사출성형에의하여일정형상의클립 (36) 만을일체로성형한후별도로보조클립 (16') 을제조하여보조클립 (16') 과클립 (36) 을결합시키는구성 을채택하고있어, 이사건특허발명의핵심적구성인 사출성형에의하여클립 (16) 까지일체로형성시키는구성 을포함하고있지않으므로이사건특허발명의권리범위에속하지않는다. - 98 -
나. 피고의주장 (1) 이사건확인대상발명에는이사건특허발명의 클립 (16) 에대비되는구성으로 클립 (36) 이있고 보조클립 (16') 은단지선택적으로부가되는구성인반면, 종전확정심결의확인대상발명은 클립결합보스 (36) 에 클립 (16') 이결합된구성으로특정되므로위두확인대상발명은동일하지않을뿐만아니라, 가사위두확인대상발명이동일한것이라고하더라도, 이사건확인대상발명은이사건제1항, 제3항, 제4항발명의구성을그대로이용한것이어서이용관계가성립된다고할것인데, 이용관계여부는종전확정심결에서심리되지않았으므로새로운사실에해당하여, 어느모로보아도이사건권리범위확인심판청구는일사부재리원칙에위배되지않는다. (2) 이사건확인대상발명은자유실시기술에해당하지않는다. (3) 이사건확인대상발명은이사건제 1 항, 제 3 항, 제 4 항발명의기술적 구성을모두포함하고있으므로이사건제 1 항, 제 3 항, 제 4 항발명의권리범위 에속한다. 3. 이사건심판청구가일사부재리의원칙에위배되어부적법한지여부에관한판단가. 판단기준구특허법 (2001. 2. 3. 법률제6411호로개정되기전의것 ) 제163조는 이법에의한심판의심결이확정등록되거나판결이확정된때에는누구든지동일사실및동일증거에의하여그심판을청구할수없다. 는일사부재리의원칙을규정하고있다. 일사부재리의원칙에서동일사실이라함은원칙적으로당해등록된권리와의관계에서확정이요구되는구체적사실이동일함을말하는것이고, 권리범위확인심판에서확정이요구되는구체적인사실은적극적권리범위확인심판에서의그것과소극적권리범위확인심판에서의그것을달리볼것이아니므로적극적 - 99 -
권리범위확인심판의심결이확정등록된때에는그일사부재리의효력이소극적권리범위확인심판청구에대해서도그대로미치는것이라고볼것이며, 일사부재리의원칙에따라심판청구가부적법하게되는지여부를판단하는기준시점은새로운심판청구에대한심결을할때이므로, 설령새로운심판청구를제기하던당시에는앞선심판청구에대한심결이확정등록된바없다고하더라도새로운심판청구에대한심결을할때에는앞선심판청구에대한심결이확정등록되었다면, 새로운심판청구가확정등록된심결의일사부재리의효력에의하여부적법하게될수있다고할것이다 ( 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후 427 판결참조 ). 또한, 권리범위확인심판은등록된권리의효력이미치는범위를그대상물과의관계에서구체적으로확정하는것이므로전후사건의등록된권리, 확인을구하는대상물품이서로동일한경우에는동일사실에해당하여일사부재리원칙에위배된다고할것이다 ( 대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결참조 ). 나아가, 기존권리범위확인심판을통하여확인대상발명과의관계에서특허발명의효력이미치는객관적범위가판단되어권리범위의속부가확정된이상, 새로운권리범위확인심판사건에서등록특허와확인대상발명을그대로둔채이용관계에관한법률적주장만을달리한다고하여동일사실에해당하지않는다고볼수는없다. 나. 구체적판단종전확정심결과이사건심판청구에서심판청구대상이되는특허발명이서로동일한사실은위에서본바와같으므로, 위에서본법리에따라종전확정심결의일사부재리의효력이이사건심판청구에미치는지여부는이사건심결과종전확정심결에서의확인대상발명이동일한지여부에달려있다고할것이다. 먼저, 이사건확인대상발명의프론트도어쿼드런트몰딩제조방법은, 양면이평판이고한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하는구성 ( 프레스블랭 - 100 -
킹가공 )( 이하 구성 1 이라한다 ); 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이로구부려지도록하는구성 ( 이하 구성 2 라한다 ); 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하는구성 ( 이하 구성 3 이라한다 ); 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 클립 (36) 도동시에일체로성형하고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하는구성 ( 이하 구성 4 라한다 ); 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로필렌수지 [17', 특히, 열가소성탄성체 (TPE; Thermoplastic Elastomer)] 로 2차인서트사출성형 (18') 하는구성 ( 이하 구성 5 라한다 ); 세척후, 보호필름을도포하고결합대상물의구조에따라클립 (36) 에별도로형성된보조클립 (16') 을끼우고, 발포수지 (38) 를결합시켜프론트도어쿼드런트몰딩 (30) 을제조하는구성 ( 이하 구성 6 이라한다 ) 으로이루어져있다 ( 이사건확인대상발명에따른몰딩부품인프론트도어쿼드런트몰딩역시같은구성을내용으로하고있다 ). 다음으로, 종전확정심결의확인대상발명의프론트도어쿼드런트몰딩제조방법은, 양면이평판이고, 한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하는단계 ( 프레스블랭킹가공 )( 이하 구성 a 라한다 ); 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이로구부려지도록하는단계 ( 이하 구성 b 라한다 ); 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하는단계 ( 이하 구성 c 라한다 ); 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 추후클립 (16') 을결합시키기위한클립결합보스 (36) 도동시에일체로성형하 - 101 -
고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하는단계 ( 이하 구성 d 라한다 ); 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로필렌수지 [17', 특히, 열가소성탄성체 (TPE; Thermoplastic Elastomer)] 로 2차인서트사출성형 (18') 하는단계 ( 이하 구성 e 라한다 ); 세척후, 보호필름을도포하고클립 (16') 과발포수지 (38) 를결합시켜프론트도어쿼드런트몰딩 (30) 을제조하는단계 ( 이하 구성 f 라한다 ) 로이루어져있다 ( 종전확정심결의확인대상발명에따른몰딩부품인프론트도어쿼드런트몰딩역시같은구성을내용으로하고있다 ). 양구성을대비하면, 이사건확인대상발명의구성 1, 2, 3, 5는그기재자체로종전확정심결의확인대상발명의구성 a, b, c, e와각각일치하고, 다만, 양확인대상발명의기재상차이점은이사건확인대상발명의구성 4, 6 및종전확정심결의확인대상발명의구성 d, f 중몰딩부품을차체에장착하기위한수단에관한부분에만있다. 즉, 이사건확인대상발명에서는접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 할때구성 4의 클립 (36) 도동시에일체로성형하고이후별도로형성된구성 6의 보조클립 (16') 을끼우도록하는데비해, 종전확정심결의확인대상발명에서는접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 할때구성 d의 클립결합보스 (36) 도동시에일체로성형하고이후별도로형성된 클립 (16') 을결합시키도록한것이다. 결국, 양확인대상발명의기재상차이점은, 이사건확인대상발명의 클립 (36) 및 보조클립 (16') 과종전확정심결의확인대상발명의 클립결합보스 (36) 및 클립 (16') 이라는용어의차이가되는데, 위 클립 (36) 과 클립결합보스 (36) 는모두 1차인서트사출성형시일체로성형되는것인점, 위 보조클립 (16') 및 클립 (16') 은각각위 클립 (36) 및 클립결합보스 (36) 에결합되는것인점에서서로구성상동일하고 [ 피고들은이사건확인대상발명의 보조클립 (16') 은단지선택적으로부가되는구성이라고주장하나, 이사건확인대상발명의설명서및도면어디에도위 보조클립 (16') 없이 클립 (36) 만으로몰딩부품이차체프레임 - 102 -
에고정된다는취지로기재되어있거나도시되어있지않고, 오히려위 보조클립 (16') 과 클립 (36) 이결합된상태로차체프레임 (19') 의홀 (21') 에끼워지는것으로만되어있으므로, 이사건확인대상발명에서위 보조클립 (16) 은필수적인구성요소라할것이다 ], 또한양확인대상발명의설명서및도면으로부터, 이사건확인대상발명의 클립 (36) 및 보조클립 (16') 과종전확정심결의확인대상발명의 클립결합보스 (36) 및 클립 (16') 의작용효과는위와같이각각결합된상태로차체프레임 (19') 의홀 (21') 에끼워져몰딩부품을차체프레임에고정하는것이라는점이분명하므로작용효과의면에서도차이가없다. 따라서이사건심결과종전확정심결에서의확인대상발명은서로동일하다고할것이다. 다. 소결론위에서본바와같이, 이사건심판청구는, 이사건심결당시를기준으로볼때이미종전심결에서권리범위의속부가확정된특허발명과확인대상발명을다시심판청구대상으로삼아권리범위의속부판단을청구한경우에해당하여, 일사부재리의원칙에위배된다고할것이고, 이용관계에관한법률적주장이추가되었다는사유만으로이와달리볼수도없으므로, 부적법한청구로서각하되어야한다. 4. 결론그렇다면이사건심결은이와결론이달라당사자의나머지주장에관하여는더나아가살펴볼필요없이위법하므로, 그취소를구하는원고의청구를인용한다. 재판장판사김용섭 판사 판사 심준보 박태일 - 103 -
[ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 [ 도 6] [ 도 7] ( 자동차의측면도어상부몰딩의설치상태도 ) ( 도 6 의 A-A 단면도 ) [ 도 8] [ 도 9] ( 도 6 의스테인레스코일부분만표시한도면 ) ( 몰딩부분의종단면도 ) [ 도면부호의설명 ] 11 : 스테인레스코일, 12 : 프레스성형, 13 : 일측가장자리, 14, 17 : 폴리프로필렌 수지, 15 : 1 차인서트사출성형, 16 : 클립, 18 : 2 차인서트사출성형, 20 : 일체형 몰딩, 21 : 차체프레임에형성된홀끝. - 104 -
[ 별지 2] 이사건확인대상발명의설명서및도면 확인대상발명의설명서 [ 발명의명칭 ] 프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩부품 [ 도면의설명및주요부분에대한부호설명 ] 도 1은확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩이자동차에결합된상태도이고, 도 2는도 1의 A-A' 선단면도이고, 도 3은확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩의스테인레스단면도이고, 도 4는확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩의종단면도이고, 도 5는클립과보조클립의분해사시도이다. * 도면의주요부분에대한부호의설명 * 11' : 스테인레스코일 12' : 프레스성형 13' : 일측가장자리 13'a : 타측가장자리 14' : 폴리프로필렌수지 ( 특히, 열가소성탄성체 ) 14'a : 돌출고정부 15' : 1차인서트사출성형 16' : 보조클립 17' : 폴리프로필렌수지 ( 특히, 열가소성탄성체 ) 18' : 2차인서트사출성형 19' : 차체프레임 21' : 홀 30 : 프론트도어쿼드런트몰딩 36 : 클립 38 : 발포수지 - 105 -
[ 발명의산업상이용분야 ] 확인대상발명은프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩부품에관한것으로, 좀더구체적으로는자동차의사이드미러 (side mirror) 가설치되는자동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩부품에관한것이다. [ 발명이이루고자하는기술적과제 ] 확인대상발명은자동차의도어 ( 차체 ) 에결합되는외장몰딩중에서자동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되고, 자동차차체에결합되었을때자동차의도어에설치되는다른외장몰딩과안정적인결합관계를가질수있도록하는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩을제공하는것이다. [ 발명의구성 ] 확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩제조방법은, 자동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법에있어서양면이평판이고한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하는구성 ( 프레스블랭킹가공 ); 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이로구부려지도록하는구성 ; 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하는구성 ; 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 클립 (36) 도동시에일체로성형하고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하는구성 ; 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인 - 106 -
레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로필렌수지 {17', 특히, 열가소성탄성체 (TPE; Thermoplastic Elastomer)} 로 2차인서트사출성형 (18') 하는구성 ; 세척후, 보호필름을도포하고결합대상물의구조에따라클립 (36) 에별도로형성된보조클립 (16') 을끼우고, 발포수지 (38) 를결합시켜프론트도어쿼드런트몰딩 (30) 을제조하는구성로이루어지는것을특징으로하는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법. 에기술적특징이있고, 그리고, 확인대상발명에따른몰딩부품인프론트도어쿼드런트몰딩은, 자동차프론트도어의앞측모서리에장착하는프론트도어쿼드런트몰딩에있어서, 양면이평판이고, 한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하며 ( 프레스블랭킹가공 ), 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이를갖도록구부려지도록하고, 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하며, 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 클립 (36) 도동시에일체로성형하고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하며, 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로필렌수지 (17', 특히, 열가소성탄성체 ) 로 2 차인서트사출성형 (18') 하고, 세척한후, 결합대상물의구조에따라클립 (36) 에별도로형성된보조클립 (16') 을끼우고, 발포수지 (38) 를부착시킨후, 차체프레임 (19') 에미리형성한여러개의홀 (21') 에클립 (16') 이삽입되면서상기차체프레임 (19') 에장착하는것을특징으로하는프론트도어쿼드런트몰딩. 에기술적특징이있다. - 107 -
확인대상발명의도면 [ 도 1] [ 도 2] [ 도 3] [ 도 4] [ 도 5] 끝. - 108 -
[ 별지 3] 확정심결의확인대상발명의설명서및도면 가. 확인대상발명의설명서 (1) 발명의명칭 : 프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩부품 (2) 도면의설명및주요부분에대한부호설명도 1은확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩이자동차에결합되는상태를설명하기위한도면 ; 도 2는도 1에서 A-A' 라인을따라절취된부분 ( 클립과발포수지가결합되기전 ) 의단면도 ; 도 3은확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩에서스테인레스코일부분만표시한도면 ; 도 4는확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩의종단면도이다. 도면의주요부분에대한부호의설명 11' : 스테인레스코일 12' : 프레스성형 13' : 일측가장자리 13'a : 타측가장자리 14' : 폴리프로필렌수지 14'a : 돌출고정부 15' : 1차인서트사출성형 16' : 클립 17' : 폴리프로필렌수지 ( 특히, 열가소성탄성체 ) 18' : 2차인서트사출성형 19' : 차체프레임 21' : 홀 30 : 프론트도어쿼드런트몰딩 36 : 클립결합보스 38 : 발포수지 (3) 발명의산업상이용분야 확인대상발명은프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩부품에관한 것으로, 좀더구체적으로는자동차의사이드미러 (side mirror) 가설치되는자 - 109 -
동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되는프론트도어쿼드 런트몰딩제조방법및몰딩부품에관한것이다. (4) 발명이이루고자하는기술적과제확인대상발명은자동차의도어 ( 차체 ) 에결합되는외장몰딩중에서자동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되고, 자동차차체에결합되었을때자동차의도어에설치되는다른외장몰딩과안정적인결합관계를가질수있도록하는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법및몰딩을제공하는것이다. (5) 발명의구성확인대상발명에따른프론트도어쿼드런트몰딩제조방법은다음과같은기술적구성을갖는다. 자동차프론트도어의앞측모서리에서자동차차체에결합되는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법에있어서, 양면이평판이고, 한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하는단계 ( 프레스블랭킹가공 ); 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이로구부려지도록하는단계 ; 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하는단계 ; 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 추후클립 (16') 을결합시키기위한클립결합보스 (36) 도동시에일체로성형하고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하는단계 ; 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로 - 110 -
필렌수지 {17', 특히, 열가소성탄성체 (TPE; Thermoplastic Elastomer)} 로 2차인서트사출성형 (18') 하는단계 ; 세척후, 보호필름을도포하고클립 (16') 과발포수지 (38) 를결합시켜프론트도어쿼드런트몰딩 (30) 을제조하는단계로이루어지는것을특징으로하는프론트도어쿼드런트몰딩제조방법. 한편, 확인대상발명에따른몰딩부품인프론트도어쿼드런트몰딩은다음과같은기술적구성을갖는다. 자동차프론트도어의앞측모서리에장착하는프론트도어쿼드런트몰딩에있어서, 양면이평판이고, 한쪽면에는표면보호용테이프가부착된스테인레스코일 (11') 을프론트도어쿼드런트몰딩의형상으로프레스성형 (12') 하며 ( 프레스블랭킹가공 ), 드로잉, 리스트라이크및캠밴딩순으로가공하여상기프레스성형된스테인레스코일 (11') 을일측가장자리 (13') 가약간구부려지도록하고, 타측가장자리 (13'a) 가상기일측가장자리 (13') 보다긴길이를갖도록구부려지도록하고, 상기양측가장자리 (13', 13'a) 가구부려진스테인레스코일 (11') 의안쪽면에접착제를도포하고건조하며, 상기접착제가도포된스테인레스코일 (11') 의안쪽면에폴리프로필렌수지 (14') 로 1차인서트사출성형 (15') 하되, 추후클립 (16') 을결합시키기위한클립결합보스 (36) 도동시에일체로성형하고, 상기스테인레스코일 (11') 의타측가장자리 (13'a) 를감싸는돌출고정부 (14'a) 가형성되도록성형하며, 한쪽면에 1차로폴리프로필렌수지 (14') 가부착된스테인레스코일 (11') 의상기일측가장자리 (13') 에폴리프로필렌수지 (17', 특히, 열가소성탄성체 ) 로 2차인서트사출성형 (18') 하고, 세척한후, 클립결합보스 (36) 에별도로형성된클립 (16') 을결합시키고, 발포수지 (38) 를부착시킨후, 차체프레임 (19') 에미리형성한여러개의홀 (21') 에클립 (16') 이삽입되면서상기차체프레임 (19') 에장착하는것을특징으로하는프론트도어쿼드런트몰딩. - 111 -
나. 확인대상발명의도면 [ 도 1] [ 도 2] [ 도 3] [ 도 4] 끝. - 112 -
특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허 1958 권리범위확인 ( 특 ) 원 고 키폰에스에이알엘 (Kyphon SARL) 스위스느샤뗄 2000 뤼뒤쀠이-고데 12/12 아 (rue du Puits-Godet 12/12a, 2000 Neuchatel, Switzerland) 대표자헨크미어텐스 (Henk Meertens), 오언스튜지 (Oern Stuge) 소송대리인변호사한상호, 양영준, 김수형, 백창훈, 김상근, 박순성, 황정근, 오관석, 한상욱, 이회기, 박종욱, 이춘수, 김원, 황민서소송대리인변리사양영환, 김윤기, 이주호, 박상진소송복대리인변호사이태섭 피 고 주식회사태연메디칼인천남동구논현동 435-6 남동시범공단 204, 205, 102호대표자이사최길운소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 윤정열, 김희근, 이훈구, 이명규 변론종결 2010. 2. 24. 판결선고 2010. 3. 19. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 2. 16. 2008 당 2004 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. - 113 -
청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3, 5, 6, 7호증, 을제1, 22, 24호증의각기재, 변론전체의취지가. 이사건특허발명 (1) 발명의명칭 : 해면모양의뼈에공동을형성하는도구 (2) 원출원일 ( 국제출원일 )/ 분할출원일 / 우선권주장일 : 2001. 2. 14.(1999. 7. 26.)/2007. 9. 19./1998. 8. 14. (3) 등록일 / 등록번호 : 2008. 1. 2./ 제0793005호 (4) 특허권자 : 원고 (5) 특허청구범위청구항 1. 가까운단부, 먼단부, 제1루멘및제2루멘을갖는카테테르 ( 이하이사건특허발명과비교대상발명들의용어통일을위해편의상 카테터 라한다 ) 튜브와, 상기카테터튜브의먼단부에서지지되고, 선단부를갖고, 상기카테터튜브의제1루멘과소통하는팽창가능한구조와, 상기카테터튜브의제2루멘내에빼낼수있게삽입되는탐침을포함하고, 상기제2루멘은상기카테터튜브의제1루멘을통하여상기팽창가능한구조의선단부로연장되는해면모양의뼈에공동을형성하는도구 ( 이하 이사건제1항발명 이라하고, 다른청구항에대하여도같은방식으로부른다 ). 청구항 2. 제1항에있어서상기카테터튜브의가까운단부상에상기카테터튜브의제1루멘과소통하는제1피팅을더포함하는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. 청구항 3. 제2항에있어서, 상기카테터튜브의가까운단부상에상기카테 - 114 -
터튜브의제2루멘과소통하는제2피팅을더포함하는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. 청구항 4. 제1항에있어서, 상기탐침은상기탐침이움직이지못하도록고정하는나사가형성된커플링을포함하는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. 청구항 5. 제3항에있어서, 상기탐침은상기제2피팅을통하여상기카테터튜브의제2루멘으로삽입되는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. 청구항 6. 제1항에있어서, 상기팽창가능한구조는예비형성된모래시계또는땅콩형성을갖는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. 청구항 7. 제1항에있어서, 상기팽창가능한구조는폴리우레탄또는엘라스토머로만들어지는해면모양의뼈에공동을형성하는도구. (6) 도면 : 별지 1 이사건특허발명의주요도면의도시와같다. 나. 확인대상발명 확인대상발명의기술내용및도면은별지 2 확인대상발명의설명서및도 면의기재및도시와같다. 다. 비교대상발명들 (1) 비교대상발명 1 비교대상발명 1은 1990. 11. 13. 공고된미국특허공보제4,969,888호에게재된 팽창장치를이용한골다공뼈를고정하기위한외과적방법 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 3 비교대상발명 1의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. (2) 비교대상발명 2 비교대상발명 2는 1996. 2. 13. 공개된일본공개특허공보특개평 8-38618 호에게재된 체강확장용풍선카테터및그제조방법 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 4 비교대상발명 2의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. - 115 -
(3) 비교대상발명 3 비교대상발명 3은 1997. 11. 11. 공표된일본공표특허공보특표평 9-511159호에게재된 하이포튜브를구비하는풍선확장카테터 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 5 비교대상발명 3의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. (4) 비교대상발명 4 비교대상발명 4는 1996. 12. 19. 공개된국제공개특허공보제96/39970 호에게재된 골절되거나질환이있는뼈의치료와관련된외과프로토콜용개량팽창장치 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 6 비교대상발명 4 의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. (5) 비교대상발명 5 비교대상발명 5는 1981. 11. 10. 공고된미국특허공보제4,299,226 호에게재된 관상동맥확장방법 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 7 비교대상발명 5의기술내용및도면의기재및도시와같다. (6) 비교대상발명 7 비교대상발명 7은 1992. 2. 25. 공고된미국특허공보제5,090,957 호에게재된 대동맥내풍선삽입 에관한것으로서, 그주요내용과도면은별지 8 비교대상발명 7의기술내용및주요도면의기재및도시와같다. 라. 절차의경위 (1) 피고는, 2008. 7. 9. 특허심판원에특허권자인원고를상대로확인대상발명은그출원전에공지된비교대상발명 1, 2, 3으로부터이기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 가용이하게실시할수있는것이어서자유실시기술에해당되고, 또한, 이사건제1항내지제5항및제7항발명은그출원전에공지된비교대상발명 2와실질적으로동일하여신규성이없으며, 이사건제4항발명은그특허청구범위의기재가불비하여무효로되어 - 116 -
야하므로, 확인대상발명은이사건제1항내지제5항및제7항발명의권리범위에속하지아니한다는이유로소극적권리범위확인심판을청구하였다. (2) 특허심판원은위권리범위확인심판사건을 2008당 2004호로심리한후, 2009. 2. 16. 이사건제4항발명의특허청구범위의기재는명확하지만, 확인대상발명이비교대상발명 1, 2, 3에의하여자유실시기술로인정되므로, 확인대상발명은이사건제1항내지제5항및제7항발명의권리범위에속하지아니한다는이유로피고의심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. 2. 이사건의쟁점원 피고는, 이사건제1항내지제5항및제7항발명이그출원전에공지된비교대상발명 1, 4, 5, 7 각각과실질적으로동일한지, 또한, 통상의기술자가비교대상발명 1, 2, 3으로부터확인대상발명을용이하게실시할수있는지에관하여다투고있으므로 ( 피고는이사건소송에서는기재불비주장을하지않고있고, 한편, 이사건소송에이르러비교대상발명 4, 5, 7을제출하면서, 이사건특허발명이추가된비교대상발명들에의해서도신규성이부정된다는주장을추가하였다 ), 이사건의쟁점은 1 이사건제1항내지제5항및제7항발명이비교대상발명 1, 4, 5, 7 각각에의해신규성이부정되는지여부, 2 확인대상발명이비교대상발명 1, 2, 3에의하여자유실시기술에해당하는지여부이다 [ 이외에, 피고는, 비교대상발명 6도추가로제출하면서, 이사건특허발명이비교대상발명 1 내지 7에의해진보성이부정되므로확인대상발명이이사건제1항내지제5항및제7항발명의권리범위에속하지않는것이라는취지의주장도하고있으나, 등록된특허발명의일부또는전부가공지공용인경우특허무효의심결유무에관계없이그권리범위를인정할수없다고하는것은등록된특허발명의일부또는전부가신규성이없는경우에그렇다는것이지, 신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이다른소송에서당연히권리범위를부정할수있다고할수는없는것이므로 ( 대법원 1998. 10. 27. 선고 97 후2095 판결등참조 ), 피고의이부분주장은주장자체로받아들일수없고, - 117 -
또한, 원고는, 피고의비교대상발명 5, 7에관한주장은적시제출주의에관한민사소송법제146조에반하는실기한공격방어방법일뿐만아니라, 이사건의변론준비절차종결후에비로소새로이제기된것이므로각하되어야한다는주장도하고있지만, 비교대상발명 5, 7에관한피고의새로운주장이종전의피고주장내용과완전히별개로제기된것이라고보기는어렵고, 이미심리된소송자료인비교대상발명 1 내지 4에관한판단범위와밀접한관련을갖고있어서, 소송의완결을지연시키는것으로볼수없으므로, 원고의위각하주장은받아들이지아니한다 ]. 3. 이사건특허발명의신규성여부가. 이사건제1항발명의신규성여부 (1) 이사건제1항발명의구성요소이사건제1항발명은, 가까운단부, 먼단부, 제1루멘및제2루멘을갖는카테터튜브와 ( 이하 구성 1 이라한다 ), 상기카테터튜브의먼단부에서지지되고, 선단부를갖고, 상기카테터튜브의제1루멘과소통하는팽창가능한구조와 ( 이하 구성 2 라한다 ), 상기카테터튜브의제2루멘내에빼낼수있게삽입되는탐침을포함하고 ( 이하 구성 3 이라한다 ), 상기제2루멘은상기카테터튜브의제1루멘을통하여상기팽창가능한구조의선단부로연장되는 ( 이하 구성 4 라한다 ) 해면모양의뼈에공동을형성하는도구이다. 위와같은특허청구범위기재자체로부터이사건제1항발명은 해면모양의뼈에공동을형성하는 도구로서위구성 1 내지 4를포함하는것이라고해석되므로, 위 해면모양의뼈에공동을형성하는 이라는기재는그자체가독립된구성요소는아니지만, 이사건제1항발명이특허청구범위로청구한 물건 의특정을위한것으로서, 위구성 1 내지 4의구체적인의미를한정하는의미를갖는다고할것이다. 따라서이사건제1항발명의구성 1 내지 4의구체적인의미를해석할때에는, 그특허청구범위에명시적으로기재된기술적특징에더하여 해면모양의뼈에공동을형성하는 기능을나타내기위해서는당연히포 - 118 -
함되어있어야만한다고통상의기술자가자명하게인식할수있는기술적특징들도함께내재되어있는것으로보아야한다. 이에대하여피고는, 이사건제1항발명의특허청구범위의 해면모양의뼈에공동을형성하는 이라는기재는공지된도구의사용용도를한정한것에불과하여구성으로인정될수없으므로, 신규성과진보성판단시위기재는없는것으로간주하여야한다는취지로주장하나, 위에서본바와같이, 해면모양의뼈에공동을형성하는 이라는기재는이사건제1항발명이특허청구범위로청구한 물건 의특정을위한것으로보아야하고, 위기재로인하여이사건제1항발명이 공지된도구의새로운용도발견 에주안점을둔발명이라고해석되지는않으므로, 이와다른견해를전제로한피고의위주장은받아들일수없다. (2) 비교대상발명 1에의하여이사건제1항발명의신규성이부정되는지여부 ( 가 ) 구성 1 대비이사건제1항발명의구성 1은 가까운단부, 먼단부, 제1루멘및제2루멘을갖는카테터튜브 이고, 이에대응되는비교대상발명 1의구성은 타원형풍선 (65) 또는체커형팽창장치 (76) 및그목부분 (77) 을먼단부에구비한카테터 ( 갑제5호증중컬럼 7, 8, 도 20-23) 이다. 양구성을대비하면, 이사건제1항발명의구성 1과비교대상발명 1의대응구성은가까운단부및먼단부를갖는카테터를구성요소로한다는점에서는동일하지만, 이사건제1항발명의구성 1에서는카테터내부공간이제1루멘과제2루멘으로나뉘어져있는데비해, 비교대상발명1의대응구성에서는단일루멘형태로되어있다는점에서는차이가있다. ( 나 ) 구성 2 대비이사건제1항발명의구성 2는 카테터튜브의먼단부에서지지되고, 선단부를갖고, 상기카테터튜브의제1루멘과소통하는팽창가능한구조 이고, 이에대응되는비교대상발명 1의구성은 카테터의먼단부에서지지되고, 선단부를가지며, 카테터의내부루멘과소통하는타원형풍선 (65) 또는체커형팽창장치 (76) ( 갑제5호증중컬럼 7, 8, 도 20-23) 이다. - 119 -
양구성을대비하면, 이사건제1항발명의제1루멘및비교대상발명1의내부공간은각각 팽창가능한구조 및 타원형풍선또는체커형팽창장치 와소통하는구조라는점에서동일하므로, 이사건제1항발명의구성 2는비교대상발명 1의위 타원형풍선 (65) 또는체커형팽창장치 (76) 와동일한것이다. ( 다 ) 구성 3 대비 1) 구성 3의의미확정이사건제1항발명의구성 3은 카테터튜브의제2루멘내에빼낼수있게삽입되는탐침 이다. 그런데특허권의권리범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정해지는것이어서특허청구범위의기재가명확하게이해될수있는경우에출원명세서상발명의상세한설명이나첨부된도면등에의하여특허청구범위를보완하거나제한하여해석할것은아니지만, 특허청구범위에기재된발명은원래출원명세서상발명의상세한설명이나첨부된도면을전혀참작하지않는다면그기술적인의미가정확하게이해될수없는것이므로, 출원발명에특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서특허청구범위의해석은특허청구범위에기재된문언의일반적인의미를기초로하면서동시에출원명세서상발명의상세한설명이나첨부된도면을참작하여객관적 합리적으로하여야하는것인바 ( 대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후 520 판결등참조 ), 위구성 3의기재는추상적이어서이러한특허청구범위기재자체만으로는탐침의구조를구체적으로확정하기어려우므로발명의상세한설명등을참작하여그기술내용을확정할필요가있다. 이사건특허발명의상세한설명중 발명의실시를위한구체적인내용 란에는, 이사건특허발명에따른제조품인 해면모양의뼈에공동을형성하는도구 를사용하여뼈를치료하는전과정에필요한전체도구그룹이시스템 (10) 으로명명되어있고, 시스템 (10) 내의도구들이세가지기능적도구그룹 (14, 16, 18), 즉, 피하접근도구그룹 (14) 과 공동형성도구그룹 (16) 및 물질도입도구그룹 (18) 으로나뉘어져있으며, 각각의기능적도구그룹및이들의전체적인사용방법이세부적으로설명되어있는데 ( 갑제1호증중식별번호 <22>, <23>, <24> 및 <26> 이하 ), 그내용가운데 피하접근도구 에속하는 탐침 - 120 -
(22) ( 갑제1호증중식별번호 <32>, <33>, <89>, <105>), 공동형성도구 에속하는 탐침 (96, 102) ( 갑제1호증중식별번호 <68>, <69>, <116>, <118>), 물질도입도구 에속하는 탐침 (182)( 갑제1호증중식별번호 <144>, <146>, <147>) 으로총네가지도면번호의 탐침 이기재되어있다. 그런데위에서본바와같이이사건제1항발명은 해면모양의뼈에공동을형성하는 도구로서위구성 1 내지 4를포함하는것이라고해석되므로, 위구성 3의 탐침 은 해면모양의뼈에공동을형성하는기능을수행하는도구 즉 공동형성도구 에속하는 탐침 (96, 102) 만을의미하는것으로보아야할것이어서, 이사건제1항발명의구성 3의탐침의기술내용을확정하기위해서는, 위네가지도면번호의 탐침 가운데도면번호 96과 102 두가지의탐침에관한상세한설명및도면등을참작해야한다. 이와관련하여, 이사건특허발명의상세한설명에는, 카뉼라도구 (30) 를통해구조 (86) 의전개를더욱쉽게하기위하여, 카테터튜브 (78) 는제2의내부루멘 (94) 을포함하고있다. 루멘 (94) 은카테터튜브 (78) 의가까운단부 (80) 의제2피팅 (98) 으로부터, 카테터튜브 (78) 의몸체를통해, 그리고구조 (86) 의내부를통하여구조 (86) 의선단부 (172) 로연장된다. 루멘 (94) 은성형플라스틱또는스테인리스강재료로만들어질수있는단단한탐침 (96) 을수용한다. 탐침 (96) 은피팅 (98) 을통해루멘 (94) 내로삽입되며, 탐침 (96) 을움직이지못하도록고정하는나사가형성된커플링 (100) 을포함하고있다. 탐침 (96) 은카뉼라도구 (30) 를통과하여목표가되는조직부위에이르는동안구조 (86) 를소정의말단에서똑바른상태로유지하는기능을한다. 일단구조 (86) 가카뉼라도구 (30) 를떠나서뼈안쪽에놓이게되면, 탐침 (96) 이 ( 도 4a에서화살표 174로나타낸바와같이 ) 빼내어진다. 이에의해카테터튜브 (78) 에대한정상적인휨성이회복되고, 뼈안쪽에서의구조 (86) 의조작이용이해진다. 탐침 (96) 이빼내어지면, 루멘 (94) 또한헹굼액체를도입하거나뼈에서나온부스러기를빨아내기위한통로로서의기능을할수있다. ( 갑제1호증중식별번호 <68>), 예시된실시예에서, 탐침 (96) 은곧게뻗은상태로치우쳐있다. 또다른실시예 ( 도 4c 참조 ) 에있어서는, 탐침 (102) 이사전형성된메모리를구비할수있어서통상적으로그 - 121 -
말단영역을구부릴수있다. 메모리의극복을통해카뉼라도구 (30) 내에서한정될때탐침 (102) 을곧게할수있다. 그러나구조 (86) 및사전형성된탐침 (102) 의말단영역이카뉼라도구 (30) 를떠나전진하여목표가되는영역내로들어감에따라, 사전형성된메모리는탐침 (102) 의말단영역을굽히고, 따라서팽창가능한구조 (86) 의주축을시프트하게된다. 구조 (86) 의내부에위치하고있는사전에구부러져있는탐침 (102) 에의해구조 (86) 의방향이변경될수있어서목표가되는영역과의해부학적정렬이더욱양호해진다. ( 갑제1호증중식별번호 <69>), 도 20에도시한바와같이, 의사는카뉼라도구 (30) 및통로 (166) 를통해척추체 (148) 의내부로팽창가능한구조 (86) 를전진시킬수있다. 이것은도 21에또한도시되어있다. 구조 (86) 는전개가행해지는동안에는접혀져있고팽창은되지않은상태에놓인다. 탐침 (96, 102) 은카테터튜브 (78) 의루멘 (94) 내에삽입되어, 카뉼라도구 (30) 를통과하는동안구조 (86) 를더욱단단한상태로유지한다. ( 갑제1호증중식별번호 <116>), 도 21에도시한바와같이, 구조 (86) 는통로 (166) 내에서원하는방향으로향한다. 앞서설명한바와같이, 구부러진탐침 (102) 은이러한과제를수행하는데있어일조를한다. 방위결정을행하기전에, 행하는동안, 그리고행한후에탐침 (102) 은 ( 도 21에도시한바와같이 ) 빼내어져서루멘 (94) 을개방함으로써헹굼액체또는흡출압력이통과하는데사용될수있다. ( 갑제1호증중식별번호 <118>) 라고기재되어있다. 또한, 이사건제1항발명의특허청구범위에는탐침이삽입되는제2루멘에관하여, 제2루멘은카테터튜브의제1루멘을통하여팽창가능한구조의선단부로연장되는구성 을갖는다고기재되어있다. 이러한명세서의전체적인기재에비추어보면, 이사건제1항발명의구성 3의탐침은 팽창가능한구조 (86) 를카테터의말단에서똑바른상태로유지하는기능또는팽창가능한구조 (86) 의방향을목표가되는영역과양호하게정렬되게하는기능 을수행하면서 제2루멘을통해팽창가능한구조 (86) 의선단부로연장되는형태 를갖는구성이라고해석되고, 이사건제1항발명이 해면모양의뼈에공동을형성하는 도구인이상탐침의재질도해면모양의뼈로부 - 122 -
터의저항을극복할수있을정도의강성을가지는것이어야만한다는점이통상의기술자에게자명하다고할것이어서, 결국, 위탐침은 카테터튜브의제2 루멘내에빼낼수있게삽입되고, 그말단은팽창가능한구조의선단부로연장되며, 해면모양의뼈로부터의저항을극복할수있을정도의강성을가지고, 팽창가능한구조 (86) 와일체가되어시술부위로진행하는것 이라고봄이상당하다. 2) 대비판단비교대상발명 1의카테터내부공간에는위에서본탐침에대응되는구성이삽입되어있지않으므로, 비교대상발명 1에는이사건제1항발명의구성 3에대응되는구성이존재하지않는다. ( 라 ) 구성 4 대비이사건제1항발명의구성 4는 제2루멘이카테터튜브의제1루멘을통하여팽창가능한구조의선단부로연장되는구성 인데, 위에본바와같이비교대상발명 1의카테터내부공간은단일루멘형태로되어있으므로, 비교대상발명 1에는이사건제1항발명의구성 4에대응되는구성이존재하지않는다. ( 마 ) 피고의주장에관한판단 ~ 생략 ~ ( 바 ) 대비결과위에서대비한결과를종합하면, 이사건제1항발명의기술적구성중구성 2는비교대상발명 1과공통되지만, 구성 1, 3, 4는비교대상발명 1 과상이하므로, 이사건제1항발명은비교대상발명 1에의하여그신규성이부정되지않는다. (3) 비교대상발명 4에의하여이사건제1항발명의신규성이부정되는지여부 ~ 생략 ~ - 123 -
(4) 비교대상발명 5에의하여이사건제1항발명의신규성이부정되는지여부 ~ 생략 ~ (5) 비교대상발명 7에의하여이사건제1항발명의신규성이부정되는지여부 ~ 생략 ~ (6) 소결론따라서이사건제1항발명의구성과비교대상발명 1, 4, 5, 7 각각의구성을대비한결과서로차이가있고, 이러한차이가주지관용기술의단순한부가라고볼수도없으므로, 비교대상발명 1, 4, 5, 7 각각에의하여이사건제 1항발명의신규성이부정되지않는다. 나. 이사건제 2 항내지제 5 항및제 7 항발명의신규성여부 ~ 생략 ~ 4. 확인대상발명이자유실시기술에해당하는지여부 ~ 생략 ~ 5. 확인대상발명이이사건제 1 항내지제 5 항및제 7 항발명의권리범 위에속하는지여부 ~ 생략 ~ 6. 결론그렇다면이사건제1항내지제5항및제7항발명은비교대상발명 1, 4, 5, 7에의하여그신규성이부정되지아니하고, 확인대상발명은비교대상발명 1, 2, 3에의하여자유실시기술에해당하지않으며, 확인대상발명의목적과구성및작용효과가이사건제1항내지제5항및제7항발명의목적과구성및작용 - 124 -
효과와동일하여, 확인대상발명은이사건제 1 항내지제 5 항및제 7 항발명의 권리범위에속하는것인바, 이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그 취소를구하는원고의청구를인용한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일 - 125 -
[ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 도 1( 도구시스템이내장된키트의평면도 ) - 126 -
도 4a( 공동형성도구의사시도 ) 도 4b( 면 4a 의 4B-4B 선에따른카테터튜브의단면도 ) - 127 -
도 4c( 사전에구부러진탐침을갖춘공동형성도구의다른실시예의일면도 ) 도 6( 척추체의평면도 ) 도 7( 척추체의측면도 ) 도 19( 드릴비트도구에의하여통로가형성된척추체의평면도 ) - 128 -