2008. 12
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목 차 목 차 CONTENTS 제1편 상표심사편람 / 1 제1장 조약에 의한 우선권 / 3 1.1.1. 우선권주장 출원상표와 최초 출원상표의 동일성에 대한 판단 3 1.2.1. 우선권을 주장하는 출원인이 합병 등으로 우선권 주장 서류와 출원서류의 권리자가 불일치하는 경우의 처리방법 5 1.3.1. 우선권은 인정되지 않으나, 등록거절 이유가 없는 경우의 처리방법 7 1.4.1. 우선권 주장 출원과 법 제7조제1항제8호의 적용 9 제2장 심사 / 11 제1절 법 제6조(상표의 등록요건) 11 2.1.1. 사용에 의한 식별력을 취득한 표장을 기초로 성질표시 부분을 결합하여 동일한 지정상품으로 출원한 경우의 처리방법 11 2.1.2. 의약품의 국제적 비재산권적 명칭(INNs)에 대한 심사방법 13 제2절 법 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 17 2.2.1. 등록상표를 일반승계한 권리자가 일반승계 전의 권리자가 소유했던 등록상표에 대한 존속기간 갱신등록을 하지 않아 권리가 소멸된 등록상표와 동일 유사한 상표를 6월 이내에 신규출원한 경우 법 제7조 제1항제8호의 적용여부 17 2.2.2. 국공립대학 산학협력단 명의로 상표출원한 경우의 처리방법 20 2.2.3. 법 제7조제1항제8호를 적용하지 않는 경우에 대한 판단 23 2.2.4. 지정서비스업과 서비스업의 대상이 되는 상품간 유사여부 판단 26 www.kipo.go.kr ⅰ
상표심사편람 제3절 법 제8조(선출원) 36 2.3.1. 같은 날에 2이상의 동일 유사한 타인의 상표가 출원된 경우의 처리방법 36 2.3.2. 법 제8조제5항 등에 의한 불사용취소 심판청구인이 독점출원권을 갖는 경우에 대한 판단 43 제4절 법 제10조(1상표 1출원) 46 2.4.1. 상표서비스표의 개념 및 심사시 처리방법 46 2.4.2. 포괄명칭과 세분화된 상품명칭이 병존할 경우의 처리방법 48 제3장 지정상품추가등록출원, 변경 분할 출원 및 출원 권리의 이전과 승계 / 50 3.1.1 지정상품추가등록출원의 분할출원 가능 여부 50 3.1.2. 변경출원과 지정상품추가등록출원이 동일자에 이루어진 경우의 처리방법 51 3.1.3. 등록상표의 상표권자가 등록상표와 지정상품 및 표장이 동일 유사한 상표(취소심판 청구 전 출원)를 기초로 취소심판청구 후 취소된 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 추가등록출원한 경우의 처리방법 53 3.2.1. 불사용취소심판청구인이 법 제8조제5항의 독점출원권에 기초하여 출원한 상표를 등록결정 전에 타인에게 이전한 경우 이를 승계한 자도 독점출원권을 갖는지 여부 55 제4장 상표권 갱신 / 57 4.1.1. 존속기간갱신등록출원의 심사방법 57 4.2.1. 상품분류전환등록신청의 대상 및 상품분류전환대상이 아닌 지정상품을 대상으로 한 상품분류전환신청에 대한 처리방법 59 4.2.2 상품분류전환등록이 이루어지지 않은 경우의 효과 63 ⅱ 상표심사편람
목 차 제5장 이의신청 및 결정 / 65 5.1.1. 이의신청 후 출원인이 분할출원하는 경우의 심사방법 65 5.2.1. 이의신청의 이유로 부정경쟁방지법에 의한 부정경쟁행위를 주장하는 경우의 처리방안 67 제6장 마드리드 의정서에 의한 국제상표 / 69 6.1.1. 마드리드 의정서에 의한 국제상표심사 관련 특수용어 69 6.2.1. 거절결정 후 리미테이션(LIMITATION)이 도착한 경우의 처리방법 72 6.2.2. 국제상표등록출원에 있어서 지정상품명은 명확하나 상품분류가 잘못 지정된 경우의 처리방법 74 6.2.3. 국제상표등록출원의 심사에 있어서 클래스 헤딩(Class Heading; 류제목) 처리방법 78 6.3.1. 재출원 심사방법 81 6.4.1. 국제상표등록출원에 대한 대체(replacement)의 판단요건 및 처리방법 84 6.5.1. WIPO 통지일로부터 18개월 경과로 거절이유가 있음에도 등록되는 사례를 방지하기 위한 심사단계별 처리방법 88 제7장 지리적 표시 단체표장 / 90 7.1.1. 지리적 표시 단체표장의 심사방법 및 유의사항 90 제8장 업무표장 / 102 8.1.1. 업무표장(Business Emblem)의 심사방법 및 유의사항 102 제9장 비전형상표 / 109 9.1.1. 입체상표 심사방법 109 9.2.1. 협의의 색채상표(색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표) 심사방법 113 9.3.1. 홀로그램 상표(Hologram Mark) 심사방법 116 9.4.1. 동작상표(Motion mark, Movement Mark) 심사방법 119 www.kipo.go.kr ⅲ
상표심사편람 제10장 심사절차 및 기간 / 122 10.1.1. 보정과 보완 및 반려 122 10.1.2. 출원공고 후 일부 지정상품 삭제 취지의 보정서가 접수된 경우의 처리방법 126 10.2.1. 법정기간과 지정기간 128 10.2.2. 기간의 계산 131 10.3.1. 의견제출통지 후 출원공고 결정시 상위권자의 감독이 불필요한 경우 (상표디자인심사사무취급규정 제5조제3항제3호 단서 관련) 136 부록 1. 상표와 상호 / 137 제2편 부 록 / 141 1. 상표법 143 2. 상표법 시행령 215 3. 상표법 시행규칙 225 4. 상표심사기준 263 5. 상표 디자인심사사무취급규정 369 6. 국제상표등록출원 심사사무취급규정 415 ⅳ 상표심사편람
제1편 상표심사편람 제1편 상표심사편람 제1장 조약에 의한 우선권 제2장 심사 제3장 지정상품추가등록출원, 변경 분할 출원 및 출원 권리의 이전과 승계 제4장 상표권 갱신 제5장 이의신청 및 결정 제6장 마드리드 의정서에 의한 국제상표 제7장 지리적 표시 단체표장 제8장 업무표장 제9장 비전형상표 제10장 심사절차 및 기간 부록 1. 상표와 상호 www.kipo.go.kr 1
제1장 조약에 의한 우선권 1.1.1. 제1장 우선권주장 출원상표와 최초 출원상표의 동일성에 대한 판단 1. 관련규정 상표심사기준 제40조의2(우선권 주장) 1 법 제20조에 의한 우선권주장 출원에 대한 우선권 인정여부 판단 시 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 우선권의 효력을 인정하 지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지(우선권불인정예고통지)하여야 한다. 2. 최초 출원상표와 우선권주장 출원상표가 동일하지 않은 경우 파리협약 제6조의5C(2) 본국에서 보호되고 있는 상표의 구성부분에 변경을 가한 상표 는 그 변경이 본국에 등록된 형태대로 상표의 두드러진 특징을 반영하지 아 니하고 또는 상표의 동일성에 영향을 주지 아니하는 한, 타 동맹국에서 그 변경을 유일한 이유로 하여 거절당하지 않는다. 2. 심사방법 우선권주장이 수용되기 위해서는 제2국에 출원한 상표(우선권을 주장하는 출원상표)와 제1국에 출원한 상표(최초 출원상표)가 동일해야 한다. 이 때 어느 범위까지 양상표를 동일하게 볼 것인지가 문제될 수 있는데, 동일성의 요건은 파리협약의 취지상 문리적인 완전동일 로 해석하여서는 않될 것이 고, 상표의 주요부를 변경하지 아니하고 상표의 동일성에 영향을 주지 않는 경우에는 동일성의 요건을 충족한 것으로 해석해야 한다. 다만, 이 경우에도 상표심사기준 제36조제4항제8호를 참고하여야 함에 유의해야 한다. www.kipo.go.kr 3
제1편 상표심사편람 3. 표장의 동일성을 인정한 심사사례 (우선권주장출원상표) & (최초출원상표) (우선권주장 출원상표) & (최초 출원상표) 우선권인정 요건인 상표의 동일성 요건은 파리협약의 취지상 문리적인 완전 동일 로 해석하여서는 않될 것이고, 상표의 주요부를 변경하지 아니하고 상 표의 동일성에 영향을 주지 않는 경우에는 동일성의 요건을 충족한 것으로 해석해야 한다. 4 상표심사편람
제1장 조약에 의한 우선권 1.2.1. 제1장 우선권을 주장하는 출원인이 합병 등으로 우선권 주장서류와 출원서류의 권리자가 불일치하는 경우의 처리방법 1. 관련규정 상법 제235조(합병의 효과) 합병 후 존속한 회사 또는 합병으로 인하여 설립된 회사는 합병으로 인하여 소멸된 회사의 권리의무를 승계한다. 제530조의10(분할 또는 분할합병의 효과) 분할 또는 분할합병으로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사는 분할하는 회사의 권리와 의무를 분할 계획서 또는 분할합병계약서가 정하는 바에 따라서 승계한다. 2. 심사방법 회사의 합병에는 신설합병과 흡수합병의 두 가지가 있다. 신설합병이란 합 병할 때 모든 당사회사가 해산하고 동시에 신회사를 설립하는 것으로서, 합 동합병 설립합병이라고도 한다. 흡수합병은 한 당사 기업만이 존속하고 다 른 당사기업은 해산하여 존속기업에 흡수되는 것을 말하고, 등기에 의하여 합병이 성립하면 권리의무 관계는 합병 후 존속한 회사 또는 설립된 신설회 사에 포괄(일반)승계된다. 회사의 분할 및 분할합병이란 1개의 회사가 2개 이상의 회사로 나누어지거 나, 나누어진 수개의 존립중의 회사와 합병하는 것을 말한다. 등기에 의하여 회사분할이 성립하면 분할계획서에서 정한 바에 따라 분할회사의 적극, 소 극적 재산이 기존 또는 신설회사에 법률상 당연히 포괄승계(일반승계)된다. www.kipo.go.kr 5
제1편 상표심사편람 이와 같이 회사가 합병 및 분할 또는 분할합병된 경우에는 법률상 당연히 포괄승계되므로 우선권서류와 출원서류의 권리자가 불일치하더라도 분할 및 분할합병된 경우는 동일인으로 인정하여 처리한다. 이때 증명자료는 국 내의 경우 합병시에는 법인등기등본을, 분할합병시에는 법인등기등본 및 분 할계획서를 참고하고, 국외의 경우에는 법인등기등록, 법인국적증명서 및 기타 이에 준하는 서류룰 참고하여 판단하여야 하며, 출원인이 이러한 서류 를 제출하지 아니한 때에는 서류제출을 요구하여야 한다. 분할 및 분할합병으로 출원인의 명의가 변경되어 우선권 주장서류와 출원서 류의 권리자가 불일치하더라도 양자는 동일인으로 인정하여 처리함을 원칙 으로 한다. 이때 증명자료는 국내의 경우 합병시에는 법인등기등본을, 분할 합병시에는 법인등기등본 및 분할계획서를 참고하고, 국외의 경우에는 법인 등기등록, 법인국적증명서 및 기타 이에 준하는 서류룰 참고하여 판단하여야 한다. 6 상표심사편람
제1장 조약에 의한 우선권 1.3.1. 제1장 우선권주장은 인정되지 않으나, 등록거절 이유가 없는 경우의 처리방법 1. 관련규정 상표심사기준 제40조의2(우선권 주장) 1 법 제20조에 의한 우선권주장 출원에 대한 우 선권 인정여부 판단 시 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 우선권의 효력을 인정하지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지(우선권불인정예고통지)하여야 한다. 1. 파리협약, WTO, 상표법조약 등의 당사국 국민, 상호주의 인정국가의 국 민, 동 당사국 등에 주소 영업소를 가진 자 또는 이들의 승계인이 우선권 주장의 기초가 되는 출원(이하 최초 출원 이라 한다)을 동 당사국 등에 출 원한 것이 아닌 경우 2. 최초 출원상표와 우선권주장 출원상표가 동일하지 않은 경우 3. 최초 출원의 지정상품이 우선권 주장 출원의 지정상품을 전부 포함하고 있지 않은 경우. 다만, 최초 출원의 지정상품이 우선권 주장 출원의 지정 상품을 일부만 포함하고 있는 경우에는 최초 출원의 지정상품에 포함되지 않는 지정상품을 구체적으로 기재하여 우선권불인정예고통지를 하여야 한다. 4. 최초 출원의 출원인과 우선권주장 출원의 출원인 또는 승계인이 우선권 주장 출원시를 기준으로 서로 다른 경우 2 우선권불인정예고통지 에 대해서 출원인이 정해진 기간 내에 의견서를 제출하지 않거나, 기간 내에 제출된 의견에도 불구하고 심사관이 우선권의 효력을 인정할 수 없다고 판단한 경우에는 우선권주장불인정통지 를 한다. www.kipo.go.kr 7
제1편 상표심사편람 3 심사관은 필요한 경우에 우선권불인정예고통지와 의견제출통지를 별도 의 서식으로 동시에 발송할 수 있다. 이때 출원인은 우선권불인정예고통지 에 대한 의견과 의견제출통지에 대한 의견을 각각 또는 하나의 의견서로 제 출할 수 있으며, 심사관은 제출된 의견에 대해 심사하고 각각 별도의 서식 (우선권불인정통지서, 출원공고결정서, 거절결정서)으로 처리한다. 2. 심사방법 법 제20조에 의한 우선권주장을 하였으나, 우선권주장이 인정되지 않는 경 우에 심사관은 우선권주장불인정통지를 하여야한다. 이 때 심사기준 제40 조의2에 따르면 심사관은 필요한 경우에 우선권불인정예고통지와 더불어 의견제출통지를 동시에 할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 심사관이 우선 권을 인정할 수 없으나, 등록거절 사유를 발견할 수 없는 경우가 있을 수 있 다. 이 때 우선권불인정예고통지와 동시에 출원공고를 할 수 있는지에 대한 의문이 있을 수 있다. 그러나 이 경우 심사관은 우선권불인정예고통지를 한 후 출원인이 우선권불인정예고통지에 대한 의견서를 제출할 수 있는 지정기 간이 경과할 때까지 출원공고를 하여서는 안된다. 출원공고시에는 우선권 주장이 인정되지 않는 상품이 구체적으로 기재되므로 우선권 인정 여부가 확정되지 않은 상황에서 우선권이 인정되지 않는 지정상품으로 출원공고하 였다가 의견서에 의해 우선권이 인정되는 것으로 처리되면 출원공보의 신뢰 성을 훼손할 수 있기 때문이다. 따라서 심사관은 등록거절 이유가 없을지라 도 우선권불인정 여부를 확정한 후 출원공고결정을 내려야 한다. 우선권주장출원상표가 부등록사유는 없으나 우선권이 인정되지 않는다면, 우선권주장불인정예고통지에 대한 의견서를 제출할 수 있는 지정기간이 경 과할 때까지 출원공고를 하여서는 안된다. 8 상표심사편람
제1장 조약에 의한 우선권 1.4.1. 제1장 우선권 주장 출원과 법 제7조제1항제8호의 적용 - 우선권 주장일 기준인지, 국내출원일 기준인지 - 1. 관련규정 상표법 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 1 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 8. 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심 결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록 상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상 품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 제20조(조약에 의한 우선권주장) 1 조약 및 이에 준하는 것(이하 조약 이 라 한다)에 의하여 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정 하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 상표등록출원을 한 후 동일한 상표를 대한민국에 상표등록출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제8 조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등 록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 상 표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 상표 등록출원한 후 동일한 상표를 대한민국에 상표등록출원한 경우에도 또한 같다. 제43조(상표권의 존속기간갱신등록출원) 2 상표권의 존속기간갱신등록출 원은 상표권의 존속기간 만료전 1년 이내에 출원하여야 한다. 다만, 이 기간 내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기 간의 만료후 6월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 할 수 있다. www.kipo.go.kr 9
제1편 상표심사편람 상표심사기준 제22조(등록상표의 소멸후 1년내 출원) 2 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 법 제7조제1항제8호 및 제8호의2를 적용하지 아니한다. 3. 등록상표에 대한 상표권의 존속기간갱신등록출원이 되지 아니한 채 법 제43조제2항 단서의 규정에 의한 6월의 기간이 경과된 후에 상표등록출 원한 경우 2. 심사방법 상표법 제20조(조약에 의한 우선권 주장)은 우선권을 주장하는 때에는 제8 조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등 록출원한 날로 본다 고 규정하고 있다. 따라서 동 조항은 법 8조 적용시에만 제한적으로 해석하여야 할 것이다. 즉, 우선권 주장일(제1국 출원일)은 단지 심사할 때 우선권 주장일을 소급하여 선출원 여부를 판단하는 기준일에 불 과하므로 상표법 제7조제1항제8호 적용시에는 국내 출원일(제2국 출원일)을 기준으로 하여야 한다. 조약에 의한 우선권 주장 출원 심사에서 상표법 제7조제1항제8호를 적용할 때에는 국내출원일을 기준으로 하여야 한다. 10 상표심사편람
제2장 심 사 2.1.1. 사용에 의한 식별력을 취득한 표장을 기초로 성질표시 부분을 결합하여 동일한 지정상품으로 출원한 경우의 처리방법 제2장 1. 관련규정 상표법 제6조(상표등록의 요건) 2 제1항제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제 9조의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조제1항 및 제47조제2항 제3호 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정 상품을 말한다. 이하 같 다) 으로 하여 상표등록을 받을 수 있다. 2. 심사방법 사용에 의한 식별력(특별현저성)을 취득한 표장은 통상의 등록상표와 마찬 가지로 유효한 상표권이 발생되어 상표권자는 등록상표를 당해 지정상품에 대하여 사용할 권리를 독점하게 된다. 따라서 사용에 의한 식별력을 취득한 표장을 기초로 성질표시 부분을 결합하여 동일한 지정상품으로 출원한 경우 에는 사용에 의한 식별력을 취득한 표장이 동일하면 인정하여야 한다. 다만, 사용에 의한 식별력(특별현저성) 취득 요건은 실제로 사용한 상표 및 서비스표가 사용된 상품 또는 서비스업 그 자체만 인정되고 유사한 상표 또 는 서비스표까지 확대하여 인정하지 않는다. www.kipo.go.kr 11
제1편 상표심사편람 사용에 의한 식별력을 취득한 표장을 기초로 성질표시 부분을 결합하여 동 일한 지정상품으로 출원한 경우 사용에 의한 식별력을 취득한 표장이 동일 하면 인정하여야 한다. 다만, 이때에도 실제로 사용한 상표 및 서비스표가 사용된 상품 또는 서비스업 그 자체만 인정하여야 한다. 12 상표심사편람
제2장 심 사 2.1.2. 의약품의 국제적 비재산권적 명칭(INNs)에 대한 심사방법 1) 제2장 1. 관련 규정 상표법 제6조(상표등록의 요건) 1 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 3. 그 상품에 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상(포장의 형상을 포함한다) 가격 생산방법 가공방법 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 1 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 11. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 2. INNs의 개요 1) 개요 INNs는 약품물질 또는 약품성분을 식별하는 용어이다. 각 INNs는 약품 표본에 사용되는 활성물질의 유전자 이름으로 세계적으로 알려진 유일한 이름이다. 오늘날 현존하는 INNs시스템은 1950년대 WHO로 부터 시작되 1) INNs는 상표심사와 관련하여 아직 일상적이거나 친숙하지는 않은 논의로 동 심사방침을 마련하기 위해 일본, 유럽, 미국 등 지재권 주요국에 INNs 관련된 심사경향에 대해 질의 ( 08. 10.)를 하였고, 질의결과(미국측의 회신은 없었음) 및 INNs에 관련된 기존의 우리심 사 경향 등을 토대로 동 심사방안을 정리한 것이다. www.kipo.go.kr 13
제1편 상표심사편람 었으며 그때 처음으로 INNs의 첫 리스트가 공개되었다. 현재 INNs의 누 적 리스트는 약 8000개 이상이다. INNs시스템의 목적은 의약전문가들에 게 각 약품 물질을 식별하기 위한 유일하고 국제적인 지정된 이름을 제공 함으로써 처방시 약품물질의 혼동을 방지하고, 궁극적으로 인류의 건강과 보건을 증진하고자 하는 것이다. 2) 근거 WHO에서 WHA3.11에 의해 채택된 의약품의 국제적 비재산권적 명칭으로 의 권고에 관한 절차 (PROCEDURE FOR THE SELECTION OF RECOMMENDED INTERNATIONAL NONPROPRIETARY NAMES FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES) 3) 등록절차 INNs(국제비재산권적명칭)으로의 제안은 WHO에 할 수 있음 WHO 사무총장은 이 제안에 대하여 전문가(INN Experts Consultattion)의 심사(연 2회 개최) 및 전원 동의로 채택하며, 채택안은 Proposed INN 으로 WHO 간행물에 공표함 이해관계인은 상기 명칭에 대하여 이의가 있을 경우 공고된지 4개월 이내에 WHO에 제출할 수 있음 이의없이 채택된 INNs에 대하여 WHO 사무총장은 각 회원국에 INNs으로 간주할 것과 상표등록방지 등 독점권 획득을 방지할 것을 요청해야 함(각 국 에 2년 마다 업데이트된 자료 송부) 현재 우리특허청도 제네바 대표부에서 INNs 리스트를 송부해 오면 상표DB에 탑재 하여 심사에 활용토록 하고 있음 14 상표심사편람
제2장 심 사 3. 심사방법 1) INNs만으로 구성된 상표의 경우 제2장 INNs는 유사한 약리작용을 하는 약품물질간에는 공통어근을 사용하고 있 고, INNs에 대하여 상표등록을 반대하는 목적이 약품물질의 혼동을 방지 하여 의약품을 안전하게 처방하고 보급하고자 하는데 있는 것이므로 상표 법 제6조1항제3호 및 제7조제1항제11호를 적용하여 거절한다. 2) 식별력 있는 부분과 INNs가 결합된 상표의 경우 이 경우에는 INNs 자체는 성질표시에 해당할지라도 다른 식별력 있는 부 분이 있어 전체적으로 식별력이 인정된다면 상표법 제6조제1항제3호는 적 용하지 않고, 제7조제1항제11호만을 적용하여 의견제출통지한다. 이후 출 원인이 당해 INNs를 주성분으로 하는 제품으로 한정하여 보정해오면 품 질오인혼동의 우려가 해소된 것이므로 출원공고한다. INNs만으로 구성된 상표의 경우 상표법 제6조1항제3호 및 제7조제1항제11호 를 적용하여 거절하고, 식별력 있는 부분과 INNs가 결합된 상표의 경우 전체 적으로 식별력이 인정되면 상표법 제6조제1항제3호는 적용하지 않고, 제7조 제1항제11호만을 적용하여 의견제출통지하고, 당해 INNs를 주성분으로 하는 제품으로 한정하여 보정하면 출원공고한다. 참고: INNs에 관한 유럽, 일본의 심사경향 유럽공동체상표청(OHIM) OHIM의 상표법인 Community Trade Mark Regulation(CTMR)에는 INNs 관 련 규정이 명시적으로 없지만, 상표실무편람(Manual of Trade Mark Practice; MTMP) 에 관련 실무를 상세 규정함 www.kipo.go.kr 15
제1편 상표심사편람 - MTMP 해당부분은 WHO에 의해 보호되는 INNs를 보통으로 사용하는 방법 (descriptive)이어서 등록될 수 없는 용어로 인용함 * 해당내용 A third category of descriptive terms are those which are, so to say, descriptive as of law, because the descriptive nature of the term has been specified in Community law or another legal instrument which is either binding or to be taken into account by the Office. This applies for all registered geographical indications, as well as for international non-proprietary names. Also, international non-proprietary names fall into this category, which are protected by the World Health Organisation for the purposes of identifying medicinal substances through unique, internationally accepted terms. INNs 만으로 구성된 상표는 CTMR 제7(1)(c)에 의거, 기술적(descriptive) 표장이라는 이유로 거절하나, NNs와 다른 식별력 있는 문자 또는 도형으로 구성되어 전체적으로 식별력을 가진 결합상표에 대해서는 상표를 등록함 일본 지정상품 약제 또는 화학품 에 대해서, INNs(신청 중인 것도 포함)과 동일한 상표의 출원이 있을 때는, 해당 출원이 상표법 제3조 제1항 제1호(보 통명칭) 및 동법 제4조 제1항 제16호(품질오인), 혹은 동법 제4조 제1항 제16호(품질오인)에 해당한다는 취지의 거절 이유를 통지하고, INNs등록이 결정된 것을 확인한 후 최종거절한다. 다만, INNs 신청 중인 것을 인용하는 경우에는 일반 명칭으로서 결정되었을 때는 거절한다. 는 취지의 조건을 부기한다. 구체적으로 INNs와 동일한 상표(칭호를 가타카나로 쓴 것도 포함)에 대해서 는 상표법 제3조 제1항 제1호(보통 명칭) 및 동법 제4조 제1항 제16호를 적용하고, INNs와 다른 부분이 결합된 상표(칭호를 가타카나 쓴 것도 포함) 에 대해서는 상표법 제4조 제1항 제16호(품질 오인)을 적용하여 거절한다. 16 상표심사편람
제2장 심 사 2.2.1. 등록상표를 일반승계한 권리자가 일반승계 전의 권리자가 소유했던 등록상표에 대한 존속기간 갱신등록을 하지 않아 권리가 소멸된 등 록상표와 동일 유사한 상표를 6월 이내에 신규출원한 경우 법 제7조 제1항제8호의 적용여부 제2장 1. 관련규정 상표법 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 1 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 상표는 제6조의규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 8. 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심 결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 제12조(출원의 승계 및 분할이전 등) 1 상표등록출원의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 4 상표등록출원의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 제56조(상표권 및 전용사용권 등의 등록의 효력) 1 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 1. 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다) 변경 포 기에 의한 소멸 존속기간의 갱신 상품분류전환 지정상품의 추가 또는 처분의 제한 www.kipo.go.kr 17
제1편 상표심사편람 2. 전용사용권의 설정 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한 다) 변경 소멸(권리의 혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 상표권 또는 전용사용권을 목적으로 하는 질권의 설정 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다) 변경 소멸(권리의 혼동에 의한 경우 를 제외한다) 또는 처분의 제한 2 제1항 각호에 의한 상표권 전용사용권 및 질권의 설정 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 2. 심사방법 일반승계(포괄승계)란 하나의 취득원에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취 득되는 것으로서 상속, 포괄유증, 회사의 합병 등에 의한 취득을 말한다. 상표법 제12조제1항 및 제56조제1항을 살펴보면 일반승계의 경우에는 신고 및 등록이 출원의 승계, 분할이전 등의 효력발생요건은 아닐지라도 상표법 제12조제4항 및 제56조제2항에 의해 일반승계가 있으면 지체 없이 그 취지 를 특허청장에게 신고하도록 규정되어 있다. 이는 일반승계의 경우에는 등 록 및 신고를 하지 않아도 출원의 승계, 분할 이전 등의 효력이 발생한다고 볼 수 있으나 승계인이 누구인가를 명확하게 하기 위해 승계인으로 하여금 그 출원인 변경신고 및 등록의무를 승계인에게 부여한 것이다. 따라서 일반 승계한 권리자가 존속기간 갱신 등록출원을 하지 않아 권리가 소멸된 선등록(일반승계 전의 권리자) 상표와 동일 유사한 상표를 6월 이내 에 출원한 경우에는 법 제7조제1항제8호를 적용하여야 한다. 그러나 이 때 출원인이 일반적으로 의견제출통지를 받는 시점은 선등록상표가 소멸되어 등록원부가 폐쇄되고 안 이후이므로 상표법 법 제12조제4항 및 제56조제2 항에 따라 선등록상표의 권리자를 변경하고자 하여도 권리자를 변경할 수 없으므로 상표법 제7조제1항제8호를 극복할 수 없게 된다. 이러한 경우에는 예외적으로 일반승계의 취지에 따라 의견서에 일반 승계한 사실을 증명하면 이를 인정하여 처리하여야 한다. 18 상표심사편람
제2장 심 사 증명자료로는 국내의 경우 합병은 법인등기등본으로, 분할합병은 법인등기 등본 및 분할계획서로 하고, 국외의 경우 법인 등기등본, 법인국적증명서 및 기타 이에 준하는 서류로 한다. 제2장 등록상표를 일반승계한 권리자가 일반승계 전의 권리자가 소유했던 등록상 표에 대한 존속기간 갱신등록을 하지 않아 권리가 소멸된 등록상표와 동 일 유사한 상표를 6월 이내에 출원한 경우 법 제7조제1항제8호를 적용하여 의견제출통지한 후 의견서에 일반 승계한 사실을 증명하면 이를 인정하여 처리한다. 증명자료로는 국내의 경우 합병은 법인등기등본으로, 분할합병은 법인등기등본 및 분할계획서로 하고, 국외의 경우 법인 등기등본, 법인국적 증명서 및 기타 이에 준하는 서류로 한다. www.kipo.go.kr 19
제1편 상표심사편람 2.2.2. 국공립대학 산학협력단 명의로 상표출원한 경우의 처리방법 2) 1. 관련규정 발명진흥법 제10조(직무발명) 1 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 특허등 이라 한다)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인 권(이하 특허권 등 이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. 2 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방 자치 단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 한다. 다만, 고등교육법 제3조에 따른 국 공 립학교(이하 국 공립학교 라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기 술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 후단에 따른 전담조직 (이하 전담조직 이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국 공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다. 산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률 제25조(산학협력단의 설립 운영) 1 대학은 학교규칙으로 정하는 바에 따 라 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 산학협력단 이라 한 다)을 둘 수 있다. 2) 최근 많은 국공립 대학이 효율적인 지재권의 취득 및 관리를 위해 산학협력단을 설립함에 따라, 산학협력단 명의의 상표출원이 늘어나고 있어, 이에 대한 일관된 심사원칙을 정립 할 필요성이 커지고 있다. 동 내용은 이러한 맥락에서 국공립대학 산학협력단의 상표출원 심사에 대한 원칙을 제공하기 위해 마련되었던 상표심사처리지침 제2006-2호(2006.3)의 내용을 정리한 것이다. 20 상표심사편람
제2장 심 사 제27조(산학협력단의 업무) 1 산학협력단은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 3. 지적재산권의 취득 및 관리에 관한 업무 5. 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무 2 국 공립대학은 제1항제5호의 업무를 전담하는 조직을 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조제1항 및 제2항에도 불구하고 제29조에 따 라 산학협력단의 하부조직으로 둘 수 있다. 이 경우 발명진흥법 제10조제 2항 단서를 적용할 때에는 그 산학협력단을 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제11조에 따른 전담조직으로 본다. 제2장 제28조(산학협력단의 단장) 3 산학협력단의 단장은 산학협력단을 대표하 며, 해당 대학의 장의 지도 감독을 받아 그 소관 업무를 총괄한다. 4 산학협력단의 단장은 대학의 장이 임면한다. 이 경우 임면에 필요한 사항 은 학교규칙으로 정한다. 2. 심사방법 1) 국공립대학과 국공립대학 산학협력단을 동일인으로 볼 것인지 여부 ㅇㅇ대학교 산학협력단 은 ㅇㅇ대학교 가 관련 법률의 규정에 따라 지적 재산권의 취득 및 관리 등의 업무를 전담시키기 위하여 설립한 법인으로서 지적재산권의 취득 및 관리에 있어서는 ㅇㅇ대학교 와 실질적으로 동일인 으로 볼 수 있으므로, 국공립대학의 대한민국(ㅇㅇ대학교) 등과 ㅇㅇ대 학교 산학협력단 은 상표등록출원의 심사, 등록 등에 있어서는 서로 타인에 해당하지 않는 것으로 본다. 즉, 산학협력단은 산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률 제25조 규 정에 의하여 대학이 산학협력에 관한 업무를 관장하도록 설립한 법인으로 서, 동법 제27조 규정에 의하여 지적재산권의 취득 및 관리에 관한 업무 등 을 수행하도록 되어 있으며, 제28조 규정에 따라 산학협력단의 단장은 대학 의 장이 임면하며, 당해 대학의 장의 지도 감독을 받아 그 소관업무를 통할 www.kipo.go.kr 21
제1편 상표심사편람 하는 바, 상표권 등의 취득 및 관리도 당연히 지적재산권의 취득 및 관리에 속하므로, 결국 ㅇㅇ대학교 와 ㅇㅇ대학교산학 협력단 은 지적재산권의 취 득 및 관리 등의 업무에 있어서는 실질적으로 동일인으로 보는 것이 동법의 취지 및 목적에 부합하기 때문이다. 따라서, 국공립대학이 출원한 ㅇㅇ대학교 산학협력단 명의의 상표등록출 원에 대하여 대한민국(ㅇㅇ대학교) 명의의 동일 유사한 선출원 또는 선 등록상표 등이 있는 경우에도 다른 거절이유가 없는 한 법 제7조제1항제7 호, 8호 또는 법 제8조제1항을 적용하여 거절결정하지 않는다. 다만 동일한 지정상품에 대하여 동일한 상표를 출원인 명의만 달리하여 중복하여 출원한 것으로 판단되는 경우에는 법 제10조제1항의 1상표 1출원에 위배되는 것으 로 보아 거절결정한다. 2) 기타 고려사항 국공립대학의 ㅇㅇ대학교 산학협력단 중 ㅇㅇ대학교 등을 포함 하는 상 표등록출원에 대하여는, ㅇㅇ대학교 등의 명칭이 비록 주지 저명한 경우 라도, 다른 거절이유가 없는 한 상표법 제7조제1항제3호, 제4호, 제6호, 제9 호 내지 제12호를 적용하여 거절결정하지 않는다. 다만, 사립대학 산학협력단 명의로 상표출원된 경우에는 해당 사립대학 또 는 사립대학 산학협력단의 정관에 해당 사립대학과 관련한 상표등록출원, 상표권(지식재산권)의 취득 및 관리 등에 관한 구체적인 위임 등이 있는 경 우에는 그에 따라서 처리할 수 있다. 국공립대학의 대한민국(ㅇㅇ대학교) 등과 ㅇㅇ대학교 산학협력단 은 상 표등록출원의 심사, 등록 등에 있어서는 서로 타인에 해당하지 않는 것으로 보아, 국공립대학이 출원한 ㅇㅇ대학교 산학협력단 명의의 상표등록출원 에 대하여 대한민국(ㅇㅇ대학교) 명의의 동일 유사한 선출원 또는 선등 록상표 등이 있는 경우에도 법 제7조제1항제7호, 8호 또는 법 제8조제1항을 적용하지 않는다. 22 상표심사편람
제2장 심 사 2.2.3. 법 제7조제1항제8호를 적용하지 않는 경우에 대한 판단 제2장 1. 의의 상표법 제7조제1항제8호는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 유사한 상 품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 이는 선출원등 록상표가 실효된 뒤에도 1년간 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 있다는 것과 그 선 출원등록권리자에게 권리회복의 기회를 주려는 데 있다. 그러나 한편으로 상표법은 모든 경우에 있어서 선출원등록상표가 소멸된 후 1년 이내에는 선출원등록상표와 지정상품 및 표장이 동일유사한 상표출원등 록을 금할 필요가 없는 경우에 대해서는 예외를 인정함으로써 제3자의 상표 선택의 범위를 넓혀 선등록상표권자와 제3자 사이간의 이해 관계를 조정할 수 있도록 하고 있다. 2. 상표법 제7조제1항제8호의 적용 예외 및 취지 3) 1) 등록상표가 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우에는 상표법 제7조제1항제8호의 적용이 배제된다(상표법 제7조제4항 제1호). 이는 소멸된 상표가 1년 이상 소급하여 불사용 됨으로 인하여 이 미 제7조제1항제8호를 규정한 취지가 달성되었기 때문이다. 3) 이지 상표법, 박종태, 2007, 297-300면 참고 www.kipo.go.kr 23
제1편 상표심사편람 법 제73조제1항제3호 소정의 등록상표의 사용 이라 함은 등록상표와 동 일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이나 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한 다고 할 것이며, 상표 불사용을 원인으로 한 등록취소는 그 심판 청구일로 부터 소급하여 3년 이상 사용하지 아니하였음을 요건사실로 하고 본호 소 정의 1년은 상표등록취소심결 확정일(즉, 상표권 소멸일)로부터 소급한 기간으로서 그 대상이 되는 시기가 서로 다르므로 상표 불사용을 원인으 로 한 상표등록 취소심결이 확정되었다는 사정만으로 본호 소정의 상표 불사용 사실이 추정되는 것은 아니라고 할 것이다. 4) 즉, 불사용취소심판 청구일과 심결확정일 사이에 등록상표를 사용한 사실이 있는 때에는 불사 용취소심판이 확정되더라도 법 제7조제1항제7호 적용의 예외규정인 1년 이상 불사용 요건은 충족하지 못한다. 2) 정당한 출원인이 상표출원한 경우 등록상표가 상표법 제7조제1항제6호, 제9호, 제9호의2, 제10호, 제11호, 제12호, 제12호의2, 제8조 또는 제73조 제1항 제7호의 규정에 위반한 것 을 사유로 무효 또는 취소의 심결이 확정된 후 그 정당한 출원인이 상표등 록출원한 경우에는 제7조 제1항 제8호의 적용이 배제된다. (상표법 제7조 제4항제2호). 이는 정당한 출원인의 상표출원은 출처혼동의 염려가 없으 며, 정당한 출원인의 이익에 부합하기 위함이다. 특히, 상표법 제7조제1항제11호의 규정에 위반한 것을 사유로 무효 또는 취소의 심결이 확정된 후 그 정당한 출원인이 상표등록출원한 경우에는 제7조제1항제8호의 적용이 배제되도록 한 것은 2007년 상표법 개정을 통 해서이다. 이는 제7조제1항제11호 후단에 상품출처의 오인으로 인한 수요 자 기만 우려도 포함되는 것으로 해석하는 대법원의 태도에 따라 정당한 출원인의 권익을 강화하기 위한 차원에서 이루어진 것이다. 여기서 유의 4) 대법원 1995.4.25. 선고 93후1834 24 상표심사편람
제2장 심 사 할 점은 무료 또는 취소심판 청구인과 정당한 출원인이 반드시 일치하는 것은 아니므로 상표법 제7조제4항제2호를 적용할 때에는 반드시 심결문 을 통하여 정당한 출원인에 해당하는지 여부를 살펴보아야 한다. 제2장 3) 등록상표의 존속기간 만료 후 6월 이내에 갱신등록출원이 없었던 경우 등록상표에 대한 상표권의 존속기간갱신등록출원이 되지 아니한 채 제43 조제2항 단서의 규정에 의한 6월의 기간이 경과된 후에 상표등록 출원한 경우에도 법 제7조제1항제8호의 적용이 배제된다. 이는 상표권자에게 존 속기간 갱신등록출원에 대한 6월의 유예기간을 주는 대신 그 6월의 유예 기간이 지나면 누구든지 출원할 수 있도록 함으로써 제32자의 상표선택의 범위를 확대하기 위한 것이다. 4) 법 제8조제5항 및 동조제6항의 규정에 따라 취소심판청구인이 상표등록출 원한 경우 만일 상표법 제8조제5항 및 제8조제6항을 법 제7조제1항제8호의 예외로 보지 않는다면 취소심판청구인이 독점출원기간 6개월을 준수하여 출원한 경우라도 피심판청구인이 불사용취소심판 심리 도중 심판대상 상표를 사 용하여 법 제7조제4항제1호의 적용을 배제시킨 경우에는 법 제8조제5항 및 제6항의 입법취지가 몰각되게 된다. 이에 따라 2007년 개정법에서는 동 조항(법 제7조제4항제4호)를 신설하게 된 것이다. 5) 불사용취소심판청구인의 독점출원기간이 지난 후 상표등록 출원이 있는 경우 법 제8조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 동항의 규정에 따 라 취소심판청구인이 상표등록을 받을 수 있는 기간이 지난 후에 상표등 록출원이 있는 경우에는 법 제7조제1항제8호의 적용이 배제된다.(법 제7 조제4항제5호) 이는 불사용취소심판 청구 후 법 제8조제5항에 해당하는 경우 소멸일로부터 소급하여 1년 이상 심판대상이 된 상표를 불사용하였 을 개연성이 높고, 불사용취소심판제도의 취지를 실현하기 위함이다. www.kipo.go.kr 25
제1편 상표심사편람 2.2.4. 지정서비스업과 서비스업의 대상이 되는 상품간 유사여부 판단 1. 관련규정 상표심사기준 제48조(서비스표) 2 상품과 서비스업간에 밀접한 관계가 인정되고 표장이 동일 또는 유사한 경우에는 상표와 서비스표 사이에 출처의 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 한다. <해석참고자료> 4. 서비스표의 지정서비스업과 상표의 지정상품이 서로 밀접한 관계가 있다 고 인정되는 경우에는 그 대상이 되는 상품의 유사범위를 참작하여 서비 스표와 상표간의 유사여부를 판단한다. 예 시 (서비스업) (상 품) 아동복판매대행업 아동복 양복 한복판매대행업 양복, 한복 5. 제4호에서 규정한 바와 같이 상품과 서비스업간에 밀접한 관계가 존재하 여 서비스표와 상표가 서로 유사한 것으로 판단될 경우에는 상표 상호간 유사의 경우와 동일하게 처리하며, 그 예시를 들면 다음과 같다. 가. 선등록 또는 선출원된 표장이 있는 경우 법제7조제1항제7호 또는 법 제8조를 적용하여 거절한다. 나. 표장이 수요자에게 널리 알려져 있어 품질의 오인 혼동의 우려가 있 는 경우에는 법제7조제1항제11호를 함께 적용한다. 26 상표심사편람
제2장 심 사 유사상품 서비스업 유사판단기준 4. 유사판단기준 나. 개별기준 3) 상품과 서비스업 간의 유사 여부는 상품의 동종성과 다음 사항을 종합적 으로 고려하여 개별적 구체적으로 판단한다. - 서비스업 제공과 상품의 제조, 판매가 동일 사업자에 의하여 행해지는 것이 일반적인가 여부 - 서비스업과 상품의 용도가 일치하는가 여부 - 서비스업의 제공장소와 상품의 판매장소가 일치하는가 여부 - 수요자의 범위가 일치하는가 여부 제2장 4. 유사판단기준 다. 유사 여부 판단의 특례 3) 다음에 예시된 서비스업은 표에서 정한 기준에 따라 유사 여부를 판단 한다. 류별 유사군 대상 서비스업(예시) 유사판단기준 35 S1311 도매업, 소매업, 상품중 개업,구매대행업, 판매 대행업, 판매알선업 도매, 소매, 상품중개, 구매대행, 판매대행, 판매알선의 대상이 되는 상품을 개별적 구체적으로 비교하여 판단한다. 37 S0501 수리업, 수선업, 설치업, 유지관리업 수리, 수선, 설치, 유지관리의 대상이 되는 상품을 개별적 구체적으로 비교하여 판단한다. 40 S1001 특수가공업 가공의 대상이 되는 상품을 개별적 구체적으로 비교하여 판단한다. www.kipo.go.kr 27
제1편 상표심사편람 2. 심사방법 먼저, 동일 유사군 내 서비스업 상호간 유사여부를 판단하고, 동일 유사군이 라 하더라도 서비스업의 대상 상품이 다른 경우에는 비유사로 판단한다. 제35류 도매, 소매, 상품중개, 구매대행, 판매대행, 판매알선업 의 경우 서 비스업의 대상이 되는 상품과 유사여부를 판단한다. 예 시 선풍기소매업 가구중개업 - 컴퓨터도매업 의류구매대행업 비유사 서적판매대행업 자동차판매알선업 컴퓨터소매업 - 컴퓨터중개업 컴퓨터구매대행업 유사 컴퓨터판매알선업 선풍기판매대행업 가구판매대행업 - 컴퓨터판매대행업 의류판매대행업 비유사 서적판매대행업 자동차판매대행업 제37류 수리, 수선, 설치, 유지관리업 및 제40류 특수가공업 의 경우 서비 스의 대상이 되는 상품과 유사여부를 판단한다. 서비스의 대상이 되는 상품의 검색결과, 타인의 선등록(출원)이 있다 하더라 도 지정서비스업과의 유사판단은 개별적 구체적으로 해야 한다. 28 상표심사편람
제2장 심 사 3. 구체적 판단 <제35류 도매, 소매, 상품중개, 구매대행, 판매대행, 판매알선업에 대한 유사상품 유사군 코드> 제2장 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 가구 도매업 G2601 20 가방/지갑 소매업 G2501 18 가죽 중개업 G2301 18 건축용 목재/가공목재 판매대행업 G2001 19 건축용 유리 판매알선업 G1701 19 겉옷/외투{스포츠전용 의류와 한복은 제외} 도매업 G4501 25 광천수/생수 소매업 G0504 32 낚시용구 중개업 G4304 28 담배 판매대행업 G0901 34 담배가공기계 판매알선업 G3819 7 도자기 도매업 G2603 21 도장( 塗 裝 )기계 소매업 G3821 7 마구/승마용구 중개업 G4305 18 문방구 판매대행업 G2202 16 반가공 인조수지/플라스틱 필름{포장용은 제외} 판매알선업 G2401 17 벽지 도매업 G2101 27 변기/비데 소매업 G1821 11 봉제기계 중개업 G3817 7 비료 판매대행업 G0101 1 사료 판매알선업 G0209 31 사진기기 도매업 G3402B 9 산업용 식음료가공기계 소매업 G3812 7 서적 구매대행업 G5206 16 석재/인조석재 중개업 G3302 19 섬유기계 판매대행업 G3811 7 속옷/스웨터/셔츠 판매알선업 G4503 25 시계 구매대행업 G3501 14 www.kipo.go.kr 29
제1편 상표심사편람 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 시멘트/시멘트 기초제품 도매업 G3301 19 식기 소매업 G1802 21 식육 중개업 G0701 29 신발 판매대행업 G2701 25 악기 구매대행업 G5101 15 안경 판매알선업 G3405 9 완구 도매업 G4301 28 욕조/샤워기 소매업 G1825 11 유리가공기계 중개업 G3820 7 의료기계기구 판매대행업 G1101 10 인쇄기계/제본기계 판매알선업 G3815 7 인쇄잉크 도매업 G2201 2 인쇄활자/제본재료/프린팅 블록 소매업 G3815 16 자동판매기{전자식은 제외} 중개업 G3602 9 자전거 판매대행업 G3706 12 전기음향영상기기 판매알선업 G3907A 9 전기절연재료 도매업 G3909 17 전기조명기구 소매업 G3902 11 전기통신기기 중개업 G3907B 9 전선/전기케이블/광섬유 판매대행업 G3905B 9 제재기계/목공기계 판매알선업 G3813 7 주차기계 도매업 G3831 7 죽재 소매업 G2001 20 직물 중개업 G4901 24 총/포 판매대행업 G4201 13 침구 판매알선업 G2606 24 커피/코코아 도매업 G0502 30 타이어/튜브 소매업 G3708 12 펄프가공기계/제지기계 중개업 G3814 7 한복 판매대행업 G4502 25 화장품 판매알선업 G1201B 3 30 상표심사편람
제2장 심 사 <제37류 수리, 수선, 설치, 유지관리업에 대한 유사상품 유사군 코드> 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 가구 관리업 G2601 20 가구 수리업 G2601 20 가방/핸드백 수선업 G2501 18 가정용정수기 관리업 G1803 11 간판 도색 또는 수선업 G1808 6 공기조절장치 설치 및 수리업 G2803 11 구두 수선업 G2701 25 귀중품보관실 관리 및 수리업 G2601 6 금고 정비 및 수리업 G2601 6 금전등록기 수리 또는 보수업 G3601 9 난방기구 설치 및 수리업 G2801B 11 냉동장치 설치 및 수리업 G2802 11 도난경보기 설치 및 수리업 G3607 9 라디오/텔레비전 수리업 G3907A 9 마모되거나 부분적으로 파손된 기계복구업 - - 마모되거나 부분적으로 파손된 엔진복구업 G3823 7, 12 모피 수선업 G2301 18 문/창문 설치업 G3303 6, 19 버너 관리 및 수리업 G1805 11 보안장치 수리업 G3607 9 사무기기 설치/수리 및 보수업 G3601 7,8,9,16,20 사진기기 수리업 G3402B 9 서적 수선업 G5206 16 선박 수리업 G3702 12 수리수선정보제공업 - - 7 수송기계 수리업 G3702, G3703, G3704, G3705 12 수송기계 윤활유주입업 - - 수송기계 정비업 [연료보급 및 유지관리] G3702, G3703, G3704, G3705 12 수영장시설 관리업 - - 제2장 www.kipo.go.kr 31
제1편 상표심사편람 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 수중( 水 中 ) 수리업 - - 시계 수리업 G3501 14 신발 수선업 G2701 25 실내장식용품 수선업 - - 악기 복구업 G5101 15 안경 수선업 G3405 9 양산 수선업 G2703 18 엘리베이터 설치 및 수리업 G3701 7 영사기 수선 및 보수업 G3402 9 예술품 복원업 - - 용광로 설치 및 수리업 G3816 11 우산 수선업 G2703 18 의료기계기구 수리업 G1101 10 의복 수선업 G4303, G4501~G4504, G4507 자동차 정비 및 수리업 G3705 12 자물쇠 수리업 G3002 6,9,20 자전거 수리업 G3706 12 전화기 설치 및 수리업 G3907B 9 주방기구 설치업 G1806 11 차량 관리업 G3705 12 카메라 수리업 G3402B 9 칼갈이업 - - 캐비닛 수선업 G2601 20 컴퓨터하드웨어 설치/수리 및 보수업 G3908 9 타이어 가황( 加 黃 )처리 수리업 G3708 12 타이어 수리업 G3708 12 토너카트리지 충전업 G2201 2 펌프 수리업 G3824 7 항공기 관리 및 수리업 G3703 12 화재경보기 설치 및 수리업 G3607 9 25 32 상표심사편람
제2장 심 사 <제40류 특수가공업에 대한 유사상품 유사군 코드> 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 가죽마감처리업 G2301 18 가죽염색업 G2301 18 가죽처리업 G2301 18 곡물가공업 G0201 31 과실 및 채소가공업 G0202, G0211 31 과일압착업 G0211 31 광학유리연마업 G1701 9 구리세공업 G3202 6 금도금처리업 G4402 14 금속담금질업 - - 금속도금처리업 - - 금속주조업 - - 금속처리업 - - 납땜처리업 G3203 6 니켈도금처리업 G3202 6 대장장이업 - - 도자기소성( 燒 成 )업 G2603 21 동물도살업 G0706 31 라미네이팅처리업 - - 레이저획선표시업 - - 마구( 馬 具 )가공업 G4305 18 모피글로싱(glossing)업 G2301 18 모피방충( 防 蟲 )처리업 G2301 18 모피새티닝(satining)업 G2301 18 모피양재업 G2301 18 모피염색업 G2301 18 모피컨디셔닝업 G2301 18 목공업 - - 무두질업 G2301 18 발전업 - - 제2장 www.kipo.go.kr 33
제1편 상표심사편람 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 보석 및 귀금속가공업 G4401B, G4402 14 보일러 제관( 製 罐 )업 G2801B 11 수산물가공업 G0801, G0802 29,31 식품냉동업 개별적으로 - 식품훈제처리업 개별적으로 - 신발염색업 G2701 25 아연도금처리업 G3202 6 암석삭마업 - - 양모처리업 G4704 22 에너지생산업 - - 연마광택처리업 - - 열쇠가공업 G3002 6 염색업 - - 옷감축융업 G4901 24 용수처리업 - - 용접업 - - 원유프로세싱업 G4002B 4 유리불기업 - - 유리표면착색처리업 - - 은도금처리업 G4402 14 음식 및 음료수보존업 개별적으로 - 의류구김방지처리업 의류수축방지처리업 G4303, G4501~G4504, G4507 G4303, G4501~G4504, G4507 의복개조업 G4303, G4501~G4504, 25 G4507 이불누비질업 G2606 24 자수( 刺 繡 )업 - - 자화( 磁 化 )처리업 - - 25 25 34 상표심사편람
제2장 심 사 서비스업 명칭 유사군 코드 상품분류 재료가황( 加 黃 )처리업 - - 재료맞춤조립대행업 - - 재료처리정보제공업 - - 전기도금처리업 - - 정제업 - - 제분업 - - 제재업 G2001 31 제지마감처리업 - - 조각판화업 - - 종이가공업 G2101 16 주석도금처리업 G3202 6 주형주조업 G3801 7 직물가공업 G4901 24 직물가장자리처리업 G4901 24 직물내화( 耐 火 )처리업 G4901 24 직물마감처리업 G4901 24 직물방수처리업 G4901 24 직물방충처리업 G4901 24 직물염색업 G4901 24 직물의 퍼머넌트프레스처리업 G4901 24 직물표백처리업 G4901 24 직조업 - - 철공업 - - 카드뮴도금처리업 G3202 6 커피 및 차가공업 G0501, G0502 30 크롬도금처리업 G3202 6 토너재생업 G2201 2 평삭처리업 - - 폐기물재생업 - - 프라이스절삭업 - - 제2장 서비스업의 대상이 되는 상품이 너무 포괄적이거나 불명확한 경우에는 유사판단의 대상 상품이 불명확하므로 유사군 코드를 생략하였음 www.kipo.go.kr 35
제1편 상표심사편람 2.3.1. 같은 날에 2이상의 동일 유사한 타인의 상표가 출원된 경우의 처리방법 1. 관련 규정 상표법 제8조(선출원) 2 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 같은 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의 하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있 다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하 는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다. 4 특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 2. 심사 방법 같은 날에 2이상의 동일 유사한 타인의 상표가 출원된 경우 출원의 경합을 제외한 거절이유가 없으면 당해 상표등록 출원에 대해 법 제8조제2항 및 제4 항의 규정에 근거하여 협의명령을 한다. 반면 출원의 경합 외에도 기타 거절이 유가 있는 경우에는 거절이유에 대한 의견제출통지시 의견서나 보정서를 통하 여 거절이유가 해소되더라도 타인의 경합된 동일자 출원으로 인해 향후 협의 절차 또는 추첨절차가 예정될 수 있음을 동시에 알림으로써, 자칫 거절이유만 해소되면 상표등록을 받을 수 있다는 오해를 미연에 방지하는 것이 바람직하 다. 따라서 통상적으로 경합된 2이상의 출원이 출원의 경합을 제외한 기타의 거절이유가 없게 되면 협의 또는 추첨절차를 진행하는 것이 바람직하다. 36 상표심사편람
제2장 심 사 협의명령에 대하여 상표등록출원인으로부터 등록을 받을 수 있는 하나의 상 표등록출원인을 정하는 협의가 성립하지 않았다는 요지의 서면이 제출된 경 우, 특허청장이 지정하는 기간 내에 협의가 성립한 취지의 서면이 제출되지 않은 경우 등 협의가 불성립한 경우에는 특허청장이 실시하는 추첨절차에 따른다. 먼저 동일자출원인에게 추첨일자통지서를 발송하며, 추첨할 날의 통지시 담당 심사관은 추첨할 날짜, 장소(추첨의 장소는 원칙적으로 특허청 으로 한다). 불참석시 추첨진행절차 등을 기재하여 양 당사자(또는 대리인) 에게 통지하여야 하며, 추첨일은 협의가 불성립되거나 불가능한 날 이후 가 능한 빠른 시기로 정하되 양 당사자(또는 대리인)가 참석가능한 날을 고려하 여 정하여야 한다.(상표심사기준 제29조제3항) 제2장 추첨의 진행은 담당 심사과장이 할 수 있고, 추첨의 방식은 제비뽑기의 방법 을 원칙으로 하되 양 당사자가 모두 추첨에 참석한 경우에는 양 당사자로 하 여금 제비를 뽑도록 할 수 있으며, 일방 당사자만 추첨에 참석한 경우에는 참석한 당사자가 제비를 뽑도록 할 수 있다. 제1차 추첨일 통지에 대해 양 당사자 모두 참석하지 않은 경우에는 제2차로 추첨참석요청 통지를 하고, 제2차 통지에도 불참할 경우에는 담당 심사과장 등이 지명하는 심사관이 대 리하여 추첨할 수 있다. 추첨에 의하여 하나의 출원인이 결정된 경우에는 다 른 출원인에 대해서는 법 제8조제2항 및 제4항의 규정을 적용하여 거절이유 를 통지함과 동시에 심사보류통지서를 발송하고 추첨에서 정하여진 다른 출 원의 상표권 설정 등록여부에 따라 처리한다. 만일 추첨에 의하여 정하여진 출원이 상표권 설정등록을 포기한 경우에는 추첨에서 떨어진 출원에 대하여 출원공고한다.( 협의요구서(별지1), 추첨일자통지서(별지2), 추첨결과통 지서(별지4) 등은 기타통지서 목록에서 작성이 가능) 같은 날에 2이상의 동일 유사한 타인의 상표가 출원된 경우 출원의 경합을 제외한 거절이유가 없으면 당해 상표등록 출원에 대해 법 제8조 제2항 및 제 4항의 규정에 근거하여 협의명령을 한다. 반면 출원의 경합 외에도 기타 거 절이유가 있는 경우에는 거절이유에 대한 의견제출통지시 의견서나 보정서 를 통하여 거절이유가 해소되더라도 타인의 경합된 동일자 출원으로 인해 향후 협의절차 또는 추첨절차가 예정될 수 있음을 동시에 알린 후, 경합된 출원들의 거절이유가 해소되면 정해진 당첨 및 추첨절차를 따른다. www.kipo.go.kr 37
제1편 상표심사편람 <참고: 추첨에 필요한 세부절차 및 양식> 상표등록추첨 절차에 관한 운영규정 제 정 2006. 4. 3. 특허청 훈령 제455호 제1조(목적) 이 규정은 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 같은날에 2이상의 상표등록출원(이하 경합된 상표등록출원 이라 한다) 이 있는 때에 출원인의 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우 상표법 제8조 제2항의 규정에 의하여 특허청장이 행하여야 하는 상표등록 추첨 절차의 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) 경합된 상표등록출원에 대한 상표등록추첨에 관하여 다른법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 제3조(경합된 상표등록출원의 대상) 1 경합된 상표등록출원의 대상 판단은 일 ( 日 )을 기준으로 한다. 2 경합대상이 될 상표등록출원에 해당하는 지의 여부(상표 서비스표의 표장 및 지정상품 지정서비스업의 동일 유사 여부 등)는 담당심사관이 당해심사 팀장(이하 심사파트장 을 포함한다)의 결재를 득하여 정한다. 3 제2항의 규정에서 담당심사관과 당해 심사팀장이 동일인인 경우에는 선임심 사관과 협의하여 정하여야 한다. 제4조(협의요구서 송달 등) 1 담당심사관은 심사팀장의 결재를 득한 후 경합된 상표등록출원의 출원인 또는 대리인(이하 당사자 라 한다)에게 특허청장의 명 의로 별지 제1호 서식의 협의 요구서를 송달하여야 한다. 2 담당심사관은 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에 별지 제2호 서식의 추첨일자통지서를 송달하여야 한다. 3 추첨일자통지서에는 추첨일시, 추첨장소 및 참석하지 못할 경우의 추첨진행 절차 등을 반드시 기재하여야 한다. 4 추첨장소는 특허청사무실을 원칙으로 하되 법원, 검찰, 경찰 등 다른 국가기 관이 요구하거나 기타 급박한 사정이 있는 때에는 특허청이 아닌 장소를 추첨 장소로 정할 수 있다. 38 상표심사편람
제2장 심 사 제5조(심사팀장의 지정) 1 경합된 상표등록출원이 타 심사팀 또는 여러 심사팀에 속하여 있는 경우 먼저 심사에 착수한 심사팀의 심사팀장이 이 규정에 의한 심 사팀장의 업무를 수행한다. 2 상표디자인심사본부장은 제1항의 심사팀장이 적합하지 아니하다고 판단되 는 경우 선임 심사팀장 순으로 그 업무를 수행하게 할 수 있다. 제2장 제6조(추첨참여 심사관 구성) 1 심사팀장은 경합된 상표등록출원에 대한 추첨을 할 때에는 상표법시행규칙 제3조 제3항의 규정에 의하여 추첨에 참여할 3인의 심사관을 지명하여야 한다. 2 제1항의 규정에 의한 심사관은 심사팀장 및 담당심사관을 포함하여 동일 담 당류를 심사하는 심사관, 선임심사관 또는 차순위 심사관으로 구성할 수 있다. 3 제2항의 규정에 의한 심사관이 당사자의 배우자나 배우자이었던 자, 친족관 계에 있는 경우 또는 친족관계가 있었던 경우 등은 제1항의 규정에 의한 심사관 이 될 수 없다. 4 추첨에 참여하는 심사관은 공무원증을 패용하여야 한다. 제7조(당사자 확인 등) 1 심사팀장은 추첨절차를 진행하기 전에 변리사증, 주민 등록증 또는 운전면허증 등의 신분증에 의하여 추첨에 응할 당사자가 본인인지 여부를 먼저 확인하여야 한다. 2 당사자가 법인 또는 특허법인인 경우에는 위임장에 의하여 법인의 대표자가 위임한 대리인 또는 특허법인이 지정한 지정변리사가 추첨에 응할 수 있다. 제8조(대리추첨 등) 1 제1차 추첨일자 통지에 대하여 양 당사자가 모두 참석하지 않은 때에는 제2차 통지를 하고 제2차 통지 이후에는 제6조 제1항의 규정에 의 한 심사관중 2인이 양 당사자를 대리하여 추첨에 응할 수 있다. 2 당사자 중 어느 한쪽만 추첨에 참석하거나 당사자 중 어느 한쪽에 대한 확인 을 할 수 없는 때에는 제6조 제1항의 규정에 의한 심사관중 1인이 어느 한쪽을 대리하여 추첨에 응할 수 있다. 제9조(추첨절차 설명) 심사팀장은 추첨절차 진행 방법에 대하여 미리 당사자에게 설명하여야 한다. www.kipo.go.kr 39
제1편 상표심사편람 제10조(추첨방법) 1 심사팀장은 동전던지기 또는 제비뽑기 등의 방법에 의하여 선추첨자와 후추첨자를 먼저 결정하여야 한다. 2 심사팀장은 당첨자( ) 와 낙첨자( ) 의 표시를 한 표지를 밖에서 보이지 않도록 접은 후 봉투안에 넣고 그 봉투는 밀봉하여 서명 또는 날인한다. 3 심사팀장은 제2항의 규정에 의한 봉투를 미리 준비한 후 선추첨자부터 추첨 에 응하도록 하여야 한다. 제11조(추첨결정서) 1 추첨이 완료된 후에는 별지 제3호 서식의 추첨결정서에 당 사자와 제6조 제1항의 규정에 의한 심사관 3인이 서명 또는 날인하여야 한다. 2 제1항의 추첨결정서가 작성된 후에는 바로 당사자에게 별지 제4호 서식의 추첨결과통지서를 서면으로 송달하여야 한다. 3 제2항의 규정에 의하여 송달된 추첨결과통지에 대하여는 불복할 수 없다. 제12조(추첨기회) 1 경합된 상표등록출원에 대하여는 그 경합된 출원의 출원인을 대상으로 추첨의 기회를 부여하여야 한다. 2 1상표등록출원에 대하여 출원인이 2인 이상인 경우 그 중 어느 1인만이 추첨에 응할 수 있고 추첨에 응한 출원인은 그 공동출원인 전체를 대표한 것으로 본다. 제13조(준용) 이 규정 중 추첨에 관한 규정은 상표법 제12조 제1항 및 같은법시행 규칙 제3조 제4항의 규정에 의하여 동일한 상표등록출원에 대한 출원인변경신 고가 같은 날에 2이상 경합되는 경우에 이를 준용한다. 제14조(심사점검표에의 기록) 담당심사관은 상표등록 추첨절차가 종료된 후그 경 과 및 취지 등을 심사점검표에 기록하여야 한다. 제15조(보고) 상표등록 추첨내용이 중요한 경우에는 담당 심사관이 그 취지를 상 표디자인심사본부장에게 보고 하여야 한다. 부 칙 1 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 2 (경과조치) 이 규정 시행 전에 행한 상표등록 추첨 절차는 이 규정에 의하여 행한 것으로 본다. 40 상표심사편람
제2장 심 사 <추첨에 필요한 양식> 추첨참가자 적격확인서 제2장 출원번호 출원인 추첨 참석자 소속 직급 성명 서명 상표등록 출원번호 (표장 포함) 성명 주소 상표등록 출원번호 (표장 포함) 성명 주소 위 이상 없음을 확인합니다. 0000. 00. 00 입회심사관 ; 입회심사관 ; 담당심사관 ; 상표 0과장 ; (인) (인) (인) (인) www.kipo.go.kr 41
제1편 상표심사편람 추 첨 결 정 서 상표법 제8조 제2항 및 제4항의 규정에 의거 상표등록 출원 경합에 따른 상표등록추첨결과 아래와 같이 결정되었습니다. 아 래 출원번호 : - - 당 첨 자 : 출 원 인 / 대 리 인 : 출 원 인 / 대 리 인 : (인) (인) 심사팀장(심사파트장) : (인) 심 사 관 : (인) 심 사 관 : (인) 20.. 42 상표심사편람
제2장 심 사 2.3.2. 법 제8조제5항 등에 의한 불사용취소 심판청구인이 독점출원권을 갖는 경우에 대한 판단 제2장 1. 관련규정 상표법 제8조(선출원) 5 제73조제1항제3호의 규정에 해당한다는 것을 이유로 상표 등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해 당 하게 된 때에는 그 해당하게 된 날(제3호의 경우 상표등록 취소의 심결에 대하여 소가 제기된 후 소취하나 상고취하로 그 상표등록 취소의 심결이 확 정된 때에는 그 취하일을 말한다)부터 6개월간은 취소심판청구인만이 상표 등록출원을 하여 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품 과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. 1. 제43조제2항 단서의 기간이 경과한 경우 2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 3. 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우 6 제73조제1항제3호에 해당한다는 것을 이유로 상표등록의 취소심판이 청 구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표 등록출원 이 있는 경우에는 취소심판청구인만이 상표등록을 받을 수 있다. 1. 상표권의 존속기간 만료로 취소심판이 청구된 등록상표가 소멸되는 경우 에 있어서 제43조제2항 단서의 기간 중 그 소멸된 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 대하여 상표등록 출원한 경우 2. 상표등록 취소의 심결에 대하여 소가 제기된 후 소취하나 상고취하로 그 상표등록 취소의 심결이 확정되어 취소심판이 청구된 등록상표가 소멸되 www.kipo.go.kr 43
제1편 상표심사편람 는 경우에 있어서 그 취소심결의 확정일부터 소취하일 또는 상고취하일까 지의 기간 중 그 소멸된 등록상표와 동일 하거나 유사한 상표를 그 지정상 품과 동일하거나 유사한 상품에 대하여 상표 등록출원한 경우 2. 불사용취소 심판청구인의 독점출원기간에 대한 설명 및 적용 법 제8조제5항은 법 제73조제1항제3호에 의한 취소심판에서 청구가 인용될 경우 확정된 심결의 실효성을 담보하기 위한 규정이다. 특히 동조동항제3호 의 경우 소멸될 상표권의 상표권자가 심결에 대한 심결취소소송 내지 상고 계속 중 소취하 제도를 악용할 경우 5) 에는 제8조 제5항의 6월의 독점출원기 간이 무용지물화 될 수 있으므로, 소취하 또는 상고취하로 상표등록 취소의 심결이 그 취하일보다 소급하여 확정되는 때에는 그 취하일부터 독점출원권 을 기산하도록 한 것이다. 종래에는 법 제8조제5항각호에 해당하는 날로부 터 3개월간 독점출원권을 부여하였으나, 현실적으로 3개월은 불사용심판청 구인이 동 제도를 통해 실질적으로 보호받기에는 지나치게 단기간이라는 지 적이 제기되어 2007년 개정법에서 6개월로 현실화한 것이다. 따라서 법 제8조 5항에 해당하는 6개월 이내에 취소심판청구인 이외의 자가 상표등록출원한 경우에는 동기간 내에 취소심판청구인의 상표등록출원 여 부와 관계없이 법 제8조 5항을 적용하여 거절한다. 다만 법 제8조제5항에 해당하는 6개월 이내에 취소심판청구인과 제3자가 공동으로 출원한 경우에 는 법 제8조제5항에 해당함을 이유로 의견제출 통지한 후 의견서 제출기간 이내에 취소심판청구인만으로 출원인변경을 한 때에는 적법한 출원으로 본 다. 아울러, 법 제8조제5항에 해당하는 6개월 이내에 취소심판청구인이 상 표등록출원을 하고 이를 제3자에게 적법하게 이전한 경우 또는 취소심판 청 5) 상표등록을 취소하는 내용의 심결에 대한 심결취소소송 내지 상고계속 중에 소취하 내지 상고취하를 할 경우 원심결 내지 판결 등본을 송달받은 날로부터 30일(소취하의 경우) 또는 14일(상고취하의 경우)이 경과하면 상표등록 취소의 심결이 확정되고, 그 심결 확정일로 부터 6월이 경과하면 불사용취소심판청구인의 독점출원권이 불인정되므로, 상표권자가 독점출원권이 불인정되는 기간을 계산하여 악의적으로 심결확정일로부터 6개월이 경과한 후에 소를 취하하는 경우 취소심판청구인의 6개월간 독점출원권이 무력화될 수 있다. 44 상표심사편람
제2장 심 사 구인 이외의 자가 법 제8조제5항에서 정한 6개월 이내에 상표등록출원을 하 고 동 출원을 위 6개월 이내에 취소심판청구인에게 적법하게 이전한 경우에 도 적법한 출원으로 본다. 제2장 제8조제6항은 제8조제5항을 보완하는 규정으로 2007년 개정법에서 신설되 었다. 구체적으로 i) 불사용 취소심판청구 후 당해 상표권이 존속기간만료로 소멸한 경우 법 제43조제2항 단서의 기간 중에 제3자가 출원한 경우(제1호) 와 ii) 불사용취소 심판이 소취하 등으로 확정되는 경우에 있어 심결확정일 부터 소취하일 또는 상고취하일까지의 기간 중에 제3자가 출원한 경우(제2 호)는 법 제8조제5항 각호 사유에 해당하지 않으므로 제3자가 이를 악용하 지 못하도록 하기 위한 것이다. 즉, 법 제8조제6항제1호는 불사용취소심판 이 청구된 등록상표가 갱신추가출원기간에 놓이는 경우에 있어서 상표권자 가 타인에게 1년 이상 해당 상표를 사용하지 않았다는 취지로 인감증명서가 첨부된 증명자료를 교부하고 출원토록 하는 사례로서 이 경우 제3자의 출원 이 제7조제1항제8호 규정의 적용 예외사유인 법 제7조제4항제1호에 해당되 어 상표등록을 받을 수 있게 되므로 이를 방지하기 위한 것이다. www.kipo.go.kr 45
제1편 상표심사편람 2.4.1. 상표서비스표의 개념 및 심사시 처리방법 1. 상표서비스표의 개념 상표서비스표라 함은 하나의 출원서에 상품과 서비스업을 동시에 지정하여 출원한 경우를 말한다. 상표서비스표 개념에 대한 근거는 상표의 종류별로 개념을 규정하고 있는 상표법 제2조의 상표 및 서비스표 개념과 하나의 출원서에 상품과 서비스업을 동시에 지정할 수 있다 고 규정하고 있는 상표 법 제10조 제1항이라고 볼 수 있다. 2. 상표서비스표 명칭의 연혁 1997년 개정법(1997. 8. 22, 법률 제5355호) 이전에는 1류 1출원주의 원칙 에 따라 상표서비스표 개념이 사용될 여지가 없었으나, 동 개정법에서 출원 인의 편의 제고와 상표법조약 가입을 위하여 하나의 출원서에 상품과 서비 스업을 동시에 지정할 수 있도록 함으로서 상표서비스표라는 명칭을 사용하 게 되었다. 상표서비스표 명칭이 사용되고 있는 법령 예시 : 상표법시행규칙 제14조의7, 상표등록령시행규칙 제9조, 등록료납부서(상표 등록 령시행규칙 서식 제14호), 상표심사기준 제4조의2, 제39조 등 3. 상표서비스표 심사시 처리방법 상표서비스표 심사시에는 먼저 출원상표서비스표가 상품과 서비스업을 동 시에 지정하여 상표서비스표의 요건을 갖추고 있는지를 심사한다. 예컨대 46 상표심사편람
제2장 심 사 출원인이 상품 또는 서비스업만을 지정하면서 실수로 출원서의 구분란 중 상표 또는 서비스표 란을 체크하지 않고, 상표서비스표 란을 체크하는 경우가 종종 발생하기 때문이다. 제2장 출원인이 상품 또는 서비스업만을 지정하면서 상표서비스표로 출원한 경우 에는 권리의 종류가 잘못된 상표등록출원으로 보아 상표법 제2조(정의 규 정) 및 제10조 제1항(1상표 1출원주의)에 위배되는 것으로 보아 의견 제출통 지를 한 후, 올바른 권리형식(상표 또는 서비스표)로 출원을 변경하도록 안 내한다(상표심사기준 제4조의2) 출원시에는 상품과 서비스업을 동시에 지정하여 상표서비스표의 요건을 갖 추었으나, 심사과정에서 상품 또는 서비스업 모두를 삭제보정하거나 분할출 원하여 상품 또는 서비스업만 남게 된 경우에는 권리의 종류가 잘못된 것으 로 보지 않는다(상표심사기준 제4조의2). 그 이유는 최초 출원시에 상표서 비스표의 요건에 합치하여 출원이 성립되었을 뿐만 아니라 출원인이 권리의 유형을 상표서비스표로 선택한 사실을 존중하여야 하기 때문이다. 한편, 권리의 유형을 상표 또는 서비스표로 한 경우와 상표서비스표로 한 경 우의 차이는 추가출원과의 관계에서 중요한 의미를 가진다. 예컨대 상표 또 는 서비스표로 한 경우에는 상품이나 서비스업만 추가출원이 가능하나, 권 리의 유형을 상표서비스표로 등록한 경우에는 상품과 서비스업 모두에 대하 여 추가출원이 가능하다. 다만, 심사과정에서 상품 또는 서비스업만 남은 경우에 있어서 출원인이 권리의 유형을 상표서비스표에서 상표 또는 서비스 표로 변경하고자 할 때에는 출원인의 선택을 존중하여 허용하여야 한다. www.kipo.go.kr 47
제1편 상표심사편람 2.4.2. 포괄명칭과 세분화된 상품명칭이 병존할 경우의 처리방법 1. 관련규정 상표법 제46조의4 (상품분류전환등록거절결정 및 거절이유의 통지) 1 심사관은 상품분류전환등록신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신청에 대하여 상품분류전환등록거절결정을 하여야 한다. 1. 상품분류전환등록신청의 지정상품을 당해 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 상표심사기준 제30조(1상표 1출원) 2 동일인이 동일 상품류구분 내의 동일상품에 대하여 동일상표를 중복 출원한 때에는 동일상품을 적법하게 보정하지 않는 한 선 출원된 상표를 등록결정한 후에 후출원은 법 제10조의 규정에 의하여 거절 한다. 또한 상표권자가 자신의 등록상표와 동일상품에 대하여 동일상표를 중복하여 출원한 경우에도 법 동조동항에 의거 거절한다. 이 경우 동일상 품 에 해당하는지 여부는 지정상품의 명칭을 기준으로 하여 판단하며, 지정 상품의 전부가 동일한지 또는 일부가 동일한지 여부는 불문한다. 2. 상표출원시의 심사방법 최초출원시 포괄명칭과 세분화된 명칭이 함께 지정상품으로 지정되어 출원 된 경우(예: 화장품, 스킨로션, 콜드크림 등)에는 상표심사기준 제30조 제2 항 단서의 취지에 따라 상품의 실질적 동일성 여부와 상관없이 지정상품명 을 기준으로 하여 적법한 출원으로 취급한다. 48 상표심사편람
제2장 심 사 최초출원단계에서는 포괄명칭만 존재하였고, 세분화된 상품명이 없었으나, 보정단계에서 포괄명칭에 속하는 상품명이 새로이 추가된 경우에는 요지변 경으로 보아 보정을 승인하지 않는다. 제2장 예) 최초출원시 지정상품 : 화장품 보정 후의 지정상품 : 화장품, 스킨로션, 콜드크림 3. 상품분류전환등록신청시의 심사방법 등록원부에 포괄명칭으로 지정상품이 등록되어 있고, 세분화된 상품명이 없 었으나, 상품분류전환등록신청시 포괄명칭을 그대로 유지한 채, 추가적으로 포괄명칭에 속하는 구체적인 상품명을 새로이 추가한 경우에는 실질적으로 는 지정상품의 추가 확장에 해당하지 않더라도 등록원부에 없는 지정상품 을 추가 확장한 것으로 보아 상표법 제46조의4제1항제1호에 따라 의견제 출통지한다. 다만, 구 한국분류상의 포괄명칭을 동 포괄명칭에 속하는 니스 분류상의 구체적인 명칭으로 세분화한 경우는 이에 해당하지 않으므로 의견 제출통지를 하지 아니한다. www.kipo.go.kr 49
제1편 상표심사편람 3.1.1. 지정상품추가등록출원의 분할출원 가능여부 1. 관련규정 상표법 제18조(출원의 분할) 1 출원인은 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표 등록출원한 경우에는 제14조 및 제15조의 규정에 의한 보정을 할 수 있는 기간내에 2 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다. 제49조(준용규정) 3 제9조의2 제10조제1항 제13조 내지 제17조의2, 제 20조 내지 제22조, 제24조 내지 제32조, 특허법 제142조 제148조제1호 내지 제5호 제7호 및 동법 제157조, 민사소송법 제143조 제299조 및 동법 제367조의 규정은 지정상품의 추가등록출원에 관하여 이를 준용한다. 2. 심사방법 지정상품추가등록출원은 독립된 하나의 출원이라기보다는 본인의 선등록 또는 선출원에 상품이나 서비스업을 추가하는 종속적인 출원의 속성을 가진 다는 점에서 분할출원이 허용되지 않는다. 출원 및 심사에 관한 일반절차의 준용을 규정하고 있는 법 제49조제3항에서도 법 제18조(출원의 분할)를 인 용하지 않고 있다. 지정상품추가등록출원에 대한 분할출원은 허용되지 않는다. 50 상표심사편람
제3장 지정상품추가등록출원, 변경 분할 출원 및 출원 권리의 이전과 승계 3.1.2. 변경출원과 지정상품추가등록출원이 동일자에 이루어진 경우의 처리방안 제3장 1. 관련규정 상표법 제19조(출원의 변경) 5 변경출원이 있는 경우에는 최초에 한 제1항 각 호 또는 제2항 각 호의 출원은 취하된 것으로 본다. 제48조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지) 1 심사관은 지정 상품의 추가등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지 정상품의 추가등록출원에 대하여 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다. 4. 등록상표의 상표권이 소멸하거나 상표등록출원이 포기 취하 또는 무효 되거나 상표등록출원에 대한 상표등록거절결정이 확정된 경우 2. 처리방안 상표법 제19조제5항은 변경출원이 있는 경우에는 최초에 한 출원은 취하된 것으로 간주하고 있으며, 법 제48조 제1항 제4호는 상표등록출원이 포기 취하 또는 무효로 되거나 상표등록거절결정이 확정된 경우 지정상품 추가등 록출원을 거절하도록 하고 있다. 이에 따라 지정상품추가출원과 변경출원이 동일자에 이루어지고 출원인이 지정상품추가출원서에 원출원번호를 변경출 원에 따른 새로운 번호가 아닌 변경출원 이전의 최초출원번호를 기재한 경 우 지정상품추가등록출원을 어떻게 취급할 것인지가 문제될 수 있다. www.kipo.go.kr 51
제1편 상표심사편람 지정상품추가등록출원과 변경출원을 동일자로 하면서, 지정상품추가등록출 원의 대상으로 변경출원 이전의 최초 출원번호를 기재한 경우에는 최초의 출원에 지정상품을 추가한 후 변경출원을 한 것으로 보는 것이 타당하다. 따 라서 변경출원 서류가 먼저 처리됨에 따라 최초 출원이 취하간주되고 지정 상품 추가출원의 대상이 존재하지 않는 것과 같은 상황이 발생할지라도 심 사시에는 출원인이 최초 출원을 대상으로 지정상품추가등록출원을 한 후, 변경출원을 할 것으로 의도한 것으로 추정하여 심사하여야 한다. 따라서 최 초출원이 이미 취하간주처리된 후 지정상품추가등록출원에 대한 심사에 착 수하게 된 경우에는 당해 최초출원번호를 기재한 지정상품 추가출원에 대해 거절이유를 통지할 것이 아니라, 변경된 출원에 지정상품추가등록출원이 이 루어진 것으로 인정하여 지정상품추가등록출원의 원출원번호를 최초출원번 호에서 변경출원번호로 수정(CSR 요청)한 후 심사를 진행하여야 한다. 변경출원과 지정상품추가등록출원이 동일자에 이루어진 경우에 있어 최초 출원이 이미 취하간주된 상황에서 지정상품추가등록출원에 대한 심사에 착 수하게 된 때에는 변경된 출원에 지정상품 추가출원이 이루어진 것으로 인 정하여 지정상품추가등록출원의 원출원번호를 최초출원번호에서 변경출원 번호로 수정(CSR 요청)한 후 심사를 진행하여야 한다. 52 상표심사편람
제3장 지정상품추가등록출원, 변경 분할 출원 및 출원 권리의 이전과 승계 3.1.3. 등록상표의 상표권자가 등록상표와 지정상품 및 표장이 동일 유사한 상표(취소심판 청구 전 출원)를 기초로 취소심판 청구 후 취소된 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 추가등록 출원 한 경우의 처리방법 제3장 사례 도해 B상표출원 A상표에 대한 B상표에 대한 A상표에 대한 취소심판 청구 지정상품추가출원 취소심판확정 A와 B는 지정상품 및 표장이 동일유사한 상표이며, A가 선출원 및 등록된 상표임 1. 관련규정 상표법 제7조(상표등록을 받을 수 있는 상표) 5 제73조제1항제2호 제3호 제5호 부터 제9호의 규정에 해당한다는 것을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구 되고 그 청구일 이후에 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 그 해당하게 된 날부터 3년이 경과한 후에 상표등록출원 을 하지 아니 하면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품 과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다. 1. 존속기간의 만료로 인하여 상표권이 소멸한 경우 2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 3. 상표등록 취소의 심판의 확정된 경우 2. 심사방법 상표법 제7조제5항은 취소심판청구 후 그 취소심결이 확정되고 난 후에 새 로 출원한 경우뿐만 아니라 취소심판청구 후 그 취소심결이 확정되기전에 www.kipo.go.kr 53
제1편 상표심사편람 이미 출원되어 있던 경우에도 적용된다. 다만, 취소심판이 청구되기 전에 출 원한 경우에는 출원인이 등록상표에 대한 취소심판이 있을 것을 예상하고 이 항의 규정 적용을 회피할 목적으로 출원한 경우라고 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한 이 항의 규정을 적용하지 아니하는 것이 판례의 태도다. 이와 같이 상표법 제7조제5항의 적용에 있어서는 출원 시점과 취소심판청구 시점의 선 후행 관계와 표장 및 지정상품의 동일 유사 여부가 중요한 요 건이며, 출원의 종류 내지 형식은 동조항의 적용 여부와 상관이 없다. 따라 서 선등록상표가 취소심판으로 권리가 소멸해도 취소 심판이 청구되기 전에 출원한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 법 제7조제5항의 적용을 받지 아니 하나, 취소심판 제기 후의 출원은 상표법 제7조 제5항을 적용하여야 하고, 취소심판이 청구되기 전에 출원하여 유효하게 등록받은 선등록 상표가 존재 하더라도 취소심판 제기 후에 출원된 상표에 대해서는 상표법 제7조 제5항 을 적용하여야 한다. 이 건에 있어 선등록상표 A는 취소심판으로 권리소멸하였고, 출원상표 B는 선등록상표 A의 취소심판 청구 전에 출원한 경우에 해당하여 상표법 제7조 제5항이 적용되지 않으나, 출원상표 B를 기초로 한 지정상품추가등록출원 은 취소심판으로 권리가 소멸한 선등록상표 A와 표장과 지정상품이 동일 유사하므로 상표법 제7조제5항을 적용하여야 한다. 취소심판이 청구된 등록상표(A)와 동일 유사한 상표(B)가 심판청구일 이전 에 출원된 경우에는 법 제7조제5항이 적용되지 않으나, 그 출원상표(B)를 기 초하여 A상표와 동일유사한 상품을 대상으로 한 지정상품추가등록출원이 심판청구일 이후에 제출된 때에는 법 제7조제5항이 적용된다. 54 상표심사편람
제3장 지정상품추가등록출원, 변경 분할 출원 및 출원 권리의 이전과 승계 3.2.1. 불사용취소심판청구인이 법 제8조제5항의 독점출원권에 기초하여 출원한 상표를 등록결정 전에 타인에게 이전한 경우 이를 승계한 자도 독점출원권을 갖는지 여부 제3장 1. 관련규정 상표법 제8조(선출원) 5 제73조제1항제3호의 규정에 해당한다는 것을 이유로 상표 등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하게 된 때에는 그 해당하게 된 날(제3호의 경우 상표등록 취소의 심결에 대하여 소가 제기된 후 소취하나 상고취하로 그 상표등록 취소의 심결이 확 정된 때에는 그 취하일을 말한다)부터 6개월간은 취소심판청구인만이 상표등 록출원을 하여 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. 1. 제43조제2항 단서의 기간이 경과한 경우 2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 3. 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우 제12조(출원의 승계 및 분할이전등) 1 상표등록출원의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 2 상표등록출원은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사 한 지정상품은 함께 이전하여야 한다. 4 상표등록출원의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. www.kipo.go.kr 55
제1편 상표심사편람 2. 심사방법 상표법 제8조제5항은 불사용취소심결이 확정된 후 6개월간은 불사용취소 심판청구인에게만 불사용취소된 상표와 동일유사한 상표에 대해 등록 받 을 수 있는 권리를 부여하고 있다. 독점출원권이 있는 심판청구인은 취소 된 상표와 동일유사한 상표를 출원하여 상표등록까지 일련의 절차를 마칠 수도 있으나, 등록결정이전에 출원을 타인에게 이전하는 경우도 발생할 수 있다. 이 경우 심판청구인의 우선출원권을 심판청구인에게만 인정할 것인지, 심판청구인으로부터 출원을 이전(출원의 승계 및 분할이전)받은 제3자(불사용취소된 등록상표의 권리자 제외)에게도 허용할 것인지가 문 제된다. 상표법 제8조제5항의 취지는 불사용취소심판청구인의 지위를 보장하고, 불사용취소심판청구제도의 실효성을 담보하기 위해 마련된 것이므로, 불 사용취소심판청구인에게 취소심결확정 후 일정기간 동안 독점적으로 출원 하여 등록받을 수 있는 권리 뿐만 아니라 자신의 권리를 처분할 수 있는 권한까지 부여하는 것으로 해석함이 타당할 것이다. 따라서 불사용취소심 판청구인이 심결확정 후 6개월 이내에 불사용취소된 상표와 동일유사한 상표를 출원하여 타인에게 출원을 이전한 경우라도 상표법 제8조제5항을 위반하지 않는 것으로 한다. 다만, 출원의 분할이전인 경우에는 상표법 제 12조제2항의 규정에 따라 유사한 지정상품을 함께 분할이전 하여야 함에 유의하여야 한다. 불사용취소심판청구인이 심결확정 후 6개월 이내에 불사용취소된 상표와 동 일유사한 상표를 출원하여 타인에게 출원을 이전(출원의 승계 및 분할이전) 한 경우라도 상표법 제8조제5항을 위반하지 않는 것으로 한다. 56 상표심사편람
제4장 상표권 갱신 4.1.1. 존속기간갱신등록출원의 심사방법 1. 관련규정 상표법 제45조(상표권의 존속기간갱신등록거절결정 및 거절이유통지) 1 심사관 은 상표권의 존속기간갱신등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여 상표권의 존속 기간 갱신등록거절결정을 하여야 한다. 1. 삭제 2. 상표권의 존속기간갱신등록출원인이 당해 등록상표의 상표권자가 아닌 경우 3. 제43조의 규정에 따른 상표권의 존속기간갱신등록출원 요건을 갖추지 못 한 경우 4. 삭제 5. 삭제 6. 상표권의 존속기간갱신등록출원의 지정상품을 당해 등록상표의 지정상 품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 2 심사관은 제1항의 규정에 의하여 상표권의 존속기간갱신등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견 서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 제4장 상표법 조약 제13조(6) Prohibition of Substantive Examination] No office of a contracting party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance. www.kipo.go.kr 57
제1편 상표심사편람 [실체심사의 금지] 체약국 관청은 등록의 갱신을 위하여 당해 등록에 대한 실체심사를 행할 수 없다. 2. 심사방법 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여는 상표의 등록요건을 갖추고 있 는지 여부에 대한 실체심사를 하는 방법과 실체심사는 하지 않고 출원인의 동일성 여부 등에 관해 방식적인 요건만을 심사하여 등록여부를 결정하는 방법이 있다. 우리나라는 1949년 제정법 이래 실체심사를 해오다가 1997년 개정법에서는 상표법 조약 가입을 위해 실체심사를 완전히 폐지하였다. 따라서, 현재는 i) 갱신등록출원인과 상표권자의 일치여부, ii) 갱신등록 출 원기간의 준수여부, iii) 상표권의 존속기간갱신등록출원의 지정상품을 당해 등록상표와 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으 로 확장하였는지의 여부(법 제45조 제1항)와 같은 방식적인 사항만을 심사 하면 된다. 58 상표심사편람
제4장 상표권 갱신 4.2.1. 상품분류전환등록신청의 대상 및 상품분류전환대상이 아닌 지정 상품을 대상으로 한 상품분류전환신청에 대한 처리방법 1. 관련규정 상표법 제4장 제46조의2(상품분류전환등록의 신청) 1 법률 제5355호 상표법중개정법률 의 시행전 종전의 제10조제1항의 규정에 의한 통상산업부령이 정하는 상품 류구분에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록 지정상품의 추가등록 또는 상표권의 존속기간갱신 등록을 받은 상표권자는 당해 지정상품을 지식 경제부령이 정하는 상품류구분에 따라 전환(이하 상품분류전환 이라 한다) 하여 등록을 받아야 한다. 다만, 법률 제5355호 상표법중개정법률 제10조제 1항의 규정에 의한 통상산업부령이 정하는 상품류 구분에 따라 상품을 지정 하여 상표권의 존속기간갱신등록을 받은 자는 그러하지 아니하다. 제46조의4(상품분류전환등록거절결정 및 거절이유의 통지) 1 심사관은 상품분류전환등록신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 신청에 대하여 상품분류전환등록거절결정을 하여야 한다. 1. 상품분류전환등록신청의 지정상품을 당해 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 2. 상품분류전환등록신청의 지정상품이 지식경제부령이 정하는 상품류구분 에 일치하지 아니하는 경우 3. 상품분류전환등록을 신청한 자가 당해 등록상표의 상표권자가 아닌 경우 4. 제46조의2의 규정에 따른 상품분류전환등록신청 요건을 갖추지 못한 경우 www.kipo.go.kr 59
제1편 상표심사편람 2. 상품분류전환제도의 취지 상품분류전환등록제도는 구 한국상품류구분(1998.3.1.이전의 한국상품분 류)에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록을 받은 상표권자가 갱신등 록시 당해 등록상표의 지정상품을 국제상품분류인 NICE분류에 따라 전환 하여 등록받도록 한 제도이다. 상품분류전환등록제도는 2003년 우리나라 가 상표법 조약 6) 에 가입하는 과정에서 갱신등록출원에 대한 실체심사를 폐 지하면서 초래될 수 있는 문제점을 방지하기 위해 마련된 제도이다. 3. 상품분류전환의 대상 및 상품분류전환대상이 아닌 지정상품을 대상으로 한 상품분류전환신청에 대한 처리 1) 상품분류전환의 대상 상품분류전환의 대상이 되는 상표권은 1997년 개정법 이전의 구 상품류구 분(한국분류)에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록 지정상품 추가 등록 또는 존속기간갱신등록을 받은 상표권이다. 한편, 상표법 제46조의2 제1항 단서의 규정에 따라 1998년 3월 1일부터 2001년 6월 30일 까지의 존속기간갱신등록절차에 의해 갱신등록을 받은 경우에는 상품분류전환등 록을 받을 필요가 없다. 왜냐하면 상표법 제46조의2제1항 단서에 규정된 법률 제5355호 상표법(동 법은 갱신등록출원절차에서 구 상품류구분을 현행 상품류구분으로 일치하도록 강제하였으며, 1998. 3. 1. 시행되어 2001. 6. 30.까지 유지됨)에 의하여 2001년 6월 30일까지 출원된 존속기 간갱신등록출원은 갱신등록출원시 류구분을 구 한국상품류구분에서 NICE 분류로 이미 전환하였기 때문이다. 상품분류전환의 대상이 되는 지정상품은 등록원부의 류구분에 세자리 숫 자(예: 제003류, 제025류 등)로 표시되어 있으며, 이미 분류전환이 이루 6) 상표법 조약은 동 조약에 규정된 사항 이외의 것을 갱신등록출원과 관련하여 요구할 수 없도록 규정하고 있다. 60 상표심사편람
제4장 상표권 갱신 어진 지정상품은 두자리숫자(예: 제03류, 제25류)로 표시되어 있는 것이 일반적이지만, 전산처리의 오류 등으로 항상 자리수에 의한 구분이 정확 한 것은 아니므로 등록원부에서 존속기간갱신등록출원일을 주의해서 살 필 필요가 있다. 참고로, 상품분류전환등록은 한국분류에 의한 상품류 구분을 NICE 분류 로 전환하는 것이므로 NICE 분류체계가 개정되어도 7) 이미 NICE분류로 상품분류전환등록이 이루어진 경우에는 상품분류전환대상이 아님에 유의 해야 한다. 제4장 2) 상품분류전환대상이 아닌 상표권 또는 지정상품에 대한 상품분류전환 신청 이 있는 경우에 대한 처리방안 2007.1.3 개정법 이전에는 상품분류전환등록신청의 대상이 아닌 상표권 에 대하여 상품분류전환등록신청이 있는 경우 이를 거절결정할 수 있는 명확한 규정이 없었으나, 2007년 개정 상표법은 법 제46조의4제1항제4호 를 제46조의2제3항의 규정에 위반된 경우(분류전환등록신청의 신청기간 위반) 에서 제46조의2의 규정에 따른 상품분류전환등록신청의 요건을 갖 추지 못한 경우 로 개정하여 위와 같이 상품분류전환등록신청의 대상이 아닌 상표권 또는 지정상품에 상품분류전환등록신청이 있는 경우를 명확 히 거절할 수 있도록 하였다. 따라서 상품분류전환대상이 아닌 상표권 또 는 지정상품에 대해 분류전환신청이 있는 경우에는 법 제46조의4제1항제 4호를 적용하여 거절결정하여야 한다. 3) 상품분류전환대상인 지정상품과 상품분류전환대상이 아닌 지정상품이 혼재 하고 있는 경우의 처리방안 일부 상표권의 경우에는 일부지정상품은 이미 상품분류전환등록이 이루 어졌으나, 일부 지정상품은 상품분류전환등록이 필요한 경우가 있다. 이 7) NICE 분류는 매5년마다 거래실정의 변화를 반영하여 개정판이 발행된다. www.kipo.go.kr 61
제1편 상표심사편람 는 원등록상표는 1998년 3월 1일 전에 출원되어 구 한국상품류구분을 적 용받았으나, 지정상품 추가등록출원은 1998년 3월 1일 이후에 이루어져 출원 당시부터 NICE 분류에 의한 상품류구분을 적용받은 등록상표에서 발생하는 문제이다. 이 경우 심사관은 이미 NICE분류에 의해 설정등록이 되어 있어 분류 전 환이 필요없는 지정상품을 구체적으로 적시하여 동 상품이 상표법 제46 조의4제1항제4호에 해당하여 상품분류전환의 대상이 되지 않으므로 보 정하여야 함을 통지하여야 한다. 이 때에는 당연히 아직까지 한국분류에 의해 설정등록되어 있어 상품분류전환등록이 필요한 지정 상품은 제외하 여야 한다. 상품분류전환등록신청의 대상이 되는 상표권은 1998년 3월 1일 이전에 구 한국상품류구분에 따라 지정상품을 지정하여 상표권의 설정 등록 지정상 품추가등록 또는 존속기간갱신등록을 받은 상표로서, 1998년 3월 1일부터 2001년 6월 30일 사이에 존속기간갱신등록출원에 의해 상품류구분을 전환 받지 아니한 상표권이다. 만일, 이에 해당하지 아니하는 상표권 또는 지정상 품에 대하여 상품분류전환등록신청을 한 경우에는 상표법 제46조의4제1항 제4호를 적용하여 거절하여야 하며, 일부에만 이에 해당하는 거절사유가 있 을 때에는 상품분류전환등록이 불필요한 상품을 구체적으로 적시하여 당해 상품을 삭제 보정토록 의견제출 통지하여야 한다. 62 상표심사편람
제4장 상표권 갱신 4.2.2. 상품분류전환등록이 이루어지지 않은 경우의 효과 1. 상품분류전환의 효과 상품분류전환등록된 상표권의 지정상품의 보호범위는 상품분류전환등록신 청서에 기재된 상품에 의해 정해진다.(상표법 제52조 제2항) 제4장 2. 상품분류전환등록이 없는 경우의 효과 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 대한 상표권에 대하여 i) 상품 분류전환등록의 신청기간 내에 전환등록신청을 하지 아니한 경우, ii) 상품 분류전환등록신청이 취하된 경우, iii) 상품분류전환에 관한 절차가 무효로 된 경우, iv) 상품분류전환등록거절결정이 확정된 경우, v) 상품분류 전환등 록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상품분류전환 등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 당해 갱신등록된 상표권의 존속기간 만료일 다음날, 즉 10년 후에 소멸하며, 재차 갱신등록이 허용되지 아니한다.(상표 법 제64조의2제1항) 3. 상품분류전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 대한 효과 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 상품분류전환등록신청서 에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 기재된 지정상품이 전환등록되는 날에 소멸한다(상표법 제64조의2 제2항). 다만, 상품분류전환등록이 상표권의 존속기간만료일 이전에 이루어지는 경 우에는 상표권의 존속기간만료일의 다음날에 소멸한다(상표법 제64조의2제 2항 단서). www.kipo.go.kr 63
제1편 상표심사편람 위 단서규정은 상품분류전환등록신청은 상표법 제46조의2제3항의 규정에 의하여 상표권의 존속기간 만료일 1년 전부터 존속기간 만료 후 6월 이내의 기간 에 할 수 있어서, 상품분류전환등록이 상표권의 존속기간 만료일 전에 이루어지는 경우에는 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 상 품분류전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권 이 갱신 전 등록상표의 존속기간 전에 소멸하게 되어 상표권의 존속기간인 10년이 보장되지 않기 때문이다. 64 상표심사편람
제5장 이의신청 및 결정 5.1.1. 이의신청 후 출원인이 분할출원하는 경우의 심사방법 1. 이의신청 후 분할출원의 유형 이의신청의 이유와 직접 관련있는 류나 지정상품의 분할출원 이의신청의 이유와 직접 관련없는 류나 지정상품의 분할출원 2. 심사시스템의 구성 제5장 이의신청건의 분할출원이 있을 경우, 심사시스템의 출원일소급심사(분할출 원) 에서 인정 여부를 확인한 후, 신규심사 의 소급출원 에서 심사를 하 게 된다. 이때 심사이력정보란에서 이 출원을 신규심사 로 할 것인지 이의 신청 으로 할 것인지를 결정할 수 있도록 이의확인 을 클릭할 수 있도록 되 어 있어 심사관이 상황에 맞게 선택하여 심사할 수 있도록 되어 있다. 3. 심사방법 1) 이의신청의 이유와 직접 관련있는 류나 지정상품의 분할출원시의 심사방법 신규심사 화면에서 분할출원을 이의심사건으로 처리하면(이의확인 버튼 클릭) 이의신청이 있는 출원으로 분류되어 원 출원의 이의신청번호, 날 짜, 이의신청인 등이 자동으로 연결되며, 원 출원의 이의신청시 제출된 자료를 기초로 이의결정한다. 이는 출원인의 임의적인 선택에 따라 이의신청 절차를 부당하게 지연시키 는 사례를 방지하기 위함이다. 만일 이의신청의 이유나 직접적으로 관련 www.kipo.go.kr 65
제1편 상표심사편람 이 있는 류나 상품에 대한 분할출원을 신규심사건으로 처리하게 될 경우 담당심사관이 이의신청의 이유를 근거로 거절결정하면 별다른 문제가 없 으나, 거절이유를 발견할 수 없어 공고하게 되면 당초의 이의신청인이 재 차 이의신청을 하게 되어 행정력이 낭비되고 이의신청인에게는 상당한 불 편이 초래될 우려가 있다. 2) 이의신청의 이유와 직접 관련없는 류나 지정상품의 분할출원시의 심사방법 분할출원 후 남은 류나 지정상품에 대하여만 이의결정하고, 분할출원한 새로운 출원 건에 대하여는 통상적인 심사결과에 따라 처리한다. 다만, 분할출원 건에 대한 심사결과 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 공고절 차를 생략(법 제24조제1항제1호)한 채 바로 등록결정하여야 한다. 66 상표심사편람
제5장 이의신청 및 결정 5.2.1. 이의신청의 이유로 부정경쟁방지법에 의한 부정경쟁행위를 주장 하는 경우의 처리방법 1. 관련규정 부정경쟁방지법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. 부정경쟁행위 란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(표지)와 동일하거나 유사한 것을 사 용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포(반포) 또는 수입 수 출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위 나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(표장), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영 업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위 다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령 령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상 호, 상표, 상품의 용기 포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시 한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상 품을 판매 반포 또는 수입 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성 을 손상하는 행위(이하 생략) 라. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상 의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하여 원산지를 오인(오인)하게 하는 행위 제5장 www.kipo.go.kr 67
제1편 상표심사편람 마. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상 의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산 제조 또는 가공된 지역 외의 곳에 서 생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하는 행위(이하 생략) 2. 심사방법 국내에 널리 알려진 타인의 상표 상호 등을 보호하기 위한 법령으로는 상 표법과 더불어 부정경쟁방지법이 존재한다. 이에 따라 이의신청시에 부정경 쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당함을 이유로 출원공고된 상표에 대해 이 의신청을 제기하는 경우가 발생한다. 그러나 이의결정은 이의신청된 상표가 상표법 상의 부등록사유에 해당하는 지를 판단하는 것으로 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위를 이의결정단계 에서 동 사유를 상표등록의 거절이유 또는 이의 신청이유로 인용할 수 있는 것은 아니다. 다만 통상적으로 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위를 주장하 는 경우에는 상표법 제7조제1항제9호 내지 12호를 주장하면서 부정경쟁방 지법상의 부정경쟁행위에 해당함을 주장할 것이므로 이의심사관은 상표법 상의 제7조제1항제7호 내지 제12호에 해당하는지 여부만을 판단하면 족할 것이다. 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위는 상표법상의 거절이유가 아니므로 이의 결정시 동 행위에 해당함을 이유로 상표등록 거절이유 또는 이의 신청의 이 유로 인용할 수 있는 것은 아니다. 68 상표심사편람
제6장 마드리드 의정서에 의한 국제상표 6.1.1. 마드리드 의정서에 의한 국제상표심사 관련 특수용어 국제상표등록출원 : 우리나라 영역 안에서 표장을 보호(등록)받기를 원하여 우리나라를 지정 하여 통지된 국제출원을 말한다(상표법 제86조의14). : 우리나라를 지정한 국제상표등록출원은 국내출원 으로 간주한다.(상표법 제86조의14조제1항). 국제출원 : 좁은 의미로는 각 체약당사자(체약국 및 체약기구)에서 상표를 보호 받기 를 원하여 본국관청을 통하여 제출된 출원을 말한다(상표법 제86조의2). 제6장 : 넓은 의미로는 좁은 의미의 국제출원과 국제상표등록출원을 모두 일컬어 국제출원이라고도 한다. 국제등록 : WIPO 국제사무국의 국제등록부에 등록되어 있는 국제출원을 말한다. 국 제등록이라고 표현되어 있으나 그 실질은 국제출원이라고 할 수 있다. 국제등록기초상표권 : 우리나라를 지정하여 통지된 국제상표등록출원이 국내에서 등록결정되어, 국내 상표등록원부에 등록되어 있는 상표권을 뜻한다. limitation(감축) : 국제사무국을 통하여 지정상품을 삭제, 세분화 또는 구체화하는 보정방법 을 말한다. www.kipo.go.kr 69
제1편 상표심사편람 본국관청(office of origin) : 국제사무국에 국제출원서를 제출하는 업무를 담당하는 관청을 말한다. 본 국관청은 국제출원이 기초출원 또는 기초등록상의 표장 및 지정상품과 합 치 하는지 여부를 판단하여야 한다. 지정국관청(office of designated contracting parties) : 국제사무국으로부터 송부된 국제상표등록출원을 당해 지정국의 영역안에 서 보호해 줄 것인지의 여부를 심사하는 관청이다. 집중공격(central attack) : 기초출원 또는 기초등록을 소멸시키는 공격방법을 말한다. 본국관청에 출 원중인 상표(기초출원) 또는 등록되어 있는 상표(기초등록)를 소멸시키게 되면, 국제등록부상의 국제등록이 소멸하게 되어 각 지정국에서 심사중인 국제상표등록출원 및 이미 각 지정국에 등록되어 있는 국제 등록기초상표 권은 한꺼번에 모두 효력을 상실하게 된다. 재출원(전환, transformation) : 마드리드 제도를 이용하여 국제출원함으로써 지정국에 등록되어 있는 본 인의 상표가 central attack을 받는 등의 이유로 효력을 상실하였을 경우 에, 효력을 상실한 그 상표를 마드리드 제도를 이용하지 아니하고 일정한 요건하에 당해 지정국에 다시 출원할 수 있다. 단, 재출원의 출원일은 원 래의 국제등록일(사후지정일)로 소급하게 된다. 대체(replacement) : 국제상표등록출원이 이미 지정국에 등록되어 있는 본인의 지정국 내 선등 록 표장과 동일하고, 동시에 그 국제상표등록출원의 지정상품도 국내 선 등록 상표의 지정상품을 포함하고 있을 경우에, 그 국제상표 등록출원은 본인의 국내선등록 상표를 대체할 수 있다. 70 상표심사편람