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특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 Some Issues in Interpretation of Patent Claim 목차 최성준 *1) Ⅰ. 序 1. 특허청구범위의의의 2. 특허청구범위해석의필요성 3. 특허청구범위의해석의방법및本稿에서의연구대상 Ⅱ. 공지기술이포함된특허청구범위의해석 1. 특허발명의전부가공지기술인경우 2. 특허발명의일부가공지기술인경우 3. 특허발명의구성요소들중일부가공지기술인경우 Ⅲ. ~ 에있어서 ~ 를특징으로하는 ~ 라는기재형식의해석 1. 젭슨 (Jepson) 형청구항의의의 2. 우리나라의실무의개요 3. 판례에나타난구체적인사례 Ⅳ. 명세서에기재된종래기술을출원전공지기술로볼수있는지여부 1. 명세서에기재된종래기술에관한법령의규정내용 2. 명세서에기재된종래기술을공지기술로인정할수있는지여부 Ⅴ. 기능식청구항의해석 1. 기능식청구항 (means-plus-function claim, step-plusfunction claim, functional claim) 의의의 2. 기능식청구항은적법한가? 3. 기능식청구항의권리범위 4. 개정된특허법 Ⅵ. 파라미터발명의특허청구범위의해석 1. 파라미터 (parameter) 발명의의의 2. 파라미터발명은특허법제42조제4항제2호, 제3호에위반되는것은아닌가? 3. 파라미터발명의특허청구범위의해석및권리범위 Ⅶ. BM 발명에서의특허청구범위의해석 1. BM 발명의의의 2. BM 발명에서의진보성인정 3. 진보성및권리범위인정정도에관한우리나라하급심판결의입장 Ⅷ. Product by process claim 1. 발명의카테고리 2. Product by process claim 의의의 3. Product by process claim 형식의특허청구범위기재가인정되는지여부 4. 특허성판단에있어서 방법 이고려되는지여부 5. 침해여부판단에있어서 방법 이고려되는지여부 Ⅸ. 청구항중 포함하는 의해석 1. 포함하는 의해석에관한일반적인설명 2. 대법원판결의입장 Ⅹ. 간접침해에도균등론이적용되는지여부 1. 간접침해의의의 2. 특허발명의실시에만사용하는물건에해당되는지를판단함에있어서특허발명이균등론에의하여확장될수있는지여부 * 서울고등법원부장판사 ( 전특허법원수석부장판사 )

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 Ⅰ. 序 1. 특허청구범위의의의특허를받고자하는자는특허출원서를제출하여야하는데, 특허출원서에는발명의명칭, 도면의간단한설명, 발명의상세한설명, 특허청구범위를기재한명세서와필요한도면및요약서를첨부하여야하고 ( 특허법제42조제1항, 제2항 ), 특허청구범위 에는보호를받고자하는사항을기재한항 ( 청구항이라고한다 ) 이 1 또는 2 이상있어야하며, 그청구항은발명의상세한설명에의하여뒷받침되고, 발명이명확하고간결하게기재되고, 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재되어야한다 ( 특허법제42조제4항제1 내지제3호 ){2007. 1. 3. 개정되어 2007. 7. 1. 부터시행되는특허법은, 1 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재되어야한다 ( 제3호 ) 를삭제하고, 특허청구범위를기재할때에는보호받고자하는사항을명확히할수있도록발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을기재하여야한다 는규정을신설함으로써 ( 제42조제6항 ), 종래의엄격한기준에서벗어나다양하고복잡화된기술의형태에따라보다자유롭게구성만이아닌기능이나동작방법등으로도청구항을작성할수있도록허용하고, 이의위반을거절사유및무효사유에서도제외하였으며 1), 2 특허청구범위를기재하지아니한명세서를특허출원서에첨부할수있고, 출원일로부터 1년 6개월이내또는심사청구의취지를 1) 일본특허법도제 36 조제 5 항으로특허청구범위에는 발명의구성에없어서는안될사항만을기재하여야한다 고규정하고있다가, 특허청구범위의기재가제약되어발명을보다적절히기재하지못하는경우도있다는이유로, 1994 년특허법을개정하면서위부분을삭제하고 특허를받고자하는발명을특정하기위하여필요하다고인정되는사항의모든것을기재하여야한다 는내용을신설하였으며, 역시이의위반을특허출원거절또는특허무효사유로삼고있지아니하다. 그런데위개정된규정은청구항에특허를받으려고하는발명에관하여기재함에있어서출원인이발명을특정하기위한필요하다고인정하는사항을과부족없이기재하여야한다는것을나타낸것으로서, 이규정에의하더라도, 종전처럼특허후에특허청구범위에기재한사항이외에필수구성요소가있다든가, 기재한사항의일부는필수구성요소가아니라는주장이허용되지아니함은변함이없다고한다 ( 吉藤辛朔著, 熊谷健一補訂, 特許法槪說 [ 第 13 版 ](2000), YOUME 특허법률사무소역, 314-315) 5

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 통지받은날부터 3개월이내에특허청구범위가기재되도록명세서를보정하면되도록하되 ( 출원일로부터 1년 6개월이전에출원인본인이심사청구를하는경우에는물론특허청구범위가기재되도록명세서가보정되어야한다 ), 그때까지명세서를보정하지아니한경우에는그기한이되는날의다음날에해당특허출원은취하된것으로본다는규정을신설함으로써 ( 제42조제5항, 제7항, 제59조제2 항단서 ), 특허출원인이특허청구범위작성에필요한충분한시간을갖도록함으로써특허청구범위를보다효과적으로기재할수있도록배려하였다 }. 또한특허청구범위의청구항을기재할때에는독립청구항 ( 보통독립항이라고줄여부른다 ) 을기재하여야하며, 그독립항을한정하거나부가하여구체화하는종속청구항 ( 보통종속항이라고줄여부른다 ) 을기재할수있다 ( 특허법시행령제5조제1항 ). 그런데특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다 ( 특허법제97조 ). 특허청구범위가복수의청구항으로구분되어있는경우에는각청구항마다보호범위가정하여진다. 2. 특허청구범위해석의필요성특허청구범위는문자로작성되는데언어의불완전성과하나의청구항을하나의문장으로만들어야하는 1문장주의 ( 특허법이나시행령및심사지침에명문의규정은없으나실무상관행적으로지켜지고있다 ) 로인하여특허청구범위의의미가명확하고쉽게이해되지아니하는경우가자주있다. 더욱이특허청구범위를작성할당시에는어떤선행기술과대비될것인지알수없고, 나아가특허등록후에침해에해당한다고하기위해서어떤실시형태와대비될것인지를알수없다는것, 즉특허청구범위가적용될상황을미리알수없기때문에, 특허청구범위는해석이이루어질수밖에없다 2). 2) 박성수, 특허청구범위의해석에관한소고, 사법논집제 39 집, 603-604 6

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 3. 특허청구범위의해석의방법및本稿에서의연구대상특허청구범위의해석원칙에관하여는문언해석의원칙, 상세한설명참작의원칙을기본으로하여, 확장해석의방법으로균등론, 불완전이용론, 부가 이용과침해등이있고, 축소해석의방법으로공지기술참작의원칙, 출원경과금반언의원칙등이있다. 균등론에관하여는拙稿, 한국법원에서의균등론, LAW & TECHNOLOGY 2006. 9., 117-137에서, 불완전이용론에관하여는拙稿, 韓國知的財産權關連判例の傾向, A.I.P.P.I. 2006. 9., 5-7에서, 출원경과금반언의원칙에대하여는拙稿, 출원경과금반언의원칙, 정보법판례백선 (Ⅰ), 67-75에서각상세히살펴본바가있고, 문언해석의원칙이나상세한설명참작의원칙에대하여는그동안많은논의가있었으므로, 本稿에서는그동안혼선이있었던공지기술참작의원칙과특별한특허청구범위즉젭슨형청구항, 기능식청구항, 파라미터발명, BM발명, Product by process claim, 포함하는 이라는표현을가진청구항에관하여그해석의문제를차례로살펴보고, 마지막으로간접침해에도균등론이적용될수있는지에관하여보기로한다. Ⅱ. 공지기술이포함된특허청구범위의해석 특허발명이공지기술을포함하고있는경우를, 1 특허발명의전부가공지인 경우, 2 특허발명의일부가공지인경우, 3 특허발명의구성요소들중일부가 공지인경우로나누어볼수있다. 1. 특허발명의전부가공지기술인경우대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체판결이 등록된특허발명의전부가출원당시공지공용의것이었다면그러한경우에도특허무효의심결의유무에관계없이그권리범위를인정할근거가상실된다는것은논리상당연한이치라고보지않을수없고, 특허권은신규의발명에대하여부여되는것이고그권 7

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 리범위를정함에있어서는출원당시의기술수준이무효심판의유무에관계없이고려되어야한다 고판시하여, 권리범위확인심판에서종전의판례들을폐기하고무효심결이없더라도특허발명이전부공지기술인경우에는특허발명의권리범위가인정되지아니함을명확히하였다. 그후대법원 1987. 7. 24. 선고 87마45 판결, 대법원 1991. 3. 16. 자 90마995 결정등은위이론이권리범위확인심판뿐아니라침해소송과그가처분사건에도그대로적용하여야함을명백히밝혔고, 대법원 1984. 5. 29. 선고 82도2834 판결, 1986. 12. 9. 선고 86도1147 판결은위이론이실용신안침해죄에대한형사소송에도적용된다는것을분명히하였다. 여기서특허발명의전부가공지공용이라는것은, 그특허발명전체가출원전에공지되었거나출원전에반포된간행물에기재된발명과동일하여그신규성을인정할수없다는것을의미한다. 즉, A+B+C로된발명에있어서, 위와동일한구성전체가하나의문헌에그대로나타나있거나, 그전체로서출원전에실시되었을경우등을의미하고, 개별구성들이여러문헌에나뉘어공지된경우를뜻하는것이아니다. 2. 특허발명의일부가공지기술인경우특허발명의일부가공지기술인경우라함은청구항이예상하고있는발명이여러가지인경우그중일부가공지기술인경우를말한다. 예를들어청구항에는 산 ( 酸 ) 과반응시킨다 라고기재되어있는데염산과반응시키는기술이공지되어있는경우, 청구항에 송진또는와셀린을사용하는것을특징으로하는땜납용제 라고기재되어있는데그중와셀린을사용하는기술이공지된경우, 화학발명에서청구항에일반식의치환기 X가 C 1 ~C 5 인화합물이기재되어있는데공지된선행발명에동일한일반식의치환기 X가 C 5 인화합물이존재하는경우등이다 3). 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체판결이 공지공용의사유까지포함한출원이있고그출원에의한등록이있었다하여도전연신규성있는기술적효과가인정될수없는공지공용의부분까지명세서나도면에기재되어있다 3) 지적재산소송실무, 특허법원지적재산소송실무연구회 (2006), 206 8

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 는그사실하나만으로권리범위라고하여독점적인실시권이부여되어기왕부터널리사용하고있는공지의부분에대하여까지배타적인권리를인정케하는결과는오히려기술의진보향상을도모하여국가산업의발전에기여코져하는실용신안법의정신에정면배치된다할것이며, 실용신안권이신규성있는기술고안에대하여만부여되고신규성있는기술적효과발생에유기적으로결합된것으로볼수없는공지사유에대하여까지권리범위를확장할수없다는것을간과한원심결은파기를면치못할것이다 라고판시하여공지기술제외설에따른이래로그후대부분의판결이같은입장을취하고있다. 3. 특허발명의구성요소들중일부가공지기술인경우구성요소 A+B+C로이루어진하나의발명에서구성요소 A, B, C 중어느하나이상이공지인경우를말하고, 이는구성요소 A가 a 1 +a 2 로이루어진특허발명에서 a 1 이공지인특허발명의일부공지 ( 위 2의경우 ) 와구별됨을주의하여야한다. 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1989 판결을비롯한다수의대법원판결은 3의경우에대하여도위 2에관한판시를그대로인용하여, 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지의여부를판단하기위하여는먼저특허발명의특허청구범위를기준으로그권리범위를확정하여야하고, 이를확정함에있어서는공지공용의기술은그것이신규의기술과유기적으로결합된것이아니라면권리범위에서는제외되어야한다고판시하여왔다. 그러나일반적으로청구항이복수의구성요소로되어있는경우그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이지각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 공지공용의기술이 신규의기술과유기적으로결합된것이아니라면권리범위에서제외되어야한다 는판시는그타당성이의문이다. 왜냐하면위대법원판결등과같이해석하게되면청구항에서구성요소들중하나이상이제외됨으로써오히려특허발명의권리범위가확장되는불합리한결과가나타나기때문이다 4). 이에대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결은, 이사건특허발명제1항은 4) 지적재산소송실무, 특허법원지적재산소송실무연구회 (2006), 209 9

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 그중일부구성이공지되기는하였으나각구성요소가독립하여별개의발명이되는것이아니라그구성요소들이결합된전체로서하나의발명이되는것이고, 또한여기에서이들구성요소를분리하게되면그발명의목적달성은불가능하게되고, 이러한공지의구성요소가나머지신규의구성요소들과유기적결합관계를이루고있다고하지않을수없으므로, 확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속하는지여부를판단하는데에도이부분을제외해서는아니될것이다 라고하여, 이때까지대법원이위 2의경우와 3의경우의차이를구분하지않은데서오는표현상의혼선을바로잡으면서 3의경우에는공지기술제외설이적용될수없음을분명히하였다. 그후대법원은 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결, 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결, 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결등으로같은취지의판결을반복하고있다. Ⅲ. ~ 에있어서 ~를특징으로하는 ~ 라는기재형식의해석 1. 젭슨 (Jepson) 형청구항의의의 원래젭슨형청구항이란, 공지의물건, 방법또는조성물등으로부터개량된부분을청구하는경우발명의전체구성요소중공지부분에속하는사항은청구항의전제부에기재하고개량된부분은본체부에기재하는형식의청구항으로서 5), ~ 에있어서 ~ 를특징으로하는 ~ 라는형식으로작성한다. 유럽에서는젭슨형청구항내지전제조건부청구항 (characterized by 또는 characterized in that이란어구를통해서표현되어지는데, 젭슨형청구항이라는표현대신에 two-part form이라는명칭이많이사용된다 ) 이보편적으로사용되고있음에반하여, 미국에서는젭슨형청구항 (the improvement comprising 또는 wherein the improvement comprise라는연결부가사용된다 ) 이그다지이용되고있지않다. 더불어청구항작성과관련된교재에서도젭슨형청구항의사용은그 5) 이창훈, 김인순공저, 미국특허청구범위작성과해석 (2005), 138 10

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 다지장려되고있지않다. 전제부에있는모든구성요소들이선행기술로해석된다는것 ( 전제부의기재가출원인의선행특허인경우를제외하고는출원인스스로전제부의기재를공지기술로인정하는것으로추정된다 ) 과선행기술을제대로파악하지않은채전제부가작성된다면발명의범위를부당하게축소시킬위험이있다는것이그이유이다 6). 미국 CAFC의많은판결이젭슨형청구항에있어서전제부가특허청구범위를한정하는것으로보아야한다고판시하고있기때문이기도하다 7). 2. 우리나라의실무의개요우리나라에서 ~ 에있어서 라는형식이사용되었다고하여과연항상젭슨형청구항인지에관하여는의문이있다. 원래미국에서의젭슨형청구항은전제부에선행의공지기술을기재하는것이지만우리나라판례중에는젭슨형청구항이라고부르기는하지만그실질은그에부합한다고하기곤란한경우가자주발견된다. 우리나라의실무를보면, 젭슨형청구항에서전제부에기재된구성은많은경우공지기술이거나공지기술이아니더라도발명의특징을이루는부분이아니어서그특허발명의권리범위에서제외되는경우가많을것이지만, 전제부에기재된구성이항상공지기술로인정되거나반드시특허발명의권리범위에서제외되어야한다고할수는없다. ~ 에있어서 ( 이하편의상젭슨형의전제부라고부른다 ) 부분의구성이그이후의부분에나열되어있는구성과동등한지위를가지고있는것으로보아양자를동일하게취급하는, 즉신규성및진보성을판단하거나권리범위에속하는지여부를판단함에있어서전제부에기재된구성을포함한모든구성요소를비교대상발명이나확인대상발명과의대비의대상으로삼은판결들이다수있다. 따라서명확한증거없이 ~ 에있어서 부분에기재되어있다는사정만으로공지기술이라고인정하여서도아니되고 8), 당해특허발명 6) 이창훈, 김인순공저, 앞의책, 144-145 7) 이창훈, 김인순공저, 앞의책, 62 8) EPC 에서도전제부의기재는공지기술의자백으로보지않는다고한다 { 이경환, 젭슨형청구항으로작성되어진특허청구범위의권리해석에관한연구 (2006), 12} 11

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 의필수구성요소에서제외하여서도아니된다. 그이유로젭슨형의전제부에는종래의기술이나배경기술이올수도있지만특징부를강조하기위하여전제부가사용되기도하고, 동일인에의한연속적인출원이있을때에도전제부가사용되기도하는등여러가지가능성이있다는점을간과해서는안되기때문이라는것을들기도한다 9). 3. 판례에나타난구체적인사례가. 주류적인판결특허법원 2000. 9. 28. 선고 2000허2460 판결 ( 확정, 등록무효사건 ){ 특허법원 2000. 11. 16. 선고 2000허2453 판결 ( 확정, 권리범위확인사건 ) 도같은취지이다 } 은, 피고가등록고안의구성요소 1 내지 4까지는전제부에기재된것으로서그기재자체로서공지기술을나타내는것으로보아야한다고주장한것에대하여, ~ 에있어서 라는전제부의형식을가진다고하여반드시공지된구성요소를나열한것으로볼이유는없는것이고, 오히려등록고안의명세서본문에나타난기술적목적, 구성및효과를참작하면원고는전제부에기재된구성요소들을공지된것으로인정하고자한것이아님을알수있다고하였다. 또한특허법원 2002. 9. 6. 선고 2002허1355 판결은, 원고가등록고안의청구범위는 ~ 에있어서 라는이른바젭슨방식을빌어청구범위를기재한것이므로이러한전제부분 { 계수기투시용투시구 (2) 에는힌지방식의투명창 (4) 이설치된것에있어서 } 은단순히당해등록고안이어느기술분야에속하는것인지를밝히는의례적인문구내지는선행기술을전제하는것으로서그고안이구현하고자하는기술적과제를달성하는데없어서는아니되는필수구성요소는아니기때문에등록고안의기술적구성의특징에포함해서는아니된다고주장한것에대하여, 등록고안의청구범위전제부의구성인 계수기투시용투시구 (2) 에는힌지방식의투명창 (4) 에관하여는명세서에그구성및작용이구체적으로기재되어있으므로위구성이청구범위의전제부에기재되어있다는사실만으로등록고안의 9) 이경환, 앞의책, 50 12

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 기술적과제를수행함에있어필수적인구성요소가아니라고단정할수없다고하였다. 특허법원 2004. 2. 20. 선고 2003허2096 판결 ( 확정 ) 도, 원고가발명의요지는전제부가아닌특징부에있는것이고위정정은종래기술인전제부를더욱확대한것에불과하므로특허청구범위를확장한것이아니라고주장한것에대하여, 특허발명의청구항이복수의구성요소로되어있는경우각구성요소가유기적으로결합된전체가특허발명의요지를이루는것이고, 이른바젭슨타입의특허청구범위 (Jepson type claims) 에있어서전제부에기재된구성요소역시당해특허발명의필수적구성요소라고보아야하므로, 위주장은이유없다고하였다. 그리고특허법원 2005. 3. 31. 선고 2004허4518 판결 ( 상고기각으로확정 ) 은, 피고가청구범위의기재유형에있어서젭슨 (Jepson) 타입의경우에전제부에는공지기술을기재하는것으로인식되므로특징부에기재된구성요소만이권리범위해석의기준이되는것이라고주장하면서, 등록고안의청구항은젭슨타입으로기재되어있고, 원형홈 (17) 에대한구성을전제부에기재한것은원형홈에대한것이출원당시공지되었는지여부에상관없이출원인입장에서이를실용신안권으로서주장하지않겠다는의도가반영된것이며, 또한등록고안의원형홈 (17) 의구비여부는등록고안의목적및작용효과에영향을미치지않는것이므로, 등록고안의권리범위를해석함에있어서는이원형홈 (17) 의구성을제외하여야한다는취지로주장한것에대하여, 실용신안법은실용신안등록청구범위의청구항은고안의구성에없어서는아니되는사항만으로기재하도록규정하고있고, 고안의구성에없어서는아니되는사항으로서어떠한사항을등록청구범위에기재할것인지는출원인의자유에맡겨져있으며, 출원인은출원후에도출원공고결정등본의송달전에는출원서에최초로첨부한명세서또는도면에기재된사항의범위내에서등록청구범위를증가 감소또는변경하는보정을할수있으나, 출원공고결정등본송달후에는등록청구범위의확장적변경이허용되지않는점, 등록고안의기술적범위는그러한등록청구범위에기재된사항에의하여정해지는점등에비추어볼때, 고안의구성에없어서는아 13

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 니되는사항의하나로등록청구범위에기재하였음에도권리행사의단계에서그사항은당해고안의구성요소중비교적중요하지않은사항이라고하여이를무시하는것은사실상등록청구범위의확장적변경을사후에인정하는것이되어허용될수없다할것이며, 따라서등록고안의청구범위에기재된 원형홈 (17) 은그것이청구범위의전제부또는특징부의어느곳에기재되어있는지여부, 이사건등록고안에서중요한지여부, 이를생략하는것이용이한지여부등에관하여살필필요도없이이사건등록고안의필수적구성요소의하나라할것이라고하였다. 나. 전제부에있는구성이특허청구범위의권리범위에서제외되는듯이판시한판결 ( 다만거절이유통지를받고청구항을젭슨형으로변경하여출원경과금반언의원칙이적용된사안이다 ) 특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허4425 판결 ( 상고기각으로확정 ) 은, 특허청으로부터출원발명중격리판사면돌출구성은인용발명 1과, 걸림돌기및끼움공구성은인용발명 2와각유사하여진보성이없어특허를받을수없다는취지로거절이유를통지받은출원인이거절결정을피하기위하여자진하여보정서와의견서를제출하면서, 최초의청구항제1항중격리판사면돌출구성을전제부로변경하고청구항제1항의걸림돌기및끼움공구성부분과청구항제2항은청구범위를명료하게하기위하여일부자구만을정정하여특허청구범위를보정하는한편, 그의견서에서는사면돌출구성에관하여는특별한언급이없이걸림돌기및끼움공구성부분에대해서만인용발명 2와비교하여목적, 구성, 작용효과의면에서서로다르다는의견을개진하여위보정된특허청구범위에관하여등록결정을받은사안에서, 전제부와특징부및종결부로구성된이른바젭슨방식 (Jepson Type) 에있어서는그전제부에는발명의기술분야, 발명의공지기술등을기재하는것이일반적인것인바, 청구항제1항에있어서전제부로표현된격리판사면돌출구성부분은그것이공지기술임을표시한것은아니라하더라도특허발명의기술분야가격리판사면돌출구성을갖춘안정기보빈분야임을표시한것이문언상으로명백하다할것이어서위격리판사면돌출구성부분은청구항 14

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 제1항의권리범위에는속하지않으며, 가사특허청구범위가불분명하여피고주장과같이위전제부의해석에있어서명세서의상세한설명의기재내용등을보충하여해석하여야한다하더라도, 출원인은거절결정을피하기위하여비록상세한설명은보정을하지않았지만의식적으로청구항제1항에있어서격리판사면돌출구성부분을전제부로변경함으로써이를특허청구범위에서제외하여청구항제1항을걸림돌기및끼움공구성으로만한정하였다할것이므로, 출원경과금반언의원칙상청구항제1항의권리범위는위걸림돌기및끼움공구성에만국한된다고할것이고격리판사면돌출구성부분은청구항제1항에있어서는 특허청구범위 내지 권리범위 에속하지않는다고하였다 { 청구항제2항은독립항으로서청구항제1항의구성을그대로가지고있으면서열경화성용제로진공함침하는구성이더부가된것인데청구항제1항과는달리젭슨방식으로보정하지아니하였는바, 대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181 판결 ( 원심특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허4425 판결 ) 은격리판사면돌출구성도청구항제2항의구성요소의중하나이고특허청구범위를해석함에있어서출원경위에나타난출원인의의사를참작한다고하더라도그구성요소의일부를배제하는것은허용될수없다고하면서, 청구항제2항은걸림돌기및끼움공구성이공지되기는하였으나이와유기적으로결합된격리판사면돌출구성이공지공용된것이거나통상의기술자가용이하게발명할수있는것이아니어서신규성과진보성이인정된다고하였다 }. 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 ( 원심특허법원 2000. 9. 7. 선고 99 허9755 판결 ) 도, 거절이유통지를받고의견서및보정서를제출하면서인용참증에저촉되는부분을공지의기술로하여청구범위를대폭축소한정한다고주장함과아울러청구항제1항과제2항을결합하여하나의항으로만들되청구항제1 항에있던부분을모두전제부로기재하고청구항제2항에있던부분을특징부에기재한경우, 출원인스스로전제부기재사항을공지의기술로인정하였고이것은이와균등관계에있는구성에대해서는그권리범위를주장하지않겠다는취지이므로출원경과금반언의원칙상특징부의구성을달리하는것은출원인이의식적으로그보호범위로부터제외한것으로봄이상당하다고하였다. 15

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 다. 특허청구범위가 ~ 에있어서 라는형식으로기재되었다고하더라도젭슨형청구항이라고할수없는경우특허법원 2004. 8. 26. 선고 2003허6227 판결 ( 확정 ) 은, 양구성요소가종래기술을기재한전제부 ( 여기에서는구성요소 1) 와전제부에기재된종래기술에신규한사항을부가하거나종래기술을특정한구성으로한정하는형식 ( 이와같은형식으로기재한청구항을젭슨타입청구항이라한다 ) 으로기재된것이아니라, 전제부에기재된구성요소 1을특징부에기재된구성요소 2로대체하는형식으로기재되어있다할것이므로, 신규성및진보성을판단함에있어서는종래기술에불과한구성요소 1을비교대상고안과대비할필요없이구성요소 2를중심으로비교대상고안과대비하면된다고하였다. Ⅳ. 명세서에기재된종래기술을출원전공지기술로볼수있는지여부 1. 명세서에기재된종래기술에관한법령의규정내용 우리나라특허법이나실용신안법그밖에법령에는명세서에반드시종래기술을기재하여야한다거나명세서에기재된종래기술이특허법제29조제1항제1, 2호 10) ( 실용신안법제4조제1항제1, 2호 ) 에기재된발명 고안이라고인정할만한아무런규정이없다. 다만특허법시행규칙제21조제2항, 실용신안법시행규칙제3조제2항은명세서는특허법시행규칙별지제11호서식에의한다고규정하면서, 별지서식제11호의명세서의서식에서 발명( 고안 ) 의상세한설명 란중 발명의목적 란을 종래기술의문헌정보, 발명이속하는기술분야및그분야의종래기술 및 발명이이루고자하는기술적과제 란으로나누어기재하되, 종래기술이기재된문헌을알고인용하는경우에는 종 10) 1. 특허출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명 2. 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되거나대통령령이정하는전기통신회선을통하여공중이이용가능하게된발명 16

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 래기술의문헌정보 란에그문헌의명칭, 발간일, 종래기술이기재된페이지등의정보를가급적다음예 (WIPO 표준 ST.2의규정 ) 와같이기재하여야합니다 라고설명하고있을뿐이다. 대법원 1986. 9. 9. 선고 85후68 판결은, 일반적으로설명서또는도면에신규의기술방법에관한기재를누락한것이아니라단지종래의공지된기술방법의기재를누락한것에지나지아니하여그기재누락여부에불구하고그고안이속하는기술분야에서통상의지식을가진자는누구나용이하게실시할수있을정도라면등록고안의목적, 구성, 작용및효과를기재한것이라고할것이어서그등록을무효로할수는없다고판시하였다. 2. 명세서에기재된종래기술을공지기술로인정할수있는지여부가. 문제의제기위와같은법규정으로인하여명세서상에그에기재되어있는종래기술이당해출원전에공지되었는지에관한아무런기재나자료가없는경우, 그종래기술이특별한사정이없는한당해출원발명의신규성및진보성이부정되는지여부를판단함에있어서특허법제29조제1항제1, 2호에열거된발명들 ( 이와같이신규성및진보성판단에사용될수있는기술을이하에서는편의상 선행기술 이라고한다. 아래의대법원판결에서는선행기술을다른의미로사용하는경우도있다 ) 중하나로인정할수있는지, 아니면명세서상에당해출원전에공지되었다는기재나자료가있는경우에만그종래기술이선행기술에해당하는지가문제된다. 나. 우리나라대법원판결의태도 ⑴ 아래 ⑵의대법원판결이있기전의대법원판결을보면, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1989 판결은 인용고안에서채택하고있는 ( 중략 ) 것은등록고안의명세서에서선행기술로기재하고있는바의공지기술이라고판단되고 라고하였고, 대법원 2000. 12. 8. 선고 99후260 판결은명세서에기재된설명을들어 17

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 특별한다른기재가없음에도공지기술로기재되어있다고하였으며, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결은 이사건심결에서이사건제17항발명의진보성을부인하는근거로삼은공지기술은이사건출원발명의출원인이이사건출원발명의상세한설명에종래기술로기재한것으로구특허법제29조제1항제1호소정의공지된기술에각해당할수있는것이어서특단의사정이없는한이는별개의거절이유로되는점에비추어볼때 라고하였고, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후1133 판결은 이사건특허발명의명세서에기재된종래기술에는 연장편사이에형성된공간부에안내판을삽입한후구멍에볼트와너트등의고정수단을이용하여안내판을고정설치하는 기술구성이나타나있으므로, 연결수단에구멍을설치하는것은이미이기술분야에서주지 관용기술이라고할수있으며 라고하였으며, 대법원 2004. 9. 13. 선고 2003후663 판결은 등록고안의명세서에서종래기술로기재하고있는기술은 구성을가지고있는데 ( 종래기술은당연히진보성을부정하는공지기술이므로 ) 구성에다른간행물에게재된고안을결합하여진보성을부정할수있다 고하였다. 이와같이위대법원판결들은위문제를명시적으로언급하고있지는않지만, 명세서에기재된종래기술은그것이출원전의어떤등록 ( 공개 ) 공보에의한것임이밝혀져있지아니한경우에도마치공지된기술인것처럼논리를전개하고있었다 11). 다만명확한기준을제시한것은아니었다. ⑵ 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결위대법원판결은위문제를정면으로다룬최초의판결로서, 구실용신안법제9조제2항에따라실용신안등록출원서에첨부한명세서에종래기술을기재하는경우에는출원된고안의출원이전에그기술분야에서알려진기술에비하여출원된고안이신규성과진보성이있음을나타내기위한것이라고할것이어서, 그종래기술은특별한사정이없는한출원된고안의신규성또는진보성이부정되는지여부를판단함에있어서같은법제5조제1항각호 ( 현행실용신 11) 박성수, 실용신안명세서에종래기술로기재한기술은특별한사정이없는한출원전공지기술로보아야하는지, 대법원판례해설제 59 호, 216 18

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 안법제4조제1항각호 ) 에열거한고안들중하나로보아야할것이다 라고판시하고있다. 위대법원판결의해설에의하면위와같이해석하여야하는이유에관하여, 특허출원명세서의발명의상세한설명에는 종래의기술 란을두고있고, 이것은그발명의배경기술 (background art) 에비교 대비하여야할선행기술에관하여그내용을구체적으로기재함과동시에그것에관련된문헌을원칙적으로문헌명으로기재하는것이다. 그런데명세서에있어서발명의상세한설명은당해발명을정확하게개시하는것을주목적으로하는것이지만, 한편으로는당해발명의특허가능성의이유를주장하여입증하는면도가지고있는것이다. 즉, 당해발명이어떠한이유에서특허성이있는것인지, 특히어떤이유로종래기술 ( 선행기술 ) 에대비하여진보성이있다고특허출원인이생각하여특허출원을하고있는것인지라고하는근거가이해되도록기재하는것이필요한경우가많다. 그기재는당해발명이특허를받을수있는것이라고하는주장을하는이유를제3자 ( 심사관을포함하여 ) 를설득하는역할도현실적으로는다하고있는것이라고말할수있다. ( 중략 ) 따라서이사건등록고안의명세서에종래기술로기재된기술은구체적으로어떻게공지되었다거나어떻게공연히실시된바있다거나 ( 실용신안법제5조제1항제1호 ) 혹은어떤간행물에기재된바있다거나 ( 같은항제2호 ) 하는등의기재가없는경우에도당연히공지기술로보아야한다 라고설명하면서, 다만, 예외적으로출원인이종래기술을기재하면서스스로비밀로유지하고있는기술을기재하면서출원고안이그보다도낫다는식으로명시하여공지기술이아니라는점을밝히고있는것과같은경우 ( 이런사정은원칙적으로종래기술란에적을사항이아니지만기재하여야할란을착각할수있을것이다 ) 에는단지기재하여야할란을착각하였다는사정만으로지나친불이익을줄수는없으므로공지기술로보지않는예외도있을수는있을것이다 라고하여위대법원판결에서판시하고있는특별한사정의한경우를예시하고있다 12). 12) 박성수, 앞의글, 216-219 19

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 ⑶ 입증책임어떤발명이특허발명의출원전에국내에서공지되었거나공연히실시되었다는사실이나국내또는국외에서반포된간행물에게재되었다는사실에관한입증책임은거절결정불복심판에서는특허청장이, 무효심판에서는심판청구인이부담한다. 그런데위대법원판결의취지에의하면, 명세서에기재된종래기술에대하여는일응출원인이그기술이위의경우에해당한다는사실을인정한것으로보고, 예외적으로출원인이그종래기술이공지기술이아니라는것을입증할책임이있다고보아야할것이다. 다. 우리나라특허청의심사지침심사지침은 심사의대상이되는출원의명세서중에종래기술로기재되어있는기술의경우출원인이그명세서중에서그종래기술이출원전에공지되었음을인정하고있는경우에는인용발명으로인용하여청구항에기재된발명의진보성을심사할수있다, 거절이유에인용하는선행기술은그선행기술의공지나공연실시또는반포성에의문이없는경우에한해인용하여야한다 고규정함으로써 13), 명세서에종래기술로기재되었다는이유만으로그기술이공지된것으로보아선행기술로인정하여진보성을판단하여서는안된다고하고있다. 그이유는명세서에출처를기재하지않는종래기술중에는특허법제29 조제1항각호에해당하는기술이외에출원인은알고있지만불특정인에게는공개되지않아서출원발명의신규성이나진보성판단시선행기술로사용할수없는기술이포함될수있다고보았기때문이라고이해된다고한다 14). 이에의하면명세서에기재된종래기술이공지, 공연실시, 간행물게재되었는지여부는여전히특허청장이나무효심판청구인이입증하여야한다. 그런데특허심판원은위 2004후2031 대법원판결에도불구하고 미국의경우명세서에간행물의출처를명시하여선행기술을기재하는것을의무화하고있고, ~ 에있어서 와같이기재하는청구범위의전제부구성을선행기술로추정하도록하 13) 심사지침서 - 특허 실용신안 - (2003), 특허청, 2415 및 5211 14) 이상철, 명세서의종래기술을선행기술로사용할수있는지여부, 지식재산 21 2006. 7., 79 20

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 고있어, 명세서에기재된선행기술을별도의증거자료없이공지기술로인정하는것이타당하나, 우리나라의경우 1 특허법에는선행기술기재에관하여의무조항이없어선행기술 ( 종래기술 ) 의기재가단순한권장사항에불과하고, 2 명세서에기재된종래기술을별도의증거자료없이공지기술로인정하면추후에는그기재를기피할우려가있고, 3 청구범위전제부구성을공지기술로보지않는특허법원 2000. 11. 16. 선고 2000허2453 판결과비교하여볼때형평에맞지않으며, 4 위대법원판결이전원합의체에의한판결이아닌점을고려 하여, 심사 심판에서위대법원판결을따르지않기로결정하였으며, 출원인이기재한 종래기술 을공지기술로인정할경우에는그종래기술이이건출원전에비밀준수의무가없는불특정인에게알려졌다는것을입증할만한별도의증거자료를의견제출통지및거절결정시첨부하도록결정하여, 현재의심사 심판기준을유지하도록하였다고한다 15). 라. 외국의경우 16) ⑴ 미국의경우출원인으로하여금당해특허출원과관련된선행기술을명시하도록 37 CFR 1.56을통해의무화하고있고, 37 CFR 1.104 ⑵에서도 심사관은출원인이정보공개서로제출한것을포함하여출원서에인용된모든선행기술자료를특허요건의판단자료로사용할수있다 고하고있어서, 출원인이명세서에기재한선행기술을신규성이나진보성판단자료로사용하는데아무런문제가없다. ⑵ 일본의경우 2002. 4. 17. 개정전특허법규정에의한심사특허법이나심사지침서에는아무런규정이없고, 심사실무상명세서중에종래기술로기재되어있는기술은출원인이그명세서중에서공지성을인정하고있을경우에는출원당시의기술수준을구성하는것으로서이를인용하여진보성판단의기초로하여왔다고한다 17). 15) 이상철, 앞의글, 77-78 16) 이상철, 앞의글, 79-80 을참고하였다. 17) 吉藤辛朔著, 熊谷健一補訂, 앞의책, 142 21

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 2002. 4. 17. 개정후특허법규정에의한심사위개정된특허법은제36조제4항제2호를신설하여, 명세서중발명의상세한설명의기재는그발명에관련된문헌공지발명중특허를받고자하는자가특허출원시에알고있는경우에는그문헌공지발명이기재된간행물의명칭기타그문헌공지발명에관한정보의소재를기재하도록규정하고있다. 또한심사지침서에서도명세서에기재된선행기술은그출원전에공지된선행기술을문헌명과함께기재한것이므로반포된간행물에기재된발명에해당된다고보아이를사용하여신규성이나진보성을판단할수있도록하고있다. 그러나일본심사관들로부터들은바에의하면, 여전히명세서에종래기술로기재되어있는기술에관하여명세서에그종래기술이기재된간행물의명칭기타정보의소재가언급되지않은경우가상당히있으며이러한경우에는위특허법개정전과실무가크게달라지지않았다고한다. 마. 문제의해결방안대법원판결과특허심판원의결정이서로달라혼란이예상된다. 이를해결하기위해서는, 명세서에선행기술기재를의무화하는제도는비록출원인의부담을가중시키는측면은있지만, 심사효율성제고에절대적인영향을미치고, 제3 자가발명을보다명확하게이해하는데유리한측면이있으며, 다른나라에서이미채택하고있는제도인점을감안하여빠른시일내에특허법에위제도를반영하는방법밖에없다고생각한다. Ⅴ. 기능식청구항의해석 1. 기능식청구항 (means-plus-function claim, step-plus-functi on claim, functional claim) 의의의 일반적으로기능식청구항이란 해당발명의요소로서필수적인구성또는공정의기재를생략하고그발명이달성하고자하는기능또는결과만을기재한청 22

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 구항 18), 청구항을이루는요소를구체적구성으로특정하는대신추상적으로어떠한기능을하는것이라는형태로표현한청구항 19), 다른기술적특정이기재됨이없이전적으로당해구성요소가기능에의해서만한정된청구항 20), 장치의구성을구체적으로특정하지아니하고오로지장치의기능이나효과만을기재하여어떠한기능, 작용, 효과를달성하기위한수단이라는형식으로표현한청구항 21) 을말한다. 2. 기능식청구항은적법한가? 특허청구범위의청구항에는발명이명확하고간결하게기재되어야하고, 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재되어야한다 ( 특허법제42조제 4항제2호, 제3호 ). 발명이명확하고간결하게기재될것 의취지는, 특허법제 97조가특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다고규정하고있음에비추어청구항에는명확한기재만이허용되는것으로서발명의구성을불명료하게표현하는용어는원칙적으로허용되지아니하며, 나아가특허청구범위의해석은명세서를참조하여이루어지는것임에비추어특허청구범위에는발명의상세한설명에서정의하고있는용어의정의와다른의미로용어를사용하는등결과적으로특허청구범위를불명료하게만드는것도허용되지않는다는것이고, 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재될것 이란, 출원발명에대한특허후에그특허청구범위에발명의구성에필요한구성요소를모두기재하지아니하였음을들어특허당시기재되어있지아니하였던구성요소를가지고원래기재되어있던듯이포함하여해석하여야한다고주장할수없음은물론, 청구항에기재된구성요소는모두필수구성요소로파악하여야하며일부구성요소를그중요성이떨어진다는등의이유로필수구성요소가아니라고주장할수없다는것을확인하는것으로보아야한다 ( 대 18) 정차호, 기능식청구항의해석에관한소고, 특허소송연구제 2 집 (2001), 197 19) 조영선, 특허법 (2006), 36 20) 윤선희, 특허법 (2003), 666 21) 석창목, 특허침해와균등론, 법조 2000. 5., 91 23

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 ). 기능식청구항은위규정에위반하지않고유효하다고볼수있는가? 개정된특허법이 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재될것 을삭제하였다하더라도 발명이명확하고간결하게기재될것 에위반되는것은아닌지의문제는여전히남는다. 원칙적으로청구항에기재된사항이그자체로하나의기술적수단이어야하므로그와같은기술적수단을다시기능적으로표현하는것은허용되지아니한다 22). 그러나발명의구성요소를상위개념으로표현할수있는적절한단어가존재하지아니하는경우에는기능식청구항의형태를취하지아니하면적절한범위의청구항을작성하는것이매우곤란하므로, 즉출원인은자신이의도하는바보다매우좁은범위로작성할수밖에없으므로, 기능식청구항형태로청구항을작성할필요가있다 ( 예를들면, 못, 나사, 와이어등을포괄하는상위개념을표현할수있는적절한단어가없으므로 부품 A와부품 B를고정적으로결합하는기능을하는수단 이라고청구항을작성한다 ). 반면에기능식청구항은보통추상적으로기재되기때문에발명의구성이불특정되고불명료하다고볼여지가많다. 이와같이기능식청구항은발명을모호하고애매한방법으로개념정의하기때문에명세서기재요건에위반될수있다는것과특허권자가자신이발명하거나명세서에서공개하였던것이상으로권리범위를주장할수있다는것이문제점으로지적된다 23). 우리특허법은기능식청구항이허용되는지에관하여명문의규정을두고있지않다. 특허청심사지침은, 청구항에기재된사항이특정기능을수행하기위한수단 (means) 또는공정 (step) 으로기재되어있으나이들수단또는공정에대응하는구체적인구성이발명의상세한설명에기재되어있지않은경우에는발명의상세한설명에의하여뒷받침되지않는것으로보아등록을거절하도록하고있는데 24), 이에의하면특허청실무는일정한상황아래에서는즉수단또 22) 조영선, 특허쟁송과당업자의기술수준, 저스티스통권 86 호 (2005), 66 23) 임호, 청구항의기능적구성요소는발명을한정하는가, 법률신문 2004. 12. 13.( 제 3322 호 ), 15 24) 심사지침서 - 특허 실용신안 - (2003), 특허청, 4126 24

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 는공정에대응하는신규의구체적인구성이발명의상세한설명에기재되어 있는경우에는기능식청구항을허용하고있다고할수있다 25)26). 나아가드물 겠지만수단또는공정이명세서의기재없이도통상의기술자가자명하게이 해할수있는것이라면역시기능식청구항이허용된다고할수있을것이다. 대법원은 1998. 10. 2. 선고 97 후 1337 판결에서, 특허청구범위에는발명의구성 을불명료하게표현하는용어는원칙적으로허용되지아니하고, 발명의기능이나 효과를기재한이른바기능적표현도그러한기재에의하더라도발명의구성이전 체로서명료하다고보이는경우가아니면허용될수없다고판시하여 ( 청구항제 1 항은올리고뉴클레오티드에대하여화학적성질을나타내는포괄적개념의기능적 표현만으로정의한것인데, 실시례등발명의상세한설명을참작하더라도위특 허청구범위에기재된뉴클레오티드가특정되지아니하여, 결국구성이전체로서 명확하지아니하고발명의상세한설명에의하여뒷받침되지아니하는광범위한 권리범위를청구하는것이되므로, 이사건출원발명은그특허청구범위의기재가 특허법제 42 조제 4 항에위배되어특허를받을수없다는취지로판단하였다 ), 예외 적으로기능식청구항을유효한것으로인정할수도있는여지를남게놓았다가, 그후 2001. 6. 29. 선고 98 후 2252 판결에서등록고안이인용고안에비하여진보성 이인정되는지를판단함에있어, 등록고안의청구범위의기재가기능적표현인경 우명세서본문과도면의기재를참고하여실질적으로그의미내용을확정하여야 한다고함으로써, 기능적청구항을유효한것으로인정하고있다 27). 25) 미국특허법제 112 조는 조합 (combination) 청구항 { 단일수단청구항 (single means claim) 이아니어야한다 ) 에있어서는구조나재료, 역할을수단과기능의표현으로갈음할수있다. 다만그와같은수단과기능은발명의상세한설명에나타난구조, 재료, 역할또는그와균등의관계에있는것만을의미하는것으로본다 고규정하여, 명문으로기능식청구항의유효성을인정하고있다. 26) 일본특허청의 2003 년개정심사기준은, 발명의범위가명확한지여부는다음과같이판단하는바, 즉당업자가출원시의기술상식을고려하여청구항에기재된당해물건을특정하기위한사항으로부터당해기능 특성등을갖는주지의구체적인물건을상정할수있는경우에는발명의범위가명확하고, 한편당해기능 특성등을갖는구체적인물건을상정할수없는경우에도, 1 당해기능 특성등에의한물건의특정이외에는명세서또는도면에기재된발명을적절하게특정하는것이불가능하다고이해될수있고, 2 당해기능 특성등을갖는물건과출원시의기술수준과의관계를이해할수있는경우에는발명의범위가명확하지않다고할수없다고한다 { 竹田和彦, 特許の知識 ( 제 8 판, 2006), 216}. 27) 기능식청구항을제한적으로인정하여야하는구체적인이유에관하여는임호, 앞의글, 15 에상세히설명되어있다. 25

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003 후 2089 판결은기능식청구항이라고명시하고 있지는않지만, 특허발명의특허청구범위가청구항의기재만으로는기술구성을 알수없거나설사알수는있더라도그기술적범위를확정할수없는경우에는 특허청구범위에발명의상세한설명이나도면등명세서의다른기재부분을보 충하여명세서전체로서특허의기술적범위내지그권리범위를실질적으로확 정하여야할것이라는확립된판례이론 ( 대법원 1991. 11. 26. 선고 90 후 1499 판 결, 2004. 2. 13. 선고 2003 후 113 판결등 ) 을내세우면서, 이사건특허발명 ( 한영 혼용입력장치에적용되는한 영자동전환방법 ) 의독립항인제 1 항 28), 제 16 항, 제 21 항발명은모두구체적인구성만으로기재된것이아니라특정의단계적인 기능이나작용을기재하는등의사정으로그권리범위를명확하게확정하기어 려운면이있으므로이사건제 1 항, 제 16 항, 제 21 항발명및위각발명을인용 하여한정하고있는종속항들이이사건특허발명에앞서출원된발명과동일한 지여부를판단함에있어서는그명세서와도면에기재된실시예를비롯한구체 적인구성등을고려하여권리범위를파악하여야할것이라고판시하였다. 결국대법원도기능식청구항은그구체적인수단또는공정이명세서에의 하여뒷받침되어야유효한것으로인정하고있다. 특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005 허 7354 판결 ( 상고 ) 은, 기능적표현은그러한 기재에의하더라도발명의구성이전체로서명료하다고인정되는경우 라고함 은, 1 종래의기술적구성만으로는발명의기술적사상을명확하게나타내기 어려운사정이있어청구항을기능적으로표현하는것이필요한경우, 2 발명 의상세한설명과도면의기재에의하여기능적표현의의미내용을명확하게 확정할수있는경우를가리킨다고판시하였다 29). 특허법원 2006. 10. 12. 선고 28) 그내용은 한영혼용입력장치에적용되는한영자동전환방법에있어서, 분리자가입력될때까지입력된키에상응하는어절을생성하는제 1 단계 ; 상기제 1 단계에의해생성된어절에대하여한 영모드의판정을수행하는제 2 단계 ; 및상기제 2 단계에서판정된결과에따라상기어절의문자표현을전환하는제 3 단계를포함하여이루어지는것을특징으로하는한영자동전환방법 이다. 29) 나아가위판결은, 기능적표현만으로되어불명확한독립항을오로지종속항에서부가또는한정하고있는구성요소만으로이루어진것으로보충 한정하여유효하게해석하는것은위법하여허용될수없다고하면서, 그이유로첫째, 특허법제 42 조제 5 항, 특허법시행령제 5 조는청구항기재에있어다항제를채택하고있는바, 다항제아래에서각청구항은독립항이든종속항이든상호독립되어있어청구항마다독자적인권리범위를가지므로, 특허요건도청구항별로따로구비하여야하고기재 26

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 2005허10596 판결 ( 상고기각으로확정 ), 특허법원 2005. 12. 2. 선고 2005허1042 판결 ( 확정 ), 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2004허6897 판결 ( 확정 ), 특허법원 2003. 6. 5. 선고 2002허4682 판결 ( 상고기각으로확정 ) 도위와같은일정한상황아래서기능식청구항을유효한것으로인정하고있다. 3. 기능식청구항의권리범위가. 다만이와같이기능식청구항이허용된다고하더라도그권리범위는청구항에기재된기능을수행하는모든구성을포함하는것이아니라명세서나도면에기재된구체적실시례내지그균등물 ( 통상의기술자가위실시례에기초하여용이하게실시할수있는범위 ) 에한한다고해석하여야한다. 왜냐하면만일청구항에기재된기능을수행하는모든구성을포함하는것으로해석한다면특허권자가출원당시에전혀인식하지못한물건이나방법에도, 다시말하면명세서에구체적으로개시하여특허권을주장하려하였던발명의내용과는현저히다른물건이나방법에도특허권의효력이미치게되어불합리하기때문이다. 위특허법원 2005허7354 판결도기능식청구항의권리범위는청구항의기재와발명의상세한설명및도면에의하여명확히확정할수있는구성만을포함하는 불비여부도청구항별로따로판단하여야하며, 또한, 다항제하에서종속항은독립항의구성을모두포함하면서이를부가또는한정하여구체화한청구항을가리키므로, 단순히기능적표현만있을뿐독자적으로명확한발명으로서의구성요소를갖지못한독립항은이미독립항이라고볼수없고, 독립항에서부가또는한정할대상을찾을수없게된종속항도더이상종속항이라고볼수없게되며, 만일, 기능적표현만으로되어스스로의의미있는구성을갖지못한텅빈독립항이오로지종속항에의하여비로소부가또는한정된구성들로보충되어유효하게될수있다고해석하게되면, 독립항의권리범위가종속항들의권리범위와똑같아지거나, 심지어는여러개의하위종속항을가지는독립항이오히려하위종속항들보다권리범위가좁아지게되는모순이발생하는바, 결국, 위와같은해석은특허법이다항제를채택한취지에정면으로어긋날뿐만아니라, 청구범위가독립항과종속항으로기재된발명에있어서독립항과종속항의관계를무너뜨리고청구항들상호간의권리범위를모호하게함으로써전체청구범위의해석을불명확하게하므로허용될수없다는것과, 둘째, 기능적청구항의의미내용을발명의상세한설명과도면의기재에의하여확정할수있지만, 이는아무런제한없이허용되는것이아니라, 청구항의기재방식이특허법제 42 조제 4 항에규정된청구범위기재방식에위반되지아니하는경우에한하여제한적으로허용되는것이므로, 기능적표현만으로된독립된청구항이이를뒷받침하는발명의상세한설명과도면을참조하여해석하더라도구성이명확하지아니하여결국, 종속항에서부가 한정된구성만으로이루어졌다고해석할수밖에없는경우라면, 그러한독립항은이미발명의필수적구성요소들이명확하고간결하게기재되었다고볼수없어특허법제 42 조제 4 항제 2 호의규정에위반된다고보아야한다는것을들고있다. 27

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 것으로한정하여해석되어야한다고하였고 30), 또한위특허법원 2005허1042 판결도기능식청구항의권리범위를이와같이한정하여확인대상고안과대비하고있다. 따라서기능식청구항에있어서는침해대상물이문언침해에해당한다고하더라도즉침해대상물이기능식청구항과기능이동일하다고하더라도바로특허침해라고할수없고, 오히려그권리범위를청구항의문언보다축소하여명세서나도면에나타난구체적인실시례또는그등가물에만한정하는해석을하여야하는데 31), 이를역균등론 ( 제한적균등론, 소극적균등론이라고도한다 ) 이라고한다. 나. 만일기능식청구항에서그구체적인수단또는공정이명세서에명시적으로기재되어있지도아니하고명세서전체의기재에의하더라도통상의기술자가그구체적인수단또는공정을자명하게상정할수도없을경우, 특허침해사건이나권리범위확인사건에서그특허청구범위의권리범위를인정할수있을까? 대법원은권리범위확인사건에서 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결이특허청구범위의기재나발명의상세한설명 ( 기타도면의설명 ) 에의하더라도특허출원당시발명의구성요건의일부가추상적이거나불분명하여그발명자체의기술적범위를특정할수없는때에는특허권자는그특허발명의권리범위를주장할수없다고한이래, 대법원 1985. 3. 26. 선고 83후106 판결, 1989. 3. 28. 선고 85후 109 판결, 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 ( 위판결은나아가특허발명의기술적범위를특정할수있는지여부는당사자의주장이없더라도법원이직권으로살펴판단하여야한다고한다 ) 등이같은취지로판시하고있고 32), 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결, 1985. 4. 9. 선고 80후39 판결은실시불가능하다는이유로권리범위를인정하지아니하고있다. 이에따르면기능식청구항이위와 30) 위특허법원 2005 허 10596 판결은, 청구항제 1 항의 관접하고 는 관을다른연결부재와접속한다 는일반적인의미로해석될수있다고하면서, 이러한매우포괄적이고다의적이어서구체적인의미가불명료한기능적표현을명세서와도면의기재를참고하여 나사결합 하는것으로한정하여해석하고있다. 31) 일본의판례들도같은입장을취하고있는데, 그내용에관하여는增井和夫, 田村善之, 특허판례ガイド [ 第 3 版 ], 159-161 참조 32) 특허법원 2006. 1. 26. 선고 2005 허 1684 판결등도같은취지로판시하고있다. 28

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 같은경우에해당한다면특허침해사건이나권리범위확인사건에서그등록무효의 확정여부에관계없이권리범위 ( 기술적범위 ) 를인정할수없다. 4. 개정된특허법개정된특허법은제42조제6항으로 특허청구범위를기재할때에는보호받고자하는사항을명확히할수있도록발명을특정하는데필요하다고인정되는구조 방법 기능 물질또는이들의결합관계등을기재하여야한다 는규정을신설함으로써기능식청구항의유효함을뒷받침하고있을뿐아니라기능식청구항이허용되는범위가보다넓어지게될여지가있다. Ⅵ. 파라미터발명의특허청구범위의해석 1. 파라미터 (parameter) 발명의의의파라미터발명이란, 일반적인수치한정발명 ( 발명의구성요건중예컨대온도나배합비율과같이일정한범위를가지는구성요소에관하여수치를한정한발명 ) 에비해서새롭게창출한물리적, 화학적또는생물학적특성값 ( 파라미터 ) 또는새롭게도출한복수의변수사이의상관관계를이용하여발명의구성요소를특정한발명을말한다 33). 미국에서는 fingerprint claim이라고도한다. 최근들어고분자재료, 시멘트재료, 세라믹재료, 합금, 유리등의기술분야에서는파라미터발명에의한출원이증가하고있는추세라고한다 34). 간단한예로 500 C 에서 3시간방치후굴곡강도가 80kg / cm2이상인지르코니아계내열성재료 를들수있고, 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결, 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결도파라미터발명을대상으로하고있다. 33) 특허재판실무편람, 특허법원 (2002), 98 은, 파라미터발명을수치한정발명의한종류중발명특정사항에동일기술분야에서사용빈도가낮은물성 특성등의수치한정을포함하는발명으로서, 명세서에파라미터의정의, 측정방법내지기술적의의가명확하게기재되어있어야한다고설명하고있다. 34) 이재웅, 수치한정발명과파라미터발명, 특허와상표 2003. 1. 5. 자 (562 호 ), 5 29

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 파라미터를사용한청구항은, 1 생체물질, 천연물질과같이실체는확인할수있으나구조를파악하기어려워서구조에의해서특정하는것이곤란한경우나고분자재료, 시멘트재료, 세라믹재료, 합금, 유리등과같이출발물질이특정되어있어도그반응생성물의구조가복잡하여용이하게특정할수없는경우 ( 이경우얻어지거나생성된물질에대한복수의파라미터를조합하여기재함으로써그물질을특정할수있다 ), 2 구조만에의하여특정하려할때종래의것과기술적으로구별되지않는경우 ( 예를들어, 일반적인폴리에틸렌과고밀도폴리에틸렌에관하여보면양자는에틸렌단위가반복되어있는동일한구조이지만재료의성질은여러가지면에많은차이가있는데새롭게얻어진고밀도폴리에틸렌을특정하려면파라미터를사용할수밖에없다 ) 등에주로사용된다 35). 2. 파라미터발명은특허법제42조제4항제2호, 제3호에위반되는것은아닌가? 파라미터발명은수치한정발명과해석원리가비슷한면이많이있고, 기능식청구항의일종으로파악하는것은적절하지아니하나, 명세서기재요건을충족하는지에관하여는기능식청구항과유사한면이많다. 따라서이러한관점에서앞에서본기능식청구항에관한해석을파라미터발명에도적용하면, 파라미터가 1 표준적인측정방법에의해정량적으로정해질수있는것이거나, 2 당해기술분야에서당업자에게관용되고있는것이거나, 3 관용되지는않더라도그정의나시험 측정방법이당업자에게이해될수있는것이라면, 파라미터로특정하고있는구체적인물질또는제조방법의외연이불명확하다고할수는없으므로, 이러한파라미터발명은특허법제42조제4항제2호, 제3호에위반된다고할수는없다. 개정된특허법제42조제6항은이와같이판단함에일부뒷받침이될수있다. 반면에파라미터가위 1 내지 3에해당하지않는다면그파라미터발명은특허법제42조제4항제2호, 제3호에위반된다고하지않을수없다 36). 35) 위대법원판결들과이재웅의앞의논문참조 36) 일본의심사기준 명세서및특허청구의범위 에관하여는竹田和彦, 特許の知識 ( 제 8 판, 2006), 161 참조 30

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 3. 파라미터발명의특허청구범위의해석및권리범위파라미터발명이명세서기재불비에해당하지않는다면특허청구범위중물질의성질또는특성을나타내기위하여파라미터를사용하여한정하고있는부분도발명의구성요소로보아야한다. 따라서이와같이파라미터로한정하고있는부분도파라미터발명이신규성및진보성이있는지여부를판단함에있어선행의공지기술과대비하여할구성으로보아야한다. 대법원 2004. 4. 28. 선고 2001후2207 판결도, 성질또는특성등에의하여물건을특정하려고하는기재를포함하는출원발명의신규성및진보성을판단함에있어서그출원발명의특허청구범위에기재된성질또는특성이발명의내용을한정하는사항인이상, 이를발명의구성에서제외하고비교대상발명과대비할수없다고하면서, 출원발명의제1구성 37) 만으로는출원발명이목적으로하는물질을얻을수있다고볼수도없고, 더구나출원발명의제2구성 38) 역시원고가출원발명을출원하면서보호를받고자하는사항으로서제1구성과함께그특허청구범위에기재한사항임이명백한바, 이러한사정을위에서본법리와함께고려하면, 제2구성은발명의대상인인광체입자의성질또는특성을표현하고있기는하지만제1구성을한정하면서발명을특정하고있는사항이라고봄이상당하므로, 출원발명의진보성을판단함에있어서비교대상발명과대비하여야할구성에해당한다고판시하였다 39). 파라미터발명의권리범위는명세서에기재된구체적인실시례에만한정되는것이아니라, 특허청구범위에기재된파라미터를나타내는모든물질그리고이와같은성질또는특성을가진모든물질에미친다고해석한다. 이점에서기능식청구항의경우와는차이가있다. 이와같이권리범위가넓은대신공지의 37) 그내용은 거의투명한연속상의산화물피복층 ( 被覆層 ) 내에본질적으로완전히봉입되고, 습도 - 가속된감쇠에민감한전기발광성인광체입자를포함하며 이다. 38) 그내용은 상기봉입된인광체입자는피복되지않은인광체입자의초기전기발광명도와같거나그명도의약 50% 이상인초기전기발광명도를가지며, 상대습도 95% 이상의환경에서 100 시간작동시킨후보유되는발광명도의백분율이, 작동온도, 전압및진동수가거의같은상태에서 100 시간작동시킨후보유되는고유한명도의약 70% 이상인것을특징으로하는 이다 39) 파라미터발명의신규성및진보성에관한보다상세한내용은拙稿, 성질또는특성등에의하여물건을특정하는발명, LAW & TECHNOLOGY 2007. 1., 114-115 참조 31

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 물질이나공지기술을포함하고있을가능성이많아신규성이나진보성이부정 될위험은한층높다. Ⅶ. BM 발명에서의특허청구범위의해석 1. BM발명의의의영업방법에관한발명 (Business Method Patent, 이른바 BM발명 ) 이란사업아이디어와컴퓨터및네트워크등의통신기술이결합된형태또는사업아이디어에정보시스템을결합한형태로서그실시를위하여영업방법에대한아이디어를소프트웨어또는하드웨어에의하여실현하는논리단계가필요한발명 ( 인터넷기반기술을토대로한사업방법을인터넷을통하여구현하는프로세스에관한발명 ) 을말한다. 2. BM발명에서의진보성인정 BM발명의경우일반특허발명에서의진보성보다높은정도가필요한지, 아니면영업방법과컴퓨터기술내지인터넷기반기술이결합되었다는특징을고려하여일반특허발명에서의진보성보다낮은정도로도충분한지, 그것도아니면일반특허발명과동일한기준으로진보성여부를판단하면되는것인지에관하여도많은논란이있다. 이에대하여김원오교수는, BM발명의효과의현저성판단에있어서영업방법분야는본질적으로점진적진보를본질로하고있어혁신적진보를요구하기어렵다는점에서효과의현저성을엄격하게판단하여서는곤란하고, 따라서일반발명과동일한잣대로진보성의정도를판단하는것이바람직한지의문이며, 또한, 그본질상기술적효과가아니라경영상, 경제상비용효과등이현저한경우에도효과의현저성을인정할것인가하는문제도제기되고, 통상진보성을판단하기위한객관적또는 2차적인요소로는상업적인성공, 오랫동안그해결의필 32

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 요성이요구되어왔으나해결하지못했다는것, 다른발명자의실패등을드는바, BM발명에서도위와같은사정이진보성인정에많은영향을미친다고하여야할것이라고주장한다. 그리고그한예로미국의 CAFC가 Amazon.com v. Barnesandnoble.com 판결에서 한번의행위에의한주문방법 (single-action ordering method) 은오랫동안해결의필요성이있었으나해결하지못한문제를해결하였다는점을진보성이있음을인정할수있는객관적사실요소로인정하였음을들고있다 40). 이에대하여, 미국의영업방법특허개선법안의제안성명은, 위주문방법등을예로들면서, 의회는과학과유용한기술의발전을장려하기위하여발명자들에게그들의발명에대하여배타적권리를부여할권한을갖고있는데, 겉으로보기에명백히진보성이없는그러한발명을한자에게특허를부여하여보상한다는것은위헌법의표준을충족하는것이라고보기어렵고, 사실그러한일은혁신을장려한다기보다는시장에서의경쟁을완전히배제하는반대의효과를가져온다고한다. 일본의경우 2000. 10. 발표한컴퓨터소프트웨어관련발명의심사기준도상업적성공과이에준하는사실은진보성존재의확인역할을하는객관적사실로서참작할수있도록명시하고있다. 다만, 출원인의주장 입증에의하고, 이사실이청구항에관한발명의특징에기초한것이어야하며, 판매기술및선전등그것이외의원인에의한것이아니어야한다는전제도명기하고있다. 3. 진보성및권리범위인정정도에관한우리나라하급심판결의입장특허법원 2006. 8. 24. 선고 2005허9435 판결 ( 확정 ) 은, 영업방법발명에진보성이인정되기위해서는영업에관한아이디어에기존의사고를뛰어넘는독창성이인정되거나적어도이를구현하기위한구체적기술구성에진보성이있어야한다. 또한, 통상적으로컴퓨터프로그램분야에서는특정한과제를해결하기위한알고리듬이개시되어있으면당업자는그이상의상세한기술개시없이도나머지의기술상문제를해당분야에서상용되는기술적논리부여를통하여손쉽게 40) 김원오, 인터넷비즈니스모델의특허적격성에관한연구, 창작과권리 2002 년봄호, 80 33

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 추론할수있는경우가많으므로, 앞서본 구체적기술구성 에진보성이인정되기위해서는과제해결을위한알고리듬을구성하는함수나명령에선행기술에서는찾아보기어려운독창성내지진보성이인정되어야하고, 단지선행기술에의하여개시된알고리듬등공지의기술구성을단순결합한것만으로는다른기술분야에비하여진보성을인정받기가한층어렵다 고하였다 41). 또한서울중앙지방법원 2003. 3. 24. 자 2002카합3054 결정 ( 항고기각되어확정 ) 은, 인터넷을이용하여구현되는사업방법이나사업형태에관한이사건아이디어와같이이른바비즈니스모델에대하여부여되는특허의대부분은그이전에발명되거나사용되던영업방법을참조하여그결함을제거하거나보완함으로써개발된다는특징이있는점, 일반적인특허에있어서는많은경우대체기술이있고특허기술이적용되는범위도적은반면, 영업방법에관한발명은그발명이속한서비스업분야에있어서과도한독점을발생케할가능성이높고, 이러한독점에의하여경쟁회사들간의경쟁질서의순간적인붕괴, 시장의균형이나질서의훼손등을초래할수있는점등특수한사정이있음을고려하여영업방법에관한발명의성립이나그신규성, 진보성등이인정되는지여부에관하여는통상의특허발명보다신중하고엄격한기준에의하여심사할필요가있다고할것이다 라고하였다. 한편서울중앙지방법원 2003. 4. 4. 자 2003카합322 결정 ( 항고취하되어확정 ) 은 BM특허의특허청구범위를해석함에있어서는 BM특허라는기술분야가개발되어특허출원되기시작한것이비교적최근이라는점을감안하더라도 BM특허를무분별하게허용한다면급속한인터넷또는전자상거래분야의기술개발속도에비추어전자상거래의발전또는공정한경쟁이저해될우려가있으므로되도록엄격하게해석함이상당하다고할것이다 라고하면서, 특허청구범위는자동판매기를이용한광고운영시스템전반에미치는것으로볼수는없고, 청구항에기재된각사항을구성요소로하는자동판매기를이용한광고운영시스템에한정되는것으로청구항의문언에따라엄격하게해석하여야한다 고하였다. 서울중앙지방법원 2004. 10. 7. 선고 2003가합38530 판결 ( 확정 ) 도같은취지이다. 41) 위판결에대한해설인조영선, BM 발명의진보성판단, 지적재산권 2006. 9., 49-50 은 BM 발명의진보성판단과통상의기술자의기술수준과의상관관계에대하여설명하고있다. 34

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 Ⅷ. Product by process claim 1. 발명의카테고리특허법제2조제3호는발명을 물건의발명, 방법의발명, 물건을생산하는방법의발명 으로나누고있다. 어떠한발명이특허법상물건의발명에속하는지방법의발명에속하는지는단순히발명의명칭이나표현형식만에의하여결정되는것이아니고발명의실체를구성하는요소에의하여정하여진다 ( 대법원 1992. 5. 12. 선고 91후1052 판결, 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결등참조 ) 42). 위대법원 91후1052 판결은특허청구범위가비록의약의제조방법형식으로표현되어있다고하여도그제조방법을구체적으로명시하지못하고있으므로의약그자체의발명으로볼수밖에없다고하였다. 2. Product by process claim의의의 물건의발명 은보호받고자하는사항이물건그자체임이분명하므로물건의발명의특허청구범위는그구성을직접특정하는방식으로기재하여야한다 43). 그러나물건의발명의청구항이면서도청구항에기재되어있는하나이상의구성이그것을제조하는방법이나수단을사용하여표현된경우가종종있다. 이를 Product by process claim, 방법적형식으로기재한물건에관한청구항, 방법의형태로물건을특정한청구항, 物의발명을製法的으로표현 ( 표시 ) 하는청구항이라고부른다. 다시말하면 Product by process claim이란청구항의마무리는물건으로되어있으면서도그물건의구성을나열하는대신그물건을얻기위한과정이나방법을서술함으로써그물건을특정하는형태의청구항을말한다 ( 예를들어 ~ 방법으로제조된물건 ~ 장치로제조된물건 이라고표현된다 ). 42) 박정화, 확인을구하는실시발명이물건의발명이기는하지만, 대법원판례해설 2004 년하반기 ( 통권제 53 호 ), 338-339 43) 박정희, 물건의발명의특허청구범위에제조방법에의하여물건을특정하려는기재가포함되어있는경우, 대법원판례해설 2006 년상반기 ( 통권 62 호 ), 203 35

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 3. Product by process claim 형식의특허청구범위기재가인정되는지여부화학이나생명공학분야에서특정한방법을통하여신규성과진보성이있는새로운물질을발명하였으나발명자도그물질의구조적특성을규명하지못하는경우가있는데, 이경우에는그제조방법을기재하여물질을특정함으로써특허청구범위를작성할수밖에없으므로 Product by process claim이필요하게된다. 따라서이와같이발명자가발명의구성을특정하거나표현할다른적절한방법이없는경우예외적으로 Product by process claim이인정될수있다 44). 그런데방법의발명에서는제3자가동일한물건을얻더라도그방법을조금만변경하면특허권침해로인정되기어려운반면, 물건의발명에서는제3자가어떤과정을거쳐그물건을얻는지에관계없이물건만동일하면특허권침해로인정되므로, 특허권자로서는방법특허보다는물건특허를보다선호하게되고, 이에따라물건의발명형식으로청구항을작성하되물건의발명일경우신규성및진보성심사에서받게될불리함을극복하기위하여청구항에물건의구성을나열하면서중간에방법표현을삽입하는경우가허다하게발견된다. 앞에서본바와같은필요성에도불구하고 Product by process claim 형식의특허청구범위기재를무한정인정한다면경우에따라서는특허발명의권리범위가명확하지않게되는결과를초래할우려가있다. 그러므로우리나라특허청심사지침은, Product by process claim은특허를받고자하는물건의구성을적절히기재하기어려운경우 ( 신규한물건등 ) 에한하여예외적으로인정한다고규정하고있다 45). 미국, 유럽, 일본의실무도마찬가지이다. 44) 조영선, 제조방법의형태로특정된물건의청구항을둘러싼법률문제, 한국정보법학회 2007. 2. 13. 사례연구회발표, 7 45) 심사지침서 - 특허 실용신안 - (2003), 4139, 심사지침은이어서물건의구성을용이하게기재할수있음에도물건의구성을기재하지않고방법적으로기재한경우에는물건의구성이기재되지않은것으로하여특허법제 42 조제 4 항위반으로거절이유를통지한다고규정하고있다. 36

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 4. 특허성판단에있어서 방법 이고려되는지여부 Product by process claim에있어서물건을규정하는 방법 에주목한다면비록선행기술에동일한물건이존재한다고하더라도그물건을얻는동일한 방법 이공지되어있지않은이상당해청구항은신규성이있고경우에따라진보성도인정받을수있을것이며, 반면에 Product by process claim의본질을 물건 이라고본다면비록당해청구항과다른방법에의한것이라도그와같은 물건 이공지되어있는이상당해청구항은신규성을인정받을수없다 46). 우리나라특허청심사지침은, 방법적형식으로기재한물건에관한청구항에있어서보호받고자하는권리는방법이나장치가아니라물건자체로해석되므로진보성등에대한판단대상은물건이다. 따라서심사관은신규성이나진보성판단등에있어그방법이나장치가특허성이있는지여부를판단하는것이아니라그러한방법으로제조된 물건자체 의구성이공지된물건의구성과비교하여진보성등이있는지여부를판단하여특허여부를결정한다 고규정하고있다 47)48). 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결은, 물건의발명의특허청구범위는특별한사정이없는한발명의대상인물건의구성을직접특정하는방식으로기재하여야하므로, 물건의발명의특허청구범위에그물건을제조하는방법이기재되어있다고하더라도그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는이상당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는이를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다고판시하였 46) 조영선, 앞의글, 8 47) 심사지침서 - 특허 실용신안 - (2003), 특허청, 4139-4140 48) 조영선, 앞의글, 9-10 에의하면, 일본의특허심사기준은 청구항중에제조방법에의하여생산물을특정한기재가있는경우에도그기재는최종적으로얻어진생산물자체를의미하는것으로해석하여야한다. 따라서청구항에기재된제조방법과다른방법에의해서도동일한생산물의제조가가능하고그러한생산물이이미공지되어있다면그청구항의발명은신규성이부정된다 고하고있고, 미국의심사실무지침서 (MPEP) 도 Product by process claim 이방법에의하여특허청구항을한정하고있다하더라도특허가능성은물건그자체에기초하여판단되어야하며, Product by process claim 에기재된물건이선행기술에의한물건과동일한이상비록그것이다른방법에의하여제조되었다하더라도신규성이인정되어서는아니된다 고하고있다고하는바, 우리나라의심사지침과같은입장이다. 37

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 다 49). 앞에서본바와같이 Product by process claim은발명자가발명의구성을특정하거나표현할다른적절한방법이없는경우예외적으로인정될뿐인바, 이는제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이있는경우라고할수있는데, 그렇다면제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는경우 ( 위대법원판결의사안의경우 ) 에는 Product by process claim이인정될수없는경우이므로제조방법을고려함이없이물건으로특정되는발명만을선행기술과비교함은당연하다고할수있다. 그러므로위대법원판결을다른각도에서해석하면, 발명의구성을특정하거나표현할다른적절한방법이없어서제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는경우즉 Product by process claim이인정되는경우에는신규성및진보성인정여부를판단하기위해제조방법을고려할수있음을의미하고있다. 위대법원판결에대한재판연구관의판례해설도, 바이오테크놀로지분야라든가, 고분자, 혼합물, 금속등의화학분야에서와같이어떠한제조방법에의하여얻어진물건을그구조나성질로직접적으로특정하는것이곤란한경우가있을수있으므로, 그와같이제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는특별한사정이있는경우에는그와같은제조방법을포함하여당해특허발명의진보성유무를판단하여야한다고한다 50)51). 이점에서위대법원판결은위심사지침과동일하다고할수없다. 5. 침해여부판단에있어서 방법 이고려되는지여부제3자의실시형태가 Product by process claim의권리범위에속하여특허권을침해하는것인지여부를판단함에있어서방법을물건의구성에포함하여해석할것인가에관하여는아직우리나라판례가없다. 49) 특허법원 2006. 10. 11. 선고 2005 허 10831 판결 ( 상고 ) 도같은취지이다. 50) 박정희, 앞의글, 206 51) 일본의 Product by process claim 에관한판결인동경고등재판소 2002. 6. 11. 판결은 그발명에관하여특허요건이되는신규성또는진보성을판단하는경우에있어서는당해제법요건에관하여는발명의대상이되는물건의구성을특정하기위한요건으로서어떤의미를가지는가하는관점으로부터검토하여그것을판단할필요는있으나, 그이상으로그제조방법자체로서신규성또는진보성등을검토할필요는없다 고한다. 이에관한해설은中山信弘 相澤英孝 大渕哲也編, 비교특허판례연구회역, 특허판례백선 (3 판 ), 444-449 참조. 38

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 일본의경우그제조방법에한정하지않고물건으로서의동일범위에미치는것이원칙이라는취지의판결과그제조방법을포함하여물건의발명의구성을한정적으로해석하는것이원칙이라는취지의판결이모두있다 52). 그러나전자에해당한다고보는동경지방재판소 2000. 9. 29. 판결은 일반적으로특허청구범위가제조방법에의하여특정된경우라하더라도특허의대상은물건이기때문에그권리범위도그방법에의하여제조된물건에한정된다고해석할필연성은없다. 다만, 당해특허청구범위에기재된방법에의하여제조된물건만으로권리범위를한정하여보아야할특수한사정이있는경우에는그러하지아니하다 고하고, 후자에해당한다고보는동경지방재판소 2002. 1. 28 판결은 이사건발명의권리범위는구성요건 F에기재된방법에의해서제조된물건에한정된다. 그러나물건에관한특허청구범위에방법이기재된경우그것이물건의구조내지성질만으로는발명의목적인물건을특정하기에충분하지않아서부득이사용된경우라면예외적으로특허청구범위에기재된제조방법으로그권리범위를한정하는것이적절하지아니한경우가있다 고하여, 원칙적인면에서는서로다르게판시하고있으면서도각각예외를인정하고있음으로인하여양자의입장이많이접근하고있음을알수있다. 미국의경우도 CAFC의 1991년의 Scripps 판결은 모노클로날항체를이용하여혈액응고유전인자인 FactorⅧ:C를정제, 농축하는방법 에관한사건에서생성된물건이동일한이상특허침해를구성한다고판시한반면, CAFC의 1992년의 Atlantic Thermoplastics 판결은 충격흡수용신발깔창을만드는방법 에관한사건에서비록제조된신발깔창이이사건특허의물건과같다고하더라도제조방법이다르므로특허침해가아니라고판시하였는데, 이와같이상반된판결중어느하나를 Product by process claim의해석에관한일반적, 절대적기준으로삼기는어렵다. 그이유는전자는제조된물건을구성의형태로표현하기곤란한유전자관련발명에관한것이었고, 후자는발명자가선행기술로인하여등록이거절되는것을피하기위하여청구항에방법을가미하여 Product by process claim을구성한것으로보이는사정이있었기때문이다 53). 52) 전자의경우권리범위가넓어지고, 후자의경우권리범위가좁아진다. 53) 조영선, 앞의글, 12-13 39

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 특허성판단의경우와침해여부판단의경우권리범위를달리해석하는것은일관성이없어서바람직하지아니하므로동일하게해석함이타당할것이다. 그러므로위대법원 2004후3416 판결이있는이상그에따라발명의구성을특정하거나표현할다른적절한방법이없어서제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는경우에는제조방법을포함하여물건의발명의구성을한정적으로해석하고, 그렇지아니한경우에는제조방법의한정없이물건자체를권리범위로인정함이원칙일것이다. 다만후자의경우에는발명자가선행기술로이미존재하는동일한물건에의해당해특허의등록이거절되는것을피하기위하여특정한방법으로물건을제조하는것이고유한기술적효과를가진다는점을나타내기위한경우가많을것이므로, 이러한사정을반영하여특허청구범위에기재된방법이외의방법으로물건을제조, 사용하는행위는침해를구성하지않는다고하여야할것이다 ( 출원과정에서출원인이위와같은사유로특허청구범위를보정한것이라면출원경과금반언의원칙에의하여특허발명의권리범위가방법의한도로제한될수있음은물론이다 ) 54). Ⅸ. 청구항중 포함하는 의해석 1. 포함하는 의해석에관한일반적인설명청구항은하나의문장으로이루어지는데, 미국의경우청구항은전형적으로전제부 (preamble, 도입부라고도하고젭슨형청구항에서의전제부와는다른의미이다 ) 와연결부 (transition) 및본체부 (body, 구성요소부 elements라고도한다 ) 로구성된다. 연결부에는개방형의 comprising(open claim) 과폐쇄형의 consisting of(closed claim) 및중간적인반폐쇄형의 consisting essentially of가사용된다. 개방형연결어인 comprising은 ~ 을포함하는 이라는의미인데 (including, containing, characterized by도거의같은의미로사용된다 ) 해당특허발명의청 54) 조영선, 앞의글, 14 40

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 구항에기재된구성요소들이외에다른구성요소가추가된발명이라도해당특허발명의권리범위에속하는것으로해석되어그발명의실시는침해로인정된다. 이와같이개방형연결어를사용하면특허청구범위의권리범위는넓어지지만그반면에심사단계에서는신규성및진보성이부정될가능성이높아진다. 폐쇄형연결어인 consisting of는 ~ 으로이루어진, ~ 으로구성된 이라는의미인데원칙적으로해당특허발명의청구항에기재된구성요소들만으로이루어진발명만이해당특허발명의권리범위에속하고새로운구성요소가추가된발명은침해로인정되기어렵다. 화학발명의경우청구항에언급되지아니한미량의구성요소를더포함할수도있지만, 추가적으로포함될수있는구성요소는제한적이될수밖에없으므로 consisting of를갖는청구항은그권리범위가매우좁아지는결과가된다 55). 반폐쇄형연결어인 consisting essentially of는 실질적으로 ~ 으로이루어진 이라는의미인데해당특허발명의청구항에기재된구성요소들에다른구성요소가추가된발명은추가된구성요소가해당특허발명의특성에물질적변화를주지아니하는경우에한하여해당특허발명의권리범위에속한다. 이러한미국에서의해석은우리나라의특허청구범위에도그대로적용된다. 한편특허발명이폐쇄적청구항이라도새로운구성요소가부가된것이이용발명에해당할경우에는권리범위에속하고그실시가특허발명의침해가된다. 2. 대법원판결의입장대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결은, 특허발명의청구항이 어떤구성요소들을포함하는것을특징으로하는방법 ( 물건 ) 이라는형식으로기재된경우, 그특허발명의청구항에명시적으로기재된구성요소전부에더하여기재되어있지아니한요소를추가하여실시하는경우에도그기재된구성요소들을모두포함하고있다는사정은변함이없으므로그와같은실시가그특허발명의권리범위에속함은물론이며, 나아가위와같은형식으로기재된청구항은명시적 55) 이창훈, 김인순공저, 앞의책, 81 ; 나아가이와같이권리범위가좁아짐에도불구하고화학발명에서는새로운구성요소를추가함으로써발생하는비예측성때문에 consisting of 및 consisting essentially of 를사용할필요성이있는경우가있다고설명한다. 41

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 으로기재된구성요소뿐아니라다른요소를추가하여실시하는경우까지도예상하고있는것이라고볼것이라고하여, 앞에서의해석을그대로받아들이고있다. 위대법원판결의판시를보다구체적으로보면, 한 영자동전환방법 이라는명칭의이사건특허발명 ( 등록제165591호 ) 의특허청구범위중독립항인이사건제1항, 제16항, 제21항발명은모두 어떤단계와어떤단계들을포함하여이루어지는것을특징으로하는한 영자동전환방법 혹은 어떤단계와어떤단계들을포함하는한 영자동전환방법 과같이기재되어있어, 명시적으로기재된구성요소외에다른요소들을추가하여실시하는것까지도예정하고있다고할것이고, 더욱이이사건특허발명은어절데이터의관리, 저장및제어과정의개선에발명의목적이나효과가있는것이아니며, 나아가어절데이터의관리, 저장및제어과정을특허청구범위의구성요소의하나로포함시켜특허요건의판단에있어서는유리하지만권리범위는좁아지게할것인지아니면위과정을특허청구범위의구성요소로기재하지아니함으로써권리범위를넓히되특허요건의판단에있어서불리한처지에설것인지는출원인의의사와판단에달린문제이므로, 설령이사건특허발명을채택한워드프로세서등을실제컴퓨터에서실행함에있어서는어절데이터의관리, 저장및제어과정이컴퓨터에의하여반드시수행된다고하더라도이러한사정만을가지고출원인이스스로발명의상세한설명이나도면에도기재한바없는위과정을일컬어이사건특허발명의청구항에반드시기재되어야만하는구성요소라고인정하고위단계의기재가누락되었기때문에특허법제42조제4항제1호내지제3호를위배한것이라고는할수없을것이라고하였다. Ⅹ. 간접침해에도균등론이적용되는지여부 1. 간접침해의의의 침해물건등이특허발명의특허청구범위의구성요건을전부충족하는경우에 한하여특허권침해가성립함은앞서본바와같다. 그러나어떤종류의행위는 42

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 침해의예비적행위로서그것을방치한다면필연적으로침해의결과를가져오는 경우가있는데, 특허법은그러한예비적행위를침해로의제하는요건을정하고 있고 ( 특허법제 127 조 ), 이를직접침해와대비하여간접침해라고부른다 56). 2. 특허발명의실시에만사용하는물건에해당되는지를판단함에있어서특허발명이균등론에의하여확장될수있는지여부특허법제127조제2호는특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를특허침해행위로본다고규정하고있는바, 이러한간접침해의요건인 특허발명의실시에만사용하는물건 에해당하는지를판단함에있어제3자가자신의발명의실시에사용하는물건이특허발명의실시뿐아니라특허발명과균등한발명의실시에만사용되는물건과동일또는균등한물건이더라도간접침해가성립할수있는지가문제된다. 이에관하여명시적으로언급하고있는대법원판결은없다. 그러나특허법원 2006. 6. 7. 선고 2005허6863 판결 ( 상고 ) 은파라솔천결합구인확인대상발명이파라솔의우산살과우산포를결합하는방법인이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다는확인을구하는사건에서, 특허권자또는이해관계인은그방법의실시에만사용하는물건과대비되는물건을심판청구의대상이되는발명으로특정하여특허권의보호범위에속하는지여부의확인을구할수있고, 이러한법리에의하면, 이사건특허발명은홀더 (3) 및스테이플러침 (9) 을이용하여우산살과우산포를결합하는방법의발명인바, 홀더는이사건특허발명인우산살과우산포를결합하는방법을실시하는데사용하는물건이고, 확인대상발명인파라솔천결합구는이사건특허발명의홀더에대비되는물건이라고할것이므로, 확인대상발명인파라솔천결합구가이사건특허발명의방법과같거나이와균등한관계에있는방법의실시에사용하는것외에는다른용도가없고, 그구성자체도이사건특허발명의홀더와동일물또는균등물로서이를이용하여이사건특허 56) 지적재산권실무편람 (2005 년개정판 ), 법원행정처, 40 43

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 발명인방법을실시하는것이가능하다면, 확인대상발명은이사건특허발명의방법의실시에만사용하는물건에해당되어, 이사건특허발명의권리범위에속한다 고하여, 간접침해의경우에도균등론이적용될수있다고판시하였다. 학설로는 간접침해는특허발명의단지일부구성에해당하는물건에관한것으로, 그물건의사용으로부터특허된물건의생산또는특허된방법의실시가있는지여부를살피는것이므로, 이경우의특허된물건또는방법의범위는균등론에의하여확장된범위가아닌특허법제97조의특허청구범위에기재된문언적범위로보아야할것이다. 그렇지않으면권리범위가이중삼중으로부당하게확장되는결과가초래될우려가있다 라는균등론적용부정설 57) 과 간접침해의경우에도특허권의침해로보는이상권리범위를확정함에있어서직접침해와는다른법리를적용하는것은타당하지않다. 일본의경우새로이신설된다기능형간접침해와같이특허발명의실시에만사용하는물건이아니고다른대등한기능이있는경우에도주관적요건을추가하여간접침해의성립을인정하는등간접침해의유형을확장하고있는점에비추어볼때, 그범위를엄격히해석하여특허발명의문언적범위에속하는경우에만한정할것이아니라균등론을적용하는것이간접침해물의형태를조금씩변경시켜특허권의권리범위를벗어나려는시도를방지할수있을것이다 라는균등론적용긍정설 58) 이있다. 일본의판례는大阪고등재판소 2001. 4. 19. 판결등과같이특허발명과균등의범위내에있는기술의실시에사용되고있는물건에대하여도간접침해가성립한다고한다. 57) 정현수, 특허권간접침해에관한연구, 충남대학교특허법무대학원석사학위논문 ( 우라옥, 물건의발명과방법의발명의비교방법및간접침해에있어균등론의적용여부, 한국정보법학회 2006. 8. 17. 발표, 15 에서재인용 ) 58) 우라옥, 앞의글, 18 44

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 초 록 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는데, 언어의불완전성등으로인하여특허청구범위는해석에의하여그의미가분명하게될수밖에없다. 특허청구범위의해석의원칙으로는문언해석의원칙, 상세한설명참작의원칙, 균등론, 공지기술참작의원칙, 출원경과금반언의원칙등이있다. 공지기술이포함된특허청구범위의해석에서는특허발명의일부가공지기술인경우와특허발명의구성요소들중일부가공지기술인경우를구분하여달리해석하여야한다. 우리나라에서는젭슨형청구항의전제부를반드시공지기술로보지아니한다. 대법원판결은명세서에기재된종래기술을다른자료의뒷받침없이출원발명의특허성을부정하는선행기술로인정한다. 기능식청구항은일정한경우허용되는데그권리범위는명세서나도면에기재된구체적실시례내지균등물에한한다. 파라미터발명과 BM발명의특허청구범위의해석은나름대로의특징이있다. Product by process claim도일정한경우허용되는데특허성의판단과침해여부판단에있어서 방법 이고려되는지가문제된다. 청구항에 ~ 을포함하는 이라는연결어가사용된경우다른구성요소가추가된발명도그청구항의권리범위에속한다. 주제어 특허청구범위, 공지기술, 젭슨형청구항, 기능식청구항, 파라미터발명, BM 발명, 방법의형태로물건을특정한청구항, 포함하는, 간접침해 45

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 Abstract The scope of patent right is determined by the claim. Due to the limitation of literary presentation, the meaning of patent claim needs to be clarified by interpretation. There are several principals in interpretation of patent claim ; Literal interpretation, Consideration of the specification, Doctrine of Equivalence, Consideration of the prior art, Prosecution history estoppel. Interpreting the claim containing prior arts, the claim that the part of whole invention is known to the public and the part of a certain element is known to the public should be distinguished. In Korea, the preamble of Jepson type claim is not always regarded as the prior art. The supreme court of Korea takes the art described in the specification as prior art. Means plus function claim is exceptionally allowed and its scope of right is restricted to the working examples or its equivalents included in the specification or drawings. The interpretation of Parameter invention and BM patent claim follows its own rule. Product by process claim is also accepted under certain condition and if the process should be considered in determining patentability or infringement is under debate. The scope of open claim consist of Comprising word reaches to the arts that has additional elements than the original claim. Keywords Claim, the prior art, Jepson type claim, Means plus function claim, Parameter invention, Business Method Patent, Product by process claim, comprising, Contributory infringement 46

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 최성준 ( 崔成俊 ) 연락처 : 서울고등법원 02) 530-2303 학력 경기고등학교졸업 (1975) 서울대학교법과대학졸업 (1979) 서울대학교대학원법학과수료 (1981) 사법연수원 13기수료 (1983) 경력 해군법무관 (1983~1986) 서울민사지방법원판사, 서울형사지방법원판사 (1986~1990) 제주지방법원판사 (1990~1992) 서울지방법원북부지원판사 (1992~1994) 법원행정처송무심의관 (1994~1996) 서울고등법원판사 (1996~1998) 특허법원판사 (1998~2000) 수원지방법원부장판사 (2000~2002) 서울중앙지방법원부장판사 (2002~2005) 특허법원부장판사 (2005~2006) 특허법원수석부장판사 (2006~2007) 서울고등법원부장판사 (2007~ ) 논문 특허침해소송과특허무효 국제적인도메인이름분쟁의해결 한국법원에서의균등론 인터넷에서의상표법상문제점 기술적보호조치의무력화행위에관하여 특허법원의중요판결분석 등 47

특허청구범위의해석에있어서의몇가지문제에관하여 Curriculum Vitae Seoul National University LL.B.(Major : Law) (Feb. 1979) Judge of Seoul District Court (1986-1990) Judge of Jeju District Court (1990-1992) Judge of Northern Seoul District Court (1992-1994) Deputy Director General for Litigation Affairs of Ministry of Court Administration (1994-1996) Judge of Seoul High Court (1996-1998) Judge of Patent Court (1998-2000) Presiding Judge of Suwon District Court (2000-2002) Presiding Judge of Seoul Central District Court (2002-2005) Presiding Judge of Patent Court (2005-2006) Chief Presiding Judge of Patent Court (2006-2007) Presiding Judge of Seoul High Court (2007 - ) Publication Invalidity of patent in Litigation International dispute resolution for Domain name Doctrine of Equivalence in Korean Courts etc. 48

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 - 일본의잉크카트리지사건에관한지재고재판결을소재로 - The reproduction of patent goods commits a patent infringement? - Mainly discussing on the ink cartridge case in the intellectual property high court of Japan - 고영수 *1) 목차 Ⅰ. 문제의소재 Ⅱ. 잉크카트리지사건에대하여 1. 사실의개요 2. 판시 Ⅲ. 소진범위를획정하는두가지접근방식 1. 소진이론의의미 2. 소진범위를획정하는두가지접근방법 Ⅳ. 방법발명관련특허와소진이론 1. 성과물의사용, 양도와소진 2. 방법의사용과소진 Ⅴ. 병행수입과소진이론 Ⅵ. 우리법적용에의시사 Ⅶ. 결어 * 일본데쯔까야마 ( 帝塚山 ) 대학법정책학부조교수

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 Ⅰ. 문제의소재 세계최대프린터업체인 HP가독일에서잉크테크제품을취급하는판매업체를상대로특허침해소송을제기했다. 1) HP의주장은잉크테크의 잉크젯프린터용리필키트 가자사특허를침해했다는것이다. 2) 이는특히전세계리필잉크분야에서상당한점유율을가진국내업체를겨냥한것으로수출은물론이고국내시장에도상당한후폭풍을예고하고있다. 프린터업체가이렇게소모품제조업체에특허권침해로혈안이되어있는것은비즈니스자체가이미하드웨어에서소모품으로넘어가는등 애프터마켓 중심으로변하고있기때문이다. 3) 이처럼최근환경문제에의관심이높아짐에따라재생품사용이사회적으로요청되고있지만한편으로특허법분야에서는사용을다한특허제품에가공등을해서재생품을제조하는행위가특허권자의특허를침해하는것이아니냐는문제가제기되고있다. 이와관련하여우리특허법은특허발명의실시에대한규정 ( 특허법제 2조 ) 을두고있으나특허제품의재생행위가특허발명의실시개념에저촉되는지여부에대해서는국내판례가거의존재하지않고, 학설상논의도활발하게이루어지고있지않은상황이다. 그러나최근에일본에서는특허제품재생행위와특허권의관계에관련된지적재산고등재판소의판결이나와특별히주목받고있다. 4) 일본의프린트제조업체인캐논이나엡손이국내리필잉크업체를대상으로특허침해소송을제기하는등적극적공략에나서고있는터라이번일본의지적재산고법판결은국내업체가전세계리필시장에서차지하는비중이적지않은우리에게커다란영향을미칠것이다. 본고에서는잉크카트리지사건에관한일본의최근판결에대한내용을살펴보고그분석을통해특허제품재생행위와특허권의관계정립의방향을제시해보고자한다. 1) 2006 년 11 월 10 일자전자신문이블룸버그통신을인용하여보도하였다. 2) 잉크테크는국내프린터잉크리필업체가운데매출과회사규모가가장커사실상시장을주도하고있다. 3) 한예로시장조사기관스탠퍼드 C 번스타인에따르면 HP 는지난해영업이익 56 억달러중 80% 를잉크와토너부문에서벌어들일정도로프린터소모품이핵심사업으로부상했다 (2006 년 11 월 10 일자전자신문 ). 4) 학설상으로도특허권의소진과특허제품의재이용의문제에대해서는수리냐생산이냐를판단기준으로하는견해, 묵시의승낙에착목하는견해등여러견해가제시되어왔다. 종래이러한입장에서특허권행사가부를판단하는접근방식이많았다고볼수있으나, 이번지재고재의판결은생산개념으로침해성립을여부를판단하지않고소진이론의구체적이고실질적인이익형량을통해판단을한점에서주목되고있다. 51

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 Ⅱ. 잉크카트리지사건에대하여 1. 사실의개요본건의 X( 원고, 항소인 ) 는발명의명칭을 액체수납용기, 당해용기의제조방법, 당해용기의패키지, 당해용기와기록헤드를일체화한잉크제트헤드카트리지및액체토출기록장치 로하는특허제3278410호의특허권 ( 이하 본건특허권 이라함 ) 의특허권자이다. X는본건특허권의청구항 1의발명 ( 액체수납용기의발명. 이하 본건발명1 의기술적범위에속하는잉크탱크. 이하 X제품 이라함 ) 을본건특허권의청구항 10 의발명 ( 액체수납용기의제조방법발명. 이하 본건발명10 이라함. 본건발명1 과본건발명10을포함하여 본건발명 이라함 ) 의기술적범위에속하는방법에의해제조하여판매하고있었다. X제품은 X에의해일본국내에서판매될뿐만아니라 X 및 X의허락을받은 X의관련회사또는상사에의해해외에서도판매되고있다. 또한해외에서판매된 X제품에대해서는양수인과의사이에판매처또는사용지역에서일본을제외한다는합의는없었고그러한취지가 X제품에명시되지도않았다. Y( 피고, 피항소인 ) 는원판결별시물건목록 (1) 및 (2) 기재의잉크탱크 ( Y제품 ) 를중국의마카오에있는회사 ( 갑회사 ) 로부터 Y제품을수입하여판매하였다. Y제품은갑회사의관련회사 ( 을회사 ) 가 X제품에있어서잉크제트프린터에서의사용에의해잉크가전부사용되고남은잉크탱크본체 ( 본건잉크탱크본체 ) 를북미, 유럽및일본을포함한아시아지역에서수집하여을회사의자회사 ( 병회사 ) 에매각하고, 병회사가제품화한것이다. 갑회사는병회사로부터 Y제품을매입하여이를 Y에게수출하였다. Y제품은잉크를다사용한 X제품에잉크를재충전하는방법으로제품화된것이다. 병회사가본건잉크탱크본체를이용하여 Y제품을제품화하는방법은본건발명10의기술적범위에해당하는것이고 Y제품은본건발명1의기술적범위에속하는것에대해서는당사자간에다툼이없다. X는 Y에대해본건특허권에의거 Y제품의수입, 판매등의금지및폐기를청구하여본건소를제기하였다. 52

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 구성요건의분설 본건발명 1 의구성요건분설 A B C D E F G H K L 서로압접하는제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 를수납함과동시에액체공급부와대기연통부를갖춘부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과 해당부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과연통하는연통부를갖춤과동시에실질적인밀폐공간을형성함과동시에전기부압발생부재 ( 部材 ) 에공급되는액체를저장하는액체수납실과 전기부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과전기액체수납실을나눔과동시에전기연통부를형성하기위한나눔벽 을가지는액체수납용기에있어서 전기제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 의압접부의경계면은전기나눔벽과교차하고 전기제 1 의부압발생부재 ( 部材 ) 는전기연통부와연통함과동시에전기압접부의경계면을개입해야만전기대기연통부와연통가능함과동시에 전기제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 는전기압접부의경계면을통해서만전기연통부와연통가능하고 전기압접부의경계면의모관력이제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 의모관력보다높고 (I 및 J 는결번 ) 액체수납용기의자세에의하지않고전기압접부의경계면전체가액체를보지가능한양의액체가부압발생부재 ( 部材 ) 수납실내에충전되고있는것 을특징으로하는액체수납용기 본건발명 10 의구성요건분설 A' B' C' E' F' G' H' I' J' K' L' 서로압접하는제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 를수납함과동시에액체공급부와대기연통부를갖춘부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과 해당부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과연통하는연통부를갖춤과동시에실질적인밀폐공간을형성함과공시에전기부압발생부재 ( 部材 ) 에공급되는액체를저장하는액체수납실과 전기부압발생부재 ( 部材 ) 수납실과전기액체수납실을나눔과동시에전기연통부를형성하기위한나눔벽을가지고 전기제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 의압접부의경계면은전기나눔벽과교차하고 전기제 1 의부압발생부재 ( 部材 ) 는전기연통부와연통함과동시에전기압접부의경계면을개입해야만전기대기연통부와연통가능함과동시에 전기제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 는전기압접부의경계면을통해서만전기연통부와연통가능하고 전기압접부의경계면의모관력이제 1 및제 2 의부압발생부재 ( 部材 ) 의모관력보다높은 액체수납용기를갖추는공정과 전기액체수납실에액체를충전하는제 1 의액체충전공정과 전기부압발생부재 ( 部材 ) 수납실에전기액체수납용기의자세에의하지않고전기압접부의경계면전체가액체를보지가능한양의액체를충전하는제 2 의액체충전공정 을가지는것을특징으로하는액체수납용기의제조방법 53

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 2. 판시 2-1 윈심판결 ( 동경지재2004년12월8일 ) 의판시원심판결은다음과같이판시하여원고의청구를기각하였다. 쟁점은 1X제품의일본국내및해외에서의판매에의해물건발명인본건발명1에대한특허는소진했는가, 2X제품의일본국내및해외에서의판매에의해물건의생산방법발명인본건발명10에대한특허는소진했는가아니면묵시의승낙이있었는가이다. (1) X 제품의일본국내및해외에서의판매에의해물건발명인본건발명 1 에 대한특허는소진했는가에대하여 가. 법률론 1국내소진에대해 특허권자가일본국내에서특허발명에관한제품을양도한경우에는해당특허제품에대해서는특허권은그목적을달성한것으로서소진되고더이상특허권의효력은해당특허제품을사용, 양도또는대여하는행위에는미치지않는다고해야한다 (BBS사건최고재판결 ) 그러나특허권의효력중에생산하는권리에대해서는원래소진은있을수없기때문에특허제품을적법하게구입한자라도새롭게별개의실시대상을생산하는것으로평가되는행위를한다면특허권을침해하게된다. 본건과같은재생품에대해새로운생산인지아니면거기에미치지못하는수리의범위내의것인지의판단은특허제품의기능, 구조, 재질, 용도등의객관적인성질, 특허발명의내용, 특허제품의통상적인사용형태, 가공된정도, 거래사정등을종합고려하여판단해야할것이다. 특허제품의제조자, 판매자의의사는가격유지의고려등이혼재할수있기때문에특허제품의통상적인사용형태를인정할때하나의사정으로고려되는데불과하다고할것이다. 2 국제소진에대해 일본의특허권자또는이와동일시할수있는자가해외에서특허제품을양 54

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 도한경우에는특허권자는양수인에대해서는해당제품에대해판매처내지사용지역으로부터일본을제외한다는취지를양수인과의사이에서합의한경우를제외하고, 양수인으로부터특허제품을양수한제3자및그후의전득자 ( 轉得者 ) 에대해서는양수인과의사이에상기취지의합의를한후특허제품에이를명확히표시한경우를제외하고해당제품에대해일본에서의특허권을행사하는것은허용되지않는다고해석된다 (BBS사건최고재판결.) 그러나위와같은경우라하더라도국내소진에서언급한바와같은사정이인정되는경우에는특허권자에의한권리행사는허용된다고해석된다. 3원고의주장에대한판단 특허제품을양수한자는소진등에의해그사용및양도등을자유롭게할수있기때문에새로운생산인지아닌지가문제되는행위를한자가원고로부터직접구입한자인지전득자 ( 轉得者 ) 인지는새로운생산인지수리인지의판단에영향을주지못하고다만잉크를다사용한본건잉크탱크가소비자에의해폐기되거나재생되게된사정이새로운생산인지수리인지의판단고려요소인거래사정의일부로서고려되는관계에있는것으로판단된다. 나. 본건에의적용국내소진에대해서 잉크탱크본체에잉크를재충전하여피고제품으로한것이새로운생산에해당된다고는인정할수없기때문에일본에서양도된원고제품에의거한피고제품에대해서국내소진의성립이인정된다. 국제소진에대해서 같은이유로해외에서양도된원고제품에의거한피고제품에대해서도국제소진의성립이인정된다. (2) X제품의일본국내및해외에서의판매에의해물건의생산방법발명인본건발명10에대한특허는소진했는가아니면묵시의승낙이있었는가에대하여가. 본건에의적용쟁점1에대한법률론을동일하게적용하면서본건에의적용에대해다음과같이판시한다. 55

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 1국내소진에대해서 본건발명10에대한특허의관계에있어서도본건잉크탱크본체를갖추고특정한형태로잉크를재충전하여피고제품으로한것이새로운생산에해당한다고할수없기때문에일본에양도된원고제품에의거한피고제품에대해국내소진의성립이인정된다. 2 국제소진에대해서 해외에서양도된원고제품을재생품화한피고제품에대해서도국내소진과 마찬가지이유로국제소진의성립이인정된다. 2-2 항소심판결 ( 지재고재 2006년1월31일판결 ) 의판시이에대해 X가항소한바지재고재는본건사안이특허법상의중요한쟁점을포함한것이라하여대합의로심리및재판을하게되었다. 지재고재는아래와같이설시하여원심을취소하고 Y제품의수입, 판매, 판매를위한전시의금지, Y 제품의폐기를구하는 X의청구를인용하였다. (1) 국내판매분의 X 제품을재생한 Y 제품에대해물건발명 1 에관련된특허 권침해여부에대해 1) 일반론가. 소진의예외로서두가지유형제시본판결은우선 특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가일본국내에서해당특허발명에관련된제품 ( 이하 특허제품 이라함 ) 을양도한경우에는해당특허제품에대해서는특허권은그목적을달성한것으로소진되고더이상특허권자는해당특허제품을사용, 양도또는대여행위등에대해특허권에의거한금지청구권등을행사할수없다고할것이다 (BBS사건최고재판결참조 ) 고원칙론을설시하였다. 그리고 ( 가 ) 당해특허제품이제품으로서의본래의사용가능기간을경과하여 56

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 그효용을다한후에재사용또는재생이용되는경우 ( 제1유형 ), 또는 ( 나 ) 당해특허제품에대해제3자에의해특허제품중의특허발명의본질적인부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는변환이되는경우 ( 제2유형 ) 에는특허권은소진하지않고특허권자는해당특허제품에대해특허권에의거한권리행사가허용된다 고판시한다. 본판결이제1유형에있어서특허권이소진하지않는이유는첫째, 일반적인거래행위와같이특허제품에있어서도양수인이목적물에대해특허권자의권리행사를떠나서자유롭게업으로서사용하거나재양도등을할수있는권리를취득하는것을전제로시장에서의거래행위가행해진다. 상기의사용내지재양도등은특허제품이그작용효과를발휘하는것을전제로하는것이고시간이경과함에따라부품의마모나성분의열화등에의해작용효과를거둘수없게되는경우에양수인이해당제품을사용내지재양도하는것까지를상정한것은아니다. 그효용이다한후에재사용또는재생이용되는특허제품에특허권의효력이미친다고해석하더라도시장에있어서상품의자유로운유통을저해하게되지는않는다 는것이다. 둘째, 특허권자는특허제품을양도함에있어해당제품이효용을다할때까지의사용내지재양도등에대응하는한도에서특허발명의공개의대가를취득한다. 따라서효용이다한후에재사용또는재생이용되는특허제품에특허권의효력이미친다고해석하더라도특허권자가 2중으로이득을얻게되는것은아니다. 한편, 효용을마친특허제품에가공등을가한것이사용내지재양도되는경우에는특허제품의새로운수익의기회를빼앗아특허권자를해하게된다 는것이다. 또한, 본판결이제2유형에있어서특허권이소진되지않는다고하는이유는다음과같다. 즉특허제품에대해제3자에의해특허제품중의특허발명의본질적부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는변환이되는경우에는특허발명의실시품이라는관점에서보면더이상양도를함에있어특허권자가특허발명의공개대가를취득한특허제품과동일한제품이라고할수없다. 이에대해 57

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 서특허권의효력이미친다고해석하더라도시장에있어서상품의자유로운유통등이저해되는것은아니다. 오히려특허권의효력이미치지않는다고하면특허제품의새로운수요의기회가상실되게되어특허권자가피해를본다는점이다. 그리고제1유형과제2유형의관계에대해본판결은 제1유형에해당하는지여부는특허제품을기준으로해당제품이제품으로서의효용을다했는지여부에의해판단되는것에비해제2유형에해당하는지여부는특허발명을기준으로특허발명의본질적부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는교환이되었는지여부에따라판단해야할것이다. 따라서특허발명의본질적부분을구성하는부품의전부또는일부가손해또는상실에의해제품으로서의효용을다한경우에해당부품에대해가공또는교환이된경우에는제1유형에도제2 유형에도해당하지않으나제품으로서효용을다했다고인정되는경우에는제1 유형에해당한다고할수있다 고설시한다. 나. 원판결에대한비판원판결은특허제품에가한가공또한변환이 수리 인지 생산 인지에따라특허권침해성립여부를판단해야한다는입장을취한다. 즉, 원판결은첫째, 특허권의효력중에생산하는권리에대해서는원래소진은있을수없기때문에특허제품을적법하게구입한자라도새롭게별개의실시대상을생산하는것으로평가되는행위를한다면특허권을침해하게된다 고하고, 둘째, 본건과같은재생품에대해새로운생산인지아니면거기에미치지못하는수리의범위내의것인지의판단은특허제품의기능, 구조, 재질, 용도등의객관적인성질, 특허발명의내용, 특허제품의통상적인사용형태, 가공된정도, 거래사정등을종합고려하여판단해야할것이다. 특허제품의제조자, 판매자의의사는가격유지의고려등이있을수있기때문에특허제품의통상적인사용형태를인정할때하나의사정으로고려되는데그친다고할것이다 라고판시하고있다. 이에대해본판결은다음의세가지를들어원판결을비판한다. 1원심과같은견해로는특허제품에물리적인변경이가해지지않는경우에 58

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 관해서는생산인지수리인지여부에따라특허권에의거권리행사의허용여부를판단하는것은곤란하다. 2원심과같은견해는 생산 의의미를특허법제2조제3항1호에서말하는 생산 과다른의미로사용하는것으로생산의개념을혼란시키고있다. 3특허제품중에특허발명의본질적인부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는교환이이루어진경우에도해당제품의통상적인사용형태, 가해진가공의정도나거래의사정등에의해 생산 에해당되지않는다고하여특허권에의거한권리행사를하는것이허용되지않는경우도있을수있다는취지에서본다면판단수법으로서시인할수없다. 다. 제1유형의판단방법본판결은제1유형에서말하는 특허제품이제품으로서의본래의사용기간을경과하여그효용이마친경우 란특허제품에대해사회적내지경제적인관점에서결정해야한다고판시하고이하의두가지경우로나누어검토하고있다. 1당해제품의통상적인용법하에서제품의부품이물리적으로마모하거나그성분이화학적변화등의이유에의한해당제품의사용이실제적으로불가능하게되는경우 2물리적내지화학적으로는수차례내지장기간에걸쳐사용이가능함에도불구하고보건위생등의관점에서사용회수내지사용기간이한정되어있는제품 ( 일회용주사기등 ) 에있어해당사용회수내지사용기간이지난경우 라. 제2유형의판단방법본판결은제2유형에서말하는본질적부분의의의에대해 특허청구의범위에기재된구성중해당특허발명특유의해결수단을기초할수있는기술적사상의중핵을이루는특징적부분을말한다 고설시하고있다. 그이유에대해서이하와같이판시하고있다. 특허법이보호하려고하는발명의실질적인가치는종래기술로는달성할수없는기술적과제의해결을실현하기위하여종래기술에는보이지않은특유의 59

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 기술적사상에의거한해결수단을구체적구성을가지고공개한점에있다. 특허권자의독점권은위와같은공개의대가로서주어지는것이기때문에특허제품에대해제3자에게새롭게특허발명의본질적부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는교환이이루어진경우에는특허권자가특허법상독점권의대가에부합하는것으로당해특허제품에부여한것은더이상잔존하지않는상태로되고더이상특허권자가양도한특허제품과동일제품이라고할수없다. 따라서이와같은경우에는특허권자는해당제품에대해특허권에의거한권리행사가허용된다. 2) 본건에의적용가. 본건에서의제1유형해당성 ( 부정 ) 본판결은 (i) 잉크소모후 X제품의본건잉크탱크본체에잉크를재충전하는행위는특허제품을기준으로해당제품이제품으로서의효용을다했는지여부의관점에서본경우에는잉크탱크로서의통상적인용법하에서소모부재 ( 部材 ) 의교환에해당하는점, (ii) 잉크탱크본체의이용이당초에충전된잉크의사용에한정되는것이법령등에규정되어있는것이라도사회적으로확고한공통인식으로서형성되어있지도않았던점을인정한다. 그리고당초에충전된잉크가소모됨으로써특허제품이제품으로서의본래의내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한것이라고할수없어제1유형에는해당하지않는다고결론지었다. 나. 본건에서의제2유형해당성 ( 긍정 ) 본판결은 Y제품은 X제품중의본건발명1의특허청구의범위에기재된부재 ( 部材 ) 에대해병회사에의해가공또는교환이된것으로이부재 ( 部材 ) 는본건발명 1의본질적부분을구성하는부재 ( 部材 ) 의일부에해당한다고인정하고본건은제2유형에해당하는것으로특허권은소진하지않고 X가 Y제품에대해본건발명 1에관련된본건특허권에의거한권리행사를하는것이허용된다고판시한다. 60

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 (2) 국내판매분의 X 제품에잉크를재충전하는등제품화된 Y 제품에대해 물건의생산방법발명 ( 본건발명 10) 에관련된본건특허권에의거한권리 행사를하는경우의허용여부 1) 일반론가. 물건의생산방법발명의실시본판결은물건의생산방법발명의실시에는그방법의사용, 그방법에의해생산한물건의사용, 양도등이있다하여상기각실시형태별로나누어특허권침해성립여부를검토하고있다. 나. 성과물의사용, 양도에대해본판결은우선성과물에대해서는 특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가일본국내에서이를양도한경우에는해당성과물에대해서는특허권은그목적을달성하여소진하고더이상특허권자는해당특허제품을사용하여양도하거나대여하는행위등에특허권에의거한권리행사를할수없다고해야할것이다 라고원칙론을전개하고있다. 그리고 1해당성과물이제품으로서의본래내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한후에재사용또는재생이용이되는경우 ( 제1유형 ), 또는 2 해당성과물중에특허발명의본질적부분에관한부재 ( 部材 ) 가물건의구성으로서존재하는경우에있어해당부재 ( 部材 ) 의전부또는일부에대해제3자에의해가공또는교환이된경우 ( 제2유형 ) 에는특허권은소진하지않고특허권자는해당성과물에대해특허권에의거한권리행사가허용된다고판시한다. 다. 방법의사용에대해본판결은일본특허법제2조제3항 2호에서규정하는방법발명의실시행위즉특허발명에관한방법의사용을하는행위에대해서는특허권자가발명의실시행위로서의양도를하고그목적물인제품이시장에서유통되는것을생각할수없기때문에물건발명에관한특허권의소진에대한논의가그대로적용되는것은 61

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 아니지만다음의 1과 2에해당하는경우에는특허권에의거한권리행사가허용되지않는다고판시한다. 1물건의생산방법발명에관한방법에의해생산되는물건이물건발명의대상이되는경우로물건의생산방법발명이물건발명과별개의기술적사상을포함하는것이아닌경우, 즉실질적인기술내용은동일하고특허청구의범위및명세서의기재에있어서동일발명을단순히물건발명과물건의생산방법발명이라고병기한경우에는물건발명에관한특허권이소진한다면물건의생산방법발명에관한특허권에의거한권리행사도허용되지않는다고해석해야한다고판시한다. 따라서물건의생산방법발명을실시하여특허제품을생산함에있어그재료로서물건발명에관한특허발명의실시품의사용을필한제품을이용한경우에물건발명에관한특허권이소진한경우에는물건의생산방법발명에관한특허권에의거한권리행사도허용되지않게된다. 2특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가특허발명에관한방법의사용만에이용하는물건 ( 일본특허법제101조3호 ) 또는그방법의사용에이용되는물건 ( 일본국내에서널리일반에게유통되고있는것을제외함 ) 으로서그발명에의한과제해결에불가결한것 ( 동조제4호를양도한경우에양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 가그물건을이용하여해당방법발명에관한방법을사용하는행위및그물건을이용하여특허발명에관한방법에의해생산한물건을사용양도하는행위에대해서는특허권자는특허권에의거한금지청구권등을행사할수없다고해석해야한다고판시한다. 그이유로서 (i) 양수인은오로지특허발명에관련된방법에의해물건을생산하기위해이용되는제조기기, 그방법에의한물건의생산에불가결한원재료등을이용하여특허발명에관한방법의사용을할수있는것을전제로특허권자로부터이들물건을양수하는것이고전득자 ( 轉得者 ) 도같다고할수있으므로이들물건을이용하여그방법의사용을할때특허권자의허락을요한다고한다면시장에서의상품의자유로운유통이저해되는점, (ii) 특허권자는이들물건을양도할권리를사실상독점하고있는것이기때문에 ( 일본특허법제101조참조 ), 장래의양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 에의한특허발명에관한 62

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 방법의사용에대한대가를포함하여이들물건의양도가액을결정하는것이가능 하고특허발명의공개의대상을확보하는기회가보장되어있는점을들고있다. 2) 본건에의적용가. 본건에서의성과물의사용, 양도에대해본판결은우선본건발명 10의성과물인 X제품이당초에충전된잉크가소모됨으로써본건발명 10의성과물이제품으로서의본래의내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한것 ( 제1유형 ) 이라고는할수없다고판시한다. 그러나, 본건발명 10에있어서 2개의부압발생부재 ( 部材 ) 를수납하여그압접부의경계면의모관력이각부압발생부재 ( 部材 ) 의모관력보다높은부압발생부재 ( 部材 ) 수납실을갖춘액체수납용기를갖추는공정 ( 구성요건 H') 및액체수압용기가어떤자세를취해도압접부의경계면전체가액체를보지하는것이가능한양의액체를충전하는공정 ( 구성요건 K') 은발명의본질적부분을구성하는공정의일부를구성하는것이고그효과는본건발명 10의성과물인 X제품중의부재 ( 部材 )( 본건발명 1의구성요건 H 및 K를충족하는부재 ( 部材 )) 에형태를달리하여존재하기때문에병회사에의해前記공정에의해 Y제품으로서제품화됨으로써해당부재 ( 部材 ) 에대해가공또는교환이되는경우 ( 제2유형 ) 에해당한다고판시한다. 나. 본건에서의방법의사용에대해 1 본판결은본건발명10은본건발명 1에관련된액체수납용기를생산하는방법발명으로잉크를충전하여사용하는것을당연한전제로하는액체수납용기에공지의방법에의해액체를충전하는것이므로본건발명 1에새로운기술적사상을부가한것이아니라이것과별개의기술적사상을포함한것이아니라고한다음본건발명 1에관련된본건특허권이소진되지않는이상, 같은이유에의해병회사가본건발명10의기술적범위에속하는방법에의해생산한성과물인 Y제품에대해 X가본건발명10에관련된본건특허권에의거한권리행사를할수있다고판시한다. 63

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 2 본판결은본건에있어서 X 및 X의허락을얻은자가본건발명 10에관련된방법을사용한잉크탱크의제조를위한제조기기내지원재료등을판매한것이라고는할수없기때문에 X가본건발명 10에관련된본건특허권에의거한권리행사가허용될수없다고는할수없다고판시한다. (3) 해외판매분의 X 제품에잉크를재충전하는등제품화된 Y 제품에대해 본건특허권에의거한권리행사를하는것의허용여부 1) 물건발명에관련된특허권에대해가. 일반론본판결은우선 일본의특허권자또는이와동일시할수있는자가외국에서특허제품을양도한경우특허권자는양수인에대해서는해당제품에대해판매처내지사용지역으로부터일본을제외하는취지의합의를한경우를제외하고양수인으로부터특허제품을양수받은제3자및그후의전득자 ( 轉得者 ) 에대해서는양수인과의사이에그취지의합의를한다음특허제품에이를명확하게표시한경우를제외하고해당제품을일본에수입하여국내에사용, 양도등을하는행위에대해특허권에의거한권리행사를할수없다고할것이다 (BBS사건최고재판결 ). 본건에서해외에서판매된 X제품에대해서는양수인과의사이에판매처또는사용지역으로부터일본을제외하는취지의합의가이루어지지않았고, 그취지가 X제품에명시되어있지도않은점은앞서말한바와같다. 따라서외국에서판매된 X제품을사용전의상태로수입하여이를국내에서사용, 양도하는행위는본건특허권의행사의대상이될수없다 고원칙론을전개한다. 그리고 1해당성과물이제품으로서의본래내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한후에재사용또는재생이용이되는경우 ( 제1유형 ), 또는 2 해당성과물중에특허발명의본질적부분에관한부재 ( 部材 ) 가물건의구성으로서존재하는경우에있어해당부재 ( 部材 ) 의전부또는일부에대해제3자에의해가공또는교환이된경우 ( 제2유형 ) 에는특허권자는해당성과물에관한특허권에의거한권리행사가허용된다고판시한다. 64

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 나. 본건에의적용본판결은국내판매분의 X제품에유래하는 Y제품에대해판시한것과같은이유로 1해외판매분의 X제품에유래하는 Y제품에대해서도당초에충전된잉크가소모된것으로특허제품이제품으로서의본래내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한후에재사용또는재생이용이되는경우 ( 제1유형 ) 에해당한다고는할수없으나, 2병회사에의해구성요건 H 및 K를재충족시키는공정에의해 Y제품으로서제품화된것으로특허제품에대해제3자에의해특허제품중의특허발명의본질적부분을구성하는부재 ( 部材 ) 의일부에대해가공또는교환이된경우 ( 제2유형 ) 에해당된다고판시한다. 그리고 X 는 Y에대해본건발명 1에관련된본건특허권에의거해외판매분의 X제품에유래하는 Y제품의수입, 판매등의침해금지및폐기를요구할수있다고판시한다. 2) 물건의생산방법발명에관련된특허권에대해가. 해당방법에의해생산된물건의사용, 양도등에대해 ( 가 ) 일반론본판결은우선 물건의생산방법발명에관한방법에의해생산된물건 ( 성과물 ) 에대해서는일본의특허권자또는이와동일시할수있는자가외국에서성과물을양도한경우, 특허권자는양수인에대해서는해당성과물에대해판매처내지사용지역으로부터일본을제외하는취지의합의를한경우를제외하고, 양수인으로부터특허제품을양수한제3자및그후의전득자 ( 轉得者 ) 에대해서는양수인과의사이에그취지의합의를한다음성과물에이를명확히표시한경우를제외하고는해당성과물을일본에수입하여국내에사용, 양도등을하는행위에대해특허권을행사할수없다고할것이다. 왜냐하면이경우에는국제거래에있어서상품의자유로운유통을존중해야되는등물건발명에관한특허권에대해판례 (BBS사건최고재판결 ) 가드는이유가동일하게적용되기때문이다 라고원칙론을전개한다. 65

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 그리고 1해당성과물이제품으로서의본래내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한후에재사용또는재생이용이되는경우 ( 제1유형 ), 또는 2 해당성과물중에특허발명의본질적부분에관한부재 ( 部材 ) 가물건의구성으로서존재하는경우에있어해당부재 ( 部材 ) 의전부또는일부에대해제3자에의해가공또는교환이된경우 ( 제2유형 ) 에는특허권자는해당성과물에관한특허권에의거한권리행사가허용된다고판시한다. ( 나 ) 본건에의적용본판결은우선물건발명에관한특허권의경우와같은이유에의해본건발명 10의성과물이 X제품이당초에충전된잉크가소모됨으로써제품으로서의본래의내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한것 ( 제1유형 ) 이라고는할수없다. 그러나본건발명 10에있어서구성요건 H' 및 K' 는발명의본질적부분을구성하는공정의일부를이루는것으로그효과는본건발명 10의성과물인 X제품중의부재 ( 部材 )( 본건발명 1의구성요건 H 및 K를충족하는부재 ( 部材 ) 에형태를바꾸어존재하는것이라할것인바, 병회사에의해前記공정에의해 Y제품으로서제품화된것으로해당부재 ( 部材 ) 에대해가공또는교환이된경우 ( 제 2유형 ) 에해당한다고하고있다. 이상으로 X는 Y에대해본건발명 10에관련된본건특허권에의거국외판매분의 X제품에유래하는 Y제품의수입, 판매등의금지및폐기를청구할수있다고판시한다. 나. 특허발명에관련된방법의사용을하는행위에대해 ( 가 ) 일반론본판결은이하와같이우선일반론을판시한다. 물건의생산방법발명에관한방법에의해생산되는물건이물건발명의대상으로도되고물건의생산방법발명이물건발명과별개의기술적사상을포함하는것이아닌경우, 특허권자또는이와동일시할수있는자가외국에서양도한특허제품에대해물건발명에관련된특허권에의거한권리행사가허용되지않는경 66

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 우에는물건의생산방법발명에관한특허권에의거한권리행사도허용되지않는다고해석하는것이상당하다. 특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가특허발명에관한방법의사용만에이용되는물건 ( 일본특허법제101조제3호 ) 또는그방법의사용에이용되는물건 ( 일본국내에서널리일반에게유통되고있는것을제외함 ) 으로서그발명에의한과제해결에불가결한것 ( 동조제4호 ) 을일본국내에양도한경우에는양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 가그물건을이용하여해당방법발명에관한방법을사용하는행위및그물건을이용하여특허발명에관한방법에의해생산한물건을사용양도하는행위에대해서는특허권자는특허권에의거한금지청구권등을행사할수없다고해석해야할것이나, 특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가이들물건을외국에서양도한경우에이들물건을일본으로수입하여국내에서이를이용하여특허발명에관련된방법의사용을하는행위및외국에서이들물건을이용하여특허발명에관한방법에의해생산한물건을일본에수입하여국내에서사용, 양도등을하는행위에대해특허권에의거한권리행사를허용할것인지여부는판례 (BBS사건최고재판결 ) 와는문제상황을달리한다. 즉, 이경우에는외국에서의거래행위에의해이들물건을취득한양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 가국내에서이들물건을이용하여특허발명에관련된방법의사용을하거나이들물건을이용하여생산한물건을국내에서사용, 양도등을하는것까지도특허권자가묵시적으로허락했다고해석할수있는지여부는검토를요하는과제라할것이다 고판시한다. ( 나 ) 본건에의적용본판결은 X 및 X의허락을받은자가본건발명10에관련된방법을사용하여잉크탱크를제조하기위한제조기기내지원재료등을판매했다고할수없고, 前記검토과제의전제를결하는것이기때문에그결론여부에관계없이 X는 Y에대해본건발명10에관련된본건특허권에의거하여외국판매분의 X제품에유래하는 Y제품의수입, 판매등의금지및폐기를요구할수있다고판시한다. 67

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 Ⅲ. 소진범위를획정하는두가지접근방식 1. 소진이론의의미특허권침해성립여부를판단함에있어서침해성립을제한하는이론적인근거로써 권리남용 이론, 묵시적실시허락 이론, 소진 이론등이적용되고있다. 5) 이중에서특히소진이론은특허권자가양도한특허제품의거래안전을꾀하기위한법리로서특허권자가특허제품을정당하게생산 판매한경우에해당제품에한해특허권은이미그목적을달성하여그제품에는특허권이소진되는것으로보아이를취득한자는해당제품을자유롭게사용, 수익, 처분할수있도록권능을인정하는것이다. 6) 일본의최고재도병행수입에관한 1997년 7월 1일판결에있어서특허권침해유무를판단함에있어서소진이론을채용하였다. 이판결이후일본에서는특허권의소진과특허제품의재사용에관한판례 7) 가형성되어학설상에서도여러논의가이루어지게되었다. 이하에서는일본에서의논의상황을정리하고사견을피력하기로한다. 5) 이들상호간의관계에대해서는여러논의가있을수있으나본고에서는생략하고소진이론에중점을두기로한다. 송영식 이상정 황종환, 지적소유권법 ( 상 ) 제 9 판, 육법사, 2005 년,357 면. 6) 이를권리용진이론또는최초판매이론이라고불리기도하며, 소진이란용어자체도이이외에소모, 소멸, 용진이라는표현이쓰이기도한다. 7) 이에관련된판례로는다음과같으나, 이들판례가본판결에적지않은영향을끼친것으로평가되고있다. 1 교환렌즈사건 ( 昭和 56 年 2 月 25 日東京地判 : 昭和 50 年 ( ワ )9647 号, 昭和 58 年 7 月 14 日東京高判 : 昭和 56 年 ( ネ )603 号 ) 2 제사기햄머사건 ( 平成元年 4 月 24 日大阪地判 : 昭和 60 年 ( ワ )6851 号 ) 3 해태송출기사건 ( 平成 4 年 7 月 23 日大阪地判 : 昭和 59 年 ( ワ )567 号 ) 4 분포기심관사건 ( 平成 12 年 2 月 3 日大阪地判 : 平成 12 年 ( ワ )11089 号, 平成 12 年 12 月 1 日大阪高判 : 平成 12 年 ( ネ )728 号 ) 5 유니카카메라사건 ( 平成 12 年 6 月 6 日東京地判 : 平成 11 年 ( ヨ )22179 号 ) 6 후지필름사건 ( 平成 12 年 8 月 31 日東京地判 : 平成 8 年 ( ワ )16782 号 ) 7 아식로빌사건 ( 平成 13 年 1 月 18 日東京地判 : 平成 11 年 ( ワ )27944 号, 平成 13 年 11 月 29 日東京高判 : 平成 13 年 ( ネ )959 号 ) 8 스텝용구사건 ( 平成 14 年 11 月 26 日大阪地判 : 平成 12 年 ( ワ ) 第 7271 号 ) 9 후지필름 2 사건 ( 平成 16 年 2 月 2 日東京地判 : 平成 15 年 ( ワ )15702 号, 平成 17 年 1 月 25 日東京高判 : 平成 16 年 ( ネ )1563 号 ) 68

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 2. 소진범위를획정하는두가지접근방법소진이론을적용하는경우에어느범위까지인정할것인가가문제된다. 이에대해일본에서는두가지접근방법을시도하고있다. 하나는 생산 개념해석에의한접근방법과또하나는특허발명의보호와유통거래의안전과조화를꾀하는소진이론의목적론적인해석에의한접근방법을들수있다. 2-1 생산 개념해석에의한접근방법가. 의미이는종래일본의다수판례에서보이는태도로, 생산개념의해석으로침해성립을결정하는것이다. 즉, 특허제품의재이용이 생산 이냐 사용 이냐에따라특허권자의권리행사의가부를판단하여전자의경우에는침해, 후자의경우에는비침해로해석하는입장이다. 이는일본특허법제2조제3항 1호의물건발명에관한특허권의효력에관한규정의해석의결과인데, 본건의원심판결도이와같은태도를취하고있다. 이접근방법은소진이론의취지가특허제품의취득자에대해해당제품을자유롭게사용, 수익, 처분할권능만을인정하는것이지, 새로운제품을생산할권능까지를인정하는것은아니고, 만약에생산에까지소진이론을인정하면인정하는만큼특허권자는발명의대가를회수할수있는기회가상실되게되어특허권자체가무의미하게되는것을그근거로삼는다. 따라서소진이론의대상이되는것은양도나사용에한정되고생산에는적용되지않는결과특허제품의재이용이되는경우에도그재이용후의제품이원래의제품과의동일성을유지하게되면그것은원래의제품을단순히수리한것에불과하여적법한사용의일환으로허용해야한다고해석하게되고, 다른한편으로예를들어제품의부재 ( 部材 ) 를전부신품으로교환한경우와같이재이용후의제품이더이상원제품과동일한제품이라고평가하기곤란한경우에는새로운제품이생산된것으로보아특허권자의권리행사를인정하게된다. 8) 8) 横山久芳 特許製品のリサイクルと消尽理論 インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで ジュリスト No.1316, 2006.7.15,37 면. 69

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 나. 생산 개념해당성판단기준어떤경우에생산에해당한다고판단하는지에대한구체적기준에대해서일본의横山변호사는두가지입장, 즉특허발명에착목해서판단하는입장과물건에착목해서판단하는입장으로나누어설명하고있다. 9) 특허발명에착목해서판단하는입장은재이용과정에서특허발명의기술적사상으로서주된특징이새롭게재현되고있는지여부가 생산 개념해당성판단에중요한역할을하게된다. 즉, 특허제품의구성부재 ( 部材 ) 중에특허발명의주요한기술적특징을화체한부재 ( 部材 ) 를가공내지교환하는행위가 생산 에해당하게된다. 이견해에의하면, 이부분이가공또는교환되는한해당부위가제품전체에서차지하는양적결합이나경제적가치가거의근소한경우라도 생산 개념해당성이인정되게된다. 반대로이견해를엄격하게해석한다면이부위이외의부재 ( 部材 ) 를가공또는교환하는것은그것이제품의대부분을이루더라도 생산 개념해당성이부정되게된다. 반면에물건에착목해서판단하는입장은특허제품이제품전체로서의효용을다한경우에부재 ( 部材 ) 를가공또는교환하여그제품의재이용을꾀하는행위가 생산 에해당한다고주장한다. 일반적으로특허제품의대가는특허제품이효용을다한경우에제품의재이용이이루어지면특허권자가불측의불이익을받는한편효용을다한제품의재이용을금지하더라도제품취득자의거래의안전을해하게되지는않는다. 이러한특허제품을둘러싼특허권자와제품취득자의이익형량을하는관점에서특허제품전체가효용을다하기까지의가공이나부재 ( 部材 ) 교환은 수리 로서허용하면서제품전체가효용을다한후의가공또는부재 ( 部材 ) 교환을하는경우에는 생산 에해당한다고생각하는것이다. 이러한견해에의하면특허부위의가공또는교환이이루어져도그것이소모부재 ( 部材 ) 이거나내용연수가짧은부재 ( 部材 ) 이기때문에특허제품전체가효용을다했다고평가하기에충분하지못할경우에는 생산 개념에해당하지않게된다. 반면에 9) 전게논문 37-38 면참조. 그이유는생산이란원래무형적인기술적사상인아이디어나발명을물건에화체하는행위이기때문이다. 70

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 이를엄격하게해석하게되면특허부위가잔존하고있더라도그다른부재 ( 部材 ) 가가공또는교환된결과원래제품이효용을다했다고평가된다면 생산 개념해당성이긍정되게된다. 본건원심판결은 재생품에대해새로운생산인지아니면거기에미치지못하는수리의범위내의것인지의판단은특허제품의기능, 구조, 재질, 용도등의객관적인성질, 특허발명의내용, 특허제품의통상적인사용형태, 가공된정도, 거래사정등을종합판단하여결정해야할것이다 라고하여특허제품에가한가공또한변환이 수리 인지 생산 인지에따라특허권침해성립여부를판단해야한다는입장을취하고있다. 즉원심판결은위두가지입장중에제품의효용이존속하고있음을이유로 생산 개념해당성을부정하고있기때문에후자의입장을취한것으로여겨진다. 다. 소결이상에서본바와같은접근방법에대해서는본항소심판결에서원심을비판하는것과같은견해가있다. 그이유로서지적되는것은 1특허제품에물리적인변경이가해지지않는경우에관해서는생산인지수리인지여부에따라특허권에의거권리행사의허부를판단하는것은곤란하다는점, 2원심과같은견해는 생산 의의미를일본특허법제2조제3항1 호에서말하는 생산 과다른의미로사용하는것으로생산의개념을혼란시킬우려가있는점, 3특허제품중에특허발명의본질적인부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공또는교환이이루어진경우에도해당제품의통상적인사용형태, 가해진가공의정도나거래의사정등에의해 생산 에해당되지않는다고하여특허권에의거한권리행사를하는것이허용되지않는경우도있을수있다는점등이다. 그러나, 특허권은발명이라고하는무형적인기술적인사상에대해독점적인실시권을인정하는권리이고, 그권리를침해했는지여부에대한판단기준을명확하게제시하지않으면거래의안전을해할수있고, 제3자에게불측의손해를끼칠우려가있다. 그렇기때문에권리범위를명확히하기위해실시에대한정 71

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 의규정이존재한다고할수있다. 따라서해당행위가 생산, 사용, 양도 등에해당하는지를판단하는것이침해성립여부를판정하는데가장중요하고기본적인방법이라할것이기때문에본건원심판결이 생산 개념해당성을통해판단한것은기본적으로타당하다할것이다. 10) 2-2 소진의목적론적해석에의한접근방법가. 의미이에대해서본건판결과같이특허제품의재이용에대한소진의성립여부에관한판단기준으로서생산개념해석에의한접근방법을이용하는것은적절치않다고하여특허발명의보호와유통거래의안전및조화를꾀하는소진이론의목적론적인해석 ( 구체적이고실질적인이익형량 ) 에의해소진이론의적용범위를결정하는것이바로소진의목적론적해석에의한접근방법이다. 이는본항소심판결이취한입장으로그배경에는전자에의한 생산 개념해석에의한접근방법이특허제품의완성을향한적극적인작위를필요로하나, 특허제품의취득자가물리적으로아무런변경을가하지아니한경우에는특허권의권리행사가곤란하게되기때문일것이다. 그러나소진의목적론적해석에의한접근방법에의하면비록특허제품의취득자가아무런물리적변경을가하지않더라도특허권자와제품취득자와이익형량차원에서특허권자의권리행사를인정해야하는경우가있다. 예를들면, 일회용주사기등물리적으로는계속적사용이가능하나관계법령등에의해사용회수가제한되는제품의경우그사용회수제한을넘어제품을사용행위에대해소진의적용을부정하여권리행사를인정해야하는경우를들수있다. 11) 판례중에는이미이러한입장을취한예가있다. 12) 본항소심판결에가장큰 10) 泉克幸 特許製品の再利用と競争政策 プリンタ用リサイクルインクタンク事件を素材にー, 公正取引 No.667, 2006.5, 16 면. 11) 그러나이경우는보건관계상특허법이외의관련법령에의해재생사용이제한되는경우이지그자체가특허권의침해가되어재생사용을못하게되는경우는아니라고할수있으므로엄밀히보자면특허권에서다루어야할보호법익은아니라고할것이다. 12) 유니카카메라사건 ( 平成 12 年 6 月 6 日東京地判 : 平成 11 年 ( ヨ )22179 号 ), 후지필름사건 ( 平成 12 年 8 月 31 日東京地判 : 平成 8 年 ( ワ )16782 号 ), 아식로빌사건 ( 平成 13 年 1 月 18 日東京地判 : 平成 11 年 ( ワ )27944 号 ) 등이다. 72

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 영향을끼친것은후지필름사건이다. 이사건에서동경지재는소진의적용범위에관해두가지구체적인기준을제시하였다. (i) 특허제품이그효용을다한이후이거나 (ii) 특허제품에있어서특허발명의본질적부분을구성하는주요한부재 ( 部材 ) 를제외하고이를새로운부재 ( 部材 ) 로교환한경우에는소진의성립이부정되어특허권자에의한권리행사가인정된다고하였다. 본항소심판결은이판결의입장을그대로답습하면서그취지를더욱구체적으로부연시킨것이다. 나. 소진성립을부정하는구체적판단기준으로서의두가지유형본항소심판결은앞서말한바와같이 생산 개념을개재하지않고소진이론의적부를통해침해성립여부를결정하는태도를취한다. 따라서본항소심판결의가장큰특징은소진이론의적용예외유형으로서 효용종료유형 ( 제1유형 ) 과 본질적부분교체유형 ( 제2유형 ) 이있다고하여이중어느하나에라도속하면특허침해가성립된다는이론을도입한점이다. (1) 제1유형에있어서의효용종료여부판단본판결은제1유형으로특허제품이효용을다한후에제품의재생사용또는재이용에대하여소진이부정되는것을명확하게한다음효용이다했는지여부는특허제품을기준으로사회적, 경제적관점에서결정하는것으로하고, 구체적으로는 1특허제품이물리적효용을다한경우, 2사회통념상효용을다한경우로나누어각각평가기준을두고있다. 1에대해서본항소심판결에서는제품의통상적인용법하에서의수리영역을벗어난가공또는교환이행해진시점에서제품은물리적효용을다했다고판단한다. 여기서주목할것은본항소심판결이수리에해당하는지여부를판단함에있어특허제품자체의기능이나구조, 사용형태, 거래형태등에더하여특허제품과동종의제품이일반적으로가지는기능이나구조, 재질, 용도, 사용형태, 거래사정등도고려요소로하고있다는점이다. 13) 2에대해서는본항소심판결은재생사용또는재이용의규제가법령등 13) 横山久芳 特許製品のリサイクルと消尽理論 インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで, ジュリスト No.1316, 2006.7.15,41 면. 73

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 에의해규제되고있거나사회적으로확고한공통인식으로형성되어있는경우에효용을다한다고판단하고있어보다판정기준을명확화했다고볼수있다. 다만, 이유형의문제점은사회적, 경제적관점에서효용성여부만을판단기준으로하고있어특허권의본질인기술적사상은거의문제로삼고있지않다는점이다. 14) 특허법에서보호하는보호객체는어디까지나물건에화체된특허발명에한정되는것이기때문에침해여부를판단함에있어서도특허발명에해당되는기술적사상이이용되었는지를고려할필요가있다할것이다. 따라서제품중에특허청구범위에해당되는곳의대부분을교체하거나손을가하지않는한아직소진의범위내에있는것으로판단하여특허권침해를부정해야할것이아니라잉크충전행위가본건특허발명의기술적사상을이용하였는지여부를판단하여결론을내리는것이마땅하다할것이다. 그렇다고본다면본항소심판결에서는구태여이유형에대한판단을하지않아도되지않았을까하는의문이생긴다. 15) 오히려잉크충전행위를다음에서살펴보는제2유형의본질적부분에해당하는지여부에대한판단으로충분하지않았는가생각된다. (2) 제2유형에있어서의 본질적부분 해당성판단본항소심판결은제2유형으로서특허발명의본질적부분을구성하는부품의전부또는일부에대해가공 16) 또는교환이이루어진경우에는소진성립이부인된다고하고본건발명의본질적부분을 특허발명특유의해결수단을기초할수있는기술적사상의중핵을이루는특징적부분 이라고정의했다. 또한판결은그이유로서특허부위에가공또는교환이이루어진제품은원래의제품과동일한제품으로볼수없기때문이라고설명한다. 이는가공또는교환이특허발명의중요한기술적특징을새롭게재현하는것이기때문에특허발명에의무임승 14) 田村善之 費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否上インクカートリッジ知財高裁大合議判決の意義,NBL No.836,2006.7.1,30 면. 15) 다만, 이경우는결론에있어서동일한결론이도출된경우라할수있겠다. 16) 후지필름사건 ( 平成 12 年 8 月 31 日東京地判 : 平成 8 年 ( ワ )16782 号 ) 에서는제 2 유형으로서특허부위의교환만이문제가되었으나, 본건에서는교환외에가공도소진성립이부정되는요인으로됨을명확히한점이특이하다. 74

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 차를규제해야한다는규범적인관점에서본다면원래의특허제품과다른제품이만들어졌다고볼수도있을것이다. 본질적부분의해석을둘러싸고균등론요건으로서의본질적부분과그의미를같이한다는견해가있으나, 사견으로는차원을달리하는것으로사료된다. 즉, 균등론은특허발명의기술적범위에포함되지않는상대방제품에대해특허발명의기술적사상의보호라는관점에서상대방제품이발명의기술적특징부분을재현하고있음을근거로권리행사를인정하는것 17) 으로특허청구범위에기재된부분에한정되지않는데반하여, 본판결에서는본질적부분을 특허청구의범위에기재된구성중해당특허발명특유의해결수단을기초할수있는기술적사상의중핵을이루는특징적부분 으로보고있기때문에본질적부분에대한의미가다르다고평가할수있을것이다. 18) 다. 소결소진의목적론적해석에의한접근방법은제품의효용, 수리의효용이라는경제적인관점내지사회적관점에서또는본질적부분이라는기술적인관점에서허용행위의범위를결정함에의미가있다할것이나, 소진이론은특허제품이적법하게양도되었다하더라도실시에해당하는행위를양수인이행한때에는형식적으로는특허권침해의문제가생기지만원활한제품유통이나거래의안전이라는요청에서특허권의효력을제한시키는것이라할수있다. 이렇게이해를한다면소진이성립하는명확하고객관적인요건인적법양도가이루어진후에는어떠한기준을세워판단하든특허권이부활한다는생각은원활한제품유통이나거래안전의확보라는소진이론의가장큰요청내지근거를훼손시킬우려가있다. 또한이접근방법을채용하는경우에소진이부정되는경우의기준의책정및적용 17) 横山久芳 特許製品のリサイクルと消尽理論 インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで, ジュリスト No.1316, 2006.7.15,41 면. 18) 향후해석론으로균등론에서의본질적부분과제 2 유형에서의본질적부분의의미를일치시키는것이바람직할것으로생각된다. 양자는특허권침해성립여부를판단함에있어본질상차이가없다고생각되기때문이다. 75

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 에관한논의가복잡하게되거나불명확하게될우려가있다고할수있다. 따라서수리나부품의교환, 재생등의행위에대한특허권의침해에대해서는소진의목적론적해석에의한접근보다는 실시 에해당되는지여부에따라판단해야할것이다. 이것을하나의원칙론으로삼는다면 생산 개념해석에의한접근이상대적으로보다원칙론에근접하는것이아닐까생각된다. Ⅳ. 방법발명관련특허와소진이론 물건을생산하는방법발명의실시에는그방법의사용, 그방법에의해생산한 물건의사용, 양도등이있을수있는데, 이러한방법발명에도특허권의소진이 성립되는가가문제될수있다. 1. 성과물의사용, 양도와소진우선, 성과물의사용, 양도에대해서본항소심판결은특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가일본국내에서이를양도한경우에는해당성과물에대해서는특허권은그목적을달성하여소진하고더이상특허권자는해당특허제품을사용하여양도하거나대여하는행위등에특허권에의거한권리행사를할수없다고하여물건이양도된경우와같이소진을인정해야한다는원칙론을수용했다. 19) 그렇지만이에대한예외로서 1해당성과물이제품으로서의본래내용기간 ( 耐用期間 ) 을경과하여그효용을다한후에재사용또는재생이용이되는경우 ( 제1유형 ) 또는 2해당성과물중에특허발명의본질적부분에관한부재 ( 部材 ) 가물건의구성으로서존재하는경우에있어해당부재 ( 部材 ) 의전부또는일부에대해제3자에의해가공또는교환이된경우 ( 제2유형 ) 에는특허권은소진되지않고특허권자는해당성과물에대해특허권에의거한권리행사가허용된다고판단했다. 19) 일본의대부분의학설도이는당연한귀결로인식하는견해가지배적인것으로생각된다 ( 中山信弘 工業所有権法 ( 上 )( 第 2 版増補版 ), 弘文堂,2000,362 면참조 ). 76

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 2. 방법의사용과소진그런데문제는물건의사용이나양도에그치지않고방법의사용행위까지소진의대상이되는지여부이다. 방법의사용과소진에대해본항소심판결은일본특허법제2조제3항2 호에서규정하는방법발명의실시행위즉특허발명에관한방법의사용을하는행위에대해서는특허권자가발명의실시행위로서양도를하고그목적물인제품이시장에서유통된다는것을생각할수없기때문에물건발명에관한특허권의소진에대한논의가그대로적용되는것은아니지만다음의두가지유형에해당하는경우에특허권에의거한권리행사가허용되지않는다고판시한다. (1) 물건발명실시행위유형물건의생산방법발명에관한방법에의해생산되는물건이물건발명의대상이되는경우로물건의생산방법발명이물건발명과별개의기술적사상을포함하는것이아닌경우, 즉실질적인기술내용은동일하고특허청구의범위및명세서의기재에있어서동일발명을단순히물건발명과물건의생산방법발명이라고병기한경우에는물건발명에관한특허권이소진한다면물건의생산방법발명에관한특허권에의거한권리행사도허용되지않는다는입장이다. 이점에관한본항소심판결은타당하다고생각된다. 따라서물건의생산방법발명을실시하여특허제품을생산함에있어그재로로서물건발명에관한특허발명의실시품의사용을필한제품을이용한경우에물건발명에관한특허권이소진한경우에는물건의생산방법발명에관한특허권에의거한권리행사도허용되지않게된다고할수있다. 그러나, 특허발명의실질적인기술내용은동일하고특허청구의범위및명세서의기재에있어서동일발명을단순히물건발명과물건의생산방법발명이라고병기하는이른바권리범위의기재방법에따라소진의범위의광협이좌우될수있다는점을어떻게평가해야되는지가앞으로문제될수있다. 왜냐하면이를인 77

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 정함에따라물건의구조를제조공정의형태로달리기재하는것으로별도의권리범위가설정될수있어경우에따라소진성립을부정하게될우려가있기때문이다. 예를들어전지교환의예를들어보면전지교환과정을최종적인공정으로하여권리범위로설정함으로써소진성립이부정될수있다. 발명의본질이실질적으로동일한경우에는이에구별을달리할필요는없을것이다. 물건발명과방법발명의구별의실익은특허가성립한경우의특허권의권리범위가달라지는것에있다. 즉, 물건발명인경우에는그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함 ) 을하는행위에특허권의효력이미치는반면, 방법발명인경우에는그방법을사용하는행위에만특허권의효력이미치며, 물건의생산방법발명인경우에는방법발명을사용하는행위외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위에특허권의효력이미치게된다. 특히이중에서물건발명과방법발명을구별하는것은방법발명의경우생산이나양도등을관념할수없는경우가대부분이기때문에법규정상물건발명과구별시킨것에불과하다할것이고실체적인보호법익에차이가있는것은아니라고할수있다. 따라서물건발명과방법발명이기술적인사상을같이하고기재상의차이만있는경우에물건발명이소진되었다면방법발명도소진된것으로보는것이당연하다고할수있다. 그런의미에서본항소심판결은재고의여지가있다고보인다. (2) 간접침해에해당하는물건등의사용행위유형특허권자또는특허권자로부터허락을받은실시권자가특허발명에관한방법의사용만에이용하는물건 ( 일본특허법제101조3호 ) 또는그방법의사용에이용되는물건 ( 일본국내에서널리일반에게유통되고있는것을제외함 ) 으로서그발명에의한과제해결에불가결한것 ( 동조 4호 ) 을양도한경우에양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 가그물건을이용하여해당방법발명에관한방법을사용하는행위 78

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 및그물건을이용하여특허발명에관한방법에의해생산한물건을사용양도하는행위에대해서는특허권자는특허권에의거한금지청구권등을행사할수없다고해석해야한다는입장을취하고있다. 그이유로서 (i) 양수인은오로지특허발명에관련된방법에의해물건을생산하기위해이용되는제조기기, 그방법에의한물건의생산에불가결한원재료등을이용하여특허발명에관한방법의사용을할수있는것을전제로특허권자로부터이들물건을양수하는것이고전득자 ( 轉得者 ) 도같다고할수있으므로이들물건을이용하여그방법의사용을할때특허권자의허락을요한다고한다면시장에서의상품의자유로운유통이저해되는점, (ii) 특허권자는이들물건을양도할권리를사실상독점하고있는것이기때문에 ( 일본특허법제101조참조 ), 장래의양수인내지전득자 ( 轉得者 ) 에의한특허발명에관한방법의사용에대한대가를포함하여이들물건의양도가액을결정하는것이가능하고특허발명의공개의대가를확보하는기회가보장되어있는점을들고있다. 여기서한가지주목할것은본판결은물건의생산방법발명에관한것이나상기이유에의하면방법발명의적용범위가물건을생산하는방법에한정되지않고단순한방법발명에까지도적용됨을언급하고있다는점이다. 이에대해서학설중에는단순한방법에대해서도적용이되어야한다는견해가있다. 20) Ⅴ. 병행수입과소진이론 병행수입과의관계에서는물건발명에관해서는소진이아니라묵시적승낙내지는의제적승낙의범위에해당되는지여부에관해서법률구성을하게되나구체적인판단기준을달리하는것은아니라는것이본항소심판결의이해인것같다. 본항소심판결은물건발명에관련된특허권에대해 BBS사건의최고재판소판결에따라특허제품에대해판매처내지사용지역으로부터일본을제외하는취지의합의나표시를한경우를제외하고해당제품을일본에수입하여국내에사 20) 田村善之 費消済みインクタンクにインクを再充填する行為と特許権侵害の成否上インクカートリッジ知財高裁大合議判決の意義, NBL No.837, 2006.7.15, 45 면. 79

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 용, 양도등을하는행위에대해특허권에의거한권리행사를할수없다고하면서국내판매의경우와같이제1유형과제2유형에해당하면특허권자의권리행사가가능하다고하여, 본건의경우제2유형에해당한다고판단한다. 물건의생산방법발명에관련된특허권에대해서도, 해당방법에의해생산된물건의사용, 양도등에대해제1유형또는제2유형에해당하는경우에는특허권에의거한권리행사가허용된다고하여 X의권리행사를인정한다. 또한특허발명에관련된방법의사용을하는행위에대해서도국내판매분과같이 X는 X제품에유래하는 Y제품의수입, 판매등의금지및폐기를요구할수있다고판단한다. Ⅵ. 우리법적용에의시사 우리특허법상특허권은설정등록에의하여발생하고 ( 한국특허법제87조제1 항 ), 그권리의구체적인행사는한국특허법제2조 3호에서명확하게규정하고있는특허발명의실시를통해이루어지게되어있다. 이규정은특허법상발명을크게물건발명 21), 방법발명 22), 물건의생산방법발명 23) 으로구분하고있는데, 그취지는앞서말한바와같이각각의특허권의효력이다르기때문이다. 이러한규정은일본의특허법과거의같은내용으로되어있다고할수있다. 그런데특허제품의재생행위와특허권침해성립여부에관해서국내에서의지금까지논의가그다지활발한상황이아니었고, 소진이론을적용시킨판례도없어보인다. 다만, 본건사안과비슷한프린터의토너카트리지와관련해서간접침해가다루어진사례가보일정도이다. 따라서일본의본건판결은국내법의해석론전개에있어서적지않은영향을줄것으로사료된다. 참고로방법발명에관한대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결은 특허발명의대상이거나그와관련된물건을사용함에따라마모되거나소진되어자주 21) 물건발명이란, 어떤장치나기구또는용구등의형식으로기재되는것을말한다. 22) 방법발명이란통상측정방법, 제어방법, 통신방법등으로기재되는것을말한다. 23) 물건의생산방법발명이란무슨물건을만드는방법등으로기재되는것을말한다. 80

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 교체해주어야하는소모부품일지라도, 특허발명의본질적인구성요소에해당하고다른용도로는사용되지아니하며일반적으로널리쉽게구할수없는물품으로서당해발명에관한물건의구입시에이미그러한교체가예정되어있었고특허권자측에의하여그러한부품이따로제조 판매되고있다면, 그러한물건은특허권에대한이른바간접침해에서말하는 특허물건의생산에만사용하는물건 에해당하고 ( 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정 24) 참조 ), 위 특허물건의생산에만사용하는물건 에해당한다는점은특허권자가주장 입증하여야한다 고하여간접침해를인정하였다. 여기서대법원이간접침해를구성하기위한요건으로제시한것은 1특허발명의본질적구성요소해당성, 2다른용도로서미사용, 3입수곤란성, 4물건구입시교체예정성, 5특허권자에의한직접제조 판매등이다. 이러한요건들은본항소심판결이인용한요건보다구체적이고실제적이라는느낌이들지만, 이것을소진이론을적용시키는기준으로포함시킬수있는가에대해서는좀더논의의여지가있을수있을것이다. 이에대한검토는다음기회로미루기로한다. Ⅶ. 결어 본고는일본의잉크카트리지사건에관한지재고재판결을소재로판결에서전개된소진이론을중심으로그이론이가지는의미와문제점을살펴보았다. 일본의본건에관한지재고재판결의의미는일본정부가프로패턴트 (pro-patent) 정책을실시한이후사법부가이에부응한본격적인판결을내린것으로평가되고있 24) 본결정은 이사건토너카트리지는본건발명에만사용되는물건으로서다른용도로는사용되지아니하는사실을알수있는바, 따라서본건특허발명의목적에비추어보면위토너카트리지는그모양과형태가현상유니트와감광드럼유니트와의결합방법등에있어서중요한요소가되므로본건특허발명의본질적인구성요소라할것이고, 다른용도로는사용되지도아니하며, 일반적으로널리쉽게구입할수도없는물품일뿐만아니라, 본건레이저프린터의구입시에위토너카트리지의교체가예정되어있었고, 특허권자인신청인측에서그러한토너카트리지를따로제조 판매하고있으므로, 결국위토너카트리지는본건특허물건의생산에만사용하는물건에해당한다고할것이다 고판시하고있다. 81

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 다. 다만본건에대해서는피고 Y가원고X에대해일본최고재판소에상고를하여현재계류중이기때문에최종적인결론은아직내려져있지않은상태라서그귀추가주목된다할것이다. 특허권은발명이라고하는무형적인기술적인사상에대해독점적인실시권을인정하는권리이고, 그권리를침해했는지여부에대한판단기준을명확하게제시하지않으면거래의안전을해할수있고, 제3자에게불측의손해를끼칠우려가있다. 그렇기때문에권리범위를명확히하기위해실시에대한정의규정이존재한다고할수있다. 따라서해당행위가 생산, 사용, 양도 등에해당하는지를판단하는것이침해성립여부를판정하는데가장중요하고기본적인방법이라할것이다. 소진이론도이러한맥락에서이해할필요가있으며본론에서소개한소진목적론적해석에의한접근방법은제품의유통촉진, 거래의안전과제3자보호라는소진이론의본래의목적에서일탈한것이라아니할수없다할것이다. 그런의미에서소진이론의예외를인정하는범위를확장시킴으로써특허권의권리행사범위를넓히는데에는신중을기할필요가있다할것이다. 또한가지유의할것은본항소심판결의결과특허제품의재생행위로인한특허권침해가인정됨으로써특허침해를방지하는효과를가져왔다고할수있으나한편으로는재생품의사용을제한하는행위가되어부당한권리행사로인한공정거래법위반가능성도대두될수있다는점이다. 즉다시말하면특허제품의재생행위는특허법상의문제만이아니라공정거래법상또는경쟁정책상의문제에도결부되는중요한사안이라할수있다. 이판결의영향이국내에어떻게미칠지모르겠지만서두에서도말한바와같이재생업체가운데에는국내업체가적지않게있는것으로생각되는바향후외국기업으로부터특허분쟁에휘말릴소지는다분히존재한다고할수있다. 따라서이에대한이론적검토가시급하다할것이고그러한의미에서본고가국내에서의논의에한재료로활용될수있기를기대한다. 82

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 참고문헌 1. 横山久芳, 特許製品のリサイクルと消尽理論 インクタンクリサイクル事件大合議判決を読んで, ジュリストNo.1316, 2006.7.15. 2. 滝井朋子, 使い捨て製品と特許権の効力 写るんです事件, 別冊ジュリストNo.170. 3. 田村善之 費消済みインクタンクを再充填する行為と特許権侵害の成否 ( 上 )( 下 )-インクカートリッジ知財高裁大合議判決の意義 NBL Nos.836 837, 2006. 4. 本間忠良, 知的財産法と競争法, 公正取引 No.667, 2006.5. 5. 泉克幸, 特許製品の再利用と競争政策 プリンタ用リサイクルインクタンク事件を素材にー, 公正取引 No.667 2006.5. 6. 特許第二委員会, リサイクル品と特許権との関係の検討( その1), 知財管理第 52 巻第 9 号,2002. 7. 角田政芳, リサイクルと知的財産権, 日本工業所有権学会年報第 22 号, 1999. 8. 倉内義朗, 購入後の混同のおそれと商標権侵害( インクボトル事件 ), パテント第 57 巻第 4 号,2004. 9. 田村善之, インクの詰め替えと商標権侵害の成否 リソグラフ事件, 知的財産法政策学研究第 4 号, 2004. 10. 増井 田村, 特許判例ガイド, 有斐閣, 2005. 11. 松尾和子, 間接侵害の成立とその効果, ジュリスト第 957 号. 12. 田中成志, 修理と再度の製造 知的財産権の現代的課題, 信山社, 1995. 13. 黒田英文, 実用新案の構成要素の一つである消耗部分の製造販売行為と間接侵害の成立 特許管理 第 40 巻第 6 号, 1990. 14. 福田親男, 特許権の消尽と特許製品がその効力を終えた後の特許権の行使 特許侵害裁判の潮流, 発明協会, 2002. 83

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 15. 桐原和典, 使い捨てカメラの特許権の消尽を否定した判例 CIPIC ジャーナル 106 号, 2000. 16. 近藤恵嗣, リサイクルと特許侵害 CIPICジャーナル 第 158 号, 2005. 17. 上山浩 西本強, 特許製品のリサイクルと特許権侵害の成否 NBL 810 号, 2005. 18. 鈴木奨文, 特許発明の実施品であるインクタンクのいわゆるリサイクル品について特許権に基づく差止請求権等を行使することが許されるとされた事例 リサイクルインクタンク事件控訴審 L&T No.32, 2006. 19. 帖佐隆, 使用済みインクタンクにインクを充填する行為と消尽理論( 上 ) ( 下 ) 特許ニュース Nos.11726/11727, 2006. 20. 帖佐隆, 液体収納容器( インクタンク ) 事件 知財高裁判決を受けての一考察 パテント 第 59 巻第 5 号, 2006. 21. 岩原将文 キャノンインクタンク事件 Lexis 判例速報 No.5, 2006. 84

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 초 록 환경문제에대한관심이높아짐에따라재생품사용이사회적으로요청되고있지만한편으로특허법분야에서는사용을다한특허제품에가공등을해서재생품을제조하는행위가특허권자의특허를침해하는것이아니냐는문제가제기되고있다. 본고는특허제품재생행위와특허권의관계가특별히문제된일본의잉크카트리지사건에관한지재고재판결을소개하고이판결에서전개된소진이론을중심으로그이론이가지는의미와문제점을살펴보았다. 본판결에서는소진이론에대한예외를인정하는기준으로두가지유형이제시되었다. 즉특허제품의재생이특허제품의효용을다한이후에이루어졌는지여부와특허제품의본질적부분이교체되었는지여부에따라판단한것이다. 그러나이러한접근방법은일단성립한특허권의소진을다시부활시키는근거로이용되는것으로매우그적용에있어서신중을요한다고할수있다. 왜냐하면특허권은발명이라고하는무형적인기술적인사상에대해독점적인실시권을인정하는권리이고, 그권리를침해했는지여부에대한판단기준을명확하게제시하지않으면거래의안전을해할수있고, 제3자에게불측의손해를끼칠우려가있기때문이다. 일본뿐만아니라우리특허법도이러한권리범위를명확히하기위해실시에대한정의규정이존재하고있는이상특허권의침해성립여부를판단함에있어그기준은해당행위가 생산, 사용, 양도 등에해당하는지를판단하는것이가장중요하고기본적인방법이라할것이다. 소진이론도이러한맥락에서이해할필요가있으며본론에서소개한소진목적론적해석에의한접근방법은제품의유통촉진, 거래의안전과제3자보호라는소진이론의본래의목적에서일탈한것이라아니할수없다할것이다. 그런의미에서소진이론의예외를인정하는범위를확장시킴으로써특허권의권리행사범위를넓히는데에는신중을기할필요가있다할것이다. 또한가지유의할것은본항소심판결의결과특허제품의재생행위로인한특허권침해가인정됨으로써특허침해를방지하는효과를가져왔다고할수있으 85

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 나한편으로는재생품의사용을제한하는행위가되어부당한권리행사로인한공정거래법위반가능성도대두될수있다는점이다. 즉다시말하면특허제품의재생행위는특허법상의문제만이아니라공정거래법상또는경쟁정책상의문제에도결부되는중요한사안이라할수있다. 주제어 소진이론, 특허권의소진, 특허제품의재생, 간접침해, 물건발명, 방법발명, 물건의 생산방법발명, 잉크카트리지 86

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 Abstract With the interest in environmental matter, the need for use of recycled products is socially requested. At the same time, the issue is raised whether the reproduction of goods which is already exhausted of patent rights commits a patent violation or not. At this article it is explained about the case of ink cartridge which is especially issued the relationship between patent infringement and reproduction of exhausted patent right in the intellectual property high court of Japan. It is also discussed about the first sale doctrine, the meaning and problems of that principle. In this ink cartridge case, the Intellectual Property High Court alleged two types of exceptions of first sale doctrine. The one type is to decide the infringement of patent right whether the reproduction is occurred after coming to the end of utility or not. Another type is to decide what the substantial part of patent is, and whether that is replaced or not. But these approaches are to be used as a ground to resurrect the effects of patent which is once exhausted. So it should be cautious about applying the exception of first sale doctrine. Because patent right is to be granted to invention what is consisted of intangible technical idea. And the criteria for judgment should be clearly presented whether the patent is infringed or not. If it is not clear to make judgment, it would be harmful to the third party. As far as both Japanese and Korean patent law have a definition provision about the operation of invention, the most basic and important criteria for judgment is whether such acts of availing the patent correspond with produce, use, assignment or not. First sale doctrine must be recognized within the above-mentioned context. The latter approach introduced in the main discussion must be said that it is 87

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 deviated from the intended purpose of first sale doctrine. Because I think the intended purpose of first sale doctrine is promotion of distribution, the security of transactions and protection of third party. Therefore, it must be careful to widen the extension of the execution of patent right by admitting to exceptions of first sale doctrine broadly. Result of The Intellectual Property High Court s decision bring about an effect to prevent the infringement of patent right from recycling patent products. But we should note that restriction of recycling act may be breach of fair trade law with its unjust execution of patent right. In other words it must be important issue which is related to not only patent law issue but also fair trade law. Keywords exhaustion, exhaustion of patent, recycle, indirect infringement, product invention, process invention, production method invention, ink cartridge 88

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 고영수 ( 高榮洙 ) 생년월일 : 1966년 1월 1일 소속 : 日本帝塚山大學 (81-742-48-9242) 전자우편 : gohys@tezukayama-u.ac.jp 학력 영남대학교법학과 ( 법학사 ) (1991) 日本大阪大學法學硏究科법학과 ( 법학석사 ) (1994) 日本大阪大學法學硏究科법학과 ( 법학박사 ) (1999) 연구실적 특허풀형성과경쟁법적제한 ( 지적재산논단제2권제1호, 2005) 韓国における知的財産法の最近の動向と今後の展望 ( 帝塚山法学 10 号,2005.) 韓国における知的財産権侵害物品に関する水際規制について ( 일본 AIPPI, 2004. 9.) 일본의지적재산정책에대한연구 ( 발명진흥회, 2003. 7.) IT지적재산권인력양성에대한국내외동향분석및제도개선방향에대한연구 ( 정보통신연구진흥원, 2003.) 주요국의발명진흥시책비교연구 ( 발명진흥회, 2001. 9.) 89

특허제품의재생행위와특허권침해성립여부 Curriculum Vitae Name : Goh Young soo Office : Tezukayama University, associate professor Phone : 81-742-48-9242 Email : gohys@tezukayama-u.ac.jp Details of Education L.L.D. (Osaka University, 1999) L.L.M. (Osaka University, 1994) L.L.B. (Yeungnam University, 1991) Main works Patent pool and limitation of competitive law(2005) Recent trends of Intellectual property law in Korea(2005) Restriction of piracy of intellectual property in Korea(AIPPI of Japan, 2004. 9.) Intellectual property policy in Japan(Invention Promotion Association, 2003. 7.) The research of IT Intellectual property expert education(iita, 2003.) Comparative research of Invention promotion policy in the main country (Invention Promotion Association, 2001. 9.) 90

實用新案의槪念과保護範圍 : 色彩가포함된考案을중심으로 The Concept and Scope of Utility Models: How Utility Models with Colors are Treated 丁相朝 *1) 목차 1. 머리말 2. 實用新案의槪念가. 槪念의歷史的變化나. 現行法下의實用新案의槪念다. 物品의色彩가考案의構成에포함되는지여부 3. 製法限定考案請求項의지위가. 製法限定考案請求項의適法性 나. 製法限定考案請求項의新規性 進步性다. 製法限定考案請求項의保護範圍 4. 製法限定物件發明請求項의지위가. 製法限定物件發明請求項의適法性나. 製法限定物件發明의特許性다. 製法限定物件發明에관한特許權侵害 5. 結論 : 色彩限定考案請求項 * 서울대학교법과대학교수, 서울대학교기술과법센터장

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 1. 머리말 實用新案法은물품의형상 구조또는그조합에관한고안을보호대상으로규정하고있다. 이러한실용신안또는고안의개념과보호범위는역사적으로커다란변화를해왔고, 오늘날까지도국내외에서다양한해석론과입법론이제시되고있다. 특히, 특허발명으로특허법에의해서보호될수는없지만약간의진보성을가진조그만발명을실용신안법에의해서보호받고자하는수요가상당하기때문에, 실용신안법상고안의개념가운데화학물질이나제조방법등에관한고안도포함되는지에여부가가장어려운논점인것으로보인다. 또한, 고안에관한청구항가운데색채가포함된경우에도, 그러한청구항기재가과연적법한것인지, 그진보성의판단은무엇을기준으로해야할것인지그리고그권리범위는어떻게되는지에관한분쟁과논의는실용신안의보호대상에관한기존의논의와역사적변화의맥락속에서그결론이모색되어야할것이다. 따라서, 우선실용신안의개념과실용신안법의기능이역사적으로어떻게변화되어왔는지살펴보고, 현행실용신안법상고안의개념과그기능을고려해볼때색채가고안의구성요소에해당되는지여부를검토해보도록한다. 색채가고안의구성요소에포함되지않는다고판단된경우에그취급을어떻게할것인지에관해서는딱들어맞는선례나문헌을찾아보기어렵다. 따라서, 고안에관한청구항에방법에관한기재가있는경우그리고물건발명에관한청구항에제조방법에관한기재가있는경우에관한국내외선례와학설을검토해보고그러한선례와논의로부터색채한정고안의취급에관한결론을유추해보도록한다. 2. 實用新案의槪念가. 槪念의歷史的變化 국내에서는우리실용신안제도가독일의그것을받아들인것으로소개되고있지만, 1) 독일의실용신안제도보다더거슬러올라가보면 實用新案 이라고하는 1) 송영식, 이상정, 황종환공저, 지적소유권법상권제 9 판 ( 박영사, 2005 년 ), 712 면 93

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 개념이 150여년전英國의實用意匠法으로부터유래된것으로알려져있다. 19세기영국에서특허와디자인보호의심각한문제점을해결하기위해서한편으로는기술적이고실용적인제품을보호하기위한實用意匠法 2) 을다른한편으로는장식적이고심미적인디자인을보호하기위한裝飾意匠法 3) 을제정한바있다. 영국의실용의장법은특허제도의결함을메꾸기위해서제정된법이지만, 그保護對象 (subject matter) 은기본적으로특허제도와개념적으로상당히다른의장보호제도의원칙에입각하고있었다. 즉, 영국의실용신안법은그보호대상과보호범위를발명이나기능그자체가아니라외부적인모습또는형상 (external appearance or form) 에국한해서규정하고해석되었다. 이러한영국의실용의장제도는獨逸이 1891년에제정한實用新案法의기본골격을제공해주게되었다는점에서중요한의미를가진다. 그러나, 영국의실용의장법에관해서는초기부터특허제도의결함을보완하기위해서제정한입법취지에맞도록그보호범위를기능적측면으로확대해야한다는주장이제기되었었다. 다시말해서, 실용의장법의입법취지를살리기위해서는실용의장의도면에표시된의장의기능적균등물에대해서의장권의효력이미친다고해석되어야한다는주장인것이다. 이러한주장은후일유럽과호주의실용신안제도에커다란영향을미치게된다. 4) 영국의실용의장제도는영국특허출원절차의비효율성으로인해서생겨나게되었지만, 독일의 1891년실용신안법은특허권취득의지나친엄격성으로인해서생겨나게되었다. 다시말해서그당시독일의특허법은지나치게높은진보성을요구하고있었기때문에, 진보성이낮은작은발명들을보호하고무심사등록을가능하게해주고보다짧은존속기간만을인정해주는실용신안제도가필요했던것이다. 독일의실용신안제도또한특허제도의한계를극복하기위해서만들어진제도였기때문에, 그보호대상을 3차원적인동산에한정했다. 따라서새로운방법이라거나전기회로등과같이그외관이기능과무관한경우에는실용신안의보호대상이될수없었다. 요컨대, 독일의실용신안제도는기본적으로디자인보 2) The Utility Designs Act of 1843. 3) The Ornamental Designs Act of 1842. 4) Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int l L.J. 151 (1999). 94

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 호제도와마찬가지로특허제도의보호를받을만한진보성을갖추지못한물건이나장치의외형을보호해주기위한제도로부터출발해서일본과우리나라등의실용신안제도에커다란영향을미치게된것이다. 특히, 日本이독일의입법례를모방해서 1905년실용신안법을제정할당시에는 물품에관한실용성있는신규의型 을보호대상으로규정했었지만, 1959년개정을통해서발명과마찬가지로기술적사상그자체를보호대상으로규정하게되었다. 5) 우리나라도후술하다시피유사한변화를겪게된다. 독일의실용신안제도는 1978년유럽특허조약 (the European Patent Convention) 의채택과더불어커다란변화를겪게된다. 즉, 독일의실용신안법은 1990년에대폭적으로개정되어 3차원적인형태요건이삭제되고화학물질, 전자회로, 음식물등도포함하게되었다. 1990년개정에있어서아마보다중요한특징은실용신안권의보호범위가외형적형태에만미치는것이아니라실용적고안 (invention) 의기술적사상그자체에대해서미친다는점을명확히확인한것이다. 따라서, 1990년에개정된이후현행독일실용신안법은이제더이상디자인제도에유사한실용신안 (Gebrauchsmustersystem) 이아니라그명칭에도불구하고방법발명이외의작은발명을보호해주는제2의특허법제도에해당된다고말할수있게되었다. 6) 요컨대, 영국과독일의실용신안제도의간단한역사를살펴보면, 실용신안제도가 3차원적인외관에한정해서보호하게된것은이론적으로반드시그래야만하는논리적필연이아니라디자인보호제도를기본골격으로해서출발했던역사적기원에서비롯한것일뿐이다. 그러나, 독일의실용신안법이 1990년도에대폭개정된것으로부터시작해서실용신안제도가디자인보호제도보다는작은발명을보호하는제2의특허제도로변화하게되었고, 이러한맥락속에서우리나라에서도실용신안개념의확대해석이이루어진것으로보인다. 5) 송영식등공저, 지적소유권법상권제 9 판 ( 박영사, 2005 년 ), 717 면. 6) 프랑스의소특허 (petit brevets) 제도나호주의입법례등에서그러한경향을확인해볼수있다 : Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int l L.J. 151 (1999), 송영식등공저, 지적소유권법상권제 9 판 ( 박영사, 2005 년 ), 721 면. 95

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 나. 現行法下의實用新案의槪念 1946년에제정된대한민국실용신안법은 물품의형상, 구조혹은조합에관하여신규한형의산업적고안 을실용신안법의보호대상으로규정하고있어서구체적물품의형태에표현된型그자체가권리대상으로된다는것이종래의통설이었다. 7) 그러나, 현행실용신안법이보호하는실용신안이라고함은물품의형상, 구조또는조합에관한자연법칙을이용한技術的思想의創作으로서특허법이보호하는발명과그성질에있어서동일하기때문에, 물품의특수한형태만에한정해서실용신안권의보호대상으로되는것이아니라그실용적가치또는그기술적사상자체가보호대상으로된다고보는데이론의여지가없다. 8) 실용신안이라고하는기술적사상이물품의형상, 구조또는조합에구현되어야한다는요건은아직도존재하더라도실용신안의보호대상은그에의해서구현된기술적사상자체라고파악하는것이오늘날의세계적인추세에도부합된다. 9) 특히, 실용신안이제2의의장제도가아니라작은발명을신속하고효율적으로보호해주기위한제2의특허제도라고보는세계적인경향에비추어보면, 실용신안권의보호대상이型그자체가아니라그에의해서구현된기술적사상이라고파악하는것이타당하다. 이와같이실용신안권의보호대상또는실용신안의본질을型이아니라技術的思想이라고보게되면실용신안과型과의불가분성을완화해서해석할수있게되고, 결과적으로전기회로와같이추상적인형태의기술적사상도물품의구조로보아서실용신안으로보호하게되었다. 10) 특히, 우리나라심사지침에의하면, 구조상의특징은외관상명료할것을필요로하지않는다. 따라서, 시각적으로보아동일구조라고인정되는것이라도절단함으로써또는물리적 화학적분석에의하여구별할수있는경우 ( 재료의상위, 가령자성을띤면도칼의날과자성을띠지않은날 ) 는구조상의차이가있는것으로본다. 11) 7) 張秀吉, 實用新案權과方法의考案, 大韓辯護士協會誌 28 호 (1977 년 ), 48 면. 8) 대법원 1997.12.23. 선고 97 후 51 판결. 9) 유럽의다수입법례도그러한입장을명확히하고있다 : 이상정, 실용신안제도에관한 EC 그린페이퍼에관한소고, 창작과권리 (1996 년봄호 ), 98 면. 10) 장수길, 전게논문, 50 면 ; 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 6118 면. 11) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 6118 면. 96

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 그러나, 실용신안은기술적사상이물품의형상, 구조또는조합에구현된것이어야하기때문에, 물품을제조하는방법그자체는실용신안권의보호대상으로되지못한다. 제조방법에의하여물품의새로운형태나구조가특정되는것이아니라물품의제조가용이하게되거나제조비가저렴하게되는것일뿐이기때문에, 제조방법그자체가물품의형상, 구조또는조합에관한기술적사상에해당되지않는다고해석되지않는다. 다만, 물품의형상이나구조에관한고안을실용신안등록청구하면서일부방법에관한기재를포함하는경우에그러한방법을포함한실용신안이등록된경우가있다. 12) 다. 物品의色彩가考案의構成에포함되는지여부色彩는물품의형상이나구조의일부구성요소로볼수있는가? 우리나라심사지침에의하면, 예컨대도로의구별이용이하도록도로의색을달리하여인쇄한지도등도물품의구조로본다. 13) 다만지도등이기술적인효과없이미적 정신적효과만갖는다면비록구조로인정된다하더라도자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서의고안으로인정될수없어등록을받을수없다. 요컨대, 우리나라심사지침에의하면, 특정물품과관련해서특정色彩가일정한技術的效果를가지는한새로운형상이나구조에관한기술적사상으로등록되지못할이유가없다. 역사적으로최초의근대적인실용신안법이라고볼수있는영국의실용신안법이디자인보호법을골격으로해서탄생했고현행우리나라디자인보호법이 形狀 模樣 色彩또는이들을結合한것 을디자인이라고개념정의하고있는반면에, 현행우리나라실용신안법은 物品의形狀ㆍ構造또는組合에관한考案 만을등록가능한것으로규정하고있다. 14) 디자인보호법과실용신안법을피상적으로비교해보면, 색채는실용신안의구성요소가될수없는것처럼보인다. 그러나, 전술한바와같이실용신안법이 작은發明 을보호해주는제2의特許法과같 12) 吉藤幸朔 熊谷健一 (YOU ME 特許法律事務所譯 ), 特許法槪說 13 판, 대광서림 (2000.) 788 면에의하면일본의실무에서도그러한경우가가끔발견된다고한다 : 朴晟秀, 실용신안의청구범위에포함된방법에관한기재의효력, 지적재산권커뮤니티 2004 년도학술대회발표문에서재인용. 13) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 6118 면. 14) 디자인보호법제 2 조및실용신안법제 5 조. 97

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 은기능을수행하는것이전세계적인추세이고, 15) 그러한차원에서우리나라심사지침도 물품의형상 구조 에구현되어야한다는요건을완화해서해석하고있다. 따라서, 현행실용신안법의해석상으로나현행실용실안심사실무상으로나, 일정한技術的效果를가진色彩가물품의형상이나구조의일부구성요소로서실용신안등록될수없다고볼아무런이유가없다고생각된다. 설사색채가물품의현행법상考案의구성에포함되지않는다고해석되더라도, 일정한技術的效果를가진色彩에의해서限定되고特定된형상이나구조 는고안으로서등록되지못할이유가없다. 기술적사상이물품의구체적인형상이나구조에구현되어있는한, 그형상이나구조가일정한기술적효과를가진색채에의해서한정되거나특정된것이라고해서실용신안등록을거절하는것은실용신안법을불필요하게좁게해석하는것으로실용신안법의취지에도반한다. 다시말해서, 오늘날실용신안법은디자인보호법과는달리물품의형상이나구조의외관이아니라그에구현된기술적사상자체를보호해주는제2의특허법으로서의기능을수행하고있다고해석되고, 색채를포함한형상이나구조가새로운기술적효과를가진기술적사상을구현하고있는한실용신안법에의해서보호하는것이오늘날의실용신안법의기능과목적에부합한다. 요컨대, 색채는일정한기술적효과를가지는한도에서물품의형상이나구조의일부구성요소로서또는그러한기술적효과에의해서한정 특정된형상이나구조로서실용신안으로등록될수있다고생각된다. 2006다29235 가처분이의사건에서동사건등록고안의청구범위에색채가포함되어있음에도불구하고등록된것도그러한맥락에서이해되고적법한것이라고생각된다. 색채가고안의구성에포함되지않는다고해석되는경우또는형상이나구조를기술적으로한정하거나특정하는요소로만색채가사용된경우에는, 색채를포함한실용신안의등록여부, 진보성판단, 침해여부의판단기준은어떻게하는가? 이에관한구체적사례나논문을찾기어려우므로, 제조방법을포함한실용신안에관한실용신안등록및제법한정물건발명에관한특허등록에관한판례와학설을살펴봄으로써결론을유추해보도록한다. 15) Mark D. Janis, Second Tier Patent Protection, 40 Harv. Int l L.J. 151 (1999). 98

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 3. 製法限定考案請求項의지위 실용신안법은 産業上利用할수있는物品의形狀 構造또는組合에관한考案 만을등록가능한고안으로규정하고있으므로, 16) 물품의제조방법에관한발명만으로기재된청구항은등록될수없을것이다. 다만, 물품의형상이나구조에관한고안을실용신안등록청구하면서그물품의제조방법, 순서, 또는공정에관한기재를포함하는경우에, 그러한製法限定考案에관한청구항이유효하게등록될수있는지, 등록된경우에그러한製法限定考案청구항의보호범위또는침해여부판단기준은무엇인지를둘러싼어려운문제가제기된다. 가. 製法限定考案請求項의適法性製造方法이나工程은 물품의형상이나구조에관한고안 에해당되지않기때문에그자체만으로는실용신안으로등록받을수없다. 그러나, 물품의형상이나구조또는그조합에관한고안이그등록청구항에제조방법이나공정이포함되어있다는사정만으로考案으로서의성질을잃게된다고말할수도없다. 또한, 물품의형상이나구조또는그조합에관한등록청구항에제조방법이나공정이포함되어있다고하더라도그러한등록청구항이고안에관한청구항임을파악할수있는한적법한청구항에해당되고, 제조방법이나공정이포함되어있다는사정만으로청구항의명확하고간결한기재등에관한實用新案登錄出願要件 17) 에위반한것이라고볼수도없다. 따라서, 製法限定考案에관한청구항도 물품의형상이나구조또는그조합에관한고안 을대상으로한것임이명백한것이라면적법한것으로해석되고그러한製法限定考案에관한청구항도등록되고있는것이실무의현실이다. 18) 후술하는바와같이특허출원에있어서는제법한정물건발명에관한청구항의기재를허용하고그에관한구체적인심사기준도마련되 16) 실용신안법제 5 조제 1 항. 17) 실용신안법제 9 조제 4 항. 18) 송영식등공저, 지적소유권법상권제 9 판 ( 박영사, 2005 년 ), 724 면. 99

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 어있으므로, 19) 실용신안등록출원에관해서도유사한기재에관한구체적인취급기준이마련될필요가있다. 特許法院도 교량용신축이음장치 에관한실용신안등록출원에관한사건에서그청구범위기재로부터 교량용신축이음장치 인물품을청구하는것임을분명하게알수있고위생산방법기재가포함되어있다는사정만으로위고안들의구성이전체로서불명확해져위등록청구범위와고안의상세한설명만으로위고안들이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게실시할수없을정도로서청구범위의기재가불비하게된다고볼수도없다고하면서, 교량용신축이음장치 에관한등록청구항이일부제조방법에관한기재를포함하고있더라도적법한것이라고판시한바있다. 20) 나. 製法限定考案請求項의新規性 進步性製法限定考案에관한청구항이등록가능하다고하더라도그신규성이나진보성여부를판단함에있어서는청구대상인물품의형상이나구조또는그조합만을대상으로해서판단할것인가아니면제조방법도비교대상에포함해서고려해야할것인가? 製法限定考案에관한청구항도궁극적으로물품의형상이나구조또는그조합에관한고안을등록하고자하는것이므로그신규성과진보성여부의판단도제조방법이아니라고안자체를대상으로해서판단해야한다. 만일물품의형상이나구조또는그조합자체는신규성이나진보성이없지만그제조방법에신규성과진보성이있다고해서실용신안으로등록하는것을허용한다면, 21) 실용신안법의보호대상을 물품의형상 구조또는그조합에관한고안 으로부터제조방법으로까지확대하는결과로되기때문이다. 특허법원은앞에소개한 교량용신축이음장치 에관한등록청구항에서밀봉부재를포함한신축이음장치에관한고안자체가신규성과진보성을갖추고있다고 19) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 4139 면. 20) 특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003 허 915 판결. 21) 吉藤幸朔 熊谷健一 (YOU ME 特許法律事務所譯 ), 전게서 791 면 : 朴晟秀, 실용신안의청구범위에포함된방법에관한기재의효력, 지적재산권커뮤니티 2004 년도학술대회발표문에서재인용. 100

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 판단된다면그밀봉부재의제조방법이공지된제조방법에해당된다고하더라도등록고안자체의진보성까지부정될수는없다고판시한바있다. 22) 특허법원은동사건에서문제된청구항이 고무의압출성형 또는 고무의프레스加黃 에의해서제조된밀봉부재를포함하고있었지만, 동청구항이신축이음장치의형상 구조또는그조합뿐아니라이를실현하기위한방법을동시에포함하고있다고하더라도, 그러한제조방법은실용신안으로보호받는고안의기술적특징으로는될수없을것이고, 따라서그제조방법에관한기재를제외하면아무런기술적특징이없어이를물건의형상 구조또는그조합에관한기술사상이라고볼수없는경우가아닌한청구범위에물건의제조방법을구성요소의하나로기재하고있다는사유만으로등록된실용신안의청구항이곧바로무효로된다고볼수는없다고판시한것이다. 특허법원의이판결은장치에관한고안자체가신규성과진보성을갖추고있으면그청구항에포함된제조방법의신규성이나진보성여부는고려할필요가없다는취지인것이다. 따라서, 이사건에서와는반대로물품이나장치에관한고안자체가공지의것이라면그제조방법이신규성과진보성을갖추고있더라도그러한제조방법으로한정된고안에관한청구항까지도신규성과진보성을갖추게되는것은아니라고판단하게될것으로추측된다. 이러한해석론은 考案 의개념을한정적으로규정하고있는현행실용신안법의해석상부득이한것이지만, 현실적으로제조방법자체가새롭고진보성을갖춘방법이기때문에그러한제조방법으로한정되거나특정된물품이나장치에관한고안도신규성과진보성을갖춘고안에해당되는경우도있을것이다. 다. 製法限定考案請求項의保護範圍製法限定考案청구항의신규성과진보성여부를판단함에있어서는제조방법의신규성과진보성은고려하지않는것을원칙으로하지만, 그러한청구항의보호범위즉실용신안권의權利範圍또는실용신안권의侵害與否를판단함에있 22) 특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003 허 915 판결. 101

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 어서는청구항에기재된제조방법의동일유사성여부를고려해야한다. 출원고안의신규성과진보성을판단함에있어서는제조방법의신규성과진보성은무시하면서그보호범위를판단함에있어서는제조방법의동일유사성을고려해서좁게해석하는것이실용신안권자에게지나치게불리한것이아닌가하는의문도들수있다. 그러나, 청구범위는출원인이스스로기재한것으로그에대한효과를스스로부담하는것은당연하고등록된실용신안권의범위는請求範圍에기재된文言을매개로해서일반인에게公示된것이므로그권리범위는청구범위에기재된제조방법으로한정해서해석하는것이합리적이다. 신규성과진보성은실용신안법이보호해주고하는기술적사상이무엇인지를판단하기위한기준이므로동법의취지에비추어제조방법의신규성과진보성을무시하는것이타당하지만, 권리범위의해석에있어서는, 청구범위에기재된기술적사상을일반인에게公開하는대신그대가로서국가가청구범위에기재된문언그대로의권리를인센티브로제공해주는것이실용신안및특허제도의기본골격이라는점을고려해본다면, 권리범위의해석에있어서는청구범위에기재되어공개된제조방법의동일유사성도고려해서좁게해석하는것이타당하고합리적인것이다. 다만, 권리범위의해석에있어서제조방법을고려하는근거로서, 청구범위에기재된제조방법이청구범위의구성요건에해당되기때문이라고보는日本의方法要件說이라고소개된이론 23) 은다소이해하기어렵다. 만일방법요건설에의해서제조방법이청구범위의구성요건에해당된다면, 그구성요건에해당되는제조방법도진보성의판단에고려하는것이논리적으로수미일관된결론일것이다. 그러나, 진보성의판단에있어서는제조방법을고려하지않고권리범위의해석에있어서는제조방법을고려하면서, 제조방법을청구범위의구성요건이라고보는것은논리적으로모순이거나불완전한논리구성인것으로보인다. 23) 朴晟秀, 실용신안의청구범위에포함된방법에관한기재의효력, 지적재산권커뮤니티 2004 년도학술대회발표문. 102

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 4. 製法限定物件發明請求項의지위 가. 製法限定物件發明請求項의適法性特許法은實用新案法과달리物件의발명뿐만아니라方法의발명도특허법의보호대상에해당된다는점을명시적으로규정하고있다. 24) 따라서, 특허법상방법의발명을특허등록하기위해서청구항에기재하는것은당연히적법한것이다. 다만, 어떤경우에는새로운물건의발명이지만그물건의제조방법에의해서만설명되고정의될수있는경우가있다. 또어떤경우에는물건의발명을그발명의구성으로특허청구범위를기재하면서동시에보충적인청구항 (backup claim) 으로서그특허청구범위에 제조방법에의한물건 (product-by-process) 의특정을포함하는형식의특허청구범위를기재하는경우도있다. 어떠한경우이든지 물건의발명 에관한특허청구는어떠한방법으로제조하는가에관계없이그물건자체를대상으로한것이기때문에, 1 물건의발명 에관한특허청구에있어서제조방법의기재를허용할것인가, 2그러한제조방법의기재를허용한다고하더라도그러한제조방법의기재가신규성과진보성의판단에있어서어떻게취급되어야하는지, 그리고 3특허권침해여부에관한판단에있어서는그러한제조방법이물건의발명의구성에포함시켜해석되어야하는지와같은어려운문제를던져주고있다. 본래특허청구범위에기재하는청구항은 명확하고간결하게 그리고 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재될것 이요구된다. 25) 따라서, 물건의발명에관한특허청구에있어서제조방법을기재하는것은 발명의구성에없어서는아니되는사항 만으로기재되었다고볼수있을지그리고 명확하고간결하게 기재되었다고볼수있을지에관한의문이제기되기도한다. 26) 그러나, 물건 24) 특허법제 2 조. 25) 특허법제 42 조제 4 항. 26) 대법원은발명의기능이나효과를기재한이른바기능적표현도그러한기재에의해서발명의구성이전체로서명료하다고보이는경우가아니면허용될수없고특허출원거절이유가된다고판시한바있다 : 대법원 1998.10.18. 선고 97 후 1344 판결. 103

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 의발명이더라도그제조방법이외에는다른적절한표현형식이없는경우에는, 예외적으로물건의발명에도그제조방법의기재를인정하는것이오히려그발명의명확하고간결하게기재한것이라고볼수있는경우도있을것이다. 일정한방법으로제조된물건이그물건자체로서신규성과진보성의요건을갖추면특허등록에의해서보호받지못할이유가없기때문에, 새로운물건의발명이제조방법의기재가있다는이유만으로등록거절되는것은불합리하다고말할수있다. 우리나라특허청도... 방법으로제조된물건,... 장치로제조된물건 등의형식으로물건에관한청구항을기재하는방식은특허를받고자하는물건의구성을적절히기재하기어려운경우에한해서예외적으로인정하고있다. 27) 일본의실무도유사한것으로보인다. 28) 문제는물건의발명에관한특허청구에있어서제조방법의기재가없으면그발명을설명할수없는경우가아니더라도보다광범위하게제조방법의기재를허용할것인가여부이다. 이와관련해서, 미국사례를보면, 제조방법의기재가없더라도물건의발명을그구성, 효과등으로충분히표현할수있는경우에제법청구항의기재가부적법하다고본특허심결에대해서, 미국연방항소법원은제조방법의기재가물건의발명을표현할수있는유일한방법이아니더라도그러한제조방법의기재에의해서특허청구범위가적절히설명될수있는경우에는널리허용된다고판시한바있다. 29) 연방항소법원의이러한일련의판례에의하면, 제법한정물건발명에관한청구항이순수한형태의물건의발명에관한청구항보다그보호범위에있어서제한된다고보고, 특허출원인이자신의발명을보다정확하게표현하는데필요하다면널리제법한정물건발명의청구항으로출원할수있다고판시한것이다. 30) 따라서, 이러한판례에의하면순수한형태의물 27) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 4139 면. 28) 일본심사지침서는발명의대상이되는물건의구성을제조방법과무관하게물성등에의하여직접적으로특정하는것이불가능, 곤란또는어떠한의미에서부적절하게될때는그물건의제조방법에의하여물건자체를특정할수있다고하고있다 ( 竹田稔監修, 特許審査 審判の法理と課題, 263~265 면 ). 29) In re Pilkington, 411 F.2d 1345 (CCPA 1969). 30) In re Hughes, 496 F.2d 1216 (CCPA 1974). 104

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 건의발명에관한청구항은그보호범위가넓어서신규성이나진보성이부인될위험이크기때문에, 그러한위험을피하기위한특허청구항기재방법으로제법한정물건발명의청구항이이용될수있다고본것이다. 따라서, 이러한판례에의하면, 자신의물건의발명을보다적절히표현하기위해서필요하다면제조방법을청구항에기재할수는있지만, 그러한제법한정물건발명에관한특허권이공지공용의물건에까지확대될수는없는것이고제법한정물건발명에관한보호범위는청구항에기재된제조방법에의해서만들어진물건에한정된다고해석된다. 31) 우리나라특허심사지침서는 물건의구성을용이하게기재할수있음에도물건의구성을기재하지않고방법적으로기재한경우에는물건의구성이기재되지않은것으로하여... 거절이유를통지한다 고그심사지침을정하고있다. 32) 일응제법한정물건발명에관한청구항을극히제한적으로만인정하는심사지침인것처럼보이는데, 구체적으로제조방법의기재가유일한표현방법은아니지만물건발명의구성을보다정확하고적절히설명해줄수있는표현방법에해당되는중간역역의발명의경우에어떻게취급할것인지는알수없다. 제조방법의기재가물건의발명에관한간결하고명확한설명을심각하게해하는것이아니라면허용하지아니할이유는없다고생각된다. 나. 製法限定物件發明의特許性물건의발명의특허청구범위에제조방법의기재가포함되어있는경우에당해특허발명의신규성및진보성유무를판단함에있어서그제조방법을당해특허발명의구성에포함시켜그신규성및진보성유무를판단할것인가문제된다. 기본적으로제법한정물건발명에관한청구항도 물건의발명 에관한특허법적보호를청구하는것이지제조방법그자체에관한보호를청구하는것이아니므 31) Martin J. Adelman, Randall Rader, John Thomas, Harold Wegner, Patent Law (Thomson West, 2003), p.552. 32) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 4139 면. 105

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 로, 신규성과진보성의판단대상도물건자체이다. 다시말해서청구항에기재된제조방법이신규성과진보성을갖추었는지여부보다는그러한제조방법으로제조된물건자체의구성이공지 공용의물건의구성과비교해서신규성과진보성을갖추었는지여부가판단의기준이된다. 우리특허청도제법한정물건발명에관한특허청구항의심사에있어서제조방법이아니라물건자체를대상으로심사해야한다는점을명확히하고있다. 33) 외국의실무를보아도, 제법한정물건발명의신규성 진보성유무판단에있어서원칙적으로특허청구범위에기재된제조방법은고려하지않고그에의하여제조된최종적인물건자체만으로당해특허발명의신규성 진보성유무를판단해야한다는점에거의일치하고있다. 예컨대, 일본의특허청도우리나라특허청과유사한심사지침에따르고있고, 34) 일본의법원도제법한정물건발명의신규성및진보성을판단함에있어서는당해제조방법이발명의대상이되는물건의구성을특정하기위한요건으로서어떤의미를가지는가하는관점으로부터검토하여그것을판단할필요는있으나, 그이상으로그제조방법자체로서의신규성및진보성등을검토할필요는없다고판시한바있다. 35) 유럽특허청 (European Patent Office) 이마련한심사기준도제법한정물건발명청구항 (Product-by-process claim) 은오직그물건자체가신규성과진보성의요건을충족한경우에한해서만허용된다고규정하고있다. 36) 물건의발명자체가신규성과진보성의요건을신규성을갖추고있지못한경우에는새로운제조방법의추가에의해서제조된다는사실만으로그물건발명이신규성요건을충족하게될수는없는것이다. 제법한정물건발명에관한청구항도물건발명자체로해석되어야하기때문이다. 유럽특허청의심사기준에의하면, 예컨대제법한정물건 33) 특허청, 심사지침서 ( 특허 실용신안 ), 4139, 4140 면. 34) 竹田稔監修, 特許審査 審判の法理と課題, 265-268 면. 35) 東京高等裁判所 2002 년 6 월 11 일判決 (2001 年 ( 行ケ ) 제 84 호심결취소청구사건, 判時 1805 호 124 면 : 박성수, 프로덕트바이프로세스클레임에관계된특허발명의요지인정, 特許判例百選 ( 박영사, 2005), 445 면에서재인용. 36) Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chpater III, Paragraph 4.7b: http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/pdf-2005/index.html 2006.12.23. 방문. 106

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 발명청구항이 제법 Y에의해서만들어질수있는물건 X 라는표현을사용하든 제법 Y에의해서만들어진물건 X 라는표현을사용하든또는 제법 Y에의해서직접적으로만들어진물건 X 라는표현을사용하든언제나물건 X 자체에관한청구항임에는변함이없고그에대한특허권도물건자체에대해서아무런제한없이미친다는것이다. 특허권의효력범위에관해서는후술하는바와같이논란의여지가있지만, 제법한정물건발명의특허요건판단에있어서는기본적으로우리나라와일본그리고유럽모두커다란차이가없는것으로보인다. 미국특허청의심사기준도제법한정물건발명의경우에제조방법이아니라그물건자체를대상으로해서심사한다고규정하고있다. 37) 제법한정물건발명의경우에도그특허성은제조방법에따라서좌우되는것이아니다. 제법한정물건발명이선행기술에속하는물건과다른방법으로만들어진것이더라도그선행기술에속하는물건과동일하거나그로부터용이하게발명할수있는것이라면특허를받을수없는것이다. 38) 기본적으로제법한정물건발명의경우에물건자체를대상으로해서신규성과진보성의요건을심사하는것이원칙이고, 그러한기본원칙에있어서는앞서살펴본바와같이우리나라와일본그리고미국과유럽의특허청이공통된심사기준을가지고있다고보여진다. 우리대법원도동일한맥락에서 물건의발명의특허청구범위에그물건을제조하는방법이기재되어있다고하더라도그제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는등의특별한사정이없는이상당해특허발명의진보성유무를판단함에있어서는그제조방법자체는이를고려할필요없이그특허청구범위의기재에의하여물건으로특정되는발명만을그출원전에공지된발명등과비교하면된다 고판시한바있다. 39) 다만, 물건의제조방법을기재하지않는한그물건발명을특정하는것이불가능하거나부적절한예외적인경우에는, 그러한제조방법이발명의대상이된물 37) United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination Procedure (August 2006), Chapter 2100, 2113 (Product-by-Process Claims). 38) In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985). 39) 대법원 2006.6.29. 선고 2004 후 3416 판결 107

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 건의구성을특정하기위한요건으로서중요한의미를가질수있고, 그러한한도에서그발명의신규성 진보성을판단하는데제조방법이함께고려되어야할경우도있을것이다. 그러나그러한경우에도제조방법자체의신규성 진보성만으로물건발명의신규성 진보성이도출되는것은아니고, 오직당해제조방법에의해서제조된물건자체의신규성 진보성을판단함에있어서필요한한도에서만제조방법을고려할뿐이다. 예컨대, 바이오테크놀로지분야라든가, 고분자, 혼합물, 금속등의화학분야에서와같이어떠한제조방법에의하여얻어진물건은그구조나성질이그제조방법에의해서직접적으로특정되기때문에, 제법한정물건발명에서청구항에기재된제조방법으로제조한물건이그자체로서새롭고진보성을갖춘것인지다시말해서그와같은제조방법을포함한물건발명의신규성 진보성을판단해야할필요가있다. 40) 미국특허청이마련한심사기준은바로그러한제법한정물건발명의신규성 진보성판단의특수성을잘반영하고있다는점에서, 41) 우리나라와일본및유럽의특허청의심사기준과다른특징을보여주고있다. 미국특허청의심사기준은예외적으로제조방법을고려할수있음을인정하면서도그입증책임은특허출원인에게있다는점도분명히하고있다. 다시말해서, 제법한정물건발명의경우에특허청의담당심사관이출원발명과공지공용의물건이동일하거나유사하다고판단할있는근거를제시하면족하고, 물건자체를대상으로한그러한판단이있으면예외적으로신규성과진보성이있다는점에대한입증책임은특허출원인에게있는것이다. 따라서, 특허출원인은제법한정물건발명이그제조방법으로인해서새롭고진보성을갖춘물건에해당된다는점을입증해야할책임을부담하게된다. 42) 요컨대, 물건의발명에관한특허청구범위에어떤물건을그제조방법으로특 40) 박성수, 프로덕트바이프로세스클레임에관계된특허발명의요지인정, 特許判例百選 ( 박영사, 2005), 447 면. 41) In re Garnero, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979): United States Patent and Trademark Office, Manual of Patent Examination Procedure (August 2006), Chapter 2100, 2113 (Product-by-Process Claims) 에서재인용. 42) In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974); In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983). 108

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 정하려고하는기재가있더라도, 그발명은전체적으로보아물건의발명이므로그신규성과진보성의판단은물건자체를대상으로해서이루어진다. 그러나, 생명공학발명이나화학발명에서와같이제조방법에의해서만물건을특정할수밖에없는예외적인경우에그물건발명이제조방법에의해서특정되고그제조방법과함께신규성과진보성을인정받을수있다는점이특허출원인에의해서입증된다면, 신규성과진보성의판단에있어서제조방법도함께고려해야하는예외적인경우가있을수있다고생각된다. 다. 製法限定物件發明에관한特許權侵害물건발명의특허청구범위에그제조방법의기재가포함되어있는경우에당해특허발명의침해여부판단에있어서그제조방법을물건의구성에포함시켜해석할수있는가? 이에관한해석론이분분하고미국판례도엇갈리고있는것으로국내에소개되고있는데, 우선그원인을제공한두건의미국판례 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc. 43) ( 이하에서는 Scripps 판결이라고약칭함 ) 과 Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp. 44) ( 이하에서는 Atlantic 판결이라고약칭함 ) 을살펴보도록한다. Scripps 사건에서미국연방특허항소법원 (Court of Appeals for Federal Circuit) 은제법한정물건발명에관한청구항이동청구항에기재된제조방법에의해서만들어진물건 / 물질에한정되지않는다고해석했다. Scripps 의특허권은사람이나돼지로부터순도높은고농축의응혈인자 Factor VIII:C를추출해내는공정에관한발명을대상으로한것인데, 그청구범위에는제조공정에관한청구항뿐만아니라 그러한공정에의해서만들어진순도높은고농축의응혈물질 에대한청구항, 즉제법한정물질발명에관한청구항도포함되어있었다. 피고 Genentech 은유전자재조합기술로마찬가지의순도높은고농축응혈물질을추출해냈는데, 연방특허항소법원은그러한피고의행위가 Scripps 의특허받은제조방법과는다 43) 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991). 44) 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). 109

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 르지만 Scripps 의특허청구항가운데제법한정물건발명에관한청구항에기재된물질과동일한물질을생산해내는한도에서 Scripps 의특허권을침해한다고판시했다. 다시말해서, Scripps 판결에의하면제법한정물건발명에관한특허권은그청구항에기재된제법으로제조된물건에한정되지않고물건발명과동일한물건전체에대해서그효력을미친다는것이다. 45) Scripps 판결이내려지고난다음해에동일한미국연방특허항소법원은 Atlantic 사건에서제법한정물건발명에관한특허권이그제법으로만들어진물건에한정되지않는다고판시한 Scripps 판결이미국연방대법원의판례에반하고기본적인특허법이론을무시한판결이라고평가절하한후, 제법한정물건발명에관한청구항가운데기재된제조방법은특허권침해여부를판단함에있어서 청구범위를한정 (limitations) 해서해석하는근거가된다고판시했다. Atlantic 사건에서문제된특허권은충격흡수용구두안창의제조방법에관한청구항과제법한정물건발명에관한것인데, 제조방법이상이하더라도피고가동일한충격흡수용구두안창을만든다면특허권침해에해당된다고주장했고, 미국연방특허항소법원은문제된특허권의청구범위에제조방법의기재가있다는점을강조하면서그특허권의효력범위도제조방법에의해서한정된다고해석했다. 46) 앞에서살펴본두건의미국연방항소법원판결을보면제법한정물건발명의보호범위에관해서결론을내리기어려운것처럼보인다. 그러나, Scripps 사건에서 Factor VIII:C 라고하는응혈물질자체에관한특허권의침해여부는별론으로하더라도, 명백히상이한제조방법으로응혈물질을만드는데도불구하고제법한정물건발명에관한청구항을침해했다고보는것은논리비약이거나논리왜곡이라고생각된다. 미국의다수문헌도제법한정물건발명에관한청구항가운데제조방법에관한기재는특허권의효력범위를제한하는요소로파악하는것이타당하다고보고있다. 47) 앞에서製法限定考案에관한청구항의침해여부에관해서살펴본바와마찬가지로, 출원인은특허청구항에기재된기술적사상을일반공중 45) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991). 46) Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). 47) Donald Chisum, Chisum on Patents (Matthew Bender, 2000), 8.05. 110

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 에공개하게되고그대가로청구항에기재된기술적사상에대한특허권을취득 하게되는것이므로, 48) 제법한정물건발명에대한청구항의보호범위도일반공중 에공개된문언그대로제법에한정된범위로해석하는것이타당하다. 5. 結論 : 色彩限定考案請求項 위에서살펴본바와같이, 제법한정고안및제법한정물건발명의취급에있어서공히그진보성에관한판단에서는제조방법을고려하지않는것을원칙으로하지만그권리범위또는침해여부에관한판단에서는청구항에기재된제조방법도함께고려하는차이를보여주고있다. 이는특허청이등록단계에서판단하는기준과제3자에대한권리범위라거나제3자에의한침해여부를판단함에있어서의기준이다를수있기때문인것으로이해된다. 실용신안개념의변화와실용신안법의오늘날의기능을고려해볼때, 그러한해석론은색채한정고안의경우에도원용된다고생각된다. 오늘날우리實用新案法은물품의형상 구조또는그조합그자체가아니라그에구현된기술적사상을보호해주는것으로서작은發明을보호하기위한제2 의特許法으로이해되고있다. 실용신안법이작은발명을보호해주는제2의특허법이라고보게되면, 그보호대상인기술적사상이물품의형상 구조또는조합에구현되어야한다고하는요건을완화해서해석할수도있다. 따라서, 실용신안법은이제눈에보이는형상이나구조에관한고안뿐만아니라전기회로와같이추상적인형태의구조에관한고안도보호하는것으로해석운용되고있다. 이러한실용신안법의현대적機能과물품관련성의緩和解釋의경향을고려해볼때, 색채도그자체의技術的效果를가지는한도에서 물품의형상 구조또는그조합 의구성요소에해당된다고해석하는것이타당하다. 色彩가현행법상고안의구성요소에해당된다고볼수없는경우에도, 고안에 48) Siegfried Grief, Patents and Economic Growth, IIC(1987), p. 191. 111

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 관한청구항가운데색채가포함되어있다는사정만으로그고안에관한실용신안등록출원이무효라고말할수는없다. 고안자체가진보성등의등록요건을갖추고있다면그러한고안에관한청구항가운데색채가포함되어있다고해서등록을거절하는것은실용신안법의취지에반하기때문이다. 製法限定考案및製法限定物件發明의진보성을판단함에있어서고안이나물건발명자체의진보성만을기준으로해서판단해야하고그제조방법의진보성은고려하지않는다고하는국내외선례를고려해보면, 色彩限定考案의진보성을판단함에있어서도색채는고려할필요없이고안자체만의진보성을기준으로판단하면족하다. 色彩가考案의구성요소에해당된다고볼수없는경우에색채한정고안에관한청구항의진보성을판단함에있어서색채의진보성여부는고려할필요가없지만, 색채한정고안의권리범위또는침해여부의판단에있어서는색채도고려할필요가있다. 출원인이일정한기술적효과를가진색채로한정 / 특정한고안을등록하고자해서등록된것이므로, 색채한정고안에관한실용신안권은그러한색채로한정된범위내에서만보호되는것이다. 청구항은한편으로는일반인에게그문언에따른기술적사상과정보를전달해주고, 다른한편으로는그러한기술공개의대가로출원인에게청구항의문언에대한배타적지위를부여해주는역할을수행하는것이고, 따라서색채한정고안에관한청구항의권리범위는문언그대로색채에의해서한정된다고해석된다. 112

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 초 록 實用新案法은물품의형상 구조또는그조합그자체가아니라그에구현된기술적사상을보호해주는것으로서작은發明을보호하기위한제2의特許法으로이해되고있다. 실용신안법이작은발명을보호해주는제2의특허법이라고보게되면, 그보호대상인기술적사상이물품의형상 구조또는조합에구현되어야한다고하는요건도완화해서해석하거나완화하기위한입법을할필요가있다. 따라서, 색채도그자체의技術的效果를가지는한도에서 물품의형상 구조또는그조합 의구성요소에해당된다고해석하는것이타당하다. 설사, 色彩가현행법상고안의구성요소에해당된다고볼수없는경우에도, 고안에관한청구항가운데색채가포함되어있다는사정만으로그고안에관한실용신안등록출원이무효라고말할수는없다. 다만, 고안에관한청구항가운데색채가포함된경우그신규성과진보성및침해여부를판단함에있어서는, 製法限定考案및製法限定物件發明에있어서의해석론을유추해서판단할수도있을것이다. 실용신안, 고안, 색채, 제법발명, 특허 주제어 113

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 Abstract Prof. Sang Jo JONG (Seoul National University, College of Law) 49) Utility model system has changed into a second tier patent system which protects small inventions, especially technical ideas embodied in shape, structure or its mixture of a three-dimensional article. Once utility model system is regarded as a small patent system protecting inventive ideas, the requirement of three dimensional articles may be broadly interpreted and, thus, colors together with certain shape or structure of an article may be viewed as part of inventive ideas subject to utility model registration. If some colors have certain technical effects in a shape or structure, no utility models are invalidated only because of the fact that the models include some colors. When considering the novelty, unobviousness, infringement of any utility models with colors, judicial decisions on product-by-process claims. Keywords utility models, three dimension, color, product-by-process claims, patents 49) Sang Jo JONG, Professor of Law at Seoul National University College of Law, has graduated from Seoul National University and done his Ph.D. studies at the London School of Economics. Doctoral degree was awarded in1991 for his thesis titled The Legal Protection of Computer Programs with particular reference to U.K., U.S., Japan &Korea. His researches and teachings mostly center around copyright, trademark, patent, and unfair competition laws. He also taught comparative intellectual property law at Duke Law School in 2003. As professional activities currently, he serves as the Director of the Center for Law& Technology, Seoul National University and a Panel Member of the WIPO Arbitration and Mediation Center. Hispublication includes various topics ranging from TheLegalProtection of Computer Programs with particular reference tou.k., U.S., Japan& Korea(Ph.D.Thesis, June1991) to Contributory Infringement of Patents in Korea, 2 Washington University Journal of Law& Policy 287(2000) pp287-307, Property versus Misappropriation: Legal Protection for Databases inkorea, 8 Washington University Journal of Law& Policy 75 (2002)pp75-98 and Criminalization of Netizens for the Access to On-line Music, Journal of Korean Law, Vol.4,No.1 (2004) pp51-72. 114

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 정상조 소속 : 서울대학교법과대학 17동 507호, ( ) 880-8235 팩스 : 871-7408 E-M ail : sjjong@snu.ac.kr 정상조교수의지적재산권교실 http://jus.snu.ac.kr/~sjjong 서울대학교기술과법센터 http://www.clt.re.kr http://innovationcompetition.org 학력 London School of Economics, Ph. D. (1988.1~1991.6) London School of Economics, LL. M. (1986.10~1987.9) 서울大學校大學院法學科法學碩士 (1982.3~1984.2) 서울大學校法科大學法學士 (1978.3~1982.2) 경력 현재, 서울대학교법과대학교수 (1994.3~ ) 현재, 서울대학교법학연구소기술과법센터장 (2003.1~ ) 현재, WIPO Arbitration and Mediation Center UDRP Panelist (2000.5~ ) Visiting Professor teaching Korean law and comparative intellectual property, Georgetown Law Center (Jan. & Feb. 2007) Visiting Professor teaching Korean intellectual property law, Duke Law School (Jan. & Feb. 2003) Visiting Scholar, Stanford Law School (2000.7~2001.7) 서울대학교법과대학학생담당부학장 (1998.6~2000.6) 독일 MAX-PLANCK 硏究所招請硏究員 (1991.3~1991.9) 서울대학교법학도서관장 (2002.6~2004.6.) 115

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 연구목록 단행본 知的財産權과競爭政策의國際的調和 ( 대외경제정책연구원, 1994. 12) 서울대학교특허및기술이전전담조직설립에관한연구 ( 서울대학교, 2001. 11) 인터넷과법률 ( 남효순, 정상조편저, 법문사, 2002.11) 정보통신과디지털법제 ( 방석호, 정상조편저, 커뮤니케이션북스, 2004) 知的財産權法 ( 홍문사, 2004.3) 한글인터넷주소의法과經濟 ( 정상조, 김재형, 조정욱공저, 서울대技術과法센터, 2006) 논문 Contributory Infringement of Patents in Korea, 2 Washington University Journal of Law & Policy 287 (2000) pp287-307 도메인이름분쟁의解決에관한規範의國際的調和, 心堂宋相現선생華甲紀念論文集 21세기韓國民事法學의課題와展望 ( 박영사, 2001) pp.1031-1054 Property versus Misappropriation: Legal Protection for Databases in Korea, 8 Washington University Journal of Law & Policy 75 (2002) pp75-97 주지상표의보호 - 상표법과부정경쟁방지법의조화를위한제언, 서울대학교법학제43권제4호 (2002.12), pp129-170 창작과표절의구별기준, 서울대학교법학제44권제1호 (2003.3), pp 107-140 Criminalization of Netizens for their Access to On-line Music, Journal of Korean Law, Vol.4, No. 1 (2004.9.), pp51-72 不公正競爭行爲의規制 : 技術과市場의變化에따른法的對應, 서울대학교법학제45권제3호 (2004.9.) 116

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 技術과市場의변화에따른商標法및不正競爭防止法의새로운역할정립에관한연구 ( 특허청, 2004. 9) 상표희석화금지의개념과요건, 정희철교수정년20년기념 商法硏究의香氣 ( 인산기념논집편찬위원회, 2004.10.) 339면내지 371면 저작권의남용에대한독점규제법의적용, 公正去來와法治 ( 법문사, 2004), 847면내지 876면 정보는누구의소유인가, 정보통신과디지털법제 ( 방석호 정상조공동편저, 커뮤니케이션북스, 2004), 3면내지 23면 저작권법에의한데이터베이스보호의문제점, 정보통신과디지털법제 ( 방석호 정상조공동편저, 커뮤니케이션북스, 2004), 118면내지 140면 정상조등 6인공저, 온디맨드소프트웨어서비스보급활성화를위한법제도보완연구 ( 한국전자통신연구원, 2004.11) 商標法改正을위한제언, 창작과권리제37호 (2004년겨울호 ), 51면내지 95면 인터넷경매와지적재산권, On-line Marketplace의법적문제점 ( 서울대기술과법센터세미나자료집, 2004.11.), 97면내지 173면 The Economic Contribution of the Copyright-based Industries in Kore, Journal of Korean Law, Vol.4, No. 2 (2005.3.), pp 255-271 知的財産權에관한國際的法秩序와國內法, 서울대학교法學제46권제3호 (2005.9), 108면내지 139면 117

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 Curriculum Vitae Name : Sang Jo JONG Professor of Law Seoul National University, College of Law, 56-1, Shillim-dong, Gwanak-gu, 151-742, Korea Phone : 880-8235 Fax : 871-7408 E-mail : sjjong@snu.ac.kr Details of Education Ph.D. (London School of Economics, June 1991) LL.M. (London School of Economics, 1987) J.D. (Seoul National University, 1982) Positions Held Currently, Professor of Law, Seoul National University College of Law (Mar.1994~ ) Currently, Director of the Center for Law & Technology, SeoulNationalUniversity (Jan.2003~ ) Currently, Panel Member, WIPO Arbitration and MediationCenter, Switzerland (2000.5~ ) Visiting Professor teaching Korean Law and Comparative Intellectual Property, Georgetown Univ. Law Center (Jan. and Feb. 2007) Visiting Professor teaching Korean Intellectual Property, Duke Law School (Jan.2003~Feb.2003) Panel Member, Computer Program Conciliation and Mediation Committee 118

實用新案의개념과보호범위 : 色彩가포함된考案을중심으로 (Nov.1994~June 2000) Associate Dean for Student Affairs, Seoul National Univ. College of Law (June.1998~June 2000) Visiting Scholar, StanfordLawSchool(July.2000~July.2001) Senior Research Fellow, Korea Legislation Research Institute (June.1992~ Feb.1994) Visiting Scholar, Max-Planck-Institut, Muenchen, Germany(Feb.~Aug.1991) Publications Criminalization of Netizens for the Access to On-line Music, Journal of Korean Law, Vol. 4, No. 1 (2004) pp51-72 Property versus Misappropriation: Legal Protection for Databases in Korea, 8 Washington University Journal of Law & Policy75 (2002) pp75-98 Contributory Infringement of Patents in Korea, 2 Washington University Journal of Law & Policy 287 (2000) pp287-307 Internet and Law (Seoul, Hyunam-sa, 2000) Impact of TRIPs on Innovations and Transfer of Technology in Korea, WIPO Asian Regional Seminar on the Valuation and Commercialization of Intellectual Property Assets(WIPO, 1999) Recent Developments in Copyright Law of Korea, Korean Journal of Comparative Law, Vol.24 (Dec.1996) The Legal Protection of Computer Programs with particular reference to U.K., U.S., Japan & Korea (Ph.D.Thesis, June 1991) 119

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 A Study on the Patent Protection of Digital Contents 이대희 *1) 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 디지털콘텐츠의저작권및온디콘법에의한보호의한계 Ⅲ. 특허에의한디지털콘텐츠의보호가능성 1. 디지털콘텐츠자체의특허에의한보호? 2. 특허에의한보호의가능성 3. 디지털콘텐츠관련발명의특허에의한보호 4. 디지털콘텐츠의발명적요소 Ⅳ. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의정당성및이점 1. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의정당성 2. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의이점 Ⅴ. 결론 * 성균관대학교법과대학교수

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Ⅰ. 서론 콘텐츠는 문자, 소리, 화상, 영상등의형태로이루어진정보의내용물을지칭하며, 출판, 음악, 영화등의영상, 사진등의화상, 게임, DB 등광범위한분야가여기에포함 된다. 1) 디지털콘텐츠는이와같이텍스트또는시청각적인형태로존재하는정보를 2진법으로전환시키는과정에의하여디지털화된콘텐츠, 또는유무선전기통신망에서사용하기위해부호, 문자, 음성, 음향이미지, 영상등을디지털방식으로제작, 처리, 유통되는자료와정보이다. 온라인디지털콘텐츠산업발전법 ( 이하온디콘법 ) 은 부호 문자 음성 음향 이미지또는영상등으로표현된자료또는정보로서그보존및이용에있어서효용을높일수있도록전자적형태로제작또는처리된것 이라고정의하고있다 ( 2). 또한문화산업진흥기본법은 부호 문자 음성 음향및영상등의자료또는정보 를콘텐츠라하면서, 디지털콘텐츠를 부호 문자 음성 음향및영상등의자료또는정보로서그보존및이용에효용을높일수있도록디지털형태로제작또는처리한것 이라고정의하고있다 ( 2). 2) 온라인음악, 온라인영상 ( 애니메이션, DVD, IP TV 등 ), 모바일콘텐츠, 웹정보콘텐츠, 온라인교육, 솔루션, 포털, 온라인게임, 온라인출판등 9개부문의디지털콘텐츠 (digital contents) 의 2004년전세계시장규모는 1,512억달러이며, 향후연평균 13.81% 의성장세를유지하여 2008년에는 2,536억달러에이를것으로전망되고있다. 국내디지털콘텐츠시장규모는 2001년도에 2조 7천억원을기록한이후 2004년까지연평균 34.5% 의성장률을기록해왔으며 2004년도에는 6조원을돌파하였다. DMB, WiBro( 휴대인터넷 ), 디지털서비스등에의하여새로운시장이형성되는경우 2007년도국내디지털콘텐츠산업의시장규모는 13조원을돌파할 1) 한국소프트웨어진흥원, 2002 년도국내디지털콘텐츠산업시장조사보고서 14 (2002). 2) 그외에도이러닝 ( 전자학습 ) 산업발전법, 영화및비디오물의진흥에관한법률, 음반 비디오물및게임물에관한법률, 게임산업진흥에관한법률등이디지털콘텐츠와직간접적으로관계되는이러닝콘텐츠, 영화및애니메이션, 비디오물및게임물, 방송등에대하여정의하고있다. 123

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 것으로전망되고있다. 디지털콘텐츠는그특성상복제하기가용이하며, 복제를하더라도복제품의품질이원본과동일하며, 인터넷등을통하여광범위하고신속하게배포될수있으며, 일단복제된이후에는복제물을통제하기가곤란하며, 디지털콘텐츠를융합하여새로운디지털콘텐츠를작성하는것이용이하다. 따라서디지털콘텐츠를법적으로적절하게보호하는것은디지털콘텐츠산업을육성함에있어서필수적으로요구되는것이다. 디지털콘텐츠는지금까지저작권법, 컴퓨터프로그램보호법및온디콘법등에의하여저작권내지부정경쟁의측면에서보호받는것이논의의초점이되어왔다. 이러한경향은한국에한정되는것이아니라미국을비롯한여러선진국에서도마찬가지이다. 3) 그런데디지털콘텐츠를저작권법및온디콘법에의하여보호하는경우에는일정한한계에직면하게된다. 여기로부터저작권법및온디콘법외에디지털콘텐츠를보호할수있는특허의필요성이나타나게된다. 최근디지털콘텐츠의제작방법 보호 유통 판매 식별 인증 사용 사용권거래 서비스제공등에대한발명과관련하여 (i) 방법, (ii) 실시장치, (iii) 처리프로그램을기록한기록매체등의형태로특허로출원하는것이급격히증가하고있다. 디지털콘텐츠의제작부터유통단계까지의과정과관련된여러발명에대해서는당연히특허가허여될수있다. 디지털콘텐츠와관련된발명은디지털콘텐츠그자체에대한발명이아니라, (i) 디지털콘텐츠의제작부터유통및이용을위한하드웨어적인기기에대한발명, (ii) 디지털콘텐츠의유통및이용을위한소프트웨어의발명, (iii) 디지털콘텐츠와관련된유통및서비스제공등과관련된영업방법 (business method) 에대한발명, (iv) 디지털콘텐츠를보호하기위 3) 예컨대디지털콘텐츠전략및정책방침과관련하여 OECD 는 ISP, 기술적보호조치, 저작권존속기간, 공정이용등디지털콘텐츠에대한지적재산권에관한논의는저작권을중심으로이루어지고있으며특허에의한보호는논의되지않고있다. OECD, Directorate for Science, Technology & Industry, Committee for Information, Computer & Communications Policy, Digital Broadband Contest: Digital Content Strategies and Policies (19-May-2006). 124

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 한기술의발명, (v) 디지털콘텐츠의유통및서비스를제공하기위한기술의발명등여러가지로분류될수있다. 디지털콘텐츠와관련된이러한발명들은광의의디지털콘텐츠관련발명이라할수있다. 이러한광의의디지털콘텐츠관련발명이특허에의하여보호되는것은당연한것이고이에대한특허출원도광범위하게이루어지고있다. 디지털콘텐츠관련발명중에는디지털콘텐츠의생성이나제작과정에의하여디지털콘텐츠에내재하는발명이존재할수있다. 이와같은협의의디지털콘텐츠관련발명은 (i) 디지털콘텐츠자체에포함된발명, (ii) 디지털콘텐츠의요소를생성 변화시키는발명으로분류할수있다. 디지털콘텐츠자체에포함된발명은예컨대게임의경우에서와같이발명적인요소들이나총체적인발명적요소가디지털콘텐츠자체에화체 ( 化體 ) 되어있는경우이다. 디지털콘텐츠의요소를생성시키는발명은디지털콘텐츠를구성하는독특한캐릭터를상황에따라발생시키거나이용자의작동상태에따라캐릭터의성격을변화시키는것과같이디지털콘텐츠를구성하는요소들을상황에따라생성 변화시키는발명이다. 광의의디지털콘텐츠관련발명은일반발명과마찬가지라고할수있지만, 협의의디지털콘텐츠관련발명은디지털콘텐츠산업의경쟁력을좌우하는중요한요소이다. 그럼에도이러한협의의디지털콘텐츠관련발명의특허에의한보호에대해서는인식이거의이루어지지않고있는상태이다. 이러한발명의특허에의한보호가인식되는경우에는상당히많은특허출원이이루어질것으로예상된다. 이글은디지털콘텐츠를저작권법이나부정경쟁법적인측면에서보호하는경우의한계를고찰하고이를보완하기위한법체제로서특허에의하여보호하는것을고찰하는것을목적으로한다. 디지털콘텐츠의발명적요소 를특허로보호한다는것은기존의저작권법이나온디콘법에의한디지털콘텐츠의보호를대체하는것이아니라어디까지나보완하는것이며, 따라서디지털콘텐츠제작자에게이점이제공될수있다는것을강조하고자한다. 먼저디지털콘텐츠를저작권법이나온디콘법으로보호하는경우에어떠한한계에직면하는가를고찰한후, 특허에의한보호와그정당성을논의하기로한다. 125

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Ⅱ. 디지털콘텐츠의저작권및온디콘법에 의한보호의한계 디지털콘텐츠에대한저작권체제에의한보호는배타적인권리의부여방식에의한보호이며, 4) 온디콘법에의한보호는부정경쟁법적인측면에서의보호를그내용으로한다. 상표법및부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률도디지털콘텐츠를보호한다고하지만, 이러한법에의한보호는디지털콘텐츠와관련된표지를보호한다는점에서저작권체제및특허체제에의한보호와그성격을달리한다. 그런데디지털콘텐츠는현재저작권법과온디콘법에의하여보호되고있지만, 이러한보호는다음과같이일정한한계에직면하게된다. 첫째, 저작권은아이디어자체를보호하는것이아니라아이디어가표현된것만을보호한다는점이다 (idea/expression dichotomy). 5) 저작권법상의이러한원칙은경쟁을촉진시키는요소로서, 저작물에포함되어있는아이디어가저작권자에의하여독점되지않고누구나자유롭게사용될수있고따라서아이디어에대해서는경쟁을촉진시키는역할을한다. 저작권에의하여보호되는요소를구별함에있어서아이디와표현의분리는매우중요한의미를가지는데, 컴퓨터프로그램과같이실용적인저작물의목적내지기능은저작물의아이디어가된다. 이러한아이디어나기능적인측면을보호하는것은다름아닌실용신안 / 특허라할수있다. 디지털콘텐츠를저작권에의하여보호하는경우의발생하는문제점의원인은이러한아이디어나기능을수행하기위하여표현될수있는방법이매우많이존재할수있다는것이다. 저작권법이나온디콘법이보호하고자하는것은여러가지로표현 4) 2007 년 6 월말에발효하는개정저작권법은저작자에게복제권, 공연권, 공중송신권 ( 방송, 전송, 디지털음성송신 ), 전시권, 배포권, 대여권, 2 차적저작물작성권 ( 16-22) 등을보호하고있다. 5) TRIPs 협정은 저작권보호는표현에는적용되나사상, 절차, 운용방법또는수학적인개념그자체에는적용되지아니한다 고규정하여 ( 9II), 이원칙을천명하고있다. 한국의저작권법은아이디어와표현의분리원칙을직접천명하고있지않지만, 사실의전달에불과한시사보도를보호하지않음으로써 ( 7), 이를간접적으로나마규정하고있다고할수있다. 또한예컨대희랍어문법교재의아이디어측면 ( 희랍어문법에관한단어의음절부분과이를가로로그은선에수직선을넣어도식화하여희랍어의문법적특성에관하여설명한부분 ) 의보호를부인한대법원판결 (93 다 3073) 과같이한국의법원도아이디어와표현의분리원칙을수용하고있다. 126

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 된것중하나의표현에한정된다. 따라서디지털콘텐츠의기본적인아이디어를차용하였더라도표현을달리하였다면, 저작권법이나온디콘법의보호를받지못한다. 특허에의한보호는표현이어떻게되는가에관계없이아이디어나기능, 곧발명을차용하는것으로부터디지털콘텐츠제작자를보호할수있다. 바로이점에서특허에의한보호는저작권에의한보호보다그보호가강력하다고할수있으며, 디지털콘텐츠의특허에의한보호의이점도바로여기에있다. 둘째, 저작권법이나온디콘법은디지털콘텐츠에내재하는발명의요소를보호하지못한다. 저작권체제가발명을보호하지않는다는것은당연한것이지만, 디지털콘텐츠에는발명적요소가분명히포함될수있으며따라서디지털콘텐츠에대한보호를저작권법이나온디콘법에의한보호에한정시킨다면결국디지털콘텐츠가제대로보호받지못하는결과에이를수있다. 아직한국을비롯한여러국가에서는디지털콘텐츠에내재하고있는발명의요소를제대로인식하고있지않은것으로보인다. 디지털콘텐츠산업의규모가상당히광범위해지고있고 GDP에서차지하는비율이증가하고있다는것을고려한다면, 디지털콘텐츠산업의경쟁력에필수적인영향을미칠수밖에없는특허에의한보호를강화하지않을수없다. 캐릭터 (character) 와관련하여저작권에의한보호의한계를살펴보자. 그림으로이루어진캐릭터는저작권에의하여보호가가능한데, 캐릭터는고객흡인력이높아불법복제율이높다. 저작권등록이보호요건은아니지만저작자추정효및과실추정효등을제공하는등록 ( 저 51) 을하는경우캐릭터의동작변화나의상변화등캐릭터가변경되는것마다등록하여야하는번거로움이따르게된다. 또한캐릭터를상표로등록하고자하는경우, 지정상품을지정하여등록하여야한다. 그러나캐릭터의생성방법을특허에의하여보호하는경우저작권보다보다더적절한보호가가능해진다. 셋째, 온디콘법에의하여디지털콘텐츠를보호할경우어려운점은온디콘법은부정경쟁법적인측면에서만디지털콘텐츠를보호한다는것과, 온디콘법에의하여보호받기위하여서는반드시표시를하여야한다는점이다. 먼저온디콘법은저작권법과같이배타적인권리를부여하는방식으로디지털콘텐츠를보호하는것 127

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 이아니라부정경쟁법적인측면에서보호함으로써저작권법에의한보호와그성격을달리한다. 곧온라인콘텐츠의전부또는상당한부분을복제또는전송하는방법으로경쟁사업자의영업에관한이익을침해되는경우에온디콘법에의한보호가가능한데 ( 18 I), 이것은온디콘법에따른침해의주체가일반적인개인이아니라경쟁사업자에게한정된다는것을의미한다. 따라서온디콘법에의한보호의범위가축소되는것을의미하는데, 온디콘법상의부정경쟁법적인보호는일정한목적을충족하기위한것이지만디지털콘텐츠를보호하는데있어서는그만큼매력을반감시킬수밖에없는것이된다. 또한디지털콘텐츠가온디콘법에의하여보호받기위하여서는표시를하여야하는데 ( 온디콘법 18), 6) 이러한표시는저작권법체제에는존재하지않는일종의방식요건과마찬가지이다. 이러한표시제도는디지털콘텐츠보호기간의기산점을이용자가쉽게파악할수있도록하여디지털콘텐츠이용의신속성을도모하고, 표시된디지털콘텐츠가침해된경우제작자의입증책임을경감시켜디지털콘텐츠의원활한유통을보증하며, 디지털콘텐츠관련정보를쉽게취득하여정보수집비용을감소시키고정보콘텐츠의보급확대를통해정보사회에대비한다는것을취지로하고있다. 그런데디지털콘텐츠제작자의실수에기인하여표시를하지않거나, 디지털콘텐츠자체의성질상표시를하는것이적절하지않아서표시를하지않는경우가있을수있고따라서온디콘법에의한보호를기대할수없는경우가많이존재할수있다. 실제로표시를하지않음으로써온디콘법에의한보호를받지못하는디지털콘텐츠사례 7) 가존재하고있다. 따라서보호요건으로서표시를요구하는온디콘법에의하여디지털콘텐츠를보호하는데에는일정한한계에직면할수밖에없다. 6) 표시를하여야하는사항은 (i) 온라인콘텐츠의명칭또는제호, (ii) 온라인콘텐츠의제작및표시연월일, (iii) 온라인콘텐츠제작자의성명 ( 법인인경우에는법인의명칭 ) 주소 전화번호, (iv) 온라인콘텐츠의이용조건등이다 ( 온디콘법시행령 22). 7) 대법원 2006.2.10. 선고 2004 도 9073 판결 ( 온라인콘텐츠가위법제 18 조제 1 항에의하여보호를받으려면같은법제 17 조제 1 항소정의표시를하여야하며, 온라인콘텐츠의제작및표시연월일에대한표시를생략한채온라인콘텐츠의원저작물출판일을표시한것만으로는그에대한온라인콘텐츠가위법시행이후에제작되었는지, 언제그보호기간이만료되는것인지를알수없으므로위법제 17 조제 1 항에의한표시를하였다고할수없다할것이니, 위법제 18 조제 1 항에의하여보호를받는온라인콘텐츠라고할수없다 ). 128

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 넷째, 저작권에의하여보호될수없는일반공중의공유영역 (public domain) 에존재하는저작물을디지털화하여디지털콘텐츠로제작한경우, 이를온디콘법에의하여보호하는것은가능하지만저작권에의하여보호하는것은불가능하다는점이다. 8) 디지털콘텐츠는창작성을가지거나가지지않는내용물로구성될수있다. 디지털콘텐츠가창작성을가지는내용물로구성되는경우, 저작권에의하여보호되는데아무런문제점이없다. 또한디지털콘텐츠가창작성이없더라도해당내용물이저작권법상의데이터베이스를구성한다면, 저작권법에따른보호 ( 데이터베이스의전부또는상당한부분을복제 배포 방송또는전송할권리, 저 73조의 4 I) 를받을수있다. 9) 그러나디지털콘텐츠에포함된내용물이창작성을가지지않고또한저작권법상의데이터베이스에도해당하지않는다면, 온디콘법에의하여보호받을수있으나앞서상술한바와같이온디콘법에의한보호는일정한난점이존재한다. 결국이경우에는저작권에의한보호가부정되며온디콘법에의한보호는난점에직면하게된다. 그렇다면이경우에온디콘법에의하여보호되는것으로충분한가? 일반공중의공유영역에존재하는자료를이용하여디지털콘텐츠를제작하는경우, 이경우에도발명의요소가디지털콘텐츠에포함될수있는것은당연하다. 따라서이러한디지털콘텐츠를복제 전송하였지만부정경쟁에해당하지않는경우온디콘법에의한보호는불가능하다. 요컨대디지털콘텐츠에대하여현행저작권법및온디콘법이보호를제공하고있지만, 일정한한도에서그보호가결여되어있으며, 보호를한다고하더라도디지털콘텐츠의발명적인요소를보호하지못함으로써, 저작권법및온디콘법이디지털콘텐츠를보호하는데있어서는약점이존재한다는것을알수있다. 8) 저작권은기본적으로창작성을보호하는것인데일반공중의공유영역에있는저작물을디지털화하는과정에서새로운창작성이추가되지않는다면저작권에의하여보호될수없고, 창작성이추가되더라도그추가된창작성만이저작권에의하여보호되는것이지기존의공유영역에있는저작물이보호되는것은아니다. 9) 데이터베이스는저작권법상소재의선택ㆍ배열또는구성에창작성이있는경우에는편집저작물로보호받으며아무런창작성이존재하지않을경우에는그자체가데이터베이스로서보호받는 2 원적인접근방법 (dual approach) 에의하여보호되고있다. 129

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Ⅲ. 특허에의한디지털콘텐츠의보호가능성 1. 디지털콘텐츠자체의특허에의한보호? 발명이특허로서보호받기위하여서는인간의내면 ( 內面 ) 에만존재해서는안되며내면에서외면 ( 外面 ) 으로표시되어야한다. 다만특허법상발명은외부로표현될것을성립요건으로하지않으며등록을그보호요건으로한다고할수있다. 그러나저작권법은인간의머리속에서외부로표현되어유형물에그표현이나타나지만, 특허의경우발명은특허출원명세서에표현되어있다고할수있다. 10) 디지털콘텐츠는문자, 소리, 화상, 영상등이디지털형태에의하여기기에표현된것이고우리는이러한기기를통하여디지털콘텐츠를인식하게된다. 우리가기기를통하여디지털콘텐츠를인식하는것은, 우리가시집 ( 詩集 ) 을통하여저작물인시를인식할수있는것과동일한것이다. 따라서기기를통하여우리가인식할수있는것은저작물이되며, 창작성이있다면저작권에의하여, 창작성이없는경우에는온디콘법에의하여보호될수있다. 디지털콘텐츠자체는저작물이유형물에표현된것이고따라서저작권의보호대상이되는것이지, 저작물이표현된것그자체에발명의요소가존재할수없으며따라서특허의대상이되는것은아니다. 예컨대디지털콘텐츠인전자책은저자가종이나원고지등아날로그형태로작성한소설을디지털화하여전자책으로작성되는경우와, PC로작성한소설을전자책으로작성되는경우가있을수있는데, 전자책에표현된것은저작권이나온디콘법에의하여보호될수있다. 그러나이러한전자책은특허의보호대상이되지않는다. 책과같은어문저작물뿐만아니라음악이나영상콘텐츠등디지털콘텐츠자체는특허의보호대상이될수없다. 10) 윤선희, 발명에관한고찰, 산업재산권제 12 호 1, 19 (2002). 130

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 2. 특허에의한보호의가능성디지털콘텐츠관련발명은컴퓨터프로그램관련발명과매우유사하다. 컴퓨터프로그램자체와디지털콘텐츠자체는모두저작권에의한보호대상이다. 심사기준에서볼수있다시피, 컴퓨터프로그램의발명성은소프트웨어와하드웨어가협동하는구체적수단에의하여사용목적에부응하는정보의연산이나가공을실현하는것을그핵심으로하고있다. 11) 컴퓨터프로그램보호법은컴퓨터프로그램저작물을 특정한결과를얻기위하여컴퓨터등정보처리능력을가진장치 ( 컴퓨터 ) 안에서직접또는간접으로사용되는일련의지시 명령으로표현된창작물 이라고정의하고있다 ( 컴 2). 따라서컴퓨터프로그램은저작권및특허양자모두에의하여보호되고있지만, 그보호대상내지측면이다르다는것을알수있다. 컴퓨터프로그램은원시코드 (source code) 이거나목적코드 (object code) 이거나에관계없이저작권에의하여보호받는다 (TRIPs 협정 10 I). 곧컴퓨터프로그램은어문저작물로서단어나숫자기타표시에의하여표현되어있는것이다. 원시코드는어문저작물로보호하는데아무런문제가되지않는데, 사람이읽기위한것이아니라컴퓨터조작을지시, 통제하는기계의한요소라고할수있는목적코드도어문저작물이될수있는가가논란이될수있다. 그러나목적코드는원시코드를단지기계적인과정에의하여번역한것에불과하여원시코드와동일성을가지는복제물이므로, 목적코드에대해서도저작권적인보호를제공하는것이타당하다. 12) 이와같이컴퓨터프로그램은저작권에의하여보호되지만, 컴퓨터프로그램을저작권이보호하는것은컴퓨터프로그램의아이디어나기능적인측면이아니라표현된부분만을보호하는것이다. 바로이러한기능적인측면을보호하는것이특허이다. 곧소프트웨어와하드웨어가협동한구체적수단에의해사용목적에부응한정보의연산또는가공을실현하는경우, 곧컴퓨터프로그램이수행하는기능적인측면이특허에의한보호의대상이된다. 따라서컴퓨터프로그램이저작권및특허에의하여모두보호될수있지만, 저작권과특허는그보 11) 컴퓨터관련발명심사기준 2.2.1(2005.4). 12) 오승종 이해완, 저작권법 640 ( 제 4 판 2005). 131

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 호의대상내지측면을각각달리하는점에서구별된다. 컴퓨터프로그램의각기다른측면이저작권및특허에의하여보호될수있다면, 이같은논리를디지털콘텐츠에대해서도동일하게적용할수있을것이다. 디지털콘텐츠자체가저작권이나온디콘법에의하여보호되고특허에의하여보호되지못한다면, 컴퓨터프로그램에서와마찬가지로디지털콘텐츠에내재되어있는일정한기능적인측면은특허에의하여보호될수있을것이다. Baker vs. Selden 케이스 13) 는저작권과특허가그보호대상을달리한다는것을적절하게설명하고있다. 곧저작권이보호하는것은일정한아이디어가표현된것만을보호하는것이지아이디어자체를보호하는것은아니며, 특허는아이디어를보호한다는것이다. 이것은기능적인측면이저작권에의하여보호되는것이아니며기능적인측면을보호하는것은다름아닌특허라는것을의미하는것이다. 이러한논리를디지털콘텐츠에적용시키면, 디지털콘텐츠의아이디어적인측면내지기능적인측면은특허가보호하는것이되고, 이러한아이디어가표현된것을저작권이보호하는것이된다. 디지털콘텐츠에대하여저작권과특허가이를모두보호할수있지만, 아이디어를표현하는방법은매우다양할수있다는점에서양자에의한보호는차이가있게된다. 곧동일한아이디어를채용하였을지라도표현을달리하였다면저작권침해는인정되지않는다. 그러나이러한아이디어가특허요건을충족한발명이라면어떻게표현하였는가에관계없이특허권침해가인정된다. 바로여기에서특허에의한보호가저작권에의한보호보다훨씬더강력하다는것을알수있다. BM 특허가인정된이후 BM 특허출원이급증한바와같이, 저작권에의한보호보다특허에의한보호가상당한이점을제공하는것이인식된다면디지털콘텐츠관련발명에대한특허출원은상당히증가할것으로예상된다. 특허법은발명을 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이라고정의하고있다 ( 특 2). 따라서특허법의발명이되기위하여서는 (i) 자연법칙의 13) 101 U.S. 99(1879). 이케이스의대상이된책은부기시스템을설명하는것으로서, 선과제목, 그리고시스템을예시하고이것이어떻게사용되고실행되는가를설명하는일정한형식이나열이첨부되어있다. 132

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 이용, (ii) 기술적사상의창작성, (iii) 기술적사상의고도성이라는요건을충족하여야한다. 첫째, 발명은자연법칙을이용한것으로서, 자연법칙그자체는발명이될수없으며, 자연법칙이아닌인간의정신활동또는사람의심리적, 생리적작용을이용한것 ( 최면술, 피로퇴치법, 상품의진열법, 암기기억법, 진료법등 ), 논리법칙이나경제법칙을이용한것 ( 암호의작성방법, 보험제도, 광고방법등 ), 자연법칙에반하는것 ( 영구운동의기계장치또는영구발동기 ) 등도발명이될수없다. 또한자연법칙등원리의발견도특허의대상이될수없으며, 수학적방법또는알고리즘 (algorithm) 등은수를어떻게처리하는가를나타내는단순한추상적개념에불과한것이고자연력의인과적이용이아니어서발명이되지않는다. 둘째, 발명은기술적사상의창작이다. 기술은보편성, 반복성및객관성을가져야하며, 소기의성과즉, 기술적효과를발생시켜야하는것으로서, 연주기술, 투구기술, 독심기술등은자연법칙을이용한것이아니어서발명이될수없다. 또한기술과관계없는판매방법, 제품의진열방법, 장부시스템, 인쇄물이나개인의숙련에의하여이루어진기능, 솜씨도발명이될수없다. 마찬가지로발명은창작, 사람이인위적작용에의하여새로운것을만들어내거나생각해낸것이어야하므로인위적이아닌발견이나천연물은발명이될수없다. 셋째, 기술의창작중비교적기술의정도가높은것이발명, 그렇지못한것이고안이다. 곧당해발명이속하는기술분야의통상의지식을가진자에대하여자명하지아니한것으로창작의수준이높아야한다. 디지털콘텐츠관련발명은이러한요건을충족할수있으며, 이러한요건을충족하고있다면특허에의한보호를부정할이유가없다. 3. 디지털콘텐츠관련발명의특허에의한보호디지털콘텐츠관련발명을특허로보호하는것과가장적절하게비교될수있는것은컴퓨터프로그램관련발명이다. 곧컴퓨터프로그램은계약, 영업비밀, 저작권및특허등여러체제에의하여보호받을수있는데, 이러한여러체제에의하여보호받는다는것은각각의체제가동일한대상을중복적으로보호하는것이아니라동일한대상에대한각기다른측면을보호하는것에해당한다고할수 133

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 있다. 예컨대컴퓨터프로그램을영업비밀로보호한다는것은비밀로관리되고, 생산방법이나판매방법및기타사업활동에유용한기술상또는경영상의정보이고, 공연히알려져있지않은, 컴퓨터프로그램에구현된알고리즘이나개발노하우 를그대상으로한다. 또한컴퓨터프로그램을저작권으로보호한다는것은컴퓨터프로그램의원시코드및목적코드를어문저작물로서보호한다는것이다. 곧일정한아이디어가어문저작물로표현된다는것을의미한다. 컴퓨터프로그램을특허로보호한다는것은컴퓨터프로그램의작성에이용한알고리즘이자연법칙을이용한기술과결합한경우컴퓨터프로그램이수행하는기능적인측면을특허로보호한다는것을의미한다. 컴퓨터관련발명심사기준 은컴퓨터관련발명을기록매체의발명으로특허청구범위에기재하는것을허용하고있다. 14) 곧컴퓨터프로그램에관한발명을기록매체에담아서직접기록매체특허로특허출원하는것을허용하는것이다. 이러한기록매체를물건발명에포함시켜서컴퓨터프로그램을특허로보호하는것은우회적인방법에의한보호에속한다. 기록매체가물리적인물건이지만이것이기록매체특허에서달성하고자하는목적에기여하는것이아니고, 이것은실제로특허를부여받고자하는컴퓨터프로그램의외면일뿐이다. 15) 곧기록매체의형태로특허출원되었더라도실제로출원된것은기록매체의형태로되어있는컴퓨터프로그램이달성하고자하는일정한기능에대한것이다. 따라서이러한컴퓨터프로그램이자연법칙을이용하거나특허법이요구하는기타의요건을충족하는경우에는특허로보호받을수있다는논리가된다. 요컨대기록매체의형태이거나물건의형태이거나그출원방법과관계없이, 그리고일정한발명이컴퓨터프로그램에해당하거나기타여러물건에해당하는가에관계없이, 발명이특허법이요구하는요건을충족하는경우에는특허에의하여보호받을수있어야한다. 그렇다면이러한논리가디지털콘텐츠에대해서는어떻게적용될것인가? 후에상술하는바와같이사주제공방법이나게임방법등은컴퓨터화면상으로 14) 컴퓨터관련발명심사기준 1.1.1(3)(2005.4). 15) 이원형, 인터넷비즈니스모델의특허에관한고찰, 지적소유권 182, 193 ( 제 5 권 2001). 134

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 는일정한콘텐츠의형태로나타난다. 예컨대게임의경우, 게임에나타나는캐릭터나그림, 그리고게임의일정한내용 ( 예컨대게임의전체적인구도등 ) 은저작권이나온디콘법에의하여보호될수있다. 그러나기존에존재하지않았던새로운방법이나요소를게임에적용시키는것이가능할수있는데, 바로이러한방법이나요소가특허의요건을충족하는경우에는, 컴퓨터프로그램이나 BM특허와달리취급할이유가없다. 곧디지털콘텐츠라는, 외부로들어나는부분이아니라, 디지털콘텐츠를생성하게하거나디지털콘텐츠를구성하는내용이발명의요소를충족하는경우, 이를특허로서보호하는것이가능하다. 따라서디지털콘텐츠를특허로보호한다는것은디지털콘텐츠자체를보호한다기보다는디지털콘텐츠와관련하여존재하는발명적요소를보호한다는것이다. 4. 디지털콘텐츠의발명적요소특허의대상이되는디지털콘텐츠관련발명은디지털콘텐츠자체에대한것으로서디지털콘텐츠자체에발명이포함되어있어야한다. 게임을예로들어보자. 게임산업진흥에관한법률은 게임물 을 컴퓨터프로그램등정보처리기술이나기계장치를이용하여오락을할수있게하거나이에부수하여여가선용, 학습및운동효과등을높일수있도록제작된영상물또는그영상물의이용을주된목적으로제작된기기및장치 라고정의하고있다 ( 제2조 ). 예컨대온라인레이싱게임인 카트라이더 와같은게임을예로들어보자. 이게임은자동차를운전하는캐릭터가경주용자동차를타고승패를가리는레이싱게임인데, 경주차는재미를더하기위해변기 유모차 문어 거북등을응용해만들어진것이다. 이용자는캐릭터와경주차를선택할수있으며, 자동차의주행중주행과관련된여러기능을사용할수있다. 드리프트버튼을이용한역동적인주행이가능하며, 사막 마을 숲 빙하등다양한테마를이용한 3차원트랙, 싱글플레이모드제공과단계별라이선스취득시스템등이포함되어있다. 게임에서이길수록사이버머니인 루찌 가늘어나, 다음단계로올라갈수있는업그레이드된카트를얻게된다. 게임시간도 2~3분밖에되지않아언제든지그만둘수있다. 이러한게임의 135

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 내용에특허로등록될수있는발명이존재할수있는가? 이게임의자동차경주자체는진부한것이지만, 자동차경주를위하여새로운다양한요소들을도입함으로써게임자체의흥미를상당히높이고있다. 바로이같은새로운다양한요소들이결합함으로써게임을전체적으로가치있게하는것이며, 바로이러한요소들이발명이될수있다는것은부정할수없는사실이다. 특허로등록되기위하여서는기본적으로특허의보호대상에포함되어야하는데, 이러한게임의요소들이특허법상발명의개념을충족할수있는것은당연하다. 게임이라는디지털콘텐츠외에디지털콘텐츠전반적으로도디지털콘텐츠내에발명의요소가포함될수있으며, 디지털콘텐츠에포함되어있는발명의요소들은특허로서등록될수있어야할것이다. 그렇다면남는문제는이와같이디지털콘텐츠에포함될수있는발명의요소들에는어떠한것이있으며, 이들요소가일정한공통의요소를가짐으로써일정한카테고리로구별하는것이가능한가여부이다. 디지털콘텐츠관련발명으로서는기본적으로물건발명, 방법발명및기록매체를고려할수있는데, 가장일반적인형태의발명은방법발명이나기록매체가될것이다. 이와관련하여다음의발명을예로들어보기로한다. 디지털콘텐츠관련발명은청구방식에따라분류한다면물건발명 ( 장치 시스템 : 어떠한장치나시스템에서특정의기술적목적을달성하는기능실현수단으로이용되고, 이러한기능실현수단에의하여구성되는발명 ), 물건발명 ( 기록매체 ), 및방법발명으로분류할수있다. 또한디지털콘텐츠관련발명은 (i) 디지털콘텐츠자체에포함된발명, (ii) 디지털콘텐츠의요소를생성 변화시키는발명으로분류할수있다. 디지털콘텐츠자체에포함된발명은예컨대게임의경우에서와같이발명적인요소들이나총체적인발명적요소가디지털콘텐츠자체에화체되어있는경우이다. 디지털콘텐츠의요소를생성시키는발명은디지털콘텐츠를구성하는독특한캐릭터를상황에따라발생시키거나이용자의작동상태에따라캐릭터의성격을변화시키는것과같이디지털콘텐츠를구성하는요소들을상황에따라생성 변화시키는발명이다. 디지털콘텐츠관련발명은발명자체가 BM 특허의대상이되거나 BM 특허와 136

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 연계될가능성이매우높다. 게임의예에서와같이디지털콘텐츠자체는기본적으로인터넷상에서사용되고따라서인터넷상에서의일정한영업행위를전제로하기때문이다. 예컨대온라인상에서등록된물품의바코드번호를입력하면일정한프로세스를거쳐입력된바코드 (bar-code) 번호가온라인게임상의아이템으로전환되는방식을이용하여사용자와광고주, 통신업체모두에게이익을줄수있는바코드번호가적용되는온라인게임을이용한광고기법에대한발명 ( 바코드번호가적용되는온라인게임을이용한광고기법, 등록번호 10-0376762) 은사실상 BM 특허의대상이되는발명으로서디지털콘텐츠 ( 온라인게임 ) 와 BM 발명과밀접하게연계되는것이다. 또한현실감과학습효과를증대시킬수있는온라인골프게임서비스시스템및방법에관한발명 ( 온라인골프게임서비스시스템및방법, 등록번호 10-0627659) 도디지털콘텐츠와 BM 특허의연계되는것이다. 디지털콘텐츠와 BM 특허가연계되는경우외에도, 디지털콘텐츠관련발명과 BM 특허의대상이중복되는경우도있을수있을것이다. 예컨대디지털콘텐츠가인터넷상에서영업상이용되는경우, 디지털콘텐츠자체를구성하는관련발명이영업의요소를이루는경우가얼마든지가능하고, 이경우에는디지털콘텐츠관련발명이 BM 특허의대상과중복될수있을것이다. 디지털콘텐츠관련발명이존재하는일반적인대상은게임이될것이다. 게임은대표적인디지털콘텐츠로분류되지만, 다른종류의디지털콘텐츠와는달리상당히역동적인성격을포함하고있고, 다양한요소들이게임이라는디지털콘텐츠를구성하며, 일정한고정된형태의디지털콘텐츠로나타나지않는것이일반적이다. 저작권의주된보호대상은바로이같은고정된형태의디지털콘텐츠이며, 디지털콘텐츠자체에내재하는아이디어적요소는저작권의대상이되지않는다. 게임이라는디지털콘텐츠자체에는많은아이디어적요소들이포함될수있으며, 이러한요소들은당연히발명의개념을충족할수있고따라서특허로서보호될수있을것이다. 따라서게임이라는디지털콘텐츠는저작권이나온디콘법에의하여보호될수있으나, 게임을구성하는발명적인요소들은특허에의하여보호될수있을것이다. 디지털콘텐츠중웹정보콘텐츠는금융 경제, 가정 생활 ( 생활정보 ), 엔터테인 137

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 먼트 ( 오락정보 ), 의료 ( 건강 ), 법률, 위치기반정보등의디지털콘텐츠로구성되는데, 웹정보콘텐츠에있어서도디지털콘텐츠관련발명이포함될수있다. 예컨대 컴퓨터상에서실행가능한사주정보제공방법 ( 등록번호 10-0458625) 이이에해당하는것으로서, 게임에서와마찬가지로이용자가작용하는것에따라다양한웹정보콘텐츠가제공될수있으며바로여기에발명적인요소가포함될수있다. 온라인교육및스토리지저장형학습프로그램이나교육용콘텐츠서비스와같은디지털교육에있어서는발명적인요소들이포함될수있을것이다. 이러한교육용콘텐츠에있어서도발명적요소가포함될수있는데, 이에해당하는예로서 개념단위오브젝트별분기방식을적용한교육용디지털컨텐츠및이를이용한디지털컨텐츠처리방법 ( 등록번호 10-0442417) 을들수있다. 이특허에있어서발명은문자, 음성, 음향, 영상, 비디오, 애니메이션등을포함하는멀티미디어개념단위로설정된오브젝트를사용자의필요에따라임의로분기하여재생할수있도록제작 ( 또는저작 ) 하는방법에대한것으로, 컨텐츠가재생되는임의시간에사용자화면에서마우스클릭이나단일키등간단한조작에의하여원하는개념단위오브젝트의시점으로분기 접속하여이를반복, 재생, 환원등자유로운방법으로재생할수있도록저작함으로써, 디지털컨텐츠의상호작용을극대화하고사용자가원하는멀티미디어단위컨텐츠를개별적으로반복재생할수있는디지털컨텐츠처리방법에관한것이다. 영화제작, 위성방송, 온라인영화서비스, 웹캐스팅콘텐츠, 컴퓨터그래픽, 모바일방송등의디지털콘텐츠를내용으로하는디지털영상에있어서는발명의요소가존재하기어려울것으로보인다. 저작권법상영상저작물은 연속적인영상 ( 음의수반여부는가리지아니한다 ) 이수록된창작물로서그영상을기계또는전자장치에의하여재생하여볼수있거나보고들을수있는것 이다. 이러한영상물로표현함에있어서, 이론적으로는발명적인요소가존재할수있으나, 사실상영상물이라는디지털콘텐츠자체에는발명적인요소가존재할여지는거의없다고보아야할것이다. 디지털영상과마찬가지로애니메이션, 디지털음악, 전자출판등에대해서도발명적요소가포함될여지는매우적거나거의없다고보아야할것이다. 138

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Ⅳ. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의정당성및이점 1. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의정당성디지털콘텐츠관련발명을특허로보호한다는것은특허의보호대상을확대하는것을의미한다. 디지털콘텐츠관련발명을보호함으로써특허의보호대상확대가미칠영향은 BM 특허의인정과비교될수있다. BM특허와같이특허대상이확대되는것에대하여 16) 첫째, 이를대체로긍정적으로바라보는입장으로써, 기계나하드웨어적인기술에대한대부분의원리나원칙이소프트웨어나디지털컴퓨팅에적용되었을경우처음에는혼란이야기되지만, 이러한새로운특허의보호대상의수용에대한원리나원칙이확립된이후에는새로운보호대상에대하여특허를부여함으로써파생하는문제를효과적으로규율할수있다는입장이있다. 둘째, BM은법정책적으로특허의대상으로서적합하지않거나부실특허와관련하여부정적으로바라보는입장이존재한다. 곧 BM을특허대상에포함시키는것은특허법의경계가지나치게확대된것으로서과도한상품화내지재산화의경향을나타내는것이라는것이다. 또한특허청이이러한새로운대상에대한유효한특허를허여할정도로준비가되어있지않으며 BM 특허의질과유효성이문제된다는것이다. 특허의보호대상확대는지적재산권제도가새로운형태의지식에순응하는과정이며양적인확대과정이라할수있는데, BM 특허와디지털콘텐츠관련특허가여기에해당한다. 사실상이러한보호대상의확대가국내적으로나, 국제적으로나특허법이계속형성, 발전해나가는부분이라할수있다. 곧특허는한때기계또는화학적인기술에한정되었으나오늘날의특허는농업, 화학물질, 컴퓨터소프트웨어등을포함함으로써그보호대상을꾸준히확대시켜왔다. TRIPs 협정제27조도제1항도 모든기술분야에서물질또는제법에관한어떠한발명도신규성, 진보성및산업상이용가능성이있으면특허획득이가능하다 고함으로 16) Nari Lee, Patent Eligible Subject Matter Reconfiguration and the Emergence of Proprietarian Norms--The Patent Eligibility of Business Methods, 45 IDEA 321, 323 (2005). 139

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 써, 특허의보호대상으로서일정한유형을배제하지않도록하고있다. BM특허나디지털콘텐츠관련발명과같이특허의보호대상의확대그자체가부당하지않은것이라면, 남는문제는그경계선을어디에정하는가여부이다. 이를정하는데있어서특허의보호대상이특허법에서행하는기능이무엇인지, 그의미가무엇인지를파악하는것은도움이된다. 특허를허여받기위하여서는여러요건을충족하여야하는데, 기본적으로첫째, 특허에의한보호대상이되어야한다는것과둘째, 산업상이용가능성, 신규성, 진보성등과같은요건을충족하여야한다. 따라서모든지식이특허를허여받을수있는것이아니며, 특허를허여받을수있는모든대상이특허가허여되는발명이되는것도아니다. 이러한특허의요건에의하여어떠한유형의지식이특허를허여받을수있는지없는지가결정된다. 특허라는제도가지적인창조를촉진하고지적인창조를시장에연결함으로써자원을효율적으로사용하는것을촉진하는것이라면, 모든유형의지적인창조를특허에의한혜택을받도록하지않을이유가없다. 그러나특허에의한보호를위하여비용이소요된다면비용이이익을초과하는경우에는실체법적인요건에의하여특허에의한보호를제한하여야할것이다. 특허의보호대상이수행하는기능은특허에의한보호대상을제한하는것이다. 따라서특허의보호대상이라는것은실체적인심사를통하여특허를허여받을수있는지식에대하여제한을가하는역할을수행한다. 따라서특허의보호대상은특허제도의기초를이루는규범을구체화하는것이라할수있다. 그렇다면 BM이나디지털콘텐츠관련발명을특허의보호대상에포함시키는것이특허의보호대상이수행하는기능에역행하는것인가여부가문제된다. 발명이구체적인실례에의하여아이디어를나타내는것이어야한다는것은흔히특허에의한보호대상의기저에흐르는원칙으로이해되고있다. 기술이라고하는가, 발명이라고하는가에관계없이, 특허법은특허를허여받을수있는아이디어가구체화될것을요구하였지기초가되는아이디어그자체를대상으로하지않는다. 아이디어가구체화될것과추상적인아이디어자체를구별하는것은특허라는것은특정의목적 ( 특허법제1조 ) 을수행하기위한하나의도구라는것 140

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 을나타내는것이다. 그렇다면 BM이나디지털콘텐츠관련발명이특허를받을수있는다른대상과같이구체화될수있는가가문제된다. 디지털콘텐츠관련발명은정신적인과정 (mental process) 을포함할수밖에없고따라서창의적인인간은디지털콘텐츠를생성하는등새로운방법이나결합을고안할수있게된다. 디지털콘텐츠관련발명은도구나물건에관한발명이라기보다는방법에관한것이다. 그러나도구에대한발명과같이구체화되는것은아니지만, 디지털콘텐츠관련발명은콘텐츠를이용함에있어서구현된다. 곧디지털콘텐츠관련발명은기록매체의형태라면물건발명의범주에포함되겠지만, 기본적으로방법에관한발명이라할수있다. 이러한방법이특허법상의발명의범주에해당하고특허를허여받기위한요건을충족하는경우, 특허에의한보호를거부할수없는것은당연한것이다. 2. 디지털콘텐츠의특허에의한보호의이점특허제도는혁신과새로운발명의공개를장려하기위한것이다. 이를위하여특허법은새롭고혁신적인제품이나방법을개발한자에게제한적인독점권을부여하고있다. 이러한독점적인권리를부여함으로써기업과발명자가이러한제품이나방법을개발하는데필요한 R&D를투자하도록하는동기를제공한다. 만약이같은독점적인권리가주어지지않는다면, 발명을하는데소요되는비용에아무런기여를하지않고서경쟁자가타인의발명에무임승차하는것을방지할방법이없으며따라서기업이나발명자가 R&D 비용을투자하는것을억제하게된다. 이같은특허의정당성의이면에는특허권자에게부당한이익을부여함으로써경쟁을저해하게되어특허받은제품가격의인상과품질및제품공급량의하락내지감소로이어진다는부정적인측면이존재한다. 따라서특허제도가성공하기위하여서는특허로보호하는것에대하여정교하게제한을가함으로써서로충돌하는이해관계를균형시켜야할것이다. 디지털콘텐츠관련발명에대하여특허를부여함으로써디지털콘텐츠의개발을위한비용투자의동기가생기게될것이고따라서디지털콘텐츠의제작에상 141

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 당한영향력을발휘할것이고이에상응하는특허출원도이어지게될것이다. 다만디지털콘텐츠관련발명을특허로서보호하는실익이무엇인가가문제된다. 곧한국에서는이미디지털콘텐츠가저작권이나온디콘법에의하여보호되고있는데, 여기에추가적으로특허로보호하는경우의실익이무엇인가가문제된다. 첫째, 디지털콘텐츠와관련하여저작권법이나온디콘법이보호하는측면과특허가보호하는측면이각각다르다는것이다. 곧저작권법 / 온디콘법과특허법은디지털콘텐츠의보호대상을달리하며따라서각각의나름대로의역할을수행한다는점이다. 예컨대경쟁사업자가디지털콘텐츠를복제또는전송하거나, 복제또는전송하는방법에의하여부정경쟁을하여디지털콘텐츠제작자의영업상이익을침해하였을경우, 기존의저작권법이나온디콘법이디지털콘텐츠제작자를충분히보호할수있다. 그러나경쟁사업자가디지털콘텐츠의발명적요소만을복제하고이를표현하는것을달리한경우, 저작권법이나온디콘법이디지털콘텐츠제작자를보호하는데있어서는한계에직면할수밖에없다. 디지털콘텐츠관련발명이위력을발휘하는것은바로이부분이다. 요컨대저작권법이나온디콘법이보호하지못하는경우에도특허는보호할수있다. 둘째, 저작권이나온디콘법과특허제도는상당히다르다. 예컨대저작권의경우에는독립창작 (independent creation) 의항변이제기될수있으며, 온디콘법이적용되는것은부정경쟁적인방법으로디지털콘텐츠제작자의영업상이익을침해하는경우에한정된다. 그러나특허에있어서는독립창작의항변이받아들여지지않으며특허법이정의하고있는실시태양의범주에들어오면특허침해가인정된다. 또한특허권이침해되기위해서는부정경쟁법적으로영업상이익이침해될필요도없다. 따라서특허에의한디지털콘텐츠의보호는저작권법이나온디콘법에의한보호보다훨씬더강력하다고할수있다. 바로이같은점에서특허에의한보호가저작권법이나온디콘법에의한보호보다훨씬더우월하다고할수있다. 셋째, 디지털콘텐츠관련발명의특허에의한보호의가장큰이점은특허에의한보호가저작권에의한보호와그차원을달리한다는점이다. 저작권의존속 142

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 기간은기본적으로저작자사후 50년으로서출원후 20년이라는존속기간이있는특허보다장기간이다. 저작권에의한보호는디지털콘텐츠가포함하고있는모든혁신을타인이이용하는것을배제할수없으며, 저작자가표현하고있는혁신의부분에한정된다. 게임이라는디지털콘텐츠가포함하고있는발명이특허에의하여보호되고있다는예를들어보자. 게임에포함되어있는이같은혁신을동일하게수행하는게임은여러가지방식으로제작될수있다. 저작권에의한보호는타인이실질적으로유사한 (substantially) 디지털콘텐츠를사용하는것을배제할수있는권리를부여할뿐이다. 동일한기능을수행하지만이를달리표현하는것은저작권침해가되지않는다. 그러나특허에의한보호는디지털콘텐츠에포함된특정의기능을보호할수있으며특정의기능을어떻게표현하였는가에관계없이이를보호할수있다. 곧실질적으로유사하지않은표현을하였더라도 ( 이경우에는저작권침해는부인된다 ) 특허침해가인정될수있다. 특허권이저작권보다그존속기간이단기일지라도디지털콘텐츠의라이프사이클 (life cycle) 을고려한다면존속기간의차이는큰의미를가지지않는다. 곧디지털콘텐츠에있어서출원후 20년이라는기간은충분한기간이된다. 특허에의한보호의이점중의하나는발명의내용을공개한다는점이다. 특허제도가존재하지않는다면기업들은경쟁상의우위를지키기위하여자신의혁신을비밀상태로유지하려고노력하겠지만, 특허제도에의하여발명의내용은공개된다. 이에따라누구든지특허받은발명에기초하여혁신을증가시킬수있으며따라서사회전반적인기술수준은향상된다. 그렇다면혁신을위한동기를제공하고발명의내용을공개하도록한다는특허제도의이같은이론적인모델이디지털콘텐츠관련발명에도적용될것인가가문제된다. 이것은디지털콘텐츠관련발명에있어서는특허제도가없이도발명의내용이공개될수있는지, 그리고특허에의한독점적권리라는인센티브가없이도혁신이이루어질있는가에의하여결정될것이다. 특허제도외에도혁신을위한동기를제공하는것으로서선점에의한우위 (first-mover advantage, headstart advantage) 가제시되는데, 혁신적인디지털콘텐츠는이용자들을끌어들일수밖에 143

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 없고이용자들은계속동일한디지털콘텐츠제작자의콘텐츠를이용한다는것이다. 그외의인센티브로서혁신적인디지털콘텐츠의제공은비용을절감하게하고, 따라서기업은비용을절약하려고노력할수밖에없다는것이제시되고있다. 그러나이러한인센티브는디지털콘텐츠산업에만존재하는것이아니고산업일반에존재하는것이다. 따라서이러한인센티브내지비판은특허에대하여전반적으로적용될수있는것이지디지털콘텐츠관련발명에한정하여적용될수있는것은아니다. 새로운디지털콘텐츠에대한혁신이나이를공개하는것을장려할필요성이다른산업과비교하여적을수도있으나, 디지털콘텐츠는컴퓨터나인터넷을중심으로이용될수밖에없으며상당한수익을가져다주는비즈니스모델을제공해준다는것을고려한다면, 디지털콘텐츠관련발명을특허로보호할필요성은매우높아지게된다. V. 결론 2004년말문화콘텐츠산업수출액은 9.4억달러로전체수출의약 0.37% 를차지하고있으며, 특히게임분야는문화콘텐츠산업수출의 41.3% 를차지하며주요수출종목으로부상하였다. 17) 게임과같은디지털콘텐츠에있어서는해외시장진출과세계적인경쟁력확보가게임산업을위하여중요한요소로등장하고있다. 18) 디지털콘텐츠는저작권과온디콘법에의하여보호될수있지만일정한한계에직면할수있다. 이와같이저작권과온디콘법에의한디지털콘텐츠의보호가결여되는부분에대하여특허로그보호를보완하는것은매우유용한역할을수행할수있다. 디지털콘텐츠관련특허는경쟁상상당한우위를제공함으로써디지털콘텐츠산업에영향을줄뿐만아니라한국의디지털콘텐츠산업의경쟁력에도막대한영향을미칠것으로예상된다. 17) 문화관광부, 지적재산강국을위한콘텐츠산업진흥비전 (2006). 18) 한국소프트웨어진흥원, 디지털콘텐츠유료화및수익기반다각화방안에관한연구 128 (2002). 144

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 그러나디지털콘텐츠관련발명내지이에대한특허법적인보호에대해서는경쟁및혁신이저해될것이라는비판이가하여질수있다. 이러한비판은컴퓨터프로그램관련특허나 BM 특허등새로운특허의대상에대하여항상가하여지는비판이다. 특히이러한비판이지적하고있는역효과는부실특허가허여되고, 이러한특허에기하여경쟁자를억압하는경우에는매우치명적이어서, 한편으로는발명을장려하고다른한편으로는사회의기술발전수준을높임으로써산업발전을이루고자하는특허법의정책목표는달성될수없게할것이다. 그러나디지털콘텐츠관련특허로인하여경쟁이나혁신이저하되고부실특허가양산될가능성이있다는것은디지털콘텐츠관련특허에한정되는것은아니다. 특허제도자체는발명자에게지적재산권중에서가장강력한배타적인권리를부여하고그한도에서경쟁상의우위를제공하기위한것이다. 이와같은경쟁의억제는특허제도의당연한귀결이며, 다만특허권의제한이나강제허락의허여등에의하여독점적인성격과경쟁을어떻게적절하게균형시킬것인가가특허제도를운영하기위한정책으로서요구되는것뿐이다. 발전에대한동기를부여하고산업을발전시키기위한목적을달성하기위한목적의한도에서경쟁을제한시키는것뿐이다. 또한부실특허의양산에관한문제는특허심사등제도적인개선이나심사관의확충이나재교육등제도적으로충분히해결될수있는성질의것이다. 또한디지털콘텐츠관련발명을특허로서보호하는경우디지털콘텐츠관련발명도, 소프트웨어산업분야와마찬가지로, 점증적이고 (incremental) 누적적인 (cumulative) 성격을가지게되고따라서특허에의한보호는디지털콘텐츠와관련된후발적인기술개발을저해할가능성이있다는비판이제기될수있다. 소프트웨어산업의혁신은점증적이고특허에의한보호는과보호에해당한다는주장이제기되고있는데, 만약디지털콘텐츠관련산업에있어서도혁신이점증적이고누적적이라고한다면, 소프트웨어특허에대한비판이디지털콘텐츠관련발명에대한특허에대해서도동일하게적용될것이다. 그러나디지털콘텐츠에내재하는발명은점증적이거나누적적인것으로판단되지는않는다. 새로운요소가가미된게임의발명적요소는이미사회에서누적적으로존재하는게임의요소에바탕을 145

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 둔것이아니며사회적으로누적되어있는것과는별도의독립적인발명이대부분일것이다. 예컨대온라인 3차원오목게임 ( 출원번호 10-2003-0006649, 공개 ) 의경우 ( 특허로허여되는것을전제로하여 ), 발명은온라인 3차원오목게임을즐길수있도록통신망을이용하여온라인상사이버공간의기능을수행하고제어하기위한것으로, 유선망이나무선망또는인터넷망등을통하여 PC나이동통신단말장치 ( 온라인 3차원오목게임기능을갖는 PDA 또는 IMT-2000, 휴대용단말기 ) 로불특정인과 3차원오목게임을즐길수있게하는통신망을이용한 3차원오목게임의운영방법및그서비스시스템에관한것이다. 과연이같은발명의요소가사회에축적되어있는, 기존의여러발명적요소에기반한것이라고할수있는가? 이러한발명적요소의형성은소프트웨어내지컴퓨터프로그램관련발명과는분명이그성격을달리한다. 오목이라는것은이미사회적으로존재하는요소이고디지털콘텐츠관련발명은이러한요소를이용하고있지만, 디지털콘텐츠분야의혁신이이러한요소에기반하여단계적으로이루어지는것이아니다. 곧디지털콘텐츠관련발명은컴퓨터프로그램관련발명과는달리누적적이고점증적인발명내지혁신의요소에바탕을두기보다는독립된새로운혁신적요소를그내용으로하고있다고할수있다. 따라서디지털콘텐츠산업분야의혁신이누적적이고점증적이고따라서혁신을특허로보호함으로써과도하게보호하고그결과후발적인혁신내지발명이억제될수있다는비판이디지털콘텐츠산업에해당할여지는매우작을것으로보인다. 146

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 초 록 국내디지털콘텐츠시장규모는 2001년도에 2조 7천억원을기록한이후 2004 년까지연평균 34.5% 의성장률을기록해왔으며 2004년도에는 6조원을돌파하였다. DMB, WiBro( 휴대인터넷 ), 디지털서비스등에의하여새로운시장이형성되는경우 2007년도국내디지털콘텐츠산업의시장규모는 13조원을돌파할것으로전망되고있다. 디지털콘텐츠를법적으로적절하게보호하는것은디지털콘텐츠산업을육성함에있어서필수적인것인데, 현재국내에서디지털콘텐츠를보호하는주된입법은저작권법과온디콘법이다. 그러나저작권법과온디콘법양법에의하여디지털콘텐츠를보호함에있어서는한계에직면하게된다. 바로여기에서저작권법및온디콘법외에디지털콘텐츠를보호할수있는특허의필요성이나타나게된다. 디지털콘텐츠관련발명중에는디지털콘텐츠의생성이나제작과정에의하여디지털콘텐츠에내재하는발명이존재할수있다. 이와같은협의의디지털콘텐츠관련발명은 (i) 디지털콘텐츠자체에포함된발명, (ii) 디지털콘텐츠의요소를생성 변화시키는발명으로분류할수있다. 이러한협의의디지털콘텐츠관련발명의특허에의한보호에대해서는인식이거의이루어지지않고있는상태이다. 이러한발명의특허에의한보호가인식되는경우에는상당히많은특허출원이이루어질것으로예상된다. 따라서디지털콘텐츠관련발명에대한효과적인심사를함으로써부실특허의양산을방지하고분쟁을예방하기위하여디지털콘텐츠관련발명에대한이해및대응방안을마련하는것이절실하게필요하다. 이글은한국의특허청이디지털콘텐츠관련발명을보다더효율적으로심사할수있도록하며, 특허청이디지털콘텐츠산업의발전과한국의디지털콘텐츠산업의경쟁력을제고하는데기여하도록하는것을목적으로하여, 디지털콘텐츠의의의및분류, 디지털콘텐츠의보호에대한국제동향, 한국에서의디지털콘텐츠의법적보호현황및문제점, 디지털콘텐츠의특허에의한보호등을상세하게분석하고자하였다. 주제어 디지털콘텐츠, 저작권, 특허, BM 특허, 컴퓨터프로그램, 디지털콘텐츠관련발명, 특허요건 147

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Abstract Digital content plays an important role in economy as the domestic market of the digital contents is dramatically rising. This means that the appropriate and effective protection of digital content is essential for the development of digital content industry. In Korea as well as around world, copyright is the main legal system of protecting digital contents. In addition, the Online Digital Contents Development Act(ODCDA) may also protect digital contents. While copyright protects digital contents by awarding copyright owner exclusive rights, the ODCDA does from the perspective of unfair competition. This paper argues that there are serious limits in protecting digital contents through copyright or the ODCDA, and therefore, the patent protection of digital contents is inevitable. Copyright and the ODCDA cannot protect some elements of idea inherent in the digital content itself. For the KIPO to efficiently examine patent applications, this paper analyzes the meaning and classification of digital contents, what is going on the protection of digital contents around the world and Korea, what problems there are in protecting digital contents through copyright and the ODCDA, and what the ripple effect would be when digital content is protected by patent. Keywords digital contents, copyright, patent, business method patent, computer program, digital contents-related invention, requirements for patent protection 148

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 이대희 ( 李大熙 / Lee Dae Hee ) 소속 : 성균관대학교법과대학 (02-760-0618 ) 전자우편 : ipprof@skku.edu 학력 고려대학교 ( 학사 )/ 법학과 (1987.02) 고려대학교 ( 석사 )/ 법학과 (1989.02) Univ. of Wisconsin Law School( 박사 ) (1995) 경력 현재성균관대학교법과대학교수 서울중앙지방법원조정위원 인터넷주소분쟁조정위원회조정인 인하대학교법과대학교수 미국뉴욕주변호사 (2000.02~) 연구목록 저서 Korean Copyright Law in the Digital Environment, Samjin Publishing Company (coauthor), 2004. 사이버지적재산권법 ( 공저 ), 법영사, 2004. 인터넷과지적재산권법, 박영사, 2002. 149

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 연구논문 전송권과공중전송권, Law & Tech. 2권 3호 (2006.05)( 서울대학교기술과법센터 ) 사이버공간에서의정보이용에대한한 미 FTA의영향 -저작권의측면에서-, 사이버커뮤니케이션학보제18호 (2006.06)( 사이버커뮤티케이션학회 ) 기술적보호조치의범위설정- 대법원 2004도2743 컴퓨터프로그램보호법위반 -, 계간저작권제74호 (2006.06)( 저작권심의조정위원회 ) DVD와기술적보호조치 (2006.12)( 비교사법 ) 방통융합에따른저작권쟁점에관한연구 (2006.12)( 산업재산권 ) What Can Be Done for Software Innovation?, Book Review, INFORMATION TECHNOLOGY AND LAW-COMPUTER PROGRAMS AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE US, EUROPE, JAPAN AND KOREA-, Journal of Korean Law( 서울대학교 BK21 사업단 )(2005) 도메인이름분쟁해결기관으로승인받기위한요건에관한고찰, 창작과권리, 41호, pp52-75, 2005. 소리바다3 가처분결정분석-중앙서버에의하지않는 P2P 파일교환-, 계간저작권, 72호, pp68-79, 2005. 불법복제방지를위한법적접근방안의연구, 비교사법, 12권 4호, pp651-679, 2005. P2P 파일교환에관한그록스터 (Grokster) 판결과그영향에관한고찰, Law & Technology, 2, pp82-96, 2005. 디지털TV 방송저작물의보호와기술적보호조치의강제, 디지털콘텐츠정책동향, pp1-14, 2005. 디지털환경과관련된최근판례의분석, 상사판례연구, 18집 3권, pp351-385, 2005. P2P 파일교환의판단에대한비교법적고찰, 저작권문화, 131호, pp4-7, 2005. MP3 파일교환서비스제공자의저작인접권침해, 저작권문화, 127호, pp13-19, 2005. 150

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 WCT & WPPT and Korean Copyright Law System, 기업과법, 제1권제4호, pp377-390, 2005. 특허플랫폼의유효성에관한연구, 경제법연구, 3, pp45-66, 2004. 온라인상에서의음악의배포에관한저작권법적쟁점의연구, 안암법학, 제19호, pp70-109, 2004. 저작권법상일시적복제개념의인정여부에관한연구, 계간저작권, 제67호, pp77-87, 2004. 모바일콘텐츠불법유통방지및기술적보호조치, 정보법학, 제8권제1호, pp163-192, 2004. P2P 파일교환에관한판례의분석 -Grokster 판결을중심으로 -, 디지털재산법연구, 제3권제1호, pp3-34, 2004. 특허풀및그유효성에관한연구, 산업재산권, 제15호, pp175-208, 2004. 디지털환경에서의접근권의인정에관한연구, 창작과권리, 제34호, pp106-127, 2004. 디지털환경하에서의최초판매원칙에대한연구, 인터넷법연구, 3권 1호, pp73-106, 2004. 전자교과서의저작권법적쟁점에관한연구, 법학연구, 제6집, pp, 2003. 기술적보호조치와접근권의문제점, 정보법학, 제7권제2호, pp75-104, 2003. P2P 환경하의저작권법의대응방향, 인터넷법률, 제14호, pp8-27, 2002. UDRP의문제점과그대응방안에관한연구, 산업재산권, 제12호, pp83-108, 2002. P2P에의한파일교환, 어떻게할것인가, 계간저작권, 제59호, pp94-98, 2002. Policy Consideration for Intellectual Property Law under Digital Environments, 경영법률, 제13집, pp435-458, 2002. 유전자특허에관한비교법적연구 * -인간게놈프로젝트를중심으로-, 지식재산21, 제74호, pp24-42, 2002. 151

디지털콘텐츠의특허법적보호에관한연구 Curriculum Vitae Name : Dae-Hee Lee Professor of Law College of Law, Sungkyunkwan University 53 Myungryun-dong 3ga, Jongno-gu, Seoul 110-745, Korea Phone : (02) 760-0618 Fax : (02) 760-0618 Email : ipprof@skku.edu Details of Education LL.B., LL.M., Korea University; M.L.I., LL.M. & S.J.D., University of Wisconsin Law School Positions Held Associate Professor, Sungkyunkwan University Panelist, Internet Dispute Resolution Committee Publications Internet and Intellectual Property (2002) 152

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 Discussions on the Present and Future Developments of Patent Law Harmonization 안국찬 *1) 목차 1. 서론 2. 특허법하모나이제이션의역사 (1) 특허제도의기원과발전 (2) 파리조약 (3) 특허법하모나이제이션 3. SPLT 특허실체법조약 (1) 논의의시작 SCP 제4차회의 (2) SPLT 초안에관한논의의시작 SCP 제5차및제6차회의 (3) 공중보건과유전자원이슈의등장 SCP 제7차 ~ 제9차회의 (4) SCP 진행방법에관한이견 SCP 제10차및제11차회의 (5) 2004년총회와비공식협의 (6) SCP 제11차회의 (2005년 6월 ) (7) Open Forum (8) 2006년 3월공개토론회에이어 ~ 4. WIPO 밖에서의하모나이제이션 Trilateral Offices의새로운시도 (1) Trilateral Offices - 심사적체의심각성 (2) 미-일, 특허심사하이웨이 (Patent Prosecution Highway; PPH) (3) New Route 5. 하모나이제이션논의의전망 6. 결론 * 김 장특허법률사무소변리사

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 1. 서론 우리는기술혁신의시대에살고있다. 의료, 주거, 식품, 교통, 통신, 소재, 레저 등거의전산업분야에서일어나고있는기술혁신의덕으로우리삶의질은나날이 향상되고있다. 그러한기술혁신의뒤에는창의적인발명자와사업가들의노력이있 다. 또한, 그러한노력의성과를일정기간배타적으로보호해주는특허제도가있다. 세계경제는국제화단계를넘어글로벌화 (globalization) 하고있다. 교통, 수 송, 정보통신기술의발달과세계무역기구 (WTO), 자유무역협정 (FTA) 등교역환 경의변화로경제적국경의의미가허물어지면서세계가하나의시장으로수렴 되어가고있는것이다. 국제화, 글로벌화는발명의국제적보호필요성을증대시킨다. 발명의국제적 보호에관한최초의조약인 1883 년의파리조약이래처음으로, 1980 년대중반, 세계적규모의새로운특허패러다임을설정하기위한논의가시작되었다. 세계 지적재산권기구 (WIPO) 는 1983 년미국의제안으로 grace period 1) 의법적효과에 관한연구를시작했는데, 그대상이점차확대되면서 1985 년특허법하모나이제 이션논의로발전된것이다. 그결과최초의하모나이제이션조약초안이라할 수있는이른바 Basic Proposal 2) 이마련되어 1991 년 WIPO 체약국들은특허법 하모나이제이션조약협상에들어갔다. 그러나, 이시도는이내실패하였다. 미 국이선원주의를조약의기초로하는데반대하고유럽국가들은 grace period 를 인정하는것에반대한것이주된이유였다. WIPO 는체약국간에이견이적은형식적 절차적요건에관한이슈들로대상 을제한하여 1995 년특허법하모나이제이션논의를재개했고그결과 2000 년 특 허법조약 (PLT) 이체결되었다. 체약국들은다시특허실체법적이슈들에대한하 모나이제이션협상을하기로하고, 국제사무국에하모나이제이션조약안의작성 1) 특허출원전에공개된발명일지라도그공개가출원일로부터 grace period 이내에있었으면특허를받을수있다. grace period 는그기간과적용요건이국가마다다르다. 우리특허법제 30 조에서는 6 개월의 grace period 를규정하고있다. 미국특허법은 1 년의 grace period 를인정한다. 유럽은 grace period 를인정하지않는다. 2) The Basic Proposal for the Treaty and the Regulations; http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/ scp_4_3.pdf 참조 155

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 을요구했다. 이에따라국제사무국은 특허실체법조약 (Substantive Patent Law Treaty; SPLT) 초안 3) 을작성하였고, 특허법에관한상설위원회 (SCP 4) ) 제5차회의 5) 부터 SPLT 논의가시작됐다. 논의가진행되면서이번에는 SPLT에대한선진국들과개발도상국들간의입장차이가심각하게드러났다. 무엇보다도 SPLT의목적에대한인식에있어서선진국과개도국은판이하게달랐다. 선진국들은특허획득비용경감, 심사부담경감, 특허의질적향상등에큰관심이있는반면, 이는개발도상국들에게는별로시급하지않은사항들이다. 개발도상국들은체약국들이개발정책이나공중보건등을위해특허제도를융통성있게운용하는것을저해할정도로강력한특허법하모나이제이션은원하지않는다. 그러나, 선진국들은모든체약국들을예외없이구속하는강력한 SPLT를원한다. 개발도상국들은생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity; CBD) 6) 에따른유전자원과전통지식의보호를보조하기위한규정을 SPLT에포함시킬것을요구하는반면, 그러한유전자원과전통지식의주요사용자인세계적제약회사들을갖고있는선진국들은그러한제안에강하게반대한다. SPLT에대한선진국-개발도상국간의이러한근본적인입장차이로말미암아 SCP 회의가거듭될수록선진국과개발도상국사이의괴리는점점더커졌고 2004년의 SCP 제10차회의이래 SPLT 조항에대한검토는사실상중단되었다. 지금은 SPLT에대한논의방식을놓고, 심사에필요한일부규정에대해먼저협상을마무리하자는선진국주장과모든조항을대등하게한꺼번에논의하자는개도국주장이첨예하게맞서있다. WIPO에서의 SPLT 협상이지지부진한중에선진국특허청특히, 이른바 Trilateral Offices라고불리는유럽특허청, 일본특허청, 그리고미국특허청은다른돌파구를찾 3) Draft Substantive Patent Law Treaty, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_5/scp_5_2.pdf 참조. 4) Standing Committee on the Law of Patents. SCP 는각국특허법과절차의하모나이제이션등특허법의국제적진보, 발전을위한사항들을논의하고상호협력을촉진하기위해설치되었다. SCP 는권고사항과정책을 WIPO 총회에제출하여승인받는다. 5) 2001.5.14.-19. 스위스제네바 WIPO 에서개최 6) 1992 년 6 월 5 일리우데자네이루에서열린유엔환경개발회의 (UNCED) 에서작성. 1993 년 12 월 29 일발효. 생물의다양성을보존하고, 그내용물을환경의파괴나자원의고갈없이지속적으로이용할수있도록하고, 유전자원의이용으로생기는이익이공평하게분배되게하는것등을목적으로하며, 유전자원에대한국가의주권을인정한다. 156

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 1. 서론 우리는기술혁신의시대에살고있다. 의료, 주거, 식품, 교통, 통신, 소재, 레저 등거의전산업분야에서일어나고있는기술혁신의덕으로우리삶의질은나날이 향상되고있다. 그러한기술혁신의뒤에는창의적인발명자와사업가들의노력이있 다. 또한, 그러한노력의성과를일정기간배타적으로보호해주는특허제도가있다. 세계경제는국제화단계를넘어글로벌화 (globalization) 하고있다. 교통, 수 송, 정보통신기술의발달과세계무역기구 (WTO), 자유무역협정 (FTA) 등교역환 경의변화로경제적국경의의미가허물어지면서세계가하나의시장으로수렴 되어가고있는것이다. 국제화, 글로벌화는발명의국제적보호필요성을증대시킨다. 발명의국제적 보호에관한최초의조약인 1883 년의파리조약이래처음으로, 1980 년대중반, 세계적규모의새로운특허패러다임을설정하기위한논의가시작되었다. 세계 지적재산권기구 (WIPO) 는 1983 년미국의제안으로 grace period 1) 의법적효과에 관한연구를시작했는데, 그대상이점차확대되면서 1985 년특허법하모나이제 이션논의로발전된것이다. 그결과최초의하모나이제이션조약초안이라할 수있는이른바 Basic Proposal 2) 이마련되어 1991 년 WIPO 체약국들은특허법 하모나이제이션조약협상에들어갔다. 그러나, 이시도는이내실패하였다. 미 국이선원주의를조약의기초로하는데반대하고유럽국가들은 grace period 를 인정하는것에반대한것이주된이유였다. WIPO 는체약국간에이견이적은형식적 절차적요건에관한이슈들로대상 을제한하여 1995 년특허법하모나이제이션논의를재개했고그결과 2000 년 특 허법조약 (PLT) 이체결되었다. 체약국들은다시특허실체법적이슈들에대한하 모나이제이션협상을하기로하고, 국제사무국에하모나이제이션조약안의작성 1) 특허출원전에공개된발명일지라도그공개가출원일로부터 grace period 이내에있었으면특허를받을수있다. grace period 는그기간과적용요건이국가마다다르다. 우리특허법제 30 조에서는 6 개월의 grace period 를규정하고있다. 미국특허법은 1 년의 grace period 를인정한다. 유럽은 grace period 를인정하지않는다. 2) The Basic Proposal for the Treaty and the Regulations; http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/ scp_4_3.pdf 참조 155

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 을요구했다. 이에따라국제사무국은 특허실체법조약 (Substantive Patent Law Treaty; SPLT) 초안 3) 을작성하였고, 특허법에관한상설위원회 (SCP 4) ) 제5차회의 5) 부터 SPLT 논의가시작됐다. 논의가진행되면서이번에는 SPLT에대한선진국들과개발도상국들간의입장차이가심각하게드러났다. 무엇보다도 SPLT의목적에대한인식에있어서선진국과개도국은판이하게달랐다. 선진국들은특허획득비용경감, 심사부담경감, 특허의질적향상등에큰관심이있는반면, 이는개발도상국들에게는별로시급하지않은사항들이다. 개발도상국들은체약국들이개발정책이나공중보건등을위해특허제도를융통성있게운용하는것을저해할정도로강력한특허법하모나이제이션은원하지않는다. 그러나, 선진국들은모든체약국들을예외없이구속하는강력한 SPLT를원한다. 개발도상국들은생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity; CBD) 6) 에따른유전자원과전통지식의보호를보조하기위한규정을 SPLT에포함시킬것을요구하는반면, 그러한유전자원과전통지식의주요사용자인세계적제약회사들을갖고있는선진국들은그러한제안에강하게반대한다. SPLT에대한선진국-개발도상국간의이러한근본적인입장차이로말미암아 SCP 회의가거듭될수록선진국과개발도상국사이의괴리는점점더커졌고 2004년의 SCP 제10차회의이래 SPLT 조항에대한검토는사실상중단되었다. 지금은 SPLT에대한논의방식을놓고, 심사에필요한일부규정에대해먼저협상을마무리하자는선진국주장과모든조항을대등하게한꺼번에논의하자는개도국주장이첨예하게맞서있다. WIPO에서의 SPLT 협상이지지부진한중에선진국특허청특히, 이른바 Trilateral Offices라고불리는유럽특허청, 일본특허청, 그리고미국특허청은다른돌파구를찾 3) Draft Substantive Patent Law Treaty, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_5/scp_5_2.pdf 참조. 4) Standing Committee on the Law of Patents. SCP 는각국특허법과절차의하모나이제이션등특허법의국제적진보, 발전을위한사항들을논의하고상호협력을촉진하기위해설치되었다. SCP 는권고사항과정책을 WIPO 총회에제출하여승인받는다. 5) 2001.5.14.-19. 스위스제네바 WIPO 에서개최 6) 1992 년 6 월 5 일리우데자네이루에서열린유엔환경개발회의 (UNCED) 에서작성. 1993 년 12 월 29 일발효. 생물의다양성을보존하고, 그내용물을환경의파괴나자원의고갈없이지속적으로이용할수있도록하고, 유전자원의이용으로생기는이익이공평하게분배되게하는것등을목적으로하며, 유전자원에대한국가의주권을인정한다. 156

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 기시작했다. 이른바, Patent Prosecution Highway 7) 와 New Route가그것이다. 본고에서는 WIPO SPLT 협상의경과 8) 를분석하고앞으로를전망하고자하며, 이와관련하여먼저특허법하모나이제이션의역사를살펴본다. 아울러, WIPO 밖에서논의되고있는, 특히 Trilateral Offices 중심의, 새로운다자간특허법하모나이제이션협정의추진동향을살펴본다. 2. 특허법하모나이제이션의역사 (1) 특허제도의기원과발전 특허제도에대한최초의기록은기원전 4세기에씌어진아리스토텔레스의 정치학 에서발견되지만 9) 이제도는시행되지않은것으로보인다. 14세기, 15세기에이르러서는유럽여러지역에서특허제도가실시된흔적들이발견된다. 이당시특허는다른나라로부터기술을도입하는수단으로이용되었다. 예컨대베니스는 1323년에독일에서온제분기술자 Joannes Teuthonicus에게베니스의전체수요를충족시킬수있는곡물제분기를만들겠다는그의약속에따라배타적특권을부여했고, 1409년에는독일인 Henricus von Heslingen에게독일의관습법에따라광산을개발하고그에필요한물과목재를이용할특권을허여하였다. 잉글랜드는 1331년직조기술에종사하는 John Kemp 휘하의기술자들을잉글랜드로데려오기위해그에게특허를부여했다. 10) 특허제도가처음으로법령으로규정된것은 1474년의베니스특허법으로알려져있다. 한편, 잉글랜드는 1624년 전매조례 를제정하였는데, 이는 최초의진정 7) 종종 특허심사하이웨이 라고번역된다. 8) SPLT 안의최근개정본은 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_2.pdf 참조. 이밖에규칙안은 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_3.pdf, 실무가이드라인은 http://www.wipo.int/ edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_6.pdf 참조. 9) 밀레토스의히포다무스라는사람이국가에유익한것을발견한자에게보상을주는제도를제안했다는언급이있다. Merges, Robert Patrick, 1992: PATENT LAW AND POLICY, pp. 1-2, The Michie Company, Charlottesville (USA) 10) Wegner, Harold C., 1996: PATENT HARMONIZATION ON THE PACIFIC RIM, Occasional Papers/ Reprints Series in Contemporary Asian Studies, No. 135. See http://apli.org/ftp/pacific-rim.pdf, pp. 2-3 157

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 한발명자 를제외하고는누구에게도특허를부여할수없게하는선발명주의를채택하고, 14년의독점기간을규정하고, 공익에위배되는대상은특허대상에서배제하는등, 현대특허제도의모태가되었다. 11) 1790년미국이, 1791년프랑스가, 1877년독일 12) 이, 그리고 1885년에는일본이특허법을제정했다. 19세기후반영국에서는신규성은심사하였으나진보성은심사하지않고특허를허여했고, 프랑스와이태리에서는심사를하지않고특허를등록하였다. 이와는달리미국과독일은이미강력한심사제도를갖고있었다. 13) 특히, 독일특허법은선원주의의모델로여겨진다. 한편으로유럽에서는독점권의폐해를우려한반특허운동도광범위하게일어네덜란드와스위스는모든종류의특허제도를폐기하기도하였다. 14) (2) 파리조약 19세기에통신과수송기술의발달로국가간의교역이눈에띄게증가하고국제박람회의개최도빈번해지면서발명의국제적보호에대한관심이증대되었다. 비엔나국제박람회에모인식자들은산업재산권에관한국제조약이성립되지않으면각국의발명자 출품자는안심하고새로운기술을전시할수없다는것을통감하였다. 이를계기로 1873년빈에서세계특허회의가개최되었고이후몇차례의회의를거쳐 1883년파리조약이체결되었다. 파리조약은 1884년 11개국 15) 에의해비준되어발효되었다. 16) 파리조약준비작업에서세계특허통일화에대한구상도제시되었으나채택되지는않았다. 17) 파리조약은내외국민평등의원칙과우선권인정을규정한전문 19개조의간단한규정과의정서로되어있었는데, 1900년브뤼셀개정, 1911년워싱턴개정, 11) 박희섭 김원오, 특허법원론, 세창출판사, 2005, 44 면 12) 독일로통합되기전, 바바리아는 1812 년에, 프러시아는 1815 년에각각특허법을제정하였다. 13) Wegner, 앞의논문, pp.4-6 14) Wegner, 앞의논문, p.6 15) 벨기에, 브라질, 스페인, 프랑스, 과테말라, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 살바도르, 세르비아, 스위스. 16) 황종환, 공업소유권조약해설, 한국공업소유권아카데미, 1988, 41-43 면 17) 임근영, 세계특허통일화과정에서지역간양자간특허협력의의미, 창작과권리, 2004 년겨울호 ( 제 37 호 ), 4 면 158

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 1925년헤이그개정, 1934년런던개정, 1958년리스본개정, 그리고 1967년스톡홀름개정을거치면서 46개조로된지금의모습을갖추게되었다. 제2차세계대전의종전과함께여러나라들이독립하면서이들은산업화의필요성을자각하고선진국으로부터의기술이전에관심을갖게되었다. 한편으로, 이들국가들은파리조약이개발도상국의산업기술을진보시키기보다는오히려자국산업의발전을속박한다는견해도갖게되었다. WIPO는 1974년부터개발도상국들에편익을제공하는규정들을파리조약에추가하는방안을검토했으나스톡홀름개정이후더이상의파리조약개정은실현되지않았다. 18) (3) 특허법하모나이제이션 20세기중반을넘어서면서기술의발전과국제교역의증가로발명의국제적보호에대한필요성은더욱커졌다. 유럽국가들은유럽경제공동체 (European Economic Community; EEC) 내에서의특허분류의일치, 공동특허등에관해협의하였다. 19) 1973년에는유럽특허조약 (European Patent Convention; EPC) 이체결되어유럽특허청 (European Patent Office; EPO) 이설립되었고이를통한출원, 심사와특허등록이이루어졌다. 그뿐만아니라체약국의국내특허법들도유럽특허조약에맞추어개정되었다. 1967년에는세계지적재산기구 (WIPO) 설립협정 20) 이체결되어 WIPO가설립되었고, WIPO 주도하에 1970년에는 특허협력조약 (PCT 21) ) 이, 1971년에는 특허의국제분류에관한스트라스부르협정 이체결되었다. 1977년에는 특허절차상의미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트협정 이체결되었다. 특허출원건수도꾸준히증가했는데, 1960년대말일본, 미국, 소련의출원건수는각각 10만건을넘었다. ( 아래도1 및도2 참조 ) 18) 황종환, 앞의저서, 54-56 면 19) Wegner, 앞의논문, p.16 20) Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 21) Patent Cooperation Treaty. 1977 년발효. 159

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 도 1. 1883 년부터 2005 년까지주요국특허출원건수의추이 22) 도 2. 1956 년부터 2005 년까지주요국특허출원건수의추이 23) 미국에서는 1985년 11만5천여건의특허출원이있었는데, 이중외국인에의한출원이 40% 를넘었다. 이무렵미국에서의특허출원이증가하기시작한것은 1982년특허침해소송의항소심을전담하는연방항소법원 (Court of Appeals for the Federal Circuit) 이생기면서특허권자의보호가강화되고, 이에따라세계최대시장미국에서의기업간의경쟁에있어서특허가더욱중요한역할을하게된것도중요한원인으로보인다. 경제재건에성공하여다시경제대국의반열에 22) http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/100years-applications/index.html 참조 23) http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/filed/index.html 참조 160

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 오른일본에서는출원이주로내국인들에의해이루어졌고, 24) 미국출원건수의 2배를훨씬넘는약 30만건이출원되었다. 25) 특허출원의증가는심사부담증가로이어졌고, 특허법하모나이제이션이그해소책의하나로고려되었다. 1983년 WIPO는미국등의제안으로 grace period 의법률적효과에관한연구를시작했다. 26) 이연구는그대상이확대되어 1985 년특허법하모나이제이션논의로발전되었다. 논의초기, 특허법하모나이제이션조약체결에대한기대감은매우높았다. 이는무엇보다도선원주의로의전환여부를포함해서자국법에커다란변화를가져올이슈들에대해미국이긍정적인입장을표명했기때문이다. 27) 미국은그대신에유럽이 grace period를인정할것을기대했다. 1990년 12월 21일, WIPO 사무총장은특허법하모나이제이션조약을위한이른바 Basic Proposal 28) 을발표했고이를기초로 1991년헤이그외교회의 29) 에서하모나이제이션조약에대한협상을시작했다. 그러나선발명주의등미국고유의제도를변경하기를거부하는미국내반대론자들의주장에밀려미국은입장을바꾸었고 30) 1991년헤이그외교회의는실패로끝났다. 31) 다만 1994년미국상무부장관이선발명주의고수입장을천명한후에도협상을되살리려는시도는있었다. 24) 외국인출원은약 8% 25) http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/source/pat_appl_by_office_1985_2005_table.csv 참조 26) 이를위해전문가위원회 (Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Patent Laws) 가구성되었다. 27) 1986 년에미국특허청장은유럽과일본이상응하는양보를하는것을전제로미국이선원주의로전환하는것을고려해보겠다고언급했다. 또다른선발명주의국가였던캐나다는 WIPO 에서논의되던사항들을자발적으로대폭반영한 1987 년특허법개정을통해선원주의로전환했다. 28) The Basic Proposal for the Treaty and the Regulations, WIPO, Document No. PLT/DC/3 29) Diplomatic Conference at the Hague for the Draft Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned 30) 미국은이밖에도명세서에최적실시예 (best mode) 기재를요구하는규정의포기등, 협상타결의기대를높였던다른양보조치약속들도철회하였다. 31) Wegner, 앞의논문, pp.25-28 161

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 한편, 지적재산권이교역에미치는영향이막대해지는상황에서특허법하모나이제이션이슈는 WIPO 밖에서도논의되었다. 1986년 9월시작된 GATT 32) 개정을위한 8번째라운드인우루과이라운드 33) 에선진국들의강력한주장에의해지적재산권분야가협상대상에포함된것이다. 우루과이라운드는 7년반의교섭끝에 1994년 4월모로코마라케시에서개최된각료회의에서성공적으로종결되었다. 이때체결된 TRIPS 34) 에는 WIPO가 1990년발표한 Basic Proposal 에포함되었던특허기간, 특허권의내용, 기술분야에따른특허대상차별금지등의사항이반영되었다. TRIPS는지적재산권의국제적보호를위한 최소한 의요건만을규정한것으로, 특허법하모나이제이션에관련된많은이슈들은여전히합의되지않은채남았다. 1995년 WIPO는특허법하모나이제이션협상을재개했다. 당초미국은협상참여에소극적이었으나, 이번에는이전의협상에서문제가되었던이슈들은제외하고형식적, 절차적요건들로대상을제한하여특허법하모나이제이션을추구하자는사무총장의제안에따라협상에참여하게되었다. 협상은 Basic Proposal 을논의했던전문가위원회에서시작되었으나 1998년특허에관한논의를활성화하기위해 WIPO에특허법상설위원회즉 SCP가설치됨에따라이후의논의는 SCP에서이루어졌다. 논의는순조롭게진행되어 SCP 제3차회의에서조약안이합의되었고 2000년 6월제네바외교회의에서 특허법조약 이채택되었다. 특허법조약 은형식의통일화와단순화를추구하며, 각국특허청이조약에규정된것을초과하는형식적요건을출원인에게요구하는것을금지한다. 32) 관세및무역에관한일반협정, General Agreement on Tariffs and Trade 33) Uruguay Round of Multinational Trade Negotiation 34) 무역관련지적재산권에관한협정 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). 이는세계무역기구설립을위한마라케쉬협정 (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization) 의부속협정이다. 162

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 3. SPLT 특허실체법조약 (1) 논의의시작 SCP 제4차회의 PLT를위한제1차부터제3차까지의 SCP 회의에서다수의대표 35) 들은 PLT가채택되면이어서특허법의실체적요건에대한하모나이제이션을논의할것을제안했다. 이에따라, 2000년 6월 1일외교회의에서 PLT가채택된뒤동년 11월 SCP 제4차회의가개최되었다. SCP 제4차회의에서국제사무국은향후논의할하모나이제이션이슈들을제안했다. 36) 국제사무국은특히, 이후의하모나이제이션협상이발명의국제적보호에소요되는막대한비용을낮추는것을목적으로할것, 그리고이를위하여특허부여와관련된 6개기본이슈들즉, 선행기술, 신규성, 진보성, 및산업상이용가능성각각의정의와, 발명의기재정도, 청구항의구조와해석을하모나이제이션논의에포함할것을제안했다. 미국은 1991년하모나이제이션조약안에대한협상이특허법상의모든이슈들을조약에넣으려는지나친의욕에서실패했던점에비추어, 앞으로의 SCP 회의에서는 PLT협상과정을참조하여소수의이슈들을먼저논의하고다른이슈들은그후에시간을갖고논의하는것이바람직하며, 따라서국제사무국이제안한 6개의이슈들만논의하자고제안했다. 일본은 6개의이슈를논의하는데에는동의하지만선원주의-선발명주의, 출원공개, 특허후의이의신청도논의에포함해야한다고제안하였다. 미국은선발명주의가미국내에서논의되고있으며, 앞으로약 1년정도면선원주의- 선발명주의이슈를 SCP 논의에포함하는데관한미국의입장을얘기할수있을것이라고하였다. SCP는 2001년 5월과 11월에열릴두차례의회의에서는상기 6개이슈만을논의하고 11월회의에서출원공개등다른이슈들을포함할지여부에관해논의하기로했다. 아울러, 국제사무국에조약안의준비를요구했다. 35) SCP 에는 WIPO/ 파리조약가맹국정부의대표 (delegates) 들이참석하고, 정부간기구 ( 유럽특허청, 유라시아특허청, 유럽연합, 세계무역기구등 ) 와비정부간기구 ( 국제지적재산보호협회 (AIPPI), 아시아변리사회 (APAA) 등 ) 에서도대표 (representatives) 를파견하여의견을제시한다. 36) Suggestions for the Further Development of International Patent Law, WIPO, Document No. SCP/4/2, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/scp_4_2.pdf 163

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 (2) SPLT 초안에관한논의의시작 SCP 제5차및제6차회의 SCP 제5차회의는국제사무국이준비한특허실체법조약 (Substantive Patent Law Treaty. 이하, SPLT.) 초안 37) 을갖고논의했다. SPLT 초안은 SCP 제4차회의에서논의된 6개이슈를중심으로한것으로, 용어의정의, 발명의단일성에관한규정등총 24개조항으로구성되었다. 국제사무국은 SPLT 규칙안및실무지침안 38) 도함께제시했다. SCP 제6차회의에서미국은선발명주의유지여부등에관한자국내여론이아직갈라져있어그에대한미국의명확한입장을얘기할수없다고밝히고, 그럼에도불구하고 SCP가 SPLT 논의를계속할것을요구했다. 일본은지금의이슈들외에출원인의비용부담과위험부담을덜어줄수있는다른이슈들도함께논의할것을요구했다. (3) 공중보건과유전자원이슈의등장 SCP 제7차 ~ 제9차회의 2002년 5월 SCP 제7차회의에서는아래에설명하는새로운이슈가등장했다. 이이슈에대해서는선진국과개발도상국사이에의견이첨예하게대립되어후에 SCP 회의가정체상태에빠지게된직접적인원인이된다. 도미니카는 SPLT 초안제2조 (General Principles) 제2항을수정하여각체약국이 유전자원, 생물의다양성, 전통지식및환경의보호와관련된것을포함하는국제적인의무 39) 의이행을위해 조치를취할자유를 SPLT가제한하지않도록명확히할것을제안하였다. 미국, 독일, 일본, 아일랜드는이는타조약의규정에관한것이어서부적절하며, 이주제는 SCP가아닌다른 WIPO 위원회즉 IG C 40) 에서다루는것이적합하다는등의이유로도미니카의제안에반대하였다. 한 37) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_5/scp_5_2.pdf 38) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_5/scp_5_3.pdf 39) 이는생물다양성협약 (CBD) 의여러원칙중 SPLT 논의에서주로언급되는세가지원칙을염두에둔것으로보인다. 그세가지원칙은다음과같다. 첫째, 각국가는자국의유전자원에대한주권을가진다.(sovereignty) 둘째, 그러한유전자원은그국가의사전동의를받아야만이용할수있다. (prior-informed consent) 셋째, 그러한유전자원의사용으로부터생기는이익은공평하게나누어야한다.(benefit sharing) 164

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 편, 브라질은체약국이공중보건, 환경, 유전자원, 전통지식의보호등공익에관련된법률규정에따를것을요구할수있도록, 특허출원의거절이유를규정한제13조, 그리고특허무효사유를규정한제14조를수정하자고제안하였다. 이제안은중남미와아프리카여러국가들의지지를받은반면, 미국, 독일, 일본등의반대에부딪혔다. 공중보건, 그리고유전자원과전통지식보호를중심으로한공익관련이슈는 2002년 11월하순에열린 SCP 제8차회의에서도논의의초점에있었고대체로선진국과개발도상국사이의대립양상으로발전하였다. 제2조, 제13조및제14조의수정을지지하는개발도상국주장의근거는 (CBD 를위반하면서 ) 유전자원에위법하게접근하여위법하게만든발명에대해 SPLT 체약국이특허를거절하거나무효로할권한을 SPLT가제한해서는안되며, IGC 에서는그러한구체적인이슈는검토되고있지않으며 ( 도미니카 41) ), AIDS 등심각한질병이관련된공중보건이슈는 TRIPS 뿐만아니라 SPLT에서도중요하다 ( 중국 ) 는것이다. 그러나, 선진국들은그러한이슈가 SPLT와관련된것은아니고 IGC에서다루는것이적절한이슈이며 ( 덴마크 ), 특허법 /SPLT는위법행위를다루기에적절하지않다 ( 미국 ) 고주장했다. (SPLT 제13조와제14조는논리적으로제2 조의수정방향과관련된것이라는이유로 SCP 제8차회의에서개별적으로논의되지는않았다. 한편, 다른 SPLT 조항들에대해서는어느정도공감대가형성되어있었다.) SCP 제9차회의는 2003년 5월에열렸다. 이회의에서는 SPLT 제5조에대해서도선진국과개발도상국사이의의견대립이드러났다. 제5조는 출원 에관한규정으로서제1항은출원이출원서, 명세서, 청구범위, 도면, 요약서를포함해야한다고규정하고, 제2항은그와관련하여체약국은 PCT에서요구되는것이상의요구를하면안된다고규정하고있다. 40) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 41) 또한, 브라질은 SPLT 제 2 조와관련하여제안된것은단지공중보건과유전자원의보호와관련된발명에대해예외를허용하자는것으로서, 이이슈가특허부여에관한 SCP 논의와분리되어 IGC 에서논의될수는없다고주장했다. 165

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 인디아는이조항은체약국이 (CBD와관련된 ) 유전자원의근원에대한진술서또는외국대응출원의상세한내용이나미생물기탁등에관한자료등을요구할권한을제한할우려가있다고지적하고, 그러한우려를없애기위한수정을제안했다. 인디아의제안은여러개발도상국들의지지를받았다. 특히, 도미니카는제5조제2항의규정이 SCP 제5차회의에제시된 SPLT 초안에는애당초없었다는사실을지적했다. 그러나, 미국등선진국들은 SPLT 체약국이출원인에게임의로그러한자료를요구할수있게허용한다면하모나이제이션의취지가훼손된다는이유로제5조제2항을그대로유지할것을지지했다. 특히, 캐나다는 SPLT 초안제5조제2항의좋은선례를 PLT 제6조제1항에서찾을수있다고지적했다. 42) (4) SCP 진행방법에관한이견 SCP 제 10 차및제 11 차회의 제 5 차부터제 9 차까지의다섯차례의 SCP 회의를통해 SPLT 의여러조항들에 대한국제적인합의가이루어져가고있었음에도불구하고이와같이 SPLT 제 2 조등일부조항에대한선진국과개발도상국들사이의이견은좀체좁혀질기미 를보이지않았다. 이러한상황은하루빨리 SPLT 를마무리하여특허의실체적등록요건에대한 하모나이제이션을이룸으로써상호심사결과를공유하고심사적체를해소하기 를기대하는선진국특허청들특히, 유럽특허청, 일본특허청, 미국특허청에게는 당혹스러운것이다. 이들 3 개특허청 (Trilateral Offices) 은 2003 년 11 월일본동경 에서회합하여하모나이제이션이슈들을두개의팩키지로나누어그중하나를 우선적으로논의하기로하고 WIPO 에제안서 43) 를제출했다. 동제안서에따르면 첫번째팩키지는선행기술과관련된이슈들로, 선행기술의정의, grace period, 신규성, 그리고진보성으로되어있다. Trilateral Offices 는실무상의경험이잘축 42) PLT 제 6 조 ( 출원 ) 제 1 항은 본조약에특별한규정이있는경우를제외하고, 체약국은아래사항과상이하거나부가적인출원의양식혹은내용과관련한어떠한요건도요구할수없다. ( 이하생략 ) 고규정하고있다. 43) Proposal From the United States of America, Japan and the European Patent Office regarding the Substantive Patent Law Treaty, WIPO, Document No. SCP/10/9 166

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 적되어있고각국특허법규정간에유사점이많은선행기술관련이슈들로논의를한정하면빠른시일내에합의에이를수있고, 그결과심사기준이세계적으로일관성있게되고특허의질이향상되고특허청들이중복되는작업을하지않아도될것이라주장했다. 이는또한, 개발도상국들이요구하는, 자국의현실에맞추어특허제도를운용할수있는융통성을훼손하지않는것임을지적했다. AIPPI 44) 등지적재산권분야민간단체들도이와유사한의견을제시하였다. 45) 그러나, SCP 제10차회의에서 Trilateral Offices가제출한제안서는의제에포함되지못했다. 아르헨티나등이동제안서가 4월22일자로되어있어제안서는회의 1개월전에사무총장과참가자들에게제공되어야한다는 WIPO 규정에위배되고충분히검토할시간이없었으므로의제에넣을수없다고이의를제기하였기때문이다. 다만, 일본이 ( 제안서의내용에따라 ) Trilateral Offices의합의내용을구두로설명하고선행기술과관련된 4개의이슈들에대한논의를우선적으로할것을제안함으로써, SCP에서 SPLT의이슈들중일부에대해먼저합의하고다른이슈들에대한합의는뒤로미룰것인지여부가 SCP 제10차회의의주된쟁점이될수는있었다. 중국은 Trilateral Offices의제안서에하모나이제이션이 사용자 의이익에최대한주목하여야한다고진술되어있는것과관련하여, 사용자 는특허제도의이용자들뿐만아니라일반대중도포함되는것이라주장했다. 인디아도 사용자 는특허부여에이해가있는일반대중을의미한다고주장하며 기술지식의생산자 와 기술지식의사용자 를구분하여표현하고있는 TRIPS 제7조 46) 에주목했다. 인디아는개발도상국들에게는상기 4개의이슈들만중요한것이아니라모든이슈들이대등하게중요하기때문에팩키지를나누어논의하자는것이 WIPO 체약국들의입장을고르게고려한것이라할수없고, 팩키지를줄여서논의하려면 44) 국제지적재산보호협회 (l Association Internationale pour Protection de la Propriété Intellectuelle) 45) Information on Certain Recent Developments in Relation to the Draft Substantive Patent Law Treaty (SPLT), WIPO, Document No. SCP/10/8 46) The protection of intellectual property rights should contribute to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge. 라고규정하고있다. 167

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 유전자원및전통지식관련이슈등개발도상국들이특별한관심을갖고있는이슈들도패키지에포함해야한다고주장했다. 이러한주장은대부분의개발도상국들의지지를받았다. 아르헨티나는 SPLT 논의가지연된것은개발도상국들이관심을갖고있는여러이슈들의논의가미루어져왔기때문이며, SPLT의목적은단순히 ( 특허비용을경감하여 ) 출원인의요구에맞추는것뿐아니라특허제도가 ( 기술이전등을통해 ) 기술의발전을촉진하도록하는데에도있음에주목하여야한다고주장했다. 반면에, 미국을비롯한선진국들은선행기술과관련한 4개이슈에대해합의에이르면세계적으로심사기준이일정해지고특허품질이향상되고특허청의일이줄어드는데, 이는사용자뿐만아니라특허청과일반대중에게도이익이되는것이어서, 조속히합의에이를수있는 4개이슈에관한합의를먼저이루자고주장했다. 이들은또한유전자원과전통지식이슈는 WIPO에서는 IGC에서만다루어야한다고주장했다. 이와같이 SCP 제10차회의에서는 SCP가앞으로무엇을논의해야할지여부조차불분명해졌고, 결국그해가을의 WIPO 총회에서 SCP의논의방식자체가의제로다루어지게되었다. (5) 2004년총회와비공식협의미국과일본은 2004년 5월의 SCP 제10차회의를위해제출했던 Trilateral Offices 제안과같은취지의제안을동년 9월에개최된총회에제출했다. 총회는사무총장이 비공식협의를거쳐다음 SCP 회의계획을결정 하도록하였다. 사무총장은 2005년 2월카사블랑카에서비공식협의를개최하였다. 이협의에는 15개국과 5개정부간기구가참석하였는데, 브라질을제외한나머지국가와기구들은선행기술과관련 4개이슈, 그리고명세서기재요건과유전자원의 2 개이슈를우선적으로논의하되, 앞의 4개이슈는 SCP에서, 뒤의 2개이슈는 IGC 에서논의되도록할것을사무총장에게권고하는성명서를채택하였다. 47) 47) An, Kook-Chan, 2005: Report on the 11 th Session of Standing Committee on the Law of Patents, Asian 168

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 (6) SCP 제11차회의 (2005년 6월 ) 당초 2004년 11월개최될예정이었던 SCP 제11차회의는위와같은우여곡절끝에 2005년 6월에개최되었다. SCP 제11차회의에서는 SPLT 초안에대한검토는전혀이루어지지않고오로지 SCP의향후 SPLT 논의방식에대해서만논의했다. 브라질은 개발의친구그룹 48) 을대표해서성명서를제출했다. 이성명서는포용적이고투명하고열린활동방식이 WIPO 설립배경에있는핵심적인요소라고지적하고, 2004년의 WIPO 총회는사무총장으로하여금비공식협의를거쳐다음 SCP 회의일자를정하라고만하였다고지적함으로써, SPLT의논의방식을제안하는성명서까지발표한카사블랑카협의결과를 ( 총회에서위임받은범위를넘어선잘못된것이라고 ) 비난하였다. 동성명서는 SPLT에는원칙과목적에관한조항과아울러, 기술이전, 독점금지규정, 공익에대한안전조치에관한규정도포함되어야한다고주장했다. 49) B 그룹 50) 을대표하여이탈리아는카사블랑카성명서는 SCP와 IGC의업무를조직화하고진전시키는효과적인것이라반박하였다. SCP 제11차회의는앞으로의논의방식이나업무범위에대한어떠한합의도이루어내지못했을뿐만아니라, 제12차회의에대한아무지침조차없이종료되었다. (7) Open Forum 2005년 9월, WIPO 총회는 SPLT 초안에나타난모든이슈들과체약국들이 SPLT에추가하기를원하는이슈들을토의하는공개토론회 (open forum) 를 2006 년 3월개최하고, 이어서 SCP 비공개회의를열어 SCP의업무계획에관한합의를시도할것을결정했다. 토론회에는지역적균형을배려하면서기술적전문성 Patent Attorneys Association http://apaaonline.org/pdf/apaa_51st_council_meetings/wipo_reports/scp%2011% 20Report%20to%20APAA%202005.doc 48) Group of Friends of Development; 중남미와아프리카지역의 14개국으로구성된협상그룹 49) Statement of the Group of Friends of Development, Annex to WIPO Document No. SCP/11/4 50) Group B; 선진국들로구성된협상그룹 169

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 이있는발표자들을선정하고체약국들이이에관한제안을할수있게했다. 토론회는예정대로 2006년 3월제네바에서개최되었다. 토론회에서는대학, 기업, 민간단체, 정부, UN 산하기구등에서온다양한발표자들이특허법하모나이제이션관련주제로발표를하였다. 51) 대체로선진국발표자들은특허법하모나이제이션의조속한합의를지지하는입장을, 개발도상국발표자들은그에반대하는입장을표명하였지만, 몇몇선진국대학교수들은하모나이제이션자체에반대하는입장을표명했다. ⅰ) 하모나이제이션의목적, 접근법, 한계 하모나이제이션의목적에대해서이는특허품질향상, 적기심사, 특허비용 저감을위한것이라는주장과, 모든나라가그러한목적을공통적으로갖고있는 것은아니라는주장이있었다. 하모나이제이션협상방안에대해서는특허성에대한기준은쉽게일치시킬수 있으므로 Trilateral Offices 가제시한선행기술관련 4 개이슈에대해먼저협상 해야한다는견해, 그리고아직은다양한나라들이하모나이제이션을논의하기에 는시기적으로이르며다양한접근법으로실험을하는기간이필요하다는견해가 있었다. 특허법하모나이제이션협상이복잡한거래를수반하는것이어서과연 생산적인것인지의문이며, 어설픈하모나이제이션은개발도상국에게는불리한 것이고법률로써공익과사익의균형을도모하기어렵게함으로써 TRIPS 하에서 의이익마저완전히빼앗을수도있다는이유로조약에의한하모나이제이션에 반대하는의견도있었다. ⅱ) 하모나이제이션주제 선행기술, 신규성, 진보성 매년 85 만건의특허문헌과헤아릴수없는수의비특허문헌이선행기술에 추가되는현실에비추어선행기술의정의와신규성및진보성의기준이일치되 51) An, Kook-Chan, 2006: WIPO Open Forum on the Substantive Patent Law Treaty, Asian Patent Attorneys Association http://apaaonline.org/pdf/apaa_52nd_council_meeting_taiwan/wipo_reports/reporton OpenForumontheDraftSPLT2006Geneva.pdf 170

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 어야한다는주장, 유전자원과전통지식에대한 해적질또는도용 (piracy or misappropriation) 이허용되어서는안되므로선행기술의정의에는전통지식을고려해야한다는주장이제시되었다. 한편으로는특허법의하모나이제이션에앞서심사실무의하모나이제이션이시급하다는지적도있었다. 예컨대, 미국에서는 DNA와컴퓨터소프트웨어분야의발명에대해다른분야의발명과비교하여현저히낮은수준의진보성기준을적용해서사소한개량에대해서도특허가인정되는등, 심사실무가미국내에서조차일관성이없는문제가있으며, 각국은 ( 특허법하모나이제이션시도에앞서서 ) 자국내부의그러한일관성결여문제를먼저해소할필요가있고, 각국이기존의특허성기준을엄격히적용하여사소한개량에관한출원이항상거절되도록하면부당하게특허개수를늘이거나보호기간을연장하려는시도가줄어들어특허출원건수가줄어들어심사부담이경감되며따라서특허의질도높아진다는주장이다. 발명의개시특허제도는위법하고부당한어떤행위도조장하여서는안되기때문에, SPLT 에서는유전자원과전통지식의도용을막기위해유전자원의출처와관련전통지식을명세서에기재하도록요구해야한다는주장, 나아가그러한요건의위반에대한벌칙규정까지도두어야한다는의견들이제시되었다. 반면, 유전자원의이용에대한동의를원주민으로부터받는것은물론, 유전자원과전통지식을확인하는것조차실무상으로는어렵다는지적도있었다. 한경제학자는 CBD에따라유전자원의이용시해당원주민의동의를받을것을강제하면생명공학및의약분야의연구개발이위축되어 2025년에는약 1,440억달러의자본감소가일어날것으로예측되고이는인류가 150개내지 200개의신약을못갖게되는것을의미한다고주장했다. 예외규정특허법하모나이제이션이특허대국들에게만유리한것이어서예컨대 SPLT 초안제2조제3항 (SPLT가체약국이공중보건, 영양, 환경등을보호하거나공익을 171

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 증진시키기위해조치를취할자유를제한해서는안됨 ) 과제 12 조제 5 항 ( 체약국은 어떤발명들에대해서는신규성등특허요건을구비했더라도특허성을부인할 수있음 ) 은 SPLT 에서유지되어야한다는주장이있었다. ⅲ) 신기술발표자들은특허가과학의발전에부정적인영향을미치는지여부에관해서도다양한견해를밝혔다. 2002년노벨생리학상수상자인존설스톤은유전자는합성되는것이아니라발견되는것이어서본래진보성이없는것임에도인간유전자의약 20% 정도가특허로써보호받고있다고지적하며, 유전자기반진단시험영역에서는특허로인한연구개발의위축이심각한문제로서, 특허를받는데드는비용은얼마되지않는반면특허침해주장에대응하는데에는막대한비용이소요되므로특허제도가강화되면과학 ( 의기반 ) 이허물어질수있다고주장했다. 반면, 특허가과학의발전에부정적인영향을미친다는증거가없다는반론도제기되었다. 또한, 이노베이션사업영역 ( 예컨대소프트웨어개발사업 ) 에서는죽느냐사느냐의선택이있을뿐그중간은없다고할정도로리스크가큼에도불구하고, 특허보호가있기때문에그러한사업이매력적으로되는것이라는의견도있었다. (8) 2006년 3월공개토론회에이어동년 4월에는 SCP 비공식회의가열려 SCP 제12차회의개최에관해논의되었으나결국 2006년에 SCP 제12차회의는열리지못했고 2007년에도예정되어있지않다. 한편, SPLT 협상이선진국과개발도상국사이의심각한이견으로앞이보이지않는상황에서 Trilateral Offices는 2003년경부터 WIPO의틀을벗어난특허법하모나이제이션을논의하기시작했고이러한움직임은 2006년에한층구체화되었다. 172

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 4. WIPO 밖에서의하모나이제이션 Trilateral Offices의새로운시도 (1) Trilateral Offices - 심사적체의심각성 WIPO에서특허법하모나이제이션논의가시작된것은선진국특허청들특히, 유럽특허청, 일본특허청, 그리고미국특허청즉이른바 Trilateral Offices의공통된문제-심각한심사적체가직접적인계기가되었다. 아래도3과도4의그래프는각각 1999년이후의 Trilateral Offices의평균심사소요기간과심사적체건수를보여준다. 2004년 Trilateral Offices의평균심사소요기간은유럽특허청이 41.4개월, 일본특허청이 31.6개월, 미국특허청이 27.6 개월이다. 이들그래프는그러한상황이일시적인현상이아니며출원의증가에따른지속적이고더욱악화될수있는것임을보여준다. Trilateral Offices 중에서상대적으로사정이나은미국의경우, 2005년평균심사소요기간은 29.1개월로증가되었으며, 이추세가계속되면 2010년에는평균심사소요기간은 5년을넘고심사적체물량은백만건에이를것으로예상된다. 52) 도 3. 평균심사대기기간도 4. 특허심사적체건수 52) Lehman, Bruce, 2006: Tackling the shadow over the international patent system, Intellectual Asset Management, Issue 19, Globe White Page Ltd, London, pp. 8-10 173

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 (2) 미-일, 특허심사하이웨이 (Patent Prosecution Highway; PPH) Trilateral Offices들은여러해전부터상호간에선행기술검색및심사결과를공유하는시험을해왔다. 일본특허청과미국특허청은여기서한걸음더나아가, 2006년3월 PPH 파일럿프로그램 이라는것을발표했다. 이프로그램에따르면최초출원특허청 (Office of First Filing; OFF. 예컨대, 미국특허청 ) 에서특허결정이난출원에대해서는 2차출원특허청 (Office of Second Filing; OSF. 예컨대, 일본특허청 ) 이다른출원에우선해서심사를하며이때 OFF의선행기술검색및심사결과를이용할수있게하는것이다. 이프로그램은 2006년 7월 3일시작되었으며 1년간운용될계획이다. 53) 우리나라도 2006년 11 월의한 일특허청장회의에서일본과 PPH 실시에합의해서 2007년 4월부터실시될예정이다. 유럽특허청도 PPH 구도에참여하는것을긍정적으로검토하고있다. 54) (3) New Route 이는일본특허청이제안한것으로, OFF에출원된것은 OFF 출원일 ( 또는우선일 ) 로부터 30개월이내에 OSF에명세서등의번역문을제출하면 OFF 출원시에 OSF에도출원된것으로간주하자는것이다. OFF는 30개월보다훨씬짧은기간에심사를마쳐야하며, 출원인은그심사결과를보고 OSF 출원의계속여부를판단할수있다. 55) 일견 PCT 제도와유사해보이지만국제사무국, 국제조사기관, 국제예비심사기관이없다. 53) Ono, Shinjiro, 2006: Cooperation the key to reducing pendency times, Intellectual Asset Management, Issue 19, Globe White Page Ltd, London, pp. 12 54) Asai, Kenji, 2006: Trilateral Offices Harmonization, Report to the Patent Committee of Asian Patent Attorneys Association 55) Ono, Shinjiro, ibid., pp. 12-13 174

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 5. 하모나이제이션논의의전망 지금까지의 WIPO 특허법하모나이제이션논의과정은다음의세단계로구분할수있다. 1985년부터 1990년대초반까지있었던 Basic Proposal 관련논의 실패 1995년부터 2000년사이의 특허법조약 논의 성공 2001년부터시작된특허실체법조약즉 SPLT 논의 실패?? Basic Proposal 관련논의는미국이선원주의를, 유럽국가들이 grace period 를수용하는것을전제로한것이었고, 미국이선발명주의를포기하지않음에따라협상은결렬되었다. 다만, 5년여의협상으로마련된 Basic Proposal은특허법하모나이제이션이슈들이폭넓게고려된것이어서, 이후의 TRIPS, 특허법조약, 그리고 SPLT 초안의기초가되었다. WIPO에의한특허법하모나이제이션시도의마지막단계라할수있는 SPLT 논의에서는선원주의-선발명주의이슈나 grace period 이슈는거의부각되지않았다. 미국은자국내부의의견이아직수렴되지않았음에도불구하고선원주의를전제로 SPLT 논의를진행하는것을양해하였다. 유럽국가들은 grace period 규정이 SPLT 초안에포함된것을문제시하지않았다. SPLT 논의에서체약국간에심각하게의견이대립된것은 개발 (development) 이슈및 유전자원 / 전통지식 이슈와관련된것이다. 글로벌화추세속에이는개발도상국으로서는사뭇민감한이슈들이다. 글로벌화는시장지배력을갖고시장을확장하려는다국적또는글로벌기업에게는유리한환경이지만, 대다수의국민이빈곤층이고기술적, 자본적으로선진국에크게의존하고있는개발도상국들로서는글로벌화가안방 ( 시장 ) 을내어주는것이고선진국에대한기술과자본의예속을심화시키는것이라는불안감을떨치기가쉽지않다. SPLT는특허권자에게특허획득비용절감과특허품질의신뢰성향상이라는혜택을주게되고정부에게특허심사부담경감이라는혜택을주게될뿐, 개발도상국들의발전에는그다지도움이될것이없어보인다. 더욱이선진국들이원하는대로 SPLT가 강제규범 이된다면, 개발도상국들은특허 175

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 제도를자국의실정에맞추어개발정책에융통성있게활용할여지가없어진다. 한편으로, 선진국들은개발도상국의관심이큰유전자원과전통지식의보호에대해소극적입장으로일관함으로써, 개발도상국의눈에선진국들이주는것없이받기만하려는것으로비치게한다. 이런상황에서개발도상국들은특허법하모나이제이션은이미 TRIPS와 PLT를통해충분히이루어졌고, 더높은수준의특허법표준화는해 ( 害 ) 가될뿐이라고말한다. SPLT 협상이개발도상국들의발전에미치는영향에대한진지한분석도없이추진되고있다는비난도한다. 이러한입장에공감하는어떤전문가는 2006 년 3월의 WIPO 공개토론회에서, 선진국들이과거에특허제도라는 사다리 를통해발전을이루어오늘의지위에올랐음에도불구하고, 이제개발도상국들이그사다리를오르려하자 ( 즉, 특허제도를자국의개발정책에활용하려하자 ) 사다리를치워버리는꼴 ( 특허제도를표준화하여경직되게만들어개발정책에유연하게활용하지못하게하는것 ) 이라고비난하기도했다. SPLT에대한개발도상국들의걱정을줄이기위해서는강행규범적성격을제한할필요가있다. 이를위해서는예컨대 SPLT 제2조, 제5조, 제13조, 제14조등이개발도상국들주장에맞추어수정될필요가있다. 나아가유전자원과전통지식을이용하는선진국기업들로부터 CBD에따른이익을배분받을수단 ( 명세서에유전자원의출처등을기재하도록강제하는것 ) 을 SPLT에규정하는등의반대급부가제공되면 SPLT 타결의가능성은한층높아질것이다. 그러나, 자국기업들의이익을증대하기위해 SPLT 협상에나선선진국들로서는자국기업들의활동을위축시킬수있는그러한흥정에나서지않을것으로보인다. 최근의 Group B+ 회의에서는그동안선진국들이다른이슈들과분리하여우선적으로협상할것을주장해온 4개이슈즉, 선행기술의정의, 신규성, 진보성그리고 grace period를중심으로한조약안이논의되었다. 처음에는참가국간에 grace period, 56) 비밀선행기술, 57) 진보성등에대해이견이있었으나의장의제안에따라일단단일조약안이작성되어조만간합의된조약안이나올것으 56) 12 개월과 6 개월중어느기간으로할것인지, 출원시 grace period 적용선언을요구할것인지등 57) 우리나라특허법제 29 조제 3 항의 타특허출원 / 실용신안등록출원 에상응 176

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 로예상된다. 58) Group B+ 는조약안이완성되면이를 WIPO 내에서논의할예정이지만, 개발도상국들이좋아할선물이준비되지않는한, SPLT 논의는실패로끝날것으로보인다. 그러한전망에도불구하고, 미국, 일본및 EPO ( 그리고우리나라 ) 에서특허출원은꾸준히증가한다. 특허출원의증가는특허심사부담의증가로이어지고이는다시특허심사대기기간의장기화로이어진다. 근래들어기술혁신속도가더욱빨라지고, 특허가비즈니스경쟁에서강력한무기가되는사례들이매스컴을통해더욱빈번하게소개되면서특허에대한인식이제고되고, 인터넷과물자배송시스템등의발달로국제교역이더욱활발해지고세계가단일시장으로수렴되어가면서, 이제는대기업뿐만아니라중소기업들도적극적으로특허획득경쟁에참여하고있어, 특허출원건수는앞으로더욱빠른속도로늘어갈것으로보인다. 기업들로서는국제적인특허포트폴리오구축에들어가는비용이부담스럽다. 선진국정부들은어떻게든그러한기업부담을덜어주고기업들이글로벌화의추세에맞추어적극적으로국제적인특허획득에나설수있도록제도적으로지원하기위해노력한다. 특허심사가지연되면특허출원인은어려움을겪는다. 특허출원중인제품이출시되고그것이시장에서호평을받으면이내그제품을모방한경쟁제품이나온다. 경쟁제품은연구 개발비의투자나초기마케팅비용의부담없이만들어졌기때문에출원인의제품보다훨씬저렴한가격에판매되곤한다. 모방실시로출원인의영업은큰타격을받지만, 특허가등록되기전에는법원에그러한침해행위의금지나손해배상명령을구할수없다. 선진국들은심사지연문제를조속히해결해달라는, 기업들의강력한요구를받고있다. 그러나, 양질의심사인력을특허출원의증가에부합하는충분한규모로꾸준히증원하는것은결코쉽지않은일이다. 더욱이생명공학, 정보기술등새로운기술분야의경우에는관련전문가수의부족으로그러한어려움이배가된다. 58) Konishi, Kay, 2006: Group B+ Agreement concerning SPLT, Presentation at the 2006 Patent Committee meeting of the Asian Patent Attorneys Association in Kao Shiung 177

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 심사부담은국제적협력을통해어느정도해소될가능성이있다. 선진국특허출원의상당수는국제교역과관련이있다. 국제적인보호를위해동일한발명이여러나라에출원된다. 국가간에특허심사와관련된법규정이일치되면동일한발명의출원에대해각국특허청간에선행기술검색결과나심사결과를공유할수있어심사부담을경감할수있다. 이는특히오늘날특허출원의대부분이몰리고있는 Trilateral Offices( 그리고, 우리나라특허청과중국특허청 ) 에게는매우실효적인방안이다. 59) Trilateral Offices의전체출원중 25% 정도는이들 3개특허청들중두개이상에출원되고있다. 선진국들에게특허획득비용의경감과특허심사기간의단축은이제시급하고중요한과제가되어있다. 유전자원등과관련된개발도상국들요구를가까운시일내에선진국들이수용할가능성은별로없는것으로보인다. 이런상황에서선진국들이 WIPO 밖에서쌍무내지다자간협정으로문제해결을시도하는것은일견불가피해보인다. 무엇보다도, 미국과일본이시작한특허심사하이웨이 (PPH) 에는다른선진국들그리고일부개발도상국들이참여할것으로보인다. 심사관련이슈들에대한각국특허법규정의차이를어떻게수용할지여부에대한합의를이룰수있다면, 일본이제안한방식의 New Route도다자간협정의틀속에서실현될수있을것이다. 다만, WIPO 밖에서의심사적체해결노력이아직은미국과일본주도로이루어져온점에주목할필요가있다. 향후유럽국가들을비롯한다른국가들이참여한다자간협상의틀속에서 New Route 협정을논의하는과정에서는선행기술의정의, grace period, best mode의명세서기재등의여러이슈에서국가간의이견이드러날것이며, 그러한이슈들에대해당사국들이얼마나관용적인자세를취하느냐가협정의성패를가름할것으로예상된다. 59) WIPO 통계에따르면, 2005 년전세계특허출원은 1,530,137 건이며, 이중 Trilateral Offices 출원이 946,524 건으로약 62% 를차지하였다. Trilateral Offices 에대한민국특허청과중국특허청을더한 5 대특허청에대한출원은 1,280,772 건으로, 전세계출원의약 84% 에이른다. 178

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 6. 결론 SPLT 논의에임하는개발도상국들의인식은 Basic Proposal 을논의하던 1980 년대와는확연한차이가있다. 여기에는미국의통상법 337조등을통한통상관련지적재산권보호강화, 다국적기업간에빈발한국제특허분쟁의해결과정등을통해선진국들이특허제도를자국산업의경쟁력을유지하고향상시키는수단으로써활용하는모습을생생히지켜보았고, 한편으로 TRIPS를통해특허의표준화가한국가의산업정책에미치는영향을직 간접적으로체험한것이영향을미친것으로보인다. 개발도상국들은특허제도를유연하게활용함으로써자국산업을보호 육성하고공중보건을개선하고그밖에다른공익적인목적들도달성할수있다는인식을보편적으로갖게되었다. 개발도상국들은선진국기업들의윤리적결함을지적한다. 지적재산권침해를 해적질 이라부르는것에빗대어, 개발도상국들은선진국기업들의 유전자원해적질 ( 이른바, biopiracy) 을비난한다. 60) 한편으로개발도상국들은특허를갖고있는선진국제약회사들이 AIDS 치료제등개발도상국에절실하게필요한의약품들에대해높은가격을유지하고공급을제한하여가난한국민들이제대로치료받지못한채방치되게함으로써인도주의적인문제를일으킨다고비난한다. 개발도상국들은선진국들이개발도상국으로의기술이전이촉진될수있도록지원해야한다고주장한다. 개발도상국들의시각에서볼때, SPLT 논의에는그러한남북문제내지글로벌화이슈들이개재되어있다. SPLT를기술혁신을촉진하는제도적장치로만인식시키려하는선진국들의시도는그만큼비현실적이다. 선진국들은특허비용절감과심사부담경감이라는명확한공동의목표를갖 60) 인도에서천연약제, 방충제, 비료등유익한용도로광범위하게사용되고한편으로신성시되어보호되어온열대수목 Neem 으로부터추출한물질로미국기업이특허를받아문제가되었던사건을비롯해서선진국기업들이개발도상국의유전자원과전통지식을부당하게이용하여특허를획득하여이익을취한사례는알려진것만해도적지않다. 박갑록, 전통지식의법적보호에대한접근방법, 소담김명신선생화갑기념논문집 지적재산권의현재와미래, 2004, 법문사, 91 면 ~102 면참조. 179

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 고있다. 따라서, 대화의무게중심은 WIPO를벗어나선진국들주도하에일부관심국가들이참여하는다자간협상의장으로옮겨갈것이다. 대한민국은어떤입장을취할것인가? 우리나라는선진국의문턱에와있다. 특허출원만보면우리나라는이미일본, 미국에이은세계 3위의특허출원대국이다. 61) 기술혁신에있어서, 우리나라는과거일방적인기술수입국이었으나지난 10여년간우리의경쟁력은크게향상되어기술수출규모가날로증가하고있다. 우리나라는선진국들과깊은공통의이해관계를같고있다. 글로벌화추세속에서우리의기술혁신의성과를적절히보호하기위해우리가선진국주도의다자간협상의장에적극적으로참여하는것은일견당연해보인다. 한편, 대한민국특허청은지속적인심사관증원과업무효율화를통해 2006년에심사대기기간을 9.8개월로단축한선진특허행정능력을보유하고있다. 그러한행정능력은심사적체에허덕이는국가들에우리의심사서비스를수출하는등, 다자간협정의틀속에서우리에게유리하게작용할수있을것이다. 그러나특허제도의강력한국제적표준화가우리나라경제에미치는영향을성급하게평가해서는안된다. 우리기업들이반도체, 정보통신, 자동차, 조선등여러산업분야에서기술혁신의주체가되어있는것은사실이지만다른많은낙후된산업분야들이있다. 특허법하모나이제이션은 20여년이지난오랜주제임에도불구하고우리나라에서이에대한심도있는연구나논의를한흔적은별로눈에띄지않는다. 그동안우리나라는정부주도로특허법을개정해오면서이미어느정도 자발적인 국제적하모나이제이션을이루어냈다. 따라서그것이 SPLT든다자간협정이든우리가그것을받아들이는데대한두려움은별로갖고있지않은것으로보인다. 그러나, 일천한특허제도운용경험으로말미암아, 그리고정부-학계-산업계-변리사등으로구성되는입체적장기적안목의연구 / 토의그룹부재로말미암아, 특허법개정이산업에미치는영향은그동안피상적으로만고려되어온것 61) 2006 년 10 월 AIPPI 예테보리총회에서는 WIPO 사무부총장이, 동년 11 월의 APAA 카오슝총회에서는 APAA 회장이그러한사실을얘기하여화제로되었다. 180

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 이사실이다. 특허법하모나이제이션은우리특허법에눈에띄는변화를가져올것이다. 그럼에도불구하고우리는특허법하모나이제이션이향후우리나라의연구 개발활동, 경제발전, 산업정책등에어떠한영향을미칠지, 특허법하모나이제이션논의에서우리가어떠한주도적역할을해야할지등등, 그러한중요한문제들에대해분명한답이없는것으로보인다. 적극적이고, 체계적이고, 철저한연구가절실하다. 181

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 초 록 본고는지난 20여년간 WIPO에서논의되어온특허법하모나이제이션과정을살펴보고, 최근부각된선진국들과개발도상국들의입장차이의원인을조명해본것이다. 1994년의 WTO TRIPS와 2000년의 WIPO 특허법조약을통해세계는부분적으로특허법하모나이제이션을이루어냈다. WIPO는다시 2001년특허심사관련이슈를중심으로한 특허실체법조약 (SPLT) 초안을만들었고, 이를기초로특허전반의실체적이슈들에관한하모나이제이션논의를하고있다. 선진국들은특허법하모나이제이션결과각국의특허심사관련규정이통일되면, 특허청들이선행기술조사결과와특허심사결과를공유할수있어, 그만큼심사가빨라지고출원인의비용부담이줄어들고, 나아가특허품질이균일화될것으로기대한다. 이를위해선진국들은강력한 SPLT를주장한다. 그러나, 개발도상국의생각은다르다. 개발도상국들은강력한 SPLT는특허제도를세계적으로표준화하여개발도상국들이특허제도를유연하게개발정책에이용하는것을저해할것이라판단한다. 그래서 SPLT에그러한유연성을보장하는 예외규정 을포함시킬것을요구한다. 선진국과개발도상국이대립하는다른중요이슈로는이른바 bio-piracy를방지하기위해유전자원의출처를명세서에기재하도록할지여부가있다. 유전자원이풍부한개발도상국들은그러한규정의포함을주장하고, 제약회사들을보호해야하는선진국들은그러한주장에반대한다. 이러한대립하는이슈들에대해선진국들과개발도상국들이합의에이를가능성은현재로서는희박해보인다. 심사적체해소가시급한 Trilateral Offices는 SPLT의대안을찾기시작했다. Patent Prosecution Highway와 New Route가그것이다. 본고에서는이들에대해서도살펴본다. 주제어 특허하모나이제이션, 특허법하모나이제이션, 특허통일화, 특허실체법조약, 특 허법상설위원회, 글로벌화, 유전자원, 특허심사하이웨이, 뉴루트 182

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 Abstract Discussions on the Present and Future Developments of Patent Law Harmonization This paper discusses the effort of WIPO in globally harmonizing the patent laws over the last 20 years, as well as the causes for current disagreement between developed and developing countries. Partial harmonization of patent laws could have been achieved through implementing WTO s 1994 TRIPS Agreement and WIPO s 2000 Patent Law Treaty. In 2001, however, WIPO members started discussions on a draft Substantive Patent Law Treaty (SPLT) directed to a full-scale harmonization of substantive patent issues including those relating to examining patent applications. According to the developed countries, the SPLT would unify and harmonize the patent laws of various countries, thereby allowing various patent offices to share prior art search and patent examination results to economize and facilitate patent acquisitions while improving patent qualities. However, the thoughts of developing countries differ in this regard. Specifically, the developing countries believe that the SPLT, which would standardize the patent laws throughout the world, will ultimately hinder their plans to optimally promote patent systems in their countries for their own developments. Thus, the developing countries wish to include certain exceptions into the SPLT to guarantee a certain degree of flexibility in implementing their patent schemes. Further, another significant cause for division between the developed and developing countries is whether the source of genetic resources should be disclosed in the patent specifications to prevent the so-called bio-piracy. The developing countries which are abundant in genetic resources strongly support the inclusion of such requirement. However, the developed countries are against such requirement since they must protect their own pharmaceutical 183

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 industries. In conclusion, the chances of reaching an amicable resolution on such issues between the two countries appear to be very low. As such, Trilateral Offices currently experiencing heavy backlogs started to pursue other alternatives to the SPLT, namely, Patent Prosecution Highway and New Route. These new alternatives are also discussed in this paper. Keywords patent harmonization, harmonization of patent laws, substantive patent law treaty, SPLT, Standing Committee on the Law of Patents, SCP, globalization, genetic resources, Patent Prosecution Highway, New Route 184

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 안국찬 (An, Kook-Chan) 생년월일 : 1959년 7월 2일 소속 : 김 장특허법률사무소 전자우편 : kcan@ip.kimchang.com 학력 서울대학교공과대학금속공학과 ( 공학사 ) (1977~1981) Franklin Pierce Law Center ( 미국, 지적재산권법석사 ) (1996~1997) 경력 김 장특허법률사무소 (1990~ 현재 ) Wolf Greenfield & Sacks 법률사무소 ( 보스톤 ) (1997) 제27회변리사시험합격 (1990) 리인터내셔널특허법률사무소 (1988~1989) 대우자동차 (1983~1988) APAA( 아시아변리사회 ) 한국협회이사 (2000~ 현재 ) APAA Councilor (2003~ 현재 ) APAA Anti-counterfeiting Committee 위원 (2000~2003) APAA Patent Committee위원 (2003~ 현재 ) WIPO 특허법상설위원회제10차회의, APAA 대표 (2004) WIPO 특허법상설위원회제11차회의, APAA 대표 (2005) WIPO 특허실체법조약 Open Forum, APAA 대표 (2006) AIPPI-Korea( 한국국제지적재산보호협회 ) 사무차장 (2005~ 현재 ) 대한변리사회상임위원 (1998~2000) 185

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 발표자료 Reports of Korea Group of APAA (APAA, 2000-2006) SPLT-Recent Developments at WIPO (APAA, 2005, 뉴델리 ) Korea Group Report for Q157 (The Relationship between Technical Standards and Patent Rights, AIPPI, 2001, 멜본 ) Korea Group Report for Q175 (The Role of Equivalents and Prosecution History in Defining the Scope of Patent Protection, AIPPI, 2003, 루체른 ) Korea Group Report for Q189 (Amendment of Patent Claims after Grant, AIPPI, 2006, 예테보리 ) 186

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 Curriculum Vitae Name : Casey Kook-Chan An Patent Attorney Kim & Chang, Hungkuk Life Insurance Building, 9th Fl., 226 Sinmunno 1-Ga, Jongno-Gu, Seoul, Republic of Korea Phone : +82-2-764-8855 Fax : +82-2-761-0328 Email : kcan@ip.kimchang.com Education Franklin Pierce Law Center (MIP, 1997) Seoul National University, College of Engineering (B.E., Metallurgical Engineering, 1981) Experience Kim & Chang (1990 - present) Wolf Greenfield & Sacks (1997) Pass the Korean Patent Bar Examination (1990) Lee International Patent & Law Office (1988-1989) Daewoo Motor Company (1983-1988) Director, the Korea Group of Asian Patent Attorneys Association (2000 - preset) Councilor, Asian Patent Attorneys Association (2003 - present) Anti-Counterfeiting Committee member, Asian Patent Attorneys Association (2000-2003) Patent Committee member, Asian Patent Attorneys Association (2003 - present) Representative of Asian Patent Attorneys Association, the 10th and the 11th meetings of the Standing Committee on the Law of Patents of WIPO 187

특허법하모나이제이션논의의현황과전망 Deputy Secretary General, Korean National Group of Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (2005 - present) Executive Committee Member, the Korea Patent Attorneys Association (1998-2000) Reports/Presentations Reports of Korea Group of Asian Patent Attorneys Association (2000-2006) SPLT - Recent Developments at WIPO (Asian Patent Attorneys Association, 2005) Korea Group Report for Q157 - the Relationship between Technical Standards and Patent Rights (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 2001); Korea Group Report for Q175 - the Role of Equivalents and Prosecution History in Defining the Scope of Patent Protection (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 2003); Korea Group Report for Q189 - Amendment of Patent Claims after Grant (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 2006) 188

識別표시로서의商標와商號 Trademark and Trade name as signs of distinction 尹宣熙 *1) 목차 1. 처음에 5. 기능에대해 2. 개념및정의, 그리고주체에대해 3. 표시의선정과구성요건, 그리고 등록 ( 등기 ) 요건과절차에대해 6. 부정경쟁방지법상에서의상표와상호와의 관계 7. 끝으로 4. 권리의동일유사여부의판단 * 한양대학교법과대학교수, 동경대학대학원법학정치학연구과객원교수

識別표시로서의商標와商號 1. 처음에 상호는상인이영업에관하여자기를표창하는명칭 ( 상법 18) 으로사용하는인적표시이며, 상표는상품의출처표시 자타상품의식별기능등을나타내기위한표장 ( 標章 ) 으로물적표시이다. 즉상표는자신의상품과타인의상품을식별하기위하여사용하는표식이고, 상호는기업즉회사를나타내기위하여사용하는명칭이다. 따라서상표와상호는양자모두식별기능으로서의기능을하나 1), 개념상으로는구별된다고볼수있다. 이러한상표는상표법에서규정하고있으나, 상호는상법에서규정하고있어제도의취지와목적, 그리고절차적인방법과실체적인내용이다르기때문에법적으로양립할수있는제도라고할수있다. 그러나상표란기업의활동중에서생성되는하나의物 ( 상품 ) 에사용하기때문에기업전체를표창하는상호보다는작은개념이나현실에서는기업들이기업자체를판매하는것이아니라상품또는서비스를소비자들에게판매또는제공하기때문에상호보다는상표를각종대중매체를통하여선전광고하고있으며, 최근에는전략적으로상표와상호를통일한 CI(Corporate Image) 전략을실시하고있어양자의사이가점차융화되어가고있다. 이렇게융화되므로양자와의관계가불분명하여지고있다. 이로인하여상표와상호간에저촉문제가발생하고있어소비자가오인 혼동하고있다 2). 본고에서는식별표시로서의상표와상호를중심으로비교검토하기로한다. 2. 개념및정의, 그리고주체에대해 생산자와소비자를연결하여주는상표는경제사회의발전과정치체제의변화 에따라그기능과관념이변하는사회적 역사적존재이다. 예컨대고대에있어 서는상업적정직과성실 (commercial honesty and integrity) 을나타내는거래상의 1) 이철송, 제 4 전정판상법총칙ㆍ상행위, 박영사, 2003 년, 131 쪽. 2) 대성사건 ( 대법 1972.6.27 선고 72 후 19 판결 ); 대명제작소 V. 대명전기제작소 (1967.7.4 선고 ) 사건 ; 하나로통신사건 ( 대법 2001.3.23 선고 2000 후 3708); SCABAL 사건 ( 대법 2001.1.18 선고 97 후 29279))( 거북이약품사건 ; 대법원 1993.12.21 선고 92 후 1844; 동성사건 ; 대법원 1995.929 선고 94 다 31365 등. 193

識別표시로서의商標와商號 역할을수행하기도하였고, 중세에있어서는인격권적성격의재산권으로역할하기도하였으며, 길드조직내에서는원료의품질또는기술의빈약등에대한책임소재를명백히하기위한책임요소로서역할하기도하였다. 또한 18세기후반산업혁명에의한근대자본주의사회가성립하면서대량생산된규격화상품의유통과유통과정의분화및길드조직의붕괴에따른영업자의자유경쟁을배경으로상표는근대적의미에서상표식별표지로서의적극적기능을인정받게되었으며, 부정경쟁행위나불공정거래행위에관한법령의일부로서또는독립된상표법의형태로서상표제도를두어그보호를의도하였다. 상호역시넓은의미에서상표의기능과유사하다고할수있수있다. 즉상표는어떤기업이자사의상품또는업무를개성화함으로써자사의상품과타사의상품이식별되고, 또한소비자들은상품또는업무에대하여품질, 성능, 출처등을믿고그상품을선택하게된다. 따라서상표는상품거래에서생산및제조자와소비자를연결하여주는일종의도구이다 3). 일반사회에서일반인이말하는 상표 란기업의상품이나서비스에붙이는마크 ( 標 ) 또는심벌 (symbol) 등을총칭하는것으로서상품이나서비스의얼굴이라고말할정도로중요한것이다. 즉상표는어떤기업이자사의상품또는서비스를개성화함으로써자사의상품과타사의상품이식별되고, 또소비자들은상품또는서비스에대한품질, 성능, 출처등을믿고그상품을선택하게된다. 그러므로상표는상품거래에서생산및제조자와소비자를연결하여주는일종의도구이다. 이러한상표는계속사용함으로써신용이축적되어재산적가치를지니게된다 4). 그 3) 기업은인적 물적설비를가진독립된유기체로서사회적 경제적활동을한다. 따라서그기업을지칭할수있는이름, 즉상호가필요하다. 이는기업의명칭이명성 신용을유지하는중요한수단이어서법적으로보호할필요성이있다. 일반대중도상호를통하여기업의동일성을식별하고, 거래의상대방을알게되기때문에상호에대해이해관계를가진다. 그리고상호는권리주체를표창하고기업 (Unternehmen) 과기업담당자 (Unternehmensträger) 를연결해주는기능을담당한다 (Jürgen Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Springer, 1998, S.267. 상호의기능에대하여는안동섭, 상호보호법의체계적이해. 이원석박사정년기념논문집, 1991, 2 쪽 ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 447 쪽재인용 ). 4) 중앙일보, 1998.4.23 빚못받을때부동산챙기는게아니라 --- 상표내놔라 ; 한국경제신문, 1998.6.5 천자칼럼 파이낸셜월드에따르면, 상표값이코카콜라 (4 백 79 억달러 ), 말보로 (94 백 76 억달러 ), IBM(2 백 37 억달러 ), 맥도널드 (1 백 99 억달러 ), 디즈니 (1 백 70 억달러 ) 이고, 국내의진로소주는 4 조원, 삼성전자의애니콜은 4 억달러 등으로평가하고있다. 194

識別표시로서의商標와商號 러나상표법상의상표는사회통념상의상표 5) 와반드시동일한개념은아니다. 상표법상의상표란상품을생산 6) 가공 7) 증명 ( 證明 ) 8) 또는판매하는것을업 ( 營業 ) 으로영위하는자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는표장 ( 標章 )( 기호 문자 도형 입체적형상 색채 홀로그램 동작또는이들을결합한것과그밖에시각적으로인식할수있는것 ) 을말한다 ( 商 21i). 따라서자타 ( 自他 ) 상품을식별하기위하여사용되는것이아닌표장은상표가아니다 9). 즉상표는상품의생산 가공 증명또는판매업자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과識別되도록하기위하여사용하는표장이므로상표는일정의목적하에서계속반복할의사를가지고일정한사업을영위하는者를지칭한다. 여기서 업으로 란영리목적의유무는묻지않는다. 우리상표법제3조의2에서는단체표장이라든가지리적단체표장을인정하고있어협동조합이나단체등도상품표지로사용하는것을인정하고있다. 상호 란상인이영업활동상사용하는명칭이다. 즉자연인의성명과같이상호는상인이자신을나타내는수단으로서의상인의명칭이다. 상호는법률적으로는상인의영업관계에서자기를표시하기위하여사용하는명칭이다. 그러므로상인이아닌자가사용하는명칭은상호가아니다 10). 따라서상품에이름을표시하는상표는상호라고할수없다 11). 상호는상인의명칭이기때문에문자로서표현하여야하고한국어로읽을수있어야한다. 이러한상호는상인이영업상자기를타인과구별내지식별하기위한것이지만, 상표 는상인이만든상품 5) 사회통념상의상표란자타상품의구별표시이며영업상의신용을확보하려는목적하에사용대상으로서의관용상표, 보통명칭의상표를포괄하는개념이다. 6) 여기서 생산 이란제조업이나제 1 차산업도포함된다고본다. 즉자연물에인력을가하여만드는것이다. 7) 가공 이란타인의동산에수공을가하여새로운물건을만드는것이다. 8) 증명 ( 證明 ) 이란상품을검사하여그품질 품위등을보증하는것을말한다. 9) 윤선희, 지적재산권법 (8 정판 ), 세창출판사, 2006 년, 246 쪽 ; 이기수, 황종환, 이덕록, 김문환, 윤선희, 정상조, 권태복공저, 지적재산권법, ( 한빛지적소유권센터, 1996), 600 쪽. 10) 법률신문 2004. 3. 30. 변호사는상인이아니다. 11) 이철송, 제 4 전정판상법총칙ㆍ상행위, 박영사, 2003 년, 125 쪽. 195

識別표시로서의商標와商號 에이름을붙이는것이다. 상호는상인이영업상의명칭으로사용하기때문에인적표시 12) 이지만실제로는영업의동일성을나타내고영업의신용표식으로관념되는경우가많다. 즉, 상호는기업의총괄적이미지를통하여영업자가제조, 판매하는모든상품의표식기능은물론이고인적표시와영업표시기능도함께가진다고할수있다. 또, 상호는영업활동상사용하는것이어야하는데, 개인기업의경우에자연인의성명을상호로서사용하거나별도로상호를가질수있음에반하여, 법인인회사는상호이외에다른명칭이없으므로기업의영업활동은물론그밖의생활관계에서도상호만을사용하게된다. 13) 다만영업의신용, Good Will은상표와달리상품을매개로하지아니하고직접상표에화체된다. 특히법인기업에있어서는상표가인적표시인동시에영업표식이다. 이러한상표의주체는상품을생산 가공 증명 판매하는업자이며, 생산 은원시산업이든제조업이든불문하고자연물에인력을가하여상품을만들어내거나증가시키는것을말한다. 또 가공 은도장, 조각과같이원료나생산물에노력을가하여변화를주는행위를하는자를의미하고, 증명 은상품을검사하여품질 성분등을보증하는행위를의미하며, 판매 는상품을매매하는등타인에게이전하는행위를말한다 14). 이러한상표를법률로서보호하는경우, 크게둘로나누어생각할수있다. 즉지적재산권법으로서의상표보호와경쟁질서법으로서의상표보호로나누어생각할수있다. 우리나라의상표법은원칙적으로는지적재산권법적접근방법을채택하면서경쟁질서법적접근방법을가미하고있다. 12) 松嶋晃正, 商號登記と商標登錄の關係 パテント Vol. 50 No. 7, p. 52. 13) 이종기, 상호의상표적사용과그보호 변시연구 2000 년 10 월호, 136 쪽. 14) 송영식, 이상정, 황종환, 지적소유권법 ( 하 ), 제 6 전정판 ( 育法社, 1999), 53 쪽 ; 특허청, 상표법해설, 특허청, 2004 년, 7 쪽 ; 윤선희, 지적재산권법 (8 정판 ), 세창출판사, 2006 년, 245 쪽 ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 450~451 쪽. 196

識別표시로서의商標와商號 3. 표시의선정과구성요건, 그리고등록 ( 등기 ) 요건과절차에대해 이러한상표는원칙적으로상표권자가선택 사용하는수단이라면그러한수 단은구성요소에제한받지않는다. 즉상표권자와의관계를나타내는것이라면 시각 청각 촉각 미각, 후각등감각적으로파악할수있는일체의수단이상 표를구성한다하겠다. 그러나현행상표법은기호 문자 도형 입체적형상 색채 홀로그램 동작등으로구성된것만이상표에해당한다고규정함으로써시 각적으로파악할수있는수단만이상표를구성한다고규정하고있으며 ( 商 21i), 이를 표장 이라고정의하고있다 15). 즉상표는자기의상품과타인의상품을구 별내지는식별하기위한표식으로서사용하는것이기본적이며, 이러한상표는 기호 문자 도형 입체적형상 색채 홀로그램 동작등의수단을이용하여상 품을표식하는상징적표시 (symbol mark) 이다. 상표권자는자기상품을시각적인 방법으로표현하여상품의출처, 품질, 성질등의기능을나타내고, 소비자는상 품을연상케하는심리적작용에따라상품선택의수단으로삼는다 16). 이러한상호의선정은상표법상의상표와같이원칙상자유주의를택하고있으 나 ( 상법 18), 주체를오인시킬수있는상호와상거래의안전보호를위하여다음과 같은몇가지제한을두고있다. 1 회사의상호중에는 회사 라는문자와종류 ( 합명 합자 주식 유한 ) 를표시하는문자를사용하여야하며 ( 상법 19), 2 은 행 보험 신탁 증권등의특수한회사는특별법에의하여영업의종류 17) 를표 시하는문자를상호중에사용하여야한다 ( 은행법 14, 보험법 81, 증권거래법 621, 신탁업법 71). 또 3 회사가아닌상인의상호에회사임을표시하는문자를사용 15) 윤선희, 지적재산권법 (8 정판 ), 세창출판사, 2006 년, 245 쪽. 16) 이기수, 황종환, 이덕록, 김문환, 윤선희, 정상조, 권태복공저, 지적재산권법, ( 한빛지적소유권센터, 1996), 599 쪽. 17) 은행법제 14 조 ( 유사상호사용금지 ): 한국은행과금융기관이아닌者는그상호중에은행이라는문자를사용하거나그업무를표시함에있어서은행업또는은행업무라는문자를사용할수없다. 증권거래법제 62 조제 2 항 : 증권회사가아닌者는증권업을표시하는문자를그상호에사용하지못한다. 보험업법제 8 조 ( 상호또는명칭 ) 제 1 항 : 보험회사는그상호또는명칭중에주로영위하는보험업의종류를표시하여야한다. 제 2 항 : 보험회사가아닌자는그상호또는명칭중에보험회사임을표시하는문자를사용하지못한다. 197

識別표시로서의商標와商號 하지못하며 ( 상법 20), 4 부정한목적 18) 으로타인의영업으로오인할수있는상 호를사용하지못한다 ( 상법 231). 즉상호도상표와같이상호권자 ( 상표사용자 ) 는 상호 ( 상표 ) 에화체된업무상의신용을바탕으로활발한상품활동을전개하고상품 품질의향상을도모하게되며, 경쟁업자간에는자타상품을식별하여사용함으로써 소비자들이오인 혼동을하지않고선택할수있게한다. 이러게함으로써공정 한거래질서가유지되게되며, 수요자는안심하고상품거래에동참함으로써궁극 적으로산업발전에기여하게된다. 상표의보호는상표사용자의신용유지라는사 익적목적과함께상표가나타내는상품출처와상품품질에대한수요자의신뢰이 익을보장함으로써수요자로하여금상표라는수단을통해원하는상품을선택할 수있도록하는공익적목적을갖는다. 이에수요자의신뢰이익보호라는공익적 목적달성을위해상표법은상표권자기타정당한권리자에의해서만등록상표의 지정상품에대한사용을인정하고있으며, 제 3 자가상표를사용하는경우에는민 사상 형사상제재를가할수있도록하고있다. 또한부등록사유를규정하고 ( 상 7), 동일상표의유사한상품은함께이전하도록하고있고 ( 상 541 但 ), 또상표권 자나사용권자의정당사용의무를위반한경우에수요자의품질오인이나출처혼동 의염려가있다면상표등록을취소할수있게하였다 ( 상 731ii, vi, viii, ix). 즉상표법상의상표도 1 상품을 2 생산 가공 증명또는판매하는것을업 으로하는자가 3 자신의상품을식별하기위해 4 사용하는 5 표장이라고정 의하고있어상호와그기능에서는큰차이가없다고할수있다 19). 18) 상표는어느특정한영업주체의상품을표창하는것으로서그출처의동일성을식별하게함으로써그상품의품위및성질을보증하는작용을하며, 상표법이등록상표권에대하여상표사용의독점적권리를부여하는것은제 3 자에의한지정상품또는유사상품에대하여동일또는유사상표의사용에의하여당해등록상표가가지는출처표시작용및품질보증작용이저해되는것을방지하려는것이고, 상표법은이와같이상표의출처식별및품질보증의각기능을보호함으로써당해상표의사용에의하여축조된상품의출처의동일성을식별하게하여수요자가요구하는일정한품질의상품구입을가능하게함으로써수요자의이익을보호하려는것이다.([ 상표법의목적 ] 大判 1996. 7. 30. 95 후 1821) 19) TRIPs 협정에서는제 2 장상표 (Trademarks) 규정에서상표의보호와관련한규정들을두고있다. 협정제 15 조제 1 항에서는보호대상 (Protectable Subject Matter) 으로서의상표가 자타상품및서비스의식별력을가진표시 (sign) 1) 또는표시의결합으로구성된다 고규정하고이러한표시는 성명, 문자, 숫자, 도형과색채의조합 (combination of colors) 및이들의결합은상표로서등록될수있다 고규정하고있다. 또한회원국은자체로서식별력이없는표시도사용에의한특별현저성을취득한경우등록을인정할수있다. 198

識別표시로서의商標와商號 이러한상표는발명, 고안, 디자인과같이산업재산권의한부분으로서특허청에등록출원하여방식심사와실질심사를거쳐거절결정을받지아니한경우에등록이가능하나, 상호는법원에등기하기위해서는수정적인실질적심사를받게되지만 20) 상표와같이그리엄격하지않다. 발명이나고안, 디자인은산업상이용할수있는지적 ( 知的 ) 으로창작된무체재산을객체로하는권리이나, 상호권과상표권은표식 ( 標識 ) 을객체로하는권리이다. 표식은식별력이있는것을기본으로하고있으나창작은보호의대상이아니다. 즉상표권은상호권과같이표식권 ( 標識權 ) 이나저작권이나특허권, 실용신안권, 디자인권과같은창작권은아니다. 우리현행법상의상표는표장이며시각적표식으로서의형상이다. 이러한상표는영업활동중에사용된신용이축적되어경제적인가치를창출한다. 즉경제적가치는상표와의관련이있고, 신용은지적인산업상의활동에의해형성되는무형의재산이기때문에넓은의미의지적재산에포함된다고본다. 이러한상표는생산된물품이나서비스의유통과정에서그역할을담당한다. 즉상품이나서비스의권리를이전하는과정에서사용되는유통촉진의수단이라고볼수 있다. 그러므로도로표시판이라던가공중이알아야하는표식 ( 화장실, 위험표 시, 지하철역, 병원등 ), 지도상의각종기구및기관의표시, 그리고가문의문장 ( 문장,, ) 등은아무리표식의기능을한다고하여도목적이다르기때문에상표법상의상표나서비스표로서의표식이라볼수없다. 상호도상인이영업상자기를표시하기위하여사용하는명칭이다. 즉상호는 최소한의보호기준을규정한 TRIPs 협정상의상표는시각적으로인식할수있는자타상품및서비스의식별력을가진표시내지표시의결합이다. 즉등록보호될수있는상표는상표가부착된다른상품과구분할수있는식별력 (distinctiveness) 을가져야하며, 성명 (personal names), 문자 (letters), 숫자 (numerals), 도형 (figurative elements) 및색채의조합 (combination of colors) 등으로구성된다. 또한회원국은시각적으로인식될수있는 (visually perceptible) 표시만을등록요건으로요구할수있도록규정하고있다. 따라서 TRIPs 협정상음향상표 (sound marks) 나냄새상표등은그보호가인정되지않으며, 나아가주지상표보호규정에의한보호역시인정되지않는다. 우리의상표법운영에있어서역시비록주지상표보호를위한규정 ( 상표법제 7 조제 1 항제 12 호 ) 을신설하였다할지라도제 2 조소정의상표개념판단을전제한상표보호만을인정한다. 따라서비록외국에서주지된상표라할지라도주지상표보호규정만을이유로시각적으로파악될수없는상표까지보호할의무는지지않는다하겠다. 20) 손주찬, 상법 ( 상 ), 제 9 정증보판 ( 박영사, 1999), 191 쪽 ; 채이식, 상법강의 ( 상 ), 개정판 ( 박영사, 1996), 103 쪽. 199

識別표시로서의商標와商號 자신의명칭으로서민법상의성명과같이문자로써표현되어야하고호칭 ( 呼稱 ) 할수있는것이어야한다. 문자는한글, 영어, 일본어, 중국어를비롯하여여러문자가있으며그외에숫자로된것도문자상표에포함되나상호에는이러한문자는포함되지않는다. 상호는상인을나타내는표식 21), 상호의구성은문자로서발음할수있는것에한정하고국어주의를채택하여외국어로표기된문자는한글로표기후괄호안에원문 < 예를들면엘지 (LG); 아이 비 엠 (IBM) 주식회사 > 을표기하도록하고있다. 이러한상호는상표의문자상표와저촉될수있으며, 외국어로만된상표는등록을받을수있으나, 상호로서의등기는위 < 엘지 (LG); 아이 비 엠 (IBM) 주식회사 > 에서와같이표현하여야하며, 그외에도기호 도형 입체적형상 색채 홀로그램등은상호가될수없다. 즉상호의구성요건은상표나서비스표의구성요건과는다르다. 또상호는상인의명칭이므로상인이아닌각종협동조합등의명칭은상호가될수없으며, 영업과는관계없이자연인을표시하는성명 아호 예명등은상호가아니다. 그러나상표법상의상표는각종협동조합이나로터리, 라이온스등의표시도상표가될수있어 ( 商 3의 3; 4) 주체에도약간의상이점이있다. 상표법상문자라함은한글에한정하지않는다. 예컨대 LG, 삼성, 현대, 松下, ひや子 OB, KAL, IBM 등이다. 이때문자는국적이나언어에제한받지않으며, 반드시신조어일필요도없다. 따라서인명이나사물의명칭, 지리적명칭, 상호또는특정의형용사나표어적어구만으로도상표를구성할수있다. 다만입법정책적인이유로지리적명칭이나상품의품질 성분 재료등을기술한것에불과한기술적상표는그보호가인정되지않거나제한된다. 상표는판매자나제조자등 ( 이하 상표권자 라함 ) 이자신의상품이나제조품등에자신을형상화하고자사용하는매개체이다. 즉상표는타인의상품으로부터자신의상품등을구별시켜주는것으로, 상표권자가자신과의관 21) 개인상인의경우기업활동을시작하기전에이미개인명의로법률행위를할수있다. 따라서그경우는상호가반드시있어야하는것은아니다. 그러나회사는설립등기시반드시상호를선정하여등기해야한다 ( 상법제 180 조, 제 317 조 ). 회사에있어서상호는법인그자체를지칭한다. 그리고회사는상호에의해법률행위를한다. 그러나그렇다고하여상호의법적독립성 (rechtliche Verselbständigung) 을의미하는것은아니다 (Canaris, Handelsrecht, 22. Aufl., München, 1995, S.156. ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 447 쪽재인용 ). 200

識別표시로서의商標와商號 계를나타내기위하여의도적으로선택 사용하는상품의얼굴이라하겠다. 한편, 법인기업의상호는회사의유일한명칭이므로여러개의영업을영위하더라도하나의상호만을사용하여야한다. 다만, 개인상인도동일한영업에한하여하나의단일상호를사용해야하므로여러개의영업을영위하는경우에는영업별로여러개의상호를사용할수있다. 즉개인상인도 1개의영업에 1개의상호를원칙으로한다 ( 상법 21). 그러나상표는産業資源部令이정하는商品類區分상 1 類區分이상의商品을지정하여商標마다出願하여야한다. 이경우산업자원부령이정하는바에따라하나의출원서에상품과서비스업을동시에지정할수있으나 ( 상 10), 상호는상호단일의원칙에따라동일한영업에는단일상호를사용하여야하며, 지점은본점과의종속관계를표시하여야한다 ( 상법 21). 또상표는특허청에등록함으로써국내에서의독점배타적인권리가발생하나, 상호는등기함으로써동일특별시 광역시 시군내 ( 지역주의 ) 에서동종 ( 同種 ) 영업으로동일상호를등기하지못하게하는효력을가진다 22). 상법상상호는등기소에등기함으로서상법에의해보호를받을수있다. 그러나등기하지아니하고사용하여주지 저명하여진상호라면부정경쟁방지및영업비밀에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다) 에의해보호를받을수있다. 또상호는지역적제한과상법제23조제1항및제2항에의해사용폐기청구권 등기말소청구권등을인정하며양도시영업이나영업의폐지와함께이전된다. 23) 그러나등록상표는그지정상품이나지정서비스마다분할하여이전할수있으며유사한지정상품과함께이전하여야하고 ( 상 541). 상표권이공유인경 22) 두개념을비교하면다음과같다. 상호는등기 ( 사용에의해서만발생하는상호권의성립요건은아님 ), 인적표현으로문자만을사용하며상법및부정경쟁방지법에의한보호를받으며지역적제한과상법제 23 조제 1 항및제 2 항에의해사용폐기청구권 등기말소청구권등이인정되며양도시영업이나영업의폐지와함께이전된다. 상호사용은기업활동시강제성을띤다. 반면, 상표는등록에의해성립하는물적 ( 物的 ) 표현으로문자이외에도형, 기호, 입체적형상또는이들과의결합및색채의사용에의해서도발생되며국내에서지역적제한이없으며영업과별도로양도가자유로우며상표법에의해보호된다. 23) 이동원, 상호와상표와의관계 소담김명신선생화갑기념논문집 - 지적재산권의현재와미래 -, 한국산업재산권법학회편, 법문사,2004 년, 457 쪽. ( 상호나상표모두그재산권적성질을부인할수없기때문에타인에게양도할수있다. 다만, 상호의경우재산권으로서등기유무에불구하고양도할수있지만, 인격권적성질을고려하여원칙적으로는상호를영업과함께양도하도록하고, 상호만을양도하는경우에는영업을폐지하는경우에한하도록하였다 ( 상법제 25 조제 1 항 ). 201

識別표시로서의商標와商號 우에는각공유자는다른공유자전원의동의를얻지않으면그지분을양도할수없으나 ( 상 545), 등기상호는원칙적으로영업과함께하는경우에한하여이전이인정되므로 ( 상법 251) 상호만의양도는원칙적으로금지된다. 이경우에양도되는영업의범위는상법상영업양도에서의영업의개념에의한다. 즉단순히영업에소요된개개의재산이나그전체를말하는 영업용재산 의개념이아니라영업을위하여조직화된한덩어리의재산으로서이와관련된재산적가치의사실관계, 즉영업권을의미한다. 24) 그러나상호의양도에있어서영업은반드시그전체가양도되어야하는것이아니고중요한부분의이전이있으면된다고보는학자도있다 25). 등기상호의양도시에는새로이등기하여야제3자에대한대항요건을갖게된다 26) ( 상법 252). 이경우제3자의선의, 악의를불문한다. 상호가이중으로양도된경우에는먼저등기한者가그권리를취득한다 27). 상표법상의상표는특허청에등록함으로서성립하는물적 ( 物的 ) 표현으로문자이외에도형, 기호, 입체적형상또는이들과의결합및색채의사용에의해서도발생되며국내에서지역적제한이없으며 ( 전국주의 ), 영업과별도로양도가자유로우며상표법에의해보호된다. 28) 그러나등록상표는정당한이유없이그지정상품에계속하여 3년이상국내에서사용하지아니한경우에는심판에의하여취소할수있게규정하고있는데반하여 ( 상 731ⅲ), 등기상호는정당한사유없이 2 24) 이를객관적의의의영업이라고한다. 정찬형, 상법강의 ( 상 ) ( 제 6 판 ), 박영사, 2003. 157-158 쪽 ; 이동원전게논문재인용. 25) 최기원, 상법학신론 ( 상 ), 제 9 전정증보판 ( 박영사, 1998), 103 쪽 ; 김성태, 상법총칙상행위법강론 ( 법문사, 1998), 249 쪽 ; 김정호, 상법강의 ( 상 )( 법문사, 1999), 95 쪽. 반대 : 정희철 / 정찬형, 상법원론 ( 상 ), 제 2 개정판 ( 박영사, 1997), 119 쪽 ; 임홍근, 상법총칙 (1986), 285 쪽 ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 460 쪽. 26) 이철송, 제 4 전정판상법총칙ㆍ상행위, 박영사, 2003 년,154 155 쪽. 27) 정찬형, 상법강의 ( 상 ), 제 1 개정판 ( 박명사, 1999), 117 쪽 ; 韓閏根, 상표제도와상호제도에관한고찰, 산업재산권연구논문집제 5 집 ( 국제특허연수원,1992),299 301 쪽 ; 梁承斗, 공업소유권법 ( 법경출판사, 1984), 485 600 쪽 ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 461 쪽재인용. 28) 이동원, 상호와상표와의관계 소담김명신선생화갑기념논문집 - 지적재산권의현재와미래 -, 한국산업재산권법학회편, 법문사, 2004 년, 457 쪽.( 등록된상표의경우상표권은그지정상품마다분할하여이전할수있으며, 유사한지정상품은함께이전하여야하며 ( 상표법제 54 조제 1 항 ), 이를위반하는경우에는상표권이심판절차에의하여취소될수있다 ( 상표법제 73 조제 1 항제 4 호 ). 또한상표권을공유하고있는경우에있어서의지분의양도및전용사용권또는통상사용권의이전등에는일정한제한이있다 ( 상표법제 54 조제 5 항, 제 55 조제 5 항, 제 57 조제 3 항 ). 202

識別표시로서의商標와商號 년간상호를사용하지아니한때에는이를폐지한것으로본다 ( 상법 26). 그러나등록상표에무효사유가존재하면심판절차에의하여당해등록상표를무효화할수있으나 ( 상 711), 등기상호에있어서는부정한목적으로타인의영업으로오인할수있는상호를등기하여사용하는자에대하여그상호의폐지를청구할수있다 ( 상법 232). 그외에도상호를상표 ( 주식회사농심 농심 ; 주식회사펭권 펭권등 ) 로사용하거나반대로상표를상호 ( 오비맥주는동양맥주주식회사의상표이었나오비맥주를상호로변경하였으며, 같은맥주회사인하이트맥주도조선맥주주식회사의하나의상표였으나이를상호로하이트맥주주식회사로변경하였다 ) 로등기또는등록하여상표로사용하는경우도있어상호와상표의개념을구별하기도어려우며, 또처음부터 IBM, LG 등은상표와상호로등기와등록을하여보호하고있어상호에의한상표권의침해, 상표에의한상호권의침해등이발생한다 29). 4. 권리의동일유사여부의판단 상표는상표법의보호대상이며, 등록에의해독점적인권리가발생하고이를상표권이라한다. 상표권은무단으로사용하는자가있을때에는상표권자등은그상표의사용을금지를청구할수있고, 손해가발생하면손해배상을청구할수있다. 29) 구상표법 (2004. 12. 31. 법률제 7290 호로개정되기전의것 ) 제 51 조제 1 호본문에의하면, 자기의상호또는그상호의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정의등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다. 함은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 그표장을보고일반수요자가상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 법인인회사가그상호를표시하면서회사의종류를표시하는부분을생략한경우에는그것이널리알려져있지않은이상일반수요자가반드시상호로인식한다고할수없어이를회사의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것으로볼수없고, 단지상호의약칭에불과하다고할것이고, 이러한약칭의표시는위법규정에따라그것이저명하지않는한특수한태양으로표시되어있지않다고하더라도상표권의효력이미친다.( 대법원 2005.10.14. 선고 2005 도 5358 판결 ) 203

識別표시로서의商標와商號 상호는상인이적법하게선정하면이를사용할권리가생기고타인으로부터방해를받지아니하고상호를사용할수있는상호사용권과자신의상호를타인이동일또는유사한상호를부정하게사용할경우이를배척할수있는상호전용권이있다. 이러한권리는상호의등기여부에관계없이주어지나등기를하면보다강력하게보호된다 30). 자기자신이사용하고있는상표또는상호가타인이어느상품에사용하고있는표지와동일또는유사한표지인경우에는일반소비자는그상품의제조판매자와동일인인것으로생각하여상품의출처에대한혼동을일으킬우려가있다. 여기서유사상호라함은동일한특별시, 광역시, 시, 군내에있는동일영업의기등기상호와오인할수있는상호또는확연히구별할수없는상호를말한다. 31) 유사상호의판단기준은일반거래업계에서양상호를서로혼동할우려가있느냐여부이다. 상호의유사성의판단방법에는주요부분비교법에의한판단방법, 전체관찰법에의한판단방법이있다. 전자는상호의주요부분을추출하여비교 대조하여유사성여부를판단하는것이다. 이때유사성은양상호의주요부분중에 발음상의유사, 문자상의유사 또는 관념상의유사 가있으며, 이중한가지라도유사하면양상호는원칙적으로유사상호로판단한다 32). 전체관찰법에의한판단방법은상호의주요부분비교법에의하여유사상호로판단된경우에도다시상호전체를비교 대조하여재관찰하여유사상호인지여부를판단하는방법이다. 그렇다는것은주요부분비교법에의하여유사상호로판단되면전체관찰법에의한판단방법은적용될여지가없다는것을의미한다 33). 결국유사상호여부는상호자체에특히주의를끄는주요부분이동일또는유사한가여부에의하여결정하여야한다 34). 따라서상호의주요부분이뜻하는관념이나문자의외관또는그발음등은유사여부의판단에중요한기준이된다 30) 이철송, 제 4 전정판상법총칙ㆍ상행위, 박영사, 2003 년, 137 쪽. 31) 黃壹善, 상업등기에있어서의상호에관한제문제, 사법연구자료제 14 집 ( 법원행정처, 1987), 150 쪽. 32) 黃壹善, 상업등기에있어서의상호에관한제문제, 사법연구자료제 14 집 ( 법원행정처, 1987), 159 쪽. 33) 판례의설명의참조는이철송, 제 4 전정판상법총칙ㆍ상행위, 박영사, 2003 년, 140 143 쪽참조.; 심사기준의참조는黃壹善, 상업등기에있어서의상호에관한제문제, 사법연구자료제 14 집 ( 법원행정처, 1987), 160 쪽. 34) 전계원 / 권오복, 이론 실무상업등기, 개정증보판 ( 育法社, 1998), 281 쪽. 204

識別표시로서의商標와商號 35)36). 그러나회사의종류나지명을나타내는부분은기준이될수없다. 동일한특별시ㆍ광역시 시 군에서타인이등기한상호와확연히구별되지아니하는동일 유사상호는동종영업을하는경우에만그상호등기가배척되며상이한영업을위한경우에는자유롭게등기할수있다 37)38). 상표의유사여부의관찰방법은 2개의상표를눈앞에놓고비교하여관찰 ( 對比觀察 ) 하는방법이기본적이나대비관찰만으로최종판단하는것이아니라시간과장소를달리하여관 35) 유사등기판정시주의할점은다음과같다. 1 업종이동일한상호를기준으로유사상호여부를판정한다 ( 상호의의미가업종을표시하는경우예 : 공업주식회사 ), 2 같은업종간의상호변경은가능한한넓게해석하여발음상, 의미상유사성만없으면가능하도록한다. 3 목적의유사판단은상법제 46 조의기본적상행위의종류및산업별직업분류표를참조하여판단한다 ( 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 465 쪽 ). 36) 보령제약주식회사 와 수원보령약국 은영업의양상이달라유사상호가아니라고하였다 ( 대법원 1976.2.24 판결 73 다 1238). 원고보령제약주식회사와피고경영의수원보령약국과는그영업의종류, 범위, 시설, 규모등그영업의양상을달리함은물론그고객을서로달리하므로원고회사의일반고객이피고경영의수원보령약국을원고회사의영업으로오인혼동한다는것은좀처럼있을수없다. 피고가약국의아크릴제간판과약국유리창, 극장관람권및경기지구의약품판매업자명부에 수원보령약국 이라는상호를표시한것이피고의영업그것만에관한것인지또는그영업에서취급하는어느상품에관한것까지포함하는것인지여부를가리지않고는피고의위행위가원고보령제약주식회사의 보령 이라는등록된상표권을침해한것이라고단정할수없다. 주식회사천일약방 과 천일한약주식회사 는동일상호라고볼수없다 ( 대법원 1970.9.17 판결 70 다 1225 1226).( 이판결에대한평석으로는이기수, 동일또는유사상호의사용배척, 사법행정 1992 년 10 월, 96 쪽이하 ; 정상조, 상호전용권과공정한경쟁, 상사판례연구 (Ⅰ) 최기원교수화갑기념논문집 (1996), 46 쪽이하.) 주식회사천일약방 과 천일한약주식회사 는 천일 이라는중요부분상으로보아유사상호로볼수있느냐하는점은별론으로하되위두개의상호를가리켜상법상동일상호라고할수없고, 또원고는현재의상호인주식회사천일약방이라는상호를등기한후그상호를 2 년이상사용하지아니한데대한정당한사유있음을찾아볼수없는본건에있어서는원고의본건상호는폐지한것으로간주되었다고보아야할것이다. 뉴서울사장 이라는상호아래에작은글씨로 전허바허바개칭 이라고하였다면 허바허바사장 과유사상호라고판시하였다 ( 대법원 1964.4.28 판결 63 다 811). 뉴서울사장 이라는상호옆에혹은아래에작은글자로 전허바허바개칭 이라고기재하였다면이는 허바허바사장 이라는상호를사용한것으로볼것이며원판결이채무자의상호간판 뉴서울사장 의위또는아래와옆에작은글씨로 전허바허바개칭 또는 허바허바사장개칭 이라고덧붙여서사용한것은비록작은글씨라할지라도같은서울특별시내에서같은사진영업을하면서다른사람의등기한상호를 1958 년이래사용하고있는것은부정한목적으로다른사람의영업으로오인할수있는상호를사용하고있는것이라할것이라고판시한것은적법하다.( 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 466-467 쪽재인용 ) 37) 1994.12.2. 등기제 3402-1407 호. 38) 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 473 쪽 205

識別표시로서의商標와商號 찰하는이격적 ( 離隔的 ) 관찰도필요하다. 왜냐하면수요자가 2 개의상품이동일 한장소에진열되어있는경우에구입하는경우도있고, 2 개의상품이동일장소 에진열되어있지않은경우에는아무런생각없이과거에구입한상품의이미지 나광고등에의하여구입했을수있기때문이다. 그리고상표를판단함에는전 체적이고객관적인관찰을원칙으로하되상표구성중인상적인부분 ( 요부 ) 에대 하여비교하여야한다 39). 상표의유사판단은원칙적으로상표의칭호, 외관, 관념 중어느하나가유사하여거래상상품출처의오인, 혼동의우려가있는상표는 유사한것으로본다. 다만, 전체적으로현격한차이가있어거래상상품의출처오 인, 혼동을일으킬염려가없는때에는그러하지아니하다. 또한상표의유사여부 판단은그상표가사용된상품의주된수요계층과기타상품의거래실정을고려 하여평균수요자의주의력을기준으로판단한다. 결합상표의유사여부는그결합 의강약의정도를고려하여상표심사기준제 21 조제 5 항각호에따라판단한다. 다만상표를이루는각구성부분간의결합으로인하여顯著하게다른외관, 칭호 또는관념을낳는것이명백할때에는그러하지아니하다 40). 상표의칭호의유사여부를칭호에내재하는음성상의판단요소및방법만을고 려하여판단하는경우에는상표심사기준제 21 조제 6 항각호의기준에따른다 41). 그리고지정상품의유사여부의판단기준은원칙적으로상표법시행규칙제 6 조제 1 항의규정에의한상품류구분 42) 에의한다. 다만, 상표법제 10 조제 3 항의규정에 따라별도의유사상품을정한때에는이에따른다. 39) 상표의유사여부는상표를전체로서관찰하여그외관, 호칭, 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 상표가운데중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함으로써유사여부를판단하는이른바 요부관찰 은 전체관찰 의결론을정당하게유도하기위한보충수단으로서필요한경우에만행하여져야한다 ( 특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005 허 9756 판결 ); 상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 大判 2002. 11. 26. 2001 후 3415). 40) 상표심사기준개정 2006. 12. 29 특허청예규제 37 호. 제 21 조제 5 항참조. 41) 상표심사기준개정 2006. 12. 29 특허청예규제 37 호. 제 21 조제 6 항참조. 42) 상품류구분표 ( 제 6 조제 1 항관련 )< 개정 2006.11.29>. 206

識別표시로서의商標와商號 5. 기능에대해 상표보호의근거내지상표자체의인식근거가될수있는이러한기능은전통적인식별기능에머무르지않고오늘날다양하게표식되고있다. 예컨대마켓팅전략으로자리잡은 CI전략과함께상표와관련한 브랜드전략 은새로운상표와상호의기능을엿볼수있는것이다. 즉전통적인기업경영전략에서상표는단순히자신의상품과타인의상품을식별하고, 그위에출처를표시하고나아가일정한품질까지를보증하기위한것으로이해되어왔다. 그러나최근많은기업들은자신의독자상표를스스로 브랜드 라부르면서이를매개로자기기업의가치를반영하고형성하는데노력하고있다. 다양한사업영역에서활동하는기업으로서는 상표 내지 브랜드 를매개로새로운시장을개척할수있다. 즉전통적인상표는단지하나의상품내지사업영역에한정되어사용되는것이었다. 그러나그와같이형성된상표의가치는당해기업이다른영역으로사업을확장하는데있어기반이될수있다. 일정한사업영역에서신용을갖는우량기업으로서의이미지를구축하게되면, 이와유사한사업영역나아가서는이와특별한관련이없어보이는사업영역내지상품에까지상표의이미지는남아있게된다. 그러한이미지는기존의사업영역을보호하는데있어서뿐만아니라새로운사업영역을개척하는데있어훌륭한기반이되는것이다. 이와같이기업이상품을시장에제공하는과정에서제품에붙여지는상표는하나의상품에한정된기능만있는것이아니라또한비유사상품에까지폭넓게사용되기때문에기업전체로서신용및책임을갖는우량기업의이미지를표시ㆍ전달하는기업의상징으로기능하고있는것이다. 즉상표는수요자에게기업의힘과신용을이미지로서창조시키는것이며한편기업에있어서는기업책임을보증하는상징이기도하다. 이러한과정에서수요자는하나의상표에서상품의가치뿐만아니라그배후에있는기업자체의존재가치까지평가하게된다. 즉기업이상표를매개로 광고 라는방법을구사하여발신하는정보와기업이제공하는정보와는독립된수요자의경험 43) 을통하여수요자는상품하나의가치 ( 출처표시, 품질보증 ) 는물론사회에있어그기업이필요한존재인지아닌지, 기업그자체의존재가치 44) 를평가 207

識別표시로서의商標와商號 하게되는것이다. 이에기업으로서는어떻게하면자신이좋은기업으로서의존재가치를갖는지를밝히고자하며, 그러한가치를제고하고자노력한다. 즉이제기업은그사활을걸고제품에소비자와의접점이되는상표를부착하고 광고 라는정보전달수단에의해기업의정보를제공하고있는것이다. 이와같이상표를통하여기업에관한정보를제공하는현상은기존의상표기능론에서는찾을수없던것으로, 일응 광의의광고기능 이라할수있는것이다. 이제는상표의광고기능은출처표시, 품질보증, 광고기능에대한인식과의흐름관계는물론, 독립한광고기능으로서의개념에서조차설명할수없는폭과깊이를상표에서의필요불가결한기능으로크게성장시켰다하겠다 45). 즉상표법상상표의본래목적은어떤상표를사용하는자의업무상신용유지를도모함과더불어수요자의이익을보호하는것이었으나현재의상표는종전의기능론만으로는집약될수없는 브랜드 로서의가치를지니고있다. 소비자와의관계성을높이기위한중요한역할을맡고또한기업과소비자를연결하는연결점으로점차상표의기능이확대되고있다고할수있겠다. 이와같이다양하게발달하고있는상표의기능을전통적인이론적설명과같이본원적기능과파생적기능등으로나누어설명하는것은진부한논의처럼보이기도한다. 특히여러기능이혼재되어각각의역할을하고있는가운데, 실제그러한기능의분별이쉽지도않은상황이라상표의기능에대한논의가오늘날과거만큼흥미로운주제가아닌듯도보인다 46). 그러나상호도신문 잡지 방송 TV 등의광고매체를통하여선전 광고됨으로서상표와의구분이어려울뿐만아니라, 유사한상표또는상호의사용으로인하여어느상호가어느그룹의계열회사인지또는어느상표가어느회사의상표인지를쉽게구별할수없는경우가많아이러한혼동으로인해일반수요자들이피해를입게될가능성이 43) 이는당해상표상품의실제적사용을통한개인적경험과사용에의해시장에서축적된평판등의것들을상정할수있다. 44) 물론기업의이미지내지가치는상표만을통하여형성되는것은아니다. 예컨대 CEO 에대한사회적평판같은것역시기업의가치를형성하게된다. 45) 提信夫, 商標機能の現代的考察 知財管理 Vol.54 No.4, p.625 46) 윤선희, 상표의기능 산업재산권 제 17 호, 한국산업재산권법학회 2005 년 5 월, 114~116 쪽재인용. 208

識別표시로서의商標와商號 크다 47). 이러한상표나상호가다양한기능을수행하면서, 어느일정기능수행 의부재나강조가상표또는상호의사용으로서문제될수있다. 6. 부정경쟁방지법상에서의상표와상호와의관계 상표법이나독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 독점규제법 또는 공정거래법 이라한다 ), 그리고부정경쟁방지법은민법상의불법행위법에서발전한것으로서부정경쟁을방지하고경업질서를私的自治의원칙에의하여유지형성하려는것이다. 이러한상표법은상표를출원하여심사 등록이라고하는절차적수단을통해서제1차적으로등록상표권자의이익을보호하고자하는점은독점규제법이나부정경쟁방지법에서보호하는방법과는다르다. 예컨대상표법은등록이라고하는법적안정을목적으로하는제도적수단에의해재산권적보호를하는것이다. 즉상표는등록에의해독점 배타적인권리로서의상표권을설정하고타인의침해로부터상표권침해를배제한다고하는구성에의해靜的인면부터부정경쟁방지를꾀하고있다. 반면부정경쟁방지법은유통시장에서주지된상표, 서비스표, 상호, 성명등의표지와혼동이생길염려가있는행위를개별 구체적으로파악해서사용을금지하고, 이로써공정한경업질서를유지한다고하는구성에의해動的인면으로부터부정경쟁방지를도모하고있다. 48) 양標識인상표나상호는중복적용이인정되나법은부정경쟁방지법의규정이상표법의규정에저촉되는경우에는상표법에의한다고규정하고있다 49) ( 부 15). 즉양표식은영업상표식보호에관한일반법과특별법의관계에있다고볼수있다. 따라서상표법상의상표는타인의상품과자기의상품을식별하기위한목적, 즉, 상품간의오인, 혼동을방지하기위한것이고, 또상표권은상표를독점 배타적으로지배할수있는권리이므로상품의유통질서를유지하기위한것이다. 이에비하여부정경쟁방지법은널리인식된상표뿐만아니라용기, 성명, 식 47) 정태호, 상표와상호의충돌 지식과권리, 대한변리사회, 2005 년여름호, 81 쪽. 48) 이한상 김준학, 지식재산권법, 第一法規 (2001), 498 쪽. 49) 대판 92 도 2054; 96 마 217. 209

識別표시로서의商標와商號 품의용기, 상호기타널리인식된포장등을부정경쟁의목적으로사용하는행위를하는자에게제재를가하는것이다 50). 이부정경쟁방지법의대상은등록유무에상관없이표장이나, 상호기타용기등이널리인식되어있는상태라면족하고그러한것을보호받을수있는것이다 51). 양법은동일한법의목적을달성하기위한것이고, 그수단에있어서차이가있을뿐이다. 즉부정경쟁방지법제2조제1호가목은 국내에널리인식된타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장기타타인의상품임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의상품과혼동을하게하는행위 를부정경쟁행위의한유형으로들고있으며, 동조동항나목은 국내에널리인식된타인의성명, 상호, 표장기타타인의영업임을표시하는표지와동일또는유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동을일으키게하는행위 가있을때에는이로인하여영업상의이익이침해될우려가있는자는그행위의금지또는예방을청구할수있다 ( 부 41). 또고의또는과실에의하여위의부정행위가있었고그로인하여영업상의이익을침해받은자는그손해배상을청구할수있으며 ( 부 5), 법원은피해자의청구에의하여손해배상에대신하여또는손해배상과함께영업상의신용을회복하는데필요한조치를명할수있다 ( 부 6). 따라서가목과나목의규정을적용받기위해서는주지성, 동일유사성, 사용성, 혼동성의요건을구비하여야한다. 즉부정경쟁방지법은상호의등기나상표의등록을요하지는않으나주지성과동일유사성그리고사용성과혼동성의요건을입증하면등기또는등록된상호나상표처럼보호를받을수있다. 그러나상표법에서는제7조제 1항에서상표등록을받을수없는상표에대해규정하면서, 타인의 상표와동 50) 부정경쟁방지법제 15 조는상표법등에부정경쟁방지법제 2 조내지제 6 조, 제 10 조내지제 14 조및제 18 조제 1 항의규정과다른규정이있는경우에는그법에의한다고규정하고있는바, 그규정의취지는상표법등에부정경쟁방지법의위규정들과다른규정이있는경우에는그법에의하도록한것에지나지아니하므로, 상표법등다른법률에의하여보호되는권리일지라도그법에저촉되지아니하는범위안에서는부정경쟁방지법을적용할수있다 ( 대법원 1996. 5. 13. 96 마 217 결정 ). 51) 상표법상보호를받지못하는기술적표장이나현저한지리적명칭만으로된상표라할지라도그것이오랫동안사용됨으로써일반수요자들에게특정인의영업을표시하는것으로널리인식된경우에는부정경쟁방지법이보호하는상품표지내지영업표지에해당한다 ( 大判 1999. 4. 23. 97 도 322). 210

識別표시로서의商標와商號 일또는유사한상표 ( 제7호, 제8호, 제9호 ) 라는표현을사용하고있고, 제10호에서는 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있는상표 라는표현을사용하고있다 52). 이는상표법제7조제1 항제10호와는달리명문의규정상혼동성과함께표지의동일성, 유사성을요하므로양자의요건을모두충족시켜야된다 53). 그외에도상호의보호와관련하여상법의규정이나부정경쟁방지법의규정이나보호의목적은같음에도양법에서별도로보호하고있다. 즉부정경쟁방지법에서는주관적요건 ( 부정한목적 ) 이없이도상품표시까지보호하지만, 상법에서는부정한목적을요구한다. 그런데이러한요건차별화와별도의규율이합리적인지는의문 54) 이라고하면서부정한목적의규정을부정경쟁방지법으로일원화하는것이바람직하다고보는학자도있다 55). 상표와상호는 56) 여러가지점에서상이하나상호가상표로사용되고상표로서등록요건을갖추어동일주체에의하여등록되는경우법률상정당한상표로되는데이는상호등기가각행정단위로이루어지는단점을보완하여사실상의형태는상호이지만등록당시의지정상품에한하여전국적으로권리를독점하여사용할 52) 판례는유사의개념에대해일관하여 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관, 호칭, 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 라고판시하고있다. ( 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001 후 2870 판결등 ) 또한이러한전제에서 출원상표 POLO+ 도형 은저명상표이므로무명의인용상표 POLA 와형식상유사하다하더라도후출원상표 (POLO) 에관해서소비자가누구의상표인가를인식하고있어오인혼동의우려가없다 ( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96 후 153,191 판결 ) 고하고 선등록상표 ROLEX+ 도형 은세계적으로유명한상표이고, 같은시계에관한후출원상표인 ROLENS 는국내회사가 1981 년부터다년간다수의판매실적을올려국내소비자들에게주지성을취득하여시계소비자들이양자를별개상표로인식하고있으므로오인혼동의우려가없다 ( 대법원 1997. 7. 30. 선고 95 후 1821 판결 ) 고판시하여상표법상 유사 개념과 혼동 개념의구별을명백히부정하고있다. 53) 이종기, 상호의상표적사용과그보호 변시연구, 2000 년 10 월호, 135 쪽. 54) 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 473 쪽 55) 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 474 쪽. 56) 김건식, 상호와상표의법적보호, 지적재산권법강의 ( 홍문사, 1997), 465 쪽. 211

識別표시로서의商標와商號 수있다는장점이있어널리활용된다 57). 이와같이상호를상표법에따라등록하여보호받을수있음은물론이고미등록된상호와상표라할지라도주지 저명한상호등에대하여상표법및부정경쟁방지법에의하여보호되고있으며이법에서는주지 저명한상호와등록상표간에야기될수있는충돌을조화시킬수있는규정을두고있다 58). 상법에는상호와상표가저촉될때의관계에대하여직접적으로규정한것은없다. 다만상법제23조제1항에서 누구든지부정한목적으로타인의영업으로오인할수있는상호를사용하지못한다. 고규정하고있고, 동조제2항에서 제1 항의규정에위반하여상호를사용하는자가있는경우에이로인하여손해를받을염려가있는자는그폐지를청구할수있다 고규정하고있다. 이는오인 혼동을시킬수있는상호의선정과사용에관하여상표법제6조제1항제7호에서는 著名한他人의姓名 名稱또는商號 肖像 署名 印章 雅號 藝名 筆名또는이들의略稱을포함하는商標. 다만, 그他人의승낙을얻은경우에는그러하지아니하다. 고규정하고있으며, 동조동항제10호에서는 需要者間에현저하게認識되어있는他人의商品이나營業과混同을일으키게할염려가있는商標 는등록을받을수없다고하고있다. 또동법제7조제1항제6호에서는 著名한他人의姓名 名稱또는商號 肖像 署名 印章 雅號 藝名 筆名또는이들의略稱을포함하는商標. 다만, 그他人의승낙을얻은경우에는그러하지아니하다. 라고하여저명하지않은상호는상표등록이가능한것으로해석할수도있으며, 동조동항제10호에서는 需要者間에현저하게認識되어있는他人의商品이나營業과混同을일으키게할염려가있는商標, 제 11호에서는 商品의品質을誤認하게하거나需要者를欺瞞할염려가있는商標, 제12호에서는 國內또는外國의需要者간에特定人의商品을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한商標로서부당한利益을얻으려하거나그特定人에게損害를가하려고하는등不正 57) 김국남, 상호와상표가저촉될때의관계, 월간공업소유권제 36 호, 41 쪽. 58) 한윤근, 상표제도와상호제도에관한고찰 상표 의장법의제문제 지적재산논문집 Ⅲ, 한빛지적소유권센터, 1993 년, 98~99 쪽 ; 최병규, 상호 상표및서비스표의관계, 상사법연구 제 18 권제 2 호 ( 통권제 24 호 ), 한국상사법학회, 1999 년, 461 쪽. 212

識別표시로서의商標와商號 한目的을가지고사용하는商標 를등록받을수없는상표로규정하고있으며, 동법제8조등에서도관련규정을두고있다. 즉이러한규정은등록상표와상호와의관계에서생각하면누구든지부정한목적으로타인의영업으로오인시킬수있는타인의상표를자기의상호로사용하지못한다는의미이다 59). 따라서자기저촉, 부정경쟁목적이없는타인의등록상표의상호사용은가능하다. 등기여부를불문하고타인의상호를상표로등록하는것도원칙적으로허용되나상표법은일반수요자를보호하기위한공익적이유나주지 저명상표권자의권익을위한사익보호의견지에서일정한경우상표의부등록사유로규정하여등록을불허하는한편타인의상호와저촉하는상표권의효력을일정한범위에는미치지않게제한하고있다. 여기서타인은현존하는자연인, 법인, 법인격없는단체도포함하고내외국인을불문한다 ( 상표심사기준제20조제1항 ). 그리고저명은사회통념상또는지정상품과관련한거래사회에서널리인식될수있는정도 ( 상표심사기준제20조제2 항 ) 를의미한다 60). 7. 끝으로 일반적으로지적재산권을보호하는논거로서는지적활동의산물인발명또는저작물에대하여그에투입된노력, 시간과비용을보상하여주고자국가가독점배타적인권리를부여하고나아가국가산업발전에기여토록하는것이라고한다. 그러나상표권보호에있어서는이러한일반적인지적재산권보호의의의가관철되지는않는다. 상표권자는단순히상표그자체를소유하는것이외에상표 59) 松嶋晃正, 商號登記と商標登錄の關係 パテント Vol. 50 No. 7, p. 62. 60) 상표법제 7 조제 1 항제 6 호는저명한타인의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장 아호 예명 필명또는이들의약칭을포함하는상표는등록을받을수없다고규정하고있는바, 위규정이말하는저명한상호인지여부는그상호의사용의기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과상품거래의실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부에따라야한다 ([ 저명한상호의판단 ] 대법원 2005. 8. 25. 선고 2003 후 2096 판결 ). 213

識別표시로서의商標와商號 권자가상표에대하여갖는이해관계는그상표가표창하는동일성이나판매력또는 Goodwill과관련한것이다. 61) 또한상표사용자가상품의품질관리나품질개선또는 Goodwill 형성에노력과비용을투입하는것은일차적으로판매량의증가와이윤증대를위한것이며현실적매출의증가나이윤증대로그에대한일차적인보상을받는다. 그보호가치역시발명또는저작물은권리보호기간의경과와함께약화되는것에반하여상표는그보호가치가강화된다. 영업상의신용내지 Goodwill의보호라는상표제도의기능과관련하여단순히영업상의신용보호라면이는부정경쟁방지법상의법리로서도충분히해결할수있다는지적도있다. 게다가품질관리나품질개선과관계없이선전광고에투입된막대한비용이상표의인지도확대를통한 Goodwill 형성에크게기여하고있는것이현실인바단순히선전광고로형성된영업상의신용보호에지적재산권법이원용되는것이타당한가하는의문을제기하기도한다 62). 그러나상표보호에있어영업상의신용보호는상표권자뿐만아니라소비자의보호에있어서도중요하다. 즉상표의침해는생산자사이의공정한경쟁을저해하며소비자로서는제품을구별할수없어선택권을침해받는것이다. 이에실제상표분쟁에있어서도분쟁의당사자는서로충돌하는상표를사용하는기업이지만분쟁의해결은주로소비자의관점에의존하게된다. 나아가상표의침해에있어진정침해당하는것은상표그자체가아니라, 기만당하지않을공중의권리이며그와관련하여상표권자가자기제품의명성을통제하는권리라고설명하기도한다 63). 상표법은소비자의선택을경제적으로평가할의무를지지않는다. 따라서상표보호와관련하여법이주목하는것은선택에따른소비자의경제적손실여부가아니라그의선택과정이기만이나혼동으로보호받았는가하는것이다. 소비자 64) 는 61) 물론인터넷도메인네임과관련하여 Toeppen이란사람이타인의유명상표등을주로포함한 240여개의도메인네임을등록하고, 상표권자들에게이를되팔려함으로써상표권침해가문제된경우도있다. 62) 양명조, 상표보호의본질, 창작과권리, 1996 여름, 91쪽. 63) James Burrough, Ltd. v. Sign of Beerfeater, Inc 540 F. 2d 266(7th Cir. 1976). 64) 이때보호의객체가되는소비자는주의깊은구별을할수있는해당전문지식을갖추고있지못하며, 사려깊지못하고남을쉽게믿는경향이있으며구매단계에서는멈춰서분석을하기보다는물품의외관이나전체적인인상에좌우되는타입의평균적인소비자를가리킨다. Fleishment Distilling Crop v. Maier Brewing Co. 314F. 2d 149(9th Cir 1963). 214

識別표시로서의商標와商號 그들이선택하고원한상품을취득할권리를가지는것이며, 그러한선택이일시적기분이나유행때문이라거나감정적인것이라거나상품지식의부족에서비롯된것인지여부는문제되지않는다. 따라서어떤제품이특정의제조업자가생산했기때문에그것의구입을선호한다면소비자는그제품을구입할권리를가지는것이고, 품질의우열여부에관계없이출처가다른제품을제공하였다면소비자의권리는충족될수없다하겠다. 그리고법은이러한소비자의권리보호에기여하는것이며, 이는곧상표의본원적인기능인식별출처표시기능의보호에있다하겠다. 상표의보호는특허나실용신안과같은새로운창조활동이아니라, 상표가형성한영업상의신용과그를전제로한공정한경쟁질서를목적으로한다. 따라서어떤것이시장에서상표로서기능을한다면, 즉어떤것이소비자로하여금상품과그배후의일정한자를연상케한다면그것을상표로서보호하여야할것이며, 이것이상표법의역할이다. 따라서원칙적으로상표법의보호대상은그식별출처표시기능여부에따라판단되어야할것이다. 그런데우리의상표는그보호대상인상표를정의함에있어출처표시기능여부에주의하지않으며, 구성요소역시시각적인것에한정하고있다. 그러나상표가출처표시기능을갖는다면시각뿐만아니라청각, 미각, 후각등에의해서파악될수있는일체의것을포함하여야할것이다. 물론상표법의보호가갖는독점배타적인측면을생각할때상표의보호가무제한적으로인정되어서는안된다. 하지만상표보호의한계설정은상표의개념자체보다는상표권등록단계에서영업상의신용형성과소비자보호및독점인정의타당성을판단한이후의문제이어야할것이다. 양제도를기능면에서살펴보면상표는상품의식별내지출처표시에서출발하여최근에는경쟁적기능, 재산적기능그리고문화적기능까지가지게되었으며, 상호도상인이자신을나타내기위한수단에서출발하여상표와같이여러가지식별기능뿐만아니라재산적기능, 경쟁적기능, 문화적기능도하고있어양자의구별이어려워지고있다. 이미지적한바와같이상표권의보호는그권리보호기간의경과와함께발명또는저작물은그보호가치가약화되는반면, 상표가형성하는보호가치는강화된다. 따라서만약발명이나고안또는저작물이상표를구성하면서상표법상의 215

識別표시로서의商標와商號 보호를받게된다면, 특허법이나저작권법등의보호를받는경우보다그보호의필요성이요구될것이다. 그러나이를상표로서보호하게된다면반영구적인독점을허용가능케하는것으로써경쟁원리가지나치게제한되어산업발전에오히려장애가될수있다하겠다. 따라서특허권이나저작권등의보호는상표권의보호에우선한다하겠다. 이에상표법역시 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자는그등록상표를사용할경우에그사용상태에따라그상표등록출원전에출원된타인의특허권 실용신안권 디자인권또는그상표등록출원전에발생한타인의출원과저촉되는경우에는지정상품중저촉되는경우에는지정상품에대한상표의사용은특허권자 실용신안권자 디자인권자또는저작권자의동의를얻지아니하고는그등록상표를사용할수없다 ( 상 53) 고규정하고있다 65). 양제도를전체적으로살펴보면, 상호도상표와같이개념과구성, 그리고실체적내용과절차적내용등에서는구별되어서로다른법률로규율하고있으나, 실제거래상에서는서로밀접한관계에있기때문에양자간의오인 혼동등의저촉문제가자주발생하고있다. 이는상호와상표가각기다른법률로규율하고있는문제점을이용하여타인의상호와상표를등기또는등록하여자신의상호와상표처럼사용하는등의문제가발생하게된다. 이러한경우 1 상표와상호가서로저촉될때에는선사용자를우선보호하고, 2 상호에도상표와같이존속기간을두는방안을검토해볼만하며, 3 상호의보호범위를지역주의에서전국주의로검토해볼만도하다. 그외에서도상호와상표의심사기준을통일화하는방안등을검토해볼만하다. 65) 윤선희, 지적재산권법 (8 정판 ), 세창출판사, 2006 년, 253-256 쪽. 216

識別표시로서의商標와商號 초 록 상표는상품이나서비스의출처를나타내기위한표장이고상호는회사를나타내기위한명칭이다. 상표는상표법에서규정하고있으며, 상호는상법에서보호하고있다. 이처럼양제도는법적근거나개념, 주체, 구성요건, 등록요건과절차, 동일ㆍ유사판단, 기능등의내용이상이하여법적으로양립할수있는제도이다. 그럼에도불구하고현실에서는양자가서로융화되어가고있기때문에양자의저촉문제가발생하고있다. 그래서본고에서는상표와상호를비교하고공정한거래질서유지를위한양표식간의합리적인조정과통일적규제의필요성및해결방안에대하여모색해보고자한다. 주제어 상호, 상표, 부정경쟁방지법, 상법, 상표법, 식별표시, 동일ㆍ유사판단 217

識別표시로서의商標와商號 Abstract Trademark and Trade name as signs of distinction Dr. Yun, Sun-Hee (Professor, College of Law in Hanyang University Visiting professor, Graduate Schools for Law and Politics in the University of Tokyo) Trademark is a sign which represents the origins of the services, and trade name is a title that symbolizes a business firm. Trademark is regulated by trademark law, and trade name is protected by commercial law. As two systems are different in subjects in this way, such as their legal foundations or concepts, constituent requisites, registration conditions and procedures, adjudications on identity and similarity, and functions, they are legally compatible systems. However, as they are becoming harmonized in reality, the conflict between two systems occurs. Therefore, I d like to contrive to arrange some solutions and necessities for the systematic regulation and reasonable adjustment between the two signs in order to maintain fair trade practices by comparing trademark with trade name. Keywords trademark, trade name, trademark law, commercial law, unfair competition prevention law 218

識別표시로서의商標와商號 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 윤선희 ( 尹宣熙 ) 소속 : 한양대학교법과대학 (02-2220-0999, 02-2292-5359) 전자우편 : shyun@hanyang.ac.kr 학력 Doshisha Univ. ( 법학사 ) Kobe Univ. ( 법학석사, 법학박사 ) 경력 한양대학교법과대학교수 동경대학대학원객원교수 ( 사 ) 문화콘텐츠와법연구회회장 ( 사 ) 한국산업재산권법학회 ( 부회장 ) 지식재산포럼 ( 사무총장 ) ( 사 ) 중재학회 ( 감사 ) ( 사 ) 디지털지적재산법학회 ( 감사 ) ( 사 ) 한국비교사법학회 ( 이사 ) 한국소프트웨어저작권협회 S/W정품사용모범기업인증위원회위원장 한국정보통신수출진흥센터 IT기술해외유출방지협의회 ( 운영위원 ) 국가정보원정책자문위원 (2004.6.2-현) 특허청변리사자격심의위원회 (2004.07.01~현) 위원 인터넷주소분쟁조정위원회조정위원 텔레메트릭스산업포럼제도분과위원장 한국전자진흥회특허지원센터운영위원회위원장 219

識別표시로서의商標와商號 2010게임산업전략위원회법제도분과위원회의장 음악산업포럼운영위원회 ( 운영위원 ) 국가청렴위원회부패영향평가자문위원 산업자원부광업조정위원회위원 국무조정실지적재산권보호정책협의회위원 현서울변호사회특허연수원특허법 의장법강사 大韓商事仲裁院 ( 仲裁人 ) 현 TTA( 한국정보통신기술협회 ) 지적재산권자문위원회의장 해외지적재산권애로신고센터 ( 특허청 ) 자문관 WTO(World Trade Organization) 및 WIPO(World Intellectual Property Organization) 지적재산권분야 New Round 對策斑對策委員 (1998년) WTO/TRIPs분과위원회위원 ( 대외경제정책연구원 ;2003년) 한국증권업협회중개시장운영위원회 ( 코스탁 ) 자문위원회자문위원 특허행정정책자문위원회정책자문위원등역임 사법고시, 행정고등고시, 입법고등고시, 변리사시험시험위원등역임 연구실적 著書 對照式工業所有權法令集 ( 서울, 法經出版社 1986) 無體財産權法槪論 ( 譯 ) ( 서울, 法經出版社 1991) 營業秘密槪說 ( 서울, 法經出版社 1991) 注解特許法 ( 第 2 版增補 ) 上 ( 東京, 靑林書院 ) ( 共譯 ) 中山信弘編著 ( 한빛지적소유권센터 1994) 知的財産權法 ( 서울, 세창출판사 1995) 知的財産權法 ( 共著 ) ( 한빛지적소유권센터 1996년 ) 국제계약법이론과실무 ( 저 ) ( 법률출판사, 1997년 ) 한국산업재산권법령집 ( 일본어판 )[ 감수 ] ( 대한변리사회, 1998년, 1999년 ) 220

識別표시로서의商標와商號 일본산업재산권법령집 ( 한글판 )[ 감수 ] ( 대한변리사회, 1998년 ) 特許法 ( 東京, 弘文堂 ) 中山信弘著 ( 共譯 ) ( 서울법문사 2001년 ) 산업재산권법원론 ( 법문사 2002년 ) 저 실무자를위한산업재산권법 ( 특허청 2002년 ) 저 p.170 특허법 ( 저 ) ( 법문사, 2003년 ) 미래사회와표준 ( 공동집필 ) ( 한국표준협회 2004년 ) 게임분쟁사례집 ( 감수 ) ( 한국게임산업개발원 2005년 ) 신특허법론 (26명) ( 법영사, 2005년 ) 공저 연구윤리 ( 감수 ) ( 교육인적자원부, 한국학술진흥재단, 2006년 ) 상표법 ( 저 ) ( 법문사, 2007년예정 ) 정보법판례백선 (Ⅰ)( 공동집필 ) 한국정보법학회편 ( 박영사, 2006년 ) 해외게임분쟁사례집 ( 저작권편 )( 공동집필 ) ( 한국게임산업개발원, 2006년 ) 주요논문 특허소송에있어서의법원의역할 한국발명진흥회 발명특허 Vol.288(2000.4), pp.34~39 입체상표에관한연구 ( 사 ) 한국산업재산권법학회산업재산권제9호 (2000년), pp.215~249 비즈니스모델 (BM) 특허의보호동향 창작과권리제19호 (2000년여름호 ), pp.47~76 지적재산권과표준화와의관계 특허청 지식재산21 제61호(2000.7), pp.46~69 비즈니스모델에관한연구 한국상사법학회 상사법연구 제19권제2호( 통권제27호 ) pp.91~120. 디지털경제시대에서의 IPR 사단법인한국법학교수회제2회한국법률가대회논문집 (2000.11), pp.307~331 정보통신표준화백서 (2000년도) 표준화와지적재산권 한국정보통신기술협회 pp.470-486 221

識別표시로서의商標와商號 디지털컨텐츠와저작권 한국전자거래진흥원 e-commerce 2001년 3월호 pp.12~18. 인터넷상의비즈니스방법특허 (BMP) 의발명 현암사 로앤비즈 (2001년 4월 ) pp.4~8. 2000년日韓法學會제2호 인터넷시대의저작권 인터넷상의비즈니스방법특허의발명 ( 사 ) 한국산업재산권법학회산업재산권제10호 (2001년), pp.119~129 일본에서의도메인명에관한도야마 ( 富山 ) 地裁판결창작과권리제23호 (2001년여름호 ) 도메인네임분쟁에관한국제적동향 창작과권리제24호 (2001년가을호 ) 인터넷저작권의보호와대책 정보통신윤리위원회 정보통신윤리 2001년 12월호 pp.17~20 기술적보호조치에대한검토 디지털재산법연구 제1 권제2호한국디지털재산법학회 (2002.2),pp.185~218 ( 신재호공저 ) 일본의대학기술이전기관 (TLO) 의운영현황 특허청 지식재산21 제71호(2002.3), pp.18~36 정보통신사회에서의인터넷서비스운영자에대한고찰 법무부 인터넷법률 제11호(2002.3), pp.59~73 韓國の意匠法制度 ( 社 ) 日本テザイン保護協會 テザインプロジェト (2002.3) 53 号, pp.2~15 식물특허 ( 사 ) 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2002년 5월 ) 제11호, pp.133~164 韓國 オンラインデジタルコンテンツ産業發展法 に關する小考 日本テザイン保護協會 テザインプロジェト (2002.6) 54 号 ( 신재호공저 ) pp.24~32 일본의특정전기통신서비스제공자의손해배상책임제한및발신자정보의개시에관한법률 창작과권리제27호 (2002년여름호 ) pp.51~64 韓國における工業所有權法の歷史的發展 知的財産法の系譜 小野昌延先生古稀記念論文集刊行會編, 靑林書院 (2002) 222

識別표시로서의商標와商號 발명의정의규정의개정필요성검토 특허청 지식재산21 제75호(2002.11), pp.52~76 저작권법의손해배상제도에관한과제와전망 지적재산권법의손해배상책임제도에대한과제와전망 법제연구원 (2002.11.15), pp.71~83 발명에관한고찰 ( 사 ) 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2002년11월) 제12호, pp.1~26 意匠保護に關する周辺法 日本テザイン保護協會 テザインプロジェト (2002.12) 56 号 標識으로서의標章 -구성을중심으로- 月刊發明特許제29권제10호~제호, ( 한국발명진흥회,2002.10~2003.10) 情報通信社會における知的財産 ノモス 13 号日本關西大學法學硏究所 (2002.12) 종업원발명 (1)(2) 법조 통권제556, 557호 (2003년1월호, 2월호 ) 법조협회 디지털음악저작물의이용과법적문제 ( 사 ) 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2003년5월) 제13호, pp.289~326 ( 조용순공저 ) E-Business와지적재산권권 디지털재산법연구 제2 권제2호한국디지털재산법학회 (2003.5),pp.113~156 ADR에서의지적재산권분쟁 ( 사 ) 한국중재학회 중재연구 (2003년8월) 제 13권 1호, pp.125~168 의장 ( 디자인 ) 무심사등록제도에관한소고 ( 사 ) 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2003년11월) 제14호, pp.121~150 사적이용을위한복제와복제보상금제도 ( 사 ) 한국복사전송권센터 복사와전송 (2004년1월) 프랜차이즈계약에서의중재조항 ( 사 ) 한국중재학회 중재연구 (2004년2월) 제13권 2호, pp.321~352 직무발명의성질과범위에대한소고 대한변리사회 지식과권리 (2004년2월) 제2권 1호, pp.157~177. 223

識別표시로서의商標와商號 대학교수의발명 대한변호사협회 인권과정의 (2004년5월) 제333호, pp.125~134. 일본에서의지적재산관련조정 중재제도 법조협회 법조 (2004년6월) 제573호, pp.187~209. 특허권의증권화에대한검토 한국지적재산권법제연구원 지적재산권 (2004년6월) 제2호, pp.16~53. 특허권침해에있어손해배상액의산정 한국법학원 저스티스 (2004년8월) 제80호, pp.109~135. 선사용에의한통상실시권 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2004년11월) 제16호, pp.1~37. 상표의기능 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2005년5월) 제17호, pp.113~155. 결합상표의유사성판단에관한고찰 한국법학원 저스티스 (2005년6월) 제85호, pp.140~155. 영업비밀에있어서의경영상정보 창작과권리제39호 (2005년여름호 ), pp.76~105. 상표의유사여부판단을위한일반적판단기준및판단방법의검토 대한변호사협회 인권과정의 (2005년7월) 제347호, pp.99~121. 직무발명에있어서의보상제도 법조협회 법조 (2005년11월) 제590호, pp.19~54. 남 북한지적재산권법의통일화방안연구 ( 사 ) 한국중재학회 중재연구 (2005년12월) 제15권3호, pp.139~174. 지적재산권법에있어서의남 북의조화방안 특허청 지식재산21 (2005년11월) 제93호, pp.118~156. 동아시아국가에있어지적재산권법의역할 창작과권리제41호 (2005년겨울호 ), pp.2~15. 선사용에의한통상실시권 특허소송연구제3집 pp.205~230. 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2004년11월) 제16호와동일논문 224

識別표시로서의商標와商號 지식재산의창출, 활용, 보호를위한정부의역할 대한변리사회 지식과권리 (2005년가을, 겨울호 ) 2005. No.3, pp.3~18. 113. 상표의사용에관한연구 한국산업재산권법학회 산업재산권 (2006년8월) 제20호, pp. 131~158. MMORPG아이템현금거래 ( 이재철공동 ) 세창출판사 창자과권리 (2006년9월) 제44호, pp. 93~114. 営業秘密に對する從業員の報償請求権 知的財産權法と競爭法の現代的展開 紋谷暢男敎授古稀記念論文集刊行會編,( 社 ) 發明協會 (2006 年 ). e-sports와知的財産權 스포츠와법 제8권, ( 사 ) 한국스포츠엔터테인먼트법학회 (2006년 4월 ), pp.393 225

識別표시로서의商標와商號 Curriculum Vitae Name : Sun-Hee Yun Professor of Law Hanyang University, College of Law, 17 Haengdang-dong, Sungdong-gu, 133-791, Seoul, Korea Phone : +82-2-2220-0999, +82-2-2292-5359 Fax : +82-2-2292-5359 Email : shyun@hanyang.ac.kr Details of Education Doshisha University, Japan, LL.B. Kobe University, Japan, LL.M. Kobe University, Japan, LL.D. Positions Held Member, Copyright Research and Information Center Japan Secretary General, Intellectual Property Forum Vice President, Korea Industrial Property Law Association President, The Academic Institute of Culture Contents and Law etc. Publications An Introduction of Trade Secret The principle of Industrial Property Law Patent Law, 2nd Edition Intellectual Property Law, 8th Edition 226

EU에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 - Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs in the EU 목차 김병일 *1) Ⅰ. 서 1. 지리적표시의국제적보호 2. 지리적표시의보호방법등에관한이해의대립 Ⅱ. Anheuser-Busch 사건의개요 Ⅲ. 판단사항 1. TRIPS협정및 GATT상의내국민대우의무 2. 지리적표시와등록상표와의관계 3. TRIPS협정 /GATT상의최혜국대우의무 4. 지리적표시의최저보호수준 Ⅳ. 결론 * 인하대학교법과대학지적재산권학과부교수

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Ⅰ. 서 1. 지리적표시의국제적보호 넓은의미의지리적표시 (geographical indication) 는일반적으로출처표시 (indication of source) 와원산지명칭 (appellation of origin) 의양자의개념을모두포함하는상위개념에해당한다. 지리적표시의개념에대해서파리협약은출처표시와원산지명칭으로구분하고있고, WIPO 협약인상품의허위출처표시방지에관한마드리드협정 (Madrid Agreement for the Repression of False and Deceptive Indications of Source on Goods) 은출처표시, 원산지명칭보호와국제등록에관한리스본협정 (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) 은원산지명칭에대해서규정하고있다. 그리고지리적표시 (geographical indication) 의개념은위두개념을포괄하는광의의개념으로 TRIPS 협정에서정립된개념이다. 다만, TRIPS 협정제22조제1항의정의규정에비추어보면 TRIPS협정상의지리적표시는원산지명칭에가까워보인다. 1) 지리적표시보호의태양은각나라마다독특한역사적, 경제적, 법제도적조건하에서조화를이루며다양하게나타나고있기때문에지리적표시의국제적보호에관하여이해당사국들은관련쟁점에관하여첨예하게대립하고있는데, 2) 지리적표시의국제적보호에관한핵심쟁점은본국에서보호되는지리적표시를제3자가외국에서사용하거나상표출원을한경우당해외국정부는지리적표시의관계자에게어떠한구제수단을인정할것인가하는점이다. 또한 EU와미국등의신대륙국가들간의쟁점은 1 지리적표시의사용그자체를위법으로할것인지의여부 ( 절대적보호 ), 2 소비자의오인 혼동또는부정경쟁행위의성립을요건으로위 1) 김병일, 지리적표시의국제적보호, 창작과권리 제 22 호 (2001 년봄호 ), 80 면. 2) WIPO SCT/9/4 document. 지리적표시의보호에대한다양한국가별체계는크게세범주로구별할수있다 : (i) 단체상표및 / 또는증명표장제도에관한상표법, (ii) 원산지명칭보호및지리적표시등록에대한특별보호, 그리고 (iii) 부정경쟁과소비자보호에관한법을포함하는거래관행 (business practices) 에초점을둔일반법체계. 그러나모든나라의지리적표시보호방법이모두위와같이구분되는것은아니고, 이외에도다양한유형의지리적표시보호를위한법적개념들이있을수있다. 오늘날대부분의국가는전술한한개범주의개념으로지리적표시를보호하기보다는여러가지유형의지리적표시보호제도를복합적으로운용하고있다. 229

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 법성의성립여부를판단할것인지의여부 ( 조건적보호 ) 에있다. 게다가소비자의범주를국내소비자로한정할것인지의여부와외국생산자의표시 (brand) 의희석화방지를보호대상에포함할것인지의여부도국가간의이해가첨예하게대립하고있다. 이러한논쟁은 TRIPS협정을통하여최종적으로는포도주와증류주에한하여절대적보호를인정하는것으로타협을이루었다. TRIPS협정은제3절 ( 제22조-제24 조 ) 에서지리적표시의보호에관한최저한의보호수준을 2단계로구분하고있다. 3) 2. 지리적표시의보호방법등에관한이해의대립 TRIPS협정의지리적표시에관한규정은포도주와증류주의지리적표시보호에관한문제를해결하기위한유럽과미국과의일종의타협의산물이지만, 지리적표시에관한국제규범을확립하였다는점에서중요한의미를갖고있다. 그런데최근 TRIPS 이사회에서의도하개발아젠다 (DDA) 협상에서지리적표시보호문제가논의되었다. 한편, TRIPS 협정과관련하여회원국들은 2001년도하각료회의선언문및이행문제에대한별도의결정문에서지리적표시에관하여 (i) 포도주와증류주에대한지리적표시다자통보및국제등록 ( 이하 다자등록처 ) 에대한협상을제5차각료회의때까지마무리지을것, (ii) 다른품목에대한지리적표시의추가적보호확대문제는 TRIPS 이사회에서우선협의대상으로선정, 논의결과를 2002년까지무역협상위원회 (Trade Negotiations Committee : TNC) 에보고하여행동방향을정할것등에대하여합의하였다. 4) 3) TRIPS 협정제 22 조일반보호 TRIPS 협정제 23 조특별보호 ( 추가적보호 ) 대상품목제한없음포도주와증류주 보호내용 진정한원산지가아닌산지의표시는금지 대중의오인을유발하거나불공정경쟁행위를구성하는방법인경우에한하여금지 무조건금지 ( 종류, 유형, 양식, 모조품 등의표현이수반되어있거나진정한원산지가병기되어있다하더라도금지, 지리적표시의번역사용금지 ) 4) 1999 년 12 월에개최된제 3 차세계무역기구 (WTO) 각료총회는사실상결렬되었지만, 지리적표시에관해서는 TRIPS 협정자체가 TRIPS 이사회는일정범위에관해서재검토할것을정하고있다. 이범위의의제로는 1 포도주의지리적표시의통보및등록에관한다자등록처제도의설립 ( 동협정제 23 조제 4 항 ) 과 2 지리적표시에관한 TRIPS 협정의실시에대한검토 ( 동협정제 24 조제 2 항 ) 이다. 230

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 도하선언문이제5차각료회의까지 다자등록처 의마련을위한협상을하도록규정함에따라, TRIPS 이사회특별회의에서 다자등록처 문제가논의되었으나별다른진전없는상태이다. 왜냐하면미국, 캐나다, 호주, 중남미등신농업국가들은데이터베이스수준의자율적보호를주장하고있는반면, 유럽국가들은구속력있고의무적인 다자등록처 의설치를주장하여의견이대립되고있기때문이다. 그리고지리적표시의추가적보호확대문제에대해서도미국, 캐나다, 호주등지리적표시보호확대반대국들 5) 은공동제안서 (IP/C/W/360) 를제출, 확대에따른국가간혜택의불균형발생, 지리적표시개념의불확정성, TRIPS 협정제22조의보호를통한충분한보호및잠재적인비용의문제등을반대논거로주장한반면, EU, 스위스등확대주장국들은공동제안서 (IP/C/W/353) 에근거하여, 지리적표시와관련한품목간차별의불인정, 동협정제22조에따른보호의불충분및확대에따른추가적비용이문제되지않는다는논거에서추가적인보호수준의다른품목으로의확대를주장하였다. 지리적표시와관련한국제분쟁, 특히상표와의상충성및보통명칭화문제에대한본질은포도주산업에서의구생산국과신흥생산국간의갈등에서비롯된다. 이러한갈등은 EU 포도주산업보호의근간을이루고있는포도주산업규제체제인 Common Agricultural Policy on Wine(CAPW) 및관련지리적표시보호제도그리고미국의주류에대한지리적표시보호체제간의차이에서비롯된것이며, 근본적으로 EU가신흥포도주생산국으로부터의경쟁을견제하고자하는데서비롯되는것이다. 특히 WTO 분쟁사례인 Anheuser-Busch 사건 6) 은미국, 호주등지리적표시보호확대반대국들과지리적표시보호확대를주장하는 EU간의첨예한이해의대립을보여준것으로그의미는매우크다. EU는오래전부터널리알려진명성과지역적특성을가진농산물및식료품에대해지리적표시와원산지명칭을지적재산차원에서등록 보호하고있다. 특히농산물및식료품을대상으로한 EU 지리적표시제도는 EC의농산품및가공품의 5) 미국, 캐나다, 호주내에는유럽의지명과동일한지명을사용하고있는지역이많기때문에, 미국등은지리적표시보호강화움직임에는매우소극적이다. 6) EC- 농산품및식료품의상표및지리적표시보호 (European Communities - Protection of Geographical Indications for Agricultural products and Foodstuffs) 사건. 231

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 지리적표시및원산지명칭보호에관한이사회규칙 7) ( 이하 규칙 2081/92호 또는규칙이라한다.) 에따라 지리적표시보호 (Proteted Geographical Indication: PGI) 와 원산지명칭보호 (Protected Destinnation of Orgin: PDO) 로구분된다. 8) PDO는상품의원료의생산으로부터가공에이르는전과정이해당지역내에서이루어진상품에대한원산지명칭보호의개념이고 PGI는상품의원료의생산이나가공중어느한쪽만해당지역내에서이루어진경우의상품에대한지리적표시에대하여보호를부여하는것으로 PDO가좀더엄격한보호기준을가지고있다고하겠다. 9) 포도주와증류주에대해서는별도의 EC규칙에의하여보호되고있다. 10) 규칙제5조에따르면, 동일한농산물등을생산 가공하는단체 (group) 만이지리적표시또는원산지명칭등록출원을할수있다. 출원서에는제품명세서 (product specification) 및생산조건등을첨부하여야하며, EU 당국은제품의생산단계부터최종판매단계까지제품의적합성과제품명세서에따른지리적표시또는원산지명칭의이용을검사하는기관의인증을제도화하고있다. 등록지리적표시는상표와는달리생산자단체인등록신청자뿐만아니라누구든지등록된생산조건을충족하고있으며당해지역에서생산된상품에대해서는그등록지리적표시를이용할수있다. 역으로, 등록신청자일지라도등록된생산조건에합치하지아니하는상품에대해서는등록된지리적표시를사용할수없다. 7) Council Regulation(EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. 8) EU 에서의지리적표시의보호에관해서는, 이기수, 지리적출처표시의보호, 안암법학제 4 호 (1996), 837 면이하, 김병일, 지리적표시의국제적보호, 창작과권리 제 22 호 (2001 년봄호 ), 76 면이하참조. 또한포도주에관한 EC 규칙에는 1 공동시장구조에관한규칙 (822/87(5)) 와 2 지역한정고급포도주에관한규칙 (822/87) 두개가있다. 한편프랑스에서는포도주산업의부흥을위해포도주를 4 단계로구분하여통제하는 AOC( 원산지통제 ) 제도를 1919 년에도입하였으며, 1935 년에관련법령을재정비하여 1945 년국립원산지명칭관리소 (INAO) 를설립함으로써본격적으로추진하고있다. 프랑스 AOC 제도의가장중요한점은품질관리 품질보증도행하는데있으며, 가격붕괴를방지하기위하여엄격한생산량통제도이루어지고있다. 이에대한자세한설명으로는高倉成男, 地理的表示の國際的保護, 知財硏フォラム Vol. 40, 23-24 면. 9) 원산지명칭 (Destinnation of Orgin) 은 원산지명칭의보호에관한리스본협정 의정의를따르고있다 ( 규칙 2081/92 호제 2 조제 2 항 a). 리스본협정 (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Oct. 31, 1958) 은 1967 년과 1979 년에각각개정되었다. 10) 포도주의지리적표시는 [EEC 이사회규칙 2392/89 호 ](EEC Council Regulation No. 2392/89) 에서그리고증류주는 [EEC 이사회규칙 1576/89 호 ](EEC Council Regulation No. 1576/89) 에서오인 혼동을유발하는지리적표시및상표에대해광범위한금지규정을두고있다. 232

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 그런데규칙 2081/92호에대하여미국과호주는규칙제12조제1항의동등성 (equivalence) 및상호주의 (reciprocity) 의조건 11) 이지리적표시보호에관하여다른 WTO회원국을차별하고있으며, 신청절차, 이의절차, 검사절차및표시요건등도 TRIPS 협정제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제14조, 제16조, 제20조, 제22조, 제 24조, 제41조, 제42조, 제63조, 제65조, 1994년 GATT의제1조, 제3조제4항, TBT 협정제2조및 WTO 제16조제4항위반이라고주장하였다. 12) 이하에서는 EU의 규칙 2081/92호과관련이행및집행조치 ( 이하 EU조치 라한다 ) 에관하여미국 (WT/DS174) 과호주 (WT/DS290) 가각각 WTO에제소한사건에대한패널보고서를중심으로 EU에서의지리적표시의보호에관한쟁점을분석하고시사점을검토하고자한다. 13) Ⅱ. Anheuser-Busch 사건의개요 사건의발단은체코의맥주제조사인 Budejovicky Budvar(EU) 가 EU내에서상표 Budweiser 를상표로사용하는 Anheuser-Busch( 미국 ) 에대하여동상표의사용금지를요구하면서비롯되었다. Budejovicky 라는지리적명칭은 PGI 등록을받은것이며, 맥주공장이위치하고있는지역인 Budejovicky 는 Budweiser 로 11) EU 의지리적표시에대한동등한보호를인정하며, EU 상품에상호주의적인보호를인정하고있을것이라는요건을충족하지아니한국가의지리적표시의보호를인정하지않고있다. 12) 특히양국이공통으로주장하고있는것은 TRIPS 협정제 3 조, 제 16 조, 제 24 조, 제 63 조이다. 13) 호주의신청에대한패널의판단과미국의신청에의한패널의판단내용이동일하므로이하에서는주로미국의신청에대한패널보고서 ( Panel Report, US Complaint Concerning EC protection of Trademarks and Geographical Indicators of Agricultural products and Foodstuffs, WT/DS174/R (Mar. 15, 2005) : 이하미국패널보고서 ) 를중심으로검토한다. 호주신청에대한패널의판단은이하의점에서미국의신청에대한판단과차이가있다. (ⅰ) 19676 년파리조약제 4 조 TRIPS 협정제 2 조제 2 항, 제 24 조제 5 항에의한주장에대해서는패널판단대상외로하였다. (ⅱ) TRIPS 협정제 41 조 ( 관련하여제 43 조, 제 44 조, 제 45 조, 제 46 조, 제 48 조및제 49 조 ) 에의한주장에대해서는패널판단대상외로하였다. (ⅲ) TBT 협정제 2 조제 1 항에위반한다고하는주장은인정되지아니한다. (ⅳ) TBT 협정제 2 조제 2 항에관한주장은인정되지아니한다. (ⅴ) TRIPS 협정제 22 조제 2 항에의한주장은인정되지아니한다. (ⅵ) 1967 년파리협약제 19 조의 2 및제 10 조의 3 에의한주장은인정되지아니한다. 233

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 번역된다. Budejovicky Budvar 는등록지리적표시인 Budweiser 의번역어에해당되기때문에, Budejovicky Budvar 는규칙 2081/92호에따라보호되는지리적표시에해당되기때문에, Anheuser-Busch 는 EU내에서 Budweiser 를상표로사용해서는아니된다고주장하였다. 이에대하여미국은 1999년 6월 1일 EU에대하여농산품및식료품에대한상표및지리적표시의보호가흠결이있는점에대하여협의를요청하였으며, 2003 년 4월 4일추가적인협의를요청하였다. 14) 또한호주는 2003년 4월 17일 EU에대하여미국의협의요청과유사한이유로협의를요청하였다. 패널은미국및호주의패널설치요청이정당하다고인정한다음, 양국의주장중에문제가된규칙 2081/92호가 TRIPS 협정제3조제1항및 1994년 GATT의제3조에저촉하는것을인정하고 EU측에 DSU 제19조제1항에의거하여문제의규칙을 TRIPS협정과 GATT에합치시킬것을권고하였다. 15) 이에대하여 EU는 2006년규칙 2081/92호를대체 (repeal) 하는새로운규칙 16) 을제정하였다. Ⅲ. 판단사항 1. TRIPS협정및 GATT상의내국민대우의무 (1) 지리적표시보호의이용가능성 ( 가 ) 규칙제12조제1항의조건이 WTO 회원에대하여적용되는지의여부 1) 당사국의주장미국은규칙 92호제12조제1항 17) 에의하면 WTO회원국의지리적표시는당해 14) 2003 년협의요청은 1999 년요청을대체한것이아니라추가한것이다. 15) 패널은당해권고에따른한방법으로서문제의규칙을개정하고 WTO 회원국에의한지리적표시의등록절차에관하여는문제가되는조건을적용하지아니할것을시사하였다. Gregory Cancelada, Anheuser-Busch Wins a Round Over Budvar in WTO Ruling on Budweiser, St. Louis Times Disp., Mar. 17, 2005, at 1. 16) Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 [2006] OJ L93 12. 17) 동규정의내용은다음과같다. Without prejudice to international agreements, this Regulation may apply to an agricultural product or foodstuff from a third country provided that: - the third country is able to give guarantees identical or equivalent to those referred to in Article 4, 234

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 회원국이규칙제12조제1항의요건을충족한경우에만등록이가능하다고주장하였다. 예컨대비EU 국가인 A국의지리적표시가규칙 2081/92호에따라 EU내에서등록을받으려면 A국은 EU와동일한정도로지리적표시를보호하여야하며 EU의상품에대한상호보증을하여야한다. 따라서 EU와동일한정도로지리적표시를보호하지아니하는 WTO회원국의지리적표시는규칙 2081/92호에의한보호를받을수없게된다. 이에대하여 EU는규칙제12조제1항은 WTO 비회원국에게만적용되는것이며, WTO 회원국은규칙제12조a, 제12조b의규정의적용을받을수있으므로특별히문제가되지아니한다고주장하였다. 또 EU는규칙제12조제1항이 WTO협정을포함한 국제협정을위반하지않고 (without prejudice to international agreement) 적용한다고규정하고있으며, 이국제협정 (international agreement) 에는 WTO 관련합의 (TRIPS 협정을포함 ) 가포함된다고주장하였다. 18) 2) 패널의판단패널은규칙제12조제1항의조건이 WTO회원국에게도적용되는지여부를먼저검토하였다. 패널은동사안에관하여규칙제12조제1항의조문과패널절차전과진행중의동규칙에관한 EU측의진술에기초하여, 규칙제12조제1항은 WTO 회원국여부에관계없이 EU 역외국가에존재하는지리적영역에적용되는규정이라고판단하였다. 19) 즉패널은 EU와동일한지리적표시의보호를행하지않는 WTO회원국은규칙 2081/92호의보호를받을수없다고결론지었다. 구체적으로패널은 제3국의요청에따라동등한보호를규정하고있다고판단한경우, EU 당국은동규칙제12조 a의절차를적용하게되므로, 20) 이절차는요건을충족한제3국에만적용되는것이아니기때문에, 요건을충족한 WTO 회원국에게 - the third country concerned has inspection arrangements and a right to objection equivalent to those laid down in this Regulation, - the third country concerned is prepared to provide protection equivalent to that available in the Community to corresponding agricultural products or foodstuffs coming from the Community. 18) 미국패널보고서, para. 7.41. 19) 미국패널보고서, para. 7.74. 20) 미국패널보고서, para. 7.63. 235

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 적용되는별도의절차는존재하지아니하게된다. 21) 기타조문에서는규칙제12 조제3항에규정된절차에서승인된제3국에대하여언급하고있는것과같이 WTO회원국에대한별도의언급이없다. 이러한조문은 WTO회원국이제3국에포함되며, 규칙제12조제3항에규정되어있는절차에따른승인이필요하다는것을보여주고있다. 22) 또이점에대해서유럽사법재판소 (ECJ), 기타국내법원에의한관련조문의해석에대한선례가없다. 23) 고언급하였다. 또한패널은규칙제12조제1항과관련하여, WTO회원국을동요건에서배제시키는어떠한규정도발견하지못하였다고하면서, 동규정의 국제협정을침해하지않고 (without prejudice to international agreements) 라는문구를검토하였다. 24) EU는규칙제12조제1항은지리적표시에관한권리자의국적에따라서보호를차별하고있는것이아니라지리적표시의장소에따라서구별하고있을뿐이므로 TRIPS 협정상의내국민대우의무위반은아니라고주장하였다. 25) 패널은이주장에대해서는동규칙제12조제1항이 WTO 회원국에적용되지아니한다고하는주장과모순하며, 패널이 EU측에요구한관련사항의명확한설명요구에대하여명확한회답을받지못하였다고언급하였다. 26) 패널은동규정의조건이그조건을충족시키지못하는 WTO회원국에대하여대안적절차 ( 규칙제12a조및제12b조에따른절차 ) 를제공하지못한다고보았다. 27) 나아가패널은규칙제 12조제1항의해석과관련한 EU의다양한진술을검토하였는데, 그러한진술은 WTO회원국이규칙제12조제1항의대상이된다는것을나타낸다고언급하였다. 28) 이러한이유에따라패널은 without prejudice to international agreements 라고하는문언에관한 EU의설명은설득력이없다고판단하였다. 21) 미국패널보고서, para. 7.65. 22) 미국패널보고서, para. 7.67. 23) 미국패널보고서, para. 7.74. 24) 미국패널보고서, paras. 7.76-96. 25) 미국패널보고서, para. 7.91. 26) 미국패널보고서, para. 7.92. 27) 미국패널보고서, para. 7.102. 28) 미국패널보고서, para. 7.102. 236

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 ( 나 ) TRIPS협정상의내국민대우의무위반 1) 당사국의주장내국민대우와관련한동등성및상호주의요건에대하여 TRIPS 협정제3조제1 항위반여부가문제되었다. 29) 미국은규칙제12조제1항에의하면 EC 국민은그거주지의지리적표시의등록을할수있지만, 미국과기타 WTO 회원국의국민은그거주지의지리적표시의등록을할수없다는점에서내국민대우의무위반이라고주장하였다. 또한미국은 지리적표시의소재국과권리자의국적과의구별은무의미하다. 왜냐하면, 지리적표시의권리자의압도적다수가그지리적표시가관련한지역의국민이기때문이다. 30) GATT 제3조제4항의선례가유익한지침을제공한다. 제3조의광범위하고기본적인목적은조세및규칙의적용에대하여보호주의를배제하는것이다. 2081/92호규칙은지금까지 GATT 제3조위반이문제가되었던조치들과마찬가지로상호주의와동등성의요건을충족하지아니한국가에서생산하는그국적을가진국민에대해서편익을조직적으로부정하는명확한보호주의적구조를갖고있는것이다. 31) 라고주장하였다. 이에대하여 EU는규칙제12조제1항은 WTO회원국에게는적용되지아니하는것이므로미국의주장은이유가없다고주장하였다. 또한 EU는규칙제12조제1항은 EU 역내의지역에관한지리적표시와 EC 역외지역에관한지리적표시를구별하여상이한절차를정하고있을뿐이며, 권리자의국적에기초한구별은아니며, EU 역내지역의경우생산자의국적은고려하지아니한다고주장하였다. 32) 29) TRIPS 협정제 3 조제 1 항은지적재산권보호와관련하여각회원국들이자국국민보다불리한대우를다른회원국의국민에게부여하여서는아니된다고규정 (treatment no less favorable than) 함으로써내국민대우의원칙을채택하고있다. 내국민대우에관하여는회원국은다른회원국에대하여지적재산권의보호에관한특정기준과절차등을도입하는것과같이요구해서는아니된다. 30) 미국패널보고서, para. 7.105. 31) 미국패널보고서, para. 7.107. 32) 미국패널보고서, paras.7.104-114. 237

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 2) 패널의판단패널은 TRIPS협정제3조제1항의위반을입증하려면두가지요소가증명되어야한다고판단하였다. 33) 즉첫째, 쟁점인조치가 지적재산권의보호에관하여 적용되어야하고, 둘째, 각회원국들이자국국민보다불리한대우를다른회원국의국민에게부여하고있어야한다. 첫째요소와관련하여패널은 TRIPS협정각주3에따르면, TRIPS협정제3조및제4조의목적상, 보호에관하여 란 TRIPS협정에서구체적으로다루어지는지적재산권의사용에영향을미치는사안뿐만아니라지적재산권의이용가능성, 획득, 범위, 유지및집행에영향을미치는사안을포함하며, 34) 지적재산권 에대하여는동협정제1조제2항에설명이있으며, 제2장제1절부터제7절까지의대상이되고있다는데주목하였다. 35) 즉패널은규칙 2081/92호는지리적표시라는지적재산권의이용가능성을언급하고, 지리적표시는 TRIPS협정상의지적재산권을구성하므로동주장은지적재산권에관련된다고결론내렸다. 36) 패널은두번째요소인불리한대우가다른 WTO회원국국민에게부여되었는지여부에관하여는다양한문제를검토하였다. 패널은규칙 2081/92호가지리적표시의이용가능성과관련하여 효과적인기회의평등 (effective equality of opportunities) 을제공하고있는지여부를검토하기위하여 EU 역내의지리적표시를이용하는 EU 국민과 EU 역내의지리적표시를이용하는비EU 국민및 EU 역외의지리적표시를이용하는 EU 국민과 EU 역외의지리적표시를이용하는비 EU 국민과의비교를행하였다. 37) 또한패널은 TRIPS 협정의목적 취지는협정이규정하는대우를타국의국민에게부여하는제1조제3항에규정한의무에의한것이다. 만일, 밀접하게관련한대체적인기준 (criteria), 예컨대생산지에의거하여자국국민에게대우를부 33) 패널은 TRIPS 협정제 3 조제 1 항에따른주장과파리협약에따른주장을분리하여검토하였는데, 파리협약제 2 조제 1 항에관한주장은소송경제적이유로평결을내리지않았다. 34) 미국패널보고서, para 7.126. 35) 미국패널보고서, para. 7.127. 36) 미국패널보고서, paras. 7.126-130. 37) 미국패널보고서, para. 7.153. 238

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 여하며, 다른가맹국의국민에게동일한대우를부여하지아니한다면 TRIPS 협정의목적은중대한악영향을받게된다. 38) 고언급하였으며, 국적과거주지및설립지간에밀접한관련이규칙 2081/92호에서인식되고있는점에주목을하였다. 39) 패널은보호의기회가미치지아니하는규칙의 design and structure 의함의는 EU 역내국민과비회원국의국민에대하여다른절차가적용됨으로써비회원국의국민에게불리한대우를부여하고있다고판단하였으며, 40) 규칙은지리적표시보호의이용가능성에관하여 EU 역내국민에게부여하고있는대우보다도불리한대우를비회원국의국민에대하여부여하고있으므로 TRIPS 협정제3조제1항에위반한다고결론을내렸다. 41) 3) 주요논점가 ) 국민 (nationals) 의정의 국민 의정의에관련하여 TRIPS 협정제1조제13항의각주1에서의 separate customs territory Member of the WTO 에 EU가해당하는지의여부가문제가되었는데, 패널은포함되지아니한다고판단하였다. TRIPS 협정의목적 취지는 WTO 가맹국의국민에게지적재산권보호를부여하는것이고 상기각주1은국적을갖지아니한관세지역에대해서만적용되는규정이다. 42) 나 ) 내국민대우의무위반의판정기준패널은형식적으로동일한규정을적용하고있더라도내국민대우의무에위반할수있다고하였다. 43) 패널은그근거로써 1994년도 GATT 제3조제4항에관련하여, 상이한취급을함으로써수입품에유리한대우를부여한경우도있고, 형식적으로동일한규정이실제로는불리한대우를수입품에부여하는경우도있었던미국제 38) 미국패널보고서, para. 7.199. 39) 미국패널보고서, para. 7.201. 40) 미국패널보고서, para. 7.203. 41) 미국패널보고서, para. 7.213. 42) 미국패널보고서, paras. 7.115-116. 43) 미국패널보고서, para. 7.127. 239

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 337조패널보고서 44) 와수입품과국산품의취급이다르다고하여바로 1994년도 GATT 제3조제4항에위반하는것은아니라고한 Korea-Various Measures on Beef 의항소기구 (Appellate Body) 보고서등을인용하였다. 45) 또한, 제3조제1항에있어서심사기준은기회의사실상평등 (effective equality of opportunities) 이며, 동등한상황에서동종류의지적재산권에관한기회를얻을수있는국민들을비교할필요가있다. 46) 패널은규칙 2081/92호하에서지리적표시의보호를추급한타회원국의국민이라고하는집단과규칙 2081/92호하에서지리적표시의보호를추급한 EU 역내의국민이라고하는집단을비교할필요가있다고하였다. 47) EU는사실상차별은의무의우회가있는경우로한정할수있지만, 본건에는 1994년도 GATT상의내국민대우의무의적용이있기때문에사실상차별을물을필요는없다고주장하였다. 48). 그러나패널은의무의우회는 1994년도 GATT가우회를규제하고있더라도 TRIPS협정제3조제1항에대하여상품의지리적원산지와의연계가없는다른지적재산권과의다른취급을할수없다고하였다. 49) 다 ) 내국민대우의무위반의인정규칙 2081/92호제5조제1항및제2항은지리적표시의등록신청적격자를일정한조건을충족한자연인또는법인의집단으로한정하고, 그생산하는상품에대해서만신청을한정하고있다. 50) 또한동규칙제2조제2항 )(a) 및 (b) 는지리적표시의등록을당해지역에서생산또는가공을행한상품에사용되는것으로한정한다. 51) 등록에있어서상품명세서에따른상품만이당해등록된지리적표시를이용할수있다. 52) 패널은이러한조항이사람과특정회원국의지역과보호의 44) 미국패널보고서, para. 7.173. 45) 미국패널보고서, para. 7.174. 46) 미국패널보고서, para. 7.181. 47) 미국패널보고서, para. 7.182. 48) 미국패널보고서, para. 7.183. 49) 미국패널보고서, para. 7.184. 50) 미국패널보고서, para. 7.186. 51) 미국패널보고서, para. 7.187. 52) 미국패널보고서, para. 7.188. 240

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 이용가능성간의관련성을형성하고있으며, 특정한생산등의활동을특정지역에서행하도록하고있다. 53) 또한지리적표시의지역에서생산활동등을행한자연인또는법인의압도적다수는당해지역을포함한회원국의국민이다. 54) EU가제출한외국국민이지리적표시의보호를받은사례는모두 EU 기업을매수한외국기업의사례이거나 EU 역내의지리적표시와 EU국가국민과의견련성을보여주는것이라고한다. 55) 라 ) TRIPS 협정의내국민대우의무와 GATT의내국민대우의무의관계 EU는 TRIPS 협정제3조제1항과 1994년도 GATT의내국민대우의무가 systematic overlap 을하여야하는것은아니라고하였지만, 56) 패널은불리한대우의입증이각협정에서상이하므로문제가없다고하였다. 57) EU는 1994년도 GATT와는달리, TRIPS 협정에제20조예외가없다는것을고려해야한다고하였지만, 58) 패널은 1994년도 GATT와 TRIPS 협정은병렬의관계에있고, 59) TRIPS 협정은어떠한사항을개척하거나사용하는적극적권리를부여하는것이아니라, 특정행위를금지하는소극적권리를부여하는것을규정하는것이고, 지적재산권의범위외의공공정책목적을추구하는조치의도입을막는것은아니라고하였다. 60) ( 마 ) 1967년파리협약제2조미국은파리협약제2조에근거한주장도행하였다. 미국의주장에따르면동조약제2조제1항및제2항에는 동맹국의국민은모든동맹국에서산업재산권의보호에관하여본협약에서특별히정하는권리를침해하지아니하고각동맹국의법령이내국민에대하여현재부여하고있거나또한장래부여할이익을향유할수있고 ( 따라서내국민과동일한보호를받으며, 권리의침해에대하여내국 53) 미국패널보고서, para. 7.189. 54) 미국패널보고서, para. 7.194. 55) 미국패널보고서, para. 7.197. 56) 미국패널보고서, para. 7.205. 57) 미국패널보고서, para. 7.206. 58) 미국패널보고서, para. 7.207. 59) 미국패널보고서, para. 7.208. 60) 미국패널보고서, para. 7.210. 241

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 민과동일한법률상의구제수단을이용할수있다 )( 제1항 ), 그러나, 동맹국의국민에의한산업재산권의향유에있어서는거주요건및설립요건을부과하지않고있다 ( 제2항 ). 고규정되어있다. 그리고 WTO회원국인 EU는 TRIPS협정제2조제1 항에포함되어있는조약제2조에따르는의무를부과한다. 패널은파리협약제2조제1항에대해서는소송경제를이유로판단을회피하였다. 즉패널은동협약제2조제1항은 TRIPS협정제3조제1항과는달리, the advantages that laws now grant, or may hereafter grant 로되어있어, no less favorable treatment를요구하지않고있으므로동협약제2조제1항에대해서는판단하지아니하였다. 또한동협약제2조제2항에대해서는규칙 2081/92호는거주요건과설립요건을부과하지않는다고하여미국의주장을받아들이지않았다. 61) ( 라 ) GATT에근거한내국민대우미국은규칙 2081/92호가등록에관하여상호주의 (reciprocity) 와평등주의 (equivalence) 를조건으로하고있기때문에 1994년도 GATT 제3조제4항에동규칙이저촉한다고주장하였다. 미국은규칙 2081/92호는 EU이외의국가의상품에지리적표시의등록에대한장벽 (hurdle) 을높게하여, EU상품의경쟁력을증가시키고자하는것이며, 수입품의국내에있어서판매, 판매 구매, 유통또는이용의청약에영향을주는 (affecting the internal sale, offering for sale, purchase, distribution or use) 것이라고주장하였다. 이에대하여 EU는 EU의상품과타국상품을경쟁시키려는의도는없으며국제거래에대한영향은특별히없다고주장하였다. 패널은규칙 2081/92호의지리적표시의등록에관한조건이 WTO회원국에적용되는경우동규칙이 1994년도 GATT 제3조제4항에저촉하는것은분명하다고하였다. 62) 문제의수입품및국산품은 경합품 이고, 문제가되지않는취급은그국내판매, 매매 운송 판매또는이용의청약에영향을주는법률, 규칙또는 61) 미국패널보고서, paras, 7.216-217. 62) 미국패널보고서, para, 7.238. 242

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 요건에해당하며, 수입품은국내경쟁품보다불리한 (less favorable) 취급을받는다고하였다. 불리 여부의판단에대해서는 Korea-Various Measures on Beef의항소기구 (Appellate Body) 와 US-FSC의건의판단을참고하였으며, 문제가되고있는취급이국내품과수입품간에경쟁의조건을수입품에불리한형태로변경하고있는지를검토하였다. 패널은규칙제13조는지리적표시의등록이행하여진경우, 당해지리적표시를사용, 유사또는연상시키는것에대하여판매등의금지하는법적수단을부여하고있기때문에, 지리적표시가있는상품에상당한우위를부여하고있는것이며, 불리한취급이라고하였다. 63) (2) 신청절차 ( 가 ) 사안미국은 규칙 2081/92호는비EU국가에서유럽의관할인권한자에게직접신청을할수없고, 외국정부에신청을대리하여행하는신청을하여야만하므로 ( 규칙제 12조a (1) 및 (2)), 64), TRIPS협정제3조제1항및 1967년파리협약제2조제1항에저촉한다 65) 고주장하였다. 66) 이에대하여 EU는각국정부는 EU회원국의역할을단순대체하는것에불과하며, 미국의주장에는이유가없다고반론하였다. 67) ( 나 ) TRIPS협정제3조제1항패널은 TRIPS협정제3조제1항에관하여 (i) 당해수단은지적재산권의보호를위하여적용되어야하고, (ii) 타회원국국민은회원국국민에비하여 불리하지아니한 취급을인정하여야한다는것을전제로하여, 당해절차는 지적재산권보호 를위하여적용되는것이며, TRIPS협정제3조제1항이커버하는문제이고, 따라서 EU회원국은규칙 2081/92호에따라서국내법을정비할의무를부담하기때문에, EU회원국내에서신청을하는사람에대한절차는보장되고있지만, 비EU 63) 미국패널보고서, paras, 7.231-233. 64) 각국정부는당해신청에따라신청을대리해야할의무는없다. 게다가각국정부에는당해신청이 EC 규칙에따라이루어진것인지를판단해야만한다. 65) WTO 회원국국민과 EU 회원국민간에평등한취급을하고있지않다. 66) 미국패널보고서, paras.7.240-243. 67) 미국패널보고서, paras.7.244-248. 243

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 국가는동규칙에따라서국내법을정비할의무를부담하지않기때문에당해비 EU국가의정부에대해서신청을하는것만이인정하는것은비EU의 WTO회원국국민은그절차적보장을받지못하는것이라하였다. 또한규칙 2081/92호에서는모든신청인은신청서를당해지역이존재하는국가의권한당국에게제출하여야하며 ( 권한당국은경우에따라 EU회원국정부나제 3국이된다 ), (a) 신청을받은권한자는당해신청이동규칙상정당한것인지또한요건을충족하고있는지를검토한다. 당해판단에는당해신청이행하여진국가의국내법이아니라동규칙의기준에따라서신청서의세부사항을검토하게된다. (b) 권한자가신청에대하여정당하며요건을충족하고있다고판단한경우, 당해신청을 EC위원회에송부한다. 신청이비EU의지역에관한것인경우, 당해권한자는당해국에있어서지리적표시의상황및조사방법에관한선서를일괄하여송부하여야만한다. 고되어있기때문에당해규정은제3국에 EU법의해석과비교를포함하여 EU회원국에게는부과되지아니한것이고, 상술한당해규정은비EU의 WTO회원국국민에대해서불리하게취급하고있는것이라고하였다. 68) 이에기초하여패널은신청절차와관련하여동규칙이정부에의한검토및송부를요구함에따라 TRIPS협정제3조제1항에일치하지않게 EU국민에게부여하는대우보다불리한대우를 WTO회원국에게부여한다고결론내렸다. ( 다 ) GATT 제3조제4항미국은규칙 2081/92호는 1994년도 GATT 제3조제4항에저촉한다고주장하였다. 69) 또한미국은신청절차는 GATT 제10조 (d) 에해당하지아니한다 ( 법률 규칙등을준수하는데필요한경우에해당하지아니함 ) 고주장하였다. 70) 이에대하여 EU는규칙 2081/92호상타국과의협력을요구하는것은불가결한것이며, 동규칙을준수하는데에필요한것이므로 GATT 제10조 (d) 에의한예외가된다고반론하였다. 71) 68) 미국패널보고서, para, 7.271-281. 69) 이유는 TRIPS 협정에관한주장과거의동일하다. 70) 미국패널보고서, para. 7.284. 71) 미국패널보고서, para. 7.286. 244

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 패널은신청서가제출되지아니하면지리적표시의등록을받지못하게되고, 이것은제3국산상품이규칙제13조에명시된등록의혜택을획득하지못하도록한다고언급하였다. 따라서신청절차와관련하여동규칙은정부에의한신청서의심사및송부를요구함으로써 1994년도 GATT 제3조제4항에일치하지않게국내상품보다불리한대우를수입품에게부과한다고결론내렸다. 72) 또한패널은규칙 2081/92호가 1994년도 GATT에저촉한다고판단한이상 1994년도 GATT 제10 조 (d) 에서규정하고있는 법률또는규칙을준수하는데에 라고하는경우의 법률 에동규칙은해당하지아니하며, 동규칙상에타국과의협력을요구한다는것이불가결하다는것도인정되지않는다고하여 EU의주장을인용하지않았다. 73) (3) 이의절차 ( 가 ) 사안규칙 2081/92호는이의절차와관련하여지역의소재및이의제기자의소재에따른별도의이의제기절차를두고있다. 규칙제7조에따르면 EU회원국에있는자연인또는법인에의한이의제기는그회원국의관할당국에송부되어져야하는반면, 규칙제12b조및제12d조에따르면자연인또는법인은자국정부에이의제기를제출하여야하고, 그정부는그이의제기를유럽위원회에송부하여야한다. 74) 즉규칙 2081/92호는지리적표시의등록신청에대한이의에관하여비EU 의 WTO회원국으로부터의이의신청에대해서는동국정부를경유하여행하도록하고있다. 미국은이러한이의절차의취급에대한차이는 TRIPS협정상의내국민대우의무위반 ( 제3조제1항 ) 및 TRIPS협정제2조제1항에의해편입된파리협약 (1967년) 제2조에위반한다고주장하였다. 이에대하여 EU는상기의차이가실질적인차이를초래한것은아니라고반론하였다. 72) 미국패널보고서, paras.7.291-292. 73) 미국패널보고서, paras.7.293-297. 74) 규칙제 7 조는지역및이의를제기하고자하는개인이모두 EU 회원국에있는경우에적용되는한편, 규칙제 12b 조는지역이제 3 국에소재해있는경우에적용되며, 규칙제 12d 조는지역이 EU 회원국내에있고, 이의를제기하는사람이제 3 국에있는경우에적용된다. 245

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 ( 나 ) TRIPS협정제3조제1항패널은규칙 2081/92호가제3국정부에의한이의제기에대한증명및전달을요구한다는점에서 TRIPS협정제3조제1항에위반하여다른국가의국민에대하여불리한대우를부여하고있다고판단하였다. 75) 패널은 TRIPS협정제3조제1항의위반주장에관하여 지적재산권의보호 에관한요건이충족된다고판단하였다. 즉대상사항이제2부제3절의지리적표시의일부이며, 따라서 TRIPS협정제1조제2항의의미에있어서지적재산권에해당하며, 76) 또한신청에대한이의제기절차는 TRIPS협정제62조제4항에서인정된획득을위한절차와관련되므로지적재산권의보호와관련된다고결론내렸다. 77) 또한패널은 불리한대우 의요건도충족된다고판단하였다. 패널은이의에관하여이의자의거주지또는설립지에따라서취급에차이가있으며, 이것은국적과밀접한관계가있다고판단하였다. 78) 지적재산권의보호에관한 기회의사실상평등 에대한검토를하면서, 규칙 2081/92호의 fundmental thrust and effect 에초점을두었는데, 79) EU 역외에서의이의에관하여는당해관계국의정부가증명및송부하여야한다는점에서불리하다고판단하였다. 80) ( 다 ) 파리협약제2조패널은보호의이의절차와관련하여이사회규칙이주소지또는설립지의요건을부과하지않고있기때문에파리협약제2조제2항에위반하지않는다고결론내렸다. 파리협약제2조제1항에관하여패널은소송경제적이유로어떠한평결도내리지않았다. 패널은동등성및상호주의의요건과관련하여, 미국은규칙제12(d)(1) 조에따라이의제기를할수있는권리는규칙제12조제1항의동등성및상호성의조건을충족시키는국가에게제한된다고주장하였는데, 패널은이러한주장이관련된 75) 미국패널보고서, para.7.345. 76) 미국패널보고서, para.7.330. 77) 미국패널보고서, para.7.329. 78) 미국패널보고서, paras.7.333-334. 79) 미국패널보고서, para.7.335. 80) 미국패널보고서, para.7.341. 246

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 규칙제12조제3항의절차는 WTO회원국이아닌제3국에게만적용되는것이므로파리협약제2조위반은아니라고판단하였다. 81) 또한이의적격요건과관련하여미국은규칙제7조는적법한관심 (legitimate concern) 을가진개인으로표현되어있고, 규칙제12조는적법한이해관계 (legitimate interest) 를가진개인으로표현되어있어차이가있다고주장하였는데, 패널은이두단어상의차이는명백히사소한것이고모두동일한방식으로적용될수있다는데주목하였으며, 미국이 EU 에서의이의절차와비EU에서의이의절차간에차이가있다는것을입증하지못하였기때문에위반은아니라고하였다. 82) 또한패널은 GATT 상의내국민대우의무와관련하여이의를제출한자의이익과지리적표시의등록을부여받은상품과기타상품간의관계에대한입증이없기때문에위반을인정하지아니하였다. 83) (4) 검사절차 ( 가 ) 사안제3국내의지역에관련한지리적표시의등록을받으려면, 제3국은동등성및상호주의의요건을충족하기위하여등록된상품명세서의상품조건을검사하는체제를정비할필요가있다. 그러나 EU 역내에관련한지리적표시의경우에는그러한체제는필요하지아니하다. 84) ( 나 ) TRIPS협정제3조제1항패널은 TRIPS 협정상의내국민대우의무와관련하여, 첫째 검사기관가 EU가정한기준을충족하지아니한국가의상표권자등은등록을받을수없다고하는점은기준이공통하며, 또 ISO/IEC의지침도동일한점에서문제가없다. 85) 둘째, 민간의검사기관밖에없는국가에대해서도검사기관의존재에대해서국가의입증이요구되고있는점은민간의검사기관밖에없는제3국의신청자가불리한대 81) 미국패널보고서, para.7.352. 82) 미국패널보고서, paras.7.362-365. 83) 미국패널보고서, para.7.373. 84) 미국패널보고서, paras.7.380-7381. 85) 미국패널보고서, paras.7.417-7420. 247

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 우를받는것이므로 TRIPS 협정제 3 조제 1 항의내국민대우의무에위반한다고하 였다. 86) ( 다 ) GATT상의내국민대우의무패널은 GATT상의내국민대우의무에관하여, 검사기관이 EU가정한기준을충족하지아니한국가의상표권자등은등록을받을수없다고하는점은내국민대우의무에위반하지는않지만, 민간의검사기관밖에없는제3국의신청자가불리한대우를받는점은내국민대우위반이라고하였다. 87) (5) 표시요건호주는규칙 2081/92호가정하고있는표시요건이 TBT협정부속서제1조제1 항의 강제규격 ( 기술규정 :technical regulation) 에해당되고, 규칙 2081/92호는국산의동종상품과의관계에서수입품에대해서불리한대우를부여하고있는점에서 TBT협정제2조제1항에위반한다고주장하였다. 특히, 규칙제12조제2항은수입상품에대하여차별대우를규정하는데왜냐하면규칙제6조제6항은상응하는국내상품이원산지표시를포함하도록강제하지않기때문이라고주장하였다. 88) EU는 EU 역내의복수국에서동일한지리적표시가문제되는경우에는별도의조문으로규정하고있고, 표시요건은동일한지리적표시가 EU 역내및역외국가에존재하는경우에등록을하기위한조건을설정한것에불과하다는이유로 강제규격 (technical regulation) 에해당하지않으며수입품에대해서불리한대우를부여하는것은아니라고반론을하였다. 89) 패널은먼저표시요건이 강제규격 에해당하지만, 90) EU 역내상품과수입품간에적용되는조문이차이가있다는것만으로는 불리한대우를부여하고있다 고 86) 미국패널보고서, para.7.428. 87) 미국패널보고서, para.7.441. 88) 호주패널보고서, paras.7.426-435. 89) 호주패널보고서, paras.7.436-441. 90) 호주패널보고서, para.7.478. 248

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 는말할수없는것이고역내상품에적용되는조문에관하여수입상품에적용되는것과동일한요건을부과하듯이적용할수없다고하는것은증명되지아니하였다고하였다. 91) 본건표시요건 ( 규칙제12조제2항 ) 과 EU 역내에서지리적표시에관한규정 ( 규칙제6조제6항 ) 은형식상차이가있지만, 그것만으로수입품에대해서불리한대우를부여하고있다고결론을내릴수없다. 92) 중요한점은 EU 가이러한두요건을동일하게실시하지못하도록하는규정이없다는데있다. 93) 호주는양자의형식상의차이가수입품에대해서불리한대우를부여하고있다는증거를제출하지아니하였다. 94) 따라서패널은호주가 TBT협정제2조제1항에따른자국의주장을뒷받침할증거를확립하지못하였다고평결하였다. 95) (6) 규제위원회규칙 2081/92호에따르면 EC위원회는지리적표시의등록결정등을할때규칙제15조에규정된위원회에그의견을구할수있다고규정하고있다. 96) 호주는비EU국민이상표의소유자는동규제위원회에서자신의이해관계를대변할대표를갖지못하므로동규칙은 TRIPS협정제3조제1항과 TRIPS협정제2 조제1항에의해편입된파리협약제2조에위반한다고주장하였으며, 97) 또 GATT 상의내국민대우의무에도저촉한다고주장하였다. 98) 패널은상이한지리적표시에대한상이한취급은당연한것이며, 99) 절차적공정등은 TRIPS협정제3조제1항및파리협약제2조제1항의내용이아니라고하여호주의주장을인정하지않았다. 또한 GATT상의내국민대우에대해서도동일한이유이다. 100) 91) 호주패널보고서, para.7.475. 92) 호주패널보고서, para.7.469. 93) 호주패널보고서, para.7.470. 94) 호주패널보고서, para.7.473. 95) 호주패널보고서, para.7.475. 96) 호주패널보고서, para.7.387. 97) 호주패널보고서, para.7.390. 98) 호주패널보고서, para.7.403. 99) 호주패널보고서, para.7.400. 100) 호주패널보고서, para.7.403. 249

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 2. 지리적표시와등록상표와의관계 (1) 개요 EU법상지리적표시에관한권리는등록상표권의독점권의예외가되며, 등록상표와유사할지라도지리적표시로써등록되면사용할수있다. 101) 다만, 지리적표시를다른표장과결합하거나일체의표장의일부로써사용하는것은인정되지않고있다. 102) 선등록지리적표시와저촉하는상표는등록할수없다. 103) 다만, 종래부터사용되어온상표에대해서는지리적표시의등록후에도사용할수있다. 104) 또한규칙제14조제3항은 산지표시또는지리적표시는상표의평판또는명성및그사용기간의길이에비추어, 그등록에의하여상품의진정한동일성에대하여소비자를오인시키는경우에는등록할수없다 고하고있다. 미국은상표권자가등록상표와의혼동가능성이있는지리적표시의사용을금지할수없다고규정하고있는규칙 2081/92호는 TRIPS 협정제16조제1항에저촉한다고주장하였다 105) 이에대하여 EU는규칙제14조제3항이등록상표와혼동가능성이있는지리적표시의등록을충분히예방하고있기때문에문제가없으며, 106) 또한지리적명칭은본래식별력이없는것으로상표등록은받을수없고, 특정상품을연상하지아니하고연상될가능성이없다고합리적으로고려되는경우나사용에의하여식별력을획득한경우에만상표등록이가능하다고주장하였다. 107) 또한 EU는규칙제14조제2항은 TRIPS협정제17조에의한제한된면제로서정당화된다고주장하였다. 108) 패널은선등록상표와지리적표시의공존에관하여규칙 2081/92호는 TRIPS협정제16조제1항에는위반하지만, 동규칙은패널에게제시된증거에의하면 101) 미국패널보고서, para.7.517. 102) 미국패널보고서, para.7.518. 103) 미국패널보고서, para.7.519. 104) 미국패널보고서, para.7.521. 105) 미국패널보고서, para.7.512. 106) 미국패널보고서, para.7.540. 107) 미국패널보고서, para.7.541. 108) 미국패널보고서, paras.7.512-513. 250

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 TRIPS 협정제 17 조에의해정당화된다고평결하였고, TRIPS 협정제 24 조제 3 항및 제 24 조제 5 항은적용가능하지않다고덧붙였다. 109) (2) 패널의평결 ( 가 ) TRIPS협정제16조제1항 TRIPS협정제16조제1항은상표권의일반적권리내용으로회원국은등록된상표의권리자에게권리자의승낙없이상업적으로권리자의상품이나서비스와동일또는유사한상품이나서비스에대하여권리자의상표와동일하거나유사한상표를사용하지못하도록할수있는배타적인권리를부여해야한다고규정하고있다. 그리고동조후단에는선사용자의권리에대해규정하고있는데이는상표를등록하지않고사용하고있던선사용자가그상표를오랫동안사용한결과일반수요자에게선사용자라는인식이확산되어있는경우소비자의혼란을방지하기위해선사용자의권리를인정하는것으로등록주의의예외가된다. 그러나패널은이예외규정이지리적표시를위한것은아니라고판단하였다. 110) 요컨대, 동협정제16조제1항은상표권자에게지리적표시를포함하여특정의사용을금지할수있는권한을부여할것을규정하고있다. 동협정제24조제5항은본사건에는적용되지아니하며상표권의제한을정당화하는규정도아니다. 111) 동협정제24조제3항은협정발효전에존재하는지리적표시의보호에관한규정이지만, 그시점에서는개별적인지리적표시는보호되지아니하였으므로적용이없다. 패널은사실에관하여미국의주장은일견하여정당하다고하였다. 112) 규칙제 14조제3항은소비자를오인시키는경우에만지리적표시의등록을금지하고있지만, 113) 평판및명성을획득하지아니한등록상표와유사한지리적표시의등록이가능하다는것을인정하고있다. 114) 또, 관련규정은오인 혼동이발생할우려 109) 미국패널보고서, para.7.688. 110) 미국패널보고서, para.7.541. 111) 미국패널보고서, para.7.601. 112) 미국패널보고서, para.7.625. 113) 미국패널보고서, para.7.562. 114) 미국패널보고서, para.7.559. 251

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 가있기때문에지리적표시가등록될수없는경우는오인 혼동의가능성이발생하여등록상표권자가사용을금지할수있는경우만을커버하고있다. 115) 패널은규칙제14조제3항은상표가규칙제14조제2항에해당하여당해상표의권리를제한하는상황을방지하지못한다고판단하였다. 116) ( 나 ) TRIPS협정제17조 TRIPS 협정제17조는 회원국은기술적 (descriptive) 용어의공정한사용과같이상표에의해부여된권리에관하여제한적인예외를인정할수있다. 단, 그러한예외는상표권자와제3자의정당한이익을고려하는경우에한한다. 고규정하고있다. 동협정제13조및제26조등에서 권리자의정당한이익을부당하게침해하지않는 이나 정상적인이용에불합리하게저해하지아니하는 이라는문언을사용하여규정하고있는것과는달리, 동협정제17조는제3자의정당한이익에관하여상표권자와대등한지위를부여하고있다. 또한대상사항이상표권이라는점에서다른제한규정의것과는다르므로, 동협정제13조등에관한선례에대한언급은유익하기는하지만, 동협정제17조는그문언대로해석하여야한다. 117) 제한적인 (limited) 이라는요건을충족하려면원칙을무효화 (undercut) 하는것이어야한다. 118) 기술적용어의공정한사용 예외규정에비추어볼때, 이익을향유하는제3자와제외되는대상상품의수량등에는한계가없어도좋다. 또한대상이되는상표권과상표권자의수에도한정이없어도좋다. 119) 규칙 2081/92호는 TRIPS 협정제17조에서규정하고있는 제한적인예외 에해당하는것이다. 120). 동규칙은등록된상품명세서에합치한상품에대한사용만을허용하고있다. 121) 등록된상품명세서에합치한상품을등록한지리적표시에사용하는제3자에대해서만적용되는예외이다. 122) 다른표장과결합한사용, 다른 115) 미국패널보고서, para.7.560. 116) 미국패널보고서, para.7.561. 117) 미국패널보고서, para.7.649. 118) TRIPS 협정제 17 조와동일한문언을갖고있는동협정제 30 조에관한캐나다 - 의약품특허사건참조. 미국패널보고서, para.7.650. 119) 미국패널보고서, para.7.654. 120) 미국패널보고서, para.7.661. 121) 미국패널보고서, para.7.655. 252

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 언어에의한버전의사용등은등록된지리적표시의사용으로인정되지아니한다. 123) 일단등록된지리적표시에대해서는혼동가능성과관계없이사용할수있지만, 혼동가능성을근거로등록이의신청은할수있다. 124) 미국은지리적표시제도에대하여등록상표의권리가단순한사용권에불과하다고주장하였지만, EU 측에따르면등록상표권은당해지역이외에서생산된상품또는등록된상품명세서에합치하지아니한상품에대해서는당연히사용금지권이있다. 125) ( 다 ) TRIPS 협정제17조단서또한규칙 2081/92호는 TRIPS협정제17조의단서를충족하고있으므로동협정제17조의예외에해당한다. 126) 동협정제17조의단서의정당한이익 (legitimate interest) 은 관련한공공정책또는기타사회적규범에의하여지지되어야할필요가있다 고하는캐나다의약품특허의패널보고서를지지한다. 127) 동협정제17 조는 상표권자의정당한이익 을명시적으로특정하고있는데, 상표권자는그상표가상표의기능을수행하도록자타식별력의유지뿐만아니라, 명성에서발생한상표의경제적가치에대한정당한이익을갖는다. 128) 패널은규칙 2081/92호가규정한예외는상표권자의정당한이익을고려하고있다고판단하였다. 129) 또한패널은 TRIPS협정제17조단서의제3자 (third parties) 에소비자가포함된다고보았다. 소비자는혼동을방지하기위하여상품또는서비스가구별되도록하는것에정당한이익을갖는다. 130) 패널은규칙 2081/92호가규정한예외가소비자의정당한이익을고려하고판단하였으며, 미국이주장한상표의라이선시의정당한이익에대해서는상표권자의이익과동일하다고하여별도의고려는필요가없다고하였다. 131) 122) 미국패널보고서, para.7.656. 123) 미국패널보고서, para.7.657. 124) 미국패널보고서, para.7.658. 125) 미국패널보고서, para.7.659. 126) 미국패널보고서, para.7.688. 127) 미국패널보고서, para.7.663. 128) 미국패널보고서, para.7.664. 129) 미국패널보고서, para.7.673. 130) 미국패널보고서, para.7.676. 131) 미국패널보고서, para.7.680. 253

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 패널은지리적표시의사용자도제3자에포함된다는 EU의주장을인정하였다. 132) 지리적표시의사용자의정당한이익은 TRIPS 협정이지리적표시를보호함에따라반영되어있으며, 원산지기타특정할수있는것이어야한다고하였다. 133) 동협정제17조가예시하고있는예외에비추어보면, 지리적표시는지적재산권이고기술적용어 (descriptive terms) 는아니지만기술적용어의공정사용과유사한기능이있으며, 사용자의이익은정당하다. 134) 규칙 2081/92호는지리적표시의사용자의정당한이익을고려하고있다. 135) 이에기초하여패널은 EU는 TRIPS협정제16조상의상표권자의권리에대한규칙 2081/92호가규정하고있는예외는 TRIPS협정제17조에의해정당화된다고판단하였고, 호주와미국은이러한추정을반박하지못하였다고결론내렸다. 136) 결론적으로패널은지리적표시와선행상표와의공존과관련하여, 이사회규칙은 TRIPS협정제16조제1항에일치하지않지만패널에게제시된증거에기초하여 TRIPS협정제17조에의해정당화된다고평결하였고, TRIPS협정제24조제3항및제24조제5항은적용가능하지않다고덧붙였다. 137) 3. TRIPS협정 /GATT상의최혜국대우의무미국은규칙 2081/92호가제3국의지리적표시에대하여동등한보호를요구하고있는점에서그것을충족한제3국의국민과그렇지아니한제3국의국민간에차이가있다는점에서 TRIPS 협정상의최혜국대우의무에반한다고주장하였다. 138) 그러나예컨대, 모든제3국의승인을거부하여도동협정상의내국민대우의무에위반하는것은아니기때문에최혜국대우의무위반을검토할의미가없으 132) 미국패널보고서, para.7.681. 133) 미국패널보고서, para.7.682. 134) 미국패널보고서, para.7.683. 135) 미국패널보고서, para.7.684. 136) 미국패널보고서, para.7.687. 137) 미국패널보고서, para.7.688. TRIPS 협정제 24 조제 3 항및제 24 조제 5 항에관한분석은, 이로리, 지리적표시와상표의관계에관한통상법적고찰, 국제법학회논총 50 권 3 호 (103 호 )(2005.12), 162-163 면. 138) 미국패널보고서, para.7.689. 254

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 며, 소송경제의관점에서검토하지아니하는것으로한다. 139) 미국은본국에서동등성의보호가요건으로하고있다는점에대하여 GATT 상의최혜국대우의무위반을주장하였다. 140) 그러나패널은소송경제를이유로판단을회피하였다. 141) 미국은신청및이의절차에서동등성및상호주의등의요건을충족하는국가의국민 (nationals) 그렇지아니한국가의국민 (nationals) 간에취급에차이가있기때문에최혜국대우의무위반이라고하였다. 142) 그러나패널은상기차이는정부의차이이고국민간의차이는아니라고하여최혜국대우의무를인정하지아니하였다. 143) 4. 지리적표시의최저보호수준미국은규칙 2081/92호가동등성및상호주의요건을충족하지아니한국가의지리적표시를 EU에서보호하는수단을부여하지아니한점에서지리적표시의최저보호수준을정한 TRIPS 협정제22조제2항에위반한다고주장하였다. 144) 또한제3국의지리적표시에대해서는해당국정부의검증과송달을필요로한다는의미에서동협정제22조제2항에위반한다고주장하였다. 그러나패널은미국의주장을인정하지아니하였다. 145) 동등성요건에대해서는지리적표시의보호이외의보호방법도존재하며, 그러한것에대해서는미국은논의를하지아니하였기때문에보호의최저수준을충족하지아니하였다는것의증명에는족하지아니하다고하였다. 146) 이의절차에대해서는 TRIPS 협정제 22조제1항에규정이없다고하였다. 147) 139) 미국패널보고서, para.7.709. 140) 미국패널보고서, para.7.758. 141) 미국패널보고서, para.7.710. 142) 미국패널보고서, para.7.716. 143) 미국패널보고서, para.7.721. 144) 미국패널보고서, para.7.730. 145) 미국패널보고서, para.7.758. 146) 미국패널보고서, paras.7.750-751. 147) 미국패널보고서, para.7.754. 255

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Ⅳ. 결론 Anheuser-Busch 사건의주요한쟁점은 내국민대우 와 지리적표시와상표와의관계 이다. 패널은규칙 2081/92호가동등성및상호주의요건등에관하여지리적표시의이용을당해지역과관련성이있는것에한정시키고, 적격자를사실상당해지역을포함한국민으로한정하고있다는이유로사실상차별을인정하였지만몇가지의문점이남는다. 패널은 TRIPS 협정상의내국민대우의무위반과관련하여, 지리적표시의보호를요구하는 EU 역외국민과역내국민간의대우를비교하였는데, 동등성및상호주의요건에의하여 EU 역외의지명에관한지리적표시가 EU 역내의지명에관한것보다도불리한대우를받고있다는것을 EU 역외의국민과역내의국민과의대우의차이를동일시하여위반을인정하였다. 그러나 TRIPS협정제3조는동협정제3조는 각회원국은 지적재산권보호에관하여자기나라국민보다불리한대우를다른회원국의국민에게부여하여서는아니된다 고규정하고있다. 즉동협정은국적을이유로하는차별을금지하고있다. 패널의지적과같이, EU 역내의지명을이용한지리적표시를사용하는상품의생산자대부분은 EU 역내의국적보유자이며, EU 역외의지명을이용한지리적표시를사용하는상품의생산자대부분은 EU 역외의국적을보유하고있을것이다. 따라서 EU 역외의지명에관한지리적표시의등록이 EU 역내의것에비교하여불리하다는것을 EU 역외의국적을보유한생산자가불리한대우를받게된다는것을동일시하는패널의논의는일견타당한해석일수도있다. 그러나 TRIPS 협정제3조는명시적으로국적에따라내국민대우의무를규정하고있으므로패널의판단에대해서는검토의여지가있다고본다. 이문제는 EU의지리적표시보호제도의기본적성격을부정경쟁방지법과같은표시규제로볼것인지아니면산업내지지역정책의관점에서파악할것인지에따라달라질수있을것이다. 전자의관점에서는국내 국외에관계없이일정한요건을충족하는표시, 예컨대저명한 256

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 표시에대한편승 (free ride) 등을규제할필요가있기때문에, EU 역외의지리적표시에대한보호를역내의것과달리하는것은정당성을결여한다. 그러나후자의관점에서지리적표시의보호를파악하면, 그보호를국내산품의표시에한정한다고하는것은당연한것이며, 외국의지리적표시까지보호대상으로해야만하는정책적필연성은그다지크지않을것이다. EU의지리적표시보호제도를표시규제의단순한발전형만으로는볼수없으며, 산업내지지역정책이라는정책적의도에서일정한표시보호를사전등록제를통하여특별하게강화한것으로보아야할것이다. 148) 상품에사용되는지리적표시도오랜사용이나제품의특질과생산지역과의특별한연관이있는경우일반대중들은그지리적표시에의해제품을식별할수있게되며이러한점에있어서는그상품의상표와유사한기능을수행하게되어소비자들을상품의품질오인으로부터보호하고생산자들에게는그지리적표시에화체되어있는신용을보호해줌으로써품질의증진효과를거둘수있게된다. 149) 또한지리적표시의보호를통하여시장차별화를통한생산품및가공품의부가가치향상및지역경제발전을꾀할수있고, 생산자단체가품질향상에노력함으로써생산품에대한품질향상을촉진하게되는한편, 생산자단체간의상호협조체제가원만히구축될경우단체간생산품목의전문화를이룸으로써산업의지역특화를유도할수있으며, 지리적표시제도에의해보호되는상품의품질을믿고구입할수있게됨에따라소비자를보호할수있고, 지역문화유산보존의효과를함께얻을수있는등장기적으로볼때지역특산품을육성할수있는효과를거둘수있다. 150) 요컨대지리적표시의보호는산업정책및지역정책이라고하는색채가강한것이고, 지리적표시보호제도 148) 米谷三以, EC の農産品及び食品の商標及び地理的表示の保護 (http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto2/pdf/ds/panelreport/2005/kometani.pdf) 149) 이재칠, 우리나라지리적표시보호제도의효율화에대한연구 ( 상 ), 지식재산21 (2002.5), 119-110면. 상표의품질표시기능에대한자세한설명으로는, Axel Funk, Die Qualitäsfunktion der Marke im Recht der USA und nach dem neuen deutschen Markengesetz, München, 1995, S. 3-5; Beier/Knaak, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1992, 411 (421 f.). 150) 高倉成男, 地理的表示の國際的保護, 知財硏フォラム, Vol. 40, 32면. 257

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 는본질적으로지역상품과같은국산품을일종의공공재로보호하고자하는성 격을갖고있으므로내국민대우의무위반의판단은보다신중하게접근할필요가 있을것이다. 또한패널은 TRIPS 협정제 17 조단서를검토하면서, 예외가제한적인지의여부 와이해관계자의이해를검토하였다. 그러나패널은공공정책 (public policy) 에의 해서지지되는이해관계의존부에관하여 TRIPS 협정상인정되고있다는것만을 언급하고있을뿐이고, 상표권자, 소비자및지리적표시의이용자의이익의상호 관계에대한고찰이없다는점에서매우형식적이다. 151) 요컨대개별이해관계자 의이해관계를종합적으로분석하여지리적표시보호제도의제도취지의검토및 상표제도의관계를고찰할필요가있다고생각된다. Anheuser-Busch 사건은 WTO 에서지리적표시의추가적보호를치즈등의 농산품으로확장할것을제안하고있는 EU 측에대한미국과호주의반격이라 고말할수있을것이다. EU 는다음과같은이유로지리적표시의추가적보호 의확장을주장하고있다. 첫째, 지리적표시도상표권또는특허권과같은지 적재산권인데, 상표권또는특허권은상품의종류에따라보호를달리하지아 니한다. 그러므로지리적표시의추가적보호의지정상품도포도주및증류주 에한정하면아니되며, 지정상품의범위에제한을두지않아야한다. 152) 둘 째, 추가적보호의지정상품의범위제한이없어지더라도 TRIPS 협정제 24 조의 예외는계속적용된다. 153) 셋째, 추가적보호를확대하면더이상수요자의오 인가능성에대한판단이나부정경쟁여부의입증을할필요가없게되므로, 지 리적표시의보호가더욱용이하게된다. 154) 넷째, 추가적보호를확대하면지 151) 米谷三以, EC の農産品及び食品の商標及び地理的表示の保護 (http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto2/pdf/ds/panelreport/2005/kometani.pdf) 152) Trade Negotiations Committee, Geographical Indications: The Significance of Extension in the TRIPs Agreement and its Benefits for WTO Members, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, European Commission, Georgia, Hungary, India, Kenya, Kyrgyz Republic, Latvia, Liechtenstein, Malta, Macedonia, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland, Thailand, Turkey, TN/C/W/14 (9 July 2003), p.1. 153) Id., p.2. 154) Id. 258

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 리적표시가관용명칭이되는것을방지할수있다. 155) 다섯째, 지리적표시의가치를높임으로써지정상품의품질을향상시키고, 특히개발도상국과후진국등의지역경제를활성화할수있다. 156) 이에대하여미국측은다음과같은반대의근거를이유로추가적보호의확대에반대하고있다. 157) 첫째, TRIPS 협정제22조에의한보호 ( 즉, 수요자의오인가능성을요건으로하는보호 ) 가지리적표시의보호에미흡하다는증거가없는것등을근거로상당수의회원국들이 추가적보호의확대 논의를반대하고있다. 그러므로당연히추가적보호의확대를위한협상의개시를권고하는것에대한총의 (consensus) 도없었다. 둘째, EU 측의제안과같은추가적보호의확대는회원국정부, 소비자, 생산자모두에게큰비용부담을주며, 특히지리적표시를많이가지고있는소수의회원국과지리적표시를조금가지고있는다수의회원국간의불균형을초래한다. 셋째, 아직모든회원국들이 TRIPS 협정제22조를완전히이행하고있는지도의문이다. 요컨대, EU의지리적표시보호제도는지리적표시보호에의한이익 ( 특히농업종사자의이익 ) 을확보하고그것에의한경제적효과를얻으려고하는의도가있다고생각되기때문에 158) EU측과추가적지리적표시의보호확장을반대하는국가들간에계속적으로대립이지속될것으로예상된다. 그리고보호산품확대문제뿐만아니라, 다자등록처설립등지리적표시의국제적보호문제는 155) Id. 156) Id., pp.2, 3. 157) Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Proposed Report from the Council for TRIPs to the TNC regarding Article 23 of the TRIPs Agreement: Issues Related to the Extension of the Protection of Geographical Indications Provided for in Article 23 to Products other than Wines and Spirits, Communication from Argentina, Australia, Canada, Chinese Taipei, Colombia, the Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, New Zealand, Panama and the United States, IP/C/W/395 (10 December 2002), p.1. 158) 현행유럽지리적표시등록제도의문제점에관하여는, Britton Seal, Consorzio del prosciutto di Parma & Salumifico S. Rita Spa v. Asada Stores Ltd. & Hygrade Foods Ltd: Classic protectionsim - Thin Ham provides Thick protection for Member State Domestic Goods at the Expense of the European Common Market, 12 Tul. J. Int l & Comp. L. 545, 564 (2004); Xuan-Thao N. Nguyen, Nationalizing Trademarks: A New International Trademark Jurisprudence?, 39 Wake Forest L. Rev. 729, 763-64 (2004). 259

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 각국의이해관계가첨예한대립하에 WTO/TRIPS와같은다자간협상과 FTA협상에서핵심쟁점으로부각될것이다. 159) 지리적표시보호문제는지적재산법제의고유한문제가아니라무역규범및농업정책등을종합적으로고려하여접근할필요가있다고생각한다. 159) 김병일, 지리적표시관련주요쟁점분석및대응방안, 지식재산 21 2006 년 1 월호 ( 통권제 94 호 ), 10 면이하. 260

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 참고문헌 1. 김병일, 지리적표시의국제적보호, 창작과권리, 제22호, 2001년봄호. 2. 김병일, 지리적표시관련주요쟁점분석및대응방안, 지식재산21 2006년 1월호 ( 통권제94호 ), 3. 김수석, 지리적표시의법제화연구, 지식재산21, 특허청, 2000.7 4. 문삼섭, 상표법, 세창출판사 (2002) 5. 박민규, 수산물품질관리법상의지리적표시의등록자격에관한검토, 지식재산 21 (2001.11) 6. 박진석, 뉴라운드출범과 TRIPS협정의과제, 특허청지식재산21 2001. 9월호 7. 이기수, 지리적출처표시의보호, 안암법학 제4집, 1996. 8. 이로리, 지리적표시와상표의관계에관한통상법적고찰, 국제법학회논총 50권 3호 (103호)(2005.12) 9. 이재칠, 우리나라지리적표시보호제도의효율화에대한연구 ( 상 / 하 ), 지식재산 2002.5/7. 10. 高倉成男, 地理的表示の國際的保護, 知財硏フォラム, Vol. 40 11. 米谷三以, EC の農産品及び食品の商標及び地理的表示の保護, (http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto2/pdf/ds/panelreport/2005/ko metani.pdf) 12. Beier/Knaak, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1992. 13. Britton Seal, Consorzio del prosciutto di Parma & Salumifico S. Rita Spa v. Asada Stores Ltd. & Hygrade Foods Ltd: Classic protectionsim - Thin Ham provides Thick protection for Member State Domestic Goods at the Expense of the European Common Market, 12 Tul. J. Int l & Comp. L. 545 (2004). 14. Dickermann, Die geographischer Herkunftsangabe zwischen Gewerblichem 261

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 2001. 15. Funk, Axel, Die Qualitäsfunktion der Marke im Recht der USA und nach dem neuen deutschen Markengesetz, München, 1995, 16. Kraatz, Der Schutz der geographische Weinbezeichnung im Recht der Europäischen Gemeinschaft, Berlin 1980. 17. Xuan-Thao N. Nguyen, Nationalizing Trademarks: A New International Trademark Jurisprudence?, 39 Wake Forest L. Rev. 729, 763-64 (2004). 262

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 초 록 지리적표시에있어서가장중요한산업인포도주등의관하여첨예하게대립하고있는유럽과미국과의일종의타협의산물이 TRIPS협정의지리적표시에관한규정은일단지리적표시에관한국제규범을마련하였다는점에서큰의미를인정할수있다. 그런데최근의지리적표시와관련한국제분쟁, 특히상표와의상충성및보통명칭화문제에대한본질은포도주산업에서의구생산국과신흥생산국간의갈등에서비롯된다. 특히 WTO 분쟁사례인 Anheuser-Busch 사건은미국, 호주등지리적표시보호확대반대국들과지리적표시보호확대를주장하는 EU간의첨예한이해의대립을보여준것으로그의미는매우크다. EU의지리적표시보호제도는지리적표시보호에의한이익 ( 특히농업종사자의이익 ) 을확보하고그것에의한경제적효과를얻으려고하는의도가있다고생각되기때문에 EU측과추가적지리적표시의보호확장을반대하는국가들간의계속적인대립될것이예상된다. 왜냐하면지리적표시의보호는산업정책및지역정책이라고하는색채가강하다는점에서다른지적재산과는구별되는특징을갖고있기때문이다. 따라서지리적표시보호문제는지적재산법제고유문제가아니라무역규범및농업정책등을종합적으로고려하여접근할필요가있을것이다. 주제어 지리적표시, EU, TRIPs, Anheuser-Busch 사건, 내국민대우, 상표 263

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Abstract Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs in the EU Prof. Kim, Byungil (Inha Univ. College of Law) Many scholars have been critical of the European protection of geographical indications (GIs) because it comes at the detriment of other countries, including the United States. However, protection for this particular form of IP systems will disadvantage other countries in some way. This should not prevent the EU from implementing its own GI system. In Anheuser-Busch case, WTO Panel found the Regulation to be inconsistent with Article 16.1 of TRIPs with respect to the coexistence of GIs with prior trademarks, it is justified by TRIPs Article 17 as an exception. Thus, Both sides of the Anheuser-Busch case have claimed a victory. The USTR asserts that this ruling affirms the American position that GIs should not undermine trademark rights. Meanwhile, the EU also claims the WTO decision upheld the EU system of granting increased GI protection to agricultural products, and recognized that GI protection can coexist with trademark protection, as two separate forms of IP. Geographical indications as a subject of intellectual property are characterized by a wide range of different concepts of protection. This study deals with the following issues: The existing approaches for the protection of geographical indications, for example unfair competition and passing off, protected appellations of origin and registered geographical indications, collective and certification marks; and investigating of the problems existing in obtaining effective protection for geographical indications in Korea. This study aims to offer a better understanding of the legal issues concerning the Anheuser-Busch case and the Protection system of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs in the EU. Keywords Geographical Indications, EU, TRIPs, Anheuser-Busch Case, National treatment, Trademark 264

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 김병일 (Kim, Byung-Il) 소속 : 인하대학교법과대학지적재산권학과 (032-860-7933) 전자우편 : paulkim@inha.ac.kr 학력 연세대학교상경대학경영학과 ( 경영학사, 1986.3~1990.2) 연세대학교대학원법학과 ( 법학석사, 1990.9~1992.8) 연세대학교대학원법학과 ( 박사과정이수, 1992.9~1994.8) Ludwigs-Maximilians Universität (Dr. iur.: 법학박사, 1995.3~1998.12) 경력 교육부해외파견국비장학생 ( 국제경제법, 1995~1998) Max-Planck-Institut für Patentrecht 연구원 (1995~1998) 인하대학교법과대학지적재산권학과부교수 (1999.9~ 현재 ) Houston Law Center Visiting Professor(2006.2~2006.8) University of Oxford Academic Visitor(2006.9~2007.2) 연구목록 저서 Der Schutz von Geschäfts-und Betriebsgeheimnissen in Korea und Deutschland, VVF München (1999.2) - 박사학위논문 The Protection of Well-Known Marks in Korea, in: The Max Planck Institute s Well-known Marks in Asia, Kluwer International Law, London (2000.2), pp. 105-121. 산업재산권의이해와사업화전략, 특허청 (2002.5) Technology Transfer in Korea, in: Legal Rules of Technology transfer in Asia, 265

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Kluwer International Law, London (2002.5). pp. 139-154 Korea, in: Intellectual Property Law in Asia, Kluwer International Law, London (2003.2), pp. 219-244. Plant Variety Protection; Protection Against Unfair Competition; Licensing and Transfer of Technology, in: Intellectual Property Law in Korea, Kluwer International Law, London (2003.9), pp. 57-60; 151-176; 177-183. Exhaution and Parallel Imports in Korea, in: Parallel Imports in Asia, Kluwer International Law, London (2004.2). pp. 73-83 논문 Rechtsgrundlage des Schutzes vor unlauteren Wettbewerb in Korea, GRUR Int. 1997, S. 237-249 Protection Against Unfair Competition in Korea, 28 IIC 361-390(1997.4) 식물관련발명의보호가능성에관한연구, 산업재산권 제8 호 ( 한국산업재산권법학회, 1999.4), 125-151면. 상표권침해로인한손해배상, 창작과권리 제15호 (1999.6), 78-103면 The Protection of Trade Secrets in Korea, 30 IIC 403-425 (1999.4) 직무발명제도와종업원과사용자간의법률문제, 지적소유권법연구 제4 집 ( 한국지적소유권학회, 2000.6) 373-397면. 지리적표시의국제적보호, 창작과권리 제22호 ( 세창출판사, 2001.03), 76-102면. 암호화기술의특허법에의한보호, 정보화정책 제 8권 4호 ( 한국전산원, 2001.12) 68-87면. Markenverletzung und Schadensersatz im koreanischen Recht, GRUR Int. 2004, S. 932-936 의료방법과특허, 비교사법 제11권 4호 ( 하 ) ( 한국비교사법학회, 2004,12) 393-417면. 외다수의논문발표 266

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Curriculum Vitae Name : Byungil KIM Professor of Law Inha University, College of Law, #253, Yonghyun-dong, Nam-gu, Inceon, 402-751, Korea Phone : 82-32-8607933 Fax : 82-32-8607914 Email : paulkim@inha.ac.kr/kimbyungil66@yahoo.com Details of Education Ph.D., Munich University (Law), 1998 Dissertation : A Study of Protection of Trade Secrets in Korea and German [Ge]. L.L.M., Yonsei University (Law), 1992 D.B.A, Yonsei University(Business Administration), 1990. Positions Held Associate Professor of Law Publications (Published in English) The Protection of Well-Known Marks in Korea, in: The Max Planck Institute s Well-known Marks in Asia, (ed. Heath), Kluwer International Law, London (2000.2), Technology Transfer in Korea, in: Legal Rules of Technology transfer inasia, (ed. Heath), Kluwer International Law, London (2002.5). pp. 139-154 Korea, in: Intellectual Property Law in Asia, (ed. Heath), Kluwer International Law,(2003.2), pp. 219-244. Plant Variety Protection; Protection Against Unfair Competition; Licensing and 267

EU 에서의농산품및식료품의상표및지리적표시의보호 - WTO 분쟁사례를중심으로 Transfer of Technology, in: Intellectual Property Law in Korea, (ed. Heath), Kluwer Law, London (2003.9), pp. 57-60; 151-176; 177-183. Exhaution and Parallel Imports in Korea, in: Parallel Imports in Asia, (ed. Heath), Kluwer International Law, London (2004.2). pp. 73-83 Protection Against Unfair Competition in Korea, 28 IIC pp. 361-390 (1997. 4) The Protection for Trade Secret in Korea, 30 IIC pp. 403-425 (1999. 4). Professional Experience Associate Professor, Division of Intellectual Property, College of Law, Inha University, September 1999-present Research Fellow, Institute of Max Planck Institute for Intellectual Property, May 1995-January 1999 Visiting Scholar, Institute of Max Planck Institute for Intellectual Property, July 2004-August 2004 Visiting Professor, Law Center of UH, February 2007-August 2007 Academic Visitor, St Peter's College University of Oxford 268

디자인보호법의발전을위한제언 * A Proposal for the Revision of Design Protection Act 이상정 **1) 목차 Ⅰ. 서설 1. 디자인보호법제의현황 2. 디자인보호법의문제점 3. 등록디자인권의효력 4. 잘못된등록의제거 = 등록의무효화 5. 선등록제도의채택시디자인보호법령에 반영되어야할내용 Ⅱ. 디자인보호법의발전방향 1. 등록제도 2. 심사제도 6. 그밖의검토사항 Ⅲ. 맺음말 * 이글은산업재산권제 21 호 (2006.12) 를통해이미발표된졸고 ( 디자인보호법의발전방향 ) 에 2006 년 일본의장법의개정내용을참작하여가필한것이다. ** 경희대학교법과대학교수

디자인보호법의발전을위한제언 Ⅰ. 서설 1. 디자인보호법제의현황본고는형식적의의의 디자인보호법 의발전방향에관한것이다. 현재우리나라에서디자인 1) 보호와관련된법률은디자인보호법외에도저작권법 2) 이나부정경쟁방지법 3) 이있다. 그러나디자인보호의기본법은종래의장법 ( 意匠法 ) 4) 이라부르던디자인보호법이다. 그러므로디자인보호법의기본구조는디자인보호에있어매우중요하다고할수있다. 우리나라디자인보호법은구한말인 1908년 8월 12일공포되고, 동년 8월 16일에시행된대한제국의장령 ( 칙령제 197호 ) 을효시로한다. 5) 동령에의해依用되던일본법제는 1910년 8월 29일한일합방과함께칙령제335호에의하여그대로시행되게되고, 제2차세계대전후미군정법령에의하여우리정부가산업재산권업무를이관받게된 1946년 1월 22일까지지속되었다. 1) 오늘날디자인은 기능과부합되는형태를창출하는조형활동 으로정의되고있다 ( 정경원, 디자인이경쟁력이다, 웅진출판, 1994, 18 면참조 ). 그러므로현대디자인은이미만들어진물품의외장을아름답게꾸미는것에한정되는것이아니라물품그자체의창출행위라고할것이며, 미적계기와기술적계기를통합하는개념이다. 이러한종합화가오늘날디자인의특징으로되어있다. 그러나디자인을보호하겠다고제정된모든법률이디자인의개념정의를이렇게하고있는것은아니다. 예컨대디자인보호법제 2 조는 디자인 이라함은물품 [ 물품의부분 ( 제 12 조를제외한다 ) 및글자체를포함한다. 이하같다 ] 의형상 모양 색채또는이들을결합한것으로서시각을통하여미감을일으키게하는것을말한다 고규정한다. 그러므로디자인보호법은미적 기능적가치중미적가치를보호하는것이디자인보호법이며, 기능적가치는미적가치의보호를통해간접적으로보호될뿐이며, 기능적가치그자체를보호받기위해서는특허법이나실용신안법에의할수밖에는없다. 2) 저작권법제 2 조 11 의 2 호는응용미술저작물이라는제하에서응용미술저작물이란 물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물로서그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것을말하며, 디자인등을포함한다 고규정한다. 그러므로저작권법이산업디자인을보호하나도하나미술저작물로서그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것이어야한다 ( 저작권법에의한디자인보호를긍정한 히딩크넥타이 사건 ( 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003 도 7572 판결 ) 참조 ). 3) 부정경쟁방지법제 2 조 1 항자호는 상품의형태 ( 형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을말하며, 시제품또는상품소개서상의형태를포함한다 ) 를보호하며, 부정경쟁방지법상상품의형태는디자인보호법상의디자인보다는넓은개념으로되어있다. 4) 의장이란일본명치초기에영미의 design 을번역한말로서, 디자인으로부터유래한말이다. 우리는 2004 년 12 월 31 일 ( 법률제 7289 호 ) 법률을개정하여 2005 년 7 월 1 일부터그용어를의장에서디자인으로변경하였다. 5) 상세한것은, 한국특허제도사편찬위원회, 한국특허제도사 ( 특허청, 1988) 참조. 271

디자인보호법의발전을위한제언 8.15 해방후인 1946.1.22. 미군정법령제44호의공포에의해특허원이창설되었고, 동년 10월 5일미군정법령제91호에의해제12장제265조로구성된특허법이제정 공포되어 10월 15일부터발효되었다. 6) 동법에는발명특허, 실용특허, 미장특허 7) 등을단일법에규정하였다. 이법은 1961년군사혁명정부에의해새로운법-의장법 ( 법률제 951호 )-이제정될때까지 15년간이나유효한법률로시행되었다. 1961년 12월 31일제정된의장법은본문 37조와부칙 4조로이루어진비교적간단한법이었다. 이법은 2004년디자인보호법으로개명되기까지 18차례의개정을거쳤다. 의장법이라는명칭으로있는동안특기할만한것은 1997년 8 월 22일의법개정이다. 이개정을통하여 1998년 3 월 1일부터는 디자인심사등록제도 와 디자인무심사등록제도 로 2 분하여운영되고있다. 8) 한편 2004년개정법 9) 은지금까지 80여년동안사용하던의장이라는용어를디자인이라는용어로변경하였고, 디자인보호법제에서미아로떠돌던글자체디자인을보호하기시작하였다. 6) 당시특허원에서는특허 실용신안 의장 상표 저작권에관한모든업무를관장하였다. 위군정법령은우리실정에맞지아니한선발명주의를취하였고, 물질특허, 식물특허도보호하는등, 미국식제도를많이도입하였다. 7) 1946 년특허법제 21 조는 물품의형상, 모양, 색채혹은기결합에관하여신규하고장식적인산업적미장을고안한자는기미장에대하여미장특허를수득할수있음 이라고규정하였다. 당시특허법제정에참가한분들은일제하의 의장 이라는용어를의식적으로피하여 미장 ( 美匠 ) 이란용어로사용하였다고한다 ( 남계영, 한국특허제도와그역사, 특허와상표, 200 호 ). 8) 디자인심사등록이라함은디자인등록출원이디자인등록요건의전부를갖추고있는지를심사하여행하는디자인등록을말한다. 디자인무심사등록이라함은디자인등록출원이디자인등록출원에필요한방식을갖추고있는지와당해디자인이공공의질서나선량한풍속을문란하게할염려가있는지등디자인등록요건의일부사항만을심사하여행하는디자인등록을말한다. 어떠한디자인이 디자인심사등록 의대상이냐혹은 디자인무심사등록 의대상이냐는통산산업부령으로정한다. 현재는다음과같이되어있다. 심사디자인 무심사디자인이외의디자인 무심사디자인디자인보호법시행규칙별표 1에규정된물품구분상 B1( 의복 ), C1 ( 침구, 커튼등 ), F3( 사무용지제품등 ), F4( 포장지, 포장용기등 ), M1( 직물지, 벽지, 합성수지등 ) 에대한디자인 9) 2004 년 12 월 31 일법률제 7289 호. 272

디자인보호법의발전을위한제언 2. 디자인보호법의문제점우리디자인보호법은종래물품과엄격히결부된디자인을보호대상으로하면서출원주의, 심사주의, 등록주의를기조로하여왔다. 그러나정보사회, 디지털사회를맞이하여보호대상의확대를꾀하여왔고, 심사의적체와디자인의라이프사이클을감안하여 1998년부터일부무심사등록제도를도입하여 2원적인제도로운영되고있다. 본고는디자인보호제도의가장기본이되는디자인보호법의발전방향을먼저 1 권리발생에등록을필요로할것인지, 2 등록을필요로한다면그등록을위해출원된디자인을심사할것인지, 3 그리고등록의효과를어떻게할것인지, 4 또등록에잘못이있다면이를어떻게제거할것인지하는네가지관점에서검토한후, 보호의대상인디자인과복수출원제도및저작권과의조정등에대해언급하기로한다. Ⅱ. 디자인보호법의발전방향 1. 등록제도 1) 등록제도의의미와필요성등록이란특허청디자인등록부에법이정한일정한사항을기재하는것또는기재그자체를말한다. 부동산등기제도와유사하다고할것이다. 원래등기나등록과같은제도는권리의존재를외부에알리는공시적기능을수행한다. 그러므로디자인권을遮斷效있는獨占權으로구성하는경우는반드시공시제도가필요하다. 그러나저작권과같이模倣禁止權에그치는한권리공시의필요는그만큼크지는않다. 왜냐하면遮斷效가있다면모르되그렇지않는한모르고동일한디자인을창작하더라도권리침해는아니기때문이다. 그렇기는하나模倣禁止權으로구성하더라도등록과같은공시제도는일정한효용이있다. 무엇보다도당해디자인에관한권리자가누구인지, 언제부터권리 273

디자인보호법의발전을위한제언 가발생했는지, 이미존속기간이소멸한것은아닌지하는정보를제공함으로써당해디자인을이용하려는자가손쉽게알수있도록하는효용이있다. 10) 또권리의범위를분명하게하고, 분쟁시입증의수단으로이용할수있으며, 권리의변동관계를공시함으로써제3자가불측의손해를받지않도록할수있다. 11) 창작으로부터권리가발생하는著作權法에도일정한경우에등록제도를두고있음은이러한효용이있기때문이다. 무엇보다도디자인情報의集中化는국가전체로서커다란재산이된다. 결국디자인권을차단효있는독점권으로구성하든아니면모방금지권으로구성하든등록제도는필요하다. 2) 무등록디자인제도의인정여부최근디자인보호제도에등록디자인제도와무등록디자인제도를병존시키는입법이나타나고있다. 디자인과관련해서최근제정된 EU 규정 12) 이그것이다. 이러한보호방법 13) 의특징은사용이나공표로부터권리가발생하되그존속기간은단기이며 ( 무등록디자인권 ), 보다장기의보호를필요로하는경우에는등록을하여야한다 ( 등록디자인권 ). 등록출원전의사용이라도新規性상실의사유로되지아니한다. 또등록출원을한경우에도실체요건에대한심사는하지아니하고형식요건에대해서만심사한다. 단기의보호기간동안에는模倣禁止權으로보호하되, 등록을하면遮斷效있는獨占權을인정하는경우 (EU의登錄디자인權의경우 ) 와그대로模倣禁止權으로일관하는경우 ( 미국, 일본, 우리나라의반도체칩법 ) 가있다. 이러한방법중예컨대 EU의디자인규정과같이하나의법에서단기와장기의보호방법을규정하는것을單線構造, 영국著作權 意匠權 特許權法 (the Copyright, Design and Patent Act 1988 14) ; 이하 CDPA라한다 ) 과같이디 10) 따라서당해디자인을이용하려는자는당해등록부에기재된권리자로부터이용허락을받으면되므로권리자탐색에드는시간과비용이절감된다. 11) 이러한이유에서호주논의보고서 (Discussion Paper 58 on Designs, 1994) 나최종보고서 (Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 1995) 는등록제도의존치와필요성을역설하고있다 ( 동리포트 149-150 면 ). 12) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs. 13) 특허권이나저작권이외의제 3 의보호방법이며, 통상 디자인어프로치 라고부른다. 14) 1989 년 8 월 1 일부터시행되었다. 274

디자인보호법의발전을위한제언 자인權과登錄디자인權, 저작권을병존시키고, 디자인의특성에따라특정한권리만을인정하거나혹은창작자의선택에일임하는보호방법을複線構造라고한다. 디자인은모방되기쉽고등록을통한권리발생에는시간이걸리므로등록전이라도일정한요건하에제한적인권리보호를한후등록을통해완전한권리를부여하는제도가점차확산되고있다. 그리하여일본이나우리나라에서는부정경쟁방지법을통하여무등록의디자인을 3년간보호한다. 15) 문제는디자인보호법내에등록디자인권과무등록디자인권을병존시킬지여부이다. (1) EU 디자인규정 (Regulation) EU의규정은하나의법에서등록디자인권및무등록디자인권을모두규정하고있다. EU 규정에서 2단계보호를채택한이유에대해기초연구자의한사람인 Kur 박사 16) 가설명한내용은다음과같다. 17) 이초안을기초함에있어서는디자인분야의다양한요구에대응하였다. 예컨대상품수명이짧은직물디자인분야에서는즉시또간단히권리가발생하고경쟁자에의한그디자인의모방으로부터 1 내지 2 시즌 (season) 의보호가필요하다. 또일정한경우에는등록제도가가지는공시작용과결합하여, 보다장기간존속하되저렴한비용으로취득할수있는, 또단순한복제로부터의보호에그치는것이아니라마케팅상유사하다고보여지는形態形成으로부터도보호를받을수있는제도도필요하다. 더나아가서가구와같은미술적으로고도의제품형태이 15) 우리는 2004.1.20. [ 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ] 을개정하여제 2 조 1 항자호를신설하였다. 그내용은다음과같다. 타인이제작한상품의형태 ( 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택또는이들을결합한것을말하며, 시제품또는상품소개서상의형태를포함한다. 이하같다 ) 를모방한상품을양도ㆍ대여또는이를위한전시를하거나수입ㆍ수출하는행위. 다만, 다음어느하나에해당하는행위를제외한다. (1) 상품의시제품제작등상품의형태가갖추어진날부터 3 년이경과된상품의형태를모방한상품을양도ㆍ대여또는이를위한전시를하거나수입ㆍ수출하는행위 (2) 타인이제작한상품과동종의상품 ( 동종의상품이없는경우에는그상품과기능및효용이동일또는유사한상품을말한다 ) 이통상적으로갖는형태를모방한상품을양도ㆍ대여또는이를위한전시를하거나수입ㆍ수출하는행위 16) 현행 EU 규정은 1990 년의 MP( 막스프랑크연구소 ) 초안으로부터유래한다. MP 초안의기초자는 Beier 교수를비롯, Haertel 박사, Kur 박사, Levin 박사등 4 인이다. 17) GRUR Int. 1990 Heft 8, p. 560. 275

디자인보호법의발전을위한제언 거나그밖에특별한사정이있는경우에는보다광범위한혹은별개태양의보호를필요로하는경우도있다. MP초안은이러한가정과목표를적절히수행할수있는법기술적해결책을제시하고있다. 즉 2단계적디자인보호라는구성을채택하고있다. 제1단계의보호는무방식으로발생하며, 소위잠정적보호로서公表또는공연히실시한때로부터 2년간고의의동일한 (vorsätzlich und identisch) 모조로부터보호된다. 제2단계의보호는당해디자인의공표또는공연실시후 1년이내의출원에의하여발생하며, 5년마다의更新을통해최장 25년간존속된다. 후자의경우는소위차단효 (Sperrwirkung) 를가진다. 이러한취지에서 EU 규정은무등록보호제도와등록보호제도를모두가지고있으며, 두제도모두당해디자인의신규성과독특성을요구한다. 디자이너에의한공개는 12개월이내이기만하면등록에있어서신규성을상실시키지않는다. 그러므로시장테스트가가능하다. 다만제3자에의한비남용적공개 (non-abusive disclosure) 는 18) 신규성을상실시킨다. 그러므로 12개월의범위내라고하더라도등록신청을미루는것은현명한일이아니다. 한편무등록제도는권리자를제3자의무단복제로부터만보호하는데대해등록디자인은배타적권리를가진다. 그러나두제도디자인의보호범위는동일하다. 즉두제도모두권리범위가전체적인상이다르지아니한모든디자인 (any design which doesn t produce--a different overall impression) 에미친다. (2) 무등록디자인보호제도도입의당부하나의디자인보호법에등록제도와무등록제도를병존시키는것, 좀더간단히말하면디자인보호법에무등록디자인보호제도를도입하는것이타당하냐하는것이다. 이점에관하여호주보고서는무등록디자인제도의장단점에대해서다음과같이분석하고있다. 19) 우선장점으로서값싸고손쉽게접근가능하며, 등록제도에비해분쟁의소지가적고, 경쟁에대한충격내지는영향이크지않고, 유연한제도를통해디자인 18) 디자이너나그승계인에대한남용적결과로서공개된경우는신규성에영향을미치지아니한다는제 7 조제 3 항의반대해석이다. 19) Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 1995, 50 면이하참조. 276

디자인보호법의발전을위한제언 의개발경향과조화될수있으며, 저작권제도와양립가능하다. 또기능적인부분이나그밖의창작적부분-촉감, 중량등등-도보호범위로포섭할수있고기존의지적재산권제도사이의공백 (gap) 을메울수있다. 그러나치명적인단점은바로불확실성이다. 판매자는제조자가남의디자인을베꼈는지알수없고제조자도보호기간이끝났는지알수없는경우가많다. 만약 EU 식으로동일유사디자인에까지보호범위를확대하면이점 ( 특히유사범위 ) 에대해서도불분명하다. 그런만큼권리자가자신의권리를실현하는데도장애로된다. 또무등록디자인제도는모방금지권으로될수밖에없고, 그러한모방여부를권리자가입증하여야한다. 만약 EU 식으로신규성과독특성을보호요건으로하면권리자나경쟁자는이러한요건에해당하는지를스스로판단하여야한다. 이러한불확실성이야말로법제도에치명적결함을갖게한다. 20) 특히현재와같이부정경쟁방지법에의한보호가제한적이나마가능하고저작권제도가보조적으로존재하는한무등록보호제도를디자인보호법에별도로도입할필요는없다고본다. 즉단선구조로변경할필요는없다고본다. 현재 EU를제외하고는개별국가에서하나의법률내에등록디자인제도와무등록디자인제도를도입한나라는없는것같다. 이하에서는등록디자인보호제도만을전제로이러한등록을위하여출원된디자인을심사해야할것인지여부, 또등록된디자인에어떠한효과를주어야할지를검토하기로한다. 2. 심사제도 1) 심사주의와무심사주의의의의및제도적취지 심사주의란디자인으로보호받기위하여국가 ( 특허청 ) 에출원을하고등록을받 는데필요한실체적 21), 형식적요건의구비여부를당해행정관청에서심사한후 권리부여여부를결정하는방법을심사주의라고한다. 이에비해아무런심사를 20) 또 EU 제도의문제점에대해서는, 森本敬司, EU 意匠規則と日本意匠法との法制度の乖離と 兩法の調和の可能性, 意匠法及び周邊法の現代的課題 ( 牛木理一先生古稀記念 ), 발명협회, 380 면이하참조. 21) 실체적요건에관한심사란출원된디자인이등록을통해보호할가치가있는것인지에대한심사를말하며, EU 는신규성및독자성 (individual character) 심사, 호주는신규성및독특성 (distinctiveness) 심사. 우리나일본은신규성및창작비용이성심사를말한다. 277

디자인보호법의발전을위한제언 하지아니하거나형식적요건만을심사하고등록하고등록의유 무효는등록후분쟁발생시심사하는방법을무심사주의라고한다. 22) 이러한전통적인분류의중간에변형된심사주의라고할수있는선등록주의가있다. 즉권리발생은실체적요건을심사함이없이등록을통해발생하나권리행사는실체적요건에관한심사를마친후행하도록하는방식이다. 개정전우리의실용신안법이이에해당한다. 심사주의를채택하는경우에는국가의심사를거쳐권리를부여하므로디자인등록후권리의안정성및신뢰도가높으나출원후권리화가지연되는폐단이있다. 특히유행성이강한디자인의경우에권리취득의지연은전혀당해디자인을보호하지않는것과같다. 이에반해무심사주의는출원후신속히권리취득을할수있으나취득된권리의안정성과신뢰도가떨어질수밖에없다. 따라서무심사주의를취하면서그권리의내용을실체심사를거친후에부여하는것과같은내용즉독점권을부여하면부실권리로인한폐해가증폭된다. 따라서이에대한보완조치가필요하다. 결국심사주의는형식적요건, 실체적요건등등록에필요한모든요건을심사함으로써디자인권에대한일반국민의신뢰와권리의안정성을확보하여부실권리로부터오는폐해를줄이겠다는데그제도적취지가있다면무심사주의는심사절차의간소화로심사인력및경비절약하고심사처리기간의단축을통해권리설정을신속히하자는데그제도적취지가있다고할것이다. 2) 입법례 (1) 우리나라 1997년의장법에서는유행성이강한일부품목의디자인에대하여디자인무심사등록제도를도입하여 ( 동법제2조 5항, 제9조 ), 타품목에대한심사처리를촉진하는한편, life-cycle이짧은품목에대한출원인의조기권리화요구를수용하기에이르렀다. 이렇듯 1997년개정되어 1998년 3월부터시행하고있는디자인무심사제도는전체디자인출원의약 20% 를점하는새로운제도로서자리잡고 22) 그러므로종래형식요건 실체요건심사 등록 ( 무효심판등을통해 ) 등록의유무효심사 ( 이것은주로실체요건의재심사가될것이다 ) 의과정을거치는데무심사주의하에서는최초의실체요건심사가생략된다. 278

디자인보호법의발전을위한제언 있다. 23) 현재의무심사제도에대해서일부관련분야에서는무심사주의도입에따른심사처리기간의단축등긍정적효과에불구하고 i) 부실권리의발생으로분쟁의증가, ii) 안정적권리행사가불가능하여사업화곤란, iii) 창작보다는모방을조장하는결과를초래, iv) 실질적인권리보호가되지않아출원기피현상을초래등을이유로무심사제도의폐지를주장하는가하면, 다른한편에서는 i) 디자인의조기권리화로창작의욕이고취되고 ii) 디자인출원에대한거절은대부분도면거절이고참증에의한거절은극소수에불과하다는이유로무심사대상물품의확대내지전면적무심사제도의도입을주장하고있다. 24) (2) EU 최근성립된 EU 규정 25) 도많은산업계의요망과시간과비용이많이드는심사주의대신형식적요건만심사하고일단등록한후, 실체적요건은무효심판이나반소를통해서심사하는무심사주의로바뀌었다. 한편 EU 지침 26) 을통해 EU 각국의디자인보호법이어느정도조화되었다고하나영국은등록디자인인경우의연심사주의를택하고있고, 그밖에독일, 프랑스, 스페인, 스웨덴등은무심사주의를채택하고있다. (3) 호주호주역시 2003년새로운디자인법 (Design Act 2003) 에서는등록전에형식적요건만을심사한다. 즉무심사주의이다. 그러나권리행사를위해서는실체심사를마쳐야한다. (4) 미국및일본 전면적심사주의를채택한다. 23) 신재호, 디자인보호방법에관한연구 - 의장무심사제도를중심으로 -, 지적재산권법의제문제 ( 매산송영식선생화갑기념논문집 ), 2004, 362 면. 24) 위논문, 393 면. 25) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs. 26) Directive 98/71 of the European Parliament and of the Council of October 13, 1998 on the legal protection of designs. 279

디자인보호법의발전을위한제언 3) 입법방향 권리발생을위한등록에있어서는실체적심사를없애는것이바람직하다. 그이유는다음과같다. (1) 국제적및국내적입법동향앞의입법례에서본바와같이무심사주의가세계적인추세이다. 또우리특허법의경우에도심사주의에서오는폐단을완화하기위하여출원공개제도와심사청구제도를도입하고있다. 27) 현재우리나라에서심사청구없이모든출원을심사하는제도는디자인 28) 과상표뿐이다. 그런데상표의경우에도최근의경향은形式的要件이나絶對的拒絶事由의유무에대해서만직권으로심사한다. 상대적거절사유에대해서는직권으로심사 거절되지아니한다. 즉선행권리자등의이의신청을기다려심사 거절사정을하게된다. 29) 결국모든출원산업재산에대해가감없이실체적요건을심사하는제도는서서히과거의유물로되어가고있다. (2) 비용절감실체적요건을심사하기위해서는방대한양의자료를확보해야할뿐만아니라많은심사요원을필요로한다. ( 절대적 ) 신규성과창작비용이성 ( 특이성 / 독자성 ) 의두단계요건을모두충족하였는지여부를심사하는데는많은시간이필요할뿐만아니라심사한다하더라도실제로완전한검색과판단을통해요건의충족여부를심사하는것은거의불가능에가깝다. 30) 그러나형식적요건만을심사하고실체적요건은청구가있거나문제가되었을경우에만심사한다면많은시간과비용이절감될것임은분명하다. 27) 송영식외, 지적소유권법 ( 상 ), 581 면. 28) 디자인심사등록출원 의경우. 29) EU 상표규정제 41 조참조. 30) 일본의예이기는하나 [ 거절이유로서인용제시된선행기술의 80% 는일본의특실공보에기재된것이며, 외국공보까지추가하면실로 90% 를넘는다. 그런데의장의경우거절이유로서인용되는선행의장으로공보게재의것은겨우 17% 이다. 그외의 35% 는디자인보호법 9 조, 先願의규정에의해거절되며, 30% 가일반간행물기재디자인과유사하다고하여거절사정이되어진다. 여기서알수있는바와같이 17% 이외에는대부분이공개되어있지아니한선원디자인을인용하거나혹은일반적으로접근하기가용이하지아니한일반간행물기재디자인이선행문헌으로되어있다고하는것은, 사실상유효한사전조사가될수없다고말할수있으며이점이특허실용신안과달리커다란장애로되어있다 ]( 日本工業所有權法學會, 意匠制度の現狀と課題 - 日本工業所有權學會年報 12 호, 96-97 면 ( 齊藤瞭二報告부분 )). 280

디자인보호법의발전을위한제언 (3) 수요자의요청특허청에서실시한무심사등록제도운영에관한설문조사결과현행유지를원하는참여자는 32.3%, 대상확대또는전면무심사도입을원하는참여자는 46.2%, 대상축소또는무심사제도폐지를원하는참여자는 21.5% 로조사되었다. 31) 이것은다수의수요자가무심사등록제도의유지내지는확대를요청하고있음을나타낸다. (4) 보완책무심사주의의최대의단점은부실권리의발생이다. 이를방지하기위해서는방식심사만은하는것이좋다. 이를통해즉, 출원적격심사는수행하므로아주부실한권리가존재하는것은막을수있다. 그밖에무심사로부터오는문제점제거는항목을달리하여살펴보기로한다. 4) 무심사주의전면채택시예견되는효과, 문제점및보완책우리나라가무심사주의를전면적으로채택하는경우많은인적 물적경비의절감을가져올것임에는틀림없다. 그러나무심사주의는부실권리의양산이라는문제를필연적으로수반한다. 이문제에대한해결없이무심사주의의전면채택은커다란부작용을수반하리라고본다. 특히현재와같이차단효있는독점권을인정할경우에는더욱그러하다. 등록디자인권의효력은항목을달리하여살펴보기로하고여기서는부작용을제거하는기본적방안에대해서살펴보기로한다. 사실이에대한해답은 2002년 7월 15부터 8월 15일까지특허청에서조사한 32) 현재의무심사제도운영상의보완사항에서이미밝혀진바와같다. 다음표는그결과이다. 31) 특허청, 의장무심사등록제도, 제 2 차한 일의장심사관회의자료, 2002. 10. 24~10. 25, 5 면. 32) 2002 년 7 월 15 부터 8 월 15 일까지 2001 년 10 건이상디자인출원을한 420 개소의기업및한국디자인진흥원에등록되어있는디자인전문회사 700 개소그리고변리사 740 명과디자인심사관 행정분야심판관 30 명총 1,890 명을상대로특허청이실시한디자인무심사제도운영에대한설문조사결과이다. 281

디자인보호법의발전을위한제언 무심사등록의장권에대하여는권리행사시에실용신안의기술평가제도와같은보완장치를마련무심사등록대상물품의경우에도, 안정적인권리행사를위하여권리자의선택으로심사를받을수있도록함동일또는유사한의장에대하여중복하여권리설정하는것을방지하기위하여무심사출원에다하여도최소한선출원주의의규정은적용무심사출원에대하여도심사자료에대한써치없이적용가능한용이창작규정은적용하여무심사등록제도의취지는살리면서부실권리의발생을예방 17 6 12 3 12 2 72 즉 무심사등록의장권에대하여는권리행사시에실용신안의기술평가제도와같은보완장치를마련 하자는응답이가장많다. 33) 실로이것은최근의호주디자인법의개정방향과궤를같이한다. 호주의경우에는디자인권자는오직심사증 (certificate of examination) 이나온경우에만자신의등록디자인을보호하기위한소송을제기할수있다. 34) 심사를통해당해디자인이등록요건을충족하였음이판명된경우는특허청장은심사증을발급한다. 그경우에당해디자인은등록을유지하게된다. 반대로요건을충족하지못한경우에는당해디자인은무효로되고등록은말소된다. 제3자도심사청구를할수있다. 결국형식적심사만을통하여등록된디자인은심사, 이의신청, 무효심판등을통해검증받게된다. 또개정전우리실용신안제도와같은선등록제도의문제점인실체요건에관한심사를받기전에는전혀권리행사를할수없다는문제점은부정경쟁방지법에서완전복제를금지하므로그법을통해좁은범위이기는하나 33) 기존저서에서도입법론으로이러한주장이제기된바있다 ( 송영식외, 앞의책, 860 면주 736 참조 ). 34) 호주디자인법제 73 조는다음과같다. (1) 등록디자인권자는타인이자신의권리를침해하였음을주장하면서법원에소송을제기할수있다. (2) 침해소송은법정된법원기타절차와관련하여관할권을가진법원에제기할수있다. (3) 그러나침해소송은 제 5 절의심사를받고, 그리고 심사증이발급되기전에는제기할수없다. (4) 제 55 조의효력에근거하여제 21 조의디자인등록출원을한자는제 21 조의출원이후에일어난침해에관해서만침해소송을제기할수있다. 282

디자인보호법의발전을위한제언 보호받을수있다. 또일정범위의디자인은저작권법의보호를받을수있으므 로권리의보호의공백은거의생기지않으리라고본다. 3. 등록디자인권의효력 1) 서설등록디자인권의효력을어떻게할것인가는커다란문제이다. 하나는저작권과같이模倣禁止權으로구성하는것이고또하나는특허권과같이차단효있는독점권으로구성하는것이다. 2) 모방금지권으로구성하는경우등록디자인권을저작권과같이모방금지권으로구성하는것이다. 이경우독자적창작에대해서는아무리외관이비슷하더라도등록디자인권이미치지아니한다. 그러므로저작권의경우에는권리자가타인이자신의디자인을도용하였다는것을입증하여야한다. 즉주관적요건을입증하여야한다. 그러나이렇게구성하여서는등록제도의의미가없으므로모방금지권으로구성한다고하더라도등록에紛爭發生時惡意推定의效果를부여하는것이과거프랑스디자인보호법의법리이었다. 3) 차단효있는독점권으로구성하는경우 EU의登錄디자인權은 권리의범위를복제에대한보호로제한할실질적이유가없는것같이생각된다 는이유를들어실제로는복제로인한분쟁이대부분이라는점을인정하면서도복제에관한입증의부담을권리자에게과하지않는독점권의시스템을채택했다. 35) 遮斷效를수반하는독점권으로할경우보호의기간동안은권리자만이당해디자인을獨占할수있고독자적창작이라는항변도허용되지아니한다. 그만큼안정적이라고할것이다. 35) 이러한특허권과같은권리부여는 [EUROBIT] 의지지를얻었으나섬유업계로부터는강력한반대를받았다 (Mario Franzosi 편, European Design Protection, Kluwer Law International, 1996, 128-130 면참조 ). 283

디자인보호법의발전을위한제언 또호주의경우에도모방금지권으로바꾸는것이바람직하다는적지않은견해 36) 가있었으나이론적, 경제적, 실무적측면등에서볼때현행독점권을모방금지권으로바꾸어야할뚜렷한이유가없다는이유로그대로독점권체제를유지하고있다. 4) 소결등록디자인을차단효있는독점권으로보호할것인지또는모방으로부터만보호할것인지는대단히어려운문제이다. 디자인의경우는기술과달리모방으로부터만보호하면충분할것같지만 37) 현재의추세는상당히유동적이다. 그사이쭉특허권적으로디자인을보호하고있던미국이극히일부분야 ( 선박디자인 ) 이기는하나저작권적으로보호하는가하면지금까지저작권적으로운영해왔던독일과프랑스 38) 의등록디자인보호법이특허권적으로변경하여등록디자인에독점권을부여하고있다. 한편호주의경우는기존의독점권체계를모방금지권으로바꿀적극적인이유를발견할수없다는이유로그대로독점권체계를유지하고있다. 우리의경우에저작권법에서일부디자인만을보호하고 39) 나머지는등록디자인보호법에맡기고있는현실에서그나머지를저작권법과같이보호한다는것은이상스러울뿐만아니라모방금지권으로하는경우와독점권으로하는경우 36) 당시의독점권체제와병존하여, 혹은독점권체제를대체하여모방금지권으로바꾸는것이바람직하다는견해가있었다. 자세한것은 Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 1995, 48 면이하참조. 37) 遮斷效를수반하는獨占權으로할경우보호의기간동안은권리자만이당해디자인을獨占할수있고독자적창작이라는항변도허용되지아니한다. 그런만큼권리자이외의제 3 자의자유로운창작을저해할우려가있다. 이러한자유의제한은합리적인이유가있어야한다. 발명의경우라면공개의대가로서 - 발명의내용이비밀에싸이고언젠가사라지는것을방지하기위하여 - 이러한강력한반대급부를국가가발명자에게부여할수도있고, 또상표와같이동일 유사상표의허용은소비자를오인에빠뜨릴우려가있으므로獨占權을권리자에게부여하는것도나름대로의합리성을가지고있으나디자인의경우에는이를합리화시킬만한이유를발견하기힘들다. 독점권에기초한디자인보호제도는경쟁디자인개발에대한투자를방해한다는견해도있다 ( 위 Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 49 면참조 ). 38) 저작권과산업디자인권의완전한중복보호를인정해왔던프랑스의경우는앞으로도그태도를유지하리라고본다. 39) 대체로 3 차원적입체디자인을제외한 2 차원적평면디자인이이에속할것이다. 284

디자인보호법의발전을위한제언 의차이는우연의일치, 즉모방없이독자적으로창작한것이우연히동일 유사한경우에문제가되는데신규성있고창작비용이성있는디자인으로우연의일치가있는경우란거의생각하기힘들기때문에현실적으로는동일 유사뿐만아니라모방여부를다시검토하는모방금지권체제보다는독점권체제가운영이용이하다고할것이다. 또산업경쟁을촉진하기위해서도, 그리고안정적인권리부여로투자를촉진하기위해서도독점권체제가보다우수하다고할것이다. 아울러권리발생을등록에의존하는등록디자인권의경우는등록제도의효용을최대한발휘하기위해서라도차단효있는독점권을인정하는것이바람직하다고본다. 4. 잘못된등록의제거 = 등록의무효화등록에절대적독점권을부여하고인간이하는심사에한계가있는한등록을제거할수있는제도가필요함은물론이다. 현재우리법은무효심판제도를통해서만가능하도록하고있다. 즉유효성을간주하여무효심판을통해서무효로되지않는한이를유효로취급하도록하고있는것이다. 따라서법원도이를전제로판단하여야한다. 그러나우리대법원도 특허의무효심결이확정되기이전이라하더라도특허침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지에대하여판단할수있고, 심리한결과특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 고판시하였고 40), 일본은 2004년산업재산권법 4법을개정 (2005년 4월 1일시행 ) 하여무효사유가있는권리에의한권리행사는허락하지아니한다는규정을신설 ( 특허법제104의 3 등 ) 하였다. 따라서현재디자인보호법에서인정되고있는것과마찬가지로무효심판제도는존치되어야할것이나차제에 EU 식으로침해소송법원에서도반소를통해무효선언을할수있도록하는것이바람직하다고본다. 40) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000 다 69194 판결. 285

디자인보호법의발전을위한제언 5. 선등록제도의채택시디자인보호법령에반영되어야할내용 이하에서는선등록제도의채택시디자인보호법령에반영되어야할내용에대 해살펴보기로한다. 1) 방식및형식적요건의심사에관한사항현재디자인보호법은무심사등록출원에있어심사등록출원과달리일정한사항에대해서는실체적심사를하지않고있다. 향후우리가선등록제도를도입하면신규성이나창작비용이성에대한심사없이방식이나절차적사항만을디자인등록출원시에심사한후등록을시켜주는것이바람직하다고본다. 2) 권리행사의제한실체적심사없이권리가발생하게되면부실권리를통해독점권을행사하는폐단이있게된다. 이를막기위해실체심사를마친후가아니면권리행사를하지못하도록하여야한다. 개정전실용신안법제44조는 실용신안권자또는전용실시권자는제25조제2항의규정에의한실용신안등록유지결정의등본을제시하여경고한후가아니면자기의실용신안권또는전용실시권의침해자등에대하여그권리를행사할수없다 고규정하고있었다. 따라서디자인보호법도이러한기본적인틀에따라 심사를마치고등록디자인의유지결정을받은후에만 권리행사를할수있도록해야할것이다. 다만개정전실용신안법에는기술평가를마쳐야할시한에대해서규정한바가없었다. 기술평가를거쳐야만권리행사를할수있는체제에서그시한이없다는것은하나의문제라고할것이다. 물론특허청은인적 물적시설이허용하는한성실히심사할것이므로현실적으로큰문제가없다고하더라도법제도로서는역시문제가있다고본다. 최근성립된호주디자인법은제65조제3항에서다음과같이규정하고있다. 심사는 규칙에서정한절차에따라진행되어야한다. ; 그리고 규칙에서정한기간내에끝마쳐야한다. 286

디자인보호법의발전을위한제언 이를받아규칙제5.04조는상당히복잡하게규정하고있으나기본은거절이유통지후 6월이내에마치도록규정하고있다. 우리도기본적으로이렇게하여야할것이나일정한기간이지나도록유지결정도취소이유의통지도없는경우의취급이다. 종래우리심사실무를보면대체로디자인심사는 1년이내에마치고있다. 41) 이것은형식심사까지포함된기간이므로실체심사만을하는경우에는 6월정도로하여도무리가없다고본다. 결국권리행사는실체심사를마치고유지결정을받은경우및심사청구후 6월이지난경우로서그사이취소이유의통지가없었던경우에는행사할수있도록하여야할것이다. 42) 또현재디자인보호법제30조 ( 특허법제61조준용 ) 와같이침해발생시심사청구디자인의우선심사제도를활용하여야할것이다. 문제는 6월이지나소를제기했는데그후취소이유의통지가있거나취소결정이된경우의취급이다. 취소이유의통지가있는최종결정이있을때까지소송을중지하여야할것이고, 취소결정이난경우는권리구제를받을자격이없는디자인소유자가소를제기한것으로그러한소는취하된것으로보아야하나일정한기간이내에취소결정에대한심판을청구한경우에는그심판이확정될때까지소송을중지하여야할것이다. 또유지결정이된경우에는상대방은무효심판또는반소로무효를청구할수있고, 무효심판이청구된경우에는소송을중지할수있도록하여야할것이다. 3) 심사청구제도의도입과그제한현재특허법은심사청구제도를두고있다. 이러한심사청구제도는모든디자인출원에대해서심사하지아니하고심사청구된디자인에대해서만실체심사를하는것이다. 이러한심사청구제도의배경에는모든등록디자인이동일하게심사할가치가있는것은아니라는인식이깔려있다. 즉등록디자인도특허의경우와마찬가지로출원중에는 1 출원당초에는신규의것이라고출원했으나그후실체 41) 1997 년도 ( 무심사제도이전 ) 에는심사처리기간이 9.6 개월이었으나, 2002 년 8.4 개월, 2003 년 7.3 개월로차츰줄어들고있다 ( 배상철 / 이상정, 한국의디자인보호법제발전방향연구, 72 면 ). 42) 실체심사를마친경우는완전한권리행사를, 심사청구를한경우에는가처분등긴급조치만을할수있도록하는것도생각해볼수있다. 287

디자인보호법의발전을위한제언 요건에문제가있다고생각되는것, 2 본래권리로될수없는것이라고생각했 지만타인이출원하여권리로하는경우에는무효심판등으로다투는것은귀찮으 므로오히려출원하는것, 3 잘팔리리라고예상하고출원했으나유행이지나 실시가치가없다고생각되는것등여러가지가있을수있다. 따라서모든출원 의실체심사를하는것은인적 물적시설의낭비이고따라서심사청구를기다려 심사하는것이심사적체를해소하여심사의신속화에도움을준다. 종래 (1998 년 개정법전의법하에서 ) 실용신안출원중에서약 60% 정도가심사청구를하였다 고하므로 43) 디자인보호법에서심사청구제도를도입하고현재의심사등록제도와 무심사등록제도를통합한다고하더라도특허청의심사부담은증가하지않으리라 고본다. 또심사청구는실용신안기술평가청구와마찬가지로등록후언제라도 할수있으나실용신안기술평가와같이무제한으로인정하는것은문제라고본 다. 기술의경우에신규성판단의자료는대부분이특허 실용신안공보이나디자 인의경우에公報는참증자료로서매우제한적인역할만을할뿐이다. 44) 출원 후곧심사에착수하는경우에도자료의방대성으로실체심사에어려움이있는데 출원후몇년이흐른후에당해디자인의신규성등을판단하는것은불가능에 가깝다. 결국심사청구를할수있는기한을제한하여야할것이다. 특허의경우 는출원일로부터 5 년, 실용신안의경우는 3 년이다. 문제는등록이되면권리가 발생하는것으로구성한법제에서이를어떻게법기술적으로수용할것인가이 다. 향후개정법은최대존속기간을 15 년으로하더라도현재의입법추세와마찬 가지로처음에는 5 년으로하고 45) 갱신을통해연장하도록하여야할것이다. 그 렇게한후심사청구가없었던디자인은갱신등록을하지못하도록함으로써사 실상심사청구를할수있는기한을제한할수있을것이다. 43) 현행제도인기술평가청구를보면기술평가청구율은 2001 년 35.7%, 2002 년 37.1%, 2003 년 34.8% 로선등록제도가시행된후실용신안출원의약 35% 가기술평가청구를하고있다고한다 ( 특허청, 특허및실용신안선등록제도개선 ( 간담회토의자료 ), 2004, 3 면참조 ). 44) 과거일본의예이기는하나 거절이유로서인용 제시된선행기술의 80% 는일본의특 실공보에기재된것이며, 외국공보까지추가하면실로 90% 를넘는다. 그런데디자인의경우거절이유로서인용되는선행디자인으로공보게재의것은겨우 17% 이다. ( 日本工業所有權法年報제 12 호, 96-97 면 ( 齊藤瞭二報告部分 )). 45) 부정경쟁방지법과조화를위해처음에는 3 년으로그리고다음에는 5 년, 최종적으로 7 년으로하는것도고려해볼수있다. 288

디자인보호법의발전을위한제언 4) 이의신청과이의신청의제한현재디자인무심사등록제도에는심사등록제도와달리이의신청제도를두고있다. 46) 현재디자인무심사등록건수대비이의신청건수는 1% 내외이며, 현행법상이의신청제도의역할은매우미미한것으로보인다. 다만전면선등록제도를도입하고현재와같은이의신청제도를유지하면이용건수는상당히증가할것이다. 문제는이러한이의신청제도운영이바람직하냐이다. 실용신안선등록제도에대한것이기는하나다음과같은비판과제안이있다. 47) 부실권리에대하여이의신청이나무효심판을통하여해결하도록심사를회피하는것은결국보다큰심사의부담으로돌아올수밖에없다. 3인의심사관합의체의심판에준하는엄격한절차는기술평가보다많은비용과시간을요구하며, 이는조속한권리화를도모하는개정취지와도반하게된다. 이러한문제를해결하기위해서는제3자도기술평가청구가가능하므로실체심사이전에행해지는이의신청제도는폐지하고정보제공과함께기술평가청구를하는것으로통합운영하는것이바람직할것이다. 적절한지적이며, 향후우리디자인보호법의방향이라고할것이다. 결국실체심사를거치지아니하여권리행사를하지못하는등록디자인에대한이의신청은현재와같이광범위하게인정할것은아니며, 일정범위로제한하고, 기본적으로제3자는등록후정보 ( 자료 ) 제공제도를이용하도록하여야할것이다. 이렇게제공된정보는당해디자인에관한포대에넣어져심사청구시활용하면될것이다. 그러면이의신청제도는어떻게활용될것인가. 이것은다음의경우에활용되고또한정하여야할것이다. 48) 46) 이의신청사유는후발적무효사유를제외하고무효사유와동일하다. 즉 1) 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항, 제 10 조및제 16 조제 1 항 제 2 항또는제 4 조의규정에의하여준용되는特許法제 25 조의규정에위반된경우 2) 제 3 조제 1 항본문의규정에의한디자인등록을받을수있는권리를가지지아니하거나동조동항단서의규정에의하여디자인등록을받을수없는경우 3) 조약에위반된경우 47) 신재호, 지적재산의보호방법론에관한연구 ( 박사학위논문 ), 한양대학교 (2004), 154 면. 48) 스웨덴디자인보호법제 18 조 a 는좋은참고가된다. 289

디자인보호법의발전을위한제언 1. 자신의선출원 ( 또는선등록 ) 디자인권에저촉됨을이유로이의신청한경우 2. 제6조 49) 에해당되어등록될수없음에도등록된경우 3. 자신의성명권, 초상권, 저작권등권리침해를이유로이의신청하는경우 50) 아울러무효심판역시실체심사후에제기할수있도록하여야할것이다. 6. 그밖의검토사항 1) 디자인및물품의정의우리법은현재 디자인 이라함은물품 ( 물품의부분 ( 제12조를제외한다 ) 및글자체를포함한다. 이하같다.) 의形狀 模樣 色彩또는이들을結合한것으로서視覺을통하여美感을일으키게하는것을말한다고규정하고있다. 현재시행되고있는 EU 지침및규정은 ; 1 [ 디자인 ] 이란, 당해제품자체나또는그장식의특징, 특히선, 윤곽, 색채, 형상, 감촉 (texture) 이나또는제품의소재그자체 (materials of the product itself) 로부터유래하는제품의전체혹은부분의외관을의미한다. 2 [ 제품 ] 이란, 공업제품또는수공예품을말하며, 조립제품의부품, 포장, 표장 ( 表裝 ), 그래픽심볼및인쇄서체를포함한다. 컴퓨터프로그램은포함되지아니한다. 고규정하여그사이많은나라에서보호의사각지대에있었던글자체의디자인을보호할뿐만아니라현재의디지털상황 51) 도포섭하고있다. 또우리의시각에의한판단요소뿐만아니라촉각등인간의감각을통하여인식할수있는물품의외관을보호한다. 52) 49) 第 6 條 ( 意匠登錄을받을수없는意匠 ) 다음各號의 1 에해당하는意匠에대하여는第 5 條의規定에불구하고意匠登錄을받을수없다.< 개정 2001.2.3> 1. 國旗 國章 軍旗 勳章 褒章 記章기타公共機關등의標章과外國의國旗 國章또는國際機關등의文字나標識와동일또는유사한意匠 2. 公共의秩序나善良한風俗을문란하게할염려가있는意匠 3. 他人의業務에관계되는物品과混同을가져올염려가있는意匠 4. 물품의기능을확보하는데불가결한형상만으로된디자인 50) 그런의미에서현행디자인보호법제 45 조는재검토할필요가있다. 51) 우리나라에서그래픽심볼은의장심사기준을개정하여 [ 화상디자인에관한의장 ] 으로보호하고있다. 52) Mario Franzosi 편, European Design Protection, Kluwer Law International, 36 면 ; 이상정, 산업디자인과지적소유권법, 331 면주 3) 참조. 290

디자인보호법의발전을위한제언 이러한 EU 태도에대해호주 1995년최종보고서는등록제도를유지하는한시각에의하여판단되는요소이외의요소를디자인보호법에도입하는것은그객체를명확히묘사하기곤란하므로받아들이기힘들다는결론을내리고있다. 53) 그리하여 2003년성립된디자인보호법은디자인과제품에대해다음과같이규정한다. 5( 정의 ) * 제품과관련하여 [ 디자인 ] 이란제품의하나또는그이상의시각적특징으로부터유래하는제품의전체적외관을의미한다. 6( 제품의정의 ) (1) 본법상공업적으로만들어지거나손으로만들어지든물건은제품이다.( 단다음제2, 3, 4항참조 ) (2) 본법상복합제품의구성부품은그것이제품으로부터독립해서만들어지는한제품이될수있다. (3) 본법상한치수이상의제한이없는치수의물품 54) 은만약다음의어느하나가물건에적용된경우에는제품이다. 무제한한치수를가로질러얻어진횡단면이고정적이거나규칙적패턴으로변하는경우 모든치수가비례적으로남아있는경우 치수가비율에따라변하더라도횡단면의형태가전체적으로동일한경우 그것이되풀이되는모양이나장식을가지고있는경우 (4) 조립제품의부품 (kit) 은그조립제품으로간주한다. 7( 시각적특징의정의 ) (1) 제품과관련하여이법에서 [ 시각적특징 ] 이란제품의형상, 형태, 모양이나장식을포함한다. (2) 시각적특징은기능적목적에이바지할수있으나반드시그래야하는것은아니다 ( 이바지하든아니든묻지아니한다 ). (3) 다음은제품의시각적특징에포함되지아니한다. 제품의촉감 제품에사용된재료 한치수이상의한계가없는치수의제품인경우에는 ⅰ) 그한계가없는치수 ; 및 ⅱ) 만약그자체가반복되는모양을가진제품인경우에는모양의한번이상의반복 53) Australian Law Reform Commission Report on Designs(Report No. 74), 60 면. 291

디자인보호법의발전을위한제언 이상디자인의범위에관한상반된입법에대해살펴보았다. 미등록제도가있는 EU라면별론등록제도를유지하는한, 표현이곤란한디자인은안정성을결하기때문에법으로보호하기힘들다고본다. 디자인현상에서보면 EU 태도가진보적임에는틀림없지만촉감이나무게등시각적요소이외의부분은부정경쟁방지법등다른법에맡기는것이온당하다고본다. 결과적으로호주태도가바람직하며, 그런한우리법의정의규정을크게손볼필요는없으나이기회에심미성요건은의장의적극적요건에서배제하는것이타당하다고본다. 결국다음과같이규정하여야할것이다. [ 디자인이라함은시각에의하여인식되는제품전체또는일부의외관을말 한다 ] 또는 [ 디자인이라함은시각에의하여인식되는제품전체또는일부의 형상, 모양, 색채또는이들의결합을말한다 ]. 54) 한치수이상의제품에대한등록예는아래호주공보참조. 여기서치수란 [dimension] 의번역이다. [dimension] 이란보통 [ 차원 ] 으로번역되나여기서는이말보다는영한사전최초의풀이인 ( 길이 폭 두께의 ) 치수 로사용하기로한다. 292

디자인보호법의발전을위한제언 한편제품에는현재와같이글자체가포함되어야할것이다. 문제는컴퓨터스크린상에나타는그래픽심볼등소위 스크린디스플레이 를어떻게취급할것인가이다. 과거호주특허청은이는디자인법으로보호되는디자인이아니라고보았음에대하여영국판례는시계의액정화면등표시부에표시되는도형은비록특정한상황속에서만표시되더라도등록될수있다고보았다. 또호주저작권검토위원회 (CLRC) 는동위원회가정의한제품의범위에포함된다고보았다. 그러나 ALRC(Australian Law Reform Commission) 는저작권으로보호되는프로그램과화면표시를구분할수있는지의문을표시한후이를제품의개념에포함시키지말것을권고하고있다. 55) 오늘날디지털시계, 휴대전화기등과같은디지털제품에있어서화면상의표시는판매의중요한도구이다. 이러한그래픽심볼은본제품과일체불가분이되어이들을통해제품이작동되고, 작동되는한항상화면에표시된다. 이들을제품에포함시켜보호하는것이옳다고본다. 56) 그러나모든그래픽화면표시가디자인법으로보호되어야하는것은아니라고본다. 예컨대컴퓨터메뉴화면에나타나는화면표시는컴퓨터프로그램의작동의결과이며, 또프로그램의기능을그림으로표시한것이다. 그것과컴퓨터본체나모니터와는무관하다. 그것은컴 55) 앞의 Report, 73면이하. 56) 2006년일본개정의장법재2조 2항은 전항에있어서물품의부분의형상, 모양혹은색채또는이들의결합에는물품의조작 ( 당해물품이그기능을발휘할수있는상태로하기위해서행하여지는것에한한다 ) 의용도에제공되는화상으로당해물품또는이것과일체로서사용되는물품에표시되는것이포함되는것으로한다. 고규정한다. 이에의해물품의성립성에불가결한화면디자인에덧붙여, 물품의기능을발휘시킬수있는상태로하기위하여조작용 ( 操作用 ) 에제공된화면디자인은부분의장으로서보호되도록되었다. 물품자체에표시된것만이아니고, 당해물품과접속된외부범용표시기기 ( 汎用表示機器 ) 에표시된것이라도당해물품의부분의장으로서보호되도록되었다 ( 牧野利秋, 意匠法の諸問題, ジユリスト (No. 1326), 86면 ). 이로써종래당해물품에일반적으로기대되는기능을실현하기위해필수적인화면디자인이라도초기화면이아니면보호되지않았던것을고쳐, 그이후의화면이라도보호하는것으로되었다. 그러나퍼스컴등컴퓨터의인터넷화면, 컴퓨터용데이터표시기의 DVD조작용화면디자인, 컴퓨터용데이터표시기의회계프로그램용화면디자인등은보호범위에포함되지않는다. 또 2006년일본의장법개정의개요에대해서는, 일본特許廳총무부총무과공업소유권재도개정심의실, 의장법등의일부를개정하는법률개요, DESIGNPROTECT(No. 71), 40면이하참조. 293

디자인보호법의발전을위한제언 퓨터프로그램속에포함되어있는것으로어떠한모니터상에서도나타난다. 이러한표시는컴퓨터본체나모니터의판매에어떠한영향도미치지않는다. 그것은이러한하드웨어와분리되어있으며, 하드웨어판매의도구도아니다. 그것은바로프로그램판매의도구이다. 이들을디자인법에서보호하면저작권법이나컴퓨터프로그램보호법등기존의법체계및법정책과어긋날수도있다. 따라서이들을디자인법의제품의범위에포함시켜서도안된다고본다. 즉디자인보호법이컴퓨터프로그램의소위 look and feel 을보호함으로써컴퓨터프로그램의보호법으로작용하는것은옳지못하다고본다. 결국 EU와같이컴퓨터프로그램을제품의범위에서명시적으로배제시켜야할것이다. 57) 2) 복수디자인출원제도최근성립된 EU 규정이복수출원 (multiple application) 를규정하고있다. 58) EU 규정이나지침이성립되기이전에도유럽각국은복수추원제도를채택하고있었다. 즉독일과베네룩스통일디자인보호법은 1출원에 50개의디자인까지, 프랑스는 100개까지출원할수있었다. 이는同一한美的思想에서나온意匠의創作은모두하나로하여보호하자는취지이다. 또호주에서는일출원으로하나의물품에대한하나의디자인만을출원할수도있고, 다수의물품에대한하나의디자인 (a single design in relation to many products) 을출원할수도있다. 또동일분류내에속하는한다수의디자인 (multiple designs provided all designs fall within the same classification class) 을일출원으로할수도있다. 현재우리는무심사등록제도에서복수디자인출원을인정하고있다. 이러한복수디자인일출원제도가 EU나호주식으로확대개편되어야할것이다. 57) [ 제품 ] 이란, 공업제품또는수공예품을말하며, 조립제품의부품, 포장, 표장 ( 表裝 ), 그래픽심볼및인쇄서체를포함한다. 컴퓨터프로그램은포함되지아니한다. 58) 규정제37조 1 하나의출원에여러개의디자인을포함시킬수있으며그수에는제한이없다. 2 장식 (ornamentation) 의경우를제외하고는, 복수출원은디자인이표현된물품이모두국제분류 (the International Classification for Industrial Designs) 상동일 class에속해야한다. 3 일정비율의추가수수료를납부하여야한다. 294

디자인보호법의발전을위한제언 3) 유사여부의판단주체 2006년일본개정의장법은제24조제2항을신설하여 등록의장과그이외의의장이유사한지아닌지의판단은수요자의시각을통해서야기된미감에기해서행하는것으로한다 고규정한다. EU 규정도 공동체디자인의보호범위는정보를가진수요자 (informed user) 에게전체적인상을달리하지아니하는어떠한디자인도포함한다. 고규정한다. 우리판례는보는사람을기준으로유사여부를판단한다. 59) 보는사람 을기준으로한다는것은어찌보면당연한표현이나엄밀히따지면판단주체가없는것과같다. 현재판단주체에대해서디자이너 ( 전문가 ) 기준을요구하고있는나라는없다. 앞서본일본이나 EU는물론미국은통상의관찰자 (ordinary observer), 중국은통상의소비자로되어있다. 60) 문제는우리도일본이나 EU 식으로이점을명문화할것인가이다. 이러한명문화가유사범위의명확화에어느정도기여할지는의문이나 보는사람 이라는당연한표현보다는이론적으로진일보된표현으로보인다. 4) 저작권법과의조정저작권법에서미술저작물, 특히응용미술저작물을보호하므로항상저작권법과디자인보호법의관계내지는조정이문제된다. 저작권법의전면적보호를인정하는나라에서부분적보호에그치는나라, 원칙적으로저작권보호를거부하는나라등그입법태도는매우다양하다. 우리는 1986년저작권법에서응용미술을저작권법에서보호한다고명정한이래많은논란을거쳐 2000년개정저작권법은응용미술저작물에대한정의규정 61) 을둔후, 이를 그이용된물품과구분되어독자성을인정될수있는것 인경우에보호함을명시하였다. 이것은미국저작 59) 의장의유사여부는 ----- 그외관을전체적으로대비관찰하여보는사람으로하여금상이한심미감을느끼게하는지여부에따라판단하여야 한다 ( 대법원 2006.9.8. 선고 2005 후 2274 판결 ; 대법원 2005. 10. 14. 선고 2003 후 1666 판결 ; 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002 후 1218 판결등등 ). 60) 자세한것은靑木博通, 意匠權侵害の判斷基準, 意匠法及び周邊法の現代的課題 ( 牛木理一先生古稀記念 ), 370 면이하참조. 61) 저작권법제 2 조 11 의 2 호. 295

디자인보호법의발전을위한제언 권법의내용과유사하다. 저작권법과디자인보호법의관계는입법연혁으로부터, 그리고디자인의본질로부터우러나오는숙명적인문제이고이에대한완전한해결은현재로서가망이없는것으로보인다. EU 지침이나규정에서해결하지못한문제, 즉공백으로남겨진문제의하나가저작권법과의조정문제이고이것은완전히개별국가에맡기고있다. 우리의경우에두법의조정에대한규정이 2000년저작권법에서들어간이상이문제에대해서디자인보호법에서성급한판단을하는것은옳지않다고본다. 이문제는현재대로두는것이온당하다고본다. Ⅲ. 맺음말 본연구에서는현행제도를기초로그문제점을지적하고형식적의의의디자인보호법의발전방향을살펴보았다. 사실디자인을어떻게보호해야할지는지적재산권법제에있어서至難한문제이다. 이것은문화의산물이자산업에의봉사자인디자인의본질에서부터유래한다. 이러한이유로종래저작권적보호방법, 특허권적보호방법을반복하여왔다. 그러다최근디자인적보호방법이라는기치하에저작권적보호방법과특허권적보호방법을종합한듯한입법이나타나기시작했다. 그러나두마리토끼를모두잡으려고한이방법이과연성공할지는더기다려보아야한다. 무엇보다도이방법은많은불안정한요소를가지고있다. 미등록디자인권이라는것을인정하지만그요건이객관적신규성과독특성이어서도대체디자이너조차도자신이권리를취득했는지여부에대한확신을가질수없다. 한편등록디자인권의경우에도실체심사를함이없이독점권을부여한다. 이것은우리현행무심사등록제도가보여주는문제점이있을뿐만아니라그문제점제거를그문제를만든당사자인국가와출원인이아니라경쟁자에게 ( 무효심판등을통해 ) 지움으로써형평에도어긋난다. 심사의완벽을기할수없다는 296

디자인보호법의발전을위한제언 것과심사에시간과비용이든다는이유로그부담을경쟁자에게부과하는제도보다더자의적인제도는없다. 권리주장은일차적으로실체심사라는여과를거친후에행해져야할것이다. 사실 EU와같이새로출발하는곳에서, 또독일과같이실체심사없이저작권적디자인보호제도를운영해온곳에서새삼스럽게실체심사를하는것은매우부담스러운일이다. 아마도현재와같은체제는부득이한지도모른다. 그러나우리는지금까지실체심사를해왔으므로이제도가가지는문제점을해소하면될이치이다. 그것이이론적으로나실제적으로보다타당하다. 특히최근부정경쟁방지법을통해응급의조치가이루어졌고, 또한정적이기는하나저작권법에서디자인보호를명시하고있다. 그러므로우리디자인보호법이 EU체제로이행할필요는없다. 우리디자인보호법의최대의문제는일부무심사제도와그때문에발생하는자의적 2원화이다. 어느디자인치고신속한권리부여를바라지않는것이어디있겠는가. 그러므로도입당초의필요성을인정한다고하더라도이제법적상황이바뀌었으므로이러한구분은폐지하고출원목적의다양성을고려한선등록제도로바뀌는것이바람직하다고할것이다. 이러한전제하에새로운디자인보호법의대강을다음과같이제시하고자한다. 1) 보호대상인디자인은시각에호소하는부분으로제한하고제품면에서는현재의디지털상황까지포섭할수있도록하되물품성으로부터완전히독립하는것은옳지못하다고본다. 2) 디자인권의내용은차단효있는독점권으로하며, 그권리는등록을통해발생한다. 등록의가부를위해형식적 기초적요건을심사한다. 3) 권리행사는실체심사를마친후에만할수있도록한다. 실체심사는심사청구가있는디자인만을대상으로한다. 또심사청구를할수있는기한을 ( 간접적으로 ) 설정한다. 이를통해실시가치없는등록디자인을정리한다. 4) 심사청구, 이의신청, 정보제공이각기제역할을하도록역할을분담시키고이를통해특허청의 ( 심사 ) 부담을경감시킨다. 5) 현재무심사등록제도에서인정하고있는복수출원제도를확대한다. 즉하나의제품에대한복수디자인출원, 복수제품에관한하나의디자인출원, 일 297

디자인보호법의발전을위한제언 정한범위내에서복수제품에관한복수디자인의출원이가능하도록법규정을정비해야한다. 6) 최대보호기간은현재와같이 15년으로하더라도이를두세단계로구분하여갱신등록을통해연장하도록한다. 일률적으로 5년으로하는방법도있고, 부정경쟁방지법과의조화라는측면에서, 그리고실체적요건판단의가능시한을감안하여최초의보호기간을 3년으로하고, 그이후보호기간을늘리는방법도있다. 7) 등록디자인의무효여부를무효심판을통해서는물론무효소송을통해서도가능하도록한다. 8) 끝으로언급할것은디자인보호법과저작권법과의관계이다. 이점은현재와같이일부중복보호로그대로둔후향후판례의태도나입법추세를더지켜보는것이옳다고본다. 298

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디자인보호법의발전을위한제언 초 록 본고는형식적의의의 디자인보호법 의발전방향에관한것이다. 현재우리나라에서디자인보호와관련된법률은디자인보호법외에도저작권법이나부정경쟁방지법이있다. 그러나디자인보호의기본법은종래의장법 ( 意匠法 ) 이라부르던디자인보호법이다. 그러므로디자인보호법의기본구조는디자인보호에있어매우중요하다고할수있다. 우리디자인보호법의최대의문제는일부무심사제도와그때문에발생하는자의적 2원화이다. 현재는법적상황이바뀌었으므로이러한구분은폐지하고출원목적의다양성을고려한선등록제도로바뀌는것이바람직하다고할것이다. 이러한전제하에본고에서는보호대상인디자인의범위, 물품성과의관계, 디자인권의내용, 등록의요부, 심사의필요성, 복수출원제도의확대여부등에대해논급하였다. 주제어 의장, 디자인, 응용미술, 무심사등록제도, 심사등록제도, 선등록제도, 심사청구제도, 무등록제도. 303

디자인보호법의발전을위한제언 Abstract A Proposal for the Revision of Design Protection Act Lee, Sang Jeong (Prof. of Kyung Hee Uni.) This is the proposal about how to revise our current Design Protection Act. Our current design protection act consists of the substantial examination system(ses) and non-substantial examination system(nses). From 1998 we have a dual system. We introduced the NSES for the short-term life cycled products. The rights conferred through SES and NSES are same: monopolistic right. So many designs without qualification have exclusive rights. Those are hindering the development of design industry. It must be changed. This paper proposes the abolishment of dual system. But it does not mean to turn back to the pre-1998 system. It is out-of-date and inefficient for all designs to be examined substantially to be registered. Even though all designs should be registered to gain the design right, it need not be examined whether or not it fulfills the substantial requirement. If only formal and procedural requirements are fulfilled, it could be registered. But before the right-holder enforce the right it must be undergone the substantial examination. So substantial examination is pre-requite for the enforcement. It must be based on the request of right holder. The time of the request for the examination must be limited like patent law. The nature of right from registration is monopolistic and the right has a block effect. This paper opposed the two-tier system: opposition to the adoption of unregistered design right system(udrs). The major problem is the uncertainty. As [Australian Law Reform Report] says a manufacturer may be uncertain whether his or her product is so 304

디자인보호법의발전을위한제언 similar that it will be taken to be a copy. And in a sense we have already UDRS. It is in the Unfair Competition Law and Copyright Law. Not common-place design is protected from so-called dead copy by Unfair Competition Law, and copyright law protect some designs from copying. So there is no need to introduce the UDRS into the Design Protection Act itself. Else this paper proposes some points: definition of design, product, multiple application system, protection period, etc.. Keywords design, industrial design, applied art, registered design, registration system without substantial examination, examination request system, unregistered design system. 305

디자인보호법의발전을위한제언 저자약력및연구실적 인적사항 성명 : 이상정 ( 李相珵 )(1950년생 ) 주소 : ( 집 ) 서울특별시성북구길음3동동부아파트 106동 805호 ( 사무실 ) 서울특별시동대문구회기동 1번지 전화 : Home) 02-983-8758 Office) 02-961-0741 학력 서울대학교법과대학졸업 (1973, 법학사 ) 서울대학교대학원 (1985, 법학석사 /1995, 법학박사 ) 경력 울산대학교조교수 / 부교수 (1990.3-1996.8) 경희대학교부교수 / 교수 (1996.9-2007.2) 연구목록 저서 지적소유권법 ( 공저, 육법사, 9판 : 2005) 산업디자인과지적소유권법 ( 세창출판사, 1995) 지적재산법 ( 세창출판사. 7판 : 2005) 저작권법개설 ( 공저, 3판 : 2003) 306

디자인보호법의발전을위한제언 Curriculum Vitae Name : Lee, Sang Jeong(Professor of Kyung-Hee Uni.) Date of Birth : December/5/1950 Address : (Home) Dongbu Apartment 106-805, Gireum 3 Dong, Sungbuk-Ku, Seoul, 136-113, Korea (Tel:(02) 983-8758) (Office) 1 Hoeki-Dong, DongdaeMoon-Ku, Seoul, 130-701, Korea (Tel:(02) 961-0741) Education B.L. : Seoul National University(Major in Law) Master of Law : Seoul National University, Graduate School Ph.D of Law : 1995, Seoul National University, Graduate School (Dissertation : A Study on the Legal Protection of Industrial Design) Publications(Books) 1987, Intellectual Property Law(Co-Author), Yeukbup Pub. (2005: 9th ed). 1995, Industrial Design and Intellectual Property Law, Sechang Pub. 1996, Introduction to Intellectual Property Law(Co-Author), Sechang Pub. (2005 : 7th ed.) 1997, Primer to Copyright Law(Co-Author), Sechang Pub. (2003 : 3rd ed.) 307

제3차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 Changes to Design Protection Appearing in the Draft Third Amendment of Patent Law of the People s Republic of China 김동균 *1) 목차 Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 중국디자인보호제도의변화 1. 디자인권의보호범위 2. 전리법상의디자인권의보호범위에관한규정의변화 전리법제56조및제27조에대한고찰 3. 창조성규정의도입 4. 디자인검색보고제도의도입 5. 디자인권과타인의선권리와의권리충돌 Ⅲ. 글을마치며 * 유미특허법인변리사

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 Ⅰ. 들어가며 중국은 2006년 4월 18일상표법제3차개정초안 1) 을발표한데이어, 2006년 5 월 24일전리심사지침서롤개정발표하여동년 7월 1일부터시행하였고, 2006년 7월 31일에는전리법 2) 제3차개정초안 3) 을발표하였다. 전리법개정초안은현재의견수렴과정을마친상태이며, 중국국가지식산권국은의견수렴결과를반영한수정초안 4) 을 2006년 12월 27일국무원에올린바있다 5). 이수정초안이 2007년중전국인민대표대회에서통과되면 2008년부터시행될예정이라고한다. 중국의제3차전리법개정이이루어지면지난 2000년제2차개정에이어 7년만의일이며, 상표법개정은지난 2001년에이어 6년만에이루어지는것이다. 중국산업재산권제도의큰분수령이된사건은 2001년중국의세계무역기구 (WTO) 가입이다. 어느국가든세계무역기구에가입하기위해서는무역관련지식재산권협정 (WTO/TRIPs) 이규정하는수준의지식재산권보호를약속하여야하는데, 바로중국의전리법, 상표법의제2차개정은중국이 WTO에가입하기에앞서 WTO/TRIPs 의요구에부합하도록자국의전리상표제도를전반적으로수정한것이었다. 본제3차개정을통해중국은제2차개정에도불구하고여전히미흡했던산업 1) 출처 : http://www.sunfaith.com/files/trademark%20law%20revision%20draft.pdf 2) 중국에서는특허, 실용신안, 디자인을통칭하여전리라한다. 법률체계에서도전리법과상표법으로구분되며, 전리법을통해특허, 실용신안, 디자인을함께규율하고있다. 담당행정기관도상표출원에대한심사는국가공상행정관리총국산하의상표국이담당하지만전리출원에대해서는국가지식산권국산하의전리국이담당한다. 3) 본개정초안은 2006 년 8 월 8 일중국국가지식산권국홈페이지에게재되었다.( 출처 : http://www.sipo.gov.cn/ sipo/tz/gz/200608/t20060808_106811.htm ) 우리나라전리제도를한층완전하게하고, 우리나라의자주적인창조혁신능력을증강하여창조혁신형국가를건설할필요에부응하기위하여우리국은 2005 년 4 월 중화인민공화국전리법 제 3 차개정의준비작업에착수하였다. 반복된토론연구를통하여 중화인민공화국전리법개정초고 ( 의견수렴초고 ) 를작성하였다. 이제의견수렴초고를국가지식산권국정부홈페이지상에공포하여사회각계의의견을공개적으로구한다. 2006 년 9 월 14 일까지귀하의의견과건의를우편, 팩스또는전자우편의방식으로우리국에제출하여주시기를청한다. 4) 개정초안에서어떠한내용이수정또는신설되었는지는아직발표되지않고있다. 다만, 2007 년 1 월 17 일국가지식산권국홈페이지에게재된 专利法第三次修改上报稿最新内容 ( 전리법제 3 차개정보고초고의최신내용 ) 에수정및신설내용들이상세하게소개되어있다. ( 출처 : http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/zlfjqssxzdscxg/200701/t20070119_127871.htm) 5) http://www.sipo.gov.cn/sipo/tfs/dtxx/jndt/200701/t20070104_126228.htm 311

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 재산권보호의국제적수준에크게한발더접근하려하고있으며, 특히주목할것은본제3차개정이 2001년이후산업재산권의심사와분쟁해결과정에서드러난여러가지중요논쟁을결산하여반영하고있다는점이다. 개괄적으로주요개정사항들을나열하면다음과같다. 상표법개정초안은실체적인부분에서의변화는거의눈에띄지않지만절차적인규정은대폭적인개정이예상되고있다. 대표적으로 1상표출원에서 1류의상품만을지정하도록하였던 1상표 1류 1출원제도는 1상표다류 1출원제도로변경될예정이며, 분할출원제도가도입됨으로써중국의지정상품일부거절제도와어울려초래되었던출원인의불편이해소될수있게되었으며, 심판도결정계와당사자계를구별하여당사자계심판의심결취소소송에서는이전과달리심판의양당사자가소송의원고피고가되도록변경되었고, 심결취소소송의성격도결정계는행정소송, 당사자계는민사소송임을분명히하였다. 반면, 전리법의개정초안은상표법의개정보다훨씬더광범위하며실체적인규정들에대하여대폭적인손질을가하고있다. 몇가지주요한사항들만거론하더라도, 한편에서는발명, 고안, 디자인에대한정의규정이신설되었고, 전리의신규성요건에서공연실시에대한국제주의, 즉국외에서공연히실시된발명등도신규성상실의요건에포함되었으며, 디자인심사에서창조성개념이도입되었고나아가직무발명관련규정의개정, 유전자원의보호에관한규정의신설, 손해배상액의증액등이이루어졌고, 다른한편에서는전리권침해에대한행정집행권한이강화되었고, 동일발명또는고안에대하여특허및실용신안등록으로의중복출원과관련된중복수권에관한금지규정이신설되었고, 디자인권의보호범위에관한새로운규정들이도입되었으며, 특허및실용신안권침해판단과관련된구성요소전부포괄의원칙, 공지기술항변, 균등론, 금반언의규정이법에명시되기에이르렀다. 이글은상기제3차전리법개정초안에나타난개정내용가운데서전리권의분쟁과관련된규정에주목하고자하며, 특히만약본전리법개정초안이큰수정없이통과되어실시되는경우중국에서의디자인권의보호환경이어떻게변화될것인지를살펴보고자한다. 이번제3차전리법개정초안에나타난가장큰변화는중국이본개정을통해디자인보호관련규정들에대하여전면적으로수 312

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 정을가한점이라고보여진다. 그밖의많은규정들이신설, 변경되었지만이들가운데많은부분은이미전리법실시세칙이나최고인민법원의사법해석내지판례들을통해이미확립된사항들을법에반영한것이어서그다지새로울것이없지만, 디자인보호관련규정의변화는 2000년대에격화된디자인권관련논쟁들을직접적으로반영하고있다는점에서주목할만하다. 중국국가지식산권국이전리법개정을위한수정초안을국무원에올리면서발표한기사는, 이번제3차개정에유난히디자인관련사항이많은이유를설명하고있다. 이기사에따르면, 지난 20년의짧은전리제도의역사에서중국은특허와실용신안에대한연구에치중하였으며전리법의제1차, 제2차개정에서도개정의중점은특허와실용신안에있었고디자인에대해서는일부의조정에그쳤는데, 중국디자인등록출원건수가세계 1위에오르고일반대중의관심도점점깊어지는현실을반영하여본제3차개정에서는디자인제도를전면적으로다듬고자하였다고한다 6). 이디자인제도의전면개편가운데디자인권의보호와관련된내용의개정은다음의방향에서수정초안에반영되었다. 첫째. 평면디자인에관한출원으로서출원된디자인이선행디자인에대하여진전된창작적요소가없고단순히표지적기능을가질뿐인경우에는등록을허여하지않는다. 둘째. 디자인등록의요건을높이기위하여특허, 실용신안의진보성과유사한창조성요건을신설한다. 셋째. 디자인검색보고제도를도입한다. 디자인무심사등록제도를보완하기위해실용신안검색보고와같은내용의디자인검색보고제도를신설한다. 넷째. 디자인등록출원시디자인에관한요약설명의제출을필수조건으로부가한다. 다섯째. 디자인권의보호범위를판단함에있어서디자인에관한요약설명을참고할수있도록하였으며, 디자인권의배타적범위를명시하는한편침해판단시의판단주체를 일반소비자 로명확히하고, 디자인유사판단은일반수요자의 6) 专利法第三次修改上报稿最新内容 ( 전리법제 3 차개정보고초고최신내용 ) 중국국가지식산권국발표. http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/zlfjqssxzdscxg/200701/t20070119_127871.htm 313

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 혼동여부에따른다는종래의 혼동론 을법에명기하였다. 또한중국국가지식산권국은 2004년및 2006년두차례에걸쳐전리심사지침의디자인등록무효심판에관한규정을전면수정하였는데, 디자인권의보호범위및디자인유사판단에관한논쟁은바로이전리심사지침의개정을추동한바있다. 따라서, 이글은위전리법개정초안에나타난디자인권보호관련규정의개정및전리심사지침서의개정이어떠한논의과정을거쳐이루어지게되었고, 어떠한의미를가지고있으며, 그한계는무엇인지를살펴보고자한다. 1. 디자인권의보호범위 Ⅱ. 중국디자인보호제도의변화 지난수년동안중국에서는디자인권의보호를주제로하는거대한논쟁이진행 되어왔다. 이논쟁은광의로보면디자인권의보호범위를어떻게확정할것인가와 관련되어있는데, 세부적으로는 동류의물품 의판단기준은무엇인가, 디자인의유 사여부판단방법은무엇인가, 요부판단 과 종합판단 의관계는무엇인가, 요부 는 어떻게확정하는가, 요부 와 디자인요점 의관계는무엇인가등등광범위한주제에 걸쳐있다. 물론이와관련되는것으로서, 창조성규정을도입할것인가, 부분디자 인의보호를개시할것인가등도주요논쟁대상이었는데이는디자인권의보호범 위의문제라기보다는창조성또는부분디자인의보호가현단계에서중국전리법 제 1 조의전리법의목적에부합하는가에관한정책적논의에가깝다. 중국현행디자인관련법규에서디자인의정의에관해서는전리법실시세칙 7) 제 2 조제 2 항에서규정하고있는데, 전리법에서말하는디자인이란물품의형상, 모양또는그결합및색채와형상, 모양의결합이이루는미감이풍부하고산업 응용에적합한새로운디자인을가리킨다 고한다. 8) 중국디자인권침해소송에서디자인권의보호범위는전리법제 56 조제 2 항의 7) 중국전리법실시세칙은우리나라의시행령에해당한다. 시행세칙은국무원의의결을거쳐국무원령으로발표된다. 8) 이디자인에관한정의는제 3 차전리법개정초안제 2 조제 4 항에그대로반영되었다. 314

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 디자인권의보호범위는도면또는사진에표시된등록디자인에관한물품을기준으로한다 는규정에근거하여정하여지며, 침해여부는전리법제11조제2항 디자인권이수여된후에는, 어떠한단위나개인도전리권자의허가를받지아니하고는그전리를실시해서는안된다. 즉생산경영의목적으로그디자인등록물품을제조, 판매, 수입해서는안된다 는규정에근거하게된다. 위규정만으로는디자인권자에게부여되는독점권의범위와디자인권에기하여타인의행위를금지시킬수있는배타권의범위가명확하게구별되지않지만, 적어도배타권의범위에대해서는최고인민법원의해석이일반적으로받아들여지고있는데, 이해석은다음과같이규정하고있다. 전리법제56조제2항의 디자인권의보호범위는도면또는사진에표시된등록디자인에관한물품을기준으로한다 는도면또는사진의등록디자인에관한물품의외관의시각적으로볼수있는형상, 모양또는그결합및색채의형상그리고 / 또는모양과의결합의미감있는새로운디자인을기준으로하는것을가리키며, 등록디자인에관한물품과동일또는유사한물품에관한동일또는유사한디자인을포함한다 는해석 9) 이받아들여지고있다 10). 그리고이해석은본전리법제3차개정초안에반영되었고, 11) 이로써디자인권의배타적범위가명문의규정을갖게되었다. 또한 디자인에관한물품의동일, 유사, 디자인의동일, 유사 는디자인등록의실체적등록요건이기도하다. 전리법제23조는 전리권을수여한디자인은신청일이전에국내외출판물에공개발표되었거나또는국내에서공개적으로사용된 9) 关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定 ( 会议讨论稿 2003.10.27-29) ( 전리침해분쟁사건의약간문제에관한규정 ( 회의토론초고 )) 제 17 조, 출처 : http://www.cpahkltd.com/cn/archives/index.html 10) 사실상디자인의동일또는유사자체는디자인권권리범위에속하는가의문제로이해되어야한다. 즉양자는등가관계에있다. 外观设计专利授权标准和保护范围 ( 디자인수권표준과보호범위 ) 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 471 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 11) 현전리법 57 조는침해구제에관한규정인데 2 개항으로구성되어있다. 그런데전리법개정초안은이조문을무려 9 개조문으로나누어여러새로운규정을신설해두고있다. 이가운데제 A8 조가디자인권침해에관한것이다. 디자인권의침해란침해로주장된자가제조, 판매또는수입한물품이디자인등록문건에서지정된물품과동일하거나유사하고, 또한그물품의디자인이등록디자인의도면또는사진에표시된디자인과동일하거나유사하여일반소비자가그것에대하여혼동을일으키는것을가리킨다. 315

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 디자인과동일하거나유사하여서는안되며, 또한타인이먼저취득한합법적인권리와충돌하여서는안된다 고규정하고있다. 결국, 중국에서도한국과마찬가지로 12) 심사단계에서적용되는신규성의판단과등록디자인의보호범위의판단은 디자인의동일, 유사 라는하나의기본원칙이공통적으로적용되고있다고볼수있으며, 디자인의동일, 유사의판단에서도심사시와침해판단시의기준은같아야한다는주장이주류를이루고있다 13). 그러나위전리법및전리법시행세칙의규정을적용하기위해비교대상디자인과인용디자인이동일한가또는유사한가를판단하는기준과관련하여전리국, 전리복심위원회 ( 이하 복심위 라약칭한다 ) 와법원모두가의거하는하나의통일된규정은없다. 지난수년간중국에서전개된디자인권의보호범위에관한논쟁은복심위와법원에모두적용되는디자인유사판단의통일기준이없는데서출발하여하나의통일적인기준을마련하고자하는지향에서비롯되었다고할수있다. 현재중국에서디자인유사판단에관한법규성의문헌은 전리심사지침 14) 이다. 이전리심사지침은전리국과복심위를구속하지만법원을구속하지는못한다. 법원은 해석 을발표하는형식을통해하급법원의판단기준을하달하는데그대표적인문헌으로는북경시고급인민법원이 2001년 9월 29일에북경시하급법원에하달한 전리침해판단약간문제에관한의견 ( 시행 ) 15) ( 이하 북경시고 12) 특허재판실무편람 234 쪽, 특허법원 2002 년발행. 13) 디자인권침해판단시에는일반소비자를기준으로판단하여야하지만디자인권의수여시에는전문기술자또는미술가의눈과수준을기준으로하여유사여부를판단해야한다는주장이있다. { 中国意匠権侵害の基本的な判断 程永顺 ( 전북경시고급인민법원민사 3 정부정장 ), 刘锋 ( 중국변리사 ) 가일본 知財管理 2005 년 1 월호에발표한논문 7 쪽참조 } 이러한주장에따르면비교되는양디자인에대해심사시와침해판단시의유사여부에관한결론이크게달라지게된다. 14) 전리심사지침은중국국가지식산권국이국가지식산권국령으로발표하는데, 2006 년 5 월 24 일발표된새로운전리심사지침의서문에따르면, 전리와관련된출원과청구를법에따라객관, 공정, 정확, 적시에처리하기위하여, 국가지식산권국은전리법실시세칙제 121 조에근거하여본전리심사지침 ( 이하본지침이라약칭한다 ) 을제정한다. 본지침은전리법및실시세칙의구체화이며, 따라서전리국과복심위의의법행정의의거와표준이되며또한관련당사자가상술한각단계에서마땅히준수해야하는규장이된다 고서술하고있다. 15) 专利侵权判定若干问题的意见 ( 试行 ) (2001.09.29) 知识产权审判规范 148~162 쪽, 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년 7 월발행. 이의견은 2000 년전리법개정에따라전리침해사건에관한새로운판단기준을세우기위해작성된것으로서, 북경시의중급, 고급인민법원의심판지침으로서의역할을수행하고있으며, 대부분의지방법원지식산권정의핵심참고문헌이기도하다. 316

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 급인민법원의의견 이라약칭 ) 과최고인민법원이전리침해판단의전반적인문제에대한사법해석을기초하기위해발표한 전리침해분쟁사건의약간문제에관한규정 ( 회의토론초고 2003.10.27-29) ( 이하 최고인민법원의회의토론초고 라약칭 ) 이대표적이다. 다만, 후자의최고인민법원의회의토론초고는아직정식사법해석으로발표되지는못하고있지만, 디자인권의보호범위에관하여최고인민법원이자신의해석을전면적으로발표한문헌 16) 이라는점에서큰의의가있으며, 많은논문들도역시이문헌을인용하고있다. 복심위가의거하는전리심사지침과법원이발표한두문헌사이에는디자인의유사판단기준에관한상당한차이가발견되는데, 결국, 2000년대들어디자인권무효심판사건에서복심위의결정과법원의판단이엇갈리는사건이수차발생하였고, 이러한서로다른판단이바로디자인유사판단의기준이다른데서비롯된것이라는분석이대두되면서큰파장이일게되었다. 복심위와법원의판단기준이어떻게다른지를살펴보기위해한가지실제사례를들고자한다. 이사례는일본의本田技研工業株式会社 ( 이하 혼다 라약칭 ) 의 소형오토바이 에관한중국등록디자인의무효심판사건으로, 디자인권보호범위에관한대부분의논문은이사건을통해복심위와법원의판단기준의차이가극명하게드러났다고소개하고있다. 16) 최고인민회의의회의토론초고 (http://www.cpahkltd.com/cn/archives/index.html) 는최고인민회의민 3 정 ( 지식산권정 ) 전체토론에제출하기위해작성된문건이다. 이회의토론초고는그보다먼저발표된 关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿 ( 征求意见稿 2003.7.9)( 전리침해분쟁사건관련문제에관한해결방안초고, 의견수렴초고 2003, 7. 9) (http://218.84.126.17/govt/cjzipo/epages/zlzflaw/ ZlzfLaw-2004-10-10.htm) 의후속문건으로모두 71 개의조문으로구성되어있다. 2003 년 3 월초최고인민법원은 2001 년제정공포된 전리분쟁사건을심리하는데서의법률의적용문제에관한규정 ( 법해석 (2001) 21 호 ) 을구체화하는지도의견을발표하기위하여전국의고급인민법원에대하여각법원이심판과정에서부닥친난점, 쟁점등을정리하여보고하도록한바있다. 최고인민법원은각지방고급인민법원의보고내용을수렴하여 2003 년 7 월초모두 132 조에달하는의견수렴초고를작성한뒤다시각지방고급인민법원에보내의견을수렴하는한편, 6 명의전문가, 학자들에게도초고를발송하여의견개진을요구하였다. 그리고, 2003 년 10 월 21 일최고인민법원은이들법원과학자, 전문가들의의견을종합한뒤최고인민회의민 3 정전체회의에올리기위하여본문건을작성하였다고한다. (http://www.chinaiprlaw.com/spxx/spxx249.htm) 317

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 < 사례 1 일본혼다의디자인등록무효심판사건 > 가. 사건의개요일본혼다는중국의오토바이제조사들이자신의 소형오토바이 에관한등록디자인제93303569.1호의디자인권을침해하고있다고판단하고중국오토바이제조사 3개사에대하여침해금지소송을제기하였고, 피고들은일본혼다의디자인등록이무효임을주장하며복심위에무효심판을청구하면서일본혼다의디자인등록보다선출원인디자인등록제923076832.2호를인용디자인으로제출하였다. 나. 복심위의판단 무효선고 인용오토바이와비교하는경우, 델부의형상, 마후라의형상및백미러의형상에서본전리와차이점이발견된다. 램프섀도의램프수도다르며, 그밖에미러의구조에도차이가발견된다. 그렇지만복심위는전체로서상기차이점은부분적인또는국소적인변경에의한것이며시각적으로인식할수없는곳에부착되어있다고생각한다. 본전리및인용오토바이에의하면, 오토바이의차체전체, 플레임의형상, 오토바이헤드부분의원만한곡선부분, 프런트커버, 스텝플로어, 시트를포함하는대부분의주요부품의형상및배치에관해서는동일또는유사한디자인이사용되고있다. 따라서, 본전리와인용오토바이는외관의형상전체에대해보면시각적효과는같으며특히비교하는장소와시간이달라직접비교할수없는경우구매자는양디자인에대하여혼동을일으키게된다고생각된다. 따라서양디자인은유사하며, 다시말하면, 본전리및인용오토바이는동일한발명창조에속한다고말할수있다. 복심위는본출원이뒤에출원되었으며동일한발명창조에대하여중국전리국에출원을한날이전에타인이동일한디자인을제출하였으므로중국전리법제9조 17) 의조건을만족하지못하였다고판단한다. 18) 17) 둘이상의출원인이각각동일한발명창조에대하여전리를출원한경우에는전리권은최선출원인에게수여한다. 중국전리법제 9 조. 이때발명창조는발명, 고안, 디자인을모두포함한다. 18) 中国における意匠の類否判断と改正審査指南の方向 加藤恒久, 知財管理 2004 년 12 월호 1907 쪽에서재인용. 다만, 특허 대신 전리 로번역하였고 발명 - 고안 을 발명창조 로바꾸어번역하였다. 318

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 다. 북경시제1중급인민법원의판단 - 무효선고지지 본법원은원고의주장대로오토바이의많은부위가모두중요한부분인경우에는차의디자인에대하여전체관찰, 종합판단을행하는방법으로동일, 유사를판단해야한다고본다. 이른바종합판단의방법이란본전리의전체로부터인용문건과동일또는유사한가를확정하는것을가리키며, 본전리의부분이나국부로부터출발하여선행디자인과동일또는유사한가의결론을도출하는것이아니며, 또한본전리의각부분을분할하여인용문건과대비하여판단해서는안된다. 따라서원고가오토바이를몇몇부분으로분할하여단독으로대비한것은전리심사지침의디자인의동일, 유사의판단원칙및판단방식에서벗어나는것이다. 19) 라. 북경시고급인민법원의판결 ( 최종심 ) 복심위결정및제1심판결취소 양디자인이동일한발명창조에속하는가를판단하는경우에는양디자인에대하여동일, 유사한가에대하여판단을내려야한다. 디자인의구체적인대상에따라요부판단또는전체관찰 - 종합판단의방법을채택한다. 그러나이두판단법은결코상호배척하는것이아니다. 디자인물품이간단하여소비자가관심을둘디자인요부가명확히드러나는경우에는일반적으로요부판단의방법을채용할수있다 ; 디자인물품이복잡하여소비자가관심을둘디자인요부가비교적많은경우에는일반적으로먼저요부비교를진행하고재차전체관찰, 종합판단을진행할수있다 이로부터알수있듯이, 소형오토바이 등록디자인은소비자가관심을둘요부가비교적많아요부의대비를진행한후전체관찰, 종합판단의방법을채용하여, 소형오토바이 등록디자인의각도면에기재된오토바이의각구성부분을하나하나관찰하여얻어진전체적인인상을증거1에기재된선행오토바이등록디자인의각구성부분을하나하나관찰하여얻는전체적인인상과대비한결과, 전체적으로 소형오토바이 등록디자인은증거1에기재된선 19) 北京市第一中级人民法院行政判决书 (2002) 一中行初字第 138 号 ( 북경시제 1 중급인민법원행정판결서 (2002) 일중행초자제 138 호 ) 知识产权经典判例 ( 지식산권경전판례 ) 상권 173 쪽, 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년발행. 위판결서에서 一中行初字第 138 号 는북경시제 1 중급인민법원 ( 一中 ) 의행정소송사건 ( 行 ) 제 1 심 ( 初 ) 판결서 ( 字 ) 제 138 호를뜻한다. 319

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 행오토바이디자인에비해더간결명쾌한인상, 증거1에기재된선행오토바이디자인과다른풍부한미감을얻을수있으며, 나아가전체관찰을진행할때요부대비를통해드러난양자의차이는결코시각상에서사라질수없다. 양자사이의차이는다수가시각상에서명확히드러나는위치에있기때문에요부관찰을채용할것인가전체관찰, 종합판단을채용할것인가에관계없이모두오토바이물품에대하여일반적인지식수준과인지능력을가진소비자가 소형오토바이 등록디자인을증거1에기재된선행오토바이등록디자인과구별해낼수있으며미감상의혼동을일으킬리없다. 따라서양디자인은동일하지도않으며유사하지도않다. 20) 위일본혼다의디자인등록무효심판사건에서복심위나제1심법원의판단과제2심을맡은북경시고급인민법원의판단이어떻게서로다른디자인유사판단기준을적용하였는지를분석하기란쉽지않다. 물론겉으로보면복심위나제1심법원은 전체관찰, 종합판단 의방법을적용하였고, 제2심법원은 요부대비후종합판단 의방법을적용한차이로인해판결이엇갈렸다고볼수있다. 이판결이전까지복심위는구전리심사지침 21) (2001년시행심사지침, 이하같다 ) 의디자인유사판단방법에충실히따라왔는데, 이원칙에의하면 요부판단 과 전체관찰, 종합판단 은선택적인것이지두판단을결합한다거나하는것은상정할수없는것이었다. 즉, 구전리심사지침에의할때, 디자인물품에따라 요부 가있으면요부판단에의하고, 요부를확정하기어려우면종합판단을한다는것이디자인유사판단의방법이었다. 구전리심사지침제4부제5장제6절은디자인유사성판단의방법에관한규정인데, 제6.7절의 요부판단 을보면 어떤물품에는일반소비자의주의를끌기쉬운부위가존재하는데그부위를그물품의 요부 라한다 ( 제6.7.1절 ) 고규정한뒤, 만약비교대상디자인의요부의외관이선행디자인의대응하는부위의외관과유사하지않으면비교대상디자인과선행디자인은 20) 北京市高级人民法院行政判决书 (2003) 高行终字第 15 号 위의책, 178~179 쪽. 북경시고급인민법원 ( 高 ) 행정소송 ( 行 ) 종심 ( 终 ) 판결서 ( 字 ) 제 15 호를뜻한다. 21) 구전리심사지침은현재중국국가지식산권국홈페이지에서삭제되고 2006 년 7 월 1 일시행전리심사지침만을확인할수있다. 이글에서소개하는구전리심사지침은 2004 년개정전에국가지식산권국홈페이지에내려받아두었던것을이용하였다. 320

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 유사하지않다 ( 제6.7.3절 ) 고규정하는한편, 제6.5절의 종합판단 에서는 제품에대한전체적인관찰을통하여그제품이일반소비자의주의를끌기쉬운부위를쉽게확정하기어려운경우에는그디자인에대하여종합판단의방법을사용하여동일, 유사성판단을진행할수있다. 종합판단의방법이란비교대상디자인의전체로부터선행디자인과동일, 유사한지를확정하는것이지, 디자인의부분도는국부로부터출발하여선행디자인과동일, 유사한가의결론을도출하는것이아니며, 디자인의각부분을분할하여선행디자인과대비하여판단하는것도아니다. ( 제6.6절 ) 라고규정하고있다. 위구전리심사지침의요부판단및종합판단에관한규정을보면분명요부판단과종합판단은선택적으로어느하나를적용하는것이지둘을결합하여적용할여지는없다고볼수있다. 이러한점에서혼다사건을심리하면서제2심법원이 요부대비후종합판단 이라는새로운판단방법을적용한것은복심위입장에서는받아들이기어려운것이었다. 위제2심법원의판결에대한일본에서의평설을보면, 제2심판결이 판단주체 와관련하여 디자인물품에관한일반소비자의관점으로부터판단한점이다르며, 이판단을크게평가하고싶다 22) 거나, 유의해야할제2심판결의새로운점은요부판단과전체관찰, 종합판단을연결시킨점에있다. 이점은반드시심사지침의취지에따른것은아니며전체관찰, 종합판단은모든디자인에대하여행해야한다는디자인의원칙으로되돌아간의론이라고생각된다. 요부를비교한위에서의종합판단은심사지침에정의된바는아니며요부인정에서얻어진각요부의구성전체의미감을보아선행디자인과대비하는판단이종합판단이되는것 이라고평가 23) 하고있다. 그러나위와같은평가는일면적이며, 요부판단 의역사적배경및실질적의미의변천과정을살펴보지않음으로써중국전리심사지침의개정의본질에대한일면적이해를보이고있다고생각된다. 특히후자의논문의저자는본혼다사건이중국전리심사지침의개정과연관이있다고조심스럽게추정하면서, 2004년 22) 平成 15 年国際活動センター産業競爭力部會第 3 部會 中国におげる意匠の類否判断, 保護範圍の考察 パテント Vol.57, 8 호, 38 쪽, 中国における意匠の類否判断と改正審査指南の方向 加藤恒久, 知財管理 2004 년 12 월호 1914 쪽에서재인용. 23) 中国における意匠の類否判断と改正審査指南の方向 加藤恒久, 위의책 1914~1915 쪽. 321

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 5월 26일자전리심사지침의개정의핵심이구전리심사지침의 혼동론 으로부터벗어난것이라고평가하고있다 24). 이러한평가는분명타당한측면이있지만본전리법제3차개정초안에 혼동론 이법에명문화되었다는사실에이르면혼란을느끼지않을수없다. 왜냐하면이번개정초안은국가지식산권국에서기초한것이고전리심사지침을개정한주체도국가지식산권국이기때문이다. 중국내에서도혼다사건에대한평설이많이발표되었는데, 그가운데서두개의글을살펴보고자한다. 하나는복심위의심판관으로서혼다사건행정소송에서피고 25) 로서재판에참여하였던한심판관의평설이고, 다른하나는비록혼다사건에대한직접적인평설은아니지만혼다사건의제1심을담당했던북경시제1중급인민법원이개최한세미나 26) 의종합요약문이다. 먼저복심위심판관의평설을살펴보면, 복심위심판관은구전리심사지침에따를때, 요부관찰이 형재 ( 型材 ) 와같은예외적인디자인물품에대해서만적용되어온것으로, 어디까지나 전체관찰, 종합판단 이원칙이라는점을분명히한뒤, 혼다사건에서제2심법원의 디자인유사여부에관한판단기준 은다음의점에서구전리심사지침과다르다고지적한다. 상기판결자체에따져볼곳이많이있다고본다. 판단방법에대해서만보면, 상기판결이 2001년 심사지침서 와같은점은요부판단과종합판단이디자인유사성판단의두판단방법이며요부판단이먼저고종합판단이나중이라는점이다. 양자의차이점은다음과같다. 1. 이판결은 2001년 심사지침서 에규정이없는 디자인요부 의개념을도입하였다. 2. 이판결은어떠한물품도모두요부판단방법을적용할필요가있으며요부판단후종합판단방법을적용할것인지는물품이복잡하여소비자가관심을둘디자인요부가비교적많은가에따라정해진다고지적하고있다. 심사지침에서요부판단을채용할것인지종합판단을채용할것인 24) 中国における意匠の類否判断と改正審査指南の方向 加藤恒久, 위의책 1915 쪽. 25) 무효심판에대한심결취소소송은당사자계심판이지만중국에서는결정계와구별없이모두행정소송법에따라진행된다. 따라서무효심판의심결에대한취소소송역시심판을담당했던복심위가피고로서소송에참여하게되며, 무효심판에서의패소자가원고가되고, 승소자는제 3 자로서참여할수있다. 26) 外观设计研讨会综述 ( 디자인세미나요약설명 ) 북경시제 1 중급인민법원작성. 본세미나는 2005 년 10 월 28 일에열렸다. 출처 : http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=29917 322

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 지는 물품에일반수요자의관심을끌기쉬운부위가있는가 에따라정해지며, 만약요부가있으면요부판단을적용하고만약요부를확정하기어려우면종합판단을적용하는것이지동시에두판단방법을적용한다는경우에관한규정은없다. 3. 이판결은오토바이의각구성부분에대하여하나하나대비한뒤 소형오토바이 등록디자인에소비자의관심을끌요부가비교적많다고인정하였는데심사지침에비록 요부는단지하나이다 라는규정은없지만, 심사지침제4부분제5장 6.7.3절의 만약비교대상디자인의요부의외관이선행디자인의대응부위의디자인과유사하지않으면대비대상디자인과선행디자인은유사하지않다 는 요부와유사성의관계 상의규정에근거할때, 만약하나의물품의디자인에복수의요부가있다면그가운데하나의요부와대비문건의비유사에근거하게되면양디자인의비유사를도출할수도있고, 동시에그가운데다른하나의요부와대비문건이유사함에근거하게되면양디자인의비유사를도출할수없게되기도하는 ( 심사지침서에는 요부가유사하면디자인은유사하다 는규정은없다 ) 기이한현상이생겨난다. 27) 위평설내용을보면, 복심위심판관들이구전리심사지침의 요부판단 과 전체관찰, 종합판단 을어떻게이해하고있었는가가잘드러난다. 비록, 앞서본구전리심사지침의요부판단과종합판단에관한규정을문언대로만보면언뜻요부판단이전체물품에먼저적용되는우선적인원칙이고종합판단은요부판단이불가능할때행해지는후속적수단인것처럼이해될여지가있었다. 그러나위평설의다른대목을보면, 실천과정에서요부판단은 형재 ( 型材 ) 와같은제한된물품에대해서만적용되었을뿐이며, 한방향에서관찰되는물품의외관이전체디자인의시각효과를결정하는경우가아닌이상은전체관찰, 종합판단의방법을취해왔다고하며, 그럼에도문언상요부판단이우선적인원칙인양규정하게된것은 양 27) 试析外观设计相同相近似性的要部判断方式 ( 디자인동일, 유사성의요부판단방법시론 ) 전리복심위원회심판관钟华, 출처 : http://www.acpaa.cn/publication/topic/2005/004.htm 본평설은중국전리대리인협회홈페이지에발표되어있는데정확한발표일자는나타나있지않다. 글의내용에 2004 년 6 월 2 일발표된 중국전리심사지침공고제 1 호 를언급하고있는것으로보아그이후에작성된것으로보이며, 2006 년개정심사지침지침에관한언급이없는것으로보아그이전에작성된것으로판단된다. 323

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 디자인에대하여동일유사판단을진행할때, 전체관찰을통하여만약해당전리 에요부 ( 일반수요자의주의를끌기쉬운부위 ) 가있고또그요부가인용문건과 유사하지않으면디자인전체에대한종합판단을다시할필요없이양디자인은 유사하지않다고인정할수 있도록하기위한 심사상의경제성을위한것이지, 결코전체관찰을부차적인원칙으로본것이아니며, 실제심사에서도오히려요 부판단이예외적이고전체관찰을대원칙으로하여유사판단을진행하여왔다고 한다. 즉, 복심위는디자인의유사판단을함에있어, 먼저대상물품이 요부판단 에적합한것인지를먼저판단하여요부가있다면그요부가되는면만을비교하 는간이한방법으로결론을내렸던것일뿐이며, 이러한예외적인경우가아니라 면대원칙으로돌아가전체관찰에의한종합판단의방법을적용하였다는것이다. 이러한해석은사실에준하는것으로보인다. 왜냐하면요부판단과종합판단의 관계에관한위논쟁을직접적으로반영한것으로보이는 2004 년 6 월개정전리 심사지침 28) (2004 년 7 월 1 일시행, 이하 2004 년판전리심사지침 이라칭한다 ) 은 위해석에나타난요부관찰및전체관찰에대한견해를그대로반영하고있다고 판단되기때문이다. 2004 년판전리심사지침은구전리심사지침제 4 부분제 5 장제 6.6 절의 종합판단 에관한규정을, 일반물품에있어서는, 그디자인에대하여 종합판단의방법을이용하여동일, 유사성을판단하여야한다. 종합판단의방법 이란비교대상디자인의전체에의하여선행디자인과동일또는유사한가를판 단하는것을가리키는것이지디자인의부분또는국부로부터출발하여선행디 자인과동일또는유사한가의결론을도출하는것이아니다 라고변경하였고, 나 아가 2006 년개정된현행전리심시지침은동규정을다시개정하여 일반물품에 있어서는 이라는제한규정마저삭제하고, 전체관찰, 종합판단 을모든디자인물 품에적용해야할원칙으로세우는한편, 요부관찰 에관한규정을삭제하였고, 디자인심사기준에서아예 요부 라는용어를삭제하였다. 28) 중국국가지식산권국은 2006 년전리심사지침의전면개정에앞서일부규정들에대하여부분적인개정을진행하여왔는데, 디자인유사판단에관한제 4 부분제 5 장의개정은 중국전리심사지침공고제 1 호 를통해이루어졌고, 그이후 2006 년전면개정까지는개정이없었다. 따라서이공고제 1 호를통해이루어진개정전리심사지침을 2004 년판전리심사지침 이라약칭한다. 중국전리심사지침공고제 1 호 는중국국가지식산권국홈페이지에서확인할수있다. http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlsc/ sczn/t20040602_29732.htm 324

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 이러한변화는심사상의편의를위해도입한 요부판단방법 으로인해혼란이초래되었다고보고, 이혼란을수습하고 일반소비자가비교대상디자인과선행디자인에대한전체적인관찰을통하여양자의차이가물품디자인의전체적인시각효과에대하여현저한영향을미치지않는다고파악해낼수있으면비교대상디자인과선행디자인은서로유사하며, 그렇지않으면양자는동일하지도유사하지도않다 29) 는전체관찰의대원칙을다시분명히한것으로평가될수있다. 그러나이러한변화를다른측면에서바라보면일본혼다사건을필두로한연이은사건들에서북경시고급인민법원이 요부판단 을확대해석하여적용하는것에대한견제내지반발의취지가담겨있다고판단된다. 복심위의입장에서보면, 전리심사지침상의요부는단일한요부를뜻하며, 요부판단은그요부가물품디자인의전체적인시각효과에결정적영향을미치는경우에한하여제한적으로적용하여야함에도, 먼저요부판단을진행하여다수의요부를인정하고그요부로부터얻어지는인상을보유한채전체적인대비판단을진행한다는고급인민법원의판단방법은분명전리심사지침의규정에서일탈한것으로받아들여질수밖에없었다. 따라서복심위는국가지식산권국내의디자인심사부서로서전리심사지침의개정이라는방법을통해 요부판단 의지위를 예외적적용 의대상으로격하시킴으로써법원의판단방법에대한반대를분명히한것으로이해될수있다고생각된다. 위복심위심판관의이어지는평설은위와같은추론에더욱신빙성을더해준다. 우리나라디자인제도는전체물품의디자인을보호할뿐, 물품의부분 의디자인을보호하지않는다. 전체물품의디자인에대하여동일, 유사를비교할때는당연히전체물품의디자인을비교대상으로삼아야하며, 양물품이일반소비자에게주는전체시각적인상이동일, 유사한가를비교하여야한다. 따라서, 전체 29) 현전리심사지침제 4 부분제 5 장제 4 절. 이 판단원칙 에관한규정은구전리심사지침의 만약일반소비자가비교대상디자인물품을구매하려고할때단지구매또는사용으로인해남아있는인상에만의존할뿐비교대상디자인을볼수없는조건에서선행디자인을비교대상디자인이라고오인할수있으면, 즉혼동을일으킨다면비교대상디자인은선행디자인과동일또는유사하다. 만약그렇지않다면양디자인은동일하지도유사하지도않다 는규정을개정한것이다. 이개정은종합판단의방법을다시한번확인하는동시에, 디자인유사의판단원칙을 일반수요자의혼동여부 에서 시각효과에미치는현저한영향여부 로변경한것이라고평가되고있다. 325

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 관찰, 종합판단 은디자인의동일, 유사비교의보편적인판단방법이어야한다. 일반적으로볼때, 설령물품의특정부위가기타부위에비하여사람의주목을끈다하더라도단지그부위로서전체를대체할수는없으며해당부위가전체시각효과에미치는영향만을고려하여야한다. 비록일반적인상황에서, 전체디자인에있어서는, 각부위가물품의전체시각효과에미치는영향력이똑같지않으며결국일부부위가기타부위에비해더주의를끌수있지만, 그러나단지그가운데 주요요부 가비유사함을이유로양자가비유사하다는결론을도출하는것은 종합판단 방법을채용하여도출하는결론과많은경우에불일치하게된다. 만약 요부판단 이일반적인물품의디자인에광범하게적용되고또요부가복수일수있다면, 요부를가리킴으로써아주손쉽게표면상으로는전체물품을보호하지만실제로는물품의일부분을보호하는목적을달성할수있으며, 심지어는구체적으로물품상의특정모양을보호하기에이르게된다. 위대목은디자인의유사판단이왜사실에관한판단이아니고법률판단인지를잘보여주고있다. 위평설의저자는 요부판단 이자칫물품의부분의디자인에대한보호로이어지게되는것을경계하고있으며, 고급인민법원의판단방법은결국물품의부분디자인의보호에이르게될수있음을경고하고있다. 이러한시각은쉽게작금의 혼란 이바로구전리심사지침에 요부판단 의원칙이도입됨으로써비롯되었으며, 물품의부분디자인을보호하려는사회일각의흐름은이 요부판단 의원칙에기대어이를확대적용함으로써관철되고있다는결론으로쉽게이어질수있다고보여진다. 실제로, 2004년판전리심사지침을발표하면서함께발표된 심사지침제1호공보에관한설명 30) 을보면, 실천과정에서한디자인의유사성에대한판단에서종합판단의방법을이용할것인지요부판단의방법을이용할것인가, 어느부분을판단의요부로삼는가에따라종종완전히서로다른결론에이르게될수있다. 따라서만약어떤상황에서요부판단을이용할것인지및어떻게요부를정할것인지에대한명확한획 30) 본설명은 중국전리심사지침공고제 1 호 와함께하나의문건으로발표되었다. 326

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 정이없어, 판단시통일된판단척도를가지기어렵다면결국심사의공정성을보증하기는어렵다. 따라서, 이번개정은다음과같이명확히하였다 : (1) 일반상품에대해서는종합판단의방법을이용하여동일, 유사성을판단한다. (2) 요부판단방법의적용범위는기타부위에비하여소비자의주의를특별히끌기쉬운부위에한정한다. 고하여, 통일된판단척도를마련하기위해전리심사지침이취한방법은결국종합판단의원칙을내세우고요부판단의적용범위를한정하는것이었음을볼수있다. 또한, 현행전리심사지침상에 요부 라는용어가아예사라진배경에대하여, 전리복심위위원회제8신소처부처장이중국 지식산권보 에글을발표 31) 하여설명한바있다. 이글은, 2001년 요부판단 방법을추가한본래의미는요부가서로다른물품디자인의유사성판단문제를해결하고자한것이었고, 요부 가비유사하면전체가곧비유사하고기타부위에대하여대비할필요가없다는것으로서, 요부판단 을추가한뜻은바로유사성판단의과정을간이화하자는데있었음을알수있다. 그러나 4년여의심사실천을통하여 요부판단 에통일된판단척도가없음으로인해일정한문제가발생하였다. 법원과복심위는 요부 의인정에대해서도많은서로다른이해를보였고, 그결과동일한두물품디자인의유사성판단에서서로다른판단방법을이용함으로써서로다른심사결론을이끌어낼수있는국면이조성되게되었다. 는문제의식을제시한뒤, 전리심사지침의수차개정에나타난 요부 인정기준의변화와법원의 요부 인정방법이서로다른점을지적하고, 이어 따라서, 요부 를정확하게확정할수없는상황에서 요부판단 방법을삭제하는것이심사기준의통일성을높이는데유리하다 고결론짓고있다. 나아가, 위글은 이번심사지침의개정에서는 요부 에관한개념을삭제함으로써개념상의혼란이일어나는것을피하였고, 동시에판단방법에서 요부판단 방법을삭제하고 요부판단 에서의대표적인예를판단원칙부분에체현시킴으로써물품디자인의전체시각효과에대하여현저한영향을미치는하나의요소로삼 31) 删除 要部判断 方式提高外观设计相同和相近似判断标准的统一性 ( 요부판단방법의삭제는디자인동일, 유사성판단기준의통일성을높인것이다 ) 张跃平, 국가지식산권국전리복심위원회제 8 신소처부처장, 知识产权报, 출처 : http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/mtjj/200608/t20060821_108595.htm 327

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 아고려할수있게하였다 고설명하고있는데, 이글에서 요부판단의대표적인예를판단원칙부분에체현시 켰다는것은현행전리심사지침제4부제5장제4절 (1) 32) 을가리키는것이다. 이규정에의하면 요부판단 은양자의차이가물품디자인의전체적인시각효과에현저한차이가있는지를판단하기위해종합적으로고려해야할여섯가지사항가운데하나로위치된다. 즉, 요부판단 의방법은과거구전리심사지침이나 2004년판전리심사지침에서 전체관찰, 종합판단 에대비되는독립적인판단방법으로부터 전체관찰 에의한유사판단을할때고려해야할하나의사항으로그지위가격하되게된것이다. 이로써, 일본혼다사건등에서불거진복심위와법원의갈등에서복심위는전리심사지침의 2차례에걸친개정을통해 요부판단 의지위를강등하는것으로대응하였음이분명해진다. 그러면, 이제혼다사건의제1심을담당했던북경시제1중급인민법원이개최한세미나의종합요약문을통해혼다사건당시복심위의손을들어주었던법원이그이후계속되는고급인민법원의파기, 환송에직면하여어떠한태도를보였을까를살펴보겠다. 본세미나의개최이유에대하여북경시제1중급인민법원은 우리재판정은디자인권에관련된민사및행정사건의심리과정에서드러난몇가지문제와심판과정에서직면한몇가지곤혹스러움에대하여이론계및실무계의전문가, 학자를초빙하여디자인권보호의법률문제에대하여주제토론회를열었다 고소개하고있는데, 이토론회에서다뤄진여러가지주제가운데 요부판단원칙과종합판단원칙의관계, 디자인요부의 요부 와요부판단에서의 요부 의관계 에대하여만살펴보겠다. 먼저이토론회에참석한대부분의참석자들은 디자인유사성판단시이두판단원칙은결코뚜렷하게대립하는것이아니라는데견해가일치하였다 고한다. 32) 사용시쉽게볼수있는부분의디자인변화는쉽게볼수없거나또는볼수없는부분에비하여일반적으로전체적인시각효과에더욱뚜렷한영향을미친다. 예를들면, 텔레비전의뒷면및밑면은일반소비자가사용과정에서유의하지않는다. 따라서사용과정에서사용자가쉽게볼수있는부분의디자인변화는쉽게볼수없는뒷면과볼수없는밑면의디자인변화에비하여전체적인시각효과에대하여일반적으로더욱뚜렷한영향을미친다. 다만, 쉽게볼수없는부분의특정디자인이일반소비자의주목을끄는시각효과를일으킨다는것을증명할수있는증거가있는경우는예외로한다. ( 현전리심사지침제 4 부제 5 장제 4 절 (1)) 328

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 이는명시적이지는않지만토론참석자들이일본혼다사건의판결문에나타난고급인민법원의유사판단기준가운데 이두판단법은결코상호배척하는것이아니다 라는접근법을기본적으로수용하고있음을말해주는것으로이해될수있다. 디자인요부에대해서는, 일부참석자들이 2004년판전리심사지침이 가능한한디자인등록출원시요약설명에디자인요점 33) 을분명히하도록요구 한사실을두고 디자인요점 의개념을강화하였다고평가한반면, 요부와디자인요점은여전히서로다른개념이며, 디자인요점에근거하여유사성판단을하는것이요부판단의원칙을적용하는것과같을수없 다는반론을전개하였다고하며, 그러나 전문가들은모두디자인요점의개념을강조하는것은전리수권의기준과침해판정시의기준이일치하도록하는데유리할뿐만아니라각국디자인권보호의발전추세이기도하며, 광대한설계인원의창조적노동에대하여더욱충분한보호를주는데유리하다는데견해가일치하였다 고전하고있다. 위토론회의결론은앞선복심위심판관의평설이주장하는바와는큰대조를이루고있다. 위토론회에서는 디자인요점 이유사성판단시강조되어야할대상으로받아들여지고있는반면복심위심판관의평설은요부판단상의요부가 디자인요점 으로해석되는것은잘못이라고지적하고요부는단일한것이며일부분에나타난창조적특징들을모두요부로평가하게되면결국물품의부분의디자인을보호하기에이르게되므로경계해야한다고역설하고있기때문이다. 일본혼다사건의제2심판결문에등장하는 디자인요부 라는용어는일반수요자가관심을둘부위라는의미로사용되고있다. 이점에서는구전리심사지침에서의 요부 의개념과기본적으로일치한다. 그러나구전리심사지침이나현행전리심사지침이나모두 요부 는 사용시쉽게볼수있는부분의디자인변화는쉽게볼수없거나또는볼수없는부분에비하여일반적으로전체적인시각효과에더욱뚜렷한영향을미친다 34) 는기준에의해서만정해지며, 창작자의창작 33) 디자인요점 은디자인등록출원시에출원인이 필요시 제출하도록되어있는 디자인에대한요약설명 의한구성부분이다. 이 디자인요점 은종래디자인에비하여구별되는창작적부위를출원인스스로가기재하도록한것으로이해되고있다. 34) 현행전리심시지침제 4 부분제 5 장제 4 절의 (1). 이규정은구전리심사지침이나 2004 년판전리심사지침의요부판단의방법이 판단원칙 의하나로체현되었다고하는그대목이다. 이규정은다 329

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 부위, 즉디자인요점에대해서는어떠한특별한평가도부여하지않고있으며그결과디자인요점은요부의확정과아무런직접적인관련이없다. 즉, 전리심사지침은디자인요점에대한의식적강조없이디자인요점을잘보이는부위에나타나는다른외관들과평등하게취급하고있는것이다. 그러나제2심법원은복심위심판관의평설에서구전리심사지침상의 요부 가하나임을전제로하고있는것과는달리디자인요부가복수일경우를상정하고있다. 이렇게 복수의디자인요부 를상정하게되면이때의 디자인요부 의개념은 창작자의디자인창작요점 을나타내는 디자인요점 이라는용어의개념과접근하게되며, 요부확정시 디자인요점 을의식적으로강조할수있는이론적틀이마련되게되는것이다. 그런데디자인요점은어디까지나창작자의관점에서종래디자인에비하여구별되는창작부위를가리키는개념인반면, 디자인요부 는해당물품에서일반수요자의관심을끌부위로서심판관의판단작용을통해비로소확정되는것이며그결과디자인유사판단의직접적인비교대상이된다는점에서 디자인요점 과는구별되어야한다. 그러나 디자인요점 은그개념안에 유사성판단을위해중점적으로비교해야할대상 이라는내용을포함하고있다. 만약디자인요점이 중점비교 의대상이아니라면디자인등록출원시에출원인에게자신의창작요점을설명하도록한이유가설명될수없기때문이다. 바로이 디자인요점 을유사성판단에서어떤지위에위치시킬것인가의문제야말로지금까지이어져오고있는디자인권보호범위에관한논쟁의핵심이라고볼수있으며, 복심위와제2 심법원의판결이서로달라지게된핵심적인원인도혼다오토바이상에나타난 디자인요점 을의식적으로강조하여양디자인을대비하였는가, 그렇게하지않았는가에기인한다고이해된다. 이러한분석을구체적으로뒷받침하기위해서는일본혼다사건에서복심위와제2심법원이구체적으로오토바이의어느부위를중점비교하였는가를살펴볼 음과같이이어진다. 예를들면, 텔레비젼의뒷면및밑면은일반소비자가사용과정에서유의하지않는다. 따라서사용과정에서사용자가쉽게볼수있는부분의디자인변화는쉽게볼수없는뒷면과볼수없는밑면의디자인변화에비하여전체적인시각효과에대하여일반적으로더욱뚜렷한영향을미친다. 다만, 쉽게볼수없는부분의특정디자인이일반소비자의주목을끄는시각효과를일으킨다는것을증명할수있는증거가있는경우는예외로한다. 330

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 필요가있다. 일본혼다사건에서복심위가행한디자인유사판단의방법을보면, 양디자인을대비하여 델부의형상, 마후라의형상및백미러의형상에서본전리와차이점이발견된다. 램프섀도의램프수도다르며, 그밖에미러의구조에도차이가발견된다 고하여그차이점을확정한뒤그차이점이전체디자인에미치는영향을평가하여 전체로서상기차이점은부분적인또는국소적인변경에의한것이며시각적으로인식할수없는곳에부착되어있다고생각한다. 본전리및인용오토바이에의하면, 오토바이의차체전체, 플레임의형상, 오토바이헤드부분의원만한곡선부분, 프런트커버, 스텝플로어, 시트를포함하는대부분의주요부품의형상및배치에관해서는동일또는유사한디자인이사용되고있다 고분석하고있다. 이러한대비방법은 차이점의확정 차이점이전체디자인의시각효과에미치는영향에대한평가 전체로서의디자인형상의비교 라는방식을취하고있는데복심위의이러한대비방법은언뜻보면받아들일만한것으로이해 35) 될수있다. 그러나이러한대비방법은일본혼다가자신의오토바이에채용한디자인의요점들을다른수많은디자인적요소와동등하게취급하는태도를취하고있는것으로서복심위의대비방법에는 디자인의요점 에관한고려가거의없었다고평가할수있다. 복심위의대비방법에는작은구성부위에나타나는섬세한차이를의식적으로강조하여비교할여지가없으며, 시각적으로잘보이며전체디자인의외관에크게영향을미치는주요구성부위가더중요하게평가되거나적어도다른작은 디자인요점 과동등하게취급되고있는것이다. 나아가복심위는 오토바이의헤드부분 이나 프런트커버 가그형상에서동일또는유사한디자인을사용하고있다고평가하였지만, 제2심법원은이두부분에대해오히려차이가있음을인정하고그부분을디자인요부로취하여각부분의세밀한미감의차이에대해더주목하는태도를취하고있다. 소형오토바이 등록디자인에기재된오토바이의전방조향부형상은타원과유 35) 본결정은차이점과공통점으로나누어차이점은국소적이며잘보이지않는부분이라하고, 그밖의주요부분의디자인이같다고인정하고있는데, 이러한인정방법은우리나라의심판, 판결에있어서도자주발견되므로인정의옳고그름을떠나비난될만한것은아니다. 中国におげる意匠の類否判断と改正審査指南の方向 加藤恒久, 知財管理 2004 년 12 월호 1907 쪽. 331

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 사한원활한곡면이고, 양측에각각직사각형의전향등을가지고있으며, 전향등사이에는직사각형과유사한장식띠가있다. 증거1에기재된오토바이의전방조향부형상은타원과유사한데 소형오토바이 등록디자인에비하여약간평평한원활한곡명이며, 양측에타원형을이루는전향등이있다. 소형오토바이 등록디자인에기재된오토바이의프런트커버은원활한표면이며, 상부정면에큰램프커버가돌출하여있고그안에하나의큰램프가있다. 증거1에기재된오토바이의프런트커버에는하나의큰램프커버가돌출하여있고그안에두개의램프가있으며, 램프커버아래에램프의횡방향폭보다좁은평행한볼록부가있다. 36) 결국복심위와제2심법원의판단결과가갈린것은전체디자인의시각효과에미치는영향면에서디자인요점부분과기타부분들을서로다르게평가한데서비롯되었다고이해된다. 즉, 제2심법원은오토바이에서일반소비자들의주목을끄는부위가많이있다고인정한뒤, 이부위를구체적으로선택하고대비하는방법을취하였는데, 이때의선택대비된부위는다름아닌창작자의 디자인요점 부위였다고볼수있다. 이러한점에서, 비록제2심법원의판결문에 디자인요점 을더크게평가해야한다는등의직접적표현은없다하더라도 전체관찰을진행할때요부대비를통해드러난양자의차이는결코시각상에서사라질수없다 고한것은디자인의요점과기타부분을동등하게평가하여평면적으로대비하는복심위의대비방법에대한비판으로읽혀진다. 문언적으로만보면, 양디자인의차이점과공통점을확정하여그차이점이전체시각효과에미치는영향을고려한다 는방법은복심위나제2심법원이나공통된것이었다. 또한, 비록 요부 에대한이해는다르더라도차이점에대한관찰자체가물품의각구성부분에대한각각의대비를전제로할수밖에없으므로전체관찰은요부에대한관찰을자신안에포함하고있다고할수있다. 따라서복심위가 전체관찰, 종합판단 이라고하는판단방법역시비교대상을확정하는판단과정을불가피하게포함할수밖에없다. 따라서 요부판단과종합판단가운데어느방법을선택하느냐에따라판단결과가달라지는상황이초래되었다 는복심 36) 北京市高级人民法院行政判决书 (2003) 高行终字第 15 号 知识产权经典判例 상권 178 쪽, 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년발행.. 332

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 위측의문제의식은피상적인것이다. 오히려 전체관찰, 종합판단 을어떻게이해 할것인가가달랐기때문에판단결과가달라지는상황이초래되었다고보는것 이엄밀한진단이라고할수있다. 복심위는디자인요점에대한의식적강조없 이잘보이는부분에위치한주요한구성부분들의시각적효과를대비하는것을 두고 전체관찰, 종합판단 이라정의하고있는반면, 법원은디자인요점에대한 의식적강조아래서이들에대한인상을보유한채전체디자인의미감에기초하 여판단하는것을두고 전체관찰, 종합판단 이라정의하고있는것이양자의진 짜차이라할수있을것이다. 복심위가법원의잇따른취소환송판결에직면하 여, 요부판단 의지위를격하시키고 전체관찰, 종합판단 의대원칙을강조하는방 향으로전리심사지침을개정하였지만여전히복심위의판단이법원에의해뒤집 히는사태를막지못하였는데 37), 이는전리심사지침의개정이법원의판단방법 의이해및수용과는거리가멀었고, 오히려법원의진일보된 디자인요점 강조 경향에역행하는것이었기때문인것으로이해되어야한다. 비록일부진전된바가없는것은아니지만, 국가지식산권국이 2004 년및 2006 년두차례에걸쳐전리심사지침의디자인유사판단방법을개정한내용은결코 학계, 실무계, 법원등에서일고있는 디자인요점 의강조경향을받아들인것이 아니며오히려이러한경향에제동을걸고본질적으로는과거의유사판단방법을 고수함으로써물품의부분의디자인의보호를극구제한하려는지향을드러내고 있다고평가된다. 물품의부분에대한디자인의보호는분명부분디자인보호제도 37) 설명해야할것은심사지침의수정내용이북경시고급인민법원에의해받아들여지지않았다는점이다. 금년 (2005 년 - 역자 ) 7 월 28 일북경시고급인민법원이 재봉틀디자인등록무효사건 에대해내린판결을보면이러한사건에대하여여전이뚜렷한차이가있음을알수있다. 전리복심위원회와제 1 심법원은전체관찰, 종합판단의방법을이용하여여러곳의 국부적차이는일반소지자의양디자인에대한유사판단에실질적영향을미칠수없다 고하였다. 제 2 심법원은판결문에서비록 본안은전체관찰, 종합판단의방법을이용하여야한다 고인정하였지만, 그러나여전히재봉틀과같은구조는 단순한물품이아니라그것의디자인요부가그물품의여러곳에분포되어있어, 여러디자인요부를가진재봉틀디자인에대해서는 전체관찰시요부대비를통하여일반적인관련지식수준과인식능력을가진소비자가이들뚜렷한디자인상의차이에근거하여양물품을구별해낼수있으며혼동을일으키기에충분하지않다. 따라서본사건전리와인용문건에존재하는여러서로다른디자인은양디자인이전체적으로동일하지도유사하지도않다는것을구성한다. 外观设计专利的保护 ( 디자인권의보호 ) 북경시류센변호사사무소작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 501~502 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 333

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 의도입을통해제대로이루어질수있는것이지만, 부분디자인보호제도가아직시행되지않은환경아래서도상당수준물품의부분에관한디자인의보호가가능하며, 이는 디자인요점을강조 한다는이론적틀을전체관찰, 종합판단의원칙하에수용함으로써이루어질수있을것이다. 일본혼다사건에서제2심법원이종합판단과요부판단은결코서로배척하는것이아니며, 디자인물품이복잡하여소비자가관심을둘디자인요부가비교적많은경우에는일반적으로먼저요부비교를진행하고재차전체관찰, 종합판단을진행할수있다 고한것은전체관찰이라는대원칙안에 디자인요점의강조 라는새로운이론적틀을수용함으로써디자인창작자의창작요점에대한보호를강화하고, 그럼으로써과거에비해물품의부분에관한디자인의보호를강화하고자한논리전개였다고평가할수있다. 나아가어찌보면제2심법원의논리전개는새로운것이아니며, 이미다른문헌을통해서도확인된다. 북경시고급인민법원의의견 은디자인권의침해판단시디자인의유사판단원칙과관련하여 침해로주장된물품과디자인등록물품의디자인을비교할때에는반드시전체관찰을진행하여, 양디자인이동일한미감을가지고있는지를종합판단하여야한다. 비교의중점은권리자의창의적이고미감이풍부한주요한디자인부분 ( 요부 ) 과침해로주장된물품의대응부분이어야하며, 피고가원고의독창적인부분을복제또는모방하였는지를살펴보아야한다.( 제67조 ) 고규정하고있으며, 최고인민법원의회의토론초고를보면, 유사디자인의판단은시각적인직접관찰, 시공이격대비, 요부의중점비교, 종합판단의방법을채용하여야한다.( 제24조제2항 ) 고규정하고있다. 위와같은중국의대표적인두법원의해석이 2000년대중반에와서야실제적용되고또논쟁의대상이된것은과거 2001년개정전리법이시행되기전까지는디자인등록의무효여부에관한복심위의결정에대하여인민법원에불복하는길이봉쇄되어있었기때문이다 38). 결국, 2001년전리법이시행되고나서야본질적으로는복심위의판단방법이낡았으며 디자인요점 의보호에미흡했다는지적이법원의판결 38) 2001 년개정전 1992 년전리법제 49 조제 3 항은 전리복심위원회가실용신안등록과디자인등록무효심판청구에대하여내린결정은종국적인결정이다 라고규정하고있다. 즉, 2001 년개정전리법이시행된 2001 년 7 월 1 일이전에는오직특허에대해서만복심위의무효심판결정에대하여인민법원에심결취소소송을제기하는것이가능했다. 334

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 을통해공식화되었던것이며, 이론적으로는 요부판단 을확대하여 디자인요점의 중점비교 라는새로운판단원칙이제시된것이다. 2. 전리법상의디자인권의보호범위에관한규정의변화 전리법제56조및제27조에대한고찰이번전리법제3차개정초안에는앞서살펴본논쟁끝에 디자인요점을강조 하는것과관련된두전리법조문에대한개정이반영되었다. 하나는, 전리법전리권의보호에관한제7장제56조제2항으로, 현행 디자인권의보호범위는도면또는사진에표시된디자인등록물품을기준으로한다 는규정이 디자인권의보호범위는도면또는사진에표시된디자인등록물품을기준으로하며, 요약설명을도면또는사진의해석에이용할수있다 로변경된것이고, 다른하나는, 전리의신청에관한제3장제27조로, 현행 디자인등록출원을하는경우에는출원서및디자인의도면또는사진등의서류를제출하여야하며또한그디자인을사용할물품및그물품의분류를기재하여야한다 는규정이 디자인등록출원을하는경우에는출원서, 그디자인의도면또는사진및그디자인에대한요약설명등의출원서류를제출하여야한다 로변경된것이다. 위두규정의변화는현행전리법시행세칙제28조 디자인등록출원을하는경우에는필요시디자인의요약설명을기재하여야한다. 는규정에서 필요시 를삭제하고모든디자인등록출원시에 요약설명 을반드시제출하도록변경하여이를전리법에반영하는한편, 디자인에대한요약설명을디자인권보호범위의해석에이용할수있다는명문의규정을신설한것이다. 디자인의요약설명의제출은비록현행전리법아래서임의규정이지만출원인이요약설명을제출하는것을막지는않아왔으며, 일부사항에대해서는반드시요약설명을제출하여야했다. 요약설명과관련된전리법실시세칙제28조제2항은 디자인의요약설명은그디자인을사용하는물품의디자인요점, 보호를요구하는색채, 생략도등의상황을기재하여야한다. 요약설명은상업적인홍보용어를사용해서는안되며물품의성능을설명하기위해이용해서도안된다 고규정하고있으며, 관련전리심사지침의규정 39) 을보면, 요약설명에는모두 10가지의 335

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 사항이기재될수있는데그가운데하나가바로 디자인요점및그위치 이다. 그러나실천상에서출원인이디자인등록출원을하면서 요약설명 에디자인요점을기재하는사례는거의없었다고한다 40). 전리법실시세칙이나전리심사지침은 디자인요점 이정확히무엇을가리키는것인지에대해서는아무런설명이없지만, 디자인요점이디자인창작자의창작의요점내지새로창작한부분을가리키는것이라는해석이일반적이다. 41). 디자이너의창작요점을나타내는디자인요점은요부와는구별되는개념으로서요부를확정할때고려되는중요요소로서의지위를가진다. 중국디자인보호의실천과정에서는, 복심위의 디자인요점 에대한홀대내지무시 42) 와는달리법원은이미디자인요점을디자인권의보호범위해석에이용하여왔다. 북경시고급인민법원의의견제57조는 디자인권자는침해소송에서디자인의 디자인요점도 를제출하여그디자인의독창적부위및내용을설명하여 39) 전리법실시세칙제 28 조의규정에따르면, 디자인출원을하는경우에는필요시디자인에대한요약설명을명확하게기재하여야한다. 요약설명은물품도면또는사진에대한설명또는한정이며디자인물품의설계요점, 투시도의생략및색채보호청구등의사항에대하여요점을서술하기위하여사용된다. 현전리심사지침제 1 부제 3 장 4.3 절. 40) 현재전리권의수여단계에서외관의전체적인효과에만주목하고그전리가운데서어느부분이요부부분인지에대해서는명확한획분을진행하지않는다. 또는절대다수의출원인이출원서만제출할뿐이고요부를명확히지적하지않기때문에심사관은단지자신의기준에따라요부를확인하게된다. 审理外观设计专利侵权纠纷案件中有关部门问题的调研报告 ( 디자인권분쟁사건의심리와관련된문제의조사연구보고 ), 북경시제 2 중급인민법원민 5 정작성, 知识产权审判规范 248 쪽, 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년 7 월발행. 41) 필자의견해에따르면, 디자인요점은일반설계인원이그물품에대하여디자인을진행할때의주요창작부위를가리키는것으로서, 일반설계인원이그물품의디자인에대하여가한새로운창작활동을반영하여야한다. 外观设计专利的保护 ( 디자인권의보호 ), 북경시류센변호사사무소작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 525 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 설계요점의기재방법에대해서는심사지침에상세규정이없으나공지디자인과비교하여그디자인의새로운창작부분을기재하여야한다. 外观设计专利授权标准和保护范围 ( 디자인등록의수권기준과보호범위 ), 북경진즈챠오지식산권대리유한공사작성, 위의책 470 쪽 42) 구전리심사지침은전리법시행세칙제 28 조의규정에도불구하고, 이규정을전리심사지침제 4 부분제 5 장 디자인의동일, 유사판단 을제정하는 법률근거 로삼지않았으며, 디자인의동일유사를판단하는어떤규정에서도 디자인요점 을언급하고있지않다. 이러한 디자인요점 에대한홀시내지외면은 2004 년및 2006 년개정전리심사지침에서도그대로이어지고있으며, 현행전리심사지침의제 4 부제 5 장역시전리법시행세칙제 28 조의규정을법률근거에포함시키지않고있다. 앞에서살펴본 요부관찰 에대한복심위의태도에비추어전리심사지침상의디자인유사판단규정에 디자인요점 에대한언급이전혀없는것은어쩌면당연한것이라할수있다. 336

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 야한다. 권리자가출원시중국전리국에이미 디자인요점도 를제출하였다면, 디자인등록포대는디자인요점을인정하는증거로할수있다 ( 제57조 ) 고규정하는한편, 비교의중점은권리자의창의적이고미감이풍부한주요한디자인부분 ( 요부 ) 과침해로주장된물품의대응부분이어야 ( 제67조후단 ) 고한것은이러한사실을말해준다. 나아가최고인민법원의회의토론초고가운데 유사디자인의판단은시각적인직접관찰, 시공이격대비, 요부의중점비교, 종합판단의방법을채용하여야한다 고규정하고 요부란물품의외관상에서일반소비자의주의를끌기쉬운부위를가리킨다. 물품의통상적인사용상태, 디자인의디자인요점, 미감등의요인을결합하여디자인의요부를종합하여확정할수있다 ( 제24조제4 항 ) 고하여, 디자인요점이요부의확정에중요한요소임을분명히하고있다. 따라서이번전리법개정초안에서전리법제27조를개정하여 디자인에대한요약설명 을출원시에반드시기재하도록한것은출원인으로하여금출원서에반드시 디자인요점 을기재하도록하려는데목적이있다고해석되어야한다 43). 또 43) 전리법제 3 차개정초안과하나의문건으로발표된 전리법개정초안설명문 에는전리법제 27 조및제 56 조의개정취지에대하여다음과같이쓰고있다. 디자인서류는특허및실용신안서류와비교하여볼때특별히구분되는점이있다. 즉디자인서류는발명창조에대한출원인의상세한문자설명, 다시말하면명세서를포함하지않을뿐만아니라보호를청구하는발명창조의기술특징을기재한권리요구서도포함하지않는다. 따라서디자인권의보호범위는단지도면또는사진에나타낸디자인물품을기준으로하여결정하게되는데, 참고할수있는문자적기재가적은관계로디자인권보호범위의확정은특허또는실용신안의보호범위의확정보다더욱큰어려움을초래한다. 일반적으로, 모양특히사진은디자인을사용한제품의각세부적인면을반영하는데많은정보를제공한다. 만약권리요구서에기재된기술특징에비유한다면도면또는사진에구현된 디자인특징 은아주많다. 디자인권침해행위를구성하려면침해로주장된물품이등록디자인물품의각세부적인면을구현할것을요구한다면이러한요구는너무엄격한것으로디자인창작에대한보호에불리해지게된다. 역으로, 만약그중일부세부를무시하는것을허용한다면어떤세부를무시할수있고어느정도로무시할수있는지에대해필요한규칙을세워야한다. 그렇지않으면너무주관적인판단을하게되는데이는법률에대한공중의예측성을보장하는데불리해지게된다. 이에대하여중국에는아직완벽한규칙이형성되지않았다. 중국의디자인제도를보완하기위해, 이번전리법개정은중국의구체적인실정과실천경험을바탕으로하여디자인제도에대해개선조치를취할필요가있다. 현행전리법실시세칙제 28 조는디자인요약설명은디자인의디자인요점, 색채보호청구, 투영도생략등사항을설명하여야한다고규정하고있다. 이러한요약설명은디자인의보호범위를합리적으로확정하는데큰도움을준다. 디자인요약설명의작용을충분히발휘시키는것은디자인침해판정기준을규범화하는데유리할뿐만아니라디자인출원이전리법이규정하고있는등록요건에부합하는지를판단하는기준을규범화하는데도유리하다. (http://www.sipo.gov.cn/sipo/tz/gz/200608/t20060808_106811.htm) 337

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 한이렇게출원인에게출원시에자신의디자인요점을설명하도록하는것은 설계요점의개념을강조하는것은전리수권의기준과침해판정시의기준이일치하도록하는데유리 44) 하기때문이며, 출원인이자신의디자인요점을설명하지않음으로써심사, 심판을담당하는사람에따라주요하게대비하는부분이서로달라동일한대상에대하여서로다른결론을내리는사태를피하기위하여, 판단시발생하는이러한차이를해결하기위하여비교적좋은방안은현요약설명상의디자인요점의작용을강화하여디자인등록출원의출원인에게출원시요약설명의디자인요점에그주요한창작부위를기재하도록요구하고, 또한국가지식산권국의등록공고를통해일반공중에게디자인등록의디자인창작내용을공시하는것이다. 그후전리권의무효절차에서그전리가등록요건에부합하는지를판단할때, 또는전리침해소송절차에서침해로주장된물품의디자인이디자인권을침해하였는지를판단할때모두이디자인요점에기재된주요창작부위에대하여분석대비를진행하여야한다. 이렇게하면대비분석의기초가통일되어있기때문에도출되는결론도상대적으로비교적일치할수있 45) 기때문이다. 위와같은이유로앞으로디자인유사여부를판단할때출원인이요약설명상에기재하는디자인요점의중요성은현재에비해크게높아질것임을예상할수있다. 요약설명에기재된디자인요점은출원인이보호를요구한부분으로서의지위를갖게될것이며, 그결과설령디자인요점을제외한부분에서선행디자인과일치또는유사하더라도디자인요점부위에서선행디자인과차이가분명하다면그디자인등록출원은현재보다등록요건을만족시킬가능성이높아지게될것이고, 그역의경우도성립된다 46). 나아가이러한디자인요점의강조는침해여부판정에도그대로이어져침해소송에서권리자의창작요점이이전보다더보 44) 外观设计研讨会综述 북경시제 1 중급인민법원작성. 출처 : http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=29917 45) 外观设计专利的保护 ( 디자인권의보호 ), 북경시류센변호사사무소작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 526 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 46) 오히려, 현심사지침에따르면기타부분이현저히달라전체적으로비유사하다고판단될여지가많은경우에도앞으로는디자인요점으로기술한부위가유사하여등록요건을만족하지못하는경우도발생할수있다. 338

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 호될수있게될것이다. 그러나이러한변화를지나치게과대평가하는것은경계해야한다. 디자인요점은어디까지나디자인요부를확정하는중요한요소가운데하나일뿐이며, 특히 수요자의주목을끄는부위 여야한다는제한이뒤따르기때문이다. 수요자의주목을끄는부위 라는제한은중국이디자인보호의목적론으로채택하고있는 혼동론 의당연한귀결로이해된다. 최고인민법원의회의토론초고를보면 인민법원은유사디자인을판단할때일반소비자가일반적인주의력을부여하여혼동하기쉬운가를기준으로하여야한다. 혼동이발생하기쉽다면유사한디자인이다 ; 그렇지않다면동일하지도유사하지도않은디자인이다 ( 제24조제1항 ) 라고 혼동론 을명확히규정하고있으며, 나아가 유사디자인의판단은시각적인직접관찰, 시공이격대비, 요부의중점비교, 종합판단의방법을채용하여야한다 ( 제 24조제2항 ) 고하여 혼동론 에기초한관찰방법으로서 시공이격대비 47) 를채택하고있기때문이다. 즉, 일반수요자가시간상, 공간상일정한간격을두고물품을관찰하게된다는거래현실에따라양디자인물품을이격적으로관찰한결과일반수요자가물품에대하여혼동을일으키는지여부에따라디자인유사를판단하게된다는것이다. 이러한이격대비에기초한혼동여부판단이라는잣대는디자인창작자의창작을직접보호하는것이라기보다는그창작이일반수요자의시각을통하여양물품을식별케하는작용을한다는중간고리를통해서만, 그리고실제로그디자인요점부위가일반수요자의혼동을방지하는데기여하는만큼만보호한다는것으로이해될수있다. 더욱주목을끄는것은 2004년전리심사지침개정에서 혼동론 이디자인보호목적론에서의대원칙으로부터부차적인원칙으로격하되고나아가 이격대비 의관찰방법이폐기되었음에도금번제3차전리법개정초안에서는 혼동론 이법에명문화 47) 최고인민법원의회의토론초고상의 시공이격대비 란구전리심사지침의제 4 부분제 5 장제 6.4 절의 이격대비 와같은개념으로이해되는데, 구전리심사지침은 이격대비의방법이란두가지물품을함께놓고대비를진행해서는안되며일반소비자가관찰할때시간상, 공간상에서일정한간격을두고대비를진행하는것으로서만약혼동이일어난다면동일하거나또는유사한디자인이라고인정하여야한다. 고규정하고있다. 구전리심사지침상의이규정은삭제되어 2004 년판전리심사지침에서는발견되지않는다. 339

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 되었다는사실이다. 개정초안제56조의제A8조에나타난 디자인권의침해란침해로주장된자가제조, 판매또는수입한물품이디자인등록문건에서지정된물품과동일하거나유사하고, 또한그물품의디자인이등록디자인의도면또는사진에표시된디자인과동일하거나유사하여일반소비자가그것에대하여혼동을일으키는것을가리킨다. 는규정은디자인권의배타적범위를명문으로규정함과동시에유사디자인의판단기준이 일반수요자의혼동여부 임을분명히한것으로평가된다. 그러나이개정초안보다앞선 2004년판전리심사지침은구전리심사지침의판단원칙을수정 48) 하였는데혼동론의지위격하가그취지였다. 2004년판전리심사지침을성립시킨국가지식산권국의전리심사지침공고제1호의 심사지침공고제1호에대한설명 을보면국가지식산권국이 혼동론 을단계적으로폐기하겠다는취지를읽을수있다. 판단원칙면에서종래의윈칙이 일반수요자의오인, 혼동 이었다면이제부터의원칙은 현저한영향 이된다고밝히고 49), 이어서 첫째, 오인혼동의판단원칙이디자인심사영역에서다년간사용되어왔고, 이때문에 오인, 혼동 판단원칙으로부터 현저한영향 판단원칙으로순조롭게넘어가기위하여, 심사지침에양자사이의관계에대하여설명하였다. 만약새로정의된일반소비자가두대비되는디자인에대하여오인, 혼동을일으킨다면전형적인유사디 48) 구전리심사지침제 4 부분제 5 장제 5 절 판단원칙 은 만약일반소비자가비교대상디자인물품을구매하려고할때단지구매또는사용으로인해남아있는인상에만의존할뿐비교대상디자인을볼수없는조건에서선행디자인을비교대상디자인이라고오인할수있으면, 즉혼동을일으킨다면비교대상디자인은선행디자인과동일또는유사하다. 만약그렇지않다면양디자인은동일하지도유사하지도않다 고규정한반면, 2004 년판전리심사지침은 판단원칙 을 일반소비자가비교대상디자인과선행디자인에대한전체관찰을통해양디자인의차이가물품의전체적인시각효과에현저한영향을미치지않는다고파악해낼수있으면비교대상디자인과선행디자인은서로유사하며, 그렇지않으면양자는동일하지도유사하지도않다 ( 제 6.4 절제 1 항 ) 고규정하고이어 일반소비자가비교대상디자인과선행디자인을오인또는혼동할수있으면양자간의차이는물품디자인의전체적인시각효과에대하여현저한영향이없다는것이명백하다. ( 제 6.4 절제 2 항 ), 그러나 2 개디자인에대하여일반소비자가오인, 혼동할리가없다고하여양자의차이가물품디자인의전체적인시각효과에현저한영향이있다는결론이당연히도출되는것은아니다 ( 제 6.4 절제 3 항 ) 라고규정하였다. 이규정은 2006 년개정전리심사지침에도수정없이그대로반영되었다. 49) 종래의판단기준의연속성을유지하고또한판단기준이심사상의판단방법과서로어울리도록하기위해판단원칙에대하여수정을진행하였다. 즉, 종래의 오인, 혼동 의판단원칙을 일반소비자가비교대상디자인과선행디자인에대한전체적인관찰을통하여양자의차이가물품디자인의전체적인시각효과에대하여현저한영향을미치지않는다고파악해낼수있으면비교대상디자인과선행디자인은서로유사하며, 그렇지않으면양자는동일하지도유사하지도않다. 것으로개정하였다. 340

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 자인에속하지만그역은성립하지않는다는것이다 라고하여, 혼동여부 는 양디 자인의차이가전체적인시각효과에현저한영향을미치는지여부 를판단하는한 가지방법으로그지위를격하시킨것이다. 나아가혼동여부를판단하는불가피한 관찰방법으로서의 이격대비 역시 2004 년전리심사지침에서는폐기되었다 50). 그렇다면위와같은전리심사지침의개정흐름에역행하여본전리법의제 3 차 개정초안에는 혼동론 이법에명문화된이유는무엇일까? 이에관한명확한설 명은제공되고있지않지만 51), 지금까지의디자인권의보호범위에관한논쟁의 흐름을보면다음과같은추정이가능하다. 즉, 전리법개정초안에혼동론을명 시함으로써일본혼다사건을필두로시작된법원의 디자인요점의보호강화 흐 름을. 타고창작자의창작적부위를더욱보호하려는경향이 혼동가능성 에대 한중간고리없이직접창작자의창작을보호하는데까지나아가는것을경계하 고자한것은아닐까생각된다. 출원시부터요약설명상의 디자인요점 을제출하 도록강제하고디자인요점에디자인유사판단의주요참고사항으로서의지위를 부여하는경우자칫디자인요점만의대비를통해디자인유사여부가직접결정 될수있다는해석을낳을우려가있으며, 일반수요자의혼동여부 라는중간고 리를명확히함으로써창작자의창작부위가현재북경시고급인민법원이견지하 고있는디자인요점의보호이상으로보호될수있다는해석을차단하고, 창작자 의창작적부위는어디까지나전체관찰에의한종합판단의테두리안에서각구 성부분들이물품의전체미감에미치는영향을고려할때의식적으로강조하여 볼부위로서의한정적지위를유지케하기위한것으로해석된다. 나아가, 제 3 차전리법개정초안을기초하기위하여국가지식산권국이각연구 주체들에위탁한주제연구논문들가운데전리국디자인심사부가작성제출한논 50) 국가지식산권국의전리심사지침공고제 1 호의설명문에는이격대비를삭제한이유에대하여다음과같이설명하고있다. 디자인의동일, 유사를판단할때절대다수의결정이양디자인을분석, 비교한위에서내려진판단이며, 이격대비의판단방법은조작하기에어렵다. 따라서이격판단방법을삭제하였다. 51) 전리법개정초안설명문에서도단지 그러나상기규정으로는아직불충분한데물품이유사하지및디자인유사한지에서모두누가판단을진행할것인가의문제를명확히할필요가있기때문이다. 우리나라에서비교적긴기간동안점차형성되어온공통된인식에근거하여물품의일반소비자가침해로주장된물품과등록디자인물품에대하여혼동을일으키는지를 유사 의기준을삼기를건의한다 고만설명하고있다. 341

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 문 52) 의 디자인요약설명 에대한논술은일정한시사점을준다. 이규정이후제출되는디자인등록신청은디자인도면또는사진상의어느부 분 ( 이들부분은소비자의일정정도의주의를끄는부분이어야한다 ) 이그디자 인요점인가를명확히기재하도록하여야한다. 아직등록되지않은디자인등록신 청은수권통지서를받은뒤등록절차를밟기까지디자인요점의보충설명을할 수있으며, 디자인요점을보충설명하지는않았지만도면또는사진상에표시함 으로써반영한내용도모두그디자인요점에속하며, 마땅히금반언의원칙을구 현하여야한다. 무효절차에서만약디자인요점부분이선행디자인과같거나유 사하면그디자인등록에대하여무효를선고한다. 반대로, 디자인요점부분이소 비자의주의를끌수있고, 선행디자인에반영된바없거나선행디자인과동일 하지도유사하지도않은창작적내용을포함하고있다면디자인권을유지하여야 한다. 침해절차에서도만약침해로주장된물품의디자인에디자인요점상에서 선언한부분이포함되어있고, 이들부분이등록디자인의도면또는사진에표시 된것과동일또는유사하다면침해라고인정하여야한다. 반대로침해로주장된 물품의디자인에디자인요점의일부분을포함하고있지않다면, 또는이들부분 이등록디자인의도면또는사진에나타난것과동일하지도유사하지도않다면 침해를구성하지않는다고인정하여야한다. 53) 위논문은앞에서소개한같은주제를다룬다른논문 54) 의내용과표면상일치하 는듯보이지만실제로는상당한차이를보이고있다. 상기논문은디자인요점에 대하여 소비자의주의를끌수있고 라는제한을두고있을뿐만아니라 침해로 주장된물품의디자인에대한디자인요점의일부분을포함하고있지않으면 침해 를구성하지않는다고판단할것을제안하고있기때문이다. 실상디자인요점이 소 52) 外观设计专利审查与授权标准研究 ( 디자인심사와수권기준연구 ), 전리국디자인심사부작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 312~371 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 53) 이논문은위대목에대하여 일부논자의주장 이라고그의미를한정하고있으므로이러한주장이전리국디자인심사부의전체의견을대변하는것은아닌것으로보인다. 그러나적어도디자인심사당당자들의일부의견임에는틀림없다. 54) 外观设计专利的保护 ( 디자인권의보호 ), 북경시류센변호사사무소작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 526 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 342

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 비자의주의를끌수있는부위 여야한다는것은법원의시각과일치하는것이며, 본제3차전리법개정초안의 혼동론 에도반영되어있는것이지만, 여러디자인요점이있을때그일부분을포함하고있지않다면침해를구성하지않는다고하는것은문제가있다. 만약위와같은전리국디자인심사부의의견에기초하는경우, 하나의새로운디자인에수개의창작적요소가있고이를디자인요점에기재하였을때침해자는수개의창작적요소가운데서하나의부위만을변경하는것을통해쉽게침해로부터벗어날수있게되기때문이다. 이렇게디자인요점의비교시그일부가서로다르면비유사하다고판단한다는것은 전체관찰, 종합판단 원칙으로부터의일탈내지예외로이해되는데이논문이이러한디자인요점의대비와종합판단의관계를고려한위에서위와같은논술을전개하였는지는불분명하다. 그간전리심사지침의개정과정을보면 종합관찰 을대원칙으로삼고양디자인의차이점이전체물품의시각효과에현저한영향을미치는영향을종합적으로고려하여디자인유사여부를판단하겠다는것이이개정의주요취지였기때문이다. 지금까지살펴본바와같이현재중국에는디자인창작자의창작적부위를어느만큼어떻게보호할것인가를놓고다양한의견이제시되고있음을알수있다. 이는앞으로의논쟁의한축이출원시출원인이제출한 디자인요점 을구체적으로어떻게디자인권의보호범위획정에반영할것인가를두고전개될것임을예고하는것으로이해된다. 현재국가지식산권국은이미제3차전리법개정에대비하여전리법실시세칙의개정을위한의견수렴과정에있으며, 의견수렴대상주제들을이미발표하여두고있다 55). 지금까지의전리법개정초안은크게볼때디자인권의보호범위에관한개정내용은최고인민법원의회의토론초고상의규정들에가장근접해있다고평가되며, 혼동론의틀안에서디자인요점을강조함으로써디자인창작자의창작적부위를한층더보호하겠다는법원의판결흐름을반영하고있다고평가된다. 그러나, 이논쟁은여전히진행중이며, 적어도무효심판에서복심위를규율할전리법시행세칙내지전리심사지침이어떻게개 55) 国家知识产权局征集专利法实施细则修改意见 ( 국가지식산권국의전리법실시세칙개정의견모집 ) 을보면국가지식산권국은이미 专利法实施细则修改研究课题指南 을발표한바있음을알수있다.( http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/ywdt/200702/t20070215_135175.htm) 이발표내용을보려면 http://www.sipo.gov.cn/sipo/tz/peix/200702/p020070214592020595539.doc 을참고할것. 343

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 정되는가에따라서중국에서디자인권의보호환경은크게변화되게될것이다. 우리가이전리법시행세칙및그에뒤따를전리심사지침의개정에주목해야할 이유가바로여기에있다. 3. 창조성규정의도입제3차전리법개정초안에는 창조성규정 으로이해되는디자인등록요건이추가되었다. 현행전리법제23조전단의 전리권을수여한디자인은신청일이전에국내외출판물에공개발표되었거나또는국내에서공개사용된디자인과동일또는유사해서는안되며 의규정은 전리권을수여한디자인은종래디자인에속하지않아야하며, 타인이국무원전리행정부문에신청하였거나또는신청일이후에공고된전리서류에동일한 56) 디자인이없어야하며, 또한해당영역의디자인인원이종래디자인과비교하거나또는종래디자인의특징의조합과비교하여명확한차이를가져야한다 로변경되었다. 위규정은기존의신규성요건도개정하였는데, 현행규정에서의 동일또는유사 란일부논자의반대론도있지만 신규성 요건을규정한것으로받아들여져왔지만 57), 위개정초안상의규정은신규성요건을 동일디자인 에한정하였다. 제3 차전리법개정초안의설명문에따르면, 유사디자인 에관한요건은 종래디자인의특징의조합과비교하여명확한차이를가져야한다 는규정에포함되어있어별도로규정할이유가없었다고적고있다. 결국상기밑줄을친창조성규정은기존의신규성규정가운데 유사디자인 을포함하면서새롭게 창조성규정 을추가한것으로이해된다. 이와관련하여개정초안설명문은다음과같이설명하고있다. 56) 개정초안에서의디자인등록요건규정의변화는몇가지특징이있는데그가운데하는규정방식이특허나실용신안등록의요건규정방식과같아졌다는점이다. 즉, 개정초안상의 동일한 의의미는 신규성 을뜻하는데이때의신규성은과거와는달리동일한디자인만을의미하는것이며 유사한디자인 은배제하는것이다. 이와관련하여 57) 그러나주의해야할것이있는데본규정이말하는 신규성 이란 비동일 과 비유사 의양방면의요건을모두포함하는것이며, 따라서발명, 실용신안의신규성기준과함의상에서차이가있다는점이다 新专利法详解 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2001 년 8 월발행, 제 155 쪽참조. 344

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 셋째는디자인등록에대하여 창조성 과유사한등록요건을추가하였다. TRIPS 협정제25조는 각성원은신규하거나독창적인, 독립하여창작된산업디자인에대한보호를규정하여야한다. 각성원은디자인이공지된디자인또는공지된디자인특징의조합과현저하게구별되지않는다면신규하거나독창적이지않다고규정하여야한다 58) 고규정하고있다. 현행전리법제23조의규정에따르면, 우리나라는디자인등록의실체적요건은단지이미공개된디자인과동일하거나유사하지않아야한다는것뿐이다. 미국이나일본등의관련법률과비교할때우리나라전리법이규정하고있는디자인등록요건은낮다. 현실에서동종분류가아닌물품의디자인을간단하게모방하거나, 공지물품의디자인을간단하게짜깁기함으로써디자인권을획득하는현상이뚜렷하다. 이는전리제도가디자인창작활동을자극하는역할을충분히발휘하여우리나라물품의외관의디자인수준과국제경쟁력을높이고유명브랜드의형성을촉진하도록하는데불리하며또한공중의정당한이익을보호하는데도불리하다. 따라서 해당영역의설계인원이종래디자인과비교하거나또는종래디자인의특징의조합과비교하여명확한차이를가져야한다 는요건을추가할것을건의한다. 비록추가할것을건의하는등록요건이전리법제22조의발명과실용신안의진보성규정과유사한점이있지만 TRIPs협정의규정과일치시키기위하여디자인의등록요건을신규성과창조성의두가지요건으로명확히나누지는않았다. 위설명문에서 TRIPs협정의규정과일치시키기위하여디자인의등록요건을신규성과창조성의두가지요건으로명확히나누지는않았다 는것은전리법제 22조가제2항에서신규성을정의하고제3항에서진보성 ( 중국용어로 창조성 ) 을구별하여정의한데비해, 본제23조의개정규정은신규성과창조성을하나의항에포함시킨것을가리키는것으로이해되며, 따라서이번개정안에반영된창조성규정은 TRIPs 제25조상의 originality 를규정한것으로이해될수있다. 그러나이창조성규정이어떤모습을띠게될것인지, 즉창조성규정의구체 58) Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. ( 출처 : http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm) 345

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 적인적용기준에대해서는아직명확하지않다. 다만, 이번전리법개정을위해각연구기관에맡겨진연구과제가운데서디자인등록요건과관련된주제를연구한논문들을통해그적용기준이어떠할지를대략적으로추측해볼수있을뿐이다. 예를들어, 비자명성은비유사물품에관한디자인과비교하여일반수요자가그디자인물품을구매하고사용할때연상을일으키지않는것을뜻한다 59) 거나, 만약창조성기준을도입한다면첫걸음부터시작하여구체집행시비교적낮은수준의창조성심사기준, 즉독창성기준을채용한다. 미국의법률규정을볼때, 독창성은비자명성기준에비하여낮은기준으로서초보적창조성이라칭할수있다 60) 거나하는것이그예이다. 비록위두의견은비록용어상의혼란은있지만모두미국 35 U.S.C. 171 규정 61) 상의 original 을지목하고있다는점 62) 에서공통된다. 중국의창조성규정이구체적으로어떤모습을띠게될지는아직알수없으나개정초안에대한설명문이나위두논문을보면창조성규정의도입이국내산업디자인계의창작의욕을고취시키고자하는목적에서비롯되었음을분명히알수있다. 이번창조성규정의도입은 부분디자인보호제도 를도입하지않은것과대조적인데, 이에대하여상기논문은다음과같이설명하고있다. 현재의심사실천에근거하여볼때현재부분디자인출원을제출하는출원인은 59) 外观设计专利审查与授权标准研究 ( 디자인심사와수권기준연구 ), 전리국디자인심사부작성, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ( 전리법및전리법실시세칙제 3 차개정주제연구보고 ) 상권 358 쪽. 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2006 년 4 월발행. 60) 外观设计专利的授权标准 ( 디자인수권기준 ), 국가지식산권국전리복심위원회작성, 위의책 414 쪽본논문은구체적으로다음과같은기준을제시하고있다. 일측면에서, 양디자인에대하여일대일비교를진행하여창조성이없는경우는다음의세가지경우를포함한다. 첫째. 간단한상업적전용 ; 자연물의간단한모방 ; 현저한건축의간단한모방 ; 특정영역의저명한물품, 표지등을다른영역상의물품에전용하는것등, 둘째국내주지의디자인을채용하는것, 셋째선행디자인의실질적디자인요소를채용하는것. 다른측면에서하나의디자인이두디자인의실질적디자인요소의조합을채용한경우이다. 이는공지형상과타인이디자인한저명한모양을결합한디자인을포함한다. 점차기준을높여종국에는완전히엄격한창조성기준에도달한다. 61) Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title. ( 출처 : http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf) 62) 앞논문의저자는 미국에서의디자인등록에대한창조성요건을 非显而易见性 ( 비자명성 ) 이라고번역하고있는반면, 뒤논문의저자는 독창성 이라고번역하고있다. 모두 originality 를서로다른용어로번역한것으로이해된다. 346

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 주로외국출원인이며우리나라출원인이점하는비율은높지않다. 현재부분디자인보호제도를도입하는것은이로움도있지만폐단도있으며국외물품에대하여 말을타고달리며토지에줄을치 도록하는기회를제공할가능성이있으며, 국외출원인이부분디자인보호를이용하여발전단계에들어서있는국내산업물품기업에대하여거대한압력을형성할수있다. 물품의부분디자인을보호하는것은우리나라전리법의입법취지에부합하며디자인창작을장려하는데유리하며또한이는디자인보호발전의필연적인추세이기도한다. 우리나라디자인보호실천및국외관련정황에대한분석에근거하여적당한시기에부분디자인보호제도를도입하여디자인권보호의입법적공백을메우는방법이가히취할만하다. 63) 결국, 이번제3차개정초안은, 지금까지공지디자인을비유사물품에적용하거나이미공지된물품디자인의특징을단순히그러모아출원하여도등록되고, 또이를통해등록된디자인권에기하여권리를행사함으로써잦은분쟁을야기하는것은현중국산업디자인계의발전을옥죄는질곡으로작용하고있다는진단에기초하여낮은수준이나마창조성요건을도입함으로써디자인등록요건을높인반면, 주로외국출원인들이요구하고있는부분디자인보호를현시점에서개시하는것은오히려발전도상에있는중국디자인산업을짓누르는압력이될수있으므로그도입시기를늦춘다는것으로요약될수있다. 나아가비록부분디자인보호제도를도입하지는않는다하더라도 디자인요점의보호강화 를통해부분디자인보호에대한디자인선진국의요구를제한적으로나마수용함으로써선진국의압력을완화시키고나아가중국디자인산업이장차도입될 부분디자인보호환경 에적응할수있도록하고자디자인요점의필수제출및 디자인권보호범위의판단시디자인요약설명을참조 하도록하는규정을도입한것은아닐까생각된다. 63) 外观设计专利审查与授权标准研究 ( 디자인심사와수권기준연구 ), 전리국디자인심사부작성, 위의책 321 쪽 347

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 4. 디자인검색보고제도의도입이번전리법제3차개정초안의제57조의제A6조제2항은 전리침해분쟁이실용신안등록또는디자인등록에관한것일때에는전리권자또는이해관계인은인민법원또는전리행정관리부문에국무원전리행정부분이작성한검색보고를제출하여야한다 라고규정하였는데, 이규정은두가지의미를가지고있다. 그가운데하나는실용신안등록에만적용되던검색보고제도를디자인등록에까지확대한것이고, 둘째는얼마전까지논란이되어왔던 실용신안검색보고의제출이인민법원에소를제기하기위한전제조건인가 에대한의문과관련하여명백한법률규정을둔것이다. 실용신안검색보고서의제출이인민법원에소를제기하기위한전제조건인가와관련된혼란은최고인민법원이 2001년 6월 19일법해석 (2001) 제21호, 전리분쟁사건을심리하는데서의법률의적용문제에관한규정 을발표함으로써비롯되었다고보여진다. 현행전리법제67조는제2항은 실용신안등록에관한것일때에는, 인민법원또는전리업무관리부분은전리권자에게국무원전리행정부분이작성한검색보고를제출하도록요구할수있다 고규정하고있음에도최고인민법원은위법해석제21호를통해 실용신안권침해소송을제기한원고는소제기시에국무원전리행정부문이발행한검색보고서를반드시제출하여야한다 ( 제8 조 ) 고전리법과는다른규정을발표하였던것이다. 결국, 각급법원은실용신안권자가자기의권리에기하여소를제기하는경우법원이소제기시에검색보고를제출하지않았음을이유로소를각하할수있는가의의문이제기되었고이러한논란은북경시고급인민법원이 2001년 검색보고서를제출하는것이실용신안침해소송제기의전제조건인지에대한질의 를최고인민법원에보냈고, 같은해 11 월 30일최고인민법원이이질의에대하여답변 64) 하면서일단락되었다. 최고인민법원은이답변에서, 최고인민법원의 전리분쟁사건을심리하는데서의법률의적용문제에관한 64) 검색보고서를제출하는것이실용신안침해소송제기의전제조건인지에대한질의 에대한최고인민법원의답변 (2001 年 11 月 13 日 [2001] 民三函字第 2 号 ) ( 출처 : http://law.chinalawinfo.com/newlaw2002/slc/slc.asp?db=chl&gid=54617) 348

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 규정 의제8조제1항은다음과같이규정하고있다. 실용신안권침해소송을제기한원고는소제기시에국무원전리행정부문이발행한검색보고서를반드시제출하여야한다. 이사법해석은 전리법 제57조제2항의규정에대해내린것으로전리침해소송에서피고가전리권무효심판을제출함으로인해소송이중지되는문제를해결하고자채택된조치이다. 따라서검색보고서는단지실용신안권의유효성을입증하는기초증거일뿐, 검색보고서의제출이원고가실용신안침해소송을제기하는요건이아니다. 이사법해석이말하는 반드시 의취지는본제도를엄격하게준수하여본제도의취지가상실되는것을방지하기위한것이다. 민사소송법제108조가규정하는제소조건에부합하면법원은모두수리하여야한다. 단, 원고가검색보고서를제출하지않았고동시에피고가답변기간내에그실용신안에대하여무효심판청구를제출한경우에는기타소송을중지하지않아도되는사항이없는한법원은소송을중지하여야한다 고하였다. 위답변의내용을보면, 최고인민법원은실용신안검색보고제도의취지를살리려면실용신안권자로하여금소제기시에반드시검색보고서를제출하도록하는것이타당하다는판단을유지하면서도전리법제57조제2항의문언상규정에따라검색보고서의제출이침해소송제기의전제조건은아니라는해석을내린것으로이해된다. 위답변상의 본제도의취지 란실체적등록요건을갖추지못한실용신안권에기하여권리가행사됨으로써산업발전을저해하는분쟁이다발하는것을막고자한측면과이검색보고제도를통해실용신안권의법적안정성을높이자는측면을모두의미하는것이다. 이러한 부실권리에기한권리행사의문제점 과 법적안정성흠결의문제점 이라는양측면은모두중국지식재산권관련분쟁에서실용신안권에기한권리행사가특히많은비중을차지하고있는것과직접관련이있다. 이와관련하여중국의지식재산권관련분쟁현황을보여주는몇가지통계를살펴보겠다. 중국에서의전리권침해소송역시매년큰폭으로증가하고있다. 중국에서의산업재산권에관한침해소송 65) 의증가는산업재산권출원량의증가와거의같은비율로증가하고있는데, 아래표1의통계에의하면 2005년도특허, 실용신안등 349

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 록, 디자인등록에관한전리권관련민사소송은 2,947건에이르며, 여기에상표권관련민사소송및부정경쟁행위중지식재산권에관한민사소송, 기술계약이나기타지식재산권관련소송을합하면 7,300건이넘는다. 이는 2005년에제기된저작권관련민사소송 6,096건을제외한수치로서지식재산권에관한전체민사소송을합하면 2005년한해동안모두 13,424건이새로발생하였다. 이는하루평균약 37건의지식재산권관련민사소송 66) 이벌어지고있음을의미한다. < 표1> 중국의지식재산권침해관련제1심민사소송접수현황 67) ( 단위 : 건수 ) 2003년 2004년 2005년 저작권 2491 4264 6096 전리권 2110 2549 2947 상표권 926 1325 1782 부정경쟁 1331 1303 기술계약 630 636 식물신품종 174 156 기타지식재산권 383 504 합 계 6987 9329 13424 65) 중국에는특허법원은따로없지만, 지식재산권분쟁사건을전문적으로심판하는지식산권정을두고있는데, 적어도성급의중급인민법원과고급인민법원에는이러한지식재산권전문심판부가설치되어있다. 현재지식산권정은민사심판정으로통합되었지만내부적으로지식산권정을별도로운영하는것에는차이가없으며중국은이미 1990년대초부터이러한지식재산권분쟁전문법정을운영하여왔다. 나아가이지식산권정에배속된법관들은대부분계속하여지식재산권전문법관으로서일하게되며, 그결과중국의인민법원의지식산권정법관들의전문성은상대적으로높다고평가할만하다. 66) 전리권침해에관한민사소송은 2심제이며, 제1심은각지방의중급인민법원이관할하도록규정되어있다. 따라서대부분의전리권침해소송은각지방의고급인민법원이상소심을맡게되며해당사건에대한최종판결을내린다. 다만, 손해배상청구액이큰사건, 사회적으로영향력이큰사건에대해서는각지방의고급인민법원에직접소를제기할수있는데이때는최고인민법원이상소심을맡게되며, 중국의최고인민법원은법률심이아니라사실심으로역할하게된다. 참고로북경시고급인민법원에직접소를제기하기위해서는섭외사건의경우소가가 8,000만위안이상이어야한다. 67) 본통계는중국국가지식산권국의 2004년및 2005년지식재산권백서에기초하여작성된것이며, 2003년의수치는 2004년백서에나타난수치및증가율에기초하여역산한것이다. 350

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 산업재산권의침해관련분쟁과가장밀접하게연관되어있는무효심판사건의 통계를살펴보면아래표 2 같다. < 표2> 중국에서의무효심판접수현황 68) ( 단위 : 건수 ) 특 허 실용신안 디자인 합 계 1997년 36 320 194 550 1998년 42 339 255 636 1999년 44 440 299 783 2000년 53 622 519 1194 2001년 75 605 636 1316 2002년 130 756 866 1752 2003년 170 834 809 1813 2004년 214 828 862 1904 2005년 270 924 893 2087 표2는중국에서의지식재산권침해분쟁의대부분이실용신안권및디자인권과관련되어있음을볼수있다. 또한, 위무효심판에서의복심위의심결에대하여인민법원에심결취소소송을제기한사건통계를살펴보면다음과같다. < 표3> 인민법원의심결취소소송통계 69) ( 단위 : 건수 ) 특허 실용신안 디자인 기타 합계 거절 무효 거절 무효 거절 무효 1999년 19 19 2000년 26 26 2001년 39 19 3 61 2002년 15 25 1 116 70 3 230 2003년 20 41 2 175 100 4 342 2004년 38 97 219 189 3 546 2005년 28 87 2 188 169 474 68) 본통계는중국국가지식산권국연보 1997 년 ~ 2006 년에기초하여작성한것이다. 69) 본통계는중국국가지식산권국연보 1999 년 ~ 2006 년에기초하여작성한것이다. 351

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 표3은심결취소행정소송의제1심을담당하는북경시중급인민법원 70) 과제2심으로서최종심을담당하는북경시고급인민법원이접수한소송건수를합한통계이다. 표3을보면 2002년을기점으로심결취소소송이갑작스럽게증가한것을볼수있는데, 이는 2000년전리법 2차개정에따른결과로 1992년전리법은실용신안과디자인에관해서는거절결정불복심판이든무효심판이든복심위의심결에대한불복을허용하지않았으며 2000년개정전리법이시행된 2001년부터비로소실용신안및디자인에관한복심위의심결에대하여인민법원에심결취소소송을제기하는것이가능해졌기때문이다. 위통계에서도심결취소소송역시실용신안및디자인에관한사건이특허사건보다비중이훨씬큰것을볼수있다. 위의통계들을통해알수있듯이, 중국에서지식재산권관련분쟁, 특히전리권관련분쟁의대부분은무심사에의한실용신안권및디자인권과관련된것이다. 특히, 실용신안권의법적안정성이란측면은 침해소송의중지 문제와깊은연관성을가지고있다. 실용신안권자가초보심사만으로등록된실용신안권에기하여침해소송을제기하고이에대하여피고가원고의실용신안등록에대하여무효심판을제기한뒤법원에소송의중지를요청하는경우대부분의법원은이를받아들여무효심판이확정될때까지소송을중지하게된다. 이렇게침해소송이무효심판절차와연관되어절차진행이지연되는것은현재중국에서권리구 70) 현재북경시중급인민법원 ( 정확하게는제 1 중급인민법원 ) 이심결취소소송의제 1 심을맡게된것은복심위가위치한지역을동법원이관할하고있기때문이다. 북경시제 1 중급인민법원및고급인민법원의내부업무분장을보면, 지식재산권침해관련민사소송은지식산권정에서담당하며, 심결취소소송은행정심판정에서담당한다. 그러나심결취소소송이라도침해소송과관련된사건인경우에는지식산권정에서담당하도록하고있다. 이러한업무분장방식은최고인민법원의 最高人民法院关于专利法, 商标法修改后专利商标相关案件分工问题的批复 ( 최고인민법원의전리법, 상표법개정후전리상표관련사건의분장문제에관한답변 ) ( 법 [2002] 117 호 ) 에따른것인데이에대해서는비판적인견해가많다. 특히, 무효사건은거절결정불복심판사건과는성격이달라서행정소송보다는민사소송에가까우므로모든무효사건에관한심결취소소송은지식산권정에서담당하는것이옳다는지적이다. 이러한지적들은대부분무효사건에관한심결취소소송을행정소송으로규정하고행정소송법에따라심리, 심판하는현제도에대한비판적견해와맞닿아있다. 이와관련하여전리법제 3 차개정을위한연구보고서들은한결같이무효사건의심결취소소송을민사소송법에따라규율해야한다는주장을전개하였지만이번개정초안에는반영되지않았다. 다만, 2006 년 4 월에발표된상표법제 3 차개정초안에는심결취소소송을결정계와당사자계로구분하고당사자계에속하는무효사건의심결취소소송은민사소송법에따르는것으로변경한바있다. 352

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 제의최대걸림돌가운데하나로지적되고있다. 나아가이러한실용신안권의약한안정성에기대어고의로침해소송절차를지연시킬목적으로무효심판을제기하는경우도많다. 이러한문제점을해결하려면, 실용신안권침해소송의법원이피고의무효심판청구에도불구하고소송을중지하지않을수있는제도적장치가필요하였으며이를위해고안된것이바로실용신안검색보고제도이다. 이를반영하여최고인민법원의법해석제21호제9조는 인민법원이수리한실용신안권, 디자인권침해사건에서, 피고가답변기간내에해당전리에대하여무효심판을청구한경우에는, 인민법원은소송을중지하여야한다. 단, 아래에열거한경우의하나에해당하는경우에는소송을중지하지않을수있다 71) 고규정하고그예외의하나로서 원고가제출한검색보고서에서실용신안등록의신규성과진보성의상실에이르게할만한기술문헌을발견하지못한경우 ( 법해석제21호제9 조제1호 ) 를들었다. 이규정은바로침해소송의법원이실용신안검색보고서의내용을확인하여해당실용신안등록이등록요건을갖추었다고판단할경우에는소송을중지하지않을수있도록한것이다. 72) 위와같이부실권리에기한권리행사를봉쇄하고나아가침해소송절차가무효심판절차로인해지연되는것을방지한다는검색보고제도의취지에비추어금번전리법제3차개정에서는원고가실용신안권에기해권리를행사하고자할때는반드시실용신안검색보고서를제출하도록규정한것이며, 동일한이유로본제도를디자인권에기한권리행사에까지확대한것이다. 특히, 지금까지디자인권에기한권리행사에대해서는검색보고제도가없었기때문에디자인권의행사 71) 동해석제 11 조는 인민법원이수리한특허권침해사건또는전리복심위원회가심사를거쳐전리권을유지한실용신안권, 디자인권의침해사건은, 피고가답변기간내에해당전리에대하여무효심판을청구하였다하더라도, 인민법원은소송을중지시키지않을수있다 고규정하여특허권침해사건에서는침해소송중지와실용신안권침해사건에서의침해소송의중지가서로다른원칙에의해규율되고있음을알수있다. 72) 북경시제 2 중급인민법원의경우 특허권침해사건의경우에는피고의무효심판제기에도불구하고기본적으로심리를중지하지않는다. 실용신안권침해사건의경우새로공포된전리법이검색보고문제를다루었기때문에원고는소제기시에기본적으로모두국무원전리행정부분이작성한검색보고를제출할수있으며, 따라서실용신안권침해사건의중지는결코많지않다 고한다. 审理外观设计专利侵权纠纷案件中有关部门问题的调研报告 ( 디자인권분쟁사건의심리와관련된문제의조사연구보고 ) 북경시제 2 중급인민법원민 5 정작성, 知识产权审判规范 246 쪽, 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년 7 월발행. 353

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 에중대한차질이빚어져왔다. 더구나라이프사이클이짧은물품의디자인의경우, 즉각적인침해행위금지조치가요구됨에도침해자의무효심판청구를통한지연술책에뾰족한대응책을찾기어려웠고무효심판의결과가나올때면이미그디자인등록의가치는실질적으로소멸되는사태가발생되어왔던것이다. 그러나이번개정을통해권리자는디자인검색보고제도를이용함으로써보다신속한권리구제의길이열렸다고평가할수있다. 5. 디자인권과타인의선권리와의권리충돌본전리법의제3차개정에서과거전리법제23조후단에위치되어있던 전리권을수여한디자인은타인이먼저취득한합법적인권리와서로충돌하지않아야한다 는규정이개정전리법에서는제23조제2항으로독립되었다. 본규정은중국전리법에서유일하게발견되는지식재산권상호간의권리충돌에관한규정으로이에관해서는몇가지측면에서문제점이지적되어왔다. 비록본전리법제3차개정에서는이들지적이제기한문제들을반영하지않고있지만, 전리법제3차개정에수반될전리법시행세칙의개정에서는이들문제들이반영되어야한다고판단된다. 따라서본규정과관련하여중국에서지식재산권상호간에권리충돌이발생했을때어떠한기준에따라분쟁을해결하는지를살펴보는것은실천적인의미가있다. 지식재산권침해사건에서원고와피고가모두권리를가지고있고, 원고가자기의권리가피고에의해침해당했다고주장하는데대하여피고가자신의행위는등록권리에기한것이라고항변하는경우가있는데이를두고 권리간충돌 이라고부른다. 중국에서전리출원을심사하여권리를수여하는곳은행정기관인중국지식산권국전리국이며상표에대해서는중국공상행정관리총국상표국이주관기관이다. 또한전리국이나상표국에의해등록된권리를취소하거나무효시키려면상표국이나상표평심위원회또는복심위에청구해야하는데이들기관역시행정기관이며, 결국전리권이나상표권을등록하거나취소, 무효시킬수있는권한은이들행정기관만이가지고있다. 따라서선권리자가후출원에의한권 354

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 리자를상대로자기의권리를주장하려면먼저행정기관에후출원에의한권리에대하여취소또는무효를청구하여권리등록을취소또는무효시킨뒤에인민법원에침해금지및손해배상청구소송을제기하는것이일반적이다. 73) 그러나선권리자는후권리자에대하여위와같은행정절차없이직접인민법원에소를제기하거나전리및상표의관리기관에침해행위에대한처리를청구하는경우가있는데, 이때관리기관이나인민법원이선권리자의처리청구나소제기를어떻게처리할것인가의문제가제기되는것이다. 먼저, 최근한국의한기업이중국에등록한상표권에기하여상표권침해행위에대한법적조치를취하는과정에서상기전리법제23조후단과관련된사태가발생하였는데이사건을간략히소개하면다음과같다 74). < 사례 1 : 한국 가나 주식회사의상표권침해사건 > 한글 가나 는한국에서널리알려진식품생산, 판매업체인 가나주식회사 의회사명칭으로서가나주식회사는해당식품을주원료로하는요식업체인점을영위하면서 가나 라는브랜드를사용하여왔다. 가나주식회사는 1990년대중반에중국상표국에한글 가나, 한자 佳那 및자신의상징도형을상표로등록하였으며중국에서자신의주력식품을중국에서판매하여왔는데, 2006년을이자신의한글 가나 브랜드를이용하여요식업체인점을중국각지에서운영하고있는것을발견하였다. 가나주식회사는 2007년초을의체인점운영행위가자신의중국상표권을침해하였다고보고중국공상국에처리를신청하였다. 그러자을은이에대하여자신의체인점에사용하고있는간판은바로자신이중국전리국에등록한 간판 에관한디자인을사용하는것일뿐이라는항변을전개하였다. 확인결과, 을은갑이사용하는한글상표 가나 및가나주식회사의상징도형 75) 을똑같이모방하여이를 간판 에대하여디자인등록출원을하였고을의디 73) 해외지식재산권보호가이드북 ( 중국편 ) 245 쪽참조. 책임연구원김동균, 2005 년특허청발행. 74) 본사건은아직완결되지않아사건의내용을그대로소개하기는어려우므로, 유형화의방식으로여기에소개한다. 75) 가나주식회사는자신의상징도형에대해서도 1990 년대중반에중국상표국에상표등록을하였다. 355

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 자인등록출원은 2005년 6월에이미등록되었다. 을의영업은주로중국에거주하는한국인을주고객으로하는것이어서굳이중국어간판을달이유가없었으며을은갑의선등록상표권을회피할목적으로디자인권을확보해둔것이었다. 을의디자인등록에대한법률적검토결과, 비록디자인권의효력이디자인에포함된글자에까지미치는것은아니지만중국에서한글은글자가아닌도안으로취급되므로한글 가나 로구성된간판을생산, 판매, 사용하는것은을의디자인권에속한다는해석이가능하였다. 결국가나주식회사가선등록한상표권과을이등록한디자인권간에지식재산권상호간의권리충돌이발생하였다는결론에이르게되었는데, 이로부터다음의세가지의문이제기되었다. 첫째. 중국공상국은을이도안 가나 & 상징도형 에대하여디자인권을가지고있음에도불구하고을이자신의체인점간판에 가나 & 상징도형 을사용한행위가갑의상표권을침해한것이라고판단할것인가, 아니면을의디자인등록이무효되기전까지는상표권침해를인정할수없다고판단할것인가? 둘째. 만약중국공상국이을의행위가가나주식회사의상표권을침해하였다고인정하여행정처벌하고, 을이이에불복하여행정소송을제기하는경우인민법원은공상국의행정처벌을지지할것인가, 아니면을의디자인등록이무효확정되지않았음을이유로소송을중지또는기각할것인가? 셋째. 만약갑이을의디자인등록에대하여무효심판을청구하는경우을의디자인등록은무효될것인가? 셋째의문과관련된현행중국전리법의규정이바로제23조후단이다. 전리법제23조후단의규정은 2000년 8월전리법제2차개정당시타인의상표도안이나저작물을모방하여디자인등록출원하는것을금지하기위하여신설되었다. 상표나저작물은특정물품에체화된상태로권리가인정되는것이아니어서디자인등록출원이타인의상표도안이나저작물을그대로모방하여출원하더라도신규성흠결을이유로무효화시키기어렵다는한계가노출되었고이를보완하고자본규정이도입된것이다. 즉, 법제23조전단의 신규성 규정을적용하기위해서는등록된디자인과선행디자인의동일, 유사뿐아니라그디자인에관한물품과선행디자인이사용되는물품상호간의 물품동일, 유사 도인정되어야 356

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 하는데상표나저작물의경우물품을전제로하는것이아니어서비교대상이없으며, 그결과선행저작물이나상표도안의존재를근거로하는신규성흠결주장이받아들여지기어려웠던것이다. 76) 이러한규정취지에따라, 본규정은신규성요건과는근본적으로차이를가지고있다. 우선, 선행상표도안이나저작물이디자인등록출원의출원일이전에반드시공개될필요가없고그출원인이전에상표권이나저작권이발생하였으면충분하며 77), 그러나만약선행상표권이나저작권이디자인등록출원의출원일을기준으로이미존속기간만료등의이유로이미소멸하였다면비록그상표도안이나저작물이이미공개되어있다하더라도본규정은적용이없다. 둘째는출원된디자인이선행상표도안이나저작물과동일한경우뿐아니라선행상표도안이나저작물을일부로써포함하고있는경우에도적용된다. 78) 그러나위와같은본규정의적용요건은주로저작권과의관계에서문제점이지적되었다. 첫째는디자인권과저작권의권리가충돌하는경우이러한권리충돌을반드시금지해야하는가에관한것이다. 특허권이나실용신안권의경우이용관계가인정되며, 이경우선행발명이나고안을이용하여완성된발명이나고안이신규성이나진보성등의실체적등록요건을갖춘경우에는등록을허여하되, 후출원에의한권리자는선권리자의허락이없이는자신의특허발명을실시하지못하며, 선권리자역시후출원에의한이용발명을실시하지못하게하는것이일반적이며이는중국이나한국이나공통적이다. 이렇게권리충돌을금지하지않고상호공존하도록인정하는방법은특허권이나실용신안권에한정되는것이아니라저작권에서도마찬가지이다. 중국의저작권법은한국의저작권법과마찬가지로타인의저작물을이용한 2차적저작물을별도의저작물로인정하고있는데, 원저작물 76) 新专利法详解 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2001 년 8 월발행, 제 157 ~ 168 쪽참조. 77) 다만, 상표권의경우에는예외가인정된다. 중국에서상표권은등록공고를통해비로소권리가발생하지만디자인등록출원과의관계에서전리법제 23 조후단을적용하는경우에는상표출원공고일을기준으로판단한다. 다만, 이경우에도만약출원상표가출원공고된후등록에이르지못하였다면전리법제 23 조는적용될수없다. 新专利法详解 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2001 년 8 월발행, 제 159 쪽참조. 78) 위의책제 158 ~ 161 쪽참조 357

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 에관한저작권과 2차적저작물에관한저작권간의권리충돌을해결하는방법은원칙적으로특허발명의이용관계를해결하는방법과같다. 더구나저작물의경우비록선행저작물과동일하다하더라도그창작과정이독자적인것이었고선행저작물을모방한것이아니었다면, 그래서비록결과적으로두저작물이동일하지만양저작물모두그저작자의독자적인창작활동의결과로우연히동일하게된것이라면양저작물은별개의저작물이며선권리자의저작권은후권리자가자신의저작물을이용하는행위에미치지못하는것으로해석되고있다. 따라서, 법제23조후단이타인의선행저작물을그대로모방하여디자인등록출원을하는것에그치지않고타인의선행저작물을자신의디자인의일부로써포함하여디자인등록출원을하는경우에도적용하는것은저작권을과잉보호하는것이며선행저작물을이용하여산업상이용가능한새로운창작디자인의개발을옥죄는결과를낳는다는지적이일게되었다. 이점을지적하는논자는선행저작물을이용한새로운창작적디자인에관해서는등록을허여하되선행저작물의저작권자의허락이없이는실시하지못하도록규정하는것이바람직하다는의견을제시하고있다. 79) 그러나이러한문제의식은 2000년전리법제2차개정당시반영되지않았으며, 중국최고인민법원민사심판 3정이 2004년 11월 19일발표한 최고인민법원의권리충돌의지식재산권분쟁사건의약간문제에관한지도의견 ( 試行 )(2004. 11) 80) 에도반영되지않고있다. 본지도의견은중국최고인민법원이지식재산권간권리충돌문제의해결방법을전면에서다룬최초의문건으로, 각계의의견을수렴하고자인터넷을통해공개한의견수렴초고 ( 이하 권리충돌에관한지도의견 이라약칭한다 ) 이다. 본 권리충돌에관한지도의견 제4항은전리법제23조에관련된규정을담고있는데, 허가를받지아니하고타인이저작권을향유하는저작물을디자인등록출원하거나상품의포장, 장식으로사용하는경우에는사용행위의구체적인정황에따라저작권법제46조제11호, 제47조제1호의규정 81) 을 79) 위의책제 164 ~ 168 쪽참조 80) http://www.chinaiprlaw.cn/show_news.asp?id=3635&key 81) 중국저작권법제 46 조는주로저작인격권침해행위를열거하고민사책임을규정하고있는데, 제 1 호내지제 11 호에서구체적인침해유형을열거한뒤제 11 호에서 기타저작권및저작인접권을 358

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 적용한다 라고규정하고있다. 상기규정은타인의저작물을이용하는행위는물론이고디자인등록출원하는행위도그정황에따라중국저작권법상저작인격권내지저작재산권의침해행위에해당한다는것으로서, 타인의저작물을이용한디자인의출원행위를금지하고있다는점에서전리법제23조의규정과맥을함께하고있다고해석된다. 둘째는주로본규정을적용하는절차적문제에관한것으로서본규정을이유로하는무효심판이청구되었을때복심위는어떻게본규정의적용여부를판단할수있는가에관련되어있다. 본규정을적용하기위해서는선행상표권이나저작권이디자인등록출원의출원일에비하여먼저취득되었어야하는데그권리발생이공시되는상표권은별어려움이없겠으나저작권의발생은저작물이완성되면당연히발생하는것이고어떠한형식적절차나등록을요구하지않기때문에복심위가저작권의발생시점을판단하여본규정의적용여부를정하기는대단히어려운점이있다. 나아가, 출원된디자인이선행상표도안이나선행저작물을모방하였는가를판단하는것은전리법에준거하는것이아니라상표법이나저작권법에준거하는것인데과연복심위가 모방 여부를판단할권한이있는가도문제점으로제기되었다. 82) 이러한문제지적에따라, 전리법제2차개정에뒤이은개정전리법실시세칙은전리법제23조가디자인등록의무효사유에해당함을분명히함과동시에 ( 전리법실시세칙제64조제2항 ), 전리권을수여한외관설계가타인이먼저취득한합법적인권리와충돌한다는것을이유로디자인등록무효심판을청구하였지만권리충돌을증명하는확정된처리결정 83) 이나판결을제출하지않은경우에는복심 침해한행위 를규정하고있다. 저작권법제 47 조는주로저작재산권침해행위의민사, 행정, 형사상의책임에관한규정으로제 1 호는 저작권자의허락을방지않고저작권자의저작물을복제, 발행, 공연, 방영, 방송, 편집, 정보네트워크를통해일반공중에게전송하는행위 를저작재산권침해행위로규정하고있다. 82) 전리법제 23 조후단규정의도입과관련하여 누가디자인권과타인의선행권리가서로충돌한다는것을판단할것인가 를두고논쟁이있었는데, 한편에서는복심위가판단할수있다고주장한반면, 다른한편에서는상표법및저작권법에관한것이므로공상국, 저작권행정부문또는인민법원이판단하여야한다고주장하였다고한다. 본논쟁에대하여입법자는후자의주장을인정하였고그결과전리법실시세칙제 65 조제 3 항이도입되기에이르렀다고한다. 이에대해서는 新专利法详解 국가지식산권국조법사편, 지식산권출판사 2001 년 8 월발행, 제 421 쪽참조. 359

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 위는이를수리하지않는다.( 전리법실시세칙제 65 조제 3 항 ) 라는규정을두기에 이르렀다. 84) 그러나전리법실시세칙의본규정은이후전리법제 23 조의규정을사문화하였 다는지적을받게되었는데 85), 중국의상표권이나디자인권의침해분쟁에서침 해주장을당한자가자신의행위가전리국에등록된자신의디자인권에기한것 임을항변으로주장할때인민법원은이를어떻게처리할것인가에관한명확한 규정이없는것과연관되어있다. 예를들어, 만약앞에서설명한 가나주식회사 의상표권침해사건에서중국공상국이을의항변을받아들여을의디자인등록 이유효하므로상표권침해주장을배척하거나또는을의디자인등록의무효여 부가확정될때까지행정결정절차를중지한다고결정하는경우를가정해보자. 그러면가나주식회사는을의디자인등록이전리법제 23 조의규정에위반하여등 록되었음을이유로복심위에무효심판을청구하여야하는데, 이때가나주식회사 가무효심판을청구하더라도전리법실시세칙제 65 조제 3 항이정한 권리충돌을 증명하는확정된처리결정 을제출할길이없으므로가나주식회사는사실상권리 의구제를받을길이없게된다. 반대로, 만약중국공상국이을의항변을인정하 지않고 권리충돌 의경우선권리를보호한다는대원칙에따라상표권침해를인 정하는행정결정문을발하고, 그행정결정문에 권리충돌 이있음을인정한경우 에한하여가나주식회사는을의디자인등록을무효시킬가능성이생기게되는것 이다. 이는앞에서가나주식회사사건으로제기된두가지의문사항가운데첫 째및둘째와관련되어있다. 현재중국에는위와같은상표권과디자인권사이의권리간충돌시인민법원이 어떻게법률을적용할것인가에관한뚜렷한지침이없다 86). 그러나중국에서는 83) 본규정에서의 처리결정 이란중국전리업무관리부문, 즉성급의지식산권국이권리자나이해관계인의투소에따라전리권침해를인정하는행정결정문을의미한다. 84) 현행중국전리법이나전리법실시세칙에는소위전리권및전리신청권의귀속분쟁에관한규정을두고있지않은데, 해당규정은 1984 년전리법실시세칙에규정되어있었으나 1992 년제 1 차전리법개정당시삭제되었다. 대신 1992 년개정전리법시행세칙은전리권및전리신청권의귀속에관한분쟁은복심위에서판단하기어려운사항이므로전리업무관리부문또는인민법원에서판단하도록하였다.(1992 년개정전리법시행세칙제 15 조 ) 85) 无效宣告请求诉讼程序的性质 程永顺著, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 국가지식산권국조법사편중권제 727 쪽참조 360

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 전리권상호간의권리충돌은일찍부터관심의대상이되어왔으며, 상기전리법제23조외에도최고인민법원은이미 1993년 8월에 전리침해소송에서당사자가모두전리권을소유하고있을때어떻게처리할것인가의문제에관한회답 87) 을발표 88) 하였고, 2001년 6월 22일에공식발표한 최고인민법원의전리분쟁사건을심리하는데서의법률적용문제에관한규정 89) ( 법해석 (2001) 제21호, 2001년 7월 1일시행 ) 에서도전리권상호간의권리충돌을규율하는윈칙을천명하고있다. 위두최고인민법원의해석은모두선권리보호의원칙을천명하고있는데, 구체적으로살펴보면, 중국의최고인민법원이 1993년 8월에발표한 전리침해소송에서당사자가모두전리권을소유하고있을때어떻게처리할것인가의문제에관한회답 을보면, 전리권간의권리충돌을두가지유형으로분류하고, 후권리의기술내용이선권리의기술내용을개선또는개량한것인경우, 후권리의기술내용이선권리의기술내용과동일하거나균등한데도착오로중복등록된경우이든모두인민법원은후권리의기술내용을채용한제품이선권리를침해하는지에대하여조사판정해야한다고규정하고있다. 또한 최고인민법원의전리분쟁사건을심리하는데서의법률적용문제에관한규정 (2001년 7월 1일시행 ) 제 15조에따르면, 인민법원이수리한전리권침해사건이권리간충돌과연관되어있는경우에는, 선출원하여법에따라권리를향유하는당사자의합법적 86) 다만, 이에관해서는국가공상행정관리국이발표한문건이하나있다. 국가공상행정관리국은 1995 년 12 월 7 일하급공상국에내려보낸통지문공상표자 (1995) 제 316 호에서 디자인권으로상표권에대항하는경우에는, 만약상표의출원공고일이디자인등록의출원인에비하여앞선다면, 해당디자인등록의취소또는무효선고전에공상국은상표법에따라적시에상표권침해에대하여처리를진행할수있다 는유권해석을내린바있다.( 知识产权司法文件精选 최고인민법원민사심판제 3 정편, 인민법원출판사 2002 년 11 월발행 ) 그러나본해석은국가공상국이지방공상국에하달한지침일뿐이어서지방공상국을구속할수는있으나인민법원을구속할수는없다. 87) 知识产权司法文件精选 최고인민법원민사심판제 3 정편, 인민법원출판사 2002 년 11 월발행 88) 베이징고급인민법원은 텐진시둥쟈오눙목장대중국인민해방군 3608 공장의전리침해상소사건 {(1992) 고경종자제 16 호 } 을심리하면서본사건이전리권간의권리충돌에관한것임을인지하고최고인민법원에유권해석을요청하였고, 이에대하여최고인민법원은 (93) 경타자제 20 호통지를통해 전리침해소송에서당사자가모두전리권을소유하고있을때어떻게처리할것인가의문제에관한회답 ( 최고인민법원 ) 을베이징고급인민법원에하달한바있다. 위사건관련판결문은 知识产权经典判例 ( 북경시고급인민법원민 3 정편, 지식산권출판사 2003 년발행 ) 상권제 9 ~ 13 쪽에게재되어있음. 89) 知识产权司法文件精选 최고인민법원민사심판제 3 정편, 인민법원출판사 2002 년 11 월발행 361

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 인권익을보호하여야한다. 고규정하여후권리가무효심판의행정절차를통하여무효로확정되기전이라도선권리자를보호하여야한다는명확한태도를천명하고있다. 그러나앞서밝혔듯이, 후권리로서의전리권이타인이먼저취득한상표권이나저작권과충돌하는경우에관해서는전리법제23조및그와관련된전리법실시세칙제64조및제65조의규정이전부이며, 그나마이규정은타인의선행상표권이나저작권과충돌하는디자인등록이무효심판청구의대상이된다고규정한것일뿐, 선권리자가먼저해당디자인등록을무효시킨뒤에야권리를행사할수있는지, 아니면인민법원은후디자인등록의무효확정에관계없이직접선권리의침해를판정할수있는것인지까지규율하는규정은아니다. 이와관련하여상표권또는저작권에관한권리충돌이있을때이러한권리간충돌을중국의인민법원이어떻게규율하고있는가를엿볼수있는것은바로앞서소개한최고인민법원의 권리충돌에관한지도의견 이다. 비록이지도의견은초안의형식으로발표되었고아직정식발표에는이르지않고있지만최고인민법원이최초로권리충돌에대하여제시한전면적인의견이라는점에서충분한의미를가지고있다. 권리충돌에관한지도의견 은상표권상호간의권리충돌에대해서는전리권간의권리충돌과는다른태도를취하고있다. 원고가피고의등록상표가원고의상표권을침해하는것임을이유로소를제기하고, 두등록상표가동일하거나유사한것이분명한경우에는상표법제41조의규정에따라, 원고에게상표평심위원회에대하여처리를신청하도록고지한다. 이미소송계속중이고, 원고가합리적인시간내에해당신청을수리하였다는상표평심위원회의통지를제출하는경우에는, 소송중지를결정한다. 원고가상표평심위원회에처리를신청하지않을것임을명확히표시하거나합리적인시간안에해당신청을수리하였다는상표평심위원회의통지를제출하지아니하는경우에는소를기각하는재정을한다.( 제6조 ) 위 권리충돌에관한지도의견 제6조에따르면, 상표권간권리충돌이있는경우인민법원은직접상표권침해여부를판정할수없으며후권리에대한무효여부가확정될때까지소송을중지하도록되어있다. 그러나상기제6조에는추 362

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 가로반대의견이함께발표되었는데 인민법원은침해여부를판정할수있다. 침해를구성한다고인정하는경우에는사용을중지하도록판결한다 는내용이다. 즉, 본 권리충돌에관한지도의견 에서전리권상호간의권리충돌에관한의견에는모두의견해가일치되었지만, 상표권간권리충돌에대해서는중국최고인민법원내부에서도의견이나뉘어져있음을알수있다. 최고인민법원의 권리충돌에관한지도의견 에도상표권과디자인권의권리충돌에관해서는규정이없다. 이와관련하여, 상표권과디자인권의충돌에관한실제사례를통해중국의법원이상표권과디자인권의충돌시어떠한태도를취하는지를살펴보겠다. < 사례 2 야자나무열매분말포장포대 의디자인등록무효사건 > 90) 중국예펑공사의전신인하이난진하이식품공장은 1994년 7월 18일상품분류제32류의식품에대하여문자 COWIND 와도형이결합된 도형 & COWIND 상표를출원하였고, 이출원은 1996년 4월 1일등록 ( 등록번호제832929호 ) 되었다. 한편난샨공사는 1996년 7월 6일물품의명칭이 야자나무열매분말포장포대 인디자인등록출원을하였고, 이출원은 1997년 8월 6일에등록 ( 등록번호제96307459.8) 되었다. 그후 1998년 4월예펑공사가난샨공사가자신의상표권을침해하였음을주장하며하이난성공상국에투소를함으로써예펑공사와난샨공사의복잡한분쟁이시작되었는데, 진행경과를정리하여소개하면다음과같다. 예펑공사의등록상표 : 난샨공사의등록디자인 90) 본사례는 无效宣告请求诉讼程序的性质 程永顺著, 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告 중권, 국가지식산권국조법사편, 제 727 쪽 ~ 730 쪽에소개된것으로이를정리하여싣는다. 363

제 3 차중국전리법개정초안에나타난디자인보호제도의변화 1) 1998년 4월예펑공사가상표권침해를이유로난샨공사를하이난성공상국에투소. 2) 1999년 5월 26일하이난성공상국은난샨공사가야자나무열매분말포장포대에사용한도안의일부가예펑공사의등록상표와유사함을이유로상표권침해를인정하는행정처벌서를발함. 3) 난샨공사는하이난성공상국의행정처벌에불복하여하이커우시중급인민법원에행정소송을제기. 4) 하이커우시중급인민법원은난샨공사의청구를기각하고공상국의결정을유지함. 5) 하이난성고급인민법원은난샨공사의상소를심리한뒤최고인민법원의유권해석이필요함을이유로소송을중지함. 6) 예펑공사는상표권침해를이유로난샨공사를상대로하이커우시중급인민법원에상표권침해금지의소를제기함. 7) 예펑공사는 1998년 5월 21일난샨공사의디자인등록에대하여전리법제5조및제23조규정을들어복심위에디자인등록무효심판을청구함. 364