목 차 주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 Ⅰ. 서론 108 II. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그법률적쟁점들 기술표준설정과 FRAND 선언 FRAND 선언의한계와문제점 기술표준설정과 FRAND 선언

3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 3 주제발표 2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 김지홍ㆍ이병주 ( 법무법인지평변호사 ) 105

목 차 주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 Ⅰ. 서론 108 II. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그법률적쟁점들 111 1. 기술표준설정과 FRAND 선언 111 2. FRAND 선언의한계와문제점 115 3. 기술표준설정과 FRAND 선언이문제되는상황과쟁점들 117 4. 판단기준 118 III. FRAND 선언관련쟁점 120 1. 표준특허권자의고액실시료징수문제 ( 쟁점 1) 120 가. 문제상황 120 나. 표준특허권자가부과할수있는적정실시료 120 다. 고액실시료규제에대한법적근거와정책적고려 123 2. 표준특허권자의차별적실시료징수문제 ( 쟁점 2) 126 가. 문제상황 126 나. 한국 Qualcomm 사건 127 다. 검토 128 3. FRAND 선언을한표준특허권자의침해금지소송과공정거래법위반문제 ( 쟁점 3) 130 가. 문제상황 130 나. 표준특허권자의특허침해청구소송에관한논의 131 다. 미국경쟁당국및법원의입장 136 라. EU 경쟁당국및법원의입장 141 마. 우리나라 146 바. 일본 149 사. 검토 150 4. 표준특허권자의표준설정전기만행위와경쟁법적제재문제 ( 쟁점 4) 162 가. 문제상황 162 나. 지킬의사가없는 FRAND 선언제출사례 : 미국 Qualcomm 사건 162 다. 특허공개의무위반사례 : 미국 Rambus 사건 163 라. 검토 164

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 5. FRAND 미선언표준특허권자에대한경쟁법적규제문제 ( 쟁점 5) 166 가. 문제상황 166 나. FRAND 선언을한표준특허권자로부터해당특허가이전된사례 167 다. 검토 168 Ⅳ. 결론 : 기술표준설정과 FRAND 선언에대한특별취급필요성과정당화근거, 그의미 ( 쟁점 6) 171 토론문 3 : 윤기호 ( 고려대학교경제학과교수 ) 179

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 김지홍ㆍ이병주 법무법인지평변호사 Ⅰ. 서론 삼성전자와 Apple 은지난 2014. 8. 초미국을제외한다른모든나라에서특허소송을 철회하기로합의했다고발표했다. 1) 스마트폰업계의양대거인이라고할수있는삼성전 자와 Apple 은 2010 년이후전세계각국에서특허분쟁을벌여왔는데, 2) 이는각국법원 및경쟁당국이 기술표준설정 과 FRAND 선언 3) 의법적의미에관해관심을갖고검토 판단하는계기가되었다. 또한많은학자와법률가들이이문제에관심을가지는계기가되었으며, 소송안팎에서수많은법률의견서, 준비서면, 그리고논문들이생산되었다. 삼성전자나 Apple 이들으면펄쩍뛸일이겠지만, 경쟁법학계에는이합의는다소아쉬운일이다. 이에관한각국경쟁당국이나법원으로부터중요한판단이내려질기회가상실된면이있기때문이다. 4) ( 한편으로는삼성전자 /Apple 의분쟁이경쟁당국에의한제재처분없이이렇게당사자간 합의 로종결되었다는사실은기술표준선언과 FRAND 선언 1) 2014. 8. 6. 자연합뉴스 삼성 -Apple, 미국외에서특허소송철회키로 http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2014/08/06/0325000000akr20140806078552017.html?template=2087 참조. 2) Apple 이 2011. 4. 15. 미국캘리포니아북부지방법원에 삼성전자가 Apple 의특허 3 건과디자인 4 건을침해하였다 며소송을제기함으로써분쟁이시작되었다. 이후삼성전자와 Apple 간특허분쟁은미국뿐만아니라 EU, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 호주, 일본, 대한민국에서특허침해소송및판매금지가처분소송, 경쟁당국에의신고로번졌다. Apple 의삼성전자에대한특허공격은 Google 의모바일운영체제안드로이드를견제하기위한목적이내포되어있으며, 이에대해 스마트폰전쟁 (smart phone wars) 혹은 스마트폰특허전쟁시대 (smartphone patent war saga) 라는표현이등장할정도로세간의주목을받았다. Alison Jones, Standard-Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, European Competition Journal, Vol. 10, No 1(April 2014) 및 Michael Frohlich, The smartphone patent saga: availability of injunctive relief for standard essential patents, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 9, No. 2 (2014) 참조. 3) FRAND 는 Fair, Reasonable and Non-Discrimination 의약자로서표준설정기구 (Standard-Setting Organization, 이하 표준설정기구 또는 SSO ) 가표준필수특허 (Standard Essential Patent, SEP) 보유자들로부터표준기술로설정되면 FRAND 조건으로특허를실시하겠다는내용으로징구한문서를통칭하는데, 보다자세한설명은본문에서하기로한다. 덧붙여표준필수특허권자가제출하는 FRAND 서류가법적구속력이있는 확약 인지구속력이없거나약한 선언 에불과한지다툼이있는데, 그법률적의미와효과는이후상세히논의하기로하고, 실제문서에서는 declaration 이란표현을쓰는경우가많고, 선언 이라고부르더라도선언의내용이 확약 에이르는지아닌지는별도로논의될수있는중립적인표현인만큼일단은 FRAND 선언 이라는용어를사용하기로한다. 4) 삼성전자가 Apple 을상대로우리나라에서제기한특허침해금지소송 ( 서울고법 2012 나 78063) 은항소심심리중인 2014. 8. 6. 삼성전자가소를취하하는것으로종결되었다. Apple 이시장지배적지위남용을이유로삼성전자를신고한사건에서공정거래위원회가무혐의처분한바있는데, 그에대해 Apple 이 2014. 5. 25. 헌법재판소에제기한헌법소원심판청구 (2014 헌마 406) 또한같은날 Apple 이청구를취하하는것으로분쟁이일단락되었다. 만약이에대해헌법재판소의결정이나왔다면기술표준설정및 FRAND 선언에대한중요한선례가되었을것이다. 그밖에도직접확인하지는못했지만미국법원에계류된특허소송을제외한기타나라의소송들도모두철회될것으로보인다. 108

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 의법적의미에관해중요한시사점을제공하기도한다 ). 하지만, 기술표준설정과 FRAND 선언의중요성, 그에대한법적분석과검토의중요성까지사라진것은아니다. 삼성전자 /Apple 스마트폰전쟁 5) 은기술표준설정과 FRAND 선언이안고있는문제점이현실화된하나의사건이었고그문제점들은여전히남아있기때문이다. 그렇기때문에삼성전자 /Apple 사건이전에도관련분쟁이있었고현재에도이와관련하여이런저런분쟁이계속되고있다. 6) 우리나라에서는지금까지 Qualcomm 사건과삼성전자사건, 2건만문제되었지만앞으로더많은관련분쟁이발생할수있다. 7) 이쟁점에관한논란이아직명확하게정리되었다고도할수없다. 예컨대경쟁법유권해석의양대산맥이라고할수있는유럽사법재판소와미국연방대법원이이에관해아직판단한바없다. Qualcomm/Broadcom 사건에서미국제3지구연방항소법원이소각하신청 (motion to dismiss) 에대한판단단계에서 원고의주장이모두사실이라면 이라는가정하에서원칙적인판단을했을뿐이고, 8) 유럽집행위원회역시 Qualcomm 조사를시작했지만조사도중종료하였다. 9) 삼성전자 /Apple 스마트폰전쟁과관련하여각국법원의판결들이다수존재하고그들중일부가경쟁법적쟁점을다루었지만, 대부분 특허침해금지청구의인용가부 관점에서다루었을뿐, 경쟁법적제재의가능성에관해서는본격적으로다루지않았다. 10) 5) 미국국제무역위원회 (International Trade Commission, ITC ) 는 2013. 6. 4. Apple 제품이삼성이보유한특허를침해했다고최종판정하고 Apple 제품의미국내수입금지를결정하였으나, 오바마대통령은 2013. 8. 3. ITC 의수입금지조치에대해거부권을행사하였다. 미국법무부 (Department of Justice, DOJ ) 도 2012. 4. 삼성전자에대한조사를개시했으나위수입금지조치가거부되어집행되지않았기때문에추가적인조사필요성이없다는이유로조사를종결하였다. EU 의경우 2012. 1. 삼성전자에대해조사를개시하였으나 2014. 4. 29. 동의의결 (Commitments Decisions) 절차로사건을종결하였다. 자세한내용은이후본문중 특허침해금지청구소송 에관한부분에서상세히설명하기로한다. 6) CDMA2000 표준기술보유자인 Qualcomm 의 FRAND 선언을위반한실시료차별부과등에대해경쟁사업자들이우리나라공정거래위원회에신고한것이문제된사안에서공정거래위원회는 Qualcomm 의행위가시장지배적지위남용행위에해당한다고결정하였다. Qualcomm 은이에불복하고서울고등법원에소를제기하였으나서울고등법원은 Qualcomm 행동의위법성을인정하면서공정거래위원회의손을들어주었다 ( 서울고등법원 2013. 6. 19. 선고 2010 누 3932 판결 ). 삼성전자 /Apple 사건은주 4 참조. 7) 2013 년기준으로우리나라가표준특허를보유하는비중은국제표준화기구에등록된표준특허전체 44,256 건중 3,816 건, 8.6% 로서숫자면에서세계 4 위수준이며 [ 정원준ㆍ정현준, ICT 표준경쟁현황과시사점 - 표준특허분쟁을중심으로, 정보통신방송정책제 26 권 7 호통권 575 호 (2014. 4. 16.), 39 쪽참조 ], 향후표준특허와관련된분쟁은늘어날소지가있다. 8) 미국소송은우리나라소송과달리증거조사전에 소장기재사실이모두증명된다고하더라도법률상인용이안되면각하하는단계 가존재하는데, 그단계에서는법원이사실관계를판단하지아니한채 원고주장이모두사실이라면 이라는가정하에판단하게된다. 문제된사실관계를확정하여이에대한종국적인결론을내는것이아니라사실관계를전제한다음법리에관해중간판단을내리는것이다. 9) 유럽집행위원회는 2007. 10. 1. Qualcomm 이보유한 3 세대이동통신표준특허에대한실시료가과다하게높아당시유럽조약제 82 조 ( 현 TFEU 제 102 조 ) 를위반하였는지여부에대한조사를개시하였으나, 신고인들인 Qualcomm 경쟁사 (Ericsson, NEC, Nokia 및 Broadcom) 와 Qualcomm 이합의하면서신고인들이 Qualcomm 의경쟁법위반신고 (complaints) 를모두철회하자유럽집행위원회는 2009. 11. 24. 더이상의재원 ( 財源 ) 을투입하는것이적절치않다고여겨 조사절차를종결하였다 (http://europa.eu/rapid/press-release_memo-09-516_en.htm?locale=en 참조 ). 109

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 유럽집행위원회가 Apple 의신고로시작된삼성전자사건과 Motorola 사건에서특허 침해금지청구와경쟁법위반에관해검토를하고심사보고서 (Statement of Objection) 를제출하였지만, 삼성전자에대해서는 2014. 4. 29. 최종의결이아닌동의의결 (Commitments Decisions) 로사건을종결하였다. Motorola건의경우, 유럽집행위원회는 Motorola 가 FRAND 조건에따른협상의사가있는 Apple 에대해독일법원에판매금지를청구한것은 TFEU(the Treaty on the Functioning of the European Union) 제 102조를위반한시장지배적지위남용행위다. 라는의결서를공표했다. 11) 미국연방거래위원회 (Federal Trade Commission, FTC ) 도 EU와마찬가지로 Motorola가제조사들이자신의표준필수특허를침해했다며침해금지를구하고이후 Google이 Motorola 를인수한후해당소송을계속한것이문제된 Motorola/Google 사건을동의명령 (Consent Order) 으로종결했다. 12) 이처럼, 삼성전자 /Apple 분쟁등으로제기된많은논의와연구, 판결들이일단락되는이시점에서관련쟁점과의견, 판례들을정리해보고, 우리법에의할경우어떻게될것인지생각해볼필요가있다. 다만, 이쟁점의중요한자료가되는외국의판결이나사례들, 그리고그에기초한논의는신중하게바라볼필요가있다. 나라별로다른법제의존재, 13) 구체적분쟁및쟁점해결을위한이해당사자들을대리하는변호사, 집행당국과법원의즉자적 실천적접근 14) 등은이분야연구에다소혼란을주거나오해를불러일으킨면들이있기때문이다. 따라서이하에서는 1 기술표준설정과 FRAND 선언의의미에 10) 앞서주 2 에서언급한것처럼삼성전자 /Apple 스마트폰전쟁은각국에서문제되었으나, 주로가처분소송, 민사손해배상소송혹은특허침해금지소송과정에서그것도 특허침해금지청구 가허용되는가하는점에대해주로판단되었다. 해당법원의판단과정에서 FRAND 선언의의미나표준특허권자의행위준칙, 또그경쟁법적의미에관해일부언급이있었지만, 이는경쟁당국이개입되지않은사인 ( 私人 ) 간소송과정에서법원이 FRAND 선언을한표준특허권자의침해금지청구가허용되는지 라고하는제한적관점에서이루어졌기때문에본격적의미에서경쟁법위반여부가다루어졌다고보기에는한계가있다. 11) COMP/39.985 Motorola, 561 항참조. 다만, 독일뒤셀도르프법원이 Huawei/ZEF 사건에서유럽사법재판소에 FRAND 선언을한표준특허권자가특허침해금지청구를하는것이 EU 경쟁법위반이될수있는지, 있다면어떠한경우에그러한지에대한선결판단 (Preliminary ruling) 을구한상태이다. 우리대법원도앞서 Qualcomm 사건을심리중이기때문에국내외적으로표준특허및 FRAND 선언과관련한중요한판결들이머지않은장래에나올것이예상된다. 12) Agreement Containing Consent Order, Motorola Mobility LLC, and Google Inc., File No. 1210120, F.T.C. (3 Jan. 2013). 미국 FTC 의동의명령 (Consent Order) 과유럽집행위원회의동의의결 (Commitments Decisions) 제도는경쟁당국이법위반여부에대한최종결정을유보한채사업자의동의를얻어일정한구속력이있는결정을내리는것을말한다 [ 조성국, 독점규제법집행론, 경인문화사 (2010), 175, 222 쪽참조 ]. 우리나라도 2011. 11. 22. 공정거래법개정으로동의의결제가도입되어 ( 공정거래법제 51 조의 2 내지제 51 조의 5) 현재시행되고있다. 13) 예컨대시장지배적지위의부당한 취득 과 유지 를규제하는미국과 취득 은규제하지아니한채지위의 남용 만규제하는대륙법계법제의차이, 권리침해사실만인정되면침해금지 (injunction) 가원칙적으로허용되는대륙법계와이른바 형평법상구제조치 (equitable remedy) 로보아권리침해사실에더하여추가적인요건이충족되어야지만예외적으로 침해금지명령 (injunction) 을허용하고있는영미법계의차이등이그러하다. 상세한것은각항목에서다시설명한다. 14) 소송을수행하는변호사는특정쟁점에대해체계적이고균형잡힌법리를수립하는데관심을갖기보다는특정사안에서가장쉽게이길수있는방향과관점에더관심을기울이게되고, 이를심리하는법관역시구체적 개별적분쟁의공평한해결에집중하다보면, 쟁점과관련된이론의정합성및일관성에는상대적으로신경쓰지못하는경우가많다. 110

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 관해간단히알아본다음, 2 관련쟁점별로외국의논의를살펴본다음우리법체계하에서어떻게판단해야할것인지의견을개진해보기로한다. FRAND 선언에대한기존연구가적지않아한정된지면에모두소화하기어려우므로선행연구를통해많이논의된내용은선행연구결과를인용하는방법으로가급적과감하게생략하고, 각쟁점을이해하는데도움이되는표준설정및 FRAND 선언이문제된최근의사례와논의를소개, 정리하는방식으로 FRAND 선언을둘러싼분쟁의전체윤곽을파악해본다음필자들의의견을개진하는데주력하겠다. II. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그법률적쟁점들 1. 기술표준설정과 FRAND 선언 표준 (Standard) 이란특정한상품혹은용역의공통된특성을의미한다. 15) 표준은크게 5가지로분류가능한데, 1 안전, 성능, 효율성과관련된제품특성을정하는품질표준 (Quality Standards), 2 표시 (labeling) 기준처럼상품의정보를전달하는기준을정하는정보표준 (Information Standards), 3 통조림의크기를규격화하는것처럼제품유형이급증하는것을감소시켜남은유형의생산에집중하게함으로써규모의경제를도모할목적으로정한규격표준 (Uniformity Standards), 4 전문직종의행동기준및자격을정하는자격표준 (Professional conduct and certification standards), 5 2 이상의제품혹은공정이서로충돌하지않고작동하도록정한상호운영표준 (Interoperability Standards) 이그것이다. 16) 복잡한기술들사이에서융 복합화가특징인 ICT( 정보통신 ) 산업의경우, 하나의제품에들어가있는특허기술의수가매우많기때문에제품의혁신을위해서는사업자들간상호협력이필수적인데이러한협력이원활치못한경우분쟁이빈발할수밖에없는구조이다. 휴대폰과같은 ICT제품을구매하는것은단순히하나의제품을구매하는것이 15) 제품이나공정에공통된디자인을제공하거나제공할목적할목적으로규정된기술적특징의집합 으로정의되기도한다 ( 국가표준화법제 3 조제 8 호 ). 16) OECD Policy Roundtables, Standard Setting (2010), 9, 21-23 쪽참조 ( 이하 OECD 보고서 ). 제품이나공정에공통된디자인을제공하거나제공할목적할목적으로규정된기술적특징의집합 으로정의하기도한다 ( 국가표준화법제 3 조제 8 호 ). OECD 보고서는 http:// www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/47381304.pdf 에서 download 가가능하다 (2014. 8. 22. 최종접속 ). 111

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 아니라 상호운영성 (interoperability) 이보장되는시스템일체를구매하는것인데, 기술표준은이러한상호운영성을보장하기위해핵심적인역할을수행한다. 17) 이처럼상품혹은용역에공통된특성을정하는일련의과정을표준화 (Standardization) 혹은표준설정 (Standard Setting) 이라고하는데, 이는기본적으로잠재적경쟁사업자들간긴밀한협력을수반하기때문에 18) 오랜기간경쟁법연구에서주목을받아왔다. 그럼에도불구하고표준설정이널리허용되고있는이유는그만큼표준을통해의도했던안전혹은환경상목표를달성할수있을뿐만아니라, 경제적가치증대효과가있기때문이다. 19) 표준설정의장점에관한논의는많은데대략다음 5가지로요약될수있다. 20) 첫째, 이전에존재하지않았던새로운시장의창출을촉진한다. 고화질TV(High Definition Television, HDTV) 시장이대표적인예이다. HDTV 방식은미국및일본의 NTSC 방식과기타지역에서의 PAL 및 SECAM 방식을향상시킨것이다. HDTV를개발하기위해서는사업자들은상호보완적인연구및투자가요구될수밖에없었는데, HDTV 표준이이를가능케했다. HDTV 표준설정으로사업자들은연구 / 개발에투자할수있었고, 방송국들도기존운영장비를비싼새로운장비로의교체를유도했다. 이와함께소비자들의새로운제품에대한수요가생겨 HDTV 시장이형성될수있었다. 둘째, 규모의경제및네트워크효과를가져올수있다. 표준설정을통한통일화된제품생산을통해사업자들은다품종소량생산에서소품종다량생산이가능하여규모의경제를추구할수있게된다. 이러한통일화된표준의상호운영성증가는이용자증가를가져오고, 이용자수가많아짐에따라해당제품의효용도증가하는이른바, 네트워크효과 (network effect) 가초래된다. 셋째, 제품시장의신규진입을촉진한다. 예컨대유기농표준설정및이에따른인증절차도입에따라유기농제품과비유기농제품의구분이가능해지므로농부들이안심하고유기농제품에투자하도록이끈다. 유기농제품은비유기농제품에비해가격이높으므 17) 정원준ㆍ정현준 (2014), 27 쪽참조. 18) European Commission, Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Cooperation Agreements, OJ C 11/1[2011], 264-267 항. 유럽집행위원회는 i) 합의를통한가격경쟁제한, ii) 기술사양을정하는표준설정시경쟁기술봉쇄하여혁신저해, iii) 표준에효과적접근을막아특정기업의시장배제를표준설정과정에서의경쟁제한성을초래할유형으로들고있다. 19) 독일표준화기구 (Deutsches Institut fur Nomung, DIN) 는표준화를통한경제적이익증대효과가국민총생산 (GNP) 의약 1% 에이른다고밝혔다. OECD 보고서 (2010), 26 쪽참조. 20) OECD 보고서 (2010), 25-30 쪽. 112

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 로표준이없다면비유기농생산농부들도자신의제품을유기농으로속여팔유인이있을수있는데, 표준설정및인증도입으로유기농제품을생산하는농부들은자신의제품을차별화할수있기때문이다. 넷째, 사업자들의혁신및투자유인을향상시킨다. 사업자들이혁신하고자하는동기는전적으로지식재산권보호로만가능하다기보다는궁극적으로투자대비기대이익 (expected profit) 수준에달려있다. 투자의상업화를통한기대이익은하나의혁신이얼마만큼다른혁신들과결합할수있는지혹은소비자들의신상품구매욕구를얼마나자극할수있는지에상당부분좌우되는데이런부분에서표준은결정적인역할을할수있다. 다섯째, 소비자들이적합한제품을찾는데필요한정보를얻는비용을낮추고소비자기만을방지한다. 표준에따른인증은제품품질에따른소비자의불확신을낮출수있고, 사업자들이함부로소비자를기만할수없도록한다. 반면표준화에는잠재적인위험도수반되는데, 역시 5가지정도가거론된다. 21) 첫째, 배제 (exclusion) 를통한제품다양성감소가초래된다. 이러한배제위험성은표준이일군의경쟁자들사이에서이루어질때특히그렇다. 표준조작 (manipulation) 을통한배제는경쟁력있는제품의시장퇴출을가져오고, 결과적으로시장에서제품다양성이감소될수있다. 둘째고착효과 (Lock-in effect) 와쏠림현상 (Tipping effect) 이나타날수있다. 고착효과는특히 ICT산업에서그정도가심한데한제품에서다른제품으로전환하기위해서는새로운시스템에대한학습비용과같은전환비용 (switching cost) 이발생하기때문에제품전환이어려워고객이기존제품에고착되는현상을말한다. 22) 쏠림효과는한상품을소비하는소비자가많은경우그제품을판매하는판매자가늘게되고, 이는다시구매자증가로이어져점유율이높은제품이다른제품을단기간에시장에서퇴출시키는현상을말한다. 23) 이또한 ICT산업에서흔히볼수있다. 셋째, 경쟁사간공조를통한가격상승이가능해진다. 표준화가기본적으로경쟁사업자간혹은이해관계자들간협력을통한상품내지는용역의통일화과정이므로그과정 21) OECD 보고서 (2010), 30-38 쪽참조 22) 윤기호외 5 인, 표준특허선정관련공정경쟁확보및합리적라이센싱방안에대한연구, 공정거래위원회 (2010)( 이하 공정위용역보고서 ), 41 쪽참조. 23) 공정위용역보고서 (2010), 42 쪽참조. 113

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 에서사업자들간공동행위가수반될수밖에없다. 표준화의이와같은본질적특성은사업자들간공동행위를촉진시킬위험성을내포하고있다. 24) 넷째, 기만혹은불완전한정보를이용해표준설정을통한이익을얻을수도있다. 특허매복 (Patent Ambush) 라고불리기도하는현상으로이는아래에서별도의항으로자세히설명한다. 다섯째, 표준으로선정된기술을보유한사업자는표준설정을통해확보된시장지배력을남용할위험성이있다. 예컨대표준에따르는것이사실상강제되는상황에서는, 표준기술이용자들은표준기술을보유자들이제시하는부당한실시조건을수용할수밖에없는데 ( 이른바 Patent Hold-up ), 표준특허권자들이침해금지소송을제기할수있는때이러한능력은더욱강화된다. 특히, 마지막 3가지점들은경쟁법적으로문제될수있는데, 이런문제를피하기위해각종표준설정기구 25) 들은참여사업자들에게크게 2가지의무를부과한다. 26) 1 표준에편입될후보기술중특허로보호받는기술을공개할것을요구한다 ( 이하 특허공개의무 ). 특허기술과그렇지않은기술이모두존재하는경우후자를표준으로선정하는것이표준기술이용자들에게보다이익이될수있기때문이다. 2 표준운용에필수적인특허를보유한자들에게이른바 FRAND 또는 RAND 선언을하게한다. 27) 공정하고 (Fair) 합리적이면서 (reasonable), 비차별적 (Non- Discriminatory) 인조건으로실시하겠다는선언이다. 특허공개의무를통해앞서살펴본, 특허권자의기만행위혹은불완전한정보제공을통한표준설정 (Patent Ambush) 을미연에방지할수있고, FRAND 선언및그이행을통 24) Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements, 38 항참조. 25) 각종표준설정기구에대한설명및표준설정의구체적인과정에대해서는공정위용역보고서, 9-36 쪽참조. 26) 공정거래위원회, 지식재산권의부당한행사에대한심사지침, III. 3. 항. 이와달리표준설정기구마다다른동기나목적을갖고있기때문에해당정책수단을마련한동기나목적을획일적으로판단하는것은불가능하다는 Lemley 의견해를소개하면서, 특히해당기술을대체할기술이존재하는경우 FRAND 선언을준수하기로하는합의는해당특허권자의기술이기술표준에포함되기위한조건이된다는설명으로, 홍대식ㆍ권남훈, 기술표준관련특허권의행사와한국공정거래법의적용, 고려법학제 63 호 (2011. 12.), 202 쪽참조 ; 기술이표준에포함됨으로써변화된부분이중요하며표준설정의효과를단순하게경쟁제한적효과가강할것이라고판단할수만은없다는주장도같은맥락이다 [ 권남훈 홍대식, 지식재산권에대한실시료의수준과경쟁법의역할, 정보법학제 15 권제 2 호 (2011), 115-119 쪽참조 ]. 27) FRAND 는유럽에서 RAND 는미국에서많이쓰는용어인데, 이둘은크게구분되지않고사용되고있다. Damian Geradin and Miguel Rato, Can Standard-Setting Lead To Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, European Competition Journal, Vol. 3, No. 2, (June 2007), 113 쪽 114

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 해표준특허권자의남용행위가능성 (Patent Hold-up) 을막고자하는것이다. 2. FRAND 선언의한계와문제점 그러나, 표준설정기구들이표준특허 (Standard Essential Patent, SEP) 28) 보유자로부터 FRAND 선언을받는다고하더라도그것만으로기술표준설정이갖는위험성을모두해소하지는못한다. 표준설정기구가 FRAND 선언준수를강제할방법이마땅치않기때문이다. 일부논자들은공개의무를위반한사업자나 FRAND 선언에위반하여행동한사업자의기술을표준에서제외할수있다고이야기하나, 29) 이는실현가능성이낮다. 일단표준이지정되고나면이를전제로막대한투자가이루어지므로, 사후적으로표준을변경하는것은현실적으로불가능에가까운경우가많기때문이다. 예컨대 Qualcomm이최근우리나라에서 FRAND 선언에위반한행위로시장지배적지위를남용했다고판단을받았는데, 그렇다고우리나라이동통신기술을 CDMA에서다른기술로바꿀수는없다. CDMA기술상용화를위한연구개발비를차지하고서라도중계기, 단말기등 CDMA를기반으로한광범위한설비투자가이미이루어졌고그에따른매몰비용 (sunk cost) 이천문학적으로발생했기때문이다. 한편, 기술공개를하지않아 FRAND 선언을하지않은사업자를어떻게할것인가문제도있다. 표준설정기구는사적 ( 私的 ) 기구이므로 FRAND 선언을하지않은사업자, 그중에서도표준설정기구의회원도아닌사업자를구속하기어려운면이있다. 30) 이지점에서사적기구인표준설정기구가아닌, 경쟁당국의경쟁법적용을통한관여필요성이등장한다. 그러나 FRAND 선언관련문제에경쟁법을적용한다고하더라도많은문제가있다. 28) 공정거래위원회예규인 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 에서는이를 기술표준관련특허 라는용어를사용하고있는데 (III. 3 항표제참조 ), 당해특허로보호되는기술을채용하지않고서는특정한표준 (standard) 의일정요소를구현하는것이불가능한특허를의미한다 [Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide (report), National Academies of Science (Sep. 17, 2012), p. 34]. 이하 표준필수특허 혹은 표준특허 로부르기로한다. 29) 권국현 표준설정과정에서나타나는표준화기구기만행위에대한경쟁법적용의타당성과그적용요건에관하여, 지적재산권라이센싱의법적규제, 혁신 경쟁 규제법센터 (2011), 133 쪽참조. 이에따르면, 표준기술보유자의 FRAND 선언위반에대해표준설정기구는해당기술을표준에서제외하거나표준을취소하는등의조치를강구할수있고, 실시자는 FRAND 위반에대하여계약위반등을이유로손해배상을청구하는등사적구제가가능하다고한다. 30) 관련내용은이후본문중 FRAND 미선언표준특허권자에대한규제 부분에서다시설명한다. 115

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 먼저, FRAND 선언이구체적으로어떤의미인지에대해논란이많다. 31) 애초에 FRAND라는조건자체가불확정적개념들이고, 표준설정기구들이구체적으로정의해주지도않기때문이다. 32) 따라서 FRAND 선언의내용이무엇인지이를준수하였는지여부가불분명하기때문에논란이많을수밖에없다. 예를들어 1 ETSI 33) 의경우 취소불가능한실시를제공할준비가되어있다 는정도의선언만하게하고있다. 삼성전자가 3G 이동통신기술과관련하여선언한내용이그러했다. 34) 2 반면, ITU/ISO/IEC 35) 등은 준비가되어있다 는표현은동일하나거기에더하여 공짜로 라는옵션을주어선택할수있게하고있으며, CENELEC 36) 등도마찬가지다. 37) 이들기구는나아가오로지 cross license 하는경우에한하여실시를주겠다는선택권을유보하거나, willing licensee 에한하여 license해주겠다는유보도명시할수있도록하고있다. 38) 3 IEEE 39) 의경우에는아예특허침해금지소송을할수있는지없는지도명시하게하고있다. 40) 한편, 실시제공 에관한문구들도조금씩다르다. 예컨대 ETSI의경우 prepared to grant irrevocable license 라는표현을쓰는가하지만, JEDEC 41) 은 A license will be offered to applicants 라는표현을쓰기도한다. 따라서 FRAND 선언의법적의미와효과를논할때에는이렇게 FRAND 선언의구체적인내용에차이가있다는점을고려되어야한다. FRAND 선언의내용이이렇게단체 31) 송재섭 (2014), 215 쪽등. 32) 이러한 FRAND 의불명확성은계약적인관점에서이점이있기때문에의도된것이라는견해도있다. FTC, Remarks of Commissioner Joshua D. Wright at George Mason Uni., SSOs, FRAND, Antitrust: Lesson from the Economics in Incomplete Contracts (2013), 10-11 쪽참조. 33) ETSI 란유럽통신표준기구 (European Telecommunications Standards Institute) 를말한다. 34) 삼성전자가제출한 FRAND 선언의내용중핵심을그대로옮기면다음과같다. it is prepared to grant irrevocable licenses on fair, reasonable and non-discriminatory ( FRAND ) terms and conditions under such IPR to at least the following extent. 35) ITU 는국제전기통신연합 (International Telecommunication Union), ISO 는국제표준화기구 (International Organization for Standardization), IEC 는국제전기기술위원회 (International Electro-technical Commission) 를지칭한다. 36) CENELEC 은유럽전기표준화위원회 (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) 를말한다. 37) < 제 1 안 >The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document.< 제 2 안 > The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, nondiscriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document. 38) < 제 1-1 안 > Also mark here if the Patent Holder s willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document. < 제 1-2 안 > Also mark here if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge). 39) IEEE 란미국전기전자학회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 다. 40) The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, using, selling, offering to sell, importing, distributing, or implementing such a compliant implementation. 41) JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) 은반도체분야의국제표준설정기구다. 116

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 별로, 시기별로다양한데과연그내용을근거로경쟁법적판단을달리할수있는가하는점도고민되어야한다. 더불어경쟁당국의집행내지사인간분쟁의결과가 FRAND 선언관련해서개별표준설정기구가요구한내용이나개별사업자가약속한내용에따라달라져야하는지, 공적집행과사적집행을구분하여살펴볼필요는없는지도문제될수있다. 42) 보다근본적으로민간기구인표준설정기구가사기업들로부터받은사적선언또는사적약속 43) 을가지고경쟁법위반을삼는다는것이적절하냐는지적도있다. 44) 이역시경쟁법적규제에대한반대론이근거로삼는이야기이다. 3. 기술표준설정과 FRAND 선언이문제되는상황과쟁점들 이러한각종문제들을둘러싸고다음과같은쟁점들이제기된다. 이는삼성전자 / Apple 사건을포함해지금까지제기된일련의분쟁과논의를통해확인된쟁점들이기도하다. (1) 먼저, FRAND 선언을한표준특허권자들이 FRAND 조건에맞지않는행동을한경우이를경쟁법적으로어떻게취급해야하는가 이다. 아예경쟁법적개입이필요없다는견해부터당연위법 (per se illegal) 처럼봐야한다는견해까지다양하다. 이 42) 예를들어삼성전자 /Apple 사건에서각국법원이삼성전자에대해 금반언 (promissory estoppel) 위반을인정하지않았는데그배경에는, 이처럼다양한 FRAND 선언의가능성이있음에도, 삼성전자가제출한 FRAND 선언서에는 prepared to grant 라는표현만사용되었다는사실이존재했다. 만약 Qualcomm 이한국에제출한것처럼, shall grant license 라고했다면, 각국법원은달리판단했을수도있다. 43) M. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California Law Review 1889 (2002), 1909 쪽 ; Damian Geradin and Miguel Rato(2007), 116 쪽. 44) 경쟁법개입에반대하는입장에서는 i) 특허에관해보다많은정보를가지고있는시장참여자들에의한시장중심적해결방안이정부주도형규제보다문제해결에더적합하며, ii) 그방식은손해배상소송등을통한사적구제수단으로처리하면되고, iii) 표준화과정이수많은이해관계자가개입된복잡한과정임을감안할때경쟁법개입을허용할경우실시료협상에불만을품은제조업자들이경쟁법에호소할소지가커진다는것을이유로든다 [ 권국현 (2011), 132-134 쪽참조 ]. 한편, i) FRAND 선언의계약적성격과 ii) 경쟁당국이 FRAND 선언위반여부를판단할방법이없다는이유로 FRAND 조건의준수여부가경쟁법규제의근거가될수없다는견해로, 권남훈ㆍ홍대식 (2011), 119-124 쪽참조. 같은취지의국외견해로는 Damian Geradin and Miguel Rato, FRAND Commitments and EC Competition Law, http://ssrn.com/abstract=1527407, (2009), 32-42 쪽. 이에반대하여 FRAND 선언위반을경쟁법으로규제할필요가있다는입장으로이호영, 표준필수특허보유자의 FRAND 확약위반행위에대한공정거래법의집행에관한연구, 상사법연구제 31 권제 4 호 (2013), 5 쪽및 P. Chappatte, FRAND Commitments-the Case for Antitrust Intervention, European Competition Journal, Vol. 5, No. 2, (August 2009), 331-336 쪽. 다만, 민간표준설정기구를통한표준설정이대부분인미국과달리 EU 의 2 세대휴대폰표준기술인 GSM(Global System for mobile Communication) 과우리나라 3 세대휴대폰표준기술인 CDMA2000 의경우정부가주도한공적표준이었다는점에서 FRAND 선언위반에경쟁법에의한공적개입의가능성이보다커진다고볼수도있다 [ 우리나라의이동통신표준은 1993 년당시체신부장관이미국에서표준으로선정된 CDMA 방식을우리나라차세대이동통신방식으로선정하였고, 이후 1996 년에한국정보통신기술협회 (TTA) 가 Qualcomm 이출원한 7 개의특허권을바탕으로우리나라 CDMA 이동통신표준을제정하였다. 그에따라 CDMA 원천기술소유자인 Qualcomm 은 1997. 5. 11. 한국정보통신기술협회에 FRAND 확약서를제출했다 ]. 117

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 는다시구체적행위태양에따라논의되는데, 다음과같이정리할수있다. (i) 공정하고합리적 (fair/reasonable) 이지않은실시료를받고있는경우어떻게볼것인지 ( 고액실시료징수 문제 ) (ii) 당장고액의실시료를받고있지는않더라도실시료협상과정에서협상의수단내지경쟁사업자를배제할목적으로특허침해금지소송을제기하면어떻게처리할것인지 ( 특허침해금지소송제기 문제 ) (iii) 경쟁사업자배제등을위해차별적 (discriminatory) 으로실시료를부과하면어떻게할것인지 ( 차별적실시료부과 문제 ) (2) 다음으로 FRAND 선언을하지않고표준특허권자가된자는어떻게취급할것인지 도문제된다. 예컨대자신의특허가표준이된다는사실을아예모르고있었거나 45) 알고도감춘경우 (Patent Ambush), 또는제3자로부터관련특허를취득한경우, 이는 FRAND 선언자와동일하게취급할것인지, 달리취급할것인지, 그러한취급을정당화하는근거는무엇인지검토가필요하다. (3) 표준특허권자가처음부터지킬의사도없이 FRAND 선언을한다음, 실제로표준으로지정되고나자 FRAND 조건에반하는행동을자행하는경우, 사후적 (ex post) 인 FRAND 선언위반을넘어사전적 (ex ante) 인 기망적취득 도별도로규제할수있는지, 규제한다면그근거는무엇인지도문제다. (4) 그리고마지막으로, 위각경우에대한판단의대전제로서 FRAND 선언을한표준특허권자들을다른특허권자나시장지배적사업자와달리규제해야하는지, 그렇다면이를정당화ㆍ합리화하는경쟁법적근거는무엇인지, 이를우리공정거래법과어떻게조화롭게해석할수있는지살펴보아야한다. 4. 판단기준 (1) 이상과같은제쟁점에대한경쟁법적판단의최종기준은 경쟁촉진 과이를통한 후생증대 가될것이다. 46) 45) 이와관련해서는다양한사실관계가문제될수있다. 대표적인특허매복사건으로언급되는 Rambus 판결에서확인되는것처럼, 특허공개범위자체가불분명할수있다. 또한표준설정도중에특허권자가표준설정기구를탈퇴하기도하고특허청구항을변경하기도한다. 따라서알고감춘경우외에도선의임에도불구하고특허매복의상황이발생하는경우도있을수도있다. 118

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 (2) 다만, 여기에는 특허 라고하는고유한제도가고려되는만큼특허제도와조화로운해석이필요하며나아가표준문제또한간과해서안된다. 즉, 표준은공통의기준이나규격을제시하여이를중심으로시장참여자들이시장에서함께경쟁하는것을목적으로하는반면, 특허는어떤기술을경쟁자가사용하지못하도록배제할수있는독점적권리를부여함으로써기술혁신에투자하도록동기를부여하는상반된목적을갖고있다. 표준은기술의공유화, 첨단기술의사회적확산, 기술의상용화, 시장보급, 기술확산을위한 원심력 으로특징지을수있는반면, 특허는기술의사유화, 첨단기술의보호, 창조적발명, 개인에대한인센티브, 기술확산을위한 구심력 으로대표된다. 47) 표준특허는이처럼본질에서부터상반된특징을가진표준과특허의성질을모두갖고있기때문에, 표준과특허제도의취지를모두살리는방향으로규제할필요가있다. 표준특허와관련한사안을다룰때 특허권자에대한적절한보상 및 특허실시자의표준접근가능성 사이에균형이보다중요해질수밖에없는이유는바로표준특허에내재된이와같은상충적성격들때문이다. (3) 또한새로운이론을전개하기위해서는우선기존법령및이론과의정합성을최대한추구해보고그에맞지않는부분을찾아야한다. 예컨대우리헌법과법체계, 공정거래법의문언과지금까지의집행실무등을고려해가능하면조화롭게해석하려고노력해야한다. 그럴때차이점이분명해지고차이점이분명해질때비로소차별적취급의기준이나정당화근거도생길것이다. 48) 이런관점에서표준특허권자의침해금지소송의적법성판단기준으로국내외적으로주목받고있는 willing licensee test를어떻게평가할것인지특히문제된다. 이론적으로는마지막쟁점, 즉 FRAND 선언의특별취급가부및정당화근거 에대한 46) 권오승, 경제법, 법문사 (2010), 73 쪽이하. 47) 윤성준, 길창민, 기술확산촉진을위한표준화와특허풀연계전략, 한국과학기술기획평가원이슈페이퍼 2007-07, 15 쪽. 48) 같은맥락으로, 새로운이론들은 일관성 (consistency) 측면에서그적합성을판단해야하는데, 구체적으로 1 internal consistency( 기존이론과일관될것, 새로운이론이필요하다면기존이론과분명히차별화하여야할것 ), 2 transversal consistency( 다른경쟁법규정과도일관될것 ), 3 constitutional consistency(eu 기능조약에부합할것 ), 4 economic consistency( 경제적관점에서일관될것 ) 이그러한일관성판단의기준이된다 는견해도있는데참고할만하다 [Nicolas Petit, Injunctions for FRAND pledged SEPs: The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU, European Competition Journal, Vol. 9 No 3 (December 2013), 698-700 쪽참조 ]. 119

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 결론을먼저내린다음이를근거로개별쟁점 (1)-(4) 에대해판단하는것이논리적이겠지만 ( 연역적접근방법 ), 얽히고섥힌표준설정및 FRAND 선언문제를보다쉽게접근하기위해우선문제가되는쟁점별로검토한후, 그러한검토결과를토대로마지막쟁점을결론으로언급하기로한다. III. FRAND 선언관련쟁점 1. 표준특허권자의고액실시료징수문제 ( 쟁점 1) 가. 문제상황 앞서도잠깐살펴보았지만, 기술표준설정과 FRAND 선언과정에서가장심각하게우려되고또막고자하는것은표준특허권자가이를이용해 고액 의실시료를받는것이다. 이른바특허위협 (Patent Hold-up) 의우려다. 49) 그렇다면, 첫번째살펴볼문제는표준특허권자가자신의기술을사용하는자들로부터고액의실시료를받고있을때이를공정거래법위반으로규제할수있는가하는것이다. 나. 표준특허권자가부과할수있는적정실시료 (1) 공정하고합리적 (Fair & Reasonable) 의의미 표준특허권자의고액실시료부과가허용될수없다는가장유력한근거는 FRAND 조 49) Patent Hold-up 의정확한번역이어렵다. 특허알박기 [ 설민수, 표준특허의명암 : 스마트폰특허분쟁에서특허알박기 (Patent Holdup) 우려를중심으로 ( 상 ), 저스티스제 140 호 (2014. 2.), 252 쪽각주 6], 특허권고액실시 ( 공정위용역보고서 ), 특허지체, 특허정체, 특허고액실시 등의사용례를이야기하면서 특허위협 이란용어가적절하다고본견해까지다양하다 [ 이황, FRAND 확약위반과특허위협 (holdup) 에대한공정거래법상규제의기준, 저스티스제 129 호 (2012. 4.), 108 쪽, 각주 2]. 공정위는 특허억류 라는용어를사용하였다 ( 공정위 2014. 2. 25. 자보도참고자료 삼성전자가애플을상대로제기한표준특허침해금지청구는공정거래법에위반되지않는다고판단, 2 쪽참조 ). Hold-up 에대해 Merriam-Webster 사전은 a robbery that is done using a gun 이라고, Collins Cobuild Advanced Learner s English Dictionary 는 a situation in which someone is threatened with a weapon in order to make them hand over money or valuables 이라고정의하고있다. 이런맥락에서보면, Patent Hold-up 이란특허를무기 (gun) 삼아자신이받을정당한권리가없는금품을강탈하는것을의미한다고봄이마땅하고그런점에서는 특허위협 이가장근접한번역으로생각된다. 특허권을엉뚱한곳에활용한다는점에서일종의 남용 에해당한다고할수도있는데, 특허남용 이라고하면기존특허남용법리와혼동되는문제가있다. 따라서이하에서는 특허위협 과원용어인 Patent Hold-up 을병기또는혼용하겠다. 120

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 건중첫두가지조건, 즉 공정 (fair) 하고 합리적 (reasonable) 으로특허를실시해야한다는조건에위배된다는것이다. 그렇다면무엇이 공정 하고 합리적 인특허실시인가? 일부견해는 공정한실시료 와 합리적실시료 에대해다음과같은구분을시도한다. 즉 공정성 은결과물의산출과정에대한문제로서특정결과를도출하기위한 절차 가존재하였고그절차가양당사자를공평하게고려하였으며그절차가진행되기전양당사자에게그내용이잘알려져있을것을의미하는반면, 합리성 은과정이아니라결과에중점을두는것으로최종결과가양당사자모두에게수용가능한것으로인식할수있게만드는것, 그리고그결과를공존할수있다고느끼는것을의미한다고한다. 50) 하지만, 이론적으로는이렇게구분할수있을지모르지만현실적으로양자사이에구체적으로차이가없다는것이일반적견해로보인다. 51) 실무에는 FRAND와 RAND가병행적으로사용되며, FRAND는주로유럽에서사용되었다는정도가연혁에기초한일반적인설명이다. 실제사례에서도 FRAND나 RAND는특별히달리취급되지않는것으로보인다. 예컨대 Microsoft/Motorola 사건 52) 에서 Motorola 가제출한것은 RAND 선언이었고, 삼성전자 /Apple 사안에서삼성전자가제출한것은 FRAND 선언이었지만, 공정성 (fairness) 조건이추가되었다고하여특별히법원이나경쟁당국이달리취급하지는않았던것으로보인다. 따라서, 이하에서는별도의구분없이 적정한수준의실시료부과 라는의미에서 Fair & Reasonable 의의미를이해하고사용한다. (2) 적정실시료의판단방식 53) 고액실시료를규제할수있으려면, 먼저무엇이적정실시료 (Fair & Reasonable Royalty) 인지판단해야한다. 54) 이에관해서는몇가지견해가있다. 먼저표준화전 (ex ante) 가치를기준으로해야한다는견해가있다. 표준특허에대한 50) 오승한, 표준개발과정에서제출된 FRAND 의무위반행위의판단기준에대한연구, 경제법연구제 11 권 2 호 (2012. 12.), 182 쪽및각주 28 51) Damien Geradin & Miguel Rato (2007), 113 쪽. 52) Microsoft v Motorola, 864 F.Supp.2d 1023, 1031-2(W.D. Wash. 2012). 뒤에서상세히설명한다. 53) 이와관련하여오승한 ( 주 50), 188 쪽이하에서상세히논하고있는데, FRAND 조건에부합하는 합리적실시료 를판단할수있는실무적방법이있기때문에 합리적실시료 를현실에서산정할수없다는것을이유로한 FRAND 선언의법규범성을부인하는주장은타당하지않다고한다 (205 쪽참조 ). 같은취지로이호영 (2013), 35-38 쪽참조. 54) 이문제는특허침해자에대한손해배상청구소송이나실시자의채무부존재확인소송등의형태에서도문제될수있다. 실제로 Microsoft v Motorola (WD Washington, 2013. 4. 25. 2013 WL 2111217) 와 In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation(2013 WL 5593609)(ND Illinois, 2013. 10. 3) 판결등은구체적으로센트단위까지판결하였다. 121

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 합리적인실시료란, 표준설정에의한 고착화 (locked-in) 현상이발생하기전, 즉다른기술과경쟁관계가존재하였을때받을수있었던실시료라는것이다. 55) 표준특허권자는장점에의한경쟁에의해서가아니라표준설정기구등에의한기술표준설정에따라반사적으로독점적지위를누리게된것인만큼그에따른독점적이익이보장될이유가없다는이유다. 반면, 사전적 (ex ante) 기술료수준에묶일필요가없으며, 독립당사자사이의협상 (arm s length negotiation) 에서수용될수있는조건이면된다는견해도있다. 이는기술표준지정으로반드시초과이익이생기는것은아니라는근거를제시한다. 56) 비슷한논리에서독립적당사자사이에양자간협상을통해도출된조건이면합리적조건으로보아야한다는견해도있다. 57) 살피건대전자가좀더설득력이있지않은가싶다. 다른견해처럼, 기술표준설정이있다고하여반드시초과이익이생기는것은아니지만, 그렇다고기술표준설정에따른초과이익을당연히표준특허권자가누려야하는것은아니기때문이다. 표준으로설정되었다고하여 충분한보상을받을권리 를박탈할수없으며그경우사업자들이표준설정을회피할것이라는우려를제기하지만, 특허 라고하는무형적재산권의특성상실시료수입을추가로얻기위한추가비용이거의 0원에가깝다는점에서해당특허권자에게표준설정이상당한이익을가져다주는것은분명하다. 따라서이러한기준을제시한다고하여표준설정에빠지거나거부하는사업자가생길가능성은높지않다고생각하며, FRAND 선언이표준설정의조건임을알고표준화과정에참여한다면크게부당하다고할수는없다. Apple/Motorola사건 58) 에서 Posner 판사는 FRAND 조건에따른실시료산정의구체적인방식은언급하지않았지만, FRAND 선언은표준설정에따른추가적인가치 (Hold-Up 가치 ) 를제외하고특허그자체가가진가치만큼실시료를제한하기위한것이라면서 FRAND 선언의대상이된특허의실시료는표준설정이전가치를기준으로하는것이타당하다는입장을밝혔다. 59) 55) Carl Shapiro & Hal R. Varian, Information Rules : A strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press(1999), 241 쪽 ; Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection, and Control of Market Power, 73 Antitrust Law Journal 1, 5 (2005), 5 쪽. 56) Ilka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, para 6, 34 (2003). 송재섭 (2014) 232 쪽, 각주 82 에서재인용. 57) Damien Geradin & Miguel Rato (2007), 115 쪽참조. 58) 뒤에서상세히다룬다. 사건번호는아래주참조. 122

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 유럽사법재판소도표준화전가치를기준으로합리적인실시료를정하면된다는입장이다. Microsoft의시장지배적지위남용이문제된사건에서, 일반재판소 (General Court, 舊 Court of First Instance) 는합리적인실시료율을판단할때에는다른비교할만한기술의가치를참고하는과정을통해문제된기술의본질적인가치를정하는것이중요한데, 이는시장지배적사업자가기술의전략적가치를고려하여지나치게높은실시료를획득하는것을방지하기때문이라고판시했다. 60) 유럽집행위원회도 FRAND 조건에따른제안을지식재산의경제적가치와합리적으로관련있는비용에기반해야한다고하여유럽사법재판소와다르지않은입장이다. 61) 이상살펴본바와같이 FRAND 선언에서요구되는 공정하고합리적인실시료 는 표준화전특허권의가치 로보는것이타당한것으로생각한다. 하지만, 구체적으로 표준화전특허권의가치 를어떻게산정할것인지는여전히남는문제다. 이에관해서는 1970년대미국법원이일반특허권의적정실시료산정을위해제시한 Georgia-Pacific기준 62) 을기본으로삼아일부수정해야한다는등의구체적논의가많은데, 이는본연구의범위를벗어나므로생략한다. 63) 적정실시료산정방법에관한구체적논의까지는검토하지않겠지만, 한가지분명한것은 공정하고합리적인실시료 를산정하는것은어려우며표준특허권자나잠재적실시자가이를미리알고협상한다는것은쉽지않다는사실이다. 특히실무적으로더욱그러한데, 통상사업자들은특허하나하나마다가치를평가하고가격을매기는대신다수의특허를묶음으로교차실시 (cross-license) 하는경우가대부분이기때문이다. 다. 고액실시료규제에대한법적근거와정책적고려 적정실시료를판단하기어려우므로고액실시의문제에대해경쟁법적규제가 59) Apple v Motorola, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.III., 2012). The purpose of the FRAND requirements is to confine the patentee s royalty demand to the value conferred by the patent itself as distinct from the additional value-the hold-up value-conferred by the patent s being designed as standard-essential. 60) T-167/08 Microsoft v Commission, 138, 143 항. 61) Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union Co-operation Agreements, OJ C 11/1[2011], 289 항. 62) 공정위용역보고서 (2010) 170 쪽이하 ; 송재섭 (2014), 235 쪽이하참조. 63) 그밖에도표준에포함된개별기술을기준으로산정해야하는지, 아니면그기술이사용된최종제품을기준으로해야하는지, 다수의특허권자가저마다권리를주장하면서실시료가쌓여제조업체가감당하기어려운수준으로까지높아지는이른바, Royalty Stacking 문제를어떻게해소하는지등도지적된다 [Jones(2014) 32 쪽참조 ]. Royalty stacking 문제와관련하여미국법원은주 48 의사건들에서최대실시료액수를감안해야한다는입장이다 [Jones(2014), 35 쪽참조 ]. 123

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 가능하지않다는견해가있다. 64) 그러나, 우리공정거래법에서고액실시를규제할분명한법적근거가있다. 공정거래법제3조의2 제1항제1호의 착취남용 ( 부당한가격결정 ) 금지규정이그것이다. 65) 적정실시료를책정하는것이쉽지않기때문에규제자체가불가능하다는입장에는동의하기어렵다. 구체적으로적정실시료가문제되는국면을 사적소송 과 공적집행 으로나누어생각해볼필요가있다. 정확한적정실시료의액수확인이필요한것은 사적소송 에서다. 특허침해를이유로한손해배상청구소송에서주로문제가된다. 66) 이경우법원이양측의변론과입증을검토하여적정하다고생각하는실시료를판단하게된다. 해당법원이채택한실시료산정방식이과연가장적절한방식인지, 그법원이판단한실시료가과연적정한지에대해서는논란의소지가많을수있다. 이는일반적인특허침해손해배상소송이나경쟁법위반손해배상소송에서도흔히있는일이다. 유한한존재, 인간이하는재판이갖는숙명적한계이기도하다. 하지만일단법원이판단을내리게되면, 그것으로두사인간의분쟁은끝나고, 둘사이에서 적정실시료 논란은사라진다. 67) 반면경쟁당국에의한 공적집행 단계에서는, 적정실시료가얼마냐 라는질문에사적소송에서와같이 몇달러몇센트다 라고까지구체적으로답을찾아야할이유는없다. 공적집행절차에서는 경쟁제한적행동이있었느냐 만판단하면되기때문이다. 즉관련시장의경쟁을제한하거나소비자효용을침해하는수준의부적절한가격책정여부만판단하면된다. 물론그러한판단과정에서적정실시료수준에관한논의가이루어질수있지만, 경쟁당국이적법한실시료의상한에대해명확한의견을제시할필요는없다. 적정수준에관한판단이어려우므로공적집행을할수없다는주장은 착취적 64) 권남훈ㆍ홍대식 (2011) 주 44 참조, 공정거래법제 3 조의 2 제 1 항제 1 호규정에도불구하고이를구체화한동법시행령제 5 조제 1 항에서는가격 결정 에대한내용이없다는이유로과도한실시료부과는규제할수없다는의견도있으나 [ 권국현 (2011), 142 쪽참조 ], 이는공정거래법제 1 조제 1 항제 1 호문언을고려할때받아들이기힘들다. 65) 다른사업자사업활동방해행위중필수요소접근제한이나특허부당이용행위, 거래거절 등을생각해볼수있다는견해가있으나 ( 공정위용역보고서 117 쪽 ), 이는다음에서별도로살펴볼 특허침해소송 에대한규제근거로서고려될수있는조문이아닌가싶다. 본항의전제는 실제로고액의실시료를받기로하고특허실시를허락한경우 인만큼, 아직그런실시료합의가이루어지지않아특허사용의가부가문제되는거래거절 / 필수요소접근제한등으로규율하는것은적절치못하다. 다만, 고액실시료의부과가단순히 착취남용 을넘어서경쟁사업자를배제하기위한차별적부과의일부로서이루어지거나거래거절등에이른경우에는다른사업자의사업활동방해행위중하나로서 차별적취급 이나 거래거절 등으로도충분히고려될수있을것이다. 66) 주 54 판결참조. 67) 예컨대군납유류담합관련손해배상소송에서양측은담합이없었을경우지불했어야하는적정가격산정방식을두고대법원을오르내리며수년에걸친분쟁을하였다. 아직도뭐가정답인지는모르지만, 최소한해당정유사들과국가간의분쟁은이것으로끝났다. 124

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 가격책정 (excessive pricing) 은아예규제하지말자는뜻이다. 정확한측정이어렵다는점에서는실시료고액징수나착취적가격설정사이에본질적차이가없기때문이다. 하지만 독점 의가장큰폐해는 독점이윤의과도한착취 에있고, 독점에따른폐해를규제하는것이공정거래법의주된목적이니만큼이를포기할수는없다. 68) 그렇다면 FRAND 조건에서문제되는고액실시료부과도마찬가지이다. 이러한규제의필요성및법적근거에도불구하고실제고액실시료집행의사례는잘찾기힘든데그이유는결국다소높지만적법한가격과위법한착취적가격사이에분명한경계를설정하는것이현실적으로어렵기때문이다. 우리나라도 2000년대이전에규제한몇건의사례밖에없고, 69) 유럽사법재판소도착취남용의실제집행에대해서는다소소극적이다. 70) 구체적인손해액을산정하는데전문적인기관이라할수있는법원이나중재기구와달리경쟁당국으로서는합법적인실시료와위법한고액실시료사이에명확한기준을제시하는것이어렵다는점때문이다. 이러한상황에서공적집행을적극적으로할경우낮은실시료를원하는잠재적실시자가전략적으로표준특허권자를경쟁당국에신고할수있다. 68) 이점에대해서는 EU 와미국간견해차이가존재하는것으로보인다. EU 의경우 TFEU 제 102 조는배제적효과를가진실시행위뿐만아니라착취적효과를가져오는행위도규율한다. 유럽집행위원회는 Rambus 사건에서 Patent ambush 로인한과도한실시료부과는 TFEU 제 102 조위반하여시장지배적지위남용행위에해당한다고강조했다. 특허권자의기만행위가개입되지않은사안인 IPCom 사건에서도 Bosch 가 FRAND 선언을한특허를양수받은 IPCom 이 Nokia 를상대로특허침해를주장하면서 120 억유로를손해배상청구소송을제기했을때유럽집행위원회는 IPCom 이유럽집행위원회는 Patent Hold-up 우려를제기하였고, 만약 IPCom 이 Bosch 가한 FRAND 선언을준수하지않으면조사하겠다는뜻을비췄다. 또한유럽집행위원회는 Qualcomm 에대해서도과도한실시료부과를이유로 TFEU 제 102 조위반을조사하였다. 유럽사법재판소또한지식재산권은그보유자에게최고의보상을요구할기회를보장하는것이아니라, 단지적절한보상을요구할기회를보장하는것이다라고판시하였다 (Joined Cases C-403 & 429/08, Football Association Premier League and Others v. QC Leisure and Others and Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd., judgment of 4 Oct. 2011). 반면, 미국의경우는조금다르다. TFEU 102 조와달리, 셔먼법제 2 조는오로지시장지배력의반경쟁적 획득 혹은 유지 만을규제할뿐이기때문에, 이미시장지배력을획득한사업자가착취남용 ( 과도한실시료 ) 행위를하는것은셔먼법제 2 조위반이되지않는다. 미국연방대법원또한 독점가격부과는위법한것이아닐뿐만아니라, 시장경제시스템에서중요한요소이다. 독점가격의부과기회는, 적어도단기적으로는, 사업수완을이끌어내는요소이기때문이다 라고판시한바있다 [Verizon v Trinko, 540 U.S. 398, 497 (2004)]. N-Data 사건에서 FTC 가표준특허를양수받은 N-Data 가과도하게높은실시료를요구하는것을 FTC 법제 5 조위반으로주장한사례가있으나이에대해서는 FTC 내부에서도반대의견이제시될정도였다. 이상보다상세한내용은 Urska Petrovcic, Patent Hold-Up and the Limits of Competition Law : A trans-atlantic Perspective. (2013) 50 Common Market Law Review 5, 1367-1377 쪽참조. 69) 공정거래위원회 1992. 1. 15. 의결제 92-1 호, 제 92-2 호, 제 92-3 호 ( 해태제과사건 ), 공정거래위원회 1999. 9. 3. 의결제 99-130 호 ( 현대자동차사건 ) 및공정거래위원회 2001. 3. 28. 의결제 2001-40 호 (BC 카드사건 ). 시장지배적사업자의가격남용행위와관련하여우리나라는 EU 경쟁당국의접근방법과같은가격결정에대한접근은곤란할것이라는견해로, 이승규, FRAND 조건위반에대한공정거래법적용가능성, 지적재산권라이센싱의법적규제, 혁신 경쟁 규제법센터 (2011), 246 쪽. 이에따르면, 공정거래법자체에는시장지배적사업자에대한가격결정에대해규제근거가있다하더라도공정거래법의조항만으로는사업자의권리를제한하기에는구체성이부족하고, 가격결정과관련된시행령조항이 1980 년대에개정된것을감안할때별도의입법이있기전까지는과도한가격결정자체를규제하기는곤란할것이라는견해를표명하고있다. 개인적의견임을명시하였으나공정위내부의시각을참고할수있는견해라는점에서주목할만하다. 70) 유럽집행위원회는이와관련해서언제착취남용이성립하는지구체적인요건을제시한바없는데, Rambus 사건은동의의결 (commitments decisions) 로종결되었고, IPCom 사건은 IPCom 이 FRAND 조건으로실시하겠다고선언하여유럽집행위원회가역시종결하였기때문이다. Qualcomm 사건의경우 Qualcomm 이신고인경쟁사업자들과화해하자조사를종결하였다. 이런점에비춰보면, 유럽집행위원회가원칙적으로착취남용은규제할수있다는입장이지만, 실제집행에서는과도한실시료문제에대해명시적인결정을내리는것을자제하고있다고추측할수있다. 125

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 경쟁제한적인지여부에대한입증책임은경쟁당국에있기때문에잠재적실시자입장에서는잃을것이없다는점에서과대집행오류 (False Positive Error) 문제혹은아래에서볼 역특허위협 (Reverse Patent Hold-Up) 의문제가발생할수있다. 그렇기때문에고액실시료부과에대한경쟁당국의규제는법리적관점에서타당하지않아서라기보다위와같은현실적측면을고려하여그집행사례가드문것으로생각된다. 71) 하지만, 착취적가격책정임이명백한사안이발생한다면경쟁당국이개입할법적근거는충분히있고실제로개입할가능성이있다. 72) 2. 표준특허권자의차별적실시료징수문제 ( 쟁점 2) 가. 문제상황 가격차별행위는자원배분의효율성을극대화하는측면이있으므로, 유효한경쟁이존재한다면일부또는모든소비자에게유용할수있다. 73) 그러나표준특허권자가실시료를차별적으로부과하는경우에는일반적인가격차별과달리볼부분이있다. 표준설정을통해특정기술을통일적으로사용하게하는이유는상호운용성 (interoperability) 을통해해당기술기반위에서적극적인경쟁을촉진하고자하는것에있는데, 그기술에대한실시료가차별적으로부과되면, 경쟁의 기반 자체가잘못형성되는것이되고, 가격차이의존재자체로경쟁이왜곡되기때문이다. 74) 차별적실시료징수가문제되는상황은특허권을보유한기업이수직적으로통합되어 (vertically-integrated) 하방시장 (downstream market) 에서도활동하고있는경우가많다. 75) 이처럼 FRAND 선언에위반하여표준특허권자가실시료를차별적으로부과할경우공정거래법위반이될수있을것인지, 어떤경우위법한가격차별로제재할수있는지문제된다. 71) 마찬가지로법률적으로경쟁법의면제를받는것은아니나, 정책적관점에서경쟁당국이아닌법원이나중재기구를통해최종해결을하는것이바람직하다는견해로 Petrovcic(2013), 1371, 1385-1386 쪽참조. 72) 유럽집행위원회도배제남용에집행을집중하지만착취남용도제재할수있다는점을명확히한바있다. Guidance on the Commission s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, 7 항참조. 73) 공정위용역보고서 (2010) 179 쪽참조 74) 이승규 (2011), 251 쪽참조. 75) 수직적으로계열화된사업자가아니더라도본인이직접관련없는시장의경쟁에영향을주고자특정사업자에게는유리한실시료를, 다른사업자에게는불리한실시료를받는것도있을수있다. 이런경우도 FRAND 선언에위배된다는점에서는본질적차이가없으므로별도로검토하지않는다. 126

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 나. 한국 Qualcomm 사건 차별적실시료부과로인해 FRAND 선언위반이문제된대표적인사례가바로 Qualcomm 사건이다. 76) Qualcomm 은제 3 세대이동통신기술인 CDMA2000 의핵심 특허를보유한사업자이자모뎀칩, RF칩등 CDMA 관련휴대폰부품을생산 판매하는사업자였다. 이동통신시장에서수직계열화한사업자였던것이다. 그런 Qualcomm은자신으로부터부품을구매한휴대폰제조사보다경쟁사가제조한부품을구매한휴대폰제조사에게더높은 CDMA2000 기술실시료를부과했다. 77) 한국공정거래위원회는이것이 FRAND 조건에위배한것으로경쟁사업자를배제하기위한 차별적취급 이라판단하고, 부당한사업활동방해방식에의한시장지배적지위남용행위 ( 공정거래법제3조의2 제1항제3호, 동법시행령제5조제3항제4호 ) 및부당한가격차별에의한불공정거래행위 ( 공정거래법제23조제2항및동법시행령제36조제1항 ) 로규제했다. 78) 이에대해 Qualcomm은, 경쟁사부품구매자에게더높은실시료를부과한게아니라 Qualcomm 부품을구매한사업자에게실시료를할인해준것뿐이며, 설령실시료를차별적으로부과했다고하더라도 FRAND 선언 은사적약속에불과하므로공정거래법상특별한의미가없다고주장하면서, 79) 서울고등법원에공정거래위원회의처분을취소해달라는소를제기했다. 하지만, 서울고등법원은 Qualcomm의청구를기각했다. 서울고등법원은표준기술이설정될경우그에포함된기술의특허보유자가관련시장에서시장지배력을획득하여실시를차별적으로적용하는등남용행위를할위험이있기때문에이를방지하기위해징구하는것이 FRAND 선언이라고전제한다음, Qualcomm이국내휴대폰제조사에게실시료를차별적으로부과한것은다른사업자의사업활동을어렵게하는경쟁제한적행위로서위법하다고판시하였다. 80) 특히서울고등법원은공정거래위원회와마찬가지로 76) 공정거래위원회 2009. 12. 30. 의결제 2009-281 호, 서울고등법원 2013. 6. 19. 선고 2010 누 3932 판결 77) Qualcomm 은국내휴대폰제조사인삼성전자, 엘지전자, 팬택앤큐리텔과 CDMA 기술사용에관한실시계약을체결하면서자신의부품을사용했는지에따라실시료를차별부과했는데, 구체적으로 i) 내수용휴대폰의경우실시료산정의기준이되는휴대폰최종판매가격에서 Qualcomm 으로부터구매한부품의가격만공제하였고, ii) 수출용휴대폰의경우 Qualcomm 부품을장착한휴대폰에대해그렇지않은휴대폰보다낮은실시료율을적용하였으며, iii) Qualcomm 부품을장착한휴대폰에대한실시료상한금액을그렇지않은휴대폰보다낮게하였다. 78) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침, III. 1. 가. (3) 부당하게거래상대방등에따라실시료를차별적으로부과하는행위. < 예시 1> 은 Qualcomm 사건을예로구성하여제시한것으로보인다. 79) 실제사건에서는 FRAND 선언을위반한실시료차별부과뿐만아니라모뎀칩구매와관련한조건부리베이트제공의위법성여부도주요쟁점으로다뤄졌다. 80) 상고되어현재대법원에서심리중이다 ( 대법원 2013 두 14726 시정조치등취소청구사건 ). 127

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 Qualcomm의 FRAND 선언위반은, 경쟁제한의의도나우려를보여주는중요한간접증거라고보았다. 다. 검토 FRAND 조건중에서도 비차별 (Non-Discriminatory) 조건은, 공정 (Fair) 하고 합리적 (reasonable) 인조건에비해뜻하는바가명확하므로, 연관산업분야의경쟁사업자 (horizontal competitor) 에게보다높은실시료를부과하여경쟁을저해하는방식의특허권남용행위를막는데유용하다. 81) 비차별적 조건은동종업계에종사하는모든특허사용자가다른사업자보다불리하게대우받지않을것을의미한다. 모두똑같은실시조건을얻어야한다는말이아니라, 최소한특정한기준에따라합리적거래결과를얻었다는평가를받을수있어야한다. 82) 유사한상황에처해있는기술이용자들은동일한실시료를부과받아야한다 는뜻으로이해해야한다고설명되기도한다. 83) 한편, 비차별적실시료수준여부를판단하는기준으로통신산업등규제산업에서언급되는 효율적요소가격책정규칙 (efficient component pricing rule, ECPR ) 을들면서이것을벗어난실시료는 FRAND 조건에위반이라는견해도있다. 84) 쉽게이야기해서 ECPR은등가원칙 (parity principle) 에기반을둔가격책정에서의효율성원칙으로, 특허권자가자기가제조한최종제품에특허를투입할경우최종제품가격에서자본등모든다른증분비용을제한금액과다른최종제품생산자에게책정하는실시료가동일해야한다는원칙이다. 85) 어느경우이건간에 FRAND 선언을위반한가격차별이존재한다는이유만으로공정거래법위반으로당연히제재할수는없을것이다. 차등가격정책 (differential pricing) 은공급자의생존을위해필요할수도있고경우에따라자원배분의효율성을 81) OECD 보고서 (2010), 44-45 쪽참조, 오승한 ( 주 50), 184 쪽참조. 82) 오승한 ( 주 50), 183 쪽참조. 83) OECD 보고서 (2010), 45 쪽 ; Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, An Economic Interpretation of FRAND, Journal of Competition & Economics, Vol. 9 Issue 3 (2013), 546 쪽. 하지만 Non-discriminatory 를따지는것은예외적인경우를제외하고는현실적으로쉽지않다는견해도있다. 1 우선대부분실시허락계약에서 비밀유지 를조건으로걸고있기때문이고 2 실시허락의조건이각기다르기때문이다. 예컨대 cross-license 한경우의실시료와그냥일방적으로실시허락만한경우, 다수를한꺼번에 portfolio license 한경우와 1 개만라이센스한경우를대등하게비교하기어렵다 [ 송재섭 (2014), 233-234 쪽참조 ]. 84) Swanson & Baumol (2005), 30 쪽이하참조. 85) 공정위용역보고서 (2010), 180 쪽이하참조. 128

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 가져올수도있으며, 86) Qualcomm이지적한것처럼 FRAND 선언이그자체로공정거래법규정은아니기때문이다. 그러나표준특허권자의차별적실시료부과는일반특허권자의차별적실시료부과보다좀더엄격한잣대로볼필요가있다. 서울고등법원이판시한것처럼, FRAND 선언은표준기술이설정될경우그에포함된기술의특허보유자가관련시장에서시장지배력을획득하여실시를차별적으로적용하는등남용행위를할위험이있기때문에이를방지하기위한목적에서나온것이므로표준특허권자가이를위반하여차별적으로실시료를부과할경우경쟁제한성의위험이나우려는그만큼커진다고볼수밖에없기때문이다. 그렇다고하여차별적실시료부과만으로당연위법 (per se illegal) 이된다고볼수는없으며, 차별적실시료부과행위가경쟁제한성을갖는지여부를따로검토해야할것이다. 이와관련해서가격차별의경쟁제한적인여부를 3단계과정을거쳐판단할수있다는견해가있다. 즉, (i) 해당기업이시장지배력을가졌는지 ( 그렇지않다면가격차별은경쟁제한적이지않다 ), (ii) 시장지배력을가진특허권자가하방시장에도활동하고있는지 ( 그렇지않다면경쟁제한적이지않다 ), (iii) 시장지배력을가지고하방시장에도활동하고있는사업자의가격차별이유발하는경제적효과는어떠한지를판정하는 3단계를거쳐가격차별의경쟁제한성을판단하자고한다. 87) 표준설정과정에서 FRAND 선언이지니는의미및그취지를고려할때 FRAND 선언은, 공정거래위원회나서울고등법원이인정한것처럼시장지배적지위남용행위의부당성판단의요건중하나인경쟁제한의의도나목적을인정하는간접증거로서는충분히기능할수있다고생각한다. 88) 86) 공정위용역보고서 (2010), 160-161 쪽및 179 쪽참조. 87) 공정위용역보고서 179-180 쪽참조. 다만, (iii) 단계에서가격차별의경제적효과를실증적으로분석해야하며이는사안별로소비자후생에부정적인효과를가져오는지확인해보아야한다고한다. 88) 이에대해 FRAND 선언은계약법적효력만을가지므로이것이언제나경쟁제한성과결부되는것은아니라며 Qualcomm 판결에다소비판적인입장으로홍대식ㆍ권남훈 (2011), 230 쪽각주 76 참조. 다만, 이견해또한경쟁제한적효과에대한경쟁법고유의검토없이 FRAND 선언위반이기만하면언제나경쟁법적으로의미있다고주장하는것을비판하는것이라고자신의입장을설명한다 (221 쪽 ). 그렇다면경쟁법고유의검토차원에서 FRAND 선언위반을경쟁제한의의도나목적을인정하는간접증거로도인정할수없다는것은아니지않은가싶다. 129

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 3. FRAND 선언을한표준특허권자의침해금지소송과공정거래법위반문제 ( 쟁점 3) 가. 문제상황 표준특허권자가자신과실시계약을별도로체결하지않고자신의특허기술을이용하고있는자들을상대로특허침해금지소송 ( 가처분및 / 또는본안 ) 을제기하는경우가있다. 특허기술은이미특허원부나기술표준지정과정에서공개되어있는만큼, 특허권자의적극적협조가없더라도이에관련된하방시장에서관련상품을제작하는것은가능하기때문이다. 이러한분쟁은특히이동통신시장, 컴퓨터시장등의융합현상이벌어지면서본격화되었다. 89) 그전까지는이동통신기술의특허를관련시장에참가하는다수의사업자들이일부씩나눠가지고있었고, 각사업자들은 cross-licensing의방식으로처리해왔기때문에특별히실시여부나실시료수준을놓고싸울일이없었다. 그런데 1 Apple, Microsoft와같이표준필수특허가없는사업자들이시장에진입하기시작하고, 2 표준필수특허를인수한제3자들이시장에등장하기시작하면서소송이나타나기시작했다. 3 그러던것이스마트폰시장의양대거인이라고할수있는 Apple 과삼성전자가전세계에동시다발적으로법적분쟁을제기하기시작하면서일이커졌다. 크게 2가지방향으로문제가되었는데, 1 하나는특허침해금지소송이라고하는사적소송에서이러한청구를인용해서는안된다는항변과그에대한법원의판단이었고, 2 또하나는그런소송제기자체를경쟁법위반으로보아경쟁당국이규제해야한다는제소와그에대한경쟁당국의판단이었다. 이과정에서표준특허권자의특허침해소송이과연허용될수있는지, 이것이경쟁법위반은아닌지논란이되었다. 89) 설민수 ( 상 )(2014), 251-252 쪽및 Jones (2014), 9 쪽이하참조. 삼성전자와 Apple 은부품공급계약을매개로상호의존적인긴밀한파트너십을유지해왔으나 (Apple 아이폰에들어가는부품의 28% 가삼성전자제품이었다고한다 ), 삼성전자가스마트폰및태블릿 PC 시장에진출하면서경쟁관계로변했고 Apple 이이러한삼성전자를압박하기위한전략으로특허전쟁을시작했다는설명으로, 인터넷 & 시큐리티이슈, 한국인터넷진흥원 (2012. 10.), 11-12 쪽참조. 130

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 나. 표준특허권자의특허침해청구소송에관한논의 표준특허권자, 특히 FRAND 선언을한표준특허권자의특허침해금지청구를허용할 것인지에대해대하여논란이분분하다. 90) 문제될것이없다는입장과금지해야한다는 입장외에도다양한스펙트럼이존재하는데하나씩살펴본다. (1) 특허침해금지소송금지론 표준특허권자의특허침해금지소송은원칙적으로허용될수없다는입장이다. 그논거를한마디로요약하면 특허위협 (Patent Hold-up) 의우려다. 표준특허권자에게특허침해금지소송을허용하면, 특허를반드시사용할수밖에없는잠재적실시자들로서는적정실시료수준이상의돈을주고서라도특허를사용할수밖에없다는것이다. 91) 표준특허권자에게특허침해금지소송을허용하는것은 기술시장의독점을허용하는대신반드시 FRAND 조건으로실시하게함으로써하방시장의경쟁을촉진하겠다 는표준설정의취지를무너뜨린다고주장한다. 특허침해금지소송을허용하지않는법률이론적논거는다양하게개발 제시되고있는데이를논거위주로아래와같이유형화할수있다. 92) 1 청약설 ( 혹은직접계약설 ): 표준특허권자의 FRAND 선언이잠재적이용자들을상대로한 공개청약 (open offer) 이고, 잠재적이용자들이실제로이를이용하는것이그에대한 승낙 이되어둘사이에계약이성립한다는것이다. 특허침해금지소송은이같은계약에위반되어허용될수없다는논리다. 이는삼성전자가 ETSI 표준특허침해를이유로 Apple을상대로제기한소송에서, Apple 이유효한실시계약자체가존재한다고주장하면서손해배상등을구하는반소를제기한것이그예이다. 93) 90) 표준특허권자중에는 FRAND 선언을하지아니한자도있을수있다. 예컨대몰라서공개하지않았거나알고도은밀히공개하지않은경우등이그러한데, Rambus 사례가이에해당한다. 이러한경우어떻게할것인가논란이있는데추후상세히논의한다. 91) Carlton & Shampine (2013), 536 쪽이하. 92) 이같은이론구성들은관련소송을통해제시된것들로서어느하나만제시되기보다는특허침해금지소송이허용될수없다는 항변 으로서다수가순차혹은선택적으로제기된다. 따라서어느하나의이론이다른하나의이론을배제한다거나비판하는입장이라고하기는어렵다. 131

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 2 제3자를위한계약설 : 표준설정기구가표준특허권자들에게 FRAND 선언을요구하고, 표준특허권자들이표준설정기구에게 FRAND 선언서를제출하는것은장래에이기술을이용할잠재적실시자를수익자로하는이른바 제3자를위한계약 의일종이라는것이다 ( 민법제539조 ). 잠재적이용자들에게 특허실시를허락하겠다 또는 특허침해금지소송을하지않겠다 는약속을표준설정기구에게한것이므로특허침해금지소송은이러한계약위반으로허용될수없다는견해다. 94) Microsoft가 Motorola의 FRAND 선언위반을이유로손해배상을청구하자, Motorola가 Microsoft를상대로특허침해금지청구를반소로제기한사건에서, Microsoft는이런이유를들어 Motorola의특허침해금지청구가부당하다고주장하였다. 95) Apple이 Motorola를상대로 표준특허권자인 Motorola가특허침해금지를구하는것은 FRAND 선언위배로인한계약위반에해당한다 는취지의확인을구하는반소를제기한것도마찬가지로이해할수있다. 96) 3 금반언 ( 禁反言 ) 의원칙위배설 : FRAND 선언이그자체로잠재적이용자들과계약으로인정되거나제3자를위한표준설정기구와의계약으로인정되지는못하더라도 FRAND 조건을준수하겠다는의사를표시한것은분명하고, 그의사표시를신뢰하여표준설정기구가표준으로설정했으며상대방도이를믿고이용한것이니나중에와서 FRAND 선언을부정하고특허침해금지를구하는것은 금반언의원칙 (promissory estoppel) 에위배된다는것이다. 97) 93) 설민수, 표준특허의명암 : 스마트폰특허분쟁에서특허알박기 (Patent Holdup) 우려를중심으로 ( 하 ), 저스티스제 141 호 (2014. 4.), 62-63 쪽참조. 다만, 미국, 네덜란드, 한국의각 1 심법원은이러한주장을받아들이지않았다. 준거법인프랑스법아래에서는 FRAND 선언만으로계약성립을위한구체적인내용을담은청약 / 승낙이있었다고보기어렵다는이유를들었다 [Apple v Samsung, 2012WL1672493, at 10-11(N.D.Cal.); Apple 2012WL1672493, at 13-15; D.C. Hague, (Mar. 14, 2012), Cases No. 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213, 400385 /HA ZA 11-2215 (Samsung/Apple); 서울중앙지법 2011 가합 39552 판결 ) 94) FRAND 선언의핵심이침해금지청구권의철회불가능한포기에있다는입장도이런맥락에서이해할수있다. Joseph Miller, Standard- Setting, Patents, and Hold-Up, 74 Antitrust Law Journal 603, 636 (2007), 위송재섭 (2014), 216 쪽각주 20 에서재인용. 95) Microsoft v Motorola, 864 F.Supp.2d 1023, 1031-2(W.D. Wash. 2012). 워싱턴서부지역연방지방법원도 Motorola 의 FRAND 선언으로표준화기구와 Motorola 사이에구속력있는계약이체결되었고표준화기구의구성원인 Microsoft 는그계약의수익자가된다고판단하였다. 다만, 침해금지는형평법상구제조치로서 회복할수없는손해 가인정되는경우에만예외적으로되는데 Motorola 는 Microsoft 로부터실시료를지급받을수있으므로그입증이없다는이유로기각하였다. 96) Apple v Motorola, 886 F.Supp.2d 1061(W.D. Wis. 2012). 위스콘신서부지역연방지방법원은앞서 Microsoft/ Motorola 워싱턴서부지역연방지방법원판결과마찬가지로제 3 자를위한계약이성립을인정하면서도침해금지가가능하다고판시하였는데, 그근거로노어 - 페닝턴 (Noerr-Pennington) 면책법리를들었다. 이판결에관한상세한설명은아래다. 2. ( 라 ) 항참조. 97) Doug Lichtman, Understanding the RAND Commitment, 47 Houston Law Review 1023, 1025 (2010), at 1043. 송재섭 (2014), 216 쪽에서재인용. 132

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 Qualcomm이 Broadcom을상대로제기한특허침해금지소송에서 Broadcom은 Qualcomm이표준설정과정에서특허공개의무를위반한부정을저질렀다면서반소를제기하였는데, 미국연방지구연방항소법원은금반언을이유로 Qualcomm의특허에대해무효를선언하면서동시에 Qualcomm의침해금지소송도기각하였다. 98) 4 특허권남용설 / 권리남용설 : 표준특허권자가 FRAND 선언을하고도특허침해금지를구하는것은일반적인권리남용혹은특허권의남용이되어허용될수없다는것이다. Philips의 CD-R/RW에대한표준특허침해가문제된사건에서미국연방지구연방항소법원은 경쟁제한적효과를가지는특허권을지렛대로사용한위법한행위에만특허권남용이인정될수있다 고하면서표준특허권자의특허권남용요건을매우제한하였다. 99) 마찬가지로유럽사법재판소도 ITT Promedia 사건과 Protege International 사건에서특허침해금지청구소송의제기를권리남용으로판단하는것은신중하고엄격하게이루어져야한다는결론을내렸다. 즉, 1 적법한권리행사로합리적으로보이지않기때문에오로지상대방을괴롭힐목적이라고판단되고, 2 경쟁을제한하기위한 framework of plan 안에서소송이계획된것이라는매우제한된요건을만족해야소권남용을인정할수있다고판시했다. 100) 기본적으로재판청구권은헌법상보장된기본권이므로그행사를권리남용으로보기위해서는매우엄격하고도예외적인상황이요구된다는것이다. 5 경쟁법위반설 : 표준특허권자가 FRAND 선언을하고도특허침해금지를구하는것은단순한권리남용을넘어서경쟁법에위배된다는견해다. 표준특허권자의특허침해금지로기술표준의일부를구성하는표준특허속성상기술표준전체를 98) Qualcomm v Broadcom, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008); 서울중앙지방법원사건에서도 Apple 이삼성전자의특허침해금지청구에대해이러한항변을하였으나법원은이를인정하지않았다. 99) Princo v International Trade Commission 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010). 설민수 ( 하 )(2014), 68-69 쪽에서재인용 ; 이판결에대한자세한분석은, 최승재, 특허침해와특허권남용항변 : Princo Corp. v. ITC 사건, 경쟁저널 155 호 (2011) 참조. 100) Case T-111/96 ITT Promedia v Commission [1998] ECR II-2937 및 Case T-119/09 Protege International Ltd v Commission, not yet published. 133

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 사용할수없게될뿐만아니라표준특허권자는침해금지청구권행사내지행사위협을통해표준특허자체가기술표준에기여한가치를초과하는이익을얻을수있다는주장도같은맥락에서이해할수있다. 101) 다만예외적으로 (i) 상대방이부도등재정상황이나빠서실시료를주지못할것이명백하다거나, (ii) 애초에실시료협상을할의사를가지고있지않다면 ( 이른바 unwilling licensee ) 특허침해금지청구가허용된다는견해도있다. 이때 실시료협상을할의사가없다 (Unwillingness) 는요건은단순히특허권자의허락없이그특허기술을사용하고있다는사실에서추단되지는않으며성실한협상요구에대해거부했어야한다고주장한다. 102) (2) 특허침해금지소송허용론 FRAND 선언을제출한표준특허권자라하더라도기본적으로특허권을보유한 자이므로정당한권리행사방법의하나로서소송의제기는당연히허용되어야한다는입장이다. FRAND 선언으로표준특허권자들이금지청구권을포기했다거나금지했다고볼아무런법적근거도없고, 판례상근거도없다고지적한다. 표준설정기구의 IPR Policy 103) 어느조항에도관련내용이없으며, 그럼에도불구하고이를허용하지않는다는것은 권리포기는명시적의사표시가있거나그렇게볼수밖에없는특별한사정이있는경우에한해인정되어야한다 는일반법원리에명백히반한다고한다. 104) 특허침해금지소송을허용하더라도특별히 Patent Hold-up의위험은높지않고도리어이를금지할경우 역특허위협 (Reverse Hold-up) 이나타날우려가있다는지적도있다. 105) 특허침해금지소송금지론 이주장하는것처럼표준특허권자에게 101) Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, Standard Setting, Patents, and Hold-Up, 74 Antitrust Law Journal 603, 638 (2007), 송재섭 (2014), 216 쪽에서재인용. 102) Jones(2014), 23-24 쪽참조. 다만이러한입장은아래절충론으로연결되는면이있다. 103) 표준설정기구의 IPR 정책에대한설명으로는권국현 (2011), 124-126 쪽참조. 104) Damien Geradin, Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas, (12 Nov. 2010.) 16-17 쪽참조. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1711744 (2014. 8. 22. 최종접속 ). 105) Geradin (2010), 15 쪽참조. 애초에협상에의한정당한시장가격산정이어렵다는이유에서특허위협에따른고액실시문제가발생하지않는다는견해로 Einer Elhauge, Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 4, No. 3 참조. 134

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 특허금지청구권의행사를원천적으로금지하고사후적으로손해배상만구할수있게한다면, 특허사용을금지당할우려가없는잠재적실시자들로서는표준특허권자로부터미리이용허락을받기위해노력할동기가사라지게된다. 표준특허권자몰래그특허기술을이용하여영업을하다가, 나중에특허권자에적발되어그가손해배상소송을제기해오면그때가서법원이정해주는적정실시료를지급하는선에서마무리지으려할가능성이높다. 반면, 표준특허권자로서는특허침해자들을일일이찾아다니며침해사실을확인하고손해배상소송을제기해야하므로막대한비용과노력이소요되지않을수없고, 그러다보니표준특허권자로서는손해배상을받기위한길고도험난한소송의길을선택하는대신에, 무단실시자가제시하는 FRAND 확약의기본이념에도반하는불공정한조건 을수용하지않을수없는상황에처하게된다는것이다. 표준특허권자가특허를무기로잠재적실시자들을위협하는게아니라 ( 이른바 Patent Hold-up), 표준특허권자의발목이 FRAND 조건에묶여있는것을활용하여잠재적실시자들이표준특허권자를위협하는 역특허위협 (Reverse Hold-up) 의상황이초래된다는이론이다. 실제로미국 ITC는 2013. 6. 4. Apple 제품이삼성전자의표준특허를침해했다고최종판정하면서, 잠재적실시자들이성실하게실시협상을하지않거나실시료지급을지연 회피하는역특허위협 (Reverse Patent-Holdup) 의폐해를지적한바있다. 106) 표준특허권자의특허침해금지를허용하지않는것은특허권보호의취지에반하며표준설정의목적과도맞지않는다는것이다. (3) 절충론 대부분의학자들은표준특허권자의특허침해금지소송을 절대적으로허용해야 한다 거나 절대적으로금지해야한다 는입장대신중도적인절충론을취하고있다. 원칙적으로는허용이안되지만예외적인몇몇의경우에는허용된다 거나반대로 106) ITC Investigation No. 337-TA-794, 63 쪽. Apple s position illustrates the potential problem of so-called reverse patent holdup, a concern identified in many of the public comments received by the Commission. In reverse patent hold-up, an implementer utilizes declared-essential technology without compensation to the patent owner under the guise that the patent owner s offers to license were not fair or reasonable. The patent owner is therefore forced to defend its rights through expensive litigation. In the meantime, the patent owner is deprived of the exclusionary remedy that should normally flow when a party refuses to pay for the use of a patented invention. 135

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 몇몇의예외적인경우가아니라면원칙적으로허용된다 는것이그것이다. 각국법원이나경쟁당국들도대체로이런입장에가까운데, 그구체적내용을보면조금씩차이가있다. 그중에서도최근새로운판단기준으로등장한이론이있는데, 이른바 자발적실시자 (willing licensee) 이론이다. 쉽게이야기해서표준특허권자가특허실시계약체결을희망하는자 (willing licensee) 를상대로특허침해금지소송을구하면위법한반면, 특허실시계약체결을회피하거나거부하는자 (unwilling licensee) 를상대로구할경우적법하다는것인데, 107) 이러한이론도세부적으로들어가보면다양한스펙트럼이존재한다. 108) 이에관해서는아래와같이각국의경쟁당국및법원의입장을살펴보면서보다상세히검토한다. 다. 미국경쟁당국및법원의입장 (1) 경쟁당국이개입된공적집행 ( 가 ) Bosch 사건 109) 미국 FTC 는표준특허권자의침해금지소송을 FTC 법제 5 조로규율하였는데, 그최초 사건이 2012 년에있었던 Bosch 사건이다. SPX 는경쟁사들이자신의표준특허를침해했다며경쟁사들을상대로 특허침해금지소송을제기했는데, Bosch와 SPX간기업결합심사를하던미국 FTC는이러한 SPX의소송제기가불공정한경쟁으로서 FTC법제5조를위반했다고문제삼았다. 미국 FTC는 비자발적실시자 (unwilling licensee), 즉 FRAND 청약을수용하기를거부한실시자에대해서는침해금지를구할권리가있지만, 해당사건에서는실시자들이 FRAND 조건에맞는실시조건을수용하려고했기때문에 SPX의침해금지청구가정당화되지않는다고하였다. 이처럼미국 FTC는 자발적실시자 (willing licensee) 를상대로침해금지를구하는 107) 이호영 (2013), 25-26 쪽에서이런입장을취하고있는국내 외견해가소개되어있다. 108) 이하, Petit (2013), 689-694 쪽을참조하여정리하였다. 109) Complaint, Bosch, Docket No. C-4377 (26 Nov. 2012). 136

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 표준특허권자는 FTC가 FTC법제5조에따라불공정한경쟁행위로규율할것이라는점을인식해야한다 는분명한입장을밝혔다. 이후이사건은 Bosch가문제된금지소송을철회한다 는내용의동의명령 (consent order) 으로종결되었다. ( 나 ) Motorola/Google 사건 110) 미국 FTC는 Motorola/Google 사건에서도 Bosch 사건과비슷한입장을취했다. Motorola는제조사들이자신의표준특허를침해했다며특허사용금지를구했고 Motorola를인수한 Google은문제된소송을이어받아계속진행했다. FTC는 Motorola/Google이실시자에게 FRAND 조건에부합하지않는실시조건을수용하게하는수단으로침해금지소송을활용했기때문에 FTC법제5조를위반하였다고보았다. 이사건또한문제된소송을철회하는내용의동의명령으로종결되었다. 결국미국 FTC는 FRAND 선언을한표준특허권자의침해금지소송이 FTC법제5조위반이될수있다 는입장이지만, 관련사건들이모두 동의명령 으로종결되었기때문에구체적으로어떤경우에위반이되고어떤경우그렇지않은지에대해서는아직명확한선례가없는상태이다. 111) ( 다 ) 미국법무부 / 특허청정책보고서 112) 미국법무부와특허청은표준특허권자의침해금지청구를허용하는경우, 상황에따라서공익 (public interest) 에반할수있다는점을지적하면서, 그러한예로표준특허권자가실시자를압박하여보다부담스러운 (onerous) 실시조건을얻기확보하기위해소송을활용하는경우를제시하였다. 113) 그렇다고무조건특허침해금지소송이금지되는것은아니며, (i) 실시료를지불할능력이없거나 (ii) FRAND 조건에의한실시를거부하는자에게는특허침해금지소송이 110) Complaint, Motorola and Google, File No. 121 0120, FTC, Docket No. C-4410 (3 Jan. 2013). 111) Petrovcic (2013), 1379 쪽참조. 112) US DOJ and USPTO, Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments (8 January 2013). 이하 미국법무부 / 특허청보고서 라한다.http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement _on_frand_seps_1-8-13.pdf (2014. 8. 22. 최종접속 ) 113) 미국법무부 / 특허청보고서 6 쪽참조. 137

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 적절한구제수단이될수있는데, FRAND 조건에전혀맞지않는엉뚱한조건을제시하며협상타결을거부하는경우도실시를거부하는것으로추정될수있다고하였다. 하지만침해금지가이런경우에만허용되고나머지는금지된다는것은아니며위와같은사정은여러가지고려요소중하나일뿐이라는입장임을밝혔다. 114) (2) 사인간특허침해금지소송내지손해배상소송등사적집행 ( 가 ) Apple/Motorola 일리노이북부지역연방지방법원판결 115) Apple은 Motorola 제품이자신의특허권을침해했다며손해배상과함께특허침해금지를일리노이북부지역연방지방법원에청구하였다. 그러자 Motorola도 Apple 제품이 Motorola 가보유한표준특허를침해했다며반소를제기하면서 Apple 과마찬가지로손해배상과특허침해금지를구했다. Motorola 의표준특허침해주장에대해, Posner 판사는 FRAND 선언이란 FRAND 실시료를주는사람에게는누구나실시를허락하겠다 는의미, 즉 실시료를받는게적절한보상수단 이라는의미라고하면서, 그런 FRAND 선언을한 Motorola는 Apple 이 FRAND 조건에맞는실시료제공을거부하지않는이상, 침해금지를구할수없다 고판시하였다. 116) 특히침해금지는일종의형평법상구제조치 (equitable remedy) 로서법률상당연히인정되는게아니고 회복할수없는손해발생의가능성, 바꿔말하면손해배상이적절한구제책이될수없어야비로소인정되는데그에관한증명이없다고하였다. 117) 그렇기때문에 FRAND 확약을한 Motorola 는물론 FRAND 확약을하지않은 Apple 의특허침해금지청구도인정할수없다고결론내렸다. 결국 Posner판사는표준특허권자의특허침해금지소송을불허하면서, 그실질적정당성은 FRAND 선언에서찾고, 그법률기술적근거는경쟁법위반이아니라 침해금지 (injunction) 소송 의특수한성격 (equitable relief) 과그에따른추가적 114) 상기보고서 7 쪽참조. 115) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.III., 2012). 116) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.III., 2012), 913-914 항. 117) Apple, 869 F.Supp.2d 901 (N.D.III., 2012), 547 항 138

주제발표 3. 기술표준설정과 FRAND 선언, 그공정거래법적의미 요건 ( 회복할수없는손해의발생가능성 ) 에서찾았다고정리할수있다. ( 나 ) Apple/Motorola 연방지구연방항소법원판결 118) 전항의사건에서당사자들이쌍방항소하였는데, 연방지구연방항소법원은표준특허권자의특허침해금지청구가당연위법 (per se rule) 에해당하여무조건허용되지않는다는취지의 Posner 판사의판결 119) 은잘못되었다고보았다. FRAND 선언을한특허권자는회복할수없는손해를입증하기가어렵겠지만, 만약침해자가일방적으로 FRAND 실시료를거부하거나비합리적으로협상을지연시킴으로써 FRAND 실시료를거부하는것이나마찬가지의효과를발생시킨다면금지청구가허용될수도있다고하였다. 일종의 willing licensee 이론 을채택한듯한판시인데, 연방지구연방항소법원역시이를근거로경쟁법위반사실을인정하는대신, 침해금지소송 (injunction) 을위한추가적요건충족여부를표면에내세우면서그요건충족여부를검토할때특허실시자의자발성 (willingness) 를고려한것으로보인다. ( 다 ) Microsoft/Motorola 워싱턴서부지역연방지방법원판결 120) Microsoft는표준특허권자인 Motorola에게특허를실시해줄의무가있다는확인을구함과동시에적정한실시료율을결정해달라는소송을제기하였다. 그러자 Motorola 는 Microsoft를상대로특허침해금지청구를구하는반소를제기하였다. 이사건을심리한워싱턴서부지역연방지방법원은 Motorola의 FRAND 선언으로표준설정기구와 Motorola 사이에제3자를위한계약이체결된것이고, 표준설정기구구성원인 Microsoft는그계약의수익자가된다고판단하였다. 침해금지 (injunction) 는형평법상구제조치로서 회복할수없는손해 가인정되는경우에만예외적으로되는데, Motorola 는 Microsoft로부터실시료를지급받을수있으므로 회복할수없는 118) Apple v Motorola, 2012-1548, -1549 (Fed. Cir. 2014). 119) Posner 판사는 FRAND 선언의대가로 Motorola 의특허권이표준이된것이므로 Motorola 는 FRAND 조건에따라표준특허권을실시할의무를부담하며침해금지청구권이인정되지않는다고하더라도합리적인실시료를지급받을수있다고판시하여, 표준특허권자의침해금지청구권은원칙적으로금지된다는취지의판시를하였는데이를의미하는것으로보인다. 120) Microsoft v Motorola, 2012 2012 WL 5993202 (W.D.Wash. 2012). 139

2014 년법 경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 손해발생 우려에대한입증이없다는이유로기각하였다. 이사건은 Microsoft가먼저적정실시료의액수를정해달라고법원에판단을구한사안이므로, Microsoft가자발적실시자 (willing licensee) 라는점이명백했던사안이라고할수있다. ( 라 ) Apple/Motorola 위스콘신서부지역연방지방법원판결 121) Motorola는미국 ITC에 Apple 제품이자사특허를침해했다며수입금지명령 (exclusion order) 을구하였다. 이에대해 Apple은 Motorola가주장하는특허는표준특허이므로이에근거해침해금지를구하는것은 FRAND 선언 이라고하는계약을위반한것이라는취지의확인을구하는소송을위스콘신서부지역연방지방법원에제기하였다. 위스콘신서부지역연방지방법원은앞서 Microsoft/Motorola 워싱턴서부지역연방지방법원판결과마찬가지로제3자를위한계약이성립한다고보면서도, 침해금지를허용할수있다고판시하였는데, 그근거로 노어페닝턴 (Noerr-Pennington) 면책이론 122) 을들었다. 즉표준특허권자의특허침해금지소송은법령의제정또는법령의집행에영향을주기위한정치적행동으로서비록경쟁제한적효과를일부낳는다고하더라도면책된다는것이다. 권리행사를가장한거짓소송 (sham litigation) 인경우에야비로소침해금지청구가허용되지않는데, Motorola 의 ITC 제소는그러한거짓소송은아니라고보았다. ( 마 ) Realtek Semiconductor/LSI 캘리포니아북부지역연방지방법원판결 123) Realtek은 Wi-Fi 무선통신관련표준특허권자인 LSI가자신을상대로 ITC에수입금지명령을신청한것은, LSI가한 FRAND 선언에위반된다는이유로 LSI의수입금지명령신청을금지해달라는소를제기하였다. 캘리포니아북부지역연방지방법원은표준특허권자의 FRAND 선언은실시자가 121) Apple v Motorola, 2012 WL 5416941 (W.D.Wis. 2012). 122) 노어 - 페닝턴면책이론 (Noerr-Pennington doctrine) 은미국연방대법원의 Eastern Railroad Presidents Conference v Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961) 판결에서시작된것으로, 법령의제정이나집행에영향을주기위한사업자의행동은경쟁법위반의소지가있다고하더라도미국수정헌법제 1 조가보장하는정치적표현의자유에해당하므로면책된다는이론이다. 123) Realtek v LSI, 2013 WL 2181717 (N.D.Cal. 2013). 140