지적재산권침해소송실무와최근의판례동향 공정한눈으로밝은세상을만듭니다 특허법원판사곽민섭 - 1 -
목 차 Ⅰ. 서론 5 Ⅱ. 침해소송의관할 5 1. 관할 5 2. 침해소송에서특허등의무효여부가선결문제로된경우의처리 6 Ⅲ. 특허권침해소송 7 1. 특허침해의의의 7 2. 특허침해소송의형태 28 Ⅳ. 상표권침해소송 62 1. 상표권의침해 63 2. 피고의항변 71 3. 소송형태와관련한특징 74 Ⅴ. 부정경쟁방지및영업비밀보호소송 84 1. 표장침해로인한부정경쟁관련소송 84 2. 영업비밀침해금지청구 99 Ⅵ. 저작권침해소송 111 1. 서론 111 2. 저작물의보호범위 113 3. 저작권침해소송에있어서요건사실 115 4. 피고의항변사항 133 5. 원고의재항변사항 141 Ⅶ. 가처분신청 142 1. 논의의범위 142 2. 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분의심리절차에대한검토 143 3. 구체적인사례에대한검토 164-3 -
Ⅷ. 최근판례들 204 1. 특허권및실용신안권침해관련 205 2. 상표권침해관련 216 3. 종자산업법분야 226 4. 디자인권침해관련 227 5. 부정경쟁행위방지및영업비밀보호관련 231 6. 저작권관련 240-4 -
I. 서론지적재산권은특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권과같은산업재산권과저작권, 컴퓨터프로그램저작권, 반도체집적회로배치설계권, 영업비밀등을포함하는데, 그범위는시대적필요에따라확장되는경향이있다. 지적재산권은특허법, 저작권법등개별법률에의하여직접적으로보호되기도하지만, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에의하여부정경쟁방지의차원에서간접적으로보호되기도한다. 지적재산권침해소송은넓은의미로는위와같은지적재산권을그침해로부터민사적또는형사적방법으로보호하는것에관한일체의소송을의미하고, 좁은의미로는그중민사소송을의미한다. 민사적구제방법으로는본안소송의형태로침해금지소송, 손해배상청구소송, 신용회복청구소송, 부당이득반환청구소송등이있고, 관련되는소송으로직무발명보상금소송, 실시계약소송등이실무상제기된다. 또한본안소송전단계에서보전처분의형태로가처분신청이이루어지는경우가많다. Ⅱ. 침해소송의관할 1. 관할민사소송법은지적재산권에관한소에대하여보통재판적 ( 제2조 ) 외에특별재판적을인정하고있으나 ( 제24조 ), 어느경우나특별법원이아닌각지방법원에서 1심을관할하고, 항소심은해당고등법원에서관할한다. 주요법원은전문재판부를두어심리를진행하는경우가많은데, 서울중앙지방법원은신청사건에관한합의재판부 2개, 본안사건에관한합의재판부 3개및단독재판부 2개를두고있고, 서울고등법원은신청및본안사건에관하여합의재판부 2개를두고있다. 침해소송에관한위와같은관할은특허, 실용신안, 디자인및상표에관하여특허심판원이한심결에대한 1심소송을특허법원이전속적으로관할하는것과대비된다. 다만, 특허법원의등록무효소송이나권리범위확인에관한소송등은침해소송의선결문제로서의성격을가진다고볼수있고, 특히권 - 5 -
리범위확인소송은당해특허권등에관한구체적이고개별적인분쟁을전제 로하는점에서침해소송의성격을일부가지고있다고할수있다. 2. 침해소송에서특허등의무효여부가선결문제로된경우의처리가. 절차의중지및기일추정침해소송을심리하는법원은소송절차에있어서필요하다고인정할때에는특허에관한심결이확정될때까지그소송절차를중지할수있다 ( 특허법제 164조제2항 ). 따라서침해소송에서선결문제가되는특허의등록무효여부가별도로다투어지고있는경우, 급속을요하지않는사건에서는쌍방당사자의의사를고려하여기일추정의방식으로사실상소송절차를중지하고심결또는특허법원의판결을기다리는경우가많다. 나. 침해소송에서의무효항변과판단의허부신속한권리구제를요하는침해금지가처분사건이나당사자가신속한진행을원하는손해배상청구등본안사건에서는절차를중지하지않고결론을내릴수밖에없는데, 대부분의침해소송에서침해혐의자인피고는권리자인원고의특허권등이무효라는항변 1) 을제기하고있어서이를침해소송법원이판단할수있는지가문제된다. 이에관하여종래의실무는원칙적으로침해소송법원은특허등의무효여부를판단할수없고, 다만특허발명이출원전에공지된경우, 실시불가능한경우, 기재불비에해당하여기술적범위를특정할수없는경우, 피고의실시발명이공지기술만으로이루어지거나그로부터용이하게발명할수있는것이어서자유실시기술에해당하는경우등에한하여예외적으로등록무효심결의확정이없더라도침해소송법원이침해를부인할수있다고보고있었다. 그러나최근대법원판결은방론의형태로 특허의무효심결이확정되기전이라도특허침해소송법원은특허에무효이유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한 1) 이항변은특허권, 상표권등산업재산권에서문제되는것이고등록과관계없이성립하고효력을발생하는저작권에서는문제되지않는다. - 6 -
때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 고하여 2), 권리남용이론을매개로하여무효사유일반에관한항변과판단을허용한바있다. 위대법원판결이후하급심에서는무효항변을판단한사례가종종보이는데, 다만침해법원이스스로의판단만으로예컨대진보성이없음이명백하여권리남용이라고한사례는드물고, 대개특허심판원의심결이나특허법원의판결에서진보성을부인한판단이내려진경우에아직그무효심결이확정되지않았더라도권리남용이론에따라침해를부인한것이많다. 한편, 최근특허법원판결중에는권리범위확인심판및소송에서특허무효심결이확정되지않았더라도일정한경우에는권리남용이론에의하여무효사유를판단할수있다고한것이있는바 3), 향후대법원의판단이주목된다. 4) Ⅲ. 특허권침해소송 5) 1. 특허침해의의의 6) 특허권은법률에의하여설정된권리로서그내용은특허법에의하여정하여지므로어떠한행위를침해로볼것인가도원칙적으로특허법에의하여정하여진다. 그런데우리특허법은특허침해에관하여명시적인규정을두고있지않고, 단지일정한행위에대하여침해로간주하는규정만을두고있다 ( 특허법제127조 ). 따라서특허침해의의의는특허권의효력에관한특허법제 94조와위침해간주규정을통하여유추할수밖에없다. 2) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000 당 69194 판결. 3) 특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007 허 12961 판결. 이판결에관한평석으로는졸고, 권리범위확인소송에서특허무효사유의판단, 지식재산 21, 특허청, 2009. 4, 197 이하참조. 4) 국제지적재산권분쟁에관한브뤼셀협약이나 1999 년도헤이그협약예비초안에의하면, 등록지적재산권의무효판단문제를등록국법원의전속관할로할것인지와관련하여등록국이외의침해소송법원이선결문제로제기되는무효항변을제한없이판단할수있도록하되그효력은등록자체를대세적으로무효화하는것이아니고당해사건의당사자에게만상대적인효력을가지도록하고있다. 이처럼침해소송에서선결문제로제기되는무효항변에대하여침해소송법원이판단할수있도록하는것이국제적인흐름이라고할수있다. 5) 실용신안권및디자인권에관한침해소송은특허침해소송과유사한점이많으므로, 차이점이있는경우에만언급하기로한다. 6) 이부분은졸고, 특허권에대한간접침해, 사법논집 ( 제 46 집 ), 법원도서관 (2008) 중해당부분을참조하였다. - 7 -
특허법제94조에의하면, 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점하되, 다만그특허권에관하여전용실시권을설정한때에는전용실시권자가그특허발명을실시할권리를독점하는범위안에서는그러하지아니하는것으로되어있다. 그러므로특허침해란제3자가정당한권한없이유효한특허발명을업으로서실시하는행위와그행위에관여함으로써실질적으로특허권을제약하는것으로서위법성이인정되는행위라고할수있다. 7) 따라서특허침해는크게전자에해당하는직접침해와후자에해당하는간접침해로나눌수있다. 특허권의직접침해가특허발명의구성요소전부를포함한침해대상물에대하여인정되는데비하여, 특허권의간접침해는침해대상물또는침해대상자의행위가특허발명의구성요소의전부또는일부를포함하지않은경우이다. 가. 직접침해 특허권의직접침해는정당한권한이없는제 3 자가유효한특허발명을업으 로서실시하는것을의미한다. (1) 정당한권한이없는자특허권의직접침해는정당한권한이없는제3자에의하여이루어져야하므로, 특허권자로부터전용또는통상의실시권을설정받았거나 ( 특허법제100 조, 제102조 ), 법정의통상실시권을갖는자 { 선사용에의한통상실시권 ( 특허법제103조 ), 무효심판청구등록전의실시에의한통상실시권 ( 특허법제104 조 ), 디자인권의존속기간만료후의통상실시권 ( 특허법제105조 ) 등 } 및재정에의하여통상실시권을갖는자 ( 특허법제106조, 제107조 ) 는당해특허발명을실시하더라도특허침해로되지않는다. 7) 특허침해의구조는구성요건해당성과위법성으로나누어볼수있다. 구성요건해당성은권한없는제 3 자가특허발명을실시또는관여하는행위를하는것이고, 위법성은그것이위법하다는법적판단이다. 구성요건에해당하면통상위법성이인정되지만, 특허법제 96 조와같이법률이허용하는경우에는위법성이부인된다. 이글에서는특별히필요가없는한양자를구분하지않기로한다. - 8 -
(2) 유효한특허발명특허침해가되기위하여는유효한특허발명이전제되어야하는데, 특허권은일정한절차를거쳐설정등록이되어야효력이발생하고 ( 특허법제87조 ), 일정한존속기간을가지므로 ( 특허법제88조 ), 설정등록이되지않거나존속기간이지난발명에대하여는제3자가이를실시하더라도침해가성립하지않는다. 그리고연구또는시험을위한특허발명의실시등일정한사항에대하여는특허권의효력이미치지않으므로 ( 특허법제96조 ), 제3자의그와같은실시등은특허권의침해라고볼수없다. (3) 특허발명의실시특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다 ( 특허법제97조 ). 따라서특허청구범위에기재되지않은사항은특허발명의보호범위에서제외되므로, 설사명세서의발명의상세한설명에기재되어있더라도그실시가특허침해를구성하지않는다. 특허발명의보호범위가특허청구범위에기재된것에의하여정하여지므로, 특허청구범위의청구항이복수의구성요소로이루어진경우그각구성요소를모두포함하지않은발명에대하여는특허권의배타적효력이미치지않고, 따라서특허침해도구성하지않는다 { 구성요소완비의원칙 (all element rule)}. 다만, 특허침해는침해로되는물건또는방법이특허발명의청구항의모든구성요소를문언적으로포함하여야만인정되는것이아니고, 그구성요소의일부가등가관계에있는다른구성요소로변경되어있는경우에도인정된다. 균등침해의성립요건에관하여대법원은, 구성요소의치환내지변경이있더라도 1 양발명에서과제의해결원리가동일하고, 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있으며실질적으로동일한작용효과를나타내고, 그와같이치환하는것을그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로자명하다면, 2 확인대상발명이특허발명의출원시에이미공지된기술내지공지기술로부터당해기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수있었던기술에해당하거나, 특허발명의출원절차를통하여확인대상발명의치환된구성요 - 9 -
소가특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는등의특별한사정이없는한, 확인대상발명의치환된구성요소는특허발명의대응되는구성요소와균등관계에있는것으로보아확인대상발명은특허발명의권리범위에속하는것으로보고있다. 다만, 균등성판단의기준시를침해시로보는일본과달리치환자명성의판단시점을명확히밝히고있지않다. 8) (4) 업으로서실시특허침해가되기위해서는제3자가특허발명을업으로서실시하여야한다. 업으로서한다는것은사업으로하는것을의미하고반드시영리를목적으로할것을요하지않으나, 개인적 가정적으로하는것은제외된다. 반복계속적일것을필요로하지않으므로, 1회의것이라도업으로서하는것에해당한다. 실시의개념은특허법제2조에규정되어있다. 즉물건의발명인경우에는그물건을생산, 사용, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다 ) 하는행위를, 방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위를, 물건을생산하는방법의발명인경우에는방법의사용행위외에그방법에의하여생산한물건을사용, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를포함한다 ( 제3호 ). 나. 간접침해 (1) 간접침해의의의 특허권의간접침해는자기또는제 3 자의직접침해에위법하게관여하는형 태의특허침해이다. 9) 수인이관여하여특허침해가이루어지는경우에그관여 의형태는크게공동으로침해를하는경우와일부가침해를직접실행하고 나머지일부는그실행을교사또는방조하는경우로나눌수있다. 전자의 경우에는그수인이모두공동불법행위자로서직접침해의책임을지는데아 무런의문이없다. 이경우손해배상의무에있어서는부진정연대책임을진다 8) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97 후 2200 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 98 후 2016 판결등. 9) 간접침해자가직접침해행위까지하는것도충분히가능하지만, 제 3 자의직접침해에관여하는형태가보통이라고할수있다. 그러므로이하에서는특별히구분할필요가없는한후자를중심으로논의한다. - 10 -
( 민법제760조제1항 ). 한편후자의경우에있어서특허침해를직접실행한자가직접침해자로책임을지는것은분명하다. 그런데직접실행을교사또는방조한자는특허발명의구성요소전부를실시한것은아니므로특허발명을직접침해한것으로는볼수없다. 민법상교사자나방조자는공동행위자로간주되므로 ( 민법제760조제3항 ) 직접침해자와연대하여손해를배상할책임이있으나, 그러한관계는손해배상책임에한하므로교사자나방조자에대하여일반적으로특허권의효력이미친다고보기는어렵고, 따라서특허권자의충분한보호에미치지못할우려가있다. 이러한이유로각국의특허법은특허권자의보호를위하여특허침해를교사또는방조하는행위에대하여일정한요건하에특허침해로간주하는규정을두고있다. 특허권의간접침해는넓은의미로는특허침해를교사또는방조하는것으로서위법성이인정되는모든행위를의미하지만, 그중에서특허법에의하여침해로간주되는행위를좁은의미의것으로파악할수있다. 특허침해의교사또는방조는특허발명과의기술적관련이없이순수하게행위로만이루어지는경우도있지만, 물건이나장치등을통하여특허발명과일정한기술적관련을가지는경우도있다. 예를들면, 특허발명의구성요소의일부만을실시한부품을제조 판매하는것과같은것이다. 실제로는후자의경우가주로문제되기때문에간접침해를규정하는각국의특허법은대부분후자에대한규정을두고있다. 10) 한편, 특허권은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로하는특허법에따라부여된것이므로 ( 특허법제1조 ) 특허권을부당하게침해하는행위에대하여특허권자를보호하여야하는것은당연하고, 특허권의간접침해를인정하는것도이를통하여특허권의실질적보호를담보하고자하는것이지만, 이는원칙적으로특허침해로되지않는것을침해로간주하는것이기때문에, 그인정범위가지나치면특허권의과잉보호또는특허권의남용을조장하는결과로되고이해 10) 특허권의간접침해는독일특허법에서인정하는요소보호 ( 要素保護 ) 와는달리보아야한다. 독일특허법의요소보호는특허발명의일부구성요소만을충족하지않더라도그것이요소 ( 要素 ) 에해당하면특허발명의기술적범위를확장하여직접침해로구성하는것인데, 간접침해는특허발명의구성요소일부를흠결하여직접침해가성립하지않는경우이고특허발명의기술적범위를확장하는것도아니므로요소보호와는구별된다. - 11 -
당사자또는일반공중에게불의의손해를입혀거래의안전을해하거나공정한경쟁을제한할수있다. 그러므로간접침해는위법익사이의균형적형량을통하여침해행위또는침해대상물이직접침해와밀접한관련성이있는경우에한하여인정되어야한다. (2) 간접침해의유형간접침해는규율하는법에따라특허법에의하여침해로간주되는특허법적간접침해와민법등일반법에의하여규제되는일반법적간접침해로구분할수있다. 간접침해는침해행위의내용에따라순행위적 ( 純行爲的 ) 간접침해와공용물적 ( 供用物的 ) 간접침해로구분할수있다. 전자는특허발명과기술적관련이있는물건을매개함이없이이루어지는것인데비하여, 후자는특허발명과기술적관련을가지는물건이나장치를매개로하는것이다. 후자는다시그물건이나장치가특허발명의구성요소의일부에해당하는것인경우와그렇지않은경우로나눌수있는데, 앞의것을구성요소적간접침해, 뒤의것을비구성요소적간접침해라고각각칭할수있다. 구성요소적간접침해는다시침해대상물이특허발명의일부구성요소와문언적으로동일한것인동일요소에의한간접침해와특허발명의일부구성요소와균등한것인균등요소에의한간접침해로구분할수있다. 또한공용물적간접침해는그물건이나장치가특허발명의실시에전용 ( 專用 ) 되는것인경우와특허발명의실시이외의다른용도가있는것인경우로구분할수있는데, 전자를전용물적간접침해, 후자를비전용물적간접침해라고한다. 그외에간접침해는침해되는권리의내용에따라물건발명에대한간접침해와방법발명에대한간접침해로구분할수있다. (3) 특허법적간접침해의요건특허법제127조에의하여인정되는간접침해즉특허법적간접침해의성립요건은, 물건발명에대한간접침해에있어서는 특허발명물건의생산에만사용하는물건을생산 양도대여또는수입하거나그물건의양도대여의청약을하는행위를업으로서하는것 이고 ( 제1호 ), 방법발명에대한간접침해에있어 - 12 -
서는 특허발명방법의실시 ( 즉사용 ) 에만사용하는물건을생산 양도대여또는수입 하거나그물건의양도대여의청약을하는행위를업으로서하는것 이다 ( 제 2 호 ). 1) 간접침해대상물 11) 이특허발명의실시에사용될것 - 공용성 ( 供用性 ) 가 ) 특허발명의실시 (a) 실시의존재또는그고도의개연성특허법제127조는간접침해의성립과관련하여간접침해대상물이 특허발명물건의생산 또는 특허발명방법의실시 즉특허발명의실시에사용될것을요구하고있으므로, 제3자가간접침해대상물을사용한다면그것이특허발명의실시에해당하게되는관계에있어야한다. 일반적으로특허침해에대한방조의형태는특허발명의실시이전에사전적으로하는것과특허발명과동시에하는것이있을수있다. 전자를사전적 ( 事前的 ) 방조, 후자를동시적 ( 同時的 ) 방조라고할수있는데, 공용물적간접침해는그중사전적방조에해당한다. 즉간접침해대상자가특허발명실시에사용될부품을공급하면제3자가이를특허침해에사용하는것이다. 따라서간접침해가성립을위하여제3자에의한특허발명의실시가반드시현실적으로존재하여야한다고볼필요는없으나, 적어도가까운장래에특허발명의실시가현실화될고도의개연성이있어야할것이다. (b) 실시의방법 - 생산또는사용 1 생산및사용의의의간접침해에있어서문제되는특허발명의실시는물건의발명인경우에는 물건의생산 에만, 방법의발명인경우에는 방법의사용 에만한정되어있다. 따라서다른실시태양, 즉물건의발명인경우물건의사용, 양도, 대여, 수입, 양도 대여의청약등의행위는제외되고, 물건을생산하는방법의발명인경우에도그방법에의하여생산한물건의사용, 양도, 대여, 수입, 양도 대여의청약등의행위는제외된다. 그러므로간접침해대상물이위와같은행위에사용된다고하여도간접침해는성립하지않는다. 11) 이글에서간접침해대상물은특허발명을간접침해한다는혐의를받고있는물건또는방법을의미한다. - 13 -
특허발명물건의 생산 은발명의결과인물건을만들어내는모든행위를의미한다. 공업적생산물의제조만이아니라조립, 구축, 성형등도포함되고새로운동 식물을만들어내는것도포함된다. 생산은반드시일관된생산만을의미하는것이아니라부품과부품을결합하는것도생산이될수있다. 또한물건의중요한부분을수리하는것도생산이될수있다. 특허발명방법의 사용 은발명의목적을달성할수있도록그방법을이용하는것을가리킨다. 특허법제129조에의하여물건을생산하는방법에관한특허발명에서있어서그물건과동일한물건은그것이공지또는공연실시된것이아닌한원칙적으로그특허발명에의하여생산된것으로추정되므로, 그러한물건이존재하면특허발명방법이사용된것으로추정된다. 2 생산과단순한수리의한계생산의개념과관련하여종종문제되는것이단순한수리와의한계를어디에둘것인가이다. 특허발명물건이양도된경우이에의하여특허권은목적이달성되어소진 ( 消盡 ) 되므로그이후의특허발명물건의양도나사용은더이상특허권침해가되지않는다는것이일반적견해인바 ( 권리의소진이론 ), 특허발명물건을단순히수리하는것이라면이는특허권이소진된특허발명물건을 사용 하는것에불과하므로특허침해로되지않는다. 그러나단순한수리를넘어새로운생산에해당되는경우라면특허권침해로될수있고, 따라서그러한수리를위하여특허발명에관계된부품을공급하는경우에는간접침해가성립할수있다. 그러므로단순한수리와생산의경계를어디로둘것인지가중요한문제로된다. 이점에관하여는여러가지견해가제시되고있지만, 대체로특허부분의전면적교체, 중요한특허부분의교체등은생산 ( 즉재생산 ) 에해당한다고보고있는것같다. 일반적으로는특허제품의기능, 구조, 재료, 용도등의객관적성질, 특허발명의내용, 특허제품의통상의사용형태, 부가된가공의정도, 특허제품전체의수명과교체부품의수명의차이, 양자의경제적가치의차이, 교체부품이특허제품의기능에서차지하는비중, 교체부품이특허발명의본질적부분인지여부, 교체부품의대체품을시장에서쉽게얻을수있는지여부, 기타거래의실정등제반사정을종합적으로고려하여그수리가특허발명의새로운생산에이를정도로본질적변경인가에따라판단하여야할것이다. - 14 -
우리나라의대법원판례중에는이른바리사이클링 (recycling) 제품인특허발명물건에관한소모품을교체한경우의사례에서이를생산에해당한다고보아간접침해를인정한것이있다. 이판결에서는생산과단순한수리의경계에관한분명한설시를한것은아니나, 그소모품이 특허발명의본질적인구성요소에해당하고다른용도로는사용되지아니하며일반적으로널리쉽게구할수없는물품으로서당해발명에관한물건의구입시에이미그러한교체가예정되어있었고특허권자측에서그러한부품을따로제조 판매하고있다면, 그러한소모품은간접침해에서말하는 특허물건의생산에만사용하는물건 에해당한다고하였다. 12) (c) 실시의태양 - 동일물, 균등물또는이용발명물 13) 공용성의요건은두가지측면에서바라볼수있다. 하나는, 간접침해행위자가간접침해대상물인물건즉부품을공급하고제3자가이를이용하여특허발명에대응되는물건또는방법 ( 이하최종물이라고한다 ) 을생산또는사용 ( 이하생산이라고만한다 ) 한경우에, 최종물이특허발명의실시즉특허발명인물건또는방법 ( 이하특허발명물이라고한다 ) 의생산에해당되는것이어야한다는점이고, 다른하나는간접침해대상물이최종물에사용되는것이어야한다는점이다. 최종물과특허발명실시의관계에있어서최종물은특허발명물과문언적으로일치할수도있고이경우특허발명의실시에해당함은분명하다. 다만양자가실질적으로동일한경우, 균등물인경우및이용발명물인경우에제3자가특허발명을실시하였다고볼수있을지가문제될수있으나, 어느경우나제3자는실질적으로특허발명물을생산한것으로볼수있기때문에긍정적으로봄이타당할것이다. 12) 대법원 1996. 11. 27. 자 96 마 365 결정 ; 대법원 2001. 1. 30. 선고 98 후 2580 판결. 두판결모두특허발명은레이저프린터에관한것인데, 문제되는소모품이앞판결에서는토너카트리지였고, 뒷판결에서는감광드럼카트리지였다. 13) 이글에서이용발명물이란특허발명을이용하는관계에있는발명의물건또는방법을의미한다. - 15 -
나 ) 간접침해대상물의특허발명실시에대한공용 ( 供用 ) 간접침해가성립하기위하여는간접침해대상물이제3자에의한특허발명의실시에사용되는것이어야한다. 여기에서 사용 이란간접침해대상물이제3자의최종물에하나의부품혹은생산요소로이용되는것즉쓰이는것을의미한다. 간접침해대상물과특허발명실시의관계에있어서는간접침해대상물이특허발명의구성요소와어떤관계에있어야하는가에대하여살필필요가있는데, 이는앞에서본최종물과특허발명물의관계와유사하지만, 완전히같은것은아니다. 이문제는이하에서간접침해대상물이특허발명의구성요소와동일한경우, 균등한경우및동일하지도균등하지않고전혀다른경우로나누어검토한다. (a) 동일요소인경우간접침해대상물이특허발명 (P) 의구성요소 (a, b) 중어느하나 (a) 와문언적으로일치하거나실질적으로동일한경우에, 제3자가간접침해대상물 (a) 에나머지구성요소 (b) 를결합하여최종물 (F) 을생산하였다면, 최종물은특허발명물과동일물이거나 { 즉 P(=a+b) = F(a+b)} 동일물을포함한이용관계에있게되므로 { 즉새로운구성요소 (c) 가결합되어 14) P < F(=a+b+c)}, 간접침해대상물은특허발명의실시에사용되었다고볼수있는것에별다른의문이없다. 15) 만약제3자가간접침해대상물 (a) 에나머지구성요소와균등한요소 (b') 를결합하였다면, 최종물은특허발명물과균등물이거나 { 즉 P(=a+b) F(a+b')} 균등물을포함한이용관계에있게되나 { 즉 P(a+b) F(a+b'+c)), 이경우에도특허발명의실시에대한간접침해대상물의공용성을긍정할수있다. 14) 새로운구성요소 (c) 는처음부터간접침해대상물에존재할수도있고, 제 3 자가부가한것일수도있다. 15) 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006 허 3496 판결 ( 상고 ) 은, 간접침해대상물이특허발명의구성요소중일부를가지고있고나아가특허발명에없는새로운구성요소도가지고있었는데, 제 3 자가여기에특허발명의나머지구성요소를결합하여최종물을생산한경우에관한사안에서, 확인대상발명이특허발명에없는구성요소를가지고있고그구성요소가작용효과를가지고있다고하더라도, 확인대상발명물건의사용으로특허발명의구성요건을모두충족하게되는이상이용관계의성립이인정되고그간접침해의성립을부정할수없다 라고판시하여, 간접침해대상물의특허발명실시에대한공용성을인정한바있다. - 16 -
그러나제3자가간접침해대상물 (a) 를변경하여그것과균등요소 (a') 를이용하여최종물을생산하였다면, 설령특허발명의나머지구성요소를결합하였다고하더라도, 간접침해대상물자체가최종물에이용되었다고볼수없으므로특허발명실시에대한공용성을부정하여야할것이다. 다만, 실제로는간접침해대상물의균등요소를이용한경우와새로운구성요소를부가한경우의구별이곤란한때도있을것이다. (b) 균등요소인경우간접침해대상물이특허발명의구성요소와균등관계에있는경우에, 제3자가이것에나머지구성요소를그대로또는그것과균등요소를결합하여최종물을생산하였다면, 최종물은특허발명물과균등관계에있거나균등물을포함한이용관계에있게되므로간접침해대상물은특허발명의실시에사용되었다고볼수있다. 16) (c) 비동일및비균등요소인경우간접침해대상물이특허발명의구성요소와동일하지도않고균등하지도않은경우즉별개의구성요소에해당하는경우에도그것이특허발명의실시에사용되었다고볼수있는가는다음의두가지로나누어살펴보아야한다. 먼저, 최종물이특허발명물과동일물또는균등물의관계에있는경우및최종물이특허발명과이용관계에있고간접침해대상물이특허발명의구성요소또는그균등물과관련되는경우이다. 간접침해는특허권의확장이아니라강화에불과하여직접침해와논리적구조를달리하므로, 간접침해대상물은특허청구범위에기재된발명의구성요소즉발명을특정하는사항과는다른개념으로파악하여야한다. 또한간접침해는직접침해를교사또는방조한것에위법성을인정한것인데, 간접침해대상물이특허발명의구성요소와동일또는 16) 특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006 허 6679 판결은, 특허발명이 스크류와압출다이가설치된수제비제조장치를이용하여수제비를제조하는방법 의발명이고확인대상발명은 압송스크류와압출다이가설치된수제비제조장치 라는물건의발명인사안에서, 특허권자또는이해관계인은간접침해대상물을확인대상발명으로특정하여권리범위확인심판을청구할수있다고전제한다음, 확인대상발명이특허발명의실시에만사용되는물건과 동일또는균등물 에해당하는지를검토함으로써, 균등요소에의한간접침해의인정을전제로하고있다. - 17 -
균등하지않더라도특허발명실시를위한도구나원료등으로사용되는것과같이특허발명실시에기여하는경우가있을수있고, 이때에도위법성을인정하여특허권자를보호할필요성이있음은마찬가지이다. 따라서간접침해대상물이특허발명의구성요소와동일또는균등할것이반드시요구된다고볼수없고, 특허발명의구성요소와관련을가지고특허발명의실시에기여하는것이라면특허발명실시에대한공용성을인정하여야할것이다. 그러나최종물이특허발명물과이용관계에있고, 간접침해대상물이최종물의새로운구성요소 (c) 와관련되는경우는달리보아야할것이다. 특허발명과이용관계에있는발명은특허침해로될수있다고하더라도동시에특허발명과별개의발명이다. 그런데간접침해는간접침해대상물이이용발명에사용되는것을문제삼는것이아니고궁극적으로간접침해대상물이특허발명의실시와밀접한관련성을가지고특허발명의실시에사용되는때에한하여인정되는것이므로, 간접침해대상물이특허발명의구성요소와관련됨이없이이용되는경우에이를특허발명의실시에사용되었다고보는것은공용성의범위를지나치게넓혀거래의안전을해하는결과를초래할수있으므로타당하지않다. 다 ) 연쇄적또는중첩적사용관계간접침해대상물이특허발명의실시에간접적으로사용되는관계에는간접침해대상물이특허발명의실시에연쇄적또는중첩적으로사용되는경우가있을수있다. 예를들어, 1 Y가물건 a를제조 판매하였는데, 이를구입한 Y' 가 a 를부품으로사용하여 a' 를제조하여판매하였고, a' 를구입한제3자가다시이를부품으로사용하여 X의특허발명 P를실시한경우, 또는 2 a가 a' 와 P 에부품으로사용되고, a' 는다시 P의부품으로사용되는경우이다. 위 1과같은경우를연쇄적사용관계, 위 2와같은경우를중첩적사용관계라고각각부를수있을것이다 ( 위예에서 a' 와 P의관계는직접적사용관계에있으므로, a' 를생산한 Y' 는 a' 와 P 사이의전용성이인정되는한간접침해자로될수있다 ). 연쇄적 중첩적사용관계는간접침해대상물이특허발명의실시에간접적으로이용되는것이지만, 특허발명의구성요소와수직적관련성을유지하는점에서앞에서본 최종물과특허발명이이용관계에있고간접침해대상물이최종물의새로운구성요소와관련되는경우 와구별된다. - 18 -
그러나간접침해대상물이특허발명의실시와연쇄적 중첩적사용관계에있는경우에는특허발명의실시와직접적사용관계에있는대상물 ( 위예에서 a') 이간접침해에해당하고그행위자 ( 위예에서 Y') 의공급행위를금지함으로써특허권보호의목적을충분히달성할수있는점, 그럼에도연쇄적 중첩적사용관계의경우에공용성을긍정하면, 가사전용성의요건에의하여제한을받는다고하더라도, 이론적으로간접침해인정범위가무한히확장될수있게되어거래의안전을과도하게침해할수있는점, 간접침해에있어서침해행위또는침해대상물이직접침해와밀접한관련성이있는경우에한하여간접침해를인정하여야만특허권자의보호와일반공중의거래의안전사이에균형적형량을도모할수있는점등을고려하면, 연쇄적 중첩적사용관계에있는때에는특허발명실시에대한공용성을부정하는것이타당하다. 17) 라 ) 직접침해성립의요부 ( 要否 ) 특허법은간접침해의성립에특허발명의실시를요구할뿐특허발명의실시로직접침해가성립할것을명시적으로규정하고있지않다. 그런데특허발명의실시가반드시특허침해로되는것은아니므로, 간접침해가성립하는데에반드시특허침해의성립이전제되어야하는지가문제된다. (a) 학설과판례간접침해가성립하기위하여직접침해의존재가필요하다고보는입장 ( 종속설 ) 은, 본규정은어디까지나간접침해를말하는것이므로직접실시자가정당한권원을가지는경우등직접침해가성립할여지가없는때에그에부품을공급하는행위는설사본조에해당하더라도침해로되지않는다고해석한다. 이견해에의하면, 직접실시자의정당권의유무와무관하게본조의요건만으로침해의성부가최종적으로결정되면, 본조는특허발명의기술적범위가특허청구범위의기재에기초하여정하여지도록한특허법규정의예외규정으로 17) 일본의知的財産高等裁判所는 2005. 9. 30. 이른바이치타로사건판결 ( 判時 1904 号 47 頁 判タ 1188 号 191 頁 ) 에서, 특허발명방법의실시에사용되는물건의생산에사용되는물건에대한간접침해를부정함으로써, 연쇄적사용관계에관한사례에서공용성을부정한바있다. 이판결은비전용물적간접침해에관한것이지만, 전용물적간접침해의경우에도시사하는바가크다. - 19 -
되어기술적범위의확대를법정한것과마찬가지로되어특허권의과대한보호로되며, 기술적범위의해석에있어서채택되지않은이른바요소보호를용인하는것과같은결과로된다고한다. 예방적차원에서특허권자를신속히구제한다는정책적목표로인하여직접침해의상당한가능성까지도요구되지않는다고해석하면특허청구범위를초월한효력범위를인정하는부당한결과로된다고하여, 간접침해가성립하기위하여반드시구체적인직접침해가있어야하는것은아니고직접침해의상당한가능성만있으면족하다는견해도실질적으로종속설에속한다. 이에비하여이를부정하는입장 ( 독립설 ) 은, 간접침해규정에정한요건을충족하면특허권침해가성립하고직접침해의존재는문제로되지않는다고한다. 이견해에따르면, 간접침해의성립에직접침해의성립을전제로한다고보는것은위규정의문리적해석및특허권보호의입법취지에도반한다고한다. 또한절충적인입장도있는데, 개별규정을떠나서일률적으로직접침해를필요로하는것이라든가그렇지않다고하는것이라든가하는도식으로논할것이아니라, 특허권침해로되지않는뜻의각규정의취지를해석하여개별적으로생각하여야한다는견해, 종속설을지지하면서도, 직접침해가특허권침해로되지않는경우이라도그이유가특허권의효력일반에대한제한사유에의한것인때에는직접실시자에대한공급은간접침해의요건을만족하는한간접침해로된다고하는견해, 혹은특허발명의실시에불가결한부품을업으로서제조판매하는행위는직접실시자가개인적 가정적으로사용하는경우이더라도간접침해가성립하고, 직접실시자가시험연구기관인때에한하여그성립이부정된다고보는견해등이그것이다. 한편, 간접침해와직접침해의관계에관한획일적인기준에서탈피하여, 중요한것은간접침해의규정을본래의특허권의효력의확대로보는가여부에있는것이아니라결과적 종국적으로특허발명을실시하는중간적과정에서간접침해를통하여이익을얻는행위가직접침해와법률적으로동등의평가를얻는행위에해당하는가여부라는관점에서보아야한다는견해도있다 ( 等價說 ). 이에의하면, 특허발명의실시에불가결한부품을업으로서제조 판매하는행위는직접실시자가개인적 가정적으로사용하는경우에도간접침해가성립하지만, 그행위가직접실시자의 - 20 -
시험연구를위하여만행해진때에는발명의장려와이를통하여산업발달에기여한다는특허법의목적에비추어간접침해의성립을부정하여야한다고한다. 이문제에관하여명확한입장을밝힌국내의판례는아직없으나, 독립설을전제로한듯한것은있다. 18) (b) 검토 1 직접침해를요하는지여부특허법은특허권자에게업으로서특허발명을실시할권리를전유하도록하고, 그기술적범위를특허청구범위에기재된사항에의하여정하는한편, 특허발명을침해하는행위에대하여금지청구권등의구제수단을부여하고있으며, 여기에서나아가그침해행위와밀접한관계에있는일정한행위에대하여침해행위로보아그행위로부터특허권자를보호함으로써특허권을보다강화하고있다. 이러한의미에서보면, 간접침해를직접침해와단절하여별개의독립적인것으로보는것은적절하지않다. 즉, 처음부터정당하게실시권을가진자가특허발명을실시한때와같이직접침해가성립하지않음이명확한경우에, 그에게특허발명의실시를위한부품을공급하거나특허발명의실시를교사 방조하였더라도위법성이있다고볼수없으므로, 이를특허권의침해라고보는것은특허권의부당한확장에지나지않는다. 이점은특허법에의하여특허권의행사가제한되는때, 즉시험연구를위한특허발명의실시등의경우 ( 특허법제96조 ) 및특허권의존속기간이만료되거나특허발명의실시가국외에서이루어지기때문에직접침해가성립할수없는경우등에도마찬가지이다. 한편간접침해가성립하기위하여제3자에의한특허발명의실시가미리현실적으로존재할필요는없고가까운장래에그것이현실화될고도의개연성이있으면된다. 따라서간접침해가성립하기위하여는원칙적으로특허발명의실시자에의한직접침해가성립하거나최소한그고도의개연성이있어야할것이다. 즉, 특허발명이실시될가능성이희박하거나실시되더라도직접침해가성립할가능성이없는경우에는그실시를위한부품을공급하더라도간접침해는성립하지않는다고하여야한다. 18) 대법원 1996. 11. 27. 자 96 마 365 결정 ; 대법원 2001. 1. 30. 선고 98 후 2580 판결. - 21 -
다만, 위와같이해석하는경우에다소부당한경우가있을수있다. 가장문제되는것이특허발명을실시하는자가업으로서하는것이아니라개인적 가정적으로특허발명을실시하는데불과하기때문에직접침해가성립할수없는경우이다. 그러나특허발명의개인적 가정적실시에대하여특허침해를인정할것인가는정책적으로선택할수있는것이다. 침해자가반드시업으로특허발명을실시할것을요구하지않는미국특허법아래에서는직접실시자가특허발명을개인적 가정적으로실시하더라도그에게특허발명의부품을공급하는행위는간접침해가될수있고, 아무런문제가없다. 이에비하여우리나라나일본에서는특허침해가되기위하여는특허발명을업으로서실시하여야하는데, 19) 그취지는특허법은본래산업상이용할수있는발명을보호하는것이므로산업으로이용하지않는것까지특허권의효력을미치게하는것은지나치다는점, 개인적 가정적실시는다수또는소량의침해가대부분이므로이를적발하여제재하는비용이그로부터얻는이익보다크므로, 이를침해로인정할실익이적은점등을고려한것으로볼수있다. 그런데개인적 가정적실시에이용될수있는특허발명의부품을실시자에게공급하는경우는, 다수의실시자에의한사실상의특허침해를가능또는용이하게하여산업적이익을얻는것으로서특허권자가특허발명으로부터얻을가치를실질적으로잠식하는것인데다가그제재비용이편익보다크다고할수없으므로이를실질적인특허침해로보지않을이유가없다. 오히려그렇게함으로써다수의직접실시자에의한소량씩의침해를상당부분방지하는효과도얻을수있다. 그러므로제3자의개인적 가정적실시에사용되는물건을공급하는행위는, 그제3자의행위가직접침해가되지않더라도, 실질적으로직접침해와동일한가치를갖는것으로보아간접침해의성립을인정하는것이타당하고, 이와같이보더라도특허권의부당한확대하고할수없다. 또한공용물적간접침해가아닌순행위적간접침해의경우에도, 특허발명의실시가개인적 가정적인것이더라도그에대한교사 방조가다수의실시자에의한사실상의특허침해를가능또는용이하게하여산업적이익을얻는것으로서특허권자가 19) 일본에서도특허법이현행법 ( 昭和 34 年法 ) 로되기전에는특허권의효력을업으로서의실시로한정하지않았다 ( 大正 10 年法제 35 조 ). 그러나구법하에서도현실적으로가정적실시가특허침해로문제된경우는없었다고한다. - 22 -
특허발명으로부터얻을가치를실질적으로잠식하는것에해당하는때에는예외적으로간접침해를긍정하는것이타당할것이다 ( 수정된종속설 ). 입증의문제이겠지만, 실제로어떤특허발명이업으로서는실시됨이없이순전히개인적 가정적으로만실시되는경우는거의없을수도있다. 그러나양실시형태가병존하는경우에도개인적 가정적실시의상대적비중이다를것인바, 이경우손해배상액의인정에있어서, 종속설에의하면그비중이클수록손해배상액은적어질것이고수정된종속설에의하면손해배상액이위상대적비중에관계없이일정할것이므로, 위예외를인정할실익이있다. 물론양실시형태가병존하는경우에금지청구가가능한점은종속설과수정된종속설사이에아무런차이가없다. 2 직접침해의주장 입증책임간접침해의성립을위하여직접침해의성립또는그고도의개연성이필요하다고하는경우에그주장 입증책임의소재가문제될수있다. 위요건은간접침해의내재적성립요건이라고할수있으므로일응이를주장하는특허권자측에서입증하여야한다. 다만, 이것은특허법에명시된요건이아닌데다가, 간접침해대상자또는제 3자의특허발명실시는특허침해를의미하는것이보통이라고할수있으므로, 권리자가특허발명실시의존재또는그고도의개연성을입증한후상대방이직접침해불성립의사유를주장하는경우에한하여권리자가직접침해의존재또는그고도의개연성을입증하는형태로하는것이타당할것이다. 2) 간접침해대상물이특허발명의실시에전용될것 - 전용성 ( 專用性 ) 간접침해가성립할수있는대상물은특허발명에관계된물건의생산또는방법의사용에만 사용되는것이어야한다. 따라서간접침해대상물은특허발명의실시이외의용도를갖는것이어서는안된다. 특허발명의실시에만사용되는것이면충분하므로, 반드시특허발명의본질적또는신규의구성요소를포함하고있을필요는없다. 다만, 공지의구성요소만으로된경우에는다용도품으로서전용성을결여한것으로볼가능성이많다고할수있다. - 23 -
그런데물건이란본시사회통념에따른일반적용도도있을수있으나사용자의의사나객관적상황에따라무한한용도를갖는다고할수도있기때문에, 대상물의용도를폭넓게인정하는경우당해특허발명의실시이외의용도를쉽게인정할수있게되고, 이때에는간접침해에포섭되는경우가매우적어지게되어특허권자의보호에충실하지못하게되므로입법의목적을거둘수없게된다. 한편부품의용도를지나치게좁게인정하게되면간접침해의인정범위가과도하게크게되어거래의안전을위협하게된다. 따라서간접침해대상물의용도를적정한범위로제한하는기준을설정할필요가있는데, 이문제는실제소송에서가장다투어지는것이기도하다. 가 ) 용도의범위에관한기준간접침해대상물의용도의기준에대한학설로는대체로세가지를들수있다. 제1설은단순히사용가능성이있으면족하다고보는견해이다. 그러나단순히학술적, 기술적또는실험적으로다른용도가전혀없는물건만이간접침해대상물로될수있다고하면간접침해의인정범위가너무협소하여간접침해규정의입법취지를기대할수없게되므로, 현재이견해를취하는학자는없다. 제2설은단순한사용가능성으로는부족하고경제적, 상업적내지실용적인사용가능성이있어야다른용도가있다고볼수있다는견해이다. 이견해는간접침해규정의적용범위를특허권에대한실질적보호가가능한수준으로확대하였다고할수있다. 다만, 경제적 상업적 실용적사용가능성만있으면된다고보기때문에특허권의남용을경계하는면이강조되고있다. 제3설은경제적, 상업적내지실용적인사용가능성만으로는불충분하고실제로경제적 상업적내지실용적인사용사실이있어야다른용도로볼수있다는입장이다. 원칙적으로사용실적이있을것을요한다고하면서도머지않아사용될것이확실할경우도다른용도로인정할수있다는견해도기본적으로이러한입장에속한다고할수있다. 실제사용실적이있는경우만을다른용도가있는것으로보아그이외의경우는모두특허발명의실시에만사용되는것으로인정하는것은합리적근거없이지나치게특허권자의보호에치중하여거래의안전을도외시한것이 - 24 -
므로타당하지않다. 가까운장래에사용될것이확실한경우 를사용실적이있는것과같이보는견해도사실상그러한문제를고려한것이라고할수있다. 경제적 상업적내지실용적사용가능성이있다는것은그자체로일반거래자또는수요자가그다지어렵지않게이용할수있는것으로서자유이용의필요성이있다는것을의미하는데, 그러한상태에있는물건을간접침해대상물로본다면거래의안전이심각하게훼손될것이다. 제2설의기준이적정하다. 20) 나 ) 전용성의입증책임및판단기준시간접침해에관한규정은특허발명부품등의공급행위를특허침해로보는것으로서금지청구권등의권리발생요건에관한것이므로, 위규정의적용을구하는특허권자에게그입증책임이있다. 대법원판례도같은입장이다. 21) 다만전용성의요건과관련하여서는, 침해대상물이그자체로범용성이있는물건임이명백하지않는한, 특허권자의간접침해주장에대하여침해대상자가자신이공급한간접침해대상물이객관적으로특허발명의실시이외에사용될수있는가능성에관하여일응의합리적인주장을하는경우에, 특허권자가그사용이경제적 상업적내지실용적인것이아니라는것을입증하는방식으로하는것이합리적일것이다. 22) 전용성의판단은금지청구에관하여는사실심구두변론종결시를, 손해배상청구에관하여는침해행위시를각각기준으로하여야한다. 따라서특허발명의출원시에는객관적 기술적인용도가당해특허발명에만국한되어있었더라도그후침해행위시까지별개의용도가새로개발된때에는, 가사침해행위가계속되었더라도전용성의요건은충족되지않은것으로된다. 그러나권리범위확인심판에있어서는금지청구와손해배상청구로나누어지지않고구두변론이이루어지지않으므로심결시를기준으로하여야하고, 그심결의취소소송에있어서도소송물이심결의적법성인이상심결시를기준으로하여야할것이다. 20) 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006 허 3496 판결은위와같은기준을구체적으로적용한바있다. 이판결에대한평석은김석계, 간접침해에대한판단기준, 지적재산 21, 특허청 (2009. 4.), 182-196 참조. 21) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000 다 27602 판결. 22) 최정열, 간접침해의성립여부에관한판단기준및입증책임, 정보법판례백선 (2006), 17. - 25 -
3) 간접침해대상물을업으로서생산 양도 대여 청약할것간접침해에있어서간접침해행위는간접침해대상물을 생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 이다. 양도또는대여의청약 에는 양도또는대여를위한전시 를포함한다. 즉, 간접침해행위의모습은물건에관한특허발명의일반적인실시태양과동일하다 ( 특허법제 2조제3항가목 ). 간접침해행위는업으로서행해져야하는데, 그의미는직접침해에서와같다. 4) 간접침해와권리범위확인심판 ( 가 ) 권리범위확인심판청구의가부 ( 可否 ) 우리특허법상인정되는권리범위확인심판에서특허권자가간접침해대상물 로구현되는기술사상을확인대상발명으로하여그것이특허발명의권리범위 에속하는지여부의확인을구할수있는가에대하여의문이있을수있다. 특허법제 135 조제 1 항은 특허권자또는이해관계인은특허발명의보호범 위를확인하기위하여특허권의권리범위확인심판을청구할수있다. 라고규 정하고있는데, 이는기술적범위를확인하는사실관계의확정을목적으로하 는것이아니라그기술적범위를기초로하여구체적으로문제된실시형태와 의관계에서권리의효력이미치는지여부를확인함으로써권리관계또는법 률관계의확정을목적으로하는것으로이해된다. 23) 그런데특허발명의권리 범위내지보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는바 ( 특 허법제 97 조 ), 간접침해대상물또는행위는특허발명의구성요건의일부또는 전부를흠결한것이어서특허발명의실시에해당한다고는할수없는점, 또 한권리범위확인심판을청구하기위하여는우선심판청구의대상인확인대상 발명의기술내용이당해특허발명과대비할수있을만큼구체적으로특정되 어야하므로 24) 권리범위확인심판은기술사상간의대비를전제로한다고할 수있는데, 공용물적간접침해의경우침해대상물과특허발명의기술사상의 평면적대비가초점이아니고침해대상물이직접침해에공용되는지여부가문 23) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90 후 373 판결참조. 24) 특허법제 140 조제 3 항참조. 권리범위확인심판에서확인대상발명의기술구성이특허발명과대비할수있을정도로특정되지않으면, 그심판청구는부적법각하되어야한다 ( 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003 후 656 판결등 ). - 26 -
제되는점, 특허법상의전용물적간접침해에있어서도침해대상물이반드시특허발명의구성요소일필요는없고비구성요소적간접침해도가능한점등에비추어보면, 간접침해에대한권리범위확인심판청구는처음부터성립불가능하다고생각될수도있다. 생각건대, 이는비교법적으로매우드문입법례인권리범위확인심판제도를두고있는우리나라에특유한문제로서, 25) 간접침해에대한권리범위확인심판은직접침해의경우에비하여부자연스러운면이있다. 그러나권리범위확인심판은특허침해또는그우려를전제로특허권의권리관계를확정하는제도인데, 간접침해역시특허권침해의한유형에해당하고, 간접침해가성립하기위하여는제3자에의한특허발명실시의존재 ( 또는그개연성 ) 가필요한데, 그존재여부의판단을위하여기술적대비가필요하며, 일반침해법원에서판단의기초로서권리범위확인심판의심결또는그취소소송의판결을원용하는경우가많은점등을고려하면, 간접침해에관한권리범위확인심판청구를전적으로부정할필요는없다. 다만, 순행위적간접침해의경우는침해대상물을특정할수없으므로공용물적간접침해에한하여긍정하여야할것이다. 따라서순행위적간접침해에관하여권리범위확인심판을청구하는때에는기술적대비가불가능하므로부적법각하하여야한다. 대법원판례는공용물적간접침해에관한사안에서권리범위확인심판청구를인정하고있다. 26) ( 나 ) 심리의대상 권리범위확인심판은특허침해의전단계에서특허발명과확인대상발명의기 술적대비를통하여권리범위의속부 ( 屬否 ) 만을판단하는것이므로침해의문 제와는구별된다. 즉침해대상물이특허발명을침해한다면침해대상물로구현 된기술사상인확인대상발명은반드시특허발명에속하지만, 확인대상발명이 특허발명의권리범위에속한다고하여반드시침해대상물이특허발명을침해 하는관계에있는것은아니다. 한편권리범위확인심판을제기하기위하여는 25) 일본에서는과거우리와같은제도를두었다가, 1960 년에이를폐지하고특허청이특정기술에대하여특허발명의기술적범위에속하는지여부의판단을표시하는판정 ( 判定 ) 이라는제도를두고있다. 26) 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003 후 1109 판결참조. - 27 -
심판청구의이익이있어야하므로, 특허침해가될수없는기술사상을확인대상발명으로하여권리범위확인심판을청구하는것은심판의이익이없어부적법각하되어야한다. 이러한점은간접침해에있어서도마찬가지이다. 따라서간접침해에관한권리범위확인심판이제기된경우에간접침해의성립요건가운데공용성과전용성의요건은간접침해대상물자체에관한물적요건에해당하므로본안으로심리 판단되어야할대상이다. 그러나 간접침해대상물을업으로서생산 양도 대여 청약할것 의요건은간접침해행위자의행위에관한요건에해당하고, 내재적요건인 직접침해의성립또는그고도의개연성 도간접침해대상물자체에관한것이아니므로각각본안에서판단할필요없고, 다만그요건이충족되지않는경우에는간접침해가성립하지않게되어권리범위확인심판을청구할이익이없게되므로심판청구의적법요건으로판단되어야한다. 2. 특허침해소송의형태가. 침해금지청구소송 (1) 의의민법상물권에관한방해제거및예방청구권과같이지적재산권에대한침해를이유로침해행위의금지또는예방을구할수있는권리를침해금지청구권이라고한다. 지적재산권에관한개별법률에서는모두침해금지청구권에관하여규정하고있는데, 특허법도제126조에서이를규정하고있다. 침해금지청구는현재의침해행위는물론이고장래의침해행위에대하여도미리행사할수있고, 침해방지대책으로서가장유효하고직접적이며 1차적인수단이된다. (2) 요건특허법은 특허권자또는전용실시권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있다 고규정하고있으므로 ( 제126조제1항 ) 27), 침해의금지또는예방청구를함 27) 이규정은실용신안법에그대로준용되고 ( 제 30 조 ), 디자인법과상표법은같은내용의규정을두고있다 ( 디자인법제 62 조, 상표법제 65 조 ). - 28 -
에있어서권리의침해또는침해우려외에침해자의고의나과실은필요하지않다. 이는민법상의침해금지청구나다른지적재산권의경우도마찬가지이다. 침해금지청구는특허권자또는전용실시권자에한하여청구할수있으므로, 통상실시권자는특허권자의권리를대위함이없이자신의권리만으로직접침해금지를청구할수는없다. 특허권자또는전용실시권자가침해금지청구를하면서동시에침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 제126조제2항 ). (3) 일반법적간접침해를원인으로침해금지청구등을구할수있는지여부우리특허법제127조는전용물적간접침해만을인정하고있으므로, 미국특허법에서인정되는바와같이적극적으로특허침해를유도하는것과같은순행위적간접침해행위즉특허침해의교사또는방조행위가있더라도이를특허법상특허침해로볼수없으므로, 그행위자의법적책임이문제될수있다. 우선민법상의공동불법행위에관한규정 ( 민법제760조 ) 에의하여교사 방조자는직접침해자와연대하여특허권자등에게손해를배상할책임이있는점은별다른의문이있을수없다. 부당이득반환책임이성립하는경우도있을수있을것이다 ( 민법제741조 ). 문제는금지청구가가능한가하는것이다. 민법은불법행위에기한금지청구를인정하지않고있고, 특허권이물권에유사한성질즉준물권적효력을갖는다고하더라도이는어디까지나특허법에의하여부여된효력으로서민법상의소유권등물권과같이볼수는없으며, 따라서민법상소유권의금지청구권에관한규정 ( 민법제214조 ) 등을준용할수도없으므로, 특허법상의침해에해당하지않는한특허권의배타적효력은미치지않는다고보아야한다. 따라서특허권자는특허침해의교사자또는방조자즉일반법적간접침해자에대하여그행위의금지를구할수는없다. 일본에서의판례도같다. 28) 28) 東京地裁 2004. 8. 17. 平成 16( ワ ) 第 9208 号판결. 한편, 일본특허법은간접침해에관한규정에서방조형간접침해중소지행위를간접침해로추가하고있으므로이에해당하는경우금지청구가가능하게되었다. - 29 -
마찬가지이유로특허권자등의신용회복청구권도일반법적간접침해자인 교사자 방조자에대하여는인정될수없다. 나. 손해배상청구소송 29) (1) 의의민법은 고의또는과실로인한위법행위로타인에게손해를가한자는그손해를배상할책임이있다 고규정하고있는바 ( 제750조 ), 특허침해행위는위법한행위에해당하므로고의또는과실로타인의특허를침해하여손해를가한자는손해배상책임을지게된다. 특허침해로인한손해배상과관련하여특허법은두가지의특칙을인정하고있는데, 하나는손해액의추정에관한것이고 ( 제128조 ) 30), 다른하나는침해행위에대한과실을추정하는것이다 ( 제130조 ). 특허법제128조가정하는특허침해로인한손해배상액의산정방법은, 간략하게다음과같이네가지로나눌수있다. 1 먼저, 제1항이정하는방법은 침해자의판매량 특허권자의단위당이익 = 특허권자의손해액 으로삼을수있다는것이다. 2 다음으로, 제2항은 침해자의이익액을특허권자의손해의액 으로추정한다는것이고, 3 제3항은 실시료상당액을손해의액 으로할수있다는것이며, 4 제5항은 손해액을증명하기곤란한경우에는변론전체의취지, 증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정 할수있다는것이다. 해석상주로문제되는것은제1항내지제3항이다. (2) 손해배상액에관한특허법규정의해설 ( 가 ) 특허침해로인한손해배상청구의요건 1) 요건사실특허침해로인한손해배상이성립하기위해서는특허권에대한침해가있어야하는것외에, 그침해행위는행위자의고의또는과실에의한것이어야하고, 권리자에게손해가발생하여야하며, 침해행위와손해사이에인과관계가있어야하고, 또한침해행위자는책임능력이있어야한다. 29) 이부분은우라옥, 특허침해소송실무에관한제문제, 특허심판원강의자료 (2008) 와 ; 박성수, 특허침해로인한손해배상액의산정, 경인문화사 (2007) 을주로참고하였다. 30) 실용신안법제 46 조, 상표법제 67 조, 디자인보호법제 64 조, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 14 조의 2 등에서도동일한취지로규정하고있다. - 30 -
특허침해자의과실은추정되고 ( 특허법제130조 ), 책임무능력자의특허침해가문제되는경우는거의없으므로, 실제특허침해소송에있어서는특허침해여부와손해의발생및특허침해와권리자의손해사이의인과관계가핵심적인쟁점이된다. 2) 과실의추정특허법제130조는침해자의과실을추정하는데, 특허침해에서행위자의고의 과실은다소특이한점이있다. 왜냐하면과실로침해품을제조하였다거나판매하였다는일은있을수없기때문이다. 따라서추정되는과실의내용은 1 특허권의존재에관한인식 예견을하지않는것, 2 기술적범위 ( 특허권의보호범위 ) 에속하는것을인식 예견하지않는것으로나누어볼수있다. 특허법제130조가추정하는과실은구체적행위그자체에대한주의의무라기보다는일정한사실 ( 특허권의존재 ) 을알지못한것, 혹은일정한판단 ( 특허권의권리범위에속함 ) 을하지못한것을비난하는것으로서 악의의추정 과유사한면이있는것이다. 특허침해에대하여이와같은무거운주의의무를과하는근거로는특허공보가발간되어있으므로누구나특허의존재를알수있고, 어떤기술을업으로서실시하려고하는자에게는새로이실시하고자하는제품이나방법이타인의특허권을침해하는지아닌지에관하여특허공보등을조사해보아야만하는주의의무가있다고설명된다. 31) 그주의의무의정도는비록형사책임에관한것이긴하나 상표권침해와관련하여변리사로부터고소인의상표권을침해하지않는다는감정결과를통보받았고, 특허청도피고인들의상표출원을받아들여등록하여주기까지한경우에 에대해서도상표권침해죄를인정한바있고, 32) 전문가의자문과감정을받은경우 에도위법의인식을기대할수없다고단정할수없으므로상표법위반의죄책을면할수없다고판시하는 33) 등그주의의무의정도는상당히높은것으로보고있다. 31) 판례도 특허법제 130 조의취지는특허발명의경우그내용이특허공보또는특허등록원부등에의해공시되어일반공중에게널리알려질수있고, 또업으로서기술을실시하는사업자에게당해기술분야에서의특허권의침해에대한주의의무를부과하는것이정당하다는데있다 라고판시한바있다 ( 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000 다 48272 판결, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003 다 15006 판결등 ). 32) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97 도 3337 판결 33) 대법원 1995. 7. 8. 선고 95 도 702 판결 - 31 -
3) 손해의증명과특허법제128조불법행위를청구원인으로하는소송에있어서원고가손해의발생을증명한다는것은손해가발생하였다는사실자체는물론 손해의액이얼마인지 까지도증명하여야하는것으로이해된다. 그리고인과관계의문제는불법행위에의하여손해가발생하더라도그중에서어느정도의손해를그불법행위에귀속시키느냐의문제라고할수있으므로손해배상의범위와밀접한관련을가지고있다. 불법행위를원인으로하는손해배상의전형적인경우로는신체손상을원인으로하는손해배상청구를드는것이일반적인데, 판례는손해가세가지라는손해삼분설을취하고있다. 손해삼분설이말하는세가지손해란첫째, 적극적손해로서피해자의치료비등재산의감소, 둘째, 소극적손해로서피해자가불법행위로인하여잃어버린이익및셋째, 정신적손해로서위자료를의미한다. 불법행위로인한신체손상은교통사고나산업재해사고가많고, 그로인한손해배상청구소송에서는신체감정등이행하여지는등정형적으로소송의심리가진행되고, 부동산을불법으로점유하고있는경우에그임료상당의부당이득혹은불법행위로인한손해가발생하는경우를쉽게생각할수있고, 그증명역시부동산에대한임료감정을통하여이루어지고있다. 그런데특허권이라는무형의재산에대한침해가어느정도의손해를발생시키는지를평가하는것은쉽지않다는점, 즉손해배상액의증명이어렵다는점에서특허법제128조가필요하다. ( 나 ) 특허법제128조제1항 ( 침해자의판매수량과특허권자의이익률 ) 1) 규정의취지특허침해로인한일실이익의감소는크게 1 판매수량의감소, 2 제품가격의하락, 3 실시료수입의상실의 3종류가주로문제된다. 이중판매수량의감소는원래특허침해에의하여판매가감소하였다는점을입증한후에그에따른특허권자의상실이익을산정하는것이원칙일것이다. 그런데특허법은특칙을두어제128조제1항제1문에서특허권침해자가침해제품을양도 ( 판매 ) 한때에는그양도수량에특허권자 ( 전용실시권자를포함한다. 이하같다 ) 가당해침해행위가없었다면판매할수있었던물건의단위수량당이익액을곱한금액을특허권자의손해액으로삼을수있다고규정하고있다. 이규 - 32 -
정에의하여특허권자는침해자의판매량모두를특허권자의판매감소량으로삼을수있게된것이다. 특허법제128조는손해의발생자체도추정되는것인가아니면손해의발생이라는사실에관하여원고가입증하여야할것인가에관하여대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결은특허법의특칙은손해의발생까지를추정하는취지는아니므로, 권리자가위규정의적용을받기위하여는실제로영업상의손해를입은것을주장 입증할필요가있으나, 위규정의취지에비추어보면손해발생의염려내지개연성의존재를주장 입증하는것으로족하다고보아권리자가침해자와동종의영업을하고있는것을증명하는것으로족하다고본다 ( 상표법에관한것이나특허법에도동일하게적용된다고할것이다 ). 다만이손해액의산정에는두가지중요한제한이있는데, 그첫째는손해액은특허권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로하는것이며 ( 특허법제128조제1항제2문 ), 둘째는특허권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는그사유로판매할수없었던수량에따른금액은빼야한다는것이다 ( 특허법제128조제1항단서 ). 2) 침해행위가없었다면판매할수있었던물건가 ) 침해자의침해행위가없었다면특허권자가판매할수있었던물건 이란반드시문제된특허발명을실시하여제조한특허권자의제품만을의미하는것인가에대하여, 특허발명을실시한제품이아니라면침해제품과동일한제품으로평가할수없고제3자도실시할수있다는논거로이를긍정하는견해가있으며, 한편특허권자가판매할수있었던물건은침해품과대체가능성이있는제품으로반드시침해된특허발명의실시품일필요는없다는견해도있다. 이문제를판단한판결례는보이지않는데, 만약첫번째견해에의한다면, 특허권자가아직특허발명을실시하여제품을생산하거나판매하지아니하는경우에는손해배상이인정되기어려워특허권자의보호에소극적이라는단점이있다. 반대로두번째견해에의한다면특허권자의보호에는충실하지만, 특허권자는특허제품을실시한바없기때문에그에관한이익률을정확하게산정할수없다는단점이있을것이다. - 33 -
나 ) 침해자의침해행위가없었다면특허권자가판매할수있었던물건 이란문제된특허발명을실시하여제조한제품에한정되는것인가아니면그물건에밀접하게연관된서비스의제공도포함하는것인가에관하여케이블슬리브의열수축관에관련된특허침해사건에서서울지방법원 2003. 12. 19. 선고 2002가합51833호판결은 슬리브판매로인한이익액은슬리브공급가액의 10%, 현장교육이나기술지도등으로얻어지는기타이익액도슬리브공급가액의대략 10% 이라는주장에대하여특허권자의현장교육이나기술지도는침해행위중에도계속되었다는이유로슬리브공급가액에대한손해배상만을인정하였다. 그러나특허권자의슬리브판매가침해제품의수량만큼증가되었다면현장교육이나기술지도도그만큼증가되었을것이므로이에대한손해배상액은부인된것으로볼것이다. 다 ) 이규정은침해제품에대하여규정하고있는것이므로문제된특허가방법에관한특허라고하더라도그것이물건을생산하는방법에관한특허라면이규정을적용함에아무런문제가없을것이다. 나아가, 특허법제129 조는물건을생산하는방법의발명에관하여특허가된경우에그물건과동일한물건은그특허된방법에의하여생산된것으로추정하여이규정을적용하기쉽게해준다. 그러나그외의방법에관한특허, 예를들어생산된물건이불량품인지여부를검사하는방법에관한특허의경우에대하여생산된물건의판매수량에특허권자의이익률을곱하여손해배상을청구할수는없다고할것이다. 라 ) 침해자가양도한침해제품의수량을증명함에있어서관련자료는모두침해자측에서가지고있을것이므로, 특허법제132조의서류제출명령이유용하게사용될수있다. 이규정은법원이특허침해소송에서당사자의신청에의하여상대당사자에대하여침해행위로인한손해의계산을하는데에필요한서류의제출을명할수있다고규정하고있다. 그러나그서류의제출을거절할정당한이유가있는경우에는그러하지아니하다. - 34 -
3) 단위수량당이익액가 ) 단위수량당의이익 의의미에대하여는, 먼저, 침해행위가없었다면특허권자가판매할수있었던제품의매상액에서, 그판매를위하여증가할것이라고인정되는비용을뺀 한계이익 이라고하는견해가있다. 이에대하여특허법제128조제1항에서말하는이익액을제2항에서말하는이익과동일하게해석하는총이익설 (gross profit) 과순이익설 (net profit) 로나누어분석하는견해가있다. 서울지방법원남부지원 2003.2.13. 선고 96가합6616 호판결 ( 서울고등법원 2003나22112호로항소되어원고청구가기각되었다 ), 2003.2.7. 선고 2001가합8692호및 2001가합11162호판결 ( 서울고등법원 2003나20147호로항소되었으나원고청구가기각되었다 ) 에서는한계이익내지는증분이익 (incremental profit) 을기준으로적용하여첫번째견해를취했다고보인다. 혹은두번째견해를취하되, 뒤에서보는바와같이서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호판결과마찬가지로특허법제128조제2항에관해서도한계이익설을취했다고할수있을것이다. 나 ) 특허발명의실시부분이침해품의일부에만해당하는경우에있어서는특허권자의이익을충분히보호하고특허침해를억지하기위하여전체이익에대하여손해배상을인정하는이른바전부이익설도있으나, 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결은저작재산권이침해된사안에서침해자가그물건을제작 판매함으로써얻은전체이익에서침해행위에의한기여도를산정하여그에따라침해행위에의한이익액을산출하여야하고, 기여율은저작재산권에의한침해에관계된부분의불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율등을참작하여종합적으로평가하여야한다고판시하였다. 한편서울지방법원 2004. 1. 16. 선고 2001가합173호판결 ( 서울고등법원 2004나14033호로항소, 항소심에서저작권이없음을이유로원고패소판결, 대법원에서심리불속행기각 ) 은저작권침해에의한손해배상사건에서저작물의이용정도가약 80% 에그쳤음을이유로하여손해배상액을산정함에있어 80% 를반영한바있다. 이판결의취지를살린다면특허발명의실시부분이침해제품의일부에만해당하는경우에있어서는그기여율을반영하는태도가옳다고보인다. 다만위서울지법판결에서 80% 라는비율은사실상전체 100% 에가까운비율이 - 35 -
어서기여율을고려하는태도가옳다고하더라도전체이익을모두배상하도록하는태도에비하여지나치게엄격한것은아닌지의문이있다. 한편, 실시부분이침해자의수요자가운데어느정도의구매동기를결정하였는가라는척도로결정하여야한다는견해도있다. 이견해에따르는경우특허발명의내용이개척적인발명 (pioneer invention) 인지사소한부분을개량한발명인지여부에따라그기여율을달리볼수있을것이다. 다 ) 서울지방법원 2003. 9. 19. 선고 2002가합65924호판결 ( 서울고등법원 2003나76829호로항소중 2004. 5. 24. 화해 ) 은서비스표권침해사건에서상표법상동일한규정에의하여피고의월평균매출액에서그서비스업의이익창출기여율기간을계산하여손해배상액을산출하였다. 한편, 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합13647호판결 ( 서울고등법원 2004나1570호로항소중 2004. 12. 6. 조정성립 ) 은의장권침해사건에서의장법상동일한규정에의하여판매총액원고의이익률을계산하여손해배상액을산출하였다. 라 ) 위에서의논의는여러개의특허가관련되어있는하나의제품에관하여도그대로적용될수있다. 예를들어침해자가 5개의특허를실시하여이루어진제품을판매하였는데그중하나의특허만이자신의특허이고나머지 4개의특허는다른사람의것이라고하자. 만일 4개의특허모두에대하여각각판매액전부의손해배상을인정한다면침해자는자신의특허에대하여는전혀평가를받지못하는한편, 침해당한특허권자는본래얻어야할이익액보다많은금액의손해배상을받게되는부당한결과가될것이다. 따라서, 침해제품에서각특허발명이기여한기여율을감안하여야할것이다. 기여율은전체제품의가격과그중에서특허발명을실시하는부품이가지는가격의단순한비율은아닐것이며구매동기와관련되어야할것이지만, 이를일률적으로정리한다는것은다양한소송의내용에비추어보면불가능할것이다. 예를들어앞의사례에서 4개의특허권자가각각다른사람으로서순차소송을제기하여올것이라거나혹은 4개의특허권이한사람에게집중된경우로서각각의특허권에기하여순차로소송을제기하여올것임을미리예상하여, 첫번째소송이제기되었을당시부터 4개의특허권의각기여율을미리결정 - 36 -
한다는것은바람직하지도않고가능하지도않다. 따라서이문제는결국은 법원이각소송에나타난사정에따라구체적으로결정하여야할것이다. 4) 특허권자의생산능력가 ) 특허권자가청구할수있는손해액은 특허권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액 을한도로한다. 즉, 특허권자의생산능력을벗어난범위에서침해자가생산, 판매한경우에는그범위는손해배상액산정의기초로할수없는것이다. 규정의형식으로보면, 첫번째문장과별개의문장으로이루어져있지만, 입증책임의분배에관한판례와통설의입장인법률요건분류설에의하면그입증책임은권리자측에있다고볼것이다. 특허권자의생산능력이란특허권자가자신의유휴설비로추가생산할수있었던수량을말하며, 새로운투자와노동자의노동및훈련을요하지아니하고생산, 판매할수있는수량을말한다. 생산능력은얼마든지증가될수있는것이므로, 이른바잠재적능력도포함되는가의문제가있으며, 현실적인생산능력이외의잠재적생산능력을특허권자의생산능력에서모두제외할수는없을것이다. 나 ) 특허제품의생산도하청이나외국으로부터의수입등을통하여이루어질수있는바, 위규정에서말하는 생산할수있었던물건의수량 에하청이나수입을포함시킬것인가는문제이다. 이에대하여하청업체를통한생산에대하여는추가생산의가능성이나추상적계획을넘는구체적가능성이있는한, 특허권자의생산능력을인정하지만, 외국으로부터수입할수있었던물건의수량은제외하는견해가있다. 그러나앞서본서울지방법원남부지원 2003. 2. 13. 선고 96가합6616호판결, 2003. 2. 7. 선고 2001가합8692호및 2001가합11162호판결에서는제품을수입하여판매할수량에대하여도특허권자의생산능력에포함시켰다. 하청생산이나외국으로부터의수입이라도특허권자가특허제품을실시함에있어서특허법에의한어떠한제한을받는것은아니다. 그러나특허권자가특허권을실시함에있어서직접생산이나하 - 37 -
청생산, 혹은외국으로부터의수입이라는여러방법중하나혹은적절한비율로이를선택하는것은경제적, 법률적환경을고려하여최적의실시방법을선택하는것이므로특허침해소송과정중에그선택을변경하여새로운생산이나수입방법을주장하는경우에는특허권자의생산능력으로인정하기에곤란할것으로보인다. 5) 침해행위외의사유로판매할수없었던수량가 ) 특허법제128조제1항단서는침해행위외의사유로특허권자가특허제품을판매할수없었던사정이있는때에는그수량에따른금액을빼야한다고규정한다. 이른바손해액에대한추정을복멸하는규정으로서그입증책임은침해자에게있다고할것이므로, 침해자가이를입증하지못하면손해배상액산정에있어서그수량에따른금액의공제를받지못하게될것이다. 나 ) ' 특허권자가판매할수없었던사정 ' 에대해서우리판례에나타난구체적인사정은보이지아니한다. 다만, 학설로서일반적인견해는특허법제 128조제1항이불법행위에대한손해배상가운데일실이익의입증의용이화를도모하는규정이라는전제아래, 특허권자가판매할수없었던사정을 침해자의영업노력 이나 시장에서의 ( 특허침해가아닌 ) 대체품의존재 라고이해한다. 그밖에침해제품의매상이특허기술과무관한침해제품의다른특징에의한것이라거나가격이특히저렴하기때문이라거나하는등의사정이제시되기도하며, 이러한사정에의하여손해배상액의일부만이저감됨을인정하기도한다. ( 다 ) 특허법제128조제2항 ( 침해자의이익 ) 1) 규정의취지특허법제128조제2항은특허권자가특허침해로인한손해배상을청구하는경우에권리를침해한자가받은이익을손해의액으로추정한다고규정하고있다. 이규정이이른바손해의발생자체까지추정하는것은아니며, 손해가있는경우에그손해액만을추정하는규정이라는점은앞서본대법원 1997. - 38 -
9. 12. 선고 96다43119 판결에서분명히하였다. 그런데위대법원판결은앞서본바와같이권리권자의순이익률을침해자의순이익률과같은것으로추인하는방법을통하여침해자가양도한상품의수량에권리자의단위수량당이익액을곱하는방식으로침해자의이익액을산정하고이를권리자의손해로산정하는기준을제시한바있다. 위대법원판결이제시한방법과특허법제 128조제1항의방법사이에존재하는차이는특허권자의생산능력에따른제한과특허권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정에따른제한이있는지여부다. 뒤에서보는바와같이손해배상액산정에관한것은이른바간접사실로서당사자의자백이있더라도법원을구속할수없으므로위법률개정이있는이상위판례와특허법제제128조제2항을적용하여위제한을피해나가는것은허용되지않을것이다. 2) 이익의의미가 ) 특허법제128조제2항에서말하는침해자의이익이란어떤의미인가에관하여순이익설 (net benefit) 과총이익설 (gross benefit) 의대립이있다. 먼저, 순이익설은권리자가손해배상으로서청구하는것이가능한일실이익상당액이순이익인이상본항에의해권리자의손해액으로추정되는침해자의이익액도또한순이익액으로해석하여야만한다고한다. 이견해에서는권리자가침해자의순이익이얼마인지를입증하여야할것이다. 이에대하여총이익설은침해자의이익의액의주장입증책임은본래권리자측에게있지만공제되어야하는비용을침해자가입증하지않는경우에는총이익액을가지고손해액으로인정하는것이될수있다고한다. 이견해는다시두가지로나뉘어져서 1 그하나는침해행위에의하여얻은매상액으로부터제조원가, 판매원가외에침해자가침해행위로제조, 판매를한것에직접필요하였던제경비를공제한액으로해석하는것으로오로지침해자측의사정만을고려의대상으로하여권리자측의사정을판단요소로하지않는점에서는종래의 순이익설 과기본적으로는발상을같이한다. 2 다른하나는일반적으로 한계이익설 이라고불리는것으로서, 한계이익설이란침해행위로부터얻는이익액은침해자의매상고즉총이익에서침해제품을제조판매하기위하여직접요하는비용즉변동경비 ( 원료, 인건비, 기타경비의증가분 ) 만을공제한한계 - 39 -
이익으로보아야한다는견해로서특허품을생산하는데새로운설비투자나고용원의채용, 훈련등이필요하지아니한경우라면변동경비 (variable costs) 만공제하면충분하고고정비 (fixed costs) 적성격의경비는공제할필요가없다고보는것이다. 나 ) 순이익설에의하면, 권리자는침해자가얻은순이익을주장입증해야한다. 그러나권리자가침해자의당해제품에관하여직접필요한경비를주장 입증하는것은현실적으로곤란한경우가많아서주장 입증책임을권리자에게완전히부담시키는경우에는이항의추정을받을수없게되고입증책임경감이라는이항의입법취지에반하게된다는비판이있다. 이익이란무엇인가하는문제는회계학에있어서는그리간단한문제는아니지만깊은고려가없더라도한계이익설이비교적실효성이있는이익의개념에더욱다가간다고는말할수있을것이다. 다 ) 앞서본서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호판결은특허법제128조제2항에기하여손해배상을청구한사안에대하여한계이익설을채택하였다. 구체적인계산방식으로침해자의총매출액에서침해된특허를이용한사료나그관련제품의매출액이차지하는비율에따른매출총이익액에서같은비율에따른판매및일반관리비 ( 다만, 그특허를이용한매출과관계없이고정적으로지출되리라고보이는임원급여와감가상각비는제외한다 ) 를공제하는방식을제시하였다 ( 이판결에대하여는서울고등법원에항소되어원래 2005. 4. 3 항소심판결이선고예정되었으나특허자체에대하여무효심판이청구되는등의사정으로인하여 2006. 7. 28. 항소취하되었다 ). 이를식으로표현하면, [ 매출총이익사료관련매출액 / 매출총액-( 판매및일반관리비-고정비용 ) 사료관련매출액 / 매출총액 ] 과같이된다. 3) 관련문제 가 ) 특허법제 128 조제 2 항을적용함에있어서도제 1 항의해석에서제 - 40 -
시된견해들은그성질에반하지않는한그대로적용될수있을것이라고보며, 특허권자의생산능력이나침해행위외의사유로판매할수없었던사정등을회피하기위하여제2항의적용을주장하는것은허용될수없음은앞에서본바와같다. 나 ) 앞서본대법원 1997. 9. 12 선고 96다43119 판결은이규정에불구하고손해가발생하였다는점은권리자가입증하여야한다고하며동종영업에종사한다는정도의입증만으로충분하다고하였는바, 이를반대해석하면상표권의경우전혀실시하지아니하는경우에는권리자에게침해자의이익에필적할수있는일실이익이생긴다고볼수없고, 다만예외적으로권리자체의가치가감소하거나권리자에게타인에게실시권을허락하여실시료를받는것이불가능하게되는등의특별한사정이있는경우에만손해가있다고해석하는견해가있다. ( 라 ) 특허법제128조제3항및제4항 ( 실시료상당액 ) 1) 제3항의규정가 ) 특허법제128조제3항은특허권자가손해배상을청구하는경우특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을손해액으로할수있다고규정하고있다. 특허권침해의경우에실시료가최저한의손해액으로서배상되는근거에대해서, 특허권은그자체만으로적어도실시료수입을얻을수있는객관적인이용가치를가지고있는것이고특허권이침해된경우에는이러한객관적이용가치의훼손에대한대가즉실시료상당액이최소한의손해액이된다고할수있으며, 이는부동산의불법점유로인하여그소유자가입은손해를부동산의객관적인사용가치의상실로보고통상얻을수있는임료상당액을손해액으로산출하는것과비슷한법리라고한다. 나 ) 특허권을실시하지않고있는권리자는이규정에의한손해배상청구가불가능한것인지, 그리고침해자는권리자에게아무런손해가없음을주장하여손해배상책임을벗어날수있는것인지가문제될수있다. 이규정과동일한상표법상의규정에대해서대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다 - 41 -
33175 판결은위제2항은제1항과마찬가지로불법행위에기한손해배상청구에있어서손해에관한피해자의주장 입증책임을경감하는규정이고손해의발생이없는경우에도침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니며, 침해자도손해의발생이있을수없다는것을주장 입증하여손해배상책임을면할수있다고보았다. 또한위판결은상표권자가등록상표를사용하여수건제조업또는판매업을하고있지않았고, 또한전용사용권을설정함으로써그범위내에서는피고의등록상표사용으로인하여손해가발생하였다고볼수없으므로상표권자의청구를배척한것은정당하다고보았다. 그러나특허의경우상표와는달리지적창작물인발명에대하여부여되는것인만큼이와는달리특허권자가특허를전혀실시하지않고있는경우에도이규정에기하여실시료상당의손해배상을청구할수있다고해석할것이다. 다 ) 이규정에서말하는 특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액 이란실시권을설정한경우에받을수있는실시료상당액이라고할것이다. 전용실시권자도실시료상당액을청구할수있는권리자로규정되어있으며, 침해자에게특허권자가전용실시권을설정해준다는의제는부자연스러우므로그실시료는통상실시권의실시료에해당하는경우가많을것이다. 그러나그것에한정하는것은특허권자에대한보호에미흡할수있고, 특허권자가아무에게도실시허락을하지아니한경우로서실시준비만갖춘경우침해자가단독으로실시한경우와같이전용실시권에유사한금액도배제할필요는없을것이다. 라 ) 이실시료를정함에있어서는과거에특허권자와침해자사이에실시계약이있었다면이를참작할것이지만, 동종기술분야의실시료나국유특허권의실시료산정방식을고려에넣을수있을것이다. 이러한법리는임대차계약이만료된후불법점거가계속되는경우그임대료상당의부당이득내지불법행위에인한손해가발생하는것으로보는대법원판례의확립된태도와일치하는것이다. - 42 -
2) 제4항의규정가 ) 특허법제128조제4항제1문은제3항의규정에불구하고손해의액이동항에규정하는금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도손해배상액을청구할수있음을규정하고있다. 앞의대법원판례가설시한바와같이특허법제128조제3항이손해배상책임의발생을규정하거나손해액의상한을한정한규정이아님을고려하면이규정은당연한법리를반복한것이라고할것이다. 나 ) 같은항제2문은침해자에게고의또는중대한과실이없는때에는법원은손해배상의액을정함에있어서이를참작할수있다고규정한다. 즉, 침해자에게경과실만있는경우에는제3항의손해배상액이경감될수있는것이다. 이규정은제3항의실시료상당액을초과하는경우에한하여적용될것이므로이규정을근거로하여실시료상당액보다적은금액을손해액으로정할수는없다. 이규정을적용하여손해액을경감할지여부와경감의정도는법원의재량에속한다. 손해액이제3항의실시료상당액을초과하는한제1항이나제2항에의하여산정된금액에대하여도제4항 2문을근거로하여침해자의경과실을참작하여손해배상을정할수있는지여부에관하여판례는보이지아니하며적용을긍정하는견해는특허법제128조제1, 2항이손해액의입증의편의를위한것이라는점을근거로하고, 부정설에서는제1, 2항은침해자의이익을반환하는사고방식이근저에있음을강조한다. 다 ) 이와관련하여특허법제130조의 타인의특허권또는전용실시권을침해한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정한다 는규정에서추정하는과실의내용은무엇인가하는의문이있다. 위규정은과실의정도에대하여언급하지아니함을근거로과실이추정되는침해자는자신에게중과실이없음을입증할부담을가지게된다. 라 ) 한편, 이규정은경과실을가진침해자에대해서는실손해액을감 액할수있고고의나중과실을가진침해자에한하여실손해액의배상을하도 - 43 -
록함으로써일반불법행위의원칙과모순되고특허권자의손해배상청구를어렵게하는입법의도에의문이간다. 더욱이특허권자를두텁게보호하기위한특허법제128조에이러한규정이들어와있는것은일관성도없는것이아닌가하는의문이들게한다. ( 마 ) 특허법제128조제5항 ( 입증곤란한손해배상액의인정 ) 특허법제128조제5항은손해발생사실은인정되나손해액입증이성질상극히곤란한경우에제1항내지제4항의규정에불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을법원이인정할수있다고규정한다. 입증이곤란한경우로서침해자가매입 매출관계서류를전혀작성하지아니하였다거나폐기한경우등의사정으로손해액의입증을위하여필요한사실의입증이대단히어려운경우가예시되고있다. 이규정의입법취지는손해액입증의어려움으로인하여법원이인정해준손해배상액의규모가현실적인손해액에미치지못하는경우가많아서법원에게형평에입각해서손해액을인정할수있도록해주기위한것이다. 이규정이없다고해서법원이변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을정할수없는것은아니므로, 이규정도원칙을다시한번강조한규정이라고할수있다. (3) 구체적사례의분석 ( 가 ) 개관교통사고나산업재해관련손해배상소송은매우흔하고전형적인것으로서특별한규정이없음에도심리방법이나손해액산정방법이이제는정형화되어자리잡은지오래되었다. 이에비하여특허권침해에의한손해배상청구소송은관련규정이정비된지얼마되지아니한탓인지, 법원이손해배상액산정에있어서매우인식하다는선입견이있기때문인지, 아니면침해금지소송을선호하기때문인지, 우리나라내의특허출원건수는세계적인수준에도달하여있음에도불구하고외국에비하여혹은다른소송분야에비하여그다지활발하지않은편이다. 그런현실속에서손해배상이문제된사안을찾아보기는쉽지않으나, 이를정리하여소개한다. - 44 -
( 나 ) 대법원 2006. 10. 30. 선고 2005다36830 판결 ( 구의장법제64조제1항의해석 ) 1) 의장권등의침해로인한손해액의의장에관한구의장법 (2004. 12. 31. 법률제7298호디자인보호법으로개정되기전의것 ) 제64조제1항본문에서말하는 단위수량당이익액 은침해가없었다면의장권자가판매할수있었을것으로보이는의장권자제품의단위당판매가액에서그증가되는제품의판매를위하여추가로지출하였을것으로보이는제품단위당비용을공제한금액을말한다. 등록의장제품 1개당 31,034원 (1m2당 50,877원을단위제품규격인 0.61m2당가격으로환산한금액 ) 의공사대금을받고그중재료구입비 13,000원을공제한 18,034원을수익으로얻을수있었다고할것이므로, 원고가피고의침해의장 1의실시로인하여입은손해는 117, 816, 122원 ( 침해의장 1의실시수량을모두합한 6,553개 X 18,034원 ) 및그에대한지연손해금을손해배상액으로명하였고, 한계이익율에근거한것이다. 2) 의장권자가등록의장의대상물품인천정흡음판을제조 판매하면서구매자로부터천정흡음판의설치공사까지도수급받는것이일반적이었기때문에침해자의의장권침해행위가없었다면천정흡음판을더판매할수있었고그에따라천정흡음판의설치공사까지더수급하였을것으로보인다고하더라도, 천정흡음판의설치공사대금을천정흡음판의판매가액이라고는할수없으므로, 천정흡음판에관한의장권의침해로인한손해액을구의장법제64조제1항에의하여추정함에있어서같은항본문의 단위수량당이익액 에천정흡음판의설치공사에따른노무이익을포함하여손해액을산정할수없다. 단위수량당이익액 이라함은등록의장제품을판매할경우그판매가격에서재료비및노무비, 관리비등제경비를공제한금액을뜻한다고할것인데, 노무이익은노무의제공으로인한이익일뿐의장제품의판매이익이라고보기어렵다. 3) 의장권등의침해로인한손해액의추정에관한구의장법제 64 조 제 1 항단서의사유는침해자의시장개발노력 판매망, 침해자의상표, 광고 선 - 45 -
전, 침해제품의품질의우수성등으로인하여의장권의침해와무관한판매수량이있는것을말하는것으로서, 의장권을침해하지않으면서의장권자의제품과시장에서경쟁하는경합제품이있다는사정이나침해제품에실용신안권이실시되고있다는사정등이포함될수있으나, 위단서를적용하여손해배상액의감액을주장하는침해자는그러한사정으로인하여의장권자가판매할수없었던수량에의한금액에관해서까지주장과입증을하여야한다. ( 다 ) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 ( 특허법제128조제2 항에의한손해배상액의산정방법 ) 1) 감광드럼에관한물건의발명인특허발명이그청구항의기재에의하면감광드럼을실제로사용함에있어서화상형상장치등에결합하여사용할것이예정되어있는경우라도, 특허발명의기술적특징을갖춘감광드럼을특허권자의허락없이업으로생산하였다면바로특허침해가완성되고, 그감광드럼을생산한후에현실적으로이를화상형성장치등에결합하여사용하여야만비로소특허침해가성립하는것은아니다. 2) 특허법제128조제2항을적용하여피고의특허침해행위로인한수입액에서그에상응하는비용을공제하는방법으로원고의손해액을산정함에있어서피고의임차료비용과인건비항목을산정하는방식은특허법제128 조제2항의적용에있어서주요사실 34) 에해당한다고는할수없어재판상자백의대상이되지아니한다. 이사건에서문제된것은피고의이익액을가지고원고의손해액을추정하는특허법제128조제2항을적용하기위하여피고의이익액을산정함에있어 34) 당사자사이에다툼이없는사실은불요증사실로서법원이그에반하는사실을증거에의하여인정할수없는것이지만 ( 민사소송법제 288 조 ), 변론주의에서일컫는사실이라함은, 권리의발생소멸이라는법률효과의판단에직접필요한주요사실만을가리키는것이고, 그존부를확인하는데있어도움이됨에그치는간접사실은포함하지않는것이다. 즉, 자백의구속법칙은주요사실에대해서만인정될뿐, 주요사실의존부를추인케하는간접사실에대하여는그적용이없는것으로서, 손해배상의책임발생에관한사실이아니라손해배상의산정에관한사실은이른바간접사실로서당사자의자백이있더라도법원을구속할수없다는것이다수설이며, 나아가특허침해로인한손해배상에있어서학설에따라서는법원이당사자의주장이없더라도직권으로특허법제 128 조의각항이규정하는바에서적당한유형을선택하여손해액을산정할수있다는견해도있다. - 46 -
서, 피고의이익액자체나피고의수익률이아니라, 피고의이사건감광드럼매출액에서그생산에필요하였던경비를공제하여이익액을산정할때 ( 거기에다시국세청이발표한 기준경비율 을비용으로추가공제하기로하였다 ) 피고의이사건침해재품생산비용을구성하는각비용항목을과연어떤방식으로산정할것인지에관한피고의진술을문제삼은것으로서, 피고의손해액의산정에관한의견은단지법적평가나견해로볼여지가있고, 혹은넓게보아원고의손해액산정을위한간접사실에불과하여자백의구속법칙이적용되는주요사실이라고할수없다. ( 라 ) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 ( 특허법제128조제3 항및제5항에의한손해배상액산정방법 ) 1) 특허법제130조에도불구하고타인의특허발명을허락없이실시한자에게과실이없다고하기위해서는특허권의존재를알지못하였다는점을정당화할수있는사정이있다거나자신이실시하는기술이특허발명의권리범위에속하지않는다고믿은점을정당화할수있는사정이있다는것을주장 입증하여야할것이다. 특허법제130조의과실의추정을복멸할사유로서 1 특허권의존재를알지못하였다는점에상당한이유가있다는점, 또는 ( 알았더라도 ) 2 특허권의보호범위에속하지않는다고믿은점에상당한이유가있다는점을주장, 입증하여야한다는것을분명히한점에의의가있다고한다. 2) 특허법제128조제3항에의하여특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을결정함에있어서는, 특허발명의객관적인기술적가치, 당해특허발명에대한제3자와의실시계약내용, 당해침해자와의과거의실시계약내용, 당해기술분야에서같은종류의특허발명이얻을수있는실시료, 특허발명의잔여보호기간, 특허권자의특허발명이용형태, 특허발명과유사한대체기술의존재여부, 침해자가특허침해로얻은이익등변론종결시까지변론과정에서나타난여러가지사정을모두고려하여객관적, 합리적인금액으로결정하여야하고, 특히당해특허발명에대하여특허권자가제3자와의사이에특허권실시계약을맺고실시료를받은바있다면그계 - 47 -
약내용을침해자에게도유추적용하는것이현저하게불합리하다는특별한사정이없는한그실시계약에서정한실시료를참작하여위금액을산정하여야하며, 그유추적용이현저하게불합리하다는사정에대한입증책임은그러한사정을주장하는자에게있다. 35) 3) 특허침해로손해가발생된것은인정되나특허침해의규모를알수없는자료가모두폐기되어그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이어렵게된경우에는특허법제128조제5항을적용하여상당한손해액을결정할수있고, 이경우에는그기간동안의침해자의자본, 설비등을고려하여평균적인제조수량이나판매수량을가늠하여이를기초로삼을수있다고할것이며, 특허침해가이루어진기간의일부에대해서만손해액을입증하기어려운경우반드시손해액을입증할수있는기간에대하여채택된손해액산정방법이나그와유사한방법으로만상당한손해액을산정하여야만하는것은아니고, 자유로이합리적인방법을채택하여변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을산정할수있다. 35) 미국에서 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp.1116 판결에서는다음과같은 15 가지요소를실시료상당액을정하는것에고려할수있다고판시하였다. -1 소송대상인특허의실시허락에관하여권리자 (licensor) 가받은실시료로서, 확립된실시료의기준으로될수있는것, 2 소송대상특허와비교할수있는다른특허의사용에관하여실시권자 (licensee) 에의하여지급된실시료율, 3 기존실시권의성질과범위, 즉통상실시권인가전용실시권인가, 지역적제한의유무, 제조된제품이누구에게판매되었을것인가, 4 타인에게발명의사용을허락하지않거나또는특허독점을보유하기위해특별한조건아래서만실시허락을함에의하여특허독점을유지하고자하는실시허락권자의확립된정책및판매프로그램, 5 실시허락권자와실시권자사이의사업적관계, 즉양자는동입상업분야의동일지역내의경쟁자인가, 또는그들이발명자와촉진자인가, 6 특허제품의판매가실시권자의다른제품의판매촉진에미친영향, 실시허락권자의비특허제품의판매의촉진제로서의실시허락권자에대한특허발명의존재가치또는그파생적부수적판매의정도, 7 특허권의존속기간과실시권의기간, 8 특허하에제조된제품의확립된수익성및그사업상의성공성, 현재의인기도, 9 유사한결과를실현하기위하여사용되는구방식이나기기 ( 혹시있다면 ) 에대한특허제품의실용성및이점, 10 특허발명의성질, 실시허락권자에의하여소유또는생산된특허발명의상업적으로구체화된성격, 그발명을사용해온자가받은편익, 11 침해자로서당해발명을사용해온정도, 그사용가치를증명할수있는증거, 12 특정한사업분야또는비교할수있는사업분야에서당해발명또는유사한발명의사용에의해통상생길수있는이익의부분, 13 비특허요소, 제조공정, 사업위험, 또는침해자에의해부가된중요한특징또는개선과구별되는것으로서당해발명에의거해야할실현이익의부분, 14 자격있는전문가의증언, 15 실시허락권자 ( 특허권자 ) 와실시권자 ( 침해자 ) 가이성적이고임의적으로합의하였더라면합의되었을실시료율. - 48 -
다. 신용회복청구소송 (1) 의의특허법제131조는 고의또는과실에의하여특허권또는전용실시권을침해함으로써특허권자또는전용실시권자의업무상의신용을실추하게한경우 에는특허권자또는전용실시권자가손해배상에갈음하거나손해배상과함께신용회복에필요한조치를청구할수있게하고있다. 36) (2) 요건침해자의고의또는과실에의한특허권침해외에그로인한특허권자등의업무상의신용이실추되었을것이필요하다. 즉침해행위의존재만으로업무상의신용이당연히실추된것으로인정되지않는다. 이때문에특허침해소송에서신용회복청구가인용되는경우는드문편이다. (3) 내용신용회복의조치는특허권자또는전용실시권자의청구에의하여법원이명하는데, 손해배상에갈음하거나손해배상과병행하여청구할수있다. 사과문의게재는헌법에보장된양심의자유에반하여위헌의소지가있으나, 침해가있었다는객관적사실 ( 판결의주요내용등 ) 의게재를명하는것은가능하다. 라. 부당이득반환청구소송특허침해로이익을얻고이로인하여타인에게손해를가한때에는민법상의부당이득반환규정 ( 제741조 ) 에의하여반환책임을부담하게된다. 특허침해로인한부당이득반환의무의성립과불법행위책임의관계에대해서는이른바청구권의경합을인정하여양자가동시에발생하며서로를배제하지아니한다고보는것이일반적인견해이다. 37) 일반적으로부당이득의경우침해자의고의 과실이요건이아니고, 불법행위의경우에는침해자의과실 36) 이규정은실용신안법에준용되고 ( 제 30 조 ), 디자인법제 66 조와상표법제 69 조도같은내용으로규정하고있다. 37) 특허권침해의경우뿐아니라일반적으로부당이득반환의무와불법행위에의한손해배상의무는청구권경합의관계에있다고새기는것이통설이다. 예를들어곽윤직, 채권각론재전정판 (1984) 564 면등. - 49 -
이요건이므로상이하지만, 특허법제130조가침해자의과실을추정하므로, 불법행위에있어서도특허권자가과실을증명할필요가없게되어특허침해소송에있어서는불법행위나부당이득의차이가거의없고양자가모두성립하는경우가대부분일것이다. 다만, 부당이득에는불법행위에관한민법제766 조의단기소멸시효 ( 손해및가해자를안날로부터 3년 ) 가없는점은여전히다르다. 마. 관련소송 38) (1) 직무발명보상금소송발명진흥법제13조 ( 구특허법제40조 ) 의규정에따라종업원은특허권을승계하거나전용실시권을설정받은사용자에게정당한보상을청구할권리를가진다. 오늘날대부분의발명은기업내부에서이루어지고있는데, 근래근로자의전직이나조기퇴직이증가하면서위규정에따라발명자인종업원이사용자를상대로정당한보상금의지급을구하는소송이늘고있다. 직무발명보상금소송은금전의지급을구하는통상의민사소송으로서특허침해소송에는해당하지않지만, 특허관련소송의한형태로서살펴볼필요가있다. 이소송은먼저종업원인원고가진정한발명자인지와관련하여발명의기술적사상을창작한자 ( 공동발명의경우에는발명에창작적으로기여한자 ) 가누구인지를결정하여야하는문제가제기되고, 다음으로정당한보상액을어떻게산정할것인지와관련하여사용자가통상실시에따른이익을넘어발명의독점적실시로인하여얻을이익을산출에있어서특허침해로인한손해배상과유사한문제가대두된다. ( 가 ) 발명자의인정발명자란발명의특징적부분의완성에창작적으로기여한자를말한다. 즉, 특허청구범위에기재된구성중당해특허발명에특유한해결수단의구성을완성하는데관여한자를의미한다. 따라서당해특허발명의특징적부분을 38) 이부분은이성호, 지적재산권소송제도개요, 사법연수원지적재산소송실무연수자료 (2009. 4.) 의해당부분을참조하였다. - 50 -
착상한자나그착상을구체화시킨자는발명자에해당하지만, 구체적착상을교시함이없이단지해결할과제만을설정하거나일반적인조언만한자 ( 단순관리자 ), 주어진조건에따라실험을하거나단지데이터를수집 기록한자 ( 단손보조자 ), 단순한자금제공자, 설비 시설의제공자 ( 단순후원자 위탁자 ) 등은발명과정에창작적으로기여한자가아니어서발명자에해당하지않는다. 특허출원서에발명자로기재되어있는자는진정한발명자로사실상추정되나, 증거에의하여그추정이번복될수있다. ( 나 ) 정당한보상액의산정사용자가당해발명을타인에게실시허락하여수입을얻은경우에는그실시허락에의한수입을기초로여러사정을고려하여사용자의이익액을인정하고, 사용자가발명을자사에서실시한경우에는실시총매출액중독점권을가짐에따른부분을추정하고거기에실시요율을곱하여그이익액을인정한후, 종업원들의공동발명의경우에는그중원고의기여율을곱한다음, 다시사용자의발명에의공헌도 ( 사용자가부담한연구개발비, 연구설비비, 자재, 발명자의급여등 ) 을참작하여최종적으로원고가받을정당한보상금의액수를산정한다. 사용자가직무발명보상규정에서정한보상금 ( 출원보상금, 등록보상금, 실시보상금등 ) 이객관적으로정당한보상금액에미달한때에는종업원은그보상규정에구속받지않고보족한금액을청구할수있다. 다만, 신설된발명진흥법제15조제2항 (2006. 9. 3. 시행 ) 에따라사용자가계약또는근무규정에서정하고있는보상이사용자와종업원과의협의상황등여러사정을고려하여합리적인것으로인정될경우에는이를정당한보상으로간주하므로, 이때에는더이상의추가보상은청구할수없다. ( 다 ) 사례 1) 서울고등법원 2007. 8. 21. 선고 2006 나 89086 가 ) 어떤종업원이구특허법 (2006. 3. 3. 법률제 7869 호로개정되기 - 51 -
전의것 ) 제39조제1항, 제40조제1항에서정한직무발명자라고하기위해서는그종업원이자신의현재또는과거의직무에속하는사용자의업무범위내의발명을하였어야하고, 만약그발명에다수의사람들이관계되는경우에는기술적과제의해결수단인발명의특징적부분을착상하거나그착상을구체화함으로써발명의완성에창작적으로공헌하였는지여부를기준으로공동발명자의지위를정하며, 또한직무발명의요건인 고용관계의존재 는발명의완성당시를기준으로하므로어떤종업원이과거의재직회사에서발명의기본적인골격을구성하였다가새롭게이직한회사에서발명의구체적인내용을완성한경우에는그발명은나중회사의직무발명이된다. 원고는원래스마트카드비즈니스모델에관한개발 관리자로서이사건특허발명의기반이되는자동차관련스마트카드비즈니스모델에관한아이디어를최초로착안한점, 원고등은약 5개월남짓기간동안계속적으로위아이디어를구체화하는연구개발을하여온점, 원고등이현대자동차실무자로부터기술적인사항을지원받기는하였으나이를토대로한시스템구축작업은원고등이주도가되어수행한점, 피고회사가이사건특허발명에대한특허출원을할때원고등의 3인을발명자로기재한점등의사실관계를종합하여볼때, 원고는이사건특허발명의특징적부분을착상하고이를구체화함으로써창작적으로공헌한발명자라고봄이상당하다. 나아가특허발명의완성당시원고와피고회사사이에고용관계가존재하였는지여부에관하여보건대, 원고등이피고회사에입사하기전에이사건특허발명에관한연구개발을시작하였으나, 피고회사에입사한후인 2001. 11. 23. 경에야비로소이사건특허발명을완성한사실은앞서인정한바와같으므로, 결국원고는이사건특허의직무발명자로서피고회사에대하여정당한보상금을청구할권리를갖는다. 나 ) 직무발명자가당해특허권을사용자에게이전하는경우에는사용자에대하여보상금청구권을갖게되고 ( 구특허법제40조제1항 ), 위보상금의액수를결정함에있어서는그발명에의하여사용자가얻을이익액과그발명의완성에사용자와종업원이공헌한정도를고려하여야하는바 ( 구특허법제 40조제2항 ), 여기서사용자가얻을이익액의의미는그발명의실시에의한 - 52 -
영업이익을지칭하는것으로이해되기는하지만, 사용자로서는직무발명에의한통상실시권을당연히갖게되는점 ( 구특허법제39조제1항 ) 에비추어보면원칙적으로는특허권의승계취득에따른전체가치로부터통상실시권의가치를차감한금액만큼의이익액이사용자가얻게될진정한이익액이라할것인데, 위와같은의미의사용자의이익액은그산정이극히곤란하므로, 재판과정에서나타난매출액, 영업이익, 특허권실시료, 특허권양도대금등의제반사실관계를고려하여상당한방법으로사용자가당해특허권을독점적 배타적으로보유함으로써얻을이익액을산정할수도있다고보아야한다. 다 ) 판결은이사건특허권의독점적 배타적가치는자산양도대금의 30% 인 750,000,000원 ( = 자산양도대금 2,500,000,000원 30%) 으로산정하여이를피고회사가이사건특허권으로얻을이익액으로보았고, 여기에원고의공헌도를 10% 로보아 75,000,000원을보상금으로인정하였다. 2) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 구특허법 (2006. 3. 3. 법률제7869호로개정되기전의것 ) 제39조제1항의직무발명에해당하는회사임원의발명에관하여회사와그대표이사가임원의특허를받을수있는권리를적법하게승계하지않고같은법제40조에의한보상도하지않은상태에서위임원을배제한채대표이사를발명자로하여회사명의의특허등록을마침으로써임원의특허를받을수있는권리를침해한경우, 위임원이입은재산상손해액은임원이구특허법제40조에의하여받을수있었던정당한보상금상당액이다. 그수액은직무발명제도와그보상에관한법령의취지를참작하고증거조사의결과와변론전체의취지에의하여밝혀진당사자들사이의관계, 특허를받을수있는권리를침해하게된경위, 위발명의객관적인기술적가치, 유사한대체기술의존재여부, 위발명에의하여회사가얻을이익과그발명의완성에위임원과회사가공헌한정도, 회사의과거직무발명에대한보상금지급례, 위특허의이용형태등관련된모든간접사실들을종합하여정함이상당하고, 등록된특허권또는전용실시권의침해행위로인한손해배상액의산정에관한특허법제128조제 2항을유추적용하여이를산정할것은아니다. - 53 -
(2) 실시계약소송 ( 가 ) 의의특허권자는제3자에게권리의실시를허락하고그에대한대가로실시료를지급받는내용으로전용실시권계약또는통상실시권계약을체결할수있는데, 실시계약소송은이러한실시계약에기하여실시료의지급이나계약해제를전제로실시행위의금지등을구하는소송이다. 실시계약의실시료에는계속실시료와정액실시료및양자를혼합한형태가있다. 계속실시료는예컨대 실시허락제품의판매가격의 5% 와같은형태인데, 이는허락받은자가실제로당해특허기술을실시한경우에만그지급을구할수있다. 정액실시료의하나로서일정기간에소정의금액을지불할의무를부여하는최저실시료가있는데, 이는예정된허락제품이판매되지않는경우에도지급하여야하는최소한의보증액이다. 거래실무상실시계약의해제사유로는 1 상대방당사자의지급불능도는상대방당사자에대한압류, 경매, 파산, 회사정리절차개시등의신청이제기된후일정기간 (60일) 이내에취소도는취하되지않을때에상대방에대한최고없이해제할수있도록규정한경우, 2 상대방당사자가계약상의의무를위반한경우일방당사자가위반한당사자에게일정기간 (30일) 내에시정을최고하고그에불응할경우계약을해제할수있도록규정한경우가대표적이다. 실시계약관련민사소송중에는특허권자가실시허락받은자를상대로계약상의의무위반을이유로계약을해제하였다고주장하면서실시행위의금지나전용실시권설정등록의말소등을구하는사례가많다. 이러한사안에서는피고에게실제로계약해제의귀책사유가있는지를증거에의하여입증하는것이중요하고, 일반민법상의계약해제에관한분쟁과특별히다를것이없다. ( 나 ) 특허무효시부당이득반환청구의가부실시계약소송과관련하여검토되어야할것은, 실시계약체결이후상당한기간이지나서특허권에대한무효심판이확정된경우실시권자가특허권자를상대로이미지급한실시료를부당이득으로반환하여달라는청구를할수있는지여부이다. 우리나라에서는이에대한논의가많지않으나 39), 일본에서는다양한학설 - 54 -
이대립하고있다. 통상의경우실시계약의목적인특허가등록무효로되더라도그때까지는실시의이익을누리므로이는계속적계약관계에서의후발적인이행불능에해당할뿐실시계약이소급적으로무효로되는원시적불능사유에해당하는것은아니어서이미지급된실시료를부당이득으로반환받을수없다고보는것이다수설이다. 그러나특허발명이기술적으로실시불능인경우에는실시계약은처음부터원시적불능이므로이미지급한실시료의반환을구할수있다고한다. 바. 형사소송 (1) 지적재산권침해죄일반적특징 40) 입법례에따라서는특허권에대하여는형사상침해죄를규정하지않고저작권침해에대하여도영리를목적으로반복적으로침해행위를한경우를중심으로처벌하는예도있지만 ( 미국 ), 우리나라는모든지적재산권침해행위에대하여형사상의처벌규정을두고있다. 지적재산권침해죄에관한개별법률의규정은일반형법에대한특별형벌법규에해당하므로, 형법제8조에의하여각개별법률에특별한규정이없는한형법총직규정이그대로적용된다. 또한지적재산권침해죄가성립하기위해서는일반범죄와마찬가지로범죄구성요건에해당할것 ( 구성요건해당성 ), 위법할것 ( 위법성 ) 및책임능력있는자일것 ( 책임성 ) 이라는세가지요소가필요하다. ( 가 ) 범죄성립요건지적재산권침해죄는원칙적으로침해의결과가발생할것은요하는이른바결과범에속한다. 41) 지적재산권침해죄는특허권자나전용실시권자등의개인적법익에대한침해를본질로하는죄로서절도죄등타인의재물에관한침 39) 국내의문헌으로는조영선, 특허의무효를둘러싼민사상의법률관계, 법조 (2006. 3.), 61 이하참조. 40) 이부분은이성호, 지적재산권에대한침해와침해자의고의 과실, 사법논집제 28 집 (1997. 12.) 의해당부분을참고하였다. 41) 다만, 특허법제 227 조의허위표시죄는특허된것이아닌물건등에특허표시를하는행위만있으면곧바로성립하므로이른바형식범에해당한다. - 55 -
해죄와유사하므로구성요건상침해행위가피해자인타인의의사에반하여행하여질것을요한다. 따라서피해자인권리자의승낙이있는경우에는이를위법성조각사유로볼것은아니고구성요건해당성이없다고보아야한다. 특허법제96조는일정한사항에대하여특허권의효력이미치지않는다고규정하고있고, 이는실용신안법및디자인법에도준용되는데, 이와같이법률이허용한경우경우에는위법성이조각되어침해죄가성립하지않는다. 지적재산권침해죄에도형법총칙상의책임능력에관한규정이적용되므로책임능력조각사유에해당하는형사미성년자의행위나심신상실자의행위등은처벌되지않는다. 또한지적재산권침해죄에는과실범규정이없으므로, 과실로침해에이른경우에는처벌할수없고침해자에게침해의고의가있는경우만처벌된다. 형법학상고의의본질에관하여는, 1 구성요건적사실의인식이라고보는인식설, 2 구성요건의실현을희망하는것이라고보는희망설 ( 의사설 ), 3 구성요건의실현을희망할것까지는필요없으나적어도이를용인하는것이라고보는용인설, 4 구성요건실현의인식과의사라고보는설등여러견해가있는바, 지적재산권침해죄의고의에관한우리나라나일본의판례는대체로인식설내지용인설을따르고있는것으로보인다. 고의에있어서의인식의대상에는구성요건적사실에대한인식은물론결과범에있어서는행위와결과간의인과관계에대한인식까지도요한다. 그리고절도죄에있어서재물의타인성에대한인식을요하는것처럼, 지적재산권침해죄에있어서도지적재산권의타인성에관한인식이필요하다고보아야할것이다. 42) 따라서타인의지적재산권을침해한다는인식이전혀없었던경우에는침해에대한고의를인정할수없다. 43) 다만이러한지적재산권의타인 42) 대법원 1984.12.26 선고 82 도 1799 판결 ( 공 1985, 281) 에서도, 의장권의지분을사실상양수한자가등록을하지아니한채스스로그의장권을실시하거나또는의장권등록명의자의묵시적인동의하에제 3 자에게그전용실시권또는통상실시권을허여함으로써제 3 자가그의장권을실시하는경우라면그사법상의효력유무와는관계없이사실상의공유자또는제 3 자에게의장권침해의범의가있다고볼수없다고판시하여, 권리자인타인의의사에반하여실시한다는인식이없는경우에는범의가조각되는것으로보았다. 43) 대법원 1984.5.29 선고 82 도 2834 판결 ( 공 1984, 1215) 에서도, 피고인이그가제조판매하는쌍꺼풀테이프가공지공용의것이라는명백한증거를가지고있으면서그의행위는실용신안권의침해가되지아니하는것이라고믿고있었다면피고인이제 3 자사이의권 - 56 -
성이나침해의의미등에대한침해자의인식은정확한법적평가를요구하는것이아니라, 문외한에의하여판단된법적, 사회적의미내용, 즉문외한으로서의소박한가치평가이면충분하다. 지적재산권침해죄의고의에도확정적고의뿐만아니라미필적고의를당연히포함한다. ( 나 ) 사실의착오범죄의구성요건인객관적사실에대한인식이없는경우에는이른바사실의착오로서고의를조각한다. 특허권등지적재산권의존재는구성요건의규범적요소이므로이점에관한착오는사실의착오에해당한다. 그러나구성요건적사실이아닌범죄의동기, 책임능력또는처벌조각사유에대한착오는위와같은사실의착오에해당하지않는다. 사실의착오가있는경우인식한사실과현실로발생한사실간에어느정도일치하여야고의를인정할수있는가에대하여는, 1 구체적부합설, 2 법정적부합설, 3 추상적부합설등이나누어져있으나, 통설및판례는법정적부합설을취하고있다. 이에따르면지적재산권침해죄에있어서도행위자가인식한사실과실제로발생한사실간에구체적으로부합하여야할필요는없고, 동일한구성요건의범위안에서일치하면발생사실에관한고의를인정할수있다. 그러므로침해대상인특허권의권리자가甲인줄알고침해하였는데사실은乙이었다고하는경우에는동일한구성요건내에서의이른바객체의착오와유사하여특허권침해죄의고의를조각하지아니한다. 침해대상인권리가실용신안권인줄알고사실은특허권을침해한경우에는일견구성요건을달리하는사실의착오인것처럼보이기도하나, 실질적으로살펴보면누군가타인에게속한어떠한지적재산권을침해한다는인식은있었다고보아야하므로, 이는자기의행위가구체적으로어느법령에의하여금지되는지를명확히인식하지못한것에불과하여이른바법률의착오에해당한다고보아야한다. 따라서그착오에정당한이유가없다면특허권침해의범의를조각하지아니한다. 이와같이실무상으로는사실의착오인지법률의착오인지를구별하기가곤란한사례도적지않다. 리관계를확정하는판결의내용을알고있었다는사실만으로피고인에게위실용신안권에대한침해의고의가있었다고단정할수없다고판시하여같은입장을취하고있다. - 57 -
( 다 ) 법률의착오 법률의착오란책임비난에필요한위법성의인식이없는경우, 즉사실의 인식은있으나위법성을인식하지못한것을말한다. 법률의착오로말미암아 위법성에대한인식을결한경우이를고의에대한조각사유로볼것인가, 고 의와분리된독립된책임요소를결한것으로볼것인가에관하여는학설상대 립이있으나, 대법원판례는범의를조각하는것으로보고있다. 44) 형법제 16 조는, 자기의행위가법령에의하여죄가되지아니하는것으로오인한행위 는그오인이정당한이유가있는것인때에한하여벌하지아니한다. 고규 정하고있는바, 이규정은지적재산권침해죄에대하여도그대로적용된다. 그 리고여기서말하는법률의착오는단순한법률의부지를말하는것이아니 다. 범죄의성립에있어서위법의인식은그범죄사실이사회정의와조리에 어긋난다는것을인식하는것으로서족하므로, 구체적인해당법조문까지인 식할것을요하는것은아니기때문이다. 따라서특허출원공고중인출원인의 독점실시권을침해하는것이죄가되지아니한다고믿었다하더라도이는구 특허법제 225 조제 1 항제 2 호의규정 ( 제 68 조제 1 항에의한출원인의독점실 시권을침해한자 ) 을알지못한데에불과하여특허권침해죄의범의를조각하 지아니한다. 그러나침해자의법률의착오에정당한이유가있는경우에는 고의를조각하거나책임요소를결하여처벌할수없게된다. 지적재산권침해 죄에있어서는침해의대상이추상적인권리로서그보호범위를확정하기도 쉽지않으므로일반인이스스로자신의행위가침해에해당하는지여부를판 별하기는어렵고, 따라서전문가의조력을받아행위하는경우가많다. 그중 에서도특허심판원의권리범위확인심판과같이전문적이고중립적인기관에 의한판단을신뢰한경우에는그와같은판단이법원에의한종국적인판단의 결론과다르더라도행위자에게침해죄의고의를인정하기는어려울것이다. 그외에변호사나변리사등전문가로부터진지하게조언을구하고그결과를 정직하게신뢰하여행동한경우에도침해죄의고의를인정하기는어려울것이 다. 45) 다만, 전문가에게자문을구함에있어중요한사항을감추거나자기에 44) 대법원 1970. 9. 22. 선고 70 도 1206 판결 ( 判例總覽刑法 16 條 16);1974. 11. 22 선고 74 도 2676 판결 45) 日本仙台高裁昭和 43. 9. 26. 판결은, 농기계를제작 판매하여오던피고인이특허권자로부터경고를받고서야비로소타인의특허등록사실을알게되었고, 변리사에게전문적 - 58 -
게일방적으로유리한자료만을제출한경우, 화학분야의전문가에게그와다른기계분야의자문을구한경우, 전문가가확정적인회답을하지아니하고불명확하게회답한경우와같이, 조력을구하는태도와전문가의전문분야및전문정도, 회신내용등에따라서는비록전문가의의견에기하여행동한경우라고하더라도침해의고의가인정될수도있다. 46) (2) 특허권침해죄 47) 의특징 ( 가 ) 의의특허권등의 침해 의의미는앞에서본바와같다. 침해의대상은특허권또는전용실시권이다. 특허권침해죄는연혁적으로민사적색채가강하고상표권침해죄와달리권리자의개인적법익에대한죄일뿐이므로특허법제225조제2항에의하여친고죄로규정되어있다. 통상특허권자등은고소를제기하기에앞서침해자에게경고를발함으로써침해자로하여금스스로침해를중지하게하거나그후의침해행위에대하여고의를인정할자료를확보하게된다. 경고를받은이후의침해행위에는특별한사정이없는한고의가있다고보아야하겠지만, 앞서본바와같이경고를받은후신중하게전문가의자문을구하고그의견에따라정직하게행동한경우에는범의가조각될수도있을것이다. 인의견을구한결과변리사가실험등에기해확정적으로특허권리범위에속하지않는다는의견을제시함에따라특허에관한문외한인피고인으로서는그의견에따라별다른의심없이종전과마찬가지로농기계를제작 판매한사실이인정되고, 기록상피고인에게타인의특허권을침해한다는인식이있었다고볼증거가없다하여피고인의형사책임을부정하였다. 다만, 이사건에서는대상물이특허발명의기술적범위에속하지도않는다고설시하면서부가적으로위와같이판단하였다. 46) 대법원 1995.7.28 선고 95 도 702 판결 ( 공 1995 하, 3030) 은, 피고인이변리사로부터타인의등록상표가상품의품질이나원재료를보통으로표시하는방법으로사용하는상표로서효력이없다는자문과감정을받아자신이제작한물통의의장등록을하고그등록상표와유사한상표를사용한경우, 설사피고인이위와같은경위로자기의행위가죄가되지아니한다고믿었다하더라도이러한경우에는누구에게도그위법의인식을기대할수없다고단정할수없으므로피고인은상표법위반의죄책을면할수없다고판시하였는바, 피고인이진지하고정직하게자문과감정을구하였던사안인지여부는불분명하다. 47) 특허법제 225 조제 1 항 : 특허권또는전용실시권을침해한자는 7 년이하의징역또는 1 억원이하의벌금에처한다. 특허법은특허침해죄외에허위표시죄, 사위행위죄등을규정하고있으나, 이들에대한설명은생략한다. - 59 -
( 나 ) 간접침해에대한특허침해죄의성립여부 48) 특허권침해죄와관련하여가장문제가되는것은직접침해와마찬가지로간접침해, 즉특허법제127조에의해침해로보는행위에대하여도처벌할수있는가하는것이다. 1) 학설과판례이를긍정하는입장은, 1 간접침해도침해의한태양이므로특허침해죄의대상이된다고하는견해, 2 간접침해는본래의침해의예비적행위라고할수있는데, 간접침해에있어서의예비적행위란일반의예비죄와는달리그자체가본래의침해에극히근접한행위이며, 간접침해인일정한예비행위로부터더나아가본래의침해에이른경우에는간접침해죄외에본래의침해죄가성립하고양자는병합죄의관계에있는것으로해석된다는견해, 3 특허법상특허침해죄는전통적인죄형법정주의의이념에비추어보면매우이례적인것즉명확성의원칙이약화된것인데, 이는특허권등의침해가존재하는지여부는특허청구범위즉배타적지배권이미치는범위를확정하는단계를거치지않으면안되므로특허침해죄의경우에는다른형사범죄와비교하여특허권등의침해행위가존재하는지여부즉구성요건해당행위가존재하는지여부의판단이용이하지않은경우가많은데따른피할수없는결과인바, 입법자가이를고려하여 특허권등을침해한자를처벌한다 는형식으로규정한것은특허발명을실시하지는않더라도특허발명의침해로볼수있는행위를처벌하겠다는의도를표현한것이라고볼수있으며, 간접침해행위자에대한비난가능성이본래의특허침해행위자에대한것보다결코뒤진다고할수없다는견해등이있다. 반면이를부정하는입장은, 본죄에있어서는미수를처벌하지아니함에비하여간접침해행위는원래미수의전단계인예비적행위에속하므로이를처벌하는것은형벌의균형을상실한것이고, 간접침해에관한규정은원래민사책임을논함에있어서침해의전단계에있는행위를침해로의제하여특허권자를두텁게보호하려는정책적규정이므로형사책임에관하여까지이를그 48) 이부분은졸고, 특허권에대한간접침해, 사법논집 ( 제 46 집 ), 법원도서관 (2008) 중해당부분을참조하였다. - 60 -
대로적용하는것은죄형법정주의에반하는확장해석이라고주장한다. 일본판례중에는상표권에관한것이지만간접침해행위에대하여침해죄를긍정한사례가있다. 49) 그러나우리대법원은 확장해석을금하는죄형법정주의의원칙이나, 특허권침해의미수범에대한처벌규정이없어특허권직접침해의미수범은처벌되지아니함에도특허권직접침해의예비단계행위에불과한간접침해행위를특허권직접침해의기수범과같은벌칙에의하여처벌할때초래되는형벌의불균형성등에비추어볼때, 간접침해에관한규정은특허권자등을보호하기위하여특허권의간접침해자에게도민사책임을부과시키는정책적규정일뿐이를특허권침해행위를처벌하는형벌법규의구성요건으로까지규정한취지는아니다 라고하여부정하는입장이다. 50) 2) 검토특허법은간접침해행위에대하여는특허침해로보고있고특허침해죄는특허권등을침해하면성립하므로, 단순히문언으로만보면간접침해행위도특허침해죄가성립할수있는것처럼보인다. 그러나우선특허침해에대하여형사적제재를가하는입법례가일반적인것은아니다. 51) 이는특허권이라는것이기술적사상에대하여법률에의하여부여되는것이기때문에그권리범위내지침해의판단이쉽지않고, 이에따라형사범죄로하는것은죄형법정주의특히명확성의원칙에충실하지못할위험이있기때문으로보인다. 따라서특허침해를형사적으로제재하는것은신중히할필요가있다. 또한법규정상의위치로보아도간접침해에관한규정이특허권자의보호에관한장아래에특허권자의금지청구권등에관한규정에이어규정된점을고려하면, 침해의간주는민사책임에관한것에한정된다고보는것이입법자의의도라고해석할수있다. 그러므로간접침해자의형사적책임은간접침해행위의실질에의하여결정하여야한다. 우리특허법의간접침해행위는직접침해의예비행위이거나직접 49) 東京地裁 1981. 8. 3. 判時 1042 号 155 頁. 50) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92 도 3350 판결. 51) 영 미에서는특허침해를오로지민사적으로해결하고있고형벌의제재를가하지않는데비하여, 프랑스 (1990 년개정법 ) 나독일, 일본등은특허침해죄를인정하고있다. - 61 -
침해의실행에착수하여미수에그친것이아니라, 제3자의직접침해의전단계에서이를사전적으로방조하는행위이다. 따라서간접침해행위의실질은직접침해자즉정범에대한종범이므로, 정범의고의와함께방조의고의 ( 특허법제127조의경우에는특허발명의실시에전용하는물건을공급함으로써특허침해를용이하게한다는인식과의사 ) 가있는경우에직접침해자의특허침해죄에대한방조죄를구성한다고보아야하고, 특허침해죄의정범으로된다고는할수없다. 간접침해자의민사적책임의인정에있어서는반드시직접침해가성립할필요는없고그고도의개연성만으로충분하다. 그러나형사적책임에있어서는, 특허침해죄의구성요건이특허권등을침해할것을요하므로위험범이아니라침해범에해당하고, 따라서간접침해자에대하여특허침해죄의종범으로서형사책임을지우기위하여는직접침해의성립개연성만으로는부족하고실제로직접침해가성립하여야만할것이다. 또한방조에의한간접침해자가직접침해도한경우에는특허침해죄만성립하고그방조죄는본죄에흡수된다. 한편일반법적간접침해자의형사책임에관하여는, 그실질이직접침해의교사또는방조이므로위에서살핀바와같이원칙적으로특허침해죄의교사또는방조죄가성립할수있을뿐그정범이될수는없다고보아야한다. IV. 상표권침해소송 52) 상표법은상표권자의보호에관하여제65조에서침해금지청구권을, 제69조에서신용회복청구권을각각인정하고있고, 제67조에서는손해액의추정에관하여규정하고있어특허권의경우와유사하다. 그러나제66조는침해로보는행위에관하여규정하고있는데, 이는특허법과상당히다르다. 아울러상표법은제68조에서고의의추정에관한규정을두고있는바, 이점도과실을추정하는특허법과다르다. 52) 이부분과뒤의영업비밀보호및부정경쟁방지소송의상당부분은윤태식, 상표침해소송 영업비밀및부정경쟁행위방지소송의실무상제문제, 사법연수원지적재산소송실무연수자료 (2009. 4.) 를주로참고하였다. - 62 -
1. 상표권의침해 가. 상표권침해의요건 - 상표사용에의한침해 상표권자는등록상표를지정상품또는지정서비스업에사용할권리를갖는다. 즉상표권은기본적으로상표권자가등록상표를그지정상품또는지정서비스업에독점적으로사용하는권리이다. 그런데상표법은이와같은상표법의기본적효력을보다실효성있는것으로하기위해등록상표와동일한상표뿐아니라등록상표의유사범위에속하는상표의타인에의한사용에대해서도이를상표권침해로간주하여그사용을금지내지배제할수있는권리를상표권자에게부여하고있다 ( 상표법제66조제1항제1호, 제2항제1호 ). 53) 따라서상표사용에의하여상표권에대한침해가성립하려면어느표장이상표로서사용되어야하고, 그표장및지정상품이등록상표의표장및지정상품과동일 유사하여야한다. (1) 상표로서의사용상표법은제2조제1항제6호등 54) 에서상표의사용에관하여정의규정을두고있다. 그런데어떤상품에대해서상표가표시되어있고, 문리적으로는그상품에대한상표의사용행위가존재하고있는것으로인정되더라도, 그표시가행하여지는대상상품과의관계에서뿐만아니라그표시의태양, 즉그상품또는포장용기등에표장이표시된위치, 크기또는상품에표시된표장이외의문자나도형등과의결합관계에있어서그표시된표장이그상품의식별표지로서사용 53) 타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과동일한상품에사용하는형태의침해는직접침해라고할수있고, 상표법제 66 조각호에의한침해는넓은의미의간접침해, 그중제 2, 3 호에의한침해를좁은의미의간접침해라고할수있다. 앞의두가지는상표사용에의한침해이고, 마지막은상표사용적침해를교사 방조하는형태의침해이다. 54) 상표법제 2 조제 1 항제 6 호규정 : 상표의사용 이라함은다음각목의 1 에해당하는행위를말한다. 가. 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위나. 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위다. 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위상표법제 2 조제 2 항규정 : 제 1 항제 6 호가목내지다목의규정에의한상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰에상표를표시하는행위에는상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰을표장의형상으로하는것을포함한다. - 63 -
되고있는것이아니라고보여지는경우, 이를 상표의사용 과관련하여어떻게 해석할것인가가문제된다. 실무에서구체적인사용형태에따라어느표장이과 연상표로서사용된것인지구별하는것이어려운경우가있다. ( 가 ) 판단기준타인의등록상표와동일 유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고할것이나, 타인의등록상표를이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다. 어느표장이상표로서사용되고있는지의여부를판단하기위해서는, 상품과의관계, 상품등에표시된위치, 크기등당해표장의사용태양, 등록상표의주지저명성그리고사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다. 55) ( 나 ) 상표로서의사용인지가문제된사례 1) 선전광고및판매촉진을위한무상양도제품에대한사용상표법상 상표의사용 이라고함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위등을의미하고 ( 상표법제2조제6호각목참조 ), 여기에서말하는 상품 은그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품을의미한다. 따라서, 상품의선전광고나판매촉진또는고객에대한서비스제공등의목적으로그상품과함께또는이와별도로고객에게무상으로배부되어거래시장에서유통될가능성이없는이른바 광고매체가되는물품 은비록그물품에상표가표시되어있다고하더라도, 물품에표시된상표이외의다른문자나도형등에의하여광고하고자하는상품의출처표시로사용된것으로인식할수있는등의특별한사정이없는한, 그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품이라고볼수없고, 따라서이러한물품에상표를표시한것은상표의사용이라고할수없다. 56) 55) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004 도 5034 판결 56) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98 후 58 판결 : 기록에의하여살펴보면, 피심판청구인은종전 - 64 -
2) 점포내에서소비되는물품에대한사용상표법상상품이라함은상거래의목적물로서유통과정에놓이면서교환가치를가지는유체물을말하고유통성과양산성을전제로한다고보는것이통설이다. 57) 따라서음식점에서제공되는음식물, 다방에서제공되는홍차등은유통과정에제공되는것이아니기때문에상표법상상품에해당하지않고그러한음식물에상표가사용되더라도그것은상표적사용이아니라고할수있다. 그러나최종적으로는주로음식점에서판매되는경우라도체인점의본부나별개의제조회사에서대량으로제조되고상표가부착된채유통과정에제공되어음식점에공급되는경우에는상표법상상품에해당한다고볼여지가있다. 3) 포장용기에대한사용거래의관행상표장용기자체의상표는용기의측면이나저면에작게표시하는것이보통이기때문에상품이들어있는포장용기의잘보이는곳에상표가표시된경우그상표는포장용기에들어있는내용물인상품의상표로서사용된것으로인정될뿐이고포장용기자체의상표로인정되지는아니한다. 이와관련하여컴퓨터프린터용잉크카트리지등과같이포장용기에내용물의상표가부착된경우에재활용업자가포장용기의상표를삭제하지아니하고새로내용물인잉크를채워판매하는경우에는정품잉크상표권자의권리를침해하는결과가된다. 58) 부터자신이발행하여오던, 영화 음악 연예인등에관한정보를담은 ROADSHOW, 로드쇼 라는월간잡지 ( 을제 2, 4 호증 ) 의독자들에게보답하고그구매욕을촉진시키기위하여사은품으로 1993. 12. 10. 경외국의유명한영화배우들의사진을모아이사건등록상표인 WINK 라는제호의책자 ( 을제 3, 6 호증 ) 를발행하여독자들에게제공하였음을알수있으므로, 위 WINK 라는제호의책자는그자체가교환가치를가지고거래시장에서유통될가능성이있는독립된상거래의목적물이될수없어 광고매체가되는물품 에해당된다고할것이고, 따라서위책자에이사건등록상표가제호로사용된것은이사건등록상표의사용이라고할수없다. 57) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002 후 123 판결 : 등록상표가표시된유리병에든 보리, 수수, 옥수수 등이판매용물품이아니라대리점에서거래되는즉석건조건강식품을이루는일부성분의견본 ( 견본 ) 에불과하고, 성분의구성및비율에특징이있는그즉석건조건강식품과거래통념상동일성의범위내에있는상품도아니므로 상표법상상품 에해당하지않는다고한사례 58) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002 도 3445 판결 : 피고인은후지필름에서생산되었다가사용후회수된 1 회용카메라몸체의렌즈둘레와플래쉬부분에위와같이 FUJIFILM 이라는상표가새겨져있음을알면서도이를제거하거나가리지아니한상태에서 ( 일부제품에는렌즈좌측부분의상표만을가림 ) 그몸체부분을 Miracle 이라는상표가기재된포장지로감싼후새로운 1 회용카메라를생산하여이를판매한사안에서피고인은 - 65 -
4) 원재료나부품의상표의사용원재료나 1차제품또는부품의상표가완성품에표시된경우에그상표와동일, 유사한등록상표를타인이완성품을지정상품으로하여소유하고있더라도위상표의사용은완성품에대한타인의등록상표권을침해한것이라할수없다. 5) 디자인적기능에의한사용표장이단지장식적내지는디자인적으로사용되었다고볼수있는경우에는상표의사용으로보지아니한다. 59) 다만, 디자인과상표는배타적, 선택적인관계에있는것이아니므로디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는위사용은상표로서의사용에해당한다. 60) 그가제작 판매하는이사건 1 회용카메라에후지필름의이사건등록상표를상표로서사용하였다고본사안 59) 1 대법원 1997. 2. 14. 선고 96 도 1424 판결 : 등록상표와유사한동물모양의봉제완구를제작, 판매한사안에서 상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되었다. 고하여상표권침해를부정한사안이다. 2 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001 다 79068 판결 : 방독마스크제조, 판매회사가그상호의영문명칭의첫알파벳인 'S' 와방독마스크의부품인정화통을의미하는 'CANISTER' 의약어인 'CA' 를합한 'SCA' 라는표시옆에농도별등급표시에해당하는숫자를병기하는형식의표장을이용한것은방독마스크정화통의종류나규격내지등급표시의사용일뿐자타상품의식별표지로서기능하는상표의사용으로볼수없다고판단한사안이다. 3 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004 도 5034 판결 : 금반지의중앙부분에퓨마라는동물의문양을양각으로새긴사안에서위문양이출처표시를위한것이아니라의장적으로만사용되었다는이유로상표권침해를부정한사안이다. 60) 1 대법원 2000. 12. 26. 선고 98 도 2743 판결 : 피고인이이사건등록상표 ( 아디다스에서나온삼선도형 ) 와유사한표장을슬리퍼의갑피부분에부착하여사용한태양, 등록상표의주지성및피고인의사용의도등을종합하여보면, 피고인이그와같이사용한표장은실제거래계에서자타상품의출처를표시하기위하여사용된것으로본사안이다. 2 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007 후 2834 판결 : 구두 를사용상품으로하고 으로이루어진확인대상표장의도형부분이자타상품의출처를표시하기위한표장으로도사용되었다고본다음, 확인대상표장이 가죽신, 부츠등 을지정상품으 로하고 으로이루어진이사건등록상표와표장및지정 ( 사용 ) 상품이서로유사하여그권리범위에속한다고판단한사안이다. 이에대한해설로는윤태식, 표장의상표로서의사용과그판단기준방법, 지적재산권 (2008. 11. 호 ), 한국지적재산권법제연구원, 80면이하참조 - 66 -
6) 서적잡지의제호서적류의제호는특별한사정이없는한해당저작물의창작물로서의명칭내지는그내용을함축적으로나타내는것이며그러한창작물을출판하고제조 판매하고자하는자는저작권법에저촉되지않는한은누구든지사용할수있는것으로서품질을나타내는보통명칭또는관용상표와같은성격을가지는것이므로제호로서의사용에대하여는상표법제51조의규정에의하여상표권의효력이미치지않는것이원칙이기는하나, 타인의등록상표를정기간행물이나시리즈물의제호로사용하는등특별한경우에는사용태양, 사용자의의도, 사용경위등구체적인사정에따라실제거래계에서제호의사용이서적의출처를표시하는식별표지로서인식될수도있으므로, 그러한경우에까지상표권의효력이미치지않는것으로볼수는없다. 61) 7) 상호로서의사용상호적으로사용된표장에대하여는상표권의효력이미치지않는다. 상품에관하여사용된것이아니기때문이다. 물론상호도상호로서사용됨과동시에상표로서사용되는경우는있을수있다. 62) 61) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005 다 22770 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2006 다 29983 판결 62) 1 대법원 1998. 5. 22. 선고 98 도 401 판결 : 자기의상호를상품자체나상품에관한표찰등에사용하는경우에는상표로서사용될수도있다고할것이고, 그경우상품거래사회에서보통행하여지는방법으로이를사용하는경우에는상표법제 51 조제 1 호소정의 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하여상표권의효력이미치지아니하는것이지만, 그사용에있어일반의주의를끌만한서체나도안으로표시하는등보통으로사용하는방법이라고볼수없는상표적사용의경우에는상표권의효력이미친다고보아야한다. 그외대법원 1999. 12. 7. 선고 99 도 3997 판결참조 2 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000 후 3708 판결 : 상표법제 51 조제 1 호본문에의하면, 자기의상호또는그상호의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정의등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌이상등록상표권의효력이미치지아니하는바, 위법규정에서상호를보통으로사용하는방법으로표시한다함은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시한다는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 그표장을보고일반수요자가상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 법인인회사가그상호를표시하면서회사의종류를표시하는부분을생략한경우에는그것이널리알려져있지않은이상일반수요자가반드시상호로인식한다고할수없어이를회사의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것으로볼수없고, 단지상호의약칭에불과하다고할것이고, 이러한약칭의표시는위 - 67 -
8) 비교광고에서의사용자기의상품을타인의상품과비교하여광고하면서상표권자인타인의허락없이타인의등록상표를무단으로사용하는경우에도이는타인의상표를자기의상품이아닌타인의상품을표시하기위하여사용하는것이므로원칙적으로는상표권의침해로보지않게된다. 그러나비교광고의목적이객관적으로진실한사실에기초하여타인의상품보다자신의상품이우수하다는것을알리기위한것이아니라타인의상품의우수성에편승하여그이미지를이용하기위한것이라면상표권침해의책임을물을수있을것이다. 9) 부품업자등이자기상품의용도등을표시하기위한경우 부품생산업자의출처표시가명백하고부품등의용도설명, 효능표시등을위하 여그러한상표인용이필요한경우에는상표권침해로되지아니한다. 63) 10) 인터넷도메인이름 인터넷도메인이름에관한분쟁에서피고가원고의등록상표를도메인이름으로 정하여웹사이트를개설한경우에이를상표적사용으로볼수있는지문제된다. 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인 식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP) 를사람들이인식 기억하기쉽도록 숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로원래상품이나영업의표지로 서사용할목적으로한것은아니다. 그러므로특정한도메인이름으로웹사이 법규정에따라그것이저명하지않는한특수한태양으로표시되어있지않다고하더라도상표권의효력이미친다고할것이다. 63) 1 대법원 2001. 7. 13. 선고 2001 도 1355 판결 : 피고인이이사건에어클리너의포장상자에위각회사의해당등록상표를사용하였다고하더라도그출처표시가명백하고, 부품등의용도설명등을위하여사용한것에불과하므로이를가지고등록상표를사용한것으로볼수없고, 나아가피고인이제조한에어클리너는위각회사에서공급하는정품과는쉽게구분되는것이어서피고인이타인의상품과혼동을일으키게하는행위를하였다고인정할수없다고판단한사안이다. 2 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005 도 1637 판결 : 피고인이판매한원격조정기 ( 리모콘 ) 의내부회로기판위에표기된 SONY 표장을상표로서사용된상표라고할수없고, 나아가피고인이위원격조정기의표면에 만능 ez 소니전용 이라는표장을표기한것은 여러가지기기에손쉽게사용될수있는원격조정기로서소니에서나온기기에사용하기에적합한것 이라는정도의의미로받아들여질수있어위원격조정기의용도를표시하는것으로보일수있을뿐, 등록상표 SONY 와동일한상표를사용한것으로볼수는없다 고판시한사안이다. - 68 -
트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수없다. 64) 대법원은 파출박사 라는한글인터넷도메인이름을등록하고이를자신이개설한웹사이트 (www.pachulpaksa.com) 에연결되도록하여직업정보제공등의서비스를제공한사안에서, 위한글인터넷도메인이름이서비스의출처표시로기능하고있다고볼수없다고판단한바있다. 65) 그런데도메인이름은본래상표법이예정하였던표지라고는할수없지만, 거래계에서상품의출처표시로도기능할수있는점은부인할수없어서대법원은부정경쟁방지법상의상품주체혼동행위에해당한다는이유로도메인이름의사용금지및등록말소청구를인용한원심판단을수긍한사례가있고 66), 상표권침해를이유로한도메인이름의사용금지및등록말소청구를인정한바있으며 67), 도메인이름의 64) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002 다 13782 판결, 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001 다 57709 판결참조 65) 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007 다 31174 판결 : 이사건한글인터넷도메인이름은최상위도메인이름등을입력할필요없이단순히한글등의키워드를인터넷주소창에입력하여원하는웹사이트에접속할수있도록만든인터넷주소로서, 인터넷주소창에도메인이름을입력하여실행하면그웹사이트의주소창에도메인이름이표시되는일반적인도메인이름과달리접속단계에서피고개설의웹사이트에연결하기위하여사용되고있을뿐이고이사건한글인터넷도메인이름을인터넷주소창에입력하고실행하여연결되는피고개설의웹사이트화면에는이사건한글인터넷도메인이름이표시되지아니하는점, 피고 가개설한웹사이트의화면좌측윗부분에는 로된표장이별도로표시되어피고가제공하는직업정보제공등서비스의출처표시기능을하고있는점등기록에나타난여러사정을고려하여볼때, 원심이인정한위와같은사실만으로는이사건한글인터넷도메인이름이서비스의출처표시로기능하고있다고보기어렵다. 참고로이판결은위 2006다51577 판결과비교할때사실관계등에서한글인터넷주소의입력, 실행에의하여연결되는웹사이트에도메인이름이전혀나타나지않고별도의독자적인서비스표가사용되고있었던점등이다르다. 66) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다44244, 44251 판결 ( 심리불속행 ), 대법원 2005. 12. 8. 선고 2005다55442, 55459 판결 ( 심리불속행 ) 67) 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007다11958 판결 : 지정서비스업을 인터넷상에서포털사 이트운영업, 인터넷상에서의각종주제별커뮤니티사이트제공업 등으로하고, 로이루어진원고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제 127576 호 ) 는기술적표장에해당하지아니하고, 피고들과인수참가인이 jjang0u.net 이라는도메인이름을등록하고그웹사이트에서게임, 영화, 유틸리티등의파일공유를할수있게하고유머와사진등을제공하고거기에 jjang0u, Jjang0u, JJANG0U 등의표장을사용하는행위는이사건등록서비스표권을침해하는것에해당한다. - 69 -
등록사용의경우에도메인이름의사용태양및그도메인이름으로연결되는웹사이트화면의표시내용등을전체적으로고려하여거래통념상상품의출처를표시하고자기의업무에관계된상품과타인의업무에관계된상품을구별하는식별표지로기능하고있을때에는 상표의사용 으로볼수있다고판시한것도있다. 68) 결국, 도메인이름의사용이상표의사용에해당하는지여부는당해도메인이름이사용되고있는상황이나웹사이트에표시된홈페이지상의구성전체에서도메인이름이수행하는기능을종합적으로판단하여신중하게결정하여야한다. 11) 기타원고가이사건등록상표 ( 등록번호제185812호 ) 의권리범위에속하지않는다는확인을구하는오른쪽그림의표장 ( 이하 확인대상표장 이라한다 ) 은빛을비춘상태에서사용되는상품인 반사원단제품 을일정한각도로기울여살펴볼때식별할수있는것으로특정된것인데, 그사용상품은빛이반사되는성질을가지고있어서안전표지판이나안전복등각종안전용품의원재료로사용되는것이므로, 이러한사용상품의특성상상표를그상품자체에표시할경우에상품의반사기능을해치지않으면서완제품의외관에는나타나지않도록상표를표시할것으로보이고, 실제거래계에서사용상품의수요자인안전용품의제조업자들은, 확인대상표장이일반인이쉽게식별할수없도록사용상품에표시되었다하더라도, 사용상품을빛에비추어보는방법등을통하여그표시된표장을자타상품의출처표시로사용하고있다고보는것이합리적이다. 69) 68) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006 다 51577 판결 : 이사건한글인터넷주소는영어로구성된웹사이트의도메인이름대신기억하기쉬운한글을사용하는인터넷주소로서그특성상숫자 문자 기호등의결합으로구성되면서계층적구조를가지는일반적인도메인이름보다상품의출처표시내지광고선전기능이더강한점, 이사건한글인터넷주소로 연결되는웹사이트의좌측상단에는와같이이사건한글인터넷주소와동일한문자부분 장수온돌 이다른문자에비하여돋보이는글자체로변형되어빨간색의큰글씨로횡서된채로그왼쪽의도형과결합된일체로서표시되어있을뿐만아니라, 그웹사이트화면의중앙에는상품의명칭으로 장수온돌침대Queen, 장수온돌침대Double 이라고표기되어있는점, 서비스표인위도형과문자부분이외에는상품자체의식별표지로인식될만한다른표장을찾아볼수없는점등의여러사정을종합하여볼때이사건한글인터넷주소는일반수요자에게상호라기보다는주로상표로서사용되고있다고인식될것이므로 69) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 - 70 -
(2) 상표및상품의동일또는유사상표의동일은침해혐의자의사용상표와권리자의등록상표가완전히동일하거나실질적으로동일하다고볼수있는것을의미하고, 상표의유사는두개의상표가서로동일한것은아니더라도외관, 호칭, 관념의면에서비슷하여이를동일하거나유사한상품에사용할경우거래통념상상품출처즉상품의생산자또는판매자에관하여오인이나혼동을일으킬염려가있는것을의미한다. 또한상품의동일이란침해혐의자가상표를사용한상품이권리자의등록상표의지정상품과동일하거나실질적으로동일하다고볼수있는것을말하고, 상품의유사는두상품이실질적으로동일한정도에이르지못하더라도거래상오인또는혼동을일으킬정도로근사한것을의미한다. 상표또는상품의동일 유사는상표법제7조제1항제7호등에서규정하고있는상표또는상품의동일 유사와다르지않으므로, 이글에서는구체적인설명을생략하기로한다. 나. 좁은의미의간접침해상표법은상표사용에의한상표권침해의교사또는방조에해당할수있는일정한행위들을침해로간주하고있는데 ( 상표법제66조제1, 2항각제2, 3, 4 호 ), 이는특허법상의간접침해규정 ( 제128조 ) 에대응될수있다. 좁은의미의상표권에대한간접침해행위는 1 타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하거나사용하게할목적으로교부 판매 위조 모조또는소지하는행위 ( 제66조제2호 ), 2 타인의등록상표를위조또는모조하거나위조또는모조하게할목적으로그용구를제작 교부 판매또는소지하는행위 ( 제3호 ) 및 3 타인의등록상표또는이와유사한상표가표시된지정상품과동일또는유사한상품을양도또는인도하기위하여소지하는행위 ( 제4호 ) 이다. 2. 피고의항변 가. 의의 피고의표장사용행위가원고의상표권에저촉되는경우라하더라도원고의상 - 71 -
표권의효력을제한하는사유가있으면피고의상표권침해행위는성립하지아니한다. 상표권의효력의제한사유로는상표권자에의하여전용사용권이나통상사용권이설정된경우가있고, 상표법제51조에의하여상표권의효력이미치지아니하는경우가있으며, 상표권도권리이므로권리남용의항변 70), 실효의항변이있을수있고, 상표권이무효라는항변도있을수있다. 상표등록무효심결이확정되기전에는상표권에대한침해행위금지등청구소송절차에서상표등록사유의하자등을이유로상표권이무효라는판단을할수있는가에관하여, 종래의실무는이를부정적으로보았으나 71), 특허권의경우와마찬가지로일정한경우에는긍정할필요가있다고본다. 나. 상표법제51조의규정상표법제51조는등록된상표권이라고하더라도자기의성명, 명칭, 상호등을부정경쟁의목적없이사용하거나, 상품의보통명칭, 산지, 품질효능, 용도, 생산방법등을보통으로표시하거나, 관용명칭, 현저한지리적명칭, 상품또는포장의기능확보에불가결한입체적형상등에대하여는상표권의효력이미치지않는다고규정하고있다. 이하구체적인사례를중심으로살펴본다. (1) 제 51 조제 1 호 - 자기의성명, 명칭또는상호, 초상, 서명, 인장또는저명한 아호, 예명, 필명과이들의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시된상표 법인의명칭에서법인의종류를의미하는주식회사등을생략한경우에이는 70) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005 다 67223 판결 : 상표권자가당해상표를출원 등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적 개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다. 같은취지로대법원 2007. 2. 22. 선고 2005 다 39099 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006 다 40461, 40478 판결이있다. 71) 대법원 1989. 3. 28. 선고 87 후 139 판결, 대법원 1996. 9. 10. 선고 96 후 283 판결 - 72 -
상호그자체에해당하는지또는상호의약칭에해당하는지논란이있을수있다. 상호라고한다면저명하지않더라도사용할수있지만약칭이라고하면저명한경우에만상표권침해가되지않기때문이다. 72) 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가그표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다. 그러므로표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야한다. 73)74) 또한, 위 사용 에는순수하게상호로서사용하는경우만이아니라상표적으로사용하는경우도포함한다. 75) 72) 대법원 2000. 1. 18. 선고 97후2927 판결 : 상표법 (1990. 1. 13. 법률제4210호로전문개정되기전의것 ) 제26조제1호본문에의하면, 자기의상호또는그상호의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정의등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌이상등록상표권의효력이미치지아니하는바, 위법규정에서상호를보통으로사용하는방법으로표시한다함은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시한다거나, 도형등다른요소와결합하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 그표장을보고일반수요자가상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 법인인회사가그상호를표시하면서회사의종류를표시하는부분을생략한경우에는그것이널리알려져있지않은이상일반수요자가반드시상호로인식한다고할수없어이를회사의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것으로볼수없고, 단지상호의약칭에불과하다할것이고, 이러한약칭의표시는위법규정에따라그것이저명하지않는한특수한태양으로표시되어있지않다고하더라도상표권의효력이미친다고할것이다. 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결도같은취지 73) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 74) 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후69 판결, 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결에서는확인대상표장은그표장외에다른표장을북한냉면음식점의식별표지로사용하지않고있는점등에비추어상표법제51조제1호본문의거래통념상자기의상호 ( 주식회사평양옥류관 ) 를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하지아니한다고판시하였다. 75) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 - 73 -
(2) 제51조제2호내지제4호 - 식별력없는상표상표는상품의출처를나타내는자타상품의식별표지이다. 따라서어떤표지가상표로서기능할수있기위해서는그표지를통하여자기의상품과다른영업자의상품을구별할수있는힘을갖추어야만한다. 상표법은제6조에서식별력이없는상표는등록이될수없다고규정하는한편, 제51조제2호내지제4호에서는이와같이식별력이없는상표가운데보통명칭, 기술적상표, 관용상표등의효력을제한하고있다. 구체적내용은이글에서는생략하기로한다. 라. 병행수입의문제 이점에관해서는뒤에부정경쟁방지법상의쟁점과함께다룬다. 3. 소송형태와관련한특징가. 침해금지청구소송 (1) 의의상표권자또는전용사용권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며, 침해금지 예방청구에부대하여침해행위를조성한물건의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 상표법제65조 ). 금지청구를인정할것인지의판단은사실심변론종결당시를기준으로하여야한다. (2) 요건금지청구권을행사할수있는경우는위법한현실적인침해가있거나침해의우려가있을것이다. 침해사실이현존하고있으면족하고고의 과실을묻지않는다. 상표권자체가이미소멸한때에는장차침해행위도존재하지않는다할것이므로청구권은발생하지않는다. 침해할우려는객관적으로존재하여야한다. 76) 한번침해한사실이있으나현 76) 대법원 2007. 7. 2 자 2005 마 944 결정에는상표침해금지가처분신청이받아들여지기위한요건에대한일응의판단기준이나와있다. - 74 -
재는일시적으로중지되고있는것과같은경우에이에해당한다. 그밖에상표법제66조제2호내지제4호의사유는침해의우려가현저한대표적인경우이지만법의의제에의하여당연히침해행위로간주되므로위각호에해당하는경우에는별도로침해의우려가있는지여부를묻지아니하고침해로간주한다. (3) 금지청구의주체금지청구를할수있는자는상표권자및전용사용권자이며통상사용권자에게는권리의성질상금지청구권이인정되지않음이원칙이다. 전용사용권이설정된경우에도제3자에대한상표권의소극적효력즉금지적효력은제한되지않으므로상표권자는자기의권리에기해침해의금지 예방을청구할수있다. 상표권이공유인경우침해의금지 예방청구는보존행위의일종이므로공유상표권자의 1인이단독으로그권리전체에대하여청구의주체가될수있다. 상표권의통상사용권자의경우에통상사용권은채권에불과하므로직접제3자에대하여침해금지청구를할수는없고이는독점적통상사용권이라고하더라도마찬가지이다. 그렇다면, 통상사용권자가상표권자를대위하여침해자에대하여침해행위의금지등을구할수있는지여부가문제된다. 채권자대위권은채무자가무자력인경우또는채권자의특정채권을보전하기위해서는채무자의제3채무자에대한특정채권을행사하여야만하는견련관계가인정되는경우에한하여인정되는것인데상표의사용은복수의당사자가각자사용할수있는것으로서통상사용권자가자신의사용권을행사하기위하여반드시제3자의상표사용을금지해야만하는것은아니므로부정적으로해석하는것이일반적이다. 다만, 독점적통상사용권의경우에관해서는학설로서는부정설이일반적이지만하급심판결가운데예외적으로채권자대위권을인정한사례가있다. (4) 청구의내용금지청구권은침해행위의중단을청구하는것이기때문에상대방에대하여부작위를청구하는것이일반적이다. 즉절차적으로는등록상표를일정한상품에사용하는것을금지하는판결을법원에신청하는것이그예이다. 그러나상표권자등은금지청구의때에부대하여침해행위를조성한물의폐기 ( 예 : 침해물이 - 75 -
나라벨 ) 및침해행위에제공된설비의제거 ( 예 : 등록상표를위조하는데사용한인쇄기구 ) 기타침해를예방하는데필요한행위 ( 예컨대, 담보의제공 ) 등적극적인작위의청구도할수있다. 금지청구의내용이되는행위유형은침해자가제조, 판매하는특정상품에상표를부착하거나이를판매하는행위, 용기, 포장, 광고에상표를사용하는행위의금지와표시를붙인간판, 옥탑등의철거, 위반상호의등기말소등이주요한것이다. 이경우부작위의무이행은간접강제에의하고, 결과물의제거등은채무자의비용으로제3자가대체집행함에의하여담보된다. 침해의예방에필요한행위에는부작위에대한보증으로서담보를제공하게하거나공탁을하거나점유의인도를청구하는등의행위가포함된다. 금지청구의부대청구로서작위를청구하는경우에그에드는비용을누가부담할것인가가문제인바, 불법행위에기한침해와달리고의 과실을요하지않는침해행위에있어서까지침해자에게비용을부담하게하는것은가혹한것이아닌가하는의문은있지만소유권에기한방해배제청구와마찬가지로침해자에게부담하게하는것이옳다고본다. 금지를명하는주문은피고의침해행위를중심으로구성되어야한다. 구체적으로는 피고는별지목록기재표장 ( 별지목록에는피고가실제로사용하거나사용할우려가있는표장이표시되어야하고원고의등록상표를그대로표시해서는안된다 ) 을 상품또는그포장에표시하거나, 상품또는그포장에별지목록기재표장을표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시, 수출또는수입하거나, 상품에관한광고, 정가표, 거래서류, 간판또는표찰에별지목록기재표장을표시하고전시또는배포하는행위를하여서는아니된다. 라고할수있을것이다. 나. 손해배상청구소송 (1) 의의상표권또는전용사용권을고의또는과실로침해한자는그에의하여발생한손해를권리자에게배상할책임이있다. 이와같이고의 과실에기한상표권침해로인한손해배상에는민법의일반규정이적용되는것이원칙이지만상표권은다른지적재산권과마찬가지로무형의재산으로서그침해로인한손해를입증하는것이쉽지않으므로상표법은상표권자의입증의편의를위해일정한행위유 - 76 -
형을상표권침해로규정하는한편고의및손해액의추정과인정손해에관한규 정을두고있다. (2) 요건 ( 가 ) 위법한침해행위상표권자나전용사용권자가정당하게유통시킨상품을재판매하거나 ( 권리소진의원칙, 병행수입등 ) 판매할목적으로상표를사용하는행위또는상표권의효력이제한되는범위 ( 식별력없는부분, 자신의상호로서사용등 ) 내에서상표를사용하는행위에는적법한것으로서위법성이조각된다. ( 나 ) 침해자의고의 과실손해배상청구에있어서는침해금지등의청구와달리민법상의불법행위책임과마찬가지로침해자의고의또는과실을필요로하며그입증책임은청구자가부담하는것이원칙이다. 그러나상표법제90조에의한등록상표임을표시한타인의상표권또는전용사용권을침해한자는그침해행위에대하여그상표가이미등록된사실을알았던것으로추정한다 ( 상표법제68조 ). 단순히등록만하고사용한사실이없는상표의경우에는위규정에의한고의는추정되지않는다. 위규정에의하여고의가추정되는경우권리자에게는고의에대한주장 증명책임이면제되고고의의추정을복멸하려면침해자가고의의부존재사실을주장 증명하여야한다. 이때침해자의주장 증명에의하여고의의부존재가확정되면권리자는침해자의과실을증명하여야하는데등록상표는상표공보나등록원부에등재되어있어일반인도조금만주의를기울이면그등록사실을알수있다는측면에서일본에서는과실추정이없던구법시대에도침해자의과실은추정되는것으로해석되었다. 다만, 명문의규정이없는이상상표권이등록되어있다는사실만으로침해자의과실이추정되지는아니한다는견해도유력하다. ( 다 ) 인과관계 여기서인과관계는이른바상당인과관계를의미한다. - 77 -
( 라 ) 당사자손해배상을청구할수있는자는상표권자및전용사용권자이다. 상표권이공유인경우에각공유자는다른공유자의동의없이도자기의지분에관한손해배상을청구할수있다. 손해배상청구의상대방은상표권이나전용사용권을현실적으로침해한자이다. 따라서침해의위험이있으나아직침해에이르지아니한자는청구의상대방이되지못한다. (3) 청구의내용 ( 가 ) 손해배상의범위상표법제67조제1항, 제2항, 제3항, 제5항은불법행위에기한손해배상청구에있어서손해에관한피해자의주장 입증책임을경감하는취지의규정이고, 손해의발생이없는것이분명한경우까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니라할것이므로상표권의침해행위에도불구하고상표권자에게손해의발생이없다는점이밝혀지면침해자는그손해배상책임을면할수있는것으로해석함이상당하다할것이고 ( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결등참조 ), 위와같이상표권자에게손해의발생이인정되지아니하는경우에는민법제750조에기한손해배상청구권역시인정될수없다. 77) 1) 배상액의추정상표법은상표권자등이상표권등의침해로인하여입은손해의배상을청구하는경우에그손해의액을입증하는것이곤란한점을감안하여, 상표법은상표권자를보호하기위하여일반적으로보다입증이용이하다고생각되는여러방법을규정하고있다. 여기서주의할것은상표권침해행위가인정되더라도그기 77) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003 다 62910 판결 : 원고는우리나라및일본에서이사건상표를등록하였는데피고가정당한사용권한없이컴퓨터자수업자에게이사건등록상표를위조하여티셔츠등에부착하도록한다음이를넘겨받아일본보따리상들에게판매하였고그들이이를일본내에서판매한사안에서, 원고가피고에대하여제 67 조제 3 항의규정에의한손해배상등을구하자, 피고가이사건판매행위를한기간동안원고는대한민국내에서이사건등록상표를사용하여제품을생산, 판매하는등의영업활동을한바가전혀없으므로, 피고의위행위에의하여원고가입은영업상손해는없다고하면서, 원고의위청구를배척한원심판단이정당하다고판시하였다. - 78 -
간동안상품표지의주체등이그상표를부착한제품의생산 판매등영업활동을하지않았다면, 그에따른영업상손해는인정할수없다. 78) 첫째, 침해한자가그침해행위를하게한상품을양도 ( 판매또는무상제공 ) 한때에는침해한자의상품양도수량을그침해로인하여감소한상표권자또는전용사용권자의판매수량으로추정할수있다는전제에서, 2001. 2. 3. 개정된상표법은침해한자가그침해행위를하게한상품을양도한때에는그상품의양도수량에상표권자또는전용사용권자가그침해행위가없었다면판매할수있었던상품의단위수량당이익액을곱한금액을상표권자또는전용사용권자의손해액으로할수있다는규정을신설하였다. 79) 이와같은규정이없을때에도대법원은 1997. 9. 12. 선고 96다43169 판결에서, 상표권자가 2001. 2. 3. 개정되기전상표법제67조제1항에의하여상표권을침해한자에대하여손해배상을청구하는경우에, 침해자가받은이익의액은침해제품의총판매액에그순이익률을곱하거나또는그제조판매수량에그제품 1개당순이익액을곱하는등의방법으로산출함이원칙이지만, 통상상표권의침해에있어서침해자는상표권자와동종의영업을영위하면서한편으로그상표에화체된상표권자의신용에무상으로편승하는입장이어서, 위와같은신용을획득하기위하여상표권자가투여한자본과노력등을고려할때, 특별한사정이없는한침해자의위순이익률은상표권자의해당상표품판매에있어서의순이익률보다는작지않다고추인할수있으므로, 침해자의판매액에상표권자의위순이익률을곱하는방법으로도침해자가받은이익의액을산출할수있고, 위와같이산출된이익의액은침해자의순이익액으로서, 그중상품의품질, 기술, 디자인, 상표이외의신용, 판매정책, 선전등으로인하여상표의사용과무관하게얻은이익이있다는특별한사정이없는이상그것이상표권자가상표권침해로인하여입은손해액으로추정된다고보아야한다. 고판시함으로써, 위신설규정과거의같은방법으로손해액을추정하는것을허용하여왔다. 이러한손해액추정방식은, 침해자의판매수량이침해로인한피해자의매출액감소로추인할수있는정도의사정이존재하여야하는즉비교적시장구조가단순하고상표권침해자가 1인이며상표권자의상품과침해자의상품이외에대 78) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006 다 22722 판결 79) 상표법제 67 조제 1 항전문. - 79 -
체상품이없어상호경쟁관계에있는경우 (two-supplier market) 에더욱합리성을띄게된다. 다만, 상표권침해자의양도수량이상표권자또는전용사용권자가그등록상표를사용한상품을생산할수있는능력을초과하는경우그초과부분에대하여서까지상표권자또는전용사용권자가판매할수있었다고보는것은적절하지아니하므로, 위방법에의한손해액은상표권자또는전용사용권자가생산할수있었던상품의수량에서실제판매한상품의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 80) 또한, 침해자의탁월한영업능력, 대체품의존재등상표권침해자의양도수량전부를상표권자또는전용사용권자가판매할수없다는사정은인과관계를부정하는요소로서그에상당한수량에상응한액은손해액에서공제되어야할것이지만, 위규정은단서에서상표권자또는전용사용권자가당해침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다 81) 는감액형식을취함으로써, 그와같은사정의입증책임을침해자측에게전환시키고있다. 즉상표권자또는전용사용권자는침해자의양도수량과자신의상품단위수량당이익액만을입증하면된다. 둘째로는, 침해행위에의하여침해자가얻은이익의액이입증되면그것을손해액으로추정하여입증을용이하게하는규정을두고있다. 82) 침해자가얻은이익이침해자의특별한노력또는재능에의하여확대된경우에도모두손해액으로추정되지만상표권자등이실제로입은손해를초과하는것을침해자가입증한경우에는 83) 추정이복멸되어청구액의감액, 후술하는사용료상당액으로감액되는경우도있을것이고반대로상표권자가실제로입은손해가침해자가받은이익을초과하고이를입증할수있다면실제손해액의배상을청구할수있다. 문제는, 본호의이익이판매액과구입액의차액인총이익이냐, 일반관리비등을제외한순이익이냐하는것이다. 일반적으로후자라고해석되나이렇게되면 80) 상표법제 67 조제 1 항후문. 81) 상표법제 67 조제 1 항단서. 82) 상표법제 67 조제 2 항. 83) 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005 다 75002 판결, 대법원 1997. 9. 12. 선고 96 다 43119 판결 - 80 -
계산이복잡하게되어손해액의입증을용이하게하려고한법의취지에어긋난다. 그러므로기본적으로순이익설에의거하면서도권리자가총이익액을입증한때에는침해자가감액요소를주장 입증하지않으면총이익을가지고권리자의손해액으로인정하는것이상당하다고본다. 2) 통상사용료상당액상표법은, 상표권등이고의또는과실에의하여침해된것이명백한경우에는현실적으로손해가발생하였는가의여부를묻지아니하고침해에의하여손해가발생한것으로간주하여그등록상표의사용에대하여통상받을수있는금액에상당하는금액을배상받을수있는것으로하는규정을두고있다. 84) 이는입증책임을감경하는취지의규정이며, 따라서상표권자는손해발생에관하여입증할필요가없고권리침해의사실과통상받을수있는금액을주장 입증하면족하다. 반대로침해자는손해발생이없었음을주장 입증하여손해배상책임을면할수있다. 사용에의해통상받을수있는이익에상당하는금액이란통상사용권을설정할경우받을수있는사용료에상당하는것이며, 현실적으로통상사용권이설정되어있지않을경우는만약그상표권에대해서침해시통상사용권이설정되어있다면받을수있는사용료에상당한액이다. 따라서전용사용권을설정하는경우에받을수있는사용료보다는소액이라고할것이다. 3) 손해배상액의참작상표권또는전용사용권을침해한자에게고의또는중대한과실이없는때에는입증된손해액이사용료를초과하는경우라도법원은손해배상의액을정함에있어서이를참작할수있다. 85) 이것은손해액이입증되면이를모두침해자가배상하는것이원칙이지만손해액이극히큰경우에는경과실밖에없는침해자에게이를모두배상하게하는것은가혹하므로침해자가적극적으로고의도중과실도없다는것을입증한경우에사용료를초과한액에대해서는법원은경과실의사정을참작할수있음을규정한것이다. 84) 상표법제 67 조제 3 항 85) 상표법제 67 조제 3 항 - 81 -
4) 재량적손해액산정침해소송에있어서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에는위각규정에도불구하고법원이변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. 86) 대법원 2005. 1. 13. 선고 2002다67642 판결은침해자가등록상표 HITE( 맥주 ) 와유사한상표를사용한맥아음료를노래방등에납품함으로써등록상표권을침해한사안에서침해자의판매수량, 수입단가, 침해자가도매상에게판매한가격등을토대로하여침해품판매로인한이익액을산정한다음, 여기에는침해당한상표권과무관한정상적인영업이익, 침해자의영업망이나경영수완에의한이익등기여요인에의한이익이포함되어있어손해액산정이어렵다는전제아래, 위규정을적용하여판매이익의 60% 가상표권침해로인한것이라고인정한원심판단이정당하다고하였다. ( 나 ) 손해배상의방법 손해배상의방법으로금전배상을원칙으로함은일반불법행위와같다. ( 다 ) 서류의제출명령법원은상표권또는전용사용권의침해에관한소송에있어서당사자의신청에의하여타당사자에대하여당해침해행위로인한손해의계산을하는데필요한서류의제출을명할수있다. 87) 본호의서류제출명령은피해자뿐만아니라침해자도신청할수있다. 그러나법원의제출명령이있더라도그서류의소지자가그서류의제출을거절할정당한이유가있는때에는제출을거부할수가있다. 88) 다. 형사소송 (1) 의의 상표법제 93 조는상표권및전용사용권의침해행위를한자는 7 년이하의 86) 상표법제 67 조제 5 항 87) 상표법제 70 조 88) 상표법제 70 조단서 - 82 -
징역또는 1억원이하의벌금에처한다고규정하여특허권침해죄와동일한법정형으로처벌하도록규정하고있고, 그외위증죄, 허위표시의죄, 사위행위의죄등을규정하고있다. 특허권, 실용신안권, 디자인권등에대한침해죄는친고죄로규정되어있으나, 상표권에대한침해죄는비친고죄로규정되어있는점이다르다. 특허권등에대한침해는원칙적으로권리자개인만을해치는것이나, 상표권의침해는상품출처의오인, 혼동을초래하고상품유통질서를문란하게함으로써권리자는물론일반소비자에게도손해를끼치므로상표권침해죄의보호법익에는개인적법익뿐아니라공공의이익도함께포함되어있기때문이다. (2) 간접침해행위에대한상표권침해죄인정여부침해로보는행위, 즉간접침해행위를상표권침해죄로처벌할수있는가에대하여는특허법에서와마찬가지로죄형법정주의의원칙상제한해석의원리및형벌법규의명확성의원칙등을논거로간접침해행위일체에대하여처벌할수없다고하는부정설과문리해석상간접침해행위도상표권침해행위로간주되어당연히상표권침해죄를구성한다고보는처벌긍정설이나누어져있다. 일본의통설은특허법의경우와마찬가지로긍정설을따르고있으며, 판례도상표권침해죄의경우모든유형의간접침해행위에대하여처벌긍정설을취하고있다. 이문제는상표법 66조소정의간접침해유형에따라달리판단하여야한다. 우리상표법상간접침해행위중직접침해의교사또는방조행위에해당하는상표법제66조제2, 3호소정의각행위에대하여는특허권에대한간접침해행위와마찬가지로상표권침해죄로처벌할수없고, 다만형법총칙상의공범규정등에의하여처벌받는경우가있을뿐이라고할것이다. 89) 그러나제1호소정의동일상표를유사상품에사용하거나유사상표를동일또는유사한상품에사용하는행위는성질상직접침해와구별할이유가없고, 죄형법정주의의원칙과관련하여보더라도상표및상품의동일또는유사라는개념은 89) 예컨대, 대법원 1997.3.14 선고 96 도 1639 판결 ( 공 1997 상, 1157) 은백화점에서상품관리및고객들의불만사항확인등의업무를담당하는직원이가짜상표가새겨진상품이진열 판매되고있는사실을발견하고도이를방치한경우에는부작위에의해가짜상표를판매한자의상표법위반및부정경쟁방지법위반행위를방조한것으로볼수있다고판시하여공범관계의성립을인정하였다. - 83 -
어느것이나절대적, 일의적인개념이라고는할수없고결국혼동가능성을중심으로하여거래통념에따라상대적으로결정될것이어서유사상표에의한간접침해의경우라고하여직접침해의경우보다침해의개념이크게불명확해진다고볼수도없다. 그리고형사상으로는침해자가고의로상표권을침해한경우에한하여처벌을받게되며, 침해자의법률의착오에정당한이유가있는경우에는그범의를조각하여처벌을면하게되므로, 이러한주관적요건을엄격하게해석하면침해의인식없이타인의등록상표와유사한상표를사용한자가그로인해불측의형사처벌을받게될우려도없게된다. 따라서현실적으로대다수의침해사건을이루고있을뿐아니라, 권리자의등록상표와사이에직접혼동을초래하는유사상표에의한침해행위는이를직접침해행위와마찬가지로보아상표권침해죄로처벌할수있다고보아야할것이다. 대법원판례는상표법제66조제2, 3호소정의순수한간접침해행위에관하여는아직까지판시한적이없으나, 같은조제1호소정의유사상표에의한침해행위에대하여는별다른이유를밝히지아니한채직접침해행위와마찬가지로상표권침해죄를구성한다는전제하에판시하여오고있다. 90) V. 부정경쟁방지및영업비밀보호소송 1. 표장침해로인한부정경쟁관련소송가. 부정경쟁방지법과상표법부정경쟁방지법과상표법은모두영업상혼동초래행위를금지해경쟁을깨끗하게하기위한경쟁법의일부를구성한다는점에서공통되나, 상표법은등록된상 90) 대법원 1994.2.22 선고 93 도 3227 판결 ( 공 1994 상, 1141) 은우리나라에서타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에표시하여사용하였다면, 설사그상표가표시된상품이우리상표권의효력이미치지아니하는일본으로수출할목적으로만제조된것이라고하더라도등록상표의상표권을침해하는행위에해당한다고판시하였고, 대법원 1997.2.14 선고 96 도 1424 판결 ( 공 1997 상, 830) 도타인의등록상표와유사한표장을그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고판시하였으며, 그밖에대법원 1995.6.16 선고 94 도 1793 판결 ( 공 1995 하, 2670) 은유사한업무표장의사용에대하여업무표장권침해죄를, 대법원 1996.6.11 선고 95 도 1770 판결 ( 공 1996 하, 2258) 은등록상표와유사한서비스표를사용한행위에대하여등록상표권에대한침해죄를각인정하였다. - 84 -
표를대상으로한다는점에서상표의등록유무를불문하고거래계에서공시된주지표지일반의부당이용행위 (free ride) 를규제함으로써부정한경쟁행위를억제코자하는부정경쟁방지법과그보호방법및보호의대상을달리한다. 다만, 등록된주지저명상표에대한침해행위는등록상표에대한침해인동시에주지저명표지에대한침해이기도하므로양자의경합이생길수있으나, 부정경쟁방지법은상표법과부정경쟁방지법의저촉이있는경우부정경쟁방지법에우선하여상표법이적용되는것으로정하고있다. 91) 그러나위규정의취지는상표법등에부정경쟁방지법의위규정들과다른규정이있는경우에는그법에의하도록한것에지나지아니하므로, 상표법등다른법률에의하여보호되는권리일지라도그법에저촉되지아니하는범위안에서는부정경쟁방지법을적용할수있다는것이판례의입장이다. 따라서상표법등에의한권리행사이더라도그것이사법상의일반원리인권리남용또는신의칙에위반된행위일경우에는상표법우선원칙이적용되지아니한다. 92) 즉, 예를들어상표의등록이자기상품을타업자의상품과식별시킬목적으로한것이아니고국내에널리인식되어사용되고있는타인의상표가아직상표등록이되어있지아니함을알고, 그와동일 유사한상표나상호, 표지등을사용하여일반수요자로하여금타인의상표와혼동을일으키거나타인의영업상의시설, 활동과혼동을일으키게하여이익을얻을목적으로형식상상표권을취득한것에불과할경우에는상표의등록출원자체가부정경쟁행위를목적으로하는것으로서이는상표법을악용내지남용한것이되어상표법에의한적법한권리의행사라고볼수없으므로, 이러한경우에는부정경쟁방지법제15조의적용이배제되어그상표권의행사는부정경쟁행위에해당되어, 동법제2조, 제4조가적용된다. 93) 91) 법제 15 조 92) 대법원 2008. 9. 11. 선고 2007 마 1569 결정, 대법원 2004. 4. 16. 선고 2003 다 6959 판결, 2003. 8. 25. 자 2002 마 2311 결정, 2001. 4. 10. 선고 2000 다 4487 판결, 2000. 5. 12. 선고 98 다 49142 판결, 1995. 11. 7. 선고 94 도 3287 판결, 1996. 5. 13. 자 96 마 217 결정 93) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92 도 2054 판결, 대법원 1996. 5. 13. 자 96 마 217 결정, 대법원 1995. 11. 7. 선고 94 도 3287 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000 다 4487 판결, 대법원 2003. 8. 25. 자 2002 마 2311 결정, 대법원 2004. 2. 26. 선고 2001 다 51299 판결, 대법원 2004. 11. 11. 선고 2002 다 18152 판결, 대법원 2007. 4. 12. 선고 2006 다 10439 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006 도 8958 판결등대법원의확립된판례이다. - 85 -
나. 부정경쟁행위금지등청구권자부정경쟁행위의금지등청구권자는상대방의부정경쟁행위로인하여자신의영업상이익이침해되거나침해될우려가있는자이다. 즉부정경쟁행위자인피고와영업상경쟁관계에있는자만이금지등청구권을행사할수있고, 일반소비자, 소비자단체, 피고가속한사업자단체등에는청구권이없다. 94) 원산지허위표시행위, 출처 ( 생산지, 제조지, 가공지를말한다 ) 오인야기행위, 질량오인야기행위에대하여는원산지, 출처지, 질량표시등의사용에대하여고유하고정당한이익을가지는자만이금지등청구를할수있다. 따라서원산지등에서영업활동을하는영업자또는그수입판매자등허위표시의사용자와경쟁관계에있는사업자에해당하면금지청구권자가될수있다. 부정경쟁행위의금지등을청구할수있는자에는표장의권리자뿐만아니라그독점적실시권자등그표지의사용에관하여고유하고정당한이익이있는자도포함되고 95), 영업과함께표지를양수한양수인은그금지청구권도승계한다. 96) 다. 유형별사례 (1) 상품주체혼동행위 ( 부정경쟁방지법제 2 조제 1 호가목 ) ( 가 ) 개념 국내에널리인식된 97) 타인의성명, 상호, 상표, 상품의용기, 포장기타타인의 상품임을표시한표지와동일또는유사 98) 한것을사용하거나이러한것을사용한 상품을판매, 반포또는수입, 수출하여타인의상품과혼동 99) 을일으키는행위이다. 94) 상표법상으로는상표권자또는전용사용권자에게만이금지청구권이있다. 95) 대법원 1997. 2. 5. 자 96 마 364 결정 96) 대법원 1996. 5. 31. 선고 96 도 197 판결 97) 대법원 1996. 10. 15. 선고 96 다 24637 판결 : 부정경쟁방지법소정의 ' 국내에널리알려져인식된상표, 상호 ' 라함은국내전역에걸쳐모든사람들에게주지되어있음을요하는것이아니고, 국내의일정한지역적범위안에서거래자또는수요자들사이에알려진정도로써족하다. 98) 상표법에서는상표의유사여부가침해여부를판단하는기술적기준인데대해, 부정경쟁방지법에서는상표등표지의유사가혼동초래여부를판단하는유력한징표가되어혼동가능성의판단을위한자료적사실로서의의미를가진다. 따라서혼동초래여부를판단하기위하여상표법의유사여부판단시에는참작될수없는 영업주체의지리적위치, 종전의관계, 표지를선택한동기, 표지에나타난악의, 영업주체의대비 등전체적사정이고려된다. 99) 부정경쟁방지법에서의혼동은일반수요자가사용된표지로부터상품출처를동일한것으로오인하는것을의미하는협의의혼동외에사용된표지의동일유사성으로부터두 - 86 -
( 나 ) 상품표지의유형타인의상품임을표시한표지라함은특정상품의출처를표시하는식별표지를의미하며상품표지로대표적인것은상표 100) 이고그밖에상품에부착되어사용되는상호, 성명등도대표적인상품표지가될수있다. 그밖에위법에서열거하고있는용기나포장, 상품의형태도그본래의기능예를들어포장을위한기능, 상품의통상적인형상을넘어상품의식별기능을갖는경우, 즉특정인이자신의특정상품을개성화, 개별화하기위하여다른상품의용기 포장과구별되는특정한형상과모양및색채의용기 포장을장기간계속적, 배타적으로사용하거나지속적인선전광고를통하여소비자에게식별력을높여주고, 그용기 포장이특정한품질을가진출처의상품임을연상시켜용기 포장자체의형상과모양또는색채가상품의출처표시를하기이른경우에는상품표지로서기능한다. 101) ( 다 ) 사례 [ 대법원 1978. 7. 25. 선고 76다847 판결-껌포장지 ] 껌포장지에비록한글로된문자부분 1열이있기는해도전체적으로과일의관념이강조됨과아울러문자부분의호칭, 외관의유사성이곁들여서껌포장지의도안구성전체의결합이주는외관, 호칭및관념과시각적심미감이유사하여타회사의상품과혼동을일으킬우려가있다. [ 대법원 1981. 9. 22. 선고 81도649 판결-포장지 ] 국내에널리인식된위피해자들의사용의상표및상품명이표시된비닐포장지 ( 때밀이수건인이태리타월포장지 ) 와유사한상표나포장지를사용하여피해자들의상품과혼동케하였다. 영업자사이에영업상, 조직상, 재정상또는계약상특수한관계등이있지않은가하고오신시키는광의의혼동도포함된다, 대법원 1997. 12. 12. 선고 96 도 2650 판결 100) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006 도 8958 판결 : 상표법상등록받지못하는상표가오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의상품을표시하는것으로서널리인식하게된경우, 부정경쟁방지법이보호하는상품표지에해당한다. 101) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001 다 44925 판결, 대법원 1996. 11. 26. 선고 96 도 2295 판결, 1996. 11. 27. 자 96 마 365 결정, 1997. 4. 24. 자 96 마 675 결정등참조. - 87 -
[ 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결-포장용기 ] 식품포장용랩 (WRAP) 상품인 새론그린랩 (GREEN WRAP) 의상품표지가동종상품인 크린랩 (CLEAN WRAP) 의상품표지와유사하고혼동을일으킨다는이유로구부정경쟁방지법에위반된다. [ 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결-장식적인문양 ] 이사건과일문양은국내에널리알려져있는신청인의도자기그릇세트의출처를표시하는표지에해당한다할것인바, 피신청인이판매하는도자기그릇세트상품에그려진과일문양은신청인의것과동일하거나극히유사하여피신청인의위도자기그릇세트의제조 판매행위는신청인의상품과혼동을일으키게하는행위로서법제2조제1호 ( 가 ) 목에서정하는상품주체의혼동행위에해당한다. [ 대법원 2002. 10. 24. 선고 2001다59965 판결-상품형태 ] 공기분사기의형태가주지의상품표지에해당된다고보아그공기분사기와거의동일한형태의공기분사기를제조 판매하는행위는상품의출처에대하여혼동을일으키는부정경쟁행위에해당한다. [ 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결-거북모양완구 ] 원고는국내에서 1983. 경부터계속하여동일한형태의이사건완구를판매함으로써피고가위거북완구를판매하기시작한 1999. 10. 무렵이미이사건완구를판매한기간은 16년가량되었으며, 1992. 12. 1일자한일간신문의보도기사에이사건완구는 7년동안 1백만개이상팔린디자인히트상품이다. 라고기재된바있고, 그후에도이사건완구의판매량은 1995. 에 7만 6천여개, 1996. 에 6만 4천여개, 1997. 에 4만 3천여개, 1998. 에 3만 3천여개, 1999. 에 2만 7천여개에이르고있음을알수있어, 비록 1995. 이후해마다판매량이감소하고있기는하지만적어도피고가위거북완구를판매한무렵까지많은수량이지속적으로판매되었으며, 원고는소외김종배를피신청인으로하여이사건완구와동일한형태의완구판매를금지하는등의내용의부정경쟁행위중지가처분결정을받기도하였으므로, 이사건완구의형태는다른완구들의형태와구별되는특징을지니며장기간계속적 독점적 배타적으로사용됨으로써피고가 - 88 -
거북완구를제조 판매한 1999. 10. 무렵이미국내의거래자나일반수요자에게 특정출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이르렀다고볼여 지가크다. [ 대법원 2004. 11. 11. 선고 2002다18152 판결-캔용기 ] 이사건카스용기가국내에널리인식된상품표지에해당하는지여부는상품의출처를표시하는데기여하고있는요소전부를실제로사용되는상태로하여참작하여야할것인바, 이사건카스용기의전면 ( 전면 ) 에는 CASS 상표를포함하여문자, 도형, 색채, 바탕무늬등이함께표시되어있고, 원심이적법하게인정한사실관계에나타난이사건카스용기등을이용하여판매하는맥주제품에관한선전광고및수상내역등을종합하면, 피고가이사건음료를이사건캡스용기에담아판매할당시인 1999. 6. 경이사건카스용기의전면에서중심적식별력을갖는 CASS 상표를포함한문자, 도형, 색채등여러요소가결합한전체적외양은일체성을이루며국내의일반수요자들에게특정출처의상품임을연상시킬정도로개별화되기에이르러자타상품의식별기능을가지게되었다고보이므로이사건카스용기의전면에있는문자, 도형, 색채등이결합한구성은일체로서구부정경쟁방지법제2조제1항 ( 가 ) 목에정한 타인의상품임을표시한표지 에해당한다. [ 대법원 2007. 7. 13. 선고 2006도1157 판결-상품형상 ] 센트클럽의종이리필방향제의형태는직사각형형상의종이봉투형상을하고있는것으로이는국내외에제조 판매되는종이리필방향제의기본적인형태와동일하고, 비록겉봉투속에향액을입힌가루모양의내용물을담고있는부직포재질의속봉투가있기는하나이는밖에서잘보이지아니하므로그것으로인하여센트클럽의종이리필방향제가다른보통의종이봉투형방향제와뚜렷이구별되는형태상의특징이있다고보기는어렵다. 또한, 일반수요자들이센트클럽의이사건종이리필방향제를선택한이유도그제품의디자인보다는품질의우수함에있었던것으로보이며, 센트클럽의종이리필방향제제품표면 ( 겉봉투 ) 에상품의출처를표시하는 SCENT CLUB 이란표지가별도로뚜렷이표시되어있어일반수요자나거래자들은대체로 SCENT CLUB 이란문자부분에의해출처를 - 89 -
인식한다고보아야할것이다. 따라서위에서본센트클럽의종이리필방향제가국내에서처음개발된제품이고시장에서독보적지위를차지하고있다는사정은위 SCENT CLUB 이란상품표지나 센트클럽 이란업체명 ( 상호 ) 의주지성을인정할근거는될지언정그와같은사정만으로위종이리필방향제의형태자체가상품출처표시성및주지성을획득하였다고할수없으므로, 위센트클럽의종이리필방향제는부정경쟁방지법상 기타타인의상품임을표시하는표지 에해당한다고할수없다. [ 대법원 1997. 4. 22. 선고 96도1727 판결-캐릭터 ] 이른바캐릭터 (character) 는그것이가지고있는고객흡인력때문에이를상품에이용하는상품화 ( 이른바캐릭터머천다이징 ; character merchandising) 가이루어지게되는것이고, 상표처럼상품의출처를표시하는것을그본질적인기능으로하는것은아니어서캐릭터자체가널리알려져있다고하더라도그것이상품화된경우에곧바로타인의상품임을표시한표지로되거나그러한표지로서도널리알려진상태에이르게되는것은아니라고할것이므로, 캐릭터가상품화되어부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목에규정된 국내에널리인식된타인의상품임을표시한표지 가되기위해서는캐릭터자체가국내에널리알려져있는것만으로는부족하고, 그캐릭터에대한상품화사업이이루어지고이에대한지속적인선전, 광고및품질관리등으로그캐릭터가이를상품화할수있는권리를가진자의상품표지이거나위상품화권자와그로부터상품화계약에따라캐릭터사용허락을받은사용권자및재사용권자등그캐릭터에관한상품화사업을영위하는집단 (group) 의상품표지로서수요자들에게널리인식되어있을것을요한다. 이는 톰앤제리 캐릭터가그권리자인미국 터너홈엔터테인먼트사 또는그로부터그캐릭터의사용을허락받은사람이제조 판매하는상품의표지로서국내에널리인식되었다고인정할만한증거가없다는이유로, 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목에해당하지않는다고판단한원심판결을수긍한사례이다. 102) 102) 대법원 1996. 9. 6. 선고 96 도 139 판결 ( 미키마우스캐릭터 ) 도같은취지임. - 90 -
[ 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도70 판결-캐릭터 ] 진술만으로는이사건침해행위당시를기준으로선전, 광고및품질관리등을통하여이사건캐릭터가이를상품화할수있는권리를가진위회사의상품표지이거나상품화권자와그로부터상품화계약에따라캐릭터사용허락을받은사용권자및재사용권자등그캐릭터에관한상품화사업을영위하는집단의상품표지로서수요자들에게널리인식되어있다고단정하기도어렵다. 위사건은공소사실중 피고인이 2002. 12. 30. 경주식회사손오공이저작권을갖고있는저작물인 탑블레이드 (Top Blade) 만화영화에등장하는캐릭터가부착된팽이를국내에배포할목적으로중국으로부터수입함으로써위회사의저작권을침해하였다. 는부분에대하여, 이를유죄로인정한제1심판결의결론을그대로유지한원심을파기하였다. 103) (2) 영업주체혼동행위 ( 부정경쟁방지법제2조제1호나목 ) ( 가 ) 개념영업주체혼동행위는국내에널리인식된타인의성명, 상호, 표장기타타인의영업임을표시하는표지와동일또는유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동을일으키게하는것을말한다. ( 나 ) 영업표지상품이아닌서비스를업을하는자의표지를영업표지라한다. 법문상열거된타인의성명, 상호, 표장은영업표지의예시에불과하며, 영업을표시하는슬로건, 캐치프레이즈, 점원의제복, Show-window 장식, 점포의장식등과같은이른바 Trade-Dress 등도그것이일반적인것이아니고특정인의영업을나타내는표지로서식별력이있는이상모두이에포함된다. 다만, 영업을수행하는데에필요한도구나물건등에표시된문양 색상또는도안등은일반적으로영업의출처를표시하는기능을곧바로가지고있다고보기어렵고, 그것이영업에독특한개성을부여하는수단으로사용되고장기간계속적 독점적 배타적으로사용되거나지속적인선전광고등에의하여그문양 색상또는도안등이갖는차별적특징이거래자또는수요자뿐만아니라일반공중의 103) 대법원 2006. 12. 22. 선고 2005도4002 판결 ( 햄토리캐릭터 ) 도같은취지임. - 91 -
대부분에까지특정출처의영업표지임을연상시킬정도로현저하게개별화되고 우월적지위를획득할정도에이른경우에만비로소국내에널리인식된타인의 영업표지에해당된다. 104) 105) (3) 저명상표의희석화행위저명상표희석화행위는부정경쟁방지법제2호제1항 ( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에비상업적사용등대통령령이정하는정당한사유없이국내에널리인식된 106) 타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와같거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위를말한다 ( 부정경쟁방지법제2조제1호다목 ). 2001년부정경쟁방지법을개정하면서유명상표의혼동외에비상업적사용등정당한사유없이유명상표의표지의식별력이나명성을부당한방법으로손상시키는것을부정경쟁행위유형에포함했는데, 이와같이희석화규정을도입한이유는, 인터넷의보급확대와함께타인의상표를악의적으로도메인이름으로등록 사용하여상표분쟁이일어나는사례가많아지고있는점을고려하여진정한상표권자를보호함으로써건전한상거래질서를확립하고불필요한통상마찰을방지하기위한시급한조치가필요해서라고설명되고있다. 일반적으로희석의유형으로는저명표지를그표지가사용된상품과직접적으로관계가없는상품이나영업에사용하는것으로서직접적인혼동을초래하지는않지만결국그표지가다양한출처의다양한상품에흔하게사용됨으로써저명 104) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 105) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98도2079 판결 : 영어학원에서광고문구로사용된피해자의표지중 보고만지는입체영어회화 주니어영어회화전문학원, 액티브랭귀지티칭시스템 은학원의성격이나수강대상, 강의의내용등을나타내는것으로서단순히영업내용을서술적으로표현하거나통상의의미로사용하는일상용어라할것이고, 또한 주라기파크, 유니버스, 리빙룸, 키친클래스등 5개의강의실구성 은영업을위한시설에불과하여그자체로서피해자의영업을다른영업과식별할수있는영업상의표지가된다고보기어려워부정경쟁방지법의보호대상이되는영업표지라고보기어렵다. 106) 여기서널리인식된이란주지보다더지명도가높은저명까지요구한다, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 - 92 -
표지가가지는일반적인식별력을손상시키는행위이른바식별력손상 (Blurring, 예컨대 KODAK을피아노에사용하는행위 ) 과타인의주지표장을저급의상품또는사회적비난가능성이높은부도덕한상품등에사용함으로서소비자들이주지표장에대하여갖는호감또는신뢰 (good faith) 에손상을주는명성훼손 (Tarnishing, 예컨대 OB를살충제에사용하는행위 ) 으로나누어지는데우리부정경쟁방지법에서금지하는희석화는위두가지모두를포함한것으로해석된다. 107) 라. 기타쟁점 (1) 병행수입과상표법, 부정경쟁방지법 [ 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결 ] 국내전용사용권자가그등록을마친후 P상표가부착된의류를국내에서제조 판매하면서많은비용을들여그제품에대한선전 광고등의활동을하여왔고, 국외에서판매되는같은상표가부착된의류중에는미합중국외에인건비가낮은제3국에서주문자상표부착방식으로제조되어판매되는상품들도적지않으며, 국내전용사용권자와국외상표권자와의사이에는국내전용사용권설정에따른계약관계이외에달리동일인이라거나같은계열사라는등의특별한관계는없는경우, 국외에서제조 판매되는상품과국내전용사용권자가제조 판매하는상품사이에품질상아무런차이가없다거나그제조 판매의출처가동일한것이라고할수없고, 또한국외상표권자와국내전용사용권자가공동의지배통제관계에서상표권을남용하여부당하게독점적인이익을꾀할우려도적다고할것이므로, 이러한경우에는이른바진정상품의병행수입이라고하더라도국내전용사용권을침해하는것으로서허용되지않는다. 108) 107) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001 다 57709 판결 : 도메인이름의양도에대한대가로금원등을요구하는행위는도메인이름을상품또는영업임을표시하는표지로사용한것이라고는할수없어서, 같은법제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목의혼동행위나같은호 ( 다 ) 목소정의식별력또는명성의손상행위에해당하지아니한다. 108) 피고인이피해자 회사가미합중국 회사로부터국내전용사용권을설정받아등록을마친상표가부착된가짜 P 셔츠 2,050 점을미합중국캘리포니아주로스엔젤레스시소재성명불상의한국교포가경영하는회사로부터수입하여판매한행위가상표권침해죄를구성하는지여부에관한것이다. - 93 -
[ 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결 ] 1 병행수입의허용성및상표사용의범위병행수입그자체는위법성이없는정당한행위로서상표권침해등을구성하지아니하므로병행수입업자가상표권자의상표가부착된상태에서상품을판매하는행위는당연히허용될것인바, 상표제도는상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러수요자의이익을보호함을목적으로하고 ( 상표법제1조참조 ), 상표는기본적으로당해상표가부착된상품의출처가특정한영업주체임을나타내는상품출처표시기능과이에수반되는품질보증기능이주된기능이라는점등에비추어볼때, 병행수입업자가위와같이소극적으로상표를사용하는것에그치지아니하고나아가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고 선전행위를하더라도그로인하여위와같은상표의기능을훼손할우려가없고국내일반수요자들에게상품의출처나품질에관하여오인 혼동을불러일으킬가능성도없다면, 이러한행위는실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없을것이므로, 상표권자는상표권에기하여그침해의금지나침해행위를조성한물건의폐기등을청구할수없다고봄이상당하다. 이사건의경우를보건대, 병행수입업자인피고가문제된선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내 외부간판에부착또는표시하여사용한이사건표장 ( 구체적으로보면, 이사건표장의각해당표장과전혀동일하거나그해당표장이라고볼수있을정도로거의동일하므로피고가사용한표장이이사건표장과동일한것으로봄이상당하다.) 은원고 X의 B등록상표들과동일하거나극히유사하여상품출처에오인 혼동이생길염려가없고또피고가수입한상품이원고 X 에의하여생산된진정상품인이상국내독점적인수입 판매대리점인원고 OO통상이원고 X로부터수입하여판매하는상품과품질에있어차이가있다고보기도어려우므로, 결국상표제도의목적이나상표의기능등에비추어피고가위선전광고물이나명함및외부간판등에그러한표장을사용한행위는실질적으로위법하다고할수없어원고 X의상표권을침해한것으로보기어렵다고할것이다. 2 영업표지로의사용병행수입업자가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고 선전행위를한 - 94 -
것이실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없어상표권침해가성립하지아니한다고하더라도, 그사용태양등에비추어영업표지로서의기능을갖는경우에는일반수요자들로하여금병행수입업자가외국본사의국내공인대리점등으로오인하게할우려가있으므로, 이러한사용행위는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 나 ) 목소정의영업주체혼동행위에해당되어허용될수없다. 매장내부간판, 포장지및쇼핑백, 선전광고물은영업표지로볼수없거나병행수입업자의매장이마치대리점인것처럼오인하게할염려가없다고보아이사건표장의사용이허용되는반면에, 사무소, 영업소, 매장의외부간판및명함은영업표지로사용한것이어서이사건표장의사용이허용될수없다고판단하고이들외부간판및명함에대해서이사건표장의사용금지및그폐기를명한원심의조치는위법리에비추어정당하다. 즉, 위판결은병행수입및병행수입상품에대한광고및선전행위, 외부간판설치행위등은상표권자에대한관계에서상표권침해는성립하지아니하나, 국내독점대리점과의관계에서는외부간판설치행위, 명함사용행위등에한하여부정경쟁방지법상의영업주체혼동행위에해당한다고한것이다. [ 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 ] 1 국내에등록된 R상표와동일 유사한상표가부착된그지정상품과동일 유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자사이에법적또는경제적으로밀접한관계가있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야할것이다. 2 외국의상표권자내지정당한사용권자가상표를부착한이후거래당사자사이의판매지제한약정에위반하여다른지역으로그상품이판매내지수출되었더라도그러한사정만으로그상품의출처가변하는것은아니라고할것이어서그러한약정위반만으로외국상표권자가정당하게부착한상표가위법한것으로되는것은아니다. - 95 -
3 등록상표와동일한상표에관한일본국의등록상표권자가누구인지에대하여는이를알수없으므로우리나라의등록상표권자와의관계를알기어렵고, 위에서본바와같이일본국등록상표권자는제519348호등록상표와동일한표장등에관하여단지위상표를부착한상품을외국으로부터일본국으로수입함에그치는것이아니라엘마크로하여금위상표를부착한상품을생산하여이를판매하도록하는등그자신을상품의출처로삼는행위를하고있다고할것이므로, 어느모로보나일본국의등록상표권자와국내등록상표권자, 혹은그전용사용권자인채권자사이에어떠한법적, 경제적인관계가있다거나그밖의다른사정에의하여채무자가수입한상품들의출처가국내의등록상표권자와실질적으로동일하다고볼수있는사정이있다고할수없다. [ 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 ] 국내에등록된 S상표와동일 유사한상표가부착된지정상품과동일 유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자가법적또는경제적으로밀접한관계에있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야한다. 아울러그수입된상품과우리나라의상표권자가등록상표를부착한상품사이에품질에있어실질적인차이가없어야하고, 여기에서품질의차이란제품자체의성능, 내구성등의차이를의미하는것이지그에부수되는서비스로서의고객지원, 무상수리, 부품교체등의유무에따른차이를말하는것이아니다. (2) 도메인네임과관련된문제이쟁점에관해서주요내용은이미상표법쪽에서논한바와같다. 부정경쟁방지법은 ( 아 ) 목을추가하여정당한권원이없는자가가상표등표지에대하여정당한권원이있는자또는제3자에게판매하거나대여할목적, 나정당한권원이있는자의도메인이름의등록및사용을방해할목적, 다그밖의상업적이익을얻을목적으로국내에널리인식된타인의성명 상호 상표그밖의 - 96 -
표지와동일하거나유사한도메인이름을등록 보유 이전또는사용하는행위에대 하여도부정경쟁행위로금지하고있다. (3) 상품형태의보호 2004년에개정된부정경쟁방지법은도메인과관련된 ( 아 ) 목과함께 ( 자 ) 목을신설하여타인이제작한상품의형태 ( 형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을말하며, 시제품또는상품소개서상의형태를포함한다. 이하같다 ) 를모방한상품을양도 대여또는이를위한전시를하거나수입 수출하는행위를일정한기간부정경쟁행위로서금지하는조항을두고있다. 이른바데드카피 (dead copy) 금지조항이다. 원래상품의형태는디자인보호법 ( 과거의의장법 ) 에의하여등록되면디자인권에의하여보호되고, 그것이상품의출처표시로기능을하는경우에는입체상표나부정경쟁방지법상의주지표장 ( 가목 ) 으로서보호될수있다. 그리고상품의형태가기능과분리하여창작적인형태를띠는경우에는응용미술저작물등으로서저작권법의보호대상이될수도있다. 그러나그와같은요건을갖추지않은경우즉, 디자인보호법에의하여등록되지못하였거나주지표장에이르지못하고저작권법의보호대상으로서의요건을갖추지도못한경우에는비록상품의형태가독창적인것으로서시장에서의우월한지위의원인이되는것이라고하더라도이를법으로서보호할수없는것이었다. 이규정은이러한경우에상품이개발자를일정한기간부당한복제행위로부터보호하기위한것이다. 이와같은상품형태의보호는상품의시제품제작등상품의형태가갖추어진날부터 3년이경과된상품이나동종의상품 ( 동종의상품이없는경우에는그상품과기능및효용이동일또는유사한상품을말한다.) 이통상적으로갖는형태에대하여는미치지아니한다. 즉상품형태의보호는그보호기간이 3년이라는점에서다른표지보호와는다른특징을갖고있다. 물론 3년이내에그상품의형태가상품의식별표지로서주지저명하게되는경우에는부정경쟁방지법에의하여보호될수있을것이다. 여기에서 상품의형태 라고함은일반적으로상품자체의형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을의미하고, 위와같은 상품의형태 의범위에당해상품의용기 포장이당연히포함되는것은아니라할것이다. 그러나상품의용기 - 97 -
포장도상품자체와일체로되어있어용기 포장의모방을상품자체의모방과실질적으로동일시할수있는경우에는위규정상의상품의형태에포함된다. 109) 한편, 모방 이라함은타인의상품의형태에의거하여이와실질적으로동일한형태의상품을만들어내는것을말하며, 형태에변경이있는경우실질적으로동일한형태의상품에해당하는지여부는당해변경의내용 정도, 그착상의난이도, 변경에의한형태적효과등을종합적으로고려하여판단하여야한다. 110) 마. 부정경쟁행위금지등청구권의행사피고의부정경쟁행위에대하여원고는금지등청구권의행사로서피고에대한침해행위의금지또는예방을청구할수있고 ( 법제4조 ), 침해금지또는예방을청구하는경우부정경쟁행위를조성한물건의폐기또는이에제공된설비의제거기타금지또는예방을위하여필요한조치를함께청구할수있다. 그외손해배상청구권 ( 법제5조 ) 및신용회복청구권 ( 법제5조 ) 등도인정하고있다. 피고의특정한상호의사용이부정경쟁행위에해당한다하여피고의상업등기중등기상호부분의말소를구하는경우에부정경쟁행위금지청구에등기상호의말소청구가포함된다는것이일본에서는통설, 판례이다. 부정경쟁행위의금지를실효성있게하기위하여는등기상호자체를말소시키는것이효과적이고상호등기는그대로두고등기상호의사용만을금지한다는것은상업등기의공시기능등에비추어원고의금지청구권행사를무의미하게하므로, 피고의특정한상호의사용이부정경쟁행위에해당하는경우원고가피고의상업등기중등기상호부분의말소를구하는것이허용되어야할것이다. 111) 바. 금지청구, 손해배상청구및신용회복청구의판단기준시 부정경쟁방지법제 4 조에의한금지청구를인정할것인지의판단은사실심변 론종결당시를기준으로하고, 부정경쟁방지법제 5 조에의한손해배상청구를인 정할것인지및같은법제 6 조에의한신용회복청구를인정할것인지의판단은 침해행위당시를기준으로하여야한다. 112) 109) 대법원 2008. 10. 17. 선고 2006 마 2342 결정 110) 대법원 2008. 10. 17. 선고 2006 마 2342 결정 111) 서울고등법원 2002. 5. 1. 선고 2001 나 14377 판결 112) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006 다 22043 판결 - 98 -
2. 영업비밀침해금지청구가. 영업비밀 (1) 의의부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제2호는 영업비밀이라함은공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지는것으로서, 상당한노력에의하여비밀로유지된생산방법 판매방법기타영업활동에유용한기술상또는경영상의정보를말한다. 고규정하고있다. 113) (2) 영업비밀과특허권과의관계 특허는산업상이용할수있고신규성 진보성이있는발명을보호대상으로함 에비하여, 영업비밀은공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지 는것으로서상당한노력에의하여비밀로유지된생산방법, 판매방법기타영업 활동에유용한기술상또는경영상의정보를보호대상으로하는점에서특허와는 그보호대상이일치하지아니하고영업비밀침해행위를금지하는목적은침해행 113) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007 도 11409 판결 : 인터넷상프로그램을구성하는소스파일이어느정도공개되어있다고하더라도공개된소스파일들을이용목적에맞게끔수정 조합하여회사의시스템에맞게구현하는것이기술력의중요한부분인점, 이사건소스파일들은외국상품구매대행온라인쇼핑몰업체라는피해회사의업무특성에맞추어여러직원들의아이디어, 회사에서의영업회의과정, 실제시행에따른수정과정을거쳐상당한시간과비용, 노력을기울여다시피해회사의이용목적에맞게개별적으로다시제작된점, 피해회사웹사이트의관리자모드를구성하는소스파일들자체는인터넷상전혀공개되어있지아니하고, 이러한소스파일들이보관되어있는피해회사의서버는 IP 주소, 아이디, 비밀번호등을입력하여야접근할수있는점, 피고인역시외국온라인쇼핑몰에서판매하는상품들의재고 수량 가격등을실시간으로조회하는파일과회원을구매경력에따라서등급을나눠서자동으로할인혜택을차별적으로주도록되어있는파일및피해회사에서판매되는상품과경쟁사에서판매되는상품의가격을비교해주는파일등은피해회사의독자적인영업비밀로보호받아야할중요한소스파일이라고진술 ( 증거기록 805 내지 807 쪽 ) 하고있는점등을종합하여피고인이사용한피해회사가운영하는웹사이트상관리자모드를구성하는소스파일들은공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지며상당한노력에의하여비밀로유지된피해회사의영업비밀에해당한다고판단하였는바, 이러한원심판단은기록에비추어정당하고, 거기에부정경쟁방지법상영업비밀에관한법리오해등의위법이없다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006 도 8278 판결 : 피고용인이퇴사후에고용기간중에습득한기술상또는경영상의정보등을사용하여영업을하였다고하더라도피고용인이고용되지않았더라면그와같은정보를습득할수없었다는사정만으로곧바로위정보가영업비밀에해당한다고볼수는없고, 그러한정보가동종업계등에널리알려져있지않고, 독립된경제적가치를가지며, 상당한노력에의하여비밀로유지되고있는경우에만영업비밀에해당한다고보아야한다 ( 파기환송 ). - 99 -
위자가침해행위에의하여공정한경쟁자보다유리한출발을하거나시간을절약하여우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록하고, 영업비밀보유자로하여금그러한침해가없었더라면원래있었을위치로되돌아갈수있도록하는데에있다. (3) 영업비밀의요건 ( 가 ) 비공지성영업비밀이공연히알려져있지아니하다는것인데, 여기서말하는비공지상태란 비밀보유자가그비밀을모르는사람보다우월적입장에서그정보를관리하고있어그외의자로서는부정한수단 방법을통하지아니하면이를얻기어려운상태 를말한다. 비밀성의개념은상대적으로제한된범위의사람이알고있더라도비밀을지킬의무가있는사람들로서제한상태가유지되고있는한비밀성이있는것이고, 다른사람들이그정보의대체적인윤곽을알고있더라도구체적인상세정보는갖지못했다면비밀성이있다. 114) 원고가문제의정보가일반적으로입수될수없다는점을합리적으로입증하는경우에그정보는공연히알려져있지않은것으로사실상추정되고, 상대방이영업비밀이공연히알려져있다는점에대하여적극적으로반증을제출할책임이있다고해석된다. 다만, 원고가비밀유지의무를부과하지도아니한채제품수주나계약체결을위하여거래상대방에게공개한경우는설령이계약체결이실패로끝났다고하더라도그거래상대방에대하여영업비밀이라고주장할수없고, 115) 원고가특허출원한경우도영업비밀로볼수없다. 116) 114) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007 도 9477 판결 : 회로도란부품의배열, 부품의연결, 부품의규격과전기적수치등을공인된기호를사용하여단면에표시한도면으로서회로도를설계함에있어가장중요한부분은소자의선택과소자의배열등이고, 향후제품에서실현할구체적기능구현을완성하기위해서는주어진규격에따른성능테스트등을통하여세부규격을정하는과정을거쳐야만하므로, 설령회로도에담긴추상적인기술사상이공지되었다고하더라도위와같은과정을거쳐서완성되는회로도의독립된경제적가치를부정할수는없다. 115) 미국판례로서거래상대방에게별다른특혜를주지않는이른바 arms-length contract 에서는이와같이비밀성이결여된다고한다. 116) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002 다 60610 판결 - 100 -
( 나 ) 경제적유용성영업비밀로보호받기위하여는 당해정보가생산방법, 판매방법기타영업활동에유용한기술상또는영업상의정보로서독립된경제적가치를지닌것 이어야한다. 경제적유용성은건전한거래질서유지를위하는법의목적에맞추어사회일반의입장에서객관적으로판단되어야한다. 정보의취득이나개발을위하여상당한비용이나노력이필요한경우, 그정보의보유로경쟁업체와의경쟁관계에있어유용하게활용할수있는정보이면유용성이인정된다. 117) 상품개발계획또는판매계획등과같이영업활동에직접이용되는성질의정보는물론이고그밖에, 경쟁관계에있어상대방에게유용하게활용될수있는정보, 상대방이알면경쟁의우위가사라지는정보는모두경제성이있다. 해외본사로부터제품을수입하여영업사원이나대리점을통하여국내에판매하는국내현지판매법인의제품원가분석자료, 대리점마진율, 할인율, 가격, 신제품개발계획등은적어도일반인에게는알려져있지아니한유용한정보로서그경제적가치가크다. 기계의기본적인작동원리나구성이이미공연히알려져있더라도그기계를구성하는개개부품의규격이나재질, 가공방법, 그와관련된설계도면등이공연히알려져있지아니하다면이역시경제성이있다. 117) 대법원 2008. 2. 15. 선고 2005 도 6223 판결 : 1 구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 2 호의영업비밀이란일반적으로알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지며, 상당한노력에의하여비밀로유지 관리된생산방법, 판매방법기타영업활동에유용한기술상또는경영상의정보를말하고, 이때정보가 독립된경제적가치를가진다 는의미는, 그정보의보유자가그정보의사용을통해경쟁자에대하여경쟁상의이익을얻을수있거나또는그정보의취득이나개발을위해상당한비용이나노력이필요하다는것인바, 어떠한정보가위와같은요건을모두갖추었다면, 위정보가바로영업활동에이용될수있을정도의완성된단계에이르지못하였거나, 실제제 3 자에게아무런도움을준바없거나, 누구나시제품만있으면실험을통하여알아낼수있는정보라고하더라도, 위정보를영업비밀로보는데장애가되는것은아니다. 2 사원이회사를퇴사하면서부품과원료의배합비율과제조공정을기술한자료와회사가시제품의품질을확인하거나제조기술향상을위한각종실험을통하여나타난결과를기재한자료를가져간경우이는절도에해당하고, 위자료는구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에정한영업비밀에해당한다. - 101 -
( 다 ) 비밀관리영업비밀그보유자가당해정보를상당한노력에의하여비밀로서관리하고있는것이어야한다. 118) 즉보유자의주관적인인식과무관하게, 객관적으로그정보가비밀로유지, 관리되고있으며, 또제3자가그비밀성을객관적으로인식할수있어야한다. 비밀관리의사가있어야함은물론이고그의사를실천해온관리노력이인정되어야한다. 비밀관리의사를가지고영업비밀보관장소에의출입을제한하거나비밀자료의보관, 파기방법을지정하거나비밀취급자를특정하거나비밀준수의무를부과하는등의방법으로비밀을관리하고있다면비밀유지성이인정된다. 그러나직원이면누구라도열람가능한상태에있어수년간회사에근무한자이면누구나숙지할수있는것인경우에는비밀유지성을인정하기어렵다. 정보접근방법을물리적으로완전히차단할것을요구하지는않고담당자에대한비밀유지의무부과, 거래상대방에대한비밀유지노력등부정한수단에의하지않으면정보에접근할수없을정도의관리노력이인정되면영업비밀로보호받을수있다. (2) 영업비밀의특정 영업비밀침해금지를명하기위해서는우선침해되었다고주장하는영업비밀이 특정되어야할것인데, 영업비밀을지나치게상세하게특정할경우이로인하여 오히려영업비밀보유자의영업비밀이비밀성을상실할우려가있다. 따라서원 칙적으로집행상의문을남기지아니하는범위내에서개괄적으로특정한후피 고의대응과법원의입장에따라적절하게특정도를높일필요가있다. 상당한정도의기술력과노하우를가지고경쟁사로전직하여종전의업무와동 일 유사한업무에종사하는근로자를상대로영업비밀침해금지를구하는경우사 용자가주장하는영업비밀이영업비밀로서의요건을갖추었는지의여부및영업 비밀로서특정이되었는지등을판단함에있어서는, 사용자가주장하는영업비밀 118) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008 도 3435 판결 : 구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 2 호의 영업비밀 이란상당한노력에의하여비밀로유지된기술상또는경영상의정보일것이요구되는데, 여기서 상당한노력에의하여비밀로유지된다 는것은그정보가비밀이라고인식될수있는표시를하거나고지를하고, 그정보에접근할수있는대상자나접근방법을제한하거나그정보에접근한자에게비밀준수의무를부과하는등객관적으로그정보가비밀로유지 관리되고있다는사실이인식가능한상태인것을말한다. - 102 -
자체의내용뿐만아니라근로자의근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의접근가능성, 전직한회사에서담당하는업무의내용과성격, 사용자와근로자가전직한회사와의관계등여러사정을고려하여야한다. 119) 또한, 부정한이익을얻을목적으로영업비밀을사용하였는지여부가문제되는부정경쟁방지법위반사건의공소사실에영업비밀이라고주장된정보가상세하게기재되어있지않다고하더라도, 다른정보와구별될수있고그와함께적시된다른사항들에의하여어떤내용에관한정보인지알수있으며, 또한피고인의방어권행사에도지장이없다면그공소제기의효력에는영향이없다. 120) 나. 영업비밀의귀속근로자가회사에근무하면서지득하게된업무상지식이모두회사의영업비밀로인정되는것은아니다. 근로자가근로계약에따라직장에서근무하는동안에그학력과경력, 직장에서의근무내용등에비추어경험에의하여체득하게된일반적지식, 기술, 경험, 친분관계등은그자신에게귀속되는인격적성질의것이지회사의영업비밀이라할수없다. 다만, 일반적지식이라하더라도근로자의기억만으로는알수없고, 회사의소유인특정한도면, 계산식, 일람표등을참조해야만알수있는경우에는근로자에게인격적으로귀속되는것이라고보기어렵다. 근로자가영업비밀의일부를직접, 연구 개발하였다고하여근로자에게귀속되는것이라할수없고, 당해정보의성질에따라특허법제39조, 저작권법제9조에해당되지않는한회사에고용되어급여를받으면서담당한업무그자체이고회사의기자재와연구설비및다른연구원의연구결과를참조하여연구한것이며근로자가일반적인지식, 기술, 경험등을활용하여쉽게알수있는것이아닌이상회사의영업비밀이된다. 121) 미국법원의사례가운데는퇴사후전직한근로자가스스로개발한기술이라고특허를출원한사안에서퇴사후특허출원시까지의기간에비추어이는전직후개발한기술이라고보기어렵고오히려퇴사전에근무하던회사에서의기자재와연 119) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002 마 4380 결정 120) 대법원 2008.7.10. 선고 2006 도 8278 판결 121) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96 다 16605 판결 - 103 -
구설비및연구성과등을참조한것이라고밖에볼수없어영업비밀침해를인 정한사례가있다. 다. 금지청구권자영업비밀에대한침해행위의금지청구또는그가처분청구의경우는청구권자가영업비밀의보유자이므로, 영업비밀의최초개발자, 정당한양수인, 사용허락을받은사용자등이이에해당한다. 라. 영업비밀의침해행위 (1) 개념 법제 2 조제 3 호각목은영업비밀침해행위의구체적인행위태양을나열한다. (2) 영업비밀유지의무자법제2조제3호 ( 라 ) 목은 계약관계등에의하여영업비밀을비밀로서유지하여야할의무가있는자 가영업비밀을침해하는행위를금지하고있다. 여기서계약관계등에의하여영업비밀을비밀로서유지할의무라함은계약관계존속중은물론종료후라도, 또한반드시명시적으로계약에의하여비밀유지의무를부담하기로약정한경우뿐만아니라인적신뢰관계의특성등에비추어신의칙상또는묵시적으로그러한의무를부담하기로약정하였다고보아야할경우를포함한다. 122) 근로자의경우최초근로계약체결시비밀유지서약을하였는지, 취업규칙등에퇴직후비밀누설을금지하는규정이있는지, 당해정보의영업비밀로서의성질과그경제적가치, 채권자와채무자의이익등제반사정이퇴사후의비밀유지의무부담여부를결정하는자료가될수있다. (3) 영업비밀침해행위 ( 크게부정취득행위, 비밀유지의무위반행위로나뉨 ) 영업비밀침해자가과거또는현재의근로자인경우그가영업비밀을알고있 었다는것이침해의전제가될것이다. 그가당해정보개발을담당한부서에장 122) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96 다 16605 판결 - 104 -
기간근무하였다든가직접개발업무에참여하였다든가하는경우는별다른문제가없으나, 전혀다른업무에종사하였거나단순업무에종사하는하급직원일경우에는그영업비밀을침해자가알고있다는사정을구체적으로입증하여야한다. 영업비밀을침해행위로서규정하는법제2조제3호 ( 가 ) 목소정의 부정한수단 이라함은비밀유지의무의위반또는그위반의유인등건전한거래질서의유지내지공정한경쟁의이념에비추어위법조항에열거된행위에준하는선량한풍속기타사회질서에반하는일체의행위나수단을말한다. 123) 예를들어종전회사에서보다높은직위와보수를받기로하는등스카우트조건에관하여협의한후경쟁사의직원으로채용되었고, 종전회사에서퇴사하고실제로는그무렵경쟁사에입사하고서도종전회사에대하여는그사실을숨겼다는등의사정이밝혀지면, 영업비밀침해자가스카우트된것은그의일반적지식을이용하기위한것이아니라종전회사로부터습득한특별한지식, 기술, 경험을누설하도록하기위한것으로서영업비밀침해행위가현실적으로이루어지고있다고보는것이판례의입장이다. 124) 전직한근로자가종전회사에서종사하던업무와동일한업무에종사한다거나상대방회사가별다른연구실적없이전직한근로자를채용한후단기간내에종전회사의영업비밀과동일한기술을개발하여특허를출원하는등의사정이있는경우에도영업비밀침해사실을추정할수있다. 또한법제2조제호 ( 라 ) 목소정의비밀유지의무위반행위에규정된 계약관계등에따라영업비밀을비밀로서유지하여야할의무 라함은계약관계의존속중은물론종료후라도또한반드시명시적으로계약에의하여비밀유지의무를부담하기로약정한경우뿐아니라, 인적신뢰관계의특성등에비추어신의칙상또는묵시적으로그러한의무를부담하기로약정하였다고보아야할경우를포함한다. 125) 마. 영업비밀침해금지청구의범위 영업비밀침해행위를금지시키는것은침해행위자가침해행위에의하여공정한 123) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96 다 16605 판결 124) 위 96 다 16605 판결, 대법원 1998. 6. 9. 선고 98 다 1928 판결참조 125) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96 다 16605 판결 - 105 -
경쟁자보다유리한출발내지시간절약이라는우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록하고, 영업비밀보유자로하여금그러한침해가없었더라면원래있었을위치로되돌아갈수있게하는데에그목적이있으므로, 영업비밀침해행위의금지는공정하고자유로운경쟁의보장및인적신뢰관계의보호등의목적을달성함에필요한시간적범위내로제한되어야하고, 그범위를정함에있어서는영업비밀인기술정보의내용과난이도, 영업비밀보유자의기술정보취득에소요된기간과비용, 영업비밀의유지에기울인노력과방법, 침해자들이나다른공정한경쟁자가독자적인개발이나역설계와같은합법적인방법에의하여그기술정보를취득하는데필요한시간, 침해자가종업원 ( 퇴직한경우포함 ) 인경우에는사용자와의관계에서그에종속하여근무하였던기간, 담당업무나직책, 영업비밀에의접근정도, 영업비밀보호에관한내규나약정, 종업원이었던자의생계활동및직업선택의자유와영업활동의자유, 지적재산권의일종으로서존속기간이정해져있는특허권등의보호기간과의비교, 기타변론에나타난당사자의인적 물적시설등을고려하여합리적으로결정하여야한다. 126) 바. 피고의항변전직한근로자를상대로영업비밀침해금지를청구하는경우통상상대방은경업금지약정이근로자의헌법상직업선택의자유를본질적으로침해한다는항변, 역설계가가능하여영업비밀의부정한수단에의한침해가아니라는항변, 독자적으로개발한기술이라는항변등을하게되나, 경업금지약정그자체가근로자의직업선택의자유를본질적으로침해한다고보기어렵고, 근로자가전직해오기이전에이미독자적인연구개발을통하여또는역설계방법등에의하여이러한제품을개발하였음을알수있는자료를제출하지못하고있는이상독자적기술이라는취지의항변은받아들여지기어려울것이다. 사. 금지청구사건의재판절차 (1) 심리공개 영업비밀의침해행위의금지등을소송상구하기위해서는그대상이되는영 126) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96 다 16605 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 97 다 24528 판결 - 106 -
업비밀을구체적으로주장 입증하여야한다. 그러나재판의심리와판결은공개되어야한다는공개재판주의에입각한소송구조때문에소송이진행중인영업비밀이당사자는물론일반인에게까지공개될위험이있다. 이때영업비밀이소송과정에서추가로침해되는것을방지하기위하여법원이취할수있는조치가문제된다. 우리나라에서국가의안전보장, 안녕질서또는선량한풍속을해할우려가있는경우에는그심리를공개하지않을수있으나 ( 법원조직법제57조 ), 영업비밀침해금지청구소송에위규정을적용하기에는무리이다. 따라서소송절차를통하여영업비밀이추가로공개되는것을방지하기위해서는위에서본바와같이청구취지및판결주문에영업비밀을그특정및집행에지장이없을정도로개괄적으로기재하는것을허용하고, 증거조사나기일진행의순서에있어서가급적제3자에게영업비밀이공개되지않도록하여야할것이다. 한편, 2002년개정민사소송법제163조에서는영업비밀등의보호를위하여소송기록의열람등의제한규정을신설하였고, 위규정에따라소송기록중비밀이적혀있는부분 ( 이하 비밀기재부분 이라한다 ) 의열람 복사, 정본 등본 초본의교부 ( 이하 열람등 이라한다 ) 의제한또는제한결정의취소에관하여필요한사항을규정하기위하여 비밀보호를위한열람등의제한예규 ( 재일 2004-2) 를신설하였다 (2004. 9. 1. 시행 ). (2) 증거조사영업비밀침해금지사건의경우침해자의공장이나생산시설에대한권리자의검증신청은자칫침해자의영업비밀을침해하는결과가될수있어쉽게받아들여지지아니한다. 따라서, 양제품의비교, 개발에소요되는기간, 전직근로자의업무등정황적인증거들을통하여우선입증을하여야할것이다. 아. 청구에대한재판 (1) 청구취지작성상의유의점영업비밀침해금지청구가인용되는경우라도주문이영업비밀침해금지의범위를넘어영업자체를금지하는것과같은결과가될수는없다. 따라서예컨대, 제3자와사업적관계형성을하여서는아니된다는등의청구취지는받아들여질수없을것이다. - 107 -
영업비밀을담고있는문서나기기의폐기등을명할때에도그현존여부를 우선밝힌다음소유자나처분권한이있는자를상대로청구하여야할것이다. (2) 금지명령의기간금지기간은침해행위자가독자적으로나역설계에의하여적법하게개발하는데소요되는기간을기준으로해야하고, 그기간의장단은구체적인약정이있다면그약정상나타난기간, 침해행위의내용, 정도, 기술의발전속도등을고려하여야할것이다. 127) 판례중에는전업금지약정의내용, 영업비밀침해금지기간을 3년으로인정함으로써전업금지기간까지장기간으로할필요가없다고보이는점, 피고의개인적사정, 퇴직후 3년의전업금지기간은과도한면이있고본안판결확정전에가처분의형식으로그와같이장기간전업금지를명해두어야할긴급한필요성도인정하기어려운점등을들어영업비밀침해금지가처분기간은 3년, 전업금지기간은 1년으로그기간을달리인정한사례가있고 128), 채무자에대한전직금지기간도영업비밀침해금지기간과같이채무자가영업비밀취급업무에서실질적으로이탈한 2000. 3. 29. 부터 1년간이라고인정한원심을수긍한사례가있다. 129) (3) 기산점 금지기간의기산점은퇴직시로보아야할것이다. 근로자가아직회사에서퇴 직하지는않았지만전직을준비하고있는등으로영업비밀을침해할우려가있어 서이를방지하기위한예방적조치로서미리영업비밀침해금지및전직금지를 구하는경우에는근로자가회사에서퇴직하지않았다고하더라도실제로그영업 비밀을취급하던업무에서이탈한시점을기준으로영업비밀침해금지기간및전 직금지기간을산정할수있을것이지만, 근로자가회사에서퇴직한이후전직금 지를신청하는경우에는, 전직금지는기본적으로근로자가사용자와경쟁관계에 있는업체에취업하는것을제한하는것이므로, 근로자가영업비밀을취급하지 않는부서로옮긴이후퇴직할당시까지의제반상황에서사용자가근로자가퇴 127) 과거에는 2 년가량이일반적이었으나, 최근에는정보통신등최신기술에관한영업비밀의경우 1 년, 짧게는 6 개월등단기간으로정하는경우가늘어나고있다. 128) 대법원 2003. 3. 14. 선고 2002 다 73869 판결 129) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002 마 4380 결정 - 108 -
직하기전에미리전직금지를신청할수있었다고볼특별한사정이인정되지아니하는이상근로자가퇴직한시점을기준으로산정하여야한다. 130) 그러나영업비밀이존속하는기간동안에는영업비밀의침해금지를구할수있는것이므로 영업비밀침해금지기간 은근로자가퇴직한이후에영업비밀침해금지를구하는경우에도근로자가영업비밀취급업무에서이탈한시점을기준으로산정한다. 131) (5) 시효영업비밀침해금지또는예방청구권은그침해행위에의하여영업상의이익이침해되거나침해될우려가있는사실및침해행위를안날부터 3년간또는침해행위가시작된날부터 10년을경과하면시효로인하여소멸한다. 자. 경업금지및전직금지가처분 (1) 허용여부기업이타회사에서기술적노하우와정보를취득한전문기능인력을채용하는경우그와같은전문기능인력을경쟁업종의타회사에빼앗기는기업의입장에서는중요한영업상의기술이나정보를잃게될수도있으며외국과기술제휴를맺고있는경우에는기술제휴회사로부터손해배상청구를당할가능성도매우높다. 따라서사용자의경영상의이익이라는관점에서만보면당연히전직금지등을허용함으로써기술과정보를보호하여야하나, 다른한편근로관계종료후의경업금지의무약정은근로자의입장에서는헌법상보장된직업선택의자유를침해당할우려가있고, 기업간경쟁의자유라는측면에서볼때노동력과정보의유출은불가피한측면도있다. 판례는원칙적으로경업금지및전직금지가처분은명시적인약정이있는경우에만허용하되, 예외적으로영업비밀침해를방지하는데있어필수적이고불가피한방법이라고볼만한사정이있는경우에는명시적인약정이없이도허용하고있다. 130) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002 마 4380 결정 131) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002 마 4380 결정 - 109 -
(2) 경업금지의무의발생 ( 가 ) 발생근거근로관계종료후의경업피지의무는원칙적으로당사자간에별도의약정이있거나단체협약이나취업규칙에의하는등명확한근거가있는경우에만인정되며그러한경우에도그약정의효력은합리적인범위내로제한되어야한다. 그러나근로자가전직한회사에서영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하지않고서는회사의영업비밀을보호할수없다고인정되는경우에는구체적인전직금지약정이없다고하더라도법제10조제1항에의한침해행위의금지또는예방및이를위하여필요한조치중의하나로그근로자로하여금전직한회사에서영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하도록하는조치를취할수있다고보야야할것이다. 132) ( 나 ) 경업금지약정의효력유무경업금지약정을체결하였다고하여무조건경업금지의무가인정되는것은아니고, 영업비밀보호를위한목적, 피용자의종전회사에서의지위및직무의내용, 사용자가근로자를위하여지출한직업훈련이나해외기술연수비용, 근로자가고용되기이전에취득한기술, 경험의정도, 지역및대상직종, 경업금지의무에대한대상조치가있는지여부, 공공의이익, 퇴직경위등이판단의대상으로서검토되어야하고근로자의직업선택의자유와근로권등을과도하게제한하거나자유로운경쟁을지나치게제한하여일반소비자의이익을해치는경우에는민법제103조소정의선량한풍속기타사회질서에반하는법률행위로서무효라고보아야할것이다. 경업금지약정의유효성을판단하기위해서는, ⅰ) 경업금지약정으로보호할가치있는사용자의이익, 즉영업비밀이인정되는지여부, ⅱ) 피용자의종전회사에서의지위및직무의내용이하급직이거나단순노무직등인지여부, ⅲ) 지역및대상직종이적절하게제한되었는지여부, ⅳ) 경업금지약정에대한대가여부, ⅴ) 근로자가자진해서퇴직한것인지, 정리해고등회사측사정에의하여퇴직한것인지여부등이고려되어야한다. 132) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002 마 4380 결정 - 110 -
경업금지약정은직업선택의자유와근로자의권리등을제한하는의미가있으므로, 근로자가사용자와의약정에의하여경업금지기간을정한경우에도, 보호할가치있는사용자의이익, 근로자의퇴직전지위, 퇴직경위, 근로자에대한대상제공여부등제반사정을고려하여약정한경업금지기간이과도하게장기라고인정될때에는적당한범위로경업금지기간을제한할수있다. 133) 한편, 경업금지약정은당사자사이의채권적인약정에불과하여그효력이사용자와근로자사이에만미치고, 근로자를채용한경쟁회사에는미치지아니하는것이므로, 경쟁업체에대하여는단순히경업금지약정에기하여채용금지를구할수없다. VI. 저작권침해소송 134) 1. 서론가. 저작권침해의의의저작권침해라함은저작권자등의허락이나정당한권원없이저작권의보호대상인저작물또는저작인접권의보호대상인저작인접물을이용하는것을말한다. 즉저작권의침해는저작권이있는저작물을무단이용함으로써성립된다. 또한제3자가출판권자의허락없이원작의전부또는상당부분과동일성있는작품을출판하는때에는출판권침해가성립된다. 133) 대법원 2007. 3. 29. 자 2006 마 1303 결정 : 원심은신청인회사의경영진이교체되는시기에느꼈을정리해고등에대한불안감도피신청인들의퇴직이유중하나였을것으로보이는점, 이사건경업금지약정을지키는데따른대가제공에관하여별다른약정이없었던점 ( 신청인은원심에이르기까지제출하지못한 고문및자문관리규정 을상고심에이르러제출하면서신청인회사에서피신청인들퇴직당시퇴직임원처우프로그램을운용중이었다고주장하고있으나그와같은주장은적법한상고이유가될수없을뿐만아니라가사그와같은규정이운용되었더라도그규정이피신청인들에게당연히적용된다고보장하기도어렵고, 그와같은사정은앞서본법리에비추어경업금지기간을제한하는참작사유중하나에불과하다.), 그밖에피신청인들이보유하고있던영업비밀내지영업관련정보의내용등기록에나타난제반사정을종합하여보면, 약정에따른피신청인들에대한경업금지기간은피신청인들의직업선택의자유와생존권을과도하게침해할우려가있다고하여이를각각퇴직후 1 년간으로제한하는것이합리적이라고판단하였는데, 대법원은이를수긍하였다. 134) 이부분은전지원, 저작권침해소송의실무상제문제, 사법연수원지적재산소송실무연수자료 (2009. 4.) 을주로참고하였다. - 111 -
보호기간이만료된경우, 권리제한규정에의하여공정이용 ( 자유이용 ) 이인정되는경우나법정허락에의한경우는저작권침해가되지아니한다. 그러나저작권자로부터이용허락을받은자라고하여도그허락된이용방법이나조건의범위를넘은이용은저작권의침해가된다. 나. 저작권의종류저작권법이보호하는권리는저작자의권리인저작권과이에인접하는권리인저작인접권, 출판권으로나누어지고, 저작권은다시저작인격권과저작재산권으로나누어진다. (1) 저작인격권과저작재산권저작인격권은저작자의지위로부터생기는인격적, 정신적권리를말하는것으로, 공표권 (11조), 성명표시권 (12조), 동일성유지권 (13조) 이인정된다. 저작인격권은저작재산권과달리양도, 상속되지않는다. 135) 다만컴퓨터프로그램보호법에는프로그램저작인격권의일신전속성에관한규정을두고있지않아, 이는컴퓨터프로그램보호법이프로그램저작인격권에대하여는일신전속성을인정하지않는것이라는견해와, 동법에규정이없는경우프로그램보호에관하여저작권법에규정이있을때에는그규정을적용하도록되어있으므로 ( 제45조 ), 프로그램저작인격권의경우도당연히일신전속성이있다는견해가대립한다. 저작재산권이란저작권자가저작물을배타적으로이용할수있는재산적권리를말하는것으로, 복제권 (16조), 공연권 (17조), 공중송신권 (18조), 전시권 (19조), 배포권 (20조), 대여권 (21조), 2차적저작물작성권 (22조) 이인정된다. 저작재산권은하나의단일한권리가아니라위와같은여러개의권리의다발 (bundle of right) 로이루어진권리의집합체이며, 개개의권리들은각각분리 양도할수있다. 통설은저작인격권과저작재산권을병존하는별개의권리로보고있으며저작권은이들권리의복합권으로본다. 실제소송에서저작재산권과저작인격 135) 저작권법제 14 조제 1 항 : 저작인격권은저작자일신에전속한다. - 112 -
권의침해가함께주장된다면, 금지청구의경우에는양자는선택적인청구가 되고, 손해배상청구의경우에는병합청구가될것이다. (2) 저작인접권실연자, 음반제작자및방송사업자에게부여되는저작권에유사한권리이다. 이들은저작물의직접적인창작자는아니지만저작물의해설자또는전달자로서저작물의가치를증대시키는일을하므로저작권에준하는권리를부여한것이다. 2004. 10. 6. 개정저작권법은실연자와음반제작자에게전송권을부여하여불법디지털음원의유통으로인한피해로부터이들의권리를적극적으로보호하고있다. (3) 출판권저작권자와출판자사이의출판권설정계약 ( 준물권계약 ) 에의하여발생하는권리로서당해저작물을원작그대로출판할권리이다. 출판권은배타적, 독점적인권리로서출판권자는제3자의위법한출판행위가있을경우그금지뿐만아니라손해배상을구할수있다. 반면출판권자는출판의무 136) 를부담하게된다. 구체적인출판계약의해석과관련하여양도계약인지, 출판권설정계약또는출판허락계약인지가소송상다투어진다. 2. 저작물의보호범위저작물은인간의사상또는감정을표현한창작물을말한다. 137) 따라서그성립요건으로일반적으로 창작성이있을것, 인간의사상또는감정을표현한것일것 이요구된다. 저작권침해여부를판단함에있어서저작물의보호범위가정하여져야하는데, 그기준으로다음과같은원칙이있다. 136) 저작권법제 58 조제 1 항 : 출판권자는그설정행위에특약이없는때에는출판권의목적인저작물을복제하기위하여필요한원고또는이에상당하는물건을받은날부터 9 월이내에이를출판하여야한다. 137) 저작권법제 2 조제 1 호 - 113 -
가. 아이디어와표현 2 분법 (idea expression dichotomy) 저작권의보호는아이디어가아니라표현에만미친다는원칙이다. 소설등 에있어서부자집딸과머슴의사랑이야기는아이디어의영역이다. 나. 아이디어와표현의합체의원칙 (merger doctrine) 창작적표현이라도그표현방법이외에달리아이디어를효과적으로표현할방법이없을때그표현에대하여저작권의보호가주어져서는안된다는원칙이다. 경품게임의방식등에대하여보호를하는것은사실상아이디어자체에대하여독점권을부여하는것으로허용할수없다는것이다. 138) 다. 필수장면의원칙 (scenes a faire) 합체의원칙이주로기능적인저작물에적용되는원칙이라고한다면, 그와비슷한것으로서주로소설이나희곡과같은 가공적인저작물 (fictional works) 에적용되는원칙으로서필수장면의원칙 (scenes a faire) 이있다. 이는소설이나희곡등에있어서그작품에내제되어있는보호받지못하는아이디어가전형적으로예정하고있는사건들이라든가등장인물의성격타입등과같은요소들을포함한경우설사그러한요소들이표현에해당하는것이라하더라도저작권의보호를주지말아야한다는것이다. 139) 라. 사실상의표준의원칙 (de facto standards) 컴퓨터프로그램저작물과관련하여많이발생 140) 하는데, 처음에는선택가능 한구성중하나이었다고하더라도그구성이상업적성공을거두고사용자들 이이에익숙하여짐으로써사실상의표준으로작용하여후발업체가다른구성 을채용하는것이사실상불가능하게되었다면이를저작권으로보호하기어 렵다는것이다. 141) 138) MORRISSEY V. PROCTOR&GAMBLE.CO., 379 F.2d 675 139) 대법원 2000. 10. 24. 선고 99 다 10813 판결 : 소설등에있어서추상적인인물의유형혹은어떤주제를다루는데있어전형적으로수반되는사건이나배경등은아이디어의영역에속하는것들로서저작권법에의한보호를받을수없다.( 드라마 ' 까레이스키 ' 가소설 ' 텐산산맥 ' 의저작권을침해하였다고볼수없다고한사례 ) 140) 사용자인터페이스에서일정한배열로구성된키보드자판같은경우가그한예이다. 141) 미국연방대법원은, Lotus 1,2,3 의저작자인 Lotus 사가 Quatro Pro 의제작자인 - 114 -
마. 판례대법원판례는아이디어와표현의구별을널리받아들여 저작권법이보호하는것은문학 학술또는예술에관한사상 감정을말 문자 음 색등에의하여구체적으로외부에표현하는창작적인표현형식이고, 그표현되어있는내용즉아이디어나이론등의사상및감정그자체는설사그것이창작성이있다하더라도원칙적으로는저작권법에서정하는저작권의보호대상이되지아니함 을명백히하고있다. 142) 3. 저작권침해소송에있어서요건사실가. 원고가저작권자라는점 (1) 권리의객체가저작물인점 ( 가 ) 창작성의개념대법원판례는저작권법상창작성이란완전한의미의독창성을말하는것은아니며, 단지어떠한작품이남의것을단순히모방한것이아니고작자자신의독자적인사상또는감정의표현을담고있음을의미할뿐이어서이러한요건을충족하기위하여단지저작물에그저작자나름대로의정신적노력의소산으로서의특성이부여되어있고다른저작자의기존의작품과구별할수있을정도이면충분하다고함으로써, 143) 창작성의정도를높게요구하지않는입장이다. 1 캐릭터의저작물성 만화, TV, 영화, 신문, 잡지, 소설, 게임등대중이접하는매체를통하여 등장하는인물, 동물, 물건의특징, 성격, 생김새, 명칭, 도안과작가나배우가 특수한성격을부여하여묘사한인물 을의미하는캐릭터의독자적저작물성 Borland 사를상대로제기한소송에서, Lotus 1,2,3 메뉴구조의저작권성을부인한제 1 연방항소법원판결에대한상고를허가한후 9 명의대법관중 8 명이심리에참여한결과 4:4 로의견이갈림으로써원고의청구를기각한원심이유지되었다. 142) 대법원 1999. 11. 26. 선고 98 다 46259 판결, 위대법원 2000. 10. 24. 선고 99 다 10813 판결등다수 143) 대법원 1995. 11. 14. 선고 94 도 2238 판결 ; 1997. 11. 25. 선고 97 도 2227 판결 ; 1999. 11. 23. 선고 99 다 51371 판결 ; 1999. 11. 26. 선고 98 다 46259 판결 ; 2001. 5. 8. 선고 98 다 43366 판결등참조. - 115 -
을인정할수있는지가문제로되고있다. 캐릭터자체를저작물로인정하지않더라도, 캐릭터가표현된 作品 을저작권법상의저작물로서, 예컨대, 소설이라면저작권법제4조제1항제1호의어문저작물, 만화라면같은항제4호의미술저작물, 영화라면같은항제7호의영상저작물로서보호함으로써캐릭터는보호될수있다. 그러나캐릭터자체를저작물로인정하느냐아니면캐릭터가표현된개개의작품만을저작물로인정하느냐하는데따른차이가없지는않다. 가령, 월트디즈니가만든어느작품에도미키마우스가수영하는장면은나오지않는데, 어느수영복업자가수영하는미키마우스를그려넣은수영복을판매하고있는경우, 전자의입장에의하면, 위수영복업자의행위는곧바로캐릭터의복제 ( 즉저작권법제16조의복제권을침해하는행위 ) 가되겠지만, 후자의입장에의하면, 위행위는응용표절행위 ( 즉저작권법제22조소정의 2차적저작물작성권을침해하는행위 ) 가된다고볼것이다. 미국의경우에는판례와다수의학설이캐릭터의저작물성을긍정 144) 하고있으나, 일본은판례와다수의학설이이를부정 145) 하고있다. 우리나라하급심은시각적캐릭터에관하여꾸준히독자적저작권성을인정하여왔고, 대법원은이를간접적으로받아들이다가, 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도70 판결에서, 피고인이 2002. 12. 30. 경주식회사손오공이저작권을갖고있는저작물인 ' 탑블레이드 (Top Blade)' 만화영화에등장하는캐릭터가부착된팽이를국내에배포할목적으로중국으로부터수입함으로써위회사의저작권을침해하였다. 는부분에대하여, 이를유죄로인정한제1심판결의결론을그대로유지한원심판단을수긍하면서, 주식회사손오공이저작권을갖고있는위만화영화의캐릭터중피고인이수입한팽이에부착된캐릭터가위만화영화의주인공으로특정분야또는일반대중에게널리알려진것이라거나고객흡인력을가졌는지여부는저작권법에의한보호여부를판단함에있어서고려할사항이아니다 라고판시함으로써명시적으로시각적캐릭터의저작물성을인정하고있다. 144) Walt Disney Production v. Air Pirates, 581 F.2d 751 판결 ( 성인용만화에미키마우스를사용한사건 ) 145) 일본최고재 1997. 7. 17. 판결 ( 뽀빠이캐릭터를붙인넥타이에대한침해금지및손해배상청구사건 ) - 116 -
2 서적제호의저작물성제호가저작물에해당한다면저작자는제호에대하여저작권법에의한모든보호를받을수있게되지만, 저작물에해당하지않는다면저작자로서는동일성유지권에의해서만보호받을수밖에없다 146). 대법원판례는 저작권법에의하여보호되는저작물이라함은문학 학술또는예술에속하는것으로서사상또는감정을창작적으로표현한것을말하므로, 어문저작물인서적중저작자의사상또는감정을창작적으로표현한부분이라고볼수없는단순한서적의제호나저작자또는출판사의상호등은저작물로서보호받을수없다 고판시하여제호의저작물성을부인하고있다. 147) 우리나라의학설중종래의견해는서적의제호를저작물로보지않고있으나, 이에대하여모든제호가저작물로될수없는것은아니고제호의내용이문학, 학술또는예술의범위에속하고창작물에해당되는경우에는독립된저작물로볼수있다는견해, 단순히하나의단어로되어있는제호와달리완성된문장형태로되어있는제호가독자적으로특정의사상이나감정또는기타의정보를전달하는창작적인표현에해당되면저작물성을인정하여야한다는견해도있다. 한편저작자가제호와동일 유사한표장에관하여서적등을지정상품으로하여상표등록을받았다하더라도제3자가동일한제호에관하여저작물의제호로사용하는것을금지할수는없다. 왜냐하면제3자의제호의사용은저작물을표상하기위하여사용하는것이므로상표로서사용되는것이아닐뿐만아니라상품의식별표지로서의역할도하지않기때문이다. 146) 저작물의내용이다르다면제호가같다하더라도동일성유지권의침해가아니다. 우리나라저작권법에서인정하고있는것은, 타인이원저작물의제호와동일 유사한제호를이용하지못하게하는제호의외적보호가아닌, 저작자가그의저작물의제호를함부로변경하지못하게하는제호의내적보호만임을유의해야한다.( 저작물의내용이다름에도제호를사용했다는이유로동일성유지권침해라는주장을물리친소위 가자, 장미여관으로 사건, 서울민사지방법원 1991. 4. 26. 선고 90 카 98799 판결등 ) 147) 대법원 1996. 8. 23. 선고 96 다 273 판결. 그밖에도대법원 1977.7.12. 선고 77 다 90 판결 ( 일명 또복이 사건, 빵 에 또복이 라는만화제명을사용한사안 ), 서울고등법원 1991.9.5. 자 91 라 79 결정 ( 일명 애마부인 사건 ), 서울고등법원 2002.9.4. 선고 2002 나 3596 판결 ( 일명 영절하 사건 ), 서울남부지방법원 2005.3.18. 선고 2004 가단 31955 판결 ( 일명 불타는빙벽 사건 ) 등이있음 - 117 -
3 응용미술응용미술저작물은물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물로서그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것을말하며, 디자인등을포함한다. 148) 응용미술저작물에대하여는디자인보호법의보호요건에해당하지않거나보호기간이지난것에대하여따로저작권주장을인정한다면디자인법을기초로형성된산업계에혼란을초래하는것은아닌지에대하여다툼이있어왔다. 종래대법원 149) 은 응용미술작품이상업적인대량생산에의이용또는실용적인기능을주된목적으로하여창작된경우그모두가바로저작권법상의저작물로보호될수는없다 는입장을취하고있었는데, 일명 히딩크넥타이사건 에서대법원은 일명 ' 히딩크넥타이 ' 의도안이우리민족전래의태극문양및팔괘문양을상하좌우연속반복한넥타이도안으로서응용미술작품의일종이라면위도안은 ' 물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물 ' 에해당한다고할것이며, 또한그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것이라면저작권법에서정하는응용미술저작물에해당한다 고판시 150) 하여, 응용미술저작물에있어이용된물품과구분되는독자성이인정되는지여부를저작물로서의보호의판단요건으로삼아서대량생산을주된목적으로생산된것은미술저작물에해당하지않는다는하급심의판단을배척하였다. 151) ( 나 ) 創作性과實質的類似性의關係 창작성의판단과침해판단은기본적으로다음과같은점에있어서차이가 148) 저작권법제 2 조제 15 호 149) 대법원 1996.2.23. 선고 94 도 3266 판결, 대법원 2000.3.28. 선고 2000 도 79 판결 150) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003 도 7572 판결 151) 서울중앙지방법원 2008. 8. 27. 선고 2008 노 1654 판결에서는, 선택적으로기소된저작권법위반의공소사실에관하여, 양산되는물품인이사건넝쿨반지자체가인간의사상또는감정을표현한창작물로서저작권법의보호대상이라고할수없음은분명하고, 그렇다면결국이사건넝쿨반지가동일한형상으로복제될수있는이사건금형이위에서말한응용미술저작물에해당하는지여부가문제된다고할것이나, 검사가제출한모든증거를종합하더라도이사건금형이이를이용하여제작한물품인반지의기능과관념적으로구분되어독자성을가진다고보이지는아니하고, 달리이부분공소사실을인정할만한증거가없다 는이유로무죄를선고한바있는데, 위사건은현재대법원 2008 도 8164 호로상고심계속중이다. - 118 -
있다. 예를들어기존의저작물을쉬운말로풀어쓴작품은창작성은가질수있으나기존저작물에대한침해를벗어날수없다. 기존의저작물에새로운요소를부가하였다고하더라도그기존의저작물이저작권의보호를받고있고그것과실질적으로동일한것이라면침해를면할수없는것이다. 한편, 원고의작품에창작성이결여되어있어저작물로인정되지않는다면더나아가저작권침해여부에관하여판단할필요가없다는점에서저작물성의요건인창작성과저작권침해행위의요건인실질적유사성은논리적선후관계에있다. 대법원판례는기본적으로창작성의요건을너그럽게해석하고있지만, 기능적저작물과관련하여서는창작성의정도를높게책정하여저작물성자체를부인한뒤원고의청구를기각하는경향이발견된다. 대법원은지하철통신설비중화상전송설비에대한제안서도면에관하여기능적저작물로서의창작성을인정하기어렵다는이유로그저작물성을부인한바있고, 152) 제품사진은예술적인판단이나창작적표현이문제되지않기때문에저작물로서보호받을수없다고한바가있다. 153) 참고로미국에서는기능적저작물의저작권보호범위를제한함에있어서우리나라와달리저작물성자체를엄격하게보기보다는저작물의보호범위를엄격하게보아거의동일한복제가아니면실질적유사성이없다고하여저작권침해를부정하는듯한경향을보이고있다. (2) 원고의저작권취득 ( 가 ) 저작자와저작권자 원고의작품에저작물성이인정된다고하더라도, 원고는더나아가그저작 물에대한권리가자신에게있다는점을주장, 입증하여야한다. 저작자는저 작물을창작한자를말하고, 154) 저작권을원시취득한다. 저작재산권은그전 부또는일부를양도하는것이가능 155) 하므로, 원시취득자로부터양도 상속등 에의해저작재산권을승계취득하여저작권자가되는것이가능하다 156). 152) 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002 도 965 판결 153) 대법원 2001. 5. 8. 선고 98 다 43366 판결 154) 저작권법제 2 조제 2 호 155) 저작권법제 45 조제 1 항 : 저작재산권은전부또는일부를양도할수있다. - 119 -
저작재산권의양도는이를등록하지않으면제3자에게대항할수없는바 ( 상속그밖의일반승계의경우는제외 ) 157), 여기서등록하지아니하면제3자에게대항할수없다고할때의 제3자 란당해저작재산권의양도에관하여양수인의지위와양립할수없는법률상지위를취득한경우등저작재산권의양도에관한등록의흠결을주장함에정당한이익을가지는제3자에한하고, 저작재산권을침해한사람은여기서말하는제3자가아니므로 158), 무단이용자등저작권침해자에대하여손해배상청구등을함에있어서는등록을요하지않는다. 이와관련하여서울고등법원 2008. 7. 8. 선고 2007나80093 판결 ( 대법원 2008. 11. 13. 자 2008다59001호로심리불속행기각 ) 에서는, 한국저작권법및판례에의하면, 저작권이중양도의계약상대방들중먼저저작권등록을경료한사람이원칙적으로적법한권리자로보호받고, 다만선등록한후순위양수인이저작권자의배임행위에적극적으로가담한경우에한하여그권리의보호가부정된다고하면서도, 저작권을상실한등록명의인은자신에게저작권등록명의만남아있는상태를내세우며제3자에대하여저작권침해금지청구권을행사할수없다는취지로판시한바있다. ( 나 ) 공동저작물의경우공동저작물의경우공동저작자는단독으로침해의정지청구, 침해조성물폐기청구를할수있고자신의지분에대하여손해배상의청구를할수있다. 159) 이와관련하여, 대법원 1999. 5. 25. 선고 98다41216 판결은, 같은 156) 저작자 (author) 와저작권자 (proprietor of copyright) 는구별되어야한다. 저작권자는저작권의귀속주체즉저작권을가지는자로서저작권자에는원시적권리자와승계적권리자가있다. 저작자는원시적저작권자가되나저작재산권은양도, 상속에의한이전이가능하므로저작자와저작권자가분리될수있다. 통상저작권자라고할때는저작재산권자를의미한다. 157) 저작권법제54조 : 다음각호의사항은이를등록할수있으며, 등록하지아니하면제 3자에게대항할수없다. 1. 저작재산권의양도 ( 상속그밖의일반승계의경우를제외한다 ) 또는처분제한 2. 저작재산권을목적으로하는질권의설정 이전 변경 소멸또는처분제한 158) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2002도4849 판결, 대법원 2006.7.13. 선고 2004다10756 판결 159) 저작권법제129조 : 공동저작물의각저작자또는각저작재산권자는다른저작자또는다른저작재산권자의동의없이제123조의규정에따른청구를할수있으며그저 - 120 -
법제95조 ( 현행법제127조 ) 에의한저작인격권의침해에대한손해배상이나명예회복등조치청구는저작인격권의침해가저작자전원의이해관계와관련이있는경우에는전원이행사하여야하지만, 1인의인격적이익이침해된경우에는단독으로손해배상및명예회복조치등을청구할수있고, 특히저작인격권침해를이유로한정신적손해배상을구하는경우에는공동저작자각자가단독으로자신의손해배상청구를할수있다. 고판시한바있다. ( 다 ) 업무상저작물의경우저작권법제2조제31호는 법인 단체그밖의사용자 ( 이하 법인등 이라한다 ) 의기획하에법인등의업무에종사하는자가업무상작성하는저작물 을 업무상저작물 로정의하고있고, 한편제9조에서는 법인등의명의로공표되는업무상저작물의저작자는계약또는근무규칙등에다른정함이없는때에는그법인등이된다. 고규정하고있다. 이는직무발명 160) 의경우발명자로서의권리인특허권은종업원에게주고사용자에게는무상실시권이라고하는보상적권리가인정되는것과구분된다. 161) 2006. 12. 8. 개정전의저작권법제9조에는기명저작물에대하여는업무상저작물규정의적용을배제하는단서규정이있어, 실명기사의경우저작자가누구인지여부가문제로되었고, 기자의기명이표시된것이신문사내의단순한업무분담을표시하는것에지나지않는경우와적극적으로집필자의이름을저작명의로표시하게함으로써그에대한책임과평가를집필자에게돌리게하는경우로나누어, 전자의경우에는신문사에게, 후자의경우에는집필자인기자에게각저작권이귀속하는것으로보아야한다고해석하고있었 작재산권의침해에관하여자신의지분에관한제 125 조의규정에따른손해배상의청구를할수있다. 160) 발명진흥법제 2 조제 2 호 : 직무발명 이란종업원, 법인의임원또는공무원 ( 이하 종업원등 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체 ( 이하 사용자등 이라한다 ) 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다. 161) 발명진흥법제 10 조제 2 항 : 직무발명에대하여종업원등이특허, 실용신안등록, 디자인등록 ( 이하 특허등 이라한다 ) 을받았거나특허등을받을수있는권리를승계한자가특허등을받으면사용자등은그특허권, 실용신안권, 디자인권 ( 이하 특허권등 이라한다 ) 에대하여통상실시권 ( 통상실시권 ) 을가진다. - 121 -
는데, 개정저작권법은위단서규정을삭제하여업무상저작물은특약이없는한기명저작물이라하더라도법인이저작자가되도록하였다. 또한개정전저작권법은법인등의명의로 공표된 저작물에한정하여업무상저작물로인정하고있었고, 이에따라아직공표되지않은저작물에도개정전저작권법제9조가적용되는지에대하여는긍정설과부정설의두가지견해가있었으나, 위개정저작권법은 공표된 을 공표되는 으로수정하여, 미공표상태에있더라도법인등이공표를예정하고있는것이라면그역시저작자는법인등으로보게되는점을명확히하였다. 다만 1994년개정된컴퓨터프로그램보호법제5조의경우 국가 법인 단체그밖의사용자 ( 이하이조에서 법인등 이라한다 ) 의기획하에법인등의업무에종사하는자가업무상창작한프로그램은계약이나근무규칙등에달리정함이없는한그법인등을당해프로그램의저작자로한다. 고만규정함으로써공표요건을삭제하였는바, 이는기업의입장에서는여러가지목적으로개발된컴퓨터프로그램을공표하지않고영업비밀로해놓는경우도있을것인데, 영업개발진행중에법인의종업원이미공표프로그램의소스코드를빼내어자기가먼저개발완료하여제품을만들고이를공표함으로써오히려법인등에대하여저작권침해주장을하는것을막을수있도록하기위한것이다. ( 라 ) 2차적저작물의경우 2차적저작물은원저작물을번역 편곡 변형 각색 영상제작그밖의방법으로작성한창작물을말한다 162). 원저작물과실질적유사성을가지고있되, 이것에새로운창작성이부가되어만들어진새로운창작물을말한다. 2차적저작물은원저작물로부터독립된독자적인저작물로보호된다. 대법원판례는, 2차적저작물로보호를받기위하여는원저작물을기초로하되원저작물과실질적유사성을유지하고, 이것에사회통념상새로운저작물이될수있을정도의수정 증감을가하여새로운창작성이부가되어야하 162) 저작권법제 5 조제 1 항 - 122 -
는것이며, 원저작물에다소의수정 증감을가한데불과하여독창적인저작물이라고볼수없는경우에는저작권법에의한보호를받을수없다 고판시하고있다. 한편원저작자가갖는저작재산권중에는 2차적저작물의작성권도포함되므로 163), 타인이원저작물을이용하여 2차적저작물을작성하려면원저작자의동의를얻어야한다. 원저작자의동의를얻지않은경우원저작자의저작권을침해한것이되나, 원저작자의동의가없었더라도 2차적저작물자체의저작권발생에는영향이없으므로, 원저작자이외의제3자에대한관계에있어서는적법한저작물로서보호된다 164). 2차적저작물의보호는원저작물의저작자의권리에영향을미치지않으므로, 165) 2차적저작물을이용함으로써원저작물을간접적으로이용하려는자는원저작자및 2차적저작자쌍방의동의를받아야한다. 따라서그이용허락을받지않은 2차적저작물의이용에대하여원저작물의저작권자도손해배상청구등을할수있다. 나. 저작권침해행위의존재저작권침해의요건사실로, 원고는 1 원고의저작물에의거하였다는점, 2 원고저작물의표현과피고작품사이에동일성내지실질적유사성이존재한다는점, 3 피고가법이정한이용행위를하였다는점을주장, 입증하여야한다. 163) 저작권법제 22 조 164) 이와관련하여대법원 2009. 2. 12. 선고 2006 도 8369 판결에서는, ETUND 1.00 은원래 Maxim Krasnyansky 가창작하여 GNU 일반공중사용허가서 (General Public License, 이하 GPL 이라한다 ) 의조건을붙여공개한프로그램인 VTUND 를개작한것인데, GPL 에의하여공개된프로그램의저작권자는원프로그램을개작한프로그램의작성자가개작프로그램의원시코드 (source code) 를일반공중에게공개하고일반공중의사용을허락할것을조건으로개작프로그램의작성자에게원프로그램에대한개작권을부여한것이라하더라도, ETUND 1.00, ETUND 1.04 가원프로그램인 VTUND 에대하여새로운프로그램이라고할정도의창작성이인정되는이상 ETUND 1.04 의저작권자는엘림넷이므로, 비록엘림넷이 ETUND 1.04 원시코드의공개를거부함으로써 GPL 을위반하였다고하더라도, 엘림넷이 VTUND 의저작권자에대하여그로인한손해배상책임등을부담하는것은별론으로하고, ETUND 1.04 의원시코드가공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지며상당한노력에의하여비밀로유지된이상엘림넷의영업비밀에해당한다 는취지로판시한바있다. 165) 저작권법제 5 조제 2 항 - 123 -
피고가원고저작물을참고하여자신의작품을만들었다고하더라도원고저작물의표현과사이에동일성이나실질적유사성이존재하지않는경우에는저작권침해가성립하지않고, 반대로원고저작물의표현과피고의작품사이에동일성내지실질적유사성이존재하더라도피고가원고의저작물에의거하지않고독립적으로그러한작품을만든경우에는저작권침해가성립하지않는다. 침해행위의요건을 1 저작권법이정한이용행위의존재, 2 의거관계, 3 실질적유사성의순서로나누어살펴본다. (1) 법정이용행위의존재저작권침해행위는저작권법에제16조내지제22조에규정된타인의저작물을복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여하거나 2차적저작물을작성하는행위 166) 와 배포목적의저작권침해물수입행위 등저작권법제124조에의하여침해로보는행위 167) 를하는것이다. 따라서단지저작물을열람하는행위는금지행위의유형에포함되지않는다. (2) 의거관계 ( 가 ) 의거관계의개념 저작권침해를인정하기위해서는먼저주관적요건으로침해자가저작권이 166) 저작권법은저작권의지분권권리를제한적으로열거하는열거주의에입각하고있다. 167) 제124조 ( 침해로보는행위 ) 1다음각호의어느하나에해당하는행위는저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로본다. 1. 수입시에대한민국내에서만들어졌더라면저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로될물건을대한민국내에서배포할목적으로수입하는행위 2. 저작권그밖에이법에따라보호되는권리를침해하는행위에의하여만들어진물건 ( 제1호의수입물건을포함한다 ) 을그사실을알고배포할목적으로소지하는행위 2 정당한권리없이저작권그밖에이법에따라보호되는권리의기술적보호조치를제거 변경 우회하는등무력화하는것을주된목적으로하는기술 서비스 제품 장치또는그주요부품을제공 제조 수입 양도 대여또는전송하는행위는저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로본다. 3 저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해를유발또는은닉한다는사실을알거나과실로알지못하고정당한권리없이하는행위로서다음각호의어느하나에해당하는경우에는저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로본다. 다만, 기술적으로불가피하거나저작물등의성질이나그이용의목적및형태등에비추어부득이하다고인정되는경우에는그러하지아니하다. 1. 전자적형태의권리관리정보를고의로제거 변경또는허위부가하는행위 2. 전자적형태의권리관리정보가제거 변경되거나또는허위로부가된사실을알고당해저작물등의원본이나그복제물을배포 공연또는공중송신하거나배포의목적으로수입하는행위 4 저작자의명예를훼손하는방법으로그저작물을이용하는행위는저작인격권의침해로본다. - 124 -
있는저작물에 의거 하여그것을 이용 하였을것이요구된다. 의거관계를침해의요건으로하고있지않는특허권과저작권은이점에서구별된다. 즉, 기존저작물과동일성또는실질적유사성이있는작품이작성되었다고하더라도그것이원고의저작물에의거한것이아니라독립적으로만들어진것이라면복제에해당하지아니하고, 저작권침해의문제는생기지아니한다. 따라서원고는피고의행위가원고의저작물에의거하여만들어졌다는점을주장 입증하여야한다. ( 나 ) 의거관계의입증타인의저작물에의거하기위해서는논리적으로타인의저작물이먼저제작되었어야하고, 그저작물의존재를인식하고있었어야한다. 소송의실제에있어의거관계자체는직접적인증거에의하여입증하기힘들기때문에, 미국의실무에서는흔히피고가원고의저작물에접근하였거나접근할수있는합리적인기회가있었다는사실및원고와피고의저작물사이에유사성이존재한다는두가지간접사실, 즉 접근 (access) 과 유사성 (similarity) 에의하여의거관계를추정하는이론이발전하여왔고, 이는일본의판례에의하여거의수용되었을뿐만아니라, 우리나라의판례도이를수용하는흐름위에서있는것으로생각된다 168). 또한특히미국의저작권실무에서는원고의저작물과피고의저작물사이의현저한유사성이있으면의거가사실상추정되는것으로보는데, 그징표로는두작품사이에의거관계가있지않고서는우연하게존재하기어려운공통의오류 (common errors) 와공통의미적오류 (common aesthetic miscues) 가있다. 공통의오류가보통기능적저작물또는사실적저작물에서많이나타나는것인데비하여, 공통의비적오류는문예적, 가공적저작물 (fictional works) 에서주로나타나는것이다. 접근가능성이있었다고하더라도의거하지않았다는반증이있다면의거관계의추정은깨진다. 168) 서울고법 1990.6.25. 자 89 라 55 제 2 민사부결정은, 이른바 롯티사건 에서, 시간적으로뒤에서만들어진저작물이먼저만들어진저작물의변경내지변형이라고인정되기위하여는뒤에저작물을만든자가그제작과정에서먼저만들어진저작물을보거나이용할수있는상황이었는지의여부와그두저작물이외형상객관적으로보아현저하게유사한지의여부등을종합적으로판단하여야할것이다. 라고판시한바있다. - 125 -
(3) 동일성과실질적유사성 ( 가 ) 실질적유사성의개념저작권침해책임을부과하는것이저작권제도의취지에부합할정도로피고의작품이원고의저작물과충분히유사하여야하는데, 이러한정도의유사성을 실질적유사성 이라고한다. 요컨대피고가원고의저작물에의거하여자신의작품을만들었고, 그작품과원고의저작물이실질적으로유사하다는점이확정되면저작권침해가성립한다. ( 나 ) 실질적유사성의판단저작권에의하여보호되는것은아이디어가아니라창작성있는표현이므로, 저작권침해요건으로서의실질적유사성을판단함에있어서도원고의저작물의창작적인표현부분과피고의작품을비교하여결정한다. 대법원판례 169) 도 저작권의보호대상은학문과예술에관하여사람의정신적노력에의하여얻어진사상또는감정을말, 문자, 음, 색등에의하여구체적으로외부에표현한창작적인표현형식이고, 표현되어있는내용즉아이디어나이론등의사상및감정그자체는설사그것이독창성, 신규성이있다하더라도원칙적으로저작권의보호대상이되지않는것이므로, 저작권의침해여부를가리기위하여두저작물사이에실질적인유사성이있는가의여부를판단함에있어서도창작적인표현형식에해당하는것만을가지고대비하여야할것이며 라고판시하고있다. 실질적유사성은 종합적 비문자적유사성 (comprehensive nonliteral similarity) 170) 과 단편적 문자적유사성 (fragmented literal similarity) 171) 으로구분되는데, 전자를판단하는구체적방법으로 (ⅰ) 아이디어와표현의구분법, (ⅱ) 추상화테스트 172), (ⅲ) 청중테스트 173) (ⅳ) 전체적인관념과미감 169) 대법원 2000. 10. 24. 선고 99 다 10813 판결등다수. 170) 작품속의근본적인본질또는구조를복제함으로써전체로서포괄적인유사성이인정되는경우 171) 작품속의특정한행이나절또는기타세부적인부분이복제됨으로써양저작물사이에문장대문장으로대칭되는유사성이인정되는경우 172) 미국제 2 연방항소법원의 Learned Hand 판사가 Nicholas v. Universal Pictures Co. 사건판결에서주장한이론으로, 어떤저작물이저작권법에의한보호를받는다고하더라도그저작물중에서아이디어등보호받지못하는부분을제외한나머지부분에대 - 126 -
테스트 174) 등이있고, 후자는어느정도분량을문자그대로베껴야만실질적 유사성이있다고볼것인가문제가논의된다. (4) 주관적요건과객관적요건에서의유사성의구별 이두가지유사성은엄격하게구분되어야한다. 주관적요건에서의유사성 은창작적표현에서의유사성은물론이고그밖의창작성이없는표현, 즉남 에게서빌려온표현과표현의영역에속하지않는부분, 예를들어아이디어 에속하는부분에있어서의유사성까지를포함하는개념이다. 또한그유사성 이실질적인정도에이르러야만주관적인요건을충족하는것이아니라, 아주 사소한유사성이라하더라도그유사성이독립창작이라면나올수없는성질 의유사성 ( 예를들어공통의오류 ) 이라면주관적요건을충족하는유사성이 된다. 그러나객관적요건에서의실질적유사성은저작권의보호를받은부분 인 창작적표현 에있어서의유사성을의미하는것이며, 질적으로또는양적 으로사소한정도를넘어실질적인정도에이르러야한다. 다만두유사성사 이에혼동이일어날수있다는우려때문에, 객관적요건에있어서의실질적 유사성과구별하기위하여주관적요건에있어서의유사성을 증명적유사성 으로용어를달리하여사용하여야한다는논의도있다. 대법원은최근 2007. 3. 29. 선고 2005 다 44138 판결에서 대상저작물이 기존의저작물에의거하여작성되었는지여부와양저작물사이에실질적유 사성이있는지여부는서로별개의판단으로서, 전자의판단에는후자의판단 과달리저작권법에의하여보호받는표현뿐만아니라저작권법에의하여보 호받지못하는표현등이유사한지여부도함께참작될수있으므로, 대상동 하여만저작권의보호가미친다고하는전제에서, 하나의저작물에있어서보호를받지못하는아이디어가어느지점에서부터보호를받을수있는표현으로구체화하는지를결정하기위하여저작물을단계적으로추상화해나가는방법을사용하는것이추상화테스트이다. 173) 이테스트는피고가원고의저작물중보호받는표현을차용하였다는사실에기초하여, 피고가차용한표현과원고의저작물에들어있는원래의표현에대하여일반청중들이서로실질적으로유사하다고느낄것인지여부를판단하는것이며, 미국의일부판례에서는 평균적관찰자테스트 라고부르기도한다. 174) 1977 년미국제 9 항소법원이시각적저작물과관련한일명 Krofft 사건에서 피고의저작물은원고가저작권을가지고있는 Pufnstuf( 상상속의나라에살고있는가상의캐릭터 ) 프로그램의전체적인컨셉과느낌을차용한것이다 라고판시함으로써, 실질적유사성판단기준으로채택한이론이다. - 127 -
화가이사건소설에의거하여작성되었는지여부를판단함에있어서저작권법에의하여보호받지못한표현등의유사성을참작할수있다고하여, 양저작물사이의실질적유사성여부를판단함에있어서도동일하게위와같은부분등의유사성을참작하여야하는것은아니다. 라고판시하여, 주관적요건인 의거 판단에서의유사성과객관적요건판단에서의실질적유사성은서로별개의것으로서구분되어야한다는점을분명히하였다. 가. 구체적인구제수단별요건사실 (1) 침해정지및예방청구 175) 실무에서정지의필요성유무가쟁점이되지만, 기본적으로현재권리의침해가현존하면정지의필요성이인정되기때문에원고는피고의침해행위가현존하고있는것을주장 입증해야한다. 정지의필요성이없다는것은피고가이미침해행위를정지하였고장래에도침해하지않을것등을항변으로주장 입증한다. 정지청구에는고의, 과실을요하지않는다. 따라서침해자가선의, 무과실이라고하더라도침해정지및예방청구를할수있다. 저작권자는위침해정지및예방청구를하는경우에그실효성을보장하기위한구체적조치로서침해행위에의하여만들어진물건에대하여폐기등의청구를할수있다. 176) 위청구는조문의규정형식상침해정지및예방청구를하는경우에이에부대하여서만할수있는것으로해석된다. (2) 손해배상청구저작권침해는불법행위이므로민법제750조에서와같이행위자의 1 고의 과실, 2 권리의침해, 3 손해의발생, 4 권리침해와손해발생사이의인과관계를주장 입증해야한다. 175) 저작권법제 123 조제 1 항 : 저작권그밖에이법에따라보호되는권리 ( 제 25 조 제 31 조 제 75 조 제 76 조 제 82 조및제 83 조의규정에따른보상을받을권리를제외한다. 이하이조에서같다 ) 를가진자는그권리를침해하는자에대하여침해의정지를청구할수있으며, 그권리를침해할우려가있는자에대하여침해의예방또는손해배상의담보를청구할수있다. 176) 저작권법제 123 조제 2 항 : 저작권그밖에이법에따라보호되는권리를가진자는제 1 항의규정에따른청구를하는경우에침해행위에의하여만들어진물건의폐기나그밖의필요한조치를청구할수있다. - 128 -
저작권법은제125조제4항에서 등록되어있는저작권 출판권 저작인접권또는데이터베이스제작자의권리를침해한자는그침해행위에과실이있는것으로추정한다. 는과실추정규정을두고있다. 종래지적소유권법중에특허법은타인의특허권또는전용실시권을치맿한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정한다는규정을두고있고 ( 특허법제130조 ), 실용신안법과디자인보호법 177) 이이를준용하고있으며, 상표법은등록상표임을표시한타인의상표권또는전용사용권을침해한자는그침해행위에대하여그상표가이미등록된사실을알았던것으로추정한다고하여고의추정규정을두고있었으나, 저작권법에서는그러한내용의규정을두고있지않았었는데, 2000. 1. 12. 개정저작권법에서위규정을신설하였다. 또한저작권법은제125조제1, 2항에손해액산정에관한특칙을두고있다. 이는저작권자가구체적인손해액을산정하여주장 입증하는일은어려우므로, 실제손해에대한입증을완화함으로써저작권자를두텁게보호하려는특별규정이다. ( 가 ) 제125조제1항 178) 에의한손해액추정위규정은권리자의입증의편의를위한추정규정으로, 손해의발생그자체는추정되지않는다. 대법원은저작권법제125조제1항과동일한규정을가지고있는상표권에대한침해사건 179) 및부정경쟁행위에기한손해배상청구 180) 에서동일한취지로판단한바있다. 177) 현행디자인보호법은제 65 조제 1 항에같은취지의별도의규정을두고있다. 178) 제 125 조제 1 항 : 저작재산권그밖에이법에따라보호되는권리 ( 저작인격권및실연자의인격권을제외한다 ) 를가진자 ( 이하 저작재산권자등 이라한다 ) 가고의또는과실로권리를침해한자에대하여그침해행위에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우에그권리를침해한자가그침해행위에의하여이익을받은때에는그이익의액을저작재산권자등이받은손해의액으로추정한다. 179) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96 다 43119 판결 : 구상표법제 67 조제 1 항의규정은상표권자등이상표권등의침해로인하여입은손해의배상을청구하는경우에그손해의액을입증하는것이곤란한점을감안하여권리를침해한자가그침해행위에의하여이익을받은때에는그이익의액을상표권자등이입은손해의액으로추정하는것일뿐이고, 상표권등의침해가있는경우에그로인한손해의발생까지를추정하는취지라고볼수없다. 180) 대법원 2008.11.13. 선고 2006 다 22722 판결 - 129 -
침해자의이익의의미에대하여조이익설 181), 순이익설 182), 한계이익설 183) 의대립이있다. 침해자의이익가운데침해자의자본, 영업능력, 선전광고, 상표, 디자인, 기업의신용등침해자의능력에기인한부분이있고, 그러한부분때문에권리자의현실적손해액이추정손해액보다적다는것이입증되면위추정은복멸된다. 대법원은물건의일부가저작재산권의침해에관계된경우에있어서 침해자가그물건을제작 판매함으로써얻은이익전체를침해행위에의한이익이라고할수는없고, 침해자가그물건을제작 판매함으로써얻은전체이익에대한당해저작재산권의침해행위에관계된부분의기여율 ( 기여도 ) 을산정하여그에따라침해행위에의한이익액을산출하여야할것 184) 이라고하여침해저작물의기여율을고려하여야손해액을산정하여야함을판시하였다. 다만, 침해저작물이외의사유가이익의발생에기여하였음에대한구체적주장, 입증책임은침해자에게있다고할것이다. ( 나 ) 제125조제2항 185) 에의한손해액추정 권리의행사로통상받을수있는금액 이란통상사용료상당을말하는것으로, 권리자가실제입은손해에관계없이최소한의손해액을청구할수있는데의의가있다. 이규정의법적성질에관하여서는손해액계산규정설과손해발생의제설이대립하는바, 어느설에의하더라도권리자가침해사실과사용료상당액을손해로배상받을수있는점에서는같으나, 권리자에게손해가발생하지않았다는사실을항변으로내세울수있는지에관하여차이가있다. 그산정의기준에관하여대법원은 권리의행사로통상얻을수있는금액 181) 매출액에서제조원가또는판매원가만을공제한이익을침해자의이익이라한다. 182) 매출액에서제조원가뿐만아니라판매비, 일반관리비, 제세공과금, 기타필요경비등을공제한순이익을침해자의이익이라한다. 183) 매출액에서생산이나판매증가에따른변동경비 ( 원료, 인건비, 기타경비의증가분 ) 만을공제한이익, 즉한계이익을침해자의이익이라고한다. 184) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002 다 18244 판결 185) 제 125 조제 2 항 : 저작재산권자등이고의또는과실로그권리를침해한자에대하여그침해행위에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우에그권리의행사로통상받을수있는금액에상당하는액을저작재산권자등이받은손해의액으로하여그손해배상을청구할수있다. - 130 -
에상당하는액이라함은침해자가저작물의사용허락을받았더라면사용대가로서지급하였을객관적으로상당한금액을말한다고보아야할것이고, 음악저작물은저작물에따라작품성과대중인기도에차이가있어저작권자로서는저작물을사용하고자하는자와사이에저작물사용계약을체결하면서나름대로의사용료를정할수있는것이므로, 저작권자가당해저작물에관하여사용계약을체결하거나사용료를받은적이전혀없는경우라면일응그업계에서일반화되어있는사용료를저작권침해로인한손해액산정에있어서한기준으로삼을수있겠지만, 저작권자가침해행위와유사한형태의저작물사용과관련하여저작물사용계약을맺고사용료를받은사례가있는경우라면, 그사용료가특별히예외적인사정이있어이례적으로높게책정된것이라거나저작권침해로인한손해배상청구소송에영향을미치기위하여상대방과통모하여비정상적으로고액으로정한것이라는등의특별한사정이없는한, 그사용계약에서정해진사용료를저작권자가그권리의행사로통상얻을수있는금액으로보아이를기준으로손해액을산정함이상당하다. 186) 고판시한바있다. 권리자와침해자사이의과거저작물이용허락계약상의이용료, 권리자와제3자사이의저작물이용허락계약상의이용료, 당해산업분야에서관행적으로인정되는이용료순으로이용료산정에있어우선순위를두고보는견해가위대법원판례의태도와일치하고일응의타당한기준을제시하고있다고생각된다. 한편저작권법제125조제3항은 제2항의규정에불구하고저작재산권자등이받은손해의액이제2항의규정에의한금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도손해배상을청구할수있다 고규정한다. 이는실손해배상의원칙을확인하는규정으로서이규정이없더라도민법이나저작권법제125조제1항의규정에의한손해배상청구가가능한것이므로 ( 더많은금액을한도로하여선택적으로또는중첩적으로 187) ), 위제3항은주의적인규정에지나지않는다. 186) 대법원 2001. 11. 30. 선고 99 다 69631 판결, 대법원 2008.4.24. 선고 2006 다 55593 판결등 187) 대법원 1996. 6. 11. 선고 95 다 49639 판결 { 저작권법제 93 조제 2 항 ( 현행법제 125 조제 1 항에해당 ) 에서는저작재산권을침해한자가침해행위에의하여이익을받았을때에는그이익의액을저작재산권자등이입은손해액으로추정한다고규정하고있고, - 131 -
( 다 ) 제126조 188) 에의한손해액의인정실제소송에서손해의발생은인정되나그손해액을산정하기어려운경우가많다. 이때법원은변론의전체취지와증거조사결과를참작하여합리적인손해액을인정할수있으므로실제로많이이용될수있는규정이다. 189) (3) 부당이득반환청구저작권침해에있어서도 1 피고가이익을얻고, 2원고에게손해를가하였으며, 3 이익과손해사이에인과관계가있고, 4 피고가이익을얻는데에법률상원인이없을것등의요건을주장 입증한다면부당이득반환청구를할수있다. 부당이득반환청구는피고의고의 과실을요구하지않고, 불법행위의소멸시효완성이후에도주장할수있으므로, 그실익이있다. 구저작권법 (1957년법) 제66조에서는부당이득반환청구권을규정하고있다가 1986. 12. 31. 개정법에서는이를삭제하였지만, 통설은부당이득반환청구권을긍정한다. (4) 명예회복청구 190) 고의또는과실로저작인격권자또는실연자의인격권을침해한자에대하 여사죄광고를강제하는것은허용되지않으나, 191) 침해사실을인정한법원 의판결을그대로게재하도록명하는조치 는법이인정하는필요한조치로 허용된다고할것이다. 그제 3 항 ( 현행법제 125 조제 2 항에해당 ) 에서는저작재산권자등은제 2 항의규정에의한손해액외에그권리의행사로통상얻을수있는금액에상당하는액을손해액으로하여그배상을청구할수있다고규정하고있는바, 이는피해저작재산권자의손해액에대한입증의편의를도모하기위한규정으로서최소한제 3 항의규정에의한금액은보장해주려는것이므로, 결국제 2 항에의한금액과제 3 항에의한금액중더많은금액을한도로하여선택적으로또는중첩적으로손해배상을청구할수있다.} 188) 제 126 조 : 법원은손해가발생한사실은인정되나제 125 조의규정에따른손해액을산정하기어려운때에는변론의취지및증거조사의결과를참작하여상당한손해액을인정할수있다. 189) 이에대하여통상사용료의인정에있어변론에나타난모든자료를이용하여이를인정할수이상제 126 조를적용할수있는경우는거의없을것이라는견해도있다. 190) 저작권법제 127 조 : 저작자또는실연자는고의또는과실로저작인격권또는실연자의인격권을침해한자에대하여손해배상에갈음하거나손해배상과함께명예회복을위하여필요한조치를청구할수있다. 191) 헌법재판소 1991. 4. 1. 89 헌마 160 결정 - 132 -
4. 피고의항변사항저작권침해사건에서저작권자로부터당해저작물의이용에관한허락을받았다는등저작물에대하여적법한저작물이용권원을취득하였다는점은이를주장하는피고가입증해야한다 192). 가. 저작물이용권원의취득 (1) 利用許諾저작재산권자는다른사람에게그저작물의이용을허락할수있고, 허락을받은자는허락받은이용방법및조건의범위안에서그저작물을이용할수있다. 193) 이를통하여취득하는이용권은준물권이아니라저작재산권자에대한관계에서자신의저작물이용행위를정당화할수있는채권에지나지않는다. ( 가 ) 이용권자의권리이용허락에는복수의이용자들에게중첩적이용을허락하는단순이용허락 (non-exclusive license) 과특정한이용자에게독점적이용허락을하는독점적이용허락 (exclusive license) 194) 이있다. 독점적이용허락에따른권리도채권적성격의이용권에지나지않으므로제3자에대한배타성, 대세성이인정되지않는다. 독점적이용허락을받은자가저작자로부터허락을받지않고무단이용행위를하는제3자에대하여금지청구를할수있는지가문제되는데, 채권적권리에불과하므로직접고유의금지청구권을행사할수는없으나, 민법제404조에따른채권자대위권을행사하는방법으로저작권자의침해정지청구권을대위행사할수있다. 대법원도 저작권법은특허법이전용실시권제도를둔것과는달리침해정지청구권을행사할수있는이용권을부여하는제도를마련하고있지아니하여, 192) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006 다 55593 판결 193) 저작권법제 46 조제 1 항, 제 2 항 194) 그러나영미법상의 exclusive license 의경우에는이용권자가제 3 자에대하여직접금지청구를할수있는배타적권리를가짐으로써우리의독점적이용허락과는차이가있다. - 133 -
이용허락계약의당사자들이독점적인이용을허락하는계약을체결한경우라도그이용권자가독자적으로저작권법상의침해정지청구권을행사할수는없다. 따라서이용허락의목적이된저작권법이보호하는재산권의침해가발생하는경우에도그권리자가스스로침해정지청구권을행사하지아니하는때에는독점적인이용권자로서는이를대위하여행사하지아니하면달리자신의권리를보전할방법이없을뿐만아니라, 저작권법이보호하는이용허락의대상이되는권리들은일신전속적인권리도아니어서독점적인이용권자는자신의권리를보전하기위하여필요한범위내에서권리자를대위하여저작권법제91조 ( 현저작권법제123조 ) 에기한침해정지청구권을행사할수있다. 195) 고밝히고있다. ( 나 ) 이용허락계약의해석저작자와저작물이용자사이에체결된이용허락계약의해석을둘러싸고다툼이발생하는경우가많다. 그런데저작물의유통에는많은자본과설비가필요하므로이러한수단을가진저작물이용자 ( 음반사, 출판사등 ) 와저작자사이에는애당초힘의불균형이존재할뿐만아니라, 과학기술의발전에따른예상치못한새로운시장 ( 새로운매체 ) 이창출되는경우가있음에도저작자로서이를미리예상하지못하고계약을체결한경우가많으므로, 저작물이용허락계약의해석과관련한어려움이존재한다. 따라서의심스러운경우저작자에게유리한추정을할수있는지가문제된다. 대법원은 저작권에관한계약을해석함에있어과연그것이저작권양도계약인지이용허락계약인지는명백하지아니한경우, 저작권양도또는이용허락되었음이외부적으로표현되지아니한경우에는저작자에게권리가유보된것으로유리하게추정함이상당하며, 계약내용이불분명한경우구체적인의미를해석함에있어거래관행이나당사자의지식, 행동등을종합하여해석함이상당하다. 196) 고판시하여계약의내용이불분명한경우에저작자에게유리하게해석하는원칙 { 의심스러운경우에는저작권자의이익으로 (in dubio pro autore)} 을적용할수있다고하면서도제반사정을살펴서계약의내용을해석하여야한다고한다. 195) 대법원 2007.1.25. 선고 2005 다 11626 판결 196) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95 다 29130 판결 - 134 -
( 다 ) 이용허락계약의범위대법원은이용허락의범위와관련하여 음반제작자와저작재산권자사이에체결된이용허락계약을해석함에있어서그이용허락의범위가명백하지아니한경우에는당사자가그이용허락계약을체결하게된동기및경위, 그이용허락계약에의하여달성하려는목적, 거래관행, 당사자의지식, 경험및경제적지위, 수수된급부가균형을유지하고있는지여부, 이용허락당시당해음악저작물의이용방법이예견가능하였는지및그러한이용방법을알았더라면당사자가다른내용의약정을하였을것이라고예상되는지여부, 당해음악저작물의이용방법이기존음반시장을대체하는것인지아니면새로운시장을창출하는것인지여부등여러사정을종합하여그이용허락의범위를사회일반의상식과거래의통념에따라합리적으로해석하여야한다. 197) 고하였는바, 통상적인계약에있어고려하여할일반적요소를언급하고있는이외에저작물이용계약에서특히계약당사자의새로운이용형태 ( 매체 ) 에대한예견가능성여부와새로운이용형태의새로운시장의창출여부 ( 기존시장대체적성격인지, 신시장창출적성격인지 ) 를고려하여야할요소로보았음에특징이있다. < 이용허락범위에포함된다고본사례 > 대법원 1994. 12. 9. 선고 93다50321 판결공연할음악극의주제곡을작곡해준대가로지급한작곡료는작곡의뢰당시예정되거나앞으로예견할수있는범위내에서이루어지는재공연에대한저작권료로지급한것으로봄이상당하다고하여재공연시주제곡사용으로저작재산권을침해하였음을원인으로하는부당이득반환청구를배척한원심판결을수긍한사례 대법원 1996. 7. 30. 선고 95다29130 판결 LP음반에대한이용허락은 CD음반에대한이용허락을포함한다고본사례 197) 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006 다 21002 판결 : 기존의음반제작자자신이제작한기존음반 ( 베이비복스 1 집내지 5 집 ) 중에서선별하여일명베스트앨범 ( 베이비복스 5.5 집스페셜앨범 ) 을만든경우위베스트앨범의제작도음악저작물의이용허락범위에속한다고판시한사안이다. - 135 -
< 이용허락범위를벗어난것으로본사례 > 대법원 1985. 5. 28 84다카2514 판결방송극작가의허락이없는한본래의이용목적인방송이외의목적에해당하는비디오테이프제작의형태로드라마를복제판매하는것은이용허락범위를벗어난것으로본사례 대법원 2001. 9. 28. 선고 2001도4100 판결한국음악저작권협회가노래방기기의제작이나신곡의추가입력시에 제작업자 들로부터사용료를받고서음악저작물의이용을허락한것은제작업자들이저작물을복제하여노래방기기에수록하고노래방기기와함께판매 배포하는범위에한정되는것이고, 노래방기기를구입한 노래방영업자 가일반공중을상대로저작물을재생하는방식으로이용하는데에까지미치는것은아니라고판시한사례 타인의저작물의이용허락을받았는데, 그저작물의실질적유사성이유지되는범위내에서변형을가하여이용한경우는어떠한가? 이는이용허락계약의해석에달려있는문제이지만, 일반적으로저작재산권침해가성립한다고보기는어렵겠으나, 별도의약정이없는한저작인격권으로서의동일성유지권침해가성립될가능성은있다. < 저작인접권자의이용허락만으로는불충분하다고본사례 > 대법원 2006.7.13. 선고 2004다10756 판결저작권자가자신의저작재산권중복제ㆍ배포권의처분권한까지음반제작자에게부여하였다거나, 또는음반제작자로하여금저작인접물인음반이외에저작권자의저작물에대하여까지이용허락을할수있는권한내지저작물의이용권을제3자에게양도할수있는권한을부여하였다는등의특별한사정이인정되지않는한, 음반제작자에의하여제작된원반등저작인접물에수록된내용중일부씩을발췌하여이른바 편집앨범 을제작하고자하는자는그음반제작자의저작인접물에대한이용허락이외에저작권자로부터도음악저작물에대한이용허락을얻어야한다. - 136 -
(2) 法定許諾저작권자의이용허락을받지못하면저작물을이용할수없는것이원칙이다. 그러나공표된저작물 ( 외국인의저작물제외 ) 의저작재산권자를알수없어그이용허락을받을수없는경우등저작권자로부터이용허락을받지못하더라도적정한대가를지급하거나공탁하고일반공중으로하여금저작물을이용할수있게하는것이바람직한때에는예외적으로보상금을공탁하고저작물을이용할수있게하는제도가법정허락제도이다. 198) 나. 出版權의設定저작물을복제 배포할권리를가진자는그저작물을인쇄그밖의이와유사한방법으로문서또는도화로발행하고자하는자에대하여이를출판할권리를설정할수있고, 출판권을설정받은자는그설정행위에서정하는바에따라그출판권의목적인저작물을원작그대로출판할권리를가진다. 199) 이러한출판권설정계약은일종의준물권적인계약으로서채권적성질을가지는이용허락계약과달리모든사람에게출판권을주장할수있고, 당연히저작권자에게도주장할수있다. 다. 著作權의自由利用재판절차등에서의복제 ( 제23조 ), 정치적연설등의이용 ( 제24조 ), 학교교육목적등에의이용 ( 제25조 ), 시사보도를위한이용 ( 제26조 ), 시사적인기사및논설의복제등 ( 제27조 ), 공표된저작물의인용 ( 제28조 ), 영리를목적으로하지아니하는공연 방송 ( 제29조 ), 사적이용을위한복제 ( 제30조 ), 도서관등에서의복제등 ( 제31조 ), 시험문제로서의복제 ( 제32조 ), 시각장애인등을위한복제 ( 제33조 ), 방송사업자의일시적녹음 녹화 ( 제34조 ), 미술저작물등의전시또는복제 ( 제35조 ), 번역등에의한이용 ( 제36조 ) 이자유이용으로열거된유형들이다. 198) 저작권법제 50 조내지 52 조 199) 저작권법제 57 조제 1 항, 제 2 항 - 137 -
(1) 사적이용을위한복제의문제사적이용을위한복제를허용하는저작권법제30조의규정은저작재산권의제한규정중에서저작권자의이익을광범위하게제한할수있는규정으로그해석, 운영을어떻게할것인지가문제로되고있다. 디지털과인터넷이결합함으로써디지털저작물은복제물의질이원본과차이가없고, 순식간에전세계적으로배포가능하게되었을뿐만아니라, 디지털저작물의식별이가능하므로, 사적이용이저작재산권자의경제적이익을크게해하지않는다거나그위법행위를실제로적발하기도어렵다는이유로인정되던사적이용허용의논거는타당성이퇴색하고있는것이사실이다. 이른바 소리바다 사건에서대법원은소리바다사용자들의다운로드행위가사적이용 ( 私的利用 ) 을위한복제에해당한다는피고의항변에대하여, 저작권법제27조소정의 사적이용을위한복제 에해당하려면, 그복제행위가영리를목적으로하지아니하고, 개인적으로이용하거나가정및이에준하는한정된범위안에서이용하는것이어야하며, 이때한정된범위안에서이용한다고하려면적어도그이용인원이소수이고그들사이에강한인적결합이존재해야할것인바, 소리바다서비스를이용한 MP3 파일다운로드행위는인터넷상에서소리바다서버에접속하였다는점외에아무런인적결합관계가없는불특정다수인인동시접속자 5,000명사이에서연쇄적이고동시다발적으로광범위하게이루어진다는점에서, 이를두고단순히개인적으로이용하거나가정및이에준하는한정된범위안에서이용하기위한복제행위라할수없다 200) 고판단한바있다. (2) 일반적법리로서공정이용 (fair use) 미국저작권법의제107조는특정한케이스에있어저작물의이용이공정이용 (fair use) 에해당하는지어떤지를결정함에있어다음 4가지사항이고려되어야한다고규정하고있다. (1) 저작물의이용이상업적특성을띠고있는지또는비영리적인교육적목적을가지고있는지를포함한저작물이용의목적과특성, (2) 저작물의본질적성질, (3) 전체적으로볼때저작물과관련하 200) 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003 나 80798 판결, 대법원에서소취하되어확정됨. - 138 -
여사용된부분의양과질, (4) 저작물의가치또는저작물의잠재적시장에대하여사용이미치는효과등이다. 201) 우리나라저작권법은위에서본바와같이개별적인저작재산권제한규정을두고있고미국저작권법제107조와같은공정이용이라는일반규정을두고있지않는바, 일반적법리로서공정이용을허용할것인지가문제된다. 일본에서는찬반양론이나누어져있으나, 우리나라에서는명문의규정이없으므로이를인정하기어렵다는견해만보이는데, 이러한우리나라의지배적인견해에의하면피고가단순히공정이용의항변을하는것은허용되지않고반드시법에서규정한개별적인저작재산권제한사유를적시하여항변하여야할것이다. 라. 저작재산권보호기간의만료저작재산권은원칙적으로저작자 ( 공동저작물의경우가장마지막에사망하는저작자 ) 가생존하는동안과사망후 50년간존속한다. 그보호기간만료전이라도저자권자가사망한경우또는저작권자인법인또는단체가해산한경우상속인이부존재하여그저작권이국가에귀속되는경우에는저작재산권이소멸한다. 202) 따라서피고는이러한사실을항변으로주장할수있다. 다만, 저작자사망후상속인이부존재하더라도그저작물에대하여출판권이설정되어있다고할경우에출판권의소멸을인정한다면출판자가예상하지못하였던사유에의하여출판자의지위를불합리하게하는것이므로이경우에는저작재산권의소멸에도불구하고출판권은그존속기간동안그대로존속하는것으로보아야한다는견해가있다. 201) In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. 202) 저작권법제49조 : 저작재산권이다음각호의어느하나에해당하는경우에는소멸한다. 1. 저작재산권자가상속인없이사망한경우에그권리가 민법 그밖의법률의규정에따라국가에귀속되는경우 2. 저작재산권자인법인또는단체가해산되어그권리가 민법 그밖의법률의규정에따라국가에귀속되는경우 - 139 -
마. 권리의상실저작권법은저작재산권의포기에관한특별한규정을두고있지않지만, 저작권자인원고가저작권을포기한다는의사를대외적으로표시함으로써그권리가상실된다고할것이다. 그러나단순히인터넷상에자신의저작물을올려두어불특정다수인으로하여금이용할수있게하였다는사정만으로저작권을포기하였다고할수없다. 또원고가저작권을제3자에게양도하였다거나피고가저작재산권을시효취득하였음 203) 을피고가항변으로주장 입증할수있다. 바. 계약의하자 원고가저작자가아니라계약에의하여저작권을취득한경우그계약에있 어서의취소, 하자등의사유를주장할수있다. 사. 온라인서비스제공자의責任免除내지減輕抗辯 다른사람들이정보통신망을통하여저작물등을복제또는전송할수있도록서비스를제공하는자 를온라인서비스제공자라한다. 204) 인터넷이용자가타인의저작권을침해하는행위를하는경우이들을개인적으로찾아내어소추하기도힘들뿐아니라이들이그책임을부담할만한경제적인능력이없는경우가많으므로직접적인저작권침해행위를하지아니하였지만이들의침해행위를방조, 방치한인터넷사업자 ( 온라인서비스제공자 ) 에게법적책임을물어야한다는논의가행하여지고있다. 최근대법원은 소리바다 사건에서 P2P 프로그램을이용하여음악파일을공유하는행위가대부분정당한허락없는음악파일의복제임을예견하면서도 MP3 파일공유를위한 P2P 프로그램인소리바다프로그램을개발하여이를무료로널리제공하였으며, 그서버를설치 운영하면서프로그램이용자들의 203) 일본최고재 1998. 7. 17. 판결에서는저작재산권의시효취득가능성을일반론으로인정하면서, 다만문제가된사안의경우에는시효취득의요건을갖추지못하였다고판결하였다. 다만, 이에대하여는저작재산권의시효취득에대하여는이를인정할사회적필요성이크지않고, 지적재산권에대하여는보호기간을두어그배타적권리를보장하고있다는점을들어서이를반대하는견해도있다. 오승종, 전게서, 546 면 204) 저작권법제 2 조제 30 호 - 140 -
접속정보를서버에보관하여다른이용자에게제공함으로써이용자들이용이하게음악 MP3 파일을다운로드받아자신의컴퓨터공유폴더에담아둘수있게하고, 소리바다서비스가저작권법에위배된다는경고와서비스중단요청을받고도이를계속한경우, MP3 파일을다운로드받은이용자의행위는구저작권법 (2006. 12. 28. 법률제8101호로전문개정되기전의것 ) 제2조제14호의복제에해당하고, 소리바다서비스운영자의행위는구저작권법상복제권침해행위의방조에해당한다 205) 고하여 P2P서비스제공자의방조책임을인정한바있다. 저작권법은미국에서온라인서비스제공자의책임을완화하는내용의디지털밀레니엄저작권법 (Digital Millennium Copyright Act ; DMCA) 의제정과발맞추어제102조에 온라인서비스제공자가저작물등의복제 전송과관련된서비스를제공하는것과관련하여다른사람에의한저작물등의복제 전송으로인하여그저작권그밖에이법에따라보호되는권리가침해된다는사실을알고당해복제 전송을방지하거나중단시킨경우에는다른사람에의한저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해에관한온라인서비스제공자의책임을감경또는면제할수있고, 온라인서비스제공자가저작물등의복제 전송과관련된서비스를제공하는것과관련하여다른사람에의한저작물등의복제 전송으로인하여그저작권그밖에이법에따라보호되는권리가침해된다는사실을알고당해복제 전송을방지하거나중단시키고자하였으나기술적으로불가능한경우에는그다른사람에의한저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해에관한온라인서비스제공자의책임은면제된다 는온라인서비스제공자의책임제한에관한규정을두고있으므로, 온라인서비스제공자는이에해당함을항변할수있다. 5. 원고의재항변사항가. 이용권원취득의하자원고는, 피고가이용권원의취득을주장하는경우이용허락계약또는출판권설정계약의무효, 해제등계약의하자를재항변사항으로주장할수있다. 205) 대법원 2007.12.14. 선고 2005 도 872 판결 - 141 -
나. 저작재산권의제한에대한예외규정저작재산권에대한개별적제한규정들은다시개별적제한에대한한계를정하고있는바, 재판절차등에서의복제라도그저작물의종류와목제의부수및형태가저작재산권자의이익을부당하게침해하는경우 206), 정치적연설등의이용이라도동일한저작자의연설을편집하여이용하는경우 207), 사적이용을위한복제라도공중이사용하는복사기기에의해복제하는경우 208) 등이이에해당하므로원고는이러한사유들을재항변으로주장할수있다. Ⅶ. 가처분신청 209) 1. 논의의범위지적재산권관련가처분도일반적인가처분과마찬가지로다툼의대상에관한가처분 ( 민사집행법제300조제1항 ) 210) 과임시의지위를정하기위한가처분 ( 민사집행법제300조제2항 ) 으로나뉜다. 211) 다툼의대상에관한가처분은특허권, 실용신안권등에대한이전등록청구권이나말소등록청구권등을피보전권리로하는것이며, 등록되지아니한저작권에대한처분금지가처분의집행방법등에관한논의가있기는하나, 지적재산권과관련된고유의쟁점이크게부각되는영역이라보기는어렵다. 반면, 임시의지위를정하기위한가처분은지적재산권에관한본안소송과마찬가지로그발령여부에관하여당사자들사이에이해관계가첨예하게대립될뿐만아니라, 각종이론상, 실무상 206) 제 23 조단서 207) 제 24 조단서 208) 제 30 조단서 209) 이부분은이국현, 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분재판실무 - 서울중앙지방법원의실무를중심으로 -, 사법연수원지적재산소송실무연수자료 (2009. 4.) 를주로참고하였다. 210) 다툼의대상에관한가처분이란채권자가금전이외의물건이나권리를대상으로하는청구권을가지고있을때그강제집행시까지다툼의대상 ( 계쟁물 ) 이처분 멸실되는등법률적 사실적변경이생기는방지하고자다툼의대상의현상을동결시키는보전처분이다. 보통처분행위, 점유이전행위등을금지하는부작위명령형식으로발하여지는데, 이를처분금지가처분과점유이전금지가처분이라고한다. 211) 서울중앙지방법원의경우다툼의대상에관한가처분은민사 51 부가, 임시의지위를정하는가처분은민사 50 부가각전담하고있다. - 142 -
논의가많이이루어지고있다. 따라서이글에서도지적재산권관련가처분 중민사집행법제 300 조제 2 항소정의임시의지위를정하기위한가처분에 한정하여검토한다. 2. 지적재산권관련임시의지위를정하기위한가처분의심리절차에대한검토가. 임시의지위를정하기위한가처분의의의임시의지위를정하기위한가처분이란, 당사자사이에현재다툼이있는권리또는법률관계가존재하고, 그에대한확정판결이있기까지현상의진행을그대로방치한다면권리자가현저한손해를입거나급박한위험에처하는등소송의목적을달성하기어려운경우에, 그로인한위험을방지하기위해잠정적으로권리또는법률관계에관하여임시의지위를정하는보전처분이다. 청구권의보전을위한가압류또는다툼의대상에관한가처분과는달리보전하고자하는권리또는법률관계의종류를묻지아니한다. 단순히현상을동결함에그치지않고권리또는법률관계에관하여임시의조치를행하는것이므로, 그집행에의하여새로운법률관계가형성되는것이지만, 이는확정판결의집행을용이하게하고그때까지의손해를방지하고자하는임시적인조치에그친다. 다만지적재산권에관한임시의지위를정하는가처분의경우, 그만족적성격, 심리기간의장기화, 당사자들의본안소송부제기경향등으로인하여사실상종국적분쟁해결수단역할을하는본안화현상이심화되고있음을부인하기어렵다. 나. 관할 (1) 사물관할지적재산권관련침해금지등가처분은부작위의무의이행을명하는것으로소송목적의값을산출할수없는재산권상의소에해당하므로, 원칙적으로지방법원및그지원합의부의사물관할에속한다고봄이상당하다 ( 법원조직법제32조제1항제2호, 민사및가사소송의사물관할에관한규칙제2조제1항본문, 민사소송등인지법제2조제4항 ). - 143 -
(2) 토지관할 실무상으로는주로토지관할이문제되는데, 민사집행법제 303 조에서가처분 사건은 본안의관할법원 또는 다툼의대상이있는곳을관할하는지방법원 이관할하도록규정하고있고, 이는전속관할이다 ( 민사집행법제 21 조 ). 따라서 합의관할및변론관할이인정되지아니하므로 ( 민사소송법제 31 조 ), 212) 신청서 의기재내용을살펴관할이없는것으로보이면채권자에게관할이있다는 점을소명하도록보정명령을내리고, 보정에불응하거나보정에응하였더라도 관할이소명되지아니하면이송결정을하게된다. 본안의관할법원이란, 이미본안이계속중인경우에는그법원을, 본안이 계속되기전인경우에는장차본안소송이제기되었을때이를관할할수있는 법원을의미한다. 본안이란보전소송에의하여직접보전될권리또는법률관 계의존부를확정시키는재판절차를의미하는데, 보전소송의피보전권리와본 안소송물인권리는엄격히일치함을요구하지않고, 청구의기초가동일하다 고인정되면족하다. 다만, 가처분의본안으로서는가처분의피보전권리의행 사를구하는소만이이에해당하고, 피보전권리가침해되었음을이유로하는 손해배상의소는본안이될수없다. 따라서지적재산권관련침해금지등가 처분의본안의관할법원은, 채무자가자연인인경우에는그주소지, 법인등인 경우에는주된사무소또는영업소를관할하는법원 213) 이라할것이고 ( 민사소 송법제 3 조, 제 5 조제 1 항 ), 민사소송법제 8 조를근거로채권자의주소지를관 할하는법원이본안의관할법원이된다고볼수는없다. 다만, 민사소송법제 24 조에서지적재산권에관한소를제기하는경우에는관할법원소재지를관 할하는고등법원이있는곳의지방법원에제기할수있다고규정하고있고, 212) 민사소송법제 31 조에서는전속관할이정하여진소에대하여는합의관할도인정하지아니하는것으로규정하고있다. 그러나, 가처분사건의토지관할이전속관할이라고하더라도본안소송자체가전속관할이아니라면당해법률상분쟁에관한합의관할은장차본안소송이제기되었을때이를관할할수있는법원에해당하므로, 본안에관한관할의합의가있다면가처분사건에서도관할이인정된다고할것이고, 실무상으로도본안에관한관할의합의를근거로가처분신청을하는예가많으며, 이러한경우관할이있는것으로보아처리하고있다. 213) 서울중앙지방법원의실무상채무자의등기부상본점소재지관할법원에만관할권을인정하고있고, 등기부상본점소재지는형식적인것에불과하고사실상주된영업소가관할내에있다는주장은그것이명백히소명되는경우에만극히예외적으로인정하고있으며, 본점이외에다수의지점, 영업소등이있는데, 이사건과관련된지점이나영업소가관할내에있다는등의주장은거의받아들이지아니하고있다. - 144 -
위규정의취지상 관할법원소재지를관할하는고등법원이있는곳의지방법원 이란각고등법원과행정구역상소재지를같이하는서울중앙지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원, 광주지방법원의 5개지방법원만을말하고, 예컨대서울고등법원관할구역내에있는서울동부지방법원은포함되지아니한다고할것이므로, 서울중앙지방법원의경우채무자의보통재판적이서울고등법원의관할내에속하는경우에는토지관할을인정하고있다. 실무상으로채무자의공장, 판매처등의소재지에불법행위지의특별재판적 ( 민사소송법제18조 ) 과같은토지관할을인정할수있는지여부가문제되는바, 지적재산권관련침해금지청구권은침해자의고의, 과실을요하지아니하므로불법행위와는그성질을달리한다는점, 전국적으로침해물품이판매, 홍보되는경우에는채권자로하여금관할법원을선택할수있게하여민사집행법상전속관할규정을잠탈할수있는점, 지적재산권관련소송은민사소송법제24조에의하여그관할권을확대하여채권자의편의를고려하고있는점, 신속하게진행되는가처분의특성상채무자의관할의이익을보호할필요가있는점등을근거로불법행위지의특별재판적을인정하지아니하는실무관행이정착되어있는것으로보인다. 주관적병합사건의경우에토지관할을인정할수있는지여부도문제되는데, 채무자들사이에공모관계나경제적으로공동의이해관계가없음에도불구하고일부채무자에대한토지관할만을근거로나머지채무자에대하여관할을인정하는것은이들의관할이익을침해하는것으로부당하므로, 관할이없는채무자에대한일부취하를권유하거나, 그부분의분리이송을검토하는것이타당할것이다. 또한, 채무자들중침해물품제조자등주된채무자의관할은없고, 침해물품판매자등승소해도별실익이없는사람중관할이있는사람이있어, 신청을제기하는경우에는전속관할규정을잠탈하려는의도가명백하므로, 제조업자인채무자의주소지또는본점소재지관할법원에편의이송을함이바람직할것이다. 실무상보전소송에관한관할이없음에도불구하고채권자가소송수행의편의를위하여본안소송을제기하고소제기증명원을제출하는방법으로관할을창출하는예가적지아니하다. 214) 본안소송의관할없이보전소송의관할창출을목적으로본안소송을제기한경우에보전소송의관할을인정할수있는 - 145 -
지여부에대하여논의의여지가없지아니하나, 관할판단의표준시는소 ( 또는신청 ) 제기시이므로 ( 민사소송법제33조 ), 보전처분의신청당시에본안소송이계속되어있는이상그법원은비록본안에대한관할권을가지지아니하는경우라도본안의관할법원에해당하여, 보전처분신청후본안사건이각하되었다든가관할위반으로다른법원에이송되었어도보전처분의신청은관할위반으로되지아니한다고할것이다 ( 대법원 1963. 12. 12. 선고 4293민상 824 판결 ). 215) (3) 관련문제 - 본안법원으로의이부 이송관할에관한문제는아니지만, 특히지적재산권관련가처분사건의경우채무자가신중한심리를요구하며본안법원으로의이부 이송을구하는예가적지아니하다. 종래에는가처분이의사건의경우본안법원으로이부 이송을하고 ( 민사집행법제301조, 제284조 ), 본안법원에서본안사건과가처분이의사건을병행심리하는사례가많았던것으로보인다. 그러나민사집행법이가처분이의사건의신속한심리를도모하기위하여가처분이의에대하여결정으로재판하도록개정된이후에는 ( 민사집행법제301조, 제286조제3항 ) 당사자쌍방이이부 이송을요구하는등과같이예외적인경우를제외하고는본안법원으로이부 이송하는예가없다. 다. 당사자 (1) 당사자의호칭보전소송에서는자기의이름으로보전명령또는그집행명령을신청한자를채권자또는신청인, 그상대방을채무자또는피신청인으로부른다. 다만, 실 214) 다만, 이때본안소송은가처분과같은내용의침해금지를구하는소송이어야하며, 손해배상만을구하는경우에는본안으로보지아니한다. 215) 한편, 보전처분신청당시에는본안소송이제기되어있지아니하였는데, 관할을소명하라는보정명령을받고본안소송을제기한경우에보전처분신청이관할위반에해당하는지여부에대하여는의문이없지아니하며, 관할판단의표준시가신청제기시라는점을엄격히적용하면신청제기당시에는본안소송이없었으므로보전처분의관할이없다는해석도충분히가능하나, 이러한경우보전처분을이송하더라도이를취하하고다시신청을제기하면후속신청은관할을갖게되므로, 서울중앙지방법원의실무는이러한경우최초의신청도관할위반이아닌것으로보아처리하고있다. - 146 -
무상가압류와다툼의대상에관한가처분에서는 채권자, 채무자 로, 임시의지위를정하기위한가처분에서는 신청인, 피신청인 으로호칭함이일반적이다. 한편, 가처분이의사건에서는 채권자, 채무자 라는용어를사용함이일반적이며, 반면가처분취소사건에서는취소신청인을 신청인, 그상대방을 피신청인 으로호칭한다. (2) 당사자적격임시의지위를정하기위한가처분은가압류나다툼의대상에관한가처분과는달리강제집행의보전을목적으로하기보다는당사자간에어떠한법률적분쟁으로인하여현실적으로현저한손해나위험이발생하고있거나발생하려고할때피해자를보호하기위하여발하는잠정적인조치이므로, 사안에따라서는본안소송의내용에구애됨이없이본안소송의피고가아닌제3자를채무자로삼아야실효를얻게되는경우가생기게되지만, 216) 지적재산권관련가처분사건에서는본안소송과상이한기준에따라당사자적격이인정되는예를상정하기어렵고, 본안소송에서원고가될자가채권자, 피고가될자가채무자가될수있을것이다. (3) 채권자와관련된특수문제특허권자및그전용실시권자 ( 특허법제126조 ), 실용신안권자및그전용실시권자 ( 실용신안법제30조, 특허법제126조 ), 상표 ( 서비스표 ) 권자및그전용사용권자 ( 상표법제65조 ), 디자인권자및그전용실시권자 ( 디자인보호법제62 조 ), 저작권자 ( 저작권법제123조 ) 가침해금지등을구할수있음은법령상명백하고, 저작권의독점적이용권자가자신의권리를보호하기위하여필요한범위내에서권리자를대위하여저작권침해정지청구권을행사할수있음은대법원에서명시적으로밝힌바있으나 ( 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다 11626 판결 ), 특허권등의통상실시권자, 저작권의통상적이용권자가침해금지를구할수있는지여부에대하여는견해의대립이있다. 서울중앙지방법원 216) 예컨대, 단체에서대표자를선출한결의에하자가있는경우, 그본안은단체를피고로하여결의무효확인청구의소를제기하게되지만, 가처분은선출된대표자를상대로직무집행정지가처분신청을하게된다. - 147 -
의실무는이러한경우침해금지를구할수없는것으로보아사건을처리하 고있다. 217) (4) 채무자와관련된특수문제채무자는지적재산권을침해한자또는침해할우려가있는자이다. 예컨대, 특허권침해금지의경우제품의생산자, 판매자및사용자가모두별개의특허권침해를구성하여채무자가될수있다. 채무자와관련된문제로법인이지적재산권을침해하는경우그대표자가독립적인채무자가될수있는지가문제될수있는데, 대표자가법인의실질상소유자로서법인의침해행위와별도로그독립적인지위에서지적재산권을침해하였다고볼특별한사정이있지아니한이상이를기각하는것이일반적이다 ( 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000 다48722 판결 ). (5) 보조참가의허용여부특허권양수인, 전용실시권자, 통상실시권자등이보조참가신청을하는경우, 결정절차는대립하는당사자구조가아니라는이유로보조참가를부정한판례 218) 에따라이를허용하지아니하는실무례도있는것으로보이나, 임시의지위를정하기위한가처분의경우필요적심문을거치고있어대립하는당사자구조를취하고있고, 실제당사자들의첨예한이해관계를다루기위해신중하게그심리절차를진행하고있는데다가, 보조참가자가가처분결정에적지아니한영향을받는다는점을고려하여이를허용하는것이일반적이다. 라. 피보전권리및보전의필요성 (1) 피보전권리 ( 가 ) 권리관계가현존할것임시의지위를정하기위한가처분은장래의집행보전이아닌현존하는위 217) 이와반대로서비스표의독점적인통상사용권자에대하여서비스표권자를대위하여서비스표침해금지청구를인정한사례로는서울중앙지방법원 2005. 5. 19. 선고 2004 가합 56061( 본소 ), 2004 가합 78573( 반소 ) 판결참조. 218) 대법원 1973. 11. 15 자 73 마 849 결정, 대법원 1994. 1. 20. 자 93 마 1701 결정 ; 임시의지위를정하기위한가처분에관한판례는아니다. - 148 -
험방지를위한것이므로엄밀한의미에서는피보전권리라고할것이없지만보통다툼이있는권리관계를피보전권리라고한다. 권리확정이이루어지기전에채권자에게권리자로서의지위를주려는것이므로, 피보전권리는반드시집행에적합하지아니하여도상관없고, 권리관계의종류에는제한이없으며, 1회의이행에의하여소멸하는권리관계도포함되고, 조건이붙어있는채권이나기한이차지아니한채권도포함될뿐만아니라, 그본안소송은성질상다툼있는권리관계에관하여확인을구하는것이라도무방하고반드시가처분과목적을같이하지아니하여도된다고해석된다. 즉, 원칙적으로민사소송에의하여보호를받을권리에관하여현존하는위험이있다면이는임시의지위를정하기위한가처분의피보전권리가될수있다. ( 나 ) 권리관계에다툼이있을것임시의지위를정하기위한가처분은현재의위험을방지할것을목적으로하기때문에, 그본질상권리관계에다툼이있는것을요건으로한다. 다툼 이라함은권리관계에관하여당사자의주장이대립되기때문에소송에의한권리보호가요구되는것을말하므로, 권리관계가부인되는것, 의무를인정하더라도이행하지아니하는것등이이에속한다. 그러나재판이계속중임을필요로하지아니함은물론당사자가적극적으로분쟁을벌이고있는상태에있을필요도없고, 권리에대한위법한침해의위험이가까워진것도다툼이있는경우에포함된다고보는것이일반적이다. 다만, 상대방이단순히다툰다는태도이상의구체적인방해행위에나아가지아니한경우에는적어도구체적침해금지청구권은발생하지아니한경우이거나보전의필요성이없다고보아야하는경우가적지않을것이다. ( 다 ) 지적재산권관련가처분사건에서의피보전권리위에서본원칙에의하면, 채무자가지적재산권을침해하는행위를하면지적재산권에대한다툼이현존하게되어피보전권리가인정되므로, 피보전권리에관한사항은원칙적으로침해소송에서와같은기준에의하여처리된다. 한편, 비록본안소송과같은기준을적용한다고하더라도이는법리적인기준을가리키는것일뿐이고, 그소명의정도까지같다고볼수는없는데, 만족 - 149 -
적가처분의특성상채권자에게신청원인및재항변에대하여고도의소명을요구하게되고, 채무자의항변에대한소명책임은다소완화할수밖에없어, 본안소송과괴리가발생하는예가적지않다 ( 즉, 본안소송에서침해금지나손해배상을명할수있는사안인데, 가처분은기각되는경우가적지않다 ). 법원에대한신뢰도의측면에서도바람직하다고보기어려우므로, 가처분사건을담당하는재판부에서이를회피하기위한노력을다하여야할것이나, 심리절차상의특징및제도의본질상어느정도는불가피하다하겠다. (2) 보전의필요성 ( 가 ) 보전의필요성일반론민사집행법제300조제2항은임시의지위를정하기위한가처분의필요성에관하여 현저한손해를피하거나급박한위험을막기위하여, 또는그밖의필요한이유가있을경우에하여야한다. 라고규정하여, 가압류나다툼의대상에관한가처분과달리임시의지위를정하기위한가처분은현재의위험방지가주목적임을밝히고있다. 여기서현저한손해는본안판결의확정까지기다리게하는것이가혹하다고생각되는정도의불이익또는고통을말하고, 이는직접및간접의재산적손해뿐만아니라명예, 신용그밖의정신적인손해와공익적인손해를포함하는개념이고, 급박한위험은현재의권리관계를곤란하게하거나무익하게할정도의강박 폭행을말하며, 이는현저한손해와병렬적인개념이아니라현저한손해를생기게하는전형적인예라고해석되고있다. 따라서 현저한손해를피하거나급박한위험을막기위하여 라는사유는단순한예시규정에지나지아니하고, 그러한예시적사유외에 그밖의필요한이유가있을경우에 라고하는일반조항만을두고있기때문에가처분의필요성은법원의재량적판단에따를문제인데, 특히임시의지위를정하기위한가처분은본안판결전에채권자에게만족을주는경우가있는반면, 채무자의고통또한크다고할것이므로, 그필요성의인정에신중을기하여야한다. 민사집행법제304조에서원칙적으로채무자가참석할수있는심문기일을열도록규정한것도같은취지로보인다. 이에가압류나다툼의대상에관한가처분에서는채무불이행그밖의필요성을엿볼수있는소명이있으면별다른사정이없는한보전처분의필요성이있다고보는데반하여, - 150 -
임시의지위를정하기위한가처분에있어서는반대로그필요성을인정할만 한사정의소명이없는한가처분신청을배척하게된다. ( 나 ) 지적재산권관련가처분에서의보전의필요성 1) 지적재산권관련가처분에있어서도다른경우와마찬가지로가처분의인용여부에따른당사자쌍방의이해득실관계, 본안소송에있어서의장래승패의예상, 공공복리에미칠영향기타제반사정을고려하여합목적적으로보전의필요성여부를판단하여야한다. 가 ) 당사자쌍방의이해득실관계와관련하여서는, 채권자가입게될손해, 채권자가침해행위를알게된시점, 채권자가특허발명등을실시하고있는지여부, 채무자가입게될손해, 채무자침해의고의성여부및채무자사업의현황등을고려한다. 서울중앙지방법원에서는, 채권자와채무자가게임저작물 ( 란-온라인 ) 을공유하면서해외에서사용허락을할경우사전에수익금의분배에대한합의를하기로약정하였음에도불구하고채무자가사전합의없이해외에서사용허락을하였고, 이에채권자가그게임저작물에대한사용허락금지등을구한사안에서, 채무자의사용허락직후채권자가별다른이의를제기하지아니하고수익금의정산만을요구하였다가 1년이상지난시점에서가처분신청을제기한점, 분쟁의핵심은수익금의정산비율이며이에관하여는손해배상으로해결할수있는점, 이사건전에도상대방과의사전합의없이사용허락을한사례가있는점, 채권자와채무자가중재절차를통하여분쟁을해결하기로하였는데, 채권자가중재신청을하면서손해배상만을구하고행위금지를구한바없는점등을종합하여, 가처분을발령할보전의필요성이없다고판단한바있다 ( 서울중앙지방법원 2008. 4. 3. 자 2007카합1943 결정 219) ). 또한, 채권자가채무자에게설계도서를제공하고이에따라채무자가공사를하고있는데, 채무자가설계용역대금을지급하지아니하거나설계용역계약을해제하자, 채권자가설계도서에관한저작권에기하여공사금지를구한사 219) 이사건에서는먼저피보전권리가없음에대하여판단을하고, 부가적으로보전의필요성도없음을판단하였다. - 151 -
안에서, 설계용역대금의청구등금전배상을구하는것은별론으로하고, 공사금지를구할수는없다고하며그신청을기각한사례도있다 ( 서울중앙지방법원 2007. 8. 28. 자 2007카합642 결정 ). 같은취지로, 채무자가특허권자인채권자와기술사용협약을체결하고서해당공법을사용하여공사 ( 목포대교교각설치를위한가물막이공사, 약 89억원규모 ) 를진행하던중채권자가기술사용료미지급을이유로위협약을해지하고특허침해에따른공사금지를구한사안에서, 채권자의피보전권리는인정되나일반적인특허무단사용의사안과달리채무자가채권자와의사이에체결한계약에기하여합법적으로이사건특허발명의기술을사용하던중기술사용료미지급등의후발사유로인하여계약이해지된사안으로, 그분쟁경위에비추어채무자의이사건특허발명의침해로인하여채권자가입게될손해는위기술사용료상당액으로한정된금전적전보가가능할것으로예상되는데다가채무자가 2007. 10. 4. 채권자앞으로미지급기술사용료를공탁한사실이소명되어채권자가애초의도한이사건특허발명에기한수익확보에별다른어려움이없을것으로판단되는반면, 이사건공사규모에비추어이사건특허발명의실시금지로인하여채무자는채권자의손해를훨씬뛰어넘는영업손실을입게됨은물론, 기초공사에해당하는이사건공사의지연에따라지역숙원사업인목포대교건설공사전공정에상당한차질이불가피할것으로예상되는점을감안하여보전의필요성을부인하기도하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 4. 11. 자 2007카합2777 결정 ). 나 ) 본안소송에있어서의장래승패의예상과관련하여서는, 예컨대채권자가전용실시권자인데계약위반등으로그등록이말소될운명에있다는점과같이현재는권리가있으나궁극적으로본안소송에서패소할가능성이있는지여부, 특허발명의진보성이인정되지아니하여무효심결이내려졌거나무효심결이내려질가능성이있는지여부 220) 등을고려한다. 대법원도 220) 반면, 특허발명의신규성이없으면, 이는공지기술에해당하므로, 무효심결유무와관계없이피보전권리인침해금지청구권자체가부정될것이다 ( 대법원 1997. 11. 11. 선고 96 후 1750 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97 후 2095 판결, 지적재산권재판실무편람, 125, 126 면 ). 이에관한자세한논의는, 최성준, 특허침해소송과특허무효, 인권과정의제 279 호, 대한변호사협회참조. - 152 -
특허권또는실용신안권침해금지가처분사건에서, 가처분채권자가신청당시에는실체법상의권리를가지고있다하더라도가까운장래에본안소송에서채권자가패소하여특허권등이무효로될것이충분히예상되는경우에는보전의필요성이없다고보는것이합리적이라고하고있으며 ( 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 1994. 11. 10. 자 93마2022 결정, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결등 ), 서울중앙지방법원에서도특허발명의진보성이인정되지아니할여지가있는경우에보전의필요성을부정한사례가많고 ( 서울중앙지방법원 2007. 6. 19. 자 4300 결정 221) 등참조 ), 상표권에기한침해금지사건에서위상표등록자체가수요자사이에서채무자의서비스업을나타내는표장으로현저하게인식되어있는표장을등록한것으로상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제4호, 제10호, 제11호또는제12 호에의하여무효가될여지가없지아니하다고하며그보전의필요성을부정한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 2007. 11. 26. 자 2007카합3076 결정 222) ). 다 ) 공공복리와관련하여서는, 채무자의영업중단으로인한사회적영향, 국가의수출전략등을고려한다 ( 앞서본서울중앙지방법원 2008. 4. 11. 자 2007카합2777 결정등 ). 대법원도채무자가실시하고있는제품이부착된자동차가해외로많이수출되고있는사정을보전의필요성을부정하는사유로고려하여판단한바있다 ( 대법원 1994. 11. 10. 자 93마2022 결정 ). 라 ) 기타제반사정으로는, 채무자가침해를중단하였다는사정, 채무 자가침해를주도하고있는사람인지여부등을고려한다. 이와관련하여, 채 권자회사와신청외회사가대한민국이실시하는입찰에참가하여그중신청 221) 엘지전자주식회사가주식회사대우일렉트로닉스를상대로특허권침해를주장하며, 클라세세탁기의생산, 판매등의금지를구한사건인데, 4 개의청구항중 3 개의청구항에대하여진보성이없을여지가있다고하며이부분보전의필요성이없다고판단하였다. 다만, 이사건에서는 1 개청구항의특허권침해를인정하여채권자의신청을일부인용하였다. 222) 뒤에서보는바와같이위결정은채무자의표장사용이상표적사용이아니어서피보전권리가인정될수없다고하였고, 이에더하여보전의필요성도인정될수없다고판단한것이다. - 153 -
외회사가낙찰자로선정되어대한민국에 병재배버섯자동화기계장치 를납품하자, 채권자회사가신청외회사의위장치가채권자회사의특허권및실용신안권을침해하였다고주장하며대한민국을상대로그사용금지등을구한사안에서, 위장치의제조, 판매자는신청외회사이고, 대한민국은단순히이를납품받아사용하고있는자에불과하며, 채권자와신청외회사사이에특허권및실용신안권침해여부에대한별도의본안소송이계속중임을이유로보전의필요성이없다고하며신청을기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 10. 자 2007카합1824 결정 ). 2) 심리의순서및이유기재의정도한편, 임시의지위를정하기위한가처분에있어서보전의필요성은피보전권리와별개의독립된요건으로서그에관한심리도독립적으로하여야할것인바 ( 대법원 2005. 8. 19. 자 2003마482 결정 ), 실무상피보전권리에대한심리를마친후보전의필요성에관하여심리하는것이보통이나, 사안에따라보전의필요성이없음이명백하면보전의필요성을먼저심리하고피보전권리에관하여는판단을하지아니한채보전의필요성만을이유로신청을기각하는예도적지아니하다. 또한, 실무상보전의필요성이없음을이유로가처분신청을기각하는경우 ( 특히, 특허권등이진보성이없음을이유로하는경우등 ) 에는보전의필요성이없음에대하여자세한이유기재를하는경향이나, 가처분신청을인용하는경우에는피보전권리의존부에관하여주로이유를기재하고보전의필요성여부에관하여는간략하게기재하는경향이다. 마. 심리절차의특징 (1) 총설임시의지위를정하기위한가처분사건에서심리의요체는신속성의요청과재판의적정성의요청을모두만족시켜야한다는점에있다. 지적재산권관련가처분은분쟁의성격이복잡하고가처분이발령되었을때채무자에게미치는영향이매우크며당사자들사이에서분쟁이지속되다가신청된다는점에서심문절차를거치면가처분의목적을달성할수없게되는경우를상정하기어렵다. 이에채권자가제출한서면과소명자료만으로심리하는것은원칙적으로허용되지않으며, 실무상거의모든사건이심문절차를거쳐심리되고있다. 223) - 154 -
(2) 신청서 첨부서류의검토서울중앙지방법원의처리관행을기준으로보면, 임시의지위를정하기위한가처분신청서및첨부서류는그접수당일오후내지그다음날오전에재판부에도착하고, 신청서및첨부서류검토과정에서명백한오류가발견되는경우재판부는전화또는서면을통해보정을명한다음, 채권자의보정시까지는심문기일의지정을유보하는것이일반적이다. 신청서및첨부서류의검토과정에서주로문제되는것은채무자실시발명 ( 고안 ) 또는사용표장등이특정되었는지여부인데, 인용결정을발령할경우집행이담보되어야한다는점, 채무자실시발명등이특정되지아니하면채권자의주장에대한당부를판단하는것자체가거의불가능하다는점에서본안과유사한정도로특정하도록보정명령을발령하는것을원칙으로하고있다. 따라서가처분에서도본안소송에서의청구취지특정에준하여 채무자는채권자의제 호특허와동일또는유사한제품을생산, 판매하여서는아니된다. 또는 채무자는채권자의제 호상표와동일, 유사한표장을사용하여서는아니된다. 와같이채권자의권리를중심으로추상적으로신청취지를작성하는것은허용되지아니하고, 별지도면또는설명서, 제품명등을이용하여채무자가실시하는발명이나고안등을구체적으로특정하도록하고있다. 다만, 신속한권리구제를위한제도에서이를지나치게강조하면권리자가적기에권리구제를받을수없게되는면이있고, 채무자의답변서제출이후신청취지를구체적으로특정할수있는경우도있으며, 채무자실시발명내지실시고안이변경될개연성이엿보이는사례또한적지아니하므로, 채무자실시발명내지실시고안의대략적인내용이피보전권리가인정되는지여부를심리할수있을정도로만특정되면, 이후보완하도록요구하는것을전제로심 223) 민사집행법제 304 조본문은 제 300 조 2 항의규정에의한 ( 임시의지위를정하기위한 ) 가처분의재판에는변론기일또는채무자가참석할수있는심문기일을열어야한다. 라고규정함으로써이점을명백히하면서, 제 304 조단서에서 다만, 그기일을열어심리하면가처분의목적을달성할수없는사정이있는때에는그러하지아니하다. 라고규정하여기일을열지않고결정을할수있는예외를인정하고있다. 그러나, 신청서자체로부적법하거나이유없는신청임이명백한경우, 또는채무자로부터답변을듣는것이시간상으로불가능한경우 ( 예컨대, 주주총회개최일을 1, 2 일앞둔시점에서제기된주주총회개최금지가처분신청 ) 등에있어서채권자의서면만으로기각하는경우를제외하고는, 채권자가제출한신청서만을심리하여인용결정을하는예는찾을수없다. - 155 -
문기일을지정하는것이일반적이다. 특히영업비밀침해를이유로한가처분신청의경우본안소송에서와마찬가지로적어도비공지성, 경제성, 비밀유지성에대한심리가가능할정도로보정을요구하면서도, 영업비밀을지나치게특정하도록할경우소송과정에서다시영업비밀이침해될우려가있다는점을고려하여대략적인기술내용만을특정한상태에서가처분결정이발령되는예가적지않다. 이는전직금지등을구하는경우와같이영업비밀이구체적으로특정되지아니하더라도집행과정에서문제가발생할여지가적은경우에더욱적극적으로검토되어야할것인데, 신청원인및답변서등당사자들의주장 소명을통해문제가되는기술의내용이확인될수있다고판단되면, 우선심문기일을지정하여채무자측의답변서내용을확인한이후에신청취지를특정하도록보정을할것인지여부를결정함이상당하다. (3) 심문기일의지정재판부는신건을검토하여시급한심리를요하는사건인지여부를먼저확인한다. 통상적으로는접수된순서에따라신청서접수일로부터약 2주내지 3주후의미리예정된기일로심문기일을지정하고, 채무자에게신청서및첨부자료와답변서제출명령 ( 심문기일로부터 2, 3일이전까지법원에답변서를제출하도록기한을정함 ), 기일지정통보서등을송달하고있다. 다만, 신속히결정하지않으면가처분이인용되더라도무익한경우 224) 에는채권자에게전화로특별송달 ( 법정경위송달또는집행관송달 ) 을신청하도록권유하고, 이에따라특별송달을신청한경우에는 1주일이내로심문기일을지정하고있다. 225) ) 지적재산권관련가처분은신속성의요청보다신중한심리가요청되는경우가많고, 사실관계와법리가복잡하여채무자의답변및재판부의기록검토에많은시간을요하는경우가적지아니하며, 다른유형의사건과달리심문기일을속행하거나기술설명회를경유하는등장기간심리하는경우도 224) 예컨대, 주주총회개최금지가처분, 신주발행금지가처분등과같이일정한날짜가정해져있는사건의경우, 그전까지결정이되지아니하면, 인용이되더라도, 당해신청의의미는없어지게된다. 225) 채무자가서울시내에주소를두고있는경우에는특별송달을신청하면당일송달이가능하므로, 접수다음날오전에기일을지정하는것도가능하며, 실무상그러한예가종종있다. - 156 -
많아, 특별송달의방식으로급박하게기일을지정하는예는거의없고, 대부분접수일로부터 2 내지 3주후로심문기일을지정하는경향이다. 신속한심문기일의지정문제와반대로, 채권자가채무자의주소를특정하지못하거나, 채무자가송달을회피하여송달불능이되는사례도종종발생한다. 송달불능이되면심문기일에주소보정을명하고기일을연기하여야한다. 경우에따라서는채무자에게계속해서송달이되지않기도하는데, 채무자가송달을고의적으로회피함이명백해보이고, 가처분결정이급박한경우에는송달불능상태에서심문을종결하고가처분결정을발령하는예도드물게있으나, 이러한조치는매우예외적인경우에만시행하여야할것이고, 원칙적으로각종송달방법을거쳐최종적으로공시송달을검토하는것이타당하다. 신속성을요하는가처분사건에서공시송달이가능한지여부에대하여의문이있을수있겠지만, 공시송달역시송달의한방법이므로, 공시송달요건을구비한것으로보이면, 공시송달의방법으로송달하고심문기일을진행하여야할것이며, 실무상이런예가간혹발생한다. (4) 심문기일의진행통상제1회심문기일에쌍방주장의요지를진술하고핵심적인소명자료를제시하며, 재판부에서필요한사항에관하여석명을하고어느정도의심증을형성하면즉시심문을종결하게된다. 제1회심문기일에서심증의형성이다소부족하더라도, 추가적으로보충하여야할주장이나소명이개략적으로확인되면, 기일을속행하지아니하고이들사항에대한주장이나소명을담은서면을일정기간 ( 통상 1주내지 3주 ) 이내에제출할것을명하고심문을종결한다. 226) 그러나, 사실관계가복잡하여추가적인심리가필요한경우, 채권자가채무자의실시발명등을충분하게특정하지못하여신청취지와신청원인의특정이필요하거나채무자의답변내용에따라신청취지나신청원인을변경할필요가있는경우, 전자장비를이용하여기술이나영업현황등에관하여설명할필요가있는경우, 추가적인주장과소명또는합의의진행등을위하여당사자 226) 가처분이의나취소사건과는달리, 일반적인가처분사건에있어서는수명법관에의하여기일이진행된경우수명법관이심문종결을하고있다. - 157 -
쌍방이기일속행을요청하는경우등에있어서는기일을속행하기도한다. 다른유형의가처분과달리지적재산권 ( 특히, 특허권 ) 관련가처분은기일이속행되는경우가많은편이며, 채권자도기일속행에이의를제기하지아니하거나, 오히려기일속행을원하는경우가적지아니하다. 기일을속행하더라도, 그기간은 1 내지 3주내외로단기로정하는것이일반적이며, 심리가장기화되는것은가처분의본질에맞지아니하므로, 최대 3, 4회정도기일이진행되면심문을종결하게된다. (5) 증거방법임시의지위를정하기위한가처분절차에서는증명대신소명에의한다 ( 민사집행법제301조, 제279조 ). 소명의방법에는제한이없으나, 즉시조사할수있는증거에의하여야한다 ( 민사소송법제299조제1항 ). 따라서, 심문절차로진행되는임시의지위를정하기위한가처분의경우에는심문기일에즉석에서제출될수있는서증, 검증물, 참고인심문등이가능할것이며, 문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청, 법원밖의증거조사신청, 사실조회신청등즉시성이없는소명방법은채택하지아니함을원칙으로하고있다. 그러나, 사건의유형에따라서는신속한처리보다신중한처리가요망되는경우가적지아니하며, 채권자와채무자측에서모두가처분단계에서추가적인증거조사를원하는경우도적지아니하므로, 이러한경우에는지나치게과다한시간이소요되거나, 전체소송경과에비추어지나치게늦게신청한소명방법을제외하고는문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청, 사실조회신청등을채택하기도한다. 지적재산권관련가처분은신중한처리가더욱요망되는유형에해당하므로, 지나치게과다한시간이소요되거나, 전체소송경과에비추어지나치게늦게신청한소명방법을제외하고는문서등송부촉탁신청, 문서제출명령신청등과같이상당한기간을요하는소명방법도채택하고있고, 같은맥락에서기술설명회를개최하거나, 검증 감정신청을채택하는경우도적지아니하다. 다만, 본안소송의증인에대응하는참고인심문의경우에는이를채택하지아니하고인증진술서로대체하도록하는것이실무례인데, 이는소명방법에는즉시성이있어야하므로당사자의요청에따라심문기일에재정할수있는우호적인제3자에집중될수밖에없어증거가치가떨어지는점, 증인 - 158 -
과는달리반대심문권이보장되지아니하며, 선서를하지아니한참고인의허 위진술을배제할수단이없는점, 특히지적재산권관련사건에서는참고인의 진술이의미를갖는경우가거의없는점등을근거로하고있다. 실무상으로는주로감정신청의채부가문제되고있다. 감정신청은본질상 즉시성이없다고할것이어서이를채택하지아니하더라도부당하다고볼수 없고, 감정절차에과다한시간이소요된다는사정이명백하다면보전의필요 성을인정할수있는지의문이라는점, 만일이를채택하는것을원칙으로하 여가처분절차를운용한다면가처분제도가본안소송화되는것을막을수없는 점에서이를배척하는실무례가적지아니하고일응의타당성도있다고보인 다. 다만, 화학발명에서그성분의조성을다투는경우와같이감정을거치지 아니하고는침해사실을소명할수없는경우가적지아니한데, 소명방법의즉 시성이없다는이유만으로감정을채택하지아니한다면이는동종유형의가 처분신청자체를봉쇄하는결과를가져온다는점도고려되어야하므로, 서울 중앙지방법원에서는감정신청이접수되면그때까지제출된소명자료만으로권 리침해의가능성소명되었는지를검토하고, 대상물을감정할수있는기관에 감정에필요한시간이어느정도인지여부를확인하여그채택여부를결정하 는것을원칙으로하고있다. 227) 이와같은문제는컴퓨터프로그램보호법제 29 조소정의금지청구권을피보전권리로한신청에서도발생하는데, 소스코드 의확인이필수적인유형임에도법원이스스로소스코드의유사성을판단할 수없다는점에서다른지적재산권침해금지사건보다더복잡한양상을보이 게된다. 채권자로서는프로그램심의조정위원회를감정인으로한감정신청이 채택되지않으면사실상피보전권리를소명할방법이없으므로가처분신청과 거의동시에채무자측프로그램전부를목적물로삼아감정신청을하고, 채 무자는영업비밀침해를이유로감정신청이부당하거나적어도목적물이제한 되어야한다고주장하는예가적지아니한데, 소스코드를확인하기전에는감 정목적물로삼아야할것인지여부를판단하는것자체가어려우므로, 사건 의심리과정에서감정신청의채부및그대상이주된쟁점이된다. 서울중앙 227) 권리침해를의심할만한특별한사정이없음에도일단채무자제품을확인해보고, 만일침해가아니라면그때는신청을취하하겠다는취지의감정신청도적지아니한데, 이는가처분의본질에반할뿐만아니라상대방의영업비밀을침해할수있으므로, 허용되어서는아니될것이다. - 159 -
지방법원의경우감정을둘러싼다툼이심한경우쌍방당사자의기술진이참여한가운데권리침해의개연성, 감정의필요성및범위를결정하기위해기술설명회와유사한심문기일을별도로지정하여감정신청의채부를결정하고있다. 복잡한특허사건의경우에는, 당사자가기술설명회를신청하는경우가많다. 기술설명회의신청이있으면재판부에서기록을검토하고그필요여부를판단한후양당사자에게그기일을통지한다. 서울중앙지방법원의경우 2008 년부터당사자들에게기술설명회개최를적극권장하여현재는대부분의특허 실용신안사건에서기술설명회를통한기일진행이정착되었다. 기술설명회에는당사자및그기술에관하여잘설명할수있는전문가 ( 예컨대, 변리사등 ) 가참석하여재판부에게그기술에대한설명을하게된다. 소송대리인이있는사건의경우에는전자장비와실제물건등을준비하여재판부가이해하기쉽게기술에관하여설명하는등기술설명회에많은공을들이는경향이있으며, 실제로재판부의심증형성에많은도움이되므로, 기술구성에대한이해가어려운특허사건등에있어서는적극적으로그시행을고려해도좋을것이다. 간혹채권자나채무자의제품생산, 판매또는영업현황등에대한소명을위하여현장을촬영한비디오테이프나 CD 등을제출하고이에대한검증을신청하는경우도있으나, 이에대하여는별도로검증을실시하지는아니하고, 이를검증물또는참고자료로제출받아서재판부에서그내용을확인하는것으로갈음함이일반적이다. (6) 결정의고지가처분에대한재판은변론기일또는심문기일을경유하였는지여부와관계없이모두결정으로한다 ( 민사집행법제301조, 제281조제1항 ). 결정은이유기재를생략할수있으며, 상당한방법으로고지하면족하나 ( 민사소송법제 224조, 제221조 ), 실무상당사자및항고심법원으로하여금쟁점과판단근거를알수있도록이유를기재하는경향이며, 특히기각결정의경우가처분이의를거치지아니하므로그필요성이더욱크다. 지적재산권관련가처분사건의경우회사관련가처분사건등과달리신속성의요청이상대적으로적고 - 160 -
심리가장기화되는경우가많으므로, 대체로판결에준하는정도의이유기재를하고있다. 채권자의신청을인용하여야하는데, 신청취지기재자체로집행이곤란할것으로보이는등의경우에는, 그정도가심하면재개를하거나전화로연락하여신청취지를정정하도록권고하기도하지만, 그정도가심하지아니하면법원이직권으로집행이가능하도록적절히주문을정하고, 신청취지에는 주문과같은취지의결정 정도로기재하고있으며, 민사집행법제305조제1항에서 법원이신청목적을이루는데필요한처분을직권으로정한다. 고규정하고있음에비추어, 이러한실무례가변론주의나처분권주의에위반되는것으로보지아니한다. 신청을인용하는경우에담보제공을조건으로할수있는데 ( 민사집행법제 301조, 제280조제3항 ), 서울중앙지방법원의경우에는원칙적으로담보제공을명하며, 특별한사정이없는한지급보증위탁계약체결문서의제출로갈음함을허가하고있다. 이때담보액을정하는기준이문제될수있는데, 이에관하여는일률적인기준이없고, 본안소송의결과가나올때까지채무자가입게될예상손해액을기준으로하여, 채권자의자력과소명의정도, 본안에서의승소가능성등을종합적으로고려하여야할것이다. 실무상 5천만원내지 1억원을기준으로하여, 채무자의영업규모가작아예상손해가적거나권리침해가명백하여본안소송에서결과가바뀔가능성이적은경우등에있어서는 3 천만원, 1천만원, 5백만원까지담보액을감경하고, 반대로채무자의영업규모가크거나본안소송에서결과가바뀔가능성이상대적으로많은경우등에있어서는 2억원, 3억원까지담보액을가중하며, 그파급효과가큰사건에있어서는 10억원까지담보액을명한경우도있다. 228) 바. 즉시항고및가처분이의 취소 (1) 즉시항고 가처분신청이각하또는기각된경우, 채권자는원심법원에즉시항고를제 228) 엘지전자주식회사가주식회사대우일렉트로닉스를상대로특허권침해등을이유로클라세세탁기의제조등금지를구한 2006 카합 4300 사건, 두산중공업주식회사가자기회사에서퇴직하여에스티엑스중공업주식회사로전직한임직원을상대로전직금지를구한 2007 카합 3903 사건등에서 10 억원의담보를명한바있다. - 161 -
기할수있다 ( 민사집행법제301조, 제281조 2항 ). 항고권자는재판을고지받은날로부터 1주의불변기간내에항고장을제출해야하는데 ( 민사집행법제 23조, 민사소송법제444조 ), 결정서송달후 1주가지난이후에야항고장을접수하여항고장각하명령을발령하게되는예가적지아니하다. 다만, 이경우의즉시항고는 집행절차에관한집행법원의재판에관한즉시항고 는아니므로, 민사집행법제15조가정하고있는바에따라항고장을제출한날부터 10일이내에원심법원에항고이유서를제출하지아니하였다고하여즉시항고를각하할수는없다. (2) 가처분이의 취소 ( 가 ) 가처분신청이인용된경우, 채무자는가처분이유효하게존재하고취소 변경을구할이익이있는한언제든지가처분이의 취소신청을제기할수있다. 즉시항고와달리가처분이의및취소신청에관해서는가처분결정을한당해법원의담당재판부가다시심리 결정하게된다. 229) 그심리방법은가처분사건과크게다르지아니하며, 개정민사집행법상가처분이의및취소신청에대하여변론또는심문을거쳤는지여부와관계없이결정으로재판하도록규정하고있다 ( 민사집행법제301조, 제286조제3항, 제287조제3항, 제288조제3항, 제307조 ). ( 나 ) 가처분사건과달리가처분이의및취소신청의심리에있어서주의할사항은다음과같다. 가처분이의는당해가처분절차내에서가처분신청의당부를재심사하는제도이므로, 가처분절차의속행이라는개념으로사건을처리하면된다. 따라서, 가처분이의사건의경우기록을별도로제조하지아니하고가처분사건기록에가처분이의사건번호만을표시하고, 추가적인서면과증거도가처분사건에이 229) 이에대하여는, 지적재산권관련침해금지가처분신청의경우심문을거치지아니하고발령되는예가없고그심리기간도짧다고할수없는데, 이와같은상태에서가처분신청을인용하는결정이발령되었다면그이의사건을다시당해심급에서담당하도록하는것이적절한것인지의문이있으므로, 입법론으로는적어도심문을거친사안에대하여는채무자가이의신청을할권리를포기하고즉시항고할수있도록허용하는방안을검토할필요가있다는견해가있으며, 타당한견해라고생각된다. - 162 -
어서하나의기록에첨부하게된다. 또한, 가처분이의사건의첫기일에는가처분사건의최종기일이후에제출된준비서면의진술과서증의제출을하게되고, 서증번호도종전에제출된번호에이어서부여하게되며, 가처분사건에서대리권을가지고있던소송대리인은가처분이의사건에서도당연히대리권을가지게된다. 반면, 가처분취소는일단유효하게발령된가처분을별개의절차에의하여실효시키는제도이므로, 채권자와채무자의지위가바뀌고, 별도의기록이조제되며, 서증번호도새롭게부여되고, 가처분절차에서의소송대리인이당연히대리권을가지게되지도않는다. 가처분이의사유는아무런제한이없으므로, 가처분이의절차에서가처분취소사유에해당하는사유, 즉사정변경, 특별사정, 제소기간의도과등을이의사유로주장할수있다. 한편, 가처분이의절차에서채권자가신청취지및신청원인을변경하거나확장할수있는지여부에관하여논의가있으나, 가처분이의절차는채무자를위하여인정된제도이므로이를허용할수없다고봄이상당하다. 230) 가처분절차에서는수명법관이심문기일을진행하는경우에도즉시심문종결이가능하다. 그러나가처분이의나취소에서는가처분절차와달리민사집행법이심리종결일을명시적으로규정하면서심리종결선언의주체를법원으로정하고있으므로 ( 민사집행법제301조, 제286조제2항 ), 재판부전체가심문에관여하여심리종결선언을하거나, 수명법관이심문기일을진행하였다면기일외에서결정형식으로심리종결일을고지하여야할것이다. 가처분인용결정과아울러그가처분결정에서정한의무위반에대비한간접강제결정을하는경우가있는데, 간접강제결정은가처분결정이아니라가처분결정의집행방법에불과하므로간접강제결정에대한불복역시가처분이의가아닌즉시항고로만가능하다 ( 민사집행법제261조제2항 ). 따라서, 채무자가간접강제결정과함께발령된가처분결정에대하여이의신청을한경우, 그신청이즉시항고기간이후에제기되었다면간접강제결정에대한즉시항고의취 230) 예컨대, 주주총회개최금지가처분신청이인용되었음에도불구하고, 채무자가주주총회를개최한다음가처분결정에대한이의신청을한경우, 채권자가주주총회결의효력정지가처분으로신청취지및신청원인을변경할수있는지의문제인데, 실무상신청취지및신청원인의변경을허용하지아니하고주주총회개최금지가처분결정을그대로인가한후, 채권자에게별도의신청으로주주총회결의효력정지를구하도록하고있다. - 163 -
지가있는지석명한후그러한취지가포함되었을경우간접강제결정부분에대하여항고장각하명령을발령하여야할것이고, 즉시항고기간이내에제기되었다면역시간접강제결정에대한즉시항고의취지가있는지석명한후그러한취지가포함되어있고항고장을제출한날로부터 10일이내에적법한항고이유서가제출되었을경우에는기록을복사하여항고법원에송부하고, 10 일이내에항고이유서가제출되지아니하는등민사집행법제15조제5항에해당하는사유가있으면간접강제결정부분에대한항고를각하하는결정을하여야할것이다. 가처분결정과는달리가처분이의나취소결정은이유기재를생략할수없고, 반드시이유를기재하여야한다 ( 민사집행법제301조, 제286조제4항, 제 288조제3항, 제307조 ). 다만, 이미가처분결정에이유를기재한경우에는민사집행규칙제203조의3 제2항에의하여가처분결정의이유를인용할수있다. 3. 구체적인사례에대한검토가. 특허권 실용신안권침해금지가처분 (1) 일반론특허법제126조, 실용신안법제30조소정의침해금지청구권을피보전권리로하는가처분신청으로, 상표 ( 서비스표 ) 권등을피보전권리로하는경우와함께높은비율을차지하고있다. 권리구제의신속성보다는적정성에중점을두어심문을진행하므로, 본안화현상이두드러진다. 일반적으로채권자는, 특허권 ( 이하본항에서실용신안권을포함하는의미로사용한다 ) 또는그전용실시권을보유하고있다는주장, 채무자가실시하고있는침해발명 ( 이하본항에서고안을포함하는의미로사용한다 ) 이채권자의등록특허권의개별청구항의각구성요건을그대로구비하고있거나 ( 문언침해 ) 그중일부를등가관계있는다른구성요소로변경하여실시하고있다는 ( 균등침해 ) 231) 주장및특허권침 231) 이에관하여대법원은균등침해가성립하기위한 5 가지요건에관하여다음과같이판시하고있다. ( 가 ) 호발명이특허발명의권리범위에속한다고할수있기위하여는특허발명의각구성요소와구성요소간의유기적결합관계가 ( 가 ) 호발명에그대로포함되어있어야할것이고, 다만 ( 가 ) 호발명에서구성요소의치환내지변경이있더라도 1 양발명에서과제의해결원리가동일하며, 2 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내며, 3 그와같 - 164 -
해로인하여채권자의시장점유율이감소한다거나신용이저하되는등가처분을발령할보전의필요성이있다는주장과그소명을한다. 이에대하여채무자는, 특허발명이공지공용기술에해당하여무효라는주장, 특허청구항의구성요건자체가추상적이거나불분명하여그권리범위를주장할수없다는주장 ( 기재불비항변 ), 침해발명이특허발명의구성요소의전부또는일부를구비하지아니하고있다는주장 ( 구성요건완비의원칙 ), 특허발명의진보성이없어가처분신청이권리남용에해당하거나보전의필요성이없다는주장및계약관계등에의하여채무자가특허실시권을보유하고있다는주장과그소명을한다. 위와같이특허권에기한침해금지가처분에있어서는특허발명자체의유효성및진보성에대한주장과소명까지이루어지므로, 심문기일이 2회이상열리는예가많고, 그심리기간도길다. 아래에서는서울중앙지방법원의최근결정중각쟁점에관한전형적인사례몇개를소개하도록하겠다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 채무자실시발명의특정에관한사례 1) 채권자가 컴퓨터다중망선택장치 에관한등록특허발명의특허권자인데, 채무자가위등록특허의청구항제1항, 제3항의구성요소를그대로사용하여 컴퓨터망전환장치 를제조, 판매하고있음을주장하며, 그생산, 사용, 판매등의금지를구한사안에서, 채권자가채무자가실시하고있는 컴퓨터망전환장치 의회로도등에관하여특정하지아니하고, 단지채권자의등록특허발명을이용한일체의제품을생산, 판매하여서는아니된다고주장하고있음에불과하여, 집행이가능할정도로채무자실시발명에대한특정이이루어지지아니하였음을이유로이를기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 6. 자 2007카합2071 결정 ). 이치환하는것을그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로자명하다면, 4 ( 가 ) 호발명이특허발명의출원시에이미공지된기술내지공지기술로부터그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수있었던기술에해당하거나, 5 특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는등의특별한사정이없는한, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소는특허발명의대응되는구성요소와균등관계에있는것으로보아 ( 가 ) 호발명은여전히특허발명의권리범위에속한다고보아야한다. ( 대법원 2001. 6. 15. 선고 98 후 836 판결 ) - 165 -
2) 채권자가 침사분리기 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가등록안과동일한침사분리기를제조, 판매하고있음을이유로 채권자의등록실용신안권과동일한침사분리기 의제조, 판매의금지를구한사안에서, 집행이가능할정도로신청이특정되지아니하였음을이유로신청을기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 17. 자 2007카합3269 결정 ). 3) 골프백커버의특허권자인채권자가주식회사나이키스포츠를상대로특허권침해를주장하며골프백커버의유통금지를구한사안에서, 채권자는이법원의보정명령에도불구하고등록특허공보에기재된채권자의특허발명내용만을주장하며그와같은골프백커버의제조, 사용등의금지만을구하고있을뿐, 채무자가실시하고있는발명의상세를특정조차하지아니하고있으며, 채무자실시발명이채권자특허발명의청구항제1항의구성요소를전부구비하고있음을주장, 소명하고있지도아니하다는이유로기각한사례가있다 ( 서울중앙지방법원 2009. 1. 13. 자 2008카합2661 결정 ). ( 나 ) 특허발명이공지공용기술인지여부및특허청구항의특정에관한사례 1) 서울중앙지방법원 2008. 1. 24. 자 2007카합3216 결정채권자가 디지털자동요금계수장치 에관한등록특허권자인데, 채무자가위특허발명의청구항제1항, 제4항을침해하여 디지털자동요금계수장치 에관한발명을실시하고있음을이유로그생산, 판매등의금지를구한사안에서, 청구항제1항이공지공용기술을사용하여무효인지여부및청구항제4항이특정되어있는지여부가문제된사례이다. 특허청구항제1항과제4항은다음과같다. 1 청구항제1항 : 처리부 (701, 별지1 목록의도면표시번호이며, 이하같다 ) 에연결된모터구동부에의해구동이제어되는모터 (1) 의회전이구동기어 (51) 에맞물린종동기어 (52) 및종동축 (53) 을통하여고정판 (6) 상부에설치된선별회전판 (3) 이회전되도록하고, 고정판 (6) 의가장자리에고정몸체 (1) 및가동몸체 (4) 를제1고정나사 (42) 로고정하여선별회전판 (3) 의일부가커버되도록하며, 고정몸체 (1) 의일측에동전선별감지부 (2) 가돌출되도록구성된동전선별계수기와지폐의 - 166 -
선별및계수기능을포함한디지털자동요금계수장치에있어서, 상기고정몸체 (1) 는중공인외주연부하단에고정공 (11') 을갖는플렌지 (11) 를바깥쪽방향으로향하도록형성하되, 상기외주연부일측을절개하여동전선별감지부 (2) 의안내판 (21) 에결합된걸림편 (22) 의일부가선별회전판 (3) 의위로노출되도록구성하고, 가동몸체 (4) 의외주연부에관통공 (41') 이형성된리브 (41) 를형성하여상기외주연부상단에제1고정나사 (42) 로고정하되, 상기가동몸체 (4) 의일부가고정몸체 (1) 의내주연부에삽입되며상기리브 (41) 에의해고정몸체 (1) 에걸려지도록구성하고, 상기제1고정나사 (42) 와리브 (41) 사이에제1코일스프링 (43) 이삽입되도록구성됨을특징으로하는디지털자동요금계수장치. 2 청구항제4항 : 청구항제1항에있어서, 상기처리부 (701) 에서는지폐및동전의선별, 계수된교통요금을자동연산하고, 정의된교통요금테이블에따른자동거스름돈반환및요금처리정보내역을권종별 ( 즉, 일반과학생및어린이요금 ) 로분류저장하며, 동처리정보내역을교통카드판독기와연계하여교통카드정산시스템을통해교통요금처리정보내역을전송하고, 교통요금의모든지불형태의처리내역은물론노선별, 운수사별, 요금별수익금을집계및정산하는기능을더실시하는것을특징으로하는디지털자동요금계수장치. 서울중앙지방법원은, 청구항제1항의효력에관하여, 등록특허발명의출원전에공개특허공보에공개된 동전선별계수기 에관한고안의상세한설명및도면에서위등록특허발명의청구항제1항과동일한기술구성이기재, 도시되어있고, 그목적내지효과도동일한사실이소명되어, 채무자의실시발명이공지의기술만으로이루어진것이므로등록특허발명의청구항제1항과의동일, 유사여부를판단할필요없이그권리범위에속하지아니한다고판단하였고, 청구항제4항의효력에관하여, 청구항제4항은단순히기능을나열한것에불과하고기술적구성에관하여아무런기재가없을뿐만아니라위등록특허발명의상세한설명에서도이러한기능을구현하는기술적구성에관한내용이전혀기재되어있지아니하여그기술적범위를특정할수없으므로, 채권자가그등록특허발명의권리범위를주장할수없다 232) 고판단하였다. - 167 -
2) 서울중앙지방법원 2008. 6. 19. 자 2008카합1085 결정이른바원패널타입에어컨 ( 본체의전면부전방에회동가능하도록구성된전면패널을설치하여미감을높이고본체상부와양측면에토출구를설치하는것을주된특징으로함. 별지2 목록도면1,2 참조 ) 의특허권자인채권자엘지전자주식회사가여름철성수기를앞두고경쟁사인채무자캐리어주식회사를상대로제기한사건으로, 해당특허청구항의주된내용이자채무자제품이공히사용하고있는 원패널방식 이공지공용의기술인지여부가문제되었다. 서울중앙지방법원은, 채무자제품이 1991. 4. 26. 일본특허공개평 3-102121호로공개된공기조화기 ( 별지2 목록도면3) 를비롯한비교대상발명들과동일한정도의것또는비교대상발명들을수집 종합한것에불과하다할것이고, 선행기술인비교대상발명들을수집 종합하는데각별한어려움이있다거나이로인한작용효과가공지된위선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고볼수없으며, 당업자가위선행기술에의하여용이하게발명할수없다고볼수도없으니, 이사건특허발명과대비할필요없이채권자특허발명의권리범위에속하지아니한다고판단하고나아가채권자특허발명의신규성등을부정하였다. ( 다 ) 특허발명의진보성에관한사례 1) 서울중앙지방법원 2008. 2. 11. 자 2007카합2375 결정채권자는 레이저포인터가장착된장난감총 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가제조, 판매하고있는장난감총이등록실용신안의청구항제2항을침해하고있다고주장하며그생산등의금지를구한사안이다. 등록실용신안의청구항제2항의내용은다음과같다. 가늠쇠와가늠자공지의조준장치가형성된장난감총에있어서, 레이저비임을투사하는레이저포인터 (4, 별지3 목록의도면에표시된부호이며, 이하같다 ) 와플라스틱총알을사용하는장난감총 (2) 을끼워맞춤에의하여레이저포인터 (4) 의하단과장난감총 (2) 의상단에결합요구를서로대응되게형성하여끼워맞춤하여결합되도록한것을특징으로하는레이저포인터가장착된장난감총. 232) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결참조 - 168 -
서울중앙지방법원은, 실용신안권침해금지를구하는가처분이이른바만족적가처분으로서그보전의필요성을신중하게결정하여야한다고하면서, 장래실용신안권이무효로될개연성이높다고인정된다면그보전의필요성을결한것으로보아야한다고전제한뒤 ( 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다 30265 판결 ), 청구항제2항의구성요소는 1 가늠쇠와가늠자공지의조준장치가형성된플라스틱총알을사용하는장난감총 ( 구성요소 1), 2 레이저비임을투사하는레이저포인터 ( 구성요소 2), 3 레이저포인터의하단과장난감총의상단에결합요구를서로대응되게형성하여끼워맞춤하여결합되도록한것 ( 구성요소 3) 의 3가지로나누어볼수있는데, 그중구성요소 1, 2 는위고안의출원이전에국내에서공지된기술이고, 구성요소 3은미국에서특허등록되어공개된 전기와레이저가조합된모듈형태의조준시스템 에관한발명중 제2광원과프레임으로구성된레이저조준부 (the laser sight portion) 를총기에결합하기위하여위프레임의하단에구비된도브테일채널링 (dovetail channeling) 과총기의상부에형성된장착레일또는바 (a mounting rail or bar) 를서로끼워맞추어결합하는구성 과그기술적구성이동일하며 ( 이비교대상발명은 실제무기로사용되는총 에관한발명이다 ), 장난감총은실제무기로사용되는총의기술적구성을모방하거나단순화하여제조된다는점을고려해보면, 청구항제2항과비교대상발명이속한기술분야는서로인접한것이라고할수있으므로, 청구항제2항이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라면그출원전에공지된비교대상발명으로부터청구항제2항을극히용이하게고안해낼수있어, 청구항제2항은진보성이없어장래무효로될개연성이높아, 이사건신청은그보전의필요성을인정할수없다고판단하였다. 2) 서울중앙지방법원 2008. 6. 30. 자 2008카합1329 결정아래도면기재와같은 다목적후면투사형사이버컴퓨터칠판 고안의실용신안권자인채권자가채무자를상대로침해제품의판매등금지를구한사안으로, 기록에의하면, l 필기판이슬라이딩되고그후방에수납공간부를갖는기술적사상은 1996. 10. 8. 공개된일본특개평 8-256864호에의하여이미공지되어있었던사실, 2 채권자고안의등록출원전인 2003. 7. 29. 과 - 169 -
같은해 9. 8. 이사건제1고안의위와같은특징적구성을모두갖춘, 전면투사방식의스크린양측에스크린의전방으로슬라이딩되는게시판을구비하고, 게시판의후방에는수납공간부를갖는것을특징으로하는제품이 ( 주 ) 좋은학교만들기와삼진토탈시스템에의하여상남중학교와안의초등학교도서관에각설치되어공연히실시된사실, 3 후면투사형컴퓨터칠판은이미 2001. 7. 경등록실용신안 20-0232171호공고에의하여당해기술분야에서공지되어있었던사실이각소명되고, 비교대상제품의구성요소가운데전면투사방식의스크린을후면투사방식의컴퓨터칠판으로대체하는것이나게시판을필기판으로변경하는것은당해기술분야의통상의기술자라면극히용이하게채택할수있는것으로보이는이상, 채권자의고안은그등록출원전에당해기술분야의통상의기술자가앞서본비교대상고안들을결합하거나또는비교대상제품의구성요소중전면투사방식의스크린을후면투사방식의컴퓨터칠판으로, 게시판을필기판으로각변경하여극히용이하게고안할수있는것이라할것이므로, 채권자의고안은실용신안등록의요건을결하였다고할것이고 ( 실용신안법제4조제2항 ), 채무자가이를이유로특허심판원에등록무효심판을청구해놓은이상장차무효로될개연성이높다고판단하여채권자의신청을기각하였다. ( 라 ) 권리범위해당여부에관한사례 1) 서울중앙지방법원 2007. 12. 6. 자 2007 카합 1731 결정 채권자는 자석놀이완구 에관한등록실용신안권자인데, 채무자가제조, 판 - 170 -
매하는 자석끈 제품이위등록실용신안의청구항제1항을침해한다고주장하며, 그제조, 판매등의금지를구한사안이다. 서울중앙지방법원은, 등록고안의청구범위의청구항이복수의구성요소로되어있는경우에는그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이지, 각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 등록고안과대비되는실시고안이등록고안의청구범위에기재된필수적구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구성요소가결여된경우에는원칙적으로그실시고안은등록고안의권리범위에속하지아니한다고할것이라고전제한후, 1 등록고안은자성체이며반복적인소성변형이가능한 1본의금속선내지는적어도 2본이상의금속선이꼬여진와이어로이루어진코어를구성요소로하나채무자의실시고안은비자성체인알루미늄을구성요소로하고있고, 2 등록고안은상기코어의양선단면에각각밀착되는한쌍의원반형영구자석을구성요소로하나채무자의실시고안은영구자석의형태가원반형이아닌원기둥형태이며코어의양선단면에밀착되는것이아니라밀폐된공간에수용되어상하좌우이동및회전이가능한기술구성으로되어있는등등록고안청구항제1항의필수적구성요소중상당부분을결여하였음을이유로그권리범위에속하지아니한다고판단하였다. 2) 서울중앙지방법원 2008. 4. 4. 자 2007카합3940 결정채권자는아래도면1 기재와같이 환기수단은건물의측벽일측에몸체부가고정되어설치되고, 상기몸체부내에는축열식열교환소자와급배기수단이설치되어이루어지되, 양방향송풍이가능한단일의팬으로이루어지거나, 급기팬과배기팬으로구분되어상기축열식열교환소자의전방과후방에각각배치되는급배기수단의구동에의해실내및실외의공기가상기축열식열교환소자를주기적으로경유하여환기되도록하며, 상기환기수단을제어수단과전기적으로연결시키고상기제어수단을조절하여급기와배기의기능을동시에수행할수있도록된것을특징으로하는 무덕트방식의폐열회수환기시스템 의특허권자로서, 아래도면2 기재와같이 회전수단으로서다수개의힌지 (13) 와잠금수단으로서복수개의잠금장치 (14) 를개재시켜몸체 (12) 와이를덮는개폐덮개 (11) 로형성되는직사각함체형상의환기자이 (10) - 171 -
내부에송풍장치로서흡기팬 (21) 을구동하여일측면의흡기구 (22) 를통하여실외공기를흡입하는흡기부 (20) 와배기팬 (31) 으로실내공기를타측면의배기구 (32) 를통하여외부로토출하는배기부 (30), 공기대공기접촉방식으로열교환을수행하는전열교환기가중간에일체로형성되어흡기와배기를번갈아서또는동시에수행할수있는환기장치용전열교환기에있어서, 상기전열교환기는축열흡착제로서미세분말상의숯 ( 백탄 ) 과카본을중량비 9 : 1 의비율로혼합한혼합물을상온에서부터 3000 까지 90~110 시간가열하여조직이치밀하게형성된블록형상의탄소체를가지고열전달을위한비표면적을최대화시키고공기유동저항을최소화하기위한공기유통구조로서공기가양방향의평행으로통과되게끔관통공형상의몸체를횡방향으로관통하여중공의원통형공기유통로로서관통공형상의미세직경관통공을고밀도의원형구멍으로형성함을특징으로하는 환기장치용축열식전열교환기를생산 판매하고있는채무자를상대로특허침해금지를구한사안이다. 서울중앙지방법원은, 채권자의특허청구항은덕트와의결합을배제한무덕트방식의폐열회수환기시스템으로 ( 특히채권자는특허발명의권리범위해석은발명의명칭에의해정하여지는것이아니라발명의구성요소에의해정해지는것이고, 무덕트방식 으로기재한것은종래에덕트를설치할수밖에없었던점과의차이점을부각시키기위한것으로, 이사건특허발명에덕트를연결설치할수있다는점은명백한사실이므로채무자제품은이사건특허발명의권리범위에속하는것이라고주장하였으나, 이사건특허발명의명세서에는건물의천장에복잡하게설치되는덕트가필요없이건물의측벽에직접설치할수있다고기재되어있고그청구항에서도건물의측벽일측에환기시스템의몸체부가고정되어설치된것으로기재되어있어채권자는덕트와의결합을의식적으로배제하고있었다고판단하여위주장을배척하였다 ) 축열식열교환소자는현열 ( 顯熱 ) 만을회수하는것이고, 채무자제품은덕트와결합되는환기장치용전열교환기로서전열교환기는현열 ( 顯熱 ) 뿐만아니라잠열 ( 潛熱 ) 도모두회수하는것이므로그구성이상이하다할것이니, 채무자제품은이사건특허발명의청구항1의권리범위에속하지아니한다고봄이상당하다고판단하였다. - 172 -
< 도면 1> < 도면 2> 나. 저작권침해금지가처분 (1) 일반론저작권법제123조소정의침해정지청구권을피보전권리로하는가처분신청으로, 실무상다른지적재산권침해금지가처분신청사건과비교하더라도그인용률이상당히낮은편이라고알려져있던분야이다. 이는만족적가처분이라는본질적인한계뿐만아니라, 아이디어를표절당했다고생각하는채권자가명예감정이나자긍심의손상을이유로충분한검토를거치지아니한채가처분신청을제기한사례가많고, 채무자가채권자의저작물을그대로베끼지아니하는한의거관계에관하여즉시성있는소명자료가제출되기어렵기때문으로이해되어왔다. 특히저작권을피보전권리로하여잡지발간이나영화상영의금지를구하는가처분신청이제기된경우, 이미그배포나상영이거의종료되었다는사정이소명되어본안소송에서손해배상을구하는것은별론으로하고가처분결정을발령할보전의필요성이없다는이유로기각된사례 - 173 -
및분쟁의실질적인이유가저작료미지급등금전채권적성격이강하고채무 자의저작물발간등을금지할경우쌍방당사자모두에게손해가발생한다는 이유로기각된사례등보전의필요성만을이유로기각된예도있다. (2) 온라인서비스제공자의책임과관련된사례 ( 가 ) 소리바다사건 1) 기존결정례개관이사건은주식회사소리바다가그이용자들로하여금 소리바다 라는프로그램을통해음원에관한 MP3 파일을 P2P 방식으로업로드및다운로드할수있게하고, 업로드된음원파일을공유할수있게하는서비스를제공하자, 저작인접권자들이그금지를구한일련의소송을말한다. 수원지방법원성남지원 2002카합77호사건에서서비스중지를명하는가처분이발령되어그항소심에서도가처분결정이인가되었고, 그대표이사들에대한형사사건에서저작권법위반방조죄로유죄판결이선고되었는데, 서울중앙지방법원에는그후 2004카합3491호로위 소리바다 프로그램의변형인이른바 소리바다 3 라는프로그램 233) 을이용한동종서비스의금지를구하는사건이접수되어인용결정이발령되었으며, 이후동종서비스를제공하는업체를상대로한 2005카합4187호사건및그이의사건에서도같은취지의결정이발령되었다. 234) 2) 소리바다 3 사건과관련된당사자들주장과법원의판단 채권자들은 소리바다 3 프로그램 P2P 서비스가저작인접권자들의복제권 및전송권을침해한다고주장하였고, 이에대하여채무자는 P2P 서비스를이 용하는사용자에게편의를제공한것에불과하며, 설령방조행위로볼수있 다고하더라도저작권법에서방조자에대한금지청구권을인정하지아니하고 있는데다가, 채무자는온라인서비스제공자라고할것인데저작권침해행위를 233) 소리바다 3 프로그램에의한 P2P 서비스는채무자의서버를거치지아니하고사용자상호간에자체적인파일교환만이루어지는방식가운데네트워크에서기술적으로우월한일부사용자들의컴퓨터를슈퍼노드 (Super node) 지정하여사용자가가장용이하게접근가능한슈퍼노드에접속되도록하는시스템을채택하였다. 234) 이업체의경우주식회사소리바다와는달리 P2P 방식의파일공유서비스를제공하는독립된인터넷사이트인 e-donkey 등의서버가슈퍼노드의역할을담당하도록구성되어있었다. - 174 -
예방하기위한기술적조치를마쳤으므로구저작권법 (2006. 12. 28 법률제 8101호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제77조제2항 235) 에의하여면책된다고주장하였다. 법원은채무자가그이용자들과공동으로저작인접권을침해한다고볼수는없으나, 음원검색창및정렬기능, 사실상의유료서비스실시, 서비스에이른경위등제반사정에비추어저작인접권침해행위를방조하고있다고인정한다음, 방조자도구저작권법제91조제1항의침해행위의주체에준한다고평가될수있다면금지청구권의대상이된다고판시함과아울러, 온라인서비스제공자로서의면책주장에대하여는최근다양한 DRM(Digital Rights Management) 기술이개발되고있는데, 단순한검색어제한방법이외의기술적조치를취하지아니한이상구저작권법제77조제2항에기한면책주장은받아들일수없다고판시하였다 ( 서울중앙지방법원 2005. 8. 29. 자 2004카합 3491 결정 236) ). 3) 소리바다 5 사건에관한법원의판단주식회사소리바다가 2006. 5. 경부터 소리바다 5 프로그램을통하여동종의서비스를재개하자저작인접권자들이다시위서비스의금지를구하는일련의가처분신청을제기하였는데, 서울중앙지방법원에서는주식회사소리바다가개선된 DRM기술 237) 을적용하고있는것으로보이고, 이에의하면가처분 235) 구저작권법제 77 조제 2 항 : 온라인서비스제공자가저작물등의복제 전송과관련된서비스를제공하는것과관련하여다른사람의저작물등의복제 전송으로인하여그저작권그밖에이법에의하여보호되는권리가침해된다는사실을알고당해복제 전송을방지하거나중단시키고자하였으나기술적으로불가능한경우에는그다른사람에의한저작권그밖에이법에의하여보호되는권리의침해에관한온라인서비스제공자의책임은면제된다. 236) 이에대하여는가처분이의 ( 서울중앙지방법원 2005. 10. 26. 자 2005 카합 3179 결정 ) 를거쳐, 항고되었다가 ( 서울고등법원 2005 라 863 호 ) 그항고가취하되어확정되었다. 237) 1 채무자가운영하는중앙서버에서해쉬함수를이용하여채권자들이저작인접권을가지는음원의해쉬값과같은경우공유할수없도록제한하고있고, 해쉬값의동일성을확인하기어려운경우에는다시음원의파형분석정보로동일성여부를확인하는필터링기술을채택 실시하고있는것으로보이는점, 2 복제한 MP3 파일의여유프레임이나 V2 Tag 에향후인증이가능하도록하는정보를추가하는이른바 디지털워터마크제도 및저작권자는누구나채무자의인증을받아등록한다음용이하게자신의저작권을침해하는음원파일의유통금지를요청할수있도록하는이른바 그린파일제도 를채택함으로써, 위에서본필터링기술만으로예방할수없는저작인접권침 - 175 -
으로서비스를중단시켜야할정도로저작권을침해한다고단정할수없다는이유로구저작권법제77조제2항에의한면책을인정하였다 ( 서울중앙지방법원 2006. 8. 22. 자 2006카합1535 결정 ). 그러나, 위결정에대하여채권자들이항고하였고, 서울고등법원은 소리바다 5 프로그램이채택하고있는 소극적필터링방식 238) 및그보완책으로서의 그린파일시스템 239) 등의기술적조치들에의하여저작권법제102조제2항이말하는저작인접권침해방지를위한기술적조치를다하였다고볼수없다고하며, 제1심결정을취소하고, 소리바다 5 프로그램을이용한 MP3 파일의업로드나다운로드등의서비스제공을금지하는결정을하였다 ( 서울고등법원 2007. 10. 10. 자 2006라1245 결정 ). ( 나 ) 판도라티비사건 ( 서울중앙지방법원 2008. 4. 3. 자 2007카합3547 결정 ) 판도라티비는이용자들이각종동영상파일을업로드하고업로드된동영상파일을스트리밍방식으로시청하거나자신의블로그등으로퍼가는기능을제공하는웹사이트인데, 일본에있는애니메이션저작물의저작자로부터대한민국내에서독점적실시권을부여받은채권자가채무자 ( 주식회사판도라티비 ) 를상대로애니메이션의업로드, 검색, 시청및퍼가기등의금지를구한사건이다. 서울중앙지방법원은위웹사이트의이용자들이위애니메이션을판도라비티의채널서버에업로드하는행위가저작권자의복제권 ( 저작권법제16조 ) 과공중송신권 ( 저작권법제18조 ) 을침해하는행위임을인정하고, 채무자가동영상파일을업로드하는사람에게사이버머니를지급하고있고, 동영상파일이시청될때마다광고가방영되어채무자는더많은이용자가동영상파일을시청하게할동기를가지게되는점에비추어이용자들의저작권침해에대한 해를예방할보조적수단을두고있는점, 3 현재까지의기술수준에비추어위에서본기술의기능을상회하여저작인접권의침해를예방할기술적수단이제시된바는없는것으로보이는점, 4 채권자들이채무자가주장하는위와같은저작인접권침해예방기술이사실상정상적으로기능하지않는다는점에대한소명자료를제출하지아니한점을들어가처분신청을기각하였다. 238) 저작인접권자등권리자들로부터필터링 ( 공유금지 ) 을요청받거나이미위운영자가공유금지로설정하여놓은음원파일들에대하여만필터링을실시하는방식 239) 저작인접권자등권리자들이위서비스운영자에게자신들의음원정보를제공하여필터링을요청한후위운영자의승인절차를거쳐파일공유를금지하는시스템 - 176 -
방조책임을부담한다고판단하였으며, 저작권의독점적실시권자인채권자는 저작자를대위하여채무자를상대로그침해정지를구할수있다고하였다. ( 다 ) 로마켓사건 ( 서울중앙지방법원 2008. 7. 18. 자 2008카합1775 결정 ) 채권자주식회사법률신문사는법조인인물정보를집대성한국내최초의데이터베이스서적인 법조인대관 의제작자로서 1982. 10. 1. 초판을발행한이래 2003. 9. 20. 제7판발행을거쳐 2006. 9. 30. 제8판발행에이르기까지상당한인적 물적자원을투입하여전수조사를통한기존법조인신상정보의검증 교정 보완및신규법조인정보의추가등의개정작업을꾸준히벌여온한편, 1999. 12. 1. 부터는위데이터베이스를전산화하여그홈페이지 (www.lawtimes.co.kr) 를통하여유료로일반대중에게제공하여왔고, 채무자들은그홈페이지 (www.lawmarket.co.kr) 를통하여온라인으로법조인신상정보의무료열람 검색서비스를제공하고있는데, 채무자들이운영하는데이터베이스는법조인의이름 ( 한글과한자 ), 생년월일, 사진, 현재직종, 출신지역, 사법시험횟수, 사법연수원기수, 학력, 경력, 논문, 상훈, 취미등채권자데이터베이스의구성항목대부분을포함하고있음은물론해당소재의내용과배열역시동일또는유사한데다가, 채권자데이터베이스의오류들이공통적으로발견되는가하면, 특히사진항목의경우채권자데이터베이스의그것과일치하는비율이 96.3%( 그중 3,483명의사진은채권자가해당법조인본인으로부터직접입수하여보정한것으로다른경로로는취득할수없는것들이다 ) 에이른다는이유로, 채무자들이운영하는데이터베이스가채권자데이터베이스의상당한부분을무단으로복제한것으로판단하여그운영을금지하였다. ( 라 ) 웹하드사건 ( 서울중앙지방법원 2008. 7. 25. 자 2008카합968 결정 ) 240) 1) 사안의개요채권자들중일부는신청취지기재해당영화에관하여복제권 전송권을가지고있거나복제권 전송권을가진자로부터온라인상독점적이용허락을받 240) 최근해당웹하드업체및그대표 운영진들에게저작권법위반죄로징역형 ( 대표 운영진의경우 ) 벌금형이선고되었다 ( 서울중앙지방법원 2009. 2. 12. 선고 2008 고단 3683 판결 ) - 177 -
은업체들이고, 나머지채권자들은복제권 전송권또는온라인상독점적이용권의주체가아닌업체들이며, 채무자들은해당사이트를통하여웹스토리지서비스 241) ( 이사건서비스 ) 를제공하고있는업체들인데, 그이용자들중일부가이사건서비스를통해파일의공유가가능한점을이용하여저작권자로부터이용허락을받지않은채영화파일을업로드또는다운로드하고있었다. 2) 주된판단내용가 ) 인용부분 ( 복제권 전송권또는온라인상독점적이용권의주체인채권자들 ) 이사건서비스의이용자들의영화파일유포행위는해당저작권자의복제권과공중송신권 ( 전송권 ) 에대한침해에해당한다고전제한다음, 이사건서비스의구조 { 웹스토리지제공의대가 ( 일종의임차료 ) 를받는구조가아니라, 이용자들이웹스토리지에저장되어있는파일을다운로드하는경우에그다운로드양에비례하여또는다운로드의양과상관없이정액제로이용료를징수하는수익모델로서, 채무자들입장에서는이용자들이이용료를지급하고다운로드를받을만한파일즉, 음원이나영화파일이가능한많이업로드되도록유인하는한편다운로드의편의를위한검색서비스를제공하는등저작물의전송을 주된목적 으로하는구조 } 자체가저작권침해의위험성을내포하고있다는점을주된근거로채무자들이이용자들의저작권침해행위를고의적으로방조한책임이있다고판단하는한편, 채무자들의저작권법제102조, 제104조에기한면책주장을배척하였다. 나 ) 기각부분 ( 나머지채권자들 ) 해당영화파일에대한복제권 전송권내지온라인상독점적이용권의주체가아닌채권자들의경우, ( 가사 오프라인상 독점적이용권을가지고있다하더라도 ) 저작권법상침해정지등청구권의주체가될수없다고판단하였다. 241) 컴퓨터파일의저장공간인스토리지를확보해이용자들로하여금인터넷접속이가능한어느곳에서나인터넷을통해파일을업로드, 열람 편집, 다운로드할수있도록하고, 나아가다른사람들도그파일을다운로드할수있도록하여파일의공유를가능하게하는인터넷파일관리시스템 - 178 -
(3) 저작권침해관련쟁점별주요사례 ( 가 ) 저작물성인정여부에관한사례 1) 채권자는로캠프법무사합동사무소웹사이트를개설, 운영하면서, 위웹사이트에개인회생및개인파산의신청자격, 절차, 준비서류등에관하여상세한안내물을게시하고있는데, 채무자가다른웹사이트를운영하면서위안내물을복제하고있다는이유로채무자웹사이트의폐쇄를구한사건에서, 채권자가작성한안내물이저작물에해당하는지여부가문제되었다. 서울중앙지방법원은채권자의안내물중상당부분이구파산법, 현행채무자회생및파산에관한법률, 같은법시행령및시행규칙의각규정, 법원행정처와그밖의출판사에서발간한파산및회생관련각종법률서적, 각종법률정보제공사이트에서제공하고있는내용을요약정리한것에불과하며, 채권자에의하여창작된것으로보이지아니하고, 소재의수집, 분류, 선택등에있어창작성이있는편집저작물이라고보기도어렵다는이유로위안내물의저작물성을부정하며, 채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 5. 18. 자 2007카합444 결정 ). 242) 2) 채권자 ( 주식회사한국리더쉽센터 ) 는 프랭클린플래너 라는다이어리를제조, 판매하는회사인데, 채무자가채권자다이어리의저작권을침해한다이어리를제조, 판매한다고주장하며그인쇄, 판매등의금지를구한사안에서, 채권자다이어리가편집저작물에해당되는지여부가문제되었다. 서울중앙지방법원은, 채권자다이어리의소재의선택, 배열에있어창작성이있다고주장하는, 가치 / 사명 란및 목표설정 란, 개인적인사항과업무로구분되어기재할수있도록한 주요업무리스트 란, 개별업무에대한점검사항을표시하는 자기점검 란, 매일매일의주요업무를기재하는 오늘의기록사항 란의경우와같은다이어리양식은사람이편리하게공란을메워넣을수있도록한것으로서새로운기록방식을그대로구현하여놓은것일뿐그자체가어떠한표현을내포하고있다할수없고, 이는단지아이디어의영역에속한다 242) 아울러위사건에서는가사저작권의침해가있더라도, 해당부분의삭제를구함은별론으로하고, 웹사이트자체의폐쇄를명할보전의필요성도인정하기어렵다고판단했다. - 179 -
고할것이고, 해당월이아닌다른달의일자별속지를별도로보관하기위하여두고있는별도의 케이스, 해당날짜의면을쉽게찾아볼수있도록한 탭, 중요한사항을기재하도록한 색지노트 역시각각그자체는어떠한기능적인역할을수행할뿐어떠한사상이나감정의표현에해당한다고볼수없으므로저작권법의보호대상이아니며, 채권자의다이어리에 플래너가이드 란을마련하여둔것또한표현의영역이아닌아이디어의영역에불과하다고하며, 위다이어리가편집저작물임을전제로하는신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 10. 19. 자 2007카합812 결정 ). ( 나 ) 저작권침해여부에관한사례 - 의거관계, 동일성또는실질적유사성 1) 파이널판타지 7 어드벤트칠드런 이라는애니메이션영화를제작한저작자인채권자가위애니메이션을이용하여 유혹의소나타 ( 가수아이비 ) 뮤직비디오를제작한채무자를상대로뮤직비디오상영등금지를구한사건에서, 위애니메이션과뮤직비디오는등장인물의용모, 복장, 상호관계, 사건의구성및전개과정, 그배경이되는장소, 화면구성내지편집이현저하게유사하고, 가수아이비가춤을추는장면이중간에잠깐씩삽입되고있지만그부분이위뮤직비디오의주된부분이라고볼수없다는이유로, 채무자가채권자의저작권중동일성유지권및 2차적저작물작성권을침해한것이라고하여신청을인용하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 4. 5. 자 2007카합856 결정 ). 243) 2) 채권자는 6년째연애중 이라는영화의시나리오를작성한작가로서, 위영화시나리오에대한저작권을가지고있는데, 영화제작사인채무자등이채권자에게정당한보수를지급하지아니하고, 위시나리오를표절하여만든시나리오에기하여영화를제작, 상영하려하므로, 영화상영의금지및영화시나리오작가로서채권자의성명표시를구한사건이다. 이사건에서채권자와채무자사이의시나리오계약내용상저작재산권은채무자에게귀속되어 243) 최근에이에대한손해배상청구사건의본안판결이선고되었다 ( 서울중앙지방법원 2008. 3. 13. 선고 2007 가합 53681 판결 ). 위판결에서는국제재판관할과준거법에관하여법원이직권판단을한바있다. - 180 -
영화상영의금지를명할수는없었고, 채권자시나리오와채무자시나리오에실질적유사성이있어채권자가성명표시권을행사할수있는지여부가쟁점이되었다. 서울중앙지방법원은, 1 채권자시나리오와채무자시나리오의기본줄거리와주인공의직업및관계에대한기본설정이유사하기는하나, 이는채권자가시나리오를작성하기에앞서다른작가에의하여작성된시나리오에이미나타나있는내용으로영화제작의기본방향에해당하는것이며, 채권자가창작한것으로볼수없고, 2 채무자가채권자시나리오의세부적인아이디어일부를차용한사실은인정되나, 그것이영화전체에서차지하고있는비중, 채권자와채무자시나리오가표현하고있는전체적인분위기나개별사건의전개등에비추어일부아이디어차용만으로포괄적이고비문언적인유사성이있다고볼수없으며, 3 구체적인표현방식이동일하거나유사한경우가거의없어 ( 단 1개의장면중극히일부분에서동일한표현이사용되었을뿐이다 ), 부분적이고문언적인유사성을인정할수도없으므로, 채권자와채무자시나리오의실질적유사성이인정되지아니하여, 채권자가성명표시권을행사할수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 2. 4. 자 2008카합15 결정 ). 3) 채권자는 갈색추억, 허공 등의히트곡작곡가로서 2005. 10. 경한일복지교류자선공연의테마곡으로이성애가부른 사랑의눈물 ( 淚は人のために ) ( 이하 이사건저작물 이라한다 ) 을작곡하였고, 위악보중첫번째마디를구성하는멜로디 ( 솔미파라솔 ) 와리듬부분은이사건저작물의가사가 3 절까지진행되는동안총 16회반복되는주요모티브인데, 국내굴지의이동통신사업자인채무자 ( 에스케이텔레콤주식회사 ) 가 2007. 12. 경부터자사신규통합브랜드인 T 의광고음악내지이동통신서비스식별음등으로사용하고있는소위 티링 (T Ring) 음향 { 라디오나텔레비전광고에서사용되는매력적인멜로디로구성된기억할만한슬로건으로 징글 (jingle) 이라함 } 이위 사랑의눈물 의주요모티브를표절한것이라고주장하며그사용금지를구한사안에서, 서울중앙지방법원은, 저작권침해가성립하려면침해되었다고주장하는기존의저작물과대비대상이되는저작물사이에실질적유사성이있다는점과대상저작물이기존의저작물에의거하여작성되었다는점이인정되 - 181 -
어야하고, 대상저작물이기존의저작물에의거하여작성되었다는사실이직접인정되지않더라도기존의저작물에대한접근가능성, 대상저작물과기존의저작물사이에실질적유사성등의간접사실이인정되면대상저작물이기존의저작물에의거하여작성되었다는점이사실상추정된다고할수있지만, 대상저작물이기존의저작물보다먼저창작되었거나후에창작되었다고하더라도기존의저작물과무관하게독립적으로창작되었다고볼만한간접사실이인정되는경우에는대상저작물이기존의저작물에의거하여작성되었다는점이추정된다고단정하기어렵고 ( 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005다35707 판결등참조 ), 한편, 기존의저작물에대한접근가능성이란기존저작물을접할수있는상당하거나합리적인기회를의미한다할것인데, 이사건저작물의주요모티브와후에제작된음원인티링의멜로디가동일하고그리듬에있어서도상당한유사성이발견되기는하나, 한편양자의의거관계에관하여보면, 이사건저작물은본행사인한일복지교류자선공연을전후로 마음의여로 ( 心の旅路 ) 라는곡과함께싱글씨디 (CD) 로제작되어한국과일본에서발매되었으나대중적으로유통되지는아니하였고국내방송매체를통하여소개된바도없는것으로보여, 티링을작곡한김연정이이사건저작물의존재를인지하고이를접할수있는상당한기회가있었다고단정하기에는부족한반면, 티링에관하여는채무자에의한기획단계에서부터김연정에의한멜로디 리듬 화성구조의다양한시도와선택및편곡, 수정작업등나름의제작과정전반이기록되어있음을알수있는데다가, 4~5개의제한된음만으로 1~2초내에소비자에게해당상품이나서비스에대한단순하면서도완결된이미지를생성 각인시켜야하는 징글 음악을작곡함에있어이사건저작물처럼전혀다른장르인성인가요로부터그이미지나표현형식을차용할필요성내지가능성이희박하다고봄이상당한이상, 결국제출된자료들만으로는티링의이사건저작물에대한의거관계가소명되었다고보기는어렵고, 나아가채권자는이사건저작물의주요모티브와티링사이의유사성이우연의일치나공통의소재등으로설명하기어렵고오로지후자가전자에의거하였다고하지아니하면설명될수없을정도로현저하다는점에서도양자의의거관계는추정된다고주장하고있으나, 징글 음악의분량과그단순성에더하여대중의취향에부합하도록듣기좋은음의배열은한정되어있는점을감안할때, 양 - 182 -
자의의거관계가추정될만한현저한유사성을인정하려면일반적인보통의감상자를기준으로하여양자가멜로디나리듬뿐만아니라화성및실제연주나가창에서의음색등을종합한전체적인느낌에서전면적으로중복되는정도에이르러야할것인데, 기록에의하면양자는멜로디와리듬에서동일성내지유사성이발견될뿐그밖의요소에관하여는유사성을파악하기어려운이상, 양자사이에의거관계를추정할만한현저한유사성이있다고보기도어렵다는이유로채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 8. 5. 자 2008카합1964 결정 ). ( 다 ) 저작재산권의제한사유에관한사례채권자들은고등학교영어교과서의저작자및그출판사 ( 주식회사천재교육 ) 이고, 채무자 ( 메가스터디주식회사 ) 는위교과서를사용하여참고서를제작하고동영상강의를하는회사이다. 채권자들은위교과서의복제권, 배포권및공중송신권침해를이유로채무자를상대로참고서의인쇄, 판매등금지와동영상강의의전송금지를구하였고, 채무자는저작권법제25조제1항 ( 학교교육목적등에의이용 ) 또는제28조 ( 공표된저작물의인용 ) 에의하여채무자가위교과서를사용하여참고서를작성, 배포하고동영상강의를하는것은정당하다고다투었다. 이에대하여서울중앙지방법원은, 저작권법제25조제1항의 교과용도서 는교과용도서에관한규정에서정한교과서와지도서를의미할뿐이고영리를목적으로제작된참고서나동영상강의를말하는것이아니며, 위동영상강의가내신을준비하는수강생들을대상으로위교과서를해설하는것을주된목적으로하고있고, 위교과서의모든지문을그대로인용하였으며, 교과서의저자나출처도표시하지아니하고있어저작권법제28조소정의정당한범위안에서공정한관행에합치되는공표된저작물의인용에해당할수도없다고하며, 채권자들의가처분신청을인용하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 1. 14. 자 2007카합3701 결정 ). 다. 상표권등침해금지가처분 (1) 일반론 상표법제 65 조소정의침해금지청구권을피보전권리로하는가처분신청으 - 183 -
로, 실무상상표권침해를주장하면서부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제4조소정의부정경쟁행위금지청구권도피보전권리로삼는경우가많다. 지적재산권관련가처분사건중가장많은수를차지하면서인용률도가장높은데, 이는다른유형의가처분에서와는달리채권자가권리침해에관한즉시성있는소명자료를확보하는것이용이하고, 원칙적으로경업관계에있지아니한자가신청하는예를상정하기어려워보전의필요성부분에대하여는별다른소명자료를제출하지아니하더라도이를배척하는사례가적으며, 권리를침해하고자하는자도권리자체가무효로될사정이거의없는표장, 환언하면보호가치가높은표장에대하여만침해행위를저지르고있기때문인것으로보인다. 특징적인것은다른지적재산권의경우와는달리별다른시설이나설비의교체없이상표권등의침해를회피할수있고, 따라서만일침해행위로인정될개연성이있는경우라면채무자가스스로그표장을변경하는사례가많기때문에, 그와같은사정을이유로기각되는예도적지않다. 가처분사건에서많이다루어지는주된쟁점은상표적사용인지여부, 상표및지정상품이동일, 유사한지여부, 상표권의효력이제한되는경우에해당하는지여부등이므로, 이하에서는이에관한주요사례를살펴본다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 상표적사용에해당하는지여부에관한사례 채권자는머니벨트, 의류등을지정상품으로하는 상표의상표 권자로서, 식당체인업등을지정서비스업으로하는 서비스표를등록하고본죽가맹사업을운영하면서위표장을부착한앞치마등을사용하고있는채무자를상대로위상표의사용금지등을구하였다. 이에대하여서울중앙지방법원은타인의등록상표와동일, 유사한표장을사용한경우라하더라도그것이상표의본질적인기능으로볼수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로볼수없는경우에는등록상표의권리를침해한행위로볼수없는데, 채무자는본죽서비스표등록을하고가맹사업을하면서그 - 184 -
통일적운영및홍보를위하여가맹점에앞치마를공급한것이지, 앞치마자체를생산, 판매하고있는것이아니어서, 위상표를앞치마등에사용하였더라도상표적사용에해당한다고볼수없다고판단하여채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 11. 26. 자 2007카합3076 결정 ). ( 나 ) 상표의동일, 유사여부에관한사례 1) 상표의유사여부에관하여는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인, 혼동을일으킬우려가있는지여부에관하여판단하여야한다는것이확립된대법원판례이다 ( 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결등 ). 2) 유사성을인정한사례 가 ) 닭고기등을지정상품, 치킨체인점관리업등을지정서비스업으로 하는 상표 서비스표가치킨체인점업에사용되고있는, 표장과유사하여오인, 혼동의우려가있다고판단하였다 ( 서울중앙지 방법원 2007. 6. 21. 자 2007 카합 1431 결정 ). 나 ) 스킨로션등을지정상품으로하는 상표와스킨로션등에 부착된 표장은외관과호칭이유사하고, 전체적, 객관적, 이격적으 로관찰하였을때오인, 혼동의우려가있다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 8. 9. 자 2007 카합 2020 결정 ). - 185 -
다 ) 등록서비스표인 와 돈하우스떡쌈김치삼겹 이라는영업표장 의유사성에관하여, 위서비스표는문자와도형등이결합된것이지만 떡쌈시대 라는문자부분만으로도호칭, 관념될수있고, 거래의실제에서도위문자부분만으로호칭, 관념되는것이통상인것으로보이며, 돈하우스떡쌈김치삼겹 또한 돈하우스 라는부분과 떡쌈김치삼겹 이라는부분이서로간격을두고떨어져있고글자체와크기도다른데다가이를전체로호칭하면호칭도짧지않아다소불편하므로 떡쌈김치삼겹 부분만으로간략하게호칭, 관념될수있다고할것인데, ( 채권자회사의대표이사가 2003. 7. 경구운삼겹살을쌀로만든떡피에싸서먹는방법을국내엣처음으로개발하여그무렵부터 떡쌈 이라는단어를만든사실을인정하고서, 떡쌈 이라는조어를그지정서비스업과의관계에서기술적표장에해당하는것이라고할수없고, 또한 떡쌈 이라는표장이그지정서비스업과관련하여 삼겹살을떡에싸서먹는요리 로암시될가능성은있으나, 그지정서비스업에서제공되는요리의재료및사용방법등을직감시키는것으로보기도어렵다는이유로그식별력을인정한다음 ), 떡쌈시대 와 떡쌈김치삼겹 은각각의요부인 떡쌈 부분의호칭과관념이동일하여일반수요자나거래자로하여금그서비스의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있으므로전체적으로유사하다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 7. 10. 자 2007카합2798 결정 ) 라 ) 현대종합상조 와 현대문화상조 는모두 6음절로구성되어있고, 6음절중 종합 과 문화 부분을제외한나머지 4음절이동일하며, 이사건등록서비스표중 상조 는경조사를도와주는업무를한다는의미로서지정서비스업의업종을나타내는단어이고, 종합 은상조와관련된업무를종합적으로취급한다는정도의부수적인의미만을가지고있으므로, 현대 부분이가장중심적인식별력을지니는데, 피신청인의실시표장에서도마찬가지로 현대 라는단어가동일하게사용되고있고, 단지이사건등록서비스표중 종합 이라는단어가 문화 라는단어로대체된것에불과하므로, 이사건등록서비스표와피신청인의실시표장은전체적으로오인, 혼동의우려가있어서로유사한표장이라고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 12. 15. 자 2008카합3711 결정 ). - 186 -
3) 유사성을부정한사례 가 ) 과 표장이유사한지여부와관련하 여, Lock 의반복사이에접속어인 and 의기호표시인 & 와자물쇠모양 의도형이합쳐져구성된상표 과용기의재료인유리를나타내 는기술적표장인 Glass 와위 Lock 만을구성부분으로하는상표 이각각구성부분인위 Lock 을요부 ( 要部 ) 로하여간략하게호칭 관념될수있는지여부가문제되었다. 244) 서울중앙지방법원은, 위 Lock 은 잠그다, 폐쇄시키다 등의뜻을가지고있어지정상품인 ' 주방용밀폐용기 ' 와관련하여그상품의성질및효능을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고볼수있는점, 이사건상표의등록출원전후로 ZIPLOC 등 LOCK 또는 락 과결합된상표가 10여개이상등록되어사용되고있는점에비추어보면, 위 Lock 부분은일반수요자나거래자들에게식별력이없거나미약한부분으로서그부분만으로간략하게호칭되거나관념되는요부에해당한다고보기어려우므로, 각상표는전체로서상표의동일 유사여부를살펴보아야할것인바, 위두상표는이를전체적, 이격적, 객관적으로관찰할때그외관, 호칭, 관념의면에서유사하다고볼수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 2. 2. 자 2006카합4162 결정 ). 244) 상표는자타상품을식별시켜상품출처의오인 혼동을방지하기위해사용하는것으로서그기능은통상상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표를전체로서관찰하여그외관 호칭 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 다만상표를전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌고그런부분이존재함으로써비로소그상표의식별기능이인정되는경우에는전체적관찰과병행하여상표를기능적으로관찰하고그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함으로써유사여부를판단하는것은적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단으로서필요할따름이라고할것이나 ( 대법원 1994. 5. 24. 선고 94 후 265 판결참조 ), 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는상표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의상표에서 2 개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사한때에는양상표는유사하다고할것이다 ( 대법원 2006.5.25. 선고 2004 후 912 판결참조 ). - 187 -
나 ) 과 ENTIA UV Moisturizing Sun Balm 또는 미샤 M 비비선밤 표장이유사한지여부와관련하여, 상표의구성부분중상품의보통명칭, 관용명칭, 효능, 용도, 원재료표시등기술적표장, 현저한지리적명칭, 회사의명칭등식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한마찬가지라할것이며, 상표의구성부분이기술적표장에해당하여식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다고전제하고 ( 대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 ), 채권자상표의지정상품인 스킨밀크, 향수, 선스크린로션등 과관련하여 SUN(Sun) 이라는단어가포함된표장이화장품에사용될경우일반적으로 자외선에노출되기전 후에사용하는화장품 이라는의미로인식되고있는점, 향유 ( 香油 ), 향고 ( 香膏 ) 등의의미를갖는 BALM(Balm) 이화장품에사용될경우일반적으로 크림 로션등에비하여수분또는유분의함량이비교적적은형태의화장품 혹은 크림 로션보다약간단단한고체의제형을갖는화장품 등의의미로인식되고있는점에비추어 SUN BALM(Sun Balm) 이라는표장이화장품에사용될경우일반수요자의입장에서는 자외선에노출되기전 후에사용하는, 크림 로션등에비하여수분또는유분의함량이비교적적은형태의화장품 이라는의미를직감할수있어선스크린로션과의관계에서상품의용도, 형상등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당하여식별력이없거나미약하다고판단하고, 이부분을제외한나머지식별력있는요부를비교하면양표장이유사하지아니하다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 7. 16. 자 2007카합1259 결정, 2007. 7. 16. 자 2007카합1508 결정 ). - 188 -
다 ) 와 표장이유사한지여부와관련 하여, 채무자는 은고개 라는단어만을단독으로사용하는경우가없이항상 은고개애마 라는단어와말도형 [ ] 을함께사용하고있는데, 은고개 는광주시중부면에소재하고있는지명이기도한점, 채무자가 애마 라는부분을크게강조하여사용하고있음에비추어채무자의표장중중심적인식별력을가진부분은 애마 라고봄이상당한점에비추어, 두표장의외관, 호칭, 관념이각각다르다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 8. 20. 자 2007카합2243 결정 ). 라 ) 삼강돼지바 와 황금복돼지, 행복돼지, 행복한돼지 표장이유사한지여부와관련하여, 채권자의상표는상호인 삼강 과 돼지바 가결합된것으로서분리관찰이가능하므로, 그구성부분의하나인 돼지바 로간략히호칭 관념되는데, 채무자의상표의경우, 2007년황금 ( 복 ) 돼지해를맞이하여 황금복돼지, 황금돼지 라는단어가실생활에서널리사용되고있는점, 행복 혹은 행복한 이라는단어가수식어의역할을한다고하더라도그사정만으로식별력이부정된다고단정할수없고오히려위단어들이 돼지 라는단어를수식함으로써 행복을가져다주는돼지 혹은 행복한상태에있는돼지 라는일체적인관념을형성하고있는점에비추어, 외관, 호칭, 관념이다르다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 9. 5. 자 2007카합1937 결정 ). 마 ) 과 PRÉCISION 표장이유사한지여부와관련하 여, 채권자의상표는 푸리시즌 이라고호칭됨에반하여채무자의상표는 프레씨지옹 ( 또는프레시지옹 ) 이라고호칭되어그호칭이다르고 { 외국어상표의호칭을정함에있어우리나라의거래자나수요자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등구체적인사용실태가있다면그러한사정을고려하여야할것인데, 채무자는화장품을판매함에있어그호칭을 프레씨지옹 - 189 -
( 또는프레시지옹 ) 이라는프랑스식발음으로표기하여온사실에비추어영어식으로호칭된다는채권자의주장을배척하였다 }, 채권자의상표는 자유로운시절 이라는관념을갖는데반하여채무자의상표는 정확, 정밀 이라는관념을지니므로그관념도달라유사하다고볼수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 10. 8. 자 2007카합2744 결정 ). 바 ) 채권자의표장과채무자의표장이유사한지에관하여, 양표장은모두곰모양의도형과사람이름을나타내는문자가결합된형태의표장인바, 일반적으로이러한결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있고 ( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결등 ), 이사건의경우이사건등록상표와대상표장을도형부분또는문자부분만으로간략하게호칭, 관념하는것이거래상자연스럽지못하다고볼만한사정도없으므로, 이사건등록상표와대상표장은모두도형부분또는문자부분만에의하여간략하게호칭, 관념될수있다고볼것이다. 그러므로이사건등록상표와대상표장의유사여부를판단함에있어서는이른바전체적관찰뿐만아니라분리관찰도병행해야한다고전제한다음, 1 도형부분만관찰하는경우, 양표장의도형부분은모두곰모양을형상화한것이기는하나, 의류제품 ( 상품류구분제25 류 ) 을지정상품으로하는등록상표중곰모양의도형을표장으로한상표는수십개에달하는것으로보이므로그유사여부는비교적좁게보는것이상당하다고할것인바, 채권자의상표는곰의옆모습을 2차원적으로윤곽만을형상화한것인반면, 채무자의표장은곰의앞모습을입체적이고사실적으로표현한것이어서그모양이나표현방식등외관이상당히다르다고할것이고, 2 문자부분만관찰하는경우, 채권자상표의문자부분은 Jack - 190 -
Nicklaus 라는미국출신의유명한프로골프선수의이름을필기체로흘려쓴것이고, 채무자표장의문자부분은 Jack Taylor 라는어떤사람의이름을필기체로흘려쓴것인바, 비록양표장모두 Jack 이라는문자부분을포함하고있기는하나, Jack 이라는단어는영미권에서매우흔한사람의이름인점, 기록에의하면상품류구분제25류 ( 의류제품 ) 의상품들에관하여 JACK MARTIN, JACK DANIEL, JACK Valenti, JACK FIELD, Jack Frost, JACK SPADE, JACK MARCIANO, JACK-PRAISE, JACK.SAPPAREL, JUDITH JACK 등과같이문자부분에 JACK 이라는단어를포함하는많은상표들이등록된것으로보이는점등에비추어보면, Jack 이라는단어는그자체로는식별력을갖지못하거나식별력이매우미약하다고할것이고, 이러한판단은채권자가 I JACK 이라는표장을이사건등록상표와함께사용하고있다고하여달라진다고볼수없으니, 양표장의각문자부분은외관, 호칭, 관념에있어서서로유사하지않다고할것이며, 3 도형부분과문자부분을전체적으로관찰하는경우, 채권자상표는곰모양을형상화한도형아래에 Jack Nicklaus 라는미국출신의유명한프로골프선수의이름을필기체로흘려쓴것이고, 채무자표장은곰모양을형상화한도형아래에 Jack Taylor 라는사람의이름을필기체로흘려쓴것으로서, 도형부분이곰모양을형상화한것인점, 문자부분에 Jack 이라는사람의이름이포함된점, 문자부분을필기체로흘려쓴점등에서서로공통점이있기는하나, 앞서본바와같이도형부분과문자부분을각분리하여관찰하는경우서로유사하지아니하므로, 도형부분과문자부분을전체적으로관찰하는경우위와같은몇가지공통점이있다는사정만으로는서로유사하다고볼수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 4. 21. 자 2008카합848 결정 ). ( 다 ) 상표권의효력제한에관한사례 - 상표법제51조 1) 채권자는경마공연업등을지정서비스업으로하는 서비스표의서비스표권자로서, 채무자들과전속계약을체결하고이들성 ( 姓 ) 의영문첫글자를딴 nj를덧붙여 gavy nj' 라는여성 3인조그룹을만들었다. 그런데, 채무자들이채권자의허락없이다른회사와전속계약을체결하고가수 - 191 -
활동을하려고하므로, 위서비스표권에기하여그룹명의사용금지를구하였다. 서울중앙지방법원은채무자들이 gavy nj' 라는그룹명을사용하는것은연예인으로서통상적인활동을함에있어그룹명및앨범의실연자를나타내는것으로서, 이는상표법제2조제3항, 제51조제1항제1호가정한 자기의명칭을보통으로사용하는방법으로표시하는행위 에해당되어서비스표권침해행위를구성하지아니한다고판단하고, 신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 6. 자 2007카합3426 결정 ). 2) 채권자 ( 주식회사아이비케이 ) 는 1996. 2. 2. 설립되어인력컨설팅업등을하는회사로서, 인력컨설팅업등을지정서비스업으로하는 IBK' 서비스표권을보유하고있다. 채무자 ( 중소기업은행 ) 는 1987. 12. 1. 경그영문명칭을 Industrial Bank of Korea' 로변경하고그약칭인 IBK' 를사용하여왔 으며, 2007. 1. 경부터 CI 작업을추진하여 IBK 및 표장을 사용하였다. 채권자는채무자의위각표장사용이채권자의 IBK' 서비스표권을침해한다고주장하며그사용금지등을구하였다. 서울중앙지방법원은채권자의 IBK' 서비스표와채무자의 IBK 표장은외관, 호칭, 관념이동일하다고보아야하고, 채권자의 IBK' 서비스표와채무자의 표장도 부분은 IBK' 를형상화한것이므로전체적으로 아이비케이 로간략하게호칭될수있고, 동일한영문자로구성되어그관념도동일하므로유사한서비스표라고하였다. 다만, 채무자의 IBK 표장은채무자의영문명칭의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장에해당하며, 채권자의서비스표권등록이전부터사용한점에비추어부정경쟁의목적도없으므로상표법제2조제3항, 제51조제1항제1호에의하여채권자서비스표권의효력이미치지아니한다고하였다. 이에서울중앙지방법원은채무자가 표장을채권자서비스표권의지정서비스업인인력컨설팅업등에사용하여서는아니된다는가처분결정을발령하고, IBK 표장에대한가처분신청부분은기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 2. 11. 자 2007카합 2181 결정 ). 245)246) - 192 -
( 라 ) 그밖의쟁점 ( 온라인상상표권침해행위에대한방조책임 ) 미국의하야시 (HAYASHI) 사로부터히노키샴푸, 컨디셔너, 프러스, 티커 등의제품을독점수입하여국내에판매하는하이텍코리아 ( 개인기업체 ) 의대 표로서 상표 ( 이하 이사건상표 라한다 ) 에관한상표권자인채권 자가, 인터넷오픈마켓 247) 운영자들인채무자들 ( 주식회사인터파크지마켓, 주식회사옥션, 주식회사인터파크 ) 을상대로채권자의반복되는근절조치요구에도불구하고채무자들운영의오픈마켓에서이사건상표권을침해하는행위가근절되지않고있는데대하여채무자들이공동불법행위또는방조책임을부담한다고주장하며해당오픈마켓에서위히노키상표가부착된상품이판매또는전시되지아니하도록할것을구한사안에서, 채무자들의공동불법행위주장은배척하되, 채무자들은상표권침해행위가발생할위험성이있는오픈마켓을스스로제공하고관리 지배하며그대가로판매수수료등을수수하고있으므로, 해당인터넷사이트를통한상표권침해행위를방지하고중단하여야할작위의무가있다할것인데, 1 채무자주식회사인터파크지마켓은채권자가권리침해신고를하면서지목한판매자에한하여이사건상표가부착된제품에대한판매중지조치를취하였을뿐, 이사건상표가부착된제품에관한다른판매정보에대하여는검색기능을통해이를쉽게찾을수있었음에도 ( 이사건상표는문자상표이기때문에예컨대요부에해당하는 히노키 라는검색어로판매정보를검색하면이사건상표가부착된제품에관한다른판매정보도쉽게찾을수있다 ) 이를찾아삭제하거나이에대한접근을임시로차단하려는노력을하지않은점, 2 채무자들은이사건각인터넷사이트를통해채권자가이사건상표권이침해되고있다는사실을알게된이상, 245) 다만, 위결정에의하더라도중소기업은행이은행업에위표장을사용하는것까지금지되는것은아니다. 246) 한편, 위결정은서울중앙지방법원 2008. 6. 25. 자 2008 카합 1672 결정에의하여제소기간도과를이유로 ( 제소기간내에본안으로손해배상소송이계속중임을증명하는서류만이제출되었음 ) 취소되었다. 247) 인터넷사이트의서비스를통하여판매자와구매자사이에물건매매등거래가이루어질수있는사이버거래공간을말한다. 오픈마켓의운영자는판매자와구매자에게물건의매매등거래가이루어질수있는공간및시스템을제공하고그대가로물건등록및거래성립에따른판매수수료등을수수할뿐, 누가어떤상품을등록하고어떤가격에판매하는지에대해서는관여하지않는다. - 193 -
앞으로이사건상표가부착된제품에관한판매정보가게시되거나검색되지않도록필요하고가능한기술적조치 ( 예컨대이사건상표의요부를금칙어로설정하여그것이포함된판매정보에대하여는게시및검색을제한하는조치등 ) 를취하여야할것임에도, 이러한노력을전혀하지않은것으로보이는점등에비추어보면, 채무자들은자신들이위와같은노력을다하지않을경우이사건각인터넷사이트를통해신청인의이사건상표권이침해되거나침해될우려가있다는사정을미필적으로나마인식하고있으면서, 그러한결과를용인한채방관하였거나혹은그러한결과를막기위한주의의무를제대로이행하지않았다고봄이상당하다고판단하여채권자의신청을인용하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 8. 5. 자 2008카합1901 결정 ). 라. 부정경쟁행위등금지가처분 (1) 일반론부정경쟁방지법제4조소정의부정경쟁행위금지청구권에기한신청으로, 상품주체또는영업주체혼동행위 { 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목 } 를피보전권리로주장하는경우가많다. 이러한사건유형에서는당해상품또는영업표지가국내에널리인식되었는지여부, 즉주지성의인정여부가주된쟁점으로다투어지는경우가대부분이며, 최근에는이른바토탈패션의개념에따라일부상품 ( 특히, 패션관련상품 ) 을지정상품으로하는상표를등록한채권자가자신의표장이지정상품이외의관련상품 ( 패션관련상품일체 ) 에까지주지성을획득하였다고주장하며표장사용금지등을구하는사례가많아지고있다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 주지성관련사례 1) 주지성을인정한사례가 ) 채권자지에스홀딩스는 40여개의계열사를거느린 GS그룹의지주회사로서 2004. 7. 7. LG그룹에서분할되었고 ( 채권자엘지생활건강은 LG그룹의계열사로남아있다 ), 2005년한해약 1,120억원의비용을들여대대적인광고및브랜드홍보를한결과 2005. 12. 경에는이미국내의소비자 - 194 -
또는거래자뿐아니라일반대중에게널리알려져주지성을넘어저명성을획득하게되었는데, 채무자가 2005. 12. 말경그상호를 주식회사파인죠이 에서 주식회사지에스생활건강 으로변경한뒤 ( 주 ) GS생활건강 표장을샴푸, 린스, 바디클렌져등생활용품에부착하여제조, 판매한사건이다. 서울중앙지방법원은, 채무자의위와같은행위가일반소비자들로하여금 LG그룹과 GS 그룹의분할과정에서 LG그룹의계열사인채권자엘지생활건강이 GS생활건강 으로변경된것으로오인케하여채무자회사가제조 판매하고있는제품이마치채권자엘지생활건강이제조 판매하고있는제품인것처럼오인, 혼동을가져오고있다할것이므로, 채권자엘지생활건강에대한관계에서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목에해당한다고보았다. 또한, 일반소비자들로하여금채무자회사가 GS그룹의계열사인것처럼오인, 혼동을가져온다할것이므로, 채권자지에스홀딩스에대한관계에서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목에해당하고, 주지, 저명한채권자지에스홀딩스의영업표지인 GS( 지에스 )' 에대한식별력을손상하는것으로서부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목에도해당한다고보았다 ( 서울중앙지방법원 2007. 8. 3. 자 2007카합1730 결정 ). 나 ) 채권자는 2000. 10. 12. L VCAT 이라는상표에관하여지정상품을스커트, 넥타이, 핸드백, 휴대용화장품케이스, 비금속제지갑, 귀걸이, 목걸이, 반지, 선글라스, 보통안경등으로하여상표등록을출원하고그등록을마쳤다. 채권자는 2001. 1. 경부터 2003. 12. 경까지사이에위상표가부착된핸드백, 지갑등에대한매출액을가파르게상승시켰고, 총매출액에비하여높은비율의광고 홍보비를지출하였으며, 백화점매장에서만판매하는마케팅전략을통해주된수요자층인젊은여성들에게희소성및고급스러운이미지를강조함으로써마니아층을형성시켰다. 서울중앙지방법원은이러한사정에비추어적어도 2003. 말경에는위상표가부정경쟁방지법제2조제1 호에서정한 국내에널리인식된상표 로서그주지성을획득하였다고판단하였다. 그런데, 채무자는채권자의상표와동일하거나유사한 L VCAT 표장등을부착하여립스틱, 마스카라등화장품을판매하고있었는바, 이러한채무자의행위가부정경쟁행위인지여부가쟁점이되었다. 서울중앙지방법원은채권자의핸드백, 지갑등과채무자의화장품은모두젊은여성을중심으 - 195 -
로판매되고있어그수요자가공통된다고보이는점, 핸드백, 지갑및화장품등과같은패션액세서리상품은다같이토탈패션상품으로서백화점의동일매장내지인접한매장에서판매가이루어지기도하는점등을고려해보면, 채무자가화장품을판매할경우일반의거래자나수요자들은위화장품이채권자의표장을사용한상품과동일한출처에서나온것으로오인 혼동할우려가있으며, 따라서채무자의행위는부정경쟁방지법제2조제1호소정의부정경쟁행위에해당한다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 26. 자 2007 카합1890 결정 ). 다 ) 채권자 ( 광동제약주식회사 ) 는의약품및식품제조, 판매업등을하는회사이고, 채무자 ( 광동헬시아주식회사 ) 는 2005. 10. 경식품도소매업등을목적으로설립된회사인데, 채권자가채무자의상호사용행위등이부정경쟁행위등에해당한다고하며그상호및 광동 이포함된제품의사용금지등을구한사건이다. 서울중앙지방법원은, 채권자가 광동제약주식회사 라는상호를 30년이상사용하면서상당한광고와매출로수요자들뿐만아니라일반대중들에게까지한방의약품및건강음료등을제조, 판매하는 광동제약주식회사 와그약칭인 광동 을알린점, 채권자와채무자의상호중 주식회사 는회사의종류를나타내는단어로식별력이없고 헬시아 는건강이라는관념을표현하는단어로식별력이미약하여 광동 이주된식별력을갖는부분이므로두상호는서로유사하다고볼수있는점등을종합하여, 채권자와채무자의상호가서로오인, 혼동의여지가있다고하며상법제23조제1항 ( 상호권에기한침해금지 ) 과부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ), ( 나 ) 목 ( 상품주체및영업주체혼동행위 ) 에기하여채무자의상호의사용금지와 광동 을기재한제품의제조금지등을명하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 12. 31. 자 2007카합3556 결정 ). 2) 주지성을부정한사례채권자는스커트, 원피스, 청바지등을지정상품으로하는 상표, 핸드백, 여행가방, 지갑, 양산, 우산, 단화, 부츠, 샌달, 수영복, 목도리, 모 - 196 -
자, 혁대, 방한용장갑, 양말, 의류액세서리용비귀금속제브로치, 의류액세서리용비귀금속제버클, 머리핀등을각지정상품으로하는 상표, 팔목시계, 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 거들, 나이트가운, 목욕가운, 속내의, 잠옷등을각지정상품으로하는 상표의각전용사용권자로서, 여성용의류등을생산, 판매하는회사이고, 채무자는방진안경, 방현안경, 보통안경, 선글라스, 수중안경, 콘택트렌즈등을지정상품으로하는 상표의상표권자로서선글라스등을생산, 판매하고있는회사이다. 채권자는, 채무자가국내에널리인식된채권자의상표와유사한표장을사용하여채권자의상표의지정상품과경제적유연관계에있는선글라스등을생산, 판매하는행위가부정경쟁행위에해당한다고하며그금지를구하였다. 서울중앙지방법원은채권자의매출액이적지아니하고광고선전비로상당한금액을지출하고있는사실을인정하면서도, EGOIST' 라는표장이영어보통명사이며창작된표장이아닌점, 프랑스의샤넬사가향유, 일반화장수등을지정상품으로하는 EGOISTE' 상표를등록한바있는데, 이는채권자가주장하는패션상품과무관하다고단정할수없는점등에비추어, 채권자의상표가선글라스, 안경등에있어서까지채권자의제품을나타내는것으로주지성을획득하였다고단정할수없다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 11. 9. 자 2007카합2405 결정 ). ( 나 ) 오인, 혼동관련사례 1) 채권자는세종대학교를운영하는학교법인, 채무자는고려대학교를운영하는학교법인인데, 채무자가 2008. 3. 11. 고려대학교서창캠퍼스의명칭을 세종캠퍼스 로변경하였는바, 이는국내에널리인식된채권자의표장인 세종 을사용하는것으로부정경쟁방지법제2조제1호 ( 나 ) 목의부정경쟁행위에해당한다고주장한사건이다. 서울중앙지방법원은, 세종 이조선시대제4 대임금의칭호이자, 2003. 부터추진되어온행정중심복합도시의지리적명칭에해당하며, 세종문화회관, 세종증권, 세종제약등 세종 과결합된상표가 693개에이르는점등에비추어 세종 은채권자가독점적으로사용할수있는표장에해당한다고볼수없고, 그렇다면 세종대학교 와 세종캠퍼스 가동일, 유사한표장인지여부가문제되는데, 캠퍼스 란통상대학의교정이나타 - 197 -
지방분교를지칭하는표현으로주로사용되고있어세종캠퍼스가세종대학교와외관, 호칭, 관념등이유사하다고할수없고, 채무자가 고려대학교세종캠퍼스 라고사용하는이상 세종대학교 라는표장과 고려대학교세종캠퍼스 라는표장이오인, 혼동을일으킬우려가있다고보기도어렵다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 3. 25. 자 2008카합799 결정 ). 2) 채권자현대증권주식회사가채무자현대차아이비증권주식회사 {1955. 7. 26. 설립된증권회사로서 신흥증권주식회사 라는상호를사용해오던중, 그경영권이현대자동차주식회사및그계열회사로이전된것을계기로 2008. 3. 31. 상호를 현대차아이비증권주식회사 로변경, 등기하였다 ( 영문으로는 HYUNDAI MOTOR IB SECURITIES )} 에대하여부정경쟁행위등을이유로 현대차IB증권 또는 현대차아이비증권 의영업표장사용금지를구한사안에서, 아이비 또는 IB' 부분은투자은행또는금융투자회사를의미하는 Investment Bank 의약자로서증권업의일반수요자들또는관련업종종사자들이라면능히이를알수있을것으로보이는바, 이명칭은증권회사가수행하는투자업무의보통명칭에불과하므로이부분또한식별력이없거나극히미약하여비교의대상이될수없다고할것이니, 그렇다면채무자의상호나영업표장중채권자의등기상호, 등록서비스표, 영업표장과비교의대상이될수있는부분으로는 현대차 부분만남게되고, 마찬가지로채권자의등기상호, 등록서비스표, 영업표장중에서도비교의대상이될수있는부분으로는 현대 부분만남게되는데, 먼저, 현대차 라는표장이 현대 부분과 차 부분으로분리하여호칭 관념될수있는지살피건대, 현재 현대 또는그영문을포함한다수의상호, 서비스표가범현대그룹소속기업들을권리자로하여등기, 등록되어사용되고있어서그러한상호, 서비스표들을지칭함에있어서는기업집단을지칭하는 현대 부분과당해기업의업종등을지칭하는부분의전부또는특징적일부를결합하여호칭하는것이거래상일반적이므로, 현대차 라는표장을기업집단의명칭인 현대 부분과업종등표시부분인 차 부분으로분리관찰하여 현대 부분만으로호칭 관념될수있다고하는것은거래상자연스럽지않다고할것이므로, 현대차 라는표장의구성을전체적으로관찰하여 현대 라는표장과유사여부를판단하여야할것인바, 비 - 198 -
록그외관및호칭이다소다르기는하나, 기록에의하면아직은범현대그룹의계열분리현황이증권업일반수요자들에게널리알려져있지는않은것으로보이고, 이러한점에비추어보면증권업의일반수요자들로서는 현대 라는표장을사용하는기업과 현대차 라는표장을사용하는기업이동일한회사이거나서로계열관계에있는회사인것으로관념할개연성이크다고할것이므로, 결국두표장은유사하다고보아야할것이라고전제한다음, 이상에서살펴본바를종합해보면, 피신청인이사용하고있는상호, 영업표장은신청인의등기상호, 등록서비스표, 영업표장과유사하다고볼것이고, 이로써증권업의일반수요자들은피신청인이신청인과동일한회사이거나 ( 즉, 최근에하나증권주식회사가상호를 하나아이비증권주식회사, 표장을 하나IB증권 으로변경한것처럼, 신청인회사도기업의동일성을유지한채그상호와서비스표만 현대차아이비증권주식회사, 현대차IB증권 등으로변경한것으로 ) 계열관계에있는회사인것으로오인, 혼동할우려가있다고할것이므로, 피신청인의행위는신청인의상호권 ( 상법제22조 ), 서비스표권을침해하는행위임과동시에부정경쟁행위에해당한다고판단하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 4. 16. 자 2008카합1060 결정 ). 248) 마. 영업비밀침해금지및전직금지가처분 (1) 일반론부정경쟁방지법제10조소정의영업비밀침해금지청구권에기한신청또는근로자와의전직 ( 경업 ) 금지약정에기한전직금지신청을말한다. 이런사건의대부분유형은채권자회사에서근무하면서영업비밀을지득한근로자가채권자와동종영업을하는다른업체로전직하였을때채권자회사가그근로자를상대로영업비밀의침해금지및 ( 또는 ) 전직금지를구하는것이다. 영업비밀침해금지와관련하여서는, 부정경쟁방지법제2조제2호가규정하고있는영업비밀 ( 비공지성, 경제성, 비밀유지성을구비하여야한다 ) 의존부및채무자가그영업비밀을침해하였거나침해할우려가있는지여부의소명이쟁점이된다. 그러나, 일반적으로영업비밀의존재에대한소명이쉽지아 248) 위가처분결정이후이의절차를거쳐채무자가 HMC 투자증권 이라는영업표장을사용하기로합의가이루어졌다. - 199 -
니할뿐만아니라, 이를제대로소명하기위해서는오히려재판과정에서채권자의영업비밀이침해되는문제가발생할수도있으므로, 심리상의어려움이존재한다. 249) 또한, 가사영업비밀의존재가소명되더라도, 채무자가영업비밀을침해하였다는점에대한소명이쉽지아니한경우가많다. 250) 따라서, 영업비밀침해금지가처분은먼저부정경쟁방지법위반으로형사고소를하여형사사건에서자료를확보하고형사사건이기소되면이러한자료등을바탕으로가처분신청을하는경향인것으로보인다. 영업비밀침해금지와함께전직금지를구하는경우도많은데, 전직금지약정이없더라도영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하지않고서는회사의영업비밀을보호할수없다고인정되는경우에는부정경쟁방지법제10 조제1항에기하여침해행위의금지또는예방및이를위하여필요한조치중의하나로서그근로자로하여금전직한회사에서영업비밀과관련된업무에종사하는것을금지하도록하는조치를취할수있기는하나 ( 대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정 ), 최근에는영업비밀을보유한회사들이대부분근로자들로부터 영업비밀침해금지및전직금지서약서 를징구하므로, 이러한약정을근거로전직금지를구하는경향이다. 전직금지약정의효력에대하여는사용자의영업비밀보호와근로자의근로권보호라는충돌되는법익사이에서어떠한해석을하는것이타당한지여부에대한많은논의가있어왔는데, 서울중앙지방법원의경우에는, 보호할가치있는사용자의이익, 근로자의퇴직전지위, 경업제한의기간 지역및대상직종, 근로자에대한대상 ( 代償 ) 의제공유무, 근로자의퇴직경위, 공공의이익및기타사정등을종합적으로고려하되, 여기에서말하는보호할가치있는사용자의이익은부정경쟁방지법제2조제2호소정의영업비밀뿐만아니 249) 민사소송법제 163 조의열람등제한규정은상대방당사자에대해서까지열람등을거부할수있는근거가되지아니하므로, 영업비밀성을소명하기위하여제출한자료에의하여영업비밀이침해되지않도록하는적절한조치가필요하다. 일반적으로, 영업비밀로관리되고있는자료의주요내용을삭제하고이를제출하는방식으로소명을하는경우가많다. 250) 채무자의컴퓨터를분석하여, 채무자가 USB 등에영업관련파일등을저장하여갔다는점을소명하거나, 업무관련문서를복사한자료가있다는소명등을하나, 이러한경우채무자들은업무의인수인계를위하여한것이라거나, 만약의경우를대비하여백업을해둔것이라는항변을하는등영업비밀침해여부에대하여극렬하게다투는경우가많고, 이러한항변이수긍이가는경우도적지않아서, 채권자의소명만으로영업비밀침해를인정하기가쉽지아니한때가많다. - 200 -
라, 그정도에이르지아니하였더라도당해사용자만이가지고있는지식또는정보로서근로자와사이에이를제3자에게누설하지않기로약정한것이라면이에해당되는것임을전제로그효력을판단하고있다. 251)252) 영업비밀침해금지및전직금지가처분은영업비밀이유출되었을경우채권자가입게되는타격이크고그회복이거의불가능하며, 전직금지기간은보통 3년이내로짧게형성되어있어본안소송결과를기다리면실익이없는경우가많아가처분을발령할보전의필요성이매우높고, 지적재산권관련가처분사건중가장신속성이요청되는영역이라할수있다. 반면, 앞서언급하였듯이영업비밀침해에대한효과적인소명이어려운경우가많고, 사용자의이익에대응되는근로자의근로권에대한고려필요성도높아다양한요소에대한신중한검토가필요한사건이라고하겠다. (2) 쟁점별주요사례 ( 가 ) 영업비밀침해금지및전직금지를함께구한사례 1) 채권자는기업구조조정, 기업인수, 포렌직서비스 (Forensic Service, 부정방지서비스 혹은 윤리경영지원서비스 를뜻한다 ) 등의업무를수행하는회사인데, 채무자는 1995. 경채권자회사에입사하여기업인수 실사등의업무에종사하다가 2003. 경부터채권자회사내포렌직서비스팀의팀장으로근무하여왔다. 채무자는 2005. 3. 31. 채권자와사이에채권자의영업비밀을누설하지않으며, 퇴직후 6개월간경쟁회사에전직하지않기로약정하였다. 채무자가 2007. 2. 9. 채권자회사를사직한뒤 2007. 3. 중순경부터 H 회사에서포렌직서비스업무를하자채권자가영업비밀침해금지및전직금지가처분신청을제기한사안이다. 251) 서울고등법원 1998. 10. 29. 선고 98 나 35947 판결에서설시한내용이고, 이성호, 근로자에대한경업금지약정의효력과전직금지가처분의허용여부, 민사재판의제문제제 11 권, 민사실무연구회에서도같은취지로설명하고있으며, 대법원 2007. 3. 29. 자 2006 마 1303 결정에서도약정한경업금지기간이적당한지여부를검토함에있어서위와같은요소들을고려하여야한다고판시하였다. 252) 최근의하급심판결중에서는대상조치가경업금지약정의유효성인정에불가결한요건이라는취지로판시한사례가있으나 ( 서울중앙지방법원 2008. 1. 10. 선고 2007 가합 86803 판결 ), 민법제 103 조에의하여유효성을판단하는우리법체계에서반드시그와같이해석하여야하는지는의문이있다. - 201 -
서울중앙지방법원은, 영업비밀침해금지부분과관련하여채무자가영업비밀로주장되는정보를문서혹은파일등의형태로보유하고있다고볼만한사정이발견되지않으므로, 결국채무자는그업무처리과정에서각정보의개략적인내용만을자연스럽게지득하여이를머리속에기억하고있을뿐인데, 그정보의내용, 구체성의정도및경제적가치, 업무담당자개인의경험, 능력, 인간관계등에의존하는경향이큰것으로보이는업무의특성, 경쟁업체의현황, 이직률, 채무자의학력, 경력등에비추어이는채무자가업무수행중통상적으로체득하게된일반적지식, 경험, 거래선과의친분관계등의일종으로서채무자에게일신전속적으로귀속된인격적성질의지식이라고보아채무자가 H 회사에서근무하는것이영업비밀침해행위에해당한다고보기어렵다고하였다. 전직금지부분과관련하여서도전직금지약정을통해보호하고자하는영업비밀이존재한다는점에대한소명이부족함을들어받아들이지아니하였다 ( 서울중앙지방법원 2007. 8. 10. 자 2007카합1160 결정 ). 2) 채권자가, 채권자의영업부서에서근무하다가퇴사한채무자 A가퇴사후지득한영업비밀을가지고 2년이내에동종사업 ( 문서복사, 제본업 ) 에종사하지아니하기로한근로계약상의약정을위반하여채무자 B회사에입사하였고, 이를통하여채무자회사가채권자의영업비밀을침해하여채무자가제시하는단가보다낮은가격을앞세우는등의방법으로거래처를잠식하고있다고주장하며채무자 A의전업금지및채무자들의영업비밀침해금지를구한사안에서, 채권자는채무자들에의하여침해당하였다는주된영업비밀로채권자가거래처에제시하는단가산정의기초가되는주요거래처별규모, 조직, 주요작업, 거래실적, 원가분석현황등의자료내지그러한자료에기초한채권자의영업전략을들고있는데, 먼저위와같은각종거래처관련정보들이채권자의단가산정의기초자료로사용되는경우를보면, 입찰에의한계약방식이아닌일반적인경쟁시장의상거래에서어느공급자가제시하는가격정보는필연적으로경쟁업체에게공개될수밖에없고그로인하여공급자간가격경쟁이촉발된다하더라도이를가격정보 ( 또는그기초자료 ) 라는영업비밀침해의결과로볼수없는이상, 이사건에서채무자 A의이직이후채무자회사가채권자와의가격경쟁에서우위를점하였다는사정만으로채무자들이 - 202 -
채권자의영업비밀을침해하였다고보기에는부족하고, 다음으로채권자가들고있는영업비밀인거래처관련자료에기초한영업전략의경우제출된자료만으로는그내용이구체적으로특정되지아니하여이를부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률소정의영업비밀로포섭하기어렵다고보아채권자의신청을기각하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 3. 21. 자 2008카합621 결정 ). ( 나 ) 전직금지만을구한사례채권자 ( 두산중공업주식회사 ) 는담수, 발전사업에관한 30년이상의기술축적을통하여세계적인기술및영업능력을가지고있는회사이고, 채무자들은채권자회사에서 8년내지 25년이상근무하면서담수비즈니스그룹장, 전무, 상무, 팀장, 차장, 과장등의직급을가지고각영역의전부또는일부에서전문성을가지고있던사람들인데, 2007. 6. 경에스티엑스중공업주식회사 ( 이하 에스티엑스 라한다 ) 가담수및발전사업을개시하자모두에스티엑스에취업하였다. 채무자들중일부는퇴사하면서채권자회사에서취급했던설계프로그램, 입찰제안서, 보고서등의영업비밀또는경영상, 기술상중요자료를외부로반출하였고, 이런자료를이용하여에스티엑스의해외프로젝트예비제안서를작성한바도있으며, 나머지채무자들은영업비밀의유출이증명되지는아니하였으나, 채권자회사에서오랜기간근무하면서영업비밀을다룬점은증명된다. 채무자들은채권자회사에서근무하면서영업비밀을유출하지아니하겠다는내용및퇴직후일정기간 ( 임원급은 3년, 중요기술취급자는 2년또는 3년, 영업관련자는 1년 ) 동종영업을하는회사에취업하지않겠다는약정서를작성하였다. 채권자는채무자들과의경업금지약정에기하여채무자들에게에스티엑스에취업하지말것을신청하였고, 채무자들은위경업금지약정이무효라고다투었으며, 경업금지기간의기산점이언제부터인지도쟁점이되었다. 서울중앙지방법원은 1 채권자회사가담수및발전사업에관하여 30년가량의축적된기술과경험을바탕으로세계적인경쟁력을가지고, 각종자료를비밀로관리하고있었던반면, 에스티엑스는 2007. 6. 경담수및발전사업을시작하면서채권자회사의조직, 경영, 기술상중요자료를확보하기위하여채무자들을채용한것으로보이고, 채무자들을통한영업비밀등의유출및그사용이있었 - 203 -
던점, 2 채무자들이채권자회사의담수및발전각분야에서중역을맡고전문성을가지고있었고, 급여나처우에있어서전직을고려해야할상황에있지않았으며, 채무자들중일부는임원을마치고고문의지위에있으면서임원에준하는대우를받기도한점, 3 경업금지기간도무기한으로정한것이아니라채무자들이취급한업무에따라 1년, 2년또는 3년으로정하였고, 그대상회사도모든중공업회사가아닌동종영업을하는회사로한정하였으므로, 합리성이있으며, 채무자들의근로권침해를최소화한점, 4 채무자들모두채권자회사에비하여높은직급과보수를받고자신의선택에의하여에스티엑스로전직하였으며, 채권자회사에의하여해고당한사람은없는점, 5 채권자회사는담수및발전사업에관하여해외에서공사를수주하여국익에도크게기여하고있는데, 에스티엑스가채권자회사의영업비밀과핵심인력을이용하여손쉽게수십년의기술격차를극복하고저가에해외입찰에참여할경우채권자회사뿐아니라국가적으로도큰손실이될것으로보이는점등을고려하여경업금지약정이유효한것으로판단하고, 채무자들의전직을금지하는가처분을발령하였다. 아울러, 경업금지기간은채무자들이채권자회사를퇴직한날을기준으로하였으며, 채무자들중일부가퇴직전에고문으로재직하면서사실상영업비밀을다루지못하였으므로고문이된시점부터이를기산하여야한다는채무자들의주장을배척하였다 ( 서울중앙지방법원 2008. 3. 19. 자 2007카합3903 결정 ). Ⅷ. 최근판례들 253) 이항에서는지적재산권침해와관련하여최근대법원의주요판례들을소 개하기로한다. 253) 이부분은한동수, 지적재산권관련대법원판례의최근동향, 사법연수원지적재산소송실무연수자료 (2009. 4.) 에서상당부분발췌하였다. - 204 -
1. 특허권및실용신안권침해관련 보호범위보호범위확정의기본원리대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 권리범위확인 ( 실 ) [ 공2008 하,1178] 등록실용신안의보호범위는실용신안등록청구범위에기재된사항에의하여정하여지되, 고안의상세한설명과도면등을참작하여실용신안등록청구범위에기재된문언의의미내용을해석하는것이므로, 실용신안등록청구범위에기재된문언으로부터기술적구성의구체적내용을알수없는경우에는고안의상세한설명과도면등을보충하여그문언이표현하고있는기술적구성을확정하여등록실용신안의권리범위를정하여야하고, 이는독립항과그종속항의권리범위가동일하게된다고하여도마찬가지이다. 실용신안등록청구범위에기재된 캐스캐이드방식으로연결하는링크수단 의기술적구성의구체적내용을알수없어고안의상세한설명과도면등을보충하여해석한결과, 확인대상고안이등록고안의권리범위에속하지않는다고한사례. 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지고, 특별한사정이없는한발명의상세한설명이나도면등에의하여특허청구범위를제한하거나확장하여해석하는것은허용되지않지만, 특허청구범위에기재된사항은발명의상세한설명이나도면등을참작하여야그기술적인의미를정확하게이해할수있으므로, 특허청구범위에기재된사항의해석은그문언의일반적인의미내용을기초로하면서도발명의상세한설명및도면등을참작하여그문언에의하여표현하고자하는기술적의의를고찰한다음객관적 합리적으로하여야한다 ( 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결참조 ) - 205 -
기능적표현이기재된발명의경우대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결 권리범위확인 ( 특 ) 특허발명의권리범위를판단함에있어서는, 특허청구범위에기재된용어의의미가명료하더라도, 그용어로부터기술적구성의구체적인내용을알수없는경우에는그발명의상세한설명과도면의기재를참작하여그용어가표현하고있는기술적구성을확정하여특허발명의권리범위를정하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건특허발명의특허청구범위제1항, 제5항 ( 이하 이사건제1항, 제5항발명 이라한다 ) 에기재된완충기라는용어는인라인스케이트등이주행할때휠액슬에가하여지는충격을흡수한후이를영구자석에전달하지않는구성을의미함이분명하나, 완충기라는용어는기능적표현으로서그용어자체만으로는기술적구성의구체적인내용을알수없으므로, 그발명의상세한설명과도면을참작하여보면, 이사건특허발명의 발명의상세한설명 에는완충기의재질에대하여는아무런기재가없고, 그구조에대하여는 완충기의원주상에탄력성이양호한재질로이루어진완충날개들이구비되고, 완충날개들과영구자석의사이에는외부충격으로부터완충작용을확실하게하기위한완충공간이이루어진구성 만이기재내지도시되어있어서, 이사건제1항, 제5항발명의완충기가표현하고있는기술적구성은완충날개를가진구조나그와유사한구조라고할것이다. 따라서위와같은이사건제1항, 제5항발명의완충기에해당하는구성을가지고있지않은원심판시의확인대상발명은이사건제1항, 제5항발명의권리범위에속하지않는다. 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결 254) 청구범위의기재에의하더라도연결부의구성은 ' 구동장치를공유하기위한연결부 ' 로한정되어있으나 ' 연결부 ' 의기재는여전히기능적표현이므로, 고안의상세한설명과도면의기재를참고하여실질적으로그의미내용을확정하여보면 ( 피고는이사건등록고안의청구범위에는 ' 연결부 ' 라고만기재되어있으므로그문언대로해석되어야하고, 도면이나상세한설명의기재를참고하 254) 등록고안의청구범위의기재가기능적표현인경우, 명세서본문과도면의기재를참고하여실질적으로그의미내용을확정한최초사례 - 206 -
여해석할수없다는취지로주장하나, 이사건등록고안의청구범위에 ' 구동장치를공유하기위한연결부 ' 라는의미로기재하고있어막연히연결부라고기재한것과는다르고, 또 ' 연결부 ' 나 ' 연결수단 ' 과같은기능적표현의경우에는명세서본문과도면의기재를참고하여해석할수있는것이어서피고의주장은받아들이지아니한다.), 그상세한설명및도면에명백히기재되어있는바와같이연결쇠 (14)(18) 와연결클립 (15) 으로되는플랜지타입이나스크류타입, 볼트조임타입등의제작과조작이쉬운연결요소로구성된사실을알수있다. 명세서에기재불비가있는발명대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 [ 공2002.8.1.(159),1707] 특허발명의특허청구의범위기재나발명의상세한설명, 기타도면의설명에의하더라도특허출원당시발명의구성요건의일부가추상적이거나불분명하여그발명자체의기술적범위를특정할수없을때에는특허권자는그특허발명의권리범위를주장할수없는것이고, 특허발명의기술적범위를특정할수있는지여부는당사자의주장이없더라도법원이직권으로살펴판단하여야한다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 권리범위확인 ( 실 ) 등록실용신안의실용신안등록청구범위의일부가불명료하게표현되어있거나그기재에오기가있다하더라도, 고안의상세한설명과도면등을참작하여볼때그기술분야에서통상의지식을가진자가명확하게이해할수있고오기임이명백하여그고안자체의보호범위를특정할수있는경우에는등록실용신안의권리범위를부정할수없다. 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결 [ 공2005.11.15.(238),1821] 특허발명의특허청구범위에그효과달성에필요한필수적구성요소가모두기재되었다고볼수없는발명은구특허법 (1990. 1. 13. 법률제4207호로전문개정되기전의것 ) 제8조제4항에위반하여등록된것으로서그특허를무효로하는심결이확정되기전이라도그권리범위를인정할수없고, 이처 - 207 -
럼권리범위가인정되지아니하는특허발명과동일또는균등한관계에있는 발명을실시하는행위는특허권침해죄를구성하지아니한다. 발명이실시불가능한경우대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 [ 공2002.2.15.(148),409] 실시가불가능한등록고안은구실용신안법 (1998. 9. 23. 법률제5577호로전문개정되기전의것 ) 제8조제3항 255) 에위반하여등록된것으로서그권리범위를인정할수없으므로, ( 가 ) 호고안 256) 은등록고안의권리범위에속할여지가없다. 미생물의기탁에관한요건을충족하지못한경우대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결 [ 공2005, 1717] 미생물의기탁에관한요건을충족하지못한이사건특허발명은미완성발명 257) 에해당하고, 미완성발명의경우는특허무효심결의확정전이라도그권리범위를인정할수없는법리이므로, 원고의확인대상발명이이사건특허발명과대비할것도없이이사건특허발명의권리범위에속하지않는다고한원심의판단은정당하다. 청구범위에포함되는것으로문언적으로해석되는것중일부가발명의상세한설명의기재에의하여뒷받침되고있지않는경우대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 [ 공2003.8.15.(184),1731] 청구범위에포함되는것으로문언적으로해석되는것중일부가발명의상세한설명의기재에의하여뒷받침되고있지않거나 등과같이청구범위를문언그대로해석하는것이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리 255) 고안의상세한설명에는그고안이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게실시할수있을정도로그고안의목적 구성및효과를기재하여야한다. 256) 확인대상고안으로순화되기전의용어이다. 257) 미생물을이용한발명에있어서그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그미생물을용이하게입수할수없는경우에는특허청장이지정하는기관에그미생물을기탁하고, 명세서에당해미생물의기탁번호 기탁기관의명칭및기탁연월일을기재하는외에그기탁사실을증명하는서면을출원서에첨부하지아니하면그발명이완성되었다고할수없다. - 208 -
할때에는, 출원된기술사상의내용과명세서의다른기재및출원인의의사 와제 3 자에대한법적안정성을두루참작하여특허권의권리범위를제한해 석하는것이가능하다. 신규성이없는발명대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 [ 공2001.1.1.(121),62] 258) 특허발명이인용발명과기술적구성이실질적으로동일하여공지된기술에해당하므로무효심결의확정여부에관계없이그권리범위를인정할수없다는이유로 ( 가 ) 호발명은특허발명과대비할필요도없이그권리범위에속하지않는다. 진보성이없는발명대법원 1992. 6. 2. 자 91마540 결정 [ 공1992.8.1.(925),2109] 특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록이된이상이와같은심판에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것이며, 법원은위와같은특허를무효로할수있는사유가있더라도다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수없는것이다등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의것인경우에는특허무효의심결유무에관계없이그권리범위를인정할수없다할것이나, 이는등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의기술에비추어새로운것이아니어서소위신규성이없는경우그렇다는것이지, 신규성은있으나그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수있는것이어서소위진보성이없는경우까지법원이다른소송에서당연히권리범위를부정할수있다고할수는없다 258) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81 후 56 전원합의체판결 [ 집 31(4) 특,66; 공 1983.10.1.(713),1334] 이후정착된실무임 - 209 -
대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 [ 공2004.12.1.(215),1915] 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다. 자유실시기술의항변대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 [ 공2004.11.1.(213),1693] 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요도없이특허발명의권리범위에속하지않게된다. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 권리범위확인 ( 실 ) 권리범위확인심판청구의대상이되는확인대상고안이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터극히용이하게실시할수있는지여부를판단할때에는, 확인대상고안을등록실용신안의실용신안등록청구범위에기재된구성과대응되는구성으로한정하여파악할것은아니고, 심판청구인이특정한확인대상고안의구성전체를가지고그해당여부를판단하여야한다. 구성요소완비원칙대법원 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결등록실용신안의보호범위는실용신안등록청구범위에기재된사항에의하여정하여지고, 그실용신안등록청구범위에보호를받고자하는사항을기재한항 ( 이하 청구항 이라한다 ) 은고안의구성에없어서는아니되는사항만으로기재되는것이므로, 실용신안등록청구범위에기재한사항은특별한사정이없는한고안의필수적구성요소로보아야하고 ( 실용신안법제9조제4항, 제42조, 특허법제97조참조 ), 등록실용신안의청구항을복수의구성요소로구성한경 - 210 -
우에는그각구성요소가유기적으로결합한전체로서의기술사상을보호하는것이지각구성요소를독립하여보호하는것은아니므로, 등록실용신안과대비되는확인대상고안이등록실용신안의청구항에기재된필수적구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구성요소를결여한경우에는원칙적으로그확인대상고안은등록실용신안의권리범위에속하지아니한다. 출원경과참작대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결 특허권침해금지 [ 공2008상,664] 특허출원인이특허청심사관으로부터기재불비및진보성흠결을이유로한거절이유통지를받고서거절결정을피하기위하여원출원의특허청구범위를한정하는보정을하면서원출원발명중일부를별개의발명으로분할출원한경우, 이분할출원된발명은특별한사정이없는한보정된발명의보호범위로부터의식적으로제외한것이라고보아야한다. 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 [ 공2006, 1420] 특허출원인내지특허권자가특허의출원 등록과정등에서특허발명과대비대상이되는제품을특허발명의특허청구범위로부터의식적으로제외하였다고볼수있는경우에는, 대상제품은특허발명의보호범위에속하지않게되는것이고, 특허권자가대상제품을제조 판매하고있는자를상대로대상제품이특허발명의보호범위에속하여그권리가침해되고있다고주장하는것은금반언의원칙에위배되어허용되지아니한다. 특허발명과대비대상이되는제품이특허발명의출원 등록과정등에서특허발명의특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는지여부는명세서뿐만아니라출원에서부터특허될때까지특허청심사관이제시한견해및특허출원인이제출한보정서와의견서등에나타난특허출원인의의도등을참작하여판단하여야한다. 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003 다 1564 판결 [ 공 2005.1.1.(217),17] 채무자실시발명의제 1 구동부의구성이정정된특허발명의제 1 구동부의구 성과균등관계에있다고볼수있지만, 채권자가특허발명에대한무효심판절 - 211 -
차에서공지기술로제시된간행물게재발명의받침대를회전시키는구성과정정전의특허발명의제1구동부의구성을차별화하기위하여정정에의하여현재와같은정정된특허발명의구성으로특정하였고, 채무자실시발명의제 1구동부의구성이위와같은정정절차에의하여제외된구동장치에속하는것이라면, 채권자가위정정이있은후에채무자실시발명의제1구동부의구성이정정된특허발명의제1구동부의구성과균등관계에있다는이유로채무자실시발명이특허발명의권리범위에속하여그권리를침해한다고주장하는것은금반언의법리에의하여허용되지아니한다고한사례. 손해배상과실추정규정의취지및추정복멸의요건대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 [ 공2006.6.1.(251),879] 특허법제130조는타인의특허권또는전용실시권을침해한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정한다고규정하고있고, 그취지는특허발명의내용은특허공보또는특허등록원부등에의해공시되어일반공중에게널리알려져있을수있고, 또업으로서기술을실시하는사업자에게당해기술분야에서특허권의침해에대한주의의무를부과하는것이정당하다는데있는것이고, 위규정에도불구하고타인의특허발명을허락없이실시한자에게과실이없다고하기위해서는특허권의존재를알지못하였다는점을정당화할수있는사정이있다거나자신이실시하는기술이특허발명의권리범위에속하지않는다고믿은점을정당화할수있는사정이있다는것을주장 입증하여야할것이다. 259) 특허법제128조각항에의한손해배상액산정대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 [ 공2006, 879] 260) 259) 특허공보가있는이상특허권의존재를알지못하였다는것은상상하기어렵다. 그리고변리사로부터상표권침해가아니라는감정결과를통보받고상표등록까지되더라도상표권침해가인정된다는판례에비추어볼때, 고도의주의의무 라할수있다. 260) 이판결은 1990. 1. 13. 및 2001. 2. 3. 개정된특허법제 128 조제 3 항및제 5 항에대한최초의대법원판결로서손해배상액산정의기준을제시하였다는점에서의의가있으며, 또한, 위규정에대한적용시기를명확하게하였다는점에서의의가있다 [ 박성수, 특허법제 128 조제 3 항및제 5 항에의한손해배상액산정방법, 대법원판례해설 62 호 (2006 하반기 )] - 212 -
특허법제128조제3항에의하여특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을결정함에있어서는, 특허발명의객관적인기술적가치, 당해특허발명에대한제3자와의실시계약내용, 당해침해자와의과거의실시계약내용, 당해기술분야에서같은종류의특허발명이얻을수있는실시료, 특허발명의잔여보호기간, 특허권자의특허발명이용형태, 특허발명과유사한대체기술의존재여부, 침해자가특허침해로얻은이익등변론종결시까지변론과정에서나타난여러가지사정을모두고려하여객관적, 합리적인금액으로결정하여야하고, 특히당해특허발명에대하여특허권자가제3자와사이에특허권실시계약을맺고실시료를받은바있다면그계약내용을침해자에게도유추적용하는것이현저하게불합리하다는특별한사정이없는한그실시계약에서정한실시료를참작하여위금액을산정하여야하며, 그유추적용이현저하게불합리하다는사정에대한입증책임은그러한사정을주장하는자에게있다. 특허침해로손해가발생된것은인정되나특허침해의규모를알수있는자료가모두폐기되어그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이어렵게된경우에는특허법제128조제5항을적용하여상당한손해액을결정할수있고, 이경우에는그기간동안의침해자의자본, 설비등을고려하여평균적인제조수량이나판매수량을가늠하여이를기초로삼을수있다고할것이며, 특허침해가이루어진기간의일부에대해서만손해액을입증하기어려운경우반드시손해액을입증할수있는기간에대하여채택된손해액산정방법이나그와유사한방법으로만상당한손해액을산정하여야만하는것은아니고, 자유로이합리적인방법을채택하여변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을산정할수있다. 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006 다 1831 판결 [ 공 2006.11.15.(262),1889] 261) 특허권등의침해로인한손해액의추정에관한특허법제 128 조제 2 항에서 말하는이익은침해자가침해행위에따라얻게된것으로서그내용에특별한 261) 이판결은특허법제 128 조제 2 항에서말하는침해자의이익이무슨의미인지를밝혀그이익의내용에는제한이없다는점을판시하고있고, 나아가특허법제 128 조제 2 항은특허침해행위에도불구하고특허권자에게손해가없는경우에적용될여지가없다는점을명확히하고있다. 그리고이판결은손해에발생에관한입증의정도를완화함으로써특허권자를보호하고있음을알수있다. - 213 -
제한은없으나, 이규정은특허권자에게손해가발생한경우에그손해액을평가하는방법을정한것에불과하여침해행위에도불구하고특허권자에게손해가없는경우에는적용될여지가없으며, 다만손해의발생에관한주장 입증의정도에있어서는경업관계등으로인하여손해발생의염려내지개연성이있음을주장 입증하는것으로충분하다. 특허법제129조의물건생산방법의추정적용요건대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결 [ 공2006.6.1.(251),879] 특허법제129조에의하면물건을생산하는방법의발명에관하여특허가된경우에그물건과동일한물건은그특허된방법에의하여생산된것으로추정하되, 다만그물건이특허출원전에국내에서공지되었거나공연히실시된물건또는특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재된경우에는그러하지아니하다고규정하고있어동일한물건이위규정에따라생산방법의추정을받으려면, 그출원전에공개되지아니한신규한물건이라야할것이다. 직무발명에있어서특허를받을수있는권리의침해시특허법제128조제2 항을유추적용할수있는지여부대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결 특허권이전등록등 [ 공2009 상,93] 구특허법 (2006. 3. 3. 법률제7869호로개정되기전의것 ) 제39조제1항의직무발명에해당하는회사임원의발명에관하여회사와그대표이사가임원의특허를받을수있는권리를적법하게승계하지않고같은법제40조에의한보상도하지않은상태에서위임원을배제한채대표이사를발명자로하여회사명의의특허등록을마침으로써임원의특허를받을수있는권리를침해한경우, 위임원이입은재산상손해액은임원이구특허법제40조에의하여받을수있었던정당한보상금상당액이다. 그수액은직무발명제도와그보상에관한법령의취지를참작하고증거조사의결과와변론전체의취지에의하여밝혀진당사자들사이의관계, 특허를받을수있는권리를침해하게된경위, 위발명의객관적인기술적가치, 유사한대체기술의존재여부, - 214 -
위발명에의하여회사가얻을이익과그발명의완성에위임원과회사가공헌한정도, 회사의과거직무발명에대한보상금지급례, 위특허의이용형태등관련된모든간접사실들을종합하여정함이상당하고, 등록된특허권또는전용실시권의침해행위로인한손해배상액의산정에관한특허법제128조제 2항을유추적용하여이를산정할것은아니다. 형사소송자유실시기술과형사책임대법원 2006. 5. 25. 선고 2005도4341 판결등록고안과대비되는고안이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터극히용이하게고안해낼수있는경우, 그등록내용과동일 유사한물품을제작 판매한행위가실용신안권침해죄를구성하는여부 ( 소극 ) 특허의정정과형사책임대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결 [ 공2005.11.15.(238),1821] 정정심결이확정된경우그정정이별도의정정무효심판절차에의하여무효로되지아니하는한, 그특허발명은처음부터정정된특허청구범위에의하여특허권설정등록이된것으로보아야하지만, 헌법제13조제1항, 형법제1조제1항의입법취지및특허발명의특허청구범위는특허권자가독점하여실시할수있는영역과제3자가침해해서는아니되는영역을객관적으로획정하여대외적으로공시하는규범적효력이있는점에비추어보면, 피고인의행위가특허권침해죄에해당하는지여부를판단함에있어정정후의특허청구범위를침해대상특허발명으로삼는것이피고인에게불리한결과를가져오는경우까지도정정의소급적효력이당연히미친다고할수는없다. 균등관계대법원 2009. 1. 15. 선고 2006도9213 판결특허권침해죄를구성하기위해서는특허발명의각구성요소와구성요소간의유기적결합관계가그대로포함되어있는동일한발명을실시하거나, 피고인 - 215 -
이실시한물건또는방법에구성요소의치환내지변경이있더라도, 특허발명과그과제의해결원리가동일하며그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내며, 그와같이치환하는것을그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로자명하여균등한관계에있는발명을실시하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고인들이생산ㆍ판매한상품명 소이매직, 울트라파워 제품은발명의명칭이 가정용두부제조장치 인이사건특허발명 ( 특허번호제225772호 ) 의구성요소중원심분리통맞춤부를결여하고있을뿐만아니라, 두부수납통의상부에설치되어단백질즙에서발생하여두부수납통의상부로올라오는거품을감지함으로써단백질즙에서생성되는거품의높이를일정수준으로억제하는기능을하는이사건특허발명의거품감지센서와달리, 단백질즙의내부에삽입되도록두부수납통의저부에까지연장되는형태로설치되어단백질즙의온도를감지함으로써단백질즙에서거품이발생되는것자체를사전에방지하는기능을하는온도감지센서를구비하고있으며, 또한원심분리통의하부덮개를개방하고그하부덮개위에콩을올려놓은후하부덮개를다시닫고물이담긴두부수납통과원심분리통이장착된본체부를결합시키는이사건특허발명의구성과달리, 망체통에별도의하부덮개를따로형성하지않고두부수납통과망체통이장착된본체부를결합한상태에서본체부표면에있는투입구를통하여콩과물을함께투입하는구성을가지고있으므로, 위각대응구성은그과제의해결원리및작용효과가상이하다. 따라서피고인들이생산ㆍ판매한제품은이사건특허발명과동일또는균등한관계에있는발명을실시한것이라고볼수없다. 2. 상표권침해관련상표권의효력이미치지않는범위대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 한글인터넷주소사용중지등 상표법제51조제1항제1호본문에의하면, 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정등록이있은후부 - 216 -
정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가그표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다. 그러므로표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야한다. 이사건한글인터넷주소는영어로구성된웹사이트의도메인이름대신기억하기쉬운한글을사용하는인터넷주소로서그특성상숫자 문자 기호등의결합으로구성되면서계층적구조를가지는일반적인도메인이름보다상품의출처표시내지광고선전기능이더강한점, 이사건한글인터넷주소로연결되 는웹사이트의좌측상단에는 와같이이사 건한글인터넷주소와동일한문자부분 장수온돌 이다른문자에비하여돋보이는글자체로변형되어빨간색의큰글씨로횡서된채로그왼쪽의도형과결합된일체로서표시되어있을뿐만아니라, 그웹사이트화면의중앙에는상품의명칭으로 장수온돌침대Queen, 장수온돌침대Double 이라고표기되어있는점, 서비스표인위도형과문자부분이외에는상품자체의식별표지로인식될만한다른표장을찾아볼수없는점등의여러사정을종합하여볼때, 이사건한글인터넷주소는일반수요자에게상호라기보다는주로상표로서사용되고있다고인식될것이므로, 이사건한글인터넷주소는거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당한다고볼수없다. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007 다 11958 판결 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의품질 효능 용도등을보통으 로사용하는방법으로표시하는표장에대하여는상표권의효력이미친다고 - 217 -
할수없는바 ( 상표법제51조제1항제2호참조 ), 어떤표장이상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것인가의여부는그표장이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 피고들과인수참가인이사용한표장중 짱공유 는비록사전에등재되어있지않은조어이기는하지만 짱 은 최고 를뜻하는의미로사람들에게널리사용되고있으므로, 게임, 영화, 유틸리티등파일을공유할수있도록하고유머와사진등을제공하는웹사이트운영업무와관련하여볼때, 그수요자들로서는 짱공유 라는표장으로부터 최고의파일공유 라는관념을직감할수있을것이라고봄이상당하다. 그렇다면피고들과인수참가인들의표장중 짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷 등한글표장은제공되는서비스업의품질 효능등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에불과하다할것이므로, 이러한표장을사용하는행위는이사건등록서비스표권을침해한다고할수없다. 병행수입대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 [ 공2006.11.15.(262),1914] 국내에등록된상표와동일 유사한상표가부착된지정상품과동일 유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자가법적또는경제적으로밀접한관계에있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야한다 ( 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결참조 ). 아울러그수입된상품과우리나라의상표권자가등록상표를부착한상품사이에품질에있어실질적인차이가없어야하고, 여기에서품질의차이란제품자체의성능, 내구성등의차이를의미하는것이지그에부수되는서 - 218 -
비스로서의고객지원, 무상수리, 부품교체등의유무에따른차이를말하는것 이아니다. 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 [ 공2005.7.15.(230),1111] 외국의상표권자내지정당한사용권자가상표를부착한이후거래당사자사이의판매지제한약정에위반하여다른지역으로그상품이판매내지수출되었더라도그러한사정만으로그상품의출처가변하는것은아니라고할것이어서그러한약정위반만으로외국상표권자가정당하게부착한상표가위법한것으로되는것은아니다. cf. 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결 [ 공1997.11.15.(46),3528] 국내전용사용권자가그등록을마친후폴로상표가부착된의류를국내에서제조 판매하면서많은비용을들여그제품에대한선전 광고등의활동을하여왔고, 국외에서판매되는같은상표가부착된의류중에는미합중국외에인건비가낮은제3국에서주문자상표부착방식으로제조되어판매되는상품들도적지않으며, 국내전용사용권자와국외상표권자와의사이에는국내전용사용권설정에따른계약관계이외에달리동일인이라거나같은계열사라는등의특별한관계는없는경우, 국외에서제조 판매되는상품과국내전용사용권자가제조 판매하는상품사이에품질상아무런차이가없다거나그제조 판매의출처가동일한것이라고할수없고, 또한국외상표권자와국내전용사용권자가공동의지배통제관계에서상표권을남용하여부당하게독점적인이익을꾀할우려도적다고할것이므로, 이러한경우에는이른바진정상품의병행수입이라고하더라도국내전용사용권을침해하는것으로서허용되지않는다. 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결 [ 공2002.11.15.(166),2470] 병행수입그자체는위법성이없는정당한행위로서상표권침해등을구성하지아니하므로병행수입업자가상표권자의상표가부착된상태에서상품을판매하는행위는당연히허용 - 219 -
상표권과저작권의저촉대법원 2006. 9. 11. 자 2006마232 결정 [ 공2006.11.1.(261),1780] 상표법제53조에서등록상표가그등록출원전에발생한저작권과저촉되는경우에저작권자의동의없이그등록상표를사용할수없다고한것은저작권자에대한관계에서등록상표의사용이제한됨을의미하는것이므로, 저작권자와관계없는제3자가등록상표를무단으로사용하는경우에는상표권자는그사용금지를청구할수있다. 상표권의행사와권리남용대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결 상표권불침해확인등 상표권침해금지청구등 상표권자가당해상표를출원 등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적 개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는때에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 이경우상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다. 위법리와원심이적법하게채택한증거에의하여인정되는다음과같은사정, 즉, 원고 ( 반소피고, 이하 원고 라고한다 ) 들이이사건등록상표와동일한표장을오피스소프트웨어에사용하리라는것을피고 ( 반소원고, 이하 피고 라고한다 ) 가이사건등록상표의출원전에알고있었던것으로보이는점, 피고가이사건등록상표를사용한영업을한바없고그와같은영업을할것으로보이지도않는점, 피고가원고들이이사건등록상표와동일한표장을 - 220 -
계속사용하여왔음에도곧바로이를문제로삼지않고있다가이사건등록상표와동일한표장을사용한원고들의영업활동이활발해진시점에서이를문제로삼고, 상당한돈을양도대가로요구한점등에비추어보면, 피고의원고들에대한이사건등록상표권의행사는상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히는것이어서비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없다할것이다. 대법원 2006. 2. 24. 자 2004마101 결정부당한이익을얻을목적으로채무자가사용하는상표와동일 유사한이사건등록상표를출원 등록하는것은비록그것이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의부정경쟁행위에는해당하지않는다고하더라도신의칙내지사회질서에반하는것으로서, 그러한상표권의행사는채무자에게손해를가하거나고통을주기위한권리의행사에해당하므로, 채권자의채무자에대한이사건가처분신청은상표권을남용한권리의행사로서허용될수없다. 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 [ 공2007.3.1.(269),344] 상표권자가당해상표를출원 등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적 개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다. - 221 -
<R> 기존의국내가요들중에서일부를선곡하여수록한진한커피시리즈편집음반은특정저작자의창작물이라기보다는그음반제작 판매자의기획상품이라는성격이짙고, 각편집음반의전면상단에일정한도형과색채를가미하고영문자를부기하여동일한형태로계속사용된 라는제명역시각편집음반의내용등을직접적으로표시하는것이아니며, 위진한커피시리즈편집음반의판매기간및판매실적등에비추어, 위 진한커피 라는제명은이미 편집음반 상품과관련하여서는단순히창작물의내용을표시하는명칭에머무르지않고거래자나일반수요자사이에특정인의상품을표시하는식별표지로서인식되기에이르렀고, 그 진한커피 제명에는음반제작 판매자의신용과고객흡인력이화체되어있다고본사례 <R> 시리즈편집음반의 라는제명이자타상품의식별표지로서기능하고있음에도불구하고위제명의선사용자인음반제작 판매자의동의나허락없이 와같이구성된등록상표를출원 등록한다음그상표권에기하여위음반제작 판매자가 진한커피 제명을사용하여출시한음반의제작 판매금지등을구하는것은신청인이위음반제작 판매자의자본과노력등에의하여획득되어 진한커피 제명에화체된신용등에편승하여이익을얻을목적으로위등록상표를출원 등록한것을기화로오히려그신용등의정당한귀속주체인위음반제작 판매자로부터그신용등을빼앗아자신의독점하에두려는행위이므로, 이러한상표권행사는상표제도의목적이나기능을일탈하고법적으로보호받을만한가치가없고, 비록상표권의행사라는외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없다고본사례 형사소송상표의등록무효심결확정과형사책임대법원 2006. 3. 10. 선고 2005도3951 판결타인의등록상표권을침해하였다는행위가그등록을무효로한다는심결이확정되기이전에이루어졌다고하더라도, 그후상표등록을무효로한다는심결이확정되었다면침해되었다는상표권은처음부터존재하지아니하였던것 - 222 -
이되므로, 그와같은행위를상표법제 93 조소정의상표권침해행위에해당 한다고볼수없다. 전용사용권설정과상표권침해여부대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결 [ 공2006.10.1.(259),1711] 상표권이나서비스표권에관하여전용사용권이설정된경우이로인하여상표권자나서비스표권자의상표또는서비스표의사용권이제한받게되지만, 제3 자가그상표또는서비스표를정당한법적권한없이사용하는경우에는그상표권자나서비스표권자가그상표권이나서비스표권에기하여제3자의상표또는서비스표의사용에대한금지를청구할수있는권리까지상실하는것은아니고, 이러한경우에그상표나서비스표에대한전용사용권을침해하는상표법위반죄가성립함은물론상표권자나서비스표권자의상표권또는서비스표권을침해하는상표법위반죄도함께성립한다. 상표등록취소와취소전의형사책임대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 [ 공2005, 1828] 상표법제73조제1항제3호에서정한등록취소사유가있다하더라도심판에의하여취소가확정되기까지는등록상표로서의권리를보유하는것이고, 상표등록무효심결이확정된때와는달리상표등록을취소한다는심결이확정된때에는그상표권은확정된때로부터장래를향하여서만소멸하는것이므로 ( 상표법제73조제7항 ), 등록상표에관하여등록취소의심결이확정되었다고하더라도그심결확정이전에이루어진침해행위에관한상표권침해죄의성립여부에는영향을미치지못한다. 후출원등록상표의사용과상표권침해여부대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 [ 집34(2) 형,430; 공1986.8.15.(782),1020] 후출원등록상표에의한선출원등록상표의침해는후출원등록상표가적법한절차에따라등록무효의심결이확정되었음에도불구하고그후후출원등록상표권자가선출원등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용한때성립한다. - 223 -
주문자상표부착방식과형사책임대법원 2006. 2. 24. 선고 2005도10032 판결비록피고인이주문자상표부착생산법칙에의하여미토스도브라질 (mythos do brazil) 이제공하는상표를사용하였다하더라도그러한사정만으로는피고인이이사건상표권침해행위가법령에의하여허용되는행위로서죄가되지아니하는것으로오인하는데정당한이유가있다고볼수없다. 공소사실의특정대법원 2007. 8. 23. 선고 2005도5847 판결등록상표 서비스표 디자인이나주지표지와동일내지유사한표지나디자인을사용하였는지여부가문제로되는상표법위반, 디자인보호법위반및부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반사건에서다른사실과식별이가능하도록범죄구성요건에해당하는구체적사실을기재하였다고하기위해서는침해의대상과관련하여서는등록번호등을기재하거나침해의대상이된등록상표 서비스표나주지표지의구성과지정내지사용상품이나서비스업, 디자인의형태와디자인의대상인물품등을기재하는방법내지는그외공소사실의다른사항의기재등에의하여침해의대상이된등록상표 서비스표 디자인이나주지표지를특정할수있어야하고, 침해의태양과관련하여서는적어도침해의대상이된등록상표 서비스표 디자인이나주지표지별로피고인이사용한표지나디자인등이이를침해하였는지여부를알수있을정도로는기재하여야할것이다. 가처분대법원 2007. 7. 2. 자 2005마944 결정상표권자는상표법제65조제1항에의하여상표권을침해하는자또는침해할우려가있는자에대하여침해의금지또는예방을청구할수있고, 현저한손해를피하거나급박한위험을막기위하여또는그밖의필요한이유가있을경우에는민사집행법제300조제2항에의하여임시의지위를정하는가 - 224 -
처분의형태로청구하는것도얼마든지가능하지만, 그러한가처분신청이받아들여지기위해서는피신청인이신청인의등록상표와동일 유사한상표를그지정상품과동일 유사한상품에사용하는침해행위를하고있거나, 혹은아직은위와같은침해에이르지아니하였으나침해행위가이루어질개연성이크다는사정이구체적사실로서존재하여그피보전권리가인정되어야하고, 나아가당해가처분신청의인용여부에따른당사자쌍방의이해득실관계, 본안소송의승패의예상, 기타의제반사정을법원이합목적적으로고려할때보전의필요성이인정되는경우라야할것이다. 통일도메인이름분쟁해결방침 (UDRP) 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004다72457 판결 인터넷도메인사용금지등 ICANN 통일도메인이름분쟁해결정책사건 [ 공2008상,282] 국제인터넷주소관리기구 (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 가마련한통일도메인이름분쟁해결정책 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) 은도메인이름등록기관과도메인이름등록인사이에합의된등록약관의내용에편입되어, 도메인이름등록인과상표또는서비스표에관한권리를가진자 ( 제3자 ) 사이에도메인이름을둘러싸고분쟁이발생한경우그등록의유지 취소 이전등에관한판단을신속히내려등록행정의적정성을향상시키기위한등록기관의행정절차에관한규정에불과하고, 도메인이름등록인과제3자사이에서는위분쟁해결방침이상표등에관한권리와도메인이름의등록 사용등에관한실체적권리관계를규율하는구속력을가지는것이아니므로, 제3자는의무적행정절차를벗어나서위분쟁해결방침이정한요건에의하여도메인이름의사용금지를도메인이름등록인에게직접청구할수있는실체적권리가없다. 따라서도메인이름에관한소송을심리 판단하는법원은위분쟁해결방침에의할것이아니라당해사건에적용가능한법률에의하여당해사건을심리 판단하여야한다. CCF 와관련된상표 서비스표를갖고있는외국의갑금융회사가외국의유 명금융지주회사에인수된후, 을이위금융지주회사의상호와 CCF 를결합 - 225 -
하여만든도메인이름을국제인터넷주소관리기구 (ICANN) 에등록하자, 갑회사가을을상대로 ICANN의통일도메인이름분쟁해결정책에근거하여국제분쟁조정기관에위도메인이름을자신에게이전하도록명하여줄것을요구하는취지의의무적행정절차의개시신청을하였고, 이에도메인이름등록인을이갑회사를상대로위도메인이름의사용금지를구할권리가없음의확인을구한사안에서, 위분쟁해결방침은상표권자인갑회사 ( 제3자 ) 와도메인이름등록인을사이의실체적권리관계를규율하는구속력이없으므로, 법원의심리 판단의대상은위도메인이름등록이위분쟁해결방침의요건을충족하는지여부가아니라, 위금융회사가자신의상표권에터잡아위도메인이름등록인의도메인이름사용금지를청구할수있는지여부라고한사례 3. 종자산업법분야대법원 2008. 10. 9. 선고 2006다24674 판결 사용료 구종자산업법 (2003. 12. 11. 법률제6999호로개정되기전의것, 이하 법 이라한다 ) 은제2조제9호에서 실시 라함은보호품종의종자를증식 생산 조제 양도 대여 수출또는수입하거나양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하 증식등 이라한다 ) 을하는행위를말한다고정의하고, 제57조제1항본문에서 품종보호권자는업으로서그보호품종을실시할권리를독점한다 고, 제2항본문에서는 품종보호권자는제1항에규정된권리외에업으로서그보호품종의종자의수확물및그수확물로부터직접제조된산물에대하여도실시할권리를독점한다 고각규정하는한편, 제 13조의2 제1항에서 제11조의규정에의하여농림부령으로품종보호를받을수있는작물의속또는종을정할당시에이미알려진품종으로서다음각호의 1에해당하는것에대하여는그품종보호를받을수있는작물의속또는종으로정하여진날부터 1년이내에품종보호출원을한경우제13조제1 항의규정에불구하고신규성이있는것으로보아이법에의한품종보호를받을수있다 고, 제3항에서 제1항각호의 1에해당하는품종으로서제55 조제1항의규정에의하여설정등록된품종보호권은당해품종보호출원일전에행하여진실시에대하여는그효력이미치지아니한다 고각규정하고있다. - 226 -
이와같이법제57조제2항이품종보호권의효력이미치는범위를 보호품종의종자의수확물및그수확물로부터직접제조된산물의실시 에까지확대하고있으나원래보호품종의실시라함은보호품종의종자의증식등을하는행위를의미하는점, 법제13조의2가알려진품종에대해서신규성의요건에도불구하고일정한요건을갖춘경우품종보호를받을수있도록허용하면서도품종보호출원일전에그알려진품종을이미실시하고있는자를보호하기위하여알려진품종의품종보호권의효력을제한하고있는점등을종합하여보면, 알려진품종의품종보호출원일전에당해품종의종자를육성하여품종보호출원일후에그수확물을수확 출하하는행위등에는알려진품종의품종보호권의효력이미치지않는다고보아야할것이다. 4. 디자인권침해관련 등록디자인의보호범위신규성이없는디자인 ( 법제5조제1항 ) 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결등록된의장에신규성있는창작이가미되어있지아니하여공지된의장이나그출원전에반포된간행물에기재된의장과동일 유사한경우에는그등록무효심판의유무와관계없이그의권리범위를인정할수없다. 창작이용이한디자인 ( 법제5조제2항 ) 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 [ 공2004.6.1.(203),924] 등록된의장이의장등록출원전에그의장이속하는분야에서통상의지식을가진자가국내에서널리알려진형상 모양 색채또는이들의결합에의하여용이하게창작할수있는의장에해당하는경우에는그등록이무효로되기전에는등록의장의권리범위를부인할수없지만, 등록의장과대비되는의장 262) 이등록의장의의장등록출원전에그의장이속하는분야에서통상의지식을가진자가국내에서널리알려진형상 모양 색채또는이들의결합에 262) 확인대상디자인을의미함. - 227 -
의하여용이하게창작할수있는것인때에는등록의장과대비할것도없이 그권리범위에속하지않게된다. 공지의형상과모양을포함하고있는등록디자인대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 [ 공2004.10.1.(211),1612] 의장권은물품의신규성이있는형상, 모양, 색채의결합에부여되는것으로서공지의형상과모양을포함한출원에의하여의장등록이되었다하더라도공지부분에까지독점적이고배타적인권리를인정할수는없으므로의장권의권리범위를정함에있어공지부분의중요도를낮게평가하여야하고, 따라서등록의장과그에대비되는의장이서로공지부분에서동일 유사하다고하더라도등록의장에서공지부분을제외한나머지특징적인부분과이에대비되는의장의해당부분이서로유사하지않다면대비되는의장은등록의장의권리범위에속한다고할수없다. 산업용안경의안경테의전체적인형상과모양및정면부분이공지의형상과모양부분이고, 등록의장공보에측면도가요부확대사진으로등재되어있는경우, 등록의장과그에대비되는의장의유사여부는측면의홀더및커넥터의형상과모양에중점을두어판단하여야한다고한사례 이사건등록의장 피고의의장 손해배상 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005 다 36830 판결 [ 공 2006.11.15.(262),1906] 의장권등의침해로인한손해액의추정에관한구의장법 (2004. 12. 31. 법 률제 7289 호디자인보호법으로개정되기전의것 ) 제 64 조제 1 항 263) 본문에 263) 第 64 條 ( 損害額의推定등 ) 1 디자인권자또는전용실시권자는고의또는과실로인하여자기의디자인권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구하는경우당해권리를침해한자가그침해행위를하게한물건을양도한때에는그물건의양도수량에디자인권자또는전용실시권자가당해침해행위가없었다면판매할 - 228 -
서말하는 단위수량당이익액 은침해가없었다면의장권자가판매할수있었을것으로보이는의장권자제품의단위당판매가액에서그증가되는제품의판매를위하여추가로지출하였을것으로보이는제품단위당비용을공제한금액을말한다. 의장권등의침해로인한손해액의추정에관한구의장법 (2004. 12. 31. 법률제7289호디자인보호법으로개정되기전의것 ) 제64조제1항단서의사유는침해자의시장개발노력 판매망, 침해자의상표, 광고 선전, 침해제품의품질의우수성등으로인하여의장권의침해와무관한판매수량이있는경우를말하는것으로서, 의장권을침해하지않으면서의장권자의제품과시장에서경쟁하는경합제품이있다는사정이나침해제품에실용신안권이실시되고있다는사정등이포함될수있으나, 위단서를적용하여손해배상액의감액을주장하는침해자는그러한사정으로인하여의장권자가판매할수없었던수량에의한금액에관해서까지주장과입증을하여야한다. 대법원 2008. 10. 9. 선고 2006 다 53146 판결 물품대금등 [ 공 2008 하,1529] 민법제 751 조제 1 항은불법행위로인한재산이외의손해에대한배상책임을 규정하고있고, 재산이외의손해는정신상고통만을의미하는것이아니라 그외에수량적으로산정할수없으나사회통념상금전평가가가능한무형의 손해도포함하므로, 법인의명예나신용을훼손한자는그법인에게재산이 외의손해에대하여도배상할책임이있다. 그런데, 법인의명예나신용을훼 손하는행위에는법인의목적사업수행에영향을미칠정도로법인의사회적 평가를저하하는일체의행위가포함되므로, 이에는구체적인사실을적시하 거나의견을표명하는행위등뿐만이아니라, 고급이미지의의류로서명성과 수있었던물건의단위수량당이익액을곱한금액을디자인권자또는전용실시권자가입은손해액으로할수있다. 이경우손해액은디자인권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 디자인권자또는전용실시권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다. < 신설 2001.2.3, 2004.12.31> - 229 -
신용을얻고있는타인의의류와유사한디자인의의류를제조하여이를저가 로유통시키는방법등으로타인인법인의신용을훼손하는행위도포함된다. 중용권 ( 中用權 ) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003도3081 판결 [ 공2004, 1778] 의장권의등록을받은자가그등록의장에대한무효심판청구의등록전에등록의장이무효사유에해당되는것을알지못하고국내에서그등록의장또는이와유사한의장의실시사업을하거나그사업의준비를하고있는경우에는그실시또는준비를하고있는의장및사업의목적의범위안에서그의장권또는의장등록을무효로한당시에존재하는전용실시권에대하여통상실시권을가지므로 ( 의장법제51조제1항 264) ), 위와같이통상실시권을가지는자의실시대상이되는의장이다른사람이등록받은의장과동일 유사하다고하더라도그의장을실시하는행위가위법성이있다고할수는없다. 형사소송대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결 디자인보호법위반 등록디자인이그출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된디자인이나그출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재된디자인과동일또는유사한경우에는그에대한등록무효의심결이없어도그권리범위를인정할수없고 ( 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도1866 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결등참조 ), 이와같이권리범위가인정되지아니하는등록디자인에대하여는그등록디자인과동일한디자인의물품을제작, 판매하였다하여디자인권침해죄를구성할수없다 264) 第 51 條 ( 無效審判請求登錄전의실시에의한通常實施權 ) 1 디자인등록에대한無效審判請求의登錄전에다음各號의 1 에해당하는者가등록디자인이無效事由에해당되는것을알지못하고國內에서그디자인또는이와유사한디자인의實施事業을하거나그事業의準備를하고있는경우에는그실시또는準備를하고있는디자인및事業의目的의범위안에서그디자인권또는디자인등록을無效로한당시에存在하는專用實施權에대하여通常實施權을가진다. < 개정 2004.12.31, 2007.1.3> 1. 동일또는유사한디자인에대한 2 이상의등록디자인중그하나의디자인등록을無效로한경우의원디자인권자 - 230 -
5. 부정경쟁행위방지및영업비밀보호관련 국내에널리인식된상품표지, 영업표지대법원 2008. 9. 11. 선고 2006도7870 판결간단하고흔히있는표장이 부정경쟁방지및영업비밀보호등에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제2조제1호 ( 가 ) 목이보호하는상품표지가되기위해서는자타상품의식별력을갖추어야할것이고, 그식별력을갖추었는지여부는당해상표의사용기간, 사용횟수및사용의계속성, 그상표가부착된상품의생산 판매량및시장점유율, 광고 선전의방법, 횟수, 내용, 기간및그액수, 상품품질의우수성, 상표사용자의명성과신용, 상표의경합적사용의정도및태양등을종합하여결정하여야한다. 한편, 사용에의하여식별력을취득하는표장은실제로사용한표장그자체에한하는것이고그와유사한표장에대하여까지사용에의한식별력취득을인정할수없는것이지만 ( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결등참조 ), 그와동일성이인정되는표장의사용은위식별력취득에도움이되는요소가된다. 대법원 2006. 5. 25. 선고 2006도577 판결 [ 공2006, 1215] 비록간단하고흔히있는표장만으로구성된상표라하더라도그것이오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의상품을표시하는것으로널리알려져인식하게된경우에는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이보호하는상품표지에해당한다. 알파 또는 ALPHA 는원고의그림물감, 포스터칼라등에관한상품표지로서의기능을하여오고있으며, 오랜기간그와같이기능함으로써국내의수요자들이그림물감, 포스터칼라등에관하여 알파 또는 ALPHA 를원고가생산하는상품임을표시하는것으로인식하게되었다고볼것이어서부정경쟁방지법의보호대상이될수있다 ( 대법원 2007. 12. 27. 선고 2005다60208 판결 [ 미간행 ] 참조 ). - 231 -
대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결 [ 공2006, 356]) 비록현저한지리적명칭만으로된상표나서비스표이어서상표법상보호받지못한다고하더라도그것이오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의영업을표시하는것으로서널리인식하게된경우에는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이보호하는영업표지에해당한다. - ' 신사복 등의상품에사용된피해자의상품표지인 캠브리지멤버스,CAMBRIDGE MEMBERS 와 셔츠 등의상품에사용된피고인들의상품표지인 캠브리지유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 가부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목에정한유사한상품표지에해당한다고본사례 대법원 2005. 2. 17. 선고 2004도7967 판결상품의형태는의장권이나특허권등에의하여보호되지않는한원칙적으로이를모방하여제작하는것이허용되며, 다만예외적으로어떤상품의형태가장기간의계속적 독점적 배타적사용이나지속적인선전광고등에의하여그형태가갖는차별적특징이거래자또는수요자에게특정한품질을가지는특정출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화된경우에만부차적으로자타상품의식별력을가지게되고이러한경우비로소부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 ' 부정경쟁방지법 ' 이라한다 ) 소정의타인의상품임을표시한표지에해당되어보호받을수있다할것이다 ( 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다44925 판결등참조 ). 265) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도70 판결 [ 공2005, 893]) 캐릭터가상품화되어부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목에규정된 ' 국내에널리인식된타인의상품임을표시한표지 ' 가되기위하여는캐릭터자체가국내에널리알려져있는것만으로는부족하고, 그 265) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2001 다 83890 판결도같은취지에서, 거북완구의형태가구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조제 1 호 ( 가 ) 목소정의상품표지성을갖게되었다고판단하였다. - 232 -
캐릭터에대한상품화사업이이루어지고이에대한지속적인선전, 광고및품질관리등으로그캐릭터가이를상품화할수있는권리를가진자의상품표지이거나위상품화권자와그로부터상품화계약에따라캐릭터사용허락을받은사용권자및재사용권자등그캐릭터에관한상품화사업을영위하는집단의상품표지로서수요자들에게널리인식되어있을것을요한다. 상품표지의유사대법원 2007. 4. 12. 선고 2006다10439 판결 [ 공2007.5.15.(274),675] 어떤상품표지가부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호에서말하는국내에널리인식된타인의상품표지와유사한지여부는양상품표지를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적 객관적 이격적으로관찰하여거래실정상일반수요자나거래자가양상품표지에대하여느끼는인식을기준으로하여판별하여야하되, 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는 문자와문자또는문자와도형등이결합된상품표지 는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타상품의식별기능을할수있는부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 하나의상품표지에서 2개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상품표지와동일또는유사한때에는양상품표지는전체적으로보아유사하다고할수있으며, 성명의결합으로이루어진상품표지의경우에도그이치는마찬가지이다. 대법원 2007. 11. 29. 선고 2007도5588 판결부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 나 ) 목소정의부정경쟁행위는국내에널리인식된타인의성명 상호 표장기타타인의영업임을표시하는표지와동일하거나이와유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동을하게하는행위를의미하는바, 식별력이없거나미약한것으로보이는문자나숫자의결합으로이루어진상호나영업표지가사용된결과국내에널리인식되기에이른경우에는원래독점시킬수없는표지에권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석적용되어야하고 ( 대 - 233 -
법원 1999. 9. 17. 선고 99 후 1645 판결등참조 ), 이러한법리는결합영업표 지의유사성을판단함에있어서그구성부분중일부가요부인지여부를판 단하는데에도마찬가지로적용된다고할것이다. 혼동행위대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 [ 공2007.6.1.(275),831] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동을하게하는 의의미는상품의출처가동일하다고오인하게하는경우뿐만아니라국내에널리인식된타인의상품표지와동일또는유사한표지를사용함으로써일반수요자나거래자로하여금 당해상품표지의주체와사용자간에자본, 조직등에밀접한관계가있지않을까 라고오신하게하는경우도포함하며, 타인의상품과혼동을하게하는행위에해당하는지여부는상품표지의주지성과식별력의정도, 표지의유사정도, 사용태양, 상품의유사및고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다. - 각종 캐주얼의류및스포츠의류 등에관하여국내에널리인식된피해자회사의상품표지인 BANG BANG, 뱅뱅 과동일 유사한 BAENG, BAENG, 뱅뱅, BANG BANG, 뱅뱅 등의표장을부착한악력기, 스텝퍼, 줄넘기, 훌라후프등을제조하여판매한행위가타인의상품과혼동을하게하는부정경쟁행위에해당한다고본사례 저명상표희석행위대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 다 ) 목의 국내에널리인식된 ' 이라는용어는국내전역또는일정한지역범위안에서거래자또는수요자들사이에알려지게된 주지의정도 를넘어관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게된이른바 저명의정도 에이른것을의미하는것이다. - 234 -
출처지오인야기행위대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도5124 판결 [ 공2006, 367] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 마 ) 목에서 상품의생산, 제조, 가공지역의오인을일으킨다. 함은거래상대방이실제로오인에이를것을요하는것이아니라일반적인거래자즉평균인의주의력을기준으로거래관념상사실과다르게이해될위험성이있음을뜻하며, 이러한오인을일으키는표지에는직접적으로상품에관하여허위표시를하는것은물론, 간접적으로상품에관하여위와같은오인을일으킬만한암시적인표시를하는것도포함된다. - 초당 이바닷물을직접간수로사용하여특별한맛을지닌두부를생산하는지역의명칭에해당한다고보아 초당 이외의지역에서생산하는두부제품에 초당 을사용하는행위가부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2 조제1호 ( 마 ) 목에서정한상품의생산, 제조, 가공지역의오인을일으키는것으로본원심의판단을수긍한사례 상품형태모방행위대법원 2008. 10. 17. 선고 2006마342 부정경쟁행위금지가처분구부정경쟁방지법제2조제1호 ( 자 ) 목 266) 은부정경쟁행위의한유형으로서타인이제작한상품의형태 ( 형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을말하며, 시제품또는상품소개서상의형태를포함한다. 이하같다 ) 를모방한상품을양도 대여또는이를위한전시를하거나수입 수출하는행위를규정하고있다. 여기에서 상품의형태 라고함은일반적으로상품자체의형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을의미하고, 위와같은 상품의형태 의범위에당해상품의용기 포장이당연히포함되는것은아니라할것이다. 그러나상품의용기 포장도상품자체와일체로되어있어용기 포장의모방을상품자체의모방과실질적으로동일시할수있는경우에는위규정상의상품의형태에포함된다고할것이다. 한편 모방 이라함은타인의상품의형태에의 266) 2004. 1. 20. 개정되어 2004. 7. 2. 부터시행되고있음 - 235 -
거하여이와실질적으로동일한형태의상품을만들어내는것을말하며, 형태에변경이있는경우실질적으로동일한형태의상품에해당하는지여부는당해변경의내용 정도, 그착상의난이도, 변경에의한형태적효과등을종합적으로고려하여판단하여야한다. - 종이로만든직육면체상자형상으로서그안에마가렛트상품이 2개씩포장된봉지들이여러개담긴채봉해져일체로서전시 판매되고있어포장을뜯지않으면그내용물이실제로외관에나타나지않는경우포장은마가렛트상품자체와일체로되어있어이사건포장을모방하는것이실질적으로마가렛트상품자체를모방하는것과동일시되므로, 그포장이이구부정경쟁방지법제2조제1호 ( 자 ) 목에서정하는 상품의형태 에포함되나이사건포장과피신청인의포장이실질적으로동일한형태라고볼수없다고한사례 상호의사용과부정경쟁행위대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결 [ 공2005, 1035] 자기의상호를보통으로표시하는방법으로사용하는경우라하더라도상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우에는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호에정한부정경쟁행위를구성한다. - 상표권의설정등록이있기전부터사실상오랜기간사용해온경우에는부정경쟁의목적이부정되는유력한간접사실이됨은부정할수없으나 ( 대법원 1995. 12. 21. 선고 95후804 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365 판결 267) 참조 ), 상표권의설정등록이있기전부터사용되던상호라도사안에 267) 여기의부정한목적이란 어느명칭을자기의상호로사용함으로써일반인으로하여금자기의영업을그명칭에의하여표시된타인의영업으로오인시키려고하는의도 를말한다. 이사건원고는비록 1978. 4. 3. 부터동성종합건설 ( 주 ) 라는법인등기를한이후전국적인지점을넓혀갔지만사실상주력사업은건설이아니었던반면, 피고회사는 1984 년법인설립이래경남지역에서 ' 동성 ' 이라는이름으로아파트공사를시작하여그지역에서주지성을확보한이래서울에지점을설치하고수도권지역에사업을확장하면서도일관되게 동성 이라는이름을계속사용하여아파트건설업을하여온점등종합하면피고에게자신의영업을원고의영업으로일반인에게오인시키려는의도가있었다고보기는어렵다 면서부정한목적의추정이깨어졌다고판시함 - 236 -
따라서상표법제 51 조제 1 항제 1 호단서에해당될수있다 ( 대법원 2000. 4. 11. 선고 98 후 2221 판결 ). 등록상표의사용과부정경쟁행위대법원 2007. 4. 12. 선고 2006다10439 판결 [ 공2007.5.15.(274),675] 상표권의등록이자기의상품을타인의상품과식별시킬목적으로한것이아니고국내에서널리인식되어사용되고있는타인의상품표지와동일또는유사한상표를사용하여일반수요자나거래자로하여금타인의상품과혼동을일으키게하여이익을얻을목적으로형식상상표권을취득하는것이라면그상표의등록출원자체가부정경쟁행위를목적으로하는것이고, 성명을기초로한상표를등록출원한경우에도그이치는마찬가지이다. 부정경쟁행위와손해배상대법원 2007. 4. 12. 선고 2006다10439 판결 [ 공2007.5.15.(274),675] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제14조의2 제5항 268) 의규정은 2001. 2. 3. 법률제6421호로개정된법률에서비로소신설된조항이기는하나, 개정법률부칙 (2001. 2. 3.) 에서위규정과관련하여별도의경과규정을두고있지않은점, 위규정은손해배상의성립요건에관한것이아니라손해액의산정방법에관한것으로서손해가발생한것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에그손해액의입증을용이하게하기위하여마련된것에불과한점등을고려하여보면, 개정된부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률시행전에발생한부정경쟁행위에관한소송의경우에도법원은위법률제14조의 2 제5항을적용할수있다. 268) 제 14 조의 2 ( 손해액의추정등 ) 5 법원은부정경쟁행위나영업비밀침해행위에관한소송에서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에는제 1 항부터제 4 항까지의규정에도불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. - 237 -
대법원 2007. 12. 27. 선고 2005다60208 판결기록에비추어살펴보면, 피고의부정경쟁행위로인하여원고에게손해가발생된사실은인정되고원고는손해의입증을위하여원고의지배영역내에서할수있는입증활동을하였음에도손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에해당한다고볼여지가있을뿐만아니라, 만일원고의입증활동이충분치못하다고판단되면법원으로서는원고에게입증활동을촉구하여야함에도, 이러한과정도없이원고가손해의구체적인내용및손해액을특정하지못하고있다는이유만으로손해배상청구를배척한원심판결에는손해액의입증과인정에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 금지청구, 손해배상청구및신용회복청구의판단기준시대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결 신용회복청구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제2조제1호 ( 나 ) 목에서타인의영업임을표시한표지가국내에널리인식되었는지여부는그사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위등과그영업의실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정경쟁방지법제4조에의한금지청구를인정할것인지의판단은사실심변론종결당시를기준으로하며, 부정경쟁방지법제5조에의한손해배상청구를인정할것인지및같은법제6조에의한신용회복청구를인정할것인지의판단은침해행위당시를기준으로하여야한다. - 피고들의이사건공연시까지원고가 원숭이학교 를자신의영업표지로사용한기간이비교적짧고, 그영업역시전라북도부안군에서만시행한것으로보이며, 기록에의하면피고들의이사건공연종료시점까지원고의 원숭이학교 에대한광고 선전은주로전라남북도를중심으로한것으로그이외의지역에서의광고 선전은노출시간및빈도수가많지않고, 그관람객숫자역시피고들보다크게우월하다고단정할수없음을알수있으므로, 피고들의이사건공연무렵원고의 원숭이학교 영업표지가전라남북도를중심으로한일부지역에서주지성을획득하였음은별론으로하고그이외의지역에이르는주지성을획득하였다고는보기어렵다고한사례 - 238 -
영업비밀대법원 2008. 3. 27. 선고 2007다378 판결특허는산업상이용할수있고신규성 진보성이있는발명을보호대상으로함에비하여, 영업비밀은공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지는것으로서상당한노력에의하여비밀로유지된생산방법, 판매방법기타영업활동에유용한기술상또는경영상의정보를보호대상으로하는점에서특허와는그보호대상이일치하지아니하고 ( 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제2호참조 ), 영업비밀침해행위를금지하는목적은침해행위자가침해행위에의하여공정한경쟁자보다유리한출발을하거나시간을절약하여우월한위치에서부당하게이익을취하지못하도록하고, 영업비밀보유자로하여금그러한침해가없었더라면원래있었을위치로되돌아갈수있도록하는데에있다 ( 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결, 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결등참조 ). 원고의이사건기술은수소환원공정, 전위공정및정제공정으로이루어지는공지의 DCB 제품의제조방법에서, 원료투입량및투입시기, 촉매및유기용제의회수시기, 반응조건, 정제공정등을변경 개선하여 DCB 제품의수율및순도를높이고공정을단순화하며제조비용을절감하여 DCB 제품생산의경제적가치를높인점에특징이있고, 원심판시의선행특허, 미국특허, 독일특허에의하여공지되었다고볼수없으며, 상당한노력에의하여비밀로유지된유용한정보에해당하므로, 이사건기술이특허요건을갖추었는지는별론으로하더라도, 영업비밀로보호받는데에는아무런지장이없고, 나아가피고들은이사건기술및제조공정도를원심판시가오유조제창에제공하여원고의영업비밀을침해하였다고봄이상당하다. 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007도9477 판결회로도란부품의배열, 부품의연결, 부품의규격과전기적수치등을공인된기호를사용하여단면에표시한도면으로서회로도를설계함에있어가장중요한부분은소자의선택과소자의배열등이고, 향후제품에서실현할구체적기능구현을완성하기위해서는주어진규격에따른성능테스트등을통하여세부규격을정하는과정을거쳐야만하므로, 설령회로도에담긴추상 - 239 -
적인기술사상이공지되었다고하더라도위와같은과정을거쳐서완성되는 회로도의독립된경제적가치를부정할수는없다. 6. 저작권관련저작물의창작성대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도70 판결 [ 공2005.6.1.(227),893] 저작권법에의하여보호되는저작물이기위하여는문학 학술또는예술의범위에속하는창작물이어야하므로그요건으로서창작성이요구되나, 여기서말하는창작성이란완전한의미의독창성을말하는것은아니며단지어떠한작품이남의것을단순히모방한것이아니고작자자신의독자적인사상또는감정의표현을담고있음을의미할뿐이어서이러한요건을충족하기위하여는단지저작물에그저작자나름대로의정신적노력의소산으로서의특성이부여되어있고다른저작자의기존의작품과구별할수있을정도이면충분하다. 뮤지컬과결합저작물대법원 2005. 10. 4. 자 2004마639 결정저작물로서각자의이바지한부분을분리하여이용할수없는것을공동저작물의정의로규정하고있는바, 저작물의창작에복수의사람이관여하였다고하더라도각사람의창작활동의성과를분리하여이용할수있는경우에는공동저작물이아니라이른바결합저작물에불과한것이라고보아야한다. - 뮤지컬은단독저작물 ( 악곡, 대본, 무대장치 ) 의결합에불과한결합저작물이고, 뮤지컬제작자는뮤지컬의완성에창작적으로기여한바가없는이상독자적인저작권자라고할수없으며, 뮤지컬의연기자, 연출자등은실연자체에대한저작인접권을가질뿐이라고한원심의판단을수긍한사례 기능적저작물의창작성유무의판단방법 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002 도 965 판결 [ 공 2005, 359] - 240 -
저작권법은제4조제1항제8호에서 지도 도표 설계도 약도 모형그밖의도형저작물 을저작물로예시하고있는데, 이와같은도형저작물은예술성의표현보다는기능이나실용적인사상의표현을주된목적으로하는이른바기능적저작물로서, 기능적저작물은그표현하고자하는기능또는실용적인사상이속하는분야에서의일반적인표현방법, 규격또는그용도나기능자체, 저작물이용자의이해의편의성등에의하여그표현이제한되는경우가많으므로작성자의창조적개성이드러나지않을가능성이크며, 동일한기능을하는기계장치나시스템의연결관계를표현하는기능적저작물에있어서그장치등을구성하는장비등이달라지는경우그표현이달라지는것은당연한것이고, 저작권법은기능적저작물이담고있는사상을보호하는것이아니라, 그저작물의창작성있는표현을보호하는것이므로, 기술구성의차이에따라달라진표현에대하여동일한기능을달리표현하였다는사정만으로그창작성을인정할수는없고창조적개성이드러나있는지여부를별도로판단하여야한다. - 지하철통신설비중화상전송설비에대한제안서도면에관하여기능적저 작물로서의창작성을인정하기어렵다는이유로그저작물성을부인한사례 대법원 2007. 8. 24. 선고 2007도4848 판결어떤기계장치를표현하는설계도와같은기능적저작물에있어서구저작권법은그기능적저작물이담고있는기술사상을보호하는것이아니라, 그기능적저작물의창작성있는표현을보호하는것이므로, 설령동일한기계장치를표현하는설계도가작성자에따라정확하게동일하지아니하고다소간의차이가있을수있다고하더라도그러한사정만으로그러한기능적저작물의창작성을인정할수는없고작성자의창조적개성이드러나있는지여부를별도로판단하여야할것이다. - 피고인 1 이피해자현대방폭전기주식회사 ( 이하 현대방폭 이라한다 ) 의허 락없이도면의주요부분은그대로둔채회사상호일부에만수정을가하여 일신산업전기주식회사의인터넷홈페이지에게재하였다는이사건도면은현 - 241 -
대방폭이제작한실링휘팅, 케이블그랜더, 500와트더블항공장해등의제품도면으로서위제품들의구조, 규격, 기능등을당해기술분야의통상적인기술자들이정확하게이해할수있도록일반적인표현방법, 도면작성방법에따라표현된것으로서누가작성하더라도달리표현될여지가거의없을뿐아니라, 설령작성자에따라서다소다르게표현될수있는여지가있다고하더라도이사건도면에작성자의창조적개성이드러나있다고할수없는것이어서구저작권법의보호대상이라고는할수없고, 이러한사정은설령이사건도면을작성함에있어서상당한정도의시간과노력이들어갔다고하여달리볼것은아니라고판시한사례 지도의창작성유무판단대법원 2003. 10. 9. 선고 2001다50586 판결 [ 공2003.11.15.(190),2150] 일반적으로지도는지표상의산맥 하천등의자연적현상과도로 도시 건물등의인문적현상을일정한축적으로미리약속한특정한기호를사용하여객관적으로표현한것으로서지도상에표현되는자연적현상과인문적현상은사실그자체로서저작권의보호대상이아니라고할것이어서지도의창작성유무의판단에있어서는지도의내용이되는자연적현상과인문적현상을종래와다른새로운방식으로표현하였는지여부와그표현된내용의취사선택에창작성이있는지여부가기준이된다고할것이고, 한편지도의표현방식에있어서도미리약속된특정의기호를사용하여야하는등상당한제한이있어동일한지역을대상으로하는것인한그내용자체는어느정도유사성을가질수밖에없는것이다. - 저작자의지도책들에있는표현방식과그표현된내용의취사선택이이전에국내및일본에서발행되었던지도책들이채택하였던표현방식과그표현된내용의취사선택에있어동일 유사하거나국내외에서보편적으로통용되는기호의형태를약간변형시킨것에불과하여창작성을인정할수없다고한사례 - 242 -
응용미술저작물대법원 2004. 7. 22. 선고 2003도7572 판결 [ 공2004.9.1.(209),1496] 일명 ' 히딩크넥타이 ' 의도안이우리민족전래의태극문양및팔괘문양을상하좌우연속반복한넥타이도안으로서응용미술작품의일종이라면위도안은 ' 물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물 ' 에해당한다고할것이며, 또한그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것이라면저작권법제2조제11의2호에서정하는응용미술저작물에해당한다고한사례. 사진저작물대법원 2006. 12. 8. 선고 2005도3130 판결저작권법에의하여보호되는저작물에해당하기위해서는문학 학술또는예술의범위에속하는창작물이어야할것인바, 사진의경우피사체의선정, 구도의설정, 빛의방향과양의조절, 카메라각도의설정, 셔터의속도, 셔터찬스의포착, 기타촬영방법, 현상및인화등의과정에서촬영자의개성과창조성이있으면저작권법에의하여보호되는저작물에해당한다. - 광고용책자에게재된광고사진중, 찜질방내부전경사진 ( 비치레저텔 ) 은촬영자의개성과창조성을인정할수있는사진저작물에해당하는반면, 음식점의내부공간을촬영한사진 ( 해금강사진 ) 은누가찍어도비슷한결과가나올수밖에없는사진으로서사진저작물에해당한다고보기어렵다고한사례. 비치레저텔사진 해금강사진 캐릭터저작물과저작권침해 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005 도 70 판결 [ 공 2005, 893] - 243 -