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1 발간등록번호 ISSN 심판관보수교육교재 Ⅲ 년 10 월 ~ 2016 년 3 월 특허 실용신안판례 ( 화학 생명공학분야 ) ( 통권제 44 호 )

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3 발간등록번호 ISSN 심판관보수교육교재 Ⅲ 년 10 월 ~ 2016 년 3 월 특허 실용신안판례 ( 화학 생명공학분야 ) ( 통권제 44 호 )

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5 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2015년 10월 ~ 2016년 3월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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7 목차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 거절결정불복심판 1 1. 진보성 3 가 선고 2015 허 1089 판결 ( 심결취소 ) - 수치한정발명의판단기준 : 수치한정의이질적효과 2. 존속기간연장등록 11 가 선고 2015 허 1256 판결 ( 심결취소 ) - 자료제출의약품의연장출원여부 Ⅱ. 정정심판 선고 2015 허 3795 판결 ( 일부각하, 일부심결취소 ) 29 - 정정의불가분성, 실질적변경여부판단 Ⅲ. 무효심판 선고 2014 후 1730 판결 53 - 건외정정심판의심결확정후무효판단대상청구범위 선고 2013 후 1887 판결 56 - 선택발명의진보성판단방법 - i -

8 선고 2013 후 2873 판결 n 60 - 선행기술의일부기재만이진보성부정근거일경우판단방법 선고 2015 허 154 판결 ( 심결취소 ) 65 - 제 29 조제 3 항에동일성판단기준 선고 2015 허 659 판결 ( 심결취소 ) 83 - 공동출원규정위배여부판단사례 선고 2014 허 4913 판결 ( 심결취소 ) n 암치료제의약용도발명에서의진보성판단기준 선고 2014 허 3590 판결 ( 일부심결취소 ) 발명의상세한설명기재불비사례 Ⅳ. 권리범위확인심판 선고 2015 허 3283 판결 ( 심결취소 ) 이해관계인여부, 균등관계의과제해결원리동일성여부 선고 2015 허 1836 판결 ( 일부심결취소 ) 균등관계성립사례 - ii -

9 Ⅰ 거절결정불복심판 허 1089 판결 ( 심결취소 ) 허 1256 판결 ( 심결취소 ) - 1 -

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11 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허1089 거절결정 ( 특 ) 원 고 삼성에스디아이주식회사용인시기흥구공세로 ( 공세동, 삼성에스디아이주식회사 ) 대표이사조 소송대리인특허법인아주양헌담당변리사이혜진 피 고 특허청장소송수행자이원재 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원2323 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원발명 1) 명칭 : 점착제조성물및광학부재, 표면보호시트 2) 우선권주장일 / 국제출원일 / 번역문제출일 / 출원번호 : / - 3 -

12 / / 제 호 3) 출원인 : 원고 4) 청구범위 ( 보정된것, 을제1호증 ) 청구항 1 수산기를가지는아크릴아마이드, 수산기를가지는메타아크릴아마이드중에서선택되는단독또는 2종이상의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 와, 아크릴산에스터, 메타크릴산에스터중에서선택되는단독또는 2종이상의 ( 메타 ) 아크릴레이트 (a2) 가공중합되어이루어진공중합체폴리머 (A)( 이하 구성 1 이라한다 ); 및이온성화합물로이루어진대전방지제 (B) 를포함하는점착제조성물이고 ( 이하 구성 2 라한다 ), 상기이온성화합물은피리디늄염, 알킬피롤리듐염, N-메틸-N-프로필피페리디늄비스 ( 트라이플루오로메테인설포닐 ) 이미드중에서하나이상선택되며 ( 이하 구성 3 이라한다 ), 상기수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 는상기공중합체폴리머 (A) 전체질량중에 질량 % 포함되고 ( 이하 구성 4 라한다 ), 상기점착제조성물에서대전방지제 (B) 가차지하는함량은 질량 % 인것 ( 이하 구성 5 라한다 ) 을특징으로하는점착제조성물 ( 이하 이사건제1항발명 이라하고, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ). 청구항 2~12, 14~21항 ( 각기재생략 ) 청구항 13 ( 삭제 ) 나. 선행발명들 1) 선행발명 1 선행발명 1은 공개된일본공개특허공보특개 호 ( 을제2호증 ) 에게재된 광학용점착제, 점착제부착광학필름및화상표시장치 에관한것이다. 2) 선행발명 2 선행발명 2는 공개된일본공개특허공보특개 호 ( 을제3호증 ) 에게재된 캐리어테이프용커버테이프 에관한것이다

13 다. 절차의경위 1) 특허청심사관은 원고에게이사건출원발명의청구항전부가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이선행발명 1에선행발명 2를결합하여쉽게발명할수있어서진보성이부정되므로특허법제29조제2항에따라특허를받을수없다는거절이유를통보하였다. 2) 원고는 이사건출원발명을보정하였는데, 특허청심사관은 이사건출원발명의청구항전부가선행발명 1, 2에의하여진보성이부정된다는위거절이유가해소되지않았다며거절결정을하였다. 3) 원고는 특허심판원에위거절결정의취소를구하는심판 (2014원2323호) 을청구하고, 이사건출원발명을보정하였는데, 특허청심사관은 구특허법 ( 법률제9381호로개정되기전의것 ) 제174조의심사전치제도에따라보정된이사건출원발명을다시심사하고앞서본거절이유가여전히해소되지않았다면서위거절결정을유지하였다. 4) 특허심판원은 이사건제1항발명은통상의기술자가선행발명 1로부터쉽게발명할수있어진보성이부정되므로나머지발명에관하여더나아가살필필요없이이사건출원발명전부가특허를받을수없다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증, 을제1 내지 3호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장이사건제1항발명의구성및효과는통상의기술자가선행발명 1로부터쉽게도출하거나예측할수없으므로, 이사건제1항발명은선행발명 1에의하여진보성이부정되지않는다. 따라서이와결론을달리하여이사건거절결정을유지한이사건심결은위 - 5 -

14 법하여취소되어야한다. 나. 피고의주장 이사건제1항발명은선행발명 1에의하여진보성이부정되므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 이사건제1항발명의진보성이부정되는지여부 가. 이사건제1항발명과선행발명 1의대비 1) 구성의대비 이사건제1항발명의구성을나누어선행발명 1과대비하면다음과같다. 구분 이사건제1항발명 선행발명 1( 을제2호증 ) 수산기를가지는아크릴아마이드, 알킬 ( 메타 ) 아크릴레이트 (a1) 와 수산기를가지는메타아크릴아마이 N-(2-히드록시에틸 )( 메타 ) 아크릴 드중에서선택되는단독또는 2종아미드 (a2) 를모노머단위로서함 이상의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴유하는아크릴계공중합체및가 구성 1 아마이드 (a1) 와, 아크릴산에스터, 교제를함유하는것을특징으로 메타크릴산에스터중에서선택되는하는광학용점착제. ( 청구항 1) 단독또는 2종이상의 ( 메타 ) 아크릴 레이트 (a2) 가공중합되어이루어진 공중합체폴리머 (A); 및 구성 2 이온성화합물로이루어진대전방지제 (B) 를포함하는점착제조성물이고, 점착제부착광학필름에는대전방지성을부여하기위해서대전방지제를이용할수도있다. 대전방지제로서는이온성계면활성제계등을들수있다. ( 식별번호 [50]) 구성 3 상기이온성화합물은피리디늄염, 알킬피롤리듐염, N-메틸-N-프로필피페리디늄비스 ( 트라이플루오로메테인설포닐 ) 이미드중에서하나이상선택되며, - 6 -

15 구분 이사건제1항발명 선행발명 1( 을제2호증 ) 상기수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴 N-(2-히드록시에틸 )( 메타 ) 아크릴 아마이드 (a1) 는상기공중합체폴리머 (A) 전체질량중에 질량 % 포함되고, 아미드가전체공중합체중 0.05, 0.07, 0.5, 1, 1.5, 4.5, 14.5질량 % 포함된실시예 ( 식별번호 [92], [93], [ 표 1]) 아크릴계공중합체에서의, N (2 히드록시에틸 )( 메타 ) 아크릴아미드 (a2) 의비율은알킬 ( 메타 ) 아크릴레 구성 4 이트 (a1) 100중량부에 대해서 0.01~100중량부의범위에서이용 하는것이바람직하다. 이러한 관점에서상기 (a2) 성분의비율은 상기 (a1) 성분 100중량부에대해 서 0.05~30 중량부, 더욱이 0.07~5 중량부를이용하는것이 바람직하다. ( 식별번호 [21]) 구성 5 점착제조성물에서대전방지제 (B) 가차지하는함량은 질 량 % 2) 일치점이사건제1항발명과선행발명 1은모두단독또는 2종이상의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 와단독또는 2종이상의 ( 메타 ) 아크릴레이트 (a2) 가공중합되어이루어진공중합체폴리머 (A)[N-(2- 히드록시에틸 )( 메타 ) 아크릴아미드 (a2) 와알킬 ( 메타 ) 아크릴레이트 (a1) 의공중합체 ] 및이온성화합물로이루어진대전방지제 (B) 를포함하는점착제조성물 ( 구성 1, 2) 이라는점에서동일하다. 3) 차이점 1 이사건제1항발명은수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드가공중합체폴리머 (A) 전체질량중에 질량 % 포함되는데 ( 구성 4), 선행발명 1은 - 7 -

16 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드가전체질량중에 0.05, 0.07, 0.5, 1, 1.5, 4.5, 14.5질량 % 포함된실시예와알킬 ( 메타 ) 아크릴레이트 (a1) 의 100중량부에대하여 1~100중량부, 0.05.~30 중량부, 0.07~5중량부로이용하는것이바람직하다고만개시하고있는점 ( 이하 차이점 1 이라한다 ), 2 이사건제1 항발명은대전방지제 (B) 인이온성화합물이피리디늄염, 알킬피롤리듐염, N- 메틸-N-프로필피페리디늄비스 ( 트라이플루오로메테인설포닐 ) 이미드중하나인데 ( 구성 3), 선행발명 1은대전방지제가 이온성계면활성제계, 도전폴리머계또는금속산화물계 라고만개시하고있는점 ( 이하 차이점 2 라한다 ), 3 이사건제1항발명은점착제조성물에서대전방지제 (B) 가차지하는함량이 질량 % 인데 ( 구성 5), 선행발명 1은대전방지제의함량을구체적으로개시하고있지않은점 ( 이하 차이점 3 이라한다 ) 에서차이가있다. 나. 차이점 1에대한검토 1) 판단기준특허출원된발명이그출원전에공지된발명이가지는구성요소의범위를수치로써한정하여표현한경우그특허발명의과제및효과가공지된발명의연장선상에있고수치한정의유무에서만차이가있는경우에는그한정된수치범위내외에서현저한효과의차이가생기지않는다면그특허발명은그기술분야에서통상의지식을가진사람이통상적이고반복적인실험을통하여적절히선택할수있는정도의단순한수치한정에불과하여진보성이부정된다 ( 대법원 선고 2007후1299 판결등참조 ). 다만수치한정을제외한양발명의구성이동일하더라도그수치한정이공지된발명과는상이한과제를달성하기위한기술수단으로서의의의를가지고그효과도이질적인경우라면, 수치한정의임계적의의가없다고하여특허발명의진보성이부정되지아니한다 ( 대법원 선고 2008후4998 판결등참조 ). 2) 이사건출원발명의명세서 ( 을제1호증 ) 에는구성 4의수치한정과관련하여다음과같이기재되어있다

17 실시형태의점착제조성물을광학부재에이용할경우, 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 는베이스폴리머 (A) 전체질량중에 0.1 내지 5질량 % 함유되는것이바람직하다. 베이스폴리머 (A) 전체질량중에있어서의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 의함유량이 0.1질량 % 미만이면, 대전방지성능을향상시키는효과가충분히얻어질수없는우려가있다. 또, 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 의함유량이 5질량 % 를초과하면, 내구성이불충분해질우려가있다. ( 식별번호 [38]) 실시형태의점착제조성물을표면보호시트에이용할경우에는, 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 는베이스폴리머 (A) 전체질량중에 0.1 내지 10질량 % 함유되는것이바람직하다. 베이스폴리머 (A) 전체질량중에있어서의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드 (a1) 의함유량이 0.1질량 % 미만이면, 대전방지성능을향상시키는효과가충분히얻어질수없는우려가있다. ( 식별번호 [39], [40]) 본실시형태의점착제조성물에있어서, 대전방지성능을향상시키는효과는수산기를가진아크릴아마이드및 / 또는메타아크릴아마이드에포함되는질소원자의고립전자쌍의존재에의해이온성화합물이점착층속을이동하기쉬워짐으로써얻어진다. ( 식별번호 [254]) 또, 시험예 13에대해서는, 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드의첨가량이적기때문에, 표면저항값이 (Ω/ ) 을나타내, 대전방지성능이시험예 1 내지 10에비해서뒤떨어지는결과가되었다. ( 식별번호 [303]) 또, 시험예 29에대해서는, 수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드의첨가량이적기때문에, 표면저항값이 (Ω/ ) 을나타내, 대전방지성능이시험예 16 내지 25에비해서뒤떨어지는결과가되었다. ( 식별번호 [330]) 위와같은기재에의하면, 구성 4의수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드의질량에관한수치한정은점착제조성물의대전방지성등을향상하기위하여선택된기술수단이다. 3) 이에대하여피고는선행발명 1의첨가제관련기재에구성 4의수치한정의위와같은기술적의의가내재되어있어서통상의기술자가구성 4를선행발명 1로부터쉽게도출할수있다고주장한다

18 살피건대, 선행발명 1의명세서 ( 을제2호증 ) 에는 본발명의광학용점착제에는필요에따라서점착부여제, 가소제, 유리섬유 (glass fiber), 그라스비드 (glass bead), 금속분, 그외의무기분말등에서되는충전제, 안료, 착색제, 충전제, 산화방지제 (oxidant inhibitor), 자외선흡수제, 실란커플링 (silane coupling) 제등을, 또본발명의목적을일탈하지않는범위에서각종의첨가제를적당하게사용할수도있다. ( 식별번호 [35]) 라고기재되어있다. 그러나위와같은기재는광학용점착제에첨가제가적당하게사용되어야한다는일반적인기술상식을기술한것에불과하여, 그런기재에수산기를가진 ( 메타 ) 아크릴아마이드의질량을조절하여점착제조성물의대전방지성을향상하고자하는구성 4의기술사상이내재되어있다고할수없다. 결국, 이사건제1항발명의구성 4의수치한정은선행발명 1과다른과제를달성하기위한기술수단으로서의의를가지고, 나아가그로인한효과도대전방지성의향상이라는선행발명 1과구별되는이질적인것이므로, 통상의기술자가선행발명 1로부터구성 4의수치한정을쉽게도출할수있다고할수없다. 따라서피고의위주장은이유없다. 다. 검토결과 이상의사정을종합하면, 이사건제 1 항발명은나머지차이점들에대하여 더나아가살필필요없이선행발명 1 에의하여진보성이부정되지않는다. 4. 결론 그렇다면위와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

19 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허1256 거절결정 ( 특 ) 원 고 주식회사바이로메드서울관악구관악로 1, 자연과학대학기초과학연구동 203동송달장소서울서초구마방로 60, 19층 ( 양재동, 트러스트타워 ) 대표이사김 소송대리인제일특허법인담당변리사이현실, 조형은, 이내영 피 고 특허청장소송수행자김범수 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원2847 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

20 이 유 1. 기초사실가. 이사건특허 1) 명칭 : 관절염치료용생약조성물및그제조방법 2) 출원일 ( 우선일 )/ 등록일 / 등록번호 : ( )/ / 제 호 3) 특허권자 : 원고 ( 원고는 주식회사한국피엠지제약에게전용실시권을설정하고그등록을마쳤다 ) 4) 청구범위 청구항 1 모과, 우슬, 오가피, 속단, 진교, 위령선, 당귀, 천궁, 천마, 홍화, 계피및방풍을유효성분으로함유하는급성류마티스, 만성류마티스, 만성염증성관절염및퇴행성골관절염치료및예방용약학조성물. 청구항 5 제 1항에있어서, 추출물양이전체조성물의 0.01 내지 95% 중량비를갖는약학조성물. 청구항 6 제 1항에있어서, 약제학적으로사용되는제제형태가산제, 과립제, 정제, 캅셀제, 액제, 주사제중에서선택된어느하나인약학조성물. 청구항 2~4, 8, 11~14, 16~20 삭제 청구항 7, 9, 10, 15 기재생략 나. 의약품제조 판매품목허가 1) 이사건특허권의전용실시권자인주식회사한국피엠지제약 ( 이하 한국피엠지 라한다 ) 은 식품의약품안전처장으로부터, ' 레일라정 '( 유효성분이 당귀, 목과, 방풍, 속단, 오가피, 우슬, 위령선, 육계, 진교, 천궁, 천마, 홍화 25% 에탄올연조엑스 이며, 이하 이사건의약품 이라한다 ) 에대해약사법제31조규정에의한제조 판매품목허가 ( 이하 이사건허가 라한다 ) 를받았다 ( 갑제3, 7호증 ). 2) 이사건허가를받기위해한국피엠지는식품의약품안전처장으로부터임상시험계획승인을얻어 부터 까지임상시험을실

21 시하였고, 부터 까지독성시험자료등안전성 유효성에대한자료를제출하였으며, 위기간중원고의책임있는사유로소요된기간은 807일이다 ( 갑제7호증 ). 다. 존속기간연장등록출원및이사건심결의경위 1) 원고는 피고에게이사건허가를이유로이사건특허중청구항제1, 5, 6항발명 ( 이하 이사건특허발명 이라한다 ) 을연장대상청구범위로하는특허권의존속기간연장등록출원을하였다 ( 이하 이사건연장출원 이라한다 ). 2) 특허청심사관은 이사건연장출원에대하여 이사건의약품은 12개공지생약의복합제에불과하여최초의허가품목으로인정할수없고, 그특허발명의실시에특허법제89조제1항의규정에의한허가를받을필요가없다 는이유로의견제출통지를하였다 ( 갑제4호증 ). 3) 원고는 의약품등의품목허가신고심사규정에의하면, 공지된생약이더라도이를주성분으로하여완제의약품으로허가된바없는경우에는신약으로보아허가를받아야하고, 허가를위해안전성, 독성, 약리작용, 임상시험성적에관한자료를제출하여야하므로, 구특허법제89조제1항의규정에의한허가를받을필요가있는경우에해당한다 는취지의의견서를제출하였다 ( 을제1호증 ). 4) 그러나특허청심사관은 이사건의약품은약사법제2조제8호에서정한신약이아니고, 의견제출통지상의거절이유가해소되지아니하였다 는이유로거절결정을하였다 ( 갑제5호증 ). 5) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판 (2013원 2847호 ) 을청구하였는데, 이에대해특허심판원은 특허법제89 조및특허법시행령제7조에의하면, 특허권존속기간의연장이인정되는특허발명은그특허발명을실시하기위하여약사법또는농약관리법에따라허가등을받아야하는것이고, 그특허발명의실시를위한허가등을위하여활성및안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는것이어야한다. 이사건특허는그특허발명의실시를위하여다른법령의규정에의하여허가를받

22 았으나, 존속기간연장의대상이되는특허발명의유효성분은이미활성및안정성이확인된것이어서활성및안전성등의시험으로장기간이소요된다고인정되지않는다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다 ( 갑제6호증 ). 라. 관계법령등 1) 특허법 ( 법률제11117호로개정되고 부터시행된것, 이하 구특허법 이라한다 ) 제89조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장 ) 1 특허발명을실시하기위하여다른법령의규정에의하여허가를받거나등록등을하여야하고, 그허가또는등록등 ( 이하 허가등 이라한다 ) 을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는대통령령이정하는발명인경우에는제88조제1항의규정에불구하고그실시할수없었던기간에대하여 5년의기간내에서당해특허권의존속기간을연장할수있다. 2) 특허법시행령 ( 대통령령제23341호로개정되고 부터시행된것, 이하 구특허법시행령 이라한다 ) 제7조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명 ) 법제89조제1항에서 대통령령이정하는발명 이란다음각호의어느하나에해당하는발명을말한다. 1. 특허발명을실시하기위하여 약사법 제31조제2항 제3항또는제42 조제1항에따라품목허가를받아야하는의약품의발명 2. 특허발명을실시하기위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항및제17조제1항에따라등록하여야하는농약또는원제의발명 3) 나머지관계법령및고시등은 [ 별지 ] 와같다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 7호증, 을제1호증의각기재, 변론전체의취지

23 2. 당사자의주장가. 원고주장심결취소사유의요지 1) 구특허법, 구특허법시행령및심사기준어디에도구특허법제89조에따른 허가등을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간소요되는발명 에서이사건의약품에해당하는자료제출의약품의허가를기초로하는발명을제외할근거가없다. 이사건의약품에대한허가를받기위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되었으므로, 이사건연장출원의등록이인정되어야한다. 2) 개정특허법시행령 ( 대통령령제24491호로개정된것, 이하 개정특허법시행령 이라한다 ) 시행되기전에특허청은이사건의약품과유사한형태의 신물질이아닌공지유효성분들의복합제의약품 ( 이하 공지성분복합제 라한다 ) 에대해서관련특허발명의존속기간연장등록을인정하여왔다. 따라서공지성분복합제에대한최초허가에기초하여관련특허발명의존속기간연장을받을수있다는합리적기대가있었고, 이는보호받아야하므로, 행정의자기구속원칙상이사건연장출원의등록이인정되어야한다. 나. 피고의주장 1) 물질특허와함께특허권존속기간연장제도의도입하게된경위, 다른산업분야와의형평성, 신약 ( 신물질 ) 과자료제출의약품의개발에소요되는기간의차이, 안전성 유효성심사에필요한자료제출범위의차이등에비추어볼때, 특허권존속기간연장은신약 ( 신물질 ) 에대해서만예외적으로인정되어야하고, 실시를위해자료제출의약품으로서의허가만을받으면되는공지성분복합제에관한발명은구특허법제89조에서정한 허가등을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간소요되는발명 에해당되지않는다. 2) 이사건의약품은이미국내에동일한성분의의약품이허가를받았다는이유로활성 안전성시험자료의제출을상당부분면제받았으므로, 구특허법제89조에서정한 허가등을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간소요되는발명 에해당하지않는다

24 3. 판단가. 구특허법제89조제1항의규정을신약 ( 신물질 ) 에대한것으로제한하여해석할수있는지여부 1) 갑제8 내지 11호증, 갑제13 내지 21호증, 갑제25 내지 32호증, 갑제 35 내지 39호증, 을제14, 15호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 다음과같은사실인인정된다. 1 특허권존속기간연장제도는 특허법개정으로도입되었다 ( 당시에는제53조제2항 ). 위제도는의약품, 농약등분야에서특허발명을실시하기위해서는약사법, 농약관리법등에의한허가나등록을받아야하기때문에이러한제한이없는다른산업분야와의형평성의문제가발생하므로, 이러한문제를해소하기위해의약품, 농약등발명에관한특허의경우특허등록을받아도관련법령에따른허가등을받지못해그특허발명을실시할수없었던기간에대해서는 5년의기간내에서해당특허권의존속기간을연장할수있도록한것이다. 2 구특허법제89조제1항및구특허법시행령제7조는존속기간연장등록의요건에관하여 특허발명을실시하기위하여약사법등에따라허가를받아야하고, 그허가를위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는경우 로규정하고있을뿐신약 ( 신물질 ) 에대한허가인지, 자료제출의약품에대한허가인지를구분하고있지않다. 또한신약의경우에도국내임상시험이전부또는일부면제되는경우에는허가를위해필요한시험에장기간이소요되지않을수있으며, 자료제출의약품의경우에도의약품에따라허가를받기위해활성 안전성등의시험이필요하고, 상당량의자료제출이필요한경우도있다 { 을제2호증, 한약 ( 생약 ) 제제등의품목허가 신고에관한규정참조 }. 3 특허청의 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정 ( 개정, 특허청고시제 호, 이하 이사건고시 라한다 ) 에도존속기간연장대상으로신약 ( 신물질 ) 과자료제출의약품을구분하고있지않다 { 피고는이사건고시제3조제3항이유효성분자체로서의최초의허가에대해서만

25 연장등록을인정하는취지라고주장하나, 이사건고시제3조제3항은 하나의특허와관련하여복수의허가또는등록이있는경우에는그중최초의허가또는등록에의한것만연장등록이인정된다 고하고있어서그문언상하나의유효성분에관하여복수의특허가있는경우그최초의허가에대해서만연장등록을인정하는취지로해석할수없고, 피고가발행한심사지침서에도위조항의적용례로, 연장등록출원의대상이되는유효성분 ( 가 ) 에대하여제품허가 A, 원제허가 B 및제형변경허가 C를차례로받았다면그최초허가인제품허가 A로서특허발명의실시가가능해지므로, 최초허가인 A에대해서만연장등록출원이가능하다 고하고있어서하나의유효성분에관하여복수의특허가있는경우에적용되는것으로볼수없으므로, 피고의위주장은이유없다 }. 4 특허청의특허권존속기간연장출원에관한심사사례를살펴보면, 1999년부터 2007년까지의존속기간연장등록출원에대해서는신약및자료제출의약품에대해모두등록을인정하였고, 2008년부터 2011년까지의존속기간연장등록의출원은자료제출의약품에대해등록또는거절이혼재하며, 2012년이후에는자료제출의약품에대해등록이모두거절되었다 ( 을제39호증 1) ). 또한공지성분복합제의허가를근거로하여 2004년부터 2011년사이에존속기간연장등록출원되거나연장승인신청된사건에대해서는대부분특허권존속기간연장등록또는연장신청을인정하거나승인하였다 ( 갑제8 내지 11호증, 갑제13 내지 21호증, 갑제25 내지 32호증 ). 5 한편, 개정 ( 같은날시행 ) 된특허법시행령제7조는구특허법제89조제1항의대상을 특허발명을실시하기위하여약사법제31조제2 항 제3항또는제42조제1항에따라품목허가를받은의약품 [ 신물질 ( 약효를나타내는활성부분의화학구조가새로운물질을말한다 ) 을유효성분으로하여제조한의약품으로서최초로품목허가를받은의약품으로한정한다 ] 의발명 으로제한하였는데, 위개정규정은시행이후특허권의존속기간의연장등록출 1) 을제39호증의자료제출의약품에대한연장등록거절건수중일부는동일한유효성분에대해제형허가등의후속허가에기초한출원이라는이유로거절된것이고 ( 갑제 35, 36, 37호증 ), 다른일부는특허발명과허가받은의약품이동일하지않다는이유로거절된것이며 ( 갑제38호증 ), 일부거절결정에대해서는불복심판이계속중이다 ( 갑제 39호증 )

26 원을한발명부터적용되고 ( 같은시행령부칙제2조 ), 이사건연장출원에대해서는적용되지않는다. 2) 이러한특허권존속기간연장에관한법제정취지, 조문내용, 법령개정경과, 고시등규정내용, 심사실무등에비추어볼때, 구특허법제89조제1항의 허가를위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는대통령령이정하는발명 을신약 ( 신물질 ) 에대한발명으로제한해석하여자료제출의약품의경우활성 안전성등의시험에장기간이소요되었는지여부를불문하고존속기간연장의대상에서일률적으로배제할수있는것으로볼수는없다. 따라서신약 ( 신물질 ) 이아닌자료제출의약품이라는이유만으로이사건의약품의허가를위해필요한활성 안전성시험에장기간이소요되었는지여부를나아가검토하지아니하고존속기간연장등록을거절하는것은위법하다. 나. 이사건연장출원이구특허법제89조제1항의요건을갖추었는지여부 1) 특허발명을실시하기위하여다른법령에따라허가를받아야하는경우가 ) 이사건의약품은 한약 ( 생약 ) 제제품목허가 신고에관한규정 제2조제6호에서정한새로운조성및규격의생약제제로안전성 유효성심사가필요한자료제출의약품에해당하고, 이를제조 판매하는경우식품의약품안전처장의제조 판매품목허가를받아야하며 ( 약사법제31조제2항 ), 허가를받기위해안전성 유효성에관한시험성적서등에관한자료를제출하여야한다 ( 약사법제31조제10항 ). 나 ) 원고는이사건특허발명을실시하기위하여식품의약품안전처장에게이사건의약품의독성에관한시험자료, 제2상및제3상임상시험결과등을제출하였고, 그결과 이사건의약품에대한제조 판매품목허가를받았다. 다 ) 따라서이사건연장출원의대상이되는이사건특허발명은구특허법제89조제1항및구특허법시행령제7조에서정한 실시를위하여약사법제 31조제2항, 제3항에따라허가등을받아야하는경우 에해당한다. 2) 허가를위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는발명

27 가 ) 원고는이사건특허발명에관하여 등록을받았으나 비로소이사건의약품에대해품목허가를받았고, 허가를받기위해 부터 까지임상시험을하고, 독성에관한자료, 임상시험자료등유효성 안전성에관한자료를제출하였다. 위기간중원고의책임있는사유로소요된기간은 807일이다. 나 ) 활성 안전성시험에소요된기간이 장기간 이었는지여부에관하여이 사건고시등에는별도로기간에대한기준을정하고있지않고, 피고가발행 한특허 실용신안심사지침서 2012 년 3 월추록 7102 면에는참고사항으로 특 허법시행령제 7 조각호의 1 에규정된발명에해당하면그허가등에장기간이 소요되었는지에대하여는판단하지않고있다 고기재되어있다. 또한피고는 종래에아래표와같이이사건에비해특허등록일로부터의약품품목허가일 까지의기간이짧거나비슷한의약품에관한특허발명에대하여존속기간연 장등록을인정한바있다. 모티리톤정 ( 갑제 9 호증 ) 특허등록번호특허출원일특허등록일의약품품목허가일 연장기간 제 호 년 4 월 2 일 맥스마빌정제317935호 년4월12일 ( 갑제13호증 ) 콤비신주제40298호 ( 갑제16호증 ) 년 코자플러스정 제49599호 ( 갑제25호증 ) 월4일 컴버비어정제108195호 월24일 ( 갑제29호증 ) 다 ) 이러한사정을종합하여보면, 이사건특허발명은실시를위한허가를받기위해필요한활성 안전성시험에장기간이소요된경우에해당한다 ( 피고는이사건의약품의허가를위해필요한시험에소요된기간이 장기간 이아니라는점에대해서따로주장하고있지않다 )

28 다. 소결론따라서이사건특허발명을실시하기위해약사법에따른허가를받아야하고, 그허가를받기위해필요한활성 안전성등의시험에장기간이소요되었음에도불구하고피고가이사건의약품이자료제출의약품에해당한다는이유로이사건연장출원을거절한것은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

29 [ 별지 ] 관련법령및고시 구특허법 ( 법률제11117호로개정된것 ) 제89조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장 ) 1 특허발명을실시하기위하여다른법령의규정에의하여허가를받거나등록등을하여야하고, 그허가또는등록등 ( 이하 허가등 이라한다 ) 을위하여필요한활성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는대통령령이정하는발명인경우에는제 88조제1항의규정에불구하고그실시할수없었던기간에대하여 5년의기간내에서당해특허권의존속기간을연장할수있다. 2 제1항의규정을적용함에있어서, 특허권자에게책임있는사유로소요된기간은제1항의 실시할수없었던기간 에포함되지아니한다. 제91조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록거절결정 ) 심사관은제90 조에따른특허권의존속기간의연장등록출원이다음각호의어느하나에해당하는경우에는그출원에대하여연장등록거절결정을하여야한다. 1. 그특허발명의실시가제89조제1항의규정에의한허가등을받을필요가있는것으로인정되지아니하는경우 2. 그특허권자또는그특허권의전용실시권이나등록된통상실시권을가진자가제89조제1항의규정에의한허가등을받지아니한경우 3. 연장신청의기간이제89조에따라인정되는그특허발명을실시할수없었던기간을초과하는경우 4. 연장등록출원인이당해특허권자가아닌경우 5. 제90조제3항의규정에위반하여연장등록출원을한경우 구특허법시행령 ( 대통령령제 호로개정된것 ) 제7조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명 ) 법제89 조제1항에서 대통령령이정하는발명 이란다음각호의어느하나에해당

30 하는발명을말한다. 1. 특허발명을실시하기위하여 약사법 제31조제2항 제3항또는제42조제1항에따라품목허가를받아야하는의약품의발명 2. 특허발명을실시하기위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항및제17조제1항에따라등록하여야하는농약또는원제의발명 개정특허법시행령 ( 대통령령제24491호로개정된것 ) 제7조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명 ) 법제89 조제1항에서 대통령령이정하는발명 이란다음각호의어느하나에해당하는발명을말한다. 1. 특허발명을실시하기위하여 약사법 제31조제2항 제3항또는제42조제1항에따라품목허가를받은의약품 [ 신물질 ( 약효를나타내는활성부분의화학구조가새로운물질을말한다. 이하이조에서같다 ) 을유효성분으로하여제조한의약품으로서최초로품목허가를받은의약품으로한정한다 ] 의발명 2. 특허발명을실시하기위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항또는제17조제1항에따라등록한농약또는원제 ( 신물질을유효성분으로하여제조한농약또는원제로서최초로등록한농약또는원제로한정한다 ) 의발명부칙 < 대통령령제24491호, > 제1조 ( 시행일 ) 이영은공포한날부터시행한다. 제2조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원대상발명에관한적용례 ) 제7조의개정규정은이영시행이후허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원을한발명부터적용한다. 구약사법 ( 법률제 호로개정된것 ) 제2조 ( 정의 ) 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다. 8. 신약 이란화학구조나본질조성이전혀새로운신물질의약품또는신물

31 질을유효성분으로함유한복합제제의약품으로서식품의약품안전처장이지정하는의약품을말한다. 제31조 ( 제조업허가등 ) 1 의약품제조를업 ( 業 ) 으로하려는자는대통령령으로정하는시설기준에따라필요한시설을갖추고총리령으로정하는바에따라식품의약품안전처장의허가를받아야한다. 2 제1항에따른제조업자가그제조 ( 다른제조업자에게제조를위탁하는경우를포함한다 ) 한의약품을판매하려는경우에는총리령으로정하는바에따라품목별로식품의약품안전처장의제조판매품목허가 ( 이하 품목허가 라한다 ) 를받거나제조판매품목신고 ( 이하 품목신고 라한다 ) 를하여야한다. 3 제1항에따른제조업자외의자가제34조제1항에따라임상시험계획의승인을받아임상시험을실시한의약품을제조업자에게위탁제조하여판매하려는경우에는총리령으로정하는바에따라식품의약품안전처장에게위탁제조판매업신고를하여야하며, 품목별로품목허가를받아야한다. 10 제2항및제3항에따라허가를받거나신고하려는품목이신약또는식품의약품안전처장이지정하는의약품인경우에는안전성 유효성에관한다음각호의자료를총리령으로정하는바에따라제출하여야한다. 다만, 제 2호는제31조의2에따라원료의약품을등록한경우는제외한다. 1. 시험성적서와그에관한자료 2. 원료의약품에관한자료 3. 관계문헌 4. 그밖에필요한자료 제42조 ( 의약품등의수입허가등 ) 1 의약품등을수입하려는자 ( 이하 수입자 라한다 ) 는총리령으로정하는바에따라품목마다식품의약품안전처장의허가를받거나신고를하여야한다. 허가받은사항또는신고한사항을변경하려는경우에도또한같다

32 한약 ( 생약 ) 제제등의품목허가 신고에관한규정 [ 시행 ] [ 식품의약품안전청고시제 호, ] 제2조 ( 정의 ) 이규정에서사용하는용어의정의는다음각호와같다. 1. 유효성분 이란내재된약리작용에의하여그의약품의효능 효과를직접또는간접적으로발현한다고기대되는물질또는물질군 ( 약리학적활성성분등이밝혀지지아니한생약등을포함한다 ) 으로서주성분을말한다. 5. 신약 이란 약사법 ( 이하 법 이라한다 ) 제2조제8호에따른의약품으로서국내에서이미허가된의약품과는화학구조또는본질조성이전혀새로운신물질의약품또는신물질을유효성분으로함유한복합제제의약품으로서별표 1의한약 ( 생약 ) 제제의제출자료중 Ⅰ에해당하는의약품을말한다. 다만, 대한약전 ( 식약청고시 ), 대한약전외의약품기준 ( 식약청고시 ) 또는 공정서및의약품집범위지정 ( 식약청고시 ) ( 이하 공정서 라한다 ) 에수재된품목은제외한다. 6. 안전성 유효성심사자료제출의약품 ( 이하 자료제출의약품 이라한다 ) 이란신약이아닌의약품이면서이규정에의한안전성 유효성심사가필요한품목으로서별표 1의한약 ( 생약 ) 제제의제출자료중 Ⅱ에해당하는의약품을말한다. 9. 외국임상자료 란임상시험자료집중외국에서얻어진임상시험자료를말한다. 10. 가교자료 란국내 외에거주하는한국인을대상으로얻어진시험자료로서임상시험자료집에서발췌하거나선별한자료또는가교시험으로부터얻어진자료를말한다. 11. 가교시험 란의약품의안전성 유효성에관한민족적요인에차이가있어외국임상자료를그대로적용하기가어려운경우국내에서한국인을대상으로가교자료를얻기위하여실시하는시험을말한다. 13. 외국임상자료의국내적용 이란외국임상자료를한국인에대한의약품의안전성 유효성자료로갈음하는것을말한다. 15. 천연물신약 이란 천연물신약연구개발촉진법 제2조제3호에따른의약품으로서천연물성분을이용하여연구 개발한의약품중조성성분 효능

33 등이새로운의약품으로서별표 1의한약 ( 생약 ) 제제의제출자료중 Ⅰ. 신약및 Ⅱ. 자료제출의약품의 1. 부터 4. 까지에해당하는의약품을말한다. 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정 ( 특허청고시제 호, 시행 ) 제1조 ( 목적 ) 이규정은특허법 ( 이하 법 이라한다 ) 제89조내지제93조및동법시행령제7조, 동법시행규칙제52조, 제53조의규정에의거특허권존속기간연장등록출원의심사및연장제도운용에관한세부사항을규정함으로써출원인의편의를도모함을목적으로한다. 제2조 ( 연장받을수있는요건 ) 1 연장을받을수있는특허는특허법시행령제7조의규정에의한발명에대한것이어야한다. 2 제1항특허의청구범위에는약사법제31조제1항또는제42조제1항의규정에의한허가또는농약관리법제8조제1항 동법제16조제1항및제17 조제1항의규정에의한등록을받은사항이포함되어있어야한다. 3 제1항의특허는연장등록출원당시유효한것이어야한다. 제3조 ( 연장횟수 ) 1 하나의특허에대한특허권의존속기간연장은 1회에한한다. 2 하나의허가또는등록사항에대하여복수의특허가있는경우에는어느특허권도그존속기간의연장등록을개별적으로할수있다. 3 하나의특허와관련하여복수의허가또는등록이있는경우에는그중최초의허가또는등록에의한것만연장등록이인정된다. 제7조 ( 연장등록출원심사요령 ) 1 심사관은연장등록출원이심사국에이관된날부터 4월이내에제6조제1항제4호의연장대상특허청구범위와법제89조의규정에의한허가또는등록받은사항을다음각호의 1과같이비교하여그특허발명의실시에필수적으로허가또는등록을받을필요성이있는지여부를판단한다. 1. 물질의발명인경우허가또는등록받은유효성분과특허청구의범위에

34 기재된사항 ( 제6조제1항제4호의규정에따라예시된특정화합물 ) 을비교하여판단한다. 또한, 허가또는등록받은유효성분이특허청구의범위에명기되어있지않아도당해유효성분이특허청구의범위에상위개념으로기재되어있으면무방하다. 2. 제법발명인경우에는그제법으로얻어진물건 ( 물질, 조성물 ) 과허가또는등록받은물건을비교하여판단한다. 3. 용도발명인경우에는허가또는등록된용도와특허청구의범위에기재된용도를비교하여판단한다. 4. 조성물의발명인경우에는허가또는등록된조성물 ( 복수의유효성분의조성물, 제형, 담체조성물 ) 과특허청구의범위에기재된조성물을비교하여판단한다. 2 심사관은특허권의존속기간의연장등록출원에대하여제6조제1항각호에규정된기재사항또는첨부자료가미비할경우에는그출원인에게기간을정하여보정지시를할수있다. 3 심사관은특허권의존속기간의연장등록출원에대하여법제91조제1항의규정에의하여거절사정을하고자할때에는그출원인에게거절이유를통지하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주어야한다. 4 제3항의지정기간을연장하고자하는경우그연장기간은 1월로하고 3 회에한하여연장할수있다. 끝

35 Ⅱ 정정심판 허 3795 판결 ( 일부각하, 일부심결취소 )

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37 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허3795 등록정정 ( 특 ) 원 고 페리게엠베하 (PERI GmbH) 독일 바이센호른루돌프-디셀-슈트랏세 19 (Rudolf-Diesel-Strasse 19, Weissenhorn, Germany) 대표자알렉산더슈뵈러 (Alexander Schw rer) 소송대리인법무법인다래담당변호사민현아, 윤정근, 박승문, 조용식특허법인다래담당변리사윤정열, 최광석, 박승문, 조용식특허법인강인담당변리사김기효 피 고 금강공업주식회사부산사하구다산로 110 ( 다대동 ) 대표이사전장열, 이범호소송대리인특허법인에이아이피담당변리사윤종섭, 이성규, 이수완, 이재웅, 정현수, 조진태 변론종결 판결선고 주 문 1. 이사건소중청구범위제1항내지제3항에대한심결의취소를구하는부분을각하한다. 2. 특허심판원이 당1809호사건에관하여한심결중청구범위제4항에대한부분을취소한다

38 3. 소송비용은피고가부담한다. 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건특허발명 1) 명칭 : 상승폼웍 2) 의분리가능한상승슈 3) 2) 출원일 ( 우선권주장일 )/ 등록일 / 등록번호 : ( )/ / 제 호 3) 특허권자 : 원고 4) 청구범위 ( 정정청구된것 ) 청구항 4 빌딩의콘크리트구간 (14) 의외벽면 (12) 에상승슈 (10) 를고정하기위한벽면슈부분 (18) 을포함하는상승폼웍을위한상승슈로서 ( 이하 구성 1 이라한다 ), 상기상승슈 (10) 는상승레일 (20) 을이동시키기위한상승실린더 (26) 가놓여지는힌지샤프트 (30) 4) 와갈고리들 (50) 을구비한슬라이딩슈부분 (16) 을가지며 ( 이하 구성 2 라한다 ), 상기갈고리들 (50) 은상기갈고리들 (50) 사이에서이동가능하도록배열된상승레일 (20) 을상승레일 (20) 의구간들둘레를맞물도록설계되는상기갈고리들 (50) 에의해측면가이드방식으로붙잡도록설계되며, 하나이상의갈고리 (50) 는상기슬라이딩슈부분 (16) 에피벗 5), 텔레스코핑, 또는피벗및텔레스코핑가능하게제공되는상 2) 상승폼웍 (climbing formwork): 거푸집공사 (formwork) 에사용되는거푸집 (form) 이공사진행에따라크레인, 유압장치등에의해위로상승하는형태 3) 상승슈 (climbing shoe): 건물의벽에부착되어상승레일의둘레를붙잡아고정하는장치. 해당구간의거푸집공사 (formwork) 를마치면상승레일과분리되고건물의벽으로부터제거되어필요한위치에재설치된다. 4) 힌지샤프트 (hinge shaft): 힌지 ( 회전은가능하지만, 수평이나수직으로이동은불가한지지점 ) 로서기능하는샤프트 ( 축 )

39 승슈에있어서 ( 이하 구성 3 이라한다 ), 상기슬라이딩슈부분 (16) 은수평배향된스터브샤프트 (34) 6) 에의하여상기벽면슈부분 (18) 과착탈가능하고회전가능하게결합되고, 상기슬라이딩슈부분 (16) 은상기상승레일 (20) 이상승슈 (10) 와맞물려있는중에상기상승레일 (20) 및상기벽면슈부분 (18) 으로부터제거될수있는구조를갖는것 ( 이하 구성 4 라한다 ) 을특징으로하는상승슈 ( 이하청구항제4항발명에관하여, 특허심판원 2014정30호정정심결에의해정정된발명을 이사건제4항발명 이라하고, 정정되기전의발명을 청구항제4항발명 이라하며, 정정무효심판에서 정정청구된발명을 이사건제4항정정발명 이라한다 ). 청구항 1 내지 청구항 3 삭제 청구항 5 기재생략 5) 주요도면 5) 피벗 (pivot): 축을중심으로회전할수있는상태 6) 스터브샤프트 (stub shaft): 굵고짧은샤프트 ( 축 )

40 나. 비교대상발명 1) 비교대상발명 1 ( 을제2호증 ) 가 ) 공고된등록특허공보제 호에게재된 건축장의레일난간 ( 비계 ) 협지 ( 狹支 ) 장치 에관한것이다. 나 ) 주요내용및도면 ( 오른쪽그림 ) 바닥의콘크리트층 (30) 에고정된지지볼트 7) (21)(21') 에끼워서너트로고정한지지빔 (18)(18') 을상면에연결판 (20) 과전면에접속판 (19) 을용접한것에다가지지대 (3)(3') 의중앙에받침간 (23) 과상하표면에는홈 (8)(8')(9)(9') 과볼트공 (10)(10')(11)(11') 을구성한상하개폐판 (4)(4')(5)(5') 을유착축 (6)(6')(7)(7') 으로유착한다음접속판 (2) 에용접하여접속판 (2) 과접속판 (19) 을합착 ( 合着 ) 하여합착볼트 (14)(14') 로결합고정한다. 다음에받침간 (23) 을전면지주 (25)(25') 를연결용접한받침판 (26) 하부에접속토록받쳐지게끼운다음, 상 하부표면의개폐판 (4)(4')(5)(5') 을돌려서홈 (8)(8')(9)(9') 이전면지주 (25)(25') 에끼워지게한다음볼트공 (10)(10')(11)(11') 을조여서전면지주 (25)(25') 를지지케한다. 2) 비교대상발명 2 ( 을제3호증 ) 가 ) 공개된공개특허공보특 호에게재된 레일브래킷조립체및이를이용한수직이동형비계 에관한것이다. 나 ) 주요내용및도면 ( 오른쪽그림 ) 몸체 (12) 에는뒷면 (16) 으로부터앞쪽으로연장된한쌍의연장부 (14) 가형성된다. 한쌍의연장부 (14) 는소정간격을두고배치되며, 연장부 (14) 사이의공간에는스토퍼 (30) 가설치된다. 각연장부 (14) 위에는가이드부재 (20) 가설 7) 보울트 로기재되어있으나맞춤법에따라고쳐쓴다. 이하같다

41 치된다. 가이드부재 (20) 는결합구 (22) 에의해회동가능하며, 그단부가연장부 (14) 보다소정거리만큼돌출된다. 또한, 가이드부재 (20) 의단부에는내측으로안내홈 (26) 이형성되는데, 이안내홈 (26) 에는외부고정구조물의지주 (100) 에형성된측부연장부 (102) 가삽입될수있다. 즉, 가이드부재 (20) 가결합구 (22) 를중심으로회동하여연장부 (14) 와동일선상에놓이게되면지주 (100) 의측부연장부 (102) 가안내홈 (26) 에끼워지게되며, 반면에가이드부재 (20) 를외측으로회동시키면안내홈 (26) 이지주 (100) 의측부연장부 (102) 로부터벗어나게된다. 3) 비교대상발명 3 가 ) 독일회사인도카 (Doka) 가 1998년 8월경발행한 SKE 50의기능설명서 ( 을제4호증 ), 1999년 6월경발행한 SKE 50의작동설명서 ( 을제5호증 ) 에게재된것이다. 나 ) 주요내용및도면 ( 오른쪽그림 ) 서스펜션슈는고정된구조물에고정되고, 클라이밍프로파일과클라이밍캐리지가포함된자동상승기를안전하게매단다. 서스펜션볼트는서스펜션슈에형성된구멍에삽입되고, 클라이밍캐리지의갈고리가걸린다. 시큐어링볼트는클라이밍캐리지가들려지는것을방지한다. 클라이밍캐리지는서스펜션갈고리, 비계에부착되는커넥션플레이트, 커넥션, 보호커버, 가이드웨이및서포트롤러로구성된다. 서포팅캐리지는플랜지커넥션에의해비계에고정되고, 클라이밍캐리지와같이상승프로파일을안내한다. 다. 절차의경위 1) 이사건특허발명에대한등록무효심판등가 ) 피고는 원고를상대로특허심판원에 이사건특허발명청

42 구항제1항내지제4항발명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이비교대상발명 1 내지 3으로부터쉽게발명할수있어진보성이부정된다 고주장하면서등록무효심판 (2010당1418 호 ) 을청구하였다. 이에대하여원고는 정정청구를하였다. 특허심판원은 원고의정정청구는적법하고, 정정청구된청구항제1항내지제4항발명은비교대상발명 1, 3 및주지관용기술에의하여그진보성이부정된다 는이유로피고의등록무효심판청구를인용하는심결을하였다 ( 갑제5호증 ). 나 ) 이에원고는 특허법원에위무효심결에대한취소소송 (2013허1894 호 ) 을제기하였다. 원고는 위소송계속중이사건특허발명청구항제1 내지제3항에대한청구를일부취하하였고, 피고가취하에동의함으로써이사건심결중이사건특허발명청구항제1항내지제3항을무효로한부분이그대로확정되었다. 특허법원은 이사건특허발명청구항제4항발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 3을결합하여용이하게도출할수있어그진보성이부정된다 는이유로원고의청구를기각하는판결을선고하였다 ( 갑제6호증 ). 원고는위판결에불복하여대법원에상고 (2014후331호) 를제기하였고, 대법원은 아래 1. 다.2) 항과같이이사건특허발명에대한정정심결이확정되었다는이유로위특허법원판결을파기하여특허법원에환송하는판결을선고하였다. 2) 원고의정정심판청구등원고는 특허심판원에이사건특허발명에대한정정심판

43 (2014정30호) 을청구하였고, 이에대해특허심판원은 이사건특허발명의청구범위를아래표의 정정후 부분과같이정정하는내용의이사건정정심결을하였으며 ( 갑제3호증, 이하 이사건정정 이라한다 ), 위정정심결이확정되었다. 정정전정정후 ( 이사건제4항발명 ) 청구항 1 갈고리들(50) 사이에이동가능하도록배열된상승레일 (20) 을가이드방식으로지탱하는갈고리들 (50) 이위에제공된슬라이딩슈부분 (16) 으로구성되는빌딩의콘크리트구간 (14) 에고정하기위한상승폼웍의상승슈로삭제서, 상기갈고리들 (50) 은상기상승레일 (20) 의구간들둘레로붙잡고, 하나이상의갈고리 (50) 가상기슬라이딩슈부분 (16) 에피벗, 텔레스코핑, 또는피벗및텔레스코핑방식으로제공되는상승슈. 청구항 2 제1항에있어서, 상승슈 (10) 의두개의갈고리들 (50) 이상기상승레일 (20) 의구간들에서상기상승레일 (20) 둘레를붙잡으며, 상기갈고삭제리 (50) 는상기슬라이딩슈부분 (16) 에피벗가능하게고정됨을특징으로하는상승슈. 청구항 3 제2항에있어서, 피벗이동이상기갈고리 (50) 의바깥방향으로피벗된상태및닫힌상태모두에서잠삭제김핀 (56) 에의해잠길수있는것을특징으로하는상승슈

44 정정전정정후 ( 이사건제4항발명 ) 청구항 4 제1 내지제3항중어느건물의콘크리트구간 (14) 의외벽면한항에있어서, 상기슬라이딩슈부 (12) 에상승슈 (10) 를고정하기위한벽분 (16) 외에벽면또는판상슈 (18; 46) 면슈부분 (18) 을포함하는상승폼웍부분을포함하고, 상기슬라이딩슈부을위한상승슈로서, 분 (16) 은수평배향된스터브샤프트상기상승슈 (10) 는상승레일 (20) 을 (34) 에의해상기벽면또는판상슈이동시키기위한상승실린더 (26) 가놓부분 (18; 46) 에이탈가능하도록연결여지는힌지샤프트 (30)( 이하 추가구됨을특징으로하는상승슈성 1 이라한다 ) 와갈고리들 (50) 을구비한슬라이딩슈부분 (16) 을가지며, 상기갈고리들 (50) 은상기갈고리들 (50) 사이에서변위가능하게배치되는상승레일 (20) 을상승레일 (20) 의구간들둘레를맞물도록설계되는상기갈고리들 (50) 에의해측면가이드방식으로붙잡도록설계되며, 하나이상의갈고리 (50) 는상기슬라이딩슈부분 (16) 에피벗, 텔레스코핑, 또는피벗및텔레스코핑가능하게제공되는상승슈에있어서, 상기슬라이딩슈부분 (16) 은수평배향된스터브샤프트 (34) 에의하여상기벽면슈부분 (18) 과착탈가능하고회전가능하게결합되고 ( 이하 추가구성 2 라한다 ), 상기슬라이딩슈부분 (16) 은상기상승레일 (20) 이상승슈 (10) 와맞물려있는중에상기상승레일 (20) 및상기벽면슈부분 (18) 으로부터제거될수있는구조를갖는것 ( 이하 추가구성 3 이라한다 ) 을특징으로하는상승슈

45 3) 피고의정정무효심판청구등가 ) 피고는 원고를상대로특허심판원에 이사건정정은 1 청구범위를실질적으로변경하는것이므로특허법제136조제3항에위배되고, 2 이사건제4항발명의진보성이부정되므로특허법제136조제4항에위배되며, 3 무효심결에의해무효가확정된청구항제1항내지제3항발명을삭제하는정정이므로특허법제136조제6항의단서규정에위배된다 고주장하며, 이사건정정에대한정정무효심판 (2014당1809호) 을청구하였다. 나 ) 이에원고는위정정무효심판이계속중이던 이사건제4 항발명중 건물의 부분을 빌딩의 로, 변위가능하게배치되는상승레일 부분을 이동가능하도록배열된상승레일 로변경하여이사건제4항정정발명과같이정정하는정정청구를하였다 ( 갑제7호증 ). 다 ) 특허심판원은 원고의정정청구는적법하고, 이사건특허발명청구항제1항내지제3항발명은무효심결에대한심결취소소송에서원고가청구를취하함에따라무효가확정되었는데, 이사건정정심결은무효확정된이사건특허발명청구항제1항내지제3항발명의정정을인용한것이어서부적법하며, 청구항제1항내지제3항에대한정정이부적법한이상이사건정정심결은전체로서무효이며, 나아가이사건제4항정정발명의정정에서추가구성 1, 3은이사건특허발명에기재되어있지아니한새로운구성이고, 그부가로인해비교대상발명들과구조가달라지고, 상승레일을상승시키는작동원리가달라지는새로운작용효과가발생하게되어청구범위의실질적변경에해당하므로, 특허법제136조제3항에위배된다 는등의이유로이사건정정심결을무효로하는이사건심결을하였다 ( 갑제4호증 ). [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 7호증, 갑제13, 14호증, 을제1 내지 6호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고주장의심결취소사유 1) 이사건특허발명청구항제1항내지제3항은정정무효심판청구전에이미무효확정되었으므로, 무효확정된위청구항에대한정정무효심판청구는

46 심판의이익이없어부적법하다. 따라서정정무효심판의이익이없는청구항제1항내지제3항에대한정정심판청구가부적법함을이유로청구항제4항에대한부분을포함한이사건정정심결전체를무효로할수는없다. 2) 이사건정정심결에서이사건특허발명청구항제1항내지제3항발명을 삭제 하는것으로정정한것은위발명의무효가확정되었음을표시한것일뿐이를 삭제 정정한것이아니다. 따라서이사건정정심결은적법하다. 3) 이사건제4항정정발명은청구범위가실질적으로변경된것으로볼수없다. 추가구성 1의 상승레일을이동시키기위한상승실린더가놓여지는힌지샤프트 는이사건제4항정정발명에내재되어있는구성이고, 추가구성 2의 회전가능하게결합 되는것은스터브샤프트가갖는자명한기능에해당하며, 추가구성 3의 슬라이딩슈부분은상기상승레일이상승슈와맞물려있는중에상기상승레일및상기벽면슈부분으로부터제거될수있는구조 는이사건제4항정정발명의슬라이딩슈부분이수평배향된스터브샤프트에의해벽면슈부분으로부터이탈가능하도록연결된구성이갖는자명한사항이므로, 청구범위를실질적으로변경하는경우에해당하지않는다. 4) 이사건제4항정정발명은비교대상발명 1 내지 3에의해진보성이부정되지않는다. 비교대상발명 1 내지 3에는이사건제4항정정발명의정정사항 1 내지 3 에대응되는구성이없으므로, 이사건제4항정정발명은통상의기술자가비교대상발명 1 내지 3으로부터쉽게도출할수없다. 5) 따라서이사건정정은특허법제136조제1항내지제4항의정정요건을모두충족하는적법한것이므로, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 나. 피고의주장 1) 무효가확정된이사건특허발명청구항제1항내지제3항발명에대해이를삭제하는정정을인용한이사건정정심결은부적법할뿐만아니라특허법제136조제1항에도위배된다. 2) 이사건제4항정정발명은청구범위가실질적으로변경된것이므로, 이

47 사건정정은특허법제136조제3항에위배된다. 이사건제4항정정발명의상승슈와상승레일에는추가구성 1의상승폼웍을상승시킬수있는수단이내재되어있지않고, 추가구성 2는슬라이딩슈부분의회전기능이추가되어상승레일의외벽면이만곡또는경사짐에도이동할수있는새로운효과가발생되며, 추가구성 3은슬라이딩슈를제거하는조건을추가 한정함으로써피니싱플랫폼들이필요없는새로운효과가발생되므로, 각이사건제4항정정발명의청구범위를실질적으로변경하는경우에해당한다. 3) 이사건제4항정정발명은비교대상발명 1 내지 3에의해진보성이부정되므로, 이사건정정은특허법제136조제4항에위배된다. 이사건제4항정정발명의구성은비교대상발명 1 내지 3에모두개시되어있으므로, 통상의기술자가비교대상발명 1 내지 3을결합하여이사건제4항정정발명을쉽게도출할수있다. 3. 이사건소중이사건특허발명청구항제1항내지제3항에대한심결취소를구하는부분의적법여부이사건특허발명청구항제1항내지제4항발명의등록을무효로하는심결 ( 특허심판원 2010당1418호 ) 에대한심결취소소송 ( 특허법원 2013허1894 호 ) 진행중에원고가 청구취지중청구항제1항내지 3항에대한부분을취하하고, 피고가취하에동의함으로써이사건특허발명청구항제1항내지제3항에대한위무효심결이그대로확정된사실, 그후원고가제기한정정심판청구 ( 특허심판원 2014정30호 ) 에대하여특허심판원이이사건특허발명청구항제1항내지제3항을삭제하고, 제4항을이사건제4항발명과같이정정하는내용의이사건정정심결을한사실, 피고가제기한정정무효심판청구 (2014당1809 호 ) 에대하여특허심판원이이사건정정심결을무효로하는이사건심결을한사실은앞서본바와같다. 위인정사실에의하면, 이사건특허발명청구항제1항내지제3항은 무효심결이확정됨으로써그등록이소급하여무효가되었으므로, 이와같이무효심결이확정된청구항은

48 특허법제136조제1항이정하는정정심판청구의대상이될수없고, 특허법제137조제1항이정하는정정무효심판청구의대상도될수없다. 그러나한편, 이사건특허발명청구항제1항내지제3항이무효로된이상원고로서는이사건심결중위청구항부분에대한심결의취소를구할법률상이익도없다고봄이상당하므로 ( 대법원 선고 2011후620 판결등참조 ), 이사건소중이사건특허발명청구항제1항내지제3항에대한심결취소를구하는부분은소의이익이없어부적법하다. 4. 이사건제4항정정발명에대한심결취소청구가. 정정의불가분성을이유로정정을무효로한부분의위법여부정정심판청구는특별한사정이없는한불가분의관계에있어일체로서허용여부를판단하여야할것이어서그일부항에정정불허사유가존재하는한전체로서의모든정정이허용될수없는데, 이는하나의기술사상에기초한특허발명에대한정정사건에서일부에대하여는정정을허용하고일부에대하여는정정을불허하는심결을할수없다는취지이다. 따라서이사건에있어서와같이특허발명의일부청구항이등록무효로되어그무효로된청구항이정정심판또는정정무효심판청구의대상이될수없는경우까지나머지청구항에대한정정을포함하여일체로서판단하여야하는것은아니다. 결국이사건심결에서등록무효가된청구항이아닌이사건특허발명청구항제4항의정정의적법여부를판단하지아니하고정정의불가분성을이유로이사건특허발명청구항제4항에대한정정을무효로한부분은위법하다. 나. 이사건제4항정정발명의정정이특허법제136조제3항요건을구비하였는지여부 1) 판단기준특허법제136조제3항은명세서또는도면의정정은청구범위를실질적으로확장하거나변경할수없다고규정하고있다. 여기에서정정이청구범위를확장하거나변경하는경우에해당하는지여부를판단함에있어서는청구범위

49 자체의형식적인기재뿐만아니라발명의설명을포함하여명세서와도면전체에의하여파악되는청구범위의실질적인내용을대비하여판단하여야한다. 정정후의청구범위에의하더라도발명의목적이나효과에어떠한변경이없고발명의설명및도면에기재되어있는내용을그대로반영한것이어서정정전의청구범위를신뢰한제3자에게예기치못한손해를줄염려가없다면그정정청구는청구범위를실질적으로확장하거나변경하는것에해당하지아니한다 ( 대법원 선고 2012후627 판결등참조 ). 2) 추가구성 1에관하여추가구성 1의 상승레일을이동시키기위한상승실린더가놓여지는힌지샤프트 는상승슈의구성으로상승실린더가놓여지는힌지샤프트를부가한것이다. 이사건특허발명의발명의설명에는, 상승실린더는상승슈의슬라이딩슈부분의상단위에놓인다. 상승실린더중에서실린더의가장아래쪽부분만이보이는데, 여기에하우징이결합하여있으며, 이에의해상승실린더는상승슈의힌지샤프트위에들어맞게된다. 안전핀은힌지샤프트에대하여상승실린더의피벗범위를방해하지않으면서힌지샤프트에하우징을고정한다 ( 갑제2호증 3면마지막문단 ) 고기재되어있고, 도면 1 내지 3에는위와같은구성이도시되어있다. 이러한명세서의기재및도면에비추어보면, 추가구성 1의힌지샤프트는상승레일이상승실린더에의해상승되는경우지지점이되는상승슈를상승실린더와결합하는구성이다. 한편, 이사건특허발명은 상승폼웍에서상승슈의갈고리들사이에서이동가능하도록배열된상승레일을지탱하는상승슈 ( 갑제2호증청구항 1) 에대한것이다. 정정전이사건특허발명의청구범위에는상승레일이어떻게상승되는지를한정하고있지않으므로, 이사건특허발명의설명에서실시예로든것과같이상승실린더에의해상승되는것도가능하다. 결국추가구성 1의힌지샤프트는이사건특허발명의상승슈가상승실린더에의해상승되는상승레일을지탱하는경우상승실린더와결합되는구체적인수단중의하나에불과하다. 또힌지샤프트를부가함으로인해상승슈가 상승레일에의해맞물린상태에서건물의벽면으로부터제거될수있게하는 ( 갑제2호증 2 면발명이이루고자하는기술적과제 ) 이사건특허발명의목적이나효과에

50 변경이없고, 힌지샤프트는힌지방식의결합에서흔히사용되는구성에불과하여이로인해새로운효과가발생하는것도아니다. 그리고이사건특허발명의상승슈가상승실린더에의해상승되는상승레일에적용되는경우의기능과효과에대해서는발명의설명및도면에자세히서술되어있고 ( 갑제2호증 3, 4면, 도면 1 내지 3), 추가구성 1은이러한발명의설명및도면에기재되어있는내용을그대로반영한것이어서정정전의청구범위를신뢰한제3 자에게예기치못한손해를줄염려도없다. 따라서이부분정정청구는청구범위를실질적으로확장하거나변경하는것에해당하지않는다. 3) 추가구성 2에관하여정정전청구범위에는 슬라이딩슈가수평배향된축으로구성된스터브샤프트에의하여벽면슈와착탈가능하게결합 된구성이기재되어있고, 이사건특허발명의설명에는, 슬라이딩슈는수평으로배향된스터브샤프트를거쳐벽면슈에힌지수단에의해연결된다. 슬라이딩슈는벽면슈에대하여스터브샤프트에대해피벗될수있다 ( 갑제2호증 4면 1문단 ) 고기재되어있으며, 도면 1 내지 3에는위와같은구성이도시되어있다. 결국추가구성 2의 스터브샤프트에의해슬라이딩슈가벽면슈에회전가능하게결합 되는것은정정전스터브샤프트의구성에내재되어있는것이고, 위구성을부가함으로인해이사건특허발명의목적이나효과가변경되거나새로운효과가발생하는것도아니다. 또한발명의설명및도면에기재되어있는내용을그대로반영한것이어서정정전의청구범위를신뢰한제3자에게예기치못한손해를줄염려도없다. 따라서이부분정정청구는청구범위를실질적으로확장하거나변경하는것에해당하지않는다 ( 피고는추가구성 2로인하여콘크리트구간의외벽면이상하로만곡또는경사진경우에도상승레일의이동이제한되거나방해되지않는새로운효과가발생한다고주장하나, 이사건특허발명의명세서에는위와같은효과가기재되어있지않고, 추가구성 2로부터통상의기술자가당연히예견할수있는효과로보기도어려우며, 달리추가구성 2 로인해피고주장과같은효과가새롭게발생한다고볼아무런증거가없으므로, 피고의위주장은이유없다 )

51 4) 추가구성 3에관하여정정전청구범위에는슬라이딩슈의구성에관하여, 갈고리들은상승레일의구간들둘레로붙잡고, 하나이상의갈고리가슬라이딩슈에피벗, 텔레스코핑, 또는피벗및텔레스코핑방식으로제공 되고, 슬라이딩슈는수평배향된스터브샤프트에의하여벽면슈와착탈가능하게결합 된다고기재하고있다. 또이사건특허발명의설명에는이러한슬라이딩슈의구성으로인한효과에관하여, 상승슈가상승레일에의해맞물릴때조차콘크리트구간에고정된속박에서제거될수있고 ( 갑제2호증 2면발명이이루고자하는기술적과제 ), 상승슈가상승레일과맞물려있으면서벽으로부터제거될수있기때문에더이상사용되지않는상승슈들을분리하기위해추가의피니슁플랫폼이필요하지않으며 ( 갑제2호증 3면 3문단 ), 상승슈가수평배향된스터브샤프트방식에의해서로이탈가능하도록연결된슬라이딩슈및벽면슈로배치되면상승슈를분리하는것이보다더단순해진다 ( 갑제2호증 3면 5문단 ) 고기재하고있다. 이러한명세서의기재및도면의도시에비추어보면추가구성 3의 슬라이딩슈가상승레일이상승슈와맞물려있는중에상승레일및벽면슈로부터제거될수있는구조를갖는것 은정정전청구범위의슬라이딩슈의구성및그로인한효과를보다명확하게기재한것에불과하고, 위구성을부가함으로인해이사건특허발명의목적이나효과에변경이없고새로운효과가발생하는것도아니다. 또한발명의설명및도면에기재되어있는내용을그대로반영한것이어서정정전의청구범위를신뢰한제3자에게예기치못한손해를줄염려도없다. 따라서이부분정정청구는청구범위를실질적으로확장하거나변경하는것에해당하지않는다. 5) 소결론결국이사건정정은특허법제136조제3항의정정요건을갖춘것이다

52 다. 이사건제4항정정발명의정정이특허법제136조제4항요건을구비하였는지여부 1) 이사건제4항정정발명과비교대상발명 1의구성대비이사건제4항정정발명비교대상발명 1 ( 을제2호증 ) [ 구성 1] 빌딩의콘크리트구간 (14) 의외벽면 (12) 에상승슈 (10) 를고정하기위한벽면슈부분 (18) 을포함하는상승폼웍을위한상승슈로서 전면지주 (25)(25') 와후면지주 (32) 로구성하여바닥판 (31) 을깔아서바닥층 (30) 과연결구성한것에있어서, 콘크리트바닥층 (30) 에구성한지주볼트

53 [ 구성 2] 상기상승슈 (10) 는상승레일 (20) 을이동시키기위한상승실린더 (26) 가놓여지는힌지샤프트 (30) 와갈고리들 (50) 을구비한슬라이딩슈부분 (16) 을가지며 [ 구성 3] 상기갈고리들 (50) 은상기갈고리들 (50) 사이에서이동가능하도록배열된상승레일 (20) 을상승레일 (20) 의구간들둘레를맞물도록설계되는상기갈고리들 (50) 에의해측면가이드방식으로붙잡도록설계되며, 하나이상의갈고리 (50) 는상기슬라이딩슈부분 (16) 에피벗, 텔레스코핑, 또는피벗및텔레스코핑가능하게제공되는상승슈에있어서 [ 구성 4] 상기슬라이딩슈부분 (16) 은수평배향된스터브샤프트 (34) 에의하여상기벽면슈부분 (18) 과착탈가능하고회전가능하게결합되고, 상기슬라이딩슈부분 (16) 은상기상승레일 (20) 이상승슈 (10) 와맞물려있는중에상기상승레일 (20) 및상기벽면슈부분 (18) 으로부터제거될수있는구조를갖는것 (21)(21') 에접속판 (19) 을용접하여연결판 (20) 으로연결한지지빔 (18)(18') 을조여서고정지지하며 (1면요약 ), 접속판 (2) 과접속판 (19) 을합착 ( 合着 ) 하여합착볼트 (14)(14') 로결합 고정한다 (3면 7문단 ) 지지대 (3)(3') 의중앙에받침간 (23) 과상하표면에는홈 (8)(8')(9)(9') 과볼트공 (10)(10')(11)(11') 를구성한상하개폐판 (4)(4')(5)(5') 을유착축 (6)(6')(7)(7') 으로유착한다음접속판 (2) 에용접하고, 받침간 (23) 을전면지주 (25)(25') 를연결용접한받침판 (26) 하부에접속토록받쳐지게끼운다음, 상하부표면의개폐판 (4)(4')(5)(5') 을돌려서홈 (8)(8')(9)(9') 이전면지주 (25)(25') 에끼워지게한다음볼트공 (10)(10')(11) (11') 을조여서전면지주 (25)(25') 를지지케한다 (3면 7문단 ). 접속판 (2) 과접속판 (19) 을합착 ( 合着 ) 하여합착볼트 (14)(14') 로결합 고정한다 (3면 7문단 )

54 2) 대비결과가 ) 이사건제4항정정발명과비교대상발명 1은, 1 외벽면 ( 바닥의콘크리트층 ) 에고정되는벽면슈 { 접속판 (2)} 를구비한상승슈 ( 협지장치 ) 인점 ( 구성 1 에관하여 ), 2 상승슈 ( 협지장치 ) 가갈고리 ( 상하개폐판 ) 를구비한슬라이딩슈 ( 지지대 ) 를갖는점 ( 구성 2에관하여 ), 3 슬라이딩슈 ( 지지대 ) 에서피벗 ( 회전 ) 되는갈고리 ( 상하개폐판 ) 가상승레일 ( 전면지주 ) 을측면가이드방식으로붙잡는점 ( 구성 3에관하여 ), 4 슬라이딩슈 ( 지지대 ) 가상승레일 ( 전면지주 ) 과벽면슈 ( 접속판 ) 에착탈가능하게결합되는점 ( 구성 4에관하여 ) 에서동일하다. 나 ) 한편이사건제4항정정발명과비교대상발명 1은, 1 구성 2에관하여, 이사건제4항정정발명은슬라이딩슈에상승실린더를지지하는힌지샤프트가구비된반면에비교대상발명 1의지지대에는이에대응되는구성이없는점 ( 차이점 1), 2 구성 4에관하여, 이사건제4항정정발명은스터브샤프트에의해슬라이딩슈부분이벽면슈부분에회전가능하게결합되는반면에비교대상발명 1의지지대는합착볼트에의해접속판과볼트결합되는점 ( 차이점 2), 3 구성 4에관하여, 이사건제4항정정발명은상승레일이상승슈에맞물린상태에서도갈고리를회전시키고, 스터브샤프트를제거하는방법으로상승레일및벽면슈부분으로부터슬라이딩슈를쉽게제거할수있는구조인반면에비교대상발명 1의지지대는전면지주와접속판으로부터분리하기위해합착볼트, 상하개폐판을결합한볼트등을모두해체하여야하는점 ( 차이점 3) 에서서로다르다. 3) 차이점 2, 3에대한검토가 ) 피고는통상의기술자가비교대상발명 1의합착볼트를비교대상발명 3 의서스펜션볼트로치환하는방법으로양발명을결합하여또는비교대상발명 1에비교대상발명 2를결합하여차이점 2, 3을쉽게극복할수있다고주장한다. 나 ) 이사건제4항정정발명은슬라이딩슈의갈고리들이갈고리들사이에서이동가능하도록배열된상승레일의구간들둘레를맞물도록설계되어상승레일이상승슈에맞물린상태에서도갈고리를피벗함으로써슬라이딩슈가상승레일로부터쉽게제거되고, 수평배향된스터브샤프트에의해벽면

55 슈와결합되어상승레일이상승슈에맞물린상태에서도스터브샤프트를제거함으로써슬라이딩슈가벽면슈로부터쉽게분리된다. 이러한구조로인하여이사건제4항정정발명은상승슈가더이상사용되지않을때에는상승레일과맞물린상태에서즉시벽으로부터항상제거될수있고, 상승슈를분리하기위해피니슁플랫폼들을필요로하지않는효과가있다. 다 ) 비교대상발명 1은종래의건축레벨에매달아놓는방식의비계장치가고층으로올라갈수록작업하기어렵고기상상태에따라비계가흔들거리거나추락하는등의문제점을해결하기위해기상상태와상관없이비계시스템을흔들리지않고안전하게설치, 해체할수있는협지장치를제공하고자하는것으로서 ( 을제2호증 2면발명이속하는기술및그분야의종래기술, 발명이이루조자하는기술적과제 ), 접속판, 지지대, 상하개폐판등을용접내지볼트에의해결합고정하고, 지지대에설치된상하개폐판의홈에전면지주를끼워볼트에의해고정함으로써안전성과작업의효율성을높이고자한다 ( 을제2호증 3면 7문단참조 ). 위발명의합착볼트는바닥의콘크리트층에위치한접속판 (19) 과지지대에연결된접속판 (2) 을합착 ( 合着 ) 한뒤이를결합 고정하는수단으로서쉽게분리가능한비교대상발명 3의서스펜션볼트와는구성및효과에있어서차이가있다. 또한비교대상발명 1은전면지주를상하개폐판등으로맞물려고정시킴으로써비계시스템의흔들림을방지하고자하는것이어서, 맞물려있는상태에서협지장치중일부구성인지지대를접속판으로부터쉽게분리하고자하는점에대한아무런동기나암시가나타나있지않다. 라 ) 한편, 비교대상발명 3에는클라이밍캐리지 ( 슬라이딩슈 ) 의

56 갈고리가서스펜션볼트 ( 스터브샤프트 ) 에걸려서스펜션슈 ( 벽면슈 ) 에결합되는구성이개시되어있다 ( 오른쪽그림 ). 그러나비교대상발명 3의클라이밍캐리지는서스펜션볼트의제거와무관하게리프팅메카니즘및유압실린더에의해상승함으로써서스펜션볼트및서스펜션슈와분리되므로, 슬라이딩슈 ( 클라이밍캐리지 ) 가상승레일 ( 클라이밍프로파일 ) 에맞물린상태에서스터브샤프트 ( 서스펜션볼트 ) 를제거하여쉽게벽면슈 ( 서스펜션슈 ) 로부터분리되는이사건제4항정정발명과는구성및효과가서로다르다. 또한비교대상발명 3의클라이밍캐리지는클라이밍프로파일과맞물린상태에서클라이밍프로파일로부터쉽게제거되는구조를가지지도않는다. 마 ) 비교대상발명 2의레일브래킷조립체는이사건제4항정정발명의상승슈와달리슬라이딩슈와벽면슈로나누어진구조가아니며, 레일브래킷조립체의뒷면이다수의결합공에의해건물등에설치되고, 몸체에결합구에의해가이드부재가설치되는구성을가질뿐이사건제4항정정발명과같이가이드부재가지주에맞물려있는중에지주및벽면부분으로부터쉽게제거될수있는구조를가지고있지않다. 바 ) 이러한사정에앞서본이사건제4항정정발명의구성및효과가이사건특허발명의출원당시해당업계에서널리인식되고있었던기술적과제에기초한것이라거나통상의기술자가출원당시의기술수준, 기술상식에비추어쉽게생각해낼수있었던것이라고볼만한사정도없는점을더하여보면, 통상의기술자가차이점 2, 3을극복하고비교대상발명 1, 3을결합하여또는비교대상발명 1, 2를결합하여쉽게이사건제4항정정발명의구성 4를도출할수없다. 4) 검토결과따라서통상의기술자가차이점 1을극복할수있는지여부에관계없이차이점 2, 3으로인해비교대상발명 1 내지 3으로부터이사건제4항정정발명을쉽게발명할수없으므로, 이사건제4항정정발명은진보성이부정되지않는다

57 5. 결론그렇다면, 이사건소중이사건특허발명청구항제1항내지제3항에대한심결취소를구하는부분은부적법하므로이를각하하고, 이사건제4항정정발명에대한정정이적법하므로, 이와결론을달리한이사건심결중이사건제4항정정발명에대한부분은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

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59 Ⅲ 무효심판 후1730 판결 후1887 판결 후2873 판결 n 허154 판결 ( 심결취소 ) 허659 판결 ( 심결취소 ) 허4913 판결 ( 심결취소 ) n 허3590 판결 ( 일부심결취소 )

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61 대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2014후1730 등록무효 ( 특 ) 원고, 피상고인 1. 로께뜨프레르 (ROQUETTE, FRERES) 프랑스공화국레스트렘 (62136 Lestrem, France) 대표자마르셀씨에리 (Marcel Thierry) 2. 로케뜨코리아유한회사서울강남구테헤란로14길 5 공동대표이사조, 프랑스국인아만드첸원고들소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 박길채, 김영한원고들소송복대리인법무법인다래담당변호사이남경피고, 상고인디에스엠아이피어셋츠비. 브이. (DSM IP Assets B.V.) 네덜란드엔엘-6411 티이헤르렌헤트오버룬 1 (Het Overloon 1, NL-6411 Te Heerlen, The Netherlands) 대표자샤논맥거래 (Shannon McGarrah) 소송대리인변호사정영선소송대리인제일특허법인담당변리사류민오, 이원상, 최은화원심판결특허법원 선고 2013허6448 판결판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다

62 이 유 상고이유에대하여판단한다. 원심은명칭을 발효기내에서진핵미생물의고밀도배양에의한고도불포화지방산을함유하는지질의증진된생산방법 으로하는이사건특허발명 ( 특허등록번호제938945호 ) 의청구범위제1항내지제6항, 제8항내지제 21항, 제23항내지제63항, 제65항은구특허법 ( 법률제8197호로개정되기전의것 ) 제42조제3항또는제4항제1호에위반된기재불비가있다고판단하였다. 그런데기록에의하면, 피고의정정심판청구에의하여원심판결선고후인 이사건특허발명의청구범위제1항, 제3항, 제4항, 제33항, 제 37항, 제42항, 제46항, 제50항, 제55항, 제60항을정정하고, 청구범위제5 항, 제9항, 제34항, 제39항, 제43항, 제48항, 제52항, 제57항, 제62항을삭제하는심결이확정되었음을알수있고, 나머지청구항들은제1항, 제33항, 제37항, 제42항, 제46항, 제50항, 제55항, 제60항의각종속항에해당하므로 ( 정정된청구항중제3항, 제4항은제1항의종속항이기도하다 ), 특허법제136조제8항에의하여이사건특허발명의청구범위제1항내지제6항, 제 8항내지제21항, 제23항내지제63항, 제65항은모두정정된후의명세서에따라특허출원및특허권의설정등록이된것으로보아야한다. 따라서정정전의이사건특허발명의위각청구범위를대상으로하여그특허무효여부를심리 판단한원심판결에는민사소송법제451조제1항제8호에규정된재심사유가있게되었다. 그러므로나머지상고이유에대한판단을생략한채원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하도록원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

63 재판장대법관이상훈 대법관 김창석 주심대법관조희대 대법관 박상옥

64 대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2013후1887 등록무효 ( 특 ) 원고, 피상고인캐보트마이크로일렉트로닉스코포레이션 (Cabot Microelectronics Corporation) 미국 일리노이주오로라노쓰코몬스드라이브 870 (870 N. Commons Drive, Aurora, Illinois U.S.A.) 대표자스티븐위즈만 (Steven Weseman) 소송대리인제일특허법인담당변리사최광훈, 이동욱피고, 상고인합병된제일모직주식회사의소송수계인삼성에스디아이주식회사용인시기흥구공세로 ( 공세동 ) 대표이사조 소송대리인특허법인에이아이피담당변리사이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 이성규, 김희경원심판결특허법원 선고 2012허10808 판결판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다

65 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이지난후에제출된상고이유보충서기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 선행발명에구성요소가상위개념으로기재되어있고, 위상위개념에포함되는하위개념만을구성요소중의전부또는일부로하는선택발명의진보성이부정되지않기위해서는, 선택발명에포함되는하위개념들모두가선행발명이갖는효과와질적으로다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있어야한다 ( 대법원 선고 2012후 3664 판결등참조 ). 2. 원심은명칭을 반도체웨이퍼절연층의화학적기계적연마용조성물 로하는이사건특허발명 ( 특허등록번호제 호 ) 에대한특허무효심판절차에서 정정청구된청구범위제1항 ( 이하 이사건제1항정정발명 이라하고, 다른청구항에대하여도같은방식으로부른다 ) 은아래와같은이유로원심판시비교대상발명 2에의하여진보성이부정된다고판단한다음, 이사건제1항정정발명의종속항발명인이사건제3항, 제4항정정발명역시그진보성이부정된다고판단하였다. 가. 이사건제1항정정발명의 피리딘계화합물 은상위개념인비교대상발명 2의 사이클릭아민 의하위개념으로서산화세륨및탈이온수 100 중량부에대하여 0.001~10 중량부로수치가한정되어있으므로, 이사건제1항정정발명의진보성이부정되지않기위해서는위수치범위전체에서비교대상발명 2에개시된사이클릭아민화합물이가지는효과와현저한차이가있어야한다. 나. 그런데양발명의명세서로부터파악할수있는실험환경및연마조건은실질적으로동일하므로, 양발명에서금속산화물이 산화세륨 으로공통되는실시예인이사건제1항정정발명의실시예 9와비교대상발명 2의실시예 9의각연마속도와 μ-스크래치를비교해보면, 이사건제1항정정발명이비교대상발명 2에비하여그효과가현저하다고보기어렵다. 다. 게다가양발명에서각각그실시예와비교예는동일한실험환경및연마조건하에서이루어진것으로볼수있는데, 양발명에서각각그실

66 시예 9가비교예 3에비하여어느정도로향상된효과를나타내는지를비교해보더라도이사건제1항정정발명에따른효과의현저성을인정하기어렵다. 라. 그리고이사건제1항정정발명이비교대상발명 2에비하여현저한효과가있음을증명하기위하여피고가제출한비교실험자료인을제12호증은비교대상발명 2에개시된실시예 9의 2-피롤리디논 에대한실험결과가아니어서이를통해서는이사건제1항정정발명의효과가비교대상발명 2에비하여우수한지를알수없다. 3. 한편피고는, 이사건정정발명의명세서에서연마성능이가장열등한것으로보이는실시예 4 와 비교대상발명 2의명세서에서연마성능이가장우수한것으로보이는실시예 2 를선정하여비교실험을한결과가을제12 호증에나타나있는데, 위증거에의하면이사건정정발명의실시예 4가비교대상발명 2의실시예 2보다우수한연마성능을가짐을알수있으므로, 이사건제1항정정발명은비교대상발명 2에의하여그진보성이부정되어서는아니된다고주장한다. 그러나기록에의하면, 양발명의명세서에서실시예 2, 4는모두금속산화물로 실리카 를사용하여실험한결과인데비하여, 을제12호증의비교실험에서는금속산화물로 실리카 대신 산화세륨 을사용하고있음을알수있는데, 금속산화물을 실리카 에서 산화세륨 으로변경하더라도연마속도및 μ-스크래치와같은연마성능의우열이동일하게유지된다고볼증거가없으므로, 위비교실험자료에의하여이사건제1항정정발명에포함되는하위개념의실시형태중가장열등한것의효과가비교대상발명 2에개시된실시형태중가장우수한것의효과와비교하여뛰어나다고인정할수는없다. 이와같은사정과앞서본법리에비추어원심판결이유를살펴보면, 원심이이사건정정발명의진보성이부정된다고판단한것은정당하고, 거기에상고이유주장과같이선택발명의진보성판단에관한법리를오해하였거나심리를다하지아니하였거나판단을누락하는등의위법이없다. 4. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

67 재판장대법관박상옥 대법관 이상훈 주심대법관김창석 대법관 조희대

68 대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2013후2873 등록무효 ( 특 ) 2013후2880( 병합 ) 등록무효 ( 특 ) 원고, 상고인 1. 씨제이제일제당주식회사서울중구동호로 330 대표이사손, 이, 김 원고 1. 소송절차수계신청인씨제이헬스케어주식회사서울중구동호로 330 대표이사곽, 김, 강 원고 1. 및소송절차수계신청인의소송대리인특허법인 AIP 담당변리사이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 이성규, 정현수, 김희경 2. 삼진제약주식회사서울마포구와우산로 121 송달장소서울서초구서초대로 332, 10층대표이사최, 조, 이 소송대리인변리사하햇살, 안소영피고, 피상고인워너 -램버트캄파니엘엘씨 (Warner-Lambert Company LLC) 미국뉴욕주뉴욕이스트 42번스트리트 235 (235 East 42nd Street, New York, NY 10017, U.S.A) 대표자로이에프왈드론 (Roy F. Waldron) 소송대리인변호사손지열, 원유석, 김용갑소송대리인변리사김영, 여호섭, 서정애, 김정연, 조은정

69 원심판결특허법원 선고 2012허9839, 10563, 10679, 10631, 10754( 각병합 ) 판결판결선고 주 문 상고를모두기각한다. 소송절차수계신청인의소송절차수계신청을기각한다. 상고비용은원고들이부담하고, 소송절차수계신청으로생긴비용은소송절차수계신청인이부담한다. 이 유 1. 상고이유 ( 상고이유서제출기간이지난후에제출된각상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 가. 제시된선행문헌을근거로어떤발명의진보성이부정되는지를판단하기위해서는진보성부정의근거가될수있는일부기재만이아니라그선행문헌전체에의하여그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라고한다 ) 이합리적으로인식할수있는사항을기초로대비판단하여야한다. 그리고위일부기재부분과배치되거나이를불확실하게하는다른선행문헌이제시된경우에는그내용까지도종합적으로고려하여통상의기술자가해당발명을용이하게도출할수있는지를판단하여야한다. 나. GABA(gamma-aminobutyric acid) 레벨과관련한상고이유에대하여 (1) 원심은다음과같은이유로, 명칭을 통증치료용이소부틸가바및그의유도체 로하는이사건특허발명 ( 특허등록번호제 호 ) 에대한특허무효심판절차에서정정청구된특허청구범위제1항및이를인용하는종속항인특허청구범위제4항내지제16항 ( 이하, 이를모두합하여 이사건정정발명 이라한다 ) 의진보성이부정되지않는다고판단하였다. 1 이사건정정발명은프레가발린 [3-( 아미노메틸 )-5-메틸헥산산의 S

70 형광학이성질체, 즉 (S)-3-( 아미노메틸 )-5-메틸헥산산] 의진통효과에관한의약용도발명이다. 2 이사건정정발명의우선권주장일이전에개시된갑제17호증발명의특허청구범위제15항에프레가발린의라세미체가뇌의 GABA 레벨을증가시킨다는기술적구성이포함되어있다고볼수는있다. 그러나갑제17호증발명의내용에의하면, 뇌의 GABA 레벨이상승하면항경련효과가발생한다는전제하에 GAD(L-glutamic acid decarboxylase) 효소를활성화시켜뇌의 GABA 레벨을상승시킬수있을것이라고예측하고시험관실험및생쥐를대상으로한생체실험을통하여대상물질군의활성을확인하였으나, 시험관에서의 GAD 활성화정도와생쥐에서의항경련효과가서로일치하는것은아니고, 특히프레가발린의라세미체는시험관에서의 GAD 활성화실험에서저조한효과를나타낸반면에생쥐를대상으로한생체실험에서는다른화합물보다 10배나강한항경련효과를나타내는것으로확인되었다. 3 이에대하여통상의기술자로서는생체내에서의 GABA 레벨의상승과는관계가없이다른작용기전들에의하여항경련효과가발생할수있고, 갑제17호증발명의특허청구범위제15항은프레가발린의라세미체가뇌의 GABA 레벨을상승시킨다는근거가없이단지그항경련효과가탁월하다는생체실험결과에기초하여기재한것으로받아들일수있다. 그리고시험관내 GAD 활성화능력과뇌의 GABA 레벨증가사이및항경련활성사이에상관관계가없어보이거나불확실하다는취지가기재된선행문헌들도이사건정정발명의우선권주장일이전에개시되어있다. 4 이러한사정들을종합하면, 통상의기술자가갑제17호증발명의특허청구범위에기재된, 프레가발린이뇌의 GABA 레벨을상승시킨다는불확실한사실을그대로받아들여이를기초로 GABA 레벨의상승이진통효과를가져온다는추가적인사실을결합하여프레가발린의진통효과를도출하는것은쉽지않다. (2) 앞서본법리와기록에의하여살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하다. 거기에선행기술의신뢰성이나적격성, 선행기술파악, 진보성판단등에관하여법리를오해하거나판례를위반하고, 논리와경험의법칙을위반

71 하여자유심증주의의한계를벗어나거나필요한심리를다하지아니하고판단을누락하는등의위법이없다. 다. Ca 2+ 채널의 서브유닛과관련한상고이유에대하여 (1) 원심은다음과같은이유로이사건정정발명의진보성이부정되지않는다고판단하였다. 1 이사건정정발명의우선권주장일이전에개시된갑제6호증이, 가바펜틴은 Ca 2+ 채널의 서브유닛 ( 이하, 서브유닛 이라한다 ) 에결합하고, 프레가발린은가바펜틴보다더잘 서브유닛에결합한다는사실을밝히는한편, 서브유닛이가바펜틴이항경련활성을발휘하는결정적표적일수있다고제안하고있는점등이인정되나, 그러한사정만으로프레가발린이 Ca 2+ 채널차단제라는사실이도출되지는않으므로, 이를전제로하여 Ca 2+ 채널차단제가통증치료에효과가있다는사실을결합하여프레가발린의진통효과를쉽게도출할수있다고할수없다. 2 가바펜틴과관련한갑제6호증의실험결과와위와같은내용의기재등에의하면통상의기술자가가바펜틴의항경련작용이 서브유닛과관련이있을것이라고인식할여지가있기는하다. 그러나갑제6호증의전체적인기재나실험내용등에비추어가바펜틴의약리기전이 서브유닛에의한것이라고단정하기는어렵고, 가바펜틴이 서브유닛에결합하여항경련작용을발휘한다는갑제6호증의내용과부합하지아니하는내용의다른선행문헌들이이사건정정발명의우선권주장일이전에개시되어있는등의사정에의하면, 통상의기술자가갑제6호증에기재된가바펜틴의항경련작용이 서브유닛과의결합에의하여발생할수있다는불확실한가설을기초로하여, 프레가발린도 서브유닛에가바펜틴과경쟁적으로결합하고, 프레가발린이가바펜틴과같은항경련효과가있다는사실들을보태어프레가발린이가바펜틴과같이진통효과가있다는사실을도출하는것은쉽지않다. (2) 앞서본법리와기록에의하여살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하다. 거기에진보성판단에관한법리를오해하거나, 필요한심리를다하지아니하고판단을누락하는등의위법이없다

72 2. 소송절차수계신청을본다. 소송절차수계신청인은상고이유서제출기간이지난후인 원고씨제이제일제당주식회사로부터분할 설립되면서이사건소송과관련된일체의권리 의무를인수하였다고주장하며 이법원에소송절차수계신청을하였으나, 상고심의소송절차진행경과에비추어볼때소송절차수계신청인이소송절차를수계할필요성이존재하지아니하므로 ( 대법원 선고 2013후730, 2015후727 판결참조 ), 위소송절차수계신청은받아들이지아니한다. 3. 그러므로상고와소송절차수계신청을모두기각하고, 상고비용은패소자들이부담하며, 소송절차수계신청으로생긴비용은소송절차수계신청인이부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관이상훈 대법관 김창석 주심대법관조희대 대법관 박상옥

73 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2015허154 등록무효 ( 특 ) 원 고 덕산에스지주식회사인천남동구고잔동 남동공단 96블럭 6롯트대표이사김 소송대리인변리사이성재소송복대리인변리사김구현 피 고 주식회사에스에스뉴테크파주시문산읍돈유2로 170 공동대표이사유, 방 소송대리인변리사고윤호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1474 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건특허발명 ( 갑 3 호증 ) 1) 발명의명칭 : 휴대기기의윈도우및그의제조방법

74 2) 출원일 / 등록일 / 특허번호 : / / 제 호 3) 특허권자 : 피고 4) 청구범위 청구항 1 윈도우글라스 ( 이하 구성 1 ); 상기윈도우글라스와접촉되는면은점착성을갖고, 상기윈도우글라스와접촉되는면의반대면에는점착성을갖지않도록프라이머코팅층이형성된감압점착제 ( 이하 구성 2 ); 및윈도우셀들에형성된패턴의문양이전사된 UV(Ultraviolet Ray) 경화형레진이순차적으로적층된것 ( 이하 구성 3 ) 을특징으로하는것을휴대기기의윈도우 청구항 2 제1항에있어서, 상기윈도우셀들은패턴금형에형성된것을특징으로하는것을휴대기기의윈도우 청구항 3~9 각기재생략 5) 발명의설명 의주요내용및주요도면 : [ 별지 1] 나. 비교대상발명 ( 갑4호증 ) 출원되고, 등록후에 공고된등록특허공보제 호에게재된 접착부재및이를구비한터치스크린용디스플레이유닛 에관한것으로서, 그주요내용및주요도면은 [ 별지 2] 와같다 8). 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건특허발명의청구항 1은비교대상발명에의하여그신규성이부정되고, 청구항 1, 2는출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 ) 이등록특허공보제 호에게재된발명 9) 에의하여쉽게발명할수있어그진보성이부정되므로, 특허법제29조제1항및제2항에의 8) 갑4호증으로제출된비교대상발명의명세서및도면이그최초명세서및도면과같다는점에대하여는당사자사이에별다른다툼이없다. 9) 이사건심판단계에서비교대상발명 2로제시된발명이었다

75 하여그특허가무효로되어야한다. 고주장하면서이사건특허발명의청구항 1, 2에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구를 2014당1474 사건으로심리하여, 비교대상발명은이사건특허발명의출원일후에등록및공고된것이어서이사건특허발명의신규성및진보성을부정하기위한선행기술로사용할수없으므로, 청구항 1은비교대상발명에의해신규성이부정되지않고, 청구항 1이등록특허공보제 호에게재된발명에의하여진보성이부정되지않는이상, 그종속항인청구항 2도진보성이부정되지않는다. 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑1~4호증, 변론전체의취지 2. 당사자의주장요지가. 원고 1) 이사건특허발명중청구항 1의 윈도우글라스, 프라이머코팅층이형성된감압점착제, UV 경화형레진 은비교대상발명의 윈도우 (110) 10), 인쇄및증착가능층 (126) 이형성된접착층 (122), 패턴부 (128) 와각각같고, 청구항 2의 윈도우셀들은패턴금형에형성된것 은비교대상발명의 패턴부 (128) 에패턴이형성된것 과동일하므로, 청구항 1, 2는비교대상발명과실질적으로동일한발명에해당한다. 2) 한편, 이사건특허발명중청구항 1의 윈도우글라스, UV 경화형레진 은비교대상발명의 윈도우 (110), 인쇄및증착가능층 (126) 과각각같은것으로볼수도있는데, 그경우청구항 1은감압점착제에프라이머코팅층이형성되어있다는점에서비교대상발명의접착층 (122) 과는차이가있으나, 코팅이나인쇄가잘되도록하기위하여프라이머코팅층을형성하는것이주지관용기술에해당하는이상, 위와같은차이는주지관용기술을부가한것에불과한데다가, 그로인하여새로운효과가발생하지도아니하므로, 결국청구항 10) 괄호안의숫자는비교대상발명의주요도면표시도면부호를의미한다. 이하이사건특허발명및비교대상발명의각해당부분을모두같은방식으로표기한다

76 1은비교대상발명과실질적으로동일한발명이다. 3) 따라서이사건특허발명의청구항 1, 2는확대된선출원에관한구특허법 ( 법률제12753호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제29조제 3항에위반하여등록된것이어서그등록이무효로되어야하는데도, 이사건심결은이와결론을달리하였으니위법하다. 나. 피고 1) 비교대상발명에는이사건특허발명중청구항 1, 2의 상부에 UV 경화형레진이적층되어있는프라이머코팅층 에대응하는구성이존재하지않는차이가있을뿐만아니라, 청구항 1, 2의 UV 경화형레진 은금형에있는패턴이필름에전사되는층으로서비교대상발명의 인쇄및증착가능층 (126) 과동일한구성이라고볼수없다. 2) 휴대기기윈도우를제작함에있어프라이머코팅층을사용하는것은주지관용기술에해당한다고하겠으나, 이사건특허발명의청구항 1, 2와같이프라이머코팅층을감압점착제의상부에형성하는구성까지주지관용기술에해당한다고볼수는없다. 3) 따라서이사건특허발명의청구항 1, 2가비교대상발명과실질적으로같은것이라고볼수없는이상, 그등록이무효라고할수없으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 확대된선출원규정의위반여부가. 판단의대상및기준먼저이사건심결은비교대상발명이이사건특허발명의출원일후에등록및공고되었다는이유로, 이를이사건특허발명의신규성및진보성을부정하기위한선행기술로사용할수없다고판단하였으나, 비교대상발명은이사건특허발명의출원일전에출원되었다가이사건특허발명의출원일후에등록공고된것이므로, 이사건특허발명이그와동일하다고인정되는경우원고의주장대로확대된선출원에관한구특허법제29조제3항에의하여특허

77 를받을수없는것이다. 따라서이사건특허발명이확대된선출원규정에위반되는것인지여부를따져보기로한다. 한편, 확대된선출원에관한특허법제29조제3항이규정하는발명의동일성은발명의진보성과는구별되는것으로서, 양발명의기술적구성이동일한가여부에의하되발명의효과도참작하여야할것인데, 기술적구성에차이가있더라도그차이가과제해결을위한구체적수단에서주지 관용기술의부가 삭제 변경등에지나지아니하여새로운효과가발생하지않는정도의미세한차이에불과하다면양발명은서로실질적으로동일하다고할것이나, 양발명의기술적구성의차이가위와같은정도를벗어난다면설령그차이가통상의기술자에의하여쉽게도출될수있는범위내라고하더라도양발명을동일하다고할수는없다. 나. 청구항 1 부분 1) 비교대상발명과의구성요소대비이사건특허발명중청구항 1과비교대상발명의각구성요소를대비하여보면, 아래표와같다. 구성청구항 1( 갑3호증 ) 비교대상발명 ( 갑4호증 ) 1 2 윈도우글라스 - 터치스크린용디스플레이유닛 (100) 은정전용량 (capacitive overlay) 방식의터치스크린의외관을구성하는윈도우 (110) 의후측에구비되며, 윈도우 (110) 를포함하여패널을완성하게된다 ( 식별번호 [0043]). 윈도우글라스와접촉되는면은점착 - 접착부재 (120) 는양면에접착기능성을갖고, 윈도우글라스와접촉되을가지는접착층 (122) 과, 접착층는면의반대면에는점착성을갖지 (122) 의양면을보호하기위한보않도록프라이머코팅층이형성된감호필름 (124) 을포함하여구성된다압점착제 ( 식별번호 [0034]). - 접착층 (122) 의양면중에서인쇄

78 구성청구항 1( 갑 3 호증 ) 비교대상발명 ( 갑 4 호증 ) 3 윈도우셀들에형성된패턴의문양이 전사된 UV(Ultraviolet Ray) 경화형 레진이순차적으로적층된것 및증착가능층 (126) 이형성되지않은면에는보호필름 (124) 이남아있게되는데보호필름 (124) 은추후에제거되어윈도우 (110) 와부착된다 ( 식별번호 [0040]). - 접착부재 (120) 에는요부구성인인쇄및증착가능층 (126) 이더구비된다 ( 식별번호 [0035]). - 본발명의실시예에서인쇄및증착가능층 (126) 은 UV코팅층을채택함으로써높은투명도와, 얇은두께, 소정의강도를충족할수있도록구성된다 ( 식별번호 [0039]). - 도 7의상측도면과같이, 제2 실시예의터치스크린용디스플레이유닛 (100) 에는인쇄및증착가능층 (126) 의일측에패턴부 (128) 가구비된다. 패턴부 (128) 는물결무늬등과같은패턴을갖도록형성된것으로, 인쇄및증착가능층 (126) 의상면에는이러한인쇄및증착가능층 (126) 의패턴을유지할수있도록하는증착층 (140) 이구비된다 ( 식별번호 [0063]). 주요 도면 [ 도 2] [ 도 7]

79 2) 대응구성의공통점과차이점위대비표를통하여확인할수있는이사건특허발명중청구항 1과비교대상발명의구체적인공통점과차이점은다음과같다. 가 ) 먼저청구항 1의구성 1과비교대상발명의대응구성은모두윈도우글라스 ( 윈도우 ) 11) 라는점에서같다. 나 ) 다음청구항 1의구성 2와비교대상발명의대응구성은윈도우글라스 ( 윈도우 ) 와접촉되는면이점착성 ( 접착성 ) 을갖는감압점착제 ( 접착층 ) 라는점에서차이가없다. 다만, 청구항 1의구성 2는감압점착제의윈도우글라스와접촉되는면의반대면에점착성을갖지않도록프라이머코팅층이형성된것인데, 비교대상발명에는프라이머코팅층에관한기재가없다는점에서차이가있고, 이러한차이점에관하여는아래에서항을바꾸어살펴보기로한다. 다 ) 또한, 청구항 1의구성 3과비교대상발명의대응구성은모두윈도우셀들에형성된패턴문양이전사된 ( 물결무늬등과같은패턴이형성된 ) UV 경화형레진 (UV 코팅층이채택된인쇄및증착가능층 ) 이차례로적층된다는점에서동일하다. 3) 구성 2의차이점에대한구체적인검토위인정사실및갑3, 4, 8~14호증의각기재에변론전체의취지를보태어인정되는다음과같은사실관계내지사정들을종합하면, 청구항 1의구성 2에서 윈도우글라스와접촉되는면의반대면에는점착성을갖지않도록감압점착제에프라이머코팅층을형성 하도록한것은단순히주지관용기술을부가한것에불과하고, 그로인하여새로운효과가발생한다고할수도없으므로, 결국청구항 1의구성 2는비교대상발명의대응구성과실질적으로같은것이다. 가 ) 즉, 이사건특허발명 ( 갑3호증 ) 의아래와같은명세서기재에의하면, 청구항 1은종래휴대기기의윈도우가 PET 필름기재를사용함에따라윈도우의두께가두꺼워지고, 양쪽면에모두점착성을갖는감압접착제를사용함으로써후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪게되는문 11) 괄호안에병기한것은청구항 1의구성요소에대응하는비교대상발명의구성요소이다. 이하같다

80 제점을해결하고자, 구성 2와같이감압점착제의윈도우글라스와접촉되는면의반대면에형성되던 PET 필름기재를제거하고바로점착성이없는프라이머코팅층을형성하여윈도우의두께를얇게함과동시에, 증착층및인쇄층등을형성하는후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪지않도록한효과를거둘수있음을알수있다. 도 1은종래기술에의한휴대기기의윈도우구조를나타낸것으로, 윈도우글라스 (1), 감압점착제 (PSA: Pressure Sensitive Adhesives)(2), PET 필름기재 (3), 프라이머 (primer) 코팅층 (4), 패턴이구현된 UV(Ultraviolet Ray) 경화형레진 (resin)(5) 및베젤영역 (6) 이순차적으로적층된구조를갖는다 ( 식별번호 [00 03]). 도 1을참조하면, 양쪽면이모두점착성을갖는감압점착제 (2) 와 PET 필름기재 (3) 가합지된비산방지필름 (ASF) 시트의상부에프라이머코팅층 (4) 이형성된다 ( 식별번호 [0004]). 그리고 UV 경화형레진 (5) 을이용하여프라이머코팅층 (4) 의상부에원하는모양의패턴을구현한다. 이후, 후가공처리공정을통해윈도우데코필름 (WINDOW DECO FILM) 을제조한다 ( 식별번호 [0005]). 이와같이종래기술에의해제조된휴대기기의윈도우는 PET 필름기재를사용하므로그에따른공정이추가되고윈도우의두께가두꺼워지는결함이있다 ( 식별번호 [0006]). 또한, 양쪽면이모두점착성을갖는감압점착제를이용하여원하는문양의패턴을구현하므로감압점착제의일측면에후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪게되는문제점이있다. 이에따라, 윈도우의생산성이저하되고두께가두꺼운단점이있다 ( 식별번호 [0007]). 본발명은휴대폰과같이평판디스플레이패널을구비하는휴대기기의윈도우를제조할때 PET 필름기재를생략하고, 감압점착제 (PSA) 의일측면은점착성을갖도록하되, 타측면에는프라이머코팅을하여점착성을갖지않도록한후프라이머코팅층위에직접원하는문양의패턴을구현함으로써, 윈도우의생산성이향상되고두께를얇게할수있는효과가있다 ( 식별번호 [0013]). 상기감압점착제 (21) 의양측면중에서상기윈도우글라스 (10) 와접촉되는일측면은점착성을갖지만, 상기일측면의반대면인타측면은프라이머코팅층

81 (22) 이형성되어점착성을갖지않는다 ( 식별번호 [0017]). 이와같이상기감압점착제 (21) 의타측면에프라이머코팅층 (22) 을형성하여점착성을갖지않도록함으로써, 후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪게되는것을방지할수있게된다 ( 식별번호 [0018]). 도 3b의 (a),(b) 에서와같이진공증착층 (27) 및실크스크린인쇄층 (28) 등을형성하는후가공공정을수행하여상기 UV 경화형레진 (23) 의상부에윈도우의베젤영역 (24) 이형성된다 ( 식별번호 [0024]). 한편, 비교대상발명 ( 갑4호증 ) 의아래와같은명세서기재에의하면, 비교대상발명도 PET 필름을제거함으로써두께를얇게할수있고, 비교대상발명의접착층도윈도우와접촉되는면의반대면에인쇄및증착가능층이형성되어있어인쇄및증착가능층이형성된면이접착성을갖지않게되며, 이로인해증착층및인쇄층등을형성할때접착성으로인하여어려움을겪게되는것을방지하는작용효과를가짐을알수있다. 본발명의목적은상기와같은종래기술의문제점을해결하기위한것으로, 양면에접착기능을가지는접착부재일면에 UV 코팅층이채택된인쇄및증착가능층을구비하여글자, 모양, 패턴, 금속질감등을나타내는인쇄층이나증착층의개별적형성이가능하도록함으로써종래에인쇄를위해필수적으로요구되었던 PET필름을제거하여두께감소, 제조원가절감, 생산성향상을달성할수있도록한접착부재를제공하는것이다 ( 식별번호 [0013]). 상기한목적을달성하기위한본발명은양면에접착기능을가지는접착층과상기접착층의양면에구비된보호필름을포함하는접착부재에있어서, 상기접착층의양면에구비된보호필름중어느하나가제거된접착층의일면에는 UV 코팅층이채택된인쇄및증착가능층이구비되고, 상기인쇄및증착가능층에는, 글자, 문양, 패턴, 금속질감중어느하나이상을나타내는인쇄층또는증착층이개별적으로형성가능한것을특징으로한다 ( 식별번호 [0016]). 본발명에서는양면에접착기능을가지는접착부재일면에 UV코팅층이채택된인쇄및증착가능층을구비하여글자, 문양, 패턴, 금속질감등을나타내는

82 인쇄층이나증착층이개별적으로형성가능하도록함으로써종래에인쇄를위해필수적으로요구되었던 PET필름이불필요하도록구성된다 ( 식별번호 [0023]). 따라서, PET 필름의두께만큼감소시킬수있으며, 고가의수입품인 PET 필름이불필요하므로제조원가를현저히절감할수있는이점이있다 ( 식별번호 [0024]). 상기접착층 (122) 은보호필름 (124) 이제거되는경우접착기능을가지므로인쇄가불가능하다. 따라서상기접착층 (122) 에구비된한쌍의보호필름 (124) 중어느하나를제거하여노출되는면에인쇄및증착가능층 (126) 을형성하여인쇄층 (130) 또는증착층 (140) 을형성할수있게된다 ( 식별번호 [0038]). 위와같이청구항 1의구성 2는윈도우의두께를얇게하고, 증착층및인쇄층등을형성할때점착성으로인하여어려움을겪게되는것을방지하는효과를갖는것인데, 이는비교대상발명 2에서접착층위에인쇄및증착가능층을형성하여나타나는작용효과와실질적으로동일한것으로평가할수있다. 나 ) 또한, 이사건특허발명의출원당시인쇄나코팅을하기전에인쇄나코팅작업을좀더쉽게할수있도록인쇄나코팅대상물에전처리코팅작업의일환으로프라이머코팅층을형성하는것은해당기술분야에서널리사용되던주지관용기술에해당하는것이기도하다 12). 4) 이부분피고의주장에관한판단가 ) 이에대하여피고는, 청구항 1의구성 2와같이프라이머코팅층을감압점착제의바로위에형성하는구성은주지관용기술이라고볼수없으므로, 청구항 1은비교대상발명과실질적으로같지않다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이청구항 1의구성 2로부터발생하는효과는비교대상발명에도그대로제시되어있고, 인쇄나코팅작업을쉽게하기위하여인쇄나코팅대상물에전처리공정으로프라이머코팅층을형성하는것자체는 12) 이사건특허발명의명세서에기재된종래기술에서도프라이머코팅층이사용되고있으며 ( 갑3호증의식별번호 [0003]), 피고역시휴대기기윈도우를제작함에있어프라이머코팅층을사용하는것자체에대하여는이를주지관용기술로인정하고있다 ( 자제3차변론조서 )

83 주지관용기술에해당하며, 감압접착제역시인쇄나코팅작업을위한대상물에불과한것이어서, 결국청구항 1과비교대상발명사이에존재하는기술적구성의차이는단순한주지관용기술을부가로서새로운효과가발생하지않는정도의것이라고보아야한다. 따라서위와같은차이에도불구하고양발명은실질적으로동일한것이라고보아야하므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 나 ) 또한, 피고는, 청구항 1의 UV 경화형레진은금형에있는패턴이필름에전사되는층인데, 비교대상발명의인쇄및증착가능층 (126) 은그상부에인쇄층이나증착층을형성하기위한층이므로, 청구항 1의구성 3과비교대상발명의대응구성이전혀다르다는취지로도주장한다. 그러나앞서본바와같이비교대상발명의인쇄및증착가능층 (126) 역시물결무늬등과같은패턴이형성되는것이고, 이사건특허발명의명세서에도 UV 경화형레진 (23) 의상부에인쇄층 (28) 이나증착층 (27) 이형성될수있다고기재되어있는이상 ( 갑3호증의식별번호 [0024]), 청구항 1의구성 3과비교대상발명의대응구성은실질적으로같다고할수있으므로, 피고의위주장도받아들이지않는다. 5) 검토결과의정리이상에서살핀바를종합하면, 이사건특허발명중청구항 1은비교대상발명과실질적으로동일하므로, 청구항 1은확대된선출원에관한구특허법제29조제3항에위반하여등록된것이다. 다. 청구항 2 부분이사건특허발명의청구항 2는청구항 1을인용하는종속항으로서, 윈도우셀들은패턴금형에형성된것 을추가로한정하고있다. 그런데앞서본바와같이비교대상발명에는인쇄및증착가능층에물결무늬등과같은패턴이형성된다는기재가있을뿐만아니라, 윈도우셀들이패턴금형에형성되도록하는기술은해당기술분야의주지관용기술이라고하겠으므로 13), 이사건특허발명의청구항 2도비교대상발명과실질적으로동일한것이다. 13) 피고역시이점에대하여는다투지않고있다 ( 자제 1 차변론조서 )

84 4. 결론그렇다면이사건특허발명의청구항 1, 2는구특허법제29조제3항에위반하여등록된것이어서그등록이무효가되어야하므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있다. 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

85 [ 별지 1] 이사건특허발명 ( 갑 3 호증 ) 1. 주요내용가. 기술분야본발명은휴대기기의윈도우를제조하는기술에관한것으로, 특히휴대폰과같이평판디스플레이패널을구비하는휴대기기에서패턴이형성된윈도우를제조할때생산성을향상시키고두께를얇게할수있도록한휴대기기의윈도우제조방법에관한것이다 ( 식별번호 [0001]). 나. 해결하고자하는기술적과제도 1은종래기술에의한휴대기기의윈도우구조를나타낸것으로, 윈도우글라스 (1), 감압점착제 (PSA: Pressure Sensitive Adhesives)(2), PET 필름기재 (3), 프라이머 (primer) 코팅층 (4), 패턴이구현된 UV(Ultraviolet Ray) 경화형레진 (resin)(5) 및베젤영역 (6) 이순차적으로적층된구조를갖는다 ( 식별번호 [0003]). 도 1을참조하면, 양쪽면이모두점착성을갖는감압점착제 (2) 와 PET 필름기재 (3) 가합지된비산방지필름 (ASF) 시트의상부에프라이머코팅층 (4) 이형성된다 ( 식별번호 [0004]). 그리고, UV 경화형레진 (5) 을이용하여상기프라이머코팅층 (4) 의상부에원하는모양의패턴을구현한다. 이후, 후가공처리공정을통해윈도우데코필름 (WINDOW DECO FILM) 을제조한다 ( 식별번호 [0005]). 이와같이, 종래기술에의해제조된휴대기기의윈도우는 PET 필름기재를사용하므로그에따른공정이추가되고윈도우의두께가두꺼워지는결함이있다 ( 식별번호 [0006]). 또한, 양쪽면이모두점착성을갖는감압점착제를이용하여원하는문양의패턴을구현하므로감압점착제의일측면에후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪게되는문제점이있다. 이에따라, 윈도우의생산성이저하되고두께가두꺼운단점이있다 ( 식별번호 [0007])

86 본발명이해결하고자하는제1과제는휴대폰과같이평판디스플레이패널을구비하는휴대기기의윈도우를제조할때 PET 필름기재를생략하고, 감압점착제 (PSA) 의일측면은점착성을갖도록하되, 타측면에는프라이머 (primer) 코팅을하여점착성을갖지않도록한후프라이머코팅층위에직접원하는문양의패턴을구현한구조를제공하는데있다 ( 식별번호 [0008]). 본발명이해결하고자하는제2과제는휴대폰과같이평판디스플레이패널을구비하는휴대기기의윈도우를제조할때 PET 필름기재를생략하고, 감압점착제 (PSA) 의일측면은점착성을갖도록하되, 타측면에는프라이머 (primer) 코팅을하여점착성을갖지않도록한후프라이머코팅층위에직접원하는문양의패턴을구현한방법을제공하는데있다 ( 식별번호 [0009]). 다. 과제의해결수단상기제1과제를이루기위한본발명의실시예에따른휴대기기의윈도우는, 윈도우글라스 ; 상기윈도우글라스와접촉되는면은점착성을갖고, 상기윈도우글라스와접촉되는면의반대면에는점착성을갖지않도록프라이머코팅층이형성된감압점착제 ; 및윈도우셀들에형성된패턴의문양이전사된 UV(Ultraviolet Ray) 경화형레진이순차적으로적층된구조를갖는다 ( 식별번호 [0011]). 상기제2과제를이루기위한본발명의실시예에따른휴대기기의윈도우제조방법은, 감압점착제의일측면에프라이머코팅층을형성하여점착성을갖지않도록한후상기프라이머코팅층의전체면에 UV(Ultraviolet Ray) 경화형레진을도포하고, 패턴금형에형성된윈도우셀들의패턴을상기 UV 경화형레진에전사하는 UV 성형단계 ; 패턴이전사된상기 UV 경화형레진에진공증착층및실크스크린인쇄층을형성한후가공공정을통해베젤영역을형성하는후가공단계 ; 및상기후가공공정이수행된윈도우셀들을컷팅하는컷팅단계 ; 를포함한다 ( 식별번호 [0012]). 라. 발명의효과본발명은휴대폰과같이평판디스플레이패널을구비하는휴대기기의윈도우를제조할때 PET 필름기재를생략하고, 감압점착제 (PSA) 의일측면은점착성을갖도록하되, 타측면에는프라이머코팅을하여점착성을갖지않도

87 록한후프라이머코팅층위에직접원하는문양의패턴을구현함으로써, 윈도우의생산성이향상되고두께를얇게할수있는효과가있다 ( 식별번호 [0013]). 마. 발명의실시를위한구체적인내용상기감압점착제 (21) 의양측면중에서상기윈도우글라스 (10) 와접촉되는일측면은점착성을갖지만, 상기일측면의반대면인타측면은프라이머코팅층 (22) 이형성되어점착성을갖지않는다 ( 식별번호 [0017]). 이와같이상기감압점착제 (21) 의타측면에프라이머코팅층 (22) 을형성하여점착성을갖지않도록함으로써, 후가공공정을수행할때점착성으로인하여어려움을겪게되는것을방지할수있게된다 ( 식별번호 [0018]). 도 3b의 (a),(b) 에서와같이진공증착층 (27) 및실크스크린인쇄층 (28) 등을형성하는후가공공정을수행하여상기 UV 경화형레진 (23) 의상부에윈도우의베젤영역 (24) 이형성된다 ( 식별번호 [0024]). 2. 주요도면 [ 도 1] 종래의윈도우제조기술에의해제조된휴대기기의윈도우단면도 [ 도 2] 본발명의실시예에따른휴대기기의윈도우단면도 < 주요도면부호의설명 > 1, 10 : 윈도우글라스, 2, 21 : 감압점착제, 3 : PET 필름기재, 4, 22 : 프라이머코팅층, 5, 23 : UV 경화형레진, 6, 24 : 베젤영역 ( 끝 )

88 [ 별지 2] 비교대상발명 ( 갑 4 호증 ) 1. 주요내용가. 기술분야본발명은양면에접착기능을가지는접착부재일면에 UV코팅층이채택된인쇄및증착가능층을구비하여글자, 문양, 패턴, 금속질감등을나타내는인쇄층이나증착층이개별적으로형성가능하도록함으로써종래에인쇄를위해필수적으로요구되었던 PET필름을제거하여두께감소, 제조원가절감, 생산성향상을달성할수있도록한접착부재에관한것이다 ( 식별번호 [0001]). 나. 해결하고자하는기술적과제본발명의목적은상기와같은종래기술의문제점을해결하기위한것으로, 양면에접착기능을가지는접착부재일면에 UV코팅층이채택된인쇄및증착가능층을구비하여글자, 모양, 패턴, 금속질감등을나타내는인쇄층이나증착층의개별적형성이가능하도록함으로써종래에인쇄를위해필수적으로요구되었던 PET필름을제거하여두께감소, 제조원가절감, 생산성향상을달성할수있도록한접착부재를제공하는것이다 ( 식별번호 [0013]). 다. 과제의해결수단상기한목적을달성하기위한본발명은양면에접착기능을가지는접착층과상기접착층의양면에구비된보호필름을포함하는접착부재에있어서, 상기접착층의양면에구비된보호필름중어느하나가제거된접착층의일면에는 UV코팅층이채택된인쇄및증착가능층이구비되고, 상기인쇄및증착가능층에는, 글자, 문양, 패턴, 금속질감중어느하나이상을나타내는인쇄층또는증착층이개별적으로형성가능한것을특징으로한다 ( 식별번호 [0016]). 라. 발명의효과본발명에서는양면에접착기능을가지는접착부재일면에 UV코팅층이

89 채택된인쇄및증착가능층을구비하여글자, 문양, 패턴, 금속질감등을나타내는인쇄층이나증착층이개별적으로형성가능하도록함으로써종래에인쇄를위해필수적으로요구되었던 PET필름이불필요하도록구성된다 ( 식별번호 [0023]). 따라서, PET 필름의두께만큼감소시킬수있으며, 고가의수입품인 PET 필름이불필요하므로제조원가를현저히절감할수있는이점이있다 ( 식별번호 [0024]). 마. 발명의실시를위한구체적인내용접착부재 (120) 는양면에접착기능을가지는접착층 (122) 과, 상기접착층 (122) 의양면을보호하기위한보호필름 (124) 을포함하여구성된다 ( 식별번호 [0034]). 접착부재 (120) 에는요부구성인인쇄및증착가능층 (126) 이더구비된다 ( 식별번호 [0035]). 상기접착층 (122) 은보호필름 (124) 이제거되는경우접착기능을가지므로인쇄가불가능하다. 따라서, 상기접착층 (122) 에구비된한쌍의보호필름 (124) 중어느하나를제거하여노출되는면에인쇄및증착가능층 (126) 을형성하여인쇄층 (130) 또는증착층 (140) 을형성할수있게된다 ( 식별번호 [0038]). 본발명의실시예에서상기인쇄및증착가능층 (126) 은 UV코팅층을채택함으로써높은투명도와, 얇은두께, 소정의강도를충족할수있도록구성된다 ( 식별번호 [0039]). 접착층 (122) 의양면중에서인쇄및증착가능층 (126) 이형성되지않은면에는보호필름 (124) 이남아있게되는데상기보호필름 (124) 은추후에제거되어윈도우 (110) 와부착된다 ( 식별번호 [0040]). 터치스크린용디스플레이유닛 (100) 은정전용량 (capacitive overlay) 방식의터치스크린의외관을구성하는윈도우 (110) 의후측에구비되며, 윈도우 (110) 를포함하여패널을완성하게된다 ( 식별번호 [0043]). [ 도 7] 의상측도면과같이, 제2실시예의터치스크린용디스플레이유닛 (100) 에는인쇄및증착가능층 (126) 의일측에패턴부 (128) 가구비된다. 상기

90 패턴부 (128) 는물결무늬등과같은패턴을갖도록형성된것으로, 상기인쇄및증착가능층 (126) 의상면에는이러한인쇄및증착가능층 (126) 의패턴을 유지할수있도록하는증착층 (140) 이구비된다 ( 식별번호 [0063]). 2. 주요도면 [ 도 5] 본발명에의한터치스크린용디스플레이유닛이채택된패널의외관구성 [ 도 7] 도 5 의 Ⅰ-Ⅰ 부종단면도및윈도우부착전종단면도 < 주요도면부호의설명 > 100 : 디스플레이유닛, 110 : 윈도우, 120 : 접착부재, 122 : 접착층, 124 : 보호필름, 126 : 인쇄및증착가능층, 128 : 패턴부, 130 : 인쇄층, 140 : 증착층, 152 : 표시창, 160 : 인쇄보호층 ( 끝 )

91 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허659 등록무효 ( 특 ) 원 고 홍 서울송달장소서울강남구테헤란로 131 7층 ( 역삼동, 지식재산센터 ) 공익변리사특허상담센터소송대리인변리사이동혜, 이종협, 박주익 피 고 정 안양시소송대리인변리사이상용소송복대리인변리사이명원, 김진 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당974 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건특허발명 1) 명칭 : 일회용구이기셋트

92 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3) 특허권자 : 원고 4) 청구범위 ( 특허심판원 2015정22호정정심결에따라 정정공고된것 ) 청구항 1 내부중앙부에상부로돌출된제1돌출부를가지며, 상기제1돌출부의상단에화덕 (11) 의하단이안착되고, 상기제1돌출부의중앙부에화덕삽입공 (10) 이형성되는화덕받침대 (9)( 이하 구성 1 이라한다 ); 상기화덕받침대 (9) 에형성된화덕삽입공 (10) 에삽입되어고정되며, 내부하단에상측으로절곡되어제2돌출부가형성되고, 상기제2돌출부에상면전체에일정한간격으로공기가이동될수있도록관통공이형성된받침판 (12) 이안착되고, 받침판 (12) 의상부에는숯 (13) 이내장되는화덕 (11)( 이하 구성 2 라한다 ); 상기화덕 (11) 이내장된화덕받침대 (9) 의상부에올려져조립되는구이판 (14)( 이하 구성 3 이라한다 ) 으로이루어지고, 상면에절취선 (2) 이형성되어절취할수있도록된안착부 (15) 와양측면전후에공기유입공 (5) 이형성되고, 내부에보관부 (4) 가형성되며, 전면에절첩하여조립하도록개폐부 (3) 가형성된종이로된케이스 (1)( 이하 구성 4 라한다 ); 상기케이스 (1) 의내부에삽입되며중앙부에안착홈 (6) 을형성하여고체연료를보관하고있는고체연료수납통 (8) 이삽입되도록된고체연료받침대 (7)( 이하 구성 5 라한다 ); 를포함하며, 상기구이판 (14) 은상기고체연료받침대 (7) 와화덕 (11) 그리고숯 (13) 과고체연료수납통 (8) 및화덕받침대 (9) 와같이케이스 (1) 의내부에형성된보관부 (4) 에삽입보관되었다가인출되어상기케이스 (1) 의상부에형성된절취선 (2) 을절취하여서된안착부 (15) 에안착하여조립하는것 ( 이하 구성 6 이라한다 ) 임을특징으로일회용구이기셋트 ( 이하 이사건제1항발명 이라하고, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ). 청구항 2, 3 [ 별지 ] 표의 이사건특허발명 (2015정22호정정심결 ) 과같다

93 5) 주요도면 [ 도 1] [ 도 2] 1. 케이스 3. 개폐부 ( 절첩부 ) 5. 공기유입공 7. 고체연료받침대 9. 화덕받침대 11. 화덕 13. 숯 15. 안착부 17. 장홀 2. 절취선 4. 보관부 6. 안착홈 8. 고체연료통 10. 화덕삽입공 12. 받침판 14. 구이판 16. 단열재 18. 리브 나. 비교대상발명 14) 1) 468 발명 ( 비교대상발명 1, 갑제9호증 ) 가 ) 공고된한국등록특허공보에제 호 ( 갑제9호증 ) 로실린 구이용기 에관한것이다. 14) 468 발명 ( 비교대상발명 1) 은심판단계에서비교대상발명 4로제출된것이고, 이지큐 발명 ( 비교대상발명 2), 409 발명 ( 비교대상발명 3) 은각이사건심결의비교대상발명 2, 3과동일하다. 피고는심판단계에서비교대상발명 1로 공고된등록실용신안공보제418879호에기재된 불고기구이장치 에관한발명을제출하였으나이사건소송에는제출하지아니하였다

94 나 ) 주요내용및도면화염의열기가구이대상음식물로최대한많이전달되도록하면서주변으로는화염의열기가최대한적게전달되어열효율을높이므로, 일반가정등의실내에서는물론실외에서도안전하면서도간편하게사용할수있도록하는구이용기에관한것으로, 메인용기 (10), 중간연료용기 (50), 연료용기 (30), 어퍼서포터 (2 0), 구이판 (6) 이결합되어사용되는구이용기의구성이개시되어있다. 2) 이지큐 발명 ( 비교대상발명 2, 갑제8호증 ) 가 ) 공개된 파슬이지큐플러스 (FASL EASY-Q PLUS, BBQ SM OKER KIT) ( 갑제8호증 ) 라는이름으로판매되는일회용숯불구이기제품에관한인터넷자료에실린것이다. 나 ) 주요내용일회용구이기의포장상자로종이케이스를사용하며, 각구성품을종이케이스 ( 숯통부 ) 에보관하다가사용시이들을꺼내어뚜껑을닫고점선을따라절개함으로써홈을형성하고, 상자의양측면에공기구멍을형성하며, 홈내에스텐레스숯받침, 숯용기로구성된숯불기가놓이고, 케이스상부에구이판이올려지는일회용구이기가개시되어있다. 3) 409 발명 ( 비교대상발명 3, 을제3호증 )

95 가 ) 공개된한국공개실용신안공보에제 호 ( 을제3호증 ) 로실린 일회용숯불구이기셋트 에관한것이다. 나 ) 주요내용사방둘레로다수의공기유입구를갖고상면에제1화기구 (22) 가형성되어있는숯통받이대 (20) 와, 상기숯통받이대의상면에안착되고상방으로개구되어바닥에제1화기구와동일한크기의제2화기구 (32) 가형성되어있는숯통 (30) 과, 상기제2화기구에배치되어있는숯받이망 (40) 과, 상기숯통의상방에배치되는구이망 (50) 을포함하여구성된숯불구이기가개시되어있다. 다. 절차의경위 1) 피고는 원고를상대로특허심판원에이사건특허발명 ([ 별지 ] 표의 정정전청구항 ) 은공동출원에관한규정을위반하였으며, 그출원전에공연히실시되어신규성이부정되고, 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이 468 발명등으로부터쉽게발명할수있어진보성이부정된다고주장하면서등록무효심판 (2014당97 4호 ) 을청구하였다. 2) 원고는위심판절차가계속중이던 청구항 3항을삭제하고, 청구항 1항에청구항 3항의구성요소를부가하는내용의정정청구를하였다가 청구항 1, 2항을삭제하고, 청구항 3항을 [ 별지 ] 표 자정정청구 와같이정정하는내용으로이를보정하였다. 3) 특허심판원은 보정된원고의정정청구를인정하고, 정정청구된청구항제3항은 468 발명, 이지큐 발명에의하여진보성이부정된다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 4) 원고는 특허심판원에이사건특허발명을 [ 별지 ] 표의 이사건특허발명 (2015정22호정정심결 ) 과같이정정하는내용의정정심판 (2015 정22호 ) 을청구하였고, 특허심판원은 위정정심판청구를인용하

96 는심결을하였으며, 그무렵위정정심결이확정되었다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3, 7, 8, 9호증, 갑제31호증의 1 내지 3, 을제3호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고주장의심결취소사유이사건제1항발명은화덕이화덕받침대상부에안착되고, 케이스의안착홈에구이판이안착되며, 케이스측면에만통공이있는구조로서, 이러한구성에의해송풍팬등이없이도자연적으로발생하는대류현상으로화력을유지하고열효율을높일수있는등 468 발명, 이지큐 발명등과는구성및효과가서로다르므로, 통상의기술자가위발명으로부터쉽게이사건제1항발명을발명할수없다. 따라서이와달리판단하여이사건특허발명의진보성을부정한이사건심결은위법하다. 나. 피고의주장 1) 이사건특허발명은원고와피고가공동으로발명한것인데도공동발명자인피고와공동으로출원하지않았으므로공동출원에관한규정인특허법제44조를위반한것이다. 2) 이사건특허발명은출원전에시제품이여러개제작되어불특정제3자에게공연히실시되었으므로신규성이부정된다. 3) 이사건특허발명은통상의기술자가비교대상발명 1, 2를결합하여또는비교대상발명 1, 2, 3을결합하여쉽게발명할수있으므로진보성이부정된다. 3. 이사건특허발명의출원이공동출원규정에위반되는지여부가. 판단기준특허법제33조제1항본문은발명을한사람또는그승계인은특허법에서정하는바에따라특허를받을수있는권리를가진다고규정하고있는데, 특

97 허법제2조제1호는 발명 이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다고규정하고있으므로, 특허법제33조제1항에서정하고있는 발명을한자 는바로이러한발명행위를한사람을가리킨다. 따라서발명자 ( 공동발명자를포함한다 ) 에해당한다고하기위해서는단순히발명에대한기본적인과제와아이디어만을제공하였거나연구자를일반적으로관리하고연구자의지시로데이터의정리와실험만을한경우또는자금 설비등을제공하여발명의완성을후원 위탁하였을뿐인정도등에그치지않고, 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시 부가 보완하거나, 실험등을통하여새로운착상을구체화하거나, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언 지도를통하여발명을가능하게한경우등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야한다 ( 대법원 선고 2011다67705, 판결, 대법원 선고 2009다75178 판결등참조 ). 나. 인정사실다음각사실은갑제1, 4, 5, 11, 12, 13, 26호증, 갑제32 내지 35호증, 을제4호증의 1 내지 7의각기재와원고본인신문결과, 피고일부본인신문결과에변론전체의취지를종합하여인정된다. 1) 원고는 2004년부터구이기, 구이판등을연구하면서 13건의특허를출원한바있고 ( 갑제11호증 ), 피고는 경부터 창성 이라는상호로알루미늄은박제품, 금형기계제작업체를운영하고있다 ( 갑제4호증 ). 2) 원고는 동업자인주식회사드림테크 ( 이하 드림테크 라한다 ) 와함께피고와사이에일회용구이기의제조에관한 OEM계약을체결하였다 ( 이하 이사건계약 이라한다 ). 이사건계약에의하면, 드림테크는피고에게일회용구이기의제조를위탁하고, 피고는 드림테크가제공한도면에따라일회용구이기를제조 납품하기로하였다 ( 갑제5호증 ). 3) 원고는이사건계약체결전인 경부터야외에서간편하게육류등을구워먹을수있는일회용구이기의개발을위해노력해왔고, 이사건계약체결후수차례에걸쳐피고에게일회용구이기의구체적인구성, 치수및도면을제공하였다. 피고는원고가제공한도면에대해알루미늄재질구이기의강

98 도보강을위해컬링부분을수정하고, 제작공정에필요한치수및각도등을변경하였다 ( 갑제12, 13호증, 을제4호증의 1 내지 7). 4) 한편원고는 경단독으로소외황종환변리사에게일회용구이기에대한특허명세서작성및특허출원을의뢰하였고, 그무렵원고가변리사에게제공한도면에는구이기본체를철사거치대로지지하는구성의일회용구이기가도시되어있다 ( 갑제32호증 ). 원고는 경철사거치대대신일회용구이기의포장박스를거치대로활용하기로마음먹고그생각을발전시켜 경변리사에게케이스의내부에보관하였다가사용시케이스상부에절취선을절취하여서된안착부에구이기본체를안착하여조립하는구성으로수정된일회용구이기도면을제공하였고, 위와같이변경된구성에따라 이사건특허발명이출원되었다 ( 갑제1, 12호증, 갑제 33 내지 35호증 ). 5) 피고는일회용구이기제품의생산준비를마친 경원고에게피고를이사건특허발명의공동출원인으로포함시켜달라고요구하였으나원고는이를거절하였다 ( 원고본인신문결과, 피고본인신문결과 ). 피고는 드림테크에이사건계약의해지를통보하는내용증명을발송하였다 ( 갑제26호증 ). 다. 구체적판단위인정사실에의하면, 이사건특허발명은원고가쉽고, 숯을사용한일회용구이기로서간편하게사용할수있는제품을만들고자하는목적아래구이기본체의구성, 종이케이스를지지판으로활용하는구성등발명의주요구성요소와그결합관계를생각해내고이를구체화하여만든것이고, 피고는원고가제공한일회용구이기의도면에대하여알루미늄재질의강도보강을위한컬링작업과제작공정에필요한치수및각도변경작업등제작공정상수반되는상세작업을수행하였을뿐이며, 이사건특허발명의종이케이스구성의착안, 구체화에기여하였다고보이지도아니하므로, 이사건특허발명에관한기술적사상의창작행위에실질적으로기여하였다고보기는어렵다. 따라서이사건특허발명의출원은특허법제44조에서정한공동출원규정에위배되지아니하였고, 이에반하는피고의주장은이유없다

99 4. 이사건특허발명이출원전에공연히실시되었는지여부피고는이사건특허발명은출원일 ( ) 이전인 경피고가이사건특허발명에기해제작된시제품을주변지인들에게나누어주고사용해보도록함으로써공연실시되었다고주장한다. 이러한주장을뒷받침하는증거로피고는을제5 내지 8호증 ( 김성출, 석호준등의확인서 ) 의각기재와피고본인신문결과를들고있다. 그러나이는모두피고본인또는피고와직 간접적으로친분관계에있는사람들의진술인반면, 이사건특허발명인일회용구이기본체의금형이완성되어시제품이제작된시점이 말경이고 ( 원고본인신문결과, 피고일부본인신문결과, 변론전체의취지 ), 특허출원일은 이어서시제품제작과특허발명의출원일사이의시간간격이매우짧은점에비추어이를그대로믿기어려워채택하지아니하고, 달리피고의주장을인정할증거가없다. 따라서피고의위주장은이유없다. 5. 이사건제 1 항발명의진보성이부정되는지여부 가. 이사건제 1 항발명과 468 발명의구성대비 이사건제 1 항발명 468 발명

100 이사건제1항발명 468 발명 ( 구성 1) 내부중앙부에상부로돌출된제1돌출부를가지며, 상기제1돌출부의중앙부에연료용기 (30) 가삽입될수상단에화덕 (11) 의하단이안착되고, 상있도록화염분출구 (21) 가구비된어퍼기제1돌출부의중앙부에화덕삽입공서포터 (20) (10) 이형성되는화덕받침대 (9) ( 구성 2) 상기화덕받침대 (9) 에형성된화덕삽입공 (10) 에삽입되어고정되며, 내부하단에상측으로절곡되어제2돌출어퍼서포터 (20) 의화염분출구 (21) 에부가형성되고, 상기제2돌출부에상면삽입되며, 공기가이동될수있도록에전체에일정한간격으로공기가이동될어공 (39) 이형성된바닥부상에연료가수있도록관통공이형성된받침판 (12) 이내장되는연료용기 (30) 안착되고, 받침판 (12) 의상부에는숯 (13) 이내장되는화덕 (11) ( 구성 3) 상기화덕 (11) 이내장된화덕받어퍼서포터 (20) 의구이판지지부 (22) 침대 (9) 의상부에올려져조립되는구이에올려지는구이판 (6) 판 (14) ( 구성 4) 상면에절취선 (2) 이형성되어내부에공간부가구비된메인용기 (10) 절취할수있도록된안착부 (15) 와양측면전후에공기유입공 (5) 이형성되고, 내부에보관부 (4) 가형성되며, 전면에절첩하여조립하도록개폐부 (3) 가형성된종이로된케이스 (1) ( 구성 5) 상기케이스 (1) 의내부에삽입되며중앙부에안착홈 (6) 을형성하여고메인용기 (10) 내에삽입되며, 점화를체연료를보관하고있는고체연료수납위한연료를올려놓는연료충전홈 (58) 통 (8) 이삽입되도록된고체연료받침대을구비한중간연료용기 (50) (7) ( 구성 6) 상기구이판 (14) 은상기고체연연료용기 (30) 가삽입된어퍼서포터료받침대 (7) 와화덕 (11) 그리고숯 (13) 과 (20) 의상부에올려져조립되며, 메인

101 이사건제1항발명고체연료수납통 (8) 및화덕받침대 (9) 와같이케이스 (1) 의내부에형성된보관부 (4) 에삽입보관되었다가인출되어상기케이스 (1) 의상부에형성된절취선 (2) 을절취하여서된안착부 (15) 에안착하여조립하는것 468 발명 용기 (10) 의상부에안착되는구이판 (6) 나. 대비결과 1) 이사건제1항발명과 468 발명은, 1 관통공이형성된받침판 ( 에어공이형성된바닥부 ) 이있고, 그상부에숯 ( 연료 ) 이내장되는화덕 ( 연료용기 ) 을구비한점 ( 구성 2에관하여 ), 2 구이판이화덕받침대 ( 어퍼서포터 ) 의상부에올려지는점 ( 구성 3에관하여 ), 3 케이스 ( 메인용기 ) 내에고체연료받침대 ( 중간연료용기 ) 에고체연료수납통 ( 연료용기 ) 이삽입되는점 ( 구성 5에관하여 ) 에서는동일하다. 2) 그러나이사건제1항발명과 468 발명은, 1 구성 1, 2에관하여, 이사건제1항발명은화덕받침대의상단에화덕이올려지는구조인데반해 468 발명은연료용기가어퍼서포터의화염분출구에삽입되는구조인점 ( 차이점 1), 2 구성 4에관하여, 이사건제1항발명은케이스가종이로되어상면에절취할수있는안착부와양측면에유입공이형성되고내부에보관부가형성되며전면에개폐부가형성되어있는데비해 468 발명의메인용기는이러한구조를가지고있지않은점 ( 차이점 2), 3 구성 6에관하여, 이사건제1항발명은구이판이케이스의내부에형성된보관부에삽입, 보관되었다가인출되어케이스의상부에형성된절취선을절취하여서된안착부에안착되는데비해 468 발명은구이판이어퍼서포터위에올려져조립되는점 ( 차이점 3) 에서서로다르다. 다. 차이점에대한검토 1) 차이점 2, 3에대한검토가 ) 468 발명의메인용기는이사건제1항발명의안착부, 유입공, 보관부

102 가형성된종이로된케이스가아니며, 구이판을안착시키는안착부를가지지않는다. 이에대하여피고는통상의기술자가 468 발명의메인용기를 이지큐 발명의종이케이스로치환하는방법으로양발명을결합하여이사건제1 항발명의구성 4, 6을쉽게도출할수있다고주장한다. 나 ) 이지큐 발명에는일회용구이기의포장상자로종이케이스를사용하며, 각구성품을종이케이스에보관하다가사용시이들을꺼내어뚜껑을닫고점선을따라절개함으로써홈을형성하고, 상자의양측면에공기구멍을형성하며, 홈내에숯불기가놓이고, 케이스상부에구이판이올려지는일회용구이기가개시되어있다. 이지큐 발명은그내부에구성품이보관되는종이로된케이스의상부를절취하여홈 ( 안착부 ) 을형성하고, 측면에공기구멍 ( 공기유입공 ) 을형성하여그내부및상부에구성품을조립하여일회용구이기를설치할수있도록한점에서는이사건제1항발명과동일하나, 구이판이화덕받침대의상부에올려져조립되어케이스의상부에형성된안착부에안착되는이사건제1항발명과달리화덕받침대의구성이없고, 구이판도홈이아닌케이스상부에올려지는점에서이사건제1항발명과서로다르다. 다 ) 또한 468 발명은종래구이용기가화염이육류가구워지는부분이외의주변으로전달되어열소실이많고, 화염에의해구이용기가과열되어고기를굽다가장소를옮기거나하는경우이동이곤란한문제가있었는데, 이를해결하기위해화염의열기가구이대상음식물로최대한많이전달되도록하면서주변으로는화염의열기가최대한적게전달되어열효율을높이고, 실내외에서안전하고간편하게사용할수있는구조의구이기를제공하고자하는것 ( 갑제9호증식별번호 [5], [6] 참조 ) 으로서, 구체적으로메인용기에송풍팬을구비하여송풍팬으로부터올라오는에어를통해연료용기에채워져있는연료에고르게산소를공급하여연소효율을높이고 ( 갑제9호증청구항 1, 식별번호 [17] 참조 ), 메인용기와연료용기의접촉을최소화하여열기가메인용기로전달되지않게함으로써안전성과열효율을높이고자한다 ( 갑제9호증식별번호 [15] 참조 ). 이는야외에서간편하게설치하여구이요리를할수있게하는일회용구이기를제공하고자하는 이지큐 발명과그기술적과제및과제해결원리가서로다르고, 468 발명에메인용기를 이지큐 발명의종이

103 케이스로대체할아무런동기나암시도나타나있지않다. 라 ) 결국통상의기술자가 468 발명과 이지큐 발명을쉽게결합하여이사건제1항발명의구성 4, 6을도출할수는없다. 2) 따라서통상의기술자가차이점 1을극복할수있는지여부와관계없이차이점 2, 3으로인해 468 발명과 이지큐 발명을결합하여이사건특허발명을쉽게발명할수없으므로, 이사건특허발명은위비교대상발명들에의해진보성이부정되지않는다 ( 피고는차이점 1과관련하여 409 발명을주장하고있으므로, 409 발명에대해서는나아가검토하지않는다 ). 6. 이사건제2, 3항발명의진보성이부정되는지여부이사건제2항및제3항발명은이사건제1항발명을인용하는종속항이므로, 이사건제1항발명의진보성이부정되지않는이상이사건제2항및제3 항발명도그진보성이부정되지않는다. 7. 결론그렇다면, 이사건특허발명은그진보성이부정되지아니하므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선해외출장으로서명날인불능 장현진

104 [ 별지 ] 이사건특허청구항의정정경과 1 항 정정전청구항내부중앙부에화덕 (11) 이올려질수있도록상부로돌출된돌출부의중앙부에화덕삽입공 (10) 이형성된화덕받침대 (9); 상기화덕받침대 (9) 에형성된화덕삽입공 (10) 에삽입되어고정되며, 내부하단에상측으로절곡되어돌출부가형성되고, 이돌출부에상면전체에일정한간격으로공기가이동될수있도록관통공이형성된받침판 (12) 이삽입되고받침판 (12) 의상부에는숯 (13) 이내장되는화덕 (11); 상기화덕 (11) 이내장된화덕받침대 (9) 의상부에올려져조립되는구이판으로이루어진일회용구이기셋트에있어서, 상면에절취선 (2) 이형성되어절취할수있도록된안착부 (15) 와양측면전후에공기유입공 (5) 이형성되고, 내부에보관부 (4) 가형성되며, 전면에절첩하여조립하도록개폐부 (3) 가형성된종이로된케이스 (1); 상기케이스 (1) 의내부에삽입되며중앙부에안착홈 (6) 을 ( 삭제 ) 자정정청구 이사건특허발명 (2015 정 22 호정정심결 ) 내부중앙부에상부로돌 출된제 1 돌출부를가지며, 상기제 1 돌출부의상단에 화덕 (11) 의하단이안착되 고, 상기제 1 돌출부의중 앙부에화덕삽입공 (10) 이 형성되는화덕받침대 (9); 상기화덕받침대 (9) 에형 성된화덕삽입공 (10) 에 삽입되어고정되며, 내부 하단에상측으로절곡되 어제 2 돌출부가형성되 고, 상기제 2 돌출부에상 면전체에일정한간격으 로공기가이동될수있 도록관통공이형성된받 침판 (12) 이안착되고, 받 침판 (12) 의상부에는숯 (13) 이내장되는화덕 (11)); 상기화덕 (11) 이내 장된화덕받침대 (9) 의상 부에올려져조립되는구 이판 (14) 으로이루어지고, 상면에절취선 (2) 이형성 되어절취할수있도록 된안착부 (15) 와양측면 전후에공기유입공 (5) 이 형성되고, 내부에보관부 (4) 가형성되며, 전면에 절첩하여조립하도록개 폐부 (3) 가형성된종이로

105 정정전청구항형성하여고체연료를보관하고있는고체연료수납통 (8) 이삽입되도록된고체연료받침대 (7); 상기화덕 (11) 이내장된화덕받침대 (9) 의상부에올려져조립되며, 고체연료받침대 (7) 와화덕 (11) 그리고숯 (13) 과고체연료수납통 (8) 및화덕받침대 (9) 와같이케이스 (1) 의내부에형성된보관부 (4) 에삽입보관되었다가인출되어케이스 (1) 의상부에형성된절취선 (2) 을절취하여서된안착부 (15) 에안착하여조립하는구이판 (14) 이포함된것을특징으로하는 자정정청구 이사건특허발명 (2015 정 22 호정정심결 ) 된케이스 (1); 상기케이 스 (1) 의내부에삽입되며 중앙부에안착홈 (6) 을형 성하여고체연료를보관 하고있는고체연료수납 통 (8) 이삽입되도록된고 체연료받침대 (7); 를포함 하며, 상기구이판 (14) 은 상기고체연료받침대 (7) 와화덕 (11) 그리고숯 (13) 과고체연료수납통 (8) 및화덕받침대 (9) 와 같이케이스 (1) 의내부에 형성된보관부 (4) 에삽입 보관되었다가 인출되어 상기케이스 (1) 의상부에 형성된절취선 (2) 을절취 하여서된안착부 (15) 에 일회용구이기셋트. 제 1항에있어서, 안착하여조립하는것 제 1 항에있어서, 상기케이스 (1) 는종이재 상기케이스 (1) 는종이재 로구성하되보관부 (4) 에 로구성하되보관부 (4) 에 2 항 는열을차단시키거나반 ( 삭제 ) 는열을차단시키거나반 사시키는단열재를코팅하 사시키는단열재를코팅 여서된것을특징으로하 하여서된것을특징으로 는일회용구이기셋트. 하는일회용구이기셋트. 3 항 제 1항에있어서, 상기구이판 (14) 은중앙부는막혀있고주연부에는돌출부와관통된장홀 (17) 을형성하되장홀 (17) 을상측에서하측으로압착하여형성함으로써장홀 내부중앙부에화덕 (11) 이 올려질수있도록상부로 돌출된돌출부의중앙부 에화덕삽입공 (10) 이형 성된화덕받침대 (9); 상 기화덕받침대 (9) 에형성 된화덕삽입공 (10) 에삽 제 1 항에있어서, 상기구이판 (14) 은중앙 부는막혀있고주연부에 는돌출부와관통된장홀 (17) 을형성하되장홀 (17) 을상측에서하측으로압 착하여형성함으로써장

106 정정전청구항 (17) 의저면에리브 (18) 가형성되게하여구이판 (14) 의강도를보강할수있도록하여서된것을특징으로하는일회용구이기셋트 자정정청구 입되어고정되며, 내부하 단에상측으로절곡되어 돌출부가형성되고, 이돌 출부에상면전체에일정 한간격으로공기가이동 될수있도록관통공이 형성된받침판 (12) 이삽입 되고받침판 (12) 의상부에 는숯 (13) 이내장되는화 덕 (11); 상기화덕 (11) 이 내장된화덕받침대 (9) 의 상부에올려져조립되는 구이판으로이루어진일 회용구이기셋트에있어 서, 상면에절취선 (2) 이 형성되어절취할수있도 록된안착부 (15) 와양측 면전후에공기유입공 (5) 이형성되고, 내부에보관 부 (4) 가형성되며, 전면에 절첩하여조립하도록개 폐부 (3) 가형성된종이로 된케이스 (1); 상기케이 스 (1) 의내부에삽입되며 중앙부에안착홈 (6) 을형 성하여고체연료를보관 하고있는고체연료수납 통 (8) 이삽입되도록된고 체연료받침대 (7); 상기 화덕 (11) 이내장된화덕 받침대 (9) 의상부에올려 져조립되며, 고체연료받 침대 (7) 와화덕 (11) 그리 이사건특허발명 (2015 정 22 호정정심결 ) 홀 (17) 의저면에리브 (18) 가형성되게하여구이판 (14) 의강도를보강할수 있도록하여서된것을 특징으로하는일회용구 이기셋트

107 정정전청구항 자정정청구 고숯 (13) 과고체연료수 납통 (8) 및화덕받침대 (9) 와같이케이스 (1) 의 내부에형성된보관부 (4) 에삽입보관되었다가인 출되어케이스 (1) 의상부 에형성된절취선 (2) 을절 취하여서된안착부 (15) 에 안착하여조립하는구이 판 (14) 이포함되고, 상기 구이판 (14) 은중앙부는막 혀있고주연부에는돌출 부와관통된장홀 (17) 을 형성하되장홀 (17) 을상측 에서하측으로압착하여 형성함으로써장홀 (17) 의 저면에리브 (18) 가형성되 게하여구이판 (14) 의강 도를보강할수있도록 하여서된것을특징으로 하는일회용구이기셋트. 이사건특허발명 (2015 정 22 호정정심결 )

108 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014허4913 등록무효 ( 특 ) 원 고 노파르티스아게 (Novartis AG) 대표자이안제임스히스코크 (Ian James Hiscock), 이사벨슈베르트산타나 (Isabelle Schubert Santana) 스위스체하-4056 바젤리히트스트라쎄 35 (Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland) 소송대리인변호사조귀장, 이회기, 이춘수, 변리사진희현 피 고 1. 씨제이헬스케어주식회사 ( 분할전상호 : 씨제이제일제당주식회사 ) 서울중구동호로 330 ( 쌍림동, 씨제이제일제당센터 ) 대표이사곽 2. 보령제약주식회사서울종로구창경궁로 136 ( 원남동, 보령빌딩 ) 대표이사최 3. 주식회사종근당서울서대문구충정로 8 ( 충정로3가, 종근당빌딩 ) 공동대표이사김, 김 4. 제일약품주식회사서울서초구사평대로 343 ( 반포동, 제일약품사옥 ) 대표이사성 피고 2, 3, 4의소송대리인변리사안소영, 김경교 5. 제이더블유중외제약주식회사서울서초구남부순환로 2477 ( 서초동, JW TOWER) 대표이사이

109 6. 동아에스티주식회사서울동대문구천호대로 64 ( 용두동 ) 대표이사박 피고 5, 6의소송대리인변리사노재철 7. 일동제약주식회사서울서초구바우뫼로27길 2 ( 양재동, 일동제약빌딩 ) 대표이사이 피고 1, 7의소송대리인특허법인에이아이피담당변리사김희경, 이재웅변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당257, 2013당688( 병합 ), 2013당708( 병합 ), 2013당1309( 병합 ), 2013당1467( 병합 ), 2013당1468( 병합 ), 2013당 1855( 병합 ) 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고들이부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건심결의경위 1) 피고씨제이헬스케어주식회사의분할전회사씨제이제일제당주식회사는 당257호로, 피고보령제약주식회사는 당688호로, 피고주식회사종근당은 당708호

110 로, 피고제일약품주식회사는 당1309 호로, 피고제이더블유중외제약주식회사는 당1467호로, 피고동아에스티주식회사는 당1468호로, 피고일동제약주식회사는 당1855호로각특허심판원에특허권자인원고, 다나-파버캔서인스티튜트인크., 오레곤헬스싸이언시즈유니버시티, 브리검앤드위민즈하스피탈인코포레이티드를상대로, 이사건특허발명의청구항 2, 4, 5, 6( 이하이사건특허발명의청구항 2를 이사건제2항발명 이라부르고, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ) 이선행발명 1, 2에의하여신규성이부정되거나, 그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이선행발명들에의하여쉽게발명할수있으므로진보성이부정된다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 위씨제이제일제당주식회사는 회사일부를분할하여피고씨제이헬스케어주식회사를설립하였다. 3) 특허심판원은피고들의위심판청구들을병합심리하고 이사건제2, 4, 5, 6항발명이선행발명 1 내지 3에의해진보성이부정된다는이유로피고들의위청구를인용하는이사건심결을하였다. 나. 이사건특허발명 ( 갑제2호증 ) 1) 명칭 : 위장관의기질종양의치료 2) 국제출원일 / 우선일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 3) 특허권자 : 원고, 다나-파버캔서인스티튜트인크., 오레곤헬스싸이언시즈유니버시티, 브리검앤드위민즈하스피탈인코포레이티드 4) 발명의주요내용가 ) 기술분야본발명은 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4- 메틸-3-(4- 피리딘 -3-일) 피리미딘-2-일아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드( 이하 화합물 I 이라한다 ) 또는그의약제학적으로허용되는염의위장관의기질종양 (Gastrointestinal Stromal Tumor: GIST) 의치료에사용하기위한약제학적조성물을제조하기

111 위한용도, 화합물 I 또는그의약제학적으로허용되는염의 GIST의치료용용도및화합물 I 또는그의약제학적으로허용되는염의유효용량을치료가필요한동물에게투여함으로서 GIST로고생하는인간을포함하는온혈동물의치료방법에관한것이다 ( 문단번호 <1>). 나 ) 배경기술위장관의기질종양 (GIST) 은위장관, 대부분의경우위장 ( 모든 GIST의 60 70%) 에서기원하는, 중간엽종양으로최근에특징화된종류이다. 과거에는상기종양을평활근종, 평활근모세포종또는평활근육종으로대별하였다. 그러나이제 GIST가그의독특한분자병인론및임상적특징에기초하여독특한임상병리적현상을나타냄이명백해졌다. GIST는일반적으로중년또는 50 내지 60살중반의장년에서발생하고, 빈도에있어서성적인차이를나타내지않는다. 적어도 10 ~ 30% 의 GIST가악성이고, 일반적으로간및복막시딩 (seeding) 에서발견되는내부-복부의전개및전이를일으킨다고평가된다. 악성 GIST는 100,000당약 0.3의새로운케이스의빈도로연간발생한다. 매우일반적으로나타나는증상은막연한상부복부의통증이다. 많은경우 (30%) 자각증상이없고, GIST는종양에관련된위장관출혈의결과로발생되는빈형 15) 의측정동안에진단될수있다 ( 문단번호 <2>). GIST가암화학치료법에반응하지않는다고알려졌기때문에, 전이성및수술불가능한 GIST의처치가가장큰문제이다. 예컨대, 최근상 (phase) II 시리즈에서, 진행성평활근육종을갖는 18명중 12명 (67%) 의환자가다카바진, 미토마이신, 독소루비신, 시사플라틴및사르그라모스팀으로구성된요법에반응한반면, 21명의 GIST 중오직 1명 (5%) 이반응하였다. 치료결과다른화학요법에서도유사한결과는나타내었다 ( 문단번호 <3> 의 1 ~ 7행 ). 다 ) 발명을실시하기위한구체적인내용화합물 I 또는그의약제학적으로허용되는염으로 GIST를성공적으로치료할수있다는것이본발명에서놀랍게도증명되었다 ( 문단번호 <4>). 화합물 I은하기화학식 (I) 을갖는 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘-2일아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드 15) 빈혈 의오기로보인다

112 이다 ( 문단번호 <5>). 화합물 I의제조및그의사용, 특히항암제로서의사용은 에공개된유럽특허출원 EP-A ) 의실시례 21에기술되어있고, 이에동등한출원및특허, 예컨대, 미국특허 5,521,184 호및일본특허 호등다수의다른나라에서개시되었다 ( 문단번호 <7>). 화합물 I의모노메탄설폰산부가염 ( 이하 염 I 이라한다 ) 및이의바람직한결정형태는 에공개된 PCT 특허출원 W099/03854호 17) 에개시되어있다 ( 문단번호 <9>). 중요한점은경구적염 I 치료의임상적독성의프로필은매우양호하며, 주로가벼운혈구감소증및약한내장의움직임의빈도의증가로나타난다 ( 문단번호 <14>). 종 (species), 연령, 객체의조건, 투여경로및당해임상적증상에의존하여, 유효용량, 예컨대, 하루용량으로약 100 ~ 1000mg, 바람직하게는 200 ~ 600mg, 특히 400mg을약 70kg 체중의온혈동물에투여한다. 조직을절제할수없고 / 또는전이성악성 GIST룰갖는성인환자에대해서, 하루 400mg의초기용량이권장될수있다. 하루 400mg의치료에반응을평가한후에, 미온적반응을갖는환자에대해서는, 용량의증가를안전하게고려할수있고, 환자는치료가안전하고, 제한되는독성이없는한치료될수있다 ( 문단번호 <15>). 본발명은또한화합물 I 또는그의약제학적으로허용되는염의약제학적유효량을 3개월을초과하는기간동안인간환자에게하루한번투여하는 16) 화합물 I 관련물질특허로서, 우리나라대응특허는제 호이고 에존속기간이만료되었다. 17) 선행발명 3( 갑제32호증 ) 에해당하고, 이에대응하는우리나라특허는제 호이다

113 것을포함하는, 화합물 I 또는그의약제학적으로허용되는염을 GIST을갖는인간환자에투여하는방법에관한것이다 ( 문단번호 <16>). 5) 청구범위 청구항 1, 3, 7, 8 삭제 청구항 2 하기화학식 (I) 의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4- 메틸 -3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘-2-일- 아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드또는그의약제학적으로허용되는염을포함하는위장관의기질종양치료용약제학적조성물 : 청구항 4 제2항에있어서, 화학식 (I) 의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4- 피리딘-3-일 ) 피리미딘-2-일-아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드가약제학적으로허용되는산부가염의형태인것을특징으로하는약제학적조성물. 청구항 5 제2항에있어서, 약제학적으로허용되는염이화학식 (I) 의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘 -2-일아미노) 페닐 ]-벤즈아미드의메탄설폰산염인것을특징으로하는약제학적조성물. 청구항 6 제2항에있어서, 화학식 (I) 의 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘-2-일아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드의모노메탄설폰산염의하루용량이 200 내지 600 mg인것을특징으로하는약제학적조성물. 다. 선행발명들 18) 18) 원고는, 선행발명 4를비교대상발명 1로, 선행발명 2를비교대상발명 2로, 선행발명 1 을비교대상발명 3으로부르고있으나, 편의상선행발명의번호를이사건심판과정에서의비교대상발명번호에따라부르기로하고, 대표저자의이름에따라선행발명

114 1) 선행발명 1( 갑제10호증, 싱어논문 ) 이전에국내에서공지된사무엘싱어 (Samuel Singer) 등이작성한 The Lancet Oncology, Vol. 1, 75 ~ 85면 에게재된 연조직육종의관리 : 개요및업데이트 (Management of soft-tissue sarcomas: an overview and update) 라는제목의논문으로, 그주요내용은다음과같다. 세포독성화학요법으로연조직육종 (STS) 을통상적으로관리하는것이한계가있기때문에환자들, 이의가족들뿐만아니라의사들도새로운접근법에대해환영한다. 다행히도, 이러한군의종양들의생물학적작용및병태생리를새로이이해하게하는연구들이진행되고있으며, 이는새로운치료적전략들에적용될수있다. 보다전망있는 (promising) 예중하나는지방육종의치료이다. 지방육종에서 PPARy(peroxisome proliferator-activated receptorgamma) 로알려진핵수용체는지방세포분화에중요한조절자로인식되어왔다. 지방육종은지방세포계통세포의비정상적증식이관련된, 차단된분화의문제로볼수있기때문에지방세포의말단분화의자극이임상적으로유리한결과를가져올것이라고생각하는것은합리적이다. 티아졸리딘디온약물 ( 예 : 트로글리타존및로지글리타존 ) 은 PPARy에결합하고이를활성화시키며, 원래는당뇨병의인슐린민감요법제로개발되었다. 그러나상기약물들은특정의조직학적서브타입의지방육종에서세포분화를유도하고세포증식율을감소시키는능력으로인해다나-파버캔서인스티튜트 (Dana-Farber Cancer Institute) 및브리검앤드위민즈 하스피탈 (Brigham and Women's Hospital) 19) 에서실시한임상시험에서특히유망한것으로입증되었다. 이에기초하여, 미국외과의종양그룹대학 (American College of Surgeons Oncology Group) 의후원하에, 지방육종이절제된환자에대한보조요법으로서의 PPARy 리간드인로지글리타존의임상가치를테스트하기위해, 미국의국내에서유망한무작위임상시험이제안되어왔다 (83면왼쪽칼럼 2번째단 을싱어논문, 선행발명 2를하인리히논문, 선행발명 4를히로타논문이라고병행하여부르며, 이사건특허발명의신규성, 진보성판단에인용되지않는선행발명은그내용의기재를생략하기로한다. 19) 이사건특허발명의공동특허권자들이기도하다

115 락 ~ 오른쪽칼럼 1번째단락 ). 다른새로운접근법들은화학요법저항성인것으로악명높은위장관기질종양에서항상적으로활성화된 (constitutively active) c-kit 수용체티로신키나제와같은합리적인타깃을포함한다. 본글을쓸때, GIST에대해선택적티로신키나제억제제인 STI571 20) 의시험이다나-파버암연구소에서 ( 다른세계적인연구센터와협력하에 ) 막시작되었고 매우초기결과는흥미로워보인다 (very early results look exciting). 마지막으로, 중요한항육종활성에대한천연제품을스크리닝하는과정이지속되고있으며, 한결과로해양유기체로부터유도된엑테인아스시딘 (ecteinascidin) 743 (ET-743) 으로알려진새로운화학치료제가동정 21) 되었다. ET-743은유럽과미국모두에서조기임상시험에서유망한결과를나타내었고, 현재는육종환자들에대해이의가치를증명하도록고안된대규모임상시험이진행중이다. 종양-유도된혈관형성의억제나면역시스템에의한육종-선택적항원의잠재적인식과같은다른전략들도임상시험을위해활발히연구중이다 (83면오른쪽칼럼 2번째단락 ~ 84면왼쪽칼럼 3행 ). 2) 선행발명 2( 갑제9호증, 하인리히논문 ) 발행되고마이클씨하인리히 (Michael C. Heinrich) 등이작성한 Blood, Vol. 96, No. 3, 925 ~ 932면 에게재된 선택적티로신키나제억제제, STI571 에의한 c-kit 수용체티로신키나아제활성의억제 (Inhibition of c-kit receptor tyrosine kinase activity by STI571, a selective tyrosine kinase inhibitor) 라는제목의논문으로, 그주요내용은다음과같다. STI571(CGP 57148B) 은 c-abl, bcr-abl 과혈소판유래성장인자수용체 (PDGFR, platelet-derived growth-factor receptor) 티로신키나제의공지된억제제이다. 이화합물은만성골수성백혈병의치료를위한임상시험에서 20) STI571 은최초제1 의약용도인 만성골수성백혈병 (CML, chronic myeloid leukemia) 치료제로개발되었고, 그상품명은 글리벡 (GLEEVEC)' 이며, 일반명은 이매티닙메실레이트 (imatinib mesylate) 이다 ( 을제3호증등참조 ). 21) 동정 ( 同定, identification): 새로만든생물의표본이나어떤생물을, 각종도감이나검색표등에의하여비교검토하여이미밝혀진분류군중에서의그위치를결정하는일을말한다 ( 네이버지식백과, 두산백과참조 )

116 평가가진행중이다. 우리는 PDGFR과구조적으로유사한수용체인 c-kit의티로신키나제활성의억제력시험을통해 STI571의활성프로파일을연장하려했다. 우리는 Steel factor(slf) 로자극하기전에 c-kit를발현하는인간의골수성백혈병세포주 (M-07e) 를 STI571로처리했다. STI571은 c-kit, MAP 키나제또는 Akt의총단백량농도를변화시키지않고, c-kit의자가인산화, 미토겐-활성화단백질 (MAP) 키나제의활성화를억제하고, Akt의활성화를억제한다. 이러한효과즉, 50% 의억제율을발생시키는농도는약 100nmol/L 이었다. STI571은또한용량-의존적방식으로 M-07e 세포의 SLF-의존적성장을유의하게감소시켰으며 SLF의항세포자멸사의활성을차단하였다. 대조적으로이화합물은과립대식세포집락-자극인자에대응하는 MAP 키나제활성화또는세포증식에는영향을미치지않았다. 우리는또한인간의비만세포백혈병세포주 (HMC-1) 에서 STI571의활성을시험했으며, 이세포주는 c-kit의활성화된돌연변이형을갖추고있다. STI571은야생형수용체의리간드의존적활성화에대한것보다이러한돌연변이형수용체의키나제활성화에대하여강한억제효과를가졌다. 이러한소견은 STI571이세포증식및생존에관여하는목표단백질의 c-kit 티로신키나제활성및후속의활성화를선택적으로억제한다는것을보여준다. 이화합물은 c-kit 키나제활성의증가와연관된암을치료함에있어서유용할수도있을것이다 (925 면참조 ). c-kit는 145-kd 막통과당단백질로바이러스암유전자 v-kit의정상세포동족체이며혈소판유래성장인자 (PDGF, platelet-derived growth-factor), 대식세포집락자극인자및 flt3 리간드에대한수용체를포함하는수용체티로신키나제서브클래스 III 군의구성원이다. c-kit 유전자생성물은조혈간세포, 비만세포, 생식세포, 카할 (Cajal) 간질세포 (ICC) 와몇몇의인간종양에의해서발현된다 (925면왼쪽칼럼 1 ~ 7행 ). 정상세포생리활성에서 c-kit의중요성에더하여 c-kit는생식세포종양, 비만세포종양, 위장관기질종양 (GIST), 소세포폐암, 흑색종, 유방암, 급성골수성백혈병 (AML, acute myeloid leukemia) 과신경아세포종을포함한특정인간암의생물학적면에서역할을담당한다. c-kit에의해매개되어지는종양

117 세포성장의증식은리간드-비의존적활성화를초래하는 c-kit 폴리펩타이드의특정돌연변이나수용체의자가분비자극에의해발생한다. 특정종류의종양에서, c-kit 활성의억제는세포증식을감소시키며, c-kit-의존적악성병변의치료에있어서 c-kit의약리적억제제용도에대한역할을시사한다 (925면왼쪽칼럼 2번째단락 ~ 오른쪽칼럼 1번째단락 ). 우리는또한항상적으로활성화된 c-kit 폴리펩타이드를발현하는비만세포백혈병세포주 (HMC-1) 를사용하여유사연구를실시하였다. STI571은야생형수용체의리간드의존적활성화에대한것보다이러한돌연변이수용체의키나제활성에대하여강한억제효과를나타내었다. 우리는 STI571이 c-kit 키나제활성의강력한억제제이고, 세포증식또는생존을위해 c-kit에부분적으로또는완전히의존하는종양들의치료에유용할수도있다고결론을내렸다 (920면오른쪽칼럼아래에서 1 ~ 8행 ). c-kit의활성화돌연변이는몇몇유형의인간의악성질환에서발견되었으며이에는비만세포증 (mastocytosis), 비만세포백혈병, AML, GIST 그리고정상피종및난소정상피종종양이포함된다. 이러한돌연변이는 c-kit 폴리펩타이드의세포질부분의 2개의별개영역, 즉막근접영역 (juxtamembrane domain) 과키나제영역에서발생한다. 돌연변이는리간드-비의존적항상적키나아제활성화를초래한다. STI571은키나아제영역과결합하는아데노신삼인산염 (ATP, adenosine triphosphate) 의경쟁적억제제로서기능한다 ; 그러므로수용체구조또는기능을변화시키는돌연변이가 c-kit 키나아제활성에대한 STI571의억제효과를없앨수도있다 (926면오른쪽칼럼 3번째단락 ). c-kit는비만세포종 (mastocytosis), 비만세포백혈병, 고환암, 소세포폐암, GIST, AML, 신경아세포종, 흑색종및유방암을포함하는다양한인간종양의생태병리학적기전에관련되었다. 악성세포에서 c-kit 활성화의 2가지의일반적기전은 1 SLF에의한수용체의자가분비, 측분비자극, 그리고 2 활성화돌연변이의획득으로설명되었다. c-kit의자가분비또는측분비자극은신경아세포종및소세포폐암을포함하는일부인간암에서관찰되었다 (930면왼쪽칼럼 3번째단락및 4번째단락의 1 ~ 3행 ). c-kit의활성화돌연변이는인간비만세포질환들, 고환종및 GIST의경우

118 에서설명되었다. 비만세포질환들및 GIST에대하여, c-kit 돌연변이의존재, 돌연변이의유형, 또는두가지모두, 임상예후적으로중요성을가지고있다. 흥미롭게도, 이종양들은조직형세포 ( 비만세포, 생식세포와간질세포 ) 에서발생하며, 이조직형세포의발달은 SLF c-kit 축의활성에좌우된다. 사실, 이세포들은 SLF 또는 c-kit의돌연변이를비활성화시킨생쥐에는없다. 이조직에서종양이발달하려면 c-kit의돌연변이, 또는 c-kit 신호전달의다운스트림작용인자를활성화시키는대안이필요할수있다 (930면왼쪽칼럼 5번째단락 ~ 오른쪽칼럼 1번째단락 ). 약리학적인 c-kit의억제는활성화된 c-kit 수용체의활성에부분적으로또는완전히좌우되는악성종양의치료를위한잠재적인새로운접근법이다. 고환종을위한현행의학적치료법은대부분의환자에대하여치유력이있지만, 진행된비만세포질병, 재발성또는전이성 GIST 환자를위한효과적인의학적치료법은없다. 사실 GIST에대한 1999년에시술된화학요법을후향적으로검토한결과반응률이 10% 미만인것으로밝혀졌다 (930면오른쪽칼럼 2 번째단락 ). 우리는 HMC-1 세포주를사용하여돌연변이형태의 c-kit의키나제활성을억제하는 STI571의능력을시험하였다. 이인자-비의존적세포주는원래비만세포백혈병환자에서유래하였고, 항상적으로활성화된 c-kit 단백질을발현한다. 수용체활성화에대한 STI571의효과는야생형 c-kit 수용체가표적으로서사용되었을때관찰된것보다더강력하다. 이러한특별한 c-kit 돌연변이가실제로화합물에의한억제에대해키나제영역의민감성을증가시키는것인지, 아니면관찰된키나제민감성의차이가예를들면그화합물의차별적세포흡수와같은, 관련이없는인자로부터비롯된것인지의여부는알수없다 (930면오른쪽칼럼 3번째단락 ). 이연구에기초하여, 우리는 STI571이증식또는생존을위하여야생형또는돌연변이 c-kit의활성에완전히또는부분적으로좌우되는악성종양의치료에유용할지도모른다고생각한다. STI571은만성골수성백혈병 (CML) 환자를치료하기위한 I상및 II상임상시험에서효과적이었고, 환자들이잘견뎌내었다. 이들시험에서 1μmol/L 의최저농도는환자에서쉽게수득되었으

119 며, 이러한농도의 STI571은 c-kit의억제에대한 IC 50 의경우보다더많은양이다 (B. Druker, 미발표데이터, 2000년 3월 ). 추가연구는인간암치료를위한새로운전략으로서 c-kit 키나제활성의억제의잠재적효능을결정하기위하여보장되어야한다 (930면오른쪽칼럼 4번째단락 ). 3) 선행발명 3( 갑제32호증 ) 공개된국제공개특허공보제99/3854호에게재된 N-페닐 -2-피리미딘아민유도체의변형결정체, 그의제조방법및그의용도 (CRYSTAL MODIFICATION OF A N-PHENYL-2-PYRIMIDINEAMINE DERIVATIVE, PROCESSES FOR ITS MANUFACTURE AND ITS USE) 에관한발명이다. 4) 선행발명 4( 갑제8호증, 히로타논문 ) 발행되고세이이치히로타 (Seiich Hirota) 등이작성한 Science, Vol. 279, 577 ~ 580면 에게재된 인간위장관기질종양내 c-kit의기능획득돌연변이 (Gain-of-Function Mutations of c-kit in Human Gastrointestinal Stromal Tumors) 라는제목의논문으로, 그주요내용은다음과같다. 위장관기질종양 (GIST) 은인간소화관에서가장일반적인중간엽종양이지만, 이들의분자병리학및세포기원은알려져있지않다. 5가지 GIST로부터원발암유전자 (proto-oncogene) 수용체티로신키나아제 (KIT) 를인코딩하는 c-kit 상보적 DNA를서열분석하여막관통 (transmembrane) 도메인과티로신키나아제도메인사이영역에돌연변이들이드러났다. 해당하는돌연변이 KIT 단백질은모두 KIT 리간드인줄기세포인자 (SCF) 없이도항상 (constitutively) 활성화된상태였다. 돌연변이체 c-kit 상보적 DNA의안정적인전달감염은 Ba/F3 설치류림프계세포의암성형질전환을유도하여, 돌연변이가종양발생에기여함을제시하였다. 간질세포 (ICC) 의발생이 SCF-KIT 상호작용에의존하며, GIST와마찬가지로이들세포가 KIT와 CD34를둘다발현하기때문에, GIST는 Cajal 간질세포 (ICC) 에서발생되어질수있다 (577면요약 ). 293T 인간배아신장 (HEK) 세포주내로돌연변이체 c-kit cdna를일시적으로도입함으로써 GIST에서확인된 c-kit 돌연변이가 c-kit 수용체티로신

120 키나아제의항상적활성화를일으킬것인지여부를검사하였다. 야생형 c-kit cdna를음성대조군으로서도입하였으며, HMC-l 인간비만세포백혈병세포주에서확인되는티로신키나아제도메인돌연변이체및막근처도메인돌연변이체를양성대조군으로도입하였다. 야생형 KIT는재조합인간 (rh) SCF 를배양배지에첨가했을때에만티로신이인산화되었다. 대조적으로, HMC-l 세포에서확인되는기능획득 KIT 돌연변이체는앞서보고된바와같이 rhscf 의첨가없이티로신이인산화되었다. 항상적인티로신인산화의정도는막근처도메인돌연변이체에서보다티로신키나이제도메인돌연변이체에서더컸다. GIST에서확인된 c-kit 돌연변이체는또한 rhscf 없이 293T 세포에서항상적티로신인산화를보여주었다. HMC-l 세포의막근처돌연변이체의항상적티로신인산화는 GIST의막-근처돌연변이체의인산화와비슷한정도를나타내었다. 시험관내키나아제분석에서, GIST에서확인된 c-kit 돌연변이체는 HMC-l 세포의믹-근처도메인돌연변이체와유사한정도의항상적키나아제활성화를나타내었다 (578면 3번째칼럼 2단락내지 579면 3번째칼럼 1단락 ). 돌연변이체 c-kit의생물학적영향을조사하기위해, 본연구진은 GIST에서확인된 c-kit 돌연변이를마우스 c-kit cdna로도입한후인터류킨 3(IL-3) 의존성 Ba/F3 설치류림프계세포주내로 cdna를안정적으로전달감염하였다. 대조군으로마우스야생형 c-kit cdna를 Ba/F3 세포내로전달감염하였다. MTT 비색측정분석을이용하여 Ba/F3 세포증식을평가하였다. 야생형설치류 c-kit를갖는 Ba/F3 세포는재조합마우스 (rm) IL-3 또는 rmscf 중어느하나의존재중에성장하였다 ; 돌연변이된설치류 c-kit를갖는 Ba/F3 세포는 rmil-3 및 rrnscf 없이스스로성장하였다. 돌연변이된설치류 c-kit를갖는 Ba/F3 세포는또한누드마우스에서스스로성장하였다. 5 개 GIST에서확인된전체 KIT 돌연변이체의항상적키나아제활성화가 Ba/F3 세포에서확인되었다 (579면 3번째칼럼 2단락 ~ 580면첫번째칼럼 1 단락 ). 조혈줄기세포를포함하는다양한세포가 KIT 및 CD34를둘다발현하지만, ICC는인간의정상위장관 (GI) 벽에서 KIT 및 CD34에대해이중양성인

121 유일한세포이다. 비록 ICC와 GIST가다능조혈줄기세포에서관찰되는것과같이단순히공통적인미분화특징을나타낼가능성을배제할수없지만, 이는 KIT 및 CD34 이중양성 GIST가 ICC에서유래할수있다는것을강력히시사한다 (580면첫번째칼럼 2단락 ). KIT가항상활성화되는기전은티로신키나아제도메인돌연변이체와막근처도메인돌연변이체가상이한것으로나타난다. 전자는이량체의형성없이항상활성화된반면, 후자는 SCF 결합없이항상이량체화한다. KIT의티로신키나아제도메인돌연변이는비만세포신생물에서만발견되며, 그막근처도메인돌연변이는 GIST에서만발견된다. 이러한상이한돌연변이체가상이한세포의악성형질전환을야기하는기전에대한조사가필요하다 (580면첫번째칼럼 3단락 ). [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 3, 8 내지 10, 32호증, 변론전체의취지 2. 원고주장의요지선행발명 1은우선일인 이전에국내에서공지되거나반포된간행물에기재된것이아니어서이사건특허발명의진보성을부정하는선행발명이될수없고, 이사건제2, 4, 5항발명은선행발명 1, 2에의해신규성이부정되지아니하며, 이사건제2, 4, 5, 6항발명은선행발명 1 내지 3에의해진보성이부정되지아니함에도, 이와달리선행발명 1 내지 3에의하여이사건제 2, 4, 5, 6항발명의진보성이부정된다고보아그등록을무효라고판단한이사건심결은위법하다. 3. 이사건심결의당부에대한판단가. 선행발명 1( 싱어논문 ) 의선행기술로서의적격여부이사건특허발명의우선일인 당시시행되던구특허법 ( 법률제6411호로개정되기전의것 ) 제29조제1항에의하면출원전에국내에서공지되었거나공연히실시된발명또는출원전에국내또

122 는국외에서반포된간행물에기재된발명에한하여출원발명의신규성과진보성을부정할수있는선행기술이된다. 그리고을제8호증, 을나제12호증에변론전체의취지를더하여인정되는아래사실에비추어보면, 선행발명 1은 경위 The Lance Oncology 사이트를통해국내누구에게나공지되었다고볼것이어서, 이부분에관한원고의주장은이유없다. 1) The Lancet Oncology' 는 부터매달정기적으로임상암전문가관련저널을제공하는출판사이고, 출간에앞서온라인판을먼저제공하고있다. 2) 전세계웹사이트의이미지정보를저장해놓은사이트인아카이브 ( 22) 를통해확인되는 자 The Lancet Oncology 의인터넷사이트 23) 이미지정보에위 The Lancet Oncology 10월호가 발간된것으로기재되어있고, 위 10월호의내용중선행발명 1의본문이무료로 24) 제공되고있는것으로기재되어있다. 3) 위아카이브사이트의이미지정보가사후에조작될가능성이거의없다. 4) 국내에서 경 The Lance Oncology 사이트에대한접근이가능하였다. 나. 사건제 2, 4, 5 항발명의신규성유무에대한판단 1) 청구범위의분석이사건제2항발명은유효성분인 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N- 22) 웨이백머신 (Wayback Machine) 은인터넷아카이브가만든디지털타임캡슐이다. 알렉사인터넷의콘텐츠와함께유지되고있다. 3차원인덱스 라고불리는이아카이브에서사용자는시간을초월해보존된웹페이지를볼수있다. 보존한웹페이지는저장된지 6 ~ 12개월이후에공개된다. 저장하는주기가다르기때문에모든업데이트에웹사이트를추적해기록하는것은아니지만몇주간격으로저장하기도한다 ( 위키백과참조 ). 23) 24) 그이미지화면의해당부분은다음과같다

123 [4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘-2-일- 아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드또는그의약제학적으로허용되는염 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도를청구하는발명이고, 이사건제4항및제5항발명은유효성분인 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸 )-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘-2-일-아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드 를그산부가염, 더나아가그산부가염이메탄설폰산염인것으로한정한것이다. 한편, 선행발명 1, 2에서는 선택적인티로신키나제억제제 (selective tyrosine kinase inhibitor) 인 STI571 에관하여기재하고있는데, STI571 은 CGP 57148B 라고도불리고 ( 갑제9호증 925면초록 1행등참조 ), CGP 57148B 는 CGP 의메탄설폰산염이며 ( 을라제6호증 100면우측칼럼 Materials' 1행참조 ), CGP 은이사건제2항발명의유효성분인 4-(4-메틸피페라진-1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일) 피리미딘 -2-일-아미노) 페닐 ]-벤즈아미드 와동일한화학구조식의화합물이다 ( 을라제 6호증 101면좌측칼럼도 1 CGP 57148의구조참조 ). 결국 STI571 은 4-(4-메틸피페라진 -1-일메틸)-N-[4-메틸-3-(4-피리딘-3-일 ) 피리미딘-2-일- 아미노 ) 페닐 ]-벤즈아미드 의메탄설폰산염형태로서, STI571 은이사건제2, 4, 5항발명의유효성분을모두포괄하는것이므로, STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도가선행발명 1, 2에의하여구체적으로개시되었는지여부에의해이사건제2, 4, 5항발명의신규성유무가결정된다. 2) 선행발명 1( 싱어논문 ) 에의한신규성부정여부가 ) 선행발명 1의기재내용선행발명 1에는 STI571 과관련하여 다른새로운접근법들은화학요법저항성인것으로악명높은위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제와같은합리적인타겟을포함한다. 본글을쓸때, GIST에대해선택적티로신키나제억제제인 STI571의시험이다나-파버 (Dana-Farber) 암연구소 ( 다른세계적인연구센터와협력하에 ) 에서막시작되었고매우초기결과는흥미로워보인다 (very early results look exciting) 라고기재되어있다

124 나 ) 신규성부정여부살피건대, 선행발명 1의위기재에의하면, 위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 를합리적인타깃으로하여, GIST 환자를대상으로 STI571 의유효성확인을위한임상시험이바로그때시작되었음을알수있고, 환자를직접대상으로하여위임상시험이임상매우초기결과가흥미로워서후속결과가기대되는상황임을알수있다. 그러나이러한선행발명 1의위기재가 STI571 이 GIST 환자에게시험적으로적용되고있다는사실을알려주는것을넘어, STI571 이 GIST 환자에게유효하게작용하고있다는사실을나타내는것이라고단정하기어려우므로, 선행발명 1에 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도가구체적으로개시된것이라고볼수없다. 따라서선행발명 1에의해이사건제2, 4, 5 항발명의신규성이부정된다고할수없다. 다 ) 피고들의주장에대한판단이에대해피고들은, 선행발명 1은 GIST 치료의합리적인타깃으로비정상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 25) 를제시하고있어 STI571 의 GIST 치료약리기전이선행발명 1에실질적으로개시된것이고, 유효성확인을위한임상시험을한다는것자체가 GIST에대한효과가강하게예상된것이었음을의미할뿐만아니라, 매우초기결과 는매우빠른시기에약효가나타났음을의미하고, 대단히흥미로워보인다 는것은매우긍정적인결과가나타났음을의미하므로, 그유효성이선행발명 1에실질적으로개시된것이라고주장한다. 그러나 GIST 치료의합리적인타깃으로비정상적으로활성화된 c-kit( 수용체티로신키나제 ) 가제시되어있었다고하더라도이사건특허발명의우선일이전에그와같은제안이 GIST 모델이나환자를대상으로하여확인된바가없었던점, STI571 이 GIST 치료에효과를보임으로써비로소 c-kit( 수용체 25) c-kit는수용체티로신키나제이고, 티로신키나제는아데노신삼인산염 (ATP) 의인산기를세포의단백질에전달함으로써많은세포기능에서 on 또는 off 의스위치로서기능하는효소를말하므로, c-kit 수용체티로신키나제, c-kit, c-kit 티로신키나제. c-kit 키나제, c-kit 수용체 등은모두 c-kit 와동일한의미로사용된것으로보인다

125 티로신키나제 ) 와관련된 GIST 병리기전및치료약리기전이확립된것으로보이는점, 통상적으로기본적인약효실험을근거로임상시험승인절차등을거쳐인간을대상으로한임상시험에들어가지만그성공확률이 11%( 항암제는 5% 이하 ) 로서높지않다는점 ( 갑제24호증, 711면세번째칼럼마지막단락 ~ 712면첫번째칼럼 1단락참조 ), 선행발명 1에는조기임상시험에서유망한결과를나타낸것으로 ET-743과지방육종에대한임상시험에서특히유망한것으로로지글리타존도기재되어있지만두약물이결국에는바람직한약효를보이지못했다는점 ( 갑제25, 27호증의각 요약 참조 ), 브로스탈리신 (brostallicin) 은임상 1상에서 1명의 GIST 환자에게부분적으로효과를보여임상 2상을진행하였지만, 임상 2상단계에서 GIST 환자집단에치료효과가없는것으로판명되어임상시험이중단되었다는점 ( 갑제46호증 313면오른쪽칼럼아래에서 5 ~ 10행참조 ), 임상시험은통상적으로일정기간여러환자들을대상으로진행되는데초반부에약이잘듣는환자들이몰려오기도하지만, 전체적으로안듣는것으로결론이날수도있고, 초반부에는별로효과가없는것으로보였는데중반기이후부터약이듣는환자들이시험에참여하는경우도있어서초기결과만으로특정약물의효과를판단하기어려운점 ( 증인류민희의증언참조 ) 등을고려해보면, 선행발명 1의 매우초기결과는흥미로워보인다 라는등의기재가 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도를구체적으로개시한것이라고보기어렵다. 따라서피고들의위주장을받아들이지아니한다. 3) 선행발명 2( 하인리히논문 ) 에의한신규성부정여부가 ) 선행발명 2의기재내용선행발명 2에는 STI571 과관련하여 만성골수성백혈병의치료를위한임상시험에서평가가진행중 이고, PDGFR(platelet-derived growthfactor receptor, 혈소판유래성장인자수용체 ) 과구조적으로유사한수용체인 c-kit의티로신키나제활성의억제력시험을통해 STI571의활성프로파일을연장 하고자하며, STI571은야생형수용체 (M-07e 세포주 ) 26) 의리간드 26) 인간의골수성백혈병세포주로, 그증식을위하여인터루킨 3(IL-3), 과립구-대식세포콜로니-자극인자 (GM-CSF), steel factor(slf) 와같은성장인자에의존한다 ( 갑제

126 의존적활성화에대한것보다돌연변이형수용체 (HMC-1 세포주 ) 27) 의키나제활성화에대하여강한억제효과를가졌다. 이러한소견은 STI571이세포증식및생존에관여하는목표단백질의 c-kit 티로신키나제활성및후속의활성화를선택적으로억제한다는것을보여준다. 이화합물은 c-kit 키나제활성의증가와연관된암을치료함에있어서유용할수도있을것이다 라고기재되어있고, GIST 질환과관련하여 비만세포질환들및 GIST에대하여, c-kit 돌연변이의존재, 돌연변이의유형, 또는두가지모두, 임상예후적으로중요성을가지고있다 라는등으로기재되어있다. 나 ) 신규성부정여부살피건대, 선행발명 2의위기재에의하면, STI571은 c-kit 티로신키나제의활성을억제하는것으로나타났는데, 성장인자의존형 c-kit 티로신키나제에대한것보다돌연변이형 c-kit 티로신키나제에대한억제활성이더강하게나타났으며, STI571은 c-kit 키나제활성의증가와연관된암을치료함에있어서유용할것으로예측되고, 돌연변이형 c-kit 티로신키나제활성과관련된질환으로 GIST가알려져있음을알수있으므로, 그러한기재로부터 STI571 이 GIST 질환의치료에유용할수도있다는가능성을인식할수도있다. 그러나 STI571 의 c-kit 티로신키나제억제활성에사용하고있는세포주는 M-07e 세포주 ( 인간의골수성백혈병세포주 ) 및 HMC-1 세포주 ( 비만세포백혈병환자유래세포주 ) 로서, GIST 관련세포주가아니고, 구성아미노산의위치와유형의작은변경에도그에따른단백질의구조와기능이어떻게변할지예측이어렵다는것이업계의기술상식인점에비추어보면, 통상의기술자가 GIST 관련세포주또는환자를대상으로하지아니한선행발명 2의실험내용으로부터 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도로서의유효성을자명하게알수는없으므로, 선행발명 2에 STI571 의 위장관의기질종양 9호증 926면왼쪽칼럼 1 ~ 3행참조 ). 27) 비만세포백혈병환자에서유래하였고, SLF(steel factor) 와같은성장인자비의존적세포주로항상적으로활성화된 c-kit 단백질을발현하므로, 돌연변이형태의 c-kit 키나제에대한 STI571' 의억제활성시험을위해사용한다 ( 갑제9호증 930면오른쪽칼럼 3번째단락의 1 ~ 5행참조 )

127 치료용 의의약용도가구체적으로개시된것이라고볼수없다. 따라서선행발명 2에의해이사건제2, 4, 5항발명의신규성이부정된다고할수없다. 다 ) 피고들의주장에대한판단이에대해피고들은, 선행발명 2는백혈병치료제그자체를연구하는것이아니라, STI571 의신규활성을탐색하여그것의제2 의약용도를제공하는것이목적으로서 STI571 이 c-kit 활성에의존하는악성종양의치료에유용할수있다고결론짓고있고, STI571 은야생형에서의리간드의존적활성화보다는돌연변이 c-kit 활성화세포에서더강한억제효과를가지는데, c-kit의돌연변이에의한활성화는인간비만세포장애, 고환종및 GIST에서설명되고, 특히비만세포장애및 GIST에대하여 c-kit 돌연변이의존재및그유형이임상예후적인중요성을가지고있다고개시되어있으므로, 통상의기술자는선행발명 2에기초하여 STI571 의 GIST 치료용도를직접적으로인식하거나, 적어도어려움없이도출해낼수있어서, 이사건특허발명은선행발명 2에실질적으로개시된것이라고주장한다. 살피건대, 선행발명 2에는 STI571이 c-kit 키나제활성의강력한억제제이고, 세포증식또는생존을위해 c-kit에부분적으로또는완전히의존하는종양들의치료에유용할수도있다 고기재되어있고 ( 갑제9호증 925면오른쪽칼럼아래에서 1 ~ 3행 ), c-kit는비만세포종 (mastocytosis), 비만세포백혈병, 고환암, 소세포폐암, GIST, 급성골수성백혈병 (AML), 신경아세포종, 흑색종및유방암을포함하는다양한인간종양의생태병리학적기전에관련되어있다 고기재되어있지만 ( 갑제9호증 930면왼쪽칼럼 3번째단락 1 ~ 4 행 ), 실제로 c-kit가활성화된질환중 GIST를제외한대부분질환이 STI571 에효과적으로반응하지않았다는점 ( 갑제17 내지 21호증등참조 ), 선행발명 2는 GIST 관련세포주또는환자를대상으로한실험이아니라는점에서선행발명 2에 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도가구체적으로개시된것으로볼수없다. 따라서피고들의위주장을받아들이지아니한다

128 다. 이사건제2, 4, 5, 6항발명의진보성유무에대한판단 1) 암치료제의약용도발명에서의진보성판단기준암치료의약분야는사람의생명현상을다루는고난이도의결과예측이매우어려운기술분야이고, 암의발병원인이복잡하고아직완전히밝혀지지않았으며, 동물모델실험이나실험실에서의세포주실험결과를근거로사람에게임상실험을하더라도전혀다른결과가나올수있는분야이다. 또한, 암은다수의유전자돌연변이가지는데, 하나의유전자돌연변이를표적으로하는암치료제개발의성공확률도매우낮고암치료제개발에막대한비용과시간이든다. 이러한암치료제개발의특수성을고려하면통상의기술자가선행발명으로부터암치료의약용도발견의가능성을예상할수있다는것을넘어선행발명으로부터암치료의약용도발견의성공에대해합리적으로기대할수있는경우에만선행발명에의해암치료제의약용도발명의진보성이부정된다. 2) 구체적인판단다음과같은이유로통상의기술자가선행발명 1, 2로부터 STI571 의 위장관의기질종양치료용 의의약용도발견을성공하리라고합리적으로기대할수있다고할수없고, 따라서이사건제2, 4, 5항발명은통상의기술자가선행발명 1, 2에의해쉽게발명할수없으므로그진보성이부정되지않는다. 가 ) 이사건특허발명의우선일이전에 GIST의병리기전내지치료기전이 c-kit와관련된것으로밝혀져있는지여부이사건특허발명의배경기술인선행발명 4( 히로타논문 ) 는 GIST 환자의종양조직으로부터분리한 c-kit 단백질을발현하는유전자를서열분석한결과, c-kit의막근처 (juxtamembrane) 도메인에서돌연변이가있음을발견했는데, 이들돌연변이단백질은줄기세포인자 (SCF) 없이도항상적으로활성화된상태였고, 돌연변이체 c-kit cdna의안정적인전달감염은 Ba/F3 설치류림프계세포의암성형질전환을유도하였으므로, 위돌연변이가종양발생에기여함을제시하고있다 ( 갑제8호증 577면요약참조 ). 또한선행발명 4에는막근처도메인돌연변이체인 HMC-l 세포주를대조군으로하여 GIST 돌연변이체와비교하고있는데, HMC-l 세포주는 GIST 돌연변이체와유사한정도의

129 항상적키나아제활성화를나타낸것으로기재되어있다 ( 갑제8호증 579면세번째칼럼 1단락참조 ). 이러한선행발명 4 및이를인용하고있는선행발명 2 등에의하면, 이사건특허발명의우선일이전에적어도 c-kit 돌연변이가 GIST의병리기전의하나임이업계에어느정도인식되어있었다고보인다. 그러나다른문헌들에는, TGF-α/EGFR 자가분비루프 (autocrine loop) 가 GIST에존재하고이를표적으로하는것이 GIST 치료에이로울수있다 고기재되어있고 ( 갑제12호증 114면오른쪽칼럼 2번째단락 14 ~ 16행 ), 12/24 악성 GIST 및잠재적악성 GIST에서 c-kit 돌연변이가없는것으로부터, c-kit 엑손11의돌연변이가암발생및악성종양과관련된유일한메커니즘은아니며, 양성 GIST 및악성 GIST간의차이점을설명하는다른분자메커니즘이존재하여야함을시사한다 고기재되어있다 ( 갑제13호증 58면오른쪽칼럼아래에서 2 ~ 7행참조 ). 이러한기재내용과암은복잡한발암과정을거쳐생성되는것으로중요한병리기전을여러개가지고있는것이일반적인데다어느신호경로를차단하여도복잡하게얽힌다른신호경로를통해계속증식하고생존할수있다는점 ( 갑제33 내지 37호증참조 ) 등을고려하면, 이사건특허발명의우선일이전에 GIST의병리기전내지치료기전이 c-kit와관련된것으로밝혀져있었다고볼수없다. 나 ) 이사건특허발명의우선일이전에 c-kit 활성의억제로인간암치료에성공한경우가있었는지여부 STI571 이만성골수성백혈병 (CML) 의치료제로사용되어오기는하였으나, CML은우선일당시에 bcr-abl 이라는단백질을생산하는 bcr-abl 유전자들에의해생기는것으로잘알려져있었을뿐이었고, 선행발명 1에 항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 를합리적인타깃으로하여 GIST 에대한임상실험이진행중이라는기재는있었으나, 이사건특허발명에의해비로소 c-kit 활성의억제로인간암인 GIST 치료의성공이발견되었고, 이사건특허발명우선일이전에그치료성공이보고된바가없다. 다 ) 선행발명 2에개시된 STI571 의 HMC-1 세포주에대한 c-kit 억제활성으로부터 GIST 치료성공에대해합리적으로기대할수있었는지여부

130 선행발명 4에의하면 GIST 환자의돌연변이체와그대조군으로사용한 HMC-l 세포주는 c-kit의막근처도메인의돌연변이이고, 줄기세포인자 (SCF) 없이도항상적으로활성화된상태를유지하며, 이러한항상적활성화정도가서로유사하다는점에서공통된다 ( 갑제8호증 579면세번째칼럼 1단락참조 ). 또한선행발명 2에서도 HMC-l 세포주로항상적키나제활성화를갖는막근처돌연변이 c-kit 폴리펩티드를발현하는인자-비의존적세포주를사용하고있는데 ( 갑제9호증 926면왼쪽칼럼 7 ~ 10행참조 ), 선행발명 4의 HMC-l 세포주와선행발명 2의 HMC-l 세포주는차이가없는것으로보인다. 그러나선행발명 2, 4에서 HMC-1 세포주는비만세포백혈병환자유래세포주로서 GIST 세포주가아니고, HMC-1 세포주와 GIST 환자의돌연변이서열은서로일치하지않으며 ( 갑제8호증 579면도 3 참조 ), 구성아미노산의위치와유형의작은변경에도그에따른단백질의구조와기능이어떻게변할지예측이어렵다는것이업계의기술상식이고, 선행발명 2에도 수용체구조또는기능을변화시키는돌연변이가 c-kit 키나아제활성에대한 STI571의억제효과를없앨수도있다 고기재되어있으며 ( 갑제9호증 926면오른쪽칼럼 3 번째단락의 9 ~ 11행 ), 이사건특허발명의우선일이전 GIST의병리기전내지치료기전이 c-kit와관련된것으로밝혀져있었다고볼수없다는점에비추어볼때, 선행발명 2에개시된내용즉, STI571 이 HMC-1 세포주에대한 c-kit 억제를활성화한다는것으로부터 STI571 의 GIST 치료성공을합리적으로기대할수없다. 라 ) 선행발명 1에개시된 STI571 의 GIST에대한임상시험관련기재로부터이사건특허발명의성공을합리적으로기대할수있었는지여부선행발명 1로부터 위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제 를합리적인타깃으로하여 GIST 환자를대상으로 STI571 의유효성확인을위한임상시험이바로그때시작되었는데, 매우초기결과가흥미로워서후속결과가기대되는상황임을알수있다. 또한, 선행발명 2에의하면 STI571 은 CML 환자를치료하기위한 I상및 II상임상시험에서효과적이었고, 환자들이잘견뎌내었으므로 ( 갑제9호증 930면오른쪽칼럼아래에서 7 ~ 8행참조 ), 'STI571' 의안전성도큰문제가없는것임도알수있다

131 그러나선행발명 1이 GIST 질환치료에 위장관기질종양에서항상적으로활성화된 c-kit 수용체티로신키나제를합리적인타깃 으로하여 STI571 을시도하는것이최초라고할것인데, STI571 을 GIST 환자에게적용한결과발생한효과의근거에대한언급없이단지 매우초기결과가흥미롭다 고기재한것만으로그유효성을알수없고, 단백질의돌연변이차이로인한약물의반응성은더욱예측이어려워실험적으로확인하지않고서는그결과를알기어려운점등을고려하면, 선행발명 1에개시된 STI571 의 GIST에대한임상시험관련기재로부터이사건특허발명의성공을합리적으로기대할수있다고볼수없다. 라. 이사건제6항발명의진보성유무에대한판단이사건제6항발명은이사건제2항발명의종속항으로 STI571 의투여량을 하루용량이 200 내지 600mg 인것으로한정한것인데, 이사건제2항발명의진보성이부정되지않는이상그종속항인이사건제6항발명의진보성도부정되지않는다. 마. 이사건심결의적법여부따라서이사건제2, 4, 5항발명의신규성과이사건제2, 4, 5, 6항발명의진보성이부정되지아니하여이사건제2, 4, 5, 6항발명은그등록이무효로되어서는아니되는바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하다. 4. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 곽부규 김부한

132 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허3590 등록무효 ( 특 ) 원 고 동국제약주식회사서울강남구테헤란로108길 7( 대치동, 동국제약 ) 공동대표이사이, 오 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양담당변호사권택수, 박정희, 민인기, 박성민특허법인태평양담당변리사이대형변리사김성호, 박형달 피 고 노파르티스아게 (Novartis AG) 스위스체하 4056 바젤리히트스트라쎄 35 (Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland) 대표자이신파이스터-푸 (Yixin Pfister-Fu), 탄자보글 (Tanja Vogel) 소송대리인변호사한상욱, 양영준, 박민정변리사위혜숙, 여호섭, 서정애, 김정연 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1870호사건에관하여한심결중특허등록번호제 호발명의청구항 1, 3 내지 5, 7 내지 13 부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

133 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건정정발명 1) 발명의명칭 : 옥트레오티드및 2종이상의폴리락티드-코-글리콜리드중합체를포함하는서방형제제 2) 국제출원일 / 우선권주장일 / 특허법제203조의서면제출일 / 등록일 / 특허등록번호 : / / / / 제 호 3) 특허권자 : 피고 4) 특허청구범위 ( 자정정심결로확정된것. 이하에서는정정된청구항들을 정정청구항 1 과같은방법으로칭한다 ) 청구항 1 활성성분으로서의옥트레오티드또는그의제약상허용되는염과 2종의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 를포함하는, 마이크로입자형태의서방형제약조성물로서, 상기 2종의 PLGA 중 1종은락티드 : 글리콜리드단량체비율이 75:25이며다른 1종은락티드 : 글리콜리드단량체비율이 100:0 내지 40:60이고, PLGA의고유점도 (inherent viscosity) 가클로로포름중에서 0.9 dl/g 미만이며, 2종의 PLGA의락티드 : 글리콜리드단량체비율이서로상이하고, 상기 2종의 PLGA는직쇄이며, 상기 2종의 PLGA 각각의중량이 2종의 PLGA 전체중량의적어도 30% 이고, 각마이크로입자는상기 2종의 PLGA 중 1종만을포함하고있어마이크로입자들이두가지조성을갖는것인, 서방형제약조성물. 청구항 2 ( 판단대상이아니므로기재를생략한다 ) 청구항 3 제1항또는제2항에있어서, 상기다른 1종의 PLGA의락티드 : 글리콜리드단량체비율이 90:10 내지 40:60인제약조성물. 청구항 4 제1항또는제2항에있어서, 상기다른 1종의 PLGA의락티

134 드 : 글리콜리드단량체비율이 65:35인제약조성물. 청구항 5 제1항또는제2항에있어서, PLGA의고유점도 (inherent viscosity) 가클로로포름중에서 0.8dl/g 미만인제약조성물. 청구항 6 ( 정정심판에의해삭제 ) 청구항 7 제1항또는제2항에있어서, 활성성분이옥트레오티드의파모에이트염인제약조성물. 청구항 8 제1항또는제2항에있어서, 마이크로입자의직경이 10μm내지 90μm인제약조성물. 청구항 9 제1항또는제2항에있어서, 마이크로입자가추가로항-응집제 (anti-agglomerating agent) 와혼합되거나, 항-응집제로덮히거나, 항-응집제로코팅되는것인제약조성물. 청구항 10 제9항에있어서, 항-응집제가만니톨인제약조성물. 청구항 11 제1항또는제2항에있어서, 감마선조사에의해멸균된제약조성물. 청구항 12 제1항또는제2항에있어서, 말단비대증환자의장기간유지요법, 및악성카르시노이드종양및혈관작용성장펩티드 (vasoactive intestinal peptide) 종양 [VIP종(vipoma) 종양 ] 과관련된심한설사와홍조의치료를위해사용되는제약조성물. 청구항 13 바이알중의제1항또는제2항에따른제약조성물을, 앰플, 바이알또는프리필드 (prefilled) 주사기중의수성비히클과함께포함하거나, 또는마이크로입자로서의상기제약조성물과비히클을이중챔버주사기에분리시켜포함하는투여키트. 5) 발명의개요본발명은활성성분으로서의옥트레오티드 28) 또는그의제약상허용되는염과 2종이상의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 29) 를포 28) 옥트레오티드 (Octreotide, Sandostatin) 는 8개의아미노산으로구성된펩티드로서 ( 펩티드결합은위장관에서쉽게파괴되기때문에펩티드약물은경구로투여할수없고주사로투여하여야한다 ) 소마토스타틴유사체이다. 옥트레오티드는성장호르몬생성종양 ( 말단비대증, 거인증 ) 의치료등에사용된다. 29) 폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 는생분해성및생체적합성으로인해치료

135 함하는서방형제제에관한것이다. 본발명의제약조성물은말단비대증환자의장기간유지요법이나, 악성카르시노이드종양, 혈관작용성장펩티드 (vasoactive intestinal peptide) 종양 [VIP종(vipoma) 종양 ] 과관련된심한설사와홍조의치료를위해처방되는펩티드약물이다. 펩티드약물은통상전신적으로, 예를들어비경구로투여된다. 그러나, 비경구투여는통증이있고, 특히매일반복투여해야하기때문에불쾌감을일으킬수있다. 환자에게주사하는횟수를최소화하기위해약물물질은데포 (depot) 제제로투여되어야한다. 주사가능한데포제제가갖는통상적인결점은전체방출기간동안 0에가까운혈장수준, 높은피크수준과같은혈장수준의변동이다. 혈장수준의변동은본발명에따른제약조성물에서 2종이상의상이한 PLGA의적합한조합물을사용함으로써유의하게감소될수있으며, PLGA의락티드 : 글리콜리드단량체비율은 100:0 내지 40:60, 바람직하게는 90:10 내지 40:60, 보다바람직하게는 85:15 내지 65:35이다. 본발명에따른제약조성물은데포혼합물이거나, 조성, 분자량및 / 또는중합체구조의관점에서상이한중합체의중합체블렌드일수있다. 본발명에서, 중합체블렌드는하나의임플란트또는마이크로입자중 2종이상의상이한중합체의고용체또는현탁액으로정의된다. 대조적으로, 데포의혼합물은본원에서각데포에 1종이상의 PLGA를갖는상이한조성의임플란트, 마이크로입자또는반고체제제와같은 2종이상의데포의혼합물 30) 로정의된다. PLGA가중합체블렌드로존재하는제약조성물이바람직하다. 한편, 이사건정정발명의설명에는정정청구항 1에해당하는실시례로마이크로입자들이두가지조성을갖는 실시예 1-10 이기재되어있는데, 위실시례에서는 2종의마이크로입자들이서로상이한 PLGA를갖고, PLGA는락티드 : 글리콜리드단량체비율이 65:35 이거나 75:25로서로상이하며, 위 2 제형에많이사용되는공중합체로서 FDA로부터허가를받았다. 중합에사용된락티드 (L, lactic acid) 와글리콜리드 (G, glycolic acid) 의비율이다른여러종류의 PLGA 가시판되고있었다. 30) 정정청구항 1에대응하는기재로보인다

136 종의 PLGA는 30:70의중량비를갖고있다. 또한, 위 실시예 1-10 의마이크로입자조성물을토끼에게근육주사하여투여후 96일까지혈장수준을측정한결과가기재되어있다. 나. 선행발명들 1) 선행발명 1 ( 갑제5호증 ) 공고된등록특허공보제 호에게재된 서방성미립구의혼합제형을연속한단일공정으로제조하는방법 에관한발명이다. 2) 선행발명 2 ( 갑제6호증 ) 공고된미국특허공보제4,897,268호에게재된 약물전달시스템및그제조방법 (Drug delivery system and method of making the same) 에관한발명이다. 3) 선행발명 3 ( 갑제7호증 ) 공고된등록특허공보제 호에게재된 소마토스타틴유사체를포함하는미소입자 에관한발명이다. 4) 선행발명 6 ( 갑제8호증 ) 공고된등록특허공보제 호에게재된 다중에멀젼법에의한서방출성미립구의제조방법 에관한발명이다. 5) 선행발명 7 ( 갑제41호증 ) 공개된공개특허공보제 호에게재된 옥트레오티드마이크로입자를포함하는약제학적조성물 에관한발명이다. 다. 심결의경위 1) 원고는특허심판원에 2013당1870호로피고를상대로 이사건특허발명의청구항 1, 3 내지 6, 8 내지 10, 12는선행발명 1에의해신규성이부정되거나, 이사건특허발명의청구항 1, 3 내지 13은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이선행발명 1, 2 등으로부터용이하게발명할수있으므로, 그등록이무효로되어야

137 한다. 는등의이유를들어이사건특허발명에대한무효심판을청구하였다. 2) 피고는 위무효심판절차에서이사건특허발명의청구항 1을아래표기재와같이정정을구하는것을포함하여이사건특허발명의청구범위를정정하는내용의정정청구를하였다 ( 정정후의특허발명의각청구항을 자정정청구항 1 과같은방법으로표시한다 ). 청구항 1 정정전활성성분으로서의옥트레오티드또는그의제약상허용되는염과 2종의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 를포함하는, 마이크로입자형태의서방형제약조성물로서, 상기 PLGA 는락티드 : 글리콜리드단량체비율이 100:0 내지 40:60 이고, PLGA 의고유점도 (inherent viscosity) 가클로로포름중에서 0.9 dl/g 미만이며, 2종의 PLGA 의락티드 : 글리콜리드단량체비율이서로상이한것인, 서방형제약조성물. 정정후활성성분으로서의옥트레오티드또는그의제약상허용되는염과 2종의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 를포함하는, 마이크로입자형태의서방형제약조성물로서, 상기 PLGA는락티드 : 글리콜리드단량체비율이 100:0 내지 40:60 이고, PLGA 의고유점도 (inherent viscosity) 가클로로포름중에서 0.9 dl/g 미만이며, 2종의 PLGA 의락티드 : 글리콜리드단량체비율이서로상이하고, 상기 2종의 PLGA 는직쇄이며, 마이크로입자들이두가지조성을갖는것인, 서방형제약조성물. 3) 특허심판원은 피고의 자정정청구는적법하다 자정정청구항 1 은선행발명 1, 2에의해신규성과진보성이부정되지않는다. 또한 자정정청구항 3 내지 5, 7 내지 13 은 자정정청구항 1 의종속항으로서위청구항의구성을모두포함하고있으므로, 자정정청구항 1 의신규성과진보성이

138 부정되지않는이상, 신규성과진보성이부정되지않는다. 는등의이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 4) 피고는 이사건특허발명의청구범위를위 2) 항의정정청구항과같이정정하는내용의정정심판을청구하였다. 특허심판원은위정정심판청구사건을 2014정51 호로심리한후 위정정심판청구를인용하는심결을하였으며, 위정정심결은그무렵확정되어정정공고가이루어졌다. 5) 위 4) 항에따라정정된정정발명의청구범위를위 1의가. 4) 항 과같이정정하는내용의정정심판을청구하였다. 특허심판원은위정정심판청구사건을 2014정132호로심리한후 위정정심판청구를인용하는심결을하였으며, 위정정심결은그무렵확정되어정정공고가이루어졌다 ( 이하 이사건정정발명 이라한다 ). 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 8, 41호증, 을제1, 29, 30호증, 변론전체의취지 2. 원고주장의요지가. 신규성정정청구항 1, 3 내지 5, 9, 10, 12는선행발명 1 또는 6에의하여신규성이부정된다. 나. 진보성 1) 정정청구항 1, 3 내지 5, 9, 10, 12는선행발명 1에의하여또는선행발명 6에의하여또는선행발명 1, 2, 6에의하여또는선행발명 1, 2, 7에의하여각진보성이부정된다. 2) 정정청구항 7, 8, 11, 13은선행발명 1, 3에의하여또는선행발명 6, 3 에의하여각진보성이부정된다

139 다. 발명의설명기재요건등 1) 구특허법 ( 법률제8171호로개정되기전의것. 이하 구특허법 이라한다 ) 제42조제3항위배가 ) 정정청구항 1, 3 내지 5, 7 내지 13( 이하 이사건각정정청구항 이라한다 ) 이인간이나토끼에대하여치료적범위내의혈중농도 31) 가 3개월이상지속되는효과가있다고하려면, 인간이나토끼에대한치료적범위내의혈중농도가어느정도인지확인되어야하고, 이사건각정정청구항의조성물을투여하였을때그와같은치료적범위내의혈중농도가 3개월이상지속되는것이시험례로기재되어있거나또는이에대신할수있을정도로구체적으로기재되어야있어야할것인데, 이사건정정발명의명세서에는그와같은기재를발견할수없다. 따라서, 이사건각정정청구항은약리효과의기재에관한명세서기재요건을충족하지못하였으므로, 구특허법제42조제3항에위배된다. 나 ) 이사건정정발명의명세서에는약물의방출지속기간에매우중요한영향을미치는약물의부하율등에대한한정이되어있지않아, 이사건각정정청구항은발명의설명이통상의기술자가쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재되어있지않으므로구특허법제42조제3항에위배된다. 다 ) 설령, 실시예 1-10 에서의혈중농도변화가 3개월이상의치료적범위를보여주고있다고하더라도, 이사건각정정청구항은발명의설명에서단량체비율을 65:35, 75:25로, 고유점도를 0.6dl/g, 0.4dl/g로한정하고있는하나의실시례 ( 실시예 1-10 ) 만을보여주고있을뿐, 발명의설명에서청구범위에서한정하고있는수치범위전체에걸쳐위와같은효과를갖고있는지를보여주지못하고있다. 따라서, 이사건각정정청구항은구특허법제42조제 3항에위배된다. 2) 구특허법제42조제4항제1호위배단량체비율을 65:35, 75:25로, 고유점도를 0.6dl/g, 0.4dl/g로한정하 31) 이사건정정발명의명세서에는 혈장수준 또는 혈장수준농도 라는용어가사용되고있고, 당사자들은이외에도 혈장농도, 혈중농도 라는용어를사용하고있는데, 위와같은각용어는공통적으로혈액내에서의약물농도를의미하는것으로보이므로, 아래에서는 혈중농도 로부르기로한다

140 고있는하나의실시례 ( 실시예 1-10 ) 만으로는단량체비율과고유점도가다른이사건각정정청구항의모든조성물들에대하여권리범위를확장할수없어, 이사건각정정청구항은청구범위가발명의설명에의해뒷받침되지않으므로구특허법제42조제2항제1호에위배된다. 라. 심결의위법 따라서, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하므로취소되어야한다. 3. 구특허법제42조제3항위배여부가. 판단의대상먼저, 통상의기술자가이사건각정정청구항 ( 정정청구항 3 내지 5, 7 내지 13은정정청구항 1을직 간접적으로인용하고있는종속항이다 ) 을용이하게실시할수있을정도로이사건각정정청구항의효과가이사건정정발명의설명에기재되어있지않아구특허법제42조제3항에위배되는지를보기로한다. 나. 이사건각정정청구항의효과이사건정정발명의아래와같은명세서기재를종합하면, 이사건각정정청구항의효과는 3개월초과기간동안말단비대증, 악성카르시노이드종양, 혈관작용성장펩티드종양 ( 이하 이사건각질병 이라한다 ) 치료용의약물질 ( 활성성분 ) 인옥토레오티드를혈중농도의변동이작고혈중농도가치료적범위내에있을정도로지속적으로방출하는서방형제제 32) 로서의의약조성물을제공하는것 이라고할것이다 ( 피고도위와같은취지로이사건각정정청구항의효과를주장하고있는것으로보인다 ). 32) 서방형제제 는치료에필요한양만큼의약물이보통제제보다장시간에걸쳐방출되도록설계된제제로서, 투여후신속하게약물이방출되는형태의제제인 속방형제제 에대비되는용어로사용된다

141 본발명은활성성분으로서의옥트레오티드또는그의제약상허용되는염과 2종이상의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 를포함하는서방형제제에관한것이다. 본발명에따른제약조성물은, 특히말단비대증환자의장기간유지요법, 및악성카르시노이드종양및혈관작용성장펩티드 (vasoactive intestinal peptide) 종양 [VIP종(vipoma) 종양 ] 과관련된심한설사와홍조의치료를위해처방된다. 펩티드약물은통상전신적으로, 예를들어비경구로투여된다. 그러나, 비경구투여는통증이있고, 특히매일반복투여해야하기때문에불쾌감을일으킬수있다. 환자에게주사하는횟수를최소화하기위해서, 약물물질은데포 (depot) 제제로투여되어야한다. 주사가능한데포제제가갖는통상적인결점은, 전체방출기간동안 0에가까운혈장수준과높은피크수준과같은혈장수준의변동이다 ( 식별번호 [0001] ~ [0003]). 본발명에따른제약조성물은 3개월초과의기간, 바람직하게는 3개월내지 6개월에걸쳐활성성분을지속적으로방출시킨다. 활성성분이방출되는동안에혈장수준은치료적범위내에있다. 옥트레오티드의정확한투여량은치료되는질병, 치료되는질병의중증도, 대상체의체중및요법의기간을비롯한다수의인자에따라달라질것임을이해해야한다 ( 식별번호 [0011]). 놀랍게도, 혈장수준의변동은본발명에따른제약조성물에서 2종이상의상이한 PLGA의적합한조합물을사용함으로써유의하게감소될수있다 ( 식별번호 [0012]). 본발명에따른제약조성물로만 3개월초과의기간, 바람직하게는 3개월내지 6개월에걸쳐변화도가낮은혈장수준을달성할수있었으나, 상기표로부터의단일중합체만을함유하는제제로는그러한혈장수준을달성할수없다 ( 식별번호 [0022]). 다. 용이하게실시할수있을정도로효과가기재되어있는지여부 1) 판단에필요한법리구특허법제42조제3항은 발명의상세한설명에는통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적 구성및효과를기재하여야한다 고규정하고있는바, 그뜻은특허출원된발명의내용을제3자가명세

142 서만으로쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이므로통상의기술자가당해발명을명세서기재에의하여출원시의기술수준으로보아과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도정확하게이해할수있고동시에재현할수있는정도를말하는것이다 ( 대법원 선고 2004후3362 판결, 대법원 선고 2010후2582 판결등참조 ). 한편, 일반적으로기계장치등에관한발명에있어서는특허출원의명세서에실시예가기재되지않더라도통상의기술자가발명의구성으로부터그작용과효과를명확하게이해하고용이하게재현할수있는경우가많으나, 이와는달리이른바실험의과학이라고하는화학발명의경우에는당해발명의내용과기술수준에따라차이가있을수는있지만예측가능성내지실현가능성이현저히부족하여실험데이터가제시된실험예가기재되지않으면통상의기술자가그발명의효과를명확하게이해하고용이하게재현할수있다고보기어려운경우가많다 ( 대법원 선고 2001후65 판결등참조 ). 2) 구체적판단가 ) 이사건각정정청구항발명의본질과명세서기재정도이사건각정정청구항발명의본질은, 단순히의약물질 ( 활성성분 ) 인옥토레오티드와 2종의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 등을포함하면서이사건각정정청구항에서한정하고있는것과같은단량체비율과고유점도등을가진새로운조성물을발명하였다는점에만있는것이아니라, 위나. 항에서본바와같이위와같은새로운조성물이 3개월초과의방출기간동안이사건각질병을치료하는의약물질 ( 활성성분 ) 인옥토레오티드를혈중농도변동이작고혈중농도가치료적범위내에있을정도로지속적으로방출함으로써이사건각질병에대한장기간의치료효과를갖는조성물을발명하였다는점에있다고할것이다. 결국이와같은발명에장기간의독점권을부여하는것이정당화되려면, 위발명이기존의기술수준을의미있는정도로향상시켰을것이필요하고 ( 이는진보성의판단에서다루어져야할것이다 ), 위발명의고유한기술적의미를

143 인식할수있도록공중에게발명을충분히공개하여야한다. 따라서, 통상의기술자가이사건각정정청구항의고유한기술적의미를인식할수있도록하기위해서는, 명세서기재에의하여출원당시의기술수준으로보아과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도이사건각정정청구항의조성물이이사건각질병에대하여장기간의치료효과를갖는다는것을정확하게이해할수있도록발명을공개하여야할것이다. 나 ) 옥토레오티드약리효과로부터의예측가능성흡수율, 용출률등을개선하기위하여약리기전등약리효과가밝혀져있는공지된의약물질 ( 활성성분 ) 에코팅등제제의물리적형태에기술적특징이있는구성을추가하는정도의제형발명에있어서는흡수율, 용출률등이개선되었는지를보여주는시험례가기재되어있으면, 통상의경우통상의기술자가과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도위제형발명으로서의효과를이해할수있을것으로보인다. 이에비하여, 이사건각정정청구항의서방형제제와같이장기간지속적으로효과가나타나도록하기위하여방출특성을조절할목적으로의약물질 ( 활성성분 ) 인옥토레오티드가 2종의상이한폴리락티드-코-글리콜리드중합체 (PLGA) 등과함께새로운조성물을형성한경우, 의약물질 ( 활성성분 ) 인옥토레오티드에대하여약물의방출특성이조절되지않았을때의약리기전등약리효과가밝혀져있다고하더라도, 3개월초과의방출기간동안이미밝혀진옥토레오티드의약리효과가지속적으로나타날지를예측하기는상당히어려울것으로보인다 ( 다만, 혈중농도가치료영역 33) 범위내에서일정하게유지되는등의특별한경우에는예측가능성이높아질수있을것이다 ). 다 ) 이사건정정발명의명세서기재에기초한효과의인식가능성 (1) 이사건정정발명의명세서기재이사건정정발명의명세서의표 4에는이사건각정정청구항의보 33) 치료영역 (Therapeutic Range) 은최소유효농도와최소독성농도사이의영역을의미한다 ( 다만위사이의영역중어느정도여유를가진농도범위가치료영역으로설정되기도한다 ). 최소유효농도 (Minimum Effective Concentration) 는원하는약물의효과가나타나기시작하는혈중농도를의미하고, 최소독성농도 (Minimum Toxic Concentration) 는독성이나타나기시작하는혈중농도를의미한다

144 호범위에포함되는 실시예 1-10 의조성물을토끼에게주사하고 96일간토끼혈장에서의옥토레오티드농도를측정한아래표와같은데이터가포함되어있다 ( 이하 이사건시간 농도데이터 라한다 ). 위표에는대부분의일자에서의혈중농도가 0.2ng/ml 이상으로기재되어있으나, 제1, 2일의혈중농도는 0으로기재되어있다. 표 4 혈장수준 ( 투여량보정값 ); 농도 (ng/ml) (2) 피고의주장이와관련하여, 피고는 인간에대한시간 농도데이터와토끼에대한시간 농도데이터를비교해보면, 인간에대한혈중농도곡선은토끼에대한혈중농도곡선과대비하여형상은유사하면서도, 약물방출이더오래지속되고지체기의혈장농도가증가하는등전체적으로더길게늘어지면서평평한형태를보이므로, 어떤제형이약 3개월의기간동안토끼에대하여지속적으로적절한수준의약물방출을나타내는것으로확인되면, 인간에대해서도 3개월제형으로사용되기에좋은가능성이있는것으로판단할수있다. 이사건시간 농도데이터 를살펴보면, ᄀ약물이 3개월이상인 96일에이르기까지지속적으로방출되고, 특히 89일에도혈중농도가 0.219ng/ml 에이르는등뚜렷한수준의약물방출이이어지고있으며 [ 경험적으로옥트레오티드에대한토끼실험에있어서의 0.2ng/ml 정도의혈중농도는인간에대한최소치료농도 34) 에상응하고, Cmin값이 0.2 ng/ml에비하여너무낮지않고너무오래지속되지않으면그러한골짜기 (valley) 구간은약물농도

145 가정상상태 (steady state) 에도달하였을때 ( 통상 3 내지 7회주사후에도달 ) 보상될것으로합리적으로예상할수있다 ], ᄂ제1 지체기 35) 가단이틀에불과할뿐만아니라 ( 제1일과제2일 ), 제3일째부터는혈중농도가다시상당한수준 (0.2ng/ml) 으로회복되었으며, ᄃ 확산방출 과 침식방출 시기의최고혈중농도 (Cmax) 와최저혈중농도 (Cmin)( 제2 지체기 ) 의비율이서방형제제의생체내데이터로서좋은결과인 10배이내에불과하다 (1.216/0.222). 는이유를들어 이사건시간 농도데이터 가 3개월서방형제제로서좋은후보가될수있다고주장하고있다. (3) 효과의인식가능성 ( 피고주장에대한판단 ) ( 가 ) 이사건시간 농도데이터 는비록토끼에대한시험결과이기는하나, 시간에따른약물의혈중농도만을보여주고있을뿐이사건각정정청구항의조성물이토끼에대하여장기간에걸쳐이사건각질병치료의효과가있는지여부를직접보여주지는못하고있다. ( 나 ) 한편, 피고가주장하고있는위ᄀ내지ᄃ항과같은사정들을근거로, 통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도, 이사건시간 농도데이터 를기초로이사건각정정청구항의조성물이장기간에걸쳐이사건각질병에대하여치료효과가있음을인식할수있었다고보려면, 적어도통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고 34) 최소유효농도 (Minimum Effective Concentration) 를의미하는것으로보인다. 35) 피고가주장하는 PLGA 마이크로입자로부터의약물방출메커니즘

146 서도, a 토끼에대한시간 농도데이터를기초로인간에대한장기간의치료효과를직접판단할수있었거나, b 토끼에대한시간 농도데이터를기초로인간에대한혈중농도양상을추정할수있었고동시에위와같은추정을기초로인간에대한장기간의치료효과를판단할수있었음이전제되어야할것이다. ( 다 ) 갑제50호증, 을제11, 31호증의각기재와증인마이크커후의증언및변론전체의취지를종합하면, 통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시말단비대증을치료하기위한옥토레오티드서방형제제에있어최소유효농도가 1ng/ml임을인식할가능성이높았던것으로보인다 ( 다만최소독성농도에대하여는특별한기준을인식하기어려웠던것으로보인다 ). ( 라 ) 그러나, 기록상제출된증거만으로는통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도토끼에있어서의혈중농도 0.2ng/ml 가인간에있어서의최소유효농도에상응하는것으로인식할수있었다고보기어렵다 ( 특히피고주장ᄀ, ᄂ항과관련하여. 이에대하여증인마이크커후는 0.2ng/ml 가피고회사내부의잠재적인기준이라는취지로증언하였는바, 피고회사내부의잠재적인기준은통상의기술자가과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도인식할수있었던사항이라고보기어렵다. 한편, 을제34호증의명세서에는 래비트에게체중 kg당 5mg의투여량으로옥트레오티드서방형제제를근육내로투여하였을때 0.3ng/ml 이상 20ng/ml 이하의옥트레오티드농도를나타낸다. 고기재되어있기는하나, 이러한기재만으로통상의기술자가토끼에있어서의혈중농도 0.2ng/ml 가인간에있어서의최소유효농도에상응한다고인식할수있었다고보기어렵다 ). 따라서, 통상의기술자가 이사건시간 농도데이터 를기초로 실시예 1-10 의조성물이인간에게투여되었을경우적어도제1, 2일을제외한나머지일자에있어최소혈중농도인 1ng/ml 이상의혈중농도 [ 위 ( 다 ) 항참조 ] 를가질것으로인식할수있었다고보기어렵다. ( 마 ) 또한, 기록상제출된증거만으로는통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도토

147 끼에대한시간 농도데이터로부터인간에대한장기간의치료효과를직접판단할수있었다고보기어렵다 [ 위 ( 나 ) 의 a항참조 ]. ( 바 ) 더불어통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도, 이사건시간 농도데이터 와같은토끼에대한시간 농도데이터를기초로인간에대한혈중농도양상을추정할수있었다고보기어렵다 ( 증인마이크커후는 결과적으로얼마만큼의투여용량수준과농도수준이인간의경우나올지는직접임상시험을해봐야알수있다. 는취지로증언하였고, 갑제25호증에도 토끼체내에대한 PK 데이터는인간에대한임상 PK 연구를항상정확히반영하지않고인간에대한임상 PK 연구를대체할수도없다. 고기재되어있다. 위 ( 나 ) 의 b항참조 ]. 더욱이설령통상의기술자가토끼에대한시간 농도데이터를기초로인간에대한혈중농도양상을추정할수있었다고하더라도, 혈중농도가치료영역범위내에서일정하게유지되는등의특별한경우를제외하고는통상의기술자가인간에대한혈중농도양상을기초로인간에대한장기간의치료효과를판단하는것이용이하였다고보기어렵다 [ 증인마이크커후는 서방형제제에대하여보건당국이신약승인과관련하여사용하는공통된기준이없는것으로알고있다. 각승인되는대상인약물마다특이하게결정을하는것으로알고있다. 그렇지만어떤신약승인이라할지라도두가지중요한고려사항이있는데, 첫번째가약물의효능이고, 두번째가약물의안전성이다. 서방형의경우에도예외가아니어서환자에게서임상학적으로효능이있고, 안전하다는것을증명할수있다면보건당국으로부터승인을받을수있다. 는취지로증언하였다. 위 ( 나 ) 의 b항참조 ]. 따라서, 통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도 이사건시간 농도데이터 를기초로인간에혈중농도양상을추정하고나아가인간에대한장기간의치료효과를용이하게판단할수있었다고보기어렵다. ( 사 ) 그렇다면, 방출기간중일부구간에있어최소혈중농도에미치지못하는일자가있는경우 ( 특히 이사건시간 농도데이터 의경우제1, 2일

148 에혈중농도가 0이다 ) 싱글도스 [single dose, 단회 ( 單回 ) 투여 ] 에있어비록단기간에목표하는수준이하로혈중농도가나오는경우가있다고하더라도, 멀티플도스 [multiple dose, 다회 ( 多回 ) 투여 ] 를통하여스테디스테이트 (steady state, 정상상태 ) 에이르게되면, 위와같은수준이하의부족한혈중농도를보상해줄수있어크게우려할사항이아니다. 는취지의증인마이크커후의증언이통상의기술자가용이하게인식할수있었던사항에해당한다고보더라도, 위 ( 가 ) 내지 ( 바 ) 항과같은사정들에비추어보면, 이사건정정발명의우선일당시통상의기술자가과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도 이사건시간 농도데이터 를기초로 실시예 1-10 을포함한이사건각정정청구항이이사건각질병에대하여장기간의치료효과를갖는다는것을정확하게이해할수있었다고보기어렵다. 라 ) 추가실험자료에기초한피고의주장또한, 피고는 이사건정정발명의 실시예 1-68 의제형을인간에게투여한후 190일동안옥트레오티드의혈중농도를측정하고, 3개월마다주사하였을때예상되는혈중농도곡선을시뮬레이션소프트웨어를사용하여추정함으로써, 실시예 1-68 이 3개월마다투여되는제형으로서인간에대하여도성공가능한것으로확인되었는데, 실시예 1-68 의토끼데이터와 실시예 1-10 의토끼데이터를비교하면 실시예 1-10 제형역시인간에대한 3개월제형으로유효할것으로예상된다. 는취지로주장하고있다. 그러나, 피고주장과같이추정할수있다고하더라도, 피고의위주장은이사건정정발명의우선일이후이루어진실험결과를기초로한것이어서, 이사건정정발명의우선일당시통상의기술자가과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도인식할수있었던사항이라고보기는어렵다. 마 ) 종래기술과비교한특유한효과의기재이사건정정발명의명세서에는 단일중합체만을함유하는제제 ( 식별번호 [0022]) 등종래기술과비교하였을때의차이점 ( 예를들어시간 농도데이터를비교하여차이점을기재할수있을것이다 ), 그와같은차이점을기초로서방형제제로서의효과가있다고판단한근거 등이사건각정정청구항이종래기술과비교하여특유한효과가있음을명확하게인식할수있는기재를발견하기도어렵다

149 바 ) 종합위가 ) 항내지마 ) 항과같은사정들을종합하면, 통상의기술자로서는이사건각정정청구항의실시에앞서이사건각정정청구항의조성물이이사건각질병에대하여서방형제제로서의효과를갖고있는지에대한확인작업이필요할것으로보인다. 즉통상의기술자로서는비교실험등의실험을통해직접서방형제제로서의효과를확인하거나, 통상의기술자의수준을뛰어넘는해박한약리학등에대한지식이있어야 ( 이와같은약리학등에대한지식에일정한실험이추가로필요할수도있을것이다 ) 이사건시간 농도데이터 의약물방출양상이서방형제제로서의효과가있는지여부를정확하게이해할수있을것으로보인다. 그렇다면, 통상의기술자가 이사건시간 농도데이터 등이사건정정발명의명세서기재에의하여우선일당시의기술수준으로보아특수한지식이나과도한실험을거치지않고이사건각정정청구항의옥토레오티드서방형제제가갖는효과를정확하게이해할수있다고보기어렵다. [ 이와같이보게되는경우제형발명의명세서기재요건을의약의용도발명 36) 과같은정도로보게된다는비판이있을수있다. 그러나, 이사건에있어서는이사건각정정청구항의옥토레오티드서방형제제가위에서본바와같이수개월의시간동안일자별로다른수준의혈중농도를갖고있고특정일자에있어서는혈중농도가 0인경우도있는반면, 통상의기술자가이사건정정발명의우선일당시토끼에대한시간 농도데이터로부터인간에대한장기간의치료효과를판단하거나토끼에대한시간 농도데이터를기초로인간에대한혈중농도양상을추정하기어려운등의사정으로인해, 이사건시간 농도데이터 로부터서방형제제로서의이사건각정정청구항의효과를예측내지유추하는것이어렵다는이유로일정한정도의명세서기 36) 약리효과의기재가요구되는의약의용도발명에서는그출원전에명세서기재의약리효과를나타내는약리기전이명확히밝혀진경우와같은특별한사정이없다면특정물질에그와같은약리효과가있다는것을약리데이터등이나타난시험례로기재하거나또는이에대신할수있을정도로구체적으로기재하여야만명세서의기재요건을충족하였다고볼수있다 ( 대법원 선고 2001후65 판결, 대법원 선고 2013후730 판결등참조 )

150 재요건을요구하는것이다. 위와같은예측가능성또는유추가능성의제약으로인해통상의기술자로서는이사건각정정청구항의실시에앞서이사건각질병에대하여서방형제제로서의효과를갖고있는지에관한확인을위하여많은시간과비용및노력을들여야할것으로보이고, 이사건각정정청구항의발명으로서의본질은이사건각질병에대하여서방형제제로서장기간의치료효과를갖는다는것에있는데, 이와같은발명을공개하는대가로독점권인특허권을부여받으면서위발명을실시하려는자에게많은시간과비용및노력을들어효과를확인하도록하는것은특허법의취지에맞지않는것으로보인다. 한편, 이사건에서반드시의약의용도발명과같은수준의기재가있어야명세서기재요건이충족되었다고본것은아니다 {( 위라 ) 항참조 }.] 라. 소결론따라서, 이사건정정발명의설명에는통상의기술자가이사건각정정청구항을용이하게실시할수있을정도로그발명의효과가기재되어있지않으므로, 이사건각정정청구항은구특허법제42조제3항의규정에위배되므로그등록이무효로되어야한다. 4. 결론그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는나머지무효사유에관하여살필필요없이이유있으므로, 이를인용하기로주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 손천우 윤주탁

151 Ⅳ 권리범위확인심판 허 3283 판결 ( 심결취소 ) 허 1836 판결 ( 일부심결취소 )

152

153 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2015허3283 권리범위확인 ( 특 ) 원 고 주식회사후스타일서울금천구가산디지털 2로 115, 416호 ( 가산동, 대륭테크노파크 3차 ) 대표이사김 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김범희 피 고 주식회사로이첸서울송파구오금로 414, 4층 ( 가락동, 명문빌딩 ) 대표이사문 특허법인에이아이피담당변리사조진태, 조세윤 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 352 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로 확인대상발명은이사

154 건특허발명의구성요소들중일부와동일하거나균등한구성을구비하고있지않으므로, 이사건특허발명의권리범위에속하지않는다 고주장하면서소극적권리범위확인심판 (2015당352호) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 확인대상발명은이사건특허발명의구성요소들중받침판및증기배출구와동일하거나균등한구성을결여하고있으므로이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다 는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 나. 원고의이사건특허발명 1) 발명의명칭 : 가정용요구르트간편발효기 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3) 청구범위 청구항 1 플라스틱으로이루어져있으며, 내부바닥에온수저장부 (12) 가형성되어있고, 상기온수저장부 (12) 의상부에받침판거치대 (14, 14') 와뚜껑거치대 (16, 16') 가형성되어있는외부용기 (10)( 이하 구성요소 1 이라한다 ); 상기외부용기 (10) 내부의받침판거치대 (14, 14') 에거치되어있고, 받침판중앙부위에손잡이홀 (22) 이형성되어있는받침판 (20)( 이하 구성요소 2 라한다 ); 상기받침판 (20) 상부에올려져있으며, 상부에뚜껑 (32) 이결합된발효용기 (30)( 이하 구성요소 3 이라한다 ); 상기발효용기 (30) 의상부에거치되어있으며, 외부용기 (10) 내부의뚜껑거치대 (16, 16') 에거치되어있는밀폐형뚜껑 (40)( 이하 구성요소 4 라한다 ); 및밀폐형뚜껑 (40) 의상부에덮여있는외부용기뚜껑 (50)( 이하 구성요소 5 라한다 ) 으로이루어진요구르트간편발효기에있어서, 상기요구르트간편발효기는받침판 (20) 에중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구 (24) 가받침판전체에다수개형성되어있는것 ( 이하 구성요소 6 이라한다 ) 을특징으로하는가정용요구르트간편발효기 4) 주요도면 : [ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면과같다

155 다. 확인대상발명피고가특정한 가정용요구르트간편발효기 에관한것으로서, 그설명서및도면은 [ 별지 2] 확인대상발명과같다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증의각 1, 2, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에대한판단가. 피고가이해관계인에해당하는지여부및확인의이익이있는지에대한판단 1) 원고의주장원고는, 피고가이사건심판청구에서특정한확인대상발명이실제로는원고의제품이고, 피고는확인대상발명을실시하고있지도않으며, 원고가피고를상대로제기한디자인권침해중지등사건심리과정에서피고가유사한제품을더이상생산하지않고그금형도폐기하였음에도, 피고가원고를특허표시위반죄로고소한사건의검찰항고를유지하거나유리한증거를만들기위하여이사건권리범위확인심판을청구한것은청구권의남용에해당하여, 피고에게는이사건권리범위확인심판을청구할이해관계인가없고확인의이익역시없다고주장한다. 2) 관련법리소극적권리범위확인심판에있어서의심판을청구할수있는이해관계인이라함은등록권리자등으로부터권리의대항을받아업무상손해를받고있거나손해를받을염려가있는자를말하고, 이러한이해관계인에는권리범위에속하는지여부에관하여분쟁이생길염려가있는대상물을제조 판매 사용하는것을업으로하고있는자에한하지아니하고그업무의성질상장래에그러한물품을업으로제조 판매 사용하리라고추측이갈수있는자도포함된다 ( 대법원 선고 97후3241 판결참조 ). 3) 구체적인판단위법리와다음의사실내지사정에비추어보면, 원고가이사건권리범위확인심판을청구할이해관계인이아니거나확인의이익이없다고볼수없으므로, 원고의위주장을받아들이지아니한다

156 가 ) 원고와동종업에종사하는피고는다른제한이없는경우원고가생산판매하는제품과동일 유사한제품을생산판매할수있으므로, 확인대상발명이원고가생산하는제품과동일하다고하더라도이사건특허발명의권리범위에속하는지여부를확인할필요가있다. 나 ) 이사건확인대상발명의모양과형상이어떠한지에대하여는확인대상발명설명서에아무런한정도되어있지아니하기때문에확인대상발명이원고의등록디자인과동일한디자인으로제조된다고볼수없다. 다 ) 확인대상발명에따른제품의모양과형상이선행디자인으로부터자유롭게실시할수있는디자인에해당하거나원고의등록디자인자체가무효로될수있으므로, 설령확인대상발명에따른제품이원고의등록디자인과동일 유사하다하더라도, 피고가적법하게이사건확인대상발명을실시할가능성도있다. 라 ) 원고가든증거들만으로는피고가확인대상발명을실시할의도가없이원고에대한특허표시위반죄고소사건의검찰항고를유지하거나유리한증거를만들기위하여이사건권리범위확인심판을청구를한것이라는것을인정하기부족하다. 나. 확인대상발명특정의적법여부원고는, 확인대상발명이피고의실시발명과동일하지아니하고, 이사건확인대상발명설명서의기재중에서 서포터 와 발효용기 에관한설명부분이실제와다르게기재되어확인대상발명이잘못특정되었다고주장한다. 살피건대, 장래에실시할발명에대하여도소극적권리범위확인심판청구가가능하므로확인대상발명이실시발명과반드시동일하여야한다고볼수없고, 확인대상발명은특허발명과대비할수있을정도로특정되면족한것이지, 확인대상발명에대한설명의기재를청구범위의기재와동일하게할필요는없으므로, 원고의이부분주장도받아들이지아니한다

157 다. 확인대상발명이이사건제 1 항발명의권리범위에속하는지여부 1) 이사건특허발명과확인대상발명의구성대비가 ) 구성요소 1의대비 이사건특허발명플라스틱으로이루어져있으며, 내부바닥에온수저장부 (12) 가형성되어있고, 상기온수저장부 (12) 의상부에받침판거치대 (14, 14') 와뚜껑거치대 (16, 16') 가형성되어있는외부용기 (10) 확인대상발명압축스티로폼이나플라스틱으로이루어져 1차내부열기차단및외부충격에대하여보호할수있으며, 내부바닥부에온수저장부 (15) 가형성되어있고, 상기온수저장부 (15) 의상부쪽내벽에단턱형상의서포트거치대 (17) 가형성되어있으며, 상단에외부용기뚜껑 (60) 이결합되는단턱형상의결합부를구비한외부용기 (10) 양대응구성은플라스틱으로이루어져있고, 내부바닥에온수저장부가형성되어있으며, 위온수저장부의상부에받침판 ( 서포트 ) 거치대와뚜껑거치대 ( 뚜껑결합부 ) 가형성되어있는외부용기인점에서동일하다. 2) 구성요소 2의대비 이사건특허발명상기외부용기 (10) 내부의받침판거치대 (14, 14') 에거치되어있고, 받침판중앙부위에손잡이홀 (22) 이형성되어있는받침판 (20) 확인대상발명상기외부용기 (10) 내부의서포트거치대 (17) 에거치되고, 발효용기 (30) 가수용되는상면만이개방된원통형상의수용부와수용부외주면상단부에일체로형성된사각평판형상의거치판으로이루어진서포트 (20) 양대응구성은외부용기내부의받침판 ( 서포트 ) 거치대에거치된다는점에서는동일하나, 구성요소 2는받침판중앙부위에손잡이홀이형성되어있는반면, 확인대상발명은발효용기가수용되는상면만이개방된원통형상의수용

158 부로구성된것으로, 거치대중앙부위의손잡이홀에대응되는구성이결여되어있다는점에서차이가있다. 3) 구성요소 3의대비 이사건특허발명상기받침판 (20) 상부에올려져있으며, 상부에뚜껑 (32) 이결합된발효용기 (30) 확인대상발명상기서포트 (20) 의원통형상수용부에수용되며, 상부에발효용기뚜껑 (40) 이결합된발효용기 (30) 양대응구성은발효용기가받침판이나서포트에의해밑면에서지지된다는점에서는동일하나, 구성요소 3은발효용기가받침판위에올려지는것인반면, 확인대상발명은발효용기가서포트의원통형상수용부에수용된다는점에서차이가있다. 4) 구성요소 4의대비 이사건특허발명상기발효용기 (30) 의상부에거치되어있으며, 외부용기 (10) 내부의뚜껑거치대 (16, 16') 에거치되어있는밀폐형뚜껑 (40) 확인대상발명발효용기 (30) 가수용된수용공간을밀폐시키도록상기서포트 (20) 거치판가장자리상면의홈에결합되는밀폐형뚜껑 (50) 양대응구성은밀폐형뚜껑이발효용기의상부에거치된다는점에서는동일하나, 구성요소 4는밀폐형뚜껑이외부용기내부의뚜껑거치대에거치되는반면, 확인대상발명은서포트거치판가장자리상면의홈에결합된다는점에서차이가있다. 5) 구성요소 5의대비 이사건특허발명 밀폐형뚜껑 (40) 의상부에덮여있는외부용기뚜껑 확인대상발명밀폐형뚜껑 (50) 의상부에덮이는외부용기 (10) 의상단에결합되는외부용기뚜껑 (60)

159 양대응구성은밀폐형뚜껑 (40) 의상부에덮여있는외부용기뚜껑이라는점에서동일하다. 6) 구성요소 6의대비 이사건특허발명상기요구르트간편발효기는받침판 (20) 에중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구 (24) 가받침판전체에다수개형성되어있는것 확인대상발명수용부외주면상단부에일체로형성된사각평판형상의거치판으로이루어지되, 대각선방향으로대향되는위치의거치판모서리부분 2곳에상하로관통되는증기배출구가형성되어있는것 양대응구성은발효용기가받침판이나서포트의거치판에증기배출구가형성되어있다는점에서는동일하나, 구성요소 6은증기배출구가받침판에중앙부위쪽을향한사선방향으로형성되어있고, 받침판전체에다수개형성되어있는반면, 확인대상발명은증기배출구가거치판모서리부분에상하로관통되도록형성되어있고, 거치판모서리부분 2곳에만형성되어있다는점에서구성상차이가있다. 원고는, 구성요소 6에서증기배출구가중앙부위쪽을향해사선방향으로형성되었다는것은평면을기준으로할때그배열형상이방사형이라는것이지경사형이라는것을의미하지않는다고주장하나, 이사건특허발명의발명의설명에는 도 1 내지도 2와같이본발명의가정용요구르트간편발효기는받침판 (20) 에중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구 (24) 가받침판전체에다수개형성되어있어가열증기가발효용기 (30) 에집중되어가열할수있다 고기재되어있고 ( 식별번호 [0015] 참조 ), 위도면에서도온수저장부로부터발생한증기가사선방향의증기배출구를통해발효용기에집중되고있으므로, 구성요소 6의 받침판 (20) 에

160 중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구 (24) 는받침판에중앙부위쪽을향해경사지게형성된증기배출구라고해석되므로원고의위주장은이유없다. 7) 대비결과종합위에서살펴본바와같이, 이사건특허발명과확인대상발명은구성요소 2, 3, 4, 6에서위와같은차이가있으므로, 위와같은차이가이사건특허발명과균등관계에있는차이에불과하지않는한, 확인대상발명은이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다. 2) 이사건특허발명과확인대상발명의균등관계여부가 ) 판단근거특허발명과대비되는확인대상발명이특허발명의권리범위에속한다고할수있기위하여는특허발명의청구범위에기재된구성요소들과그구성요소들사이의유기적결합관계가확인대상발명에그대로포함되어있어야한다. 그리고확인대상발명에서특허발명의청구범위에기재된구성중변경된부분이있는경우에도, 양발명에서과제의해결원리가동일하고, 그러한변경에의하더라도특허발명에서와실질적으로동일한작용효과를나타내며, 그와같은변경이그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이라면누구나용이하게생각해낼수있는정도인경우에는, 특별한사정이없는한확인대상발명은특허발명의청구범위에기재된구성과균등한것으로서여전히특허발명의권리범위에속한다고보아야한다. 여기서 양발명에서과제의해결원리가동일 한지여부를가릴때에는청구범위에기재된구성의일부를형식적으로추출할것이아니라, 명세서중발명의설명기재와출원당시의공지기술등을참작하여선행기술과대비하여볼때특허발명에특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심이무엇인가를실질적으로탐구하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2014후2788 판결, 대법원 선고 2012후1132 판결등참조 ). 나 ) 구체적판단 (1) 과제해결원리대비이사건특허발명의명세서에는 종래요구르트제조기는발효시간을

161 소비자가타이머로설정해야하므로소비자에불편함을줌과아울러시간을잘못설정하였을경우요구르트품질에우려를주게되고, 요구르트발효를소비자가몇단계에걸쳐수동으로하게되므로소비자에의한사고가우려되며, 요구르트발효가끝난즉시냉장고에다시넣어야하는불편함이있다 ( 식별번호 [0004]), 그런데종래의전기식요구르트발효기는전기를사용하여대략 8시간동안가열하여발효시키기때문에전기사용량이많고부피가커서보관이불편하며제조용기가작아제조량이적고, 개별용기가많아청소하기가불편하며, 사용빈도수대비가격이비싼문제점이있다 ( 식별번호 [0006]), 또한종래의전기식요구르트발효기는용기의밑부분에지속적으로열을가하는방식이기때문에용기의밑부분에있는내용물은열에의하여일부가죽게되며용기의상부에있는내용물과용기의하부에있는내용물이균일하게발효되지않는다 ( 식별번호 [0007]), 본발명은전기를사용하지안하고뜨거운물을넣어서가열된증기가대류순환방식에의하여중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구로상승하면서발효용기를가열하여시간이단축된상태로요구르트를제조할수있는가정용요구르트간편발효기를제공하는데그목적이있다 ( 식별번호 [0008]) 고기재되어있다. 위명세서기재에의하면, 이사건특허발명은종래전기식요구르트발효기의문제점을해결하고자뜨거운물의가열된증기가발효용기를가열하는방식의요구르트제조기를제공하는것을기술적과제로하고있음을알수있다. 이사건특허발명은위와같은과제를해결하기위해전기를사용하지않고 뜨거운물을넣어서가열된증기가대류순환방식에의하여중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구로상승하면서발효용기를가열하여요구르트를제조 할수있도록하는구성을채택하고있으며, 온수를이용하여발효용기를가열하는구성을가지고있다는점에서는확인대상발명과동일하다. 그러나이사건특허발명의발명의설명에는 본발명의가정용요구르트간편발효기는받침판 (20) 에중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구 (24) 가받침판전체에다수개형성되어있어가열증기가발효용기 (30) 에집중되어가열할수있다 ( 식별번호 [0015]), 본발명의가정용요구르트간편발효기는온수저장부 (12) 에서손잡이홀 (22) 로가열증기가상승하면서발효용

162 기 (30) 의하부를집중적으로가열할수있기때문에발효용기의하부가집중적으로발효되고, 온수저장부 (12) 에서증기배출구 (24) 로배출된가열증기가발효용기 (30) 의상부를집중적으로가열할수있기때문에발효용기의상부가집중적으로발효되어상부와하부가균일하게발효되며발효시간을단축할수있다 ( 식별번호 [0016]), 본발명의가정용요구르트간편발효기는전기를사용하지안하고뜨거운물을넣어서가열된증기가대류순환방식에의하여중앙부위쪽을향한사선방향으로형성된증기배출구로상승하면서발효용기의 4면을가열하기때문에발효시간을단축시키는효과가있다 ( 식별번호 [0019]) 고기재되어있어서, 뜨거운물의가열된증기가발효용기를가열하는방식의요구르트제조기를제공한다는이사건특허발명의과제의해결원리를구현하기위해서는발효용기를지지하는받침판에손잡이홀과사선방향으로형성된증기배출구가형성되어야함을알수있다. 또한, 을제2호증에변론전체의취지를더하여보면, 온수의열기로발효용기의하단을가열하여요구르트를제조하는장치는이미공지된기술임을알수있는바, 이러한선행기술과대비하여볼때, 이사건특허발명에서특유한해결수단이기초하는기술사상의핵심은발효용기하단을지지하는받침판에손잡이홀과사선방향으로형성된증기배출구가모두형성됨으로써온수에서증발된증기가손잡이홀을통해발효용기의하부를가열하고아울러증기배출구를통과한증기가발효용기의상부를가열하여상부와하부에서균일하게발효되도록하는것으로볼수있다. 한편, 확인대상발명은온수의열기가원통형상의수용부의외면을가열하면가열된수용부의외면이발효용기의하면및측면을가열하고거치판모서리의증기배출구를통과한증기가발효용기의상부를가열하는것이므로, 온수의증기가발효용기의상 하부를모두직접가열하는방식이아니라는점에서이사건제1항발명에특유한해결수단이기초하는기술사상의핵심과동일하지않다. 따라서이사건제1항발명과확인대상발명은과제해결의원리가같지않다. (2) 대비결과의정리결국확인대상발명은나머지점에관하여더나아가살필필요없이이

163 사건특허발명과균등관계에있다고할수없다. 라. 이사건심결의적법여부피고의이사건권리범위확인심판청구는절차적요건을구비하고있고, 확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속하지아니하므로, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 곽부규 김부한

164 [ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 < 도 1> 단면도도 2> 분해단면도 < 주요도면부호의설명 > 10: 외부용기, 12: 온수저장부, 14,14 : 받침판거치대, 16,16 : 뚜껑거치대, 20: 받침판, 22: 손잡이홀, 24: 증기배출구, 30: 발효용기, 32: 뚜껑, 40: 밀폐형뚜껑, 50: 외부용기뚜껑

165 [ 별지 2] 확인대상발명 1. 발명의명칭 가정용요구르트간편발효기 2. 도면의간단한설명도 1 : 확인대상발명의분해단면도도 2 : 확인대상발명의결합단면도도 3 : 확인대상발명의외부용기사진으로서, (a) 는정면사진 (b) 는평면사진도 4 : 확인대상발명의서포트사진으로서, (a) 는정면사진 (b) 는평면사진도 5 : 확인대상발명의발효용기와발효용기뚜껑을결합한사진도 6 : 확인대상발명의밀폐형뚜껑사진도 7 : 확인대상발명의외부용기뚜껑사진으로서, (a) 는정면사진 (b) 는측면사진

166

167 3. 확인대상발명에대한설명확인대상발명은외부용기 (10), 서포트 (20), 발효용기 (30), 발효용기뚜껑 (40), 밀폐형뚜껑 (50) 및외부용기뚜껑 (60) 을포함하는가정용요구르트간편발효기로서, 상기각구성들의구체적인기술적특징및상호결합관계는다음과같다. 가. 압축스티로폼이나플라스틱으로이루어져 1차내부열기차단및외부충격에대하여보호할수있으며, 내부바닥부에온수저장부 (15) 가형성되어있고, 상기온수저장부 (15) 의상부쪽내벽에단턱형상의서포트거치대 (17) 가형성되어있으며, 상단에외부용기뚜껑 (60) 이결합되는단턱형상의결합부를구비한외부용기 (10); 나. 상기외부용기 (10) 내부의서포트거치대 (17) 에거치되고, 발효용기 (30) 가수용되는상면만이개방된원통형상의수용부와수용부외주면상단부에일체로형성된사각평판형상의거치판으로이루어지되, 대각선방향으로대향되는위치의거치판모서리부분 2곳에상하로관통되는증기배출구가형성되며, 거치판상면에가장자리를따라밀폐형뚜껑 (50) 이결합되는홈이형성된서포트 (20); 다. 상기서포트 (20) 의원통형상수용부에수용되며, 상부에발효용기뚜껑 (40) 이결합된발효용기 (30); 라. 발효용기 (30) 가수용된수용공간을밀폐시키도록상기서포트 (20) 거치판가장자리상면의홈에결합되는밀폐형뚜껑 (50); 마. 밀폐형뚜껑 (50) 의상부에덮이는외부용기 (10) 의상단에결합되는외부용기뚜껑 (60); 끝

168 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2015허1836 권리범위확인 ( 특 ) 원 고 박 부산소송대리인변호사권오갑 피 고 주식회사로얄아트텍김해시삼안로 40 ( 지내동 ) 대표이사김 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1057호사건에관하여한심결중특허번호제 호의특허청구범위제1, 4, 7항부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 37) 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건특허발명 ( 갑제4호증 ) 1) 발명의명칭 : 코팅을이용한방수용이중장갑의제조방법및그방법으로제조된이중장갑 37) 원고는이사건심결전체의취소를구하였다가제2회변론기일에특허청구범위제1, 4, 7항에관한부분을취소하는것으로청구취지를감축하였다

169 2) 출원일 / 등록일 / 특허번호 : / / 제981761호 3) 특허권자 : 원고 4) 청구범위 청구항 1 방수용이중장갑의제조방법에있어서, 천또는합성수지재천으로이루어진상부를넓게형성하여착용감이좋은내피장갑을제작하는공정 ; 외피에해당하는방수가가능한고무장갑을제조하는공정 ; 상기천또는합성수지재천으로제작된내피장갑을고무장갑에삽입하였을경우에밖으로노출되는부분을방수되게비닐또는방수가가능한합성수지로코팅하는공정 ; 및상부를방수되게코팅한내피장갑을상기고무장갑의내부에삽입하는공정과고무장갑에삽입된천또는합성수지재천으로제작된내피장갑이마주치는가장자리를접착하는공정으로이루어진방수용이중장갑의제조방법 청구항 4 청구항 1 내지청구항 3 중어느한항에있어서, 상기고무장갑과내피장갑이마주치는가장자리상부에위치하는부분은사용자들의미감을증대시키기위하여색상및무늬를넣어서제작됨을특징으로하는방수용이중장갑의제조방법 청구항 7 청구항 4의방수용이중장갑의제조방법에의하여제조된방수용이중장갑 청구항 2, 청구항 3, 청구항 5, 청구항 6, 청구항 8 각생략 나. 확인대상발명 확인대상발명은 기모고무장갑 에관한것으로, 그설명서및도면은 [ 별지 2] 기재와같다. 다. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 확인대상발명은이사건특허발명의보호범위에속하지않는다는확인을구하는소극적권리

170 범위확인심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구를 2014당1057호로심리한후다음과같은이유로확인대상발명은청구항 1의구성 3, 4와동일하거나균등한구성을가지고있지않으므로이사건특허발명의보호범위에속하지아니하고, 확인대상발명이청구항 1의보호범위에속하지아니하는이상그종속항인청구항 2 내지 8의보호범위에도속하지않는다는이유로, 피고의위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 가 ) 청구항 1의구성 3은내피장갑을고무장갑내부에삽입하였을때밖으로노출되는상부부분을코팅하고있는데비해, 확인대상발명은별도의폴리비닐재질의확장부를외피에해당하는고무장갑상부에형성한다는점에서차이가있다. 그리고청구항 1의구성 4는내피장갑이마주치는가장자리를접착하는것인데비해, 확인대상발명은가장자리가아닌내피의손가락부의손가락마디끝부분과손등부와손가락부의경계선과외피본체내에서접착제로고정한다는점에차이가있다. 나 ) 청구항 1의특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심은고무장갑이손상되었을경우내피장갑을재활용할수있도록하는데있다. 그런데확인대상발명은내피의손가락마디끝부분과손등부와손가락의경계선을접착제로고정하여고무장갑에손을넣은후뺄때내피가뒤집어져외부로빠지지않도록한다는것이다. 따라서청구항 1과확인대상발명은특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심에서차이가있어과제의해결원리가상이하다. 그리고위와같은구성의차이로인한작용효과가다르고, 이를치환하는것은통상의기술자가용이하게생각할수없다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고주장의요지 38) 가. 이사건심결은청구항 1 의구성 4 를확인대상발명의구성과대비함에있 38) 피고는공시송달에의하지않은적법한송달을받았으나, 원고의주장에대하여답변서를제출하지않고변론기일에출석하지도않았다

171 어, 부가적인구성에불과한손가락끝부분과손등부등의접착부와잘못대비하여판단한위법이있다. 나. 청구항 1의구성 1, 3은내피의상부를넓게형성하여밖으로노출되는부분을코팅하는반면, 확인대상발명은외피의개구된단부일측에폴리비닐재질의확장부를형성한다는점에서차이가있으나, 이는과제해결의원리및작용효과가동일하고치환이용이하여균등관계에있으므로, 확인대상발명은청구항 1의보호범위에속한다. 또한청구항 4, 7도확인대상발명과균등관계에있으므로, 확인대상발명은청구항 4, 7의보호범위에속한다. 다. 따라서확인대상발명이청구항 1, 4, 7의보호범위에속하지않는다고판단한이사건심결부분은위법하므로취소되어야한다. 3. 이사건심결의위법여부에관한판단 가. 청구항 1과확인대상발명의대비 1) 청구항 1과확인대상발명을구성요소별로대비하여보면아래표기재와 같다. 구성 청구항 1 확인대상발명 ( 갑제1호증 ) 천또는합성수지재천으로이루 고무장갑본체의손가락부 (14) 및 1 어진상부를넓게형성하여착용외피 (11) 의내부형상과대응되도감이좋은내피장갑을제작하는록 ( 중략 ) 부직포재질의내 공정 피 (20) 가구성 (13면 6~8행 ) 2 방습고무장갑 (12면아래서 1행 ), 외피에해당하는방수가가능한손가락부 (14) 와손등부 (15) 를가지고무장갑을제조하는공정는외피 (11) 가형성 (13면 4행 ) 상기천또는합성수지재천으로 제작된내피장갑을고무장갑에삽 고무장갑외피 (11) 의개구된단부 3 입하였을경우에밖으로노출되는일측에는폴리비닐 (polyvinyl) 재부분을방수되게비닐또는방수질의확장부 (13) 가형성 (13면 4, 5 가가능한합성수지로코팅하는행 ) 공정

172 구성청구항 1 확인대상발명 ( 갑제1호증 ) 고무장갑본체의손가락부 (14) 및상부를방수되게코팅한내피장갑외피 (11) 의내부형상과대응되도을상기고무장갑의내부에삽입록 ( 중략 ) 부직포재질의내하는공정과고무장갑에삽입된 4 피 (20) 가구성 (13면 6~8행 ), 내피천또는합성수지재천으로제작 (20) 와외피 (11), 확장부 (13) 가마된내피장갑이마주치는가장자리주치는가장자리가접착되어있음를접착하는공정 ( 도면참조 ) 관련도면 [ 도 56] [ 도 1] [ 도 2] [ 도 2] [ 도 3]

173 2) 위대비표에근거하여청구항 1과확인대상발명의공통점, 차이점을살펴보면아래표기재와같다. 구성공통점차이점 천으로이루어진착용감이좋은내피장갑 ( 내피 ) 을제작하는점방수가가능한외피를제작하는점고무장갑의상부측을넓게형성하고방수가가능한재질로제작하는점고무장갑의외피내부에내피장갑 ( 내피 ) 을삽입 ( 구성 ) 하고, 천으로제작된내피장갑 ( 내피 ) 이마주치는가장자리를접착하는점 청구항 1의내피장갑은상부가넓게형성되어제작되는반면, 확인대상발명의내피는외피와동일형상으로제작되는점없음청구항 1은내피장갑을고무장갑내부에삽입하였을때밖으로노출되는상부부분을코팅하는반면, 확인대상발명은외피의개구된단부에별도로폴리비닐재질의확장부를형성한다는점없음 한편, 갑제1호증의기재에의하면, 확인대상발명은손을고무장갑에서뺄때외피에대하여내피가뒤집어져외부로빠지지않도록 내피 (20) 의손가락부 (14) 의손가락마디끝부분 (22) 과손등부 (15) 와손가락부 (14) 의경계선 (23) 과외피본체 (11) 내에서접착제로고정하는접착부 (21) 구성이포함되어있다 (13면 8~11행 ). 그런데청구항 1은고무장갑에서손을뺄때내피장갑이뒤집어져외부로빠지지않도록하는기능및작용효과를갖는구성을한정하고있지않으므로, 확인대상발명의위구성은부가적인구성에불과하다고할것이다

174 3) 차이점에대한평가가 ) 과제해결원리의동일여부 (1) 이사건특허발명의명세서 ( 갑제4호증 ) 에는다음과같은내용이기재되어있다. [ 배경기술 ] 종래의장갑은천또는합성수지천재질로이루어진내피장갑또는고무장갑을별도로착용하거나천으로제작된내피장갑을먼저착용한후, 고무장갑을착용하나, 추운날에두꺼운겉옷을입은상태에서착용이용이하고방수가가능하도록별도로제작된이중장갑이없고, 내피와외피를각각착용함에따라서로분리된상태가유지되어보관및착용이용이하지않고작업또한용이하지않은문제점이있다. 또한, 종래의이중장갑으로사용하는방법은단순히천으로제작된내피장갑을내부에착용하는방법이나, 천으로상부를길게제작한내피장갑이존재하지않을뿐만아니라존재한다할지라도방수가이루어지지않거나부착고정되어있지않아서착용하거나착용하지않을때각각별도로착용하고벗어야하므로작업자들이사용하는데번거로운문제점이있다 ( 식별번호 [0002]~[0003]). [ 해결하고자하는과제 ] 본발명이해결하고자하는과제는작업자들이이중장갑의내부에천으로제작된내피장갑을삽입하여착용이용이하고, 이중으로형성하여보온을위한공기층이형성되어외부의기온이내부로전달되지않아서따뜻하며, 내부와외부가별도로분리되지않아서보관과착용을용이하게하는데있다. 본발명이해결하고자하는또다른과제는작업자손의외부에위치하는고무로이루어진통상의고무장갑또는본발명에따라다양한크기와형태로제작된고무장갑을내피장갑과재봉또는고주파융착등의결합으로방수가이루어지는이중장갑을제작하되, 내측에위치하는천으로제작된내피장갑의상부의외부만을방수재질로코팅함으로써비용을절감하고착용시에착용감을향상시키는데있다 ( 식별번호 [0005])

175 [ 과제해결수단 ] 본발명과제의해결수단은천또는합성수지재천으로이루어진길고상부를넓게형성한내피장갑을제작하는공정을거쳐서, 천또는합성수지재천으로제작된내피장갑의외부에위치하는통상의고무장갑또는본발명에따라다양한크기와형태로제작된고무장갑밖으로노출되는내피장갑의상부를방수되게 PVC 또는비닐등의방수가가능한합성수지로코팅하는공정을구비하며, 상부를코팅한내피장갑을통상의고무장갑또는다양한크기와형태로제작된고무장갑의내부에삽입하는공정과고무장갑에삽입된천또는합성수지재천으로제작된내피장갑이마주치는가장자리에재봉틀로재봉하거나고주파또는초음파에너지를인가하여융착하는공정으로제작되어서로분리되지않고방수가이루어지며, 착용이용이하면서두꺼운겉옷을입은작업자가착용할수있고중간에공기층이형성되어보온성이높은방수용이중장갑의제조방법및그방법으로제조된이중장갑을제공하는데있다 ( 식별번호 [0009]). [ 효과 ] 본발명은작업자들이내부에천을삽입하여착용이용이하고, 내부에보온을위한공기층을형성하여외부의기온이내부로전달되지않아서따뜻하며, 내부와외부가별도로분리되지않아서보관과착용을용이하게하는작용효과가있다. 본발명의또다른효과는작업자손의외부에위치하는고무로이루어진통상의고무장갑또는본발명에따라다양한크기와형태로제작된고무장갑을재봉또는고주파융착등의결합으로방수가이루어지는이중장갑을제작하되, 내측에위치하는천으로제작된내피장갑의상부의외부만을방수재질로코팅함으로써비용을절감하고착용시에착용감을향상시키는데있다 ( 식별번호 [0012]). (2) 위기재에의하면, 청구항 1의특유한해결수단이기초하고있는기술사상의핵심은 1 고무장갑의내부에천또는합성수지재천으로이루어진내피장갑을결합하여내피장갑과고무장갑이별도로분리되지않아보관과착용이용이하고, 2 장갑의상부를넓게형성하여두꺼운겉옷을입은작업자가

176 용이하게착용할수있게하며, 3 고무장갑밖으로노출되는내피장갑의상부를합성수지로코팅하여방수성을부여하는데있다. 그런데확인대상발명도부직포로이루어진내피를고무장갑에결합하여내피와고무장갑이서로분리되지않아보관및착용이용이하도록하고, 고무장갑의상부에확장부 (13) 를형성하여용이하게착용할수있도록하며, 위확장부는폴리비닐재질로제작되어방수기능을갖는것이다. 따라서, 확인대상발명은앞서본바와같은구성 1, 3에서의차이점에도불구하고, 해결수단이기초하고있는기술사상의핵심에서청구항 1과차이가없으므로, 양발명은과제의해결원리가동일하다. 나 ) 작용효과의동일여부앞서본바와같이확인대상발명은내피와외피가서로분리되지않아보관및착용이용이하고, 고무장갑의상부에확장부를형성하여용이하게착용할수있도록하며, 위확장부는폴리비닐재질로제작되어방수기능을갖는다는점에서청구항 1과작용효과에차이가없다. 청구항 1의구성 1, 3은천으로이루어진상부가넓게형성된내피장갑을고무장갑밖으로노출되도록형성하여노출되는부분을비닐또는방수가가능한합성수지로코팅하는것이고, 반면확인대상발명은내피를밖으로노출되지않게외피와동일한형상으로형성하고외피의개구된단부일측에폴리비닐재질의확장부를별도로형성하는것이나, 모두확장되는부분을방수재질로제작하여고무장갑이전체적으로방수가되도록한다는점에서실질적으로동일한작용효과를나타낸다. 다 ) 변경의용이성여부청구항 1의구성 1, 3과같이천으로이루어진상부가넓게형성된내피장갑을고무장갑밖으로노출되도록형성하여노출되는부분을비닐또는방수가가능한합성수지로코팅하는것을, 확인대상발명과같이내피를밖으로노출되지않게외피와동일한형상으로형성하고외피의개구된단부일측에폴리비닐재질의확장부를별도로형성하는것으로변경하는것은, 제조순서나제조공정의단순한변경에불과하므로통상의기술자라면누구나용이하게그와같은구성의변경을생각해낼수있다고할것이다

177 4) 대비결과앞서인정한사실을종합하면, 확인대상발명은청구항 1과과제해결원리가동일하고, 치환내지변경에의하더라도실질적으로동일한작용효과를나타내며, 그와같이치환내지변경하는것이통상의기술자가용이하게생각해낼수있는것이므로, 확인대상발명은청구항 1과균등관계에있다. 나. 청구항 4의한정구성과확인대상발명의대비앞서본바와같이청구항 4는청구항 1, 2, 3을택일적으로인용하는종속항으로서, 고무장갑과내피장갑이마주치는가장자리상부에위치하는부분은사용자들의미감을증대시키기위하여색상및무늬를넣어서제작되는것 을추가로한정하고있다. 이에대응되는구성으로서갑제1호증의기재에의하면, 확인대상발명은고무장갑의상부에형성된확장부에색상및무늬가형성되어있으므로 ([ 도 2] 참조 ), 양대응구성은고무장갑상부 ( 확장부 ) 에색상및무늬를형성하여제작하였다는점에서동일하다. 따라서, 확인대상발명은청구항 4의한정구성이모두포함되어있다. 다. 청구항 7과확인대상발명의대비앞서본바와같이청구항 7은 청구항 4의방수용이중장갑의제조방법에의하여제조된방수용이중장갑 이고, 청구항 4는청구항 1, 2, 3을택일적으로인용하는종속항이다. 청구항 7은청구항 4의제조방법에의하여제조된물건발명이므로, 청구항 4와과제해결원리및기능, 작용효과가동일하다고할것이고, 앞서본바와같이청구항 4는청구항 1의종속항으로서확인대상발명은청구항 1과균등관계에있고청구항 4의한정구성을모두포함하고있으므로, 확인대상발명은청구항 7과균등관계에있다

178 라. 검토결과이사건심결은청구항 1의구성 4를확인대상발명의구성과대비함에있어, 부가적인구성에불과한 내피 (20) 의손가락부 (14) 의손가락마디끝부분 (22) 과손등부 (15) 와손가락부 (14) 의경계선 (23) 과외피본체 (11) 내에서접착제로고정하는접착부 (21) 와잘못대비하여, 확인대상발명은청구항 1, 4, 7 과동일하거나균등한구성을가지고있지않아그보호범위에속하지않는다고잘못판단하였으므로, 이사건심결은위법하다고할것이다. 4. 결론그렇다면확인대상발명은청구항 1, 4, 7의보호범위에속한다고할것이어서, 이사건심결중청구항 1, 4, 7 부분은이와결론을달리하여부당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 윤주탁 이혜진

179 [ 별지 1] 이사건특허발명의주요도면 [ 도 1] 실시예를도시한이중장갑 [ 도 2] 카메라로촬영한사진 [ 끝 ]

180 [ 별지 2] 확인대상발명의설명서및도면 1. 확인대상발명의명칭 기모고무장갑 2. 확인대상발명의도면의간단한설명도 1은확인대상발명에따른기모고무장갑의개략적측면도도 2는도 1에대한일실시예의제품외부사진도 3은도 1에대한일실시예의제품내부사진 * 도면의주요부분에대한부호의설명 * 10: 고무장갑, 11: 외피, 12: 융착부, 13: 확장부, 14: 손가락부, 15: 손등부, 20: 내피, 21: 접착부, 30: 공기층 3. 확인대상발명의상세한설명가. 목적확인대상발명의주된목적은고무장갑을사용하여가사활동을할경우맨손을고무장갑안으로끼워넣기도쉽지않고불편할뿐만아니라손을고무장갑안에끼우고작업을하게되면손으로부터발생된땀과고무장갑내외의온도차이로인해발생되는수분 ( 결로 ) 으로인하여고무장갑을벗고자할경우쉽게벗겨지지가않고힘이들어서불편하며시간이많이걸리는단점이있으므로고무장갑의외피본체내부에부직포재질의내피를마련하여사용자의손과팔에서발생하는땀또는수분등의습기를흡수하여습진이나무좀발생으로부터안전한위생적인사용이가능하도록함은물론장갑을벗을경우에는내피가외피본체로부터벗겨져뒤집어지지않도록하되, 장갑을낄경우에는개구된손끼움확장부로하여금손이크거나팔뚝이굵은사람도간편하고용이하게착용할수있도록하는것을특징으로하는위생용방습고무장갑을제공하고자하는것이다

181 나. 기술적구성상기한목적을달성하기위한확인대상발명에의한 기모고무장갑 은 손과대응되며끼워질수있도록손가락부 (14) 와손등부 (15) 를가지는외피 (11) 가형성되되, 외피 (11) 의개구된단부일측에는폴리비닐 (Polyvinyl) 재질의확장부 (13) 가형성되는고무장갑본체 (10) 와 ; 상기고무장갑본체의손가락부 (14) 및외피 (11) 의내부형상과대응되도록형성되되, 고무장갑내부에끼워진손과팔이닿는면에서발생되는땀과습기를흡수하도록하는부직포재질의내피 (20) 가 ; 구성되되상기고무장갑은손을넣은후뺄때, 외피 (11) 에대하여내피 (20) 가뒤집어져외부로빠지지않도록내피 (20) 의손가락부 (14) 의손가락마디끝부분 (22) 과손등부 (15) 와손가락부 (14) 의경계선 (23) 과외피본체 (11) 내에서접착제로고정하는접착부 (21) 로구성 된것이다. 다. 작용및효과확인대상발명은고무장갑의외피본체내부에부직포재질의내피를마련하여사용자의손과팔에서발생하는땀또는수분등의습기를흡수하여습진이나무좀발생으로부터안전한위생적인사용이가능하도록함은물론장갑을벗을경우에는내피가외피본체로부터벗겨져뒤집어지지않도록하되, 장갑을낄경우에는개구된손끼움확장부로하여금손이크거나팔뚝이굵은사람도간편하고용이하게착용할수있도록하는효과가있다. [ 도 1]

182 [ 도 2] [ 도 3] [ 끝 ]