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인환 강
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1 Korean Intellectual Property Tribunal 2007

2 2007

3 총목차 증거신청과증거조사 특허법원판사노갑식 년도특허법원상표관련중요판결정리 특허법원판사노갑식 ~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 특허법원판사노갑식 93 특허침해에관한제문제 특허법원판사강경태 111 심결취소소송실무 특허법원판사김태현 223 최근대법원판례정리 ( 특 실 ) 특허법원판사김태현 293

5 증거신청과증거조사 특허법원판사노갑식

7 목 차 Ⅰ. 총설 9 1. 의의 9 2. 증거능력과증거력 10 가. 증거능력 10 나. 증거력 ( 증명력 증거가치 ) 증거의분류 10 가. 본증과반증 10 나. 직접증거와간접증거 10 다. 증명과소명 11 라. 엄격한증명과자유로운증명 증명의대상 11 가. 요증사실 11 나. 법규 11 다. 경험칙 증명할필요가없는사실 12 가. 현저한사실 12 나. 재판상자백한사실 12 다. 자백간주 13 Ⅱ. 증거조사절차 증거조사의의의 증거의신청 14 가. 의의 14 나. 방법 14 다. 시기 15 라. 상대방의의견진술 15 마. 철회 증거의채부결정 16 가. 증거신청에대한결정 16 나. 직권증거조사결정 17 산업재산권소송실무 5

8 다. 증거조사비용의예납 증거조사의실시 18 가. 진행단계별증거조사 18 나. 실시기관및변론기일과의관계 18 다. 당사자의참여 18 라. 증거조사조서 증거목록의작성 19 Ⅲ. 증거방법별증거조사 서증 19 가. 의의 19 나. 문서의종류 20 다. 문서의증거능력과증거력 21 라. 서증의증거조사 증인 33 가. 의의 33 나. 증인의신청및채부 33 다. 증인조사의방식 33 라. 증인에대한출석요구및출석 37 마. 증인신문전절차 37 바. 증인신문의진행 감정 41 가. 의의 41 나. 절차 42 다. 감정인의기피 43 라. 감정의촉탁 43 마. 감정증인 검증 44 가. 의의 44 나. 검증의신청 사실조회 ( 조사 송부의촉탁 ) 45 가. 의의 45 나. 절차 당사자신문 46 가. 의의 46 나. 보충적인당사자신문의폐지 46 6 산업재산권소송실무

9 다. 절차 그밖의증거에대한증거조사 47 가. 도면 사진 47 나. 녹음테이프 비디오테이프 컴퓨터용자기디스크등 47 다. 기타유의사항 47 IV. 증거보전 개설 48 가. 의의 48 나. 증거보전의목적 증거보전의요건 49 가. 증거보전의사유 (375조 ) 49 나. 증거보전절차의개시및대상 증거보전의절차 49 가. 관할 (376조) 49 나. 신청 (377조) 49 다. 소환 효력 49 V. 자유심증주의 의의 증거원인 50 가. 변론전체의취지 50 나. 증거조사의결과 내용 51 가. 증거방법의무제한 51 나. 증거력의자유평가 51 다. 증거공통의원칙 자유심증의정도 52 가. 사실인정에필요한확신의정도 52 나. 자의금지 사실인정의위법과상고 자유심증주의의예외 53 가. 증거방법 증거력의법정 53 나. 증거계약 53 산업재산권소송실무 7

11 Ⅰ. 총설 1) 1. 의의분쟁을해결하는수단으로서의재판과정은사실을확정하는과정과법규를해석 적용하는과정으로나누어볼수있다. 후자에있어서는법관이전문가이므로원칙적으로법규의존재사실을증거에의하여확정할필요는없다. 그러나전자, 즉사실을확정하기위해서는이를위한자료가있어야하는데이것이곧증거이다. 어떠한사실의존재에관하여당사자들사이에다툼이있는경우그것이증명을요하지않는사실에해당하지아니하는한그사실의존재에관하여입증책임을지는당사자가증거에의하여그사실의존재를증명하여야한다. 그증명이없으면그사실은존재하지아니하는것으로되는데, 이를증거재판주의라고한다. 그런데, 제출된증거의증명력의판단은법관에게맡겨져있다. 즉법원은변론전체의취지와증거조사의결과를참작하여자유로운심증으로사회정의와형평의이념에입각하여논리와경험의법칙에따라사실주장이진실한지아닌지를판단한다 ( 민사소송법제202 조 ) 2). 이를자유심증주의라고한다. 증거는증거방법, 증거자료, 증거원인등여러의미로사용된다. (1) 증거방법은법원이사실의존부를확정하기위하여조사하는대상이되는유형물을말한다. 증거방법중에서증인과감정인및당사자는인적증거 ( 인증 : 人證 ) 이고, 문서와검증물등은물적증거 ( 물증 : 物證 ) 이다. (2) 증거자료는증거방법을조사하여얻은내용을말한다. 문서의기재내용 증언 검증결과 감정결과 조사촉탁결과 당사자신문결과가그것이다. (3) 증거원인은법관의심증형성의원인이된자료나상황을말한다. 증거자료와변론전체의취지가이에해당한다. 1) 이강의자료는법원실무제요민사소송 Ⅲ(2005, 법원행정처 ) 중증거에관한부분과특허법원전임판사님들의강의안을토대로특허법원의심결취소소송의특수성을감안하여그내용을첨삭한것이다. 2) 이하민사소송법의조문표시를 민소 00 조, 민사집행법의경우 민집 00 조, 민사소송규칙의경우 민소규 00 조, 민사집행규칙의경우 민집규 00 조 등으로간략히기재한다. 증거신청과증거조사 9

12 2. 증거능력과증거력 가. 증거능력증거방법으로서증거조사의대상이될수있는자격을증거능력이라고한다. 민사소송법은자유심증주의를채택하고있으므로 ( 민소 202조 ), 위와같은법률상예외를제외하면증거능력의제한은없다. 따라서소제기후에계쟁사실을증명하기위해작성한사문서도증거능력이있고 ( 대법원 선고 91다24755 판결 ), 전문증거도증거능력이있으며, 어느일방이상대방과의대화를비밀리에녹음한녹음테이프도증거능력이있다 ( 대법원 선고 99다1789 판결 ). 그러나불법검열 감청에의하여취득한우편물이나전기통신, 공개되지아니한타인간의대화를녹음또는청취하여취득한자료의내용은재판절차에서증거로사용할수없다 ( 통신비밀보호법 4조, 14조 ). 나. 증거력증거자료가요증사실의인정에기여하는정도를증거력 ( 증명력 증거가치 ) 이라고한다. 이것은형식적증거력과실질적증거력의두단계로나누어지는데, 특히서증의경우에중요한의미가있다. 성립의진정, 즉입증자가주장하는특정인의의사 판단등의표현이라고인정될수있는지가증명되지않은문서는형식적증거력이없기때문에실질적증거력의유무를따질것도없이증거로삼을수없게된다. 실질적증거력은논리칙과경험칙에따라법관이자유로운심증으로판단한다. 3. 증거의분류 가. 본증과반증 본증은당사자가자기에게입증책임이있는사실을증명하기위하여제출하는증거를말 하고, 반증은본증에의한증명을방해하기위하여상대방이제출하는증거를말한다. 나. 직접증거와간접증거직접증거는주요사실의존부를증명하기위한증거를말하고, 간접증거는주요사실의존부를인정하는자료가되는간접사실또는증거의가치판단에관한보조사실의존부를증명하기위한증거를말한다. 10 산업재산권소송실무

13 다. 증명과소명증명은어느사실의존부에관하여법관으로하여금확신을얻게하는입증행위또는그로인하여법원이얻은심증의확신상태를말하고, 소명은증명에비하여한단계낮은개연성, 즉대개그럴것이라는추측정도의심증을얻게하는입증행위또는그로인하여법원이얻은심증의상태를말한다. 민사소송법기타법률에소명으로족하다는특별한규정이있는경우 ( 대표적인경우가소송비용액에관한민소 110조 2항, 소송구조에관한민소 128조 2항, 가압류 가처분에관한민집 279조 2항, 301조임 ) 를제외하고는, 사실을인정하려면원칙적으로증명에의한다. 소명은증명의경우와는달리즉시조사할수있는증거방법에의하여야하며, 법원은당사자또는법정대리인으로하여금보증금을공탁하게하거나그주장이진실하다는것을선서하게하여소명에갈음할수있다 ( 민소 299조 1항 2항). 서증이증명을위한자료로제출되었을때에는 갑제 호증, 을제 호증 등으로표시하고 ( 민소규 107조 2항 ), 소명자료로제출되었을때는 소갑제 호증, 소을제 호증 등으로표시한다. 라. 엄격한증명과자유로운증명엄격한증명은법률에서정한증거방법에대하여법률이정한절차에의하여행하는증명을말하고, 자유로운증명은증거방법과절차에관하여법률의규정으로부터해방되는증명을말한다. 소송물인권리관계의기초사실은엄격한증명을요함에대하여, 자유로운증명은간이 신속을요하는결정절차나직권조사사항에제한적으로허용된다. 따라서관습법의인정, 소송목적의값의산정은자유로운증명으로가능하다. 4. 증명의대상가. 요증사실 ( 증명을필요로하는사실 ) 증명의대상으로서의요증사실에는주요사실 ( 요건사실 ) 은당연히포함되고, 간접사실과보조사실도그에의하여주요사실을증명하려고하는때에는요증사실에포함된다. 나. 법규법규의존부확정이나적용은법원의직책이므로일반적인법규의존재사실은증명의대상이되지않으나, 외국법 지방의조례 관습법등을법원이알지못하는때에는증명의대상이된다. 증거신청과증거조사 11

14 다. 경험칙 경험칙 이라함은인간의경험에서귀납적으로얻어지는사물에대한지식이나법칙을말한다. 즉, 같은종류의많은사실을경험한결과얻은일반적인결론을경험칙이라고한다. 경험칙에는일상적 상식적인것과전문적인것이있는데, 일상적 상식적인경험칙은이를증명할필요가없다. 전문적인경험칙에관하여는반드시증명할필요는없고법관이문헌을조사하는등의방법으로알아볼수있다는견해도있으나, 소송당사자가감정등의방법으로이를증명하여야한다는것이통설 실무이다. 5. 증명할필요가없는사실가. 현저한사실 현저한사실 이란법원이이미소상하게알고있어서특별한증거조사를할필요가없을정도로객관성이확보되어있는사실을말한다 ( 민소 288조본문후단 ). 현저한사실에는공지의사실 ( 역사적으로유명한사건, 천재지변, 전쟁등 ) 과직무상또는재판상현저한사실 ( 소장의송달, 가압류 가처분취소사건에서그대상인가압류 가처분결정이발령된사실 ) 이있다. 나. 재판상자백한사실 (1) 의의 재판상자백 이란변론또는변론준비절차에서자기에게불리한상대방의주장사실을진실한것으로인정하는당사자의진술을말한다 ( 민소 288조본문전단 ). 소송행위로서의진술을의미하므로당사자신문중에상대방의주장과일치하는진술을하더라도이는증거자료에그칠뿐재판상자백으로되지아니하고, 다른소송에서한자백은하나의증거원인이될뿐민사소송법 288조에의한구속력이없다. (2) 대상자백의대상이될수있는것은구체적사실에한하고, 소송물의전제가되는권리관계및법규나경험칙또는이들을적용하여정하여지는법률상의효과는그대상이아니다 ( 대법원 선고 91다31494 판결 ). 구체적사실중에서도간접사실이나보조사실에관하여는자백의효력 ( 특히구속력 ) 이생기지아니한다 ( 대법원 선고 92다21135 판결 ). 그러나보조사실의하나인문서의진정성립에관하여는자백의효력이생긴다 ( 대법원 선고 89다카21781 판결 ). 12 산업재산권소송실무

15 (3) 효력재판상자백은법원과당사자모두를구속한다. 즉, 법원은증거조사및변론전체의취지로부터자백한사실과반대되는심증을얻었다하더라도자백사실에반하는사실을인정할수없고, 당사자는자백을임의로취소할수없다. (4) 자백의취소자백한당사자는임의로이를취소할수없지만, 아래와같은요건에해당하는경우에한하여이를취소할수있다. ( 가 ) 형사상처벌을받을만한다른사람의행위로말미암아자백한경우 ( 나 ) 상대방의동의가있는경우 ( 자백의취소에대하여상대방이아무런이의를제기하고있지않다는것만으로는동의하였다고인정할수없다 ) ( 다 ) 자백이진실에어긋나고착오로말미암은것임을증명한경우 ( 라 ) 소송대리인의자백을당사자가곧취소하거나경정하는경우 ( 민소 94조 ) 다. 자백간주 (1) 의의당사자가변론또는변론준비절차에서상대방이주장하는사실을명백히다투지아니한때에는그사실을자백한것으로보는데 ( 민소 150조 1항, 286조 ), 이를 자백간주 라고한다. 공시송달이외의방법으로기일통지서를송달받은당사자가변론기일또는변론준비기일에출석하지아니하고답변서기타준비서면을제출하지아니한경우에도마찬가지이다 ( 민소 150조 3항, 286조 ). 법원은피고가소장부본을송달받고도 30일의답변서제출기간내에답변서를제출하지아니한경우에는청구의원인이된사실을자백한것으로보고, 변론없이판결할수있다 ( 민소 256조, 257조 ). 자백간주가인정되는것은변론주의에의한절차에한하며, 직권탐지주의가적용되는경우나 ( 가소 12조 ), 소송요건등의직권조사사항에대하여는자백간주가있을수없다. (2) 효력자백간주가성립하면법원은자백과마찬가지로이에구속받는다. 그러나자백과는달리당사자에대한구속력이없어당사자는사실심변론종결시까지어느때라도상대방의주장사실을다투어이를번복할수있다. 증거신청과증거조사 13

16 Ⅱ. 증거조사절차 1. 증거조사의의의 증거조사 라함은법관의심증형성을위하여법정의절차에따라인적 물적증거의내용을오관의작용에의하여지각하는법원의소송행위이다. 고유의증거조사이외에그준비로서또는그실시에즈음하여여러가지행위가행하여지는데 ( 예컨대, 당사자의증거신청 증거조사결과원용등, 법원의증거채부결정 증인출석요구 문서송부촉탁등 ), 이와같이증거조사와관련하여행하여지는법원및당사자의행위를합쳐서 증거조사절차 라고부른다. 증거조사절차는 1 증거의신청 2 증거의채부결정 3 증거조사의실시 4 증거조사의결과에의한심증형성의순으로진행된다. 2. 증거의신청 가. 의의 증거의신청 이라함은일정한사실을증명하기위하여일정한증거방법을지정하여법원에그조사를청구하는소송행위를말한다. 증명할사실은입증사항이라고도불리는데, 증거를신청하는때에는입증취지, 즉증거와증명할사실의관계를구체적으로밝혀야한다 ( 민소규 74조 ). 나. 방법증거의신청은서면또는말로할수있다 ( 민소 161조 ). 증거신청서에는인지를붙일필요가없으나 ( 민사소송등인지법 10조 ), 증거조사에비용을요하는경우에는비용을예납하여야한다 ( 민소 116조, 민소규 77조 1항 ). 증거를신청할때에는증거방법을구체적으로특정하여야한다. 증인신문을신청할때에는증인의이름 주소 연락처 직업, 증인과당사자의관계, 증인이사건에관여하거나내용을알게된경위를밝히고 ( 민소 308조, 민소규 75조 2항 ) 이와더불어신문할사항의개요와희망하는증인신문방식과그이유를밝혀야하고, 나아가증인이채택되면신문방법에따라신문사항을기재한서면이나증인진술서등을제출하고 ( 민소규 79조, 80조, 84조 ), 감정을 14 산업재산권소송실무

17 신청하는때에는감정을구하는사항을적은서면을함께제출하여야하며 ( 민소규 101조 1 항 ), 문서를제출하여서증을신청할때에는문서의제목 작성자및작성일을밝히고사본을함께제출하여야하고 ( 민소규 105조 1항 2항), 문서제출명령을신청할때에는문서의표시와취지및문서를가진사람, 증명할사실, 문서를제출하여야하는의무의원인을밝혀야하며 ( 민소 345조 ), 검증을신청할때에는검증의목적을표시하여야한다 ( 민소 364조 ). 증거의신청은당사자가법원에대하여증거를조사하여줄것을구하는것으로서현실적으로증거를제출하는것과구분된다. 통상은증거를신청하여채택이되면증거조사할증거방법을제출하나, 서증의신청은소지한문서를제출하거나문서소지자에게제출을명할것을신청하는방식등으로하며 ( 민소 343조 ), 법정에서검증가능한검증목적물을제출하는경우도같다 ( 민소 366조 ). 다. 시기 2002 년개정민사소송법은공격또는방어의방법은소송의정도에따라적절한시기에제출하여야하고 ( 민소 146조, 적시제출주의 ), 재판장은당사자의의견을들어증거를신청할기간을정할수있으며그기간을넘긴때에는그증거를신청할수없도록하고있다 ( 민소 147조, 재정기간제도 ). 또한, 변론준비절차에서증인신문을제외한증거조사를하고 ( 민소 281조 ), 변론기일에변론준비절차에서정리된결과에따라서바로증거조사를하여야하며 ( 민소 287조 3항 ), 증인신문과당사자신문은당사자의주장과증거를정리한뒤집중적으로하여야한다고규정함으로써 ( 민소 293조 ) 집중증거조사제도를채택하고있다. 따라서소송당사자는변론준비기일이끝날때까지변론의준비에필요한증거를정리하여제출하여야하고 ( 민소 282조 4항 ), 증인신문과당사자신문은일괄하여신청하여야한다 ( 민소규 75조 1항 ). 라. 상대방의의견진술증거신청이있으면법원은상대방에게이에대한의견을진술할기회를부여함이상당하다 ( 민소 274조 1항 5호, 283조 1항참조 ). 상대방은시기에늦은신청이라든가, 증거방법이증거가치가없다든가, 쟁점의판단에불필요한증거라든가, 또는서증이인장도용에의하여위조되었다든가등의증거항변을할수있다. 마. 철회 증거의신청은증거조사가개시되기전이라면언제라도철회할수있다 ( 대법원 선고 70 다 3013 판결 ). 그러나일단개시된뒤에는증거공통의원칙에따라증거조사의 증거신청과증거조사 15

18 결과가상대방에게유리하게참작될수있으므로, 상대방의동의가있어야철회할수있다. 증거조사가완료된후에는증거신청의목적이달성되었기때문에, 상대방의동의여부와상관없이철회가허용되지않는다는것이통설이다. 철회는기일또는기일전에말또는서면으로할수있다. 서증의경우에는원본이법원에제출되어법관이그것을읽어봄으로써증거조사가끝나고, 따라서그이후에는철회할수없다. 3. 증거의채부결정 가. 증거신청에대한결정 (1) 의의법원은당사자로부터증거신청이있으면그에대하여신속하게채부의결정을하여야한다. 부적법한증거신청, 재정기간을넘겼거나시기에늦은경우 ( 민소 147조, 149조, 285조 ) 에는신청을각하할수있다. 그리고증인의행방불명또는목적물의분실등으로증거조사를할수있을지또는언제할수있을지알수없는경우에도법원은그증거를조사하지아니할수있다 ( 민소 291조 ). 법원은당사자가신청한증거라도쟁점과직접관련이없거나쟁점의판단에도움이되지아니하는등불필요하다고인정한때에는조사하지않을수있다 ( 민소 290조본문참조 ). 소송당사자가서증이될문서를제출하는것은증거신청의한형태이므로 ( 민소 343 조 ), 서증이제출된경우에도법원이필요하지아니하다고인정하는경우에는그신청을각하할수있다. 증거의채부는원칙으로법원의재량에맡겨져있지만, 당사자가주장하는사실에대한유일한증거는반드시채택하여조사하여야한다 ( 민소 290조단서 ). (2) 구체적방법 ( 가 ) 쟁점정리기일전증거신청의경우변론준비절차에서쟁점정리기일전에당사자가증거신청을한경우변론준비절차를담당하는재판장등은변론의준비를위하여필요하다고인정하면모든증거신청에대하여채부의결정을할수있는데 ( 민소 281조 1항 ), 그결정방식은보통증거신청서표지의적당한부분에재판장이채부를표시하여날인하는방식으로한다. 16 산업재산권소송실무

19 쟁점정리기일전증거신청에대한채부결정은양쪽당사자에게바로상당한방법으로고지한다. ( 나 ) 기일에서증거신청을한경우당사자가변론준비기일에서증거신청을한경우에는변론준비절차를담당하는재판장등이변론의준비를위하여필요하다고인정하면채부결정을하고 ( 민소 281조 1항 ), 변론기일에서증거신청을한경우에는재판장이부원과의합의를거쳐채부결정을한다. 변론준비기일또는변론기일에서는당사자가출석하지아니하여도결정의고지가가능하므로 ( 민소 224조 1항, 207조 2항 ) 따로송달등의방법으로고지할필요가없다. 나. 직권증거조사결정변론주의를근간으로하는통상의민사소송에서, 직권에의한증거조사는당사자가신청한증거에의하여심증을얻을수없거나그밖에필요하다고인정한때에만보충적으로할수있다 ( 민소 292조 ). 다만, 소액사건에서만은필요하다고인정할때에직권으로증거조사를할수있는데, 이경우법원은직권증거조사의결과에관하여당사자의의견을들어야한다 ( 소액사건심판법 10조 1항 ). 직권증거조사결정의방식은증거신청에대한결정의경우와대체로같다 ( 직권에의한서증채택은거의없으며대개당사자중어느한쪽이제출하는형식으로정리하는것이보통이다 ). 기일외에서직권증거조사결정을하는경우에는별도의결정서를작성하여야하는데, 결정주문은 직권으로증인 를신문한다 ( 또는직권으로 를행한다 ). 증인신문기일은 ( 또는 기일은 ) :00 로정한다 의형식으로한다. 이경우의기일지정사실은재판서에표시되었으므로기록표지뒷면에는다시기재할필요가없다. 다. 증거조사비용의예납법원이증거조사의결정을한때에는바로그비용을부담할당사자에게필요한비용을미리내게하여야한다 ( 민소 116조 1항, 민소규 77조 1항 ). 비용을부담할당사자는당해증거조사를신청한당사자인경우가보통이나, 직권에의한증거조사의경우에는그증거조사로이익을받을당사자가그비용을부담하되, 어느당사자가이익을받을지분명하지아니한때에는원고가이를부담하여야한다 ( 민소규 19조 1항 3호단서 ). 당사자가비용을미리내지아니하는때에는법원은그증거조사를아니할수있다 ( 민소 116조 2항 ). 증거신청과증거조사 17

20 4. 증거조사의실시 가. 진행단계별증거조사 (1) 준비절차기일전증거조사 ( 서면공방단계 ) 문서송부촉탁 현장검증 감정 사실조회등의증거방법에대한조사도원칙적으로쟁점정리기일이전에실시한다. (2) 준비절차기일에서의증거조사법원은쟁점정리기일에원칙적으로증인신문등을제외한증거방법에대한조사를완료하여야한다. 쟁점정리기일에는제출된증거 ( 사실조회회보 검증 감정등 ) 의결과를제시하여당사자에게의견진술의기회를부여하고, 신청된서증에대한채부를결정하고채택된서증에대하여상대방이인부를실시하는방법으로증거조사가시행된다. 쟁점정리기일에는신청된증인에대한채부를일괄하여결정 고지한다. (3) 집중증거조사기일에서의증거조사 쟁점정리기일을마친후에는법원은별도로변론기일 ( 증거조사기일 ) 을지정하고, 증인 및당사자신문을집중하여실시하게된다 ( 민소 293 조 ). 나. 실시기관및변론기일과의관계증거조사는수소법원이하는것이원칙이나, 변론준비절차에서는변론준비절차를진행하는재판장등이그목적을달성하기위하여필요한범위안에서증거조사를할수있다. 증거조사는법원안에서행하는것이원칙이나 ( 법원조직법제56조 ), 증거조사를실시하는법원은현장검증, 증인의임상 ( 臨床 ) 신문, 제3자소지문서의서증조사등필요하다고인정할때에는법원밖에서도증거조사를할수있다 ( 민소 297조 1항전단, 민소규 112조 ). 다. 당사자의참여증거조사기일도기일의일종인이상긴급한경우를제외하고는미리그일시 장소를당사자에게통지하여야한다 ( 민소 167조 1항, 381조 ). 증거조사기일의통지를한이상그기일에당사자의전부또는일부가불출석하였다하더라도증거조사를실시할수있다 ( 민소 295조 ). 이는증거조사기일이변론 ( 준비 ) 기일등과겹치는경우이든분리된경우이든마찬가지이다. 따라서증인신문기일에증인이출석하였 18 산업재산권소송실무

21 다면가령그증인을신청한당사자가불출석하였다하더라도법원이증인신문을마칠수있다. 다만, 증거조사기일과변론 ( 준비 ) 기일이겹친경우에당사자쌍방의기일해태가있는때에는그증거조사를할수없다고해석된다. 반면독립된증거조사기일일경우에는당사자가모두불출석하였더라도증거조사를실시할수있다. 법원은증거조사의결과에대하여당사자에게변론의기회를부여하여야하고, 법원이직권으로증거조사한결과에대하여는당사자의의견을들어야한다. 라. 증거조사조서증거조사의절차및결과는변론기일또는변론준비기일에행한경우에는변론조서 ( 민소 154조 2호 3호) 또는변론준비기일조서 ( 민소 283조 ) 에, 그렇지않은경우에는증거조사기일의조서에기재하여야한다 ( 민소 160조 ). 수소법원이법정에서행한증거조사결과는당연히재판의기초로할수있으나, 1 수명법관 수탁판사에의한증거조사, 2 외국에서한증거조사, 3 수소법원이법원밖에서한증거조사의결과는, 당연히재판의기초가되는것이아니고변론에서제시 ( 현출 ) 하여당사자에게의견을진술할기회를부여하여야만재판의기초로될수있다. 5. 증거목록의작성서증목록 ( 별지참고자료 2) 에는서증에관한사항중서증의현실적인제출에관련되는사항을, 증인등목록 ( 별지참고자료 3) 에는그밖의모든증거 ( 증인신문 검증 감정 사실조회등 ) 에관련되는사항과서증에대한문서제출명령 문서송부촉탁 법원밖서증조사에관련되는사항을기재한다. Ⅲ. 증거방법별증거조사 1. 서증 가. 의의 서증 이란문서의의미 내용이증거자료가되는증거방법이다. 문서가증거방법이되더라 도그문서의의미 내용이증명의대상이아니고, 문서의지질 형상 필적또는인영의동일성 증거신청과증거조사 19

22 이증명의대상으로될경우에는그문서는서증이아니고검증의대상내지목적물이다. 문서는문자그밖의기호의조합에의하여작성자의일정한사상을표현한것이면충분하고, 작성명의인의서명날인유무나작성자가사인인가공무원인가하는것은묻지아니한다. 당해사건에서증거조사결과를기재한문서 ( 예 : 증인신문조서 검증조서 ) 는다시서증의대상이되는것이아니나, 다른사건의증인신문조서 검증조서등은서증이될수있다. 나. 문서의종류 (1) 공문서와사문서공무원이그권한내의사항에관하여정규의방식에좇아직무상작성한문서가공문서이고, 그이외의문서는모두사문서이다. 공문서중에서공증인과같이공증권한을가진자가작성한것을공정증서라고한다. 공문서는그성립의진정이추정되지만 ( 민소 356조 ), 사문서는민사소송법 358조에의하여진정성립이추정되지않고상대방이그진정성립을인정하지않는한다른증거방법에의해그성립의진정을증명하여야한다 ( 민소 357조 ). 하나의문서에공문서부분과사문서부분이결합되어있는것 ( 공사병존문서 ) 도있는데, 예컨대내용증명우편으로보낸편지의증명부분은공문서이고나머지는사문서이며, 등기필증의등기필증명부분은공문서이고나머지는사문서이다. (2) 처분문서와보고문서 처분문서 란증명하고자하는법률적행위가그문서자체에의하여이루어진문서로서각종계약서 유언서 어음 수표 해약통고서등을말하고, 보고문서 란문서작성자가보고듣고느끼고판단한내용을기재한문서로서영수증 장부 일기등이그예이다. 이구별은문서의실질적증거력을따지는데실익이있는것으로서, 처분문서의진정성립이인정되면특별한사정이없는한그내용이되는법률행위의존재가인정되어그법률행위가있었던것이증명된것으로되나 ( 대법원 선고 96다50520 판결 ), 보고문서는진정성립이인정되더라도문서기재의사실이진실한지의여부는법원의자유심증에의하는것이고, 따라서작성자의신분 직업, 작성의목적 상황 시기, 기재사항의성질, 기재방식등여러사정을종합하여그기재의신빙성여부를판단한다. (3) 원본 정본 등본 사본 원본 이란일정한사상을표현하기위하여최초에확정적으로작성된문서를말한다 ( 판 결원본 계약서원본등 ). 20 산업재산권소송실무

23 등본 이란원본을완전히옮겨쓴문서로서작성자가원본과동일하다는것임을증명한것을말한다. 인증등본 이란등본중에서그내용이원본과동일하다는것을인증기관이공증한것을말한다 ( 예 : 호적등본 등기부등본등 ). 정본 이란등본중에서공증권한을갖는공무원이특히정본이라고표시한문서로서원본과동일한효력을갖는것을말한다. 초본 이란원본의일부분만이필요한때에원본내용중의일부만을기재한문서로서등본의일종이다. 사본 이란원본을등사한문서를총칭하여말하는것인데 ( 예 : 서증사본등 ), 사본은작성권자의제한이없으며문서의전부를등사한것이든일부를등사한것이든모두사본에해당한다. 다. 문서의증거능력과증거력 (1) 문서의증거능력추상적으로증거조사의대상이될수있는자격을증거능력이라한다. 민사소송법은자유심증주의를채택하고있으므로, 문서에대하여증거능력의제한이없다. 따라서소제기후에사실을증명하기위하여작성한사문서도증거능력이있고, 문서의사본도증거능력이부인되지아니한다 ( 대법원 선고 91다24755 판결 ). (2) 문서의형식적증거력 ( 가 ) 의의증거자료가요증사실의인정에기여하는정도를 증거력 ( 증명력 증거가치 ) 이라고한다. 문서의증거력을판단함에있어서는우선그문서가입증자에의하여작성자로주장되는자의의사에의하여작성된것임이밝혀져야하고, 이러한형식적증거력이인정된다음비로소작성자의의사가요증사실의증거로서얼마나유용하느냐에관한실질적증거력을검토하여야한다. 문서가입증자가주장하는특정인의의사에기하여작성된것을 문서의진정성립 이라고하고, 진정하게성립된문서를형식적증거력이있다고한다. 다시말하면문서의진정성립이란입증자가작성자라고주장하는자가진실로작성한것이고타인에의하여위조 변조된것이아님을뜻한다. 작성명의인의의사에기한것이면되므로, 반드시자신의자필일필요가없으며그의승낙하에작성되어도상관없고, 문서작성자의날인이반드시필요한것도아니다 ( 대법원 선고 94다11590 판결 ). 증거신청과증거조사 21

24 사문서에대하여그진정성립을상대방이다툰경우에는제출자가이를입증하여야하는데 ( 대법원 선고 94다31549 판결 ), 입증방법에는제한이없다. 구체적으로는작성명의인이증인으로서자기가작성하였다고진술하거나, 작성명의인이외의사람이증인으로서자기면전에서명의인에의하여작성되었다고진술하거나 ( 대법원 선고 92다21135 판결 ), 필적을알고있는사람이명의인의필적이라고진술하는등의방법이있다. 문서의진정성립은필적또는인영의대조에의하여도증명할수있다 ( 민소 359조 ). 제출자자신이작성한문서또는제3자작성의문서에관하여상대방이부지라고다투었는데제출자가성립의진정을증명하지아니한경우에도, 법원은변론전체의취지를참작하여자유심증으로써성립의진정을인정할수있다 ( 대법원 선고 92다12070 판결 ). 상대방이서증의진정성립에관한제출자의주장을인정한때, 이는보조사실에대한자백에해당하지만, 그자백은주요사실에대한자백과같은효력이있으므로, 법원은그자백에구속되고그취소도주요사실에대한자백과동일하게그성립인정이진실에반하고착오로말미암은것임을입증하여야하며 ( 대법원 선고 90다8244 판결 ), 이는문서에찍힌인영의진정함을인정한경우에도마찬가지이다 ( 대법원 선고 2001다5654 판결 ). ( 나 ) 진정성립의추정문서의작성방식과취지에의하여공무원이직무상작성한것으로인정한때에는진정한공문서로추정된다 ( 민소 356조 1항 ). 공문서의진정성립을다투는자는위조 변조등의사실을입증하여야한다. 사문서의진정성립에대하여다툼이있을때에는성립의진정이입증되어야하는데 ( 민소 357조 ), 그문서에본인또는대리인의서명이나날인또는무인 ( 拇印 ) 이있는때에는진정한것으로추정을받는다 ( 민소 358조 ). 사문서에날인된작성명의인의인영이그의인장에의하여현출된것이라면특단의사정이없는한그인영의진정성립, 즉날인행위가작성명의인의의사에기한것임이사실상추정되고, 일단인영의진정성립이추정되면민사소송법 358조에의하여그문서전체의진정성립이추정되나, 그와같은추정은그날인행위가작성명의인이외의사람에의하여이루어진것임이밝혀지거나작성명의인의의사에반하여혹은작성명의인의의사에기하지않고이루어진것임이밝혀진경우에는깨어진다. 또한인영의진정성립, 즉날인행위가작성명의인의의사에기한것이라는추정은사실상의추정이므로, 인영의진정성립을다투는자가반증을들어인영의진정성립, 즉날인행위가작성명의인의의사에기한 22 산업재산권소송실무

25 것임에관하여법원으로하여금의심을품게할수있는사정을입증하면그진정성립의추정은깨어진다 ( 대법원 선고 96재다462 판결 ). (3) 문서의실질적증거력문서가요증사실을증명하는가치를말하며, 그에대한판단은법관의자유심증에일임되어있다. 다만, 변론조서의증명력 ( 민소 158조 ) 과같이법률이자유심증주의의예외를인정한경우도있다. 처분문서는상대방의반증에의하여부정할만한분명하고도수긍할수있는특별한사유가없는이상그기재내용에의하여의사표시의존재와내용을인정 ( 추정 ) 하여야하고, 처분문서의기재내용을믿지아니하고이를배척함에는판결문에합리적인이유설시가필요하다 ( 대법원 선고 97다1013 판결 ). 라. 서증의증거조사 (1) 서증의신청서증의신청은 1 신청자가가지고있는문서는직접제출하는방법으로 ( 민소 343조전단 ), 2 상대방 제3자가가지고있는것으로서제출의무가있는문서는그에대한문서제출명령을신청하는방법으로 ( 민소 343조후단 ), 3 소지자에게제출의무가없는문서는그에대한문서송부촉탁을신청하는방법으로 ( 민소 352조, 355조 2항 ), 4 소지자에대한송부촉탁이어려운문서는문서소재장소에서의서증조사를신청하는방법으로 ( 민소 297조, 354조, 민소규 112조 ) 한다. 한편, 당사자가상업장부를소지하고있는경우에는당사자의신청이없더라도법원은직권으로그장부의제출을명할수있다 ( 상법 32조 ). (2) 문서의제출 ( 가 ) 현실적제출서증의신청은당사자가변론 ( 준비 ) 기일에출석하여현실적으로제출하는방법으로하여야한다. 따라서기일전증거조사원칙에따라이미서증사본이제출되어있다하더라도신청한당사자가쟁점정리기일에출석하여서증원본을제출하는방법으로신청하여야한다. 따라서서증이나서증사본을소장이나준비서면에첨부하여제출하거나따로법원에접수하는방법으로제출하더라도제출당사자나소송대리인이기일에출석하여현실적으로제출하지아니하면증거신청이없는것으로된다. 즉, 당사자가기일에불출석한경우에이미제출한소장, 답변서, 준비서면등이진술된것으로간주될수있으나, 그소장등에 증거신청과증거조사 23

26 첨부된서증들까지제출된것으로간주되는것은아니다. 심결취소소송의경우제출되는서증의발행일자또는작성일자및출처가특히중요하므로, 서증제출시발행일자또는작성일자및출처를반드시확인하여누락되지않도록한다. ( 나 ) 문서의형식문서의제출은원본으로하는것이원칙이나, 원본이없거나원본제출이불가능할경우에는정본또는인증등본으로할수있다 ( 민소 355조 1항 ). 법원은필요하다고인정하는때에는원본을제출하도록명할수있고, 당사자로하여금그인용한문서의등본또는초본을제출하게할수있다 ( 민소 355조 2항 3항). 사본을원본에갈음하여또는사본그자체를원본으로서제출할수도있는데, 상대방이원본의존재나성립을인정하고사본으로서원본에갈음하는것에대하여이의가없는경우에는사본을원본에갈음하여제출할수있고, 이경우원본이제출된경우와동일한효력이생기나, 사본을원본으로서제출하는경우에는그사본이독립한서증이되고, 이에의하여원본이제출된것으로되지는않으므로증거에의하여사본과같은원본이존재하고또원본이진정하게성립하였음이인정되어야하며, 그렇지않으면그와같은내용의사본이존재한다는것이상의증거가치는없다 ( 대법원 선고 2001 다79457 판결 ). 서증이국어아닌문자또는부호로되어있는때에는그문서의번역문을붙여야한다. 다만, 문서의일부를증거로하는때에는재판장의허가를받아그부분의번역문만을붙일수있다 ( 민소규 106조 2항 ). 만일그번역이부실하다고인정되면그서증제출자의부담으로법원이전문번역인에게번역을의뢰할수있다 ( 재일 94-1). 번역문에는어느서증의번역문인지를표시하여해당서증뒤에첨부하고 ( 번역문은서증이아니므로별도의서증번호를붙여서는안됨 ), 분량이방대한경우에는실무상당사자가당해사건에서입증에필요한부분만을선별하여일부분의번역문만을첨부하고, 재판장이그보완을명하지아니하는경우사실상허가가된것으로하는경우가많다. 증거신청인제출의번역문에대하여이의가있는경우에는상대방스스로번역문을제출하여적정한번역인지를다툴수있고, 일본자료를번역할때에우리말의사용례가없거나그의미가다른일본한자어를우리말로그대로옮기는경우 ( 단순음역 ) 의미파악이어려우므로, 과학기술용어사전이나특허청용어순화집등참고하여우리나라에서쓰이는용어로바꾸거나괄호등을이용하여병기하는것이바람직하다. ( 다 ) 사본의제출의무제출된문서의원본 정본또는등본은증거조사가끝나면이를반환하여야하고, 다만법 24 산업재산권소송실무

27 원이필요하다고인정하는때에는맡아둘수있다 ( 민소 353조 ). 실무상사본을제출케하여원본과대조후이를기록에철하고원본은반환하고있다. 실무상일반적으로사본과원본의대조를생략하고, 상대방이원본의존재를다투는경우에만원본을제시하도록하여대조하고있다. 그러므로그진정성립에관하여논란의소지가있는서증의경우에는변론준비기일과변론기일에법정에서바로제시할수있도록서증원본을소지하여출석하여야한다. 사본을제출한다고하여서증목록의서증명옆에사본이라고표시해서는아니된다. 다만원본등이존재하지않는서증은서증의명칭옆에반드시사본임을표시하여야한다. 예컨대계약서원본은분실되어없고, 계약서사본만이있는경우이를복사하여서증으로제출하는경우에서증목록상의서증명을 계약서 라고표시해서는아니되고, 계약서사본 이라고표시하여야한다. 서증을제출하는때에는상대방의수에 1을더한통수의사본을제출하도록하고, 그제출시기는서증신청을함과동시에제출함을원칙으로하되상당한이유가있는때에는법원은기간을정하여사후에제출하게할수있다 ( 민소규 105조 2항 ). 사본은판독하기곤란하거나잘못판독할우려가없도록명확하여야하고, 불명확한때에는재판장이사본을다시제출하도록명할수있다 ( 민소규 105조 3항 ). 문서의일부를증거로하는때에도그전부를제출함이원칙이나, 분량이너무많아불편하거나기타사정이있는때에는재판장의허가를받아증거로원용할부분의초본만을제출할수있다 (4항). ( 라 ) 서증명, 서증부호및서증번호의부여 1 서증명서증제출시서증목록에서증명을표시하게되는데, 제출하는문서의형식과성격을알수있도록서증명을붙이는것이바람직하고, 원래문서의표제를그대로사용하는것이원칙이다. 그러나인터넷출력자료나신문기사등의경우에는그자료나기사의제목을그대로붙이는것이부적절한경우도있다. 또한, 광고자료, 상표등록서류 등과같이서증의내용을서증명으로막연하게기재하는것은부적절하고, 서증의내용을표시하고싶을때에는서증명다음에괄호를이용하여내용을병기하는것이바람직 [ 예, 인터넷출력물 (00에관한며칠자광고 )] 하고, 그것으로부족한경우에는증거설명서를제출한다. 인터넷에서출력한자료나컴퓨터에서출력한자료는 인터넷출력물 ( 국어사전, 네이버 ), 컴퓨터출력물 ( 계약서 ), 신문기사 ( 등록상표에관한며칠자동아일보기사, 동아일보홈페이지 ), 인터넷출력물 ( 특허정보원의역사, 특허정보원홈페이지 ) 등으로출처와서증내용을알수있도록기재하는것이바람직하다. 증거신청과증거조사 25

28 다만인터넷으로출력한등기부등본, 등록공보, 서지사항등은문서의형식이확립되어있고, 통상요구되는서증이므로인터넷출력물이라는표시없이서증명을그대로기재하면된다. 2 서증부호서증에는이를제출하는당사자에따라원고가제출하는것에는 갑, 피고가제출하는것에는 을, 독립당사자참가인이제출하는것에는 병 이라는부호를붙인다 ( 민소규 107조 2 항 ). 보조참가인은당사자가아니므로피참가인의부호를그대로따른다. 재판장은같은서증부호를사용할당사자가여러사람인때에는당사자전부또는일부에대하여기본부호에 가, 나, 다 등의가지부호를붙여사용하게할수있다 ( 민소규 107조 3항, 예, 피고 1 제출서증은을가, 피고 2 제출서증은을나, 피고 3 제출서증은을다... 등 ). 3 서증번호서증은제출순서에따라번호를붙이되, 문서송부촉탁된기록표지와내용물, 봉투와내용물, 어음앞면과뒷면등과같이서로연관된문서로별개의문서로구분하기도적당하지않고, 전부를하나의문서로취급하기도곤란한경우에는가지번호를붙여이를나타낸다 ( 예 : 갑제1호증의 1). 여러개의문서를한묶음으로하여하나의서증번호를부여하여서는아니된다. 같은종류의문서, 예를들면, 여러장의신문기사또는광고, 여러장의세금계산서, 수년에걸친손익계산서, 여러장의사진등복수의서증이서로밀접한관련을가질경우에는문서의종류나작성명의자별로하나의모번호에가지번호를붙인다 ( 예, 갑제0호증의 1, 갑제0호증의 2... ). 사진을증거로제출하는경우제출된각각의사진이독립된증거이므로, 하나의용지에여러장의사진을부착한때에도각각의사진마다가지번호를사용하여증거번호를붙여야하고, 작은크기의영수증, 계산서등을하나의용지에여러장을붙여서제출하는경우에도동일하다. 서적의일부를증거로제출하는경우서적표지를갑제0호증의 1, 내용을갑제0호증의 2, 출판주체와일자가기재된부분을갑제0호증의 3으로기재하고, 서적 1권전부를증거로제출하는경우에는표지, 내용, 출판일자등기재부분으로나누어가지번호를붙이지아니하고, 서적전부에대하여하나의서증번호를부여한다. 인증진술서는인증부분과진술서부분이따로서증이되는것이아니라일체로서증이되므로갑제0호증이라고하면족하고, 가지번호를붙일필요가없다. 서류송부에관한공문뒤에여러개의문서가첨부되어있는경우에는문서별로가지번호를부여하여야하고, 공문과첨부문서를하나의호증으로기재하여서는아니된다. 26 산업재산권소송실무

29 ( 마 ) 증거설명서의제출재판장은서증의내용을이해하기어렵거나서증의수가방대한경우또는서증의입증취지가불명확한경우에는당사자에게서증과증명할사실의관계를구체적으로밝힌설명서를제출할것을명할수있다 ( 민소규 106조 1항 ). 증거설명서에는문서의제목, 작성연월일, 작성자및입증취지외에원본의소지여부등을기재하여야한다. 입증취지는입증의대상인주요사실을기재하는외에사안에따라서는작성경위나당해서증으로구체적으로입증하려는간접사실을함께기재함이상당하다. ( 바 ) 기타유의사항 1 등록발명이나비교대상발명, 확인대상발명, 실시주장발명등의실물은서증으로제출할수없으므로, 굳이실물을증거방법으로하고싶으면, 사진을찍어서 A4 용지에붙이고, 그여백에사진설명을기재하여서증으로신청하거나실물에대한검증신청을하여야한다. 그리고실물의크기가작은경우에는참고자료로제출할수있으나, 공보나확인대상발명의설명서에부합하는형태의것을제출하여야한다. 2 확인대상발명, 실시주장발명의설명서및도면은증거가아증거번호를붙이지말고제출하여야하고, 심결에첨부된확인대상발명, 실시주장발명의설명서및도면에대하여이의가없으면따로제출할필요가없다. 심결에표시된확인대상발명, 실시주장발명의설명서및도면이실제로심판절차에서제출된것과다르다고주장할때에는그발명들이기재된심판청구서가증거로되므로, 이를증거로제출하여야지그발명들의설명서및도면만을증거로제출하는것은무의미하다. 3 각서증의입증취지를확인하여불필요한서증을제출하지않도록하여야한다. 실례로상표사건에서상표의주지 저명성입증을위하여수천건의광고를출력해서서증으로제출하는경우가있었는데, 보통광고비용액에관한서증이같이제출되므로특별한사정이없는한, 대표적인광고 100건안팎정도만서증으로제출하여도충분한경우가대부분이다. 4 증거는법관이사실을인정하기위한자료이므로사실과무관한자료는증거라고할수없다. 재판의논리적구조는사실인정과법률적용으로크게나뉘는데그중에서사실인정의자료로제출되는것이증거이다. 법령, 심사기준, 자신의주장에부합하는판결, 심결, 법원이나특허청의간행물, 책자, 논문은증거가아니므로증거번호를기재하지말고, 참고자료로제출하여야한다. 예외적으로기판력, 기속력저촉, 일사부재리의효력을주장하는경우에그와관계되는판결과심결, 상대방과의분쟁과정에서나온다른판결, 가처분결정, 심결등은분쟁의경위에관한서증으로될수있다. 증거신청과증거조사 27

30 심결문송달서, 심결송달증명은증거가아니므로서증으로제출하지말아야한다. 심결문송달서가심결문과일체로송달되기때문인지심결문에는서증번호를붙이지아니한채, 심결문송달서에서증번호를붙이고심결문과함께제출하는사례가많은데, 심결문송달서와심결문은별개의문서이다. 서증과참고자료를구분하지아니하고증거번호를기재하여소장이나준비서면에첨부하고, 소장이나준비서면에그증거번호를인용한경우, 변론준비기일이나변론기일에서참고자료를제외하고증거번호를새로매기게되면서증자체가지저분해질뿐아니라정정된증거번호와소장이나준비서면에인용한증거번호가일치하지않아혼란을초래하게된다. (3) 서증에대한의견진술, 인부 ( 가 ) 의의서증이제출된경우에는법원은그형식적증거력의조사를위하여출석한상대방에게그것의진정성립을인정하는지여부를물어보는데, 이때에상대방의답변을 성립의인부 라고한다. 성립의인부절차에서상대방의태도는 1 성립인정 ( 문서가작성명의자에의하여작성된것임을인정하는것, 전체성립인정, 특정부분성립인정 ) 2 부인 ( 작성명의자가작성한것이아닐경우 ) 3 부지 ( 작성명의자가작성하였는지여부를모르는경우 ) 등이다. 문서의진정성립을부인하는때에는당사자는그이유를구체적으로밝혀야하며 ( 민소규 116조 ), 그렇지않은경우에는법원은구체적인이유를밝히도록석명하여야한다. 제3자가작성한문서는부지로답할수있으나자기의명의로작성된문서에대하여는성립인정이나부인으로인부하여야한다. 단, 문서에날인된자기명의의인영이자기가사용하던것인지여부를알수없는경우에는그사유를설명하고부지로답할수도있다. 성립을인정한다고하여곧바로그기재내용이진실한것으로인정되는것은아니나, 처분문서의경우에는특별한사정이없는한그기재와같은의사표시를한것으로인정된다. ( 나 ) 구체적인고찰 1 사진 신문 달력 책자등의경우이들문서가나타내거나의미하는특정사항에대한인정여부를의미한다. 예컨대, 사진의경우에는 계쟁건물의사진인점인정, 이사건사고현장의사진인사실인정, 또는 부지 등으로인부하고, 신문 달력등에대하여는공간된것을인정하면 성립인정 으로, 공간여부를다투면 부지 로인부한다. 28 산업재산권소송실무

31 2 입증취지부인성립은인정하면서입증취지는다툰다는취지의인부이다. 단순히성립인정만하고끝낸경우와입증취지부인까지한경우와는법관의심증의강도에영향을미칠수있을뿐만아니라변론전체의취지 ( 민소 202조 ) 에도포함되어판단자료가될수있으므로그취지를밝히는것이좋다. 성립인정, 입증취지부인 3 이익원용진술상대방이제출한서증이자신에게도유리한증거가되는경우이다. 성립인정, 이익으로원용 4 문서의부분적인인부문서의일부분에대하여만인부를하거나또는부분별로나누어서인부를하는경우이다. 예컨대, 등기필증처럼한문서에공문서부분과사문서부분이병존하는문서의경우 공문서부분인정, 사문서부분부인 으로인부한다. 공정증서나사서증서인증서의경우에는 공증부분인정, 으로, 공문서부분이접수인등날인에불과한때에는 공인부분인정, 으로인부한다. 5 수령사실의인정편지 내용증명우편 각종통고서등상대방에게도달여부가문제로될수있는문서의경우에는 수령사실인정 이라고인부하는예가많고, 특히당사자앞으로발송된내용증명우편의경우에는대부분 부지, 공성부분및수령사실인정 ( 또는부인 ) 으로인부하고있다. 6 자기명의의서증의인부 부지 로인부할수없고반드시 성립인정 또는 부인 으로인부하여야한다. 문서내의서명이나인영까지부인하는경우에는 부인 으로인부한다. 사문서는본인또는대리인의서명이나날인또는무인이있는때에는진정한것으로추정한다 (358조 ). 서명 날인 무인행위를하였다는사실만을인정하는경우에는 서명사실인정, 날인사실인정 또는 무인사실인정 으로인부하고, 날인행위자체를다투면서그문서상의인영이자기도장에의하여찍혀진인영이라는점 ( 인영의동일성 ) 은인정하는경우에는 인영부분인정 으로인부한다. 7 인부의정정부인또는부지를성립인정으로정정하는것은별다른문제가없으나 ( 조서상원래인부란은그대로두고비고란에 차변론인부정정, 성립인정 으로기재 ), 문서의진정성립에관한자백은보조사실에관한자백이기는하나그취소에관하여는다른간접사실에관한자백의취소와는달리주요사실의자백취소와동일하게처리하여야할것이므로문서 증거신청과증거조사 29

32 의진정성립을인정한당사자는자유롭게철회할수없고 ( 문서에찍힌인영의진정함을인 정하였다가나중에철회하는경우에도마찬가지 ), 상대방의동의를얻어야취소할수있다. (4) 문서제출명령 ( 가 ) 의의 문서제출명령 이란문서제출의무를부담하는문서소지자 ( 당사자또는제3자 ) 에대하여그문서의제출을명하는법원의재판을말한다. 어느문서를서증으로제출하고자하지만이를상대방또는제3자가소지하고있기때문에직접제출할수없는당사자는그에대한문서제출명령을구하는신청을함으로써 ( 민소 343조후단 ) 서증의신청을할수있다. ( 나 ) 문서제출의무 1) 범위 1 인용문서 ( 민소 344조 1항 1호 ) 소송에서자기를위한증거로또는주장을명백히하기위하여끌어쓴인용문서라면상대방에게이용하게하는것이형평에부합하기때문에대상이되었다 2 인도 열람문서 ( 민소 344조 1항 2호 ) 신청자가소지자에대하여인도 ( 민법 475조, 684조 ) 나열람 ( 상법 396조 2항, 448조 2항 ) 을구할수있는사법상청구권이있는경우인데, 소지자는제3자라도관계없고, 계약에기한것이든법률규정에기한것이든관계없다. 3 이익문서와법률관계문서 ( 민소 344조 1항 3호 ) 이익문서는입증자의이익을위하여작성된것으로서 ( 예 : 계약서 영수증 ) 여기의이익문서에는직접또는간접적으로입증자를위하여작성된것이포함된다. 또한이익을넓게해석하여증거확보라는소송상의이익도포함된다고할것이다. 법률관계문서는입증자와소지자사이의법률관계에관하여작성된것으로, 여기에는당해문서만이아니라그법률관계에관련된사항의기재가있으면되고따라서그법률관계의생성과정에서작성된문서도포함된다고할것이다. 단, 공무원의직무상비밀이적혀있어동의를받아야하는데받지아니한문서, 문서소지자나근친자에대하여형사소추 치욕이될증언거부사유가적혀있는문서, 직무상비밀이적혀있고비밀유지의무가면제되지아니한문서인경우에는소지자가제출을거부할수있다 ( 민소 344조 1항 3호단서 ). 2) 일반적제출의무로의확장앞에서본인용문서, 인도 열람문서, 이익문서, 법률관계문서에해당되지않는문서라도원 30 산업재산권소송실무

33 칙적으로문서의소지자는이를모두제출할의무가있고, 다만, 예외적으로ᄀ형사소추 치욕, 직업상비밀등증언거부사유와같은것이적혀있는문서, ᄂ오로지소지인이이용하기위한문서 ( 자기사용문서 : 일기 서신등 ), ᄃ공무원의직무상보관문서 공공기관의보관문서 ( 공공기관의정보공개에관한법률에의한규율대상 ) 는제출의무대상에서제외된다 (344 조 2항 ). ( 다 ) 신청및심리 1 신청 - 문서의표시, 취지, 증명할사실, 제출의무자및그의무의원인등을밝혀서면으로하여야한다 (345조, 규 110조 ). 상대방이어떠한문서를소지하고있는지모르거나분량이많을때는신청대상인문서의취지나증명할사실을개괄적으로만표시하여신청하면법원은상대방당사자에게관련문서에관하여그표시와취지등을명확히적어내도록먼저명할수있는데 (346조, 문서공개제도 ), 명령에따르지않을경우변론전체의취지로참작하는외별도의제재규정이없다. 2 심리 - 문서의소지자가당사자이면변론또는변론준비절차에서심리하고 ( 실무에서는당사자가문서제출의무자인경우에그당사자로하여금임의제출을하게하고이에불응하는경우문서제출명령을발한다 ), 제3자이면심문한뒤에결정으로판단한다 (347조 1 항, 3항 ). 일부이유있을경우일부에대해서만제출을명한다 (2항). 제출의무유무를판단하기위하여문서소지자에제시명령할수있되, 제시문서를다른사람이보지못하도록하여야한다 (4항). 3 문서의존재와소지의증명책임은신청인에게있고, 문서제출의신청에관한결정에대하여는즉시항고가능하다 (348조 ). ( 라 ) 부제출또는사용방해의효과 1 당사자의경우당사자가문서제출명령 일부제출명령 비밀심리를위한문서의제시명령을받고도이에따르지아니하는때또는상대방의사용을방해할목적으로제출의무있는문서를훼손하여버리거나이를사용할수없게한때에는법원은그문서의기재에대한상대방의주장을진실한것으로인정할수있으나 ( 민소 349조, 350조 ), 그밖에과태료부과의제재는없다. 당사자가위명령에따르지아니한경우에는법원은상대방의그문서에관한주장, 즉문서의성질 내용 성립의진정등에관한주장을진실한것으로인정하여야한다는것이지, 그문서에의하여입증하고자하는상대방의주장사실까지도반드시증명되었다고인정하여야한다는취지가아니며주장사실의인정여부는법원의자유심증에의한다 ( 대법원 선고 93다15991 판결 ). 증거신청과증거조사 31

34 2 제3자의경우제3자가정당한사유없이문서제출명령에응하지아니한때에는법원은결정으로 500만원이하의과태료에처할수있고, 이에대하여는즉시항고할수있다 ( 민소 351조, 318조, 311조 1항 8항). (5) 문서송부촉탁 ( 가 ) 의의 문서송부촉탁 이란문서의제출의무 ( 민소 344조 ) 가있는지여부를가리지않고그문서소지자를상대로그문서를법원에보내도록촉탁할것을신청함으로써하는서증신청이다 ( 민소 352조 ). 국가기관 법인 병원등이보관하는문서를서증으로제출하고자할경우에흔히이용된다. 반드시문서원본의송부를촉탁할필요는없고, 실제대부분의경우인증등본의송부촉탁으로족하다. ( 나 ) 신청및촉탁송부촉탁의신청은변론 ( 준비 ) 기일에서할수있으나, 증거신청의일종이므로기일전에도할수있다 ( 민소 289조 2항 ). 법원은문서송부촉탁신청이부당하면기각하고정당하면채택결정을한다. 문서송부촉탁신청이채택되면재판장은소지자에게그문서의송부를촉탁한다 ( 민소 139조 2항 ). ( 다 ) 촉탁의효과법원의송부촉탁을받은소지자는정당한이유가없는한문서를송부하여야한다 ( 민소규 114조 1항 ). 당해문서를보관하고있지아니하거나그밖에송부촉탁에따를수없는사정이있는때에는그구체적인사유를촉탁한법원에통지하여야한다 (2항). 문서소지자가송부촉탁에응하지아니하더라도제재하는수단이없으므로사인에대하여송부촉탁하는경우는거의없고, 실무상공공기관등이보관하는문서를이용하려고하는경우에많이이용된다. 송부촉탁된문서라하여모두증거력이생기는것은아니고, 신청인이그중에서필요한것을개별적으로지정하고그사본을법원에제출함으로써비로소증거자료가되고 ( 규 115조본문 ), 실질적인증명력을갖게하기위하여문서의진정성립을별도로입증하여야한다. 32 산업재산권소송실무

35 2. 증인가. 의의 증인 이라함은과거에경험하여알게된사실을법원에보고 ( 진술 ) 할것을명령받은사람으로서당사자및법정대리인 ( 대표자포함 ) 이외의제3자를말하고, 증인의증언으로부터증거자료를얻는증거조사를 증인신문 이라고한다. 당사자 법정대리인및당사자인법인등의대표자이외의자는모두증인능력을갖는다. 소송무능력자나당사자의친족이라도상관없다. 우리나라의재판권에속하는사람은원칙적으로모두증인의무가있는데그의무의내용은출석의무 선서의무 진술의무의세가지로서이는공법상의의무이므로정당한이유없이응하지아니하면과태료가부과되거나감치되고 ( 민소 311조, 318조 ) 구인되는수가있다 ( 민소 312조 ). 증인이출석요구를받고기일에출석할수없을경우에는바로그사유를밝혀신고하여야한다 ( 민소규 83조 ). 나. 증인의신청및채부증인신문은당사자의주장과증거를정리한뒤집중적으로실시하므로 ( 민소 293조 ), 당사자는필요한증인을쟁점정리기일이전에서면으로신청하는것이원칙이다. 증인을신청하는때에는증인과당사자의관계, 증인이사건에관여하거나내용을알게된경위등을구체적으로밝혀야한다 ( 민소규 75조 2항 ). 집중증거조사방식에서는증인이일괄신청되고일괄하여채부결정을하므로, 각증인별로입증취지및당사자들과의관계를미리명확하게밝혀야만증인의채부결정및증인에대한구체적신문방법을결정할수있기때문이다. 아울러증인신청서에는증인에대한출석여부확인및출석확보를위하여주소외에도연락가능한전화번호등을적어야한다 ( 민소규 75조 2항 ). 법원은쟁점정리기일에서신청된증인에대한채부를일괄하여결정 고지함과동시에개별증인별로입증취지및당사자와의관계등을고려하여 1 증인진술서제출방식, 2 증인신문사항제출방식, 3 서면에의한증언방식중하나의증인조사방식을선택하여쌍방에게고지한다. 다. 증인조사의방식 (1) 증인진술서제출방식 ( 가 ) 의의증인진술서란증인으로채택된사람이증언할내용을적어법원에미리제출하는서면을말하는것으로, 종래교호신문방식에따른증인신문의상당수가형식적 비효율적으로운영 증거신청과증거조사 33

36 된점을개선하기위하여도입한제도이다. 즉, 효율적인증인신문을위하여필요하다고인정되는때에는법원은증인진술서를제출하게하여상대방에게미리송달하고, 법정에서는쟁점사항에한정하여주신문을하고나머지입증사실에관하여는위증인진술서가사실대로작성되었다는취지의증언을함으로써, 실질적인증인신문 ( 반대신문 ) 을가능하게하고나아가서면방식에의하여증거를개시하자는데그취지가있다. 그활용범위에제한은없으나, 증인을신청한당사자의지배영역내에있다고판단되는증인 ( 가족, 친지, 회사의직원등 ) 에대해서는증인진술서의제출을명하는것이좋다. 이에반하여적대적이거나글을쓸수없는증인, 증언내용을미리밝히는것이사건의공정한해결을위하여상당하지아니하다고인정되는경우에는부적절하다. ( 나 ) 증인진술서의작성, 제출증인진술서의제출을명하는때에는진실서약및법정출석확약문언과작성일자를기재하도록하는내용을담은증인진술서작성안내서를교부한다. 작성안내서에기재된작성요령과작성례는아래와같다. * 작성요령 1. 증인진술서에는먼저증언할사건의표시 ( 법원, 사건번호, 사건명 ) 와증인의인적사항 ( 이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호 ) 및당사자와의관계를적은다음, 증인이증언할내용을사건이진행된시간순서에따라간결하게적어야합니다. 2. 특히, 증언할내용이증인자신이직접경험한것인지여부를기재하여야하고, 만일자신이직접경험하지않은사실을적는때에는그사실을알게된경위 ( 예컨대, 언제어디서 로부터들었다 ) 를분명하게밝혀야합니다. 3. 증인진술서에는개인적인의견이나법률적견해를적어서는아니됩니다. 4. 증인진술서의말미에는 이상의내용은모두진실임을서약하며, 이진술서에적은사항의신문을위하여법원이출석요구를하는때에는법정에출석하여증언할것을약속합니다 라는문구와증인진술서를작성한날짜를적고, 작성한사람이서명날인하여야합니다. * 작성례 증인진술서 ( 작성례 ) 사건원고피고 2003가합0000 소유권이전등기 34 산업재산권소송실무

37 진술인 ( 증인 ) 의인적사항이름 : ( ) 주소 : 서울 00구 00동 000 전화번호 : ( 휴대폰 ) 1. 진술인은 1988년경친한친구로부터피고를소개받았는데, 진술인이장사를하는관계로급전이필요할때가많아그무렵부터여러차례에걸쳐피고로부터돈을빌리게되었고, 개인적으로도친하게지내왔습니다. 2. 그러던중피고가 1999년 1월경부터자신의아들이름으로소유하고있는봉천 30 동서울아파트 101동 201호를팔려고한다면서진술인에게도혹시주위에살사람이있으면소개하여달라고한사실이있습니다. 3. 진술인은 1999년 4월경피고로부터빌린차용금의이자를갚으러피고의집에갔다가그곳에와있던원고를처음으로보게되었습니다. 그날원고와피고는그자리에서위아파트의매매관계에관하여이야기를나누었던것으로기억하는데, 그날계약서를작성하였는지는모릅니다. 4. 진술인은그며칠뒤쯤피고로부터위아파트를원고에게팔았다고하는이야기를전화로듣고잘되었구나생각하고있었습니다. 그런데그후보름쯤인가지난다음에피고를길거리에서우연히만났는데, 피고가하는말이원고가위아파트를살수없게되었으니제발계약금을되돌려달라고사정사정을하여할수없이그절반만돌려주고, 서로없던일로하기로하였다는이야기를들은사실이있습니다. 그무렵이나그후에원고를만난일은없습니다. 5. 이상의내용은모두진실임을서약하며, 이진술서에적은사항의신문을위하여법원이출석요구를하는때에는법정에출석하여증언할것을약속합니다 진술인서명인 증인진술서는상대방의수에 2( 합의부의경우에는상대방의수에 3) 를더한만큼의사본을함께제출한다. ( 다 ) 증인진술서를이용한증인신문의방법증인진술서가제출된경우에는집중증거조사기일에이를서증으로채택하고, 법정에서는경위사실 정황사실및주변사실은진술서기재로대체하고주신문은핵심쟁점사항 ( 통상적인사건을기준으로 4 5항정도 ) 에한정하며, 상대방의반대신문권을충분히보장하는방향으로운영한다. 증거신청과증거조사 35

38 (2) 증인신문사항제출방식 증인진술서의제출을명함이상당하지아니한사건, 예를들면, 1 그증인이이른바적 대적증인이거나신청인의지배영역내에있지아니한중립적증인인경우, 2 증인이글을읽거나쓸수없는경우, 3 사건이나증인의특성상그증언내용을미리밝히는것이사건의공정한해결을위하여상당하지아니한경우등에는증인진술서대신증인신문사항을제출하도록한다. 증인신문을신청한당사자는상대방의수에 3(1통 : 기록에가철, 1통 : 참여사무관용, 1 통 : 증인소환장과함께증인에송달, 나머지 1통 : 상대방당사자에교부 ; 합의부에서는상대방의수에 4, 특허심결취소소송의경우에는상대방의수에 5) 을더한통수의증인신문사항을적은서면을제출하여야한다 ( 규 80조 1항 ). 증인신문사항을받은상대방당사자는반대신문사항을미리작성하고부본을준비하여법정에서반대신문을하기직전에법원에 2통 ( 합의부의경우 3통, 특허심결취소소송의경우에는 4통 ) 을제출하고, 상대방에 1통을교부한다. (3) 서면에의한증언방식법원은증인과증명할사항의내용등을고려하여상당하다고인정하는때에는출석 증언에갈음하여증언할사항을적은서면을제출하게할수있다 ( 민소 310조 1항 ). 법원은상대방의이의가있거나필요하다고인정하는때에는출석 증언하게할수있다. 서면에의한증언을시킬것인가의여부는법원이결정한다. 서면증언과증인진술서는증거의성질이전자는증언에해당하는반면후자는서증의일종이라는점, 전자는증인에대하여, 후자는증인을신청한당사자에게그제출을명한다는점, 전자는원칙적으로서면의제출과변론에서의현출로그증거조사절차가마쳐지는데비하여후자는법정에의출석과증언이뒤따른다는점에서차이가있다. 공시송달사건, 피고가형식적인답변서만제출하고출석하지아니하는사건에서주로 활용될수있고, 그외에 1 사건의경위나정황등당사자사이의실질적다툼의대상이 아닌사실을진술하는경우, 2 객관적으로기재된문서를전문적지식에의하여설명또 는정리하는경우 ( 회계 경리관계, 의사의진료관계등 ), 3 형식적인사항을설명하는경 우 ( 계산관계, 장부 통장등의관련성등 ), 4 장기간에걸쳐발생한당사자사이의사실관 계를시간의경과에따라정리하는경우 ( 부부 친족간의소송에서당사자본인의진술등 ) 등에활용된다. 36 산업재산권소송실무

39 라. 증인에대한출석요구및출석 (1) 출석요구증인조사를증인진술서제출방식이나증인신문사항제출방식으로하는경우에는채택된증인에대하여출석요구를한다. 그출석요구서는부득이한사정이없는한출석할날보다 2일전에송달한다. 재정증인 ( 법원의증인신문결정및소환이없었는데도법정에임의출석하여있다가그자리에서바로채택된증인 ) 은신문사항이간략하거나상대방이이의를하지않는경우에한하여허가한다. 대동증인은법원이증인채택결정을하였는데증거조사비용을예납하지않은상태에서당사자가직접데리고나온증인을말한다. 증인이미리여비등청구권포기서를제출한때에한하여허용하는데, 종래증인을신청한당사자가대동하여법정에출석시킬수있을때에는증인신청서에 증인대동, 여비직불 이라고기재하여제출한후신청한당사자가증인과같이법원에출석하는방식을많이사용하였으나, 증인의출석여부가당사자에게의존하고불출석의경우에제재를할수없어위와같은방식을억제하고여비의예납을권장하고있다. (2) 불출석증인에대한제재증인이소환장을받고도정당한사유없이출석하지않는때는법원은결정으로증인에게이로말미암은소송비용을부담하도록명하고 500만원이하의과태료에처하며, 그럼에도다시출석하지아니한때에는 7일이내의감치에처할수있을뿐만아니라 (311조 ), 구인하도록명할수있다 (312조 ). 따라서증인이채택된때에는증인신청을한당사자는증인이기일에출석할수있도록노력하여야하고, 증인이출석요구를받고기일에출석할수없을때에는바로그사유를밝혀신고하여야한다 ( 규 82조, 83조 ). 마. 증인신문전절차 (1) 인적사항확인재판장은증인을신문하기에앞서증인의이름 주민등록번호 ( 주민등록번호가없거나알수없는경우에는생년월일 ) 주소및직업을물어서증인임이틀림없음을확인하여야하는데 ( 민소규 88조 ), 이를 인정신문 이라고한다. 증거신청과증거조사 37

40 (2) 선서증인신문개시전선서의취지를명시하고위증의벌을경고한후 (320조 ) 선서서를낭독하고기명날인또는서명토록한다 (321조 ). 선서무능력자 (16세미만인사람또는선서의취지를이해하지못하는사람 ) 인경우 ( 민소 322조 ), 선서를면제한경우 ( 민소 323조 ) 또는선서거부권을행사한경우 ( 민소 324조 ) 는예외이다. 증인은선서함에있어서일어서서엄숙하게하여야하고 ( 민소 321조 4항 ), 증인이어느사건에관하여한번선서를한경우에는예정된신문을끝내지못하여다음기일에속행하는때는물론이고일단신문을종료하고새로증인으로채택하여신문하는때에도전후의신문사항이전혀무관한경우가아닌한다시선서를시킬필요가없다. (3) 증언거부와선서거부 ( 가 ) 사유증언거부사유는첫째, 증언이증인자신또는증인의친족, 호주, 가족이나, 이러한관계가있었던사람또는후견인이나피후견인인사람이공소제기되거나유죄판결을받을염려가있는사항또는그들의치욕이될사항에관한것일때 (314조 ), 둘째, 변호사등특수직업인이나그러한직업에있었던자가직무상의비밀사항에관한신문을받는때 (315조 1항 1호 ), 셋째, 기술또는직업의비밀에관한사항의신문을받는때이다 (315조 1항 2호 ). 선서거부사유는증인자신또는위첫째의증언거부사유에해당하는사람과현저한이해관계가있는사항에관하여신문을받는때 (324조 ) 이며, 이때에는증언자체는거부할수없고선서만을거부할수있을뿐이다. 어느경우이든위거부사유해당관계자가당해사건의당사자와일치할것을요하지않는다. ( 나 ) 거부권고지의요부법원이고지할의무는없으나, 실무상친족관계등물어선서거부의사유무확인한다. ( 다 ) 거부권이행사된경우의처리증언거부권또는선서거부권을행사한증인은거부의사유를소명하여야한다 ( 민소 316 조, 326조 ). 소명은즉시조사할수있는증거에의하여야하므로 ( 민소 299조 1항 ) 미리서증등을준비하여나온경우가아니면소명이곤란하겠지만, 제출된신문사항과증인의주장및당사자의진술등을대조하여거부사유를인정할수있다면소명이이루어진것으로볼수있을것이다. 38 산업재산권소송실무

41 증언거부또는선서거부의당부에관하여는법원이그증인을신청한당사자를심문하여재판한다 ( 민소 317조 1항, 326조 ). 당부결정에대하여는당사자또는증인이즉시항고를할수있다 ( 민소 317조 2항, 326조 ). ( 라 ) 선서의면제위첫째증언거부사유에해당하는증인이증언거부권을행사하지않은경우그증인을신문함에는선서를시키지아니할수있다 ( 민소 323조 ). ( 마 ) 선서거부가이유없는경우의신문가부선서거부가이유없다는재판을한경우에는선서를시키고신문하는것이원칙이지만, 양쪽당사자가이의하지않는한선서없이신문을행하여도위법이아니며유효한증언이된다. ( 바 ) 제재증언거부가이유없다고한재판이확정된뒤증인이끝내증언을거부하는경우 (318조 ), 정당한사유없이선서를거부하는경우 (326조 ) 에는법원은결정으로이로말미암은소송비용을부담하도록명하고 500만원이하의과태료에처한다 ( 민소 311조 1항 ). 바. 증인신문의진행 (1) 신문의순서증인신문은증인을신청한당사자가먼저하고다음에다른당사자가하고그후에재판장이신문한다 ( 민소 327조 1항 2항). 원칙적인순서는 1 증인신문의신청을한당사자의신문 ( 주신문 ), 2 상대방의신문 ( 반대신문 ), 3 증인신문신청을한당사자의재신문 ( 재주신문 ) 의순으로진행되며, 그이후의신문 ( 재반대신문, 재재주신문등 ) 부터는재판장의허가를얻은경우에한하여허용된다 ( 민소규 89조 ). 1 주신문 - 증명할사항및이에관련된사항에한한다 ( 규 91조 1항 ). 신청당사자가결석한경우에도재판장이신문가능하다 ( 규 90조 ). 원칙적으로유도신문을하여서는안되나, 증인과당사자의관계, 증인의경력, 교유관계등실질적인신문에앞서미리밝혀둘필요가있는준비적인사항에관한신문의경우, 증인이주신문을하는사람에대하여적의또는반감을보이는경우, 증인이종전의진술과상반되는진술을하는때에그종전진술에관한신문의경우, 그밖에특별한사정이있는경우에는가능하다 ( 규 91조 2항 ). 2 반대신문 - 주신문에나타난사항, 이에관련된사항에관하여하여야하고 ( 규 92조 증거신청과증거조사 39

42 1항 ), 필요한때에는유도신문을할수있으며, 주신문에나타나지아니한새로운사항은재판장의허가를받아야한다 ( 규 92조 4항 ). 한편증언의증명력을다투기위하여필요한사항으로증인의경험 기억또는표현의정확성등증언의신빙성에관련된사항및증인의이해관계 편견또는예단등증인의신용성에관련된사항 3) 에관하여도신문할수있다 ( 규 94조 ). 3 재주신문 - 반대신문에나타난사항과이에관련된사항 ( 규 93조 1항 ) 4 보충신문ㆍ개입신문등 - 재판장은원칙적으로양당사자의신문이끝난후증인을신문할수있고 ( 보충신문 ), 필요시당사자신문도중에언제든지신문할수있다 ( 개입신문 ). (2) 재판장의지휘권과신문의제한재판장은신문이중복되거나쟁점과관계가없는경우 ( 민소 327조 5항 ), 또는 1 증인을모욕하거나증인의명예를해치는내용의신문, 2 주신문 반대신문 재주신문 증언의증명력을다투기위하여필요한사항의신문에관한민사소송규칙 91조내지 94조의규정에어긋나는신문, 3 의견의진술을구하는신문, 4 증인이직접경험하지아니한사항에관하여진술을구하는신문을하는경우등에는이를제한할수있다 ( 민소규 95조 2항 ). 다만, 2 내지 4의신문에관하여정당한사유가있는때에는제한할수없는데, 예컨대의견의진술을구하는신문에관하여경험사실로부터추측되는사항을진술하는경우, 증인이직접경험하지아니한사항에관한신문에관하여는반대신문에서진술의증명력을다투기위하여신문하는경우등에는정당한사유가있다고인정될여지가있을것이다 (3) 신문의방법증인에대한신문은가능한한개별적이고구체적으로하여야한다 ( 민소규 95조 1항 ). 즉, 증인이답하여야할사항을한꺼번에포괄적 추상적으로전부물어증인의답변이 예 로끝나게하여서는안되고 ( 장문단답식 ), 가능한한개별적이고구체적으로물어증인의진술을통하여사실을확인하는방법 ( 단문장답식 ) 에의하여실체적진실을발견하여야한다. 증인의증언은법정에출석하여말로하여야하며서류에의하여 ( 즉, 서류를보면서 ) 진술하지못하나 ( 민소 331조본문 ), 당사자는재판장의허가를받아문서 도면 사진 모형 장치, 그밖의물건을이용하여신문할수있다 ( 민소 331조단서, 민소규 96조 1항 ). 질문은일문일답식으로짧게잘라서한다. 용어는일상적인회화체를사용한다. 3) 예를들어, 1 증인이사실을정확히인식하지못하였거나인식할수없는상황에있었다는점, 2 증인이요증사실을지금까지기억할것을기대하기어렵다는점, 3 증인이신청인측에이해관계를같이하거나편향된자세에있어중립적으로진술하기어려운점, 4 증인이사실을숨기고허위의진술을하고있다는점등. 40 산업재산권소송실무

43 전문용어는그뜻을이해시킨뒤에사용하고특수한용어는한자도겸용한다. 질문태도는진지하고냉정하게한다. 증인의성격, 교양의정도, 표현능력, 성벽등을잘파악한다음질문한다. 신문은항상신중하고특히표현방법에유의한다. 의견을구하는신문은원칙적으로하지않는다. 재판부에대해서도주의를기울인다. 조서작성이용이하도록신문한다. 신문도중에서면, 도면등을제시하거나서증을인용할때에는참여사무관에게도이를보여확인시키면서신문한다. 3. 감정 가. 의의 (1) 감정 이란법관의판단능력을보충하기위하여전문적지식과경험을가진자로하여금법규 ( 외국법규, 특정사회의관습법, 관습등 ) 나경험칙 ( 실험칙 ) 또는이를구체적사실에적용하여얻은사실판단 ( 부동산기타재산권의시가, 부동산등의임대료, 토지의경계측량, 건물의사용재료, 공사의하자유무와그정도, 수리비용, 필적 인영 지문 사용된잉크또는용지의동일성, 사람의정신상태, 사인, 상해의부위와정도, 향후치료소요일수, 노동능력상실정도등 ) 을법원에보고하게하는증거조사이다. 이와같이보고된법규나경험칙또는사실판단을감정의결과 ( 감정의견 ) 라하고, 법원으로부터감정을명령받은사람을감정인이라고한다. (2) 감정의무감정에필요한학식과경험이있는사람은감정할의무를진다 ( 민소 334조 1항 ). 다만, 증언거부권 ( 민소 314조 ) 또는선서거부권 ( 민소 324조 ) 에의하여증언또는선서를거부할권리가있는사람과선서무능력 ( 민소 322조 ) 에해당하는사람은감정인이되지못한다 ( 민소 334조 2항 ). 감정의무에는출석의무 선서의무 감정의견보고의무의 3가지내용이포함되는데, 감정인이이를해태하면증인의경우에준하여소송비용의부담또는 500만원이하의과태료부과등제재가가하여진다 ( 민소 333조, 326조, 318조, 311조 ). 다만, 감정인은불출석하더라도감치하거나구인할수없다 ( 민소 333조단서 ). 증거신청과증거조사 41

44 나. 절차 (1) 신청감정은법원이직권으로명할수있으나, 당사자의신청에의하여행하는것이일반적이다. 감정을신청함에있어서는감정을구하는사항을적은서면과함께입증취지와감정대상을적은신청서를내야한다 ( 민소규 101조 1항참조 ). 감정신청을할때에감정인을지정할필요가없으며, 그러한기재가있더라도법원은구속되지않는다. 감정이필요한전형적인사건유형과감정방법의예를들면다음과같다. 1 손해배상 ( 자 ) ( 산 ): 신체감정 2 손해배상 ( 의 ): 진료기록감정 ( 과실유무 ) 신체감정 3 보험금 : 보험사고의내용에따라신체감정또는시가감정 4 공유물분할 경계확정 : 측량감정 5 부당이득금 : 측량감정 ( 점유부분특정 ) 시가감정 ( 임료 ) 6 지료등 : 시가감정 ( 임료 ) 7 건물인도 건물철거 토지인도등 : 측량감정 유익비감정 8 공사대금 : 하자보수비감정 기성고감정 (2) 감정인의지정감정인은수소법원, 수명법관또는수탁판사가지정한다 ( 민소 335조 ). 선임에공정을기하기위하여유관단체에재판장이추천을의뢰하고, 그추천에의하여감정인을선임하는것이보통이다. 신체감정 : 각급법원은국 공립병원및대학부속병원등이추천한전임강사이상의전문의중에서적절한자를감정인명단에등재하고, 전산프로그램에의하여지정한다. 문서등감정 : 각급법원은필적감정등을담당할인적 물적자격을갖춘사람으로문서감정인명단을작성하고, 그등재순서에따라지정한다. 측량감정 : 대한지적공사혹은대한측량협회로부터추천받은감정인에게감정을명한다. 시가, 임료감정 : 한국감정평가업협회가추천한감정평가사로감정인명단을작성하고, 전산프로그램에의하여지정한다. (3) 감정인에대한출석요구및당사자에대한기일통지 42 산업재산권소송실무

45 (4) 감정인의신문출석한감정인에대한인정신문, 거짓감정의벌의경고, 선서, 감정거부 선서거부의경우의처리및신문방식등은증인신문의경우와동일하다. 재판장이직권으로학력 경력 감정경험의유무등감정을명함에적합한능력이있는지여부를확인하는내용의신문을먼저행한다음, 출석한당사자에게신문할기회를부여한다. (5) 감정인의의견진술 ( 감정결과 ) 재판장은감정인으로하여금서면이나말로서의견을진술하게할수있다. 감정서는감정사항에대한결과뿐만아니라그에이르게된경위와과정을자세히기재하여야한다. 감정인이말로감정의견을진술하게하는경우는감정인신문의형태를취하게되므로기일지정 출석요구등을하여야하고, 신문방식은반대신문이행해지는등증인신문의형태에가깝게된다. 선서는종전에한선서를유지시켜도좋다. 감정결과에불명료한점이있는경우에는감정인에게보완감정신청을하거나감정보완촉탁신청을하여감정결과를보충할수있고, 감정의결과등에납득할수없는사유가있는때에는재감정신청을하기도한다. 다. 감정인의기피 (1) 기피의사유감정인이성실하게감정할수없는사정이있는때에는당사자가기피신청을할수있다 ( 민소 336조본문 ). (2) 기피신청의방식, 시기등수소법원, 수명법관또는수탁판사에게하고 (337 조 1항 ), 기피하는사유와소명방법을신청한날로부터 3일안에서면으로제출하여야한다 (2항). (3) 기피신청에대한재판결정의형식으로한다. 당사자심문여부, 감정인의의견진술기회부여여부등은법원의재량에속한다. 인용결정에대하여는불복불가, 기각결정에대하여는즉시항고가능하다 (337조 3항 ). 라. 감정의촉탁 법원은필요하다고인정하는경우에는공공기관 학교, 그밖에상당한설비가있는단체 증거신청과증거조사 43

46 또는외국의공공기관에감정을촉탁할수있는데, 이경우에는선서에관한규정을적용하지아니한다 ( 민소 341조 1항 ). 감정촉탁의경우에는이와같이선서의무등이면제됨에비추어권위있는기관에의하여그공정성 진실성및전문성이담보되어야한다. 법원이필요하다고인정한때에는감정을한단체또는외국공무소가지정한자로하여금감정서의설명을하게할수있는데, 실무상서면에의한설명또는보완요구 ( 감정보완촉탁서 ) 에의한다. 마. 감정증인 특별한학식과경험에의하여알게된과거의구체적사실에대하여진술하는증인을말 한다. 감정인이아닌증인의일종이다. 4. 검증가. 의의 검증 이란법관이직접자기의오관 ( 五官 ) 의작용에의하여사물의성상이나현상을보고, 듣고, 느낀인식을증거자료로하는증거조사방법이다. 검증의대상이되는사물을검증물이라고한다. 검증은자동차사고의현장, 각종공사장 기계의상황, 토지의경계상황등과같이주로시각에의하여의식할수있는것에많이활용되나, 소음, 가스의냄새등청각또는후각에의하여인식할수있는것도검증의대상이된다. 서증과검증을비교하여보면, 서증은문자나부호에의하여기재된문서의내용 ( 사상 ) 을증거자료로쓰는것이지만, 검증은검증물의존재사실이나성상 현상등주로외형자체에대한인식을증거자료로쓰는점에서차이가있다. 서증의진정성립인정을위한필적또는인영의대조 ( 민소 359조 ) 는육안에의한판별이가능한범위내에서는검증절차에의하여야한다. < 검증물인지가문제되는경우 > 1 사람의경우그진술내용인사람의사상을증거로하는경우에는인증, 체격 용모 상처등신체의특징을검사하는경우에는검증물. 2 문서의경우그기재내용을증거로하는경우는서증, 그지질 필적 인영따위를증거로할때는검증물 -> 위조문서라는입증취지로제출하였을때는검증물. 3 녹음 녹화테이프, 컴퓨터용자기디스크 광디스크등음성 영상자료에대한증거조사는검증 ( 규 121조 2항 ). 44 산업재산권소송실무

47 나. 검증의신청신청방법은서증신청에관한규정준용한다 (366 조 1항 ). 거증자가검증물을소지 지배하는경우에는이를법원에제출하고, 상대방또는제3자가소지 지배하는경우에는제출명령신청또는송부촉탁신청에의한다. 법원이검증목적물이있는장소에나가검증하여달라고신청하기도한다. 제출되는검증목적물에대하여서증에준하는부호및번호를붙이되서증과의구별을위하여그부호앞에 검 의표시를함 ( 규 117조 ) - 검갑제 호증 검증과관련하여증인신문, 당사자신문을하거나검증실시에즈음하여감정을하여야할때에는이와같은증거신청도검증신청과동시에한다. 검증시에현장에서소송대리인이검증대상에관하여진술할필요가있는데주장할내용이많거나정리하기어려운경우사전에검증현장에서의주장요지서나검증목적물에대한설명서등을미리준비하여검증시제출한다. 사람의신체 용모 상처를검증함에는출석명할수도있다. 검증물부제출, 출석명령불응시검증물의존재 성상에관한거증자의주장을진실한것으로인정할수있다 (366조, 349조 ). 필요한경우남의토지 주거등에들어갈수있고, 저항을받은경우경찰공무원의원조요청가능하다 (366조 3항 ). 5. 사실조회 ( 조사 송부의촉탁 ) 가. 의의 사실조회 란공공기관 학교, 그밖의단체 개인또는외국의공공기관에게그업무에속하는특정사항에관한조사또는보관중인문서의등본 사본의송부를촉탁함으로써증거를수집하는절차를말한다. 민사소송법에는증거에관한총칙중에 ' 조사의촉탁 ' 으로규정되어있으나 ( 민소 294조 ), 그실질은증인신문등과마찬가지의독립한증거방법으로이해되고있으며실무에서는이를사실조회라고부른다. 이러한공공기관등의관장사항에관하여는증인신문 서증조사등에의하여법원이직접증거자료를탐지하는것보다그공공기관등에게조사를촉탁하여그결과를회신하도록하는것이훨씬능률적이므로, 실무에서는당사자의신청또는직권에의한증거결정에의하여활발하게이용되고있다. 사실조회는촉탁의상대방이용이하게조사할수있는사실에대하여조회하고, 조사할내용이촉탁의상대방의특별한지식과경험을필요로하는것이거나촉탁의상대방의전문적인의견을구하는것일때에는감정촉탁의방법으로함이상당하다. 증거신청과증거조사 45

48 나. 절차당사자의신청또는직권으로가능 (140조 1항 ). 조사촉탁의결과를증거로함에는법원이변론에제시하여당사자에게의견진술의기회를주어야하며, 유리한당사자는이를원용하면족하고서증으로제출할필요는없으나, 사실조회서에첨부된문서는서증으로제출할필요가있는경우도있다. 6. 당사자신문 가. 의의당사자또는법정대리인을증거방법으로하여서그가보고들은사실에관하여신문하고그응답을증거자료로하는증거조사이다 (367조, 372조 ). 신문중의진술내용은소송자료로는되지않고 ( 신문내용중상대방의주장과일치되는부분이있다하여도자백으로되지않음 ), 따라서소송능력에흠이있더라도당사자신문의대상이될수있다. 나. 보충적인당사자신문의폐지직권또는당사자의신청에의하여실시 (367조본문 ). 구법 ( 법률제6626호로전문개정되기전의것 ) 하에서는당사자신문은다른증거조사에의하여심증을얻을수없는경우에한하여보충적으로허용되었으나 ( 구법 339조 ), 당사자는쟁점에관한사실을직접경험하고있어누구보다도가장사실을잘알고있을가능성이크고, 집중심리주의하에서는증인및당사자신문은당사자의주장과증거를정리한뒤에집중적으로하여야하므로 (293조), 당사자신문의보충성은더이상유지될수없고, 오히려사안을해명하기위하여당사자부터먼저신문하는것이합리적일수도있다. 다. 절차증인신문절차준용 (373조, 규 119조 ) -> 출석 선서 진술의무, 정당한이유없이의무불이행시신문사항에관한상대방의주장을진실한것으로인정 (369조 ), 선서후허위진술시 500만원이하의과태료의제재 (370조 1항 ). 46 산업재산권소송실무

49 7. 그밖의증거에대한증거조사도면 사진 녹음테이프 비디오테이프 컴퓨터용자기디스크 그밖에정보를담기위하여만들어진물건으로서문서가아닌증거의조사방법은감정 검증 서증등기존의증거조사방법에준하여대법원규칙으로정한다 (374조 ). 가. 도면 사진구법에서는뒤에징표를삼기위하여만들어진경우에는준문서로서서증에관한규정을준용하였다 ( 구법 335조 ). 현행법하에서도문서에준하여서증에관한규정을준용하는것이원칙이나, 경우에따라검증 감정절차에준하여조사한다 ( 규 122조 ). 나. 녹음테이프 비디오테이프 컴퓨터용자기디스크등 (1) 자기디스크등에기억된문자정보컴퓨터용자기디스크 광디스크그밖에이와비슷한방법으로정보를저장하는매체 ( 자기디스크등 ) 에기억된문자정보를증거자료로하는경우에그증거조사는그문자정보를읽을수있도록출력한문서 ( 다음부터 출력문서 라한다 ) 를제출하는방법으로할수있다 ( 민소규 120조 1항 ). 제출한문서가서증이되는것은아니다. 증거조사를신청한당사자는법원의명령또는상대방의요구에의하여여기에입력한사람 입력일시, 출력한사람 출력일시를밝혀야한다 ( 규 120조 ). (2) 녹음테이프등음성 영상자료문서라기보다는그것만으로사상을해독할수없고재생할음성 영상등의현상을수록하고있는데그치는것이다 ( 규 121조 ). 그증거조사는녹음테이프등을재생하여검증하는방법에의하고, 그증거조사를신청하는때에는음성 영상이녹음 녹화된사람과한사람, 녹음 녹화의일시장소를밝혀야하고, 증거조사의신청당사자는법원의명령 상대방의요구에의하여그녹취서, 그밖에내용설명서를제출하여야한다. 다. 기타유의사항녹음테이프, 비디오테이프, 씨디, 디비디등은서증이될수없으므로서증번호를붙이지말고, 참고자료로제출하여놓고검증신청을하여야하고, 녹취록이나영상의주요부분을재생, 촬영한사진을함께제출하는것이바람직하다. 증거신청과증거조사 47

50 녹음일시나촬영일시, 장소, 발언자나출연자, 녹취하거나촬영한사람등을명시하여제출하고, 그와같은사항에관하여다툼이있으면증인신청등으로증명하여야한다. 녹취록이나동영상의주요부분을재생하여촬영한사진을사진설명과함께서증으로제출할수있고, 그것만으로증거신청의목적을달성하는것이보통이다. 상대방이그와같은서증의진정성립을다투는경우에는결국녹음테이프등의검증을할수밖에없으나상대방에게녹음테이프등의사본을교부하는경우그내용에관하여다투는경우는실무상거의발견되지아니한다. Ⅳ. 증거보전 1. 개설가. 의의 증거보전 이란소송계속전또는소송계속중에특정의증거를미리조사해두었다가본안소송에서사실을인정하는데사용하기위한증거조사방법이다. 의료소송과같이본안소송에서정상적인증거조사를할때까지기다려서는그증거를본래의사용가치대로사용하는것이불가능하게되거나곤란하게될염려가있는증거를미리조사하여그결과를보전하여두려는판결절차의부수절차이다 ( 민소 375조 ). 소송계속전에실시됨이원칙이나소송계속중이라도필요하면행할수있고, 증거보전절차는소송절차와구별되어별개로행해진다. 나. 증거보전의목적 (1) 증거의 보전 기능 - 장래의증거조사가불가능혹은곤란할우려가있을때 ( 증인으로될자가죽음에임박하거나해외에이주하고자하는경우, 증거물의현상이멸실내지변경될우려가있는경우 ) 에미리그증거조사를해둠으로써그현상이나내용을확보할수있다. (2) 증거의공개기능 - 당사자한쪽의지배영역내에있는증거의내용을상대방당사자에게알리는효과 (3) 분쟁예방의기능 - 분쟁예방목적만의증거보전은허용되기어려우나, 소제기전증거보전의결과당사자가분쟁의진상을파악하고소제기를단념하든가화해를함으로써분쟁이예방되는부수적효과는기대할수있다. 48 산업재산권소송실무

51 2. 증거보전의요건 가. 증거보전의사유 (375조) 미리 ( 소제기이전은물론소송계속중이라도본래의증거조사가실시되기이전 ) 증거조사를하지아니하면그증거를사용하기곤란한사정이있다고인정될때. 그사유는소명하여야한다 (377조 2항 ) 나. 증거보전절차의개시및대상 원칙적으로당사자의신청, 예외적으로직권으로증거보전결정. 그대상은모든종류의 증거방법이다. 3. 증거보전의절차가. 관할 (376조) 소제기후에는그증거를사용할심급의법원 ( 급박한경우에는소제기전과같은법원에제기신청가능 ), 소제기전에는신문을받을사람이나문서를가진사람의거소또는검증하고자하는목적물이있는곳을관할하는지방법원. 이송가능. 나. 신청 (377조) 상대방의표시, 증명할사실, 보전하고자하는증거, 증거보전의사유를명시하고증거보전의사유에관한소명자료를첨부. 증거보전의결정에대하여는불복신청을할수없으나 (380조 ), 신청을각하한결정에대하여는신청인이 439조에의하여항고가능. 다. 소환 증거보전절차에서는신청인과상대방을소환하는것이원칙이지만급속을요하는경우에 는당사자를소환하지않을수있다 (381 조 ) 4. 효력증거보전에의한조사결과는변론에제출됨으로써본소송에있어서증거조사의결과와같은효력을갖게된다. 증거보전절차에서신문한증인이더라도당사자가변론에서다시신문을신청한때에는수소법원은그증인을신문하여야한다 (384조, 직접주의 ). 증거신청과증거조사 49

52 Ⅴ. 자유심증주의 1. 의의자유심증주의란사실주장이진실인지아닌지를판단함에있어서법관이증거법칙의제약을받지않고, 변론전체의취지와증거자료를참작하여형성된자유로운심증으로행할수있는원칙을말한다 (202조 ). <-> 법정증거주의 { 증거능력이나증거력 ( 증거가치 ) 을법률로정해놓아법관이사실인정에있어서반드시이러한증거법칙에구속되어야하는원칙으로서, 예를들어증언과서증의내용이상충될때에는서증을믿어야한다든가, 계약의존재나변제는서증으로증명하여야한다든가, 일정수이상의증인의증언이일치하면믿어야한다는것등 } 법정증거주의는근대이전의중세적권력기관, 특히재판기관의전횡을막고합리적인재판이이루어지도록하기위한것이었지만, 근대시민혁명이후에국가와국민의관계가정립되고재판기관의전횡이사라지게되어법정증거주의를취할필요가없어진데다사회의복잡화로증거조사가다양화됨에따라일일이증거법칙을정하여그에따르도록할수없게되었다. 2. 증거원인가. 변론전체의취지 (1) 의의증거조사결과를제외한일체의소송자료로서당사자의주장내용 태도 주장입증의시기, 그밖의변론전체의취지에서얻은인상등변론에서나타난일체의적극 소극의사항 ( 에, 전후일관성없는주장, 간단한사실을땀을흘리거나낯을붉히면서주장하는태도, 증거조사의비협조 방해, 공동피고의자백등 ) 을말한다. cf. 형사소송 - 증거재판주의 ( 형소 307조, 사실의인정은증거에의하여야한다.) (2) 지위 변론전체의취지만으로당사자간에다툼있는사실을인정할수있는지, 아니면이는증 거자료에보태어사실인정의자료로쓰이는보충적인증거원인에불과한가? 50 산업재산권소송실무

53 판례는변론전체의취지만으로인정할수있는것은문서의진정성립 ( 형식적증거력 ) 과 자백의철회요건으로서의착오에국한시키며주요사실의인정에관하여서는증거원인으로 서독립성을부인하여보충적증거원인설을채택하고있다. 나. 증거조사의결과 법원이적법한증거조사에의하여얻은증거자료 ( 증언, 문서의기재내용, 감정 검증 본인신문결과, 그밖의증거조사결과 ) 3. 내용가. 증거방법의무제한증거방법이나증거능력에제한이없기때문에, 매매사실의인정은반드시서증에의하여야한다든가, 서류위조여부를반드시감정에의할필요가없다. 소제기후계쟁사실을증명하기위하여작성한문서라도증거능력이있고, 형사소송과달리傳聞證言 (hearsay evidence) 이라도증거능력이있다. 이와관련하여위법하게수집한증거방법 ( 예, 절취된문서, 도청테이프, 일기나수첩의도둑복사, 산업스파이를이용한사내수집자료등 ) 의증거능력이문제로되는데, 실체적진실의발견, 개인의인격권보호및위법행위방지라는가치중어느것을중시하고조화시킬것인가의문제. 나. 증거력의자유평가적법하게실시된증거조사에의하여얻은증거자료의증거력평가 ( 증거취사또는증거가치의평가 ) 는법관의자유로운판단에일임. -> 직접증거와간접증거사이, 서증과인증사이에증거력의차이는없고, 공문서의진정성립이추정된다하여반드시그기재내용을증거로채택하여야하는것은아니다. 단, 처분문서는진정성립이인정되면특별한사정이없는한그문서의기재내용에따른의사표시의존재와내용을인정하여야하고, 확정된형사판결의인정사실은특별한사정이없는한유력한증거자료가될수있다. 다. 증거공통의원칙 증거조사의결과는그증거제출자에게유리하게판단될수도있고, 다른당사자 ( 상대방 및공동소송인 ) 의원용에관계없이불리하게판단될수도있다. 증거신청과증거조사 51

54 변론주의는증거의제출책임을법원과의관계에서당사자에게일임한다는것이지, 일단제출한증거를놓고어떻게평가하느냐는변론주의범위밖의문제이고법원의직권이기때문에, 이원칙이변론주의와저촉되는것은아니다. 이원칙의결과일단증거조사가개시된뒤에는상대방의동의가없으면그증거신청의철회는허용되지않는다. 공동소송인간에도적용되지만, 공동소송인간에이해관계가상반되는경우까지확장되는것은아니다. 4. 자유심증의정도가. 사실인정에필요한확신의정도실제생활에적용될수있는정도의정확성, 즉의심을완전히배제할수는없지만의심에침묵을명할정도의정확성, 즉십중팔구까지는확실하다는확신요구 ( 고도의개연성, cf. 영미법- 우월한개연성 ). 단, 손해배상소송에있어서장래의일실이익, 공해소송 의료과오소송 제조물책임소송등에서의인과관계의인정에있어서는일반적인경우보다낮은증명도 ( 상당한정도의개연성 ) 를요구하는경향이있다. 확실할것이라는추측으로는부족하나 100% 의수학적정확성을요구하는것은아님. 이러한정도의확신이서지않을경우증명책임분배의원칙에의하여재판 나. 자의금지형식적인증거법칙으로부터의자유를의미하는것이지, 법관의자의적인판단을허용하는것은아니므로, 사실판단은일반의논리법칙과경험법칙에따라야하며사회정의와형평의이념에입각해있어야한다. 자의금지의원칙의취지를살리기위하여증거의채택 불채택의심증형성의경로를명시할것인가가문제되는데, 자유심증의경로의논리적인설시가반드시가능한것이아니고, 그판단이경험칙상명확한경우마저경로를명시하는것은소송촉진을저해할우려가있으므로일반적으로는그경로를명시할필요가없으나, 예외적으로진정성립이인정되는처분문서의증거력의배척, 진정성립이석연히않은서증의증거능력인정, 공문서의진정성립의부정, 확정된관련민사사건에서인정한사실과달리인정할때, 자기에게불리한사실을시인하고날인까지한서증의증거력을배척할때는분명하고수긍할만한이유를설시할것이요구된다. 52 산업재산권소송실무

55 5. 사실인정의위법과상고증거의취사와사실의인정은사실심의전권에속하므로, 원심의증거채택과사실인정이잘못되었다는것을상고심에서문제삼을수없다. 그러나 i) 위법한변론및증거조사의결과에의한사실의인정, 적법한증거조사의결과를간과한사실인정, ii) 논리법칙 경험법칙을현저히어긴사실인정 ( 예, 거액을무담보 무증서 무기한으로빌려주었다는인정 ) 과같은사유는자유심증주의의내재적제한을일탈한것으로상고이유가된다 (423조). 6. 자유심증주의의예외 가. 증거방법 증거력의법정 i) 대리권의존재에대한서면증명 (58조 1항, 89조 1항 ), 소명방법에대해즉시조사할수있는것에한정 (299조 1항 ) 등증거방법의제한, ii) 당사자와법정대리인에증인능력의부정 (367조, 372조 ) 등증거능력의제한, iii) 변론의방식에관하여변론조서의법정증거력 (158조 ), 공문서 사문서의증거력에관한추정규정 (356조, 358조 ) 등의증거력자유평가의제한, iv) 당사자의일방이고의로상대방의증명방해행위를한경우에그에게불리한사실을인정하여도좋게한규정들 (349조, 350조, 360조 1항, 361조 2항, 366조, 369조 ) 나. 증거계약소송에있어서사실확정에관한당사자의계약. 소송계약의일종. (1) 자백계약 ( 무증거계약 ) 특정사실에관하여는서로다투지않기로하는약정, 유효 -> 합의에따라다투지않으면재판상자백성립 (288조 ). but 권리자백, 간접사실에대한자백 - 무효. (2) 증거제한계약일정한사실의증명은서증이외다른증거는쓰지않기로하는약정보충적직권증거조사 (292조 ) 에의한제한및직권증거조사를원칙으로하는소액사건에서는무효 ( 소심 10조 1항 ) 증거신청과증거조사 53

56 (3) 중재감정계약보험사고나교통사고의원인을전문가인제3자의판정에맡기기로하는계약으로서, 처분할수있는법률관계의존부를판단하는전제가되는사실의확정을제3자에게맡기는것으로가능. (4) 증거력계약 A 의증언내용을진실인것으로믿기로하는등의계약으로법관의자유로운증거력평가 를제약하는것으로무효. 54 산업재산권소송실무

57 < 참고자료 1> 특허법원법정의도시 증거신청과증거조사 55

58 56 산업재산권소송실무 < 참고자료 2> 서증목록

59 < 참고자료 3> 증인등목록 증거신청과증거조사 57

61 2006 년도특허법원상표관련중요판결정리 특허법원판사노갑식

63 목 차 Ⅰ. 심판절차및소송절차일반 종전심판절차의대리인에게한송달의효력등 심결취소소송에있어서의주장입증책임 당해상표권이소멸한경우상표등록취소에관한심결취소소송의소의이익 63 Ⅱ. 상표의식별력 상품의보통명칭 ( 제6조제1항제1호 ) 기술적표장 ( 제6조제1항제3호 ) 현저한지리적명칭 ( 제6조제1항제4호 ) 간단하고흔히있는표장 ( 제6조제1항제6호 ) 기타식별력없는상표 ( 제6조제1항제7호 ) 68 가. 기타식별력없는상표에해당한다고판단한사례 68 나. 기타식별력없는상표에해당하지아니한다고판단한사례 69 Ⅲ. 상표부등록사유 선등록상표와유사한상표 ( 제7조제1항제7호 ) 70 가. 상표의유사여부판단방법 70 나. 기타 주지상표와동일또는유사한상표 ( 제7조제1항제9호 ) 저명상표와혼동을일으킬염려가있는상표 ( 제7조제1항제10호 ) 품질오인또는수요자기만의염려있는상표 ( 제7조제1항제11호 ) 74 가. 상품의품질오인 74 나. 수요자기만상표 74 (1) 주지의정도 74 (2) 상품의경제적견련관계 76 (3) 기타 주지 저명상표와유사한상표 ( 제7조제1항제12호 ) 77 증거신청과증거조사 61

64 Ⅳ. 상표및지정상품의유사여부 상표가유사하다고판단한경우 상표가유사하지아니하다고판단한경우 지정상품이유사하다고판단한경우 지정상품이유사하지아니하다고판단한경우 86 Ⅴ. 상표등록의취소 상표의부정사용으로인한취소 ( 제73조제1항제2, 8호 ) 상표의불사용으로인한취소 ( 제73조제1항제3호 ) 89 가. 상표의사용인지여부 89 나. 동일성의범주내인지여부 90 다. 취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지여부의판단기준시 91 Ⅵ. 등록상표권의권리범위가미치는상표의사용등 산업재산권소송실무

65 Ⅰ. 심판절차및소송절차일반 1) 1. 종전심판절차의대리인에게한송달의효력등 특허심판원이취소된심결을다시심리하게되는경우에종전심판절차대리인에게한송달은유효하고, 심결의등본을송달받은대리인이이를당사자에통지하지아니한것이민사소송법제173조의불변기간을준수할수없었던경우에해당하지아니한다 ( 선고 2006허 978 판결, 확정 ). 2) 2. 심결취소소송에있어서의주장입증책임 등록상표는심판청구일전계속하여 3년이상국내에서정당한이유없이그지정상품에사용되지않았다는원고의주장에대하여, 피고는상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중누군가가그취소심판청구일전 3년이내에국내에서취소심판이청구된지정상품중 1 이상에등록상표를정당하게사용하였음을주장, 입증하여야할것임에도이사건소송에서등록상표를사용하였다는주장도하지않고있고또한사용사실을인정할아무런증거도제출하지않고있으므로, 등록상표는상표법제73조제1항제3호에의하여취소되어야한다고한사례 ( 선고 2006허 3649 판결, 확정 ). 3. 당해상표권이소멸한경우상표등록취소에관한심결취소소송의소의이익 상표법제 73 조의규정에의한상표등록의취소는현존하는상표권을장래를향하여 소멸시키는것을목적으로하므로, 상표등록취소청구에대한심결의적법여부를가리는 소송계속중상표권이소멸되면, 그소는등록을취소할대상이없어져권리보호의이익이 없게된다 ( 선고 2005 허 판결, 확정 ). 1) 판결의확정여부표시는 을기준으로하였다. 2) 판결요지 : 심판절차에서의대리인의대리권은다른사정이없는한특허심판원이심결을하고그심결에대하여취소소송을제기할때까지존속하는바, 심결취소소송에서심결을취소하는판결이확정됨에따라특허심판원이심판사건을다시심리하게되는경우아직심결이없는상태이므로종전심판절차에서의대리인의대리권은다시부활하고, 당사자가심결취소소송에서다른소송대리인을선임하였다고하여달라지는것은아니므로, 심결의취소에따라다시진행된심판절차에서종전심판절차에서의대리인에게심결의등본을송달한것은당사자에게한송달과마찬가지의효력이있고, 그때로부터제소기간 30 일이지난후에소를제기한이사건소송은부적법하다 ( 참조판례 : 대법원 선고 84 다카 744 판결 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 63

66 Ⅱ. 상표의식별력 1. 상품의보통명칭 ( 제 6 조제 1 항제 1 호 ) ( 선고 2006 허 3007 판결, 확정 ) 3). 의효력이확인대상상표 방울솜 에미치지않는다고한사례 2. 기술적표장 ( 제6조제1항제3호 ) 출원상표는지정상품중비누와화장품등과관련하여원재료와색깔이라는형상을표시하는상표로서상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당한다 ( 선고 2006허4444 판결, 확정 ) 4). 지정상품이 CD-ROM, DVD플레이어, MP3플레이어등 인출원상표 오토나라 는기술적상표이다 ( 선고 2006허 2998 판결, 확정 ) 5). 3) 판결요지 : 방울솜 은이사건심결일당시버섯배지용폐면가운데둥글둥글한방울모양의작은솜송이가함유되어있는것을가리키는보통명칭으로동업자들과일반소비자들사이에일반적으로인식되고보통으로사용되었다고인정되므로, 등록상표의효력은상표법제 51 조제 1 항제 1 호에의하여확인대상상표에미치지아니한다 4) 판결요지 : 출원상표은한글의병기없이알파벳으로만구성되어있고대학수준의다소생소한단어이긴하나, 그사전상의미인계피는오래전부터널리알려진향신료로서국내일반수요자누구나그색깔이황갈색또는적갈색이라는점을손쉽게떠올릴수있으므로계피가시나몬이라는점을알게되면시나몬이무슨색깔인지는바로연상할수있는점, 출원상표의출원당시에도계피또는적갈색, 암갈색이아닌시나몬이라는표현으로써이미향수와립디자인펜슬등의화장품의원재료나색깔로실제사용되고있었던점, 출원상표의지정상품이속한거래업계에서는그전문신문의기사내용에비추어출원상표를그지정상품의원재료나형상등의성질을표시하는것으로널리사용하고인식하였을것이그다지어렵지않게추인되는점, 그일반수요자역시주로미용과화장에관심이많은여성일것이어서심사숙고할필요없이조금만주의를기울인다면출원상표가그지정상품의원재료나색깔을표시하는것임을용이하게인식할수있을것이라는점,... 출원상표는상품의유통과정에서통상필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하도록하는것은공익상바람직하지아니한점등여러사정을종합하여볼때, 출원상표는그지정상품중비누와화장품등과관련하여그원재료와색깔이라는형상을표시하는상표로서상표법제 6 조제 1 항제 3 호의기술적표장에해당한다. 5) 판결요지 : 오토나라 는 CD-ROM, DVD 플레이어, MP3 플레이어, 가스누출경보기 등이사건출원상표의상당수지정상품들과관련지어볼때, 자동으로작동 ( 또는제어 ) 되는기계의세계또는그집합체 라는정도로직감되어지정상품들의성질 ( 품질, 효능, 사용방법등 ) 을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된식별력이없는상표이므로, 그출원등록전부가거절되어야한다 ( 대법원 선고 2005 후 2595 판결, 선고 2002 후 1140 판결등참조 ). 64 산업재산권소송실무

출원서비스표 2006 허 7818 호사건, 확정 ) 6). 는기술적표장에해당한다 (2006. 11. 24. 선고특허법원 출원서비스표는지정서비스업의품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장만으로된서비스표에해당한다 (2006. 12. 29. 선고 2006 허 8286호판결, 상고 ) 7).

67 출원서비스표 2006 허 7818 호사건, 확정 ) 6). 는기술적표장에해당한다 ( 선고특허법원 출원서비스표는지정서비스업의품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장만으로된서비스표에해당한다 ( 선고 2006 허 8286호판결, 상고 ) 7). 어느표장에쓰인용어가일반수요자가알기어려운전문기술용어에해당하더라도, 그표장의전체적인구성이나표현형식에따라서는얼마든지그형상이나생산방법등성질을보통으로사용하는방법으로표시하는상표로볼수도있다. 그리고확인대상표장 의안에기재된문자들은전체적으로보아 신사용양말로서이태리고급기종을사용하고흘러내림이방지되는인타샤패턴의양말 임을설명하는의미로쉽고자연스럽게해석된다. 따라서확인대상표장의 INTARSIA 부분은양말의형상과생산방법을보통으로표시한기술적사용에해당한다고봄이마땅하다 ( 선고 2005 허8890 판결, 상고 ). 등록서비스표중 코리안숯불닭바베큐 부분은기술적표장으로서식별력이없고, 사용에의한식별력도인정할수없다 ( 선고 2005허 9343 판결, 상고기간도과로상고장각하 ) 8). 6) 판결요지 : 출원서비스표는 Wireless Broadband Internet 의약어이고그의미는 세계에서최초로국내에서개발 상용화한무선휴대인터넷기술 인점, 인터넷을사용하는일반수요자는위표장을보고그정확한기술적의의또는정확한명칭 (Wireless Broadband Internet) 은모른다할지라도그의미내용 ( 무선휴대인터넷과관련되는이동통신기술 ) 을직관적으로깨달을수있는것으로볼수있는점, 원고스스로출원서비스표를사용하기를희망하는원고단체의회원들에게서비스표의사용을허용할것이라고하여동일한내용의휴대인터넷서비스가원고또는원고단체의회원들중누구에의하여제공되는것인지구별할수없는점등에비추어보면, 출원서비스표는자타서비스업식별기능을갖지못한것으로서상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당한다 ( 대법원 선고 97 후 2323 판결참조 ). 7) 판결요지 : 출원서비스표중 patent 는 특허, 특허권 이란의미가있는영어단어이고,... 출원서비스표의지정서비스업을접하게되는일반소비자내지거래자들은 Utopia 의의미를알고있고, 그중 topia 가일정한장소를뜻하는것임을알고있다고봄이상당하며, 상품이나서비스업의내용을암시하는영어단어와 topia 가결합된상표또는서비스표가널리사용되고, 나아가 topia 중 to 를생략하여 pia 만을결합한상표또는서비스표까지널리사용되는상태에있어서는, 상품이나서비스업의내용을암시하는영어단어와 pia 가결합된상표또는서비스표를접하는소비자들은 pia 를 topia 와마찬가지로 상품또는서비스를제공하는장소 로인식한다고볼수있다. 따라서출원서비스표는일반소비자들에게 특허와관련된서비스를제공하는곳 으로인식될것이므로그지정서비스업에사용할경우 지정서비스업의품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장만으로된서비스표 라할수있다. 8) 판결요지 : 등록서비스표중 코리안숯불닭바베큐 부분은사용서비스업인닭바베큐전문식당업과관련하여볼때일반수요자나거래자들로하여금 한국식으로숯불에구워요리하는닭바베큐전문식당업 을직감케하므로기술적표장에해당하고, 사용서비스업의원재료와가공방법등을직접적으로표현하고있어일반인또는경업자가자유롭게사용할필요가큰경우에해당하므로사용에의한식별력을인정하기위한요건을엄격하게제한하여야한다 ( 대법원 선고 2002 후 1768 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 65

68 서비스표 항아리 가상표법제 51 조제 1 항제 2 호에규정된사용서비스업의품질, 효 능, 생산방법, 가공방법등을보통으로사용하는방법으로표시한표장에해당한다 ( 선고 2005 허 8647 판결, 상고기각 ) 9). 출원상표 는상표법제 6 조제 1 항제 3 호소정의기술적상표에해당한 다 ( 선고 2006허 7573 판결, 확정 ) 10). 확인대상표장 대전문화예술의전당, 청주예술의전당, 의정부예술의전당 은기술적표장에해당하므로, 등록표장 예술의전당 은그효력이위확인대상표장들에미치지아니한다 ( 선고 2006허 1834, 1803, 1827, 1858( 병합 ) 판결, 상고 ) 11). 출원상표 Ubiquity 는그지정상품및지정서비스업의효능이나용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서식별력이없다 ( 선고 2005 허9787 판결, 확정 ) 12). 9) 판결요지 : 항아리 가확인대상서비스표의사용서비스업인 분식업 에사용될경우일반수요자로하여금그제공되는음식물을항아리에담아제공한다는관념으로직감시킬수있으므로이는상표법제 51 조제 1 항제 2 호에규정된사용서비스업의품질, 효능, 생산방법, 가공방법등을직접적으로보통으로사용하는방법으로표시한표장에해당하여이부분에대하여등록서비스표의효력이미치지아니한다. 10) 판결요지 : 출원상표의구성중 AQUA 는대형수족관관람시설인아쿠아리움, 물속에서신을수있는신발인아쿠아샌들, 정수기의상표내지명칭으로서의아쿠아정수기등에서보듯이일상생활에서흔히접할수있는영단어일뿐아니라각종인터넷홈페이지의명칭에도사용되고있고, TIMER 또한독립된상품으로거래되거나선풍기등의가전제품이나일상용품에부가설치되어있어일상생활에서흔히접할수있는영단어이므로, 일반수요자나거래자로서는출원상표를보고물속에서시간을측정하는장치로직감할수있다고할것이므로, 출원상표는그지정상품의용도나효능을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된기술적표장으로서상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당한다. 11) 판결요지 : ( 문화 ) 예술의전당 이란 ( 문화 ) 예술분야의가장권위있는기관이나 ( 문화 ) 예술분야의중심이되는건물또는 ( 문화 ) 예술에관련된활동이나업무를담당하는기관내지시설등을의미하고, 일반수요자들이확인대상표장들을보고위와같은의미를직감할수있으며, 청주, 의정부, 대전 은현저한지리적명칭에해당한다할것이어서, 확인대상표장 대전문화예술의전당, 청주예술의전당, 의정부예술의전당 은등록서비스표및업무표장 예술의전당 의지정서비스업및업무와동일하거나유사한각해당사용서비스업및업무의품질, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장으로된기술적표장에현저한지리적명칭이결합된것이다. 그리고그결합으로인하여본래의지리적명칭이나기술적의미를떠나새로운관념을낳는다거나전혀새로운조어가되었다고할수도없으므로, 이들표장에새로운식별력이부여되는것도아니며, 위등록표장 예술의전당 이그상표등록결정시에사용에의한식별력을취득하지도못하였으므로, 등록표장 예술의전당 의효력은위확인대상표장들에미치지아니한다 ( 대법원 선고 2002 후 1768 판결, 선고 98 후 1518 판결참조 ). 12) 판결요지 : 출원상표 Ubiquity 는 Ubiquitous 의명사형단어로서출원상표가그지정상품이나지정서비스업에사용되는경우에일반거래자나수요자들은사용자가컴퓨터나네트워크를의식하지아니하고장소에상관없이자유롭게네트워크에접속할수있는환경이구현된상품이나서비스라고직감할것이므로이사건출원상표는그지정상품및지정서비스업의효능이나용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서그식별력이없다. 66 산업재산권소송실무

69 3. 현저한지리적명칭 ( 제6조제1항제4호 ) 등록상표은현저한지리적명칭에해당하지않는다 ( 선고 2006허 3205호판결, 상고기각 ) 13). 신문의제호인 대구신문 은현저한지리적명칭에해당하고, 사용에의한식별력도인정할수없어상표로등록될수없다 ( 선고 2005 허10244 판결, 상고기각 ) 14). 4. 간단하고흔히있는표장 ( 제 6 조제 1 항제 6 호 ) 출원상표는간단하고흔히있는표장만으로구성된것이라고볼수없다 ( 선고 2006허 5768호판결, 상고 ) 15). 출원상표가간단하고흔히있는표장만으로된상표에해당하지아니한다 ( 선고 2006허 5461 판결, 확정 ) 16). 13) 판결요지 : Buckingham 을 버킹검궁전 의약어로볼수없고, 영국에서는 Buckingham Palace를약칭하여 The Palace 또는 Buck House 로부르는점, 영국에는 Buckingham 이라성씨 ( 姓氏 ) 가있고, 버킹검궁역시원래 Buckingham 공작이소유하였던저택이었던점, 영한사전에는 Buckingham 을영국의정치가, Buckinghamshire의약자로기재되어있는점, Buckinghamshire는영국잉글랜드남부에위치한주 ( 州 ) 의명칭인점에비추어보면등록상표를접하는소비자들이 버킹검궁전 을인식하게된다고볼수없어, 등록상표는현저한지리적명칭에해당하지않는다. 14) 판결요지 : 한글 대구 와영어 DAEGU 는현저한지리적명칭인 대구광역시 의약어에해당하고, 한글 신문 과영어 NEWS 는모두지정상품인 신문 의보통명칭에해당하여식별력이없으므로, 출원상표는전체적으로볼때현저한지리적명칭을표시하는상표로서상표법제6조제1항제4호에해당하고, 신문의제호라하더라도그제호자체만으로식별력이인정되거나사용에의한식별력이인정되는경우에개별적, 구체적으로상표로등록될수있다고볼것인데, 출원상표가사용에의한식별력을획득하였다고도인정하기어렵다 ( 대법원 선고 93후1698 판결, 선고 2000후181 판결등참조 ). 15) 판결요지 : 일반적으로 와같은마름모또는 와같은다이아몬드모양은간단하고흔히있는표시로볼수있다. 그러나출원상표의표장은, 1 상 하의폭이좁은납작한마름모또는다이아몬드가옆으로누운모양을취하고있어일반적으로흔히쓰이는마름모또는다이아몬드의모양과는다르고, 2 와같이마름모모양이얇은이중의선으로구성된것이아니라, 일정한폭을지닌검은띠로마름모를형성하고 2개의마름모띠의면적이전체마름모면적의 1/2을넘게차지할정도이어서, 두개의검은띠만으로 4개의마름모를형성한것과같게되어, 2개의선으로구성된마름모에비하여시선을가운데로집중시키는효과가훨씬크므로그구성이간단한것이라고단정하기는어렵다. 가사출원상표표장의구성이간단한것이라고하더라도흔히사용되고있다는점에관하여이를인정할아무런증거가없으므로, 출원상표는간단하고흔히있는표장만으로된상표라할수없다. 16) 판결요지 : 가. 출원상표가간단하고흔히있는표장만으로된상표에해당하는지여부를판단함에있어서는출원상표가자타상품을구별하는식별력을가지는지여부를기준으로판단하되, 거래의실정, 그표장에대한독점적인사용이허용되어도좋은가등의사정을참작하여야한다. 한편, 출원상표가다른상표와구별되는식별력을가지는지여부를판단함에있어서도, 원칙적으로상표의구성요소전체에서느껴지는일반수요자의심리를기준으로판단하여야한다. 또한출원상표가간단하고흔히있는표장만으로된상표에해당하는지여부는그지정상품과관계없이당해상표의구성자체만을대상으로판단하되, 1 간단한표장과 2 흔히있는표장이라는두가지요건을모두충족하여야한다 ( 대법원 선고 99후1461 판결, 선고 84후93 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 67

5. 기타식별력없는상표 ( 제 6 조제 1 항제 7 호 ) 가. 기타식별력없는상표에해당한다고판단한사례 판시사항 : 등록상표는상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당한다 (2006. 4. 28. 선고 2005허 10671 판결, 확정 ) 17).

70 5. 기타식별력없는상표 ( 제 6 조제 1 항제 7 호 ) 가. 기타식별력없는상표에해당한다고판단한사례 판시사항 : 등록상표는상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당한다 ( 선고 2005허 판결, 확정 ) 17). 출원서비스표 상표법제 6 조제 1 항제 7 호에해당하여등록이될수없다 ( 선고 2005 허 6825 판결, 확정 ) 18). 출원서비스표 swissone 은상표법제 6 조제 1 항제 7 호에규정된 수요자가누구의업 나. 위와같은판단기준에따라상표의구성전체를기준으로판단하면, 출원상표는알파벳 6 글자로구성되어있고, 대문자 SC 부분과소문자 plus 부분이구분표시없이일체로결합되어있으며, 문자를도안화한크기와모양에각각차이가있다. 따라서출원상표의문자와도안이결합된전체적인구성은자타상품을구별하는식별력을가지기에충분할뿐만아니라, 간단한표장에해당하지아니하며일상생활에서쉽게찾을수있는흔히있는표장이라고쉽게단정할수도없다. 또한 SC 와 plus 부분은분리될경우각각식별력이없거나미약하여중심적식별력을가진요부가별도로존재하지아니하므로, 출원상표는 SC 나 plus 부분만으로분리되어간략하게호칭되거나인식될가능성도매우희박하다. 따라서출원상표는수요자및거래자사이에결합된문자와도안이전체로인식되고식별될것이며, 그전체적인구성이간단하고흔히있는표장만으로된상표에해당한다고볼수없다. 17) 판결요지 : 등록상표의지정상품이속한상품류구분에관하여 LOOK 부분이식별력이있는다른구성부분과결합되어서상표등록이많이되어있고그러한형태의결합상표에관하여상표등록이계속되고있는실정인바, 등록상표는기본적으로영어단어 LOOK 에다가문법적인요소인 S ' 를단순히첨가한것에불과한것이어서누구에게나개방되어야할상표라고할수있고, 나아가 LOOK 이들어간상표들의집합내지상위개념으로사용되고인식됨으로써거래사회에서다른상표들의식별력을희석화하는결과가발생할수도있으므로, 등록상표를특정인에게독점시키는것은공익상바람직하지못하다 ( 대법원 선고 2000후1696 판결, 선고 2004후2871 판결참조 ). 18) 판결요지 : 이사건서비스표는 국제전화 라는한글과 006 이라는세자리의아라비아숫자로이루어진 국제전화 006 과 국제전화 라는뜻의 International Call 및 006 으로이루어진 International Call 006 을위아래로배치하여이루어진서비스표로서, 그중 국제전화 및 International Call 은이사건서비스표의지정서비스업과의관계에서그용도 효능등을나타내는것으로서식별력이약하다고할것이어서이사건서비스표의요부는 006 이다. 006 은 3자의아라비아숫자로이루어져있어간단하고흔한표장이거나그외관자체로식별력이없는상표에해당한다고하기는어렵다할것이다. 그러나, 전기통신사업법제36조, 전기통신번호관리세칙 ( 정보통신고시제 호 ) 등에의하면, 국제전화망으로의접속번호를 00 으로지정하고있고, 통신위원회사무국장은전화망을설치또는임차하여운영하는국제전화사업자중기간통신사업자에게는 00X (X는 3, 7, 9 제외 ) 로번호를부여할수있다고규정하고있으므로, 위규정들의취지에따르면이사건상표의 006, 특히국제전화를위한 006 은단순한세자리숫자가아니라국제전화사업자의통신망식별번호로서유한한국가자원이라고할것이고, 위세칙제19조, 제21조등에전기통신번호의효율적활용을위하여여러가지제한규정을두고있는바, 이와같이국가에의하여여러가지정책적목적을위하여관리되는유한한자원인국제전화사업자의통신망식별번호를특정인이독점하도록하는것은바람직하지아니하다. 68 산업재산권소송실무

무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당한다 (2006. 6. 29. 선고 2006 허 3250 판결, 확정 ) 19). 출원상표 는상표법제 6 조제 1 항제 7 호소정의수요자가누구의업무에관련 된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당한다 (2006. 11. 29. 선고 2006 허 6891 판결, 상고 ) 20). 나.

71 무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당한다 ( 선고 2006 허 3250 판결, 확정 ) 19). 출원상표 는상표법제 6 조제 1 항제 7 호소정의수요자가누구의업무에관련 된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당한다 ( 선고 2006 허 6891 판결, 상고 ) 20). 나. 기타식별력없는상표에해당하지아니한다고판단한사례 출원상표은상표법제6조제1항제7호소정의수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당하지아니한다 ( 선고 2006허 6419 판결, 확정 ) 21). 19) 판결요지 : 출원서비스표중 swiss 부분은현저한지리적명칭에해당하여식별력이미약하고, One 부분또한간단하고흔한표장으로서식별력이미약할뿐만아니라, swiss 와 One 의결합에의하여새로운관념이형성되는것도아니므로, 출원서비스표는전체적으로볼때식별력이미약하다. 또한, 스위스는우리나라의일반수요자나거래자들에의하여비밀금고운영등과관련하여금융업이잘발달한나라로인식되고있다. 그러므로출원서비스표의지정서비스업인금융업과관련하여볼때, 출원서비스표중 swiss 부분은수요자나거래자들로하여금파나마국적의금융법인인원고를금융업이발달한스위스의법인으로오인하도록하는등그출처를혼동하도록할가능성이있다. 결국, 출원서비스표는원고의지정서비스업과타인의서비스업사이의출처를식별하는힘이매우미약하여서비스표로서특별현저성이있다고볼수없다 ( 대법원 선고 96후979판결참조 ). 20) 판결요지 : 출원상표는그도형과색채가문자부분을압도할정도에이르지아니하므로도형과색채로인하여식별력이있는것으로보기어렵고, 문자부분은이른바육하원칙을이루는요소중의세가지로구성된것으로일상대화에서행위나생각등의주체, 대상, 이유, 경위, 수단등을물을때흔히사용되는표현일뿐아니라, 특정인에게이러한표현들을독점적으로상표로사용하게하는것도적절하지아니하다고할것이어서, 출원상표의관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여출원상표를전체적, 객관적으로관찰하면, 일반수요자나거래자들이출원상표를보고그지정상품의출처를식별하기어렵다 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ). 21) 판결요지 : 출원상표은 Phone 과 Fun 의사이에 & 가띄움없이연결되어있으므로, 일반수요자나거래자들이이를 Phone 이나 Fun 으로분리하여인식하기보다는상표전부를일체로인식할것으로보이고, Phone 과 Fun 이각각식별력이없거나미약한단어라고하여이단어들이 & 에의하여결합된경우까지식별력이미약하다고할수없으며, 이에더하여출원상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하면, 일반수요자나거래자들이출원상표를보고그지정상품의출처를충분히식별할수있을것으로보이므로, 출원상표는자타상품의출처에관한식별력을갖추고있다 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 69

Ⅲ. 상표부등록사유 1. 선등록상표와유사한상표 ( 제 7 조제 1 항제 7 호 ) 가. 상표의유사여부판단방법 결합상표중식별력이미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다 고봄이상당하고, 등록상표 의중앙하단 5.ten 부분은식별력이미 약하다 (2006. 4. 19. 선고 2005 허 8852 판결, 상고기각 ) 22).

선고 2005허 10077 판결, 확정 ) 23). 상표가외국에서유명한사람의성명에서유래된것이라거나, 외국에서그사람의성과이름을합쳐서구성한표장으로상표등록이되었다는등의사정만을가지고바로국내 22) 판결요지 : 등록상표의 Anasazi 부분은그독특한의미나전체표장에서차지하는크기등에비추어그비중이매우크고, 도형부분또한크기나도안의독창성등에비추어비중이큰반면, 5.

72 Ⅲ. 상표부등록사유 1. 선등록상표와유사한상표 ( 제 7 조제 1 항제 7 호 ) 가. 상표의유사여부판단방법 결합상표중식별력이미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다 고봄이상당하고, 등록상표 의중앙하단 5.ten 부분은식별력이미 약하다 ( 선고 2005 허 8852 판결, 상고기각 ) 22). 문자상표 ( 문자서비스표 ) 의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장 중요한요소이므로, 등록서비스표와확인대상표장는비록외관과관념이유사하지않더라도호칭이너무유사하여확인대상표장이등록서비스표의지정서비스업과동일 유사한서비스업에사용될경우일반수요자나거래자로하여금사용서비스업의출처에관하여오인, 혼동을일으킬염려가충분히있다 ( 선고 2005허 판결, 확정 ) 23). 상표가외국에서유명한사람의성명에서유래된것이라거나, 외국에서그사람의성과이름을합쳐서구성한표장으로상표등록이되었다는등의사정만을가지고바로국내 22) 판결요지 : 등록상표의 Anasazi 부분은그독특한의미나전체표장에서차지하는크기등에비추어그비중이매우크고, 도형부분또한크기나도안의독창성등에비추어비중이큰반면, 5.ten 부분은그크기가매우작아쉽게눈에띄지아니할뿐더러특별히도형화되지도않은채간단한숫자 5 와 10 ( 영문자로표시하여도마찬가지이다 ) 이마침표. 로단순결합되어있는것으로전체표장에서별다른기능을수행하지못하고있으므로, 5.ten 부분은지정상품과의관계에서식별력이미약한부분이다. 따라서다른상표와는중요부분인 Anasazi 부분이나도형부분을중심으로동일 유사여부를대비하여야한다 ( 대법원 선고 2004 다 판결, 선고 2003 후 236 판결, 선고 2001 후 1808 판결등참조 ). 23) 판결요지 : 상표 ( 서비스표 ) 의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관 호칭 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나외관등이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야하고, 오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표 ( 서비스표 ) 를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문 ( 서비스를요청 ) 하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표 ( 문자서비스표 ) 의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소이다 ( 대법원 선고 97 후 3050 판결참조 ). 70 산업재산권소송실무

73 에출원된상표도성과이름부분이분리관찰될수없다고단정할수는없으므로, 출원서비스표 LULU GUINNESS 는선등록상표서비스표인 GUINNESS 와그외관은서로다르나, 출원서비스표는 LULU 와 GUINNESS 로분리관찰되고, 출원서비스표가 GUINNESS 부분만에의하여약칭되는경우에는선등록상표서비스표와그호칭이 기네스 로서동일하고관념이유사하므로, 출원서비스표가선등록상표서비스표의지정상품 / 서비스업과동일 유사한서비스업에사용될경우일반수요자나거래자로하여금그출처에관하여오인, 혼동을일으킬염려가충분히있다 ( 선고 2006허 3267 판결, 확정 ) 24). 도형서비스표나결합서비스표의유사여부판단시주요부분의호칭과그로부터인식되는관념이모두식별력이없거나미약할경우에는이를전체적으로관찰하여대비판단함이상당하고, 도형화된서비스표나도형과문자가결합된서비스표의유사여부를대비판단함에있어서는호칭못지않게외관의유사여부도매우중요한요소로고려해야옳으 므로, 출원서비스표와비교대상서비스표는호칭이서로 다르고, 외관또한현저하게상이하여두서비스표는서로유사하지아니하다 ( 선고 2006 허 2851 판결, 확정 ) 25). 24) 판결요지 : 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합된결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라, 각구성부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있고, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다고해야할것이며, 성명의결합으로이루어진결합상표의경우에도그이치는마찬가지이다. 또한상표의유사여부판단의한방법으로서분리관찰이될수있는지여부는보통의주의력을가진국내의일반수요자나거래자들이거래상황에서상표를보고받는직관적인인식을기준으로판단하여야하는것이지, 상표가외국에서유명한사람의성명에서유래된것이라거나, 외국에서그사람의성과이름을합쳐서구성한표장으로상표등록이되었다거나, 외국에서상품에대한광고시에성과이름을포함하는전체표장으로만사용되고외국의신문, 잡지등의기사에서도상품이나그브랜드를지칭할때에성과이름이포함된전체명칭만을사용하며성이나이름을분리하여사용된일이없다는사정만을가지고바로국내에출원된상표도성과이름부분이분리관찰될수없다고단정할수는없다 ( 대법원 선고 98 후 2627 판결참조 ). 25) 판결요지 : 가. 출원서비스표와비교대상서비스표는주요부분의호칭과그로부터인식되는관념이모두식별력이없거나미약할뿐이므로, 두서비스표의유사여부도전체적으로관찰하여대비판단함이상당하다. 두서비스표를전체적 종합적으로관찰하여보면, 출원서비스표는 우리아이클리닉 또는 우리안과 등으로, 비교대상서비스표는 우리아이점씨씨 또는 우리아이소아과 등으로부를것으로예상되어호칭이서로다르고, 외관또한현저하게상이하므로, 두서비스표는서로유사하지아니하다고판단된다. 나. 우리 로호칭되는부분에약간의식별력이있는것으로보아중요부분분리관찰을한다하더라도, 경험칙상오늘날 TV 나컴퓨터등을통한홈쇼핑이나온라인전자거래가활발해짐에따라음성매체보다는시각이나영상매체를통하여광고하거나서비스를주문하는일이훨씬빈번한점, 장소적제약없이다수인에게전전유통되는유형의상품과는달리무형의서비스업인의료분야서비스는의료시설을구비한일정한영업장소에서만제공되고, 그서비스표의사용도통상그의료시설건물내외부에부착되는간판에표시하는등제한적방법으로행하여지는점등을고려할때, 특히도형화된서비스표나도형과문자가결합된서비스표의유사여부를대비판단함에있어서는호칭못지않게외관의유사여부도매우중요한요소로고려해야옳다 ( 대법원 선고 2001 후 1808 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 71

부분적으로는식별력이없는문자나도형들이결합되어비로소식별력을취득하게된결합상표의권리범위는결합된전체로서의상표적사용에의하여식별력이유지되는범위내로제한되어야마땅하고, 지정상품에사용되는표장일지라도타인의상품과식별하기위한것이아니라, 자기의상품상호간의규격, 성능, 용도,

74 부분적으로는식별력이없는문자나도형들이결합되어비로소식별력을취득하게된결합상표의권리범위는결합된전체로서의상표적사용에의하여식별력이유지되는범위내로제한되어야마땅하고, 지정상품에사용되는표장일지라도타인의상품과식별하기위한것이아니라, 자기의상품상호간의규격, 성능, 용도, 개량시기등을표기하거나분류할목적으로사용하는표장이나분류기호는상표와함께사용되는경우가있다하여도상표적기능을하는표장에해당한다고볼수없다 ( 선고 2006허 4581 판결, 상고 ) 26). 나. 기타 선등록서비스표의등록원부상등록권리자가심결후에변경되었다고하더라도선등록서비스표가출원서비스표의출원인에게 타인의등록서비스표 라고할수없는경우에는상표법제7조제1항제7호가적용될수없고, 따라서상표법제7조제1항단서도적용되지않는다 ( 선고 2006허 8620 판결, 확정 ) 27). 무효심결이확정된상표가상표법제7조제1항제7호에정한 선출원에의한타인의 26) 판결요지 : 가. 부분적으로는식별력이없는문자나도형들이결합되어비로소식별력을취득하게된결합상표의권리범위는결합된전체로서의상표적사용에의하여식별력이유지되는범위내로제한되어야마땅하다. 그렇게해석하지않으면상표권의효력범위가식별력이유지되지않는부분에까지확장되는부당한결과가초래되기때문이다. 선등록상표 XTOUR 는각각식별력이없거나미약한 X 와 TOUR 가결합된전체로서만비로소식별력을가지므로, 그권리범위도영문자 5 글자가구분됨이없이같은글자체로연결되어사용되는경우만으로제한하여좁게해석하여야한다. 예컨대, X 자와 TOUR 부분을빈칸이나줄표로써분리한 X TOUR 또는 X-TOUR 는물론, 그중 X 자부분의글자체를다르게하거나큰글씨로강조한형태의표장들은등록상표의권리범위에속한다고볼수는없다. 나. 지정상품에사용되는표장일지라도타인의상품과식별하기위한것이아니라, 자기의상품상호간의규격, 성능, 용도, 개량시기등을표기하거나분류할목적으로사용하는표장이나분류기호는상표와함께사용되는경우가있다하여도상표적기능을하는표장에해당한다고볼수없다. 확인대상표장 에서타인의상품과식별하기위하여상표적기능으로사용되는것은 부분이며, 기울어진십자가모양의도안이나그중앙의부분은 X시리즈임을표시하기위한제품분류기호나디자인적기능을하는것이고, TOUR는등급표시내지골프경기에사용되는아이언세트라는 용도표기에해당하는것이어서, 각각부분과분리되어서는독자적인식별력을가지지아니하는부기적인표시에불과하다. 27) 판결요지 : 선등록서비스표 A는심결후에등록원부상표시변경되기전에는등록권리자가현대물류주식회사로표시되어있었지만, 원고는출원전에상호를현대물류주식회사에서현대택배주식회사로변경하였을뿐, 그실체가변경된것은아니어서현대물류주식회사와현대택배주식회사는이사건출원서비스표의출원당시동일법인인사실이인정되므로, 선등록서비표 A는출원서비스표의출원인인원고에게있어서 타인의등록서비스표 라고할수없고, 따라서선등록서비스표 A와관련하여서는이사건출원서비스표에대하여상표법제7조제1항제7호를적용할수없으며, 이에따라상표법제7조제3항단서는적용될여지가없다 ( 출원서비스표 ). 72 산업재산권소송실무

등록상표 의대상적격이되도록한것이헌법에위반되지아니한다 (2006. 11. 15. 자 2006 카허 438 결정 ) 28). 2. 주지상표와동일또는유사한상표 ( 제 7 조제 1 항제 9 호 ) 등록업무표장 은구상표법제 7 조제 1 항제 9 호에해당 한다고판단한사례 (2006. 11. 3.

2006 허 4215 판결, 상고 ) 30). 28) 판결요지 : 구상표법 (2004. 12. 31.

75 등록상표 의대상적격이되도록한것이헌법에위반되지아니한다 ( 자 2006 카허 438 결정 ) 28). 2. 주지상표와동일또는유사한상표 ( 제 7 조제 1 항제 9 호 ) 등록업무표장 은구상표법제 7 조제 1 항제 9 호에해당 한다고판단한사례 ( 선고 2006 허 6815 호판결, 확정 ) 29). 3. 저명상표와혼동을일으킬염려가있는상표 ( 제 7 조제 1 항제 10 호 ) 선등록상표 는저명상표에해당하고, 등록상표 가상표법제 7 조제 1 항 제 10 호에규정된 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키 게할염려가있는상표 에해당한다고판단한사례 ( 허 4215 판결, 상고 ) 30). 28) 판결요지 : 구상표법 ( 법률제 7290 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제 7 조제 3 항본문중괄호안부분에서무효심결이확정된상표도상표법제 7 조제 1 항제 7 호에정한 선출원에의한타인의등록상표 의대상적격이되도록한것은, 무효심결의소급효를규정한상표법제 71 조제 3 항의입법취지와예외없는무효심결의소급효를관철하였을경우에생기는문제점 ( 심사시점에따라새로운출원상표에대한등록여부가달라지는심사업무의불안정성, 동일 유사한상표의공존가능성으로인한수요자의혼동등 ) 을비교형량하여입법정책적으로결정할수있는문제라할것이므로, 그개정경위등에비추어볼때, 그침해가기본권의본질적인내용을침해하는규정으로서헌법제 23 조, 제 11 조, 제 15 조에위반된다고할수는없다고할것이어서, 위조항은헌법에위반되지아니한다 ( 대법원 선고 2003 후 2270, 선고 2004 후 2253 판결등참조 ). 29) 판결요지 : 대한불교원효종이란불교종단이종정측과총무원장측으로분파된후그중총무원장측이일방적으로 대한불교원효종 이란명칭의재단법인을설립한후위재단법인인원고가위종단의명칭과동일한명칭의업무표장을등록받았으나위재단법인은대한불교원효종종단의적법한절차에따라설립된것이아니어서위종단의소속단체관리업무와소유재산관리업무등위종단의업무를담당할권한이있다고볼수없고, 원고재단과대한불교원효종은그실체가서로다르며그업무역시서로명확히구분되고, 한편불교단체의업무에관계하는자들사이에서 대한불교원효종 또는 大韓佛敎元曉宗 이라는표장은대한불교원효종이라는불교종단의업무를표시하는것으로서현저하게인식되어있는점에비추어보면등록업무표장은상표법제 7 조제 1 항제 9 호에해당한다. 30) 판결요지 : 가. 어떤상표가상표법제 7 조제 1 항제 10 호의저명상표에해당하는지여부는그상표를사용한기간, 방법, 태양및거래범위등과거래실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등을종합하여판단하여야하고, 판단의기준시는등록상표의출원시라고보아야한다. 또한, 저명상표와유사하지않은상표라도그상표의구성이나관념등을비교할때그상표에서타인의저명상표또는상품등이쉽게연상되거나, 타인의상품등과밀접한관련성이있는것으로인정되어상품의출처에오인혼동을일으킬염려가있다면, 그러한상표는상표법제 7 조제 1 항제 10 호의규정에의하여등록될수없다고보아야한다. 나. 등록상표는상표자체로는선등록상표와유사하지않으나, 상표의구성과관념에밀접한연관성이있고또지정상품이동일하거나유사하여, 거래자나일반소비자들로하여금등록상표로부터선등록상표또는그상표가사용된상품을쉽게연상하게하거나, 그와밀접한관련이있는것으로오인하게함으로써, 수요자간에현저하게인식된원고의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있다고판단되므로, 상표법제 7 조 1 항제 10 호의규정에의하여상표등록이무효로되어야한다 ( 대법원 선고 2004 후 3454 판결, 선고 2001 후 2870 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 73

4. 품질오인또는수요자기만의염려있는상표 ( 제7조제1항제11호 ) 가. 상품의품질오인 등록상표가 상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표 에해당하는지여부를판단함에있어서는, 그지정상품이존재할수없는경우를제외하고는, 상표자체의구성과그지정상품과의관계를기준으로판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도를감안하여서는아니된다 (2006. 4. 12.

76 4. 품질오인또는수요자기만의염려있는상표 ( 제7조제1항제11호 ) 가. 상품의품질오인 등록상표가 상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표 에해당하는지여부를판단함에있어서는, 그지정상품이존재할수없는경우를제외하고는, 상표자체의구성과그지정상품과의관계를기준으로판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도를감안하여서는아니된다 ( 선고 2006 허589 판결, 상고기각 ) 31). 나. 수요자기만상표 (1) 주지의정도 등록상표가 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반수요자들에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야한다 ( 선고 2006허 2424 판결, 상고 ) 32). 주로여자아동용의류에사용된선사용상표 이상표법제 7 조제 1 항 제 11 호 제 12 호에서요구되는주지성정도를구비하지못하였다고판단한사례 ( 선고 2006 허 8064 판결, 상고 ) 33). 31) 판결요지 : 상표법제 7 조제 1 항제 11 호의 상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표 란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하는것이므로, 등록상표가상표법제 7 조제 1 항제 11 호에해당하는지여부를판단함에있어서는, 그지정상품이존재할수없는경우를제외하고는, 상표자체의구성과그지정상품과의관계를기준으로판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도는감안하여서는아니되며, 또한그판단기준시는등록결정 ( 사정 ) 시라고할것인바, 등록상표의지정상 품인 인삼성분이함유된돼지고기 는현실적으로존재하는점이인정되므로, 등록상표자체의구성과그지정상품을비교하면품질오인의우려가없다 ( 대법원 선고 99후628 판결, 선고 97후3029 판결등참조 ). 32) 판결요지 : 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반수요자들에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야한다. 이경우선사용상표와동일, 유사한등록상표가선사용상표의상품과동일, 유사한상품에사용되고있다면, 일반수요자로하여금상품의출처에대한오인, 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후3187 판결참조 ). 33) 판결요지 : 등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하려면선사용상표는국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표또는상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 같은항제12호에해당하려면선사용상표는일본의주지상표라고할수있을정도로는알려져있어야할것인데, 증거에의하여인정되는정도의판매기간, 매출액및광고규모등의사정만으로는 74 산업재산권소송실무

등산화, 안전화, 등산복등에관하여상표는등록상표의출원일또는등록결정일당시사용에의한식별력을취득하였다고인정하기부족하고, 거래자및수요자의거의모든구성원이그표장을특정인의상품표지로승인하기에이르렀다고단정하기어렵다 (2006. 7. 7. 선고 2005허 9930 판결, 상고 ) 34).

77 등산화, 안전화, 등산복등에관하여상표는등록상표의출원일또는등록결정일당시사용에의한식별력을취득하였다고인정하기부족하고, 거래자및수요자의거의모든구성원이그표장을특정인의상품표지로승인하기에이르렀다고단정하기어렵다 ( 선고 2005허 9930 판결, 상고 ) 34). 비교대상표장 가등록상표의등록결정일당시국내의일반음반거래 에있어서상품출처등의오인 혼동을용인할수없는정도의다수의수요자나거래자사 이에그표장이나진한커피 1, 2, 3 집이라고하면곧특정인의상표나음반이라고인식될 수있을정도로알려져있다고인정되므로, 등록상표 가상표법제 7 조제 1 항 제 11 호후단에의하여무효이다 ( 선고 2006 허 2400 판결, 상고기각 ). 수요자를기만할염려가있는상표 의보호대상인 특정인의상표나상품이라고인식 될수있을정도로알려진상표 ' 에서특정인이란수요자및거래자가실질적으로상표의이 익을누리는일정한권리주체가존재하는것을추상적, 개괄적으로파악하여동일하고일 관된출처를인식할수있을정도이면족한것이지, 그특정인이반드시상표권자이어야한 다거나또는그의성명이나상호가수요자들에게구체적으로정확하게알려져있어야하는 것은아니다.( 선고 2006 허 2950 판결, 상고 ) 35). 선사용상표가위각호가요구하는주지성정도를구비하였다고보기에부족하다 ( 대법원 선고 2004 후 1304 판결, 선고 2004 후 592 판결, 선고 2004 후 3379 판결등참조 ). 선사용상표의주지정도 : 우리나라전체의류시장규모는연 20 조 9,900 억원, 그중아동복시장은통상그 3% 대인 6,000 억원정도에이르고있는데, 국내에서는 10 여년의판매기간에최근연매출액 억원, 연광고비 6 천만 - 1 억원정도에불과하고, 일본에서는 30 여년의판매기간에최근연매출액 30 억엔, 연광고비 7 천만엔정도에불과할뿐만아니라, 일본특허청홈페이지가게시하고있는총 911 개 ( 그중의류상표 56 개 ) 에이르는 일본국주지 저명상표목록 에도포함되어있지않고방호표장등록도되어있지않은상태. 34) 판결요지 : 사용에의하여식별력을취득하는표장은실제로사용된표장그자체이지그에유사한표장까지식별력을취득하는것은아니므로, 원고등이광고를함에있어서 K2 관련등록상표에보조적으로 K2 라는표현을삽입하거나 K2 관련등록상표와병행하여고딕체형태의 K2 를사용하여광고하였다고하더라도이와같은사용은가사그것이상표적사용이라고하더라도식별력을취득하는데필요한수요자의인식에별다른영향을미치지못한다고보아야할것이라는점등을고려하면, 등록상표의등록결정일당시까지 K2 상표가등산화, 등산복등의등산용품과안전화에관하여거래자및수요자의거의모든구성원이그표장을특정인의상품표지로승인하기에이르렀다고단정하기는어렵고, 따라서주지상표라고볼수도없으므로, 상표법제 7 조제 1 항제 9 호, 제 11 호또는제 4 호의등록무효사유에해당한다고할수없으며, 또한 K2 자체는이사건등록상표의출원당시식별력이인정되지아니하므로등록상표를선등록상표들과비교함에있어서는 K2 부분을제외하고대비하여야할것인바, 이경우선등록상표들은특별한호칭이나관념이있다고볼수없는한편외관에있어서등록상표와선등록상표들은현저하게상이하여전체적으로동일또는유사하다고할수없으므로, 등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호의등록무효사유에도해당하지아니한다 ( 대법원 선고 97 후 3623 판결참조 ). 35) 판결요지 : 가. 상표법제 7 조제 1 항제 11 호는기존의상표를보호하기위한규정이아니라이미특정인의상표로인식된상표를사용하는일반수요자들의상품의품질, 출처등에관한오인혼등을방지하여이에대한신뢰를보호하기위한규정으로기존의상표가등록된상표일것을요건으로하지아니한다. 특 2006 년도특허법원상표관련중요판결정리 75

매출액및광고비지출액에관한객관적인자료가없음에도 특정인의상표로인식된 상표 에해당한다고인정한사례 ( 위 2006 허 2950 판결의각주 34 참조 ) (2) 상품의경제적견련관계 화장품류 와 시계류, 귀금속제보석류및장신구류 사이에는수요자기만상표에해당할정도의경제적견련관계가없다 (2006. 3. 29. 선고 2005허 9145 판결, 확정 ) 36).

78 매출액및광고비지출액에관한객관적인자료가없음에도 특정인의상표로인식된 상표 에해당한다고인정한사례 ( 위 2006 허 2950 판결의각주 34 참조 ) (2) 상품의경제적견련관계 화장품류 와 시계류, 귀금속제보석류및장신구류 사이에는수요자기만상표에해당할정도의경제적견련관계가없다 ( 선고 2005허 9145 판결, 확정 ) 36). 아이스크림 은 우유 와경제적인견련의정도가매우밀접하다 ( 선고 2005허 9947, 상고기각 ) 37). 액자등과미술관경영업등간에는경제적인견련의정도가매우밀접하다 ( 선고 2006허 1599 판결, 상고 ) 38). 선등록상표 햇반 의지정상품인 포장밥, 도시락밥 등과출원상표 햇반기 의지정상품인 가스밥솥 사이에경제적관련성이있다 ( 선고 2006 허268 판결, 상고기각 ) 39). 정인이란수요자및거래자가실질적으로상표의이익을누리는일정한권리주체가존재하는것을추상적, 개괄적으로파악하여동일하고일관된출처를인식할수있을정도이면족한것이지, 그특정인이반드시상표권자이어야한다거나또는그의성명이나상호가수요자들에게구체적으로정확하게알려져있어야하는것은아니다. 나. 매출액은상표에대한일반수요자의인식정도를파악하는하나의자료에불과하다. 비교대상상 표들 ( 및 ) 은인기가수이자연기자인이현우가피고와동업으로운영하는의류상표로서, 등록상표의등록결정일무렵이미전국에 17개독립매장을개설하였고, 일간신문과패션잡지에이현우가운영하는의류브랜드로수회소개되었으며, 주요방송사시사오락프로그램에빈번하게협찬홍보된사정을감안하면, 매출액및광고비지출액에대한구체적인자료가미비되어도특정인의상표로인식된것으로볼수있다. 36) 판결요지 : 오늘날코디네이션개념의확산이나토탈패션화경향을감안하더라도, 화장품류 와 시계류, 귀금속제보석류및장신구류 는서로원료 품질 형상, 용도, 생산 판매경로및수요자의범위가상당부분서로달라전체적으로경제적견련관계가있다고볼수없으므로, 시계류등을지정상품으로한이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호소정수요자기만상표에해당하지아니한다 ( 대법원 선고 2003후2096 판결, 선고 2002후2563 판결등참조 ). 37) 판결요지 : 등록상표의지정상품인 아이스크림 은상품류구분제30류에속하고선사용상표의사용상품인 우유 는상품류구분제29류에속하여상품류구분이서로다른상품이기는하나, 아이스크림은그제법이우유또는유제품에당류, 향료및그밖의부재료를혼합하여균질화, 살균, 냉각, 숙성하고휘저어서얼린빙과로서주요원재료가우유이어서일반수요자로서는우유를생산하는업자가아이스크림도생산할수있다고생각하기쉽고실제로도그런경우가있는점, 우유나아이스크림은수요자의상당부분이일치하고, 슈퍼마켓이나잡화소매점등같은점포에서진열되어판매되는등수요자와판매점포가공통되는점등을고려할때, 양상품간에는경제적인견련의정도가매우밀접하다. 38) 판결요지 : 출원상표의지정상품중액자등과미술관경영업등간에는경제적인견련의정도가매우밀접하므로, 이사건출원상표가액자등에사용된다면그것이선사용서비스표권자에의하여사용되는것이라고오인될소지가충분히있다고보여지는특별한사정이있는경우에해당한다. 39) 판결요지 : 선등록상표 햇반 의지정상품인 포장밥, 도시락밥 등은쌀을밥솥에넣어지은밥으로만든즉석밥의일종이고, 출원상표 햇반기 의지정상품인 가스밥솥 은가스연료를사용하여밥을짓는밥솥의일종이다. 가스밥솥 은 포장밥, 도시락밥 등을만드는데직접사용되는도구인데, 출원상표의지정상품인가스밥솥은그구체적인용도를한정하고있지아니하여원고의주장과같이꼭단체급식을위한식당에서만사용된다고한정할수없고, 장차일반가정이나대중음식점등에서사용하는용도로다양하게 76 산업재산권소송실무

79 지정서비스업중 기술조사업, 기술거래알선업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허재산가치평가업, 기술가치평가업 과비교대상서비스표의지정서비스업중 컴퓨터조직및프로그램개발업, 기계디자인업 의경제적견련성이없다 ( 선고 2006 허2776 판결, 확정 ) 40). (3) 기타 비교대상상표의사용자가그상표사용을개시할당시에등록상표권자의등록상표사용사실을알고있었다하더라도등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당한다 ( 선고 2005허 9091 판결, 상고이유서제출기간도과로상고기각 ) 41). 5. 주지 저명상표와유사한상표 ( 제7조제1항제12호 ) 상표법제7조제1항제12호에규정된 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 인지여부는그상품이나영업에사용되는상표의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는상표에관한광고선전실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상그상품또는영업의출처에관한인식이수요자간에널리퍼져있었다고볼수있는지여부에따라판단하여야한다 ( 선고 2005허 판결, 상고기각 ). 생산, 판매될수도있다. 가스밥솥과포장밥, 도시락밥등은다같이우리의식생활에서필수적으로사용된다는면에서그용도가어느정도일치하고주로일반가정주부들이그수요자라는면에서수요자도일치한다. 따라서두상품은밀접한경제적관련성이있다고판단된다 ( 대법원 선고 2001후 1884, 1891 판결, 선고 99후2594 판결등참조 ). 40) 판결요지 : 1 등록서비스표와비교대상서비스표들은제공되는서비스의성질, 방법및장소, 영업의형태, 판매경로, 서비스제공자, 주요수요자층이현저하게다른점, 2 피고회사들이등록서비스표의지정서비스업인 기술조사업, 기술거래알선업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허재산가치평가업, 기술가치평가업 을직접업으로서영위하고있다고볼증거가없는점등을종합적으로고려하면, 원고의등록서비스표를사용하는영업은저명영업표장인피고들의비교대상상표와경제적견련관계가인정되지않는다 ( 대법원 선고 86후183 판결, 선고 90후1376 판결 ). 41) 판결요지 : 상표법제7조제1항제11호규정의취지는기존의상표 ( 비교대상상표 ) 를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자하는데있고, 기존의상표 ( 비교대상상표 ) 나그사용상품이국내의일반거래에서수요자등에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는객관적인상태를말하는것이며, 위규정을적용한결과기존의상표 ( 비교대상상표 ) 가사실상보호받는것처럼보인다고할지라도그것은일반수요자의이익을보호함에따른간접적 반사적효과에지나지아니하므로, 설사기존상표 ( 비교대상상표 ) 의사용자가등록상표의사용사실을알면서비교대상상표들을사용하였다고할지라도 ( 기존상표의사용개시당시등록상표는출원후, 등록결정전의상태이었음 ), 그와같은사정을들어위규정의적용을배제할수는없다 ( 대법원 선고 2001후3187 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 77

등록상표 는일본에서주지저명한비교대상상표 1 ひよ子 와유사한상표로 서부정한목적을가지고사용하는상표이므로상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다 (2006. 7. 7. 선고 2005 허 11049 판결, 확정 ). 등록서비스표 는일본국의수요자사이에현저하게인식되어있는비교대 상상표, 와동일 유사한상표로서부정한목적을가지고사용 하는상표에해당한다 (2006. 3.

출원상표서비스표은선출원상표과동일, 유 사한상품 서비스업에사용할동일, 유사한상표서비스표이므로상표법제 8 조제 1 항에해 당한다 (2006. 2. 9. 선고 2005 허 9299 판결, 확정 ). 42) 참조판결 : 대법원 1999. 11. 12. 선고 98 후 546 판결, 2002. 7. 9. 선고 99 후 451 판결, 2002. 9. 4. 선고 2001 후 3071, 3088 판결, 2005.

80 등록상표 는일본에서주지저명한비교대상상표 1 ひよ子 와유사한상표로 서부정한목적을가지고사용하는상표이므로상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다 ( 선고 2005 허 판결, 확정 ). 등록서비스표 는일본국의수요자사이에현저하게인식되어있는비교대 상상표, 와동일 유사한상표로서부정한목적을가지고사용 하는상표에해당한다 ( 선고 2005 허 판결, 상고기각 ) 42). Ⅳ. 상표및지정상품의유사여부 1. 상표가유사하다고판단한경우 출원상표와선등록상표는중요부분인 듀라 에의하여 호칭될경우에호칭이동일하므로전체적으로표장이유사하다 ( 선고 2005 허 9732 판결, 확정 ) 43). 출원상표서비스표은선출원상표과동일, 유 사한상품 서비스업에사용할동일, 유사한상표서비스표이므로상표법제 8 조제 1 항에해 당한다 ( 선고 2005 허 9299 판결, 확정 ). 42) 참조판결 : 대법원 선고 98 후 546 판결, 선고 99 후 451 판결, 선고 2001 후 3071, 3088 판결, 선고 2004 후 3379 판결등 43) 출원상표와선등록상표는, 외관에서한글로만또는영문자로만구성된상표들이어서서로유사하지아니하고, 관념에서도출원상표의 브랜드 부분과선등록상표의 TEK 부분이외에는각각 듀라 내지 DURA 라는조어로구성된상표로서관념이있다고할수없으므로서로대비할것이없다 { 일반수요자나거래자가 듀라 나 DURA 에서극히어려운해부학전문용어인 경뇌막 ( 硬腦膜 ) 이라는뜻을떠올려인식한다고보기어렵다 }. 그러나호칭에관하여보면, 출원상표의 듀라 와선등록상표의 DURA 는특정의관념을연상하기어려운조어로서식별력이매우강한반면, 출원상표중 브랜드 부분은일반수요자나거래자누구나 상표, 상품의이름, 품질 등을뜻하는단어로서흔히브랜드라고표현할정도로일상화된외래어이고, 선등록상표중 TEK 역시, technology, technical(ly), technic(ian) 의약칭으로서 기술상의, 전문적인, 하이테크의, 전문가, 기술자, 과학기술 의의미로널리사용되는단어인 tech 의발음기호인 [tek] 와동일하여서일반수요자나거래자에게전체표장중에서다른구성부분과는용이하게구별되어한눈에들어오는부분인사실을인정할수있는데다가, 위 TEK 부분은지정상품인 반도체제조기계 와관련하여서는상품의품질, 용도등을표시하는단어라고도할것이어서, 양상표의위 브랜드 및 TEK 모두식별력이극히미약하므로, 결국양상표의중요부분은각 듀라 와 DURA 라고할것이다. 78 산업재산권소송실무

호텔업등의서비스표인 HOTEL RITZ, RITZ 와 리츠플라자호텔 은호칭의동 일 유사성으로인하여서비스출처의오인 혼동을초래할우려가있다 (2006. 7. 19. 선고 2006허 2080 판결, 확정 ) 44).

등록상표 는선등록상표 와유사하다 (2006. 5. 11. 선고 2006허 1254 판 결, 확정 ). 출원상표 는선출원상표 와유사하다 (2006. 5. 18. 선고 2006허 2387 판결, 확정 ) 46).

81 호텔업등의서비스표인 HOTEL RITZ, RITZ 와 리츠플라자호텔 은호칭의동 일 유사성으로인하여서비스출처의오인 혼동을초래할우려가있다 ( 선고 2006허 2080 판결, 확정 ) 44). 출원상표 이 MIRACLE( 미라클 ) 로호칭, 관념될경우선등록 상표선등록상표, 과호칭, 관념의동일 유사성으로인하여상품출 처의오인 혼동을초래할우려가있다 ( 선고 2006허 8088 판결, 확정 ) 45). 아이스크림을지정상품으로하는등록상표 는우유에사용된선사용상표 와표장이유사하다 ( 선고 2005허 9947 판결, 상고기각 ). 등록상표 는선등록상표 와유사하다 ( 선고 2006허 1254 판 결, 확정 ). 출원상표 는선출원상표 와유사하다 ( 선고 2006허 2387 판결, 확정 ) 46). 44) 판결요지 : 출원서비스표인 리츠플라자호텔 은그중 호텔 부분은지정서비스업과관련하여, 플라자 부분은시장, 상가등의영업장또는대형쇼핑센터등의앞에있는넓은장소 ( 광장 ) 를나타내는의미로흔히사용되는영어 plaza 의한글음역으로모두식별력이미약하여그요부는 리츠 부분이라할것이고, 분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것도아니므로, 리츠플라자호텔, 리츠호텔 또는 리츠 로간략하게호칭될수있는바, 선등록서비스표들인 HOTEL RITZ, RITZ 과호칭의동일 유사성으로인하여서비스출처의오인 혼동을초래할우려가있다 ( 대법원 선고 2004 후 2253 판결, 대법원 선고 2003 후 1680 판결등참조 ). 45) 판결요지 : 출원상표는그중 AQUA 는현재 아쿠아리움, 아쿠아슈즈, 아쿠아정수기 등에서보듯이일상생활에서물과관련이있는상품이나서비스업에흔히사용되고있는단어일뿐아니라, 이를접두어로하여형성된단어만도 14 개 ( 일반영한사전기준 ) 내지 40 개 ( 영한대사전기준 ) 정도에이르고, 이와결합된상표도특허청의상표검색사이트상 1,859 개정도나출원되어있으며, 그중이사건출원상표의주요지정상품인의류상품군에는 349 개정도가출원되어그중 181 건정도가등록되어있고, 이사건출원상표의지정상품에도수영복, 레인코트, 목욕가운, 수영팬츠등물을직접연상시킬수있는상품들을포함시키고있으며, 선등록상표들과같이지정상품으로지정하고있는양말, T 셔츠, 스포츠셔츠, 운동용유니폼, 운동용스타킹등도당연히물과관련된의류를포함하고있는개념이라는점등의사정을고려하여볼때식별력이미약한부분이라고할것이므로, 출원상표는전체적으로 AQUAMIRACLE( 아쿠아미라클 ) 로호칭, 관념될수도있고, 가능하면줄여서호칭하려는경향이있는일반수요자들에의하여지정상품을감안할때상대적으로식별력이강한 MIRACLE( 미라클 ) 로호칭, 관념될수도있는바, MIRACLE( 미라클 ) 로호칭, 관념될경우선등록상표들과호칭, 관념의동일 유사성으로인하여상품출처의오인 혼동을초래할우려가있다 ( 대법원 선고 2004 후 2253 판결참조 ). 46) 판결요지 : 출원상표는문자부분에의해영어식발음으로 아르마디오 로호칭되는데비해, 선출원상표는약간도형화되어있기는하나문자의인식력을압도할정도가아니어서 아르마딜로 로쉽게호칭될것인바, 양상표는모두 5 음절로발음되면서앞부분의 아르마 3 음절이동일하고, 나머지부분의음절에있어 디오 와 딜로 로다르나넷째음절은 ㄹ 받침이있고없는차이만있으며마지막음절도자음이 ㅇ 과 ㄹ 로유사할뿐아니라모음이동일하여, 양상표는전체적인청음이극히유사하여호칭이유사하고, 외관과관념이서로유사하지아니하나, 문자부분이있는상표의유사여부의판단에있어서호칭이중요한요소임을고려하여볼때양상표는유사하다 ( 대법원 선고 92 후 1035 판결, 선고 97 후 2026 판결, 선고 96 후 344 판결, 선고 97 후 3050 판결등참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 79

자동차운송업등과관련한대규모기업집단소속기업이출원한출원서비스표 는 현대 를포함하고있는선등록서비스표와표장이동일 유사하다고할수없다 (2006. 12. 29. 선고 2006허 8620 판결, 확정 ) 47). 선사용상표는등록상표는전체적으로볼때그표장과사용상품이유사하다 (2006. 7. 6. 선고 2006허 2424 판결, 상고 ).

47) 판결요지 : 출원서비스표와선등록서비스표 C 의등록권리자는모두현대그룹이라고지칭되는대규모기업집단의소속기업인바, 현재 현대 또는그영문을포함한다수의서비스표가현대그룹소속기업들을권리자로하여등록되어사용되고있는점, 따라서그러한서비스표들을지칭함에있어서는그룹을지칭하는 현대

엘지와같은대규모기업집단을구분하여인식할뿐아니라대규모기업집단소속기업은일반기업에비하여영업능력, 서비스의수준, 재무건전성등에서우량한특성을가지고있고대규모기업단간에도상이한기업특성을지닌다고인식하는경향이있으며, 대규모기업집단의명칭에개별기업의업종을나타내는명칭을결합한상호나표장을그대규모기업집단소속기업의상호나서비스표로인식하는것이보통이므로,

82 자동차운송업등과관련한대규모기업집단소속기업이출원한출원서비스표 는 현대 를포함하고있는선등록서비스표와표장이동일 유사하다고할수없다 ( 선고 2006허 8620 판결, 확정 ) 47). 선사용상표는등록상표는전체적으로볼때그표장과사용상품이유사하다 ( 선고 2006허 2424 판결, 상고 ). 출원상표 와선등록상표 는중요부분의외관, 호칭및관념이유사하므로전체적으로볼때유사한상표에해당한다 ( 선고 2005허 9312 판결, 상고 ). 출원상표 FEL-O-VAX 요부의호칭이선출원상표 의호칭과동일하거나유사하므로, 전체적으로볼때유사한상표에해당한다 ( 선고 2006허 6730 판결, 확정 ) 48). 47) 판결요지 : 출원서비스표와선등록서비스표 C 의등록권리자는모두현대그룹이라고지칭되는대규모기업집단의소속기업인바, 현재 현대 또는그영문을포함한다수의서비스표가현대그룹소속기업들을권리자로하여등록되어사용되고있는점, 따라서그러한서비스표들을지칭함에있어서는그룹을지칭하는 현대 부분과소속기업의업종등을지칭하는부분의전부또는특징적일부를결합하여호칭하는것이자연스러운점등을고려하면적어도현대그룹에속하는기업들사이에있어서는일반수요자나거래자에게 현대 부분은식별력이미약하다고보아야하므로 현대 만으로호칭및관념된다고할수없고, 한편일반수요자나거래자들은일반적으로삼성, 현대, 엘지와같은대규모기업집단을구분하여인식할뿐아니라대규모기업집단소속기업은일반기업에비하여영업능력, 서비스의수준, 재무건전성등에서우량한특성을가지고있고대규모기업단간에도상이한기업특성을지닌다고인식하는경향이있으며, 대규모기업집단의명칭에개별기업의업종을나타내는명칭을결합한상호나표장을그대규모기업집단소속기업의상호나서비스표로인식하는것이보통이므로, 대규모기업집단소속기업의서비스표에있어서는대규모기업집단의명칭을표시하는부분과개별기업의업종을표시하는부분을분리하여호칭및관념하는것은그와같은서비스표가가지는자타서비스업식별기능, 출처표시기능및서비스품질보증기능에비추어상당하다고할수없다. 따라서이사건출원서비스표와선등록서비스표 C 에있어서 현대 부분과업종등표시부분으로분리관찰하여 현대 부분만으로또는업종등표시부분만으로호칭 관념될수있다고하는것은거래상자연스럽지않다고할것인바, 표장의구성을전체적으로관찰하는경우이사건출원서비스표와선등록서비스표 C 는호칭및관념이모두상이하다고인정되므로, 출원서비스표는위선등록서비스표들과표장이동일 유사하다고할수없다고한사례. 48) 판결요지 : 출원상표인 FEL-O-VAX 는영문자 FEL, O 및 VAX 부분이하이픈 ( - ) 에의하여가로방향으로연결되어구성된상표이고, 선출원상표는한글 펠로 와영문자 Fello 가상하로결합되어구성된상표이다. 그런데 VAX 는그한글음역인 박스 와더불어의약업계분야에서백신제품이름의끝부분에덧붙여져백신을나타내는뜻으로널리사용되는관용어또는성질표시인사실을인정할수있으므로, 일반수요자와거래자들로서는출원상표의 VAX 부분이그지정상품과관련하여백신 (vaccine) 을나타내는약어내지는이와관련있는표시임을쉽게인식할수있다고판단된다. 따라서, 출원상표중 VAX 부분은식별력이없거나미약하여요부가될수없고, FEL-O- 부분만이식별력있는요부가된다. 나아가, 출원상표중 FEL-O- 부분은우리나라일반수요자와거래자들의영어식발음경향에의하여 펠로, 페로 또는 펠오 로호칭될것이고, 선출원상표는병기된한글의발음대로 펠로 로호칭될것이므로, 출원상표는요부의호칭이선출원상표의호칭과동일하거나유사하다. 결국, 출원상표와선출원상표는비록영문자의수, 한글의유무, 하이픈의유무등이달라외관이상이하고관념도서로대비되지않지만, 그호칭이동일하거나유사하므로전체적으로볼때유사한상표에해당한다고판단된다 ( 대법원 선고 94 후 265 판결참조 ). 80 산업재산권소송실무

출원상표 는분리관찰할수없으므로, 출원상표와선등록상표 및 와전체적으로관찰할때유사하지않다 (2006. 4. 28. 선고 2006 허 381 판결, ). 와는서로유사한표장이다 (2006. 2. 9. 선고 2005 허 8678 판결, 확정 ) 49). 2. 상표가유사하지아니하다고판단한경우 확인대상상표 Hi-Fresh/ 하이후레쉬 는등록상표와관념이일부유사하나호칭과외관이상이하여전체적으로유사하지아니하므로등록상표의권리범위에속하지않는다 (2006.

49) 판결요지 : 출원상표는 인산 과 유황오리 가결합된표장으로서이들이불가분적으로결합된것으로볼수없어 인산 과 유황오리 로분리, 관찰될수있고, 유황오리 는이사건출원상표의지정상품명칭중일부에해당할뿐아니라지정상품의원재료등을표시하는것이어서식별력이없으므로, 이사건출원 상표의중요부분은 인산 이라할것이고, 선등록서비스표역시과가결합된표장으로서

83 출원상표 는분리관찰할수없으므로, 출원상표와선등록상표 및 와전체적으로관찰할때유사하지않다 ( 선고 2006 허 381 판결, ). 와는서로유사한표장이다 ( 선고 2005 허 8678 판결, 확정 ) 49). 2. 상표가유사하지아니하다고판단한경우 확인대상상표 Hi-Fresh/ 하이후레쉬 는등록상표와관념이일부유사하나호칭과외관이상이하여전체적으로유사하지아니하므로등록상표의권리범위에속하지않는다 ( 선고 2006허 1698 판결, 상고기각 ). 출원상표 는선등록상표 와유사하지않다 ( 선고 2006 허 6112 판결, 상고 ) 50). 49) 판결요지 : 출원상표는 인산 과 유황오리 가결합된표장으로서이들이불가분적으로결합된것으로볼수없어 인산 과 유황오리 로분리, 관찰될수있고, 유황오리 는이사건출원상표의지정상품명칭중일부에해당할뿐아니라지정상품의원재료등을표시하는것이어서식별력이없으므로, 이사건출원 상표의중요부분은 인산 이라할것이고, 선등록서비스표역시과가결합된표장으로서 이들이불가분적으로결합된것으로볼수없어과로분리, 관찰될수있고, 중도형화된첫글자는 仁 자로인식될수있으며, 仁山家 중 家 는친족단체, 가문또는어떤방면의일을전문적으로능숙하게하는사람등을의미하는말로서식별력이없어 仁山 이선등록서비스표의중요부분중의하나라할것이고이는 인산 으로호칭되므로, 결국이사건출원상표와선등록서비스표는그호칭과관념이동일하여동일 유사한상품내지서비스업에함께사용될경우그출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있으니서로유사한표장이다. 50) 판결요지 : 출원상표는 good skin 과도형아래의 GOOD START 로분리관찰할수있지만, 첫째, GOOD 은 좋은, 착한, 훌륭한 의의미를, START 는 출발하다, 떠나다, 시작하다 와 출발, 시작 의의미를각가지고있는영어단어로우리나라의영어보급수준에비추어보아매우익숙한단어들이고, 두단어를결합함으로써 출발이좋다, 시작이좋다 또는 좋은출발, 좋은시작 등의의미로유쾌하고기분좋은이미지를연상하게하며, GOOD START 전체를발음하여도 굳스타트 로비교적짧은 4 음절로구성되어있어서일반수요자나거래자가이를전체로서호칭함이어렵지않을뿐만아니라, 'GOOD 이형용사로서 START 를수식한다는이유만으로짧게발음되는 'GOOD 을생략하여위와같은의미나이미지를잃게할것이라고할수없고, 둘째, START 가포함된상표가다수등록되어있는사실이인정되므로, 출원상표중 START 부분은등록상표의등록출원당시그지정상품이나유사한상품에관하여그자체만으로는자타상품의식별력이약화되어 START 이외의다른구성부분과결합됨으로써그전체로서식별력을가지는경향이있었던것으로보이므로, 출원상표중 GOOD START 가일반수요자나거래자에의해서굳이 START 만으로분리되어 스타트 로약칭된다고할수없어서, 출원상표는 START 만으로호칭, 관념할수없으므로, 출원상표는선등록상표와유사하다고할수없다 ( 대법원 선고 96 후 2517 판결참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 81

출원상표 은선출원상표 와유사하지않다 (2006. 11. 30. 선고 2006 허 8002, 확정 ) 51). 출원서비스표와선등록서비스표는외관및호칭이상이하고관념은대비할수없어전체적으로서로유사하다고할수없다 (2006. 6. 23. 선고특허법원 2006허 2783호판결, 확정 ) 52).

84 출원상표 은선출원상표 와유사하지않다 ( 선고 2006 허 8002, 확정 ) 51). 출원서비스표와선등록서비스표는외관및호칭이상이하고관념은대비할수없어전체적으로서로유사하다고할수없다 ( 선고특허법원 2006허 2783호판결, 확정 ) 52). 출원상표 LOGITECH 중 TECH 부분을제외한 LOGI 부분만을요부로서추출하여출원상표와선등록상표 로지 사이의호칭유사여부를비교하는것은부적절한 요부관찰 의남용으로서상표의유사성판단에관한 전체관찰 원칙에위반되어허용될수없다 ( 선고 2005허 9756 판결, 상고기각 ) 53). 등록서비스표 세티즌 과선등록서비스표 CITIZEN 은그표장이유사하지않다 ( 선고 2006허 5829 판결, 상고 ) 54). 51) 판결요지 : 선출원상표를전체로호칭하여도 5 내지 6 음절에불과하여그중일부분만으로약칭할정도로길지않고, 만약약칭된다고하더라도앞부분에의하여호칭되는것이자연스러우며, 우리나라의영어와프랑스어의보급수준으로보아일반수요자들이선출원상표의 'Taurus' 와 'Sante' 의미를알기어려워의미가직감되지않는단어들로결합된상표를그일부만으로특히뒷부분만으로약칭한다고할수없을뿐만아니라, 일반수요자들이프랑스어 'Sante' 의의미를직감할수있다면선출원상표의지정상품과관련하여 건강을증진하는치과용치료기구 의의미가되어그지정상품의성질을나타내는것으로식별력이부족하게되므로, 선출원상표를 'Taurus' 와 'Sante' 로분리하여 'Sante' 에의하여호칭한다고할수없으므로, 출원상표는선출원상표와호칭이다르고, 외관과관념도달라서로유사하지아니하다 ( 대법원 선고 2005 후 2908 판결참조 ). 52) 판결요지 : 출원서비스표중 CALYON 이나머지부분에비하여두드러지게크게구성되어있고, 나머지부분은서비스업의종류를암시하는내용으로서식별력이크다고할수없어 CALYON 이요부라고할것이며, 영문자와한글이병기되어있는경우한글이영문자의발음을크게벗어나지않는경우한글로호칭되는것이거래사회의경험칙이므로 CALYON 은 칼리온 으로호칭될것이고, 선등록비스표는 커리온 으로호칭될것이다. 그런데 칼리온 과 커리온 은뒤의두글자 리온 이동일하고첫글자의초성이모두 ㅋ 으로동일하여청음상유사한면도있으나, 중성이 ㅏ 와 ㅓ 로확연히구분되고, 전자에는종성 ㄹ 이있을뿐만아니라 칼리온 과 커리온 은모두전체세글자중첫글자가강하게발음될것인점에비추어보면, 그발음및청감에상당한차이가있다. 53) 판결요지 : 상표의유사여부는상표를전체로서관찰하여그외관, 호칭, 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 상표가운데중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함으로써유사여부를판단하는이른바 요부관찰 은 전체관찰 의결론을정당하게유도하기위한보충수단으로서필요한경우에만행하여져야한다. 출원상표중 TECH 부분을제외한 LOGI 부분만을요부로서추출하여출원상표와선등록상표사이의호칭유사여부를비교하는것은부적절한 요부관찰 의남용으로서상표의유사성판단에관한 전체관찰 원칙에위반되어허용될수없다 ( 대법원 선고 94 후 265 판결참조 ). 54) 판결요지 : 등록서비스표는한글발음에따라 세티즌 으로호칭되고, 선등록서비스표인 CITIZEN 은우리나라의영어교육수준에비추어볼때일반소비자와거래자들에의하여 시티즌 으로호칭될것인바, 두서비스표는첫음절의발음이각각 세 와 시 로서로달라청감이상이하다. 더욱이, 선등록서비스표인 CITIZEN 은우리나라의영어교육수준에비추어볼때일반소비자와거래자들이발음을쉽게알수있는영어단어에해당하므로, 일반소비자와거래자들이선등록서비스표의호칭과등록서비스표의호칭을혼동할가능성은거의없다. 82 산업재산권소송실무

등록상표과비교대상상표는이들을전체적ㆍ종합적으로관찰하여보면유사하지않다 (2006. 11. 23. 선고 2006허 5225 판결, 확정 ) 55). 등록상표과비교대상상표의구성부분중 캔디 와 CANDY 부분을분리관찰할수없으므로, 이들을전체적, 객관적, 이격적으로관찰하면, 서로유사하지아니한상표에해당한다 (2006. 12. 21.

85 등록상표과비교대상상표는이들을전체적ㆍ종합적으로관찰하여보면유사하지않다 ( 선고 2006허 5225 판결, 확정 ) 55). 등록상표과비교대상상표의구성부분중 캔디 와 CANDY 부분을분리관찰할수없으므로, 이들을전체적, 객관적, 이격적으로관찰하면, 서로유사하지아니한상표에해당한다 ( 선고 2006허 7610 판결, 확정 ) 56). 출원상표 가 PLAY 부분만으로분리인식될수없으므로, 출원상표를전 체적으로관찰할때출처의혼동을피할수있다고판단한사례 ( 선고 2006 허 5744 판결, 상고 ) 57). 55) 판결요지 : 가. 등록상표중 PERFUME 은상품의보통명칭이나기술적표장이어서지정상품에사용되는경우에식별력이없다. 또한 SNOW 는사전적으로 눈, 순백 의뜻이있어서지정상품인 향수, 라벤더유 등에사용될경우일반수요자에게 눈처럼하얀, 깨끗한, 순수한 등의의미로직감되므로지정상품의성질 ( 품질이나효능등 ) 을직접적으로표시한기술적표장에해당한다. 그뿐아니라, SNOW 또는 스노우 를포함한상표가이미많이등록되어있으므로, SNOW 는식별력이미약하다. 비교대상상표의구성부분인 Ice 도지정상품에사용될경우일반수요자에게 얼음처럼흰, 순수한 등의의미로직감되므로, 지정상품의성질 ( 품질이나효능등 ) 을직접적으로표시한기술적표장에해당한다. 나. 등록상표나비교대상상표를전체적ㆍ종합적으로관찰하여보면, 두상표의외관및호칭이서로다르다. 또한, 등록상표는 설향 ( 雪香 ), 눈향기 또는 눈향수 등의새로운관념으로, 비교대상상표는 빙설 ( 氷雪 ) 또는 얼음눈 등의새로운관념으로인식된다. 따라서, 두상표는전체적으로볼때외관, 호칭및관념이서로유사하지아니하므로, 동일 유사한지정상품에함께사용되어도일반수요자에게오인 혼동을일으킬염려가없다고판단된다. 56) 판결요지 : 두상표의구성부분중 캔디, CANDY 는그사전적의미가 사탕, 설탕을바르다, 사탕모양으로굳히다, ( 표현을 ) 감미롭게하다 등을뜻하기는하나, 두상표의지정상품인화장품과관련하여, 화장품업계및그수요자들사이에서는 캔디처럼달콤한맛과향이나는, 달콤한사탕느낌의, 캔디처럼사랑스러운색상의 처럼사탕의달콤하고사랑스러우며밝고재미있는이미지와품질을부각시키는단어로사용되고있다고판단된다. 따라서비록두상표모두구성부분의결합이다소부자연스럽기도하고일견불가분적이라고할수도없지만, 캔디, CANDY 부분은그지정상품과의관계에서식별력이매우미약하므로, 캔디, CANDY 부분만을분리추출하여대비하는것은허용되지아니한다. 57) 판결요지 : 가. 출원상표의구성부분중 PLAY 는우리나라영어보급수준에비추어누구나알고있는쉬운영어단어이고, 그아랫부분에표기된 COMME des GARÇONS 보다훨씬더큰글씨체로되어있다. 따라서, PLAY 부분이상표에서차지하는크기, 다른구성요소와결합하여있는정도등에비추어보면, 그아랫부분에표기된 COMME des GARÇONS 보다훨씬눈에띄기는하다. 그러나, 출원상표의지정상품이속하는상품류구분제 25 류의지정상품에관하여 PLAY 를포함한상표로는그외에도 RealPlay, Random Play, LEARN & PLAY, FINE PLAY, PLAY OF THE GAME, Play of the Day, PALY BALL, POWER PLAY, PLAYONE HIGHPLAY, Playtex 등여러상표가등록되어있어서, PLAY 라는용어는상품류구분제 25 류의지정상품에관하여자타상품의식별력이없거나현저히미약하다. 그렇다면, 출원상표가비록선등록상표및선출원상표와사이에 PLAY 부분이동일하더라도, 일반수요자나거래자들이출원상표와선등록상표, 선출원상표를모두식별력이미약한 PLAY 또는 play 부분만으로호칭 관념함으로써출원상표를 PLAY 부분만으로분리 인식할가능성은현저히낮다고판단된다. 나. 출원상표, 선등록상표및선출원상표를객관적, 전체적, 이격적으로관찰할경우, 이들상표는외관이서로확연히구분된다. 호칭및관념에있어서도출원상표는 플레이콤데가르숑, 콤데가르숑 으로불리고 소년처럼논다, 소년처럼 으로관념되나, 선등록상표및선출원상표는 플레이드라이, 더플레이 로불릴것이므로, 이들상표는서로호칭및관념이다르다. 다만우리나라프랑스어보급수준및교육 2006 년도특허법원상표관련중요판결정리 83

출원상표와선등록상표가 JIMMY 부분만으로분리인식될수없으므로, 출원상표와선등록상표들은전체적으로보면외관, 호칭및관념이서로유사하지아니하여, 동일 유사한지정상품에함께사용되어도일반수요자나거래자들에게지정상품의출처에관한오인 혼동을일으킬염려가없다 (2006. 12. 21. 선고 2006 허8279 판결, 확정 ) 58).

선고 2006허 2325 판결, 확정 ). 5나 STARBUCKS 와 STARPREYA 는서로유사한상표에해당하지아니한다 (2006. 9. 20. 선고 2006허 5072 판결, 상고기각 ) 60).

따라서, 출원상표가위와같이분리되어약칭된다고하더라도선등록상표인 PLAY DRY 및선출원상표인 The Play 와외관, 호칭및관념에서확연히구분되므로, 이들표장은서로다르다 ( 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005 후 2908 판결, 2006. 1. 26. 선고 2004 후 1175 판결등참조 ).

86 출원상표와선등록상표가 JIMMY 부분만으로분리인식될수없으므로, 출원상표와선등록상표들은전체적으로보면외관, 호칭및관념이서로유사하지아니하여, 동일 유사한지정상품에함께사용되어도일반수요자나거래자들에게지정상품의출처에관한오인 혼동을일으킬염려가없다 ( 선고 2006 허8279 판결, 확정 ) 58). 등록상표은확인대상상표과유사하지아니하므로확인대상상표는등록상표의권리범위에속하지아니한다 ( 선고 2006 허7207 판결, 확정 ) 59). 출원상표 LAZER SHARP 와선등록상표 K SHARP 는지정상품이 낚시대, 낚시릴 등인경우 SHARP 부분의식별력이약하여, 전체적으로볼때상호유사하지아니하다 ( 선고 2006허 2325 판결, 확정 ). 5나 STARBUCKS 와 STARPREYA 는서로유사한상표에해당하지아니한다 ( 선고 2006허 5072 판결, 상고기각 ) 60). 정도등에비추어볼때, 일반수요자나거래자들이출원상표 ( 특히 COMME des GARÇONS 부분 ) 를보고곧바로프랑스어발음에따라이를호칭하고그와같은관념을떠올린다고단정할수는없다. 그러나설령출원상표중 COMME des GARÇONS 부분이문구전체가아니라각단어로분리되어관찰된다고하더라도 COMME 나 GARÇONS 등으로인식될것이다. 따라서, 출원상표가위와같이분리되어약칭된다고하더라도선등록상표인 PLAY DRY 및선출원상표인 The Play 와외관, 호칭및관념에서확연히구분되므로, 이들표장은서로다르다 ( 대법원 선고 2005 후 2908 판결, 선고 2004 후 1175 판결등참조 ). 58) 판결요지 : 출원상표 JIMMY CHOO 는 JIMMY 와 CHOO 부분이불가분하게결합하여있다고는볼수없으나, 그렇다고하여일반수요자나거래자들이출원상표에대하여느끼게되는직관적인식을기준으로볼때그중에서 JIMMY 라는부분이위상표의요부를이루는것으로관찰인식되고, 나아가출원상표자체가그 JIMMY 부분만으로호칭되고관념된다고단정할수없다. 한편, 선등록상표 1, 2 의문자부분인 PATTY&JIMMY 는외관상으로볼때그결합이일견불가분적으로보이고, 호칭은 패티엔지미 로서그다지길지아니하며일반수요자나거래자들이선등록상표의앞부분인 PATTY 보다굳이뒷부분인 JIMMY 에더비중을두어인식할만한사정도보이지않는다. 그러므로선등록상표의문자부분을분리하여그중 JIMMY 만으로인식하고약칭하기는부자연스럽다. 따라서, 출원상표와선등록상표들의구성중 JIMMY 부분이서로같다고하더라도 JIMMY 부분이이들상표에서차지하는비중과다른구성요소와결합하여있는정도와위치및이들상표의전체적인구성, 형태및관념등에비추어보면, 일반수요자나거래자들이출원상표와선등록상표들을모두 JIMMY 부분만으로분리인식하지않는다고판단된다. 59) 판결요지 : 등록상표와확인대상상표모두그호칭이세음절에불과한점, 등록상표권자는 죠리퐁 을사용하여구성한다른몇개의등록상표를가지고있는점, 피고가판매하는스낵인 죠리퐁 이약 30 년간 4 천억원정도의매출을올릴정도로널리알려진점, 확인대상상표는피고판매스낵인 죠리퐁 과동종상품에사용되는점등을감안하면양상표는각각일체로인식되고, 호칭될것이므로, 그관념, 외관, 호칭이달라유사하지아니하다고할것이어서, 그지정상품과사용상품이동일하거나유사한지여부를살펴볼필요도없이확인대상상표는이사건등록상표의권리범위에속하지않는다. 60) 판결요지 : 등록상표 STARPREYA 는 STAR 와 PREYA 의결합으로구성된상표이고, 선등록상표 STARBUCKS 는 STAR 와 BUCKS 의결합으로구성된상표로서그외관이다르며, PREYA 와 BUCKS 84 산업재산권소송실무

87 3. 지정상품이유사하다고판단한경우 핸드백과숄드백은거래통념상동일한상품이다 ( 선고 2006 허 2394 판결, 확정 ) 61). 등록서비스표 의지정서비스업인 한식점경영업 과확인대상표장 의사용상품인 죽용기, 죽용기포장용쇼핑백등 사이에유사성이인정된다 ( 선고 2005허 9053 판결, 상고 ) 62). 선등록상표의지정상품인 인체용물비누, 세액 과출원상표의지정상품인 배스오일, 배스파우더, 베이비오일, 베이비파우더, 크린싱크림 은모두사람이욕실에서몸을씻는것과관련하여사용되는상품들로서그용도가유사하고, 생산과판매부문및수요자도유사하므로, 이들상품은일반거래통념에비추어볼때유사한상품에해당한다 ( 선고 2005허 9312 판결, 상고 ). 가특별한의미를가진것이아니므로, 양상표는대비할만한관념을가지고있지않고, 양상표의 STAR 부분은국내에서일반적으로쓰이는단어이어서그식별력이상당히약한것으로보일뿐아니라, 양상표는모두영문자를띄움없이붙여서이루어진것들로서등록상표 STARPREYA 는 스타프레야, 선등록상표 STARBUCKS 는 스타벅스 로호칭될것으로보이므로, 일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로등록상표 STARPREYA 와선등록상표 STARBUCKS 를객관적, 전체적, 이격적으로관찰해보면양상표는식별표지로서서로오인 혼동의우려가없다고할것이어서동일 유사한상표로볼수없다. 61) 판결요지 : 상표법제 73 조제 1 항제 3 호 제 4 항에서규정하고있는 등록상표를그지정상품에사용하는경우 라함은등록상표를지정상품그자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용하는때를말하는바, 백과사전등에서도 현대에는핸드백의변화형식으로기다란끈이달려있어서어깨에메고다니는숄더백등다양한핸드백이있다 고하고있고, 핸드백의휴대방법도종래의손이나팔에휴대하던형식에서벗어나어깨나허리등여러신체부위에다양한방법으로휴대하고있으며, 통상적인가방매장에서도그휴대하는신체부위와관계없이다양한형태의휴대용가방을함께진열, 판매하는경우가대부분이라는사정등에비추어볼때, 일반수요자나거래자로서는숄드백을반드시핸드백과구별되는별개의상품으로인식하기보다는이를핸드백의한종류로인식할가능성이매우높으므로, 거래통념상숄드백은핸드백과동일한상품이다 ( 대법원 선고 2000 후 3166 판결등참조 ). 62) 가. 등록서비스표와유사한표장을상품에사용하는행위가등록서비스표의권리범위에속하기위해서는그상품이지정서비스업과관련하여 서비스표의사용 의개념범위내에속하는물건과서로동일하거나유사하여야한다. 다만서비스업과상품사이의유사성을지나치게광범위하게판단하여서는아니되고, 제공되는서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소와상품의밀접한관계여부, 서비스의제공과상품의제조 판매가동일사업자에의하여행하여지는것으로인식되는지여부, 유사한표장을사용할경우출처의혼동을초래할우려가있는지여부등을따져보아거래사회의통념에따라종합적으로판단하여야한다. 나. 확인대상표장의사용상품인 죽용기포장용쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨 등은등록서비스표의지정서비스업중 한식점경영업 과매우밀접한관계가있고, 위사용상품은지정서비스업의서비스제공에있어서필수적으로수반되는물품들이며, 나아가거래사회의실정으로보아죽판매영업에서서비스제공시수반되는물품인죽용기나죽용기포장용쇼핑백등은그서비스업의경영자가제조또는납품받아수요자에게제공하는것이보통이어서, 피고가죽용기포장용쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨등에확인대상표장을사용하는경우일반수요자로하여금위상품들이나그것과함께제공하는음식물이원고의상품인것으로오인ㆍ혼동시킬우려가있으므로, 확인대상표장의사용상품과등록서비스표의일부지정서비스업사이에유사성이인정된다 ( 대법원 선고 98 후 2887 판결, 선고 98 후 1587 판결등참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 85

88 보건복지부고시로 의약외품 으로분류되어있는 인체용방취제 나 인체용발한방지제 가화장용수렴제, 일반화장수등화장품류와유사한상품에해당된다 ( 선고 2006허 3182 판결, 확정 ) 63). 지정서비스업중 인터넷홈페이지제작업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업 과비교대상서비스표의지정서비스업중 비디오테이프편집업, 뉴스공급업, 정보의데이터베이스가공편집업 은모두인터넷또는컴퓨터를통하여수요자가원하는각종정보를관리하여제공하는것으로서, 이러한제공서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의제공자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 두지정서비스업은거래통념상동일 유사하다 ( 선고 2006허 4390 판결, 상고 ). 4. 지정상품이유사하지아니하다고판단한경우 출원상표의지정상품인꽃꽂이의지지물로사용되는스펀지체 (floral foam for wet and dry floral arrangements) 는선등록상표의지정상품인폴리에치렌수지, 셀룰로이드, 리놀륨시트, 비닐시트, 고무판, 플라스틱시트, 실리콘고무와상품의품질, 형상, 용도및생산과판매방법, 수요자나거래처등거래실정에비추어보면일반거래의통념상동일또는유사하다고단정할수없다 ( 선고 2005허 8043 판결, 상고 ) 64). 63) 판결요지 : 인체용방취제 와 인체용발한방지제 는보건복지부고시로 의약외품 으로분류되어있으나, 피부를보호하고땀의분비를조절하는기능을한다는점에서화장용수렴제, 일반화장수등화장품류와품질및용도면에매우밀접한관련이있으며, 화장품제조회사가생산하여주로 데오드란트 (deodorant) 라는명칭으로화장품매장또는할인매장에서판매하고있어생산및판매부분과수요자의범위가화장품류와대체로동일하며, 일반소비자들또한바디화장품내지화장의보조수단으로인식하고있어화장용수렴제, 일반화장수등화장품류와유사한상품에해당된다. 64) 판결요지 : 출원상표와선등록상표의지정상품은상품류구분이같고, 출원상표의지정상품은선등록상표의지정상품과같이플라스틱을원료로하여제조되는것이기는하다. 그러나양상표의지정상품이그품질, 형상, 용도및거래의실정등이비추어유사하다고볼수있는자료는보이지아니하고, 오히려상품세목이다를뿐만아니라, 출원상표의지정상품은보통벽돌등과같이일정한부피를가지는초록색의물체로서흡수성이뛰어나고용이하게변형할수있는성질을가지고있어서화환이나부케등꽃꽂이용으로널리사용되므로, 그품질과형상, 용도의면에서내수성, 강성등의물성을활용하여얇고판판한판이나용기등의형상으로제조되어각종산업용내지건축용등에사용되는선등록상표의지정상품과는뚜렷이구별되고, 또한출원상표의지정상품은꽃꽂이용기구의전문제조업체에서생산되어그전문판매점이나꽃시장등의유통망을통하여꽃꽂이학원이나화원, 일반가정의수요자에게판매되는반면, 선등록상표의지정상품은각종산업용내지건축용품제조업체에서생산되어각물품에따라여러제조업체나일반수요자에게판매될것이므로, 결국양상표의지정상품들은그상품들의품질, 형상, 용도및생산과판매방법, 수요자나거래처등거래의실정에비추어보면일반거래의통념상동일또는유사한것이라고단정할수는없다 ( 대법원 선고 93 후 1285 판결, 선고 98 후 850 판결등참조 ). 86 산업재산권소송실무

89 고추 와 고춧가루 는서로유사한상품이나, 고추 와 간장, 고추장, 된장 은서로유사하지않은상품이다 ( 선고 2005허 9664 판결, 상고기각 ) 65). 출원상표의지정상품인반도체에기초한빛방사기, 발광다이오드, 발광다이오드디스플레이, 발광다이오드램프, 이질접합양극트랜지스터웨이퍼, 반도체발광다이오드칩, 영상및디스플레이하부조직 ( 액정디스플레이, 백라이트, 렌즈로구성됨 ), 전자액정디스플레이와선등록상표의지정상품인콤팩트디스크플레이어, 음향녹음장치, 콤팩트디스크컴퓨터소프트웨어, 기록된컴퓨터프로그램, 녹음된테이프 ( 음악인것 ), 녹화된테이프 ( 음악인것 ), 음악이녹음된콤팩트디스크, 녹음된테이프 ( 음악이아닌것 ), 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 광디스크는구체적인상품의형상, 용도, 제조자, 수요자및판매경로등을달리하므로서로유사하지아니하다 ( 선고 2006허 1766 판결, 확정 ) 66). 혈당측정기와외과용임플란트수술기구등이일반거래의통념상동일또는유사한상품이라고할수없다 ( 선고 2006허 3571 판결, 확정 ) 67). 65) 판결요지 : 가. 고춧가루 는건조시킨 고추 를별다른가공절차없이절단하거나빻기만하면만들어지는것으로그형상, 품질이유사하고, 양상품모두직접또는중간상인의수매를통하여재래시장, 슈퍼마켓, 할인점등에서의판매를거쳐음식점이나일반가정에서의음식조리시양념등으로사용되고있어그유통경로, 용도및수요자층등거래실정에있어서도공통점이많으므로서로유사한상품이다. 나. 간장, 고추장, 된장 은모두상품류구분제 30 류의상품군제 9 군장류 ( 조미료류의일종 ) 에속하는데비하여, 고추등 은상품류구분제 29 류, 제 31 류의각상품군제 2 군야채류등에속하여그상품군을달리하고있고, 간장, 고추장, 된장 은모두콩을원재료로한메주와소금을기본재료로하여담그는장종류로그형태를그대로유지한야채류인고추등과는형상, 품질등이매우다르며, 오늘날에있어장류는주로대형식품가공회사에서생산되어대량유통구조를거쳐판매되어그생산및유통경로가많이다르므로, 위지정상품들은비록그판매부분, 용도및수요자의범위등에서일부공통점이있다고하더라도위와같은상품의형상, 품질, 생산및유통경로등의실정을감안하면서로유사하지않은상품이다 ( 대법원 선고 2002 후 1256 판결등참조 ). 66) 추가판시사항 : 등록상표의일부지정상품들이선등록상표의일부지정상품들의매우많은부품들중극히일부분으로사용되고있고, 상표법상같은상품류에속한다는사정등만으로그형상, 용도, 수요자, 제조자및판매경로등이상이한양상표의지정상품을유사한상품이라고한다면이는그유사범위를지나치게확대하는것이어서부당하다. 67) 판결요지 : 출원상표의지정상품중 혈당측정기 와선등록상표의지정상품들은모두상표법시행규칙제 6 조제 1 항상품류구분표상제 10 류제 1 군의의료기계기구에속하는것이지만, 출원상표의지정상품중 혈당측정기 는제 1 목의진단용기계기구에속하고, 선등록상표의지정상품중 임플란트시술기구 는제 2 목의수술용기계기구에속하며, 나머지지정상품들은제 7 목의의료용보조기구및교정기구에해당하는외과수술용이식물 ( 移植物 ) 에속하므로상품류구분표상의세목이다르다. 또한출원상표의지정상품중 혈당측정기 는혈액중의포도당농도를측정하는기기로서, 일반병원이나의사는물론당뇨의위험이있거나건강관리에관심이있는광범위한사람들이수요로하고, 의료기기판매점은물론인터넷쇼핑몰이나약국등지에서널리판매되는것이지만, 선등록상표의지정상품들은인체내관절, 뼈, 기타뼈와관련된연부조직에발생되는관절염, 골절, 병리적질환, 골수암으로인하여고통을받거나정상적인생활을못하여신체장애인이될가능성이높은환자의치유를위해인체에삽입되는모든인공치환물중특히척추에삽입되는교정용제품으로서, 주로정형외과등전문병원이나전문의가수요로하고, 제조회사나전문적인의료기기판매점에서판매되는것이다. 위각점을종합하여보면, 출원상표의지정상품중 혈당측정기 와선등록상표의지정상품들은그품질, 형상, 용도의면에서쉽게구별이되고, 수요자의범위와판매방법도상이하므로, 일반거래의통념상동일또는유사한것이라고할수없다 ( 대법원 선고 93 후 1285 판결, 선고 2001 후 1495 판결등참조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 87

지정업무가 반딧불이학습및반딧불이환경보전에관한연구활동업무 등인등록업 무표장과지정업무가 지역홍보사업 인선등록업무표장는지정업무가 서로달라유사하지않다 (2006. 4. 26. 선고 2005 허 10855 판결, 확정 ) 68).

상표의부정사용으로인한취소 ( 제 73 조제 1 항제 2, 8 호 ) 등록상표를부기, 변형한유사상표인를사용함으로써저명상표 인 와상품의출처에관한오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 상표법제 73 조제 1 항제 2

등록상표에서한글부분을제외하고도형을부가한실사용상표는등 록상표와동일성의범주를벗어나는것으로서, 국내에서초콜릿의상품표지로서일정범위 68) 판결요지 : 상표의경우,

구체적지정상품과비교하여동일또는유사하다고단정할수없고, 이러한법리는업무표장의지정업무의유사여부를판단함에있어서도그대로적용된다고할것인데, 선등록업무표장의지정업무는 지역홍보사업 으로서지역업무중일반에게알리고자하는대상, 업무,

가사선등록업무표장의지정업무가구체적지정업무로서효력이있고, 등록업무표장의경우에는지정업무의수행으로지역홍보의효과가있다고하더라도,

69) 원고가실사용상표를등록상표의지정상품인핸드백에사용할당시에이미대상상표들이국내에서저명상표가되어있었으므로원고가대상상표들의존재를인식하지못하였다는등의특별한사정에관하여아무런주장 입증이없으므로피고의고의는추정되고,

90 지정업무가 반딧불이학습및반딧불이환경보전에관한연구활동업무 등인등록업 무표장과지정업무가 지역홍보사업 인선등록업무표장는지정업무가 서로달라유사하지않다 ( 선고 2005 허 판결, 확정 ) 68). Ⅴ. 상표등록의취소 1. 상표의부정사용으로인한취소 ( 제 73 조제 1 항제 2, 8 호 ) 등록상표를부기, 변형한유사상표인를사용함으로써저명상표 인 와상품의출처에관한오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 상표법제 73 조제 1 항제 2 호에해당한다고판단한사례 ( 선고 2005 허 5907 판결, 상고기각 ) 69). 등록상표에서한글부분을제외하고도형을부가한실사용상표는등 록상표와동일성의범주를벗어나는것으로서, 국내에서초콜릿의상품표지로서일정범위 68) 판결요지 : 상표의경우, 선등록상표의지정상품이상품구분표의각종류에열거된추상적상품종류의명칭을그대로옮긴것에불과한경우에는상표법에의한상표독점사용권의대상이되는지정상품을표시한것이라고보기어렵다고할것이므로, 이와같이표시된상품이개별적, 구체적지정상품과비교하여동일또는유사하다고단정할수없고, 이러한법리는업무표장의지정업무의유사여부를판단함에있어서도그대로적용된다고할것인데, 선등록업무표장의지정업무는 지역홍보사업 으로서지역업무중일반에게알리고자하는대상, 업무, 수단을모두포괄하는것으로서그업무자체가추상적, 포괄적으로지정된것에해당되어, 등록업무표장의지정업무인 반딧불이학습및반딧불이환경보전에관한연구활동업무 등과같이개별적, 구체적으로지정된업무와유사하다고보기어렵고, 가사선등록업무표장의지정업무가구체적지정업무로서효력이있고, 등록업무표장의경우에는지정업무의수행으로지역홍보의효과가있다고하더라도, 이러한효과는그업무의수행으로인한부수적효과로인한것으로서이러한부수적효과가유사하다는것만으로그지정업무까지유사하다고할수없다 ( 대법원 선고 82 후 1 판결, 선고 79 후 94 판결 ). 69) 원고가실사용상표를등록상표의지정상품인핸드백에사용할당시에이미대상상표들이국내에서저명상표가되어있었으므로원고가대상상표들의존재를인식하지못하였다는등의특별한사정에관하여아무런주장 입증이없으므로피고의고의는추정되고, 실사용상표들이사용될당시에대상상표들은저명상표였고피고는실사용상표들이사용된핸드백과매우흡사한핸드백에실사용상표들과동일하다고할정도의상표를실사용상표들이부착된위치와동일한곳에부착하여판매하고있었던점, 실사용상표들의표장은좌우대칭의도형을부자연스럽게절단한외관을가지고있고실사용상표들을핸드백의앞면의가장자리에밀착하여부착함으로써실사용상표들이본래대상상표들과유사하게좌우대칭의표장인것으로오인될수있는점, 원고와그친족관계에있던사람들은대상상표들과유사한상표가부착된제품을제조, 판매함으로써여러차례민, 형사상책임을진적이있었던점등의여러사정을종합하여보면, 원고는등록상표와유사한실사용상표들을사용함으로써상품의출처의혼동을야기하여대상상표들의저명성에편승할적극적인목적으로실사용상표들을사용한것이라고보기에충분하므로, 원고에의한실사용상표들의사용은상표법제 73 조제 1 항제 2 호에해당한다 ( 대법원 선고 98 후 1877 판결참조 ). 88 산업재산권소송실무

의수요자들사이에서는상당히인식되어있었던것으로보이는대상상표 와외관 과호칭이유사하고, 전체적인구성, 아이디어, 모티브등이동일하거나극히유사하며대 상상품또한동일하므로수요자들로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우 려가매우크다 (2006. 6. 15. 선고 2006 허 1667 판결, 확정 ) 70).

91 의수요자들사이에서는상당히인식되어있었던것으로보이는대상상표 와외관 과호칭이유사하고, 전체적인구성, 아이디어, 모티브등이동일하거나극히유사하며대 상상품또한동일하므로수요자들로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우 려가매우크다 ( 선고 2006 허 1667 판결, 확정 ) 70). 등록상표 의통상사용권자가등록상표를 A6 와 로변형하 여사용한경우대상상표 와오인 혼동을생기게하여상표법제 73 조제 1 항제 8 호 에해당한다 ( 선고 2006 허 3113 판결, 확정 ) 71). 2. 상표의불사용으로인한취소 ( 제 73 조제 1 항제 3 호 ) 가. 상표의사용인지여부 1 올챙이그림책 전집 60 권의그림책표지상단우측에표시된 올챙이그림책 이 라는기재는그그림책에별도로각각의제호가있는이상단순히제호로서가아니라그림 책의출처를표시하는식별표지로서인식될것이므로상표로서사용되었고, 2 상표법제 53조에의하여저작권자의동의를얻어야만등록상표를사용할수있음에도저작권자의동의없이등록상표를사용한경우라하더라도, 저작권자에대한저작권침해가되어손해배상채무라는민사상의책임을부담하게되는것은별론으로하고, 상표의정당한사용에는해당한다 ( 선고 2006허 2837 판결, 상고취하 ) 72).4나 1 한자와한글이상하 2 단으로병기된결합상표인등록상표중한자나한글부분만 을분리하여단독으로사용하는것은등록상표의동일성의범주를벗어난유사상표의사 용에해당하나, 단지상하 2 단으로기재된것을 寶瑩 ( 보영 )' 으로옆으로나란히기재한상 표를사용하는것은거래사회의통념상등록상표와동일성의범주를벗어나지않은상표의 70) 추가판시사항 : 상표법제 73 조제 1 항제 2 호의해당요건중등록상표와상표권자가실제로사용하는상표및오인 혼동의대상이되는타인의상표상호간의유사성유무를판단함에있어서는각상표의외관 호칭 관념등을객관적 전체적 이격적으로관찰하되, 그궁극적판단기준은결국당해실사용상표의사용으로대상상표의표장상품과의사이에상품출처의오인 혼동이야기될우려가객관적으로존재하는가의여부에두어져야한다. 71) 판결요지 : 등록상표의통상사용권자가실제로사용한 A6 는대상상표와동일하고, 은등록상표의동일성범주내의것이지만 A6 부분을크게부각시켜눈에확띄고 CITY SPIRIT 부분은부가적인것처럼보여서대상상표와그구성이매우유사하며, 사용상품이모두운동화로동일하므로, 일반수요자들은실사용상표들이사용된운동화가대상상표의권리자또는그와특별한관계에있는자에의하여생산 판매되는것으로오인 혼동을일으킬염려가매우커서상표법제73조제1항제8호에해당한다. 72) 참조판례 : 대법원 선고 2005다22770 판결, 선고 98후2962 판결 2006 년도특허법원상표관련중요판결정리 89

사용에해당하고, 2 지정상품이진주인경우진주반지보증서에등록상표를기재한것을진주에대한상표사용으로볼수있다 (2006. 9. 14. 선고 2006허 2585 판결, 상고 ) 73).

92 사용에해당하고, 2 지정상품이진주인경우진주반지보증서에등록상표를기재한것을진주에대한상표사용으로볼수있다 ( 선고 2006허 2585 판결, 상고 ) 73). 출판업자의상품이라는성격이더뚜렷이나타나는사전류, 연감류, 중고생학습도서, 문고류, 전집류등의제호는그저작물의명칭임과동시에출판업자의출처표시로서의기능을가지며자타상품식별표지로서의성격을가진다 ( 선고 2005 허8197 판결, 상고기각 ) 74). 나. 동일성의범주내인지여부 사용상표 MARIO UOMO 는등록상표의동일성있는범위내의사용이라고볼수없다 ( 선고 2006허 7214호판결, 상고 ) 75). 등록서비스표의전용사용권자가사용하고있는,,,, 등의서비스표들이등록서비스표와동일성의범위내에있는서비스표라고할수없으므로, 전용사용권자가위와같은서비스표들을사용한사실이있다고하여도그러한사용을가리켜이사건등록서비스표의사용이라고할수없다 ( 선고 2006허 558 판결, 확정 ) 76). 73) 판결요지 : 취소대상지정상품이보석류나석의보통명칭으로표시되어있고, 피고가판매한것은보석가공품인반지일경우, 제품의특성과거래통념에비추어보면진주나산호는나석그대로의형태를유지한채반지에부착되는것으로, 분리하여목걸이나귀걸이등다른형태로재가공될경우에도형태나모양을변경하지않는것이일반적이어서, 진주반지나산호반지를판매하면서교부하는보증서에표시되어있는등록상표는반지뿐만아니라그보석에대하여도출처표시기능을하는것으로봄이마땅하여산호나진주에대한등록상표의사용으로볼수있다. 74) 판결요지 : 원칙적으로서적류의제호는해당저작물의창작물로서의명칭내지는그내용을직접설명하거나함축적으로나타내는것으로서적이라는상품의식별표지로기능하지는않으나, 서적류의경우에도출판업자의책임에의하여편집, 발행되어저작자의창작물이라는면보다는출판업자의상품이라는성격이더뚜렷이나타나는사전류, 연감류, 중고생학습도서, 문고류, 전집류등의제호는그저작물의명칭임과동시에출판업자의출처표시로서의기능을가지며자타상품식별표지로서의성격을가진다. 75) 판결요지 : 가. 원고의사용상표는이사건등록상표의표장그자체가아니라그구성중 MARIO 부분과 UOMO 부분사이를띄우는방식으로변형하여사용한것인데, 이러한상표의변형사용은 1 문자상표의경우띄어쓰기에따라그의미가달라질수있는점, 2 원고의사용상표는피고가권리를가지는상표 UOMO, L UOMO 등 ( 피고의상표들은주지성을취득한것으로보인다 ) 과유사하여출처표시의오인 혼동을초래할우려가있는점, 3 원고가이사건등록상표를출원하면서 MARIO 부분과 UOMO 부분을분리하였다면피고의선등록상표로인하여그등록이거절되었을것으로보이는점등의사정에비추어보면, 원고의사용상표는이사건등록상표의동일성의범위내에들어가기어렵다. 나. 원고는그가운영하는매장의간판에 이라고표기하여사용하였고, mariouomo 부분이나머지부분에비해두드러진점은인정되나, 이를나머지부분과독립된것으로볼수없으므로, 위표기를접하는소비자들에게는원고가운영하는홈페이지의주소로인식되는점, 2 위매장의간판에는다른표기가없어위매장에서판매되는상품에대한상표라기보다는위매장의상호또는서비스표로인식되기쉬운점등의사정에비추어보면, 위매장간판의표기는이사건등록상표의사용으로볼수없다 ( 대법원 선고 98후2955 판결참조 ). 76) 판결요지 : 상표법제73조제1항제3호에서규정하는 등록상표 ( 등록서비스표 ) 의사용 ' 이라함은등록상표와동일한상표 ( 서비스표 ) 를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 90 산업재산권소송실무

다이어리에첨부된카탈로그에등록상표 의구성이그대로표시되지는 아니하였더라도, 영문자부분이괄호안에넣어져한글부분의아래에위치하도록상하 2 단으로병기되어한글과영문자부분이한눈에모두들어오게표시되었고, 영문자 CLAMOXYL 부분이소문자를사용한형태인 Clamoxyl 로변형되고위영문자부분의발음을그대로표기한한글 크라목실 부분이또다른가능한발음표시형태인 클라목실

93 다이어리에첨부된카탈로그에등록상표 의구성이그대로표시되지는 아니하였더라도, 영문자부분이괄호안에넣어져한글부분의아래에위치하도록상하 2 단으로병기되어한글과영문자부분이한눈에모두들어오게표시되었고, 영문자 CLAMOXYL 부분이소문자를사용한형태인 Clamoxyl 로변형되고위영문자부분의발음을그대로표기한한글 크라목실 부분이또다른가능한발음표시형태인 클라목실 로변형되어상하가뒤바뀌어표시된것과 약효가오래지속된다 는의미의영문자 long acting' 의약어인 LA 가부가된정도만으로는거래사회의통념상상표의동일성이있는사용의범주에서벗어났다고할수없으므로, 등록상표는그지정상품중동물용약제와관련하여통상사용권자인한국화이자동물약품주식회사에의하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용되었다 ( 선고 2006허 4178 판결, 확정 ) 77). 다. 취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지여부의판단기준시 상표등록의취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지여부는심결당시를기준으로판단하여야하므로, 심판청구인이심판청구당시에이해관계인에해당하였으나심결당시에는이해관계인에해당하지않게된경우, 특허심판원으로서는그심판청구를각하하였어야한다 ( 선고 2005허 4911 판결, 판결송달중 ) 참조판결 : 대법원 선고 2005후 3291 판결 78). 거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나유사상표를사용한경우는포함하지않는다. 이사건등록서비스표의전용사용권자가사용하고있는서비스표들은, 등록서비스표인 이그대로표시되어있지아니하고, 마을 의글자크기가 시골 의글자크기보다매우작게또는그작은 마을 의글자가사각형안에표시되어있을뿐아니라, 시골 과같은크기의 솥단지삼겹살과낙지한마리수제비 라는문자와또는 시골 과같은크기의 솥단지삼겹살 이라는문자및도형과결합되어있으며, 위문자와도형은위서비스표들의전체구성중에서차지하는비중이매우크므로, 일반수요자들은보통위서비스표들을 시골마을 로인식하기보다는 시골솥단지삼겹살 로인식할것으로보여지고, 전용사용권자가사용하고있는위서비스표들이등록서비스표와동일성의범위내에있는서비스표라고할수없으므로, 전용사용권자가위와같은서비스표들을사용한사실이있다고하여도그러한사용을가리켜등록서비스표의사용이라고는할수없다 ( 대법원 선고 2004후1588 판결참조 ). 77) 참조판례 : 대법원 선고 2004후622 판결 78) 참조판례 : 대법원 선고 2005후3291 판결 2006 년도특허법원상표관련중요판결정리 91

94 Ⅵ. 등록상표권의권리범위가미치는상표의사용등 1 상표는특정한영업주체의상품을표창하는것으로서그출처의동일성을식별하게함으로써그상품의품위및성질을보증하는작용을하며, 상표법은이와같은상표의출처식별및품질보증의기능을보호함으로써당해상표의사용에의하여축조된상표권자의기업신뢰이익을보호하고유통질서를유지하며수요자의이익도보호하는것이므로, 상품에이러한상표의기능을갖지않는표장을사용하는것은상표법에서말하는상표의사용이라고할수없다. 2 확인대상표장이자연스럽게보일수있는부분에표시되어있지않아거래자나일반수요자가그상품의유통이나통상적인사용또는유지행위에있어서그표장의존재조차알수없고, 오로지빛을반사시킨상태에서일정한각도로기울여볼때에만인식될수있으며, 설령그와같이인식할수있다고하더라도사용상품에표시된표장의크기가매우작고희미하여자세히들여다보지않고서는그표장을제대로식별해낼수없고, 확인대상표장의외관및관념이사용상품의속성과밀접한관련이있다고보기어려우며, 확인대상표장이사용상품자체에표시되어있는것외에생산, 판매, 유통등에도사용되고있다고인정할자료가없는사정등을종합하면, 확인대상표장은상표법에서말하는상표및상표의사용에해당되지않는다 ( 선고 2006허 3458, 상고 ) 79). 1 서비스표의사용이라함은서비스를제공하는장소에부착한간판에서비스표를표시하는행위, 지정서비스업에관한광고전단, 정가표또는거래서류에서비스표를붙여서배포ㆍ사용하는행위가이에포함되고, 나아가서비스제공시수요자에게제공하는물건에서비스표를붙이는행위, 서비스제공시수요자에게제공하는물건에서비스표를붙인것을사용하여서비스를제공하는행위, 서비스의제공시그제공에수반되는등필수적으로관계된물건에서비스표를붙이는행위도이에포함된다. 2 등록서비스표와유사한표장을상품에사용하는행위가등록서비스표의권리범위에속하기위해서는그상품이지정서비스업과관련하여 서비스표의사용 의개념범위내에속하는물건과서로동일하거나유사하여야한다. 다만서비스업과상품사이의유사성을지나치게광범위하게판단하여서는아니되고, 제공되는서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소와상품의밀접한관계여부, 서비스의제공과상품의제조 판매가동일사업자에의하여행하여지는것으로인식되는지여부, 유사한표장을사용할경우출처의혼동을초래할우려가있는지여부등을따져보아거래사회의통념에따라종합적으로판단하여야한다 ( 선고 2005허 9053 판결, 상고 ) 80). 79) 참조판례 : 대법원 선고 2005 도 1637 판결 80) 참조판례 : 대법원 선고 98 후 2887 판결, 선고 98 후 1587 판결 92 산업재산권소송실무

95 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 특허법원판사노갑식

97 목 차 Ⅰ. 신규성 ( 디자인보호법제5조제1항 ) 물품의동일성 비밀유지의무 간행물게재디자인 공지디자인과유사한디자인 99 가. 전체대비관찰 99 나. 요부대비관찰 99 다. 유사의폭 100 라. 물품의투명 불투명 100 Ⅱ. 창작비용이성 ( 디자인보호법제 5 조제 2 항 ) 101 Ⅲ. 확대된선출원 ( 디자인보호법제 5 조제 3 항 ) 102 Ⅳ. 디자인등록을받을수없는디자인 ( 디자인보호법제 6 조 ) 103 Ⅴ. 유사디자인제도 104 Ⅵ. 등록디자인의권리범위 ( 디자인보호법제43조, 제69조등 ) 부분품에관한등록디자인의권리범위 일부공지된디자인의권리범위 등록디자인을대상으로한적극적권리범위확인심판 기타 108 Ⅶ. 디자인등록무효심판의이해관계인 ( 디자인보호법제 68 조 ) 년도특허법원상표관련중요판결정리 95

Ⅰ. 신규성 ( 디자인보호법제 5 조제 1 항 ) 1. 물품의동일성 1) 가. 등록디자인이선등록디자인과물품및디자인이유사하여등록이무효라고한사례 ( 특허법원 2006. 8. 11.

등록디자인 이표현되는물품은천정등이고, 비교대상디자인 이표현되는물품은형광등케이스인데, 형광등케이스는부분품의구성이완성품에가까운경우에해당하므로, 천정등과형광등케이스는서로유사한물품에속한다.

99 Ⅰ. 신규성 ( 디자인보호법제 5 조제 1 항 ) 1. 물품의동일성 1) 가. 등록디자인이선등록디자인과물품및디자인이유사하여등록이무효라고한사례 ( 특허법원 선고 2006허 3809 판결, 상고 ) 디자인은물품을떠나서는존재할수없고물품과일체불가분의관계에있으므로디자인이동일또는유사하다고하려면우선디자인이표현된물품이동일또는유사하여야할것인바, 물품의동일 유사성여부는물품의용도, 기능등에비추어거래통념상동일 유사한물품으로인정할수있는지여부에따라결정하여야할것이다. 등록디자인 이표현되는물품은천정등이고, 비교대상디자인 이표현되는물품은형광등케이스인데, 형광등케이스는부분품의구성이완성품에가까운경우에해당하므로, 천정등과형광등케이스는서로유사한물품에속한다. 완성품과부분품의관계에있는물품에각각사용된디자인의유사여부를판단함에있어서는, 먼저부분품의디자인과그에대응하는완성품의해당부분의디자인을서로비교하여디자인의유사여부를살핀다음, 유사성이인정되는경우완성품에있어서부분품의해당부분에더하여부가된부분의디자인이완성품전체디자인의심미감에미치는영향을고려하여결정하여야할것이다. 비교대상디자인과그물품에대응하는등록디자인부분에관한디자인은서로유사하고, 등록디자인의물품인천정등은유리커버와마감캡이부가되는점에서비교대상디자인의물품인형광등케이스와구별되는데, 양물품에사용되는유리커버는실질적으로동일한형상일수밖에없으며, 마감캡은전체물품에서매우작은크기만을차지할뿐이어서그형상과모양이전체심미감에별다른영향을미친다고보기어려운점을고려하면, 유리커버와마감캡을부가한다고하여이사건등록디자인과비교대상디자인의위와같은유사성이달라진다고할수없으므로, 이사건등록디자인과비교대상디자인은전체적으로서로유사하다. 나. 포장용병또는팩의외주연부에감아서부착하는 표딱지 에관한이사건등록디자 인이그출원전에공고된상표공보에게재되었던상표의디자인과유사하다는이유로무 효라고한사례 ( 특허법원 선고 2006 허 428 판결, 확정 ) 1) 판결의확정여부표시는 을기준으로하였다. 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 97

상표는주로인쇄 각인 나염기타의방법에의하여표장을상품자체또는상품의포 장, 용기, 라벨등에표시하는방식으로사용되는것이고, 상표인비교대상디자인 2 를그지정상품인탁주등과관련하여보면이사건등록디자인 의대상물품과같이표딱지의형태로사용되는것이일반적이므 로, 이사건등록디자인과비교대상디자인 2 는사회통념상동일 유사한물품에대한디자 인에해당한다. 2. 비밀유지의무소외회사에대해상관습상비밀유지의무가묵시적으로요구될만한사정이엿보이지않아서등록디자인은그출원전에공지공용된것이라고한사례 ( 특허법원 2005.

선고 2004허6637 판결, 확정 ) 물품의납품계약이구체적으로성립된이후로는, 실제로납품받기전이라고하더라도납품받을제품의판촉활동을할필요성이현저한점에비추어보면물품의납품권자가어느시기까지시제품의의장을비밀로해줄것을요청하는등의특별한사정이없는한당연히시제품의의장을비밀로유지하여야할상관습상의무가있다고보기어려운바,

100 상표는주로인쇄 각인 나염기타의방법에의하여표장을상품자체또는상품의포 장, 용기, 라벨등에표시하는방식으로사용되는것이고, 상표인비교대상디자인 2 를그지정상품인탁주등과관련하여보면이사건등록디자인 의대상물품과같이표딱지의형태로사용되는것이일반적이므 로, 이사건등록디자인과비교대상디자인 2 는사회통념상동일 유사한물품에대한디자 인에해당한다. 2. 비밀유지의무소외회사에대해상관습상비밀유지의무가묵시적으로요구될만한사정이엿보이지않아서등록디자인은그출원전에공지공용된것이라고한사례 ( 특허법원 선고 2004허6637 판결, 확정 ) 물품의납품계약이구체적으로성립된이후로는, 실제로납품받기전이라고하더라도납품받을제품의판촉활동을할필요성이현저한점에비추어보면물품의납품권자가어느시기까지시제품의의장을비밀로해줄것을요청하는등의특별한사정이없는한당연히시제품의의장을비밀로유지하여야할상관습상의무가있다고보기어려운바, 원고가소외회사에대하여이사건등록의장에대한비밀을유지해달라는요청을하였다거나그러한내용의합의가있었다는점을인정할만한증거가없고, 달리이사건에서물품공급계약이후로도소외회사에대해상관습상비밀유지의무가묵시적으로요구될만한사정이엿보이지아니하므로, 등록디자인은그출원전에공지공용된것이다. 3. 간행물게재디자인 의장 2) 의신규성판단에있어등록의장과대비대상이되는 간행물에게재된의장 에서 그게재의정도 ( 특허법원 선고 2006 허 7382 판결, 확정 ) 의장의신규성판단에있어등록의장과대비대상이되는구의장법 ( 법률 제 7289 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제 5 조제 1 항제 2 호소정의 간행물에게재된의 2) 법률제 7289 호에의해 의장 을 디자인 으로하는것으로변경되었으나, 판결의내용대로 의장 이라고기재한다. 이하같다. 98 산업재산권소송실무

장 에서그게재의정도는그의장이속한분야에서통상의지식을가진자가그것을보고용이하게의장을창작할수있을정도로표현되어있으면충분하고,

이사건등록디자인과비교대상디자인은전체적으로대비관찰할때느껴지는심미감이유사하다 (2006. 1. 19. 선고 2005허 3901 판결, 상고기각 ).

101 장 에서그게재의정도는그의장이속한분야에서통상의지식을가진자가그것을보고용이하게의장을창작할수있을정도로표현되어있으면충분하고, 반드시육면도나참고사시도등으로그형상과모양의모든것이기재되어있어야하는것은아니며자료의표현이부족하더라도이를경험칙에의하여보충하여그의장의요지파악이가능하다면그대비판단의대상이될수있다. 4. 공지디자인과유사한디자인 가. 전체대비관찰 1) 직물지에관한이사건등록디자인은비교대상디자인과그지배적인특징인빨강색, 초록색, 남색의색채를갖는띠가일정한순서와폭을가지면서대각선모양으로반복적으로배열된것을그대로가지고있으므로, 이사건등록디자인과비교대상디자인은전체적으로대비관찰할때느껴지는심미감이유사하다 ( 선고 2005허 3901 판결, 상고기각 ). 2) 이사건등록디자인 과비교대상디자인 은공의표면에형성된모 양이서로유사하기는하나그모양을이루는가죽조각에채색되어있는색채의종류및개수 가전혀달라서서로유사하지아니하다 ( 특허법원 선고 2005 허 5259 판결, 상고 ) 나. 요부대비관찰의장의유사여부를판단함에있어서는외관을전체적으로비교, 관찰하는것이원칙이지만, 사람의주의를끌기쉬운중요부분이있다면이를대비, 관찰할때일반수요자들이느끼는미감에차이가생길수있는지의관점에서비교하면되고, 의장의구성요소중모양의유사여부는주제 (Motif) 의표현방법과배열, 무늬의크기등을종합하여판단함이상당하다. 이사건등록의장물품은오토바이용타이어이고, 비교대상의장물품은자전거용타 이어로사회통념상유사물품에속한다. 양의장모두트레드의중앙을따라 또는 와같이 2 단으로이루어진화살촉과흡사한모양이배열되어있고, 그중상단의것에는세 로의분할선이있는반면하단의것에는분할선이없는점, 화살촉모양의양옆으로는 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 99

와같이평행사변형에가까운사각형 ( 그중바깥쪽의것들에는한개씩의둥근홈이파여있다 ) 을 2중, 2단으로배치하되, 이를중앙의화살촉선단이형성하는사선의연장선에배열하여전체로서방향성을느끼게하는점,

결국양의장은중요부분인트레드의형상과모양이극히유사하여, 타이어의직경과폭등나머지외형상의차이를아울러전체를대비하더라도서로다른심미감이느껴지지않는유사한의장이라할것이다 ( 특허법원 2005. 5. 19.

유사의폭 등록디자인 과비교대상디자인 5, 비교대상디자인 6 의물품인 식품포장용용기

5 6과유사한디자인이라고볼수없다 ( 특허법원 2006. 9. 22. 선고 2006허 4369호판결, 상고기각 ). 라.

102 와같이평행사변형에가까운사각형 ( 그중바깥쪽의것들에는한개씩의둥근홈이파여있다 ) 을 2중, 2단으로배치하되, 이를중앙의화살촉선단이형성하는사선의연장선에배열하여전체로서방향성을느끼게하는점, 위와같은모양들이한조로결합되어돌출된채로트레드외면을따라반복배열되어있는점에서양의장의트레드는형상및주제 (Motif) 의표현방법과배열이극히유사하다. 결국양의장은중요부분인트레드의형상과모양이극히유사하여, 타이어의직경과폭등나머지외형상의차이를아울러전체를대비하더라도서로다른심미감이느껴지지않는유사한의장이라할것이다 ( 특허법원 선고 2005허 1127호판결, 상고기각 ). 다. 유사의폭 등록디자인 과비교대상디자인 5, 비교대상디자인 6 의물품인 식품포장용용기 는이미오래전부터다수의창작이나왔으므로양디자인의유사의폭을좁게보아야한다는점과디자인의유사여부를판단함에있어서물품의사용시뿐만아니라거래시의외관에의한심미감도함께고려하여야한다는점에비추어보면, 등록디자인은비교대상디자인 5 6과유사한디자인이라고볼수없다 ( 특허법원 선고 2006허 4369호판결, 상고기각 ). 라. 물품의투명 불투명디자인의대상이되는물품의투명 불투명은엄밀히말하면물품의형상 모양 색채는아니지만, 구의장법시행규칙 ( 산업자원부령제285호로개정되기전의것 ) 제7 조제1항및 [ 별표2] 의제4호에따라디자인의대상이되는물품의전부또는일부가투명인경우그에관하여디자인도면의설명란에기재하여야하는것으로디자인의유사여부를판단하는요소가될수있고, 또한물품의재질이라하더라도그자체가모양이나색채로서표현되는경우에는디자인의유사여부를판단하는요소가될수있다. 이사건등록 디자인 은비교대상디자인 과차양의투명여부등에서차이가 있어서서로유사하지아니하다 ( 특허법원 선고 2006 허 4475 판결, 상고 ). 100 산업재산권소송실무

Ⅱ. 창작비용이성 ( 디자인보호법제 5 조제 2 항 ) 1. 출원등록된지얼마되지않은비교대상디자인이간행물에일정기간게재되고몇개소에설치된사실만으로는구의장법제5조제2항판단에있어서의비교대상디자인이될수없다고한사례 ( 특허법원 2005. 12. 23.

103 Ⅱ. 창작비용이성 ( 디자인보호법제 5 조제 2 항 ) 1. 출원등록된지얼마되지않은비교대상디자인이간행물에일정기간게재되고몇개소에설치된사실만으로는구의장법제5조제2항판단에있어서의비교대상디자인이될수없다고한사례 ( 특허법원 선고 2005허7897 판결, 확정 ) 구의장법제5조제2항은현행디자인보호법과달리 의장등록출원전에그의장이속하는분야에서통상의지식을가진자가국내에서널리알려진형상 모양 색채또는이들의결합에의하여용이하게창작할수있는의장 ( 제1항각호의 1에해당하는의장을제외한다 ) 에대하여는제1항의규정에불구하고의장등록을받을수없다 고규정하여국내에서널리알려진형상 모양 색채또는이들의결합만을창작용이성판단의비교대상디자인으로하고있고, 여기에서말하는국내에서널리알려진형상 모양 색채또는이들의결합은단순한사각형, 원형, 별모양등과같이일반적으로널리알려진형상이나모양또는당해디자인의대상이되는물품과관련하여기본적인디자인이될정도로널리알려진형상이나모양을의미하는바, 비교대상디자인이단순한사각형, 원형, 별모양등과같이일반적으로널리알려진형상이나모양이아님은명백하고, 출원 등록된지얼마되지않은비교대상디자인이원고의주장과같이이사건등록디자인의출원전에용인시등 7개소이상에설치되고원고의 2001년과 2002년카탈로그, 경향하우징가이드북 2002년호, 2000년 12월부터 2002년 12월까지의월간물가정보및 2001년 1월부터 2002년 12월까지의월간물가자료에각게재되었다는사정만으로는일반인이나이디자인이속하는분야에서통상의지식을가진사람에게울타리와관련하여기본적인디자인이될정도로널리알려진형상이나모양이라고보기는어렵다. 2. 정자지붕에관한등록디자인이창작성이없다고한사례 ( 특허법원 선고 2005허6672 판결, 확정 ) 정자지붕에관한등록디자인 에는부분적으로창작성이인정된다고하여도, 주지의형상이나모양을거의그대로이용하거나전용함으로써전체적으로보아서는전통 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 101

104 정자와다른새로운미감적가치가인정되지아니한다면, 이는단지공지된디자인의상업 적, 기능적변형에불과하여창작성을인정할수없다 법률제7289호로전면개정되어 부터시행된디자인보호법제5조제2항이 출원된이사건등록디자인에적용되지않는다고한사례 ( 특허법원 선고 2006허1636 판결, 상고기각 ) 법률제7289호로전면개정되어 부터시행된디자인보호법제 5조제2항은디자인등록출원전에그디자인이속하는분야에서통상의지식을가진자가공지되거나공연히실시된디자인또는간행물에게재된디자인의결합에의하여용이하게창작할수있는디자인은디자인등록을받을수없다고규정하고있으나, 이사건등록디자인은그출원일이 이고, 위디자인보호법부칙제3조는위디자인보호법시행전에행한디자인등록출원에따라권리설정된등록디자인에관한심판 소송등은종전의규정에의한다고규정하고있으므로, 이사건등록디자인에대하여는위디자인보호법이아니라그출원시의법인구의장법이적용되어야하는데, 구의장법에는공지의디자인의결합에의하여용이하게창작할수있는디자인은그등록이무효로되어야한다는규정이없으므로, 원고의위주장은주장자체로이유없다. Ⅲ. 확대된선출원 ( 디자인보호법제 5 조제 3 항 ) 등록디자인이선출원디자인인비교대상디자인과동일한물품의디자인일경우구의장법제5조제3항이적용되지않는다고한사례 ( 특허법원 선고 2006허 1636 판결, 상고기각 ) 구의장법제5조제3항은 디자인등록출원한디자인이당해디자인등록출원을한날전에디자인등록출원을하여당해디자인등록출원을한후에출원공개되거나등록공고된다른디자인등록출원의출원서의기재사항및출원서에첨부된도면 사진또는견본에표현된디자인의일부와동일하거나유사한경우 에그디자인은디자인등록을받을수없다고규정하고있는데, 위규정은 신설된규정으로서, 위개정전에는선출원으로완성품에관한디자인이출원된후에그디자인이설정등록되어디자인공보에게재됨으로써공지되기이전에그완성품을구성하는부품에관한디자인이출원된경우양디자인은 102 산업재산권소송실무

유사하다고할수없어서구의장법제5조제1항또는제16조제1항을적용하여거절하는것이불가능한결과양디자인사이의권리관계가복잡하게되는문제가있어왔으며, 더욱이부분디자인제도가도입되고한벌물품의디자인의대상이확대되고그등록요건이완화됨에따라선출원디자인의일부와동일또는유사한디자인이후출원으로출원되는경우가증대할것으로예상되었기때문에,

105 유사하다고할수없어서구의장법제5조제1항또는제16조제1항을적용하여거절하는것이불가능한결과양디자인사이의권리관계가복잡하게되는문제가있어왔으며, 더욱이부분디자인제도가도입되고한벌물품의디자인의대상이확대되고그등록요건이완화됨에따라선출원디자인의일부와동일또는유사한디자인이후출원으로출원되는경우가증대할것으로예상되었기때문에, 이러한문제를해결하기위하여후출원디자인이그후에출원공개또는등록공보에게재된선출원디자인의일부와동일또는유사한경우에는디자인등록을받을수없도록한것이다. 따라서위규정은후출원디자인이선출원디자인의부분디자인또는선출원디자인을구성하는부품에관한디자인으로서후출원디자인전체가선출원디자인의일부와동일하거나유사한경우에만적용된다. 그런데, 이사건등록디자인은선출원디자인인비교대상디자인 3의일부분에대한디자인이아니라비교대상디자인 3과동일한물품의디자인이므로구의장법제16조제1항의적용여부가문제될뿐이고, 구의장법제5조제3항은적용될여지가없다. Ⅳ. 디자인등록을받을수없는디자인 ( 디자인보호법제 6 조 ) 물품의기능을확보하는데불가결한형상만으로된디자인이라고한사례 ( 특허법원 선고 2004허 4976 판결, 상고기각 ) 물품의기능을확보하는데불가결한형상만으로이루어진의장이라함은그의장의형상이오로지기술적기능을확보하기위하여필연적인형상만으로이루어진것을말하는바, 그판단기준은물품의기술적기능을체현하고있는형상에만착안하여판단하며, 이때에는그기능을확보할수있는대체적인형상이그외에존재하는지여부, 필연적형상이외의의장평가상고려되어야할의미있는형상을포함하고있는지의여부등이고려되어야 하는데, 이사건등록의장 은자동차용윈드쉴드글래스 ( 자동차의앞 유리 ) 로서, 물품의기능을확보하는데불가결한형상만으로된의장으로서의장법제 6 조 제 4 호에해당하므로, 의장법제 68 조제 1 항제 1 호에의하여무효로하여야한다. 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 103

106 Ⅴ. 유사디자인제도 1. 확인대상디자인은이사건기본디자인의권리범위에속하고, 이사건등록디자인과도유사하므로, 결국확인대상디자인은이사건등록디자인의권리범위에속한다고한사례 ( 특허법원 선고 2005허10497 판결, 상고 ) (1) 디자인권자또는디자인등록출원인은자기의등록디자인또는디자인등록출원한디자인 ( 기본디자인 ) 에만유사한디자인 ( 유사디자인 ) 에대하여는유사디자인만으로디자인등록을받을수있고 ( 구의장법제7조제1항 ), 유사디자인의디자인권은그기본디자인의디자인권과합체한다 ( 같은법제42조 ). 유사디자인의권리범위는기본디자인의권리범위를초과하지아니하므로, 확인대상디자인과유사디자인만을대비하여서로유사하다는사정만으로는곧바로확인대상디자인이등록디자인 ( 기본디자인 ) 의권리범위에속한다고할수없고, 그러한사정만으로유사디자인의권리범위에도당연히속하는것은아니지만, 유사디자인은기본디자인의관념적인유사범위를구체적으로명백히하여그권리범위를확보한것으로보아야하므로기본디자인과확인대상디자인의유사여부를판단함에있어서기본디자인의유사디자인이등록되어있다면, 기본디자인과그유사디자인및확인대상디자인을종합적으로대비하여야한다. (2) 이사건기본디자인과이사건등록디자인및확인대상디자인의사시도, 정면도, 평 면도및배면도를차례로보면, 이사건기본디자인은,,, 와같고, 이사건등록디자인은,,, 와같으며, 확인대상디자인은,,, 와같은형상과모양이다. 104 산업재산권소송실무

107 이사건등록디자인과확인대상디자인은봉의굵기, 봉을바탕판에그대로부착하였는지아니면홈을파서부착하였는지의차이가있으나, 직사각형의바탕판위에그보다작은직사각형의상판을돌출되게부착하고상판에국기나단체표상을표시함으로써입체감을표현하는동시에바탕판의좌우양단에원기둥형상의봉을설치하여경건함을표현한점등에서위와같은차이점에도불구하고보는사람으로하여금동일한심미감을느끼게하므로, 위양디자인은전체적으로유사하다. 이사건기본디자인은바탕판의상하양단에바탕판의가로길이보다약간긴봉을그대로부착한형상을하고있는점에서확인대상디자인과차이가있고, 그로인해위양디자인의심미감이서로다른것처럼보이기도한다. 그러나유사디자인은기본디자인의권리가미치는범위를유사디자인의등록에의하여구체적으로명시, 현재화시켜그범위를명확하게하려는것에있으므로, 이사건기본디자인의유사디자인인이사건등록디자인이유효하게등록되어있고, 피고들이이사건등록디자인이이사건기본디자인과유사하지아니하므로구의장법제68조제1항제1호, 제7조제1항에의하여그등록이무효이어서이사건기본디자인의권리범위가이사건등록디자인에까지미친다고할수없다는취지의주장을하고있지아니한이상이에관하여살펴봄이없이, 이사건기본디자인의관념적인유사범위는직사각형의바탕판위에그보다작은직사각형의상판이돌출되게부착되고원기둥형상의봉이바탕판의상하양단뿐아니라좌우양단에부착된것과바탕판의길이보다약간긴봉또는같은봉이부착된게시용기틀에미치고, 봉을바탕판에그대로부착하였는지아니면홈을파서부착하였는지의차이는심미감에별다른영향을미치지아니하므로, 그런결과로이사건기본디자인의권리범위는위와같은형상을하고있는확인대상디자인에까지미친다고볼수밖에없다. 따라서확인대상디자인은이사건등록디자인에의하여관념적인유사범위가구체적으로명백하게된이사건기본디자인의권리범위에속하고, 이사건등록디자인과도유사하므로, 결국확인대상디자인은이사건등록디자인의권리범위에속한다. 2. 유사디자인으로등록된이사건등록디자인 이기본디자인 과유사하지아니하므로, 구의장법제 68 조제 1 항제 1 호, 제 7 조제 1 항에의하여그 등록이무효로되어야한다 ( 특허법원 선고 2006 허 7177 판결, 확정 ). 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 105

108 Ⅵ. 등록디자인의권리범위 ( 디자인보호법제 43 조, 제 69 조등 ) 1. 부분품에관한등록디자인의권리범위확인대상디자인이이사건등록디자인을이용하는관계에있다고할수없어이사건등록디자인의권리범위에속하지아니한다고한사례 ( 특허법원 선고 2006허 329 판결, 상고기각 ) 확인대상디자인은이사건등록디자인의물품인헤드실린더를가공하고이에다른부품들을조립하여만든 에어헤더 에관한디자인이어서그대상물품이서로다르나, 만일확인대상디자인의실시를위해서는필연적으로이사건등록디자인의대상인부분품에관한디자인의실시가전제될수밖에없어서확인대상디자인이이사건등록디자인을이용하는관계에있다면, 확인대상디자인중이사건등록디자인에대응되는부분품에관한디자인이이사건등록디자인과동일또는유사한것으로인정되는경우에는확인대상디자인은이사건등록디자인의권리범위에속한다 ( 대법원 선고 99후888 판결참조 ). 여기에서확인대상디자인이이사건등록디자인을이용하는관계라고함은확인대상디자인이전체로서는이사건등록디자인과비유사하지만, 이사건등록디자인자체를거의그대로확인대상디자인의부분품으로채용하고있는것, 즉이사건등록디자인을그본질적특징을손상시키지않고이사건등록디자인이라고인식할수있는태양으로확인대상디자인중에도입하는것을말한다. 그런데, 확인대상디자인은이사건등록디자인자체를그대로확인대상디자인의부분품으로채용한것이아니라이사건등록디자인의물품인헤드실린더를가공하여그중요부분을변형시킴으로써전체적인심미감이달라진디자인을부분품으로사용하고있을뿐이므로, 확인대상디자인은이사건등록디자인을이용하는관계에있다고할수없어이사건등록디자인의권리범위에속하지아니한다. 2. 일부공지된디자인의권리범위이사건등록디자인과확인대상디자인의유사점은비교대상디자인들에도나타나있어서그중요도를낮게평가하여야한다고한사례 ( 특허법원 선고 2006허 5676 판결, 상고 ) 106 산업재산권소송실무

디자인의유사여부를판단함에있어서는디자인을보는사람의주의를가장끌기쉬운부분을중요부분으로서파악하고이것을관찰하여일반수요자의심미감에차이가생기게하는지여부의관점에서그유사여부를결정하여야하며, 일반적으로종래부터흔히사용되어왔고단순하며여러디자인이다양하게고안되었던디자인이나, 구조적으로그디자인을크게변화시킬수없는것등은디자인의유사범위를비교적좁게보아야하고,

109 디자인의유사여부를판단함에있어서는디자인을보는사람의주의를가장끌기쉬운부분을중요부분으로서파악하고이것을관찰하여일반수요자의심미감에차이가생기게하는지여부의관점에서그유사여부를결정하여야하며, 일반적으로종래부터흔히사용되어왔고단순하며여러디자인이다양하게고안되었던디자인이나, 구조적으로그디자인을크게변화시킬수없는것등은디자인의유사범위를비교적좁게보아야하고, 디자인의구성요소중공지의형상부분이있다고하여도그것이특별한심미감을불러일으키는요소가되지못하는것이아닌한이것까지포함하여전체로서관찰하여느껴지는장식적심미감에따라판단해야할것이기는하지만, 디자인권은물품의신규성이있는형상, 모양, 색채의결합에부여되는것으로서공지의형상과모양을포함한출원에의하여디자인등록이되었다하더라도공지부분에까지독점적이고배타적인권리를인정할수는없으므로디자인의유사여부를판단함에있어공지부분의중요도를낮게평가하여야한다. 이사건등록디 자인 과확인대상디자인은 은고정판의중앙부분에마포걸레자루가끼워질수있도록볼록한형상의끼움봉이형성되어있고, 고정판의테두리에두줄의보강띠가형성되어있으며, 고정판에여러개의구멍이서로대칭되도록형성되어있고, 고정판의밑면에고정레버가형성되어있으며, 끼움봉의위쪽에작동대가설치되어있고, 작동대의중간부분과고정레버의양끝을연결하는결착대가형성되어있는점에서유사하나, 비교대상디자인들에도 ( 비교대상디자인 1 :, 비교대상디자인 2 : ) 위와 같은유사한점이나타나있어서, 이사건등록디자인과확인대상디자인의위와같은유사점은그중요도를낮게평가하여야할것이다. 이사건등록디자인과확인대상디자인은끼움봉상부에설치된스프링의유무, 고정판의보강띠의형상과그사이에있는구멍의수와크기의동일여부, 끼움봉이고정레버와결합된형상에서차이가있고위와같은부분은일반수요자의눈에잘띠는중요부분이어서, 이사건등록디자인과확인대상디자인은전체적으로대비, 관찰하면그중요도도낮게평가되는앞의공통점에도불구하고위와같은여러가지차이점으로인하여보는사람으로하여금상이한심미감을느끼게한다. 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 107

110 3. 등록디자인을대상으로한적극적권리범위확인심판확인대상의장은피고의등록의장과동일한의장이라할것이어서, 확인대상의장이이사건등록의장의권리범위에속한다는확인을구하는것은권리범위확인의이익이없어서부적법하다고한사례 ( 특허법원 선고 2005허 2014 판결, 확정 ). 의장권의적극적권리범위확인은등록된의장을중심으로어떠한미등록의장이적극적으로등록의장의권리범위에속한다는것을확인하는것으로등록의장권이미치는범위를구체적인사실에대한관계에서확정하는데불과하고, 의장자체의내용범위의확정이라는내재적요건의존부를확정하는것이아니므로, 등록된두개의의장권의의장이동일또는유사한경우선등록의장권자는후등록의장권자를상대로의장등록의무효심판을청구할수있을뿐그를상대로하는권리범위확인을청구할수는없다할것이다. 확인대상의장은피고의등록의장과동일한의장이라할것이어서, 원고가확인대상의장이이사건등록의장의권리범위에속한다는확인을구하는것은실질에있어서피고의명의로등록된제 호의장권의의장이이사건등록의장의권리범위에속한다는확인을구하는것이라고봄이상당하므로, 이사건청구는권리범위확인의이익이없어서이사건소는부적법하다. 4. 기타가. 확인대상디자인이특정되지않았음에도보정을명하는등의조치를취하지않고본안에나아가판단한심결을취소한사례 ( 특허법원 선고 2005허6061 판결, 확정 ) 확인대장디자인이불명확하여등록디자인과대비대상이될수있을정도로구체적으로특정되어있지않다면, 특허심판원으로서는요지변경이되지않는범위내에서확인대장디자인의설명서및도면에대한보정을명하는등의조치를취하여야할것이며, 그럼에도불구하고그와같은특정에미흡함이있다면심판청구를각하하여야할것인데, 특허심판원이확인대상디자인의설명서및도면에대한보정을명하는등의조치를취하지아니하고불완전하게특정된확인대상디자인의하부용기를그설명서에따라 투명체 로보고이를기초로본안에나아가확인대상디자인이이사건등록디자인과유사하여그권리범위에속한다고판단한것은위법하다. 나. 확인대상의장은이사건등록의장과전체적인심미감이서로달라서이사건등록의장의권리범위에속하지않는다고한사례 ( 특허법원 선고 2004허7333 판결, 확정 ) 의장에있어서객관적창작성이란시각을통한미감이다른의장과구별되는것을의미하는것이고, 이는과거또는현존의모든것과유사하지아니한독특한것만을의미하는 108 산업재산권소송실무

것이아니고과거및현존의것을기초로하여거기에고안자의새로운미감을주는미적 고안이결합되어그전체에서종전의의장과는다른미감적가치가인정되는정도면의장 법에의한의장등록을받을수있다고할것인데, 확인대상의장 은이 사건등록의장 과는다른미감적가치가인정되는것으로서객관적 창작성을가질뿐아니라이사건등록의장과전체적인심미감이서로다르다고할것이므 로확인대상의장은이사건등록의장의권리범위에속하지않는다.

. 1. 선고 2006 허3076 판결, 확정 ) 디자인보호법제68조제1항소정의디자인등록무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은무효심판의청구대상이되는등록디자인의존속으로인하여디자인권자로부터디자인권의대항을받아그등록디자인과동일또는유사한디자인을사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있어그소멸에직접적이고현실적인이해관계가있는사람을뜻하는바,

111 것이아니고과거및현존의것을기초로하여거기에고안자의새로운미감을주는미적 고안이결합되어그전체에서종전의의장과는다른미감적가치가인정되는정도면의장 법에의한의장등록을받을수있다고할것인데, 확인대상의장 은이 사건등록의장 과는다른미감적가치가인정되는것으로서객관적 창작성을가질뿐아니라이사건등록의장과전체적인심미감이서로다르다고할것이므 로확인대상의장은이사건등록의장의권리범위에속하지않는다. Ⅶ. 디자인등록무효심판의이해관계인 ( 디자인보호법제 68 조 ) 국외동종업자가디자인보호법제68조제1항소정의디자인등록무효심판을청구할수있는 ' 이해관계인 ' 에해당한다고한사례 ( 특허법원 선고 2006 허3076 판결, 확정 ) 디자인보호법제68조제1항소정의디자인등록무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은무효심판의청구대상이되는등록디자인의존속으로인하여디자인권자로부터디자인권의대항을받아그등록디자인과동일또는유사한디자인을사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있어그소멸에직접적이고현실적인이해관계가있는사람을뜻하는바, 이에는등록된디자인과동일하거나유사한디자인으로자기의영업으로하는물품을생산 판매하였거나생산 판매하고있는경우는물론, 그와같은디자인을사용하리라고추측이갈수있는관계에있는사람도포함된다할것인데, 심판청구인이외국에서등록디자인과동일 유사한디자인을사용하면서피심판청구인과같은영업을영위하는자로서등록디자인과동일 유사한디자인을동종물품에관하여국내에등록출원하였다면, 특별한사정이없는한심판청구인은국내에서등록디자인과동일 유사한디자인을동종물품에현실적으로사용하려는사람으로서등록디자인의소멸에대하여직접적이고현실적인이해관계가있다고봄이상당하다. 2005~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 109

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113 특허침해에관한제문제 특허법원판사강경태

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115 목 차 Ⅰ. 序論 : 特許侵害와法的措置 117 Ⅱ. 特許請求範圍의解釋의問題公知技術參酌의原則 117 가. 意義 117 나. 公知의形態와取扱 118 다. 構成要素公知의경우 118 라. 公知技術參酌의實際侵害訴訟에서의當然無效의抗辯에관한檢討 120 가. 意義 120 나. 일본에서의논의 120 다. 대법원판례 121 Ⅲ. 特許侵害의類型序論文言侵害均等侵害 124 가. 意義및根據 124 나. 比較法的考察 124 다. 均等侵害의成立要件利用侵害 136 가. 意義 136 나. 利用侵害의成立要件 136 다. 觸媒使用과利用發明 137 라. 均等物을기초로한利用發明省略侵害및不完全利用侵害 139 가. 意義 139 나. 學說 139 다. 判例의立場 140 라. 日本判決 142 마. 實務上運營方向 ~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 113

116 6. 選擇侵害 144 가. 選擇發明의意義 144 나. 判例 144 다. 學說 145 라. 外國에서의論議間接侵害 147 가. 意義 147 나. 間接侵害와權利範圍確認審判 148 다. 大法院判例 148 라. 直接侵害와의關係 150 마. 성립요건가운데 에만 의해석 迂回附加와침해 151 가. 意義 151 나. 判例 151 다. 實務上運營方向 152 Ⅳ. 特許侵害禁止請求意義特許權侵害에대한禁止請求 153 가. 關係規定 153 나. 特許權侵害의成立要件과主觀的要素商標權侵害에대한禁止請求 156 가. 關係規定 156 나. 商標權侵害의成立要件과主觀的要素 156 Ⅴ. 侵害製品또는侵害方法의特定意義 158 가. 종래의소송실무에대한재검토 158 나. 문제되는두가지장면 請求趣旨에있어서의被告製品또는被告方法의特定 160 가. 일반적인부작위청구의청구특정 160 나. 침해금지청구에있어서의피고제품또는피고방법의특정 請求原因事實에있어서의被告製品또는被告方法의特定 162 가. 물건의발명 163 나. 방법의발명 163 다. 특허법제129 조와관련한특정방법 산업재산권소송실무

117 4. 請求對象으로서의被告製品또는被告方法의特定과執行 164 가. 문제의소재 164 나. 해결방안 164 다. 소결 165 Ⅵ. 侵害와損害賠償의諸問題特許侵害와金錢賠償損害賠償請求에서侵害者의故意過失 167 가. 關係規定 167 나. 過失推定과立證責任商標權侵害로인한損害賠償請求 169 가. 關係規定 169 나. 故意推定과立證責任損害賠償額의산정에관한特則侵害者의販賣數量과特許權者의利益率 ( 특허법제128조제1항 ) 170 가. 특허법제128 조제1항제1문 170 나. 침해행위가없었다면판매할수있었던물건 171 다. 특허권자의생산능력 172 라. 침해행위외의사유로판매할수없었던수량 侵害者의利益 ( 특허법제128조제2항 ) 實施料相當額 ( 특허법제128조제3항및제4항 ) 立證困難한損害賠償額의認定 ( 특허법제128 조제5항 ) 174 Ⅶ. 刑事的問題總說 174 가. 構成要件該當性 175 나. 違法性 175 다. 責任性知的財産權侵害罪와故意 176 가. 故意責任의原則 176 나. 故意의本質 176 다. 事實의錯誤와故意 178 라. 法律의錯誤와故意特許權侵害罪商標權侵害罪 ~2006 년특허법원디자인관련중요판결정리 115

118 Ⅷ. 餘論 : 상표법상식별력과분리관찰의문제 記述的商標 184 가. 記述的商標의意味 184 나. 판례의소개 184 다. 판례의분석 190 라. 새로운형상의상품과기술적표장 多數登錄例와識別力商標의類似와混同 194 가. 상표유사의의의 194 나. 상표유사와혼동의관계 195 다. 상표유사여부판단에있어서의혼란 商標類似與否判斷에관한기본적인判例具體的事例에관한判例 197 가. 전체관찰을한판례 197 나. 분리관찰을한판례 需要者의認識과範疇 206 가. 상표에대한수요자의인식 206 나. 이미지형성요소사이의관계와비중 207 다. 수요자의범주 分離觀察에대한批判 ( 觀察方法에관한檢討 ) 211 가. 전체관찰과요부관찰, 분리관찰의관계 211 나. 요부관찰 211 다. 분리관찰의근거내지기준에대한비판 212 라. 분리관찰의폐해 215 마. 도형과문자가결합된상표의특수성 識別力과商標의類似與否判斷에관한提案 219 가. 식별력과상표의유사여부에있어서의수요자기준의강화 219 나. 여론조사의도입 220 다. 무효사유를가지는상표의효력제한 220 라. 사용하지않는상표의제한 산업재산권소송실무

119 Ⅰ. 序論 : 特許侵害와法的措置 지적재산권 (intellectual property right) 에대한침해사件은침해의대상내지객체에따라이를특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 컴퓨터프로그램저작권, 반도체집적회로배치설계권등에대한각침해사건과그밖에영업비밀의침해및불정경쟁행위에의한침해사건등으로나누어볼수있고, 침해행위의성질및그에대한구제방법에따라크게민사적방법과형사적방법으로나누어볼수있다. 민사적침해에대한구제방법에는구체적인청구방법에따라침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가처분신청등여러유형이포함되어있다. 그중본강의는특허청, 특허심판원, 지적재산권중특허법원이취급하는특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권에관하여침해시권리자가취할수있는구제조치중침해금지청구및가처분, 손해배상청구및형사사건에한정하여, 각구제조치의주요쟁점, 요건사실, 절차등에관하여살펴보고자한다. Ⅱ. 特許請求範圍의解釋의問題 1) 1. 公知技術參酌의原則 가. 意義특허발명은모두출원당시의기술수준을배경으로하여생겨난기술적사상의창작이다. 따라서특허발명의보호범위를확정하기위해서특허청구범위에기재된기술적사항을해석함에있어서는출원당시의기술적수준을참작하는것이필요하다. 특허발명은출원시의기술수준, 즉공지기술에비하여개량진보를가져와산업의발달에기여한것에대한대가로독점권을부여받는것이므로출원시의기술수준에대한개량진보의정도를고려하여특허발명의보호범위를결정하는것은당연한것이다. 따라서개량진보의정도가큰발명의보호범위는넓게해석되는것이고, 반대로개량진보의정도가작은발명의보호범위는좁게해석되어야한다. 이것이이른바 공지기술참작의원칙 이다. 1) 조영선부장판사님의 2006 년도강의안을편집한것이다. 특허침해에관한제문제 117

120 나. 公知의形態와取扱공지의형태는 전부공지, 일부공지, 구성요소의공지 의세가지로분류할수있다. 1 전부공지 는특허발명의모든구성요소가하나의공지된선행발명에전부존재하는경우이다. 2 일부공지 는예컨대특허청구범위에는 松脂또는바셀린을사용하는것을특징으로하는땜납용제 로기재되어있는데 바셀린을사용하는땜납용제 가공지된기술인경우, 청구범위상일반식의치환기가 C1~C5 인화합물에대하여치환기가 C5~C10인화합물이공지된경우처럼청구항중반드시유기적일체로결합되어있다고보기어려운부분에공지기술이포함되어있는경우를말하고, 3 구성요소의공지 는일체로서발명을구성하는유기적구성요소의일부가공지되어있는경우를말한다. 전부공지된발명은신규성이없어등록거절사유에해당함은물론등록이되더라도권리범위를가지지아니하고, 일부공지사유에해당하는발명은보정등에의하여공지된부분이삭제되지않는한신규성상실로인하여등록이거절되고, 등록된경우공지된부분에관하여는권리범위가미치지않는것으로해석하여야할것이다. 다. 構成要素公知의경우문제는앞서본 3 유형에해당하는 구성요소공지 의경우이며실무상공지와관련하여다루어지는대부분의사안이이에해당한다. 이경우예컨대 A+B의구성요소로된특허발명에있어 A가공지라고하여도이를발명의구성에서제외할수없다는점은명백하다. 왜냐하면이발명에서 A와 B는유기적으로결합하고있고, 이것을함부로분리하면발명의일체성을해할뿐아니라, 구성요소 A를발명에서제외하면오히려발명전체의권리범위가넓어지는결과가되기때문이다. (1) 중심한정주의적접근 ( 종래대법원판결의태도 ) 대법원은 후56 전원합의체판결 ( 공1983, 1334) 이후일련의판례 실용신안권은신규의고안에대하여만부여되는것이어서실용신안의일부에그고안의기술적효과발생과유기적으로결합된것으로볼수없는공지사유가포함되어있는경우에는그공지부분에까지권리범위가확장되는것은아니다 라는표현을사용해오고있었는데 ( 대법원 선고 89후2045판결, 선고 90후2409 판결, 대법원 선고 90후1857판결, 선고 91후1649 판결, 선고 96후 1989 판결, 선고 97후1016, 97후1023, 97후1030 판결등 ), 위각판례들은어느것이나, 예컨대 A+B로이루어진등록발명과 A+B' 로이루어진확인대상발명을대비 118 산업재산권소송실무

121 하여등록발명의권리범위를확정함에있어양발명에공통된구성요소 A가공지의기술인경우 A를대비대상에서제외하고 B를등록발명의핵심적기술사상으로파악한뒤이를 B' 와대비하여야한다는내용들이다. 이는 발명의핵심적기술사상 내지 발명의요지 라는개념을통하여발명을파악한다는점에서다분히중심한정주의적접근법이라할것이고, 양발명을대비할때양발명에공히존재하는공지부분은이를대비의대상에서제외하여야한다는의미에서 공지부분에까지권리범위가확장되는것은아니다 라는표현을사용하고있는것으로파악된다. 나아가위판례들은등록권리의구성요소인 A와 B 상호간의기술적비중도고려하여공지기술인 A의비중이클때는 B의중요도를상대적으로낮게보아권리범위부여에제한적이고, B의비중이클때는그반대의결론에이르고있음도주목할필요가있다. 그러나한편, 단일한발명의모든구성요소는원칙상유기적으로결합된것이라는점, 일체로서의발명전부가아닌그구성요소에한해서도권리범위가인정될여지가있는듯한오해를불러일으킬소지가있다는점에서위와같은판례의표현이반드시적절하다고는볼수없다. (2) 주변한정주의적접근 ( 최근의대법원판례의태도 ) 대법원은, 대법원 선고 2000후 617 판결을통하여 복수의구성요소로이루어진특허발명에있어서그중일부구성이공지된경우, 각구성요소가독립하여별개의발명이되는것이아니라그구성요소들이결합된전체로서하나의발명이되는것이고, 또한여기에서이들구성요소를분리하게되면그발명의목적달성은불가능하게되고이러한공지의구성요소가나머지신규의구성요소들과유기적결합관계를이루고있다고하지않을수없으므로확인대상발명이특허발명의권리범위에속하는지여부를판단하는데도공지된부분을제외하여서는아니된다 고판시한이래같은취지의표현을반복하고있으며 ( 대법원 선고 99후2372 판결, 선고 99후1584 판결, 선고 99다31513 판결등 ), 이는다분히주변한정주의내지영미법상 All Elementary Rule 에가까운표현이라할것이다. 한편, 위각판결들의구체적사실관계를살펴보면, 위대법원 선고 2000 후 617 판결을제외한나머지판결들은모두 A+B+C 로이루어진등록발명과 A+B만으로이루어진확인대상발명을대비함에있어 C가공지기술인경우, 권리작 C는공지의기술이므로확인대상발명과의대비대상에서제외하고 A+B만으로양발명을대비하여야한다고주장함에대하여, 비록 C가공지기술이라고하더라도이는발명의필수, 유기적구성요소인이상, 확인대상발명에공지기술인 C가결여되어있다면, 확인대상발명은등록발명의필수구 특허침해에관한제문제 119

122 성요소가운데일부를결하고있는것이어서그권리범위에속하지아니한다는취지의판시를하고있음에주목할필요가있다 ( 따라서, 위와같은대법원판시의표현차이만을들어대법원이공지기술참작의원칙에관하여근본적입장을바꾼것으로이해할필요는없다고생각된다 ). 라. 公知技術參酌의實際위다. (1) 에서도본바와같이대법원판례의상당수는, 예컨대 A+B로이루어진발명에있어구성요소 A가공지기술이아니라면 A+B' 로이루어진확인대상발명의구성요소 B 는등록발명의구성요소 B의단순한설계변경에지나지않을것인데, A가공지기술에불과하기때문에구성요소 B를엄격히문언대로해석하여그권리범위를한정해석하고, 그결과 B' 를단순한설계변경에해당하지않는다고보아전체적으로확인대상발명이등록발명의권리범위에속하지않는다고본경우가많이있다. 반면, 특허심사단계에서는 A+B로이루어진발명가운데 A가공지기술이라면 A가전체발명에서차지하는비중을고려하여 B의중요성을판단하고, B의중요성이높다면진보성을인정하기가쉬운한편, 반대의경우발명의진보성을부인하기가쉬울것이다. 2. 侵害訴訟에서의當然無效의抗辯에관한檢討 가. 意義침해사건에서등록권리에명세서기재불비, 모인출원, 선원의존재, 조약위반등의특허무효사유 ( 특허법제133조제1항 ) 가명백히존재하는경우, 당사자가이를항변으로주장할수있는가의문제가있다. 나. 일본에서의논의특허청과법원간의권한분배의원칙등특허법의원칙에따라특허침해소송에서법원은특허무효를판단할수없고, 특허청에특허무효심판이제기되어확정되어야침해법원이비로소이를항변사유로판단할수있다는원칙론이종래의통설 판례이었고, 그근거는전통적인행정행위의公定力이론에의하여특허청의특허권설정행위는일응적법의추정을받는행정행위이므로특허법소정의무효사유에해당하는하자가존재하는경우에도무효 120 산업재산권소송실무

123 심결에의하여무효화되기전까지는제3자인피고나타국가기관인침해소송을담당한법원은특허권의효력을무시할수없다는것이다. 이에대하여최근무효심판의장기화가침해소송에미치는폐해제거및침해소송에있어서의결론의구체적타당성의담보라는실천적동기에의하여침해소송에서도금지청구권등의유무의판단의선결문제로서당해특허의무효를판단할수있다는견해가대두하기시작하였으며, 일본의名古屋地裁平成 ( 判例時報 1423호, 116면 ), 大阪地裁平成 (t-PA, 判例時報 1407호, 34면 ) 등하급심판결중에서도최근에는침해소송에서도특허무효사유를심리판단할수있다는태도를보이기시작하였다. 일본최고재판소는最高裁平成 판결에서 특허법은특허에무효이유가존재하는경우에이것을무효로하기위해서는전문적지식경험을갖는특허청의심판권의심판에의할것으로하고, 무효심결의확정에의해특허권이비로소존재하지않았던것으로간주하고있다. 따라서특허권은무효심결이확정되기까지는적법하고유효하게존속하고, 대세적으로무효가되는것은아니다. 그러나본건특허의경우와같이특허에무효이유가존재하는것이명백하여무효심판청구가된경우무효심결의확정에의해당해특허가무효로될것이확실히예견되는경우에는그특허권에기한금지, 손해배상등의청구가허용된다 고판시하면서결과적으로권리남용설을택함으로써사실상당연무효의항변을인정하였다고평가되고있다. 다. 대법원판례대법원은 자 91마540 결정 ( 공1992, 2109) 등에서 특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로특허는일단등록이된이상이와같은심판에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않은한유효한것이며, 법원은위와같은특허를무효로할수있는사유가있더라도다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수는없다. 고판시하여원칙상당연무효항변을부정하는입장에서있으나, 대법원 선고 2000다69194 판결은 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고 라고하여사실상당연무효의항변을인정하였다고볼여지가생겼다. 특허침해에관한제문제 121

124 Ⅲ. 特許侵害의類型 2) 유형특허발명확인대상발명판례태도 문언침해 A+B+C A+B+C ( 침해로인정 ) 균등침해 A+B+C A+B+c ( 침해로인정 ) 이용침해 A+B+C A+B+C+D ( 침해로인정 ) A+B+C A+B+c+D ( 침해로인정 ) 생략발명 A+B+C A+B ( 침해부정적 ) 불완전이용 A+B+C A+B+D ( 침해부정적 ) 선택발명 A+B+C a+b+c 우회침해 A+B+C A+b+B+C ( 침해로인정 ) 1. 序論특허침해의유형은크게문언침해와균등침해로대별할수있다. 문언침해와균등침해는특허침해의원칙적인형태로서대부분의침해가여기에속한다. 이용침해는기본발명의구성요소를모두그대로가지면서새로운구성요소를부가하여특허성을취득한경우인데, 새로운구성요소를부가하였다는점을제외하고는침해의성립요건및판단방법에있어서문언침해및균등침해와별다른차이가없다. 생략발명및불완전이용발명이독립된특허침해의유형인지여부는아직까지판례로확립되지않은상태이고, 아래에서보듯이최근대법원판례에비추어다소부정적인것으로보인다. 선택발명이특허침해가되는지여부에관하여는부정적인판례하나만있을뿐이므로, 앞으로더논의되어야할부분이다. 우회침해가특허침해가된다는점에는이론이없고다만이를독립된침해유형으로파악할것인지아니면균등침해의한유형으로포섭할것인지에관하여는좀더연구되어야할분야이다. 2) 조영선부장판사님의 2006 년도강의안을편집한것이다. 122 산업재산권소송실무

125 2. 文言侵害문언침해는특허청구범위의문언해석에의하여특정된당해특허발명의구성요건을모두그대로사용하는경우에성립하는것으로서, 원칙적인침해형태이다. 즉확인대상발명이특허발명의청구범위에나타난모든구성요소를그대로가지고있으면문언침해에해당한다. 대법원은특허발명의청구항이복수의구성요소로되어있는경우에는그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이지, 각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 특허발명과대비되는확인대상발명이특허발명의청구항에기재된필수적구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구성요소가결여된경우에는원칙적으로그확인대상발명은특허발명의권리범위에속하지아니한다고판시하고있고 ( 대법원 선고 99다 판결, 대법원 선고 99후 1584 판결, 대법원 선고 99후 2372, 99후2382 판결, 대법원 선고 98후2658 판결, 대법원 선고 2000후 617 판결, 대법원 선고 98후 2856 판결, 대법원 선고 98후 2351 판결등 ), 특허법원의판결도일관하여확인대상발명또는고안이등록발명또는등록고안의구성요소를그대로포함하지않으면원칙적으로권리범위에속하지않는다고판시하고있다. 문언침해의성립요건을이렇게엄격하게보는것은특허법상특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이고, 특허청구범위는특허로보호받고자하는사항을명확하고간결하게그리고발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재하여야하기때문에, 특허청구범위에기재된모든구성요소는중요하고필수적인요소로간주되어야한다는점에그근거가있다 ( 즉, 특허법제42조제4항제3호는, 확인대상발명이등록권리의일부구성요소를결하고있는경우등록권리자가그결여된구성요소는등록권리의필수적구성요소가아니므로여전히확인대상발명은등록권리의권리범위에속한다는주장을할수없다는취지이다 ). 실무상, 특허의등록무효를주장하는당사자가발명의미완성을주장하면서발명의실시를가능하게하는일부구성요소가명세서에누락되어있으므로특허법제42 조제4항제3호에해당한다고주장하는경우가있으나, 위와같은이유로타당하지아니하다. 만약특허청구범위에무용하고불필요한구성요소가포함되어있다면이는원칙적으로출원인의책임으로돌려야할문제이지특허등록된후에특허청구범위를임의로해석하여구성요소간의경중을구별하는것은위와같은특허법의해석과도상충한다고보아야할것이다. 판례에의해구성요소완비의원칙 (All Elements Rule) 이확립되어있는미국에서도특허청구범위의모든한정사항내지구성요소 (every limitation or element) 는중요하고필수적 (material and essential) 이라는전제하에특허청구범위해석이이루어지고있다고한다. 3) 3) C. Bruce Hamburg 著, 이선희譯, 미국에있어서의균등론, 대한변리사회 (1998), 7 면 특허침해에관한제문제 123

126 문언침해를엄격하게적용하기위해서는청구범위가주변한정주의적방식 ( 미국식다항제 ) 에따라기재될것이전제되는데, 우리나라는해방이후일본식단항제를취하여오다가 1980년경처음으로불완전한형태의다항제를받아들이는등다항제의역사가길지않고, 중심한정주의적방식으로청구범위가작성된특허도적지않은실정이다. 이와관련하여침해대상물이나방법이등록권리의특허청구범위에기재된구성요소중일부를결여한경우에도일정한요건하에이를침해로볼필요성이있다는주장이있는바, 이에관하여는생략침해및불완전이용침해부분에서보기로한다. 3. 均等侵害가. 意義및根據균등침해는침해대상물이특허발명의구성요소의일부를등가관계에있는다른구성요소로변경하여실시하는경우에성립하는침해형태이다. 침해대상물의구성요소의일부가특허발명의대응되는구성요소와문언상으로는동일하지않더라도서로등가관계에있다면침해대상물이특허발명의침해에해당한다고보는것이다. 그근거는발명이라는기술적사상을빠뜨리지않고특허청구범위에문언의형식으로기재하는것은출원인에게매우어려운일이고, 침해자는특허청구범위의구성요건을그대로모방하여침해하는경우외에, 많은경우발명의구성요소중비교적경미한부분에변환을가하여그기술적범위로부터일탈을시도하고자하는데, 출원인이이와같이변환을가하는모든경우를예측하여이를포괄할수있도록특허청구범위의문언을기재하는것은어렵거나불가능한일이라고할수있다. 이와같이균등침해는제3자에게불의의불이익을주지않는범위내에서특허의실질적가치를보호하기위하여특허의보호범위를그문언이외의사항에까지넓힌것이다. 균등침해는나라마다그요건과범위등에약간의차이는있지만널리인정되고있는법리이다. 나. 比較法的考察 (1) 미국미국에서의균등론은 1950년 Graver Tank사건의판결에서확립되었는데, 침해대상물의구성요소가특허발명의대응되는구성요소와실질적으로동일한기능 (function) 을실질적으로동일한방식 (way) 으로수행하여실질적으로동일한결과 (result) 를가져오는경우양구성요소는균등하다고보는, 즉기능 방법 결과의 3요소테스트 (Tri-partite 124 산업재산권소송실무

127 test) 가적용되어왔다. 그후미국연방항소법원 (CAFC) 은최근 Hilton Davis사건에서 차이점의비실질성 (insubstantiality of difference) 이라는새로운요건을정립하였는데, 이는대비대상이되는두구성요소의차이점이객관적인기준에따라평가하였을때실질적인가의여부에의해균등을판단하는것이다 {Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc., 35 USPQ2nd (1995)(en banc)}. 그러나차이점이실질적인가의여부를판단하기위한구체적인기준은제시하지못하고있다고한다. 4) 위차이점의비실질성을인정하기위한주된기준으로서위 3요소테스트는여전히유효하게작용하고있다고한다. (2) 일본일본에서는최고재판소 선고平 6オ1083 판결 ( 볼스플라인사건 ) 5) 에서최초로균등론의성립요건을명확하게제시하였다. 이에의하면, 특허청구범위에기재된구성중침해대상제품과다른부분이있는경우에도, 1 그다른부분이특허발명의본질적부분이아니고, 2 위부분을침해대상제품의것으로치환하더라도특허발명의목적을달성할수있고동일한작용효과를가지며, 3 위와같이치환하는것이당해발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가침해대상제품등의제조시점에서용이하게생각할수있는것이고, 4 침해대상제품이특허발명의출원시에있어서공지기술과동일하거나당해기술분야에서통상의지식을가진자가그로부터출원시에용이하게발명할수있는것이아니며, 5 침해대상제품이특허발명의특허출원절차에서특허청구범위로부터의식적으로제외되는것에해당하는것등의특단의사정이없을때에는침해대상제품은특허청구범위에기재된구성과균등한것이라고한다. 위판결은균등여부의판단시점이특허발명의출원시가아니고침해시임을명백히밝혔다는점에서도주목을받고있으며, 미국연방항소법원 (CAFC) 판결의영향을강하게받은것으로알려져있다. 6) 위최고재판소판결이후일본에서는균등론의요건이실무상정착되고있는데, 하급심에서위최고재판소판결에따라균등침해를인정한예로는東京地裁 선고平 10( ワ )11453 판결및大阪地裁 선고平 8( ワ )12220 판결이있고, 균등침해를부정한예로는大阪地裁 선고平 8( ワ )8927 판결, 東京地裁 선고평8( ワ )14828 판결및東京地裁 선고平 8( ワ )5784 판결등이있다. 4) C. Bruce Hamburg 著, 이선희譯, 전게서, 면참조 5) 民事判例集 52 권 1 호, 113 면 ; 判例時報, 1630 호, 32 면 ; 判例타임즈 969 호, 105 면 6) 위요건중 3, 4, 5 의요건은미국 CAFC 의 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assoc., 14 USPQ2nd 1942 (1990) 판결등의영향을크게받은것이다. 특허침해에관한제문제 125

128 다. 均等侵害의成立要件 7) (1) 槪觀 최근에선고된대법원판결은균등침해가인정되는경우에관하여그요건을명확히제 시하고있다. 즉확인대상발명에서구성요소의치환내지변경이있더라도, 1 양발명에서 과제의해결원리가동일하고, 2 달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내며, 3 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을 그와같이치환하는것을그 발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로 자명하다면, 4 확인대상발명이특허발명의출원시에이미공지된기술내지공지기술로부 터당업자가용이하게발명할수있었던기술에해당하거나, 5 특허발명의출원절차를통 하여확인대상발명의치환된구성요소가특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당 하는등의특별한사정이없는한, 확인대상발명의치환된구성요소는특허발명의대응되 는구성요소와균등관계에있는것으로보아확인대상발명은여전히특허발명의권리범위 에속하는것으로보아야한다고한다 ( 대법원 선고 98 후 836 판결, 대법원 선고 98 후 2016 판결, 대법원 선고 98 후 522 판결, 대법원 선고 2001 후 393 판결, 대법원 선고 99 후 2204 판결, 대법원 선고 2001 후 171 판결, 대법원 선고 2002 후 1102 판결 ). 1, 2, 3 은균등론인정의적극적요건, 4 는공지기술배제의원칙, 5 는출원포대금반 언 (file wrapper estoppel) 원칙이라고일컬어지는균등론적용의소극적요건이다. 균등 침해가성립되기위해서는 1, 2, 3 의적극적요건모두가충족되어야함과동시에, 소극 적요건중어느하나에라도해당하면균등침해가성립하지아니한다. 우리나라에서균등론적용의요건을최초로판시한것은대법원 선고 97 후 2200 판결이다. (2) 積極的要件 1 - 과제해결원리의동일성 균등침해적용의첫번째적극적요건은양발명의기술적사상내지과제의해결원리가 동일하여야한다는것이다. 과제의해결원리 는다소추상적개념이므로그동일성이균등 침해의요건으로서구체적으로어떠한의미를가지는것인지는앞으로더논의가되어야할 사항이다. 균등론의요건을최초로제시한대법원 선고 97 후 2200 판결은 양발명은 다같이종전의항균제보다탁월한항균작용을가지는항균제를얻기위하여동일한출발 7) 자세한것은유영일, 특허소송에서의균등론의체계적발전방향, 특허소송연구제 2 집, 특허법원 (2001), 면참조 126 산업재산권소송실무

129 물질에반응물질을반응시켜동일한목적물질인사이프로플루옥사신을제조하는방법에관한발명이라는점에서그기술적사상또는과제의해결원리가동일하다 고설시하고있는점에비추어볼때, 기술적사상또는과제의해결원리가동일하다는것은, 발명의목적과효과가동일하고구성의중요부분이동일하다는것을의미한다고볼수있다. 균등론적용의요건을명시적으로제시한최근의대법원판결들이전에도상당수의권리범위확인사건의판결에서이미 기술적구성의핵심적인부분 ( 대법원 선고 92후1509 판결 ), 고안에서특징으로하는바 ( 대법원 선고 96후1002 판결 ), 등록고안의핵심적인기술사상 ( 대법원 선고 96후870 판결 ) 이동일하다는전제를명시하고, 치환되거나변화된구성요소의실질적의미가크지않다고하여균등침해를인정하고있었는데, 과거판례들이언급한 핵심적인기술사상 등이 해결원리 와동일하다고한다면 1의요건은종전에판례가취해오던입장을정리하여놓은것이라고볼여지도있다. 이는특허청구범위의해석과관련한중심한정주의적사고방식 ( 발명의핵심을기술적사상으로파악하고그와동일성의범주에속하는일정범위내에서그외연을넓혀서권리범위로인정하되, 그러한발명의핵심이달라지면발명의동일성이사라진다고보아더이상권리범위에포함되지않는것으로보는것 ) 과깊은관련이있다. 1의요건에대하여는, 장기적으로는 1의요건을따로명시하지않고 2의요건에포섭시켜서운영하는방안도생각해볼필요가있다는견해 8), 본질적부분이치환되었다고하여도그것과균등수단이있을수도있다는견해등의비판도있다. 또한 1의요건은일본최고재판소의볼스플라인사건판결에서언급된 치환된부분이특허발명의본질적부분이아닐것 과동일한의미를가지는것으로이해될가능성도많은데, 이와같이특허발명의구성요소를본질적부분과비본질적부분으로나누는것은특허청구범위의모든구성요소는중요하고필수적인것이라는명제와모순될뿐만아니라, 비본질적부분에관한요건은종래의치환가능성의요건가운데고려되는것이고, 이를균등론적용의적극적요건으로고려하는것은미국의균등론과의조화를위해서도바람직하지않다는지적도있다. 9) 앞으로구체적인사례를통하여 1의요건의의미를명확히하여야할것이나, 이를이유로균등의대상과범위가과도하게축소되지않도록운영에유의할필요가있다. 8) 이미우리특허법이다항제를수용하고, 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로특허청구범위를기재하도록함으로써구성요건대등의원칙을받아들이고, 주변한정주의의기초를마련하였을뿐만아니라, 무엇이과제의해결원리인가는개별적구성요소들의치환가능성등에대한종합적검토가이루어진다음에알수있는것이기때문에장기적으로는 1 의요건을따로명시하지않고 2 의요건에포섭시켜서운영하는방안도생각해볼필요가있다고한다. 유영일, 전게논문, 298 면 9) 中山信弘, 工業所有權法上, 第 2 版 398 면 특허침해에관한제문제 127

130 (3) 積極的要件 2 - 치환가능성균등론적용의두번째적극적요건은 2 그러한치환에의하더라도특허발명에서와같은목적을달성할수있고실질적으로동일한작용효과를나타내야한다는것이다. 목적, 효과외에구성에관하여언급이없으나, 화학발명에서의균등침해에관한대법원판결 ( 대법원 선고 97후2200 판결 ) 에서반응기전의동일성을고려요소에포함시키고있는점에비추어볼때, 2의요건은목적이나효과의동일성만을의미하는것이아니라, 확인대상발명의제품이나방법이실질적으로동일한기능을, 실질적으로동일한방법으로수행하여, 동일한결과를얻게된다는기능 방법 결과의 3요소테스트의내용을포함하고있는것으로보는것이합목적적이라할것이다. 10) (4) 積極的要件 3 - 치환자명성균등론적용의세번째적극적요건은 3그와같이치환하는것을그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게생각해낼수있을정도로자명하여야한다는것이다. 미국의판례법이 Graver Tank나 Hilton Davis 사건에서일관하여판시한 당해기술분야에서통상의지식을가진자의입장에서본치환자명성 (the known interchangeability to the persons reasonably skilled in the art) 과같은것이다. 11) 균등론에서의치환자명성은진보성에서말하는용이추고성 (non obviousness) 과동일한것인가, 즉어느등록권리와의관계에서진보성이부정되는경우에는언제나그권리에대한균등침해가성립하는가하는점에관하여견해의대립이있다. 이는균등침해가인정되는양적범위에관한것으로서실무상중요한문제이다. 진보성은없으나침해에는이르지않는회색영역을인정하면대부분의확인대상발명이여기에속하게되는데이는특허법이제대로기능하지못하는회색영역 (gray area) 을인정하는것이라거나, 균등론에서말하는치환용이성과진보성에서말하는발명의용이추고성을같은정도의것으로보아야특허청구범위의한정사항의의미가특허심사와특허침해소송을통하여보다일관성을갖게되며법적안정성에도기여하게된다는주장이있는반면, 연구개발부분에중점을두는특허의요건으로서의진보성이제조판매부분에중점을두는균등론의요건인치환용이성보다당업자나추고용이성의면에서수준이높고, 균등침해의인정범위가과도하게확장되는것은바람직하지않다는점을이유로들어치환용이성은특허의요건인진보성보다좁게파악하는것이타당하다는주장도있다. 12) 그외에도, 균등론에서의치환용이성은특허된발명의 10) 유영일, 전게논문, 299 면 ; 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집제 28 집, 284 면 11) 유영일, 전게논문, 299 면 12) 자세한것은유영일, 전게논문, 299 면이하참조 128 산업재산권소송실무

131 보호범위를정하기위한기준이고, 진보성판단에서의비자명성은새로운특허를주기위한잣대이므로, 양자는그출발과목표가다른것으로서, 별개의특허청구범위해석절차에따라별도로결정되어야하므로, 굳이그관계를동일하다거나어느쪽이더크다라고일률적으로정할필요없이구체적사안에따라달라질수있다고보는견해도있다. 13) 특허법원의실무는치환자명성과용이추고성을별개로판단하고있을뿐그관계를일률적으로동일하거나다르다고하는것같지는않다. 우리대법원은아직까지치환자명성판단의기준시점에대하여아무런언급이없음을유의할필요가있다. 여기에는출원시와침해시가있을수있는데, 일본최고재판소는볼스플라인사건판결에서침해시설을채택하였음은위에서본바와같다. 판단기준시점을침해시로하게되면기술적진보로인하여출원시로하는경우에비하여치환자명성이인정되는범위가더넓게될것이다. 현재논의중인특허실체법조약 (Substantive Patent Law Treaty) 의초안은초기에는침해시설을취한바있으나, 최근에는치환자명성판단의기준시점에대하여아무런언급을하지않고있다. 14) (5) 消極的要件 1 - 공지기술배제의원칙 대법원판결은균등침해의소극적요건의하나로확인대상발명이특허발명의출원시에 이미공지된기술내지공지기술로부터당해기술분야에서통상의지식을가진자가용이 하게발명할수있었던기술에해당하는경우를명시하고있다. 이러한공지기술배제의원 칙은종래부터인정되어온자유기술의항변의연장선에있다고할수있다. 종전부터대법원판례는특허발명과대비되는확인대상발명이공지의기술만으로이루어 진경우에는특허발명과의동일 유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그확인 대상발명은특허발명의권리범위유무및특허발명과의유사여부에관계없이특허발명의 권리범위에속하지않는다고하고 ( 대법원 선고 96 후 1750 판결 ), 확인대상발 명이공지의기술로부터진보성이없는경우에도역시특허발명의침해가되지않는다고 13) 박성수, 특허청구범위의해석에관한小考, 사법논집, 제 39 집, 641 면이하참조 14) 협약초안은제 11 조 ⑷ 항에서 For the purpose of determining the scope of protection conferred by the patent, due account shall be taken[, in accordance with the Regulations,] of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims 라고하여균등론적용의근거를마련하고, 그하위규범인규칙 (Regulations) 제 12 조제 ⑸ 항은 For the purposes of Article 11(4)(b), an element ( the equivalent element ) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim( the claimed element ) if, at the time of an alleged infringement: (i) the difference between the claimed element and the equivalent element is not substantial and the equivalent element produces substantially the same result as the claimed element; and (ii) a person skilled in the art had no reason to assume that the equivalent element had been excluded from the claimed invention. 라고하여균등론의구체적요건을규정하고있다. Standing Committee on the Law of Patents, Tenth Session Geneva, May 10 to 14, 2004 특허침해에관한제문제 129

132 판시하여왔으며 ( 대법원 선고 89후568 판결 ), 이러한태도는균등론에관한대법원판결이후에도그대로유지되고있고 ( 대법원 선고 99후710 판결, 대법원 선고 2002다 판결 ), 특허법원의판결역시확인대상발명이자유실시기술과대비하여신규성이없는경우및진보성이없는경우에는등록된특허발명과대비할필요도없이그권리범위에속하지않는다고결론을내리고있다 { 특허법원 선고 99허5289 판결 ( 확정 ), 선고 98허2726 판결 ( 확정 )}. (6) 消極的要件 2 - 출원포대금반언의원칙 ( 가 ) 意義 대법원은균등침해의소극적요건의하나로특허발명의출원절차를통하여확인대상발명 의치환된구성요소가특허청구범위로부터의식적으로제외된것에해당하는경우를명시 하고있다. 출원포대금반언 (file wrapper estoppel) 또는출원경과금반언 (prosecution history estoppel) 의원칙을선언한것이다. 출원포대금반언의원칙은공지기술에의한등 록거절을피하기위한목적등으로특허청구범위를감축하거나또는좁게해석하여야한다 고주장함으로써특허를받은경우, 나중에출원중에포기한보호범위를균등론에의하여 회복하는것은허용되지않는다는원칙으로서, 미국보통법상의금반언의원칙을특허심사 절차에적용한것이다. 미국연방대법원은 1950 년 Graver Tank 사건에서처음으로균등론 을인정한후 Warner-Jenkinson 사건 {Warner-Jenkinson Company, Inc., Et Al., Petitioner v. Hilton Davis Chemical Co.(520 U.S. 17; 117 S.Ct.)} 에서균등론 에대한법적제한장치로출원포대금반언의원칙이적용되어야한다고판시하였다. 여기서말하는특허청구범위로부터의 의식적제외 는출원인의인식을기초로한의도 적행위가있는경우뿐만아니라, 외형적으로그와같이해석되는행동을한경우도포함하 는것이므로, 궁극적으로출원인의행동의객관적의미해석에기초하여결정된다고보아 야한다. 15) 일본 16) 이나미국의판례도같은입장을취하고있다. ( 나 ) 금반언원칙의적용기준과인정범위 1) 선행기술에대하여특허성을확보하기위한보정등 출원과정에서선행기술과의관계에서신규성등을상실하는것을회피하기위하여특허 청구범위를제한적으로보정하거나그러한해석에관한주장을한경우금반언의원칙이 15) 유영일, 전게논문, 308 면 16) 일본최고재판소의볼스플라인사건판결에서도 특허출원절차에있어서출원인이특허청구범위로부터의식적으로제외하는등, 특허권자측에있어서일단특허발명의기술적범위에속하지아니한다는것을승인하였거나, 또는외형적으로그와같이해석되는행동을한것에대하여, 특허권자가이후에그것과반대되는주장을하는것은금반언의법리에비추어허용될수없는것이다 라고판시하고있다. 130 산업재산권소송실무

133 적용된다는점에는이론의여지가없다. 최근금반언의원칙을이유로등록특허의권리범위를제한하여해석함으로써균등침해의성립을부정하는대법원판결및하급심판결들이선고되고있는데, 그중실무상참고될만한판례들을소개한다. 1 대법원 선고 2000후 2712 판결 ( 금반언의원칙을최초로적용한사례 ) 이사건등록고안의출원인은출원시에는등록청구범위제1항을 등받이시트의젖힘동작으로보조시트가펼쳐져침대로변형되는안락의자에있어서, 바퀴를구비한한쌍의메인후레임뒤측에회동가능하게등받이후레임을설치하되, 위등받이후레임하단에상, 하두개의힌지부를구성한한쌍의힌지브라켓트를착설하여위힌지브라켓트의상부힌지부에는선단에보조시트후레임이절첩가능하게결합된좌판후레임을결합하며하부힌지부에는보조후레임에힌지결합된연결레버를결합하여안내부의안내로별도의지지후레임없이등받이시트와보조시트가연동되도록구성함을특징으로하는안락의자 로하고, 등록청구범위제2항을 제1항에있어서, 위등받이후레임과보조후레임을연결하는연결레버를 형으로일정각도절곡되어서메인후레임앞측에설치된횡봉에착설되어한쌍의롤러로된안내부에의하여지지안내되도록구성함을특징으로하는안락의자 로기재하였다가, 특허청심사관으로부터실용신안공고제 호고안등에의하여당업자가극히용이하게고안할수있다는이유로거절이유통지를받고, 의견서및보정서를제출하면서인용참증에저촉되는부분을공지의기술로하여청구범위를대폭축소한정한다고주장함과아울러청구항제1항과제2항을결합하여하나의항으로만들되청구항제1항에있던부분을모두전제부로기재하고청구항제2항에있던부분을특징부에기재하였는바, 그렇다면출원인스스로전제부의기재사항인 등받이와보조받침을직접연결하여연계동작을하는연결레버를안내부가안내하도록하는구성 을공지의기술로한정한것이라고하겠고, 나아가다시특징부에서위안내부를 한쌍의롤러 로한정한것은출원인이이와균등관계에있는구성에대해서는그권리범위를주장하지않겠다는취지로볼것이므로, 결국출원경과금반언의원칙상등받이와보조받침을직접연결하여연계동작을하는연결레버를안내부가안내하도록함에있어서그안내부를 {( 가 ) 호고안과같은 } 슬라이드관으로구성하는것은이사건등록고안의출원인이의식적으로그보호범위로부터제외한것으로봄이상당하여, ( 가 ) 호고안의슬라이드관은이사건등록고안제1항의롤러의균등물이될수없다. 2 대법원 선고 2001후 171 판결 ( 보정이있었으나금반언에위배되지않는다고한사례 ) 특허발명의출원과정에서어떤구성이특허청구범위로부터의식적으로제외된것인지여부는명세서뿐만아니라출원에서부터특허될때까지특허청심사관이제시한견해및출원인이심사과정에서제출한보정서와의견서등에나타난출원인의의도등을참작하여판단하여야하고, 특허청구의범위가수개의항으로이루어진발명에있어서는특별한사정이없는한각청구항의출원경과를개별적으로살펴서어떤구성이각청구항의권리범위에서의식적으로제외된것인지를확정하여야한다. 특허침해에관한제문제 131

134 기록과위법리에비추어살펴보면, 이사건특허발명의특허청구범위제1항의보정은위청구항이인용발명에비하여신규성과진보성이없다는피고의이의신청에대응하여행하여진것으로서원고가그보정과함께제출한특허이의답변서에서인용발명에는염기서열이전혀기재되어있지않으므로염기서열의기재를추가한정정후의제1항은신규성과진보성이있고, 삭제전의특허청구범위제2항의내용을제1항에결합시킴으로써 EPO를제조하는방법을 DNA 서열로써더욱특정한것이라는취지로진술하고있는사실및실제로인용발명에는보정에의하여추가된 DNA 서열과직접연관지을만한내용이나타나있지도않은사실이인정되므로원고가특허청구범위제1항에 DNA 서열의기재를추가하여보정을함에있어서추가된 DNA 서열과균등관계에있는것을자신의권리범위에서제외할의도였다고단정하기는어렵고달리이와같이인정할만한자료가없음에도불구하고, 원심이정정된특허청구범위제1항이삭제된특허청구범위제2항의내용을포함시킴에있어제2항의기재내용중 일부 를제외하였다는사정만을내세워그판시와같은이유로 ( 가 ) 호발명이이사건특허발명의특허청구범위제1항과균등관계에있음에도불구하고그권리범위에속하지않는다고판단한것은균등물과출원경과금반언의관계에관한법리를오해하거나심리를다하지아니하여판결에영향을미친위법이있고이에관한상고이유의주장은이유있다. 3 대법원 선고 2002후 2181 판결 ( 금반언원칙을적용한사례 ) 원심판결이유에의하면, 원심은그채용증거들을종합하여그판시와같은사실을인정한후그인정사실들을종합하여보면, 이사건특허발명과 ( 가 ) 호발명은, 부직포의재료인합성사의굵기, 부직포를열압착구성하는수단, 부직포에폭과간격이동일하게엠보싱처리를하는구성이동일하고, 부직포두께에있어서이사건특허발명은 ' 약 mm 정도 ' 인데 ( 가 ) 호발명은 mm로서미세한차이가있으나이는부직포의제조과정에서나타날수있는오차범위내에해당하며, 다만엠보싱형성위치에있어서이사건특허발명은부직포의표면과이면의동일한위치에형성하는반면, ( 가 ) 호발명은그일면에만형성하는점에서차이가있으나, 피고가이사건특허발명의출원시에단순히 ' 엠보싱가공을한부직포 ' 를그특허청구범위로기재하였다가특허청으로부터 ' 부직포의일면또는양면에엠보싱을하는기술 ' 이이미공지되었다는이유로거절이유통지를받자 ' 부직포에처리되는엠보싱을표면과이면의 양측동일한위치에형성되게하는구성 ' 만을특허청구범위로기재한보정서를제출하여이사건특허를받은것이므로, 이사건특허발명의권리범위는위와같이한정된다고할것이어서, 출원경과금반언의원칙상부직포일면에만엠보싱을형성한 ( 가 ) 호발명에대하여는이사건특허발명의권리범위를주장할수없다는취지로판단하였다. 기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단도정당하고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은심리미진의위법이없다. 4 대법원 선고 2002후 2105 판결 ( 등록후특허청구범위의정정을이유로금반언의원칙을적용한사례 ) 원고실시발명이이사건특허발명의권리범위에속한다고할수있기위하여서는이사건특허발명의각구성요소와구성요소간의유기적결합관계가원고실시발명에그대로포함되어있어야 132 산업재산권소송실무

135 할것인데, 기록에비추어살펴보면, 원고실시발명의제1구동부의구성과이사건제1항발명의제1 구동부의구성은동일성이없으므로이사건제1항발명의제1구동부의구성요소가원고실시발명에그대로포함되어있다고보기어렵고, 다만원고실시발명의제1구동부의구성은이사건제1항발명의제1구동부의구성과균등관계에있다고볼수있기는하지만, 이사건제1항발명의정정전의제1 구동부의구성은간행물 4 게재발명의받침대를회전시키는구성, 원고실시발명의제1구동부의구성, 정정후의이사건제1항발명의제1구동부의구성을모두포함하는개념이었는데피고송병준이이사건특허발명에대한무효심판절차에서공지기술로제시된간행물 4 게재발명의받침대를회전시키는구성과이사건제1항발명의제1구동부의구성을차별화하기위하여이사건제1항발명의구성을정정에의하여위에서본바와같은구성으로구체적으로특정하였고, 원고실시발명의제1구동부의구성은위와같은정정절차에의하여제외된구동장치에속하는것이므로, 피고 이위정정이있은후에원고실시발명의제1구동부의구성이정정된이사건제1항발명의제1구동부의구성과균등관계에있다는이유로원고실시발명이이사건제1항발명의권리범위에속한다고주장하는것은금반언의법리에의하여허용되지아니한다. 5 특허법원 선고 2002허 635 판결 ( 확정 )( 보정없이의견서만제출한경우에도그주장에의하여권리범위를제한적으로해석한사례 ) 이사건특허발명에관한출원심사절차에서특허청심사관은심사결과현재의특허청구범위와같이보정되기전인특허청구범위 1항에기재된발명이그출원전인 공고한 실용신안공보공고번호 의 유압써레장치 에관한인용고안에의하여진보성이없으므로특허등록을받을수없다는내용의거절이유통지를하면서, 그의견제출통지서에위실용신안공보를첨부하였다. 이에대하여출원인인원고는그특허청구범위 1항을현재와같이보정하면서, 인용고안은작업자가수동으로써레판의양측을회동상승시켜야하므로작업이불편함은물론써레판을고정하기위한체인, 잠금구의구성이필수적으로구비되어야하므로구성이복잡한단점이있다. 이에반해본원발명에의한써레는중앙써레판의양단에외측써레판을전방으로회동가능하게장착함으로써인용예 ( 유압써레장치에관한고안 을말함 ) 와같은체인이나잠금구가필요없을뿐아니라, 유압실린더를이용하여써레판을승강시키면, 자동으로써레판이접히거나펴질수있도록된것이다. 또한보정된청구항 1항과같이중앙써레판이장착된하부프레임을상부프레임에축결합함으로써, 트랙터의경사에상관없이써레판은항상수평을유지할수있도록된특징이있다. 라는내용의의견서를제출하였다. 위인정사실에의하면, 원고가이사건특허발명제1항에대한거절이유통지를받고특허청에제출한의견서에서말하는 유압실린더 는이사건특허발명제1항에서상부프레임 (20) 을상하로이동시키는 유압실린더 (10) 를의미하므로, 원고는특허청출원절차에서이사건특허발명제1항이특허청심사관이거절이유의선행기술로삼은 유압써레장치에관한고안 에의한거절을회피하기위하여, 즉이사건특허발명제1항의진보성이선행기술에의하여부정되는것을피하기위하여그구성중 중앙써레판의양끝에트랙터 (1) 의전방으로 90 회동할수있도록연결된외측써레판 이 유압실린더 특허침해에관한제문제 133

136 (10) 를이용하여써레판 ( 중앙써레판 ) 을승강시키면자동으로접히거나펴질수있도록된써레판 ( 외측써레판 ) 을의미하는것이라고한정하여주장함으로써외측써레판의회동방식중에서수동식이나유압실린더에의한방식을의식적으로제외한것으로봄이상당하다. 그렇다면이사건특허발명제1항의위구성중 중앙써레판의양끝에트랙터 (1) 의전방으로 90 회동할수있도록연결된외측써레판 에관한부분은문언상원래특허청구범위대로유지되어있지만실질적으로는위의견서기재와같이한정하여특허등록을받은것과같은결과가되었다고해석함이상당하므로, 이사건특허발명제1항의권리범위는그특허청구범위의상위개념적문언을실질적또는합목적적으로제한해석하여확정하여야한다. 즉이사건특허발명제1항의 트랙터 (1) 의전방으로 90 회동할수있도록중앙써레판의양끝에연결된 2개의외측써레판 에관한구성부분은그외측써레판의회동방식에있어서 유압실린더 (10) 를이용하여중앙써레판을승강시킴으로써자중에의하여자동으로접거나펴는것 을의미하는것으로해석함이상당하다. 2) 기재불비등의문제를해결하기위한보정등 가 ) 판례 출원과정에서의특허청구범위의보정등이선행기술과의관계에서신규성등을부정당 하지않기위한목적으로이루어진것이아니라, 기재불비등특허법이정하는다른거절이 유를회피하기위한목적으로이루어진경우에도금반언의원칙이적용될수있는가는어 려운문제이다. 아직까지이에관한대법원판결은없고, 다만종래특허법원판결에는부정 적인태도를취한판결 { 특허법원 선고 98 허 8243 판결 ( 파기 )} 17) 과긍정적인 태도를취한판결 { 특허법원 선고 2000 허 6158 판결 ( 파기 )} 18) 이있었으나, 모 두대법원판결에의해파기되었다. 나 ) 비교법적고찰 일본에서는특허청구범위의보정이신규성이나진보성의요건에위반하였기때문에이루 어진것이아니라, 기재불비를보완하기위하여보정된것이므로, 금반언이적용되지않아 균등침해를인정할수있다는하급심판결이있다 { 大阪高裁 , 29. 선고平 6 ( ネ )3292 판결 }. 미국에서는 선고된미국연방대법원의 Festo 사건 (Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. LTD., ET AL., , U. S. Supreme 17) 기재불비를보완하기위한보정의경우에금반언의원칙이적용되지않는다는점을방론으로밝힌데불과하고, 그결론자체도그상고심인대법원 선고 2001 후 171 판결로파기되었다. 18) 그상고심인대법원 선고 2001 후 2474 판결은 상고심계속중인 이사건특허권의존속기간이만료되어소멸하였으므로, 존속하지않는특허권을대상으로판단한결과이사건심판의심결의취소를구할법률상이익도없어졌다고할것이어서이사건소자체가부적법하게되었다. 는이유로원심판결을파기하고소를각하하였다. 134 산업재산권소송실무

137 Court) 의판결에서, 선행기술을회피하기위한경우뿐아니라법정의특허요건을만족시키기위하여행해진특허청구범위의보정, 즉기재불비를극복하기위한보정이불가피하여특허청구범위를축소한것이라면, 가사그것이단지보다나은설명을위한것이었다고하더라도금반언의원칙은적용된다고하면서도, 다만보정에관한금반언원칙의적용은침해인정의절대적장애사유 (absolute bar approach) 가아니라상대적장애사유 (flexible bar approach) 로보아야한다는이유로, 전자의입장에선원심판결 19) 을파기하였다. 따라서, 보정이합리적으로보아특정한균등물을포기하려고한것이라고볼수없는경우 ( 예를들어출원시에그러한균등물을예측할수없는것이었다든가, 보정을한이유가균등물과아주미미한관련성만을갖는경우등 ) 에는특허권자는보정시에그분야에서통상의지식을가진자에게그러한균등물을문언적으로포함하여특허청구범위를작성한다는것이합리적으로기대될수없는것이었음을입증하여금반언의원칙이적용되는추정 (presumption) 을번복시킬수있다고하였다. 다 ) 검토현재이에관한명시적인대법원판례는없으므로, 출원인의보정에대한의사해석등을중심으로앞으로계속검토되어야할문제이다. 다만, 출원된발명이신규성 진보성을구비하지못한경우뿐만아니라그명세서가특허법소정의기재요건을구비하지못한경우도특허법에서규정한거절사정의사유가되거나이미등록된특허의무효사유가되는것이고, 명세서를보정하는목적내지동기또한그발명의신규성, 진보성의결여를치유하기위한경우이거나기재불비등의거절이유를극복하기위한경우이거나양자모두출원된발명의특허를받기위한것이라는점에서는차이가없으며, 나아가기재불비등의거절이유를극복하기위해출원인이의식적으로특허청구범위를삭제내지는감축하였다고하여도제외된부분에대해서출원인은특허받을의사를포기한것이명백한것이고 ( 이를포기하지않았다면불복심판으로다투거나아니면삭제내지는감축이아니라기재불비를해소할수있는명확한표현등으로대체하여야할것이다 ), 이와같은출원경과를본제3자 19) Festo 사건의원심인미국연방항소법원 (CAFC) 은청구항의보정내지정정이금반언의원칙이적용되는 특허부여에관련된실질적인이유 에는선행기술과관련하여신규성, 진보성등의문제를극복하기위한것뿐만아니라특허법이규정하고있는다른이유로서특허부여에관련된것, 예를들어명세서의작성에관한사항도포함되고심사관이요구하거나심사관의거절이유에따라서하는것이아닌출원인의자발적보정내지는정정에도금반언이적용된다는취지의전원합의체 (en banc) 판결을선고하였는데 (Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. LTD. a/k/a SM C Corporation, and SM C Pneumatics, Inc., , U. S. Court of Appeal for the Federal Circuit), 여기에대해서는금반언을균등론적용을배제하는유연한원칙이아닌절대적원칙으로만들어서균등론적용의범위를과도하게제한한다는점등의많은비판이있었다. 유영일, 전게논문, 312 면참조 특허침해에관한제문제 135

138 는출원인에의해의식적으로제외된부분에대해서제3자가자유롭게사용할수있는공중의자산으로인식할것이명백하다는이유로, 명세서기재불비의이유에대한보정이실질적인의미의변화없이불명료한부분을명확하게하기위한것에지나지않는 표면적인것 이아닌한, 명세서기재불비의이유에대한보정이더나은설명을위한목적이라고하여도특허청구범위를감축, 삭제시키는경우에는금반언이적용되어야한다는견해 20) 가있는바, 참고가될수있을것이다. 4. 利用侵害가. 意義이용침해는이용대상이되는특허발명의구성요소를모두그대로가지고있으면서여기에새로운구성요소를부가하여특허성을취득한경우를말한다. 21) 특허법제98조는특허권자가선출원특허발명을이용하여특허받은경우에는선출원특허권자의동의를얻지아니하고는자기의특허발명을업으로서실시할수없다고규정함으로써이용발명에대하여규정하고있으므로, 이용발명의실시는이용대상이되는특허발명의침해로된다. 특허성을취득하지못한경우에는별도로이용발명을논할것도없이당연히문언침해로된다. 만일기본발명에부가된구성요소에도불구하고기본발명과구별되는별개의특허로되지못하는경우에는이용발명이아닌동일발명으로서특허침해가될것이다 ( 대법원 선고 97후 2194 판결 ). 특허권의본질은실시권이라기보다배타권으로보아야하기때문에이용발명이별개의특허로서독립적으로특허성을갖는다고하더라도이를이용의대상이된특허권의침해로보는것이모순되는것은아니다. 이용발명의법리는선행발명과후원발명간의합리적이해관계조정을위한도구이기때문이다. 나. 利用侵害의成立要件 대법원은 선행발명과후발명이구특허법 ( 법률제 4207 호로전문개정되기 전의것 ) 제 45 조제 3 항소정의이용관계에있는경우에는후발명은선행발명특허의권리범 20) 강기중, 가. 특허발명과 ( 가 ) 호발명의균등관계여부의판단기준나. 특허발명의출원과정에서특정구성이특허청구범위로부터의식적으로제외된것인지여부의판단방법다. 출원인이특허발명의특허청구범위제 1 항에 DNA 서열의기재를추가하여보정을함에있어서추가된 DNA 서열과균등관계에있는것을자신의권리범위에서제외할의도였다고단정하기어렵다고본사례, 대법원판례해설 ( 제 43 호 2002 년하반기 ), 법원도서관, 498 면이하 21) 이용발명의본질에관한통설 판례인요지공통설에따라파악한것이다. 136 산업재산권소송실무

139 위에속하게되고, 이러한이용관계는후발명이선행발명의특허요지에새로운기술적요소를가하는것으로서후발명이선행발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하게되면성립된다 고판시함으로써, 통설인요지공통설에따라이용발명은기본발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하는경우에성립한다고하고있다 ( 대법원 선고 92후1660 판결 ). 위대법원판결은, 이사건특허발명의기술요지는에틸렌비닐아세테이트 (EVA) 폼의낚시찌에방수처리를함에있어서특정재료를선택하였음에있고이사건특허발명은방수피막층을이루는재료가단순중합체인연질폴리비닐클로라이드 (PVC) 임에비하여확인대상발명은에틸렌초산비닐공중합체및열가소성고무로서그재질이상이한것이므로확인대상발명이이사건특허발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하는관계에있다고볼수없다고판시하였다. 다. 觸媒使用과利用發明화학발명에서촉매를사용한것이기본발명을그대로이용한것인지여부에관해서는판례의입장에변화가있었다. 초기의대법원판결 ( 대법원 선고 92다8330 판결, 대법원 선고 90후1499 판결, 대법원 선고 90후1451 판결, 대법원 선고 83후85 판결 ) 은화학물질의제조과정 ( 수단 ) 에촉매를사용하는것과사용하지않는것은그기술사상을현저히달리하는것으로서촉매를사용하는발명이촉매에관하여언급이없었던기본발명의이용침해가되지않는다고보았다. 22) 22) 대법원 선고 92 다 8330 판결은 선행발명과후발명이구특허법 ( 법률제 4207 호로전문개정되기전의것 ) 제 45 조제 3 항소정의이용관계에있는경우에는후발명은선행발명특허의권리범위에속하게되고, 이러한이용관계는기계, 장치등에관한발명의경우에있어서는후발명이선행발명의특허요지에새로운기술적요소를가하는것으로서후발명이선행발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하게되면성립된다할것이나, 방법의발명특히화학물질의제법에관한발명에있어서는기계, 장치등의발명과달라서중간물질이나촉매등어느물질의부가가상호의반응을주목적으로하는경우가많아과정의일시점을잡아선행방법에서사용하는물질이상호반응후에도그대로의형태로존재하는것을입증하기가극히곤란하여기계, 장치등에관한발명에적용될위법리를제법발명에적용할수는없다할것이고, 특히화학물질의제조과정 ( 수단 ) 에있어서촉매를사용하는것과사용하지않는것은그기술사상을현저히달리하는것이므로촉매사용에대한언급이없는특허제조방법과촉매를사용하여행하는제조방법은비록출발물질과반응물질, 생성물질이같다고하더라도후자의촉매사용이작용효과상의우월성을얻기위한것이아니라무가치한공정을부가한것에지나지않는다고인정되는경우를제외하고는후발명이선행발명을이용하고있다고볼수없고, 따라서후발명은선행발명의권리범위의영역밖에있는것이다. 또한가사촉매의사용이특허출원당시이미공지된것이어서그기술분야에종사하는자라면용이하게예측할수있는것이었다하더라도특허청구의범위나상세한설명에그촉매의사용에관한언급이없었던이상, 그특허가촉매의사용을당연한전제로하고있었던것이라고도할수없는것이므로비록원고의특허방법과피고의제조방법이그출발물질과반응물질, 생성물질이동일하다하더라도촉매를사용한피고의제조방법은그기술적구성의면이나생성물질의수율, 순도, 반응시간, 반응조건, 반응용매등의작용효과면에서도상당한차이가있으므로원고의특허방법과는상이한발명이다 라고판시하였다. 특허침해에관한제문제 137

140 그러나이판결에대하여는학계와실무계로부터많은비판이있었고, 이에대법원 선고 98후522 판결은 선특허발명과후발명이구특허법 ( 법률제4207 호로전문개정되기전의것, 이하같다 ) 제45 조제3항에서규정하는이용관계에있는경우에는후발명은선특허발명의권리범위에속하게되고, 이러한이용관계는후발명이선특허발명의기술적구성에새로운기술적요소를부가하는것으로서후발명이선특허발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하되, 후발명내에선특허발명이발명으로서의일체성을유지하는경우에성립하는것이며 ( 대법원 선고선고 92후1660 판결참조 ), 이는선특허발명과동일한발명뿐만아니라균등한발명을이용하는경우도마찬가지이다. ( 중략 ) 화학반응에서촉매라함은반응에관여하여반응속도내지수율등에영향을줄뿐반응후에는그대로남아있고목적물질의화학적구조에는기여를하지아니하는것임을고려하면, 화학물질제조방법의발명에서촉매를부가함에의하여그제조방법발명의기술적구성의일체성, 즉출발물질에반응물질을가하여특정한목적물질을생성하는일련의유기적결합관계의일체성이상실된다고볼수는없으므로, 촉매의부가로인하여그수율에현저한상승을가져오는경우라하더라도, 달리특별한사정이없는한선행특허발명의기술적요지를그대로포함하는이용발명에해당한다고봄이상당하다 고판시하였다. 위판결은전원합의체판결은아니지만, 사실상종전의판례의태도를떠나서화학발명에있어서의촉매사용과이용발명의관계를정립한판결로받아들여지고있다. 라. 均等物을기초로한利用發明이용발명에서의이용은문언그대로이용된경우에한하는가, 아니면균등물을이용한경우도포함하는가에관하여최근선고된대법원판결과특허법원판결들은모두균등물을이용한경우에도이용발명이성립될수있다는입장이다. 대법원판결은일관하여 특허발명과후발명이구특허법 ( 법률제4207호로전문개정되기전의것, 이하같다.) 제45조제3항에서규정하는이용관계에있는경우에는후발명은선특허발명의권리범위에속하게되고, 이러한이용관계는후발명이선특허발명의기술적구성에새로운기술적요소를부가하는것으로서후발명이선특허발명의요지를전부포함하고이를그대로이용하되, 후발명내에선특허발명이발명으로서의일체성을유지하는경우에성립하는것이며, 이는선특허발명과동일한발명뿐만아니라균등한발명을이용하는경우도마찬가지이다 라고판시하고있다 ( 대법원 선고 98 후522 판결, 대법원 선고 2001후 393 판결, 대법원 선고 2002후 1027 판결, 대법원 선고 2003후 1451 판결 ). 특허법원의입장도마찬가지이다 { 특허법원 선고 99허 9915 판결 ( 확정 )} 138 산업재산권소송실무

141 5. 省略侵害및不完全利用侵害가. 意義생략발명은확인대상발명이특허발명의구성요소중비교적중요성이낮은구성요소를생략하여특허발명의작용효과보다열악하거나동일한효과를가져오는것을말한다. 불완전이용발명은이러한생략발명에일정한구성요소를부가한경우이다. 생략발명이나불완전이용발명이특허침해를구성하는지는실무상자주문제된다. 문언침해는확인대상발명이특허발명의구성요소를모두포함하고있을것을요구하므로구성요소의일부를결여한생략발명이나불완전이용발명은문언침해에는해당하지않는다. 또한생략된요소의기능, 방식및효과를다른요소에서실질적으로수행하고있다고인정되는경우라면구성요소의치환내지변경으로보아균등침해가성립될수있으나구성요소가결여된경우에는균등침해에도해당하지않는다. 그럼에도불구하고생략발명이나불완전이용발명이특허침해의근거로서종종거론되는이유는많은경우에특허발명의모방을시도하는자는특허발명을그대로실시하거나일부구성요소의단순치환을시도하는것보다는구성요소의일부를생략하는방법으로특허침해를회피하려는경향이강하기때문이다. 나. 學說 (1) 긍정설이견해는본질적으로중요하지않은요소만생략한채그특허발명의기술적사상을그대로이용하는경우에특허침해로되지않는다면특허권자의보호에소홀하고침해자는부당한이득을얻게되므로특허침해를긍정하여야한다는견해로서, 일본에서의통설이다. 23) 특허침해로인정되기위한구체적요건은학설마다차이를보이고있다. 24) (2) 부정설이견해는특허청구범위에기재된구성요소는모두필수적구성요소로보아야하는데, 이들구성요소를다시중요한요소와중요하지않은요소로나누어특허침해를판단하는것은특허청구범위기준의원칙에맞지아니하고법적안정성을저해하는결과가된다는이유로특허침해를부정하는견해이다. 25) 23) 竹田稔, 知的財産權侵害要論 ( 特許意匠商標編第 4 版 ), 發明協會, 2003, 162 면 24) 특허발명과동일한기술사상에기한것으로서특허청구범위가운데비교적중요도가낮은요소가생략될것, 그구성요소가이미공지되어있어생략하는것이매우용이할것, 생략에의하여특허발명보다효과가열등한것이명백할것, 생략에의해서도특허발명의종래기술에비하여는작용효과가특히뛰어날것을요건으로보는견해도있다. 吉藤幸朔, 特許法槪說, 有斐閣, 1998, 532 면참조 특허침해에관한제문제 139

142 다. 判例의立場 (1) 대법원판결 생략발명및불완전이용의법리를명시적으로인정하였다고볼만한대법원판결은찾기 어렵다. 다만당해기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게구성요소를생략할수 있는것이고, 그러한생략에도불구하고작용효과에별다른차이가없다는이유로, 양발명 을동일성이있는발명으로보아특허침해가된다고판시한경우 ( 대법원 선고 97 후 2330 판결, 대법원 선고 96 후 146 판결 ) 가있다. 그러나최근의일련의대법원판결들은특허발명의청구항이복수의구성요소로되어있 는경우에는그각구성요소가유기적으로결합된전체로서의기술사상이보호되는것이 지, 각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 특허발명과대비되는확인대상발명 이특허발명의청구항에기재된필수적구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구 성요소가결여된경우에는원칙적으로그확인대상발명은특허발명의권리범위에속하지 아니하고 ( 대법원 선고 99 후 1584 판결, 대법원 선고 99 후 2372 판 결, 대법원 선고 2000 후 617 판결, 대법원 선고 98 후 2856 판결, 선고 98 후 2351 판결 ), 등록고안의등록청구범위의청구항에기재된구성요 소는모두그등록고안의구성에없어서는아니되는필수적구성요소로보아야하므로 ( 실 용신안법제 9 조제 4 항제 3 호, 실용신안법제 42 조, 특허법제 97 조 ), 구성요소중일부를권 리행사의단계에서등록고안에서비교적중요하지않은사항이라고하여무시하는것은사 실상등록청구범위의확장적변경을사후에인정하는것이되어허용될수없다 ( 대법원 선고 2004 후 3553 판결 ) 고판시하고있다. 위와같은최근의일련의대법원판결들은특허발명의모든구성요소는필수적인것이 며, 따라서침해가성립되려면특허발명의모든구성요소가갖추어져야한다는이른바구 성요소완비의원칙 (all elements rule) 과동일한것으로서, 위판례에따르면생략발명이 나불완전이용발명은특허침해로인정되기어려운것으로보인다. (2) 특허법원판결 생략발명및불완전이용의법리에대한특허법원의태도는대체로두가지로나누어져 있다. 첫번째는, 특허침해의한가지유형으로서의생략발명및불완전이용의법리자체를 인정하지않는입장이고, 두번째는, 생략발명및불완전이용발명이라도일정한요건하에 특허침해로인정할수있다는입장이다. 그러나후자의입장을취한특허법원판결들도그 25) 竹田稔, 전게서 163 면, 오승종 ; 특허청구범위의해석, 사법논집제 28 집, 270 면 ; 홍광식, 特許權等侵害의諸類型, 지적소유권에관한제문제 ( 상 ), 재판자료제 56 집, 297 면등 140 산업재산권소송실무

143 러한법리만인정하고있을뿐실제로위법리를적용하여특허침해가성립된다고결론을내린사례는하나도없음에주목하여야한다. 생략발명및불완전이용의법리자체를인정할수없다고한사례로는특허법원 선고 2000허 860 판결 ( 확정 ), 특허법원 선고 98허3019 판결 ( 확정 ), 특허법원 선고 98허8632 판결 ( 확정 ) 이있다. 위특허법원 선고 2000 허860 판결 ( 확정 ) 은, 확인대상고안이등록고안과의저촉관계를회피하기위하여등록고안의구성요소중비교적중요하지않은구성을생략한경우에성립하는불완전이용에해당하여이사건등록고안의권리범위에속하는지여부에관하여보건대, 실용신안법은실용신안등록청구범위의청구항은고안의구성에없어서는아니되는사항만으로기재하도록규정하고있고 ( 실용신안법제8조제4항제3호 ), 고안의구성에없어서는아니되는사항으로서어떠한사항을등록청구범위에기재할것인지는출원인의자유에맡겨져있으며, 출원인은출원후에도출원공고결정등본의송달전에는출원서에최초로첨부한명세서또는도면에기재된사항의범위내에서등록청구범위를증가감소또는변경하는보정을할수있으나, 출원공고결정등본송달후에는등록청구범위의확장적변경이허용되지않는점 { 구실용신안법 ( 법률제5330호로개정되기이전의것 ) 제11조에의하여준용되는구특허법 ( 법률제5329 호로개정되기이전의것 ) 제47 내지 50조 }, 등록고안의기술적범위는그러한등록청구범위에기재된사항에의하여정해지는점 ( 실용신안법제29조에의하여준용되는특허법제97조 ) 등에비추어볼때, 고안의구성에없어서는아니되는사항의하나로등록청구범위에기재하였음에도권리행사의단계에서그사항은당해고안의구성요소중비교적중요하지않은사항이라고하여이를무시하는것은사실상등록청구범위의확장적변경을사후에인정하는것이되어허용될수없다할것이고, 따라서생략된구성요소가그등록고안에있어서중요한지여부, 이를생략하는것이용이한지여부등이른바불완전이용관계의성립여부를살필필요없이이사건등록고안의등록청구범위에기재된구성요소의일부를생략한확인대상고안은그등록고안의권리범위에속한다고할수없다고판시하였다. 이와달리생략발명이나불완전이용의법리만인정한후확인대상발명이그에해당하지않는다고한사례로는특허법원 선고 2004 허1236 판결 ( 상고 ), 특허법원 선고 98허8014 판결 ( 확정 ), 특허법원 선고 99허2389 판결 ( 확정 ), 특허법원 선고 98허5312 판결 ( 확정 ), 특허법원 선고 98허1747 판결 ( 확정 ) 이있다. 위특허법원 선고 2004 허1236 판결 ( 상고 ) 은, 하나의청구항에복수의구성요소를기재하고있는경우그중하나라도결여하면원칙적으로그청구항의권 특허침해에관한제문제 141

144 리범위에속하지않게되고복수의구성요소각각에독립된보호범위를주장하는것은허용되지아니하며, 어느발명이특허발명의권리범위를벗어나기위하여특허발명의구성요소중일부를의도적으로생략한것에불과하기때문에그특허발명의권리범위에속하는것으로보는이른바생략발명이나불완전이용발명에해당한다고하려면, 특허발명과동일한기술사상을가지고있으면서등록청구범위중비교적중요하지아니한구성요소를생략하고그와같은생략에의하여서도당해특허발명이목적으로하는특별한작용효과를발휘할수있는경우이어야하며, 특허발명의필수적구성요소를결여함으로써특허발명이목적으로하는주된작용효과를발휘할수없는경우에는이에해당한다고할수없다 고판시하였다. 라. 日本判決일본하급심의판례역시생략발명이나불완전이용발명에대하여종전부터두가지상반된입장이있었다. 26) 동경지방재판소는도어손잡이레버사건판결 ( 동경지재 선고판결 ) 에서 필수적구성요소라고주장하여명세서에기재하고특허심사및공고를거쳐등록이된후에권리를행사하는단계에서돌연히그구성요소를결여하더라도특허발명의보호범위에포함된다고주장하는것은공개된공보에객관적으로공시된청구범위의기재를일부를무시하는것이되어허용되지아니하고이는특허법제79조등규정의취지를몰각하게되는것이되므로불완전이용론은현행법상채용할가치가없다 고판시하여그이론자체를부정하였다. 그러나오사카지방재판소는블록완구사건판결 ( 오사카지재 선고판결 ) 에서 제3자가실용신안의고안의작용효과를저하시키는이외에다른우수한작용효과를수반하지않고, 전적으로권리침해의책임을면하기위하여비교적중요성이적은사항을생략한기술을사용하여등록실용신안의실시품에유사한것을제조할때에는그행위는고안의구성요건에오히려유해적사항을부가하여그기술사상을사용하고있는것에지나지않고, 고안의보호범위를침해하는것으로봄이상당하다 라고하여특허침해를긍정하였다. 27) 일본에서는위블록완구사건판결이후불완전이용발명론이소송상자주주장되게되었으나, 현재의대부분의판결은불완전이용발명의성립을부정한다고한다 ( 불완전이용발명론자체를긍정하는것을포함 ) 28). 26) 자세한것은吉藤幸朔, 特許法槪說, 1998, 533 내지 535 면참조 27) 竹田和彦, 特許の知識, 2000, 390 면참조 28) 吉藤幸朔, 전게서 533 면 142 산업재산권소송실무

145 마. 實務上運營方向생략발명이나불완전이용발명의법리를특허침해의한유형으로서인정하는지여부에관하여대법원의입장은분명하지않고, 특허법원의입장도통일되어있지않다. 장차대법원판결을통하여입장이정리될필요가있다고할것이다. 생략발명이나불완전이용발명이특허침해의한유형으로종종거론하는것은, 구체적타당성의관점에서등록권리의보호범위를청구범위의기재보다넓게설정할필요가있다는인식을기초로하고있다. 우리나라의현재특허출원실무에있어서특허청구범위기재의수준이그리높지않고또다항제의운영자체가아직까지국제적인수준으로확립되지못하다는현실적인사정을고려한것으로보인다. 그러나특허법은특허청구범위에기재된모든구성요소가필수적구성요소인것을전제로명세서를작성하도록요구하고있고, 최근의대법원판례도가능한한이와같은특허법의취지를충실히반영하여특허청구범위를해석하고있다는사실에주목을할필요가있다. 생략발명이나불완전이용발명은구성요소가생략된경우에대한것이고, 균등침해는구성요소가치환내지변경된경우에대한것이므로, 일응구성요소의치환내지변경에는구성요소의생략이포함되지않는것으로보인다. 따라서실무에서는구성요소의 치환 이냐 생략 이냐를가리는것이중요한문제로대두되는데, 구성요소 (element) 를어느정도단위로파악하느냐에따라동일한사안에대하여 치환 으로볼수도있고 생략 으로볼수도있게된다. 29) 실무에서는각청구항의문언을기준으로한단위씩끊어각단위마다하나의구성요소로보고확인대상발명에서이에대응하는구성이있는지를찾아대비하는것이보통이나, 청구항은각발명마다각기다양한형태를가지고있기때문에청구항을기준으로구성요소를분리하는것은매우어려운작업이고또그과정에서구성요소간의유기적인결합관계가손상될위험성도적지않다. 생각건대, 특허법은특허청구범위에는발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재될것을요구하고있으므로, 발명의구성요소는원칙적으로특허청구범위에기재된문언을기준으로하되, 각구성요소의단위는최소한발명전체의작용효과에직접기여하기위하여독자적으로수행하고있는어떤기능또는작용을보유할정도는되어야할것이고, 그와같이독자적인기능을수행하고있는지여부는특허청구범위의해석에관한일반원칙 ( 발명의상세한설명의참작, 공지기술의참작, 출원경과등의참작 ) 에따라합리적으로판단할수밖에없을것이다. 29) 김철환, 省略發明과不完全利用論에관한小考, 특허소송연구제 3 집, 92 면 특허침해에관한제문제 143

146 6. 選擇侵害 가. 選擇發明의意義 선택발명이라함은선행문헌에포괄적인상위개념으로표현된선행발명에대해서, 그상 위개념에포함되는하위의개념으로표현된발명으로서, 당해선행문헌에구체적으로개시 되어있지아니한사항을필수요건으로선택한발명을말한다. 선택발명중에는특허성을 갖는발명 ( 선택특허발명 이라고할수있다 ) 과갖지않는발명이있다. 선택발명은 1 있으면서, 2 선행발명이선택발명을구성하는하위개념을구체적으로개시하지않고 선택발명에포함되는하위개념들모두가선행발명이갖는효과와질적으로 다른효과를갖고있거나, 질적인차이가없더라도양적으로현저한차이가있는경우에한 하여특허를받을수있다. 30) 이와같이특허법에존재하지않는선택발명이라는개념에 특허권이부여될수있는것은선행발명의개시를넓게허용함과동시에당해선행발명을 기재한선행문헌에구체적으로개시되어있지아니한유익한발명에특허권을부여하는것 이, 산업의발달내지는공공의이익의증진을도모할것을목적으로하는특허법의정신에 합치하기때문이다. 31) 나. 判例 선택발명이기본발명에대한침해가되는지에관하여부정적으로판시한대법원판례가 하나있다. 대법원 선고 90 후 960 판결은, ( 가 ) 호발명에서위출발물질에작 용하는 1- 하이드록시벤조트리아졸을갖는 1-[a-syn- 메톡시이미노 -a-(2- 아미노 - 티아 졸 -4- 일 )- 아세틸 - 벤조트아졸 -3 옥사이드의 DMF 용매화합물 [ 위 ( 가 ) 호아실화제 ] 이이 사건특허청구범위에기재된 2-(2- 아미노 ( 또는보호된아미노 )- 티아졸 -4- 일 )-2-syn- 메톡시이미노초산의반응성유도체의하나로서 ( 가 ) 호발명이이사건특허청구범위에기재 된상위개념에포함되는것이라하더라도원심결이유및기록에의하면이사건특허의명 세서에는위 ( 가 ) 호아실화제를사용하는것에관한기술이전혀없는반면에 ( 가 ) 호발명에 서는그명세서에위 ( 가 ) 호아실화제를특정하여이를제조사용함으로써이사건특허에 서예상되지아니한것으로보이는위원심인정과같은작용효과를나타내고있다고명기 되어있음을알수있는바, ( 가 ) 호발명에있어서이사건특허에비하여위원심인정과같 이제조공정, 반응온도, 아실화수율등에차이가있다면이는 ( 가 ) 호발명이이사건특허에 존재하지않는현저히향상된작용효과를들어내고있다고할것이므로화학물질의제조방 30) 대법원 선고 2001 후 2740 판결. 31) 東京高裁昭和 판결 ( ペニシリン誘導体사건 )( 無体集 13 권 2 호, 816 면 ) 144 산업재산권소송실무

147 법에관한발명에해당하는이사건의경우에원심이 ( 가 ) 호발명과이사건특허가서로 다른발명이라고판단한것은이를수긍할수있고거기에소론이주장하는특허권의권리 범위등에관한법리오해등의위법이없다 고판시하였다. 다. 學說부정설은, 특허발명과그선택발명은각각별개의발명이고상호독립적이라거나, 선택발명이성립한부분은특허발명에는처음부터포함되어있지않았다거나, 특허발명이보호되는범위는발명자가출원시에의식한범위에한하므로선택발명은특허발명의발명자가표현한기술사상과다른것이라는등의이유로이용관계의성립자체를부정한다. 선행발명의권리범위에빈곳이있다고해석한다는이유로이견해를 구멍뚫린설 이라고부르기도한다. 32) 긍정설에는, (1) 선택발명은특허발명의구성요소를모두가지고있기때문에문언침해를구성하는동시에요소를한정하여선택함으로써특허성을취득하게되는경우이므로이용침해에해당하고, 다만, 선행특허발명은상위개념의화학물질의제조방법이지만목적물의진통제효과가인정되어특허된것인데비하여, 하위개념에상당하는후행확인대상발명은목적물에진통제효과가아닌염색성이있다고하여특허된것인경우처럼, 33) 형식적으로는구성요소가중복되는것처럼보이지만기본발명과는실질적으로전혀다른방식으로과제를해결하거나전혀이질적인결과를초래하여기본발명의기술적사상을이용하고있는것으로볼수없을때에는특허침해를부정할수도있다는견해, 34) (2) 선택발명은기본발명의요소전부를포함하고여기에선택적요소를부가한것이므로이용발명의한가지태양이될수는있으나, 모든선택발명이이용관계에놓이는것은아니고선원의특허발명의출원당시의기술수준등을참작하여선원의기술적범위와그기술의개시내용에따라이용관계여부가판단되어야하므로, 선원발명자가출원당시에인식하지못했던구성요소의선택과그에의하여선원발명이예측하지못하던새로운또는놀랄만한작용효과를발휘하는기술사상에대해서까지특허발명의권리범위가확장될수없음은명백하므로양자는원칙적으로별개의것이고이용관계도존재하지않는다고하여야한다는견해 35) 등이있다. 긍정설의위두견해는모두선택발명에대하여원칙적으로이용관계를인정하고있으나, (1) 의견해는앞서본대법원 선고 90후960 판결의사례가이용관계의성립을긍정하여야하는사안이라고주장하고있는반면, (2) 의견해는위대법원판결의 32) 竹田和彦, 전게서, 393 면 33) 吉藤幸朔, 特許法槪說, 1998, 451 면 34) 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송연구제 2 집, 특허법원 (2001), 175 면 35) 강동세, 이용발명에관한연구, 특허소송연구제 1 집, 59 면 특허침해에관한제문제 145

148 사안은선원발명자가출원당시에인식하지못했던구성요소의선택과그에의하여선원발 명이예측하지못하던새로운또는놀랄만한작용효과를발휘하는기술에관한것이므로 이용관계의성립을부정하여야한다고주장하는점에서차이가있다. 라. 外國에서의論議미국에서는선택발명에관한법적문제를특별한것으로취급하지아니하고, 屬發明 대 種發明 또는 기본발명 과 개량발명 이라고하는상황의한장면으로보고, 선택발명이선행속발명에대하여신규성과非自明性을갖고있어도선택발명이기본발명의범위내에있는한, 그실시는침해가된다고보고있다. 36) 일본의경우는, 東京高裁昭和 판결 ( 有機燐酸エステル사건, 行政例集 14권 10호, 1844면 ) 이, 이용관계에대해서 본건출원발명의살충제가함유된화합물은, 이용특허명세서에일반식으로표시된상위개념중에포함되는것이지만, 그명세서중에는구체적으로명기되지않고또본건발명의살충제는그명세서에서전혀언급되지않았던독립의기술적과제를해결한별개의발명이라고해석하여야할것이므로본건발명이함유하는화합물을인용특허발명의제법에의한경우, 양자사이에는특허법제72조에서말하는이용관계가성립한다고해도, 동일발명에대한이중특허의우려가있다는것은이점에도말할수없다 고판시하여선행특허발명과선택발명과의이용관계의성립가능성을시사하고있지만, 이판결은이중특허에해당하지않는다는결론을판시한것에주안점이있고, 그판시의과정에서이용관계에언급이있다고해도, 문리상반드시이용관계의성립을긍정한것이라고할수는없다. 한편, 京都地裁平成 판결은전형적인선택발명에관한사건은아니지만결론은후원발명을선택발명으로인정하지않고이용발명이라고판시하고있다. 선택발명으로서자신의실시물건은선원특허의기술적범위에서누락되어있다고하는구멍說을주장한피고에대하여선택발명으로서특허성이있는지여부의문제와선택발명이선원발명의기술적범위에속하는지여부의문제는별개의문제로서선택발명으로서특허된이상선원발명의기술적범위에속하지않는다고하는논의는성립하지않는다고하여이른바구멍說의적용을부정하였다. 또한, 大阪地裁昭和 판결 ( 判例タイムズ 323호, 270면 ) 은 이른바선택발명이성립할수있다고해도, 본건특허발명과의관계에있어서는이용관계 ( 종속관계 ) 가인정되므로본건특허권리자의승낙을얻었다는점에대해서주장입증이없는본건에있어서는피고는그선택발명을실시할수없다. 고판시하여선택발명에이용관계 ( 종속관계 ) 가생길가능성을시사하고있다. 36) 竹田和彦, 앞의책, 437면. 146 산업재산권소송실무

149 7. 間接侵害 가. 意義간접침해라는것은본래적으로는침해가되는것은아니지만, 침해의개연성이높은예비적행위를침해로의제하여특허권자의보호를강화하고자하는것이다. 특허발명이결합발명으로써복수의요소의결합으로된경우, 그일부의요소의제조판매는특허청구범위와의비교에있어서는다른요소를결여하고있으므로보호범위에속한다고할수없다. 그러나그일부의요소가당해특허발명의실시에만사용되는것이기때문에다른용도가존재하지않는경우에는, 그일부의요소는결국최종적인직접침해의수행에도움을주고, 또그것을위해서만이루어지는것이므로, 그일부의요소의제조판매도특허권을침해하는것으로하는것이필요하다. 이것이특허법제127조에서규정하는간접침해이며, 특허발명이 A와 B의 2개의요소로된물건의발명인경우 A 요소만으로된물건, 또는 B 요소만으로된물건이어도, 그것이 A와 B로된물건에결합되는것 ( 직접침해 ) 이예정되어있는경우에는간접침해가되는것이다. 37) 특허법제127조는다음각호의 1에해당하는행위를업으로하는경우에는특허권또는전용실시권을침해한것으로본다고하면서그 1로 특허가물건의발명의경우에는그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를, 그 2로 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 를들고있다. 38) 전자의예로는, 비디오완성품에대한특허가있는경우부품전체를세트로생산하는경우나, 엔진에특허가있는경우그엔진에만사용하는피스톤을제조하는경우등을들수있고, 또후자의예로서는, DDT를사용하는살충방법의특허가있는경우에, DDT를제조하는행위등을들수있다. 이는특허발명을직접적으로침해하지않아도, 그와같은행위를방치해두면침해를유발할개연성이극히높고, 또한침해가생기고난후부터라면그것을포착하는것이곤란하 37) 한사람이 A 와 B 의각부품을제조판매하는때에는각부품의간접침해라기보다는특허발명의실시로서직접침해를논하는것이타당하다. 이경우에는각부품이특허발명의실시에만사용되는지는침해성립의요건이되지않는다. 38) 일본의경우에는平成 14 년개정에의해 특허가물의발명에대해이루어진경우에있어서, 그물의생산에사용되는물 ( 일본국내에있어서널리일반으로유통되는것을제외한다 ) 로서, 그발명에의한과제의해결에불가결한것에대해, 그발명이특허발명인것내지그물이그발명의실시에사용되는것을알고있음에도, 업으로서그생산, 양도등또는수입또는양도등의청약을하는행위 를추가하였다. 특허침해에관한제문제 147

150 게되는경우가많기때문에마련된규정이다. 이것을특허권의본래의효력이외에다른효력을부가한것으로볼것인지, 특허권의권리범위자체를확장하는것이아니고본래있는특허권의효력을향수시키는것으로볼것인지의견해의대립이있는바, 어느견해를취하는지에따라서위조문의해석에다소영향을미치게된다. 나. 間接侵害와權利範圍確認審判간접침해행위도특허권에대한침해행위로규정되어있으므로특허발명의권리 ( 효력 ) 범위가간접침해물건또는그물건을양도하는행위등에미치고, 권리범위확인심판은특허발명의기술적범위를기초로하여구체적으로문제된실시형태와의관계에있어권리의효력이미치는지여부를확인하는권리관계또는법률관계에관한확정을목적으로하는것이므로, 간접침해물건에대하여도권리범위확인심판을청구할수있다할것이다. 다. 大法院判例대법원 선고 98후2580 판결은, 간접침해물건을확인대상발명으로한권리범위확인심판청구가허용되는것을전제로, 호발명의감광드럼카트리지는전체적으로이사건특허발명을채택한레이저프린터에꼭맞는구성을취하고있고, 현재 호발명의감광드럼카트리지는전량이사건특허발명을채택한레이저프린터에만사용되고있으며, 이사건특허발명을채택하지아니한레이저프린터중 호발명의감광드럼카트리지를사용할수있는것은없는사실, 레이저프린터에있어서인쇄되는종이를기준으로할때레이저프린터자체의수명은약 300,000장이나, 그중토너카트리지는약 3,000장, 감광드럼은약 15,000 장, 현상기는약 50,000 장의수명을가지고있어그이후에는새로운것으로교체해주어야하고, 이사건특허발명을실시하고있는피고는이사건특허발명을채택한레이저프린터에사용되는각부품을별도로생산하여판매하고있는사실을인정한다음, 위감광드럼카트리지는, 이사건특허발명의본질적인구성요소이고, 다른용도로는사용되지도아니하며, 일반적으로널리쉽게구입할수도없는물품일뿐만아니라, 레이저프린터의구입시에그교체가예정되어있었고, 특허권자인피고측에서그러한감광드럼카트리지를따로제조 판매하고있으므로, 결국 호발명의감광드럼카트리지는이사건특허발명의물건의생산에만사용하는물건에해당하며, 원고의주장과같이 호발명의기술사상을채택하되설계변경에의하여 호발명과다른제품을만드는경우에그것이이사건특허발명의실시물건이외의물건에사용될가능성이있다는것만으로는, 호발명이이사건특허발명의권리범위를벗어날수는없다 고판시하였다. 148 산업재산권소송실무

151 또한, 대법원 선고 2003후 2164 판결은 특허법제135조는특허권자또는이해관계인은특허발명의보호범위를확인하기위하여특허권의권리범위확인심판을청구할수있다고규정하고있고, 특허법제127조제2호는특허가방법의발명인때에는그방법의실시에만사용하는물건을생산ㆍ양도ㆍ대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를업으로서하는경우에특허권또는전용실시권을침해한것으로본다는취지로규정하고있으므로, 특허권자또는이해관계인은그방법의실시에만사용하는물건과대비되는물건을심판청구의대상이되는발명으로특정하여특허권의보호범위에속하는지여부의확인을구할수있다할것이다 고하면서 이사건특허발명은우산살삽입구멍, 받침날개, 타정홈, 덮개날개, 절개부등으로구성된홀더를형성하고, 그절개부에우산포를삽입하고, 타정홈에스테이플러침을타정하여우산포를결합하고, 홀더와우산살을결합하는단계로되어있는파라솔의우산살과우산포를결합하는방법에관한발명이라고봄이상당하고, 그리고확인대상발명은그설명서에발명의명칭이 파라솔천결합구 로표현되어있고, 덮개부, 받침부, 고정돌기등파라솔천결합구의형상및구조가도면을참조하여설명되어있으며, 그도면에파라솔천결합구의사시도, 정면도, 평면도, 측면도, 단면도가나타나있는등그설명서및도면의내용에비추어볼때 파라솔천결합구 라는물건의발명으로봄이상당하고, 다만그설명서및도면에파라솔천결합구에파라솔천및파라솔살대를결합하는과정이설명되어있기는하지만, 이는확인대상발명의구성요소가아니라확인대상발명인 파라솔천결합구 의형상및구조에대한이해를돕기위하여그사용방법을부연설명하고있는것에불과하여이를확인대상발명의일부라고할수없으므로그설명서및도면에위와같은기재가있다고하여확인대상발명이원심판시와같이어느발명에속하는지가명확하지않다고볼수는없고, 더구나피고는파라솔완제품의부품인 파라솔천결합구 를생산하고있을뿐피고가파라솔천결합구에파라솔천및파라솔살대를결합하는공정을실시하고있다고볼만한자료도없다. 한편, 확인대상발명의설명서및도면에는이사건특허발명의위 홀더 와대비하여그차이점을판단함에필요할정도로위 홀더 의구성에대응하는구성이기재되어있다. 그렇다면원심으로서는확인대상발명과이사건특허발명을대비하여확인대상발명이이사건특허발명의방법의실시에만사용되는물건에해당하는지의여부등을심리하여확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속하는지의여부를판단해보아야함에도불구하고, 확인대상발명이어느발명에해당하는지가명확하지아니하다는이유로이사건특허발명과대비할수있을정도로구체적으로특정되어있지않다고단정한나머지확인대상발명과이사건특허발명을대비ㆍ판단하지아니하고말았으니, 원심판결에는확인대상발명의특정에관한법리오해및심리미진으로인하여판결에영향을미친위법이있다. 고판시하였다. 특허침해에관한제문제 149

152 라. 直接侵害와의關係 (1) 獨立說과從屬說간접침해와직접침해와의관계를어떻게볼것인지에대하여獨立說과從屬說이대립한다. 39) 1 獨立說은특허법제127조의각호의요건을만족시키는행위가이루어진때에는특허권침해가성립하고, 직접침해의유무를묻지않는다고한다. 40) 2 從屬說은직접침해의존재가간접침해의성립의전제가되고, 직접침해가성립하지않을때에는특허법제127조각호의요건을만족시키는행위가이루어져도간접침해는성립되지않는다고본다. 41) 독립설이우리나라 42) 와일본의통설이다. (2) 협의의간접침해와광의의간접침해일본에서는, 간접침해가특허법제127조에해당하는경우에한하여제한적으로인정되는것으로보는견해와, 간접침해의성립은특허법제127조의경우에한정되지않고, 공동불법행위이론에의해서도폭넓게인정할수있다고해석하는견해가나뉘어있다. 43) 마. 성립요건가운데 에만 의해석 물건의발명이든방법의발명이든, 이에제공된물건은, 일반적으로그발명이외의용도로 전용하는것이가능한경우가많은바, 제 127 조제 1 호, 제 2 호의 그물건의생산에만, 그발 명의실시에만 사용한다는규정을문자그대로당해특허발명의실시의용도이외에전혀사 용할수없는물건일것을요한다고해석하면, 간접침해가성립할여지는지극히좁아지고, 특허권의보호에충분하다고할수없다. 한편, 다른용도에사용되지만당해특허발명의용 도에도사용될수있으면된다고해석하면, 특허권의효력을부당하게확장할우려가있게 된다. 그래서 에만 이무엇을의미하는지에대하여논의가있고, 견해의대립이있다. (1) 엄격설 일본大阪地裁昭和 판결 ( 無体集 4 권 1 호, 9 면 ) 은침해시점에있어서그物일 반이다른용도에제공되는것이알려져있지않을것을요한다고하는점에서 에만 을 엄격하게해석하는입장을취하고있다. 39) 양설에대한자세한소개는松尾和子, 間接侵害 ( 二 ), 裁判實務大系 9 권, 270 면이하참조. 40) 吉藤幸朔, 앞의책, 461 면 ; 橋本良郞, 特許法, 299 면 ( 竹田捻, 앞의책 213 면에재인용 ). 41) 羽紫隆, 間接侵害につるいて ( 二 ), 特許管理 27 권 5 호, 481 면 ; 松本重敏, 特許發明の保護範圍, 253 면 ; 中山信弘編註解特許法제 2 판 ( 上 ), 850 면 ( 竹田捻앞의책 213 면에서재인용 ). 42) 이종일특허법 771 면 ; 천효남특허법 520 면 ; 이수웅, 특허법 721 면 ; 황종환특허법 606 면 ; 최덕규특허법 726 면등, 이에대하여직접침해의존재또는직접침해의상당한가능성을요한다는견해는정상조, 특허권의간접침해, 민사판례연구 XXI(1999), 559 면. 43) 松本重敏, 앞의책, 252 면. 150 산업재산권소송실무

153 (2) 상업적ㆍ경제적ㆍ실용적사용설이에대하여大阪地裁昭和 판결 ( 無体集 11권 1호, 48면 ) 등다수의판결은그物에다른용도가있다고하기위해서는단지그物을다른용도에사용하려면사용할수있다는정도의실험적또는일시적인가능성만으로는족하지않고, 사회통념상상업적 경제적 실용적이라고인정되는용도를갖고있을것이필요하다고해석하고있다. 환언하면, 그물건이사회통념상상업적 경제적 실용적이라고인정되는용도를갖고있다해도그것이단지이론적으로만그러할뿐, 실제에있어다른용도로사용될가능성이거의없다면간접침해를구성하게된다 44). 8. 迂回附加와침해가. 意義특허발명과동일한목적을달성하기위하여, 특허발명의구성의과정의중간에새로이별개의구성을설치하여, 그것과동일한작용효과를나타내는경우를 迂回 라고하고, 특허발명의구성에그것에의하여나타나는작용효과에직접영향을미치지아니하는별개의구성을부가하는경우를 附加 라고한다. 어느경우에도특허발명의침해의결과를회피하는수단으로채용된다. 나. 判例대법원 선고 96후2135 판결은, 확인대상발명은활성마그네슘수화물의제조방법에관한등록발명의핵심적인기술을전부사용하여달성되거나또는등록발명과본질적으로일치하는수단이고그작용효과가실질적으로동일한것인데도무용한공정을추가함으로써등록발명의권리를회피하기위한것이라고볼여지가충분히있어, 확인대상발명이등록발명의권리범위에속하는지여부의판단을하기위해서는심판청구인이확인대상발명의방법을사용하는데대한합리적인이유와작용효과상의진보가있는지를살펴보아, 등록발명과실질적으로동일하면서도그권리를회피하기위한수단은아닌지등을자세히심리해보아야한다고판시하고있고, 또대법원 선고 97후2194 판결도, 확인대상발명은그출발물질, 반응물질 ( 피페라진 ) 및목적물질이이사건특허발명과동일하고그제조방법도반응물질인피페라진을출발물질의 C-7 위치에결합시켜목적물 44) 이에비추어보면엄격설과상업적이용가능성설이결정적인차이가있는견해라고할수는없을것이다. 특허침해에관한제문제 151

154 질을만드는이사건특허발명의주반응의반응기전 (Reaction Mechanism) 을그대로이용한다는점에서그기술적사상과핵심적인구성이동일하며, 다만확인대상발명이출발물질에알루미늄클로라이드를반응시켜중간체를거치는구성을부가한차이가있기는하지만, 이부가공정은이사건양발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자라면주지된관용기술 ( 보호기의사용 ) 에의하여용이하게부가시킬수있는공정에불과하다고보여지고, 그작용효과역시주지된관용기술을부가함으로인한효과이상으로우월하거나현저하게향상되었다고보기어려우므로, 확인대상발명은이사건특허발명과상이한발명이라고볼수없어이사건특허발명의권리범위에속한다고보아야한다고판시함으로써, 우회발명을특허침해의한유형으로서파악하고있는것으로보인다. 균등론의요건을최초로판시한대법원 선고 97후2200 판결도확인대상발명은이사건특허발명과, 출발물질및목적물질이동일하고그반응물질도균등물이라고할수있으며, 또확인대상발명에서반응중간체를가수분해하여목적물질을얻는공정도단순한관용수단의부가에불과하므로, 양발명은상이한발명이라고볼수없어확인대상발명은이사건특허발명의권리범위에속한다고보아야할것이라고판시하고있다. 한편대법원 선고 98후836 판결은그이유에서우회발명이라는용어를직접사용하고있으나, 출발물질이상이하여우회발명에해당하지않는다고만하고있을뿐나머지성립요건에관하여는아무런언급이없다. 다. 實務上運營方向우회발명이특허발명에대하여침해가된다고보는것이판례의주류이고, 학설도우회발명은특허발명과등가관계에있다거나, 45) 이를침해로보지않으면정의및공평의관념및발명보호를목적으로하는특허법의이념에반한다는등의이유로특허발명의권리범위에속한다고보고있다. 우회발명이라는개념자체가원래특허침해를인정하기위하여도출된개념이므로우회발명이특허침해로인정되는것은당연하다고할것이다. 다만우회발명을독립된특허침해의한유형으로파악할것인지, 또는균등침해의한유형으로파악할것인지가문제로있다. 장차특허침해로되는우회발명의개념및성립요건을정립할필요가있되, 우회발명을독립된특허침해의유형으로파악하기보다는이미대법원판례에의해확립된균등침해의특수한유형으로포섭하여구성요소의치환내지변경여부에관하여충분한논의가이루어져야할것이다. 45) 자세한것은吉藤幸朔, 特許法槪說, 1998, 531 면참조 152 산업재산권소송실무

155 Ⅳ. 特許侵害禁止請求 46) 1. 意義민법상물권에대한방해제거및예방청구와같이지적재산권에대한침해를이유로침해행위의금지또는예방을구할수있는권리를침해금지청구권 (injunction) 이라고한다. 이러한침해금지청구권은손해배상청구권과마찬가지로본안에관한권리이므로이를피보전권리로하여본안판결이전에구하는침해금止가처분신청권과는개념상구별된다. 각종지적재산권에관한개별법률에서는예외없이침해금지청구권에관하여규정하고있으며, 현재의침해행위는물론장래의침해행위에대하여도미리행사할수있으므로, 지적재산권에대한침해방지대책으로서가장유효하고도직접적이며, 1차적인구제수단이다. 일반적으로지적재산권침해행위에해당한다고말할때의침해의의미는바로침해금지청구권행사대상으로서의침해를의미하는것으로이해하여야하며, 따라서금지청구의대상인지적재산권침해행위에해당한다고해서곧바로손해배상청구나형사상침해죄의성립요건까지갖추게된다고는할수없다. 2. 特許權侵害에대한禁止請求가. 關係規定특허법제126조는, 특허권자또는전용실시권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며 ( 제1항 ), 이러한청구를할때에는침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함한다 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 제2항 ) 고규정하고있다. 위와같이법문상으로도침해하는행위또는침해의우려가있는행위를금지청구의요건으로규정하고있을뿐, 침해자의고의 과실은요건으로규정하고있지않으며, 학설상으로도침해금지청구의요건사실로서는원고가특허권자또는전용실시권자이고, 피고가침해행위를행하고있다는등의객관적인사실외에침해자의고의 과실을요하지않는다는데에이론이없다. 46) 이성호, 지적재산권에대한침해와침해자의고의 과실, 사법논집 28 집 (97.12) 을편집한것이다. 특허침해에관한제문제 153

156 나. 特許權侵害의成立要件과主觀的要素 (1) 특허권침해의유형으로는통상적인침해형태인직접침해 (direct infringement) 와원래직접침해에는해당하지않지만법률상특히침해로간주하고있는간접침해 (contributory infringement) 의두가지가있다. ( 가 ) 直接侵害특허권에대한직접침해라함은권한없이타인의독점적인특허권을업으로서실시하는행위를의미하게된다. 그리고특허법제100조제1항, 제2항의규정에의하여특허권자로부터전용실시권을설정받은전용실시권자도그설정행위로정한범위안에서업으로서특허발명을실시할권리를독점하므로, 권한없이타인의전용실시권을업으로서실시하는행위역시직접침해행위를구성하게된다. 여기서 업으로서 라함은, 1 널리개인적, 가정적실시이외의경우를말한다는설, 2 사업으로서특허발명을반부, 계속하여실시하는것을말한다는說, 3 경제활동의일환으로서행해지는것을말한다는설등이나누어져있으나, 어느견해에의하든지반드시영리를목적으로할것을요하는것은아니라고한다. 47) 특허권에대한직접침해에는특허청구범위의문언의해석에의하여특정된발명내용에대한동일영역에있어서의침해, 즉당해특허의구성요건적특징을모두그대로사용하는경우와균등영역에서의침해, 즉특허발명과침해실시형태가완전히일치하지는않지만두가지를비교하여보면그해결원리나작용효과에있어실질적으로동일하다고평가할수있는경우가있는바, 어느경우이든침해대상인특허권의청구범위를해석하거나, 특허권에대한침해의성립여부를판단함에있어침해자의고의 과실이나, 동기, 의도등주관적요소는고려의대상이아니다. 저작권의경우에는타인의저작물을베끼지않은이상동일하거나실질적으로유사한저작물이더라도독립된창작 (independent creation) 으로서저작권침해에해당하지않지만, 특허권의경우에는타인의특허발명과동일하거나실질적으로동일하다고평가되는것이라면타인의특허발명을전혀참조하지아니하고심지어그와같은특허권의존재조차모르고서독립하여창작한것이라고하더라도특허권의침해에해당되어금지된다. 따라서침해자에게타인의특허권에대한인식 (knowledge) 이나침해할의도 (intent) 또는목적 (purpose), 동기 (motive) 등이없었다고하는것은특허권침해의성립을방해하는항변사유가될수없으며, 침해자의주관적요소는손해배상을구하거나형사上侵害罪를논함에있어서만의미를가지게된다. 47) 구체적으로예를들면, 세탁소에서전기세탁기를사용하는것이나공공사업으로서간척사업을하면서준설기를사용하는것은업으로서사용하는것이고, 전기세탁기를가정주부가사용하는것은업으로서의사용에해당하지않는다. 日本特許廳編, 工業所有權法逐條解說 ( 第 13 版 ), 社團法人發明協會 (1996), 186 면참조 154 산업재산권소송실무

157 ( 나 ) 間接侵害특허권에대한간접침해라함은현실로특허발명자체를직접침해한것이라고보기는어렵지만그전단계로서특허침해의예비적행위로볼수있는실시형태를말한다. 특허법제127조는특허침해로의제되는행위로서, 1 특허가물건의발명인경우에는그물건의생산에만사용하는물건 48) 을업으로서생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 ( 제1호 ), 2 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을업으로서생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 ( 제2호 ) 의두가지실시형태를규정하고있다. 일본특허법제101조도우리특허법과동일한규정을두고있는데, 우리나라나일본의학설은간접침해의경우에도침해자의고의 과실을요한다는아무런규정이없음을들어직접침해의경우와마찬가지로침해자의주관적요소를필요로하지않는다고한다. 49) 이에반해, 미국특허법제271조 (b) 항은적극적으로특허침해를유도하는행위를, 같은조 (c) 항은특허권의침해에사용될용도로특별히제조되거나응용된부품인줄알면서도이를판매하는행위를각특허권에대한간접침해의유형으로서규정하고있는데, 미국연방대법원판례는위제271조 (c) 항에서침해자가알았다고하는것은단지어느용도로사용된다는사실뿐만아니라, 그부품에의하여조립, 완성될물품에관하여타인이특허를받은사실과그완성품이타인의특허를침해한다는사실까지도알것을요한다고하며, 제 271조 (b) 항에서요구하는고의또는의도도단지어떠한행위를의도적으로한다는것만으로는부족하고, 적어도위 (c) 항과마찬가지의주관적요소를필요로한다고한다. 다만, 여기서침해자가알것을요하는것은사실 (fact) 에관한것이지법률적결론 (legal conclusion) 에관한것은아니므로, 침해자가자신의행위가법률적으로침해에해당하지않는다고스스로결론을내린것만으로는간접침해의책임을면할수없다고한다. 위와같이입법례에따라서는간접침해의경우에한하여침해자의고의를요구하기도하나, 우리특허법상으로는직접침해는물론간접침해의경우에도특허권침해의성립요건으로서고의 과실등침해자의주관적요소를필요로하지않는다. 따라서특허권침해에대한금지청구사건에있어서는구제방법의허용요건으로서나침해행위의성립요건으로서주관적요소를고려할필요는없고, 단지타인의특허발명의권리범위에속하는실시행위가있었는지여부등객관적인요건만이문제된다. 48) 레이저프린터의소모부품인토너카트리지도특허물건의생산에만사용하는물건에해당하므로이러한토너카트리지의제조 판매는특허권에대한간접침해를구성한다. 대법원 선고 96 다 판결 49) 宋永植李相黃宗煥, 知的所有權法 ( 第 3 全訂版 ), 育法社 (1994), 322 면 ; 中山信弘, 注解特許法上卷, 靑林書院新社 (1983), 692 면. 특허침해에관한제문제 155

158 3. 商標權侵害에대한禁止請求가. 關係規定상표법제65조는, 상표권자또는전용사용권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며 ( 제1항 ), 이때침해행위를조성한물건의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 제2항 ) 고규정하여특허법제126조와같은취지의규정을두고있다. 특허권의경우와마찬가지로상표권침해에대한금지청구도침해가현실적으로발생하고있거나침해할우려가있으면족하며, 침해금지청구는원상회부을위한구제수단이므로독점적지배영역을침해하는제3자의고의 과실등주관적요소를필요로하지않는다. 50) 따라서상표권침해 (trademark infringement) 란무엇인지, 그성립요건으로서침해자의고의 과실등주관적요소를필요로하는지가문제될뿐이다. 나. 商標權侵害의成立要件과主觀的要素 (1) 상표권침해에도직접침해와간접침해의두가지유형이있는점은특허권의경우 와유사하다. ( 가 ) 直接侵害 상표권자는지정상품에관하여그등록상표를사용할권리를독점하며, 전용사용권자는 그설정행위로정한범위안에서지정상품에관하여등록상표를사용할권리를독점하므 로, 제 3 자가아무런권한없이상표권자또는전용사용권자등의지정상품과동일한상품 에등록상표와동일한상표를사용하는행위는상표권자의상표권이나전용사용권자의사 용권에대한직접적인침해행위가된다. 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 거래사회의통념상등록상표와동 일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표는포함되지않으며, 51) 지정상품의동 50) 宋永植외 2인, 앞의책 834면 ; 吳承建, 商標權侵害訴訟의實際, 商標意匠法의諸問題, 한빛지적소유권센터 (1993), 120면 ; 小野昌延編, 注解商標法, 靑林書院 (1994), 565면 ; 綱野誠, 商標 ( 新版再增補 ), 有斐閣 (1992), 639면. 51) 대법원 선고 95후1555 판결 ( 공1996상, 1731). 학설상상표의동일성여부에관하여는, 1 사회통념상거래에있어동일상표로서사용되는정도의것인지여부에따라판단하여야한다는견해, 2 당해상품의거래자및수요자가통상인식하는바를기준으로하여동일한상표라고인식되는범위내의상표인지여부에따라판단하여야한다는견해, 3 출처를표시하는기능에있어동일성이있는상표, 즉완전히일치하는상표이외에도일반세인이서로혼동을일으킬우려가있을정도로유사한상표인지여부에따라판단하여야한다는견해등이있는바, 어느견해에의하더라도객관적으로관찰하여야하는것이며, 예컨대서체를달리하는것, 다른문자나도형을부기한것등은동일하다고할수없으나, 동일서체인문자전체의균형을다소변경한것은동일범위에속하고, 문자등의크기자체는동일성판단에있어서고려되지않는다고한다. 156 산업재산권소송실무

159 일, 유사여부는상품의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등거래의실정등을고려하여일반거래의통념에따라판단한다. 52) 이러한직접침해가성립하기위해서는지정상품과동일한상품에동일한상표를사용한다는객관적인요건을갖추면족하고, 침해자의고의 과실이나사용목적등주관적요소를필요로하지않는다. ( 나 ) 間接侵害한편, 상표법제66조는침해로보는행위로서, 1 타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과유사한상품에사용하거나타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위 ( 제1호 ), 2 타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용할목적이나사용하게할목적으로교부또는판매하거나위조 모조또는소지하는행위 ( 제2호 ), 3 타인의등록상표를위조또는모조하게할목적으로그용구를제작 교부 판매또는소지하는행위 ( 제3호 ) 등세가지유형을규정하고있다. 원래상표권자가적극적으로독점적인사용권을가지는것은지정상품에관한등록상표의사용, 즉동일상품에대한동일상표의사용에한하는것이지만, 타인의사용을금지시킬수있는범위도그와같이동일상품, 동일상표로한정하면등록상표에화체된상표권자의신용을보호하기에충분하지못하고, 상표권은일단침해되면그로인하여발생한유 무형의손해를회복하기가곤란한경우가많으므로, 등록상표의유사범위에걸친상표의사용행위및침해와직결되거나이에기여한다고볼수있는일정한행위를침해로의제하여상표권의실효성있는보호를꾀하고있는것이다. 침해로보는행위중위제1호는상표권자에게스스로이를전용할권리가없음에도불구하고타인의이부분사용을금지또는배제시킴으로써본권에대한일종의방어지역을설정한것이라고할수있는데, 제2, 3 호가본래적침해에대한예비행위적성질을가지는것임에비해제1호는상표권에대한본래적침해와유사하다는점에서그성격을달리한다. 그러므로제2, 3호와는달리침해와관련하여침해자에게어떠한目的이있을것을요건으로하지않는다. 이에대해제2, 3호는본래적침해와달리침해의예비행위내지침해에대한기여행위로서의성질을가지는것인데도, 이를방치하면본래적침해로발전할우려가높기때문에특별히침해행위로의제하고있는것이다. 따라서제2, 3호의경우에는상표권침해와관련하여동일또는유사상품에사용하거나사용하게할목적 ( 제2호 ), 동일상표를위조또는모조하거나위조또는모조하게할목적 ( 제3호 ) 등침해자의주관적요소를필요로한다. 자신이직접사용하거나위조또는모조할목적뿐만아니라, 제3자로하여금사용하게하거 52) 대법원 선고 95 후 859 판결 특허침해에관한제문제 157

160 나위조또는모조하게할목적도포함되며, 이러한목적은이를객관적으로추인케하는사실이있으면인정된다. (2) 우리상표법상으로는본래적침해의예비행위에해당하는순수한의미의간접침해행위에대하여만침해자에게일정한목적이있을것을요구할뿐이며, 그외상표권침해의성립요건으로서고의 과실을요하지는아니한다. 따라서상표권침해금지청구사건에서침해자의주관적요소를고려할필요가있는것은상표권침해의예비적행위에해당하는간접침해의경우에침해자에게상표법소정의목적이있는지여부가문제될경우에한하며, 일반적으로는침해자의주관적요소를심리, 판단할필요가없다. Ⅴ. 侵害製品또는侵害方法의特定 53) 1. 意義 가. 종래의소송실무에대한재검토종래의소송실무에있어서는원고가소장말미에피고제품의구성을도면및설명서로표현된 피고제품목록 54) 을별지로첨부하여특정하는데, 원고는위목록을작성함에있어명세서의특허청구범위의기재와대비하여피고제품이특허발명의보호범위에속한다는결론을이끌어내기위한한도내에서피고제품의구성상의특징을기재한다. 이에대하여피고는나름대로의주장을하기위하여필요한한도에서피고제품의구성에관한원고의주장을다투거나또는적극적으로그구성에관한주장을하기도한다. 이와같은과정에서피고제품의구성에관한구체적인기재내용에대하여당사자쌍방간의공방내지는협의가반복되고그결과피고제품의구성이당사자간에다툼이없는상태에이르러서야비로소그목록을명세서의특허청구범위의기재와대비하여피고제품이특허발명의보호범위에속하는지여부에관한쌍방의주장이이루어지게된다. 53) 권택수, 특허권침해금지청구소송에서의실무상제문제 : 피고제품및피고방법의특정, 특허청구범위의해석과관련하여, 民刑事實務硏究, 서울북부지방법원승격기념논문집 ( ) 을편집한것이다 54) 이별지목록을실무상 호설명서 또는 호물건목록 이라고부르는경우가많다. 원래 호 라는말은 イ号 에서유래된일본식표현인데, 현재까지도실무상별다른의문없이사용하고있는실정이다. 최근특허법원에서는권리범위확인심판사건의경우확인대상인 호발명을 확인대상발명 이라는용어로바꾸어사용하고있다. 158 산업재산권소송실무

161 그런데금지청구는부작위형태를취하게되는데, 이부작위명령의대상이되는것을너무구체적으로특정하면패소판결을받은피고가그침해행위의태양을약간변경하는것으로도판결의효력을면하게되어권리자의권리보호가결여되게되는반면, 피고의위와같은행위를방지하기위하여부작위의무의특정을구체적인침해행위의태양을넘어너무일반적 추상적으로하면, 인용판결의기판력 집행력의객관적범위가불분명하게되고강제집행절차에있어서도집행기관 ( 집행법원, 집달관 ) 이목적물을특정할수없어집행불능이될우려가있다. 특히피고제품이나피고방법에구현된기술적사상을도면및설명서에의하여的確하게표현한다는것은그리손쉬운작업이아니므로, 55) 앞서본바와같이금지청구소송에있어서청구취지에도면및설명서로표현된구성에의해피고제품을특정한경우에는더더욱위와같은불합리한문제가생길수있음을부인하기어렵다. 나. 문제되는두가지장면침해금지청구소송등특허권침해금지소송에있어서피고제품또는피고방법의특정은크게두가지장면에서문제된다. 피고제품또는피고방법의특정에는, 1 금지청구의인용판결이내려진경우에그집행의대상을명확히하기위한특정, 즉청구대상으로서의특정과, 2 금지청구권, 손해배상청구권을기초지우기위한전제사실 ( 주요사실 ) 로서의특정, 즉공격방어방법으로서의특정이있는데, 56) 이두장면에있어서필요로하는 특정 의정도 ( 한도 ) 가각각의장면에서목적하는바에따라정해지는것으로동일하지아니하다. 55) 특허권침해소송에서피고제품또는피고방법의특정이어려운이유는, 1 원고가피고제품또는피고방법을충분히파악하고있지못한경우, 2 피고제품또는피고방법의기술적특징을어느정도까지기재하면되는지여부에관하여다툼이있는경우 ( 원고는피고가장차구성을다소변경할것을고려하여판결의효력을미치도록그특정을가능한한추상적으로기재하려고하는경향이있고, 이에대하여피고는특허발명과의대비상필요없다고생각되는미세한특징까지도기재할것을요구하는경향이있다 ), 3 피고제품또는피고방법의기술적특징을표현하는용어를둘러싼다툼이있는경우 ( 원고는피고제품또는피고방법이특허발명의보호범위에속한다는것을주장하기위하여피고제품또는피고방법의기술적특징을가능한한명세서의특허청구범위의기재표현에가깝게기술하려고하고, 피고는반대로특허청구범위의기재표현과가능한한다르게특정하려고하는경향이있다 ), 4 특허발명의내용이불명확하기때문에피고제품또는피고방법의특정도다툼이되는경우등을들수있다 ( 小松一雄, 전게논문 工業所有權( 特許權等 ) に基つく侵害差止假處分における對象の特定, 553, 554면참조 ). 56) 비유적으로말하자면, 전자의특정은외형을특정하는것이고, 후자의특정은그외형에담긴내용 ( 구성 ) 을특정하는것이라고할수있다. 특허침해에관한제문제 159

162 2. 請求趣旨에있어서의被告製品또는被告方法의特定 가. 일반적인부작위청구의청구특정민사소송법상일반적인부작위청구소송에있어서의청구특정에관하여는종래保護範圍說, 侵害結果說, 侵出行爲說등의학설이있었으나, 장래에있을피고의침해행위는모두피고의지배영역내에서이루어지고원고로서는피고의침해행위의형식과태양을모두예견하고확지하여그행위를특정하는것은불가능하고당사자의형평에도반한다. 부작위청구권이란본래침해행위내지침해의우려가있는행위로말미암아발생할결과의예방내지는방지를위한청구권이고따라서개개의침해행위의태양이나형식에다소의변경이있더라도침해의결과가동일한경우이는침해행위로서금지되어야하므로침해결과설이타당하다고본다. 57) 이설에의하면, 피고가청구취지에서금지를구한 A제품의생산행위가인용된경우피고가같은결과를가져오는다소변형된 A' 제품을생산하는행위역시금지되는행위에포함되는것이고, 다만그것이 A제품과전혀다른 B제품인경우에는침해행위가되지아니하게된다 ( 이점은후술하는 4. 청구대상으로서의피고제품또는피고방법의특정과집행 의문제와관련된다 ). 나. 침해금지청구에있어서의피고제품또는피고방법의특정 (1) 물건의발명의경우 ( 가 ) 상품명 형식번호에의한피고제품의특정 금지청구의대상물을피고제품의상품명 형식번호 58) ( 이하 상품명등 이라한다 ) 로특 정하는것은상품명이행정측면에서엄격하게관리되고있는의약품은물론그외의상품 이라도그것이사회적으로보아다른물건과식별할수있는것이라면, 청구취지에있어서 의특정의문제로생각하는한, 타당하다고볼것이다. 예컨대 피고는상품명 ABC 의제 품을제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된다. 또는 피고는 A 型, B 型의형식번호가붙은제품을제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된 다. 는식으로특정하는것이다. 이와같이상품명등에의해피고제품이특정된경우에는판결의기판력은사실심의구 두변론종결시에당해상품명등이부착된피고제품에미치게된다. 따라서피고가기준시 ( 구두변론종결시 ) 이후에당해제품의구조를변경하였다고하더라도, 피고측에서구조변 57) 李相京, 전게서 知的財産權訴訟法, 271 면참조 58) 또는型式 ( 예컨대트랙터형식 A1 型 ) 으로도특정할수있다. 160 산업재산권소송실무

163 경의사실을주장 입증하지않는한판결의효력을다툴수없다. 또한금지청구를기각하는판결이확정된경우에는, 당해상품명등이부착된상품의제조 판매에대해서는원고는기준시이후에당해제품의구조가변경되었다는점을주장 입증하지않는한再訴에의하여다시다툴수없게된다. ( 나 ) 별지목록에의한피고제품의특정종래의실무는별지목록에의해피고제품을, 예컨대 피고는별지목록기재 장치를제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된다. 는식으로특정하는것이일반적이었다. 이와같이목록에의해피고제품을특정한경우에판결의기판력이생기는것은당해도면및설명서에의해개시된구성을가지는제품에대한금지청구권의유무이다. 금지청구를인용하는판결이내려진경우, 주문에금지의대상이되는피고제품이목록에의해특정되어있는때에는, 간접강제의방법에의해강제집행을하는집행법원으로서는부작위의무의이행 불이행을판단함에있어서, 또대체집행으로서제품을폐기하는집달관으로서는대상물을현장에서판단함에있어서어려움이있을수있다. 다만이와같이목록에의해피고제품을특정하는경우에있어서도, 청구취지에 별지목록기재제품또는이와유사한또는제품 의제조금지를구하여오는경우가있는데, 이경우위 또는이와유사한물건 ( 또는제품 ) 부분은청구의특정성을결여한것이어서부적법하다. ( 다 ) 상품명등과별지목록의양자에의한피고제품의특정상품명등과별지목록의양자에의하여피고제품을특정한구체적인예를보면다음과같다. 1 피고는별지목록기재 ( 에의하여특정된구성을가진 ) 장치 ( 이사건변론종결시에있어서, A 型, B 型의형식번호가붙은제품은그예이다 ) 를제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된다. 2 피고는별지목록기재 ( 에의하여특정된구성을가진 ) 장치 ( 상품명 ABC로판매되고있는제품은이에포함된다. 별지도면은상품명 ABC의제품의도면이다 ) 를제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된다. 3 피고는별지목록기재 ( 에의하여특정된구성을가진 ) 장치 ( 상품명 ABC) 를제조, 사용, 양도, 대여, 수입또는전시하여서는아니된다. 위 1에서는 구두변론종결시에있어서 로기준시를명시하고있고, 위 2에서는이점은당연한것이므로명시하지아니한것이다. 또위 1이나 2는 그예이다, 이에포함된다 특허침해에관한제문제 161

164 는기재에의하여상품명이나형식번호그자체에한정되지아니한다는점을표현하고있다. 위 3은그상품명을가지는제품만을대상으로하여특정한경우이다. ( 라 ) 추상적금지청구에의한특정에대하여추상적으로원고의특허권을침해하여서는안된다는취지의추상적금지청구를구할수있을까하는점이문제된다. 예컨대 피고는원고의특허발명을실시하여서는아니된다. 는식의청구취지가가능한지의문제이다. 이를긍정하는견해는, 부작위집행은본안에관한續行的인판단을함으로써채무명의의내용을보다구체화하여이를보완하는것이예정되어있는것이고, 특히피고의침해행위가이루어질가능성이높은반면원고에게미리피고의침해행위의특정을구하는것이어려운경우에는추상적금지를구하는것을허용하여야한다고한다. 그러나이는소송물이론상도저히청구의특정이라고할수도없고, 59) 이에기한집행력의범위도정할수가없게되어부당하다. (2) 방법의발명의경우특허발명이방법의발명인경우, 종래의소송실무는금지청구의청구취지로서예컨대, 피고는별지목록기재방법에의하여정제하여서는아니된다. 피고는별지목록기재방법에의하여酢酸비닐을제조하여서는아니된다. 60) 등으로기재하고있다. 그러나소송물의범위는사회적사실로서명확할것이요구되고또부작위명령으로서의금지판결에따른강제집행의용이성도고려하면, 청구취지에는단지 피고는원유를정제하여서는아니된다. 피고는酢酸비닐을제조하여서는아니된다. 고기재하면족하고, 피고가사용하는구체적인방법의내용은청구원인사실로서주장하면무방하다. 이는물건을생산하는방법의발명인경우에도동일하다. 61) 3. 請求原因事實에있어서의被告製品또는被告方法의特定청구원인사실에있어서의피고제품또는피고방법의특정은, 위에서살펴본청구대상으로서의피고제품또는피고방법의특정과달리, 공격방어방법으로서의피고제품또는피고방법의특정인것이다. 59) 이는마치소유권에기한방해배제로서특정이전등기의말소를구하여야할소송에서피고는원고의소유권을방해하는일체의행위를금지한다는청구취지와같은것이다. 60) 또는 피고는별지목록기재방법을사용하여서는아니된다. 61) 종래에는 피고는별지목록기재방법을사용하여 ( 상품명 ) 을제조하거나, 위방법에의하여제조된 을판매, 반포하거나그목적으로전시하여서는아니된다. 는식으로기재하여왔으나, 상품명등으로특정이가능하다고보는이글에서는 피고는 ( 상품명 ) 을제조, 판매, 반포하거나그목적으로전시하여서는아니된다. 는식으로기재하면족하다. 162 산업재산권소송실무

165 가. 물건의발명금지청구의청구취지와달리, 청구원인사실에서는특허청구범위와대비하기위해서종래의소송실무와마찬가지로도면및설명서에의해구체적인구성을표현한목록을소장말미에첨부할필요가있다. 청구원인으로서기재하여야할피고제품의특정은특허발명의구성요건에대응하는구성 62) 을추출할수있는정도로특정할수있다면된다. 일반적으로는명세서에기재된특허발명의실시예의기재정도의표현, 도면을사용하는것에의하여특정하는방법이채용되고있다. 이경우에도대비의편의상피고제품의구성요소의명칭을특허발명의구성요소의명칭과는다르게표현하는방법이바람직하다. 예컨대특허발명에서는 制御手段 으로되어있다면피고제품의특정에있어서는 콘트롤部 로표현을바꾸는것이다. 63) 그리고특허발명의구성요소에대응하는부분에대하여, 피고자신이사용하고있는명칭이있다면그명칭을사용하는편이좋다. 이는피고도인정하기쉽고또특허발명의구성요소가피고제품의구성요소와혼동, 오해가생기지아니하기때문이다. 나아가중요한것은, 쟁점에관계되는부분은상세하게, 관계없는부분은어느정도요약해서기재하여야하는것이다. 나. 방법의발명원고의특허발명이방법의발명인경우에는청구원인으로서피고가사용하는방법의구체적인내용, 즉피고공정의구체적인手順과, 원료, 첨가제, 촉매등으로사용되는물질, 이때사용되는기기, 첨가조건 ( 압력, 온도, 가공시간등 ) 등을제조공정표, 설명서등을사용하여구체적으로기재하지아니하면아니된다. 특히물건의발명과달리, 방법의발명의경우에는원고가피고방법의구체적인내용을파악하는데어려움이있어, 실무에서는소의제기단계에서는어느정도대강의구체성을가지는피고방법으로특정하였다가심리과정에서피고의반론이나검증, 감정등의증거조사 64) 를거쳐그결과에맞추어변경하는방법으로이를특정하는경우가많다. 65) 62) 여기서말하는 구성 이라는용어의의미는 부품 이라는기계적, 물리적인의미에서사용하는것이아니다. 피고제품또는피고방법이특허청구범위에포함되는지여부를대비하기위하여편의상특허발명의특허청구범위를구성요건으로나누지만피고제품 ( 방법 ) 도이에대응하여나누는데, 이피고제품또는피고방법을나눈 1 개의요소 (element) 를구성이라고한다. 63) 피고의입장에서보면침해가인정되기쉬울것으로보인다는점에서, 특허발명의구성요소의명칭이아니고될수있는한중립적인표현을사용하여피고제품에대한다툼을없도록하는편이결과적으로소송촉진에유리하다. 64) 참고로일본특허법은피고제품또는피고방법의특정을보다쉽게할수있도록제 105 조제 1 항에서, 법원은침해소송에있어서당사자의신청에의해상대방에게당해침해행위에대한입증을위하여필요한서류의제출을명할수있다고규정하고있다. 65) 이점은피고제품의특정의경우에도있을수있다. 특허침해에관한제문제 163

166 다. 특허법제129조와관련한특정방법특허법제129조는 물건을생산하는방법의발명에관하여특허가된경우에그물건이특허출원전에국내에서공지된물건이아닌때에는그물건과동일한물건은그특허된방법에의하여생산된것으로추정한다. 는규정을두고있다. 이러한생산방법의추정이적용되는사례에서는, 원고는소장에서먼저특허청구범위에기재된방법과전혀동일한방법을기재하게된다. 이경우원고로서는특허발명의방법에의하여제조된물건과피고가제조하고있는물건이동일한물건이라는것과, 그물건이특허출원전에국내에서공지된물건이아니라는것을주장, 입증하면족하고 ( 이로써피고는특허발명의방법에의하여생산한것으로추정되기때문이다 ), 이를다투는피고가자신이실시하는구체적생산방법을개시하고그생산방법이원고의특허발명의기술적범위에속하지아니하는점을주장, 입증하여야한다. 66) 4. 請求對象으로서의被告製品또는被告方法의特定과執行 가. 문제의소재피고가현재 A제품을생산함으로써원고의특허발명 ( 물건의발명의경우 ) 을침해하고있어금지청구소송의판결주문이 피고는 A제품을생산하여서는아니된다. 고되어있는데, 피고가 A제품에변경을가하여원고의특허발명을침해하는 A' 제품을생산하는경우에과연 A' 제품에대하여위승소확정판결의집행력이미치는지여부가문제된다. 67) 만약피고가그와같이용이하게제품의구조에변경을가하여판결의효력을면할수있다면판결의실효성이라는점에서문제된다. 나. 해결방안 (1) 집행기관의권한을강화하는방향으로해결하려고하는방안 ( 가 ) 中野貞一郞의견해 특정의침해행위를금지하는채무명의의성립후에채무자가침해태양을변경한경우일 정한범위에서는민법제 389 조제 3 항, 민사집행법제 260 조, 제 261 조를유추적용하여轉換 66) 따라서피고방법의특정은피고의주장, 입증을기다려그에따라심리, 확정되게된다. 67) 이는판결주문에서명한 ( 청구취지에서구한 ) 금지대상 A 제품 을종래의소송실무에따라특정하던지, 아니면이글의논지에따라특정하던지여부에상관없이일어날수있는문제이다. 164 산업재산권소송실무

167 執行에의해새로운침해행위를금지하는대체집행이나간접강제가허용되는것으로보아야하는입장이다. 68) ( 나 ) 核心說 (Kerntheorie) 피고가판결에서판매금지를명한 A제품에변경을가하여원고의특허발명을침해하는 A' 제품을생산하는경우에 A' 제품이생산금지된 A제품과동일성이있는가라는채무명의상의주문해석의문제이고, 그기준은핵심설에따라 A제품과 A' 제품이핵심의공통성이있는가, 바꾸어말하면원고의특허발명의보호범위내에서원고가금지를요구한징표를구비하고있는가를기준으로그것이구비되어있다면집행력이미치고, 그것이구비되어있지아니하다면미치지아니한다고보는입장이다. 69) (2) 채무명의의특정을완화하는방향으로해결하려고하는방안부작위명령의대상은구체적침해행위에한정할필요는없고이를구하는단계에서넓게그범위를특정할수있고, 이에의하여넓게특정한대상을가지는부작위를명하는채무명의에의해채무자의침해행위의태양의변경에대처한다는견해다. 70) (3) 채무명의에의한부작위의무의특정완화와집행법원의권한강화의쌍방이문제의해결은채무명의에의한부작위의무의특정완화와집행법원의권한강화라는방향에서구하여야한다는입장으로, 채무명의작성단계에서는권리자의권리를보호하여야할요소 ( 상표의경우에는요부를말한다 ) 를특정게기하는것으로족하고또필요하며, 집행단계에서는집행법원은채무명의의주문과이유뿐만아니라심문등의절차에의해적절한집행을위한새로운정보를수집하는것도가능하며채무명의에표시된부작위의무를 사회적으로사물을보는시각 71) 에그치지않고 법률적으로사물을보는시각 72) 으로해석하는것이허용된다고한다. 73) 다. 소결 생각건대, 부작위청구에있어서의채무명의의실효성의확보문제는, 채무명의작성절차 에있어서의심리의원활한진행이라는점과조화될수있는방향으로해결하는것이바람 68) 中野貞一郞, 執行力の範圍(- 承繼執行轉換執行における起訴責任の轉換 -), 민사수속の현재문제, 判例タイムス社, 290면이하참조 69) 李相京, 전게서 知的財産權訴訟法, 272면이하참조 70) 野村秀敏, 전게논문 債務名義における不作爲命令の對象の特定 (1)(2)(3)(4), 判例タイムス 559호, 11면이하, 判例タイムス 560호, 15면이하, 判例タイムス 562호 20면이하, 判例タイムス 565호 30면이하참조 71) 원문은 社會的な物の見方 으로표현되어있다. 72) 원문은 法律的な物の見方 으로표현되어있다. 73) 곡구평안, 商號使用差止めの强制執行, 判例不正競業法 ( 小野昌延先生還曆記念 ), 發明協會, 787면이하참조 특허침해에관한제문제 165

168 직하다고본다. 74) 따라서이문제는기본적으로집행기관의권한을강화하는방향으로해결하는것이타당할것이다. 즉집행법원은채무명의의주문뿐만이아니라그이유의기재도참작할수있고나아가심문등에의한정보의수집도할수있으므로, 집행대상으로된구체적인침해행위의태양과채무명의의부작위의무의동일성에대해서어느정도의판단을하는것이가능한바, 채권자에게새로운채무명의의취득을요구하는것이균형상반하는지아닌지의관점에서채무명의의부작위의무의범위를해석하여집행대상과의동일성을판단하는것이허용되어야할것이다. Ⅵ. 侵害와損害賠償의諸問題 75) 1. 特許侵害와金錢賠償 특허권자는특허된발명을실시할권리를독점하므로 ( 특허법제 94 조 ), 타인이아무런권 한없이특허발명을실시하는것은특허침해에해당하게된다. 특허침해가있는경우, 특허 권자는특허권자체의교환가치의하락, 상품판매량의감소, 상품가격의저하등으로손해 를입게될것이다. 특허권자는이러한경우침해자에게특허권의침해금지를청구할수있 다 ( 특허법제 126 조 ). 한편, 침해자는법률상원인없이타인의특허권으로인하여이익을 얻고특허권자에게손해를가한것이므로그이익을부당이득으로서특허권자에게반환하 여야한다 ( 민법제 741 조 ). 76) 또한, 동시에특허침해는고의또는과실로인한위법행위에 해당하게되어특허침해자는특허권자에게그손해를배상할책임이있다 ( 민법제 750 조 ). 특허침해로인한부당이득반환의무의성립과불법행위책임의관계에대해서는이른바 청구권의경합을인정하여양자가동시에발생하며서로를배제하지아니한다고보는것이 일반적인견해이다. 77) 양청구권에기한금전배상의범위에관하여, 부당이득을청구원인 74) 小松一雄, 전게논문 工業所有權 ( 特許權等 ) に基つく侵害差止假處分における對象の特定, 566, 567면참조 75) 조영선, 전게강의안및이성호, 전게논문을편집한것이다. 76) 개정되기전의특허법제156조는제1항에서특허권자또는전용실시권자는고의또는과실에의하여자기의특허권을침해한자에대하여는손해배상을청구할수있음을규정하고, 제2항에서선의무과실로자기의특허권을침해한자에대하여는이득반환또는손해배상을청구할수없고, 다만그행위를금지할것을청구할수있다고규정하고있었다. 따라서그이전에는손해배상청구의근거규정이특허법내에있었으나그청구에있어서일부제한이있었다. 77) 특허권침해의경우뿐아니라일반적으로부당이득반환의무와불법행위에의한손해배상의무는청구권경합의관계에있다고새기는것이통설이다. 예를들어곽윤직, 채권각론재전정판 (1984) 564면등. 166 산업재산권소송실무

169 으로하는경우에있어서는특허침해자가얻은이익을최대한으로하여특허권자의손해를배상하여야할것임에비하여, 불법행위를청구원인으로하는손해배상에있어서는, 판례에의하면 78) 첫째, 적극적손해로서특허권자의재산의감소, 둘째, 소극적손해로서특허권자의일실이익및셋째, 정신적손해에대한손해배상청구가가능할것이다. 그런데특허권침해가있다고하여곧특허권자체가권리로서손상된것은아니고 79) 나아가재산적손해에대한배상이충분히이루어지는경우정신적손해를인정하기어려운경우가많을것이므로 80) 특허침해에인한손해배상의경우에있어서는일실이익이그중심에서게됨은물론이다. 81) 2. 損害賠償請求에서侵害者의故意過失 가. 關係規定 특허법제 128 조제 1 항은, 특허권자또는전용실시권자는고의또는과실에의하여자기 의특허권또는전용실시권을침해한자를상대로손해배상을청구할수있음을전제로하 여침해자가침해행위에의하여얻은이익액을특허권자나전용실시권자가받은손해액으 로추정하는규정을두고있다. 그리고같은조제 2 항은위와같은경우특허권자등은그 특허발명에대한통상실시료를손해액으로청구할수도있도록하고있으며, 같은제 3 항은 제 2 항의통상실시료를초과하는손해액에대하여도손해배상을청구할수있되, 이경우 침해자에게고의또는중대한과실이없는때에는법원은손해배상의액을정함에있어서 이를참작하여감액할수있도록규정하고있다. 한편, 특허법제 130 조는타인의특허권또 는전용실시권을침해한자는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정한다고규정 하고있다. 주 78) 대법원 선고 76 다 1313( 공 1976, 9390) 판결이래확립된대법원의판례이다. 79) 윤선희, 특허법개정판, 법문사 2004, 716 면은특허권은관념적인것이므로소유권의훼손에의한재산의감소 ( 적극적손해 ) 라는형식으로는성립하기어렵다고한다. 80) 대법원 선고 96 다 판결 ( 공 1997, 751) 은의장권침해에인한불법행위의경우에있어서도재산상의손해이외에명예나신용의훼손등으로재산적손해의배상만으로는회복할수없는정신적손해가있는경우에는그로인한정신적고통에대하여위자료를지급하여야한다고일반론을설시하면서도, 구체적으로위사안에서는이를인정할자료가없어정신적손해배상청구를기각한원심을지지하고있다. 81) 전효숙, 特許權侵害로인한損害賠償 저스티스 30 권제 1 호 23 면이하에서는적극적손해로서특허권침해로인한적극적손해의예로서는특허권자가침해의제거, 방지를위하여지출한비용, 변호사비용등을들고있고, 정신적손해에대하여는특허권도재산권의일종이므로그침해로인하여통상발생할수있는손해는재산적손해라고할것이나, 그침해로인하여회복할수없는정신적손해가발생하였다면예견가능성을입증하여위자료를청구할수있다고하며, 특허권침해방법이현저히반도덕적인경우나피해자에게현저한정신적고통을느끼게하는상황에서침해행위가이루어진경우에는경험칙상특별한손해가발생하였다고할수있고, 또한통상이를예견할수있다고추인할수있을것이라고한다. 특허침해에관한제문제 167

170 나. 過失推定과立證責任위와같이특허권침해로인한손해배상청구에는침해금지청구와달리침해자의고의 과실이라는주관적요건을필요로하는것이지만, 특허법제130조의규정에의해침해자의과실이법률상추정되므로, 이점에관한입증책임은권리자로부터침해자에게로전환된다. 민법제750조에의한손해배상청구시에는청구인이상대방의고의 과실을입증하여야하지만, 특허발명의내용에관하여는특허공보, 특허원부에따라公示가되고특허권이나전용실시권에대한침해는업으로서하는경우에만침해에해당하므로침해행위를하는자는일응과실에의하여그러한행위를하는것으로추정되기때문에위와같이입증책임을전환시킨것이다. 그러므로손해배상책임을면하기위해서는침해자가스스로과실이없음을항변으로서주장, 입증하여야한다. 침해자가특허권의존재를알지못한데에상당한이유가있을때와특허권의존재를알았다하더라도자신의실시행위가당해특허권의기술적범위에속하지않는다고인식함에상당한이유가있는때에는과실의추정이번복된다. 그리고침해자가자신의실시행위를정당화시킬항변사유가있다고인식한데에상당한이유가있는때에도과실의추정은번복된다. 우리대법원판례는특허권침해와마찬가지로침해자의과실추정규정을두고있는의장권침해로인한손해배상청구사건에서, 의장권을침해한자가그의장권이등록된사실을몰랐고제3자와의계약에의하여그제3자가제공한설계도면과장비, 부품으로물품을제조한다음제3자의상호와마크를부착하여전량제3자에게납품하였다고하더라도, 그생산행위자체가의장권을침해한것으로추정되는실시행위로서그와같은사유만으로는침해자에게과실이없다거나과실의추정을번복할사유가되지못한다고하며 82), 일본판례도사전에전문가인변리사의의견을구한것만으로는과실의추정이번복되지아니하고 83), 자신의실용신안을실시할의사로써한실시행위라는이유만으로타인의특허권을침해한행위에과실이없다고할수없다고한다. 84) 여기에서추정되는과실이경과실인지또는중과실인지가논의되나, 법문상단순히과실이있는것으로추정한다고규정하였을뿐이므로, 반드시경과실만을의미한다거나또는중과실만을의미한다고볼것이아니라, 중과실및경과실을구분하지않고이를총칭하는의미에서의과실이라고해석하여야할것이다. 그러므로제128조제3항에서의고의, 중과실유무에관한입증책임은같은조항의규정취지및해석상침해자에게고의, 중과실이없다고하는사정은통상의손해배 82) 대법원 선고 96 다 판결 83) 東京地裁昭和判決 ( 判タ 282 號, 267 면 ) 84) 東京地裁昭和判決 ( 無體集 12 卷 1 號, 163 면 ) 168 산업재산권소송실무

171 상액산정에대한예외적인감액사유에해당한다는점을근거로하여일반입증책임분배의 원칙에따라그와같이예외적인사유를주장하는침해자에게있다고봄이타당하다고생 각된다. 3. 商標權侵害로인한損害賠償請求 가. 關係規定상표법제67조제1항은, 상표권자또는전용사용권자는고의또는過失에의하여자기의상표권또는전용사용권을침해한자에대하여그침해행위에의하여얻은이익액을자신이입은손해액으로추정하여그손해배상을구할수있도록규정하고있고, 같은제2항은위와같은경우상표권자등은그등록상표에대한통상사용료상당액을손해액으로하여손해배상을청구할수도있도록하고있으며, 같은제3항은제2항의통상사용료를초과하는손해액에대하여도손해배상을청구할수있되, 이경우침해자에게고의또는중대한과실이없는때에는법원은손해배상의액을정함에있어서이를참작하여감액할수있도록규정하고있다. 이는앞서본특허법의규정과대체로같으나, 특허법제130조가타인의특허권또는전용실시권을침해한자에게과실이있는것으로추정하는것과달리, 상표법제68 조는같은법제90조의규정에의하여상표권자나전용사용권자가등록상표임을표시한때에는그와같은타인의상표권을침해한자는그침해행위에대하여그상표가이미등록된사실을알았던것으로추정된다하여침해자에게고의가있는것으로추정하고있다. 나. 故意推定과立證責任상표권침해로인한손해배상청구시에도특허권침해로인한손해배상의경우와마찬가지로침해자에게고의 과실이있음을요하는것이나, 상표법제68조의고의추정규정에의하여침해자에게고의가있었던것으로추정되므로, 손해배상을청구하는상표권자가이를입증할필요는없고, 책임을면하려는침해자가자신에고의 과실이없음을입증하여야한다. 그리고상표법제67조제3항은경과실에의한침해자가손해액이극히큰경우에도이를전부배상하게하면가혹하게된다는점을고려하여피해자구제를위해둔특별한규정이므로, 이규정에의한배상액의감경을위해서는침해자가자신에게고의또는중과실이없음을적극적으로입증하여야할것이다. 특허침해에관한제문제 169

172 4. 損害賠償額의산정에관한特則 특허권의침해가불법행위를구성한다고하더라도특허권자가금전배상을받기위해서는일반원칙에따라침해자의침해행위라는위법행위에따라 1 손해가발생하여야하고, 2 손해와침해행위사이에인과관계가있어야하며, 3 손해액이증명되어야한다. 특허법은특허권자를두텁게보호하기위하여제128조에특칙을두어손해배상액의산정에있어서특허권자의손해액의입증에편의를주고있으며, 소송의실무에있어서도손해배상이문제되는경우에는이러한특칙은매우자주이용되고있다. 특칙의내용을개관하면다음과같다. 먼저, 특허법제128조제1항은침해자의판매량에특허권자의이익률을곱하여특허권자의손해액으로삼을수있음을, 제2항은침해자의이익액을특허권자의손해의액으로추정함을, 제3항은실시료상당액을손해의액으로할수있음을각각규정하고있으며, 제4항에서는위규정들에불구하고손해의액이제3항이규정하는금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도손해배상을청구할수있음과침해자에게경과실만있는때에는법원이이를참작할수있음을, 제5항은손해액의입증이극히곤란한경우법원이상당한손해액을인정할수있음을각각규정하고있다. 이러한손해배상액산정의특칙은실용신안법제46조 ( 특허법에대한준용규정 ), 상표법제67조, 의장법제64조, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라고한다 ) 제14조의2 등에서도 85) 동일한취지로규정하고있다. 다만, 저작권법의경우에는다소특이한체제를취하여특허법제128조제2항내지제5항의취지를저작권법제93 조제1항내지 3항및제94조에서규정하고있다. 5. 侵害者의販賣數量과特許權者의利益率 ( 특허법제 128 조제 1 항 ) 가. 특허법제 128 조제 1 항제 1 문 특허침해로인한일실이익의감소는크게 1 판매수량의감소 2 제품가격의하락 3 실 시료수입의상실의 3 종류가주로문제될것이다. 86) 이중판매수량의감소는원래특허침 85) 부정경쟁방지법의경우 법률제 5621 호로개정되기이전에는손해배상액의산정에관한독자적인규정을두지아니하고, 다만같은제 15 조에서 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 등을포괄적으로원용하고있었는데, 그당시상표법제 67 조등은현행법제 14 조의 2 제 2 항, 제 3 항, 제 4 항과동일한내용을규정하고있었다. 그런데 법률제 5621 호로부정경쟁방지법제 14 조의 2 가신설되어위와같은내용이규정되었고, 법률제 6421 호로현행법제 14 조의 2 제 1 항및제 5 항의내용이신설되었다. 86) 전효숙, 전게논문 17 면이하 170 산업재산권소송실무

173 해에의하여특허권자의판매가감소하였다는점을입증한후그에따른특허권자의상실이익을산정하여야하는것이원칙일것이다. 그런데특허법은특칙을두어, 제128조제1항제1문에서특허권침해자가침해제품을양도 ( 판매 ) 한때에는그양도수량에특허권자 ( 이하특허권자라고하면전용실시권자를포함한다이하같다 ) 의제품의단위수량당이익액을곱한금액을특허권자의손해액으로삼을수있다고규정하고있다. 87) 이규정은기본적으로특허권의독점적성격을전제로하여권리자의실시능력의한도에서는 침해자의양도수량 = 권리자의상실된판매수량 이라고생각하여, 침해자의양도수량에특허제품의단위이익액을곱한액을특허권자의실시능력의한도내에서손해액으로보는것이다. 따라서, 이규정에의하면특허권자의생산성이높을수록더많은손해배상을구할수있게되며, 아래에서보는특허법제128조제2항에의한청구에서는침해자의생산성이높을수록더많은손해배상을구할것으로보이는것과대조된다. 나. 침해행위가없었다면판매할수있었던물건문제는특허권자가특허법제128조제1항의적용을주장하기위해서는반드시특허를실시하고있어야만하는가이다. 현행법의해석에있어서도우리나라와일본의학설중에는권리자측은특허발명을실시하고있다는것을주장입증하는것이필요하다고하는견해가있고 88), 이와반대로현실적손해개념과는다소다른규범적손해개념의도입을주장하며, 지적재산권법에특유한손해론을주장하여특허권자가특허를실시하지아니하는경우에있어서도손해를인정할수있다는견해도있다. 89) 미국의연방순회항소법원 (Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC) 은 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978) 사건에서현실로특허를실시할것까지는필요하지않지만적어도 수요 는존재하여야한다고판시하고있다. 87) 제 128 조제 1 항은다음과같이규정하고있다. 1 특허권자또는전용실시권자는고의또는과실로인하여자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구하는경우당해권리를침해한자가그침해행위를하게한물건을양도한때에는그물건의양도수량에특허권자또는전용실시권자가당해침해행위가없었다면판매할수있었던물건의단위수량당이익액을곱한금액을특허권자또는전용실시권자가입은손해액으로할수있다. 이경우손해액은특허권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 특허권자또는전용실시권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다. 88) 송영식외 2 인, 전게서 467 면, 竹田稔, 전게서 345 면. 89) 田村善之, 전게서 296 면내지 303 면, 그리고같은책 308 면내지 313 면참조. 특허침해에관한제문제 171

174 다. 특허권자의생산능력특허권자가청구할수있는손해액은 손해액은특허권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액 을한도로한다. 즉, 특허권자의생산능력을벗어난범위에서침해자가생산, 판매한경우에는그범위는손해배상액산정의기초로할수없는것이다. 라. 침해행위외의사유로판매할수없었던수량특허법제128조제1항단서는침해행위외의사유로특허권자가특허제품을판매할수없었던사정이있는때에는그수량에따른금액을빼야한다고규정한다. 특허권자가판매할수없었던사정 에대해서우리판례에나타난구체적인사정은보이지아니한다. 다만, 학설로서일반적인견해는특허법제128조제1항이불법행위에대한손해배상가운데일실이익의입증의용이화를도모하는규정이라는전제아래, 특허권자가판매할수없었던사정을 침해자의영업노력 이나 시장에서의 ( 특허침해가아닌 ) 대체품의존재 라고새기는것이보통이다. 6. 侵害者의利益 ( 특허법제 128 조제 2 항 ) 특허법제 128 조제 2 항은 90) 특허권자가특허침해로인한손해배상을청구하는경우에권 리를침해한자가받은이익을손해의액으로추정한다고규정하고있다. 서울지방법원 선고 2002 가합 호판결 ( 서울고등법원 2004 나 호로항소중 ) 은 91) 특 허법제 128 조제 2 항에기하여손해배상을청구한사안에대하여명시적으로한계이익설을 채택하였다. 구체적인계산방식으로침해자의총매출액에서침해된특허를이용한사료나 그관련제품의매출액이차지하는비율에따른매출총이익액에서같은비율에따른판매 및일반관리비 ( 다만, 그특허를이용한매출과관계없이고정적으로지출되리라고보이는 임원급여와감가상각비는제외한다 ) 를공제하는방식을제시하였다. 또한, 이를식으로표 현하면, [ 매출총이익 사료관련매출액 / 매출총액 - ( 판매및일반관리비 - 고정비용 ) 사 료관련매출액 / 매출총액 ] 과같이된다. 90) 2 특허권자또는전용실시권자가고의또는과실에의하여자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우권리를침해한자가그침해행위에의하여이익을받은때에는그이익의액을특허권자또는전용실시권자가받은손해의액으로추정한다. 91) 이판결에대하여는서울고등법원에항소되어원래 항소심판결이선고예정되었으나특허자체에대하여무효심판이청구되는등의사정으로인하여판결선고가연기되었다. 172 산업재산권소송실무

175 수원지방법원 선고 2002가합9304 판결 ( 항소기각되고확정 ) 은원고가주식회사국순당이었는데, 부정경쟁방지법제14조의2 제2항에기한청구에서침해제품의총판매액에청구권자의순이익률을곱하는방식으로침해자의이익을산정하였는바, 원고의이익률은 30.48% 로인정하였다. 7. 實施料相當額 ( 특허법제 128 조제 3 항및제 4 항 ) 특허법제128조제3항은특허권자가손해배상을청구하는경우특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을손해액으로할수있다고규정하고있다. 92) 실시료상당액을손해배상액으로삼는경우에있어서는특허권자의실시여부가문제되지않는다는것이통설의태도이다. 이규정에서말하는 특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액 이란실시권을설정한경우에받을수있는실시료상당액이라고할것이다. 전용실시권자도실시료상당액을청구할수있는권리자로규정되어있으며, 침해자에게특허권자가전용실시권을설정해준다는의제는부자연스러우므로그실시료는통상실시권의실시료에해당하는경우가많을것이다. 실시료를정함에있어서는과거에특허권자와침해자사이에실시계약이있었다면이를참작할것이지만, 동종기술분야의실시료나국유특허권의실시료산정방식을고려에넣을수있을것이다. 그런데전통적인산정방식에따르는한실시료상당액은원래침해자가적법한실시를하였더라도지급하였어야할금액이므로침해개시에있어서의상당한실시료액을기준으로하여야할것이지만, 93) 이러한태도는배상액이소액에그치며침해를조장할우려가있다는지적을받아왔다 ( 침해자로서는일단발명을실시하고, 만일사후에침해로확정되면그때가서비로소실시료상당의배상만을하면족하다고한다면, 굳이사전에비용과시간을들여가면서권리의유, 무효여부를확인하고권리자와의실시권설정계약을체결하려하지않을것이기때문이다 ). 따라서, 실시료상당액의기준시점을침해시가아닌사실심변론종결시로하여그간의모든사정을고려하여통상계약을통하여책정되는실시료수준보다높게설정하여야한다는결정하여야한다는견해가대두되고있으며, 1998년개정된 92) 3 특허권자또는전용실시권자가고의또는과실에의하여자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우그특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을특허권자또는전용실시권자가받은손해의액으로하여그손해배상을청구할수있다. 93) 中山新弘 ( 한일地裁권연구회번역 ), 特許法, 법문사 2001, 352 면 특허침해에관한제문제 173

176 일본특허법역시 통상 이라는용어를삭제하고있다. 우리특허법의해석에있어서도 통 상 이라는용어에너무구애되지말고 상당한또는정당한 이라는의미로새겨야할것이 고, 개별적사정도참작하여야할것이다. 8. 立證困難한損害賠償額의認定 ( 특허법제 128 조제 5 항 ) 특허법제128조제5항은손해발생사실은인정되나손해액입증이성질상극히곤란한경우에제1항내지제4항의규정에불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을법원이인정할수있다고규정한다. 94) 입증이곤란한경우로서 침해자가매입 매출관계서류를전혀작성하지아니하였다거나폐기한경우등의사정으로손해액의입증을위하여필요한사실의입증이대단히어려운경우가예시되고있다. 95) 이규정의입법취지는손해액입증의어려움으로인하여법원이인정해준손해배상액의규모가현실적인손해액에미치지못하는경우가많아서법원에게형평에입각해서손해액을인정할수있도록해주기위한것이다. 96) Ⅶ. 刑事的問題 97) 1. 總說 지적재산권범죄에는지적재산권보호에관한각개별법률에서규정하고있는특허권, 상표권, 저작권등각종지적재산권침해죄와사기죄, 허위표시죄, 위증및허위감정죄, 비 밀누설죄등여러가지가있으나, 그중일반형사범죄과다른특성이두드러지는것으로서 특별히검토를요하는것은각종지적재산권침해죄이다. 지적재산권침해에대한사회적비난의정도는시대와장소에따라다를수밖에없지만, 오늘날에는대체로절도죄가자연범에속하듯이타인의지적재산권에대한침해죄역시자 94) 5 법원은특허권또는전용실시권의침해에관한소송에있어서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에는제 1 항내지제 4 항의규정에불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. 95) 윤선희, 전게서 724 면 96) 정상조, 전게서 205 면 97) 이성호, 전게논문을편집한것이다. 174 산업재산권소송실무

177 연범내지그와유사한성질을갖는다고본다. 지적재산권침해죄에관한각개별법률의규정은일반형법에대한特別刑罰法規에해당하는것으로서, 형법제8조의규정에의하여각개별법률에특별한규정이없는한刑法總則上의여러규정이그대로적용된다. 그리고특허권침해죄등지적재산권침해죄가성립하기위해서는일반범죄의성립조건과마찬가지로구성요건에해당하는위법하고책임있는행위일것, 즉구성요건해당성과위법성및책임성이라는세가지요소를필요로한다. 가. 構成要件該當性특허법제225조제1항제1호는 특허권또는전용실시권을침해한자 라는구성요건을규정하고있는바, 특허권침해죄의구성요건의내용에는침해행위자와침해행위및침해결과의발생이라는세가지요소가포함되어있다. 지적재산권침해죄는위와같이침해의결과가발생할것을요하므로이른바결과범에속한다. 98) 나. 違法性특허법제96조제1항제1호는연구또는시험을하기위한특허발명의실시에는특허권의효력이미치지아니한다고규정하고있으므로, 이러한행위는외형상특허권침해에해당하더라도法令에의한행위로서용인되고, 위규정을준용하고있는실용신안권과의장권에관하여도마찬가지로위법성이조각된다. 일반적으로피해자의승낙이있는경우에이를위법성조각사유로볼것인가, 구성요건해당성자체를조각하는사유로볼것인가에관하여는형법학상견해가나누어져있으나, 피해자인권리자의승낙이있는경우에는이를침해행위로볼수없으므로구성요건해당성자체를조각한다고봄이타당할것이다. 다. 責任性 지적재산권침해죄에도형법총칙상의책임능력에관한규정이당연히적용되므로, 책임 능력조각사유에해당하는형사미성년자의행위나심신상실자의행위등은처벌되지아니하 며, 책임의기초가될조건을갖춘경우에만처벌할수있다. 그러나지적재산권침해죄의 성질상책임능력이문제되는경우는예상하기어렵고, 주로책임조건과관련한침해자의 고의가문제된다. 98) 그러나특허법제 227 조의허위표시죄는특허된것이아닌물건등에특허표시를하는행위만있으면곧바로성립하므로이른바형식범에해당한다. 특허침해에관한제문제 175

178 2. 知的財産權侵害罪와故意가. 故意責任의原則형법제13조는, 죄의성립요소인사실을인식하지못한행위는벌하지아니한다. 단법률에특별한규정이있는경우에는예외로한다. 고규정하여범죄의성립에는원칙적으로고의가필요하다는점, 즉고의책임의원칙을밝히고있다. 다른법률에특별한규정이있는경우라함은그법규의명문으로고의를요하지아니한다는취지가규정되었거나그법규의규정중그와같은취지를명백히확정할수있는경우를말하고, 그렇지아니한경우에는특별형벌법규위반에의한범죄구성에있어서도일반형법의원칙에따라고의를필요로한다. 그런데지적재산권보호에관한각개별법률에서는그법률에서정한죄의성립에고의를요하지않는다거나, 과실범에대하여도처벌할수있다는아무런규정을두고있지않으므로, 형사상각종지적재산권침해죄는민사상의침해사건과달리침해행위자에게고의가있는경우에한하여성립한다. 그러므로예컨대, 민사상의침해금지청구사건에서침해의성립요건으로서고의 과실을요하지않는다고한판례가있다고하여이를형사상침해죄의성립여부, 특히침해자의고의유무를다투는사건에서그대로원용하는것은적절하다고할수없다. 나. 故意의本質 형법학상고의의본질에관하여는, 1 구성요건적사실의인식이라고보는인식설, 2 구 성요건의실현을희망하는것이라고보는희망설 ( 의사설 ), 3 구성요건의실현을희망할것 까지는필요없으나적어도이를용인하는것이라고보는용인설, 4 구성요건실현의인식 과의사라고보는설등여러견해가있는바, 지적재산권침해죄의고의에관한우리나라나 일본의판례는대체로인식설내지용인설을따르고있는것으로보인다. 고의에있어서의인식의대상에는구성요건적사실에대한인식은물론결과범에있어서 는행위와결과간의인과관계에대한인식까지도요한다. 그리고절도죄에있어서재물의 타인성에대한인식을요하는것처럼, 지적재산권침해죄에있어서도지적재산권의타인성 에관한인식이필요하다고보아야할것이다. 99) 따라서타인의지적재산권을침해한다는 인식이전혀없었던경우에는침해에대한고의를인정할수없다. 100) 다만이러한지적재 99) 대법원 선고 82 도 1799 판결 ( 공 1985, 281) 에서도, 의장권의지분을사실상양수한자가등록을하지아니한채스스로그의장권을실시하거나또는의장권등록명의자의묵시적인동의하에제 3 자에게그전용실시권또는통상실시권을허여함으로써제 3 자가그의장권을실시하는경우라면그사법상의효력유무와는관계없이사실상의공유자또는제 3 자에게의장권침해의범의가있다고볼수없다고판시하여, 권리자인타인의의사에반하여실시한다는인식이없는경우에는범의가조각되는것으로보았다. 176 산업재산권소송실무

179 산권의타인성이나침해의의미등에대한침해자의인식은정확한법적평가를요구하는것이아니라, 문외한에의하여판단된법적, 사회적의미내용, 즉문외한으로서의소박한가치평가이면충분하다. 지적재산권침해죄의고의에도확정적고의뿐만아니라, 부확정고의또는미필적고의를당연히포함한다. 아래에서특히지적재산권침해죄의고의와관련하여판시하고있는판례들을살펴본다. (1) 認識說을취한것으로보이는判例 ( 가 ) 대법원 선고 93도2187 판결 : 상표권침해죄의고의는행위자가타인의등록상표임을인식하면서이를그지정상품과동일또는유사한상품에사용한다는의사가있으면족하므로, 피고인이이사건범행당시연합상표중일부상표에대한사용권이있으면나머지연합상표에대한사용권이있다고여겼다거나, 과거에권리범위확인심판이있었다는사유만으로상표권침해에대한고의가없었다고할수없다. ( 나 ) 대법원 선고 89도702 판결 : 구저작권법제71조제1항의불정출판공연죄에있어서의고의의내용은저작권을침해하여출판공연하는행위에해당하는객관적사실에대한인식이있으면족하고, 그것이저작권이라고하는권리를침해하고있다는것에대한인식이나그결과를의욕할필요까지는없다. ( 다 ) 東京高裁昭和 판결 : 상표권침해죄의범의가있다고하기위해서는행위자가타인의등록상표인것을인식하면서이를그지정상품과동일또는유사한상품에사용할의사가있으면족하고, 반드시적극적으로상품의신용, 가치를훼손하거나그출처에관한오인혼동을일으키고자하는의도를필요로하는것은아니다. (2) 未必的故意에관한판례 ( 가 ) 대법원 선고 86 도 2338 판결 : 미필적고의라함은결과의발생이불확실 한경우즉행위자에있어서그결과발생에대한확실한예견은없으나그가능성은인정 하는것으로, 이러한미필적고의가있었다고하려면결과발생의가능성에대한인식이있 음은물론나아가결과발생을용인하는내심의의사가있음을요한다. ( 나 ) 東京地裁昭和 판결 : 건전한상식을가진자동차용품, 부품의취급업자인 피고인들의경험에비추어문제된표장이포장상자에들어있는상품의출처를표시하기위 한것으로서상표로서의기능을가지는것임을당연히인식하였다고인정하지않을수없고, 100) 대법원 선고 82 도 2834 판결 ( 공 1984, 1215) 에서도, 피고인이그가제조판매하는쌍까풀테이프가공지공용의것이라는명백한증거를가지고있으면서그의행위는실용신안권의침해가되지아니하는것이라고믿고있었다면피고인이제 3 자사이의권리관계를확정하는판결의내용을알고있었다는사실만으로피고인에게위실용신안권에대한침해의고의가있었다고단정할수없다고판시하여같은입장을취하고있다. 특허침해에관한제문제 177

180 상표등록에관하여포장상자에기재되어있다거나피고인들이확정적으로이를인식하였다고인정할만한증거는없지만, 피고인들에게상표에의해출처로표시된업자의허락을얻기위한아무런절차를취하지아니한채임의로위상표를사용하여서는안된다고하는점에관한인식까지결여되었던것이라고는볼수없는데도, 피고인들이상표등록의유무를확인함이없이함부로타인의표장을사용한행위에는미필적으로라도타인의상표권을임의로사용하여침해하고있다는점에대한인식이있었다고보아야한다. 다. 事實의錯誤와故意범죄의구성요건인객관적사실에대한인식이없는경우에는이른바사실의착오로서고의를조각한다. 특허권등지적재산권의존재는구성요건의규범적요소이므로이점에관한착오는사실의착오에해당한다. 그러나구성요건적사실이아닌범죄의동기, 책임능력또는처벌조각사유에대한착오는위와같은사실의착오에해당하지않는다. 사실의착오가있는경우인식한사실과현실로발생한사실간에어느정도일치하여야고의를인정할수있는가에대하여는, 1 구체적부합설, 2 법정적부합설, 3 추상적부합설등이나누어져있으나, 통설및판례는법정적부합설을취하고있다. 이에따르면지적재산권침해죄에있어서도행위자가인식한사실과실제로발생한사실간에구체적으로부합하여야할필요는없고, 동일한구성요건의범위안에서일치하면발생사실에관한고의를인정할수있다. 그러므로침해대상인특허권의권리자가甲인줄알고침해하였는데사실은乙이었다고하는경우에는동일한구성요건내에서의이른바객체의착오와유사하여특허권침해죄의고의를조각하지아니한다. 침해대상인권리가실용신안권인줄알고사실은특허권을침해한경우에는일견구성요건을달리하는사실의착오인것처럼보이기도하나, 실질적으로살펴보면누군가타인에게속한어떠한지적재산권을침해한다는인식은있었다고보아야하므로, 이는자기의행위가구체적으로어느법령에의하여금지되는지를명확히인식하지못한것에불과하여이른바법률의착오에해당한다고보아야한다. 따라서그착오에정당한이유가없다면특허권침해의범의를조각하지아니한다. 이와같이실무상으로는사실의착오인지법률의착오인지를구별하기가곤란한사례도적지않다. 라. 法律의錯誤와故意법률의착오란책임비난에필요한위법성의인식이없는경우, 즉사실의인식은있으나위법성을인식하지못한것을말한다. 법률의착오로말미암아위법성에대한인식을결한경우이를고의에대한조각사유로볼것인가, 고의와분리된독립된책임요소를결한것으로볼 178 산업재산권소송실무

181 것인가에관하여는학설상대립이있으나, 대법원판례는범의를조각하는것으로보고있다. 101) 형법제16조는, 자기의행위가법령에의하여죄가되지아니하는것으로오인한행위는그오인이정당한이유가있는것인때에한하여벌하지아니한다. 고규정하고있는바, 이규정은지적재산권침해죄에대하여도그대로적용된다. 그리고여기서말하는법률의착오는단순한법률의불지를말하는것이아니다. 범죄의성립에있어서위법의인식은그범죄사실이사회정의와조리에어긋난다는것을인식하는것으로서족하므로, 구체적인해당법조문까지인식할것을요하는것은아니기때문이다. 따라서특허출원공고중인출원인의독점실시권을침해하는것이죄가되지아니한다고믿었다하더라도이는특허법제225 조제1항제2호의규정을알지못한데에불과하여특허권침해죄의범의를조각하지아니한다. 그러나침해자의법률의착오에정당한이유가있는경우에는고의를조각하거나책임요소를결하여처벌할수없게된다. 지적재산권침해죄에있어서는침해의대상이추상적인권리로서그보호범위를확정하기도쉽지않으므로일반인이스스로자신의행위가침해에해당하는지여부를판별하기는어렵고, 따라서전문가의조력을받아행위하는경우가많다. 그중에서도특허심판원의권리범위확인심판과같이전문적이고중립적인기관에의한판단을신뢰한경우에는그와같은판단이법원에의한종국적인판단의결론과다르더라도행위자에게침해죄의고의를인정하기는어려울것이다. 그외에변호사나변리사등전문가로부터진지하게조언을구하고그결과를정직하게신뢰하여행동한경우에도침해죄의고의를인정하기는어려울것이다. 102) 다만, 전문가에게자문을구함에있어중요한사항을감추거나자기에게일방적으로유리한자료만을제출한경우, 화학분야의전문가에게그와다른기계분야의자문을구한경우, 전문가가확정적인회답을하지아니하고불명확하게회답한경우와같이, 조력을구하는태도와전문가의전문분야및전문정도, 회신내용등에따라서는비록전문가의의견에기하여행동한경우라고하더라도침해의고의가인정될수도있다. 103) 101) 대법원 선고 70 도 1206 판결 ( 判例總覽刑法 16 條 16); 선고 74 도 2676 판결 102) 日本仙台高裁昭和 판결은, 농기계를제작 판매하여오던피고인이특허권자로부터경고를받고서야비로소타인의특허등록사실을알게되었고, 변리사에게전문적인의견을구한결과변리사가실험등에기해확정적으로특허권리범위에속하지않는다는의견을제시함에따라특허에관한문외한인피고인으로서는그의견에따라별다른의심없이종전과마찬가지로농기계를제작 판매한사실이인정되고, 기록상피고인에게타인의특허권을침해한다는인식이있었다고볼증거가없다하여피고인의형사책임을부정하였다. 다만, 이사건에서는대상물이특허발명의기술적범위에속하지도않는다고설시하면서부가적으로위와같이판단하였다. 103) 대법원 선고 95 도 702 판결 ( 공 1995 하, 3030) 은, 피고인이변리사로부터타인의등록상표가상품의품질이나원재료를보통으로표시하는방법으로사용하는상표로서효력이없다는자문과감정을받아자신이제작한물통의의장등록을하고그등록상표와유사한상표를사용한경우, 설사피고인이위와같은경위로자기의행위가죄가되지아니한다고믿었다하더라도이러한경우에는누구에게도그위법의인식을기대할수없다고단정할수없으므로피고인은상표법위반의죄책을면할수없다고판시하였는바, 피고인이진지하고정직하게자문과감정을구하였던사안인지여부는불분명하다. 특허침해에관한제문제 179

182 3. 特許權侵害罪 특허법제225조제1항은, 특허권또는전용실시권을침해한자 ( 제1호 ) 와제68조제1항에의한출원인의독점실시권을침해한자 ( 제2호 ) 에대하여 5년이하의징역또는 2천만원이하의벌금에처한다고규정하고있다. 제2호에의한이른바가보호의권리에대한침해는그것이특허권으로설정등록된경우에한하여처벌된다. 여기서침해라고함은정당한권한없이업으로서타인의특허발명을실시하는것을말한다. 앞에서일반적으로검토하였듯이, 고의가있는경우에만특허권침해죄로처벌되며, 민사상의과실추정과달리특허공보에공시되거나물품에특허표시가되었다고하더라도침해자에게형사상침해죄의고의까지추정된다고할수는없다. 특허권침해죄는연혁적으로민사적색채가강하고상표권침해죄와달리권리자의개인적법익에대한죄일뿐이므로특허법제225조제2항에의하여친고죄로규정되어있다. 통상특허권자등은고소를제기하기에앞서침해자에게경고를발함으로써침해자로하여금스스로침해를중지하게하거나그후의침해행위에대하여고의를인정할자료를확보하게된다. 경고를받은이후의침해행위에는특별한사정이없는한고의가있다고보아야하겠지만, 앞서본바와같이경고를받은후신중하게전문가의자문을구하고그의견에따라정직하게행동한경우에는범의가조각될수도있을것이다. 특허권침해죄와관련하여가장문제가되는것은직접침해와마찬가지로간접침해, 즉특허법제127조에의해침해로보는행위에대하여도처벌할수있는가하는것이다. 우리나라에서는특허권침해의개념자체가불명확하고포괄적이어서죄형법정주의의원칙에반할우려가있으므로해석론상으로는엄격한제한해석의원리에따라야하고, 간접침해행위는원래미수의전단계인예비적행위에속하므로이를처벌하는것은형벌의균형을상실하는것이며, 간접침해에관한규정은민사책임을논함에있어침해의전단계에있는행위를침해로의제하여특허권자를두텁게보호하고자하는정책적규정이므로형사책임에까지이를그대로적용하는것은타당하지않다는점을들어간접침해행위는특허권침해죄를구성하지않는다고보는부정설과죄형법정주의의원칙과관련하여침해의개념이불명확하다는점은침해의대상인특허권의성질자체에서비롯된것으로서직접침해의경우에도마찬가지이고법문상의침해간주규정이민사상의침해에만적용된다고볼근거가없으며, 보다교묘하게대량으로계속, 반복하여이루어지는간접침해행위로부터권리자를보호하기위한현실적필요성도높다는점등을근거로형사상의특허권침해행위에도간접침해행위가당연히포함된다고보는긍정설이대립하고있고, 대법원판례는위 180 산업재산권소송실무

183 부정설의논거에따라특허권에대한간접침해행위는형사상특허권침해죄를구성하지않는다는입장을취하고있다. 104) 우리특허법과같은내용의규정을두고있는일본의경우에는이를형사상처벌할수없다고보는부정설도없지않으나, 간접침해도침해로본다고규정하고있는일본특허법제101조의문리해석상간접침해역시같은법제196 조제1항소정의특허권또는전용실시권을침해하는행위에해당한다고보는긍정설이통설이며, 이점에관하여뚜렷한판례는아직없는것같다. 비교법적으로살펴보면, 우리특허법은독일및일본의입법례를따른것으로서, 미국연방특허법상으로는침해금지청구나손해배상청구등민사상의책임을물음에있어서도간접침해의경우에는직접침해와달리침해자의고의를요하며, 특허권침해행위에관하여는간접침해행위는물론직접침해행위에대하여도이를형사상의범죄로처벌하는규정은두고있지않다. 생각건대, 입법연혁적으로보면일본의통설과같이처벌긍정설쪽에가까워지기가쉽고, 특허권침해행위를형사적으로처벌하는제도를둔이상간접침해행위자에대한형사적제재의필요성도적지않다고하는긍정설의지적에도일리가있다. 그러나형사상침해죄를논함에있어서는무엇보다도형사법적인원리에따라야할것인데, 우리형법총칙제25 조, 제29조는범죄의실행에착수하여행위를종료하지못하였거나결과가발생하지아니한때에는미수범으로처벌하되, 미수범을처벌할죄는특별히각본조에정하도록규정하고있고, 같은법제28조는범죄의음모또는예비행위가실행의착수에이르지아니한때에는법률에특별한규정이없는한벌하지아니한다고규정하고있으며, 이러한총칙규정은특별형법범죄인특허권침해죄에도그대로적용된다. 그런데특허법제225조이하의벌칙규정에서는침해죄의미수범을처벌하거나예비, 음모행위를처벌한다는등의아무런특별규정을두고있지않으며, 단지벌칙규정부분이아닌특허법제127조에서실질적으로특허권침해의예비행위에해당하는간접침해행위도이를침해행위로본다는의제규정을두고있을뿐인바, 위와같은규정만으로는우리특허법이형법총칙상의미수범및예비, 음모행위에관한규정들의적용을배제하고서, 간접침해행위자를형사적으로도직접침해행위로인한기수범과동일하게처벌하고자하는취지까지명확하게밝힌것이라고는보기어렵다. 형사법상예비, 음모행위는극히중한일부의범죄에한하여예외적으로처벌규정을두고있고, 그법정형도기수범보다훨씬가볍게규정되어있음이통례임에비추어보더라도, 위와같이명확한근거규정이없는상태에서우리특허법이예비, 음모의단계에서그친간접침해행위를직접침해행위로인한기수범과동일한법정형으로처벌하도록허용하 104) 대법원 선고 92 도 3350 판결 특허침해에관한제문제 181

184 는취지라고쉽게단정할수도없다. 따라서특허법상의벌칙규정은엄격하게해석하여실질적으로특허권침해의예비행위에해당하는간접침해행위만으로는특허권침해죄를구성하지않는다고보아야할것이다. 다만, 특허권침해죄에도형법총칙상의공범이나간접정범에관한규정이적용되므로, 고의에의한간접침해행위자가타인과순차적또는암묵적으로라도공모하여전체적으로타인의특허발명을업으로서실시한것으로인정되는경우라든가, 타인의특허권침해행위를용이하게하기위하여간접침해행위로서방조한경우, 특허권침해로처벌받지아니하는타인을교사, 방조하여범죄행위의결과를발생하게하는경우등에는이를특허권침해죄의공동정범, 종범또는간접정범으로각의율함으로써형사적제재를가할수도있다. 4. 商標權侵害罪 상표법제93조는, 상표권및전용사용권의침해행위를한자는 5년이하의징역또는 2 천만원이하의벌금에처한다고규정하여특허권침해죄와동일한법정형으로처벌하도록규정하고있고, 그외위증죄, 허위표시의죄, 사위행위의죄등을규정하고있다. 특허권, 실용신안권, 의장권등에대한침해죄는친고죄로규정되어있으나, 상표권에대한침해죄는비친고죄로규정되어있는점이다르다. 특허권등에대한침해는원칙적으로권리자개인만을해치는것이나, 상표권의침해는상품출처의오인, 혼동을초래하고상품유통질서를문란하게함으로써권리자는물론일반소비자에게도손해를끼치므로상표권침해죄의보호법익에는개인적법익뿐아니라공공의이익도함께포함되어있기때문이다. 상표권침해죄에대하여도형법총칙상의고의책임원칙이그대로적용되며, 확정적고의가없더라도미필적고의가인정되면침해죄의죄책을진다. 침해로보는행위, 즉간접침해행위를상표권침해죄로처벌할수있는가에대하여는특허법에서와마찬가지로죄형법정주의의원칙상제한해석의원리및형벌법규의명확성의원칙등을논거로간접침해행위일체에대하여처벌할수없다고하는부정설과문리해석상간접침해행위도상표권침해행위로간주되어당연히상표권침해죄를구성한다고보는처벌긍정설이나누어져있다. 일본의통설은특허법의경우와마찬가지로긍정설을따르고있으며, 판례도상표권침해죄의경우모든유형의간접침해행위에대하여처벌긍정설을취하고있다. 생각건대, 우리상표법상간접침해행위중본래적침해의예비행위에해당하는상표법제66조제2, 3호소정의각행위에대하여는특허권에대한간접침해행위의경우와같은 182 산업재산권소송실무

185 논거에서상표권침해죄로처벌할수없다고보며, 다만형법총칙상의공범규정등에의하여처벌받는경우가있을뿐이라고할것이다. 105) 그러나제1호소정의동일상표를유사상품에사용하거나유사상표를동일또는유사한상품에사용하는행위는성 [480] 질상본래적침해와구별할이유가없고, 죄형법정주의의원칙과관련하여보더라도상표및상품의동일또는유사라는개념은어느것이나절대적, 일의적인개념이라고는할수없고결국혼동가능성을중심으로하여거래통념에따라상대적으로결정될것이어서유사상표에의한간접침해의경우라고하여직접침해의경우보다침해의개념이크게불명확해진다고볼수도없다. 그리고형사상으로는침해자가고의로상표권을침해한경우에한하여처벌을받게되며, 침해자의법률의착오에정당한이유가있는경우에는그범의를조각하여처벌을면하게되므로, 이러한주관적요건을엄격하게해석하면침해의인식없이타인의등록상표와유사한상표를사용한자가그로인해불측의형사처벌을받게될우려도없게된다. 따라서현실적으로대다수의침해사건을이루고있을뿐아니라, 권리자의등록상표와사이에직접혼동을초래하는유사상표에의한침해행위는이를직접침해행위와마찬가지로보아상표권침해죄로처벌할수있다고보아야할것이다. 우리대법원판례는상표법제66조제2, 3호소정의순수한간접침해행위에관하여는아직까지판시한적이없으나, 같은조제1호소정의유사상표에의한침해행위에대하여는별다른이유를밝히지아니한채직접침해행위와마찬가지로상표권침해죄를구성한다는전제하에판시하여오고있다. 106) 일본판례중에서도유사상표의사용으로인한침해행위를상표권침해죄로처벌한사례는직접침해로인한상표권침해죄의경우보다도오히려많이발견된다. 한편, 미국상표법상으로는원래민사적으로증액배상내지징벌적배상제도에의한금전적제재를가하는외에는상표권침해행위를형사상처벌하는규정을두지아니하였고, 현행연방상표법에서도직접침해이든간접침해이든이를형사적으로제재하는규정은두고있지않다. 그러나근래에이르러통상문제와관련한위조상품의거래가특히문제되자, 1984년도에제정 105) 예컨대, 대법원 선고 96 도 1639 판결 ( 공 1997 상, 1157) 은백화점에서상품관리및고객들의불만사항확인등의업무를담당하는직원이가짜상표가새겨진상품이진열 판매되고있는사실을발견하고도이를방치한경우에는부작위에의해가짜상표를판매한자의상표법위반및부정경쟁방지법위반행위를방조한것으로볼수있다고판시하여공범관계의성립을인정하였다. 106) 대법원 선고 93 도 3227 판결 ( 공 1994 상, 1141) 은우리나라에서타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에표시하여사용하였다면, 설사그상표가표시된상품이우리상표권의효력이미치지아니하는일본으로수출할목적으로만제조된것이라고하더라도등록상표의상표권을침해하는행위에해당한다고판시하였고, 대법원 선고 96 도 1424 판결 ( 공 1997 상, 830) 도타인의등록상표와유사한표장을그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고판시하였으며, 그밖에대법원 선고 94 도 1793 판결 ( 공 1995 하, 2670) 은유사한업무표장의사용에대하여업무표장권침해죄를, 대법원 선고 95 도 1770 판결 ( 공 1996 하, 2258) 은등록상표와유사한서비스표를사용한행위에대하여등록상표권에대한침해죄를각인정하였다. 특허침해에관한제문제 183

186 된상표위조방지법에의하여위조상표임을알면서 (knowingly) 이를상품또는서비스에사용하여의도적으로 (intentionally) 거래하거나거래하고자하는자는개인인경우에는 5 년이하의징역또는 25만 $ 이하의벌금에처하거나이를병과할수있고, 개인이아닌경우에는 100만 $ 이하의벌금에처할수있다고규정함으로써, 위조상표품의고의적인거래행위에한하여예외적으로형사처벌규정을신설하였다. Ⅷ. 餘論 : 상표법상식별력과분리관찰의문제 107) 1. 記述的商標 가. 記述的商標의意味기술적상표란상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격 생산방법 가공방법 사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를의미한다. 108) 어느표장이기술적상표만으로이루어진것이면등록거절사유가되고 ( 상표법제6조제1항 ), 등록이되었다하더라도무효심판의대상이되며 ( 상표법제71조제1항 ), 상표의효력이제한되고 ( 상표법제51조 ), 결합상표에있어기술적표장에해당하는부분은요부가될수없어대비대상에서제외되는등의제한이있다. 그런데기술적상표인지여부에관한판례에있어서도위에서살핀식별력에관한기준에서벗어난듯한판시를쉽게발견할수있다. 나. 판례의소개 1 대법원 선고 89후438 판결 109) 출원상표 'EXCEL( 엑셀 )' 중영문자 'EXCEL' 은 '- 보다낫다. - 보다탁월하다 ' 는뜻으로사용되고있고, 한글 ' 엑셀 ' 은영문자의음을한글로표기한것에불과하며, 그지정상품인승용차등과관련지어보면, 일반수요자로하여금 ' 보다나은승용차, 보다탁월한승용차 ' 등을직감 107) 이부분은강의자가 특허법원소송실무연구회에서발표한내용중일부를발췌한것으로서, 조금더보완하여곧학술지에기고할예정입니다. 108) 상표법제 6 조제 1 항제 3 호, 대표적인기술적상표로서는 인삼비누 ( 원재료 + 용도 ), 신촌설렁탕 ( 산지 + 용도 ) 을들수있다. 109) 승용차를광고내지설명하면서탁월한승용차라는의미를전달하기위하여 excel' 을쓰는것을본적이없다. 184 산업재산권소송실무

187 케하기때문에이는결국지정상품의품질이나효능을과시한것으로볼수밖에없는것이므로출원상표는어느상품에관하여도자타상품을식별할수있는특별현저성이없는경우에해당하고이러한이유에서일반에게그사용을개방하여야할것이며상표로서그독점사용을인정할것은아니라고할것이다. 2 대법원 선고 92후2281 판결 110) 지정상품의형상이나용도를표시하는기술적표장이상표의구성요소로되어있는경우기술적표장이지정상품의거래에있어서일반적으로널리사용되는때에는자타상품의식별력이없으므로상표의요부가된다고볼수없지만지정상품의거래에있어서일반적으로널리사용되고있다고볼수없는때까지자타상품의식별력이없다고할수없다. 출원상표 삼양사발면 과인용상표 사발 에있어서 사발 이기술적표장에해당하나라면의거래에있어서일반적으로널리사용되고있다고인정할수없어자타상품의식별력이없다고할수없고, 사발형태의용기에포장되지아니한라면이나라면이외의지정상품에대한관계에있어서는 사발 이기술적표장이라고볼수없고상표의요부를구성하므로출원상표는인용상표와상품출처의오인, 혼동을가져올우려가있다고본사례 3 대법원 선고 94 후 524 판결 111) : 심사숙고내지암시 본원상표 NO MORE TEARS 는 더이상눈물이없다. 라는관념이있어이를그지정상품인 향수, 향유, 일반화장수, 라벤더유, 조합향료 등화장품류와관련지어볼때지정상품이눈 110) 위판결은기술적표장을식별력없다고하기위하여는 널리사용될것 이라는요건을더추가하고있는점이특이하다. 사발 에대하여식별력을인정한결론에대하여는찬성한다. 그러나기술적상표로본것및기술적상표임에도라면의거래에있어 사발 이널리사용되지아니하므로식별력을부정할수없다는설시에대하여는의견이다르다. 우선, 위판결이 사발 에대하여기술적표장으로본것은, 뜨거운물만부으면먹을수있는종류의라면 ( 이하 즉석라면 이라고한다 ) 에있어서, 사발 이라면등을포장하는용기자체또는사발형태의용기에포장된라면등을지칭하는것으로인식될수있다는이유때문이다. 그러나즉석라면이일정한재질의용기에포장되어야하는것은당연한성질이나그모양이 사발 이어야할이유는전혀없다. 즉 사발 은즉석라면의용기의형상으로서전혀일반적인것이아니다. 따라서기술적표장으로보지않는것이옳다고생각한다. 위판례는동일한이유를 사발 에식별력을인정하는근거로삼은것이다.( 물품의형상에대한표장에관하여후술한다 ) 다음으로, 기술적표장으로인정하면식별력을부인하는것이옳다고생각한다 { 이재구, 기술적상표의보호 : 미국의이론을중심으로, 재판자료 103 집 ( ), 외국사법연수논집 (23), 26 면동지 }. 기술적표장임에도널리쓰이지않는용어는식별력이있다는결론은, 널리쓰이는용어는기술적표장으로서식별력이없다는전제를뒤집는것이므로논리적인모순이다. 111) 지정상품중향수, 향유및라벤더유와눈물과는관계가없어보이고, 눈에직접사용하는제품이아닌한눈에들어가서따갑지않은상품이얼마나되겠으며, 화장수등화장품류의사용시에통상의제품은눈물을나게하는단점이있다는사실이전제되지않는한, 상품의성질을직접적으로표시하는기술적상표라기보다는암시적상표에불과한것으로보는것이옳다고생각한다. 필자는위표장을접하고는드라마틱한광고장면 ( 연인과헤어지며눈물을흘리는여자 ) 이연상되면서상당히신선하고강한이미지를주는표장으로느꼈을뿐상품의성질이떠오르지는않았다. 특허침해에관한제문제 185

188 에들어가면눈이따갑다거나눈물이나지않도록제조된상품이라고직감케할개연성이농 후하여본원상표는그지정상품의성질 ( 효능, 품질 ) 을보통으로사용하는방법으로표시한표 장에해당한다. 4 대법원 선고 94 후 1770 판결 출원상표 NOIR & BLANC 의지정상품인스웨터, 스포츠셔츠, 티셔츠, 바지, 점퍼등의류에는검은색또는흰색으로된것도있을수있으므로출원상표가가지는의미가그지정상품중일부의색상과일치할수도있으나거래실정에비추어볼때의류에는그밖에도아주다양한색상이있고, 그지정상품들역시모두검은색과흰색만으로되어있을리도만무하므로일반거래자나수요자들이위출원상표를보고그것이곧지정상품인의류의색상기타의성질을나타내고있다고인식할리없고, 그와같은상표가누구나사용하고싶어하는것으로서그독점사용이공익에배치된다고보기도어려워, 위출원상표는그지정상품의형상기타성질을표시한상표로볼수없다. 5 대법원 선고 95도702 판결 112) bio 가 bio seramic 의약자로사용되는일이있다고하더라도등록상표 BIO TANK 의 bio 가그러한뜻만을가지고있는것이아니므로이를상품의품질이나원재료를표시하는것이라고보기어렵고, TANK 라는표장도이를단순히물통만을의미한다고볼수도없어등록상표를그지정상품인화분, 물통, 도시락등과관련하여전체적으로관찰하면상품의품질이나효능, 원재료등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표라고볼수없다. 6 대법원 선고 97후358 판결 113) 출원상표 HAIR DOCTOR 중 'HAIR' 는 ' 머리카락, 털 ' 등의, 'DOCTOR' 는 ' 의사, 박사, 진료하다.' 등의뜻이있어전체적으로보면, ' 머리카락의사 ( 박사 )' 등의의미가있다고보겠으나, 이를지정상품인양모제와관련하여볼때그품질이나효능을어느정도간접적으로암시하고있기는하지만이를직접적으로표시하는것이라고는보기어렵고, 이를특정인에게독점 배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없다. 112) NAVER 사전검색에의하면, bio 는, bio : biography n. (pl. bios) 구어 ( 짧은 ) 전기 ;( 예능인의 ) 경력 ;( 연감 선전기사등에서의 ) 인물소개, 약력 / bio- : 연결형 생( 生 ), 생물, 생물학의 의뜻 모음앞에서는 bi- 로되어있다. 113) 박사 라는표현은 어떤일에정통하거나숙달된사람을비유적으로이르는말 이란뜻으로많이사용되고있으므로이러한사용례를기준으로본다면충분히기술적표장으로볼여지가있다. 186 산업재산권소송실무

189 7 대법원 선고 97 후 2651 판결 114) : 사전참조, 심사숙고내지암시 출원상표 SANITARIUM SO GOOD 중 'SANITARIUM' 의사전적의미는 ( 특히병회복기및결핵환자의 ) 요양소, 보양소내지요양지이고, 'SO GOOD' 은 ' 아주 ( 매우 ) 좋은 ' 이란뜻이므로상표 SANITARIUM SO GOOD 은문자그대로옮기자면 ' 아주좋은요양소 ' 등의뜻이되겠으나, 지정상품인두유제품등과관련지어보면, ' 요양소에아주좋은두유제품 ' 내지 ' 요양에아주좋은두유제품 ' 으로인식될가능성이있고, 설사 'SANITARIUM' 이란단어가생소하다하더라도그것이 'SO GOOD' 이라는전형적이고도쉬운기술적표현과결합됨으로써일반수요자들로하여금직관적으로 ' 뭔가매우좋은제품 ' 등으로인식케할뿐이어서, 지정상품의품질이나용도, 효능을과시한것으로볼수밖에없으므로상표법제6조제1항제3호소정의기술적상표에해당한다. 8 대법원 선고 2000 후 2453 판결 115) : 암시 AceLink 와같이구성된이사건출원상표중 ''Ace'' 는그지정상품인 ''TV수상기전용오락장치 '', '' 컴퓨터 '' 등의품질, 효능등을직접적으로표시한표장에불과하여식별력이약하고, ''Link'' 는일반인들이많이보는컴퓨터용어사전에 '' 데이터통신에서정보를교환하는두개의장치를연결해주는물리적 논리적연결계층 '' 을지칭하는용어이고, 영한사전에는 ''( 사슬의 ) 고리, 연동장치, 연결하다 '' 의뜻을가진고등학교수준의단어로해설되어있으므로, 지정상품중개정된상품류구분제9류제31군 ( 전기통신기계기구 ) 에속하는상품에관하여서는 ''Link'' 는지정상품의품질, 효능을표시하는것으로서자타상품을구별할수있는상품표지로서의식별력이약하고, 또한 ''Link'' 는위와같이널리사용되는일반적인용어일뿐아니라, 이사건출원상표출원전에동일유사상품군에 ''LINK'' 라는단어를포함하는상표가 29 개나등록되거나출원내지공고되어있어상품표지로서의식별력이약하다. --- 이사건출원상표는그구성부분인 'Ace' 와 'Link' 가모두독자적으로는자타상품을구별할수있는식별력이약하므로다른상표와동일유사를판단함에있어서독자적으로각각요부가될수없고, 또 AceLink 는 5음절의비교적발음하기쉬운단어로구성되어있어, 간략한호칭이나관념에의하여상표를기억하려는일반수요자나거래자의경향을감안하더라도, 이들이이사건출원상표를각각식별력이약한 'Ace' 와 'Link' 의두부분으로분리하여 'Ace' 또는 'Link' 만으로호칭하고관념할것으로보기는어려우므로, 이사건출원상표와인용상표들을비교함에있어서원칙으로돌아가전체로서관찰하여그외관, 호칭및관념을비교 검토하여판단하여야한다. 114) 'SANITARIUM' 이란단어를사전을참조하지않고직감할수있는수요자의양적범위가얼마나될지극히의심스러울뿐만아니라, ' 요양소에아주좋은두유제품 ' 내지 ' 요양에아주좋은두유제품 ' 이란물품의성질이존재할수있는것인지도의심스럽다. 115) 거의모든기계기구에는 고리, 연동장치, 연결장치 가있다는점에서, 전기통신기계기구의성질의직접적으로표시하는것이라기보다는암시하는것으로볼여지도충분히있다. 특허침해에관한제문제 187

190 9 대법원 선고 2003 후 304 판결 지정상품을 ' 마스카라, 립스틱, 아이섀도우, 매니큐어, 파운데이션크림, 화장용착색제 ' 등으로하여등록된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) Soft Brown 은 '( 물질적으로 ) 부드러운, 유연한, ( 색 빛 윤곽 음성따위가 ) 부드러운 ' 등의의미를가진영문자 'Soft' 와 ' 갈색의, 갈색 ' 등의의미를가진영문자 'Brown' 이결합하여이루어진문자상표로서, 전체적으로 ' 부드러운갈색, 차분한갈색 ' 등의의미를직감할수있어이사건등록상표는그지정상품의색채등그성질내지품질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하므로 10 대법원 선고 2004 후 271 판결 116) : 심사숙고내지암시 나홀로 로구성된등록서비스표가변호사업등그지정서비스업과관련하여전문직종사자에게업무를위임하지아니하고도스스로행할수있도록도와주는방식, 즉지정서비스업의서비스제공의하나의방식을보통으로표시하는표장만으로된서비스표라고판단함. 11 특허법원 선고 98허7196 판결 ( 지정상품 : 생수등 ) 일반수요자나거래자가출원상표인영어단어 'ANTARCTICA' 의의미를직감하지못한다하더라도, 위영어단어의사전상의의미가 ' 남극대륙 ' 이고, 위출원상표의관념인남극대륙이국내의일반수요자들이나거래자들대부분에게널리알려진즉현저한지리적명칭인이상특정인에게위 'ANTARCTICA' 의독점사용권을부여하여서는아니되므로, 위출원상표는상표법제6 조제1항제4호가규정하는현저한지리적명칭만으로된상표로서상표등록을받을수없다. 12 특허법원 선고 2003 허2744 판결 117) ( : 김치통, 반찬용식품저장용기, 비귀금속제양념통, 밥통, 양념세트, 물통, 보온병등 ) 이사건등록상표가가지고있는관념, 그지정상품이일반적으로갖는공통된품질, 효능, 사용실태등여러사정에비추어볼때, 이사건등록상표가그지정상품에사용되더라도일반거래자나수요자들이이사건등록상표를보고서곧바로그것이 이중잠금장치가설치되어있다. 또는 밀폐상태가유지된다. 라는등그지정상품의품질, 효능, 용도등을표시하는것으로직감한다고보기어렵고, 다만이사건등록상표가 2개의자물쇠 또는 잠그고또잠그다 의뜻으로인식됨으로써그지정상품이 뚜껑을용기본체에고정하는장치의성능이매우우 116) 변호사등의서비스업무는대체로의뢰인으로부터수임을받아소송수행을대리하거나, 법률적조언을해주는것이라는점과전문직종사자에게업무를위임하지아니하고도스스로행할수있도록도와주는서비스를제공하는업무라하더라도, 위임을원하는의뢰인으로부터수임을받지않을가능성은거의없다는점에비추어보면, 기술적표장보다는암시표장에더가까운것으로보인다. 117) 수요자가김치통에서가장필요로하는기능은국물이흐르지않도록잘잠기는것이라는점에서보면선뜻이해가가지않는판례이다. 188 산업재산권소송실무

수하다 라는품질이나효능을가진다는것을간접적으로암시또는강조하는것으로보이는것에불과하다. 13 특허법원 2005.4.14.

이는지정서비스업중신규및중고서적판매대행업의대상물품인서적및이를읽고있는사람을직접적으로묘사한것이어서표장으로서의식별력이떨어진다할것이며, 문자부분을구성하는영어단어 Book' 이 책, 서적 을의미함은우리나라에서초등학교정도의교육을받은사람이라면누구나알수있으므로이는신규및중고서적판매대행업과의관계에서는기술적표장에해당한다할것이다.

191 수하다 라는품질이나효능을가진다는것을간접적으로암시또는강조하는것으로보이는것에불과하다. 13 특허법원 선고 2004허 8237 판결 118) 이사건출원서비스표는도형부분인와, 문자부분인가결합되어있는바, 도형부분은사람이책을펼쳐든채웃고있는모습을단순화한형상으로서, 책을들고있는사람을 스마일 캐릭터또는아이의모습이연상되도록친근감있게표현하고있고양손을둥근원으로단순화하여대칭적으로배치하는한편펼쳐진책의가운데부분을검게묘사한등의시각적특징이있으나, 이는지정서비스업중신규및중고서적판매대행업의대상물품인서적및이를읽고있는사람을직접적으로묘사한것이어서표장으로서의식별력이떨어진다할것이며, 문자부분을구성하는영어단어 Book' 이 책, 서적 을의미함은우리나라에서초등학교정도의교육을받은사람이라면누구나알수있으므로이는신규및중고서적판매대행업과의관계에서는기술적표장에해당한다할것이다. 그러나한편, Off' 는사전상 on, up, down 등과더불어전형적인전치사적부사의하나이며, ---, 우리나라일반수요자들의영어습득수준에비추어 Book' 과 Off' 가결합되어있다고해서일반수요자들대부분이이를곧바로 책값을할인한다 또는 책값을떨어뜨린다 는등의의미로직감한다고할수없다. 오히려 Book Off' 는 Off 의용례에따라매우다양하게해석될수있는암시적의미를가지는조어 ( 造語 ) 로서, 일반수요자의입장에서보면, 널리알려진단어인 Book 에위와같이다양한의미를가진 Off 가결합됨으로써전체적인표장의의미가모호해지거나다분히중의적 ( 衆意的 ) 으로변한다고보는것이상당하다. 따라서이사건출원서비스표는식별력이부족한도형과고유한의미를직감하기어려운문자 Book Off' 부분이결합하여전체로서독립적인식별력을가지는표장이되었다할것이고, 그로부터추측될수있는의미에기하여 책값을할인한다 는등신규및중고서적판매대행업의품질, 효능을암시하는것에는해당할지언정이를직접적으로기술하는것으로볼수는없다. 14 특허법원 선고 2006 허 4444 판결 출원상표 은알파벳으로만구성된대학수준의다소생소한단어이나, 그사전상의미인계피는오래전부터널리알려진향신료로서국내일반수요자누구나그색깔이황갈색또는적갈색이라는점을손쉽게떠올릴수있으므로계피가시나몬이라는점을알게되면시나몬이무슨색깔인지는바로연상할수있는점, 출원상표의출원당시에도계피또는적갈색, 암갈색이아닌시나몬이라는표현으로써이미향수와립디자인펜슬등의화장품의원재료나색깔로실제사용되고있었던점, 출원상표는상품의유통과정에서통상필요한표 118) off 라는영어단의의미와용례보다는, 실거래계에서 off 가가격할인의의미로사용된예가얼마나되는지에관한심리가이루어졌으면하는아쉬움이있다. 특허침해에관한제문제 189

192 시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하도록하는것은공익상바람직하지아니한점등을종합하여볼때, 출원상표는그지정상품중비누와화장품등과관련하여그원재료와색깔이라는형상을표시하는상표로서상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당한다. 다. 판례의분석 (1) 기술적상표와암시적상표의구별암시적상표란상품의특성을직접적으로기술, 묘사하는것이아니라암시하는데불과한것으로서, 수요자들이표장을접하고직감적으로상품의특성을이끌어낼수있는것이아니라상상력을동원하여야만비로소표장으로부터상품의특성을이끌어낼수있는상표이다. 119) 기술적상표는등록받을수없는데비하여암시적상표는등록이허용되는것이어서식별력여부에있어큰차이가있으나이를구별하기가쉽지않다. 수요자가상품의성질표시임을직감할수있는지는, 상품의성질표시로서흔히사용되고있는표지인지, 표장이표시하는성질의비중, 독점적응성의재검토등에의하여구별하여야한다. 위에서제시한판례들중어색한결론에이른판례들 (1, 3, 7 내지 14번판례 ) 이왜어색한지분석해보도록한다. (2) 직감 또는 직접적으로의의미의류에있어 NOIR & BLANC (4 번판례 ), 향수등화장품류에있어서 NO MORE TEARS, 두유제품에있어서 SANITARIUM, 변호사업등에있어서 나홀로, 생수등에있어 ANTARCTICA 등의표시역시상품 ( 서비스업 ) 의성질이나우수성을사용하는표지로서거의사용되지않는것이어서 120), 이를보는수요자들이특정인의상표품이아니라단지상품의우수성이나성질을표시하는것이라고볼가능성은거의없다고생각한다. 또성질을표시하는직접적인단어를사용하는것이아니라, 문장화하거나 ( NO MORE TEARS, 티파니에서아침을, 흥부가기가막혀 ), 압축하거나 ( 나홀로 ), 변형하는 ( 키높이 ) 경우에도암시적상표라고해야할것이다. 정리하자면거래계에서성질표시로사용되지않는표지나성질표시단어를변형하는등에의하여, 표장이성질표시에해당한다고판단하는데에설명이많이필요하면할수록판례가성질표시의기준으로삼는 직감 또는 직접적으로 에해당하지않는암시적상표로볼수있을것이다. 119) 이재구, 전게논문, 18 면참조 120) HAIR DOCTOR (6 번판례 ) 는양모제의우수성을사용하는표지로서는잘사용되지않는지모르겠으나, 다른상품 ( 특히학습지등 ) 에있어서성질표시또는상표로서많이사용된듯한느낌이든다. 190 산업재산권소송실무

193 (3) 성질의비중어느표장이상품의품질, 원재료, 효능, 용도를표시하고있으나그러한성질이상품의성질중극히일부의특성에불과하거나부차적인성질만나타내는경우에도기술적표장으로볼것인가즉, 표장이나타내는성질이상품에서차지하는비중이어느정도이어야하는가라는문제도한번생각해볼문제이다. 깍두기 라는서비스표가반찬판매업을지정서비스업으로하는경우에는기술적표장으로봄에어려움이없을것이다. 그런데음식조리판매업, 설렁탕조리판매업등을지정서비스업으로하는경우에는, 깍두기가주된메뉴가아니라반찬에불과함에도제공되는서비스의내용을표시하는것이므로기술적상표에해당한다고볼수있을것인가? 다른예로, 노란단추 라는상표가의류를지정상품으로하는경우기술적표장으로볼수있을까? 어느상표가기술적표장인지여부를판단함에있어서그상품또는서비스업의주된기능이나성질이아닌, 극히일부또는부차적인성질을나타내는데불과한경우에는, 기술적표장이아니라암시적표장에불과한것으로보아야한다. NOIR & BLANC, NO MORE TEARS, SANITARIUM, 나홀로,, AceLink 와같은상표들은지정상품의성질중극히일부또는부차적인성질을나타내는예로서, 다수의수요자가위표장들로부터상품의성질을직감하기어렵다고볼수있다. (4) 외국어상표의특성외국어로구성된표장의경우성질표시인지여부를판단하기위해흔히이를국어로번역하는작업을한다. 이때수요자의외국어수준에비추어그의미를직감할수있는지도중요하지만, 동일한의미를나타내는것이라도국어를사용했을때와외국어로표시했을때와는표장에대하여수요자가느끼는이미지가달라지기때문에, 거래계에서성질표시로서사용되는외국어인지도살펴보아야한다. 상품의색으로서 CINNAMON, 품질의우수성으로서 EXCEL, 상품과전혀관계없는지리적명칭인 'ANTARCTICA' 등은거래계에서상품과관련하여잘사용되는단어가아니어서이를접하는수요자는상품의성질표시등으로직감하기보다는누군가의상표품으로볼것이므로, 암시적상표로분류하는것이옳다고생각한다. (5) 독점적응성앞서예로든판례에서기술적표장으로본중요한이유중하나는, 그러한표장을특정인에게독점하게해서는안된다는것이다. 그런데의류에있어 NOIR & BLANC (4 번판례 ), 양모제에있어 HAIR DOCTOR (6 번판례 ) 를누구나사용하고싶어하는것으로서그 특허침해에관한제문제 191

194 독점사용이공익에배치된다고보기도어렵다면, 자동차에있어서 EXCEL, 향수등에있 어서 NO MORE TEARS, 두유제품에있어서 SANITARIUM, 변호사업등에있어서 나 홀로, 생수등에있어 ANTARCTICA 등의표장역시독점사용을부인할이유가없다. 성 질표시표장의독점사용을허용하지않는것은경쟁업자들이그러한표장을자신의상품 의성질표시로서사용할필요가있고이럴경우선등록상표권자의권리를침해하는것으로 볼우려가있기때문이다. 그런데위와같은표장들은, 그표장에서우러나오는신선한이 미지때문에경쟁업자들이사용하고싶을수는있으나지정상품또는서비스업의성질표시 로서거의사용되지않는단어들로보인다. 또경쟁업자의입장에서도선사용자의주지성 에편승하려는의도가없는한, 자신의상표의식별력취득을위하여타인이상용하는표장 과같거나비슷한표장을사용하지는않을것으로생각된다. 121) (6) 판례의재검토 이와같은관점에서위판례들을검토하여보면, 의류에있어색을표시하는 NOIR & BLANC, 변호사업등에있어서수임은않은채스스로행할수있도록자문을하는서비스 업의효능내지용도를표시하는 나홀로, 향수등에있어서눈이따갑지않은품질내지 효능을표시하는 NO MORE TEARS, 두유제품에있어서요양에좋다는용도를표시하는 SANITARIUM 등의표장은모두상품또는서비스업의부수적인성질들을표시하는것으 로서어느정도상품의성질을암시하고는있으나수요자들이상품의성질을직감할수있 는것은아니라고생각한다. 그리고비누나화장품에있어서 CINNAMON, 생수에있어 ANTARCTICA, 자동차에있어서 EXCEL, 피자에있어 MR. PIZZA, 호프집경영업에 있어 쪼끼쪼끼 122), 정형외과용깁스에있어 OPTIMA CAST 123) 의경우에도, 외국어본 래의의미로는상품의성질을직감할수있는표시라고볼수있으나, 위해당상품들의성 질표시로는거의사용되지않는단어라는점에서, 수요자들이이를특정인의상표가아닌 어느상품에나표시될수있는성질표시로보지않을것이며 ( 자타상품식별력있음 ), 경쟁 업자들역시자신의상품의성질을나타내기위하여반드시필요한표시라고보기도어려 우므로 ( 독점적응성도있음 ), 이를허용해도좋을것이라고생각한다. 121) 이재구, 전게논문 24 면이하에는, 기술적표장과암시적상표를구별하는기준으로위에서언급한것이외에, 기술적용어라도결합에있어그배열이독창적이거나독특한상업적느낌이나인상을불러일으키거나특정상표에사용되어서특이하거나조화되지않는의미가있을경우, 용어를평소사용하지않는형태로변형한경우등은암시적상표로보고있는데, 설득력있는주장이라고생각한다. 122) 대법원 선고 2003 후 281 사건의예이다. 쪼끼쪼끼 란상표의지정상품은 호프집경영업 이고, 맥주를담아마시는손잡이가달린술잔 이란의미를가지는영어단어 jug 의일본식표현인 ジョッキ - 에서전래된외래이다. 대법원수요자가 쪼끼쪼끼 를맥주잔으로인식할수없다고판단하였으나, 맥주잔으로인식할수있다는가정하에기술적표장인지여부를생각해본다. 123) 최고최적의깁스붕대 란의미로기술적표장에해당한다고하여거절됨 192 산업재산권소송실무

195 특히상품의색을표시하는표장에관하여조금더나아가보면, 옷의색을 NOIR & BLANC 로표시하지않을것임은분명하고, 색조화장품의경우갈색의상품을굳이 으로표시할것인지의문이가고, 여러가지색상의상품이전체로서하나의군을이루는색조화장품과같은경우, 수요자가개개상품 ( 립스틱하나 ) 의색을표시하는것인지아니면상품 ( 립스틱 ) 전체의상표품으로사용된것인지는구별할수있는것아닌가하는의문도든다. 라. 새로운형상의상품과기술적표장라면을지정상품으로하는 사발면, 아이스크림을지정상품으로하는 죠스, 피자제조판매업을지정상품으로하는 학사모 등의상표는상품또는포장의형상을상표로서식별력이없다고볼것인가? 죠스 라는아이스크림은상어의형상을지닌아이스바이고, 학사모 라는상표의피자는학사모형상의종이상자에포장하여배달을한다면기술적상표로볼것인가? 일반적기준에따라판단을하면당연히물품또는포장의형상을표시하는표장으로서기술적표장에해당한다고보아야할것이다. 그러나종래지정상품의형상이나포장으로사용된적이없던새로운상품의형상이나포장을개발한뒤그특징을상표로사용하는경우에는, 수요자가표장을통해상품의형상또는포장의형상을직감할수없을것이고, 경쟁업자의입장에서도이러한형상을사용해야만하는것은아니기때문에, 기술적표장에해당하지않는다고보아야할것이다. 새로운상품또는포장의형상을상당기간사용하다가상표출원을하는경우에는, 그형상이수요자에게얼마나인식되었는지를심리하여, 수요자가그형상을상표출원자만의독특한형상이아니라당해상품에대한일반적인형상으로인식할수있는지, 경쟁업자도이러한형상을일반적으로사용하고있는지여부도살펴서독점적응성여부를판단하여야한다. 이러한관점에서보면위 5번판례 ( 삼양사발면 ) 가기술적표장에해당됨을인정한것은아쉬움이있으나, 널리사용되지않았음을이유로식별력을부인한것은위와같은관점에서보면타당한결론이다. 2. 多數登錄例와識別力판례는결합상표의요부나분리관찰의대상파악함에있어서, 거래계에서흔히사용되고, 어떤상품류구분의상품들에관하여동일한표장부분을포함한상표들이많이등록되어있거나, 출원공고되어있는경우 에도위표장부분은식별력이없거나부족하여상표 특허침해에관한제문제 193

196 의요부가될수없다고본다. 124) 이는표장자체는객관적으로보아식별력이있는단어라하더라도동일 유사한상품군에서널리사용되다보면수요자들은그러한단어를위유사상품군을지칭하는것으로직감할수있다는현실의사정을반영한것으로보인다. 판례는일정한표장에대한다수의등록례를유사상품군에서수요자들이자주접하는표장이라는사실을추정하는근거로삼고있는듯하나, 사용주의를취하는나라에서는몰라도등록주의를취하고있는우리나라에서는등록된상표가그지정상품에대하여반드시사용된다는보장이없을뿐만아니라, 상표를출원하면서실제사용하려고하는상품외에도다수의상품을지정상품에포함시키는것이일반적인현상이며, 등록만되어있고실제사용하지않는상표도많고, 수요자들또는거래자들이평소상표등록례를검색하는것도아닌사정에비추어보면, 단지다수등록되어있는표장이라고하여수요자들이당해상품군에서자주접하는표장이라고볼근거가전혀없다. 125) 등록례를기준으로하면입증의편의를기할수있을지모르겠으나, 관용표장인여부, 사용에의한식별력취득여부등의판단에있어서도마찬가지의문제가있음에도상표의사용사실에대하여입증을요구하고있으므로, 다수의등록례 는 다수의사용례 만으로제한되어야할것이다. 3. 商標의類似와混同 가. 상표유사의의의상표의유사여부는상표의등록, 상표권의효력범위, 소멸, 침해등의판단에있어중요한쟁점이되는데 ( 상표법제7조제1항, 제8조제1항, 제66조, 제73조제1항제2 3호 ), 상품의식별표지로서의상표가유사하다함은대비되는두개의상표가서로동일한것은아니나외관 호칭 관념의면에서근사 ( 近似 ) 하여이를동일 유사상품에사용할경우거래통념상상품출처의혼동을일으킬염려가있는것을의미한다. 126) 124) 판례는대개의경우널리쓰이고있는사정과많이등록되어있는사정모두를이유로삼고있으나 ( 대법원 선고 95 후 1494 판결, 대법원 선고 98 후 874 판결 ), 그중많이등록되어있는사정만을이유로든판례도있고 ( 대법원 선고 96 후 1057 판결, 대법원 선고 97 후 2866 판결 ), 널리쓰이고있는사정이인정되지않는한많이등록되어있는것만으로는부족하다고본판례도있다. 125) 정영환, 상표의유사여부및다수등록과식별력의판단시기와범위, 대법원판례해설 33 호 (99 년하반기 ) ( ), 205 면에서는판례의이러한태도에대하여그근거가무엇인지의문이나상표법제 6 조제 1 항제 2 호, 제 6 호등을근거로하여야한다고주장한다. 126) 전효숙, 상표와상품의동일 유사, 특허소송연구제 1 집, 특허법원, 1999; 대법원 선고 2001 후 3415 판결 194 산업재산권소송실무

197 나. 상표유사와혼동의관계상표는자타상품의식별표지로서작용하는것이므로, 동일 유사한상표의등록내지사용을허용할경우수요자로하여금출처의오인 혼동을일으키게하여상표의기능을발휘할수없게된다. 이러한상표의유사와혼동의관계에관하여이를동일하게보는견해 127), 유사를혼동가능성을유발하는한인자로보는견해 128), 이와반대로상표의유사라는잣대는그자체에귀결되는목적을가진것이아니라오로지출처의혼동이있는지를판단하기위하여상표법이편의상도입한형식적인개념으로보는견해 129) 등여러가지견해가있다. 유사와혼동판단의법적성질에관하여도유사여부판단은객관적사실에기초한사실판단이고, 혼동유무에대한평가는법률판단으로보는견해 130) 와이와정반대로유사여부판단이규범적판단으로서법률판단이라고보는견해도있다. 131) 문제는상표의표장은비슷 ( 근사 ) 하나 132) 혼동가능성이없는경우에, 구체적인상표사용실태를기초로판단을해야하는지등에있어서차이가있을수있으나, 판례 133) 는표장의근사와혼동가능성을종합하여유사여부를판단하고있으므로판례의기준에따라논의를전개한다. 다. 상표유사여부판단에있어서의혼란아래에서살펴보는바와같이, 판례는상표의유사여부를판단하기위하여일정한원칙내지기준을설정하고있다. 그러나구체적인사례에있어서는이러한원칙내지기준에부합하지않는듯한것도있고, 심지어동일한기준을적용하면서도결론이반대에이르는경우도있어혼란을주고있다. 이러한혼란의원인으로는, 상표에대한수요자의혼동가능성에영향을미칠수있는자료가다양하고, 자료의종류와상표의종류에따라혼동가능 127) 송영식, 전게논문, 491 면 128) 조영선, 미국판례법상상표의오인ㆍ혼동판단, 재판자료제 107 집 : 외국사법연수논집 [25] 107 집 ( ), 292 면 129) 박준석, 판례상상표의동일 유사성판단기준, 사법논집제 39 집 ( ), 법원도서관, 471 면 130) 송영식, 전게논문, 492 면 131) 지적재산소송실무, 390 면 ; 강동세, 상표의유사여부판단에있어서의 분리관찰 의문제점, 법조 통권 601 호, 103 면, 법조협회 ; 이장호, 전게논문, 106 면 132) 일반적으로 유사 는서로비슷한것을의미하는것이나, 상표의유사 를표장의비슷함을기초로하여혼동가능성이인정되어법적효과 ( 상표법에규정된유사에해당되는경우인정되는효과 ) 를발생할수있는상태인규범적인개념으로보기때문에, 개념상의혼동을방지하기위하여 근사 라는용어를많이사용한다. 133) 대법원 선고 2001 후 3415 판결은 상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야한다. 라고설시하고있다. 특허침해에관한제문제 195

198 성에미치는영향력이다를수있음에도이에대한세부적인기준없이, 그때그때의사정에따라기본원칙에반하는판단을하는경우에도그근거를제대로밝히지않은채원칙에꿰맞추는식의설시를하는점, 유사여부가문제된사안 ( 상표법제7조제1항제7호의해당여부 ) 에서, 다른하자가발견되면 ( 상법법제7조제1항제9호내지제12호등 ) 구체적타당성의기한다는이유로유사성을인정하는경우도있는점, 거래실정을반영하는기준이마련되어있지않은점, 상표를너무분석하여파악함으로써수요자가실제인식하고있는상표에대한이미지와는너무다른결론을도출하는점등을생각할수있다. 134) 4. 商標類似與否判斷에관한기본적인判例 유사판단의기준에관한대표적인판례는다음과같다. 1 판단자료, 판단기준, 관찰방법을밝히고있는판례 상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다. 135) 2 요부관찰에대한판례 상표는자타상품을식별시켜상품출처의오인, 혼동을방지하기위해사용하는것으로서그 기능은통상상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표를전체로서 관찰하여그외관, 칭호, 관념을비교검토함으로써판단하여야함이원칙이고, 다만상표를 전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌고그런부분 이존재함으로써비로소그상표의식별기능이인정되는경우에는전체적관찰과병행하여상 표를기능적으로관찰하고그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상표를대비함 으로써유사여부를판단하는것은적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단으로서필요 할따름이다. 136) 134) 윤선희, 결합상표와유사성판단에관한고찰, 발명특허 30 권 호 ( , ) 한국발명진흥회, 28 면 135) 대법원 선고 2001 후 3415 판결 136) 대법원 선고 94 후 265 판결 196 산업재산권소송실무

199 3 분리관찰에관한판례 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합한결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있으며, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다. 137) 5. 具體的事例에관한判例 가. 전체관찰을한판례 138) 1 대법원 선고 86 후 121 판결 본원상표 CHANNELLOCK 의 CHANELL 과불란서저명상표인 CHANEL 의호칭이반드시같다고도볼수없을뿐더러, 본원상표 CHANNELLOCK 은전체적으로볼때그문자가불가분적으로결합된상표이어서 CHANELL 과 LOCK로가분되어호칭되거나관념될수도없는것이라고판단함. 2 대법원 선고 91 후 1359 판결 출원상표 와인용상표 가모두 PORT 라는영문자를포함하고있기는하지만, 두개의상표중 PORT 라는구성부분만이지정상품에대한상표로서의기능을갖춘상표의요부내지특별현저부분이라고는볼수없고, FREE 또는 OLD 라는수식어부분도그지정상품인상품구분제9류의연초 끽연기구등과의관계에있어서단순히지정상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기등을보통으로사용하는방법으로표시한이른바기술적표장에그치는것이아니어서, 자타의상품을일반수요자나소비자로하여금식별하게할수있는상표로서의기능을갖춘것이라고볼수있으므로, 두개의상표를대비함에있어서수식어부분을떼어내고나머지부분만으로상표가유사한것인지의여부를판단하여서는안된다고할것인바, 두개의상표를이들수식어를포함하여전체적으로관찰하면그외관과칭호 관념에있 137) 대법원 선고 2003 후 1871 판결 138) 여기에모은전체관찰의판례는, 아래에서보는분리관찰의사례나기준에비추어보면충분히분리관찰할수있는것들이다. 특허침해에관한제문제 197

200 어서서로유사하지아니하므로, 두개의상표는상품의출처에관하여일반수요자나소비자 로하여금오인 혼동을일으키게할우려가있다고할수없다. 3 대법원 선고 95 후 1692 판결 출원상표 ISSUE 와선출원하여등록된인용상표 ISYOU 를대비하여보면, 양상표는외관에있어서유사하다고보기어렵고, 관념에있어서도서로다르나, 그칭호에있어서본원상표는 잇슈 로, 인용상표는 이스유, 이슈, 이즈유 혹은 이쥬 등으로각호칭될수있는데, 인용상표가 이슈 나 이쥬 로호칭될경우에는출원상표와유사하게청감되므로양상표를지정상품이동일또는유사한상품에다같이사용하는경우일반수요자에게상품출처의오인, 혼동을불러일으킬우려가있다. 4 대법원 선고 98 후 874 판결 출원상표 HOMEPLUS 는 'HOME' 이라는단어와 'PLUS' 라는단어가결합되어외관상일체적 으로구성되어있는조어이고, 그호칭도 4 음절로비교적짧아서 'HOME' 과 'PLUS' 로분리 관찰하는것이부자연스러운면이있다고판단함. 5 대법원 선고 94 후 1831 판결 상표 MOP & GLO 와 STEEL GLO 의유사여부에관하여, 상표 MOP & GLO 는그칭호가 몹엔그로 로서그다지길지아니하고 그로 부분에더비중을둘만한사정도없으므로이를분리하여그중뒷부분인 그로 만으로인식하고약칭하기는다소어색하고, 인용상표 STEEL GLO 도그중 STEEL 부분이비교적쉬운단어여서이를제외하고서굳이낯선조어인 GLO 부분만으로인식하거나약칭할가능성은희박하다. 6 대법원 선고 95후1265 판결 139) 본원상표 SPORTMAX 와인용상표 MAGSPORTS 는모두영문자 SPORT 를하나의요부로구성한문자상표로서본원상표는그뒤에영문자 MAX 를결합하여구성되어있고인용상표는앞부분에영문자 MAG 을붙이고복수어미 S 를맨끝에결합한형태로구성되어있는바, 영문자 SPORT 부분이동일하기는하나, 단어구성및배열의차이등으로인하여전체적으로보아외관이다르다고할것이고, 관념또한조어상표로서특별한의미를가진다고볼수없어서로대비가불가능하며, 칭호의면에서인용상표는 맥스포츠 로, 본원상표는 스포트맥스 로호칭됨이통상적일것인데비록 스포츠 와 스포트 가유사하고 맥 과 맥스 가유사하게청음되어비슷한어구가순서만뒤바뀐모양이기는하나인용상표에있어서는어두의 139) 분리관찰의시도조차하지않았다는점에서특이한판결이다. 198 산업재산권소송실무

201 맥 부분이강하게발음되는데반하여본원상표는어두의 스포트 부분이강하게발음되고어미의 맥스 부분이약하게발음되는경향이있어서양상표는전체적인어감에있어서유사하게청감된다고하기어려워양상표를다함께동일 유사한지정상품에사용하는경우에도일반수요자로하여금상품출처의오인 혼동을일으키게할염려는없다. 7 대법원 선고 96 후 1057 판결 선등록된상표 CityLine 중의 'CITY' 나 'LINE' 은중학생정도라면그의미를알수있는흔하면서도널리사용되는단어들인데다가그칭호에있어서전체적으로 4음절에불과하고어감상으로도전체부분을용이하게호칭할수있는것이므로일반수요자나거래자들이위상표를분리하여관찰한다고보기도어렵고, 또한선등록상표의지정상품이속한상품류구분제 45류의지정상품에관하여 'CITY' 를포함한상표로는선등록상표이외에도 도형, CITY RUNNER, CITY LIFE, 시티라이프, CITY MODE, CITY-BOY, 도형, CITY TIME, CITY STREETS, CITYPAL, CITY CLUB, 시티클럽, CITY MIND 등여러상표들이등록되어있는점에비추어볼때 'CITY' 라는용어는제45류의의류부분에관하여는자타상품의식별력이부족하다고할것이어서결국선등록상표는식별력이부족한 'CITY' 부분만으로분리관찰되어호칭되거나관념되지는아니하고, 나아가출원상표 CITY NOBLE 에있어서도 'CITY' 부분은식별력이부족하여이부분만으로분리관찰되어호칭되거나관념되지는아니하므로, 본원상표와인용상표는일반수요자의입장에서전체적, 이격적으로관찰하면서로유사하지아니하다고한사례. 8 대법원 선고 97 후 2804 판결 출원상표 도형+XPOWER 와인용상표 도형+brain power 는도형과문자의결합상표로서양상표모두 'POWER' 라는문자부분을포함하고있기는하나, 출원상표의문자부분은 'X' 라는영문자와 'POWER' 라는단어가결합되어외관상일체적으로구성된조어이고, 전체적으로 ' 엑스파워 ' 라고불릴수있고그호칭도 4음절로비교적짧아서 'X' 부분과 'POWER' 부분을분리관찰하는것이부자연스러운면이있으며, 또한출원상표의지정상품이속한상표법시행규칙상의상품류구분제43류 ( 완구, 유희구, 운동용구와오락기구 ) 의상품들에관하여는 SUPER POWERS, POWER BILT, Eagle power, SUNPOWER, POWERLOOP, POWER TIP, WORD POWER, GREENPOWER, Power Force, POWER WHEELS, Sincropower, PROPOWER, POWER WIND, POWERPIN, MIX POWER 등과같이문자부분에 'POWER' 라는단어를포함하는많은상표들이등록되거나출원공고된바가있음을알수있으므로, 적어도위상품류구분의상품을지정상품으로하는상표에관한한 'POWER' 라는용어는상품표지로서의식별력이부족하게되었다고볼수있을것이어서, 출원상표나인용상표에있어서 'POWER' 부분이요부가된다고보기는어렵고, 따라서일반수요자나거래 특허침해에관한제문제 199

202 자들이출원상표나인용상표를 'POWER' 부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하다할것이므로, 출원상표와인용상표를일반수요자의입장에서전체적, 이격적으로대비하여볼때양상표는외관뿐만아니라, 호칭및관념에있어서도상이함이분명하여서로유사하지않다. 9 대법원 선고 2005 후 2908 판결 출원상표 는선등록상표 와대비하여볼때, 두상표의구성중 JIMMY 부분이동일하다하더라도그부분이두상표에서차지하는비중, 다른구성요소와결합되어있는정도, 위치및두상표의전체적인구성, 형태및관념등에비추어일반수요자나거래자가지정상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없으므로, 선등록상표와유사하지않다. 나. 분리관찰을한판례 1 대법원 선고 93 후 1254 판결 출원상표 ROYALCAST 중 ROYAL 은원래 왕의, 왕실의, 왕다운 이란뜻이있는단어이고 기품있는, 고귀한, 당당한, 멋진, 최고의 등의의미로도사용되지만이는 왕의, 왕실의 라는의미에서파생된의미라여겨지므로 ROYAL 이라는단어자체가품질을직접적으로표시하는것은아니어서식별력이있는부분이라할것이나, 출원상표중 CAST 는원래 던지다, 내던지다 의뜻이있으나이를주물분야에서사용할경우에는 주조하다, 상을뜨다 의뜻이있으므로이를지정상품과관련시켜보면지정상품인폴리우레탄수지등이성형가능한 (castable) 플라스틱합성수지일경우에는 CAST 는지정상품의용도를표시하는것이되며성형가능한 (castable) 플라스틱합성수지의수요자는그분야의전문가들일것이어서그의미를인식할수있을것이므로 CAST 부분은식별력이없어출원상표의요부는 CAST 가아니라 ROYAL 이다. 2 대법원 선고 93 후 1919 판결 상표의유사여부는그지정상품의거래에서일반적인수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로상품의출처에대하여오인, 혼동의우려가있는지의여부에따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분이있다고하더라도그요부를이루는부분이서로달라전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없는것인바, 출원상표 DULCIA VITAL 중 VITAL 부분이인용상표 VITALIS 와칭호에있어서다소유사하다고하더라도그부분은 ' 생명의, 생명유지에필요한, 생생한, 생기에 200 산업재산권소송실무

203 넘치는 ' 등의의미를가진단어로서출원상표의지정상품인얼굴, 머리용화장품류와의관계에있어서는얼굴피부, 머리카락등에새로운생기, 활력, 생명력을준다는의미를갖게되어지정상품의품질이나효능을표시하는표장으로서특별현저성이없어요부가될수없으므로이부분만을인용상표와비교하는것은적절치못하고출원상표의요부인 DULCIA 부분은인용상표와외관, 관념, 칭호에있어서현저한차이가있으므로전체적으로보아두상표는유사하다고할수없다. 3 대법원 선고 94 후 814 판결 본원상표 INSTANT-FORTE 와선등록인용상표 INSTANT CONDITION 을대비하여보면, 두상표가그외관은상이하나양상표는이를구성하는두단어가외관상구분되어있고이들이결합하여전혀새로운관념을도출할수있는것도아니어서각부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있다고볼수없을뿐아니라간략한칭호나관념에의하여상표를기억하려는일반수요자의경향에따라양상표모두앞부분의 INSTANT 만으로인식되어약칭되기쉽다할것이고그경우양상표는칭호및관념이동일하여다같이동일또는유사한지정상품에사용할경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있는유사한상표이다. 4 대법원 선고 94 후 1886 판결 등록상표 중 FLAVORS 부분이인용상표와칭호에있어서다소유사하다고하더라도그부분은 독특한맛, 풍미, 향미 등의뜻을가지고있어서그지정상품인아이스크림, 초콜릿등과의관계에서볼때 독특한맛을가진제품, 향기로운 ( 풍미있는 ) 제품 의의미를직감할수있어지정상품의품질을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에해당하여식별력이없어요부가될수없으므로양상표의유사여부를판단함에있어이부분을인용상표와비교하는것은적절하지못하고이를제외한나머지요부인은인용상표와외관, 관념, 칭호에있어서현저한차이가있으므로전체적으로보아양상표는유사하다고할수없다. 5 대법원 선고 95 후 88 판결 출원상표는 Master 와 Cuisine 의두단어를연속적으로표기한것으로서두단어가결합하여새로운관념을낳는것이아님에비추어 Master 와 Cuisine 로분리인식되거나약칭될수있고, 인용상표 CHEFMASTER 도비록일련적으로표기되어있기는하나각기별개의의미를가진두단어 CHEF 와 MASTER 를단순결합한것이어서반드시일체적으로파악되는것이아니라 CHEF 와 MASTER 로분리관찰될수있으므로양상표가각각 MASTER 특허침해에관한제문제 201

204 만으로분리인식되거나약칭되는경우에는그칭호및관념이유사하여양상표는전체적으 로유사한상표이다. 6 대법원 선고 95 후 446 판결 출원상표 BIOGINK 와인용상표 징코 (GINGKO) 를대비하여보면, 두상표가그외관및관념은다르나출원상표중의 BIO 부분이 생 ( 生 ), 생명 등의뜻을가진접두어로서, 일반거래계에서상품의품질이나효능을암시하기위하여다른단어와결합시켜사용하는경우가많으므로, 출원상표가일반수요자들에게반드시전체적으로만인식되리라고기대하기어렵고, 그중 GINK 부분만으로분리인식되거나약칭될수있고, 이경우출원상표는 징크 로호칭될것이어서, 징코 로호칭되는인용상표와매우유사하게청감되므로양상표를동종상품인지정상품에다같이사용하는경우일반수요자에게상품출처의오인 혼동을불러일으킬우려가있다. 7 대법원 선고 94 후 2155 판결 이사건본원상표 중 NATURAL 부분이인용상표 한주내츄럴 (NATURAL) 중의 내츄럴 부분과관념및칭호에있어동일, 유사하다고하더라도이부분은 자연의, 천연의, 가공하지않은 등의뜻을가지고있어우리나라의영어보급실태에비추어일반소비자나거래자들이지정상품인화장비누, 샴푸등과의관계에서천연재료로만든화장비누등의의미로직관적으로인식하게되고, 따라서이는지정상품의품질이나원재료를표시하는것이되어식별력이없어요부가될수없으므로이부분만으로양상표의유사여부를판단하는것은적절하지못하고나머지요부인본원상표의도형부분과인용상표의 한주 부분은외관, 관념, 칭호에있어서현저한차이가있으므로전체적으로보아두상표는유사하다고할수없다할것이다. 8 대법원 선고, 95 후 1074 판결 본원상표 ST. MICHAEL 과선등록인용상표 MICHAEL'S PETS ( 등록제125293호 ) 는모두외관상두부분으로구분되어있을뿐만아니라분리관찰함이부자연스러울정도로일련불가분적으로결합된것이아니어서간략한칭호나관념에의하여상표를기억하려는일반수요자들의경향에따라본원상표는 마이클 로, 인용상표는 마이클스 로약칭될수있고, 이경우소유격을표시하는 스 가있고없음의차이에불과하여양상표는그칭호가유사하며지정상품도다같이상품류구분제52류의서적, 잡지등이어서양상표가공존할경우일반수요자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는유사한상표라할것이다. 202 산업재산권소송실무

부분으로분리관찰될수있으며, 그중 양념치킨 은그지정서비스업을표시하는것으로서식별력이없고,

그러한경우양서비스표는칭호와관념이동일하여일반수요자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하면서로유사하다고판단함. 10 대법원 1996.6.28.

205 9 대법원 선고 95 후 1012 판결 선등록서비스표 와출원서비스표 의대비에있어서, 위양서비스표들은일반수요자에게도형부분및 빅보이 또는 양념치킨 부분으로분리관찰될수있으며, 그중 양념치킨 은그지정서비스업을표시하는것으로서식별력이없고, 간이신속하게서비스표를호칭하는경향이있는거래실정에비추어양서비스표는다같이 빅보이 로호칭될수있으므로, 그러한경우양서비스표는칭호와관념이동일하여일반수요자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하면서로유사하다고판단함. 10 대법원 선고 95 후 1883 판결 선등록상표 ( 左上도형 ) 와출원상표 ( 右도형 ) 의대비에있어서, 출원상표는영문자와도형의결합상표로서그구성부분들을분리하여관찰하면일반의거래상자연스럽지못할정도로일체불가분적으로결합되어있다고보기어려우므로분리관찰될수있는데, WHITE 라는문자부분은색채를나타내는이른바기술적표장으로서식별력이없고, 도형부분중에서도월계수도형이나 w 부분및외곽의직사각형부분은좌하도형부분을강조하기위하거나그에부수적으로배치되어있어역시특별한식별력이있다고보기는어려우므로결국출원상표에있어서는左下도형부분이요부이므로, 이를선등록상표와대비하여보면그외관에있어서극히유사하여양상표를일반수요자의입장에서객관적, 전체적, 이격적으로관찰하면서로유사하다. 11 대법원 선고 97 후 3272 판결 서비스표의구성중식별력없는요소들이결합된부분이있다면그결합으로특별히새로운 관념이나식별력을형성하는경우가아닌한그부분은수요자가누구의업무에관련된서비 스업을표시하는것인가를식별할수없는표장에해당한다. 지정서비스업을 ' 피자경영업 ' 으로하여출원등록된등록서비스표 과지정서 비스업을 ' 카페업, 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 일본음식점경영업, 제과점업, 일반유흥주점경영업, 뷔페식당업, 식당체인업, 요리지도업 ' 으로하여출원등록된인용서비스표 를대비하여보면, 출원서비스표나인용서비스표의문자부분중 'MR.' 나 'mister' 특허침해에관한제문제 203

206 부분은누구나사용하는호칭내지일반인의호칭에덧붙여사용하는단어에불과하여식별력이있다고할수없을뿐만아니라, 이들이 'PIZZA' 와결합된 'MR. PIZZA' 나 'mister PIZZA' 도그결합으로새로운관념을형성한다고보기도어렵고굳이그관념을상정해보더라도 ' 피자를파는사람 ', ' 피자를만드는사람 ', ' 피자를배달하는사람 ' 등으로관념될뿐이어서각그지정서비스업과관련하여새로운식별력을형성한다고볼수없으므로결국식별력이없다고봄이상당하여, 이러한식별력없는부분은양서비스표의유사판단에서제외하여야할것이어서양서비스표의요부는각그도형부분이라할것인데, 양서비스표의각도형은외관과관념에있어서상이하여양표장은전체적, 객관적, 이격적으로볼때동일한서비스업에사용되더라도수요자로하여금그서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로서로유사하다고볼수없다. 12 대법원 선고 2002 후 1850 판결 WONDERBODY, WONDERBRA, WONDER BOY 로구성된상표에대하여 'WONDER' 는지정상품들이놀라울정도로품질이나효능이우수하다는의미를나타내고있다고직감할수있고, 이를포함한상표가다수등록되어식별력이없거나매우미약한부분이어서, 나머지 'BODY', 'BRA'( 지정상품이브래지어인경우는전체관찰 ), 'BOY' 부분이요부이어서서로유사하지않다. 13 대법원 선고 2003 후 1871 판결 으로구성된선등록상표 ( 등록번호제 호 ) 는거북이도형과 ' 거북이농 방 ' 이라는한글이결합한상표이므로어느경우에나 ' 거북이표 ' 로호칭될것이고 (' 농방 ' 이라는 한글부분은성질표시의표장으로서식별력을인정할수없는부분이다 ), 로구성된 이사건등록상표 ( 등록번호제505004호 ) 는 ' 시골 ' 이라는한글과거북이모양의도형및 ' 장수촌옥돌 ' 이라는한글이 3단으로결합한상표로서각각의구성부분이분리하여관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합한것이라고할수없어, ' 시골 ' 또는 ' 장수촌 ' 이라는한글부분과거북이도형부분으로분리되어관찰될수있다할것이므로, 이사건등록상표는한글부분만에의하여 ' 시골 ' 또는 ' 장수촌 ' 으로간략하게호칭되거나 ( 한글부분가운데 ' 옥돌 ' 은그지정상품의재질을표시하는표장으로서식별력이없는부분이다 ), 거북이도형에의하여 ' 거북이표 ' 로간략하게호칭되고관념될수있다고한다음, 이사건등록상표가거북이도형부분에의하여 ' 거북이표 ' 로호칭되고관념되는경우에는선등록상표와그호칭및관념이동일 유사하므로이사건등록상표와선등록상표는유사한상표라고하고나 204 산업재산권소송실무

207 서, 거북이가장수를상징하는십장생의하나로서다양한형태로변형되어일부전통가구의장식이나문양으로사용되어온사정만으로는거북이도형이가구의상표로서식별력을상실할정도에이르렀다고까지는할수없고, 일부백화점의광고전단지나신문의광고란에원고의상품을표시하면서 ' 장수촌옥돌 ' 이라고표현한사정만으로는일반수요자들이언제나한글문자부분만으로이사건등록상표를호칭하고관념할것이라고단정할수는없다. 14 대법원 선고 2002 후 1164 판결 와 의대비에있어후자의 ' 엑스, X' 부분은간단하고흔한영문알파벳한자 로서식별력이없고, ' 캡, CAP' 부분과외관상분리되어있을뿐만아니라, ' 캡, CAP' 과결합하 여새로운관념을도출한다고볼수도없어, 위상표는거래계에서 ' 캡, CAP' 만으로간략하게 인식될수있다. 15 대법원 선고 2003 후 410 판결 140) 와같이구성된원고의이사건등록상표 ( 등록번호제367633호 ) 는영문자부분만으로분리되어관념될수있는데그보다먼저출원되고 SWISS ARMY 와같이구성된선출원상표 ( 등록번호제416405호 ) 와대비하여볼때, Swiss, military, army 는비교적쉬운단어인까닭에우리나라일반수요자나거래자들은이사건등록상표의영문자부분과선출원상표를그의미대로 스위스군대, 스위스육군 ( 의 ) 등으로인식할수있어, 양상표의관념은동일하거나극히유사하므로, 이사건등록상표와선출원상표의외관이나호칭의유사여부를가릴것없이동일 유사한상품에사용하는경우상품출처의오인 혼동을일으킬염려가있을정도로서로유사한상표라고판단한원심 ( 특허법원 선고 2002허5012 판결 ) 을지지하였다. 대법원 선고 2006 후 1964 판결 문자와문자의각구성부분이결합된이사건출원상표 / 서비스표 와문자와도 형의각구성부분이결합된선출원서비스표 는그전체적인 140) SWISS 는현저한지리적명칭이므로식별력이없고, military 와 army 는호칭과외관이현저히다르므로, 호칭중요설에의하면유사하다고볼여지가충분히있다. 특허침해에관한제문제 205

208 구성및형태, 각구성부분의개별적인구성, 형태, 크기및전체구성에서차지하는비중, 다른구성부분과결합되어있는정도및위치, 그지정서비스업의종류및내용등을종합하여볼때, 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고볼수없고, 그중양서비스표에공통된한글 비상 부분은특히일반수요자나거래자의주의를매우강하게끌도록구성되어있어중심적인식별력을갖는부분으로볼수있으므로, 일반수요자나거래자는양서비스표를모두 비상 부분으로간략하게호칭 관념함으로써그부분에의하여양서비스표에관한인상을형성하고이를기억 연상할수있을것이다. 그리고이사건출원상표 / 서비스표의경우 비상 부분이약간도안화되어있고그우측하단에보다작은글씨로 비유와상징 이라고기재되어있으며, 선출원서비스표의경우도형부분안에 非常 이라는한자가기재되어있다고하더라도, 양서비스표에서중심적인식별력을갖고있는한글 비상 부분의호칭이동일한이상, 평균적인주의력을가진일반수요자나거래자는그 비상 부분의호칭과거기에서발생하는관념에의하여양서비스표에관한인상을형성하고이를기억 연상할가능성이높으므로, 그와같은사정만으로양서비스표의관념이서로다르다고볼수없다. 나아가원래상표 서비스표의유사여부의판단은두개의상표 서비스표자체를나란히놓고대비하는것이아니라때와장소를달리하여두개의상표 서비스표를대하는일반수요자나거래자가지정상품 지정서비스업의출처에관한오인 혼동을일으킬우려가있는지여부의관점에서이루어져야하는바, 양서비스표는전체적인외관에있어서차이가있으나, 그차이가양서비스표에서중심적인식별력을갖고있는 비상 부분의호칭 관념의동일성을압도함으로써지정서비스업의출처의오인 혼동을명확히방지할수있는정도에까지이르렀다고는보기어렵다. 6. 需要者의認識과範疇 가. 상표에대한수요자의인식 (1) 상표의유사여부는일반수요자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로판단하여야하는것인데 141), 상표에대하여느끼는직관적인인식은달리표현하면상표에대한이미지 142) 라고할수있다. 실제수요자가출처혼동이문제되는두개의상표를대비하는과정을보면, 먼저하나의상표를접한후이로인하여형성된이미지 143) 와다른상표 141) 대법원 선고 2003 후 1871 판결 142) 직관적인식 이라는표현보다 이미지 라는표현의뉘앙스가보다적합하다고생각한다. 143) 상표에대한기억 이라고해도마찬가지일것이다. 단, 기억 은유사여부를판단하는데설정하는개념으로서는부적당하고, 외관 호칭 관념외에혼동가능성에영향을주는다른요소도포함시킬수있어 206 산업재산권소송실무

209 의실제를비교할것이다. 대비되는상표중어느것을먼저접한것으로정할수없기때문에, 유사여부의판단에있어서는, 양상표의이미지와이미지를대비해야된다. 따라서수요자가상표를접하고어떻게이미지를형성하는가, 어떠한요소들이수요자의이미지형성에기여를많이하는가에대한연구가필요하다. (2) 상표에대한수요자의이미지를형성하는가장중요한요소는표장의외관 호칭 관념이다. 따라서통설과판례는상표유사여부를판단하기위한기본적인자료로서외관 호칭 관념세가지를들고있고, 그외에일반적 구체적거래실정즉, 시장의성질, 고객층의타입, 거래방법, 상표의현존상황, 상품과의관계, 상표의주지 저명성등도참작할사유로보고있다. 144) 나. 이미지형성요소사이의관계와비중 (1) 학설과판례학설과판례는상표의외관, 호칭, 관념중하나라도근사한경우에는상표가유사한것으로보되, 그러한경우에도다른요소에의하여혼동의가능성이없거나위세가지기본자료이외의거래실정등에의하여혼동가능성이없는경우에는유사하지않는것으로판단한다. 위세가지판단자료사이의중요도에관하여학설중에는, 이를일률적으로논할것은아니고해당상품이나거래실태에비추어위요소들중어디에중점을두어야할것인지구별하여야한다 고보는견해 145) 도있고, 호칭이가장크고, 이어외관과관념의순서 라고하는견해 146) 도있는외에특별히이들사이의비중에관하여논하고있는견해는보기어렵다. 판례는 오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소라할것이다. 147) 라고판시하여일반적으로위세가지요소중에는호칭이가장중요한것으로보고있다. 이외에도형상표에있어서는외관이지배적인인상을남기므로외관이중요하다고한판례 148) 가있고, 일반적법리설명없이구체적사례에있어관념을중시한판결도있다. 149) 이미지 가보다적합하다고생각한다. 144) 송영식 이상정 황종환, 지적소유권법하권제 9 판 (2005 년 ), 박영사, 258 면 ; 윤선희, 전게논문, 28 면 ; 145) 윤선희, 전게논문, 28 면 146) 송영식, 전게논문, 492 면 147) 대법원 선고 2004 후 2628 판결, 대법원 선고 97 후 3050 판결참조 148) 대법원 선고 98 도 2743 판결 149) 대법원 선고 2003 후 410 판결 (SWISS ARMY : SWISS MILILTARY) 특허침해에관한제문제 207

210 (2) 호칭중요설에대한비판판례와학설중일부는위에서보았듯이호칭을더중요하게보고있으나, 그근거로들고있는광고와주문에있어서호칭의중요성은현실에맞지않는기준이라고생각한다. 우선광고에대하여생각해보면, 대중매체또는광고매체의중심이신문 잡지등인쇄매체에서라디오 텔레비전등방송매체로옮겨간시절에는광고로인한수요자의상표에대한이미지형성에호칭의비중이컸을것이다. 그러나라디오를제외하고요즘텔레비전광고는예전과달리단순히상표의호칭을반복함으로써청각에호소하는내용보다는 150), 상표의로고 ( 외관 ) 를부각하거나광고의내용을드라마틱하게구성하는등으로수요자의시각에호소하는내용이훨씬많고 151), 여전히신문 (+ 전단지 ) 과잡지는가장기본적인광고매체일뿐만아니라인터넷, DMB, 옥외전광판, 지하철벽보, 지하철내모니터, 광고버스등새로등장하는광고매체의대부분이수요자의시각에호소하는것이다. 오늘날여러가지광고매체중수요자에게가장노출빈도가높은광고매체가무엇인지를생각해보면 152), 일반적으로호칭이상표의이미지형성에가장비중이크다는데에동의하기어렵다. 153) 더욱이판례는오로지수요자가상표의호칭만을접했을때를기준으로상표의유사여부를판단하기도하나 (16번판례 ), 이는오로지수요자가라디오나다른수요자를통해서만상표를접하는경우를가정하지않고서는현실에서는발생할수없는가정 154) 이라고생각한다. 두번째로호칭중요설이들고있는근거는주문의방법이전화로이루어진다는것인데 155), 과연일반적인상품에있어오늘날전화로주문을하는예가얼마나되는지의문이고, 156) 수요자가전화로주문하는단계에서는이미유사한상표중하나를선택한후이어서, 유사한상표의상품을모두취급하는곳에전화를하는것이아닌한, 수요자와주문을 150) 지역방송과전화주문을위주로판매되는상품은여전히청각의자극을위주로하는것같다. 151) 이러한광고의내용은표장과함께수요자의이미지를형성할것이다. 152) 학생과직장인들에게는인터넷과거리의광고매체가, 주부들에게는텔레비전 ( 홈쇼핑 ) 이아닐까생각해본다. 153) 광고가수요자의광고에대한이미지에미치는영향은마케팅에있어중요한분야이어서많은연구가이루어지고있다. 심지어단일광고매체 ( 전광판 ) 나광고모델 ( 골프선수 ) 에의한광고효과를연구하는논문도수없이많다. 필자의생각으로는상표법분야에서독자적으로이러한연구를하기는어려우나, 이러한연구성과물을정리하여반영하는것은크게노력을들이지않고도할수있으며보다논리적이고현실에부합하는결론을도출하는데많은도움이되리라고생각한다. 154) 수요자가최초로상표의호칭만을접했다하더라도, 그이후에표장전체를접할기회가많을것이므로, 일반적 객관적으로상표의유사여부를판단함에있어서는이러한극단적인가정은바람직하지않을것이다. 155) 전화주문을할때에호칭으로인하여혼동가능성이있음을염두에둔것으로생각된다. 156) 인터넷주문의폭발적인증가를주목할필요가있다. 그리고홈쇼핑을통해전화로주문하는예도상당히있으나일단 TV 를통해상표전체를하게되어, 수요자가호칭만으로인식할경우에해당하는예로부적합하다. 208 산업재산권소송실무

211 받는쪽에서호칭으로인한혼동가능성은없을뿐만아니라, 상표법상문제가되는혼동은수요자와판매자사이의혼동이아니라유사상표에대한수요자의혼동이라는점에서이또한논거가빈약한것이다. 따라서판례의호칭중요설은변경되든지좀더세분화할필요가있다. (3) 외관 호칭 관념의비중상표의종류에관계없이일반적으로이들세가지요소중어느것이다른것보다이미지형성에영향력이더크다고보기어려운것같기도하고의미가없을것같기도하다. 157) ( 가 ) 문자상표문자상표의경우외관은이미지형성에거의기여하는바가없고, 호칭이다른만큼외관도달라질것이어서대비할필요가없으므로호칭과관념을위주로대비하여야한다. 일반적으로문자를통해형성되는이미지를생각하여보면, 호칭과관념의비중을모든문자에있어일률적으로논할수없다는것을알수있다. 예를들어, 프랑스 라는단어를보거나들었을경우연상되거나기억에남는것은파리, 에펠탑, 몽마르뜨등프랑스라는나라에대한기본적인정보들이다. 이때에는 프랑스 라는호칭은기여하는바가없고관념기타의정보다대부분의이미지를형성한다. 그런데같은국가명이라도 지브티 라는단어를보거나들었을때연상되거나기억에남는것은 지브티 라는호칭뿐이다. 이미지를형성할관념이나정보가없기때문이다. 이를상표에적용해보면, 조어상표는호칭이, 임의선택상표와암시적상표에서는관념이더영향력이클것으로생각한다. 즉일반수요자가상표로사용된문자에대한정보가많으면많을수록관념 158) 이, 적으면적을수록호칭이상표의이미지형성에영향력이클것으로생각된다. Master Cuisine 이라는생소한단어를접한뒤형성된이미지와 SWISS ARMY 라는친숙한단어를접한뒤형성된이미지를비교해보면, 전자는호칭이, 후자는관념이더영향력이크다는것을알수있다. 그리고외국어상표의경우같은뜻의한글을사용했을때와는, 비록협의의관념은같지만, 이국적이거나세련된색다른이미지가형성된다는것도상표계의현실에서는중요한것같다. 159) 157) 사회심리학의연구를빌리는것이가장좋은방법이라고생각한다. 인터넷으로검색을해본결과, 商標이미지와自我이미지에관한연구 : 化粧品購買行動을중심으로 라는박사학위논문이있는데, 그제목에는 상표이미지의형성요소, 상표이미지의소비자에대한일반적영향, 상표이미지가소비자심리에미치는영향 등이있었다. 시간의부족으로내용을살펴보지는못했지만, 이러한인접분야와연계된연구가빨리이루어져야한다고생각한다. 158) 상표법상관념은흔히 뜻 이나 의미 로사용되나, 여기에서는관념에다른정보까지포함하는것이적합할것같다. 특허침해에관한제문제 209

212 ( 나 ) 도형상표, 문자와도형이결합된상표 도형상표에서는외관이상대적으로중요할것임은자명하다. 그런데단순한도형 ( ) 과같은동물을형상화한것이라도캐릭터 ( ) 의경우이미지를형성하는요소가좀다른것같다. 160) 흔히도형상표의경우에도호칭을정하려고애를쓰고정안될때에는호칭이없다는식으로판단하는경향이있다. 그런데도형상표의경우거래자나수요자가굳이호칭을하지않을수도있다는점도참작하여한다. 수요자가호칭하지않는도형상표를억지로호칭을붙인다음이를대비요소로삼는다면이또한상표를왜곡하는원인이될수있기때문이다. 도형상표와문자상표를대비할경우, 예를들어 와같이동물의형상을단순한 스케치로구성한도형상표와문자상표인 곰표 와유사여부를대비할때에는, 문자상표사 이의대비처럼외관대비는아무런의미가없다. 이미지대비를하면너무간명하다. 161) 다. 수요자의범주 (1) 판례가드는상표의유사여부를판단하는기준으로서의수요자는보통의지식수준 과주의력을가진일반수요자이다. 식별력에서본바와같이잠재적수요자를제외한실질 적수요자로제한하거나 162), 지식수준을일정한정도로제한한사례는더러있다. (2) 문제는수요자의양적범위이다. 식별력에서는 대다수 163) 의수요자내지 개연성 을기준으로한판례가있었고, 상표에식별력이있는지여부는객관적 규범적기준으로 정할필요가있어수요자의양적범위를 대다수 로한정하여도문제가없는것같다. 그런 데상표의유사여부에있어서는 수요자의혼동가능성 이문제인데, 수요자중극히일부 가혼동할가능성이있어도, 극단적으로는 1% 의가능성이있어도 혼동의가능성 은없다고 볼수는없기에, 이런기준에선다면선뜻수긍이가지않는판례들도충분히논거가있는 것이고, 비판의여지가없어지게된다. 그러나 1 수요자일반 내지 보통의지식과관찰력 이라는개념을양적범위를기준으 로본다면 상당수 164) 로해석할여지가충분히있다는점, 2 극소수도기준이된다면, 대 159) 꽃과 flower, 숙녀와 lady, 고급와 luxury 의이미지차이를생각해보면알수있다. 160) 이에관한자세한연구는다음으로미룬다. 161) 도형상표에있어서호칭의의미에관하여도심도있는연구가필요한분야인데다음으로미룬다. 162) digestive 사건, OVAL 사건 163) 70% 이상으로보고싶다. 210 산업재산권소송실무

213 다수의기준과극소수의기준모두가통용될수있어, 혼동가능성 에대한혼란을막을수없다는점, 3 소수자보호가소중한가치임에틀림없고, 사법적기능의본질적인면임을감안하더라도, 소수의보호로인하여다수의본질적인가치가훼손된다면 165) 다수를선택하는것이옳다는점, 4 상표법상의혼란을방치할경우거래계에서는상표의제도적이용을회피하게될것이라는점 166) 등에비추어보면, 상표유사여부의판단에있어서수요자의양적범위는 상당수 로제한하는것이바람직하다고생각한다. 7. 分離觀察에대한批判 ( 觀察方法에관한檢討 ) 가. 전체관찰과요부관찰, 분리관찰의관계결합상표의관찰방법에있어서도상표의기능은상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표의유사여부를대비함에있어전체관찰에의하여야하고, 요부관찰과분리관찰은전체관찰의보조적인수단이라는것이판례의원칙이며 167) 학설 168) 또한이와같다. 나. 요부관찰 상표의유사여부를판단하기위하여대비되는상표를전체관찰에의하여야하나, 이러 한전체관찰의적절한결론을유도하기위한수단으로서중심적식별력을가진요부를추 출한뒤요부를중심으로대비하는것이요부관찰이다. 169) 이러한요부관찰은, 전체관찰에 의할경우사소한것까지모두유사여부에미치는영향을평가하여대비하여야하는데, 상 표전체의이미지를대표할요부가있다면이를중심으로판단하여도전체를판단한것과 164) 평균, 보통 등의개념들은이를양적범위로보자면대개 50% 를넘는것을기준으로할것이어서, 혼동가능성에있어서도개인적으로 50% 를기준으로삼고싶으나, 적어도 30% 이상으로는볼수있을것이다. 165) 다수를기준으로했을때와소수를기준으로했을때의결론이달라지고, 사안에따라기준이되는수유자의양적범위가달라져결국상표의유사여부를통해달성하려고했던상표법상의취지는무너지게될것이다. 166) 식별력없는사유와유사범위를너무넓힐경우새로상표시장에진입하려는자로서는 사용에의한식별력과주지성획득 에의한상표사용을지향할수밖에없을것이다. show, SK, GS 등의예를보면실제그런경향이있는것으로보인다. 이럴경우대량광고를할수있는자본력이있는자가절대적으로유리하게될것이다. 167) 대법원 선고 2001 후 3415 판결 168) 지적재산소송실무, 394 면 ; 송영식등전게서, 251 면 ; 한동수, 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의 ' 동일또는유사한상표 ' 의의미, LAW & TECHNOLOGY 제 2 권제 6 호 ( ), 68 면 ; 윤선희, 전게논문, 29 면 169) 대법원 선고 94 후 265 판결 특허침해에관한제문제 211

214 다르지않기때문에전체관찰의번거로움을피하면서도동일한결론을도출할수있기때문에허용되는것이라고생각한다. 요부관찰과분리관찰의관계에대하여, 요부관찰은전체관찰의수단이고분리관찰은이와달리전체관찰과상반되는개념으로보는견해 170) 가있고, 위판례의판시도요부관찰이마치전체관찰의경우에만행해지는것처럼해석될여지도있으나, 요부관찰에의하건분리관찰에의하건분리된부분만이대비대상이된다는점과판례도결합상표의분리관찰에있어서분리되어대비될수있는부분은요부가될수있어야된다고보고있어, 이를구분할실익은없다고생각한다. 다. 분리관찰의근거내지기준에대한비판 (1) 약칭의경향분리관찰은결합상표에있어서상표를전체적으로대비하지아니하고, 일부만을대비대상으로삼는것이다. 판례는상표의유사여부판단에있어전체관찰이원칙이라고누누히천명하고있음에도분리관찰을하는근거로서 수요자들이상표의구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념하는경향이있다. 171) 는것을드는외에달리분리관찰의근거로내세우는이유는없다. 그럼에도, 판례는결합상표의경우 거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다 고볼수없는 예외적인경우 를제외하고는분리관찰이원칙인듯이분리관찰을운용하고있어많은비판을받고있다. 172) 그러나일반적으로상표를수요자가간략하게호칭 관념하는경향이있는지여부는신중하게생각해야한다. 173) 수요자가어떤단어를약칭하는경우에는혼동의가능성이없을때이고, 만약혼동가능성이있다면약칭을하지않을것이라는점도고려되어야하고, 음절이짧을경우에는굳이약칭하지않을것이라는점도고려되어야한다. 판례중에는 4음절이라약칭되지않는다고본것 (XPOWER, HOMEPLUS, MOP & GLO) 도있지만, 3음절이지만약 칭된다고본것 ( ) 도있다. 음절만을기준으로보면 4~5 음절까지는발음하기에길어서 분리약칭할가능성은거의없다고생각한다. 174) 음절이짧은경우는물론이고, 좀더연구 170) 강동세, 전게논문, 105 면, 최성준, 결합상표의유사여부판단, LAW & TECHNOLOGY 제 2 권제 1 호, 서울대학교기술과법센터, 136 면 171) 대법원 선고 2005 후 1134 판결 (LG 25 時 ) 172) 최덕규, 상표의분리관찰에관한소고, 지적재산권의현재와미래 : 소담김명신선생화갑기념논문집 ( ); 최성준, 전게논문 ; 강동세, 전게논문, 윤선희전게논문 173) 강동세, 전게논문은이를사실문제로보고, 증거에의하여엄격히인정되어야한다고주장한다. 그러나사용되고있는상표를출원한경우또는대비되는선등록상표의경우는몰라도, 사용하려고하는출원상표에대하여는약칭가능성을입증할방법이없다. 212 산업재산권소송실무

215 가필요하지만음운학적으로조화되는단어사이의결합인지, 기술적표장내지암시적표장이수요자에게어느정도친숙한지등도약칭여부에영향을주는요소로생각한다. 무엇보다상표의호칭은상표권자가부르는데로호칭하는것이가장일반적일것이고, 다른수요자가많이부르는데로따라하는경향도있으며, 패션등유행에민감한상품의상표에있어서는수요자들이상표를비교적정확하게호칭하려는경향이있는점도참작되어야한다. 이러한경향은상표의호칭에관하여판례 175) 가많이채택하는거래실정의하나로보아도좋을것같다. 사람의이름처럼상표도상품의이름이다. 전체로서하나의이름을이루는데, 이를분리하여일부만칭하는것이허용되는것은당연히듣는사람이그부분만으로도전체를뜻하는것으로알수있는경우에한해야할것이다. LAURA ASHLEY 176) 나 SAINT-SAEN S 177) 를분리약칭하지않는다고판단하는것은너무나당연한것이다. Christian Dior 이 Dior 로약칭될수있는것은이미위상표가널리알려져있어 Dior 로만약칭하여도듣는자가 Christian Dior 을의미하는것을알수있는상태에서가능한것이고, 처음이러한상표를접하는수요자가이를 Dior 로약칭할것으로는보이지않는다. 약칭도일종의약속인데, 듣는사람이약칭을듣고원래의상표를지칭하는것으로알아들을수없다면약칭을할리가없다. ROYAL 을듣고 ROYALCAST 를, DULCIA 를듣고 DULCIA VITAL 를, INSTANT 를듣고 INSTANT-FORTE 를, GINK 를듣고 BIOGINK 를, MICHAEL 을듣고 ST. MICHAEL 을도대체어떻게추측할수있을것인가? 따라서특히상표의등록단계에서약칭될수있다고보는것은, 특히수요자의주의를끌고그런부분이존재함으로써비로소그상표의식별기능이인정되는부분 즉엄격한의미의요부 ( 이하 엄격한의미의요부 는이런의미로사용한다 ) 로인정될수있는경우로제한하여야할것으로보인다. (2) 분리하는것의자연스러움결합상표는 분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것이아닌한그구성부분중일부를분리관찰할수있다. 는기준때문에, 사실상분리관찰이원칙인것으로운영되고있다. 174) 4~5 음절이하의상표가약칭된다면, 의미의단절등다른이유가있을것이다. 그리고단순한음절의수보다는발음의용이성에대한음운학적인검토가필요하다. BIOGINK 의경우 3 음절인 바이오 보다 2 음절인 징크 가훨씬발음하기불편하다. 175) NINA RICC 에관한대법원 선고 2001 후 2986 판결등 176) 대법원 선고 94 후 647 판결 177) 대법원 선고 97 후 1146 판결 특허침해에관한제문제 213

216 분리하면자연스러운지 자체가불확정한기준이기때문에판례는분리하여관찰하면거래상자연스럽지못한경우로서, 조어나독자적인의미가있는경우, 결합에의하여새로운관념이형성되는경우, 불가분적으로결합된경우등을들고있다. 178) 그리고문자와문자사이가단순히떨어져있거나 - 으로연결된경우에도분리하는것이자연스러운이유로작용하는듯하다. 그러나이는상표의특성과기능을무시하고대비하는입장의편의만을고려한것이다. 판례가분리하는것이자연스럽지못한예로 결합에의하여새로운관념이형성되는경우또는불가분적으로결합된경우 를드는것은, 관념내지기능상일체성이인정되어이를분리해버리면원래의의미를잃어버리게된다는이유일것이다. 그런데문자와문자로결합된단어가전혀새로운관념을창조하지않는다하더라도, 분리된상태에서의이미지와는전혀새로운이미지를창출할수있고, 그렇기때문에결합상표를사용하는것이다. NOIR & BLANC, 오래된미래 와같은경우와같이완전히상반된관념뿐만아니라, ROYALCAST, INSTANT-FORTE, ST. MICHAEL, Mr. PIZZA, WONDERBODY, WONDERBRA, WONDER BOY, X-CAP, SWISS ARMY 등의표장들은결합으로인하여새로운관념을낳는것은아니나, 결합되기전의문자하나하나와는전혀다른이미지를창출하고이러한이미지가상표로서의기능을하는것이다. 물론이를분리하면이러한이미지가남아있을수없다. 따라서 분리하면자연스러운지 특히 새로운관념이형성되는지 를분리관찰의기준으로서삼아서는안된다고생각한다. (3) 식별력없는부분의제외판례는결합상표의구성부분중식별력이없거나약한부분은요부또는분리관찰의대상에서제외하고있다. 179) 그러나기술적표장등식별력이없거나약한부분과결합된상표라고하여그러한이유만으로식별력없는부분이호칭에서제외되거나, 더욱이상표에대한이미지를형성하는데에영향을주지않는것은아니다. 판례가분리관찰을하지않은 SPORTMAX 와 MAGSPORTS, HOMEPLUS, CityLine, XPOWER 에서도, 식별력없거나약한부분이다른부분과결합하여전체상표에새로운이미지를형성하고있고, 판례가분리관찰을한 ROYALCAST, INSTANT-FORTE, ST. MICHAEL, 도형 + Mr. PIZZA, WONDERBOY, WONDERBRA, WONDER BOY, X-CAP, SWISS ARMY 에서도식 178) NUTRACEUTICALS, LAURA ASHLEY, BODY GUARD, Evening Flower, CHANNELLOCK, MOP&GLO 179) 판결례의대부분은이에해당한다. 214 산업재산권소송실무

217 별력없는부분인 CAST, FORTE, ST., Mr., WONDER, X, SWISS 등이전체상표에대한이미지형성에상당한기여를하는것을잘알수있다. 180) 따라서식별력이없거나약한부분이라하더라도그와결합되는다른부분과함께어떠한이미지를형성하느냐를살피지않고식별력유무와강약만으로분리하여배제해서는안된다고생각한다. 181) (4) 두개이상의호칭과관념의인정판례는또결합상표가 하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다. 고보고있는데, 이는구성부분중지배적인요부가없고, 그렇다고식별력이없거나약하다고할수도없는부분이둘이상일때적용되는기준이다. 그런데앞서본바와같이두부분의결합으로새로운이미지를형성할수있고, 상표는전체로기능하는것이며, 분리된부분만으로파악된상표와분리되기전의전체상표와는성격이전혀다른것이라는점에서, 전체이미지를지배하는부분내지전체를대표할수있는부분 ( 엄격한의미의요부 ) 이아닌한분리된부분만으로대비해서는안된다고생각한다. (5) 결합된부분모두가식별력없는경우판례는결합된부분모두가식별력이없는경우전체관찰의원칙으로돌아간다 182). 근거는식별력없는부분은요부가될수없는데구성부분전부가요부가될수없으면대비할대상이없어진다는것이다. 결합된부분모두가식별력이없는경우와결합된부분모두가식별력이있는경우는, 양자모두엄격한의미의요부가없는때에해당하여전체관찰을해야하고, 이렇게보는것이논리적일것이다. 라. 분리관찰의폐해 (1) 상표의일체성훼손 183) 과현실과의괴리약칭의문제에관하여약간언급하였지만, 분리관찰은분리된부분만으로상표의유사여부를판단하기때문에, 분리된부분이엄격한의미의요부가아닌때에는상표의일체성 180) BOY 의이미지와 WONDERBOY 의이미지를비교해보면알수있다. 181) 대법원 선고 94 후 2070 판결도같은취지라고생각한다. 182) 대법원 선고 2000 후 2453 판결 (AceLink), 대법원 선고 99 후 1843 판결 (Magic Jar) 183) 강동세, 전게논문, 119 면에서들고있는 상표권자의의사에반할수있다는점 도이에포함될수있을것이다. 특허침해에관한제문제 215

을훼손하여원래의상표전체와는전혀다른상표가될수도있고, 따라서당연히전체관찰을할때와는유사여부의판단이달라지게된다. 184) 결합상표에있어서는전체관찰이아니라분리관찰이원칙이라는전제에서지않는한, 분리관찰로인하여전체관찰을할때와는다른결론에이르게된다면, 이는분리관찰이전체관찰의보조적수단이라는원칙에반하는것이므로, 분리관찰을해서는안된다고생각한다.

218 을훼손하여원래의상표전체와는전혀다른상표가될수도있고, 따라서당연히전체관찰을할때와는유사여부의판단이달라지게된다. 184) 결합상표에있어서는전체관찰이아니라분리관찰이원칙이라는전제에서지않는한, 분리관찰로인하여전체관찰을할때와는다른결론에이르게된다면, 이는분리관찰이전체관찰의보조적수단이라는원칙에반하는것이므로, 분리관찰을해서는안된다고생각한다. 전체관찰의보조적수단인요부관찰의경우에는전체관찰을할경우와결론이달라지지않는다. 어느상표가수요자에게분리되어호칭 ( 약칭 ) 내지관념되는경우에도, 수요자가당해상표에대하여분리된부분만으로이미지를형성하거나분리된부분의이미지만으로다른상표와대비하는것은아니다. 가사수요자가 중, CHEFMASTER 중 CHEF 또는 MASTER, WONDERBRA 또는 WONDER BOY 중 BRA 또는 BOY, 중 비상 만으로간략하게호칭내지관념한다하더라도, 수요자는전체상표에대한이미지를바탕으로약칭하거나기억의편의를위하여특징적인점을중심으로기억하기때문에, 유사상표를접하고동일한상표인지여부를판단할때에는분리된부분만으로판단하는것이아니라분리된부분과함께상표전체의이미지와대비하는것이지, 나머지부분을기억속에서지워버리는것은아니다. 따라서판례처럼아예처음부터분리된부분만으로이루어진상표처럼이부분만에의하여상표의유사여부를판단하는것은옳지않다고생각한다. 185) 더욱이약칭과분리인식은전혀별개의것임에도판례는약칭가능성이있으면약칭된부분만으로유부판단을한다. 186) 판례의결과가현실과괴리가생기는가장큰이유가이부분때문이라고생각한다. 184) 분리관찰의판결례중 와, CHEFMASTER 와 CHEF 또는 MASTER, WONDERBRA 또는 WONDER BOY 와 BRA 또는 BOY, 과 비상 의예에있어서분리된부분만으로된상표를생각해보면, 원래상표와는많이달라짐을알수있다. 185) 분리관찰 16번판례에서, 출원상표를먼저접하고 비상 부분만으로약칭내지관념하는수요자이더라도, 비상 이 비유와상징의축약 이거나 상 자가날개모양을띠고있는점, 전체적으로하늘색으로채색되어있는점을머릿속에서지워버린채, 선출원서비스표와대비하는것은아니다. 선출원서비스표역시한글 비상 으로약칭내지관념한다하더라도, 수요자는붉은색 中國語 부분과, 붉은색환형, 노란색바탕에쓰여진 非常 으로이루어진도형이주는이미지가선출원상표와의대비에서무시되지않고작용을할것이다. 186) 비유와상징 의약칭으로서 비상 은, 약칭에도불구하고비유와상징이란의미가있는것이고이를떠나서새로운의미가있는것이아니다. 정보통신부 를약칭하는 정통부 가, 정보통신부아닌다른의미가있다면약칭으로서어떤가치가있을까의문이다. 216 산업재산권소송실무

219 이런견해에대하여기존판례의입장과는크게다는것으로거부감이생길수도있으나, 판례가분리관찰을하는이유와판례가가장기본으로삼고있는원칙을곰곰이생각해보면판례의입장과크게다른것이아님을알수있다. 위에서제시한전체관찰판례중 9번판례는 JIMMY 부분을분리관찰한원심을파기하면서, JIMMY 부분을분리관찰의대상으로삼은원심부분은탓하지않고, 단지전체관찰을하였을때혼동가능성이없다는이유만들었다. JIMMY 부분이다른부분과불가분적으로결합되어있거나새로운관념을형성하는것이아니기때문에, 기존판례의입장에서보더라도분리관찰의대상은될수있을것이나, 대법원이단지이부분만으로대비하지않고나머지부분도함께참작하여혼동가능성을판단하였다. 또한, 판례가결합상표중식별력이없는부분을요부에서제외하는것은요부는상표전체를대신할수있을정도의특징을지녀야한다는뜻이고 187), 구성부분전부가식별력이없을때전체관찰을하는것역시상표전체를대신할수있는부분이없기때문으로볼수있어, 상표의유사여부대비에있어서전체관찰이원칙이고, 분리관찰은전체관찰의보조적인수단에불과하며, 따라서분리관찰을하였을때와전체관찰을하였을때의결론이달라지면안된다는위견해를뒷받침한다고생각한다. 188) 따라서분리관찰은상표의일체성을훼손하지않는범위내에서만허용되어야하고, 그방법은엄격한의미에서의요부관찰이가능한경우로제한하는것이라고생각한다. (2) 선등록상표의지나친우선권분리관찰을하게되면유사의범위가넓어진다. 따라서선등록상표의권리가지나치게확대되고, 후에출원하는상표는선등록상표의전체뿐만아니라구성부분하나하나와도유사성을피하지않으면등록될수없다. 현재상표는특허 실용신안과달리 189) 등록된상표권의권리범위를제한하는규정이없으므로선등록상표권자에게분리된부분하나하나에사실상독점권을인정해주는결과가된다. 상표법상식별력과유사에관한많은혼란으로등록무효사유를안고있는상표가많고특히불사용등록상표가많은현실에서, 등록상표에이토록넓은권리를인정할필요는없다고생각한다. (3) 수요자의인식과의괴리판례가지속적으로가장기본적인원칙으로내세우는것은, 전체관찰이원칙이라는점, 수요자의직관적인인식을기준으로하여야한다는점이다. 수요자는상표를대함에있어번역하거나해석하거나분석하지않는다. 너무도식적인분석의시도가현실과의괴리를낳게하는것같다. 187) 식별력이없거나약한부분은대체로전체관찰을할때이미지형성에비중이낮기때문이다. 188) 대법원 선고 2002 후 352 판결도같은취지라고생각한다. 189) 특허와실용신안의경우신규성이없는것은권리범위를인정하지않을뿐만아니라권리범위확인사건에있어서자유실시기술이라는항변을허용하여사실상진보성이없는권리에대한침해도구제를하고있다. 특허침해에관한제문제 217

판례의여러가지기준중에는상표가많이사용되지않고, 수요자들의수준도그리높이않던과거시절의기준인듯한것이많다.

따라서과거수요자의범주를일부특수계층이나고가품의경우에만한정하였던사정이많이일반화되었으므로기준이되는수요자의수준을높일필요가있다. 마.

특히중요한것은문자와도형이동일 유사한관념내지이미지를형성하는지아니면별개의관념내지이미지를형성하는것인지에따라요부의결정과대비상표와의유사여부 판단이달라질수있다.

220 판례의여러가지기준중에는상표가많이사용되지않고, 수요자들의수준도그리높이않던과거시절의기준인듯한것이많다. 그러나요즘수요자들이처한현실은, 유사한정도가아니라아예위조된상표도범람하고있고, 유사한상표가너무많이사용되고있는상황이며, 수요자의교육수준이상당히높아졌고, 인터넷등정보소통의원할함으로인하여상표와상품에대한정보가풍부해진환경이다. 따라서과거수요자의범주를일부특수계층이나고가품의경우에만한정하였던사정이많이일반화되었으므로기준이되는수요자의수준을높일필요가있다. 마. 도형과문자가결합된상표의특수성문자와도형이결합된상표는, 문자가형성하는이미지와도형이형성하는이미지가다른성격을지니고있어 190), 문자와문자가결합된상표와는달리보아야할부분이있다. 특히중요한것은문자와도형이동일 유사한관념내지이미지를형성하는지아니면별개의관념내지이미지를형성하는것인지에따라요부의결정과대비상표와의유사여부 판단이달라질수있다., 의경우도형부분과문자부분이동일한 이미지를형성하므로어느부분이든요부가될수있어, 문자상표와대비할때에는문자를요부로보고, 도형상표와대비할때에는도형부분을요부로파악하면될것이다. 그러나,, 와같이도형부분이문자부분과별개의이미지를형성하는경우에는둘중어느하나를엄격한의미의요부로볼수없으므로전체관찰을하여야하는데, 이미지가비슷한부분과다른부분의비중을가려혼동가능성여부를판단할수밖에없을것이다. 같은동물을사용한도형이라도 와 는이미지가크게다르므로, 이를 곰표 등으로호칭을붙인다음서로대비해서는안된다. 그리고문자를도형화한경우에는일반적인상표사용의변형방법범위에포함되면 191), 외관의비중을작게두어야할것이다. 190) 도형은그직접적으로이미지를형성하는데비하여, 문자는그의미와정보를거쳐이미지를형성하며, 호칭또한이미지형성에상당한기여를한다. 191) 9 번판결의출원서비스표중 빅보이 와같이글자크기, 자체의변형, 글자색 배경색의변경등에불과한경우. 218 산업재산권소송실무

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제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자

제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자 문 1] 채권의목적에관한다음설명중가장옳지않은것은? - 1 - 정답 : 5 문 2] 이행지체에관한다음의설명중가장옳지않은것은? - 2 - 정답 : 4 문 3] 채무불이행으로인한손해배상청구에관한다음설명중옳은것을모두고른것은?