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1 저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구 Study on Measures to Establish Standards for the Recognition of Well-Known Marks and Supporting Evidence

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3 제 출 문 특허청장 귀하 본 보고서를 저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구 최종보 고서로 제출합니다. 2013년 12월 20일 주관연구기관명 : (사)한국ㆍ디자인협회 연 구 기 간 : 책 임 연 구 원 참 여 연 구 원 연 구 보 조 원 : 이덕재 변리사(특허법인 화우) : 권성택 변리사(특허법인 화우) 임소미 변리사(특허법인 화우) 이금호 변리사(유리안국제특허법률사무소) 배상철 사무처장(한국 디자인협회) : 최선희(특허법인 화우) 정 숙(한국 디자인협회)

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5 Ⅰ요약문Ⅰ 요약문 특허청이 유명를 모방한 등록출원에 대하여 효과적인 대응방안을 마련할 필요성은 여전히 크다. 나아가, 이제는 외국에서 우리 기업의 유명를 모방한 등록출원 또는 무단 사용에 대해서 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 마련하는 것도 절실하게 필요하다. 특정 가 유명인지 여부를 판단하기 위해서는 특정가 어떤 사람들에게 얼마나 널리 알려져 있는가 를 판단하여야 한다. 여기서 어떤 사람들에게 는 인적기준이고, 얼마나 널리 알려져 있는 가 는 양적기준이다. 본 연구서는 판단의 양적기준을 가늠해보고 유명임을 효과적으 로 입증하기 위한 입증방법들을 체계적으로 정리하였다. 그리고 이 연구를 바탕으로 유명목 록집 작성의 가이드라인을 제시해보고자 하였다. 본 보고서에는 먼저 유명 보호에 관한 우리나라, 일본, 미국, 유럽 및 중국의 법령을 수록 하였다. 아울러 유명의 보호에 관한 국제조약상의 규정과 국제기구가 제시한 권고사항도 수록하였다. 특히 우리나라 기업들의 유명가 선점되거나 침해품이 많이 발생하고 있는 중국 의 법상 유명의 보호에 관한 규정 및 지침들을 상세히 소개하고 부터 시행하 는 중국법에 대해서도 소개하였다. 유명는 그 등록여부와 무관하게 일정한 범위 안에서 타인의 출원에 대한 등록배제효를 부여하고 있는데, 이와 관련된 우리나라의 판례 100여 건을 분석하였다. 다만 법 제7조 제1항 제9호의 경우, 2007년 개정법에서 제7조 제1항 제12호의 선사용의 정도를 낮춘 이후부터는 거의 사문화되었기 때문에 이에 대한 분석은 하지 않았다. 제7조 제1항 제10호 의 경우 2005년부터 2012년까지 저명성을 인정 또는 부정한 판례 14건, 제7조 제1항 제11호의 경우 2005년부터 2012년까지 주지성을 인정한 판례 26건, 제7조 제1항 제12호의 경우 2007년부 터 2012년까지 특정인의 출처로 인식되었음을 인정한 판례 57건을 분석하였다. 또한, 사용에 의한 식별력취득을 인정한 판례 10건도 분석하였다. 아울러 일본, 미국, 유럽 및 중국에서 저명 여부를 판단한 사례 중 중요한 판례들을 선정하여 각국마다 10건씩을 분석하였다. 가 유명한지 여부를 판단할 때 고려해야 하는 요소들에 대하여 각국의 법규나 판례를 i

6 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 종합하면, 를 사용한 기간, 사용한 지역적 범위, 를 사용한 제품의 수량과, 를 사용한 제품이 동종 제품 중에서 차지하는, 연도별 매출증가추이, 광고나 홍보의 기간/횟수/지역적범위/매체의 종류/지출비용, 를 대중이 인식하고 있는 지역적 범위, 출원등록여부, 인지도조사결과(Survey Report), 유명로 인정받은 사례, 그 를 사용할 때의 특별한 시장상황(골프용품- 골프대중화시기에 사용), 상품의 거래실정(한정된 수요자 층, 유명인사들이 사용하는 상품), 로 사용하기 전에 이미 잘 알려져 있었는지 여부(유명캐 릭터나 저명한 상호를 로 사용), 타국가에서의 사용실적, 라이센스계약에 의한 사용여부, 유명집에 수록된 사실여부, 가압류와 해제의 대상이 자주 된 사실, 웹사이트방문횟수, 사용주체의 등 가 대중들에게 알려지는데 영향을 끼칠 수 있는 모든 요인들을 고려요 소로 삼고 있다. 그리고 유명인지 여부를 판단할 때 이와 같은 고려요소들에 대하여 각 요소들에 대하여 일정한 기준을 정하거나, 이들을 종합하여 일정 기준을 정하는 것은 불가능하고, 타당하지도 않으며 그러한 사례도 없다. 왜냐하면 가 수요자들에게 알려지는 방법은 매우 다양하며 그 다양한 요소들 중 어느 하나가 절대적인 영향을 미치는 것이 아니기 때문이다. 다만, 수요자인 지도조사결과는 유명한 정도를 직접적으로 보여주는 척도가 될 수 있는데, 이 또한 유명 라 할지라도 여러 가지 법 규정에서 요구하는 의 정도가 조금씩 다르고, 경쟁업자의 다과, 제품의 가격, 조사의 기법과 지역적 범위, 응답자의 계층 등 여러 가지 요인에 따라 인지도 결과 에 대한 해석이 달라질 수 있기 때문에 일률적으로 정하기는 어렵다. 결국 모든 요소들을 고려하 여 종합적으로 판단하는 것이 타당하며, 구체적인 기준을 정하지 않고 판단기관의 자유재량에 맡기는 것이 타당하다. 본 보고서에서는 유명의 권리자가 실무에서 그 의 저명성을 입증하기 위하여 매출실 적(/),, 인터넷/신문/잡지기사, 이전에 유명로 인정받은 기록, 인기 선정기록, 인지도조사결과 등을 어떻게 입증하여야 하는지를 상세하게 설명하였다. 끝으로, 국내유명등록리스트 작성의 필요성에 대하여 자세히 설명하고, 이 리스트의 객관 성과 전문성을 확보하기 위해서는 관련 비영리민간단체가 작성주체가 되어야 하는 점, 신속 성과 경제성을 보장하기 위해서는 국가 예산지원이 뒷받침 되어야 한다는 점, 국가예산지원의 필요성에 대하여 자세히 소개하였다. 나아가 비영리민간단체가 유명등록리스트를 작성할 때 (1) 유명 후보리스트선정 - (2) 유명심사위원회의 자발적인 1차 심사 - (3) 유명 ii

7 Ⅰ요약문Ⅰ 심사위원회의 자발적인 Survey 이후 2차 심사 - (4) 권자들의 신청서와 입증에 대한 3차 심사 등을 거쳐 유명를 선정하는 절차에 대해서도 제안하였다. 아울러 유명로 선정되는 즉시 민간단체의 홈페이지를 통하여 공포하고 3차 심사까지 마친 후 책자와 CD를 발간하여 국내외 특허청과 권침해단속기관에게 배포하고 매년 1~2회 리스트를 업데이트하여 홈페이 지에 게시할 것을 제안하였다. 유명심사위원회가 유명인지 여부를 판단할 때 객관성을 유지하기 위한 심사 및 절차의 가이드라인에 대해서도 조심스럽게 제안하였다. iii

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9 ⅠSummaryⅠ Summary The Korean Intellectual Property Office (KIPO) still needs to come up with effective counter-measures against applications for marks that are imitations of famous marks. Taking it one step further, there is an equally great need to develop effective counter-measures against overseas applications for marks that are imitations of famous Korean marks or have conducted unauthorized use of the same. Whether a certain mark is famous should be determined based on to what extent and amongst whom it is easily recognized. In this regard, amongst whom refers to an individual, while to what extent is a quantitative measure. This study addresses quantitative measures for determining the fame of marks and categorized methods of effectively establishing marks as being famous. Based on such study, guidelines for compiling a list of famous marks are proposed. This study begins with provisions for protection of famous marks in Korea, Japan, the US, Europe and China. Provisions for protection of famous marks from international covenants and related recommendations of international organizations are also introduced. A special focus has been given to provisions and directives of the Chinese trademark law addressing famous marks since improper pre-acquisition and infringement of famous Korean marks are being frequently committed in China. Reference is made to the revised Chinese Trademark law that will come into effect on May 1, Famous marks are protected to a certain extent from third party applications regardless of a registration. Over 100 relevant local cases have been analyzed. Regarding subparagraph (x) of Korean Trademark Act, Article 7(1), 14 cases from 2005 through 2012 in which the fame of marks was either recognized or denied have been analyzed; regarding subparagraph (xi) of the same provision, 26 cases from the same period in which the fame of marks was recognized have been analyzed; regarding subparagraph (xii) of the same article, 57 cases from 2007 through 2012 in which marks were recognized as having gained recognition as a source indicator for a particular person s goods have been v

10 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ analyzed. No analysis was done for cases dealing with subparagraph (xi) of the same provision; this subparagraph has become rather nominal through the relaxing of the standard of fame for Korean Trademark Act, Article 7(1)(xii) as a result of the 2008 amendments to the Korean Trademark Act. Ten cases in which the acquisition of secondary meaning through use was recognized were also analyzed. Additionally, ten key cases determining the acquisition of fame by marks in Japan, the US, the EU and China have been selected and analyzed. Analysis of provisions and precedents in the respective countries reveals that all of the factors that play a role in marks becoming recognized amongst consumers are considered in the determination of the fame of the marks. These include the following: duration, geographical extent of use of the marks, sales volume and figures of goods on which the marks are used, a share of the relevant market of goods on which the marks are used, increases in sales by year, duration/frequency/geographical reach/channels/expenses of advertising/promotion activities, geographical reach of recognition of marks by consumers, existing trademark registrations and pending registrations, survey reports, prior decisions in which marks were recognized as famous, particular market circumstances that existed when marks were being used (e.g., a trademark for golf equipment used while golf was gaining in popularity among the general public), circumstances particular to the goods (limited consumer pool, goods enjoyed by the privileged), popularity already gained before use as a trademark (through use of famous cartoon characters or business names as a trademark), extent of use in other countries, use through license agreements, inclusion on lists of famous marks, history of trademarks having been a subject of temporary attachment and release, number of visits to relevant websites, and fame of users of marks. In the determination of the fame of marks, it is neither possible nor reasonable to set definite criteria for every single factor or set definite criteria that reflect all such factors. There is no known case in which such set criteria have been applied. This is easy to understand because trademarks come to be known amongst consumers through various methods and various factors are in play with no single factor holding absolute sway. Amongst the various factors, survey reports may serve as a direct measure for estimating a level of recognition. Nevertheless, such survey reports are not always accepted as proof of fame because the level of recognition required under different laws and provisions vary and vi

11 ⅠSummaryⅠ interpretations of survey results may be affected by the intensity of competition, prices of goods, methods of survey and geographic area covered and demographics of interviewees. Ultimately, the most reasonable approach to determine the fame of marks would be for all of the factors to be considered, without setting definite criteria, at discretion of the responsible organizations. This study explains in detail how owners of famous marks can establish the fame of their marks through sales (sales figures/quantities sold), advertising expenses, web/newspaper/ magazine articles, prior documents recognizing the fame of the mark(s), records of having been named as well-known marks and survey results. This study ends with a detailed discussion on the need for a list of famous marks in Korea and reasons as to why a civil non-profit organization related to trademarks should take the lead in preparing such a list in order to ensure objectivity and professionalism. Also discussed is the need for government subsidies, so that such a project can be completed in a timely manner and without budget deficiencies. This study goes one step further by outlining procedures that a civil non-profit organization should follow when preparing a list of famous marks as follows: (1) conducting a nomination of famous trademarks (2) holding a preliminary screening of the nominated marks by a trusted trademark review committee, at the committee s discretion (3) having the trusted trademark review committee review the marks, if necessary, with reference to results of a survey conducted at the committee s discretion, and (4) offering a final review of the marks based on applications filed by owners of famous marks together with accompanying evidence. Once marks are nominated as famous marks, they can immediately be published on the website of the relevant civil organization. The marks that pass the final review can be enlisted in a booklet and CD and these can be published and distributed to trademark offices and organizations fighting trademark infringement in and outside of Korea. The booklet and CD can be updated every one to two years and be made available for reference on the website of the relevant civil organization. This study also includes subtle suggestions about guidelines for the examination and procedures that may be followed by a trusted trademark review committee in the determination of famous marks to ensure best objectivity. vii

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13 Ⅰ목 차Ⅰ 목 차 요약문 i Summary v 1 서 언 가. 연구의 배경 1 나. 연구의 목적 1 다. 유명의 보호방법과 개념정의 3 2 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령 가. 우리나라 4 (1) 법 4 (2) 부정경쟁방지법 4 (3) 인터넷주소자원에 관한 법률 5 나. 중국 5 (1) 저명 보호에 관한 개정중화인민공화국법 이전의 규정들 5 (2) 중국의 저명 보호 현황 9 (3) 중국 저명 보호제도의 최신동향 11 다. 일본 12 라. 미국과 유럽 13 3 유명의 보호에 관한 국제조약과 국제단체의 권고안 가. 파리협약 15 나. TRIPs 협정 16 다. 국제단체의 권고안 17 (1) 공동권고안의 탄생 17 (2) 공동권고안의 내용 17 ix

14 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 4 유명 가. 서 언 19 나. 우리나라(107건의 판결) 19 (1) 제7조 제1항 제10호 19 (2) 제7조 제1항 제11호 36 (3) 제7조 제1항 제12호 71 (4) 제6조 제2항 및 (구) 제8조 제2항 143 다. 일본판례(10건의 판결) 153 라. 미국판례 (11건의 판결) 165 마. 유럽(10건의 판결) 179 바. 중국(11건의 판결) 유명 판단기준 가. 의 판단요소 204 (1) 우리나라 204 (2) 미국의 판단요소 205 (3) 유럽의 판단요소 206 (4) 중국의 판단요소 206 나. 유명 판단요소들에 관한 판례검토 207 (1) 207 (2) 208 (3) 매출 및 209 (4) 광고와 홍보 210 (5) 라이센스 213 (6) 이전에 유명임을 인정한 사례 214 (7) 의 등록 여부 214 (8) 소비자의 인지도 215 (9) 215 다. 결론 217 (1) 유명 보호에 관한 각 규정에서 요구하는 정도 217 (2) 주지 또는 저명의 판단기준 유명 입증방법 가. (/) 입증방법 223 나. 입증방법 223 x

15 Ⅰ목 차Ⅰ 다. 입증방법 224 라. 인터넷, 신문, 잡지기사 입증방법 225 마. 및 입증방법 225 바. 유명로 인정받은 기록, 인기 선정 기록 입증방법 225 사. 인지도조사결과(Survey Report) 유명등록리스트 가. 유명등록리스트의 필요성 227 나. 객관성, 전문성, 신속성 및 경제성이 있는 유명등록리스트 작성 방안 228 (1) 작성주체- 객관성과 전문성이 있는 민간기관 228 (2) 신속성과 경제성을 위한 국가 예산지원의 필요성 228 다. 유명등록리스트 작성절차 229 (1) 유명 후보리스트선정 229 (2) 1차심사, 2차심사 및 3차심사 229 라. 유명등록리스트의 공포방법 및 활용방안 230 (1) 공포방법 230 (2) 유명등록리스트 발간 230 (3) 유명등록리스트 업데이트 230 (4) 유명등록리스트에 기재할 사항 231 마. 유명등록리스트 작성에 참고할 사례 231 (1) 대한민국 대표 브랜드 대상 231 (2) 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 232 (3) 소비자선정 최고의 브랜드 대상 233 (4) 대한민국 퍼스트브랜드 대상 233 (5) 올해의 브랜드 대상 234 (6) 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 235 (7) 대한민국 소비자신뢰 대표 브랜드 대상 236 (8) 여성소비자가 뽑은 프리미엄 브랜드 대상 237 (9) 고객이 신뢰하는 브랜드 대상 237 (10) 대한민국시니어브랜드대상 238 (11) 국가브랜드대상 239 바. 유명인지 여부 판단에 대한 가이드라인 240 (1) 어느 정도 유명한 를 등재할 것인가? 240 (2) 심사에 대한 가이드라인 241 사. 유명목록집 활용방안 244 xi

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17 Ⅰ1. 서 언Ⅰ 1 서 언 가. 연구의 배경 오늘날 소비자들은 국경을 매우 자유롭게 넘나들 수 있게 되었으며, 인터넷에는 무수한 정보들 이 넘치고 있다. 이에 발맞추어 기업들은 영향력이 큰 세계적인 브랜드를 발전시켰고 그 브랜드 들은 국제적인 시장을 더욱 발전시켰다. 국제무역의 증가는 결국 유명의 보호를 더욱 더 중요하게 만들었다. 그럼에도 불구하고 많은 세계적인 브랜드들이 모든 국가에서 사용되거나 등록되어있는 것은 아니다. 그리고 많은 유명들이 모든 국가에서 모든 상품분야에 등록되어 있는 것도 아니다. 따라서 유명가 사용 또는 등록되어 있지 않은 국가나 상품분야에서 제3자 가 그 를 등록출원하거나 사용할 경우, 유명의 정당한 권리자를 보호하기 위해서 혹은 건전한 거래질서유지나 수요자들을 보호하기 위해서 일정한 조치는 반드시 필요하다. 이 때문에 각국 정부와 권자들이 유명의 보호범위를 확대해야할 필요성을 인정하고, 그에 따른 노력을 기울이는 것이 국가 간 통상마찰의 주요 요인으로 대두된 지는 꽤 오래되었다. 하지만 유명에 대한 보호문제가 여전히 TM5의 공통협력사항으로 채택된 것은 당연한 일이 며 앞으로도 계속 중요한 의제로 설정될 것이다. 우리나라는 유명인지 여부를 심사하여 유명로서 등록하여 특별히 보호하는 제도를 두고 있지는 않다. 그러나 법과 부정경쟁방지법 및 인터넷주소자원에 관한 법률 등에서 유명를 강력하게 보호하고 있다. 다만, 유명에 해당하는지 여부에 대한 뚜렷한 판단기 준과 체계적인 입증방법에 관한 지침이 마련되지 않아 유명 인정 여부의 판단주체와 유명상 표임을 입증해야 하는 주체가 모두 그 판단과 입증에 적지 않은 어려움을 겪고 있다. 한편, 국내에서 유명를 모방한 등록출원에 대한 효과적인 대응방안은 여전히 필요한 상황이다. 그러나 이제는 외국에서 우리나라 기업의 유명를 모방한 등록출원 또는 무단 사용에 대해서도 효과적으로 대응할 수 있는 방안이 절실하게 필요한 상황이 되었다. 나. 연구의 목적 유명란 사람들에게 널리 알려져 있는 이다. 특정 가 유명인지 여부를 판단하 기 위해서는 특정가 어떤 사람들에게 얼마나 널리 알려져 있는가 를 판단하여야 한다. 여기 서 어떤 사람들에게 는 인적기준이고, 얼마나 널리 알려져 있는가 는 양적기준이다. 법 교재나 판례에서는 유명란 사용한 상품의 일반거래수요자들에게 널리 알려져 1

18 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 있어야 한다고 보고 있다. 그러나 얼마나 널리 알려져 있어야 유명라고 볼 수 있는지에 대해서는 언급하지 않으며, 사용실적을 종합하여 이른바 저명, 주지 또는 특정인 의 출처표지로 인식된 중 어느 하나에 해당하거나 전혀 해당하지 아니하는지 여부를 case by case로 판단하고 있다. 본 연구는 판단의 양적기준을 가늠해보고 유명임을 효과적으로 입증하기 위한 입 증방법들을 정리하기 위한 것이다. 본 연구에서는 먼저 유명 보호에 관한 우리나라, 일본, 미국, 유럽 및 중국의 법령을 파악하였다. 아울러 유명의 보호에 관한 국제조약상의 규정과 국제기구가 제시한 권고사항도 파악하였다. 그리고 우리나라, 일본, 미국, 유럽, 중국에서 유명상 표 인정여부에 관한 사례 총 140여 건을 선정하여 각 사례에서 유명임을 인정 또는 부정한 근거자료들을 분석하였다. 그리고 위 분석자료들을 바탕으로 유명 인정에 관한 최소한의 기준을 작성할 수 있는지 여부를 검토하였다. 만일 최소한의 양적기준을 작성하는 것이 바람직하지 않고, 판단주체가 상 표사용실적 등을 종합적으로 검토하여 자유 심증에 따라 case by case로 판단하는 것이 타당하 다면 그 이유를 분명하게 검토하고자 하였다. 또한, 유명인지 여부를 판단할 때 쉽게 참조할 수 있도록 국내 판례 100여건을 법 조항별로 나누고 각 판례에서 인정한 사실들을 일목요연하게 정리해두었다. 아울러 주요 외국의 저명 40여 건도 분석하고, 유명에 대한 입증방법도 자세히 소개하였다. 결국 본 연구서는 유명의 주체들이 유명를 인정받고자 할 때 어떠한 사실들을 어떠한 자료로서 어떻게 입증하여야 하는지를 자세히 소개하고, 판단주체들에게 가 어느 정도의 사용실적이 있어야 어떠한 법조항에 근거하여 보호를 받을 수 있는지를 가늠하는데 도움이 되고 자 하였다. 끝으로, 객관적이고 전문적인 민간기구가 유명목록집을 작성하고자 할 때에 참조할 수 있도록 어느 정도로 유명한 를 수록해야 하는지, 신청서에 선택기재사항과 필수기재사항들 은 무엇으로 해야 하는지, 신청인들에게 제공할 입증요령, 객관적인 판단기준을 사전에 작성하여 가이드라인으로 제시하는 것이 바람직한지 여부, 판단의 객관성을 유지하기 위한 조치들, 최소한 의 기준 등에 대하여 연구 하였다. 외부 전문가들의 의견을 반영하였으므로 유명목록집 작성에 도움이 되길 바란다. 2

19 Ⅰ1. 서 언Ⅰ 다. 유명의 보호방법과 개념정의 유명에 대한 보호는 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 하나는 유명가 등록하지 아니한 상품 1) 에 대해서도 제3자가 그와 동일 또는 유사한 표장을 등록할 수 없도록 하는 것이고, 또 하나는 유명는 그 사용한 상품뿐만 아니라 사용하지 아니한 상품 2) 에도 제3자가 그와 동일 또는 유사한 표장을 사용할 수 없도록 하는 것이다. 우리나라와 미국, 유럽공동체 및 중국은 어떤 가 유명하다는 취지를 미리 기재한 등록 출원을 하여 심사결과 유명임을 인정받아 등록한 후 특별한 권리를 부여하는 제도를 두지 않고 있다. 따라서 유명로서 보호를 받기 위해서는 각각의 사건에서 유명임을 입증하여 야 한다. 다만 일본은 유명를 방호표장으로 출원하여 등록하는 제도를 두고 있는데 이에 대해서는 후술한다. 대부분의 국가의 법은 자국 내에서 등록한 와 혼동가능성이 있는 에 대해서만 등록을 금지하거나 사용을 금지하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 유명에 대해서는 보호범위 를 확장하고 있다. 그런데 그 확장의 정도는 의 유명한 정도에 따라 다르다. 즉, 가 유명할수록 등록 또는 사용한 상품과 유사성이 더 먼 상품분야에서 제3자의 유사 등록을 금지하거나 사용을 금지한다. 우리나라에서는 통상 유명한 정도에 따라 저명, 주지 3), 특정인의 출처표지로 인식된 4) 등으로 나누고 있는데, 그 차이에 대해서는 후술한다. 한편, 유명의 보호와 관련하여 의 유명한 정도에 따라서 표장의 유사 범위를 확장할 수 있는 지 여부가 문제되는데, 기본적인 원칙은 가 유명할수록 동일한 권자나 후원관계 에 있는 자일 것으로 혼동할 가능성이 증가하기 때문에 더 넓게 보호하는 것이 타당하다고 사료 된다. 1) 정확하게는 등록한 지정상품과 유사하지 아니한 상품 2) 사용한 상품과 동일 또는 유사하지 아니한 상품을 포함한다. 3) 대법원 선고 91후301 판결에서 제7조 제1항 제9호의 주지라 함은 반드시 수요자 또는 거래자 가 그 사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 가 특정인의 상품에 사용되는 것임을 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있음을 필요로 한다." 고 판시한 바 있다 4) 특허법원은 선고 2009허7659 판결은 한식당 에 1년 6개월 동안 사용된 돌곰네 를 제7조 제1항 제12호의 특정인의 출처표지로 인식된 인정하였다. 이 판결에서 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 에 해당하기 위해서는 특정인의 가 누군가의 상품을 표시한다는 인식이 당해 상품에 관한 국내 또는 외국의 수요자들 중 거래상 의미 있는 최소한의 범위 이상의 사람들 사이에서 존재하면 충분하고, 반드시 그 수요자들의 전부 또는 대부분이 그러한 인식을 하고 있어 특정인의 가 주지에 해당할 필요는 없다고 할 것 이라고 판시하였다. 3

20 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령 가. 우리나라 (1) 법 우리 법은 등록요건에서 유명를 유명하지 않은 보다 강하게 보호하고 있다. 즉, 유명의 권리자는 자신이 등록한 상품과 유사하지 아니한 상품에 대해서도 제3자가 그와 유사한 표장을 등록하는 것을 저지할 수 있다. 구체적으로, (1) 타인의 상품을 표시하는 것이라 고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 와 동일 또는 유사한 로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 는 등록을 받을 수 없으며 5), (2) 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 는 등록을 받을 수 없으며, 6) (3) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 는 등록을 받을 수 없으며, 7) 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 와 동일 또는 유사한 로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 는 등록받을 수 없다. 8) 또한, 타인의 등록의 출원일 이전부터 그 등록된 와 동일 또는 유사한 를 계속하 여 사용하여 특정인의 출처표지로 인식될 정도로 알려졌다면 그 사용자는 등록에 대하 여 선사용에 따른 를 계속 사용할 권리 를 가지게 된다. 9) 그리고 이른바 자타상품식별력이 없는 10) 일지라도 실질적으로 독점적으로 널리 사용하여 유명가 되면 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록이 가능해진다. 11) (2) 부정경쟁방지법 유명의 권리자는 자신이 등록을 하지 아니한 상품분야 또는 사용을 하지 아니한 상품분야에도 제3자가 사용하는 것을 금지시킬 수 있다.구체적으로, 유명의 권리자는 자신 이 사용한 상품과 유사한지 여부에 상관없이 제3자가 (1) 유명와 출처의 혼동우려가 있는 5) 법 제7조 제1항 제9호 6) 법 제7조 제1항 제10호 7) 법 제7조 제1항 제11호 8) 법 제7조 제1항 제12호 9) 법 제57조의 3 10) 법 제6조 제1항 제1호 내지 제7호에 해당하는 11) 법 제6조 제2항 4

21 Ⅰ2. 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령Ⅰ 를 사용하는 경우 12) 또는 (2) 유명의 식별력이나 명성을 손상시킬 우려가 있는 를 사용하는 경우 13) 에는 그 의 사용을 금지시킬 수 있다. (3) 인터넷주소자원에 관한 법률 권자 등과 도메인네임 등록인간의 분쟁에 관한 인터넷주소자원에 관한법률 제18조의 2에서도 유명를 보호하고 있다. 즉, 도메인네임의 사용이 국내에서 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 경우 14) 또는 국내에서 저명한 신청인의 성명, 명칭, 표장 또는 상호 등에 대한 식별력이나 명성을 손상하는 경우 에는 그 도메인네임의 등록을 말소 하거나 신청인에게 이전하도록 하는 조정결정을 할 수 있다. 15) 인주법상의 위 규정들은 법 이나 부정경쟁방지법상의 유명 보호에 관한 규정과 동일하다. 나. 중국 16) (1) 저명 보호에 관한 개정중화인민공화국법 이전의 규정들 중국에서 저명는 권자가 권을 주장하고 강력한 구제를 요청하는 중요한 법적수 단으로 활용된다. 중화인민공화국법 은 1982년에 제정된 후 1993년과 2001년에 개정되었 고, 중국전국인민대표대회 상무위원회에서 중화인민공화국법 개정안이 통과 되어 시행된다. 2001년 개정법에서 처음으로 저명의 보호에 관한 규정 을 추가 하였는데, 이는 중국이 1985년 공업소유권보호를 위한 파리협약 에, 2001년 WTO에 각각 가입 하면서 Trips협정을 이행할 의무를 지게 되었기 때문이다. 즉, 파리협약과 Trips협정에서 규정하 고 있는 저명보호에 관한 의무를 이행하기 위해서였다. 중국에서 실무상 저명보호에 주로 인용되는 법적 근거는 다음과 같다. (가) 시행 중화인민공화국 부정경쟁방지법 17) 12) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가.목 및 나.목 13) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다.목 14) 인터넷주소자원에 관한 법률 제18조의 2 제2호 15) 여기서 신청인 은 도메인네임 등록인을 상대로 그 등록의 이전 또는 말소를 청구하는 조정신청인을 말한다. 16) 중국변리사 한영옥, Beijing Sanyou Intellectual Prpoerty Agency Ltd. 17) 1993 年 12 月 1 日 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 反 不 正 当 竞 争 法 第 五 条 经 营 者 不 得 采 用 下 列 不 正 当 手 段 从 事 市 场 交 易, 损 害 竞 争 对 手 : ( 二 ) 擅 自 使 用 知 名 商 标 特 有 的 名 称 包 装 装 潢, 或 者 使 用 与 知 名 商 标 近 似 的 名 称 包 装 装 潢, 造 成 和 他 人 的 知 名 商 品 相 混 淆, 使 购 买 者 误 认 为 是 该 知 名 商 品 ; 5

22 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 제5조: 경영자는 하기 부정경쟁 수단으로 시장거래에 종사하여 경쟁상대를 침해해서는 안 된다. 1 저명 특유의 명칭, 포장, 장식을 무단사용하거나, 저명와 유사한 명칭, 포장, 장식을 사용하여 타인과 혼동을 초래하여 구매자가 해당 상품을 저명상품으로 오인하 도록 하는 것 (나) 시행 최고인민법원의 컴퓨터네트웍도메인 관련 민사분쟁사건 심리 중 법률 적용에 있어서 약간의 문제에 관한 해석 18) 제4조: 인민법원은 도메인 분쟁사건 심리 시 하기 각항 요건에 부합되는 경우에 대해 피고의 도메인 등록 및 사용행위를 권리침해행위 또는 부정경쟁행위로 인정해야 한다. 2 피고의 도메인 또는 그 주요한 구성부분이 원고의 저명를 복제, 모방, 번역 또는 음역한 것 이거나, 원고의 등록, 도메인 등과 동일하거나 유사하여 관련 대중들이 충분히 오해할 염려가 있는 경우 제5조: 피고의 행위가 하기 상황에 해당하는 것으로 입증되는 경우, 인민법원은 그 행위를 악의적인 행위로 인정해야 한다. 1 영업목적으로 타인의 저명를 도메인으로 등록한 경우 제6조: 인민법원은 도메인 분쟁사건 심리 시 당사자의 요청 및 사건의 구체적인 경위에 근거하여 사건 관련 등록의 저명여부에 대해 법적 인정을 할 수 있다. (다) 개정 중화인민공화국 법 19) 18) 第 四 条 人 民 法 院 审 理 域 名 纠 纷 案 件, 对 符 合 以 下 各 项 条 件 的, 应 当 认 定 被 告 注 册 使 用 域 名 等 行 为 构 成 侵 权 或 者 不 正 当 竞 争 : ( 二 ) 被 告 域 名 或 其 主 要 部 分 构 成 对 原 告 驰 名 商 标 的 复 制 模 仿 翻 译 或 音 译 ; 或 者 与 原 告 的 注 册 商 标 域 名 等 相 同 或 近 似, 足 以 造 成 相 关 公 众 的 误 认 ; 第 五 条 被 告 的 行 为 被 证 明 具 有 下 列 情 形 之 一 的, 人 民 法 院 应 当 认 定 其 具 有 恶 意 ; ( 一 ) 为 商 业 目 的 将 他 人 驰 名 商 标 注 册 为 域 名 的 ; 第 六 条 人 民 法 院 审 理 域 名 纠 纷 案 件, 根 据 当 事 人 的 请 求 以 及 案 件 具 体 情 况, 可 以 对 涉 及 的 注 册 商 标 是 否 驰 名 依 法 作 出 认 定 19) 中 华 人 民 共 和 国 商 标 法 第 十 三 条 : 就 相 同 或 者 类 似 商 品 申 请 注 册 的 商 标 是 复 制 摹 仿 或 者 翻 译 他 人 未 在 中 国 注 册 的 驰 名 商 标, 容 易 导 致 混 淆 的, 不 予 注 册 并 禁 止 使 用 就 不 相 同 或 者 不 相 类 似 商 品 申 请 注 册 的 商 标 是 复 制 摹 仿 或 者 翻 译 他 人 已 经 在 中 国 注 册 的 驰 名 商 标, 误 导 公 众, 致 使 该 驰 名 商 标 注 册 人 的 利 益 可 能 受 到 损 害 的, 不 予 注 册 并 禁 止 使 用 中 华 人 民 共 和 国 商 标 法 第 十 四 条 : 认 定 驰 名 商 标 应 当 考 虑 下 列 因 素 : ( 扉 ) 相 关 公 众 对 该 商 标 的 知 晓 程 度 ; ( 欤 ) 该 商 标 使 用 的 持 续 时 间 ; ( 卟 ) 该 商 标 的 任 何 宣 传 工 作 的 持 续 时 间 程 度 和 地 理 范 围 ; ( 尢 ) 该 商 标 作 为 驰 名 商 标 受 保 护 的 记 录 ; 6

23 Ⅰ2. 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령Ⅰ 제13조: 동일 또는 유사한 상품에 등록출원된 가 중국에서 등록되지 않은 타인의 저명 를 복제, 모방 또는 번역한 것이고 쉽게 혼동을 일으키는 경우, 로 등록될 수 없으며 사용 또한 금지한다. 동일하거나 유사하지 않은 상품에 등록출원된 가 중국에 서 등록된 타인의 저명 를 복제, 모방 또는 번역한 것이고 대중의 혼동을 일으켜 해당 저명 등록권자에게 불이익을 초래하는 경우, 로 등록될 수 없으며 사용 또한 금지한다. 제14조: 저명 인정에 있어서 아래와 같은 요소들을 고려해야 한다. 1 해당 에 대한 관련분야 공중의 숙지정도 2 해당 가 지속적으로 사용되어 온 기간 3 해당 홍보활동의 지속기간, 정도 및 지리적 범위 4 해당 가 저명로서 보호 받은 기록 5 해당 의 저명성을 입증할 수 있는 요소 (라) 시행 法 释 [2002]32호 최고인민법원 민사분쟁사건 심리시의 법률 적용 문제에 대한 해석 20) 제1조: 하기 행위는 법 제52조 제5항에서 규정한 타인의 등록권에 대한 침해 행위에 해당한다: (2) 타인의 등록저명 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역 하여 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 대중의 혼동을 일으키고 등록권자의 손실을 초래 할 수 있는 경우 제2조: 법 제13조 제1항의 규정에 의거, 중국에서 등록되지 않은 타인의 저명 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역하여 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 대중이 충분히 혼동할만한 염려가 있는 경우, 반드시 침해를 중지하는 민사책임을 진다. 제22조: 인민법원은 분쟁사건 심리 중 당사자의 청구와 사안의 구체적인 상황에 따라 관련 등록의 저명여부에 대해 법에 근거하여 인정을 할수 있다. 저명 인정은 응당 법 제14조의 규정에 따라 진행하여야 한다. 당사자가 과거 행정관리기관 혹은 ( 玳 ) 该 商 标 驰 名 的 其 他 因 素 20) 号 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 商 标 民 事 纠 纷 案 件 适 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 第 一 条 : 下 列 行 为 属 于 商 标 法 第 五 十 二 条 第 ( 五 ) 项 规 定 的 给 他 人 注 册 商 标 专 用 权 造 成 其 他 损 害 的 行 为 : ( 二 ) 复 制 摹 仿 翻 译 他 人 注 册 的 驰 名 商 标 或 其 主 要 部 分 在 不 相 同 或 者 不 相 类 似 商 品 上 作 为 商 标 使 用, 误 导 公 众, 致 使 该 驰 名 商 标 注 册 人 的 利 益 可 能 受 到 损 害 的 ; 第 二 条 : 依 据 商 标 法 第 十 三 条 第 一 款 的 规 定, 复 制 摹 仿 翻 译 他 人 未 在 中 国 注 册 的 驰 名 商 标 或 其 主 要 部 分, 在 相 同 或 者 类 似 商 品 上 作 为 商 标 使 用, 容 易 导 致 混 淆 的, 应 当 承 担 停 止 侵 害 的 民 事 法 律 责 任 第 二 十 二 条 人 民 法 院 在 审 理 商 标 纠 纷 案 件 中, 根 据 当 事 人 的 请 求 和 案 件 的 具 体 情 况, 可 以 对 涉 及 的 注 册 商 标 是 否 驰 名 依 法 作 出 认 定 7

24 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 인민법원에 의해 저명인정기록이 있을 경우 상대방 당사자가 관련저명에 대하여 이의를 제기하지 않는 한 인민법원은 재심사를 하지 않는다. 상대방이 이의제기시에는 법제14조의 규정에 따라 심사한다. (마) 중국국가공상행정관리총국에서 반포한 시행 저명 인정 및 보호 규정 21) 제2조: 본 규정 중 저명라 함은 관련 분야 공중에게 널리 알려져 있고 비교적 높은 명성을 가지고 있는 를 말한다. 제3조: 저명를 증명할 수 있는 증거자료는 아래와 같다: 1 해당 가 관련분야 공중에게 널리 알려져 있음을 증명할 수 있는 관련자료 2 해당 가 지속적으로 사용되어 온 기간을 증명할 수 있는 자료, 해당의 사용 및 등록시간과 범위를 포함한 관련자료 3 해당 홍보활동의 지속기간, 정도 및 지리적 범위를 증명할 수 있는 관련자료, 광고홍보와 판촉방식, 지역적 범위, 광고매체의 종류 및 광고투입량 등을 포함한 관련 자료 4 해당 가 저명로서 보호받은 기록관련자료, 과거 중국 혹은 나라 및 지역 에서 저명로 보호받은 관련자료 5 해당 의 저명성을 입증할 수 있는 요소, 해당의 주요상품의 최근 3년간 의 생산량,판매량,판매수입,세금,판매구역 등을 포함한 관련자료 (바) 시행 호 최고인민법원 저명보호 관련 민사 분쟁사건 심리시 법률운용문제에 대한 해석 22) 21) 2003 年 6 月 1 日 起 施 行 的 驰 名 商 标 认 定 和 保 护 规 定 第 二 条 本 规 定 中 的 驰 名 商 标 是 指 在 中 国 为 相 关 公 众 广 为 知 晓 并 享 有 较 高 声 誉 的 商 标 第 三 条 以 下 材 料 可 以 作 为 证 明 商 标 驰 名 的 证 据 材 料 : ( 一 ) 证 明 相 关 公 众 对 该 商 标 知 晓 程 度 的 有 关 材 料 ; ( 二 ) 证 明 该 商 标 使 用 持 续 时 间 的 有 关 材 料, 包 括 该 商 标 使 用 注 册 的 历 史 和 范 围 的 有 关 材 料 ; ( 三 ) 证 明 该 商 标 的 任 何 宣 传 工 作 的 持 续 时 间 程 度 和 地 理 范 围 的 有 关 材 料, 包 括 广 告 宣 传 和 促 销 活 动 的 方 式 地 域 范 围 宣 传 媒 体 的 种 类 以 及 广 告 投 放 量 等 有 关 材 料 ; ( 四 ) 证 明 该 商 标 作 为 驰 名 商 标 受 保 护 记 录 的 有 关 材 料, 包 括 该 商 标 曾 在 中 国 或 者 其 他 国 家 和 地 区 作 为 驰 名 商 标 受 保 护 的 有 关 材 料 ; ( 五 ) 证 明 该 商 标 驰 名 的 其 他 证 据 材 料, 包 括 使 用 该 商 标 的 主 要 商 品 近 三 年 的 产 量 销 售 量 销 售 收 入 利 税 销 售 区 域 等 有 关 材 料 22) 号 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 涉 及 驰 名 商 标 保 护 的 民 事 纠 纷 案 件 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 第 一 条 本 解 释 所 称 驰 名 商 标, 是 指 在 中 国 境 内 为 相 关 公 众 广 为 知 晓 的 商 标 第 二 条 在 下 列 民 事 纠 纷 案 件 中, 当 事 人 以 商 标 驰 名 作 为 事 实 根 据, 人 民 法 院 根 据 案 件 具 体 情 况, 认 为 确 有 必 要 的, 对 所 涉 商 标 是 否 驰 名 作 出 认 定 : ( 一 ) 以 违 反 商 标 法 第 十 三 条 的 规 定 为 由, 提 起 的 侵 犯 商 标 权 诉 讼 ; ( 二 ) 以 企 业 名 称 与 其 驰 名 商 标 相 同 或 者 近 似 为 由, 提 起 的 侵 犯 商 标 权 或 者 不 正 当 竞 争 诉 讼 ; ( 三 ) 符 合 本 解 释 第 六 条 规 定 的 抗 辩 或 者 反 诉 的 诉 讼 8

25 Ⅰ2. 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령Ⅰ 제1조: 본 해석 중 칭하는 저명는 중국지역 내에서 관련 대중에게 광범위하게 인식되어 있는 를 가리킨다. 제2조: 하기 민사분쟁사건 중 당사자가 저명를 사실적 근거로 주장하는 경우, 인민법원 은 사건의 구체적인 상황에 근거하여 필요에 따라 의 저명여부를 인정할 수 있다. 1 법 제13조 규정의 위반을 이유로 제기된 권 침해소송 2 기업 명칭이 저명와 동일하거나 유사하다는 이유로 제기된 권 침해소송 또는 부정경쟁소송 3 본 해석 제6조에서 규정한 항변 또는 맞고소에 부합되는 소송 제6조: 원고가 피소의 사용이 해당 등록 전용권을 침해하였다는 이유로 민사소송 을 제기하였고, 피고가 원고의 등록에 대해 기존 미등록 저명를 복제, 모방, 번역 하였다는 이유로 항변 또는 맞고소를 제기한 경우, 피고 측은 반드시 기존 미등록 의 저명여부를 입증해야 한다. (2) 중국의 저명 보호 현황 이전 저명에 대한 인정은 대량인정, 수동보호 ( 批 量 认 定 主 动 保 护 )의 원칙 을 적용하였으나 그 이후부터는 중국국가공상행정관리총국에서 시행한 저명 인정 및 보 호 규정 ( 驰 名 商 标 认 定 和 保 护 规 定 )에 따라 사안별 인정, 수동보호 ( 个 案 认 定 被 动 保 护 ) 및 수요에 따른 인정 ( 按 需 认 定 )의 원칙을 적용하게 되었다. 사안별 인정 ( 个 案 认 定 )이란, 저명인정이 특정 분쟁사안에 한해서 의미를 가지는 것을 가리킨다. 실무상 사안별 인정은 다음과 같은 4가지 특색을 드러낸다. 1 저명 는 행정 관리부문에서 대량 으로 평가하고 인정하는 것이 아니라 구체적인 사안 중에서 인정하는 것이 다. 저명 의 인정은 기업의 명성과 관계없이 단지 법률분쟁을 해결하는데 필요한 수단일 뿐이다. 2 과거에 인정한 저명를 현재의 사건에 그대로 적용해서는 아니 된다. 3 과거에 인정한 저명에 대해 상대방 당사자의 이의가 없을 경우 인민법원 또는 행정관리기관은 바로 해당 를 저명로 인정할 수 있다. 4 단, 과거에 인정한 저명에 대해 상대방의 이의가 있는 경우 권자는 자신의 가 저명임을 다시 입증하여야 한다. 수동보호 ( 被 动 保 护 )란 침해사안 중에서 자신의 권을 침해한 타인에 대하여 당사자 가 명확한 저명 인정요청과 함께 관련증거를 제출하면, 국, 평심위원회 또는 인민법 第 六 条 原 告 以 被 诉 商 标 的 使 用 侵 犯 其 注 册 商 标 专 用 权 为 由 提 起 民 事 诉 讼, 被 告 以 原 告 的 注 册 商 标 复 制 摹 仿 或 者 翻 译 其 在 先 未 注 册 驰 名 商 标 为 由 提 出 抗 辩 或 者 提 起 反 诉 的, 应 当 对 其 在 先 未 注 册 商 标 驰 名 的 事 实 负 举 证 责 任 9

26 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 원이 관련 사실 및 법률에 의거하여 그 저명성 여부를 판단하여 인정하고 구제 하는 것을 가리킨 다. 저명는 당사자의 요청에 따라 인정하는 것으로 국, 평심위원회, 인민법원에서 자진하여 능동적으로 인정하는 것이 아니다. 필요에 따른 인정 ( 按 需 认 定 )이란 권 침해 또는 부정경쟁 행위가 성립된 사안에 한해서 국, 평심위원회 또는 인민법원이 해당저명에 대해 인정절차를 진행하는 것을 가리 킨다. 만약 권리자가 다른 법률규정을 통하여 권을 보호할 수 있고, 저명임이 국, 평심위원회 및 인민법원이 법률을 적용하는 사실적 근거가 아닌 경우에는 저명 인정을 진행하지 않는다. 이는 저명 권리의 인정에 따른 폐단을 효과적으로 방지할 뿐만 아니라 사법, 행정자원의 절약 및 행정관리기관과 인민법원의 업무효율향상에도 도움이 된다. 저명 제도는 분쟁을 해결하기 위하여 도입된 것으로서 그 취지는 비교적 높은 인지도 를 가진 에 더욱 넓은 보호범위와 더욱 강화된 보호를 제공하는데 있다. 주로 등록된 저명상 표에 대한 미등록상품분야로 확대보호, 그리고 미등록 저명에 대한 동일 또는 유사한 상품이 나 서비스업 분야의 보호에서 구현된다. 단, 어느 한 분야에서 가 저명로 인정되었다고 하여 해당 가 모든 상품 혹은 서비스에서 절대적 보호를 받는 것은 아니다. 즉 저명 인정은 단지 일정기간 내 해당의 인지도에 대한 사실 확인과 판단으로 이루어지며 그 인정결 과는 개별분쟁사안에서만 유효한 것이 원칙이다. 그러나 실생활에서 소유자나 소비자들이 저명를 일종의 명예칭호로 간주하는 잘못된 인식이 있다. 일부 소유자는 저명로 인정된 를 해당 상품 또는 서비스의 품질을 국가가 인정한 것으로 홍보하여 소비자의 오인을 유도하고 있다. 몇 년 전 일부 지방정부는 현지기업의 가 저명로 인정된 후 해당 기업에 상당한 금액의 장려금을 지급하였는데, 이는 각 기업이 정부의 장려금을 받기 위해 갖은 수단과 노력으로 저명를 쟁취하는 기이한 현상을 초래하였다. 저명인정에 따른 거액의 상업적 이익에 대한 추구와 저명에 대한 단편적 이해로 인하여 일부 기업은 맹목적으로 저명를 추구하였으며, 심지어 날조현상 및 여러가지 폐단까지 속출하게 되었다. 이러한 저명 신격화, 저명 보호제도에 따른 폐단 을 규제하고자 최고인민법원은 적 극적으로 관련사법해석을 제정하고 제도를 보완하였다. 또 각급법원 및 국, 평심위원회 도 저명요청사안심리시 매우 엄격한 인정기준 및 인정을 해도 되고 하지 않아도 되는 경우 에는 인정하지 않는 원칙을 활용하는바, 이는 또 다른 문제점을 초래하였다. 즉, 실제로 보호대 상에 부합되고 분명히 보호를 필요로 하는 저명 가 인정받을 엄두를 못 내게 하거나 아예 인정을 거부하여 저명 보호에 대한 인위적인 장애물을 조성하게 되었다. 이런 실무상의 문제점에 대하여 최고인민법원 부원장은 2012년 전국법원 지적재산권심판법 10

27 Ⅰ2. 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령Ⅰ 원 심판장세미나 에서 법에 의거하여 저명 보호를 규범화하고 저명 보호의 진면목을 회복해야 한다 라는 사법정책을 제시하였다. 그는 저명의 폐단을 방지하고 저명 인정이 지나치게 엄격하여 저명 보호에 인위적 장애물을 형성하는 추세를 면하기 위해서는 당사자 가 저명 보호를 주장할시 보호요건에 부합되고 또한 보호가 필요한 경우에는 반드시 법에 따른 인정과 보호를 제공해야한다 라고 하였다. 또 저명의 보호범위와 정도 역시 식별력과 인지도와 대응되는 것으로, 저명의 식별력이 강하고 인지도가 높을수록 다른 상품류에서의 보호범위도 더욱 넓어지고 보호력도 더욱 강화된다 라고 피력하였다. 이는 지난 몇 년 사이 저명 사법보호정책에 나타난 상당히 큰 변화이다. 행정소송사건을 관할하는 북경시 제1중급 인민법원 및 법원에도 이미 내부적으로 위와 같은 저명 사법보호정책이 전달되었다고 한다. (3) 중국 저명 보호제도의 최신동향 23) 현재의 여러 문제점을 해결하고자 2013년 8월 30일 정식 통과된 법 제3차 개정안은 저명 보호제도를 아래와 같이 보완하였다. 개정법 제13조: 관련분야 공중에게 잘 알려진 에 대해, 해당 소유자가 자신의 권리가 침해되었다고 판단되는 경우 본 법규에 의거하여 저명 보호를 요청할 수 있다. 개정법 제14조: 저명는 반드시 당사자의 요청을 근거로 하며, 사안 처리시 인정 이 필요한 사실로 간주하여 인정여부를 판단한다. 등록 심사 및 공상행정관리부문의 법 위반사건 단속 과정에서 당사자가 본 법률 제13 조의 규정에 의거하여 권리를 주장하는 경우, 국은 사건 심사처리의 필요에 따라 저명여 부에 대해 인정할 수 있다. 또한 분쟁처리 과정에서 당사자가 본 법률 제13조의 규정에 의거하여 권리를 주장하는 경우, 평심위원회는 사건 처리의 필요에 따라 의 저명여부에 23) 商 标 法 第 13 条 : 为 相 关 公 众 所 熟 知 的 商 标, 持 有 人 认 为 其 权 利 受 到 侵 害 时, 可 以 依 照 本 法 规 定 请 求 驰 名 商 标 保 护 商 标 法 第 14 条 : (1) 驰 名 商 标 应 当 根 据 当 事 人 的 请 求, 作 为 处 理 涉 及 商 标 案 件 需 要 认 定 的 事 实 进 行 认 定 在 商 标 注 册 审 查 工 商 行 政 管 理 部 门 查 处 商 标 违 法 案 件 过 程 中, 当 事 人 依 照 本 法 第 十 三 条 规 定 主 张 权 利 的, 商 标 局 根 据 审 查 处 理 案 件 的 需 要, 可 以 对 商 标 驰 名 情 况 作 出 认 定 在 商 标 争 议 处 理 过 程 中, 当 事 人 依 照 本 法 第 十 三 条 规 定 主 张 权 利 的, 商 标 评 审 委 员 会 根 据 处 理 案 件 的 需 要, 可 以 对 商 标 驰 名 情 况 作 出 认 定 在 商 标 民 事 行 政 案 件 处 理 过 程 中, 当 事 人 依 照 本 法 第 十 三 条 规 定 主 张 权 利 的, 最 高 人 民 法 院 指 定 的 人 民 法 院 根 据 审 理 案 件 的 需 要, 可 以 对 商 标 驰 名 情 况 作 出 认 定 生 产 经 营 者 不 得 将 驰 名 商 标 字 样 用 于 商 品 商 品 包 装 或 者 容 器 上, 或 者 用 于 广 告 宣 传 展 览 以 及 其 他 商 业 活 动 中 商 标 法 第 58 条 : 将 他 人 注 册 商 标 未 注 册 的 驰 名 商 标 作 为 企 业 名 称 中 的 字 号 使 用, 误 导 公 众, 构 成 不 正 当 竞 争 行 为 的, 依 照 中 华 人 民 共 和 国 反 不 正 当 竞 争 法 处 理 11

28 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 대해 판단할 수 있다. 민사, 행정사건 처리 과정에서 당사자가 본 법률 제13조의 규정에 의거하여 권리를 주장 하는 경우, 최고인민법원이 지정한 인민법원은 사건 심리의 필요에 따라 저명여부에 대해 판단할 수 있다. 생산자나 경영자는 저명 라는 문구를 상품, 상품포장 또는 용기에 사용하거나, 광고홍보, 전시 및 상업 활동에 사용해서는 아니 된다. 개정법 제58조: 타인의 등록, 미등록 저명를 기업명칭 중의 상호로 사용하고 대 중의 오인을 유도하여 부정경쟁행위에 해당하는 경우, 중화인민공화국 부정경쟁방지법 에 따라 처리한다. 이번 개정안의 구체적 변화를 정리하면 다음과 같다. 1 저명의 정의를 더욱 명확히 하였다. 즉 저명란 관련분야 공중에게 잘 알려져 있는 이다. 2 사안별 인정, 수동보호 의 원칙에 따라, 권리자가 자신의 권리가 침해되었다고 판단하는 경우 본 법규에 의거하여 저명 보호를 요청할 수 있고, 사안 처리 시 반드시 인정 이 필요한 사실로 판단될 경우에 인정여부를 판단한다고 명시하였다. 즉, 국, 평심 위원회 및 인민법원은 당사자의 요청 없이 스스로 자진하여 본 법규 중 저명 보호 관련 규정을 적용해서는 아니 된다. 특정 사건 중에서 반드시 저명보호확대제도에 의 해서만 권자를 보호할 수 있는 경우에 한하여 저명로 인정할 수 있다. 3 저명 라는 광고홍보를 명확히 금지하여 소비자의 오인을 유도 하는 것을 피한다. 저명 임을 상품, 상품포장 또는 용기에 사용하지 못하고 광고홍보, 전시 및 상업 활동 에 사용하지 못하도록 규정하여 저명 남용 및 폐단을 규제한다. 4 타인의 저명를 기업명칭 중의 상호로 사용하여 대중의 오인을 유도하는 행위는 부정경 쟁행위에 해당한다고 규정하였다. 이로써 공정경쟁질서를 더욱 강화한다. 2014년 5월 1일부터 실시될 개정 중화인민공화국법 과, 뒤따라 개정 될 [법실시세칙] 및 사법해석 등을 포함한 저명 보호제도가 실무상 중국저명보호제도에 어떤 변화를 가져올지 앞으로의 귀추가 주목된다. 중국 정부차원에서 지적재산권에 대한 보호를 강화하고 지적재산권보호환경을 개선하려는 굳은 의지가 있는 한 앞으로의 중국저명보호제도도 더욱 합리적이고 바람직한 방향으로 나아갈 것으로 기대된다. 12

29 Ⅰ2. 유명의 보호에 관한 주요국가의 법령Ⅰ 다. 일본 일본에서도 유명의 권리자는 자신이 등록한 상품과 유사하지 아니한 상품에 대해서도 제3자가 그와 유사한 를 등록하는 것을 저지할 수 있도록 규정하고 있으며, 자신이 등록 을 하지 아니한 상품분야 또는 사용을 하지 아니한 상품분야에도 제3자가 사용하는 것을 금지시킬 수 있다. 특이한 것은 방호표장등록제도이다. 이 제도는 수요자 간에 널리 인식된 표장에 대하여 지정 상품과 비유사한 상품일지라도 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 분야에 방호표장으로 등록하 여 타인의 등록 및 사용을 배제하도록 하는 것이다. 등록의 배타적 사용권의 범위는 유사범 위 이내이고, 통상 유사범위는 출처혼동범위이다. 그런데 이러한 출처혼동의 범위는 등록의 저명성에 따라 달라질 수 있다. 즉, 저명의 경우 혼동범위가 유사상품의 범위를 넘어설 수 있다. 방호표장제도는 미리 출처혼동이 발생하는 범위를 명확하게 하여 비유사상품에까지 권의 금지적 효력을 인정하여 타인에 의한 저명의 사용과 등록을 배제하는 취지의 제도이다. 단, 방호표장등록의 효력이 미치는 범위는, 등록방호표장과 동일한 형태로 한정되어 있다. 방호 표장등록제도를 저명의 보호라는 관점에서 바라보면, 방호표장의 효력범위는 동일한 표장 으로 한정되기 때문에, 제도로서 이용하기가 어렵고, 혼동을 낳을 우려가 있는 행위를 금지하기 위해서는, 동일 표장의 사용을 금지하는 것만으로는 충분하지 않다는 지적이 있다. 더불어, 가 갖는 저명성이 존재하는 기간은 제각각임에도 불구하고 일률적으로 10년으로 규정하는 것은 너무 경직적인 제도가 아닌가 하는 지적도 있다. 그러나 그런 한편, 방호표장등록제도의 장점은 무엇이 금지되는지를 미리 명확히 해 둠에 따라 다툼을 미연에 방지하는 데에 있으며, 방호표장 등록에 관해 분쟁사례가 없다는 사실이 바로 해당제도의 실효성을 입증하는 것이라는 주장도 있다. 24) 라. 미국과 유럽 미국과 유럽도 저명 보호에 관하여, 저명등록출원을 심사하여 등록하는 제도를 채용 하고 있지는 않다. 하지만 저명의 경우, 지정상품과 비유사한 상품에 대한 타인의 등록 또는 사용을 저지하는 규정은 모두 두고 있으며, 구체적인 당해 사건에서 의 저명성을 입증하여야 만 하는 것은 물론이다. 미국에서는, 2006년 연방희석화금지개정법(Trademark Dilution Revision Act of 2006) 에 24) 저명 관련 보호의 확대 등에 관한 조사연구보고서 평성 20년 3월 (일본) 재단법인 지적재산연구소 13

30 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 따라, 의 현실적 희석화의 증명이 없어도 희석화 우려의 증명으로 금지청구가 인정되게 되었다. 한편, 본 개정에 따라 저명는 그 의 소유자의 상품 또는 서비스의 출처표지로서 미국 수요자들에게 널리 인식되어 있는 것 으로 한정 되어, 미국의 한 지역에서의 저명성만으로 는 희석화금지에 의한 보호를 받기 어렵다. 유럽에서는, 유럽공동체의 1993년 규정(Community Trade Mark, CTM) 제9조(1) (c)에, 공동체와 동일 또는 유사하고, 등록된 상품 또는 서비스와 유사하지 않은 상품 또는 서비스 에 대하여 사용된 표지로서, 해당가 공동체 내에서 명성(reputation)을 보유하고 있는 경우 에, 그 표지의 사용이 정당한 이유 없이 행해지고, 또한 해당의 식별력이나 명성으로부터 부당한 이익을 얻는 것인 경우 또는 그를 해하는 것인 경우에 대하여, 권의 침해라고 간주할 것을 명기하고 있다. 이에 따라 유럽 주요국은, 식별력 또는 명성을 부정하게 이용하거나 또는 해하는 경우에는 침해로 인정하는 규정을 법에 명기하고, 프랑스 지식재산권법 이외에는 명문화되어 있지는 않으나, 금지청구에 대해서는 희석화의 우려만으로 충분하다고 인정한다. 14

31 Ⅰ3. 유명의 보호에 관한 국제조약과 국제단체의 권고안Ⅰ 3 유명의 보호에 관한 국제조약과 국제단체의 권고안 가. 파리협약 유명 는 파리협약 제6조 25) 에서 주지의 사실로서 알려진 의 뜻을 가진 notoirement connue 라는 프랑스어 표현 또는 well known 이라는 영어표현을 사용한 것을 통해 그 개념이 성문화되었다. 파리협약은 이 협약의 지식재산보호에 관한 법조항들이 국내법으로 편입되어 법 적강제력을 가질 수 있는 변화를 가져왔다. 유명 보호는 파리협약 제6조 26) 에서, 복사, 모방, 번역 등 혼동을 일으키게 하기 쉬운 의 등록을 거부, 취소 또는 사용을 금지하여 국가의 공신력 있는 기관에 등록을 하였거나 특정인의 라고 이미 널리 알려져 있는 는 이 협약에 의해 보호를 받을 수 있도록 한다. 라는 규정에서 출발하였다. 많은 국가들이 이 협정에 동의하면서 국제적인 유명의 보호가 시작되었다. 위 조항은 유사(의 중요한 요소가 유명에서 비롯된 유사) 또는 혼동을 일으 키기 쉬운 모방 에도 적용이 된다. 또한 이 조항은 가 등록되어있지는 않지만 국내시장 에서 널리 알려져 있는 의 소유자들이 제3자의 등록과 사용에 대항할 수 있도록 하기 위해 발전되었다. 더 나아가, 파리협약 제6조에 따르면, 의 이해관계자들은 제3자의 등록에 대하여 적 어도 5년 동안 취소를 요청할 수 있는 권리를 갖는다. 만약 어떤 가 악의를 가지고 등록된 것이라면, 취소청구기간에 대한 제한은 없어야할 것이다. 그리고 파리협약 제6조에 따르면, 저명 한 는 비슷한 상품에 대한 오용에 대항하여 보호를 받기 위해 국내에서 등록된 일 필요는 없다. 또한 파리협약은 가 특정국가에서 유명해지게 되었는지에 대해서는 구체적으로 명시하지 않았는데 이는 가 저명하다면 이 가 특정국에서 실제로 사용될 것을 요구하지 않는다는 뜻이다. 이로써 파리협약 제6조는 동일ㆍ유사상품에서의 사용 및 25) Paris Convention Article 6bis (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. (2)A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within the probition of use must be requested. (3)No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the probition of the use of marks registered or used in bad faith. 26) 위 Paris Convention Article 6bis (1) 참조 15

32 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 등록되어 있는 들과 복사, 모방, 번역을 포함한 들에 대항하여 유명가 보호될 수 있는 최소한의 국제적인 보호기준점을 만들었다. 나. TRIPs 협정 파리협약의 제6조의 범위는 TRIPs협정의 27) WTO협정 제16조(2)에 의해 서비스까지 포함하는 것으로 확대되었다. TRIPs협정의 제16조(2)는 홍보의 결과로 가 을 가지게 되었 다는 설명을 해야 한다. 라고 언급함으로써 회원국들에게 가 저명한 것인지를 판단할 수 있는 가이드라인을 제시하고 있다. 이것은 가 실제 사용되어야한다는 요구는 아니지만 침해가 발생한 국가에서 당해를 부착한 상품이 판매되었어야한다는 의미이다. 28)TRIPs협정 제16조(3)은 파리협약의 제6조는 등록와 관련해서 유사하지 않은 상품 또는 서비스에도 적용되어야만 한다. 왜냐하면 등록와 유사하지 않은 상품 또는 서비스에서 를 사용한다고 할지라도 등록의 권리자와 관련이 있는 것으로 인식될 수 있으며, 등록의 권리자가 이러한 사용으로 인해 손해를 볼 수 있기 때문이다 라고 언급하여, 경쟁관계에 있지 않은 상품과 서비스에서의 침해에 대해서도 저명의 보호를 인정하여 파리협약의 제6조 의 범위를 확장시켰다. 다만 TRIPs협정 제16조(3)의 확장된 보호를 받기 위해서는, 저명는 반드시 등록되어있어야 한다. 물론 미등록 저명의 희석화금지에 의한 보호와 같이 국가에 따라 더 높은 수준의 보호를 할 수도 있다. 따라서 29) TRIPs협정 제16조(3)은 저명의 희석화방지를 위한 잠재적인 근거로서의 역할을 하는 것이다. 의 혼동이나 판매액 손실이 없다하더라도, 희석화이론에 따라 유명를 관련이 없는 상품에 허락 없이 사용하는 것을 금지한다. 왜냐하면 이러한 방법은 저명의 가치를 떨어뜨리는 것이기 때문이다. 27) WTO(TRIPs) 16(2)Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. 28) WTO(TRIPs) 16(3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use. 29) 10)참조. 16

33 Ⅰ3. 유명의 보호에 관한 국제조약과 국제단체의 권고안Ⅰ 다. 국제단체의 권고안 30) (1) 공동권고안의 탄생 WIPO 저명위원회가 저명보호에 관한 공동권고안을 작성하기 위하여 첫 번째 총회 (1995년 11월 13일 ~ 16일)에서 제안하고 두 번째 총회(1996년 10월 28일-31일)와 세 번째 총회 (1997년 10월20일 ~ 23일)에서 논의를 거쳤다. 그리고 WIPO의.산업디자인.지리적표시위 원회의 첫 번째 총회(1998년 7월13일 ~ 17일)와 두 번째 총회의 1부(1999년 3월 15일~ 17일)와 2부(1999년 6월7일 ~ 11일)에서 계속적으로 권고안 초안 작성업무를 진행하였다. 이 초안 작업 들을 바탕으로 마련된 저명보호에 관한 공동 권고안은 산업재산권보호를 위한 파리협약 협의회(Assembly)와 국제지적재산기구의 일반협의회(General Assembly)에 의해 1999년 9월20 일~29일 개최되었던 국제 지적재산기구의 34번째 총회에서 WIPO 회원국들에 의해 채택되었다. (2) 공동권고안의 내용 (가) 저명인지여부에 관한 고려요소들 1 관련분야 대중들 사이에서 의 인지도 정도: 여기서 관련분야의 대중들 이란 (i) 해당상 표가 부착된 상품 또는 서비스를 실제로 사용하는 고객들 또는 잠재적인 고객, (ii) 해당상 표가 부착된 상품 또는 서비스가 유통경로에 연관되는 자 또는 (iii) 해당가 부착된 상품 또는 서비스가 거래되는 사업영역에 포함되는 자를 말한다. 그러나 반드시 이것에 한정되지는 아니하며, 상기 요소들 중 어느 한 대중들에게서 저명라고 인정되면 그 회원국에서 저명로 인정된다. 2 사용의 기간, 정도, 지리적 영역 3 해당가 부착된 상품이나 서비스에 대한 홍보(광고, 출판, 축제나 전시회에서의 발표)의 기간, 정도, 지리적 영역 4 의 사용이나 인지를 반영할 만한 등록 또는 출원의 기간과 지리적 영역 5 관련기관에 의해 저명하다고 판단하였던 기록 6 의 가치 30) WIPO Geneva 2000 "Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industry Property and the General Assembly of th WIPO at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, Sep. 20 to 29,

34 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 7 상기 고려요소들은 관련기관이 의 저명성여부를 결정하는데 도움을 주기 위한 가이드 라인일 뿐, 저명 인정의 선행조건이 아니다. 저명의 판단 여부는 각각의 사건들의 상황을 고려해서 이루어진다. (나) 보호의 범위 1 회원국들은, 사업표지, 도메인 이름이 저명를 침해하였을 때 이에 대하여 저명상 표를 보호해야하는데 그 기준점은 적어도 저명가 당해 회원국에서 널리 알려졌을 당시 로 판단해야 한다. 또한 부정한 목적은 저명의 보호범위를 정하는 데 하나의 요소로서 작용을 한다. 2 또는 의 요부가 포함되어 있거나 모방한 것 또는 번역한 것을 포함하고 있어 저명와 혼동을 일으킬만한 것으로, 저명의 지정상품과 동일하거나 유사한 지정상 품에 출원 또는 등록이 되어 있을 때에는 저명를 침해했다고 본다. 만약 어떤 가 저명의 지정상품과 연관이 없는 것에 출원 또는 등록되어 있을 때에는, (i) 그 를 부착한 물품 또는 서비스의 사용이 저명의 소유자와 어떤 연관이 있다는 것을 가리킬 경우, (ii) 그 가 저명의 식별력을 훼손 또는 희석시킬 경우, (iii) 그 의 사용이 저명의 식별력으로 인하여 부당이득을 얻었을 경우 중 어느 하나에 해당하면 침해 로 추정한다. (다) 저명보호방법 모방 등록에 대하여 등록무효청구를 할 수 있는데, 그 등록사실이 대중에게 공시된 때로부 터 5년 이후에는 할 수 없다. 또한 저명의 소유자는 권한기관의 결정으로 저명를 침해하 는 모방의 사용금지도 청구할 수 있다. 그러나 이 사용금지청구는 저명소유자가 자신의 가 침해당한 사실을 안 시점부터 5년 이내에 해야 한다. 저명를 침해하는 도메인이름에 대해 저명의 소유자는 권한 있는 기관의 판단에 의해 저명를 침해하는 도메인이름의 등록말소 또는 자신에게 양도할 것을 요청할 수 있다. 18

35 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 4 유명 가. 서 언 최근 판례에서 유명여부를 판단한 사안을 정리하였다. 우리나라 법제 하에서 사용에 의하 여 등을 취득한 경우 등록여부와 무관하게 일정한 범위 안에서 타인의 출원에 대한 등록 배제효를 부여하고 있으며, 그와 관련된 조문은 제7조 제1항 제9호 내지 제7조 제1항 제12호이 다. 그런데 제7조 제1항 제9호의 경우 2007년 개정에서 제7조 제1항 제12호에서 요구하는 유명 도가 낮아진 이후 현재는 거의 사문화된 조문이기 때문에 배제하였다. 제7조 제1항 제10호의 경우 2005년부터 2012년까지 저명성을 인정 또는 부정한 판례 14건, 제7조 제1항 제11호의 경우 2005년부터 2012년까지 주지성을 인정한 판례 26건, 제7조 제1항 제12호의 경우 2007년부 터 2012년까지 특정인의 출처로 인식되었음을 인정한 판례 57건을 포함하였다. 또한, 자타상품 식별력이 없는 도 사용에 의하여 수요자들에게 특정인의 출처표시로 현저하게 인식되면 등록이 가능하도록 제6조 제2항에서 규정하고 있는 바, 유명로 인정한 것과 다를 바 없다. 사용에 의한 식별력취득을 인정한 판례 10건도 정리하였다. 그리고 일본, 미국, 유럽 및 중국에서 저명성을 판단한 사례 중 중요한 판례들을 선정하여 각국마다 10건씩을 정리하였다. 나. 우리나라(107건의 판결) (1) 제7조 제1항 제10호 1) Minnie Mouse(인정) 특허법원 선고 98허1600 판결 대법원 선고 99후918 판결 Minnie Mouse (출원) 상품 의류, 학용품, 장난감 (지정상품) 아동복, 잠바 등 사용자 디즈니 엔터프라이지즈 인크 (출원인) 김금자 법 제7조 제1항 제10호 1990년 10월 29일 1933년경부터 본격적인 라이센스 사업을 시작 57년 19

36 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 전세계 권자인 디즈니 엔터프라이지즈 인크는 우리나라에서 대장을 포 함한 권자 소유의 또는 캐릭터의 로얄티로서 1979년부터 1986 년까지는 매년 약 2,000만원정도를, 1987년부터는 약 4,000만원을, 그 다음해인 1988, 1989년에는 이 약 2배 신장하여 1억원 이상을, 1990년대에는 그 이 상승하여 본건표장의 등록당시인 1992년에 는 최소 약 10억원 이상을 받음 텔레비전 방송 등 디즈니 엔터프라이지즈 인크는 미키 마우스에 관하여는 1934년 미국에서 등록 을 한 것을 비롯하여 현재까지 전 세계 대부분의 나라에 등록을 하고 있음 대장인 미니 마우스에 관하여는 1932년에 영국에서 등록을 한 것을 비롯하 여 이 사건 등록 Miss Minnie"의 등록출원 이전에 전세계에 걸쳐 143건의 등록 대장 미니 마우스(Minnie Mouse) 는 미키 마우스(Mickey Mouse)와 함께 월트 디즈니(Walt Disney)의 만화영화 속의 주인공 이름으로서 우리나라를 비롯하여 전세 계적으로 주지 저명한 캐릭터(Character) 디즈니 엔터프라이지즈 인크는 1933년경부터 본격적인 라이센스 사업을 시작하여 현 재 전세계에 걸쳐 약 3,000개가 넘는 라이센시에 의하여 상품화 사업이 진행되고 있음 디즈니 엔터프라이지즈 인크는 우리나라에서도 1979년부터 의류, 학용품, 장난감 등 여러 상품에 관하여 라이센시를 통하여 활발히 상품화 사업을 전개함으로써 미키 마우스와 함께 대장이 상품의 표지로서 널리 사용된 사실, 그 상품화 사업의 결과 국내의 일반수요자들에게는 대장이 본건표장의 출원일 전에 이미 권 자 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 그룹의 상품의 표지로 현저하게 인식된 사실 을 인정한 후, (원심) 한 운송, 한 인터내셔날, 백두 등의 매스터 라이센시를 통하 여 본건표장의 등록출원이전에 대장의 지정상품류인 제45류에 속하는 스웨터 류에 대하여는 평안섬유(주)와 양말 등에 대하여는 부신섬유(주)와 모자 및 장갑 등 에 대하여는 코리아 삼천사와, 수건 등에 대하여는 한미타월(주)과 각 라이센스 계약 을 체결한 것을 비롯하여 그 이외 학용품과 장난감 등의 상품에 관하여도 소외 계몽 사, 주식회사 만, 주식회사 송 장난감, 영문구, 한스타, 세종문구, 바른 손문구, 영두무역,월성사와도 각 라이센스계약을 체결하여 상품화 사업을 활발히 전개하고, 이에 따라 라이센시들은 그들이 권자 또는 매스터 라이센시로부터 허락받은 상품에 크기를 다양하게 하여 대장만을 사용하거나 미키마우스 등 다른 또는 캐릭터와 동시에 이를 사용 본건표장 Miss Minnie"는 그 요부인 Minnie로 약칭될 수 있어 대장과 호칭 및 관념 이 유사하므로 본건표장을 그 지정상품에 사용하는 경우 대장이 부착된 상품과 상 품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있어 그등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 판단 20

37 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2) 도형 CHANEL(인정) 심판원 자 2002당298 심결 특허법원 선고 2002허4699 판결 1) 2) (출원) 상품 서류가방,핸드백,오페라백 등 (지정상품) 서류가방, 핸드백, 오페라백 등 사용자 샤넬 (출원인) 김운이 법 제7조 제1항 제10호 1992년 12월 1일 대장들의 권자 샤넬(CHANEL) 은 1924년 창립되어 패션사업을 시작한 이래 가방, 의류, 화장품, 구두, 액세서리, 안경, 시계 등을 포함하는 토털 패션분야의 전문제조업체로 성장하고 있는 회사로서, 대장들은 국내외에 널리 알려 진 로 인식되고 있는 데다 국내에서 쉽게 샤넬 제품을 접할 수 있고, 본건표장은 위에서 살펴본 바와 같이 대장 1과 유사하므로 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 에 해당 68년 전세계 샤넬이 제출한 각종증거자료 및 선전광고내용, 국내외 등록상황 특허 심판소 및 대법원 등 심결/판결 내용, 특허청 발간 외국유명집 에 수록 전세계 21

38 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 3) 도형 LG(인정) 심판원 당815 심결 특허법원 선고 2007허388 판결 (심결취소) 대법원 자 2007후3677 판결 (심불기각) 1) 2) (출원) 상품 금속제 마루타일 비금속제 틀, 문 등 (지정상품) 비금속제 주형 사용자 엘지전자 주식회사 (출원인) 주식회사 엘지에스 법 제7조 제1항 제10호 2000년 5월 19일 럭키금성그룹은 1995년 1월 1일 그룹 CI(기업이미지) 개정작업 을 통하여 럭키 금성, 엘지 등으로 시작되는 27개의 계열사의 이름을 그 상호의 약칭인 LG 로 통합하는 것으 로 그룹의 명칭을 바꾸었음 5년 한국 1999년 은 약 10조 5천억원에 이르렀음 LG그룹은 TV, 라디오,신문 잡지 등의 각종매체를 통한 광고 선전비로 1995년 182억원, 1996년 265억원, 1997년 253억원, 1998년 243억원, 1999년 269억원 이상을 지출 (2000년은 327억원이었고 그 이후 2006 년까지 평균 300억원을 상회하는 비용 지출) TV,라디오, 신문 잡지 2000년경 엘지전자 주식회사가 자체적으로 시행한 기업브랜드 인지도 조사에서 권자에 대한 일반 수요자의 인지도는 무려 98.5% LG 표장은 본건표장의 출원일인 2000년 5월 19일 이미 국내에서 그 사용 상품인 각종 전자 통신기계기구 등과 관련하여 저명한 대기업의 상호를 지칭하는 표장으로 되었다 고 할 수 있다. 고 판단 22

39 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 4) 샤넬, CHANEL(인정) 심판원 원490 심결 특허법원 선고 2005허8937 판결(심결지지) 대법원 선고 2006후664 판결 (출원) 1) 샤넬 2) CHANEL 상품 화장품, 화장비누, 가방류 등 (지정상품) 성형외과업, 피부과업 등 사용자 샤넬 (출원인) 박경제 법 제7조 제1항 제10호 2002년 6월 20일 CHANEL이 포함된 가 1964년 5월 26일 향수를 지정상품으로 하여 등록번호 제 8779호로 등록이 된 이후 대장들은 화장품, 화장비누, 약용크림, 약용비누 등 을 지정상품으로 하여 다수 등록됨 38년 전세계 영한대사전에 대장들이 세계적으로 유명한 프랑스제 향수의 로 소개됨 특허청이 국내 관련업계와 외국의 자료에 의하여 작성한 일류조사 자료에도 대장들이 화장품 등에 있어서 세계적으로 유명한 라고 기재되어 있음 특허청은 대장들이 저명임을 전제로 동일, 유사한 의 등록을 거절해 오고 있는 사실 대법원이 1986년 10월 14일 선고 85후15호 사건에서 CHANEL이 저명에 해당 한다는 내용의 판결을 선고하였으며 판결 이후에도 대장들을 사용한 화장품 등 이 계속 국내외에서 널리 생산, 판매되어 오고 있음 증거 자료들에 따르면, 대장들은 본건표장의 출원 당시에 수요자간에 현저하게 인 식될 수 있을 정도로 알려져 있는 저명라고 판단 23

40 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 5) 雪 花 秀 (설화수)(부정) 심판원 당2552 심결 특허법원 선고 2006허4215 판결(심결취소) 대법원 선고 2006후3526 판결(원심파기) (출원) 상품 나리싱 크림, 스킨밀크 등 (지정상품) 나리싱 크림, 스킨밀크 등 사용자 태평양 (출원인) 청담화장품 법 제7조 제1항 제10호 2003년 5월 12일 태평양은 1997년 경희대 한의대와 공동연구를 통하여 한방화장품을 개발하고, 그 무렵 부터 대장을 위 한방화장품 등의 로 사용해왔음 6년 국내 설화수 제품의 판매실적은 첫해인 1997년에 127억 원을 기록한 이래 매년 급증하여 2000년 1,013억원, 2001년 1,646억원, 2002년 2,447억 원에 달하였고, 등록의 출원시인 2003년에는 2,790억원 2001년에 3,500만원, 2002년에 4,200만원, 2003년에 19억3500만원 을 각 지출 설화수 제품은 2001년에 한국능률협회가 선정한 대한민국 마케팅 대상 명품상 수상 2002년과 2003년에는 위 협회가 선정한 여성 기초화장품 부문 브랜드파워 1위 제품 * 특허법원의 판단 설화수 제품은 2001년에 한국능률협회가 선정한 대한민국 마케팅 대상 명품상을 수상하였고, 2002년과 2003년에는 위 협회가 선정한 여성 기초화장품 부문 브랜드 파워 1위 제품으로 선정된 사실을 각 인정 위 사실들을 종합하여 보면, 대장은 등록의 출원일인 2003년 5월 12일 무렵 에는 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명였다 고 판단 * 대법원의 판단 대장 등의 광고를 위해 지출한 비용이 2001년에 3,500만원, 2002년에 4,200만 24

41 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 원에 불과하고 2003년에 비교적 많은 19억 3,500만원을 지출하기는 하였으나, 본 건표장의 출원일인 2003년 5월 12일 이전에 얼마를 지출하였는지를 알 수 없어서 의 저명성 판단에 큰 영향을 미치는 광고 실적이 높다고할 수 없음 대장 등을 사용한 기간 또한 저명성을 인정하기에는 비교적 짧은 기간이어서 다른 특별한 사정을 발견할 수 없는 상황에서 대장 등의 저명성을 선뜻 인정하 기 어려움 대장 등을 부착한 상품이 대장의 출원일 이전까지 전체 화장품 시장에서 차지한 비중, 대장 등을 부착한 상품의 종류와 생산량 등의 구체적인 사용실태 등을 알 수 있는 자료도 나와 있지 않으나 그럼에도 원심이 그 인정 사실만으로 대장 등의 저명성을 인정한 것은 의 저명성 판단에 관한 법리를 오해하거나 심리를 미진하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다고 판단 6) KT(인정) 심판원 당789 심결 특허법원 선고 2008허5212 판결(심결취소) 대법원 선고 2008후4264 판결(심불기각) (출원) 상품 통신공사업, 전기설비설치공사업 등 (지정상품) 건설엔지니어링, 도로건설공사업 사용자 주식회사 KT (출원인) KT 건설주식회사 법 제7항 제1조 제10호 2003년 11월 21일 주식회사 KT는 1981년 12월 10일 한국전기통신공사법 에 따라 전기통신 서비스의 전문화 및 사업의 효율적 경영을 위해 체신부에서 통신 부분을 분리하여 공사로 전환되 어 설립되었고, 1991년부터 한국통신 으로 약칭되어 오다가, 2001년 12월 민영화에 대비하고 창립 20주년을 맞아 현재와 같이 주식회사 케이티 로 상호를 변경하고 2년 국내 로 새로이 CI(Corporate Identity)를 제정 주식회사 KT는 2001년 5월 경부터 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등을 통해 KT(Let s KT라는 문구 등) 에 대해 홍보 활동을 하였는데, 2001년에 는 약 441억 원, 2002년에는 약 1,026억 원, 2003년에는 약 1,141억 원 등 2001년경부터 2003년경까지 약 2,600억 원을 로 지출 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 1997년 1월 22일 이라는 도메인으로 인터넷 홈페이지를 개설 운영해 25

42 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 왔고, 1997년 2월경 국제전화선불카드로 KT카드 를, 1997년 6월경 LG카드와 제휴하 여 스카이패스-KT-LG카드 를 각 출시했다는 기사를 게재 2000년 11월 27일자 매일경제신문, 2000년 12월 28일자 머니투데이 신문 등에는 권자를 KT 로 호칭하여 기사를 게재하고 있고, 2001년 4월 30일자 한국경제신 문에는 권자회사가 KTF, KT아이컴 등 KT의 자회사에도 모두 KT라는 단일 CI를 적용함으로써 기업비전을 KT그룹으로 정하였다 라는 내용의 기사가 게재됨 국내 브랜드 자산가치 순위에 있어서 2001년에는 4위, 2002년에는 3위(평가액 약 2조 8,570억원), 2003년에는 4위(평가액 약 4조 3,280억원)를 차지 주식회사 KT는 체신부의 통신 부분에서 분리되어 공사로 전환, 설립된 지 20년이 넘었 고, 1997년 1월경부터 인터넷 홈페이지, 카드출시 등을 통해 KT 라는 용어를 사용하였 으며, 2001년 5월경부터 Let s KT 라는 문구 등을 통해 홍보 활동을 하였고, 2001년 12월 상호를 주식회사 케이티 로 변경하고 라는 기업의 CI로 상당한 정도의 를 지출한 점, 그 결과 KT 의 국내 브랜드 가치는 2003년에 국내 4위의 약 4조 3,280억 원에 이르는 점 등에 비추어 볼 때, 대장은 본건표장의 출원 당시에 수요자 간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져있는 저명서비스표라고 판단 7) intel, 도형 intel, 인텔(인정) 심판원 당3367심결 특허법원 선고 2007허11883판결(심결취소) 대법원 선고 2008후1524판결(심불기각) 1) 2) 3) (출원) 상품 마이크로프로세스 (지정상품) 통신공사업, 민생용 전기기계기 구수리업 등 사용자 인텔 코오퍼레이션 (출원인) 윈텔시스템 법 제7조 제1항 제10호 2005년 4월 11일 인텔 코오퍼레이션은 1968년 창립되어 1971년부터 마이크로프로세서 등 컴퓨터 칩을 제조 판매하여 왔음 20년 전세계 1990년 약 98,800,000달러, 1997년 약 280,000,000만 달러, 2000년 약 1,630,000,000만 달러, 2001년 약 1,090,000,000만 달러의 매출 액을 기록 26

43 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 1993년 세계 마이크로프로세서 시장의 74%, 1996년에는 95%, 2000년 에는 80%를 각각 점유 우리나라에서의 직접 로는 1993년에 약 96만 달러를, 2000년에 약 900만 달러를, 2001년에 약 1,040만 달러를 각각 지출하였으며, 국내 의 라이센시들이 Intel 이 포함된 표장을 부착하여 제품 판매나 광고를 한 경우 일부를 보상하여 준 금액만도 1998년에 약 148만 달러, 2000년에 약 287만 달러, 2001년에 약367만 달러에 이르렀음 조선일보, 동아일보, 전자신문, 한국경제신문, 매일경제신문, PC Line, 시 사저널, 월간 경영과 컴퓨터 등 컴퓨터 관련 잡지 및 전문지는 물론이고 일반 잡지 및 일간지를 통하여 꾸준히 대장들을 광고하여 왔으며, 위 잡지 및 일간지 등에 권자 및 대장에 대한 수많은 기사가 게재 2003년경 컴퓨터 용어 사전은 물론이고 국립국어원 발간 신어자료집이나 백과사전 등에도 등재됨 총 1994년 115억 달러, 2000년 337억 달러, 2001년 2,654억 달러 등으로 우리나라를 비롯하여 전세계적으로 반도체 판매실적이 세계 1위로, 1993년 이후 현재까지 퍼스널 컴퓨터의 두뇌역할을 하는 최첨단 마이크로프로세서 시장에서 거 의 독점적인 위치 2000년 INTERBRAND의 국제브랜드 가치조사에서 세계 4위를 기록 전세계 1981년경 IBM사의 마이크로프로세서 공급업자로 선정된 이후 급성장 이후 사업영역을 확장하여, 1994년에는 AT&T와 합작하여 화상회의를 위한 벤처기 업을 설립하였고, 1998년부터는 텔레커뮤니케이션 분야로 본격 진출하여 1999년 에 약 60억 달러를 투자하여 다이얼로직 등 12개의 네트워크 업체를 인수하였고, 마이크로소프트 등과 공동으로 데이터와 음성을 동시에 전송하는 단일전송망 기술 을 개발하였으며, 통신장비 생산업체인 휴렛패커드 및 노르텔과의 제휴도 선언하였 고, 수천 대의 고성능 컴퓨터 서버로 구성된 서버팜(server farm) 이라는 데이터센터 를 세계 곳곳에 구축하여 전자상거래 처리와 웹사이트호스트 사업을 포함한 향후 확장계획을 발표 2000년에 일본 미쓰비시 전기와 차세대 휴대전화(IMT-2000) 사업분야 제휴에 합의 하였고, 대규모 전자상거래를 가능케 하는 통신망 구축을 위하여 덴마크의 광데이터 통신회사인 기가(GIGA)사를 인수하였으며, 웹기반 서비스 제공을 발표하는 등 인터 넷과 광통신 분야 및 휴대용 통신서비스 분야 등에도 진출. 인텔 코오퍼레이션은 창립 이래 현재까지 우리나라를 비롯한 세계 각국에 자신의 상호 Intel Corporation 의 약칭인 Intel(INTEL) 을 그대로 또는 그 일부 알파벳을 약간 도형화하거나 한글화 한 대장 등을 나 서비스표로 등록하고 그 지정상품/서비스표에 사용하여 왔는데, 권자 회사의 상호의 약칭이면서 이기도 한 Intel 의 브랜드 가치는 1993년에 이미 178억 달러 상당으로서 Philip Morris사의 Marlboro와 Coca-Cola에 이어서 세계 3위 1990년대 전세계 컴퓨터 산업계에서 마이크로소프트의 윈도 운영체계와 권자 의 마이크로프로세서가 중요시되자, 두 회사는 전략적 제휴를 맺고 양사의 핵심 제 품들인 MS 운영체계(OS)와 마이크로프로세서를 중앙집권화 방식을 통해 중앙전산 망에 통합하였고, 이에 마이크로소프트의 윈도(Window)와 인텔(Intel)을 아울러 이르 27

44 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 는 컴퓨터 산업용어로 윈텔(Wintel) 이 사용되기 시작함 인텔 코오퍼레이션의 성장 과정, 대장들의, 광고현황, 이를 부착한 상 품의 종류와 및 브랜드 인지도 등을 종합하여 보면, 대장들은 본건표장 의 등록출원 당시 세계적으로는 물론이고 우리나라에서도 저명한 정도에 이르렀다 고 판단 8) 도형 gucci (인정) 심판원 당298심결 특허법원 선고 2007허11265판결(심결취소) 1) 2) 3) (출원) 상품 핸드백, 오페라백 등 (지정상품) 비치백, 서류가방 사용자 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니 (출원인) 이주은 법 제7항 제1항 제10호 2005년 9월 12일 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니는 이탈리아 중부 플로렌스 지방 출신의 구찌오 구찌 (Guccio Gucci)에 의해 창업된 이래 가방 등 각종 소품을 생산하여 오다가 1960년대 말부터는 위 창업자의 머리글자인 G 2개가 서로 마주보도록 구성된 소위 GG 로고 를 채택하여 위 대장들을 포함한 다양한 GG 로고들을 로 사용하여 왔음 45년 전세계 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니는 대장 1을 1986년 10월 28일에 상 표 등록하는 등 국내에서 위 대장들을 비롯한 GG로고 들을 로 등록한 후 이를 부착한 상품들을 국내 유수의 패션잡지, 여성잡지인 월간 중앙, 보그, 엘르, Neighbor, HARPER S BAZAAR, 보그걸, GQ, THE FIRST, Majeste, 슈어 등에 게재하여 광고, 선전 특허청 자료집에 대장들이 기재됨 28

45 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니는 국내 지사인 구찌 그룹 코리아를 통하여 국내 유 명 백화점들에서 대장들을 부착한 각종 의류, 가죽 및 모피제품류, 가방류, 신발 류, 안경류를 판매하여 왔을 뿐 아니라 위 상품들은 각종 인터넷 쇼핑몰에서도 대표 적인 명품으로 판매되고 있음 대장들의, 사용방법, 권자 상품의 거래형태, 영업의 범위, 광고 선전의 실태 등의 제반 사정을 고려하여 보면, 대장들은 본건표장의 출원일인 2005년 9월 12일 당시 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식된 저명라고 판단 9) 도형 HANGTEN(인정) 심판원 당1586 심결 특허법원 선고 2010허8344 판결(심결취소) 1) 2) (출원) 상품 구두, 샌달 등 (지정상품) 가죽신, 고무신 사용자 아이엘씨 트레이드마크 코프 (출원인) 주식회사 서광 법 제7조 제1항 제10호 2006년 7월 20일 대장들은 1960년에 미국 캘리포니아에서 서핑의 최고 기술에서 영감을 얻은 Doris Veck에 의하여 창작된 이래 행텐인터내셔날(HangTen International)에 의하여 의류,가방,신발 등의 패션 제품과 관련되어 전세계적으로 사용되어 왔음 행텐인터내셔날은 1986년 주식회사 서광을 국내 라이센시로서 선정하여 국내에서 대장을 부착한 제품을 판매하여 왔고, 2000년 12월경 행텐코리아를 설립하여 현재 전국적으로 총 140여개의 매장을 통하여 대장들에 대한 영업활동 20년 미국을 비롯하여 캐나다, 영국, 프랑스,스웨덴 등 전세계 72개국 2000년 약 23억원, 2001년 약 271억원,2002년 약 380억원, 2003 년 약 471억원, 2004년 약 565억원, 2005년 약 834억원, 2006년 약 1,079억원 상당의 매출을 기록 로 2001년 약 6억원, 2002년 약 26억원,2003년 약 15억원, 2004년 약 16억원, 2005년 약 25억원, 2006년 약 31억원이 지출 연예인 공유,이하나,권상우,정다빈,김윤아,장혁,김재원,이 영은,비비안슈 등을 모델로 내세워 TV 광고를 제작 방영하고,김윤 아,정다빈,장혁 등 인기 연예인 사인회와 각종 영화제작 참여 및 29

46 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 시사회 이벤트를 개최 방송인 김제동,강호동 및 영화배우 조윤희 등에 대한 의상을 지원 인쇄물과 매장 내 POP,버스,지하철을 통한 광고 언론에서 행텐 이 중저가 캐주얼 분야에서 인지도가 높은 브랜드로 소개 대장들을 비롯한 주식회사 서광의 들이 국내에서 명성을 얻게 되자 이를 모방 한 각종 들이 나오게 되었고, 이에 따라 1994년부터 특허청에서 발행되는 주로 도용되는 외국집자료집 에 권자의 들이 자주 도용되는 외국로 게재 전세계 72개국 대장들의, 사용 방법, 권자 상품의 거래형태, 영업의 범위, 광고 선전 의 실태 등의 제반 사정을 고려하면, 대상들은 본건표장의 출원일인 2006년 7월 20일 당시 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있는 저명에 해당한다고 판단 10) TYRENOL 타이레놀(부정) 심판원 당778 심결 특허법원 선고 2001허5329 판결(심결취소) 대법원 선고 2002후628 (파기환송) 1) (등록) 2) TYLENOL 상품 해열진통제 (지정상품) 진통제, 해열제 사용자 주식회사 한국얀센 (등록인) 고려은단 주식회사 법 제7조 제1항 제10호 1998년 9월 30일 1994년 4년 국내 포함 전세계 연 150억원(한국에서의 ) 약 100억원(한국에서의 ) TV, 라디오, 신문, 잡지 미국에서 모든 상품을 통틀어 가장 선호도가 높은 4개 브랜드 중 하나로 인식됨 민중서림에서 발행하는 에센스 영한사전에 Tylenol이 등록 30

47 Ⅰ4. 유명 Ⅰ *특허법원 판단 대장들이 사용된 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등 거래의 실정과 선전광고 의 지속성, 기간 및 광고 방법 등을 종합하여 볼 때, 주식회사 서광의 들은 본건 표장(등록번호 제455218호)의 등록사정일인 1999년 9월 20일은 물론 출원일인 1998년 9월 30일 당시에 이미 진통해열제에 관하여 국내의 일반 수요자나 거래자 사이는 물론 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려질 정도로 주지 저명성을 획득하게 되었다고 판단 *대법원 판단 대장의 저명 여부를 판단하는 기준시는 본건표장의 등록출원일인 1998년 9월 30일 이므로, 위 일자 이후의 주식회사 서광의 사용실적은 권자의 들이 위 일자에 저명였는지 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없고, 위 일자까지 권자가 4년 9개월 정도의 기간에 타이레놀의 로 5,188,220,000원 가량을, 어린이 타이레놀의 로 1,794,009,000원 가량을 각 지출한 사실(1998년 지출 분은 1년치 를 기간에 따라 나눈 추정치임), 민중서림에서 발행하는 에센스 영한사전에 Tylenol이 등록되어 있고 그 뜻이 진통해열제인 아세트아미노펜의 명이라고 기재되어 있는 사실이 인정되기는 하지만, 위 일자까지의 주식회사 서광의 가 부착된 상품의 국내 판매실적이나 거래량 등의 사용실적을 입증할 자료 가 전혀 없으므로, 대장들을 법 제7조 제1항 제10호 소정의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 라고 보기 어려움에도 불구하고 이와 달리 판단한 원 심판결에는 위 법 규정이 정한 이른바 저명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 판단 11) TOEFL(인정) 심판원 당2606 심결 특허법원 선고 2008허3612 판결(심결취소) 대법원 선고 2008후2510 판결(상고기각) TOEFL (등록) 상품 영어능숙도시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 카세트, 정기간행물,비정 기간행물, 인쇄한 서식, 인쇄한 테스트용지 (지정상품) 서적, 신문, 잡지 등 사용자 에듀케이쇼날 테스팅 서어비스 (등록인) 주식회사 박정어학원 법 제7조 제1항 제10호 2005년 4월 13일 1983년 22년 전세계 TOEFL시험으로 인한 347억 (2000 ~ 2003년), 영어교재판매 16 억(1994 ~ 1995년) 31

48 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 토플시험 응시자 수 66만명, TOEFL관련 영어학습 교재 판매부수 27만부 2억8천(1993 ~ 1996년) TOEFL 은 영어를 모국어로 하지 않는 사람들을 상대로 학문적인 영어구사능력을 평가하는 미국 ETS사(인용표장권자 회사를 말한다)의 영어 시험(Testing Of English as a Foreign Language) 또는 명을 말한다고 국내 포털사이트인 네이버에서 설명 특허법원과 특허청은 대장 등이 영어시험문제집 등에 관하여 저명임을 전 제로 동일, 유사한 ( 무효로 판결(심결)하고 있는 사실을 각 인정 )의 등록을 거절하거나 그 등록을 TOEFL 과 같은 표장이 1983년 2월 25일 영어학력테스트업 등을 지정서비스업으로 하여 등록된 이후, 대장을 비롯한 TOEFL 이 포함된 (등록일: 1988 년 7월 7일), (등록: 1993년 5월 20일)과 같은 들이 정기간행물, 영어능 숙도시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 테이프 등을 지정상품으로 하여 등록 대장을 본건표장의 출원 당시에 수요자간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 저명라고 판단 12) DIOS(부정) 심판원 당536 심결 특허법원 선고 2007허12886 판결(심결지지) (등록) 상품 컴퓨터, 기록된 컴퓨터 소프트웨어 등 (지정상품) 광학렌즈, 망원경 등 사용자 엘지전자 주식회사 (등록인) (주)차바이오앤디오스텍 법 제7조 제1항 제10조 2003년 3월 11일 1998년 10월경 대형 냉장고 제품을 시작으로 프리미엄 가전제품에 DIOS(디오스) 표장 을 사용하기 시작한 이래, 김치냉장고, 광파오븐, 식기세척기, 와인셀러 등의 제품에도 동일한 표장을 사용 5년 32

49 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 국내 2001년도에 약 1,983억원, 2002년도에 약 3,183억원 2000년도에 약 60억4,700만원, 2001년도에 약 60억5,700만원, 2002년도에 약 68억2,800만원을 각 지출 2000년경부터 심은하, 김희선 등 유명 연예인을 모델로 하여 신 문, 잡지, TV 등에 광고 DIOS(디오스) 표장을 사용한 제품은 1998년과 2000년에 사단법인 소비자시민모임 이 주최하는 에너지위너상을 각 수상 IR52장영실상, 산업자원부에서 주관하는 Good Design상 등을 수상 대한민국 10대 신기술, 2001 문화일보 으뜸상품으로 선정 DIOS(디오스) 표장의,, 광고현황, 등의 사정에 의하면, 권 자의 대장은 이 사건 등록가 출원된 2003년 3월 11일경 냉장고 제품과 관련하 여 거래자 및 수요자들에게 알려져 주지성을 획득하였다고 인정되나, 나아가 위 인정사 실만으로는 대장을 사용한 상품의 품질의 우수성 때문에 냉장고 제품의 수요자나 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 대장이 널리 알려지게 되어 양질감을 획득하였다거나,냉장고 제품이 아닌 다른 종류의 상품이나 영업이라고 할지라도 권 자나 권자와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인 혼동할 염려가 있는 상태에 이르렀다고 보기 부족 하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 본건표장의 출원 당시 대장은 구 법 제7조 제1항 제10호에 해당하기 위한 저명성을 획득하였다고 보기 어렵다고 판단 13) KOREA GALLUP(인정) 심판원 당192 심결 특허법원 선고 2008허4905 판결(심결취소) 대법원 선고 2008후4080 판결(심불기각) (등록) 상품 여론조사업 등 (지정상품) 교육지도업 등 사용자 한국갤럽 (등록인) 갤럽 인크 법 제7조 제1항 제10호 2004년 12월 31일 한국갤럽은 1974년 6월 17일 여론조사를 업으로 하는 우리나라 최초의 법인형태의 조사전문회사로 창립되었고, 1979년경에는 세계 최대의 조사네트워크인 갤럽국제조사 33

50 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 기구(Gallup International Association)에 가입하였으며, 그 동안 정치, 경제, 사회, 교육, 문화, 종교 등에 관한 각종 조사 프로젝트를 진행하여 오면서 월 20여회 이상의 전국규 모 조사를 실시하고 이를 데이터베이스화 하여 정보를 제공하고 있다. 권자가 여론 조사, 마케팅조사 등에 관한 사업을 하면서 주로 사용한 표장은 대장인 을 비롯한 GALLUP KOREA 및 한국갤럽이고, 그 외에도 다수의 와 서비스표를 각 등록하여 사용하고 있으며, 1996년 12월 6일부터 인터넷 도메인으로 gallup.co.kr을 등록하여 사용하고 있는데, 각 언론기관을 비롯한 거래계에서는 주로 한 국갤럽과 GALLUP KOREA로 인식 30년 국내 한국갤럽이 진행한 각종 조사프로젝트가 국내의 거의 모든 언론기관에 게재되어 발표됨 인지도 조사에서 우리나라 일반 국민들 중 1996년경에는 52.8%, 2002년경에는 65.1% 정도가 여론조사기관으로서 권자를 인식하고 있음(2006년경에는 71%) 한국갤럽은 1979년 경 세계 최대의 조사네트워크인 갤럽국제조사기구(Gallup International Association)에 가입하였으며, 그 동안 정치, 경제, 사회, 교육, 문화, 종교 등에 관한 각종 조사 프로젝트를 진행하여 오면서 월 20여회 이상의 전국규모 조사를 실시하고 이를 데이터베이스화 하여 정보를 제공 한국갤럽이 여론조사, 마케팅조사 등에 관한 사업을 하면서 주로 사용한 표장은 대상 표장인 을 비롯한 GALLUP KOREA 및 한국갤럽이고, 그 외에도 다수의 와 서비스표를 각 등록하여 사용하고 있음 1996년 12월 6일부터 인터넷 도메인으로 gallup.co.kr을 등록하여 사용하고 있는데, 각 언론기관을 비롯한 거래계에서는 주로 한국갤럽과 GALLUP KOREA로 인식 한국갤럽의 각종 조사 프로젝트는 삼성, 엘지, 현대, 에스케이 등 국내 대기업과 해외 의 다국적 기업, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한국일보, MBC 등 국내 언론기관과 마이니치신문 등 해외 언론기관, 한국정부와 미국, 일본 정부 등 세계 각국 정부와 함께 진행하여 왔고, 그 조사결과는 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한국일보 등 국내 거의 모든 언론기관에 게재되어 발표 인용표장권자는 위와 같은 여론조사, 마케팅조사뿐만 아니라, 최신 마케팅조사기법 (1994), 한국의 투표형태(1996), 제16대 대통령 선거 투표형태(2003), 제3회 지방 선거 투표형태(2003), 제17대 국회의원 선거 투표형태(2004) 등의 각종 서적을 발 행하였고, 한국갤럽 학술논문상(2003년경부터), 한국갤럽 박사학위논문상(2004년 경부터)을 제정하여 매년 수상하고 있는 등 사업 분야의 영역을 넓히고 있는데, 여론 조사 연구자문 및 교육, 학술연구 용역업, 교육사업 등 관련 연구 및 교육 사업도 34

51 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 그 업무 내용으로 하고 있음 대장인 과 그 구체적 사용실태로 보이는 GALLUP KOREA 및 한국 갤럽은 국내의 일반 수요자에서 권자의 서비스업인 여론조사업을 표시하는 것 으로 널리 알려져 본건표장의 출원시인 2004년 12월 31일 경에는 이미 저명한 정 도에 이르렀다고 판단 14) Wal-Mart, 월마트(인정) 심판원 자 2002당2953 심결 특허법원 선고 2003허6951 판결 대법원 선고 2004후1151 판결 1) Wal-Mart 2) 월마트 (등록) 월마트안경 상품 할인점업 (지정상품) 안경수선업 사용자 월마트 스토어즈, 인크 (등록인) 양상일 법 제7조 제1항 제10호 2000년 4월 17일 월마트 스토어즈, 인크는 1962년경 미국 알칸사주 벤톤빌(Bentonville)에 주소 를 두고 대장 1과 같은 WAL-MART 라는 상호의 할인점을 개설 38년 가 등록된 24개국 등 1990년에는 경쟁회사인 K마트와 시어즈를 제치고 미국 소매업계 매 출액 1위를 기록하였고, 1991년 전반에는 세계 1위에 올랐으 며, 1997년까지 미국, 영국, 독일 등에 할인점 2,900여 개 등을 두고 연간 미화 1,180억 달러의 매출을 올리고 있는 세계적인 유통업체로 성장 월마트 스토어즈, 인크는 1990년대 중반부터 국내 시장에 진입을 시 도하기 시작하였는데, 1998년경 한국마크로와 그 전직원을 인수하여 국내시장에 진입하여, 1999년에 전국에 걸쳐 6개의 할인점을 보유하 면서 이 연 3,020억에 이르렀음 신문 및 잡지, TV나 라디오 월마트 스토어즈, 인크는 한국일보, 조선일보 등 국내 주요 일간지를 통하여 1986년 7월 20일 부터 1992년 4월 30일 사이에 31회 정도 소개되었는데, 월마트 스토어 즈, 인크의 창업자인 샘 월튼사장이 세계 최대의 부호로 선정되었다 는 내용 등이 포함되어 있고, 1991년과 1992년에는 주로 국내 유통시장 개방문제와 관련하여 해외의 대형 유통업체의 현황과 더불어 월마트 스토어즈, 인크를 소개 1991년 5월 8일자 내외경제 신문에는 월마트 스토어즈 인크가 설립 25년만에 라이 벌인 K마트를 제치고 미국 최대 할인연쇄점으로 부상했다는 머리기사와 함께 월마 35

52 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 트 스토어즈, 인크의 판매실적 등이 상세하게 소개되었고, 그 이후에도 월마트 스토 어즈 인크 및 대장들은 국내 신문 및 잡지, TV나 라디오 등 방송매체 등을 통하 여 꾸준히 소개 및 방영되었는데, 그 횟수가 1990년대에만 조선일보에 251회, 동아 일보에 304회, 경향신문에 142차례 2000년 4월 17일 이전에 미국의 Fortune, TIME, Forbes 등 많은 외국 유명 일간지 및 잡지에 월마트 스토어즈, 인크의 경영전략과 급성장 비결 등과 함께 소개되었으며, 그 중에서 TIME, Fortune 등의 잡지는 상당량 국내에 유입되어 배포 미국, 오스트레일리아, 이태리, 오스트리아, 덴마크, 스웨덴, 홍콩 등 24개국에 등록 인정사실에 의하면 대장들은 본건표장의 출원 당시 국 내외의 거래자 또는 수요자 사이에 월마트 스토어즈, 인크의 서비스표로서 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고 권자의 선전, 광고 및 지속적인 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 주지한 서비스표라고 판단 (2) 제7조 제1항 제11호 1) Pinkheart 핑크하트 특허심판원 당689 심결 특허법원 선고 2004허8145 판결 (일부 심결취소) 1) 2) (등록) 3) 상품 솜, 풀솜, 대마, 모시섬유 등 (지정상품) 천막, 쿠션, 방석 등 사용자 김용문 (등록인) 김현준 법 제7조 제1항 제11호 2003년 8월 29일 1994년 10년 국내 1994년 기준 28억 7,000만원, 1995년 기준 30억 2,000만원 대장들 을 사용한 침구류의 매출 규모는 연도별 매출과세표준액을 기준으로 하여 36

53 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2000년에는 51억 여 원, 2001년에는 53억 여 원, 2002년에는 57억 여 원, 2003년에는 52억 여 원 1999년에 합계 60,371,000원을, 2000년부터 2003년 사이에 합계 189,511,000원 업계 전문지에 30회 가량 핑크하트 또는 Pink heart 로 표 시된 침구류에 관한 광고를 게재 제품 카탈로그 1994년 8월 12일부터 1998년 2월 26일까지 한국경제신문에 6회에 걸쳐 핑크 하트 라는 침구류 메이커가 기사로 다루어졌음 1996년경부터 1999년 사이에 핑크하트 라는 가 부착된 침구류를 도, 소매하는 대리점이 전국에 150여개에 이르렀으며, 전국의 대리점 이외에 대형 할인매장에도 납품하는 등 상품의 유통경로를 확대해 왔음 1999년 대장 3의 권자였던 위 주식회사 마론핸즈와 위 회사 소속 근로자 및 채권자들 사이에 임금채권 등을 둘러싼 분쟁이 발생하였을 때 당사자들 사이에 대장 3에 관한 권 귀속이 중요한 쟁점이 된 바 있고, 그 뒤 위 권에 관하여 가압류와 해제가 반복되는 등 이미 위 에 상당한 정도의 현실적 혹은 잠재적 재산 가치가 화체되어 있다고 평가되었음 대장 3이 각종 침구류에 관하여 10년 이상 전국에 걸쳐 상품출처표지로 계속 사용되어 온 사정을 보태어 보면, 본건표장에 대한 등록결정이 이루어진 2003년 8월 29일 당시 대장 2, 3은 비록 국내에서 주지, 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지는 못하였다고 하더라도 적어도 그 지정상품들 중 침구 류에 해당하는 베겟잇, 요홑이불, 이불, 이불커버, 침대커버, 쿠션커버, 쿠션, 방석, 커튼,매트 등에 관하여는 이미 일반 수요자나 거래자 사이에서 특정인의 로 인 식될 정도로는 널리 알려졌다고 봄이 상당하다고 판단 권 분쟁에 있어 권에 관한 가압류와 해제가 반복됨 2) 남촌컨트리클럽 특허심판원 당1018 심결 특허법원 선고 2004허8589 판결 (일부 심결취소) 대법원 선고 2005후1547 (심불기각) 1) (미등록) 남촌 2) (등록) 남촌 37

54 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 3) 상품 1) 골프장운영 2, 3) 모자, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠, 바지, 슬랙스, 운동용아노락, 벨트, 잠바, 골 프화 사용자 남촌레저개발 주식회사 (등록인) 강연우 법 제7조 제1항 제11호 2004년 2월 13일 1999년 5년 국내 (지정상품) 골프장 경영업, 프시설 제공업, 실내골프연습장 경영업. 실내골프연습장 경영업, 구장 경영업, 헬스클럽 경영업, 노 래방 서비스업 2000년 9월경부터 신문이나 골프관련 잡지 등에 관련 기사가 실리기 시작하여 본건표장의 등록결정일 무렵인 2004년 2월까지 동아일보에 3회, 조선일보에 3회, 중앙일보에 2회, 한겨레신문에 1회, 문화일보에 3회, 한국일보에 1회, 매일경제에 7회, 한국경제에 6회, 헤럴드경제에 9회, 파인낸셜뉴스에 7회, 서울경제에 3회, 내외경제에 2회, 골프타임 즈에 7회, 레저신문에 23회 등 본건 골프장에 관련된 기사가 게재됨 2002년 10월과 2003년 4월경 각 womangolf, golfjournal, sisagolf 등의 잡지에 대장을 홍보하는 기사가 실렸으며, 인넷상으로는 kgagolf.or.kr, koreapga.com, imgolf.co.kr, golf-condo.com, chowon.com, com, ezgolf.co.kr, hankookgolf.co.kr, golfweb.co.kr, golfnews.co.kr, golfnet.co.kr 등 의 골프관련 웹사이트에 본건 골프장 에 관한 정보 또는 홍보기사가 게재되었고, 2001년부터 2004년까지 사이에 매년 300여만부 가량 발행된 ACE GOLF 라는 골프 신문과 2001년, 2002년에 각 20만부, 2003년, 2004년에 각 12만부씩 별도 발행된 에이스회원권거래소 주식회사 의 회원권 시세동향표에 2001 년 11월 22일 이래 계속하여, 알바 회원권 거래소 주식회사 에서 발행 하고 있는 회원권 거래매거진 이라는 정보지에 2003년 8월 25일이래 계속하여 각 본건 골프장의 회원권 시세가 게재되고 있는 한편, 위 에이스회원권거래소 주식회사 가 2001년 10월 4일 40만부를 발행하 여 골프관련 업체와 수요자들에게 발송한 전국의 골프장을 찾아가는 길 안내지도에 이 사건 골프장의 개장예정일과 위치를 소개하는 지도 가 포함되어 있음 38

55 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 대장권자는 본건 골프장에서 2002년 10월부터 2003년 12월까지 총 12,945 팀에 대하여 시범라운딩을 실시하였는데 위 시범라운딩에 참가한 연인원을 추산하 면 38,835명 내지 51,780명 가량이 됨 대장권자가 본건 골프장의 건립에 착수하여 최초의 회원권 분양 광고가 시작된 시점으로부터 시설의 완공, 시범라운딩 및 정식개장에 이르기까지 5년여의 기간이 소요되었고 그 중 시범라운딩을 통하여 실제로 골프장을 이용할 수 있었던 기간도 1년 이상이었던 점, 4년 가까운 기간 동안 본건 골프장에 관한 기사나 광고가 다양한 매체에 지속적으로 게재되는 등 홍보가 이루어져 온 한편, 회원권 거래 시장에서도 본건 골프장의 회원권이 꾸준히 거래되어 온 점에, 우리나라에서 골프는 아직 대중 화에 이르지 않은 스포츠로서 수요자 층이 비교적 제한되어 있고 서비스의 공급주체 는 수요자에 비하여 훨씬 더 제한되어 있는 점, 대부분의 골프회원권은 상당한 고액 으로서 경우에 따라 재산권으로 유통되면서 투자 혹은 투기의 대상이 되기도 하는 점, 따라서 골프를 치거나 골프 회원권에 관심이 있는 수요자들의 경우 다른 서비스 분야에 비하여 골프장의 신설이나 회원권의 분양에 관한 정보에 대하여 관심이 많고 접근이 비교적 빠르다고 할 수 있는 점 등을 아울러 고려하면, 대장 1은 본건표 장에 대한 등록결정이 이루어진 2004년 2월 13일 당시 골프장 영업에 관련된 국내 의 일반 수요자나 거래자 사이에서 비록 주지, 저명의 정도에는 이르지 않았더라도 적어도 특정인의 서비스업이라고 인식될 정도로는 알려졌다고 봄이 상당함. 3) 심판원 당241 심결 특허법원 선고 2003허2447 판결 대법원 선고 2004후226 판결 (등록) INTERNET-5425 상품 자료제공업, 전자상거래관련 정보제공업 등 (지정상품) 부가통신 서비스업 사용자 주식회사 에코원 (등록인) 김성윤 법 제7조 제1항 제11호 2001년 05월 15일 대장권자는 1993년 6월 14일 전자통신기기 제조판매업을 개업한 이후 1996년 1월 1일 기존의 전자통신기기 제조판매업 외에 음성정보를 제공하는 부가통신업을 추 가하고 부산지사를 설립하여 무선호출기(삐삐)인사말 녹음 서비스사업에 주력하는 한 편, 1998년 4월경에는 서울지사를 설립하여 하반기 부터는 휴대폰 음악메시지 사업으 로 전환하였고, 1999년 11월경에는 상호를 전화번호와 같이 (주) 로 변경하 고 아울러 인천, 광주, 대전, 충북, 강원, 전북, 제주 지사를 설립하여 사업범위를 전국으 로 확대하였으며, 1999년 12월경에는 상호를 (주)5425 (법인등기부상 명칭은 주식회 사 오사이오임)로 다시 변경하였음 1년 6월 39

56 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 국내 연 38억 ~ 232억원 연 8억 ~ 27억원 TV 및 라디오 등 방송매체, 국내 주요일간지, 그 밖에 피고의 서비스표 중 5425 를 각 프로농구 구단의 농구경기장 페인트존에 표시하는 페인트 존 광고를 실시함 광고전문잡지 AD INFORMATION 2000년 6월호에 대장권자에 대한 광고 성공전 략에 대한 내용이 특집으로 다뤄졌음 한국방송공사가 방송광고를 실시하는 전국의 모든 업체를 대상으로 매월 방송광고 금 액을 기준으로 선정한 100대 광고주에 1998년 12월 41위, 1999년 1월 97위, 1999년 4월 64위, 1999년 5월 69위, 1999년 12월 42위, 2000년 1월 49위로 선정됨 대장의 수요자가 주로 10대, 20대에 국한되는 점, 위 업종이 TV나 라디오 광고의 효과가 큰 업종이라는 점 등의 여러 가지 요소를 고려해보았을 때, 대장의 등록결정 일인 2001년 5월 15일경에 대장은 700국 전화를 이용한 부가통신 사업자로서 주지 저명까지는 이르렀다고 볼 수 없다 하더라도 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정 인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다고 판단 4) 푸른상호저축은행 특허심판원 당573 심결 특허법원 선고 2005허7873 판결 (심결지지) (출원) 푸른상호저축은행 상품 저축은행업 (지정상품) 은행업, 저축은행업, 증권업 사용자 (주)푸른상호저축은행 (출원인) 박형관 최용갑 법 제7조 제1항 제11호 2004년 4월 19일 주식회사 푸른상호저축은행은 1971년 6월 29일에 설립되어 상호신용계업, 신용부금업 등을 영위해 오던 중 1980년 사조상호신용금고로, 1998년 5월 푸른상호신용금고로 각 상호를 변경하였고, 2001년 3월 28일 종전의 상호신용금고법이 상호저축은행법으 로 명칭 변경됨에 따라 2002년 3월 19일 상호를 주식회사 푸른상호저축은행으로 변경 하여 현재까지 영업해 오고 있으므로 영업 기간이 30년 이상에 이름 30년 국내 40

57 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 당기순이익, 수신고 5000여억원, 여신고 5400여원 거래자수(11만명) 연 7000만원 주식회사 푸른상호저축은행은 2002년 6월 30일 기준 당기 순이익에 관하여 상호저축 은행 업계에서 1위를 차지하였음 주식회사 푸른상호저축은행의 상호 변천과 영업 이력, 선사용서비스표가 사용된 경위와 기간, 대장이 사용된 이후의 거래규모와 거래자의 수, 순이익, 영업실적, 주식회사 푸른상호저축은행이 동종업계에서 차지하는 위치, 언론매체에 대상서비스표가 보도된 횟수와 경위 및 기간, 광고의 규모 등에, 주식회사 푸른상호저축은행과 같은 상호저축은 행은 제2금융기관으로서 은행 등 제1금융기관에 비하여 거래자의 범위가 제한적인데다 가, 주된 영업소를 제외한 지점이나 출장소의 설치가 법에 의해 엄격히 제한되어 전국적 인 거래망을 확보하기 곤란한 사정 등을 감안하면, 대장은 본건표장에 대한 등록결 정 시점인 2004년 4월 당시 국내의 거래자나 수요자 사이에서 주지, 저명의 정도에는 이르지 않았다 하더라도 적어도 그 서비스표가 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다고 판단 5) 서울우유 심판원 당(취소판결)53 심결 특허법원 선고 2005허9947 판결 (심결지지) 대법원 선고 2006후1629 판결 (심불기각) (출원) 상품 우유 (지정상품) 아이스크림 사용자 서울우유협동조합 (출원인) 주식회사 서울우유아이스크림 법 제7조 제1항 제11호 1996년 7월 11일 서울우유협동조합은 1937년 7월 11일 설립된 경성우유동업조합을모체로 하여 1962 년 1월 23일경 창립총회를 통하여 설립되었고, 그 무렵부터 서울우유 라는 로 우유 제품을 생산 판매하기 시작하여 1일 평균 판매량이 1975년에는 81만 3,000개, 1985년 에는 204만 9,000개, 1995년에는 545만 2,000개, 2001년에는 766만 7,500개로 꾸 41

58 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 준히 증가하였으며, 우유제품 이외에도 치즈, 유음료, 과즙음료, 분유, 유산균 등의 유사 유제품도 생산 판매되어옴 35년 국내 연 600억원 ~ 9000억원 200ml를 기준으로 한 1일 평균 판매량이 1975년에는 81만 3,000개, 1985년에는 204만 9,000개, 1995년에는 545만 2,000개, 2001년에는 766만 7,500개로 꾸준히 증가하였으며, 우유제품 이외에도 치즈, 유음료, 과즙음료, 분유, 유산균 등의 유사유제품도 생산 판매되어왔음 을 기준으로 동종업계 1위를 고수하여 오고 있음 일반 소비자를 대상으로 한 결과에서도 채권자 제품인 서울우유 가 우유제품 에 대한 인지도, 선호도 등에서 1위를 차지하였음 2001년과 2002년경 본건표장이 사용된 아이스크림 제품을 구매한 소비자들 중 일부는 서울우유협동조합이 생산 판매한 제품으로 알고 서울우유협동조합의 고객상담실에 문 의한 사실, 대장의 사용시점과 사용방법, 제품의 판매범위와 판매상황, 소비자들의 인식정도와 본건표장의 등록 후의 소비자들의 태도 등으로 볼 때, 본건표장의 등록결정 당시인 1996년 7월 11일경에 대장이 주지 저명에 까지는 이르렀다고 볼 수 없다 하더라도 최소한 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보아야 할 것이라고 판단 6) EXR 심판원 당2180 심결 특허법원 선고 2006허5027 판결 (심결취소) 1) 2) 3) 4) (출원) 42

59 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 수영복, 수영모자, 수영팬츠 (지정상품) 스포츠용 고글, 선글라스, 수영 자켓 사용자 이엑스알코리아 주식회사 (출원인) 인터콘 유에스에이 콤페니 법 제7조 제1항 제11호 2005년 5월 23일 이엑스알코리아 주식회사는 2001년 8월경부터 대장 1, 2가 부착된 자켓, 스웨트, 티셔츠, 방한용장갑 등을 생산, 판매하여 오고 있고, 대장 3, 4를 사용하여 2001년 10월경부터 대장 1, 2가 부착된 의류와 신발 등을 판매 4년 국내 연간 약 600억원(2001년 8월 1일부터 2001년 12월 31일까지 약 3,500 만원, 2002년에 약 99억 6,000만원, 2003년에 약 709억 2,100만원, 2004년에 약 1,177억 8,600만원, 2005년 1월부터 2005년 4월까지 약 245억 7,800만원(의류만의 ) 등 2001년 8월부터 2005년 4월까지 4년간 적어도 합계 약 2,232억 8,000만원에 달함 연간 약 30억원(2001년에 1억 5,600만원, 2002년에 약 14억 2,000만 원, 2003년에 약 36억 4,900만원, 2004년에 약 63억 300만원 등 2001 년 부터 2004년까지 4년간 합계 약 115억 2,800만원을 지출) 2004년에 한국패션협회가 주최하고 서울시가 후원하는 2004년 서울패션인상 에서 이 엑스알코리아 주식회사의 대표이사가 브랜드상을 수상 대장들을 부착한 의류의 이 4년간 적어도 약 2,232억 8,000만원에, 대 장들에 관한 선전도 4년간 약 115억 2,800만 원에 이르러, 그 과 선전광 고비가 상당한 액수에 달하며, 대장을 부착한 상품을 판매하는 매장수도 100개가 넘는 점, 그 결과 각종 매체에서 대장들이 캐포츠 분야에서 두드러진 두각을 나타내 고 매출이 급성장하고 있다는 기사를 게재하고 있는 점, 대장들의 사용시점과 사용 방법, 제품의 판매범위와 판매상황 등으로 볼 때, 본건표장의 등록결정 당시인 2005년 5월 23일경 대장들이 국내에서 주지 저명에까지는 이르렀다고 볼 수는 없지만, 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보아야 할 것이라고 판단 43

60 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 7) LEEUM 심판원 원862 심결 특허법원 선고 2007허5611 판결(심결지지) (출원) 상품 미술관경영업 (지정상품) 마스코트인형, 팽이, 완구 사용자 재단법인 삼성문화재단 (출원인) 김간중 법 제7조 제1항 제11호 2005년 12월 29일 재단법인 삼성문화재단은 2003년 6월경 대장을 서울 용산구 한남동 에 신축하는 미술관의 명칭으로 확정하고, 2004년 10월 13일 LEEUM 미술관을 개관하여 그 무렵부터 대장을 위 미술관의 경영과 관련하여 사용하여 왔음 2년 6개월 국내 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 문화일보, 한겨레신문, 한국일보를 비롯한 국내 주요 신문들과 월간조선, 신동아, 여성동아, 주부생활, 여성조선, 행복이 가득한 집 등 주 요 월간지들은 LEEUM 미술관 개관을 전후하여 그 개관 소식과 함께 미술관 건물 및 소장품 등에 관하여 보도 2005년에도 LEEUM 미술관을 소개하는 기사를 게재하였는바, 그와 같은 기사의 수가 2004년 10월 6일부터 같은 해 12월 31일까지 총 115건(신문 84건 + 월간지 31건), 2005년 1월 1일부터 같은 해 12월 31일까지 총 304건(신문 185건 + 월간 지 119건)에 이름 통상 미술관의 소장품은 미술관의 지명도에 영향을 주는데, LEEUM 미술관은 국보 31 점과 보물 41점 및 다수의 고미술품과 현대미술품을 소장하고 있고, LEEUM 미술관이 소장하고 있는 국보 7점과 보물 2점 및 다수의 고미술품, 현대미술품이 초 중 고등학 교의 교과서에 수록되어 소개됨 리서치앤리서치가 2007년 10월 4일부터 같은 달 8일까지 최근 3개월 이내에 본건표장 의 지정상품 중 1가지 이상의 상품을 구입한 경험이 있는 수도권 거주자 303명을 상대 로 전화면접조사 방식에 의하여 실시한 결과, 응답자의 24.4%만이 LEEUM 미술관을 알고 있거나, LEEUM 미술관에 관하여 들어본 경험이 있다고 응답하였음 결과가 어느 정도의 신뢰성을 갖는지 알기 어려우나, 결과에 따른 44

61 Ⅰ4. 유명 Ⅰ LEEUM 미술관에 대한 인지도 24.4%는 낮은 것이라고 할 수 없고, 오히려 상당한 정도 의 것이며, 대장은 본건표장에 대한 등록거절결정 당시인 2005년 12월 29일경 국내의 일반 수요자와 거래자에게 특정인의 미술관 경영에 관한 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 할 것이다라고 판단 8) M.C THE MAX 당620 심결 특허법원 선고 2007허7808 판결 (심결지지) (출원) 상품 음악 공연업 (지정상품) 음악 공연업 사용자 윤재웅 (출원인) 백영묵 법 제7조 제1항 제11호 2004년 7월 5일 윤재웅 외 2명은 2002년 초반부터 M.C THE MAX 라는 명칭으로 그룹사운드 활동을 시작하여, 2002년 10월경 음반의 커버에 피고들의 사진과 함께 M.C THE MAX! 라고 기재된 1집 음반(음악이 녹음된 콤팩트디스크, 2집과 3집도 같다)을 제작사 YOU&I, 발 매사 BMG를 통해 출시하였고, 2003년 12월 11일 커버에 윤재웅 외 2명의 사진과 함께 M.C THE MAX 2ND ALBUM, LOVE IS TIME, SIXTH SENSE 등이 기재된 2집 음반을 제작사 YOU&I, 발매사 BMG를 통해 출시하였으며, 2004년 11월 19일 역시 커버에 피고들의 사진과 함께 M.C THE MAX 3 이라고 기재된 3집 음반을 제작사 YOU&I, 발매사 이엠아이뮤직코리아 주식회사를 통해 출시 약 2년 국내 윤재웅의 그룹사운드 M.C THE MAX 의 음악과 방송활동, 음반 등에 대한 기사들이 2002년 8월경부터 2004년 7월 5일까지 사이에 각종 일간지와 스포츠신문, 인터넷 신문 등에 60여건 이상 보도됨 2집 음반 수록곡 중 사랑의 시 가 2004년 2월 21일경 뮤직박스 차트에서 8주째 정상에 오름 윤재웅의 그룹사운드 M.C THE MAX 는 음반판매량, 방송 횟수, 전문 심사위원단의 투표, 인터넷 투표 등의 결과를 종합 반영하여 선정되는 KMTV 주최 코리안 뮤직 어워드 2003년 올해의 가수왕 후보에 오르고, 2004년 SBS 가요대전 본상과 2004 년 KBS 가요대상 본상을 각각 수상하였으며, 30만장 이상 음반판매자에게 수여하는 2004년 제19회 골든디스크 본상을 수상 45

62 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2002년 11월경 1집 음반판매량이 42,163매에 이르러 국내가요 음반판매 순위 12 위에 오르면서 그 이름이 알려지기 시작하였고, 2003년도에는 1집 음반판매량이 118,000매로 같은 순위 32위에, 2집 음반판매량이 89,000매로 같은 순위 46위에 각각 올랐으며, 2004년도에는 2집 음반판매량이 262,000매로 같은 순위 5위를, 3집 음반판매량이 144,000매로 같은 순위 22위를 각각 기록하는 등 국내 가요의 일반 수요자나 거래자에게 위 음반들이 널리 알려지게되었음 2002년 10월경 1집 음반을 출시한 이래 M.C THE MAX 라는 이름으로 KBS 뮤직 뱅크, 열린음악회, 뮤직플러스, MBC 음악캠프, 브레인서바이벌, SBS 도전 1,000곡 등의 다수의 각종 TV 프로그램에 출연하였고, KBS 라디오 이본의 볼륨을 높여요, SBS 라디오 서민정의 기쁜 우리 젊은 날 등 각종 라디오 프로그램에도 출연하였으며, KMTV 쇼 뮤직탱크, 해피콜 등 각종 유선방송에도 출연하였다. 그리 하여 위 1, 2집 음반 수록곡들이 2002년 1집 음반 발매시부터 2002년 12월 31일까 지 기간동안 695회, 2003년 1월 1일 부터 2004년 7월경까지 5,400여회 각각 방송 되어 위 기간 동안 방송 순위 50위 이내에 장기간 랭크되었음 또한 피고들은 M.C THE MAX 라는 그룹사운드 명칭을 내걸고 2003년 4월 인천서구 구민회관 콘서트, 2003년 5월 세종대 대양홀 콘서트, 2004년 7월 올림픽홀 단독콘 서트를 비롯하여 다수의 콘서트 및 전국 순회공연을 개최하였고, 공개방송과 사랑의 나눔 행사를 비롯한 각종 이벤트에 참여하는 등 적극적인 음악공연 활동을 하였음 위 인정사실을 종합하여 보면, 피고들의 그룹사운드 명칭 M.C THE MAX 가 2002년 10월경 출시된 1집 음반의 커버에 표시되었고, 이어서 2003년 12월 11일 출시된 2집 음반의 커버에도 음반에 수록된 곡명인 LOVE IS TIME, SIXTH SENSE 와 별도로 표시되었으며, 그 이후 출시된 3집 음반의 커버에도 표시된 점, 윤재웅 외 2명이 M.C THE MAX 라는 그룹사운드 명칭을 내걸고 다수의 콘서트와 전국 순회공 연을 하고, 각종 방송과 이벤트에 참여하는 등 음악공연 활동을 한 점, 음반과 음악공 연 등의 일반 수요자나 거래자들이 음반을 구입하거나 음악공연의 관람을 결정할 때 음반의 제작사나 발매사 또는 음악공연의 기획사나 주최자의 표시보다는 음반에 녹음된 음악과 공연에서 연주되는 음악의 실연자인 가수의 이름 등 표시에 의하여 구입 및 관람 여부를 결정하는 것이 일반적인 점 등에 비추어 보면, 대장 M.C THE MAX 는 단순히 피고들의 그룹사운드 명칭을 나타내는 것에 그치는 것이 아니 라, 음반의 제작사나 발매사 또는 음악공연의 기획사나 주최자 등의 표시와는 독립 된, 상품 및 서비스의 출처표시 내지 식별표지로서 기능한다고 할 것이다. 또한 위에 서 인정한 바와 같은 대장이 사용된 음반의 판매량, 공연 횟수, 방송 횟수 등을 고려할 때, 대장은 본건표장의 등록결정 당시인 2004년 7월 5일 무렵 음악이 녹음된 콤팩트디스크 및 음악공연업의 국내 일반 수요자나 거래자에게 피고들의 음 악이 녹음된 콤팩트 디스크 및 음악공연에 사용되는 표장이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 46

63 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 9) 마데카솔 심판원 원9575 심결 특허법원 선고 2008허11002 판결 (심결지지) 1) (출원) 2) 상품 의약용 연고제 사용자 동국제약 (출원인) 임희수 법 제7조 제1항 제11호 2007년 8월 20일 (지정상품) 세탁비누, 소독용 비누, 약용비 누 등 동국제약은 적어도 1978년경부터 대장 1, 2가 부착된 상처치료용 연고제 등을 생 산, 판매하여 오고 있음 30년 국내 연간 약 90억원(2005년에 약 94억 원, 2006년에 약88억 원) 42%에 이르러 동화약품의 후시딘에 이어 2위를 차지 연간 약 25억원(2001년과 2002년에 각 약 17억 원, 2003년에 약 23억 원, 2004년에 약 29억 원, 2005년과 2006년에 각 약 25억 원 등 2001년 부터 2006년까지 6년간 합계 약 136억 원을 지출) 2006년 올해의 브랜드 대상 에 선정 47

64 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 10) TDB 심판원 당2909 심결 특허법원 선고 2008허1371 판결(심결지지) (출원) TDB 상품 금속제 벨브 (지정상품) 금속제 벨브 사용자 (주)에쎈테크 (출원인) 주식회사 안동 법 제7조 제1항 제11호 2005년 10월 28일 1999년 중국 절강성 소재 태주달보는 1999년 경 자신의 영문약칭인 TDB 로 구성된 대장 을 중국 특허청에 로 등록하고, 그 무렵부터 대장을 자신의 제품인 금속제밸브 등에 표시하여 사용 중국, 국내 연간 30억원 태주달보는 1999년경부터 2005년경까지 대장이 표시된 금속제밸브 등의 제품 을 우리나라의 대표적인 볼밸브 취급회사인 (주)에쎈테크와 주식회사 안동를 포함한 남성, 부성, 월드조인트 등 5개 회사에 수출하였고, 본건표장의 등록결정일 무렵인 2004년과 2005년의 총 수출금액은 약 29억원과 30억원(계산의 편의상 1USD를 1,000원으로 계산한 추정치임)상당에 이름 (주)에쎈테크와 주식회사 안동 포함한 5개 회사를 통하여 수입된 제품들은 대리점 및 특약점을 통하여 전국에 판매되었는데 (주)에쎈테크는 2002년경부터 2005년경 사이에 대리점 및 특약점을 포함한 약 470개 업체에 84억원정도를 판매하였고, (주) 에쎈테크의 대리점 및 특약점인 대우밸브, 경북수도, 신태양배관상사, 매일수도, 청 일종합상사, 보림상사, 주식회사 대영상사, 주식회사 화성지브이도 2003년경부터 2005년경 사이에 100만개 이상의 제품을 15억원이상 판매 (주)에쎈테크원과 주식회사 안동 등 밸브제품 취급업체로 구성된 한국밸브공업협동 조합의 이사장도 대장을 부착한 밸브류 제품을 특정인인 태주달보의 제품으로 인식 48

65 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 본건표장과 동일, 유사한 TDB 라는 표기가 새겨진 밸브류 제품들은 1999년부터 본건표장의 등록결정시점인 2005년 10월경까지 국내에 상당한 규모로 수입되어 전국적으로 분포되어 있는 다수의 대리점이나 특약점 등을 통하여 판매되었고, 특히 피청구인 자신도 위 기간 중에 TDB 라는 표기가 새겨진 밸브류 제품들을 수입한 자임을 알 수 있는바, 그렇다면 본건표장의 등록결정시를 기준으로 국내의 밸브류의 일반수요자나 거래자들로서는 본건표장이 새겨진 밸브류 제품을 보게 될 경우, 이는 곧 건외 중국의 태주달보 로부터 수입된 제품인 것으로 직감한다 할 것이지, 이를 두고 피청구인이 판매하는 밸브류 제품의 출처표시로 인식한다고는 보기 어렵다. 따라서 본건표장은 그 지정 상품들과 관련하여서는 이미 그 등록결정시점에 밸브류 제품의 제조자표시로 일반수요자나 거래계에 현저히 알려진 것으로서 상품의 출처 표시로서의 기능을 상실한 것으로 보여지고, 또 이와 같은 표시를 특정인에게 독점 케 하는 것은 공익상 적절하지도 않다고 판단 11) A6 심판원 당2757 심결 특허법원 선고 2008허4912 판결 (심결취소) (등록) 상품 자켓, 모자, 혁대 등 (지정상품) 의류, 신발류, 양말, 모자 등 사용자 주식회사 데코네티션 (등록인) 이선순 법 제7조 제1항 제11호 2003년 8월 13일 주식회사 데코네티션은 1985년 11월경 설립되어 의류사업을 하는 회사. 2000년 2월 경 그 해 가을, 겨울에 선보일 신규 로 10대와 20대 고객을 주요 대상으로 하는 브랜드로 대장을 창안한 다음, 2000년 5월경 제품생산에 들어가는 한편, 2000년 7월경부터 국내 유명 의상잡지 광고, 극장광고, 신문 광고, 텔레비전 연속극이나 연예인 의상협찬 광고 등을 통하여 대장의 홍보를 지속적으로 하였음 약 3년 국내 연간 7억원(2000년에 약 2억 2,812만원, 2001년에 약 6억 4,540만원, 2002년에 약 7억 164만원, 2003년에 12억 7,060만원을 각 지출) 잡지 의상 관련 언론에 2000년 6월경부터 대장의 출시에 관한 기사가 실리기 시작 49

66 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2001년 2월 12일에는 갤러리아 백화점 내의 인기상품 중 하나로 대장이 선정됨 2002년 9월경에는 일부 백화점에서 대장의 제품이 평상복 부분 1위를 차지 주식회사 데코네티션의 대장의 창안 및 사용경위, 지출액, 의 크기와 증가 추이 등에 비추어 보면, 대장은 본건표장이 등록결정된 2003년 8월 13일 및 지정상품 추가등록 결정일인 2004년 8월 26일 무렵 국내 거래자나 일반 수요자들에 게 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 주지성을 취득하였음을 인정 할 수 있다고 판단 12) EGOIST 심판원 심결 특허법원 선고 2008허1111 판결 (심결취소) 대법원 선고 2008후3063 판결 (심불기각) EGOIST (등록) EGOIST 상품 의류 (지정상품) 선글라스, 스포츠용 고글 등 사용자 주식회사 아이올리 (등록인) 최상렬 법 제7조 제1항 제11호 2006년 8월 29일 주식회사 아이올리는 2001년 초경부터 본건표장의 등록결정일 이전인 2005년 말경까 지 국내에서 대장을 사용하여 청바지, 재킷 등 각종 의류를 판매 5년 국내 연 300억원 연 5억원 패션전문잡지인 VOGUE girl, ELLE girl, In style, AnAn 등에 대장의 의류에 관한 광고를 게재하거나, KBS, MBC, SBS 등의 여러 방송 프로그 램에 대장의 의류를 협찬, 제공하는 등의 방법으로 광고, 선전하였음 패션 전문잡지인 패션인사이트 2000년 11월호, 2002년 5월호, 월간섬유 2001년 8월호, 패션비즈 2002년 6월호, 같은 해 11월호, 2004년 12월호, 패션채널 2005년 11월호에는 선사용의 의류에 대한 소개와 일반소비자의 반응 및 판매량 등을 내용으로 하는 글이 실렸음 2005년 9월 27일자 서울경제신문과 2006년 6월 28일자 매일경제신문에는 대 장을 사용한 의류의 판매량을 다룬 기사가 게재 섬유업계의 소식을 전하는 국제섬유신문, 세계섬유신문, 한국섬유신문, 어패럴 뉴스 등에도 2001년 7월경부터 2006년 6월까지 여러 차례에 걸쳐 대장의 의류에 50

67 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 관한 기사가 게재 대장의 의류를 판매하는 매장의 수는 2005년말 당시 원고의 전국 29 개 대리점, 롯데백화점 본점과 전국 22개 지점, 갤러리아백화점 압구정점 등 을 포함하여 총 65개에 이름 위 인정사실에 의하면, 대장은 본건 등록의 등록결정일인 2006년 8월 29일 무렵에는 국내의 일반 수요자와 거래자에게 특정인의 의류에 관한 로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 할 것이다 라고 판단 13) QUEENBABY 심판원 당1395 심결 특허법원 선고 2008허12159 판결 (심결취소) 대법원 선고 2008후1545 판결 (심불기각) 1) 2) 3) (등록) 상품 샌달, 부츠 등 (지정상품) 야구화, 운동화 등 사용자 (주)퀸베이비 (등록인) 김지안 법 제7조 제1항 제11호 2007년 11월 15일 김덕민은 위와 같이 신발판매업을 하면서 1993년 4월 10일 경부터는 퀸베이비 라는 상호로 신발제조업을 개업하고, 1994년경 대장들을 등록하였으며, 그 이후 1999 년 초경까지는 자신의 이름으로, 그 이후부터 2003년경까지는 친척 김태완의 이름으로 사업자등록을 하고, 대장들을 사용한 아동용 구두, 샌들, 부츠 등을 제조, 판매하여 왔음. 한편 김덕민은 1999년 3월 20일 부산일보를 통하여 어린이용품점이나 아동의류 점을 개점하고 있거나 오픈할 예정인 사람들을 대상으로 각 지역 대리점주를 모집한다 는 광고를 게재하였다. 김덕민, 김태완은 2003년 1월 3일 대장들에 대한 권을 포함하여 영업 일체를 출자하여 (주)퀸베이비를 설립하고, 그 무렵부터 본건표장이 2007년 11월 15일 등록 결정될 무렵까지 대장들 또는 대장을 사용하여 주로 여아용 구두, 샌들, 부츠를 제조, 판매하여 왔음 13년 국내 51

68 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 연간 30억(1993년 338,579,104원, 1994년 453,851,823원, 1995년 502,857,823원, 1996년 488,741,483원, 1997년 677,982,667원, 1998년 817,675,508원, 1999년 1,311,242,734원, 2000년 1,447,623,535 원, 2001년 1,616,738,939원, 2002년 2,211,719,191원, 2003년 2,345,156,465원, 2004년 2,163,605,998원, 2005년 2,658,702,570원, 2006년 3,466,680,639원, 2007년 3,788,391,970원) 대형매장의 광고전단지를 통한 광고 김덕민은 1993년 신발제조업을 시작할 때부터 대장들을 사용한 상품매장을 유명 백화점에 개설하였고, 2000년 1월경에는 대구백화점 본점, 대구백화점 프라자점, 부산 본점, 리베라백화점, 메가마트 동래점, 언양점, 천안점,엘지마트 고양점, 금정점, 시화점, 현대백화점 부산점, 성남점, 울산점의 13개 대형매장에 대장들을 사용한 상품매장 을 개설하였다. 본건표장이 등록결정될 무렵인 2007년 11월경에는 대장 2 또는 대장을 사용한 (주)퀸베이비의 상품매장이 동아백화점 강북점, 쇼핑점, 수성점, 롯 데백화점 광주점, 대구점, 대전점, 동래점, 부산본점, 상인점, 울산점, 인천점, 전주점, 애경백화점 구로점, 현대백화점 광주점, 목동점, 부산점, 울산동구점, 울산점, 중동점, 천호점 등 서울, 부산, 대구, 인천, 대전, 전주, 울산 등 전국의 주요 20개 대형매장에 개설되어 있었다. 한편, (주)퀸베이비는 2005년부터 디앤샵, 옥션, 인터파크 지마켓 등 의 인터넷 온라인 매장, 롯데홈쇼핑, 시제이몰 등의 홈쇼핑 매장에도 진출하였는데, 이 러한 대형매장, 온라인 매장 등을 비롯하여 원고가 거래하여 온 거래처의 수는 전국에 150여개의 업체에 이름 위 인정사실에 나타난 사정, 즉, 부가가치세 납부를 위하여 신고된 만을 기준으로 개략적으로 계산하여 볼 때 2005년경 판매된 대장 2 또는 대장을 사용한 상품 수는 약 130,000켤레 정도(총 26억 원 평균 판매가 20,000원)이고, 이는 2005년 당시의 여아 인구수 4,278,281명의 3%정도가 사용할 물량인 점, 대장 2와 대장을 사용한 상품 매장에는 전국의 중요 백화점, 대형마트, 인터넷 온라인 매장 및 홈쇼핑 매장이 포함되어있고, 매장까지 합칠 경우 150여개에 이르며, 이들 매장에서 판매된 상품의 까지 포함할 경우 그 은 상당하리라고 보이는 점, 대장을 사용한 기간이 총 15년에 이르는 데다 (주)퀸베이비의 상호 중 회사종류 를 나타내는 부분을 생략하면 본건대장과 동일하게 호칭되는 점 및 권자로 등록된 김지안의 남편도 대장 2 등을 사용한 상품들에 대한 소비자들의 신뢰를 이용하고자 대장 2가 존속기간의 만료로 소멸등록된지 채 얼마 지나지 않아 김지안 으로 하여금 대장 2 또는 대장과 동일 유사한 본건표장을 등록하게 한 것으 로 보이는 점을 더하여 보면, 본건 대장이 등록 결정될 당시인 2007년 11월 15일 경 대장 2 또는 대장이 국내에서 주지 저명에까지는 이르렀다고 볼 수는 없 지만, 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 라고 인식될 정도로는 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 52

69 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 14) POLHAM 심판원 당2011 심결 특허법원 선고 2008허13053 판결 (일부인용, 일부기각) 1) 2) (등록) 상품 농구화, 단화, 잠바 등 (지정상품) 안경테, 수중안경 등 사용자 주식회사 에이션패션 (등록인) 김재진 법 제7조 제1항 제11호 2007년 10월 19일 2004년 3년 국내 연간 800억원(2004년 2월경부터 본건표장의 출원일 무렵까지의 매출누 계액은 약 660억 원에, 본건표장의 등록결정일 무렵까지의 매출누계액은 약 2,800억 원에 각 이르렀음) 연간 20억원(2004년 2월경부터 본건표장의 출원일 무렵까지 약 25억 원 을, 본건표장의 등록결정일 무렵까지 약 66억 원을 각 지출) 2006년 12월 13일 산업자원부 장관으로부터 2006년 한 해 동안 폴햄 브랜드가 선도 적인 역할로 패션산업 발전에 이바지하였다는 이유로 올해의 브랜드 상을 받음 본건표장의 등록결정일 무렵까지 대장들을 부착한 신발, 의류 등의 이 약 2,800억 원에, 대장들에 관한 광고 선전비도 약 66억에 이르러 그 과 광고 선전비가 상당한 액수에 달하고, 대장들의 지정상품을 판매하는 매장수도 전국 약 90여 개에 이르는 점, 그 결과 각종 매체에서 대장들이 캐주얼 분야에서 두드러진 두각을 나타내면서 매출이 급성장하고 있다는 기사들이 게재되어 온 점, 그 밖에 대상 표장들의 사용시점과 사용방법, 제품의 판매범위와 판매상황 등을 종합하여 보면, 본건 표장의 등록결정일 무렵에는 대장들이 국내에서 주지 저명에까지 이르렀다고 볼 수는 없지만, 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로 는 알려져 있었다고 보아야 할 것이라고 판단 53

70 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 15) SUPERIOR 심판원 당1185 심결 특허법원 선고 2008허11859 판결 (심결취소) 대법원 선고2008후580 판결 (심불기각) (등록) 상품 골프의류, 골프가방 등 (지정상품) 비치파라솔, 양산, 우산 등 사용자 주식회사 슈페리어 (등록인) 하종열 법 제7조 제1항 제11호 2007년 7월 24일 주식회사 슈페리어는 1983년경부터 대장 및 그와 극히 유사한 (, )가 부착된 골프의류, 골프가방, 골 프장갑, 골프양말, 골프모자 등 골프용품을 전국 각지에 대리점 및 백화점을 통하여 판매하여 왔음 25년 국내 1995년 644억원, 1996년 730억원, 1997년 605억원, 1998년 459억원, 1999년 638억원, 2000년 745억원, 2001년 850억원, 2002년 1128억 원, 2003년 1135억원, 2004년 1139억원 1995년 18억원, 1996년 20억원, 1997년 22억원, 1998년 10억원, 1999년 12억원, 2000년 25억원, 2001년 21억원, 2002년 37억원, 2003년 34억원, 2004년 42억원 유명 골퍼와의 스폰서계약 주식회사 슈페리어는 1995년 6월경부터 2000년 11월경까지 5회에 걸쳐 슈페리어 오픈 이라는 명칭으로 골프대회를 주최 주식회사 슈페리어는 1996년 4월경 프로골프 선수인 최경주와 사이에 3년간의 스폰 서계약을 체결하였고, 이후 2차례 갱신하여 2004년 4월경까지 최경주와의 위 스폰서 계약을 유지. 최경주는 2002년 미국 PGA 골프대회에서 한국인 최초로 우승을 차지 위 인정사실에 의하면, 대장은 그 사용상품 중 골프의류, 골프가방 등에 있어서 본건표장의 등록결정 당시인 2007년 7월 24일 무렵 국내의 수요자 사이에서 특정 인의 로 현저하게 인식되어 주지성을 획득하였다고 판단 54

71 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 16) 해비치 심판원 당2845 심결 특허법원 선고 2009허6540 판결 (심결취소) 대법원 선고 2010후753 판결 (심불기각) 1) (등록) 2) 상품 콘도미니엄업, 회원제 숙박설비 운영업 등 (지정상품) 문화재전시업, 미술관경영업 등 사용자 해비치호텔앤드리조트 주식회사 (등록인) 김현숙 법 제7조 제1항 제11호 2007년 7월 18일 해비치호텔앤드리조트 주식회사는 2003년초 해비치 리조트 주식회사란 상호를 사용하 면서, 그 약칭인 해비치, Haevichi 를 각 서비스표로 출원하고 그 무렵부터 원고의 리조 트 및 레저시설과 골프장에 사용하여 왔다. 본건표장이 출원되기 전인 2007년 5월경 해비치호텔앤드리조트 주식회사는 제주도에 6성급의 해비치 호텔을 개원하였고, 기존 의 해비치 컨트리클럽, 해비치 리조트 콘도미니엄과 함께 묶어서 원고의 대표적인 리조 트 시설로 홍보하였다. 그리고 2007년 초에는 경기도 남양주에 해비치 컨트리클럽을 개장하였음 약 4년 국내 약 11억원 국내의 주요 일간지, 경제전문지, 인터넷 신문 등에 원고의 해비치 리조트, 해비치 컨트리클럽, 해비치 호텔 등에 관한 기사를 내보냈고, 특히 해비치 호텔은 휴가 패키지 상품과 연계하여 해비치 아트 페스티벌, 청소년 합 창단 창단 연주회 를 열기도 하였음 대장인 해비치 또는 Haevichi 는 본건표장의 출원 당시인 2007년 7월 18일 무렵 에는 저명표장에까지 이르렀다고 보기는 어렵더라도, 리조트나 휴양지, 골프시설의 일 반수요자에게는 적어도 특정인의 서비스업 표지로 인식되어진 이른바 주지의 표장에 해당한다고 볼 것이라고 판단 55

72 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 17) 강남심야전기온수기, 강남전기보일러 심판원 당2701 심결 특허법원 선고 2009허3848 판결 (심결지지) 대법원 선고 2010후845 판결 (심불기각) 1) 강남심야전기온수기 2) 강남전기보일러 3) 강남태양열 (출원) 상품 태양열온수기, 전기보일러, 전기온수기 등 (지정상품) 심야전기보일러, 온수기 등 사용자 주식회사 강남 (출원인) 김근준 법 제7조 제1항 제11호 2007년 4월 5일 영업양수 이전의 소외회사는 1995년경 태양열 온수기, 전기온수기의 제조 등을 목적으 로 설립됨 12년 국내 연간 200억(대장이 부착된 보일러, 온수기 등 제품의 이 포함 된 영업양수 이전의 소외회사의 전체 은 2000년도 548억 원, 2001년도 265억 원, 2002년도 110억 원, 2003년도 71억원이다). 주식 회사 강남이 판매한 태양열 온수기,(심야)전기보일러, 온수기 등의 제품에 는 모두 대장이 표시되어 있음 2006년경 주식회사 강남이 제작 판매하는 제품 중 태양열 온수기, 집열기 는 태양열 관련제품 시장의 점유율 1위를 차지하고 있으며, 그 무렵 주식 회사 강남은 보일러, 온수기를 매수한 고객 약 3만 여명의 명단을 확보하 고 있었음 영업양수 이전의 소외회사는 대장이 부착된 (심야)전기보일러, 온수 기 등의 제품에 대하여 1998년 및 1999년경 TV광고를, 2000년부터 2002년경까지 사이에는 신문, 잡지 등에 광고를 각 실시 영업양수 이후 주식회사 강남은 2007년 3월경까지는 동아일보를 비롯한 신문, 잡지 등에 대장이 부착된 보일러, 온수기 등의 제품에 관한 광 고를 여러 차례 게재 주식회사 강남은 태양열온수기, 태양열집열기의 제조 등을 목적으로 2004년 10월 8일 설립되었다. 주식회사 강남은 2005년 7월경 소외회사로부터, 소외회사의 영업 중 태양열온수기, 태양열집열기, 심야전기보일러, 심야전기온수기, 산업용전기보일 러, 태양열보일러 에 대한 영업권 일체, 위 영업과 관련한 모든 영업상 기술상의 비밀, 거래처, 고객자료 등 일체의 자료 및 위 영업과 관련하여 소외회사가 보유한 56

73 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 특허권, 권 등 지적재산권 일체를 양수하는 영업 양수계약을 체결하였음 주식회사 강남은 위 영업양수 이후 대장이 부착된 (심야)전기보일러, 온수기, 태양열온수기 등의 제품을 생산하고 있으며, 2006년 현재 전국에 150여개의 대리 점 및 A/S 센터를 갖추고 있음 주식회사 강남은 위 영업양수 이후 전기온수기 등과 관련한 신ㆍ재생에너지 설비인 증서, 신ㆍ재생에너지 전문기업등록증, 신ㆍ재생에너지설비 인증서 등을 획득 영업양수 이전의 소외회사는 2005년 7월경 파산 위 인정사실로부터 알 수 있는 바와 같이, 대장이 부착된 사용상품에 대한 광고 가 지속적으로 이루어졌던 점, 대장이 부착된 사용상품을 취급하는 주식회사 강남의 대리점 및 A/S센터가 전국에 150여개에 이르는 점, 대장의 사용상품 중 태양열 온수기, 집열기는 태양열 관련 제품의 이 1위로서 3만여명의 고객을 확보하고 있었던 점, 태양열 집열기는 건물의 옥상등과 같이 눈에 잘 띄는 곳에 설치되는 것으로서, 사용상태 그 자체로 주변의 일반수요자들에게 대장에 대한 광고효과까지 일정부분 인정되는 점 등에 비추어 보면, 대장은 (심야)전기 보일러, 태양열 온수기, 집열기 등에 대하여 본건표장의 등록결정일인 2007년 4월 5일 경 이전에 보일러 등 관련업계나 수요자들에게 특정인의 로 인식되었다고 할 것임 이 사건에 있어서 주식회사 강남이 대장 및 그와 관련한 영업권과 권 등 일체를 소외회사로부터 양수한 이상, 일반수요자들로서는 대장이 그 사용상품 들에 대한 관계에서 일관된 출처표시로서 사용된 것으로 인식되었다 할 것이므로, 영업양수 이전의 소외회사의 사용실적도 대장의 알려진 정도를 파악함에 있어 서 참작되어야 한다고 판단 18) DOLPHIN 심판원 당1739 심결 특허법원 선고 2009허4681 판결 (심결취소) 대법원 선고2010후1801 판결 (심불기각) 1) (등록) 2) 3) 돌핀 상품 전자시계 등 (지정상품) 전자시계, 가죽제 시계줄 등 사용자 (주)로엔케이 (등록인) 이관호 법 제7조 제1항 제11호 2007년 6월 30일 주식회사 한독은 1982년경 브랜드 공모를 통하여 돌핀 과 DOLPHIN 을 브랜 57

74 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 드로 선정한 이후 1984년경부터 이를 선사용제품에 사용하기 시작한 이래 1993년 9월 20일 대장 1을 로 등록받기에 이르렀고(다만 존속기간갱신등록을 하지 않아 2003년 9월 21일 존속기간만료로 소멸됨), 1996년 3월경 우리자동차판매 주식회사 (1997년경 대우자동차판매 주식회사로 상호가 변경됨)에 합병되었는데, 1999년경 대 우자동차판매 주식회사는 그 시계사업부를 (주)로엔케이에게 매각하였고(매각 당시 원 고의 상호는 주식회사 비티아이였다가 그 후 현재의 상호로 변경됨), (주)로엔케이는 그때부터 지금까지 선사용 제품을 제조판매하고 있음 25년 국내 주식회사 한독의 대장 부착제품을 포함한 연도별 총은 1991 년도에 약 703억원, 1992년에 약 384억원, 1993년에 약 143억원, 1994 년에 약 148억원, 1995년에 약 158억원에 이르렀고, 1995년의 경우 전 자손목시계의 제조판매액이 전체 의 98%를 차지하였음 약 25만개 주식회사 한독은 1988년 5월경 3개의 TV광고물을 제작하여 그 무렵 대장부착 제품을 광고한 것을 비롯하여, 1992년 1월 1일경 공중 파 방송을 통하여 대장부착 제품을 광고 (주)로엔케이는 2001년 2월경부터 2001년 4월 30일경까지 SBS TV 의 여러 프로그램에서 65회 가량 대장 부착 제품을 자막광고의 방식으로 광고 2002년 10월 1일경부터 2008년 9월 30일까지 MBC 라디오의 별이 빛나는 밤에 라는 프로그램에, 2005년 4월 1일부터 2008년 9월 30 일까지 KBS 라디오의 메이비 볼륨을 높여요 라는 프로그램에 대 장 부착제품의 협찬광고를 하였음 (주)로엔케이는 월간지 Watch & Jewelry 에 2003년 12월경부터 2004년 6월경까지 6회 가량 대장 부착제품을 광고 월간지 몽비쥬(monbijou) 에 2003년 4월경부터 2008년 5월경 까지 월간지 상품시장 에, 2005년 5월경부터 2009년 7월경까지 월간지 기프트 서울 에 2007년 2월경부터 2009년 6월경까지 매월 대장 부착 제품을 광고 월간지 시계(2002년 12월경 명칭이 위 Watch & Jewelry로 변경됨) 1996년 11월호에는 우리자동차판매 주식회사가 1985년 부터(당시 에는 주식회사 한독) 플라스틱 디지털시계를 미국에 수출함으로써 플 라스틱 시계기술의 노하우를 축적하여 국내 시계 시장에 저가의 플라 스틱시계 시장을 형성하고, 플라스틱 시계의 선두회사로서 플라스틱 시계에 있어서 다양한 디자인을 개발하였다 는 취지의 기사와 함께 대 장 부착제품 사진이 실리기도 하였음 2003년 10월 23일자 매일경제신문에 갤럭시와 돌핀으로 명성을 떨쳤던 BTI (주)로엔 케이의 변경 전 상호)가 현대시스콤에 인수돼 시계업계가 술렁이고 있다 는 내용의 기사 가 실림 58

75 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2003년 12월 31일 이전의 대장 부착제품의 정확한 매출규모를 알 수 없지만, 1991년부터 1995년까지의 주식회사 한독의 총매출규모, 2004년 1월 1일 이후 본건 표장의 등록결정일까지의 대장 부착제품의 매출규모, 광고 종류와 규모, 인터넷 포 털사이트의 지식검색이나 블로그 및 월간지 또는 일간지 등에 소개된 내용 등에 비추어 보면, 대장은 본건표장의 등록결정일 당시 일반 소비자나 거래자에게 특정인의 상 표나 상품을 표시하는 것으로 잘 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 19) ask 심판원 당1800 심결 특허법원 선고 2009허1095 판결 (심결지지) 대법원 선고 2009후3275 판결 (일부기각, 일부파기환송) * 팔목시계 해당 특허법원 허(환송)777 판결 취하간주(쌍불) 소송종결 1) 2) (등록) 3) 상품 재킷, 청바지, 티셔츠 등 (지정상품) 탁상시계, 팔목시계, 회중시계 등 사용자 주식회사 리얼컴퍼니 (등록인) 심택용 법 제7조 제1항 제11호 2006년 9월 26일, 로 이루어진 대장들은 2002년경 등록출원 된 이래 2003년 가을경부터 주식회사 리얼컴퍼니가 제조 판매하는 재킷과 청바지, 티셔 츠 등의 캐쥬얼 의류에 부착되어 사용되어 왔고, 로 이루어진 대장은 2004년 10월 7일 추가로 등록출원되어, 로 이루어진 위 대장들과 함께 주식회사 리얼컴퍼니의 의류제품에 사용되어 왔음 약 4년 국내 59

76 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 연간 500억원 주식회사 리얼컴퍼니는 2004년 5월 30일경 유명한 축구 국가대표 선수 와 3개월간 5,000만 원의 광고모델 계약을 체결하여 대장에 관한 광고 선전 활동하였음 국제섬유신문, 한국섬유경제, TIN 뉴스, 텍스헤럴드, 패션인사이트, 패션비즈 등의 섬유 및 패션 관련 신문 잡지에 주식회사 리얼컴퍼니의 캐쥬얼 의류 시장에서의 신장 세 및 인지도에 관한 기사가 여러 차례에 걸쳐 게재되었음 어패럴뉴스사가 선정하는 2005년 올해의 브랜드상 을 수상한 사실 등을 알 수 있음 2005년 1월 기준으로 백화점 45곳을 비롯하여 전국적으로 분포된 98개 매장에서 월 만 약85억 원에 이르렀으며 그 중 백화점 32곳에서는 캐쥬얼 의류 부문 매출실 적 1위를 차지하는 등 대장들이 부착된 상품을 판매하는 매장의 개수와 분포, 매출 액의 크기와 증가 추이, 광고선전 활동의 내용, 대장이나 그 상품의 주된수요자는 상품의 종류와 특성에 비추어 정보에 대한 인식력과 전파력이 높은 젊은 여성 및 청소년층으로 보이는 점 등의 여러 사정을 종합하여 보면, 주식회사 리얼컴퍼니 회사 의 대장들은 본건표장의 등록결정일에는 국내의 수요자나 거래자에게 최소한 특정 인의 로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다고 판단 20) KATANA 심판원 당311 심결 특허법원 선고 2009허8652 판결(심결지지) 대법원 선고 2010후2506 판결(심불기각) 1) 2) (등록) 3) 상품 골프채 등 (지정상품) 골프화 사용자 주식회사 카타나골프 (등록인) 팬-웨스트(프라이비트) 리미티드 법 제7조 제1항 제11호 2006년 6월 주식회사 카타나골프의 대표이사인 김홍득은 2000년 5월 31일 골프용품 전반의 제조 및 수출업, 스포츠용품 수입 및 판매업 등을 영위할 목적으로 주식회사 카타나 60

77 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 골프 라는 상호로 서울에 본점을 둔 법인을 설립하고, 그 무렵부터 우메다쇼카이 등이 생산한 골프채 등을 한국에 수입 판매하기 시작하였음 주식회사 카타나골프는 자신이 수입 판매하는 우메다쇼카이 등이 생산한 골프채 등 에 대장들을 부착하여 사용하여 왔고, 우메다쇼카이 등이 2002년경부터 자신 들이 생산한 골프채 등에 KATANA 대신 KATANA 를 영어로 번역한 SWORD 라는 를 사용하기 시작한 후에도 자신이 수입 판매하는 우메다쇼카이 등이 생산 한 골프채의 샤프트 등에 대장들을 부착하고 자신의 광고에도 대장을 사용 하는 등의 방법으로 대장들을 꾸준히 사용하여 왔음 6년 연간 10억원 연간 1억원 일간지 및 골프전문잡지에 광고게재, 티비광고 팬-웨스트(프라이비트) 리미티드는 싱가포르에 본점을 둔 법인으로서 1998년경 우 메다쇼카이 등이 생산, 판매하는 골프채를 일본을 제외한 지역으로 수출 판매하기 위하여 우메다쇼카이 등과 골프채 판매계약을 하였는데, 팬-웨스트(프라이비트) 리 미티드와 우메다쇼카이 등과의 판매계약은 2002년 내지 2003년경 해지되었음 한편 팬-웨스트(프라이비트) 리미티드는 대한민국 특허청에 1997년 9월 22일 를 골프채(아이언), 골프퍼터, 골프클럽샤프트, 골프채그립, 골 프헤드, 골프채카버, 골프헤드카버, 골프공, 골프용장갑, 골프가방, 골프가방카버, 스 포츠가방, 스포츠용구용가방, 골프클럽 을 지정상품으로 출원하여 위 표장은 1998 년 11월 17일 등록번호 제429841호로 등록되었고(팬-웨스트(프라이비트) 리 미티드의 소외 ), 1997년 9월 30일 를 골프화 를 지정상품으 로 하여 출원하여 위 가 1999년 1월 8일 등록번호 제437403호로 등록되 었음 대장들은 국내 주요 일간지 및 골프전문 잡지에 6년간 광고가 게재되었고 2002 년에는 5개월간 YTN방송에 광고되어 알려지게 된 점, 주식회사 카타나골프가 6년간 국내에서 대장이 부착된 골프채 등을 판매하여 상당한 액수의 을 올린 점, 주식회사 카타나골프가 대장을 사용한 시기가 박세리, 최경주 선수 등의 활약으로 국내에서도 골프가 대중화 되어 가던 때인 점 등을 종합하여 볼 때, 대 장들이 본건표장의 등록결정 당시인 2006년 6월경 주지 저명에까지 이르렀다고 는 볼 수 없다 하더라도 최소한 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보임 61

78 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 21) K-1 심판원 당2424 심결 특허법원 선고 2010허227 판결(일부심결취소) (등록) 상품 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1) 업 등 (지정상품) 유도복, 체조복, 태권도복 등 사용자 가부시키가이샤 케이-1 (등록인) (주)케이라이센싱 법 제7조 제1항 제11호 2007년 5월 4일 2005년 3월경 K-1 격투기의 세계화를 위하여 대장이 K-1 격투기를 상징하는 표지로 채택된 후 K-1 격투기 경기장에서 선수의 글러브, 링의 로프 등에 대장이 사용됨 약 2년 2개월 국내 연간 10억원 일본에서는 2005년 서울, 라스베가스, 오사카 등에서 개최되는 K-1 격투기 대회에 관한 기사가 스포츠신문 등 여러 언론 매체에 게재되었 는데, 그 게재된 기사의 사진에 선사용가 일부 노출되었음 2005년 3월 19일 서울 K-1 그랑프리 대회에서 대장이 경기장의 현수막 등에 표기되었고, 국내에서 개최되는 대회에서 선수의 글러브, 링의 로프, 트로피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 대장이 사용되 었음 이시이 카츠요시는 종합격투기인 K-1 의 창시자이고, 가부시 키가이샤 라이츠코무 는 K-1 경기를 운영하는 회사이며, 가부시키가이샤 에프이지는 전세계 K-1 경기 를 주관하는 회사이고, 주식회사 에프이지코리아는 가부시키가이샤 에프이지의 한 국법인 K-1 은 가라테, 쿵푸, 태권도, 킥복싱 등의 무술에서 취한 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠로서, 1993년 원고 이시이 카츠요시가 주축이 되어 만든 종합격투기임 62

79 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 1993년 도쿄의 요요기 다이이치 체육관에서 첫 K-1 그랑프리 대회가 개최되어 K-1 격투기가 일본에서 처음 선보인 이래 우승상금 10만 달러를 다투는 토너먼트 형식의 K-1 그랑프리 대회를 비롯한 K-1 격투기 대회가 매년 5회에서 10여 회 이상 일본 등 여러 나라에서 개최되고 있고, 매년 K-1 격투기가 열리는 경기장의 입장객이 적게는 수만 명에서 많게는 20만 명 이상에 이르고 있음 1996년에는 소니에서 K-1 오락게임을 출시하였고, 같은 해 후지 TV에 K-1 격투 기가 방영된 이래 여러 나라에서 방영되고 있으며, TV 방영으로 인하여 일본 내에서 K-1 격투기에 대한 인지도가 높게 나타나고 있음 우리나라에서는 2004년 7월경 K-1 그랑프리 대회가 최초로 개최된 후 2007년 5월까지 총 7차례 대회가 개최되었는데, 2005년 3월 19일 서울에서 개최된 K-1 그랑프리 대회에 15,918명의 관중이 입장하는 등 매번 많은 수의 관중이 경기를 관람하였음 2005년 3월 19일 서울에서 개최된 대회부터는 씨름선수인 최홍만 등 우리나라 선 수들이 대회에 출전하면서 우리나라에서 많은 사람들이 케이블 TV로 K-1 격투기 를 시청하는 등 K-1 격투기에 대한 관심이 높아졌고, 케이블 TV로 방송되는 스포 츠 중 이종격투기의 시청률이 가장 높게 나타났음. 또한 2005년에는 K-1 격투기 에 대한 높은 관심으로 SBS 등의 방송에서 격투기를 소재로 한 드라마가 방영되기 도 하였음 우리나라에서의 대장의 이 2005년 3월경부터 본건표장의 등록 결정일 인 2007년 5월 4일까지 약 2년 2개월 정도로 짧지 아니한 점과 그기간동안 인터넷 매체 등에 K-1 격투기에 관한 기사와 정보가 다수 게재되면서 대장이 많이 노출된 점, 대회 때마다 선수의 글러브, 링의 로프, 트로피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 대장이 사용되고, 케이블 TV를 통하여 대회가 방영됨으로써 많은 사람들 이 대장을 접할 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 대장은 그 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 에 있어서 본건표장의 등록결정일인 2007년 5월 4일 당시 주지상태에까지는 이르지 못하였다고 하더라도 국내의 수요 자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 표지로 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 22) iamyuri 아이엠유리 심판원 당2612 심결 특허법원 선고 2010허5833 판결(심결취소) (등록) 1) 2) 3) iamyuri 상품 남방셔츠, 블라우스 등 (지정상품) 가죽옷, 가죽제 바지 등 사용자 주식회사 씨피엘엠 (등록인) 김빛나 63

80 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 법 제7조 제1항 제11호 2009년 10월 7일 유명 인기연예인인 가수 백지영과 댄스그룹 쿨의 멤버인 차현옥(예명: 유리)은 공동으 로 의류판매를 위한 온라인 쇼핑몰을 창업하기 위하여 2008년 4월 4일 iamyuri.com 을 도메인이름으로 등록하고, 2008년 5월 28일 의류 제조업 및 판매업 등을 목적으로 하는 주식회사 씨피엘엠(대표이사: 백지영)을 설립하였음. 주식회사 씨피엘엠은 위와 같은 준비과정을 거쳐 2008년 6월 5일 인터넷사이트( 의류 등 을 판매하는 IAMYURI 라는 쇼핑몰의 영업을 개시하였음 11년 국내 월 2억원 연 3억 3천만원 2008년 12월 24일 한국경제 인터넷판에 가수 백지영과 유리가 운영하는 인터넷 쇼핑 몰이 올해 최고의 쇼핑몰로 선정됐다. 지난 22일 서울 동대문 유어스 서울 패션아트홀 에서 진행된 2008년 패션쇼핑몰 어워드 페스티벌 에서 백지영은 유리와 함께 운영하는 쇼핑몰 아이엠유리 의 대표자격으로 베스트 오브 베스트상 을 수상했다 라는 기사가 게재되었으며, 비슷한 시기에 매일경제, 경향신문, 세계일보, 연합뉴스, 한국일보 등의 일간지에도 같은 내용의 기사가 게재됨 주식회사 씨피엘엠은 2008년 12월 22일 2008 패션쇼핑몰 어워드 페스티벌 에서 베스 트 오브 베스트 상을 수상 위 쇼핑몰의 인터넷사이트 초기화면에는 왼쪽 상단에 IAMYURI 라는 표장이 위치해 있고, 그 아래로 의류상품들이 품목별로 분류되어 있는 링크가 있으며 위 링크를 클릭하면 상품을 선택하여 구매할 수 있는 화면으로 이동할 수 있도록 되어 있음 주식회사 씨피엘엠이 운영하는 위 온라인쇼핑몰의 사이트에 접속하여 방문한 사람 은 영업이 개시된 2008년 6월 한달동안 367,795명이었다가, 그 숫자가 꾸준히 증 가하여 2009년 7월 한달동안은 1,420,453명에 이르렀음 2009년 7월까지의 누적 방문자 수는 1,146만 명을 상회하고 있으며, 본건표장의 등록결정일 직전인 2009년 8월 전반기 1일 방문자 수는 2 ~ 4만 여명에 이르렀음 위 온라인쇼핑몰에서 이루어진 2008년 6월 5일부터 2009년 8월 17일까지의 주문 수량 역시 꾸준히 증가하여 2008년 6월 한 달 동안의 주문량이 4,059건, 주문금액 은 93,106,400원이었던 것이 2009년 7월 한 달 동안은 주문량이 34,894건, 주문금 액은 827,066,900원에 이르렀음 위 쇼핑몰이 영업을 개시한 2008년 6월 5일부터 본건표장의 등록결정일인 2009년 8월 17일까지의 누적주문량은 254,952건, 누적주문금액은 6,782,400,345원에 이 르렀음 위 인정사실 즉, 주식회사 씨피엘엠이 운영하는 쇼핑몰사이트의 도메인이름이 64

81 Ⅰ4. 유명 Ⅰ iamyuri.com 이고, 위 사이트 초기화면 오른쪽 상단에 IAMYURI 라는 표장이 위치해 있으며, 그 아래에 상품들의 품목별 링크가 배열되어 있는 점, 위 링크를 클릭하여 상품을 선택한 다음 구매할 수 있도록 되어 있는 점, 포털사이트에 아이엠유리 또는 IAMYURI 에 대한 키워드광고를 했던 점, iamyuri 는 위 IAMYURI 의 각 영문자의 소문자로만 구성되어 있어 거래관념상 IAMYURI 와 동일한 로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 위 IAMYURI 또는 대장인 iamyuri 는 위 쇼핑몰의 명칭으로서 사용되고 있을 뿐 아니라, 위 쇼핑몰을 통하여 판매하는 상품이 주식회사 씨피엘엠 의 상품임을 식별하기 위한 로서도 사용되고 있다고 할 것임. 대장에 위 쇼핑몰의 공동창업자인 유명연예인의 예명이 포함되어 있는 점, 유명연예인들이 직 접 대장에 대한 홍보에 나섬으로써 대중들의 이목을 집중시킨 점, 각종 일간지 나 인터넷사이트를 통하여 대장을 사용하는 위 쇼핑몰의 오픈에 관한 기사가 게재된 점, 쇼핑몰사이트가 오픈된 지 채 얼마 지나지 않아 접속자가 폭주하여 서버 가 다운될 정도로 수요자들의 관심을 끌고 있는 점, 그 이후로도 꾸준히 접속자와 주문량이 증가하여 2009년 7월까지의 누적 방문자 수가 1,146만 명을 상회하는 점, 위 쇼핑몰을 통한 2009년 8월 17일 까지의 누적주문량이 254,952건, 누적주문 금액이 6,782,400,345원에 이르는 점 및 주식회사 씨피엘엠이 위 쇼핑몰을 운영하 여 얻은 상품, 대장의 광고를 위하여 지출한 광고선전비 등을 종합하여 보면, 대장은 본건표장의 등록결정일 무렵 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 나 상품이라고 하면 곧 특정인의 나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 는 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 23) garden5 심판원 원9764 심결 특허법원 선고 2011허4905 판결 (심결지지) 대법원 선고 2011후2923 판결(심불기각) (출원) 상품 의류, 신발, 가방, 패션잡화, 가전제품, 게 임, 서적, 등의 유통 서비스업 등 사용자 서울시 에스에이치공사 (출원인) 구철홍 법 제7조 제1항 제11호 2008년 3월 25일 2008년 5월 30일 2개월 국내 (지정상품) 가방/지갑 판매대행업 등 SH공사는 대장에 대한 광고료로 신문과 생활정보지 등에 2008년 11월 385,030,000원, 2008년 12월 98,780,000원, 2009년 1월 77,950,000원 등 3개월간 합계 561,760,000원을 지출 65

82 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ SH공사는 대장의 지상파 TV 및 Radio 방송 광고료로 2008년 11월부터 2009년 1월까지 3개월간 합계 35억 5천 7백여만원을 지출 SH공사는 대장의 케이블방송 광고료로 2008년 11월부터 2009 년 1월까지 합계 사억 칠천 오백여 만원을 지출 SH공사는 2008년 10월 총 90대 버스에, 2009년 1월 서울 90대, 부 산, 대구 46대, 대전, 광주 53대 등 총 279대의 버스 외부에 상당히 큰 규모로 대장을 광고하였고, 그 로 2008년 10월부터 2009년 1월까지 합계 일억 칠천 오백여 만원을이지출 SH공사는 2008년경 대장 광고를 위하여 한국어 동영상 CD 1,000개, 중국어 동영상 CD 100개를 제작하여 배포하였으며, 동영상 CD 제작비용으로 총 168,602,610원을 지출 SH공사는 2008년과 2009년 초경 대장 광고를 위하여, 카다로그 1만부를 제작 배포하여 그 제작비용으로 총 89,582,025원을 지출 쇼핑백 1만개를 제작하여 위 카다로그 증정시 함께 배포하였고 쇼핑백 제작비용으로 16,067,591원을 지출 탁상용 캘린더2천부를 제작 배포하여 그 제작비용으로 7,493,241원을 지출 벽걸이용 캘린더 3만부를 제작 배포하여 그 제작비용으로 140,934,242 원을 지출 신문에 삽입하여 배포하는 광고 전단지 112만부를 제작하여 2008년 10월 22일 조선일보, 중앙일보, 동아일보에 각 삽입하여 총 111만 5천부를 배포하고, 그 제작비용으로 110,926,380원을이 지출 홍보기념품으로 USB 360개를 제작 배포하여 USB 제작비용으로 5,731,715원을 지출 garden5 LIFE 와 garden5 TOOL 이라는 분양안내 카다로그 도면집을 총 9500부 제작 배포하여 위 카다로그 도면집 제작비용으로 합계 117,803,867원을 지출 홍보용 중봉투 1만부를 제작 배포하여 봉투 제작비용으로 2,053,722 원을 지출하였으며, 행사비용으로 합계 160,837,479원이 지출 garden5 청계천문화페스티발 행사를 하였고, 대장이 표기된 부채 3천개를 제작 배포하여, 위 행사비용으로 합계 59,543,000원을 지출 대장은 Wikipedia, 네이트, 네이버, 다음 등의 인터넷 사전에 SH공사가 서울 송파 구 문정동에 조성한 복합 쇼핑 문화 공간으로 연면적이 코엑스몰의 6~7배에 이르는 대규모 유통단지 라는 취지로 등재되어 있음 인터넷검색사이트에서 garden5 또는 가든파이브 를 검색해보면 2009년 2월 25일 을 기준으로, Naver에서 39,637건, Daum에서 7,221건, Yahoo에서 771,210건, MSN에서 4,831건 등 총 822,899건의 자료가 검색됨 대장에 대한 광고의 횟수와 규모, 비용이 상당한 점, 대장이 인터넷사전에도 등재되고 인터넷에서 많은 관련 자료가 검색되는 점 등을 종합하여 보면, 대장 이 본건표장의 등록 여부 결정시 무렵 일반수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스 업을 표시하는 표장으로 인식될 정도로 알려졌다고 판단 66

83 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 24) KOSNEY 심판원 당2491 심결 특허법원 선고 2010허2896 판결(심결취소) 대법원 선고2010후2797 판결(심불기각) 1) 2) (등록) 3) 4) 상품 식탁용품판매대행업, 가구등 사용자 (주)아일랜드인터내셔날 (등록인) 전상용 법 제7조 제1항 제11호 2008년 3월 5일 (지정상품) 의류판매대행업, 신발판매 대행 업 등 주식회사 글로벌마케팅은 가구 및 인테리어 소품 판매업(홈데코샵)을 영위하던 회사로 서, 1999년 1월경 KOSNEY 란 간판으로 서울 강남구 압구정에 본점을 개설하고, 그 무렵 Kosney at home 으로 BI(brand identity)를 정립하였음 9년 국내 연평균 1억원 각종 일간신문에서 십수회에 걸쳐 20~40대 주부들에게 선풍적인 인기를 끌고 있는 홈데코 매장, 카 테고리킬러 매장, 전국 여대생들이 가장 좋아하는 팬시숍, 여대생들 이 최근 1주일 동안 가장 많이 방문한 매장 순위 2위, 젊은 남녀의 데이트 장소 로까지 소개되었던 점 주식회사 글로벌마케팅은 2000년 서울 강남구 삼성동 코엑스점(5월)과 서울 광진구 구의동 테크노마트 매장(12월)을, 2001년 현대백화점 압구정점(5월)을, 2002년 서 울 서초구 반포동 센트럴시티터미날 쇼핑몰 매장(1월)과 현대백화점 목동점(8월)을, 2003년 E-Mart & Mall 김포점 매장(2월)을, 2004년 분당 미금점(5월), 서대전점(9 월)을, 2005년 서울 중구의 명동점(4월), 명동점의 패션 카테고리샵 Salvation 67

84 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ Paradiso와 전주점(7월), 안산점(10월), 압구정 로데오점(11원), 광주점의 패션카테 고리샵 Salvation Paradiso(12월)를, 2006년 성남점(2월), 안양점(3월), 압구정점의 패션카테고리샵 Salvation Paradiso(4월), 대전점(6월), 부천점(11월), 천안점과 춘천 점(12월)을, 2007년 청주대리점과 울산D&I대리점(9월), 신도림 테크노마트점(12월) 을, 2008년 이대점(2월)을 각 개설하였으며, 개설한 매장들에 Kosney LIFE STYLE SHOP 이나 Kosney at home 등 대장이 포함된 간판 등을 부착하였음 본건표장의 등록결정일인 2008년 3월 5일보다 훨씬 이전인 1999년경부터 대 장이 사용되기 시작하였던 점, 2005년 말을 기준으로 대장을 사용하는 매장이 전국적으로 30개를 넘었으며, 그 매장이 입점한 지역도 서울 압구정동, 서울 명동, 서울 삼성동 코엑스, 서울 강남 센트럴시티터미널등 전국적으로 잘 알려진 상권이었 던 점, 그 특유의 상품진열방식과 판매방식으로 인하여 일반 수요자나 거래자에게 대장을 사용하는 매장은 가구로부터 의류, 모자, 서적까지 다양한 인테리어 소 품 및 생활용품을 판매하는 매장이었으며, 이와 같은 유명세를 타고 대장을 사 용하는 매장의 매출도 2002년 69억에서 2006년 189억으로 단기간 내에 3배가량 늘어났던 점등을 종합하여 보면, 비록 대장에 대한 지출이 상대적으로 많지 않았다는 점을 감안하더라도, 대장은 본건표장의 등록결정일 무렵 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표나 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스 표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 판단 25) ssomssi 심판원 당1953 심결 특허법원 선고 2010허2544 판결(심결지지) 대법원 선고 2010후3127 판결(심불기각) (등록) 상품 크리스마스카드, 생일축하카드, 결혼기념 일 축하카드, 발렌타인 데이카드 등 사용자 주식회사 솜씨카드 (등록인) 한재웅 법 제7조 제1항 제11호 2007년 9월 20일 1999년 8년 국내 연 20억정도 (지정상품) 그림엽서, 멜로디연하장, 연하장, 엽서 등 주식회사 솜씨카드와 그 전신인 중원기업 또는 그 축하카드 제품이 2002 년 4월 12일에는 KBS VJ특공대 에, 2006년 11월 23일에는 MBC 생방송 화제집중 에 소개되었음 68

85 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2006년 11월 15일에는 매경 이코노미 라는 잡지에 피고가 1995년도부터 수작업 카드 사업을 영위한 회사로서 카드 디자인을 자체적으로 하고 수출액도 많은 회사라는 취지 의 소개와 함께 대표이사 강형석의 인터뷰 내용이 실렸음 주식회사 솜씨카드와 그 전신인 중원기업의 축하카드 제품이 1999년 10월경 삼성 동 코엑스에서 개최된 문구전시회에서 홍보, 전시되었고, 2000년 2월 및 2003년 1월 영국 버밍햄에서, 2006년 2월 캐나다 토론토에서 각 개최된 문구전시회에서도 홍보, 전시되었다. 또한, 그 축하카드가 2002년, 2004년, 2005년 등에 영국, 일본 등지에 수출되기도 하였음 주식회사 솜씨카드의 주요 경쟁업체로는 (주)홀마크, (주)모닝글로리, (주)바른손, (주) 유사미 등이 있다. 각 회사의 국내 카드 은 (주)홀마크가 2005년도에 약 5억 5,600만 원, 2006년도에 약 6억 2,500만 원, 2007년도에 약 9억 800만 원 정도이 고, (주)모닝글로리가 2009년도에 약 4억 7,900만 원 정도이며 2007년도 및 2008 년도도 비슷한 수준이고, (주)바른손이 2006 ~ 2008년도에 매년 약 2 ~ 3억 원 정도이다. (주)유사미는 (주)바른손에서 1998년경 분사된 회사로서 그 카드제품은 통상 바른손카드 로 불리고 있는데, 청첩장이나 초대장도 판매하고 있음 주식회사 솜씨카드는 2005년에 한국까르푸(주)와 직매입거래계약을 체결하여 전국 까르푸매장에서 그 축하카드를 판매한 바 있고, 2006년 11월 17일경 (주)교보문고 장과 특정매입거래계약을 체결한 이래 현재까지 전국의 교보문고 매장에서 그 축하 카드 등을 판매. 2007년도 기준으로 주식회사 솜씨카드는 교보문고, 영풍문고, 알파 문구, 모닝글로리 등을 비롯하여 전국적으로 약 240개 업체에 축하카드 제품을 공 급. 특히, 대형서점이나 대형문구점에서는 주식회사 솜씨카드의 축하카드 제품이 주 로 그 전용 판매대에 전시되어 판매되고 있음 본건표장의 등록결정일인 2007년 9월 20일 이전부터 주식회사 솜씨카드 또는 그 전신인 중원기업으로부터 축하카드 제품을 공급받아 왔던 다수의 도 소매업자들 이 피고의 축하카드 제품이 바른손카드 다음으로 인지도가 높고, 대장도 주식 회사 솜씨카드의 로 잘 인지되어 있는 것으로 인식하고 있음 즉, 주식회사 솜씨카드 또는 그 전신인 중원기업의 축하카드의 연도별 은 그 낮은 단가를 고려하면 상당히 큰 수준이고 그 도 많으며 판매기간도 길어 서, 그 중 상당 부분이 수출로 인한 것이라고 하더라도, 축하카드 수요자들이 본건표장의 등록결정일 이전에 반복적으로 대장이 사용된 축하카드 제품을 접 하였을 것으로 보이며, 주식회사 솜씨카드의 축하카드 매출규모는 주요 경쟁업체들 의 카드 매출규모를 훨씬 상회함. 몇몇 규모가 큰 거래업체들을 비롯하여 피고의 축하카드 제품을 공급받는 거래업체의 수가 많고, 별도의 전용 판매대에 전시되어 판매되기도 하며, 거래자들이 피고의 축하카드 제품의 인지도를 높게 평가하고, 대 장이 사용된 주식회사 솜씨카드의 축하카드 제품이 문구전시회나 방송 등을 통하여 여러 차례 홍보되거나 알려졌다는 점들을 종합하여 보면, 대장이나 그 사용상품은 본건표장의 등록결정일에는 국내의 수요자나 거래자에게, 구체적으로 권리자가 누구인지는 알 수 없다고 하더라도 최소한 특정인의 나 상품으로 인식 될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다고 판단 69

86 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 26) EMICRO 특허법원 선고 2011허9757 판결 대법원 선고 2012후795 판결(심불기각) (등록) 상품 샤프펜슬, 샤프심, 볼펜 등 사용자 주식회사 이마이크로 (등록인) 박군석 법 제7조 제1항 제11호 2010년 11월 1일 2003년 7년 국내 연 20억 ~ 28억원 (지정상품) 견출지, 고무지우개, 공책, 서류 봉투 등 주식회사 이마이크로의 샤프류 거래수량은 2003년 6,553,239개, 2004 년 5,661,559개, 2005년(8, 9월 제외) 4,523,018개, 2006년 2,831,395 개, 2007년 3,957,709개, 2008년(8월까지) 3,209,272개로 위 기간 동안 합계 26,736,192개의 매출을 기록 주식회사 이마이크로가 샤프류제품을 판매한 거래업체수는 2005년부터 2007년까 지 468개 정도이고, 2008년에는 72업체가 추가되어 540개에 이르며, 위 업체들은 대부분 소매업자들에게 상품을 재판매하는 도매업자들로서 전국에 분포되어 있는 데, 국내 문구도매업체수는 2,782개로서 주식회사 이마이크로는 국내 총 문구도매 업체의 약 1/5 과 직접 거래를 하였음 대장들이 사용된 샤프류의 판매개수, 및 이 높은 점 판매기간 이 상당히 긴 점, 전국적으로 고루 판매되었고 다수의 대형 인터넷쇼핑몰에서도 판 매된 점, 상당 기간 광고된 점, 원고가 대규모 전시회에도 참가하였으며 잡지에 수 회 유명 문구 제조업체로 등재된 점등을 종합하여 보면, 비록 주식회사 이마이크로 가 제조 판매한 일부 샤프류 등에 대장들이 사용되지 않았을 수 있다는 점을 감안하더라도, 대장들은 본건표장의 등록결정일 무렵 적어도 국내 수요자나 거 래자에게 그 표장이나 상품이라고 하면 곧 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 할 것이라고 판단 70

87 Ⅰ4. 유명 Ⅰ (3) 제7조 제1항 제12호 1) Natracare 심판원 원2093 거절결정 심결 특허법원 선고 2007허13001 판결(심결취소) 대법원 선고 2008후1586 판결(파기환송) (출원) 상품 생리대 등 (지정상품) 실금환자용기저귀, 위생팬티 등 사용자 바디와이즈 社 (출원인) 전민철 법 제7조 제1항 제12호 2004년 10월 22일 1989년부터 15년 한국을 비롯한 38개국 대장이 부착된 여성용 위생용품의 생산량과 등의 사용실적이 구체적으로 특정되지 않았다고 하더라도 본건표장이 외국의 수요자 간에 널리 인식시킬 수 있을 정도의 생산량과 임을 추정하기에 어렵지 않음(특허법원에서는 영국과 북아메리카에서 이 사건 출원의 출원일 무렵에 대장을 사용한 생리대 등 여성용 위생용품의 생산량과 거래금 액 등의 사용실적,, 광고의 정도와 지출액 등을 알 수 있는 아무런 증거도 없다. 라고 판시) 2002년부터 2004년까지 사이 영국에서 매년 약 33만 팩에서 약 42만 팩 정도, 미국과 캐나다를 포함한 북아메리카에서 약 158만 팩에서 약 170만 팩 정도 미국에서 대장이 부착된 제품이 전체 위생제품 시장의 1%를 차지 Natural Product Exploders (2001년 미국 캘리포니아 및 2003년 미국), Natural Product Expo Eas "(2002년 미국 워싱턴 DC), Biofach (2004년 독일 뉘른베르그) 등 의 박람회에 참가하여 소개되었고, organic business (2001년 7월호), WOMEN S HEALTH (2002년 5월호), organic life (2002년 11/12월호), organic products (2003 년 1월호) 등의 영국 잡지와 Natural Health (2002년 7월호), Women s Health&Fitness (2002년 8/9월 호), Organic PRODUCTS RETAILER (2003년 1/2월 호) 등의 미국 잡지에 광고되었으며, The Independent(London) (1995년 9월 3일), Sunday Times (1998년 8월 2일), The Mirror (2000년 10월 26일), EXPRESS NEWSPAPERS Sunday Express (2000년 12월 10일), North Devon Journal (2003년 9월 4일), Bristol Evening Press (2003년 9월 5일), The Guardian (2003년 11월 7일) 등의 신문에 기사로 소개 71

88 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2002년 발행된 자연식품 머천다이저 라는 잡지에는 미국에서 가장 잘 팔리는 상위 40 개 상품 중 하나로 선정 2) YOUNG AMERICA 심판원 당1387 무효심결 특허법원 선고 2008허3841 판결(심결취소) (등록) 상품 어린이용 가구류 (지정상품) 가대, 강의대 등 사용자 스탠리 퍼니처 컴퍼니 인코포레이티드 (등록인) 최병길 법 제7조 제1항 제12호 2005년 10월 6일 1924년경부터 가구를 제조, 판매한 이래, 2005년 현재 2,500여 명의 직원이 근무하는 회사로 성장하였고, 미국 증권거래시장(Nasdaq, Nasdaq)에도 상장 약 4년 미국 스탠리 퍼니처 컴퍼니 인코포레이티드 전체 가구제품 : 연 2000 ~ 4000억원 대장이 부착된 상품에 대한 미국내 : 연 1400억원 스탠리 퍼니처 컴퍼니 인코포레이티드는 미국 내 전체 가구업체 중에서 규모로 15위권 정도를 유지 미국내 2004년 연 18억원 대장은 주니어용 가구라는 특화된 영역에 사용됨으로써 미국 내 일반수요자들 에게도 특색있는 브랜드로 쉽게 인식되었을 것으로 보이는 점 고려 스탠리 퍼니처 컴퍼니 인코포레이티드의 전체 중에서 대장이 부착된 상품의 미국 내 비중이 1/3 내지 1/2 정도에 이를 만큼 대장은 회사의 주요 브랜드라는 점을 고려 72

89 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 3) BELLAGIO 심판원 당2232 무효심결 특허법원 선고 2007허11159 판결(심결지지) 대법원 선고 2008후3131 판결(파기환송) (등록) 상품 호텔업(카지노경영업) 사용자 벨라지오, 엘엘씨. (등록인) 이용란 법 제7조 제1항 제12호 2001년 7월 6일 (지정상품) 골프시설제공업, 골프장경영업, 운동시설제공업, 체육관경영업 1998년에 미국 네바다주의 라스베가스에 설립된 카지노 호텔 명칭으로 쓰임 12년 미국 네바다주의 라스베가스 BELLAGIO 카지노 호텔은 라스베가스의 최고급 카지노 호텔 중 하나로서, 1998년 10월 8일과 2000년 8월 29일에 뉴욕 타임즈(New York Times)에서 소개됨 2000년 2월 25일에 인터내셔날 헤럴드 트리뷴(International Herald Tribune)에 소개됨 대장은 2000년 10월 4일 미국의 네바다주 연방지방법원으로부터 유명한 서비스 표(famous mark) 로 인정 위 호텔은 본건표장(등록번호 제83297호)의 출원일(2001년 7월 6일) 당시 928개의 객실을 구비한 최고급 카지노 및 휴양호텔인 점 인정 미국 네바다주 연방 법원은 대장이 적어도 2000년부터는 유명한 표장이라고 인정하고 있고 이는 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가장 객관적으로 반영 하고 있다고 판단되며 이 사건에서 미국 법원의 위와 같은 판단과 반대되거나 그와 같은 판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정할 증거가 제출되어 있는 것도 아니므로 본건표장이 사용된 서비스업의, 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적 인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니라고 판단(특허법원에서는 제출한 증거들이 엠지엠 미라쥐(MGM MIRAGE) 회사 전체에 대한 것이어서 위 증거들만으로는 BELLAGIO란 대장 자 체와 관련된 부분만을 특정하기가 어렵다 라고 판시) 73

90 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 4) JACK DANIEL S 심판원 당758심결 특허법원 선고 2007허12619판결(심결지지) 대법원 선고 2008후1982판결(심불기각) JACK DANIEL S (등록) JACK DANIELS 상품 위스키 (지정상품) 나리싱크림, 네일에나멜리무버 등 사용자 잭다니엘스 프로펄티즈, 인크 (등록인) 허무남 법 제7조 제1항 제12호 2005년 1월 3일 1866년부터 139년 미국을 비롯한 전 세계 1999년 5월 ~ 2000년 4월 : 398,000,000달러 (약 4500억) 2000년 5월 ~ 2001년 4월 : 425,000,000달러 (약 5700억) 2001년 5월 ~ 2002년 4월 : 433,000,000달러 (약 5600억) 1999년 5월 ~ 2000년 4월 : 41,000,000달러 (약 460억) 2000년 5월 ~ 2001년 4월 : 47,000,000달러 (약 630억) 2001년 5월 ~ 2002년 4월 : 47,000,000달러 (약 620억) 2003년 8월 4일에 발간된 경제전문잡지 비즈니스 위크(Business week) 는 잭다니엘스 프로펄티즈, 인크의 브랜드가치를 2002년을 기준으로 15억 8천만 달러, 2003년을 기 준으로 16억 1천만 달러로 평가 1997년 5월경 미국에서 실시된 에서는 응답자의 70%가 Jack 이라는 단어를 듣고 알코올음료와 관련하여 대장을 연상하는 것으로 나타남 미국 내에서 잭다니엘스 프로펄티즈, 인크의 위스키를 판매하는 매장의 수는 약 180,000개 대장이 이 사건 등록의 출원 당시 미국 내에서 위스키 에 관한 주지에 해당한다는 점에 대하여는 다투지 아니함 5) POLAROID 심판원 당2696 무효심결 특허법원 선고 2008허1791 판결 (등록) 74

91 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 사진용섬광분,사진용정착제 등 (지정상품) 가죽신, 고무신, 단화, 부츠등 사용자 폴라로이드 코포레이션 (등록인) 서홍진 법 제7조 제1항 제12호 2003년 7월 3일 대장은 1948년경부터 즉석카메라을 통해 전세계에 널리 알려짐 55년 전세계 1999년 이래 2005년까지 기간동안 전세계 이 총 7조 4천억원 (그 중 우리나라 은 504억원) 1999년 이래 2005년까지 전세계 가 7천억원 (그 중 우리나라 는 20억원) 특허청이 발간하는 주로 도용되는 자료집 에 1994년 이래 2003년까지 계속 게재 2000년 네덜란드에서 실시된 선글라스 관련 에서 응답자의 94%가 인식, 같은 해 스위스에서 실시된 선글라스 관련 에서 응답자의 86%가 인식 2003년 미국 에서 응답자의 97%가 인식 6) SLAM advacedtechnology 심판원 당2711무효심결 특허법원 선고 2008허231판결(심결지지) (등록) 상품 의류, 가방류, 신발류 등 (지정상품) 골프화, 농구화, 단화, 등산화 등 사용자 슬램 에스피에이 (등록인) 안병천 법 제7조 제1항 제12호 2005년 3월 17일 1980년 모스크바 올림픽에서 동메달을 획득한 이탈리아 요트선수들이 처음으로 대상 표장을 부착한 의복을 입은 것을 비롯하여 올림픽 등의 각종 요트 대회에서 이탈리아 선수들이 대장 또는 유사표장을 부착한 의복을 입음 75

92 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 26년 이탈리아를 비롯하여 세계 주요국가에 다수 등록되어 사용 2003년에는 15,628,182 유로(한화로 약 250억원), 2004년에는 18,231,350 유로(한화로 약 291억원)에 이르며, 2004년의 이탈리아에서 의 은 14,490,646 유로(한화로 약 232억원) Regata (2002년), Sampdoria (2002년), Yachts Capital (2004년), Vela (2004년), WIN (2004년), Solo Vela (2004년), nautica (2004 년), GenovaImpresa (2004년)등의 이탈리아 잡지들을 비롯하여 세 계 요트 관련 전문잡지/카탈로그 등에 스포츠의류나 신발류 등의 상 품에 대장과 유사표장을 광고 및 홍보 메리트컵, SARDING CUP, FIV 등 세계 유명 30여개의 보트 및 요트 경기의 공식후원업체 및 상품공급업체로 슬램 에스피에이가 선정, 상 호 인 대장과 유사표장도 널리 알려지게 됨 7) 도형 DC 심판원 당(취소판결)178심결 심판관제척으로 취소 특허법원 선고 2008허1289판결 (심결지지) 1) 2) (등록) 상품 핸드백, 보스턴백, 배낭 등 (지정상품) 핸드백, 보스턴백, 배낭 등 사용자 디씨 슈즈, 아이엔씨 (등록인) 국중현 법 제7조 제1항 제12호 2003년 3월 27일 디씨 슈즈, 아이엔씨는 1993년경 켄 블록(Ken Block), 데이먼 웨이(Damon Way) 및 클레이 블렘(Clay Blehm)에 의해 미국에서 설립된 회사이고, 각종 신발, 의류 및 가방 등을 생산 판매 76

93 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 10년 미국 1997년에 미화 23,998,975달러, 1998년에 미화 29,136,761달러, 1999 년에 미화 28,131,260달러, 2000년에 미화 36,226,185달러, 2001년에 미화 51,053,457달러, 2002년에 미화 57,130,027달러. 같은 기간 전 세 계 의 총 합계는 약 미화 383,753,533달러(연280억~700억) 미국에서 1997년에 미화 2,464,897달러, 1998년에 미화 3,182,293달 러, 1999년에 미화 4,851,714달러, 2000년에 미화 6,578,748달러, 2001년에 미화 8,914,464달러, 2002년에 미화 10,325,135달러 (연 30 억~130억) 1996년경부터 미국 내에서 출간되는 트랜스월드 스케이트보딩(TRANSWORLD SKATEBOARDING), 유알비(URB), 슬랩(SLAP), 액션 스포츠 (action sports), 트래셔(TRASHER), 더 소스(THE SOURCE) 등 많은 잡지에 대장이 사용된 신발을 주로 광고하면서 의류나 가방을 광고 신발과 의류를 함께 착용하고 있는 모델을 이용하여 대장에 대한 광고, 가방류는 주로 카탈로그를 통하여 광고 2000년경부터 2003년경까지 사이에 스케이트보드팀, 스노우보드팀, 스포츠자전거팀, 서핑팀 등의 스포츠팀을 보유 내지 후원하면서 팀원 들이 착용하는 의류, 신발, 가방 등이나 경기, 행사에 사용되는 시설물 에 대장을 사용 2003년말경 미국판매처의 수 약 2,800개 8) 도형 + TOM & JERRY 심판원 당495 무효 심결 특허법원 선고 2007허11708판결(심결취소) 대법원 선고 2008후2626판결(심불기각) TOM & JERRY (등록) 77

94 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 상품 의류, 신발류 등 (지정상품) 의류, 모피 등 사용자 터너 엔터테인먼트 코. (등록인) 정진임 법 제7조 제1항 제12호 2005년 7월 25일 대장을 포함한 만화영화는 1940년경부터 상영된 이래 총 2천여 개의 시리즈가 제작ㆍ방영되었고, 1943년부터 1952년까지의 사이에 7회에 걸쳐 아카데미상을 수 상한 적이 있으며, 그 시리즈는 미국, 일본 그리고 대한민국을 비롯한 세계 110여개 국가에서 영화로 상영되거나 TV 등으로 방영되어 왔고, Warner Home Video 사는 2000년과 2001년에 그 시리즈를 다시 출시하기도 하였으며, 그 시리즈는 2000년 경부터 상당기간 국내 케이블TV 채널 투니버스 에서 다시 방영됨 대장은 전세계에 걸쳐 5,000여개의 업체들과 캐릭터 사용계약을 체결하였고, 미국에서는 1989년경부터 대상 표장의 출원일 전년도 2004년까지 190여개의 업 체들과 캐릭터 사용계약을 체결하였으며, 일본에서도 1997년 이후 상당수의 업체들 과 캐릭터사용계약을 체결하였고, 국내에서는 1990년경부터 대장의 출원일 전 까지 60여개의 업체들과 캐릭터사용계약을 체결 만화영화는 1940년경부터 상영 미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 대한민국을 비롯한 세계 60여개 국가 미국: 1997년~2005년까지 연 50억원정도, 일본: 1997년~2005년까 지 연 100억원정도, 한국: 1998년에 4억원, 1999년에 9억원, 2000년에 16억원, 2001년에 29억원, 2002년에 5억원, 2003년에 15억원, 2004년 에 76억원, 2005년에 26억원 1997년~2005년 전체 터너 엔터테인먼트 코.의 지출: 미국 8억, 일본 5억 1997년~2007년 전체 라이센시 지출: 미국 12억, 일본 106억, 한국 13억원 지출 예상 2000년에 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국에서 그리고 2001년에 멕시코에서 캐릭터의 인지도 등을 조사하였는데, 6세에서 11세까지의 아동들의 경우 약 80%에 서 99%, 18세에서 49세까지의 성인들의 경우 약 90%에서 100%의 인지도를 각각 가짐 한국에서 2007년 20세에서 44세까지 상대로 본건표장의 인지도를 조사하였는데, 연령대에 따라 96.3%에서 100%의 인지도를 가지고 있었음 터너 엔터테인먼트 코. 측은 1985년부터 2001년까지의 사이에 미국, 영국, 프랑스, 중 국, 일본, 대한민국을 비롯한 세계 60여개 국가에서 본건캐릭터와 관련된 450여개의 를 등록받아 보유 대장은 톰과 제리(TOM & JERRY)라는 만화영화의 제목 또는 그 만화영화의 78

95 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 대표적 캐릭터들의 명칭이거나 그 대표적 캐릭터들의 기본적인 포즈로 구성된 표장 대장의 사용상품의 전체 판매액이 그 나라의 경제규모에 비추어 비교적 큰 금액 이 아니지만, 거의 대부분의 사람들이 알고 있을 정도로 잘 알려진 캐릭터를 로 사용하는 경우 그 고객흡인력이나 수요자나 거래자에 의한 인식의 정도나 속도 가 상당히 크거나 높을 것이라는 점 고려, 주지성 인정 9) 도형 CCCC 심판원 당3387 무효심결 특허법원 선고 2007허12596판결(심결지지) 대법원 선고 2008후3018판결(심불기각) (등록) 상품 핸드백, 비귀금속제, 지갑 등 (지정상품) 배낭, 보스턴백 등 사용자 코우치, 인크. (등록인) 하혜숙 법 제7조 제1항 제12호 2004년 11월 26일 코우치, 인크.는 1941년경 맨해튼 로프트에서 야구 글러브의 독특한 마크를 사용하여 가죽제품을 제조하기 시작하여 60년 이상 핸드백, 가방 등을 생산 60년 이상 미국 등 전 세계 회사 전체 은 2003년에 미화 9억 5,300만 달러(한화 약 1조 1,350 억원), 2004년에 미화 13억 2,100만 달러(한화 약 1조 5,120억원) 대장과 동일한 표장의 판매액은 2003년에 미화 3억 4,900만달러(한 화 약 4,150억원), 2004년에 미화 5억 9,300만달러(한화 약6,780억원) 총 광고액은 2003년에 미화 1,900만달러(한화 약 226억원), 2004년에 미화 2,100만달러(한화 약 240억원) 2001년경과 2002년경에 보그, 엘르, 레이디경향, 우먼센스, 주부생활, 여 성조선, 여성동아 등 한국의 대표적인 잡지와 FIGARO, 25ans, Domani, CLASSY, ELLE 등의 일본 잡지에 대장과 동일한 표장들을 핸드백, 가방 등의 제품에 광고 디자이너 겸 사장인 리드 크라코프(Reed Krakoff)는 패션계의 오스카상으로 불리는 CFDA가 주최하는 2001년 올해의 액세서리 디자이너상 을 수상 79

96 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 코우치, 인크.가 소비자 조사를 위하여 지출하는 비용은 1년에 미화 250만 달러(한화 약 32억 5천만원) 상당 코우치, 인크.가 회사의 제품에 대한 2002년경 미국 소비자들의 신뢰도는 90%에 이름 10) TARIS 심판원 당1317 심결 특허법원 선고 2007허10804판결(심결취소) (등록) TARIS 상품 올리브유 (지정상품) 식용 들기름, 식용올리브유 등 사용자 에스.에스.타리스 제이틴 베 제이틴야기 타 림 사티스 코페라티프레리 비르리기 법 제7조 제1항 제12호 2004년 4월 2일 (등록인) 파인웰빙 주식회사 국내 : 우리나라에서는 1980년경부터 건포도를 재료로 한 과자 등에 대장 이 부착되어 수입 판매되기 시작하였고, 1986년경부터는 대량으로 수입되어 광고 판매됨 47년 터키 및 세계 각국 TV 방송광고, 잡지 등 인쇄매체 에스.에스.타리스 제이틴 베 제이틴야기 타림 사티스 코페라티프레리 비르리기를 비롯 한 타리스 유니온은 터키 내에서 대장인 Taris 라는 용어가 사용된 수많은 를 등록하여 사용 대장은 터키에서 유명한 일 뿐만 아니라 유럽으로 대량 수출되는 관계로 본건표장이 등록되기 이전부터 유럽 전역에서 매우 유명한 가 됨 80

97 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 11) 도형 BUTTERFLY 심판원 당2509 무효심결 특허법원 선고 2007허10651판결(심결취소) 대법원 선고 2008후1449판결(심불기각) 1) (등록) 2) 상품 운동용 유니폼, 트랙슈트 등 (지정상품) 탁구라켓, 러버 등 사용자 가부시키가이샤 다마스 (등록인) 이종원 법 제7조 제1항 제12호 2004년 11월 25일 1950년 대장1: 54년/대장2: 15년 일본, 한국 및 전 세계 국내에 주식회사 신남무역, 버터플라이코리아를 통해 1998년 3월 13 일부터 2003년 12월 18일까지 약 73억 원 상당의 탁구라켓, 러버, 탁구복, 탁구화, 양말, 가방 등 탁구용 액세서리 등이 수입, 판매 가부시키가이샤 다마스의 전세계 은 1999년 10월 기준 34억 엔, 2003년 10월 기준 46억 엔, 2004년 10월 기준 49억 엔 탁구라켓과 러버는 2002년에 일본에서 선수용과 일반 애호가용 부문 모 두 약 50%, 세계시장에서도 선수용 부문에서 약 50% 1999년부터 2004년까지 약 2억5천만 원 가량의 를 지출 주식회사 신남무역, 버터플라이코리아에서는 2004년 이전부터 대상 표장들이 부착된 상품에 관한 카탈로그를 제작, 반포 2001년 9월부터 지속적으로 탁구전문잡지인 월간탁구 에 대장 들이 부착된 탁구용품에 관한 광고 대장 1은 일본의 유명집과 우리 특허청에서 1986년에 발행한 등록외국유명상 표집에 등재 전 세계 40여국에 등록 가부시키가이샤 다마스는 1950년 12월에 일본에서 창립된 탁구용품 종합 메이커로 서, 창립 이래 현재까지 대장 1을 사용하고, 또한 1991년부터는 대장 2도 81

98 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 사용하면서, 일본은 물론 국내에서도 위 각 들이 부착된 탁구라켓, 러버 등 탁구 용품을 판매하여 왔고, 1990년대부터는 탁구복, 탁구화, 양말, 가방 등 탁구용 액세 서리에도 위 각 들을 부착하여 판매 가부시키가이샤 다마스는 1984년 유럽탁구대회 등을 비롯하여 일본과 세계 각지에 서 개최되는 각종 탁구대회를 협찬하면서 대장들을 홍보하여 왔고, 전 세계의 정상급 선수들과 후원계약을 체결하여 각종 대회에서 대장들이 부착된 탁구라 켓을 사용하도록 하였으며, 특히 일본에서는 1973년부터 현재까지 일반인을 대상으 로 하는 탁구교실과 각종 탁구대회 등을 개최하여 탁구 보급 활동에 힘써옴 12) W 호텔 심판원 당3167 무효심결 특허법원 선고 2007허12237판결(심결취소) 1) 2) (등록) 3) 상품 호텔업 (지정상품) 그라비어 인쇄업, 사진 식자업 등 사용자 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드 법 제7조 제1항 제12호 2004년 6월 22일 (등록인) 주식회사미디어월드 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드는 1980년에 설립된 세계적 인 호텔 및 레저 회사로서, 2005년말 기준으로 직접 또는 계열사 및 프랜차이징을 통하 여 전 세계 95개국 이상에서 850개 이상의 호텔 등을 보유. 직원 수 145,000명 정도를 고용. W HOTEL 의 브랜드를 사용한 호텔 20개를 운영중이며, 1998년부터 대장 을 사용하기 시작함 6년 미국(뉴욕, 로스앤젤레스, 씨애틀, 시카고, 샌디에고, 달라스, 뉴올리언스, 아틀란타, 호노 룰루), 캐나다(몬트리올), 멕시코(멕시코시티), 몰디브 및 한국(서울) 4억 5천만 달러(약 4,500억원) 이 브랜드에 관한 2002년의 는 500만 달러(약 50억원), 은 3억 5천만 달러(약3,500억원), 2003년의 는 700만 달러(약 70억원), 매출 액은 4억 달러(약4,000억원), 2004년의 는 800만 달러(약 80억원) 82

99 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 호텔, 항공 및 자동차 렌트 분야에서의 세계적인 브랜드 만족도 조사 지수라고 할 수 있는 MMHI(Market Metrix HospitalityIndex)의 2005년 3분기 조사 중 고급 호텔 부분에 서 1위를 차지 각 나라에 W HOTEL 이 들어간 서비스표 다수 등록 13) 도형 토끼 심판원 당384 무효심결 외 5건 특허법원 선고 2007허10354판결 (심결지지) 1) (등록) 2) 등 상품 개목걸이, 명함케이스 등 (지정상품) 침구류, 생활잡화, 욕실용품 등 사용자 프레드릭워른앤드컴퍼니리미티드 (등록인) 강정욱 법 제7조 제1항 제12호 2003년 ( 7개에 대한 무효심결 병합) 대장들은 영국의 작가이자 삽화가인 베아트릭스 포터(Beatrix Potter) 가 1893 년 한 어린이에게 보낸 그림편지에서 유래한 것으로서, 1902년 10월 영국에서 피 터래빗 이야기 라는 제목으로 처음 출판되어 첫 3달 동안 2만부 이상 판매 Peter Rabbit 캐릭터는 1903년부터 인형을 상품화한 이래 보드게임, 손수건, 조각 퍼즐그림, 커튼깔개류, 슬리퍼, 아동용 장난감, 도자기 등의 상품에 라이센스가 부여됨 100년여 일본 및 전 세계 Peter Rabbit 관련 표장의 상품화 사업으로 인한 이 1999년부 터 2002년까지 4년간 일본에서만 약 635억엔에 이르고, 그 중 대 장 2에 대한 일본에서의 이 약 166억엔에 달함 일본에서 대장들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장에 대한 라 83

100 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 이센시업체가 약 150여개(2000년 4월경에는 47개)에, 일본에 있는 라이센시업체에서 1994년부터 1998년까지 프레드릭워른앤드컴퍼니 리미티드에게 지불한 로열티만도 31억엔에 달함 1999년부터 2002년까지 4년간 일본에서의 피터래빗 전체에 대한 광고, 홍보비용은 약 102억엔이고, 그 중 대장 2에 대한 광고 및 홍보비용 이 약 26억 엔 1993년 4월 12일자 뉴스위크지의 100살의 피터래빗은 세계적인 돈 버는 기계가 되다. 20가지 언어로 번역이 되고 Potter의 23가지 이야기는 세계적으로 8000만부 이상 판매되었다. 약 250개의 인가(licensed)된 회사들이 대략 5000개의 Potter의 제품, 예를 들어 액세서리부터 잼, 비누와 문구품, 심지 어 과자에서 컴퓨터 소프트웨 어를 시장에 내놓고 있다. Frederick Warne & Co. 의 출판사와 인가 받은 사람들이 매년 250만 파운드의 수익을 올리고 있다. 라는 기사 2000년 6월 23일자 동아일보의 캐릭터는 살아있다. 피터래빗, 영국의 현대적 신화 로 불릴 정도랍니다. 미국에 미키 마우스가 있다면 영국에는 피터래빗이 있다라는 말도 있구요 라는 기사 2001년 9월 3일자 산케이 신문 석간의 피터래빗 관련 상품의 총 은 연간 약 600억엔(2000년). 그 중 3분의 1을 일본이 차지하고(연간 약 200억 엔), 판매 아이템수가 가장 많은 나라도 일본(2위 미국, 3위 영국)이라고 한다. 라는 기사가 게재되는 등 국내외의 주요 신문이나 잡지에 피터래빗에 관련된 기사가 수십 건 이상 게재 동경지방재판소는 2002년 12월 27일 일본에서의 피터래빗과 관련된 라이센스계약 은 2000년 4월 현재 61건(라이센시의 수는 47)이고, 동 사업의 로열티 매출의 1994 년부터 1998년까지의 연간 평균은 약 6억 3,000만엔이며, 피터래빗 캐릭터는 미키 마우스, 스누피 등 세계적으로 잘 알려진 캐릭터와 마찬가지로 널리 일반적으로 알 려져 있다는 결과가 나왔다고 하면서 피터래빗은 수요자간에 널리 인식된 상품표시 가 되어 있는 것으로 인정된다. 고 판결 동경고등재판소는 2004년 3월 15일 1986년 현재 피터래빗 상품은 영국에서의 수입품인 도자기 등을 포함해 약 300품목, 연간 판매고가 약 20 ~ 25억 엔에 달하 고 있고, 1999년 1월에 행한 조사에서 피터래빗의 인지도가 83%로 높고, 피터래빗 상품은 이미 수요자간에 널리 인식된 것으로 인정된다. 고 판결 1994년 일본의 수도권에서 3 ~ 12세의 아동을 둔 주부 600명을 대상으로 한 설문 조사에서 피터래빗에 대한 호감도는 미키마우스에 이어 2위를 차지하였음 1997년 일본에서 큰아이가 0 ~ 6세인 주부를 대상으로 한 에서 피터 래빗 은 가정용품분야(가구, 침구, 식기, 키친용품, 타월, 목욕용품, 학용품 이외의 문구, 화장용품, 인테리어잡화, 장식품, 시계, 도시락통, 물통, 레저상품 등) 의 15개 상품 분야 중 6개 분야에서 상위 5위 이내로 평가됨 1999년 2월 27일자 닛케이유통신문의 캐릭터 인기도 조사결과에 의하면, 일본에서 피터래빗의 인지도는 83%에 달하고, 30세 이상의 중년에 있어서는 피터래빗이 인 기도에서 미키마우스 다음으로 2위를(56%), 제품의 구입의향에서 미키마우스, 곰돌 이 푸, 스누피 다음으로 4위를(32%), 센스가 좋다 는 항목에서 1위를(45%) 차지함 84

101 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 일본에서 1999년 2월 피터래빗의 인지도는 83%에 달하고, 30세 이상의 중년에 있어서는 피터래빗이 인기도에서 미키마우스 다음으로 2위 대장들을 포함하는 Peter Rabbit 관련 표장 ( PETER RABBIT 이라는 문자, 토끼 한 마리만 있는 도형 등) 이 미국에 50건 이상의 및 서비스표 등록이 완료된 것을 포함하여, 전 세계 40여 개국에 약 440건의 및 서비스표 등록이 완료 피터래빗 이야기 는 23편의 피터래빗 책 가운데 첫 번째로서, 세계 35개 언어로 번역되었으며 전 세계적으로 4,000만부 이상의 판매를 기록 영국을 비롯하여 일본, 이탈리아, 미국, 프랑스, 중국, 독일, 한국 등 전 세계에 위치한 500여 회사가 라이센시로서 비누, 잼, 의류, 도자기, 장난감에서부터 컴퓨터 소프트 웨어 에 이르기까지 5,000여 가지 이상의 다양한 제품에 활발하게 상품 표장으로서 널리 사용해 오고 있음 프레드릭워른앤드컴퍼니리미티드는 1993년에 피터래빗 탄생 100주년을 기념하여 피터래빗과 친구들 이라는 비디오/DVD를 출시하였고, 미국, 캐나다, 일본, 독일, 호 주를 포함한 50여 개의 나라에서 배급, 방송되어 10만부 이상이 판매 14) J adore 심판원 당1733 심결 특허법원 선고 2007허10163판결(심결지지) (등록) J adore 상품 향수 (지정상품) 신사복, 양말, 잠옷, T셔츠 등 사용자 파르횡 크리스티앙 디올 쏘시에떼 아노님 (등록인) 김기성 법 제7조 제1항 제12호 2004년 11월 11일 파르횡 크리스티앙 디올 쏘시에떼 아노님은 패션 디자이너 크리스챤 디오르 (Christian Dior)가 설립한 회사인 Christian Dior Société Anonyme의 계열사로서 1947년에 Miss Dior 향수를 개시하면서 남성용 및 여성용 향수의 포괄적인 라인을 판매하고 있는 회사로서 저명 대장을 부착한 상품이 1999년 9월에 출시되어, 본건표장의 출원 당시(2004년 11월 11일)까지 약 5년이라는 짧은 기간 동안에 판매 5년 프랑스, 유럽 1999년 9월 2004년까지 총 746,497,866유로(한화 연 1200억원) 프랑스에서 로 2001년 7,087,000유로, 2002년 8703,000유로 (향수제품 중 가장 많은 금액 지출) 85

102 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 다수의 잡지 등 J adore 가 부착된 향수제품이 1999년 10월호 NOWVEL OBSERVATEUR, GALE, 1999년 12월호 LE SOIR ILLUSTRE, LIBELLE, ELLE, COSMOPOLITAN, 1999년 12월 16일자 LE SOIR ILLUSTRE, 1999년 12월 27일자 WEEKEND KNACK, 1999년 12월 28일자 WEEKEND KNACK, 1999년 12월 30일자 COSMOPOLITAN, 2000년 1월 5일 자 FREUNDIN, 2000년 1월호 marie claire, COSMOPOLITAN, WOMAN, 2000년 2월호 FIT & GEZOND, BIBA, marie claire, ELLE, 2000년 3월호 VERY, 2000년 4월호 VOGUE, SPUR, 2000년 5월호 marie claire, 2000년 9월호 AVANTAGES, marie claire, 2000년 9월 27일자 FREUNDIN, 2000년 10월호 FEMME, ELLE, GOED GEVOEL, 2000년 10월 10일자 WEEKEND KNACK, 2000년 10월호 marie claire, NEWWOMAN, ALLEGRA, 2001년 3월호 PAULA, 2001년 4월호 ALLEGRA, 2001년 4월호 VOGUE, marie claire, 2001년 5월호 FEMME, marie claire, ELLE, MAI, 2001년 9월호 AVANTAGES, COSMOPOLITAN, 2001년 12월호 AVANTAGES, 2001년 12월 24일 자 ELLE, 2001/2002 겨울호 DIVA, 2002년 CIA, 2002년 ELLE, 2002년 1월호 marie claire, COSMOPOLITAN, 2002년 12월 10일자 IHOLA!, 2002년 2월호 GALA, 2002년 3월호 ELLE, 2002년 4월호 COSMOPOLITAN, 2002년 5월호 GALA, 2002년 6월호 FEMME, 2002년 9월호 ELLE, 2002년 11월호 PRIMA, 2002년 9-11월호 ALGERIA, 2002년 11월호 20ANS, 2002년 12월 2일 자 ELLE, 2002년 12월 30일 자 ELLE, 2002년 12월호 FEMME ACTUELLE, 2002년 12월호 GALA 등 판매순위가 유럽에서 2위, 미국에서 가장 많이 팔린 5개의 제품 안에, 전 세계적으로 는 10위 영국 향수재단은 매년 선을 보인 새로운 향수들 가운데 최고의 제품들 중에 전 세계 최고의 향수의 상징으로 여겨지는 FiFi상을 수여하여 왔는데, 대장을 부착한 상 품은 1999년에 당해 연도에 출시된 130여 종의 향수 중 최고의 여성용 신제품 향수 상을 수상 2001년 미국에서 베스트 뉴 프래그런스상을 수상 120여개 국가에 등록 짧은 기간 동안 향수 라는 단일품목에 관하여 업계 최다 를 투자하고, 유명모 델 등을 사용하여 집중적으로 광고하여 왔으며, 특히 화장품이나 패션의 선도역할을 하는 프랑스 내에서 전 세계적으로 유명하고 오랜 역사를 자랑하는 샤넬(Chanel) 넘버 5 다음의 을 수년간 연속으로 차지한 점, 유럽 내에서 판매 2위를 기록한 점, 파르횡 크리스티앙 디올 쏘시에떼 아노님역시 패션디자이너로서 유명한 크리스찬 디오르가 설립한 회사 등의 계열사로서 양질의 이미지를 이미 구축하고 있어 선사용 의 상품에 대한 양질의 이미지에 영향을 미쳤다고 볼 수 있는 점 등을 종합하여 주지로 인정 86

103 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 15) STARCRAFT 심판원 당3398 무효 심결 특허법원 선고 2007허10095판결 (심결지지) (등록) 상품 버스, 컨버젼밴, 스포츠차량 (지정상품) 승용차, 승합차, 트럭 등 사용자 스타크래프트 마크 홀딩 컴파니, 엘엘씨 (등록인) 유윤정 법 제7조 제1항 제12호 2005년 1월 20일 스타크래프트 마크 홀딩 컴파니, 엘엘씨는 1903년 경 미국 중서부 인디애나 주의 아미 쉬 지역에 설립된 농기구회사에서 비롯되었는데, 이 회사는 1964년경 RV(Recreational Vehicle, 레저차량) 산업에 진출 40년 미국(미국 50개주의 상당수 도시) 미국내 (연간75억원 ~ 1100억원) 국내 (연 44억 ~ 93억) 국내 및 판매대수는 2002년에 93억원(142대), 2003년에 73억원 (107대), 2004년에 48억원(71대), 2005년에 44억원(65대) 언급 없음 언급 없음 인터넷 홈페이지에서 대장이 부착된 다양한 종류의 RV차량을 소개하 고 있고, 그 차량들은 내부에 침대, 소파, 주방시설, 냉장고, 샤워시설 등을 갖춘 여행용 차량 2007년 3월 기준 미국 50개주 전역에 스타크래프트 RV차량 소유자들이 가입할 수 있는 스타크래프트 인터내셔널 캠퍼클럽(Stacraft International Camper Club)의 80여개 지부가 활동 2004년과 2005년에 걸쳐 여러 개의 스타크래프트밴 동호회 인터넷카페가 개설되 어 활동하고 있고, 그 동호회, 유명인 팬클럽, 각종 밴동호회, 자동차관련업체 등이 운영하는 여러 가지 종류의 인터넷 카페나 블로그에서 2000년경부터 2006년 1월 경까지 사이에 170여 차례에 걸쳐 스타크래프트밴 관련 글이 게시되기도 함 1952년경부터 1977년경까지 사이에 미국에서 9건의 등록을 마쳤고, 1961년경부 터 2005년경까지 사이에 캐나다, 일본, 중국 등 20여 개국에 약 24건의 등록 국내에서 판매되는 컨버젼밴은 일반 밴형 승용차에 비하여 고가의 상품이므로(스타크 래프트밴의 경우 대당 6천만원에서 7천만원 사이), 고가일지라도 지역간 이동 중 수 면, 휴식 등을 취할 수 있도록 안락한 내부시설이 설치된 차량을 필요로 하는 연예인, 운동선수, 연예인기획사 또는 일부 기업체 등으로 그 수요자 계층이 한정될 것으로 87

104 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 보이고, 일반인들이 값비싼 컨버젼밴을 구매하는 경우는 그다지 많지 않을 것인 점 대장 및 대장을 사용한 상품의 국내에서의 홍보 및 판매기간, 및 판매대수, 기사나 인터넷카페 등 에서 소개된 횟수, 내용 등을 종합적으로 고려, 그 판매규모가 비교적 작다 할지라도 특정인의 및 상품으로 인식될 수 있을 정도 로는 알려져 있었음을 인정 16) 도형 독수리 심판원 당2563 무효심결 특허법원 선고 2007허9750판결(심결취소) (등록) 상품 의류, 신발, 모자 (지정상품) 스커트, 자켓, 청바지 등 사용자 리테일 로얄티 컴퍼니 (등록인) 공재걸 법 제7조 제1항 제12호 2005년 12월 6일 AEO사 등은 1977년 이래로 그 주요 상품인 의류, 신발 및 모자에 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 라는 와 나는 독수리 표장을 일정한 형태로 사용해 오다가, 2002년 경부터 대상 표장을 의류 로 도입한 이래 의류뿐만 아니라 신발, 모자, 가방, 액세서 리 등 AEO사의 거의 모든 상품들에 사용 1977년 이래 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 라는 와 나는 독수리 표장 사용 미국, 캐나다 2002년 미화 약 13.8억 달러, 2003년 약 14.3억 달러, 2004년 약 18.8 억 달러, 2005년 약 23억 달러 2002년 미화 5,000만 달러, 2003년 5,200만 달러, 2004년 5,000만 달 러, 2005년 6,600만 달러 2006년 봄 미국의 12세에서 19세까지의 연령층을 대상으로 브랜드 인기도 조사 결과 American Eagle 의 브랜드가 Nike 브랜드에 이어 2위 15세부터 25세까지의 연령층을 대상으로 한 의류 판매에 있어서 AEO사가 올드 네이비(Old Navy)에 이어 2위 88

105 Ⅰ4. 유명 Ⅰ AEO사는 미국 주식시장인 Nasdaq(NASDAQ)에 상장 AEO사의 매장수는 미국과 캐나다를 합쳐 2002년 753개, 2003년 805개, 2004년 846개, 2005년 869개 17) L VECAT 심판원 당2058 심결 특허법원 선고 2006허3465판결(심결지지) 대법원 선고 2006후2400판결(상고기각) (등록) 상품 핸드백, 지갑 등 (지정상품) 마스카라, 페이스파우더 등 사용자 주식회사 발렌타인 (등록인) 김우진 법 제7조 제1항 제12호, 제7조 제1항 제11호 2002년 9월 6일 2000년 2년여 국내 2001년에는 9억여원, 2002년에는 62억여원, 2003년에는 132억여 원으로 해마다 급증 2001년에는 3천 4백여만원, 2002년에는 1억 6천여만원, 2003년에는 1 억 3천여만원을 각각 지출 명세빈, 김사랑, 정다빈 등 유명 여성연예인을 통한 이른바 스타마케팅을 활용함과 아울러 패션잡지 등에 대장이 부착된 핸드백, 지갑 등의 상 품을 지속적으로 광고 2002년 4월 8일자 어패럴 뉴스에, 비슷한 시기에 런칭한 신규 브랜드들이 1년도 안 돼 전개를 중단하거나 매장 전개에 어려움을 겪고 있는 것에 비해 우수한 실적, 러브캣은 지갑, 키홀더, 명함지갑 등 소품의 판매비중이 50%를 넘고 있어 틈새시장 공략에 성공 이라고 보도 2003년 2월 24일자 어패럴 뉴스에, 러브캣은 캐릭터가 강해 그동안 강남권을 중심 으로 마니아층을 형성해 왔으나 최근 재래시장에서 유사가 거래될 만큼 20대 여성의 수요가 급증 이라고 보도 2003년 8월 11일자 어패럴 뉴스에, 러브캣은 두터운 마니아층을 형성, 인터넷 포털 사이트 다음 에 있는 동호회에는 회사의 지원이나 참여가 전혀 없었는데도 현재 만 여 명의 회원이 등록하고 있다 고 보도 89

106 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2003년 3월 10일자 한국섬유신문에, 지난해 평균 월별 543% 신장율을 달성했 으며 특히 3, 6, 7월에는 1000%가 넘는 경이로운 성과를 보였다. 이에 힘입은 러브캣 은 올 상반기 롯데백화점 신규점 입점과 함께 총 4개 매장을 추가로 확보 했다 고 보도 인터넷 포털 사이트 DAUM 에 대장이 부착된 핸드백, 지갑 등의 상품에 대한 동호회가 2002년 2월 26일 일반 수요자들에 의하여 자발적으로 결성 이 짧으며,, 도 적지만, 판매기간에 비해 이 가파르게 상승한 점, 에 비하여 광고, 홍보비의 비중이 크다는 점, 핸드백, 지갑, 키홀더, 명합 지갑의 개별단가를 고려할시 이 많은 것이라는 점 고려 18) HOLLISTER 심판원 당2769 무효 심결 특허법원 선고 2007허5598판결(심결지지) (등록) HOLLISTER 상품 명함케이스, 배낭, 보스턴백 등 (지정상품) 의류, 가방류 등 사용자 제이.엠.에이취.트레이드마크,인코포레이 티드 법 제7조 제1항 제12호 2004년 2월 10일 (등록인) 최원고 Abercrombie&Fitch Co.는 제이.엠.에이취.트레이드마크, 인코포레이티드의 모회사 로 1892년 설립된 미국 굴지의 의류 제조, 판매업체 2000년 미국 오하이오주에 십대 청소년을 주된 구매층으로 하여 대장이 부착된 의류, 가방류 등 패션관련 제품을 판매하는 전문매장을 개설하면서 대장을 사용 하기 시작 전세계 2003년 미국기준으로 매장당 연 판매이익이 344만 2,000달러 2001년 3,370만 달러, 2002년 1억 5,100만 달러, 2003년 3억 1,300 만 달러이고, 2004년에는 1월, 2월 두달치만 2,070 달러 2004년 2월 당시까지 대장을 사용한제품의 총 은 대략 5 억 1,840만 달러(6300억여원) 90

107 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 미국 내 판촉 및 용으로는 2001년 120만 달러, 2002년 250만 달러, 2003년 360만 달러, 합계 730만 달러(약 91억원) 비용이 해마다 두 배 가량 빠르게 증가하는 추세를 보임 제품의 포장, 행태그(hangtag), 매장 내 사진과 다양한 마케팅활동은 물론이고 신문광고와 전자상거래를 담당하는 웹사이트의 운영과 판촉 용 전자메일의 발송 등 대장에 관한 기사가 The New York Times, Wall Street Journal, Reuters News 등의 미국 내 유력 신문을 비롯한 각종 신문, 잡지 등에 본건표장의 출원 당시까지 적어 도 백여 차례 이상 보도 미국의 파이퍼 재프리사(Piper Jaffray&Co.)가 6개월마다 조사하여 작성한 미국 십대 청소년의 소비습관과 소매브랜드 인식에 관한 보고서에 의하면, 미국의 청소년을 대상 으로 한 의류, 가방류 등 패션관련 제품에 관하여 브랜드 선호도가 2003년 봄에는 5% 로서 5위, 2003년 가을에도 5%로 5위, 2004년 봄에는 5%로 공동 4위 대장의 출원일 이전에 미국 특허청에 등록 2003년에 미국 내 대규모 전문매장 172개소, 2003년 7월부터 웹사이트를 운영하면서 전자상거래를 통하여 비교대상가 부착된 패션관련 제품을 판매 19) K2 심판원 당2562 무효심결 특허법원 선고 2008허9719 판결(일부인용, 일부기각) 대법원 선고 2009후696판결(심불기각) (등록) 상품 등산화, 안전화 등 (지정상품) 낚시용화, 등산화, 신발용 미끄 럼방지구, 작업화 등 사용자 케이투코리아 주식회사 (등록인) (주)케이투스포츠 법 제7조 제1항 제12호, 제7조 제1항 제11호 2006년 8월 11일 1985년 8월 5일 케이 2 상사 를 설립하여 K2 또는 K2를 도안화한 를 사용한 등산화 등의 등산용품과 안전화를 제조 판매하여 오다가 1996년 5월 7일 케이투코리아 주식회사를 설립 1972년부터는 K에 비하여 2가 작은 를 사용하였고, 2004년부터는 K2 만 을 사용 8년 국내 91

108 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1998년 55억, 1999년 108억, 2000년 184억, 2001년 257억, 2002년 330억, 2003년 534억, 2004년 743억, 2005년 949억, 2006년 1039억 1998년 1억5천, 1999년 4억9천, 2000년 7억3천, 2001년 9억3천, 2002년 6억3천, 2003년 11억 2천, 2004년 40억 2천, 2005년 50억 6천, 2006년 40억 2천만원 1970년경부터 2004년경까지 월간 산, 사람과 산 등의 등산 전문잡 지에, 주간조선, 주부생활, 여성중앙 등 일반 잡지에 수백 회에 걸쳐 K2 등산화, 등산의류(아웃도어, 등산모자, 양말 등)등의 등산용품, 안전 화 등에 대한 광고를 게재 1990년경부터 조선일보, 동아일보, 중앙일보 등의 중앙 일간지 등에 수백 회에 걸쳐 K2 또는 이와 유사한 케이투 등이 사용된 등산화, 등산 의류(아웃도어, 자켓, 팬츠, 모자, 기능성 셔츠, 조끼, 장갑, 비옷 등)등 의 등산용품, 안전화에 대한 광고를 게재 2000년경부터 라디오에 수백 회에 걸쳐 K2 등산화 등에 대한 광고 2003년경부터 2005년경까지 한남 여객, 우신버스, S M버스 등 서울 대구 등지의 버스 수백여대에 K2 상품 광고 2000년경부터 매년 텔레비전을 통해 K2 및 제품광고를 해 오고 있음 1997년경부터 지하철역 등에서 입간 판 등을 통해 K2 및 그 제품 광고를 해오고 있음 1997년 9월 13일자 경제신문, 2002년 8월 14일자 매일경제신문, 2003년 4월 9일 자 파이낸셜 뉴스 등은 K2 제품이 국내 등산화 시장의 40%, 안전화 시장의 80%를 점유하고 있다는 기사를 게재한 것을 비롯하여 2005년경까지 중앙 일간지를 비롯한 각종 신문기사들은 피고 회사의 K2 를 코오롱스포츠, 노스페이스 등의 와 함께 국내 주된 브랜드라는 취지로 소개 케이투코리아 주식회사가 2005년에 실시한 라디오 광고 Climb the life K2 는 2005 년 대한민국광고대상 라디오 부문 동상을 수상 광고전문잡지인 KOREA AD TIMES 는 케이투코리아 주식회사가 2005년에 실시한 K2 제품의 라디오 광고 인생은 산행과 같다 를 2005년 BEST OF THE BEST RADIO 부문에 선정 서울경제신문은 2003년 12월 31일에 열린 2003년 대한민국 일류 브랜드 시상에서 K2 를 2003년을 빛낸 히트 브랜드로 선정하였고, 경향신문사 및 스포츠 칸 은 K2 가 2006년에 등산용품 관련 중 NORTH FACE에 근소하게 뒤지는 2위의 선호도를 기록하였으나, 등산화와 관련하여서는 1위의 선호도를 기록하였다는 이유로 K2 를 2006년을 빛낸 우수브랜드로 선정 케이투코리아 주식회사가 2005년에 실시한 라디오 광고 Climb the life K2 는 2005 년 대한민국광고대상 라디오 부문 동상을 수상 광고전문잡지인 KOREA AD TIMES 는 피고 회사가 2005년에 실시한 K2 제품의 라디오 광고 인생은 산행과 같다 를 2005년 BEST OF THE BEST RADIO 부문에 선정 92

109 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 제일기획이 K2, 코오롱스포츠, NORTHFACE, 라푸마, 콜롬비아 등 등산화 관련 유명 들을 대상으로 하여 2005년 12월 1일에 실시한 인지도조사 결과, 최초 상기도 29.4%로 1위, 브랜드 보조 인지도 95.1% 로 코오롱스포츠에 이어 2위, 브랜 드 선호도에서는 20.6%를 얻어 3위 현대리서치연구소가 2006년 7월에 국내의 유명 등산화 관련 들을 대상으로 실시한 인지도 조사 및 제일기획 주식회사가 에 실시한 인지 도 조사에서 보조인지도 등에 있어서 1위 케이투코리아 주식회사의 K2 등산복, 등산화 등 등산용품 제품은 롯데백화점, 갤러 리아 백화점 등과 전국의 K2 대리점을 통하여 판매되고 있는데, 2005년 12월 27일 기준으로 그 판매점은 직영점 9개, 대리점 102개, 백화점 매장 42개 등 총 153곳 대장은 등산화, 등산의류등의 등산용품, 안전화 등 대장 부착상품에 대하여 사용에 의한 식별력과 주지성을 취득(일부인정) 20) LEXUS 심판원 원12584 거절결정 심결 특허법원 선고 2008허11774 판결(심결지지) 대법원 선고 2009후955판결(심불기각) (출원) 상품 승용차 등 (지정상품) 골프가방, 골프장갑 등 사용자 도요타 지도샤 (주) (출원인) 권동우 법 제7조 제1항 제12호 2005년 7월 16일 국내 2000년부터 약 5년 국내 2000년 11월부터 판매하기 시작하여 2001년에 841대를 판매함으로 써 수입차부문에서 4위를 차지 2002년에 2,968대를 판매하여 2위, 2003년에 3,774대, 2004년에 5,191대를 판매, 2005년에 5,840 대를 판매하여 수입차부문 1위 수입차부문 23% LEXUS 를 TV, 신문, 잡지, 카탈로그 및 이벤트나 협찬 등을 통하 여 다양하게 광고 2000 수입 자동차 모터쇼, 2001 부산국제 모터쇼, 2003 수입 자동 93

110 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 차 모터쇼, 부산 인터 내셔날 모터쇼 (2003) 등 각종 모터쇼에 참가하 여 홍보 2005년에는 제32회 매경 광고대상에서 잡지부문 금상을 수상 LEXUS 는 일본국제공업소유권보 호협회(A.I.P.P.I)가 발행한 일본유명 집 (2004년)에 수록되어 있을 뿐만 아니라, 우리나라 특허청이 발행한 외국자 료집 (1995년), 한국무역경제가 발행한 세관신고집 (1996년)에도 외국의 유명 로 수록됨 대장을 비롯한 LEXUS 를 부착한 승용차는 2002년 한겨레 상반기 소비자 히트상품, 2004 한경 소비자대상, 제 7회 여성소비자가 뽑은 베스트브랜드 대 상 (2005년), 2005년 글로벌브랜드 마케팅 대상 에 선정 도요타 지도샤 (주)는 일본의 대표적 자동차기업으로 일본과 해외에 제조회사를 보유 하여 그 종업원 수가 26만 여명에 이르고, 세계 140여개국에 LEXUS, TOYOTA 등의 가 부착된 자동차를 판매하고 있으며, 2004년에 총 750만대(일본국내 445만여대, 해외 309만여대) 정도의 자동차를 생산 LEXUS 는 우리나라를 비롯한 미국, 유럽 등 200여개국에 등록되거나 출원되 어 사용 LEXUS 의 성공은 기술, 마케팅, 전략 등의 면에서 획기적이고 모범적 인 사례로 인정되어 이를 다룬 렉서스 세계를 삼킨 거대한 신화, 렉서스 도요타의 도전, 렉서스와 올리브나무 등의 서적이 출판되기도 함 21) XBOX 심판원 심결 2006당2155판결 특허법원 선고 2007허7846판결(심결지지) 대법원 선고 2008후1302판결(심불기각) (등록) XBOX 상품 비디오게임기 (지정상품) 컴퓨터에 의한 화물차 위치 선 정업 사용자 마이크로소프트 코포레이션 (등록인) 삼정데이타서비스 주식회사 법 제7조 제1항 제12호 2003년 8월 19일 세계적으로 널리 알려진 컴퓨터 운영체제 및 컴퓨터 프로그램 의 개발 공급업체로서 종래 일본 소니사가 개발하여 판매 중인 가정용 비디오 게임기인 플레이스테이션 2(PS2)가 게임은 물론 인터넷 접속, 음악 감상, DVD영화까지 볼 수 있는 복합 기능 을 갖춘 종합 가전 단말기로 미국을 비롯한 전 세계적으로 폭발적인 인기를 누림 이에 대응하여 1999년경부터 게임기 자체 내에 하드드라이브를 내장하고 있어 게임 기능, 3차원 그래픽 기능은 물론, 음악, DVD 영화까지 감상할 수 있는 기능을 갖춘 94

111 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 프로젝트명 XBOX 의 가정용 비디오 게임기 개발에 착수하여 2년여 간의 연구 개발 과정을 거쳐 2001년 11월 15일 제품 명칭을 프로젝트명 그대로인 XBOX로 하여 출시 3년 6개월 미국 등 620만대 5억달러 이상 XBOX는 1999년 10월경부터 미국내 언론에 보도되기 시작하였는데, 2000년 1월경 에는 세계적으로 알려진 전시회인 소비자 가전 쇼(Annual Consumer Electronics Show)에서 XBOX 게임기의 모형과 각종 기능이 소개 뉴욕타임즈(The New York Times), 워싱턴포스트(THE WASHINGTON POST), 월스 트리트저널(THE WALL STREET JOURNAL), 씨엔엔(CNN) 등 미국의 거의 모든 언 론 방송 매체들은 2000년 3월 10일 경 마이크로소프트 코포레이션의 빌 게이츠가 2000년 3월 10일 개최된 게임개발자들회의(Annual Game Developers Conference)에서 XBOX 제품에 관한 공식적인 발표를 했다 고 보도 뉴욕타임즈는 2000년 3월 23일 삼정데이타서비스 주식회사가 XBOX 에 대한 1억 달러가 넘을 것으로 추정되는 광고계약을 맥켄 에릭슨(McCann-Erickson) 사와 체 결하였다 고 보도 씨엔엔, 로이터통신 등은 2000년 7월 27일 삼정데이타서비스 주식회사가 XBOX 상품을 시장에 출시 후 18개월 동안 5억달러를 마케팅 비용으로 지출할 것 이라고 보도 뉴욕타임즈, 유에스에이투데이(USA Today)는 2001년 5월 17일 피고가 2001년 11월 8일 미국에서 XBOX 상품을 1대당 299달러의 가격으로 판매하기 시작할 것 이라고 보도 2001년 11월 16일 삼정데이타서비스 주식회사의 XBOX 상품이 1대당 299 달러 의 가격으로 2001년 11월 15일 미국에서 판매가 개시되었다 고 보도 뉴욕타임즈와 워싱턴포스트는 2001년 8월 14일 삼정데이타서비스 주식회사가 XBOX 를 이용하여 온라인 비디오 게임 서비스를 2001년 11월 15일 실시한다 고 보도 게임기에 관한 설문 조사 결과 XBOX 가 선호도 1위를 기록 2001년 11월 기준으로 XBOX 공식홈페이지의 1일 평균 방문객이 58만 9천 명 95

112 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 22) AVON 심판원 당556 무효심결 특허법원 선고 2009허597 판결(심결취소) 대법원 선고 2009후2494판결(심불기각) (등록) 상품 화장품, 보석류, 의류, 장난감 등 (지정상품) 반부츠, 방한화, 복싱화 등 사용자 아본 프로덕츠, 인코포레이티드 (등록인) (주)에이븐하우스 법 제7조 제1항 제12호 2005년 6월 30일 아본 프로덕츠, 인코포레이티드는 1986년경부터 대장을 사용하여 미국에서 영업 을 시작한 화장품 직접판매 회사이고, 본건표장의 출원 당시에는 우리나라를 비롯하여 전 세계적으로 약 140여 국가에 진출 20년 미국 등 화장품 등의 연간 총 은 2003년경 미국 내에서 약 22억 6200 만 달러, 미국 외에서 약 45억 8200만 달러, 2004년경 미국내에서 약 22억 8700만 달러, 미국 외에서 약 54억 6000만 달러, 2005년경 미국 내에서 약 21억 4000만 달러, 미국 외에서 약 60억 800만 달러 (연 2조 5천억원) 한국 내에서 판매한 화장품 등 의 연간 총 은, 한국 진출 원년인 2001년경 약 10억원, 2002년경 약 30억원, 2003년경 약 32억원, 2004년경 약 22억원, 2005년경 약 20억원 미국: 2003년경 미국 내에서 약 4,200만 달러, 미국 외에서 약 7,000 만 달러, 2004년경 미국 내에서 약 4,420만 달러, 미국 외에서 약 8,340만 달러, 2005년경 미국 내에서 약 2,240만 달러, 미국 외에 서 약 1억 1,350만 달러를 로 지출 한국: 한국 진출원년인 2001년경 약 3억원, 2002년경과 2003년경 각 4억원, 2004년경 2005년경 각 3억원 아본 프로덕츠, 인코포레이티드는 1990년대부터 현재까지 전 세계 약 140여 국가에서 해당 국가 의 언어로 매월 AVON 이라는 제호로 된 브로 셔를 발행. 브랜드의 화장품, 보석류, 의류 등의 다양한 제품이 게재되었음 아본 프로덕츠, 인코포레이티드는 2001년경 한국에 지사를 설립해 진출하였는데, 이 회사의 한국 진출이 2001년 7월호의 ELLE 잡지 기사, 2001년 6월 1일자 파이낸셜 뉴스와 중앙일보 기사, 2001년 6월 4일자 매일경제와 코리아타임즈 기사, 2002년 10 월 1일자 조선일보 기사, 2003년 9월 24일자 해럴드경제신문 기사 등 국내 언론매체를 통해서 대대적으로 보도 세계적 브랜드 평가기관인 인터브랜드사가 매년 선정하는 Best Global Brands 에서 96

113 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2004년에는 58위, 2005년에는 59위를 각 기록 아본 프로덕츠, 인코포레이티드는 재단을 설립하여 1992년경부터 2006년경까지 미국 과 한국을 비롯한 전세계 50여 국가에서 유방암퇴치 기금을 조성하여 왔는데, 그 모금 액은 약 5,000억원에 달함 23) 도형 LEGEA 심판원 당3744심결 특허법원 선고 2009허9457 판결(심결지지) 1) (등록) 2) 상품 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 (지정상품) 머니벨트, 가죽구두 등 사용자 아깐뽀라 지오반니 (등록인) 한경원 법 제7조 제1항 제12호 2006년 6월 12일 아깐뽀라 지오반니는 1998년 2월 26일 이탈리아에서 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 등을 지정상품으로 하여 대장을 등록 2004년 2월 경 독일 뮌헨에서 개최된 ISPO 스포츠용품 박람회에 대장이 표시 된 의류 등을 출품 16년 이탈리아 및 세계 2003년경 23,615,625유로(약 300억원), 2004년경 26,637,433유로(약 350억원), 2005년경 31,775,605유로(약 400억원), 2006년경 37,000,870유로(약 480억원)의 판매액을 기록 광고/선전비로 2003년경 1,199,015유로(약 16억원), 2004년 경 609,662유로(약 8억원), 2005년 경 314,654유로(약 4억원), 2006년 경 1,520,000유로(약 20억원)를 지출 1998년 4월 10일 legea.com 을 국제 도메인네임으로 등록하고 레게 아 에스알엘(LEGEA SRL)의 홈페이지로 사용하면서 대장을 표시 한 의류, 신발 등을 광고하였으며, 레게아 에스알엘은 2001년 1월 23 97

114 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 일 경 세계축구연맹(FIFA)의 홈페이지에도 등재 2001년경부터 이 사건 등록의 출원일 무렵까지 이탈리아 프로축 구 세리에 A의 CALCIO CATANIA(2005년 ~ 2009년), F.C. MESSINA(2003년 ~ 2011년), 세리에 B의 S.S. CALCIO NAPOLI (2003년 ~ 2004년), U.C. ALBINOLEFFE(2001년 ~ 2006년), 세리 에 C의 S.S. LANCIANO(2001년 ~ 2009년) 와 프로농구팀, 배구팀, 사이클링팀, 럭비팀 등의 다수의 스포츠팀 등을 후원하였고, 그 후원비 로 2003년경 1,698,913유로(약 22억원), 2004년경 2,412,718유로 (약 31억원), 2005년경 3,089,694유로(약 40억원), 2006년경 5,673,467유로(약 74억원)를 각 지출 대장은 2003/2004시즌 이탈리아 챔피언십(리그결승전) 기사에, 2004/2005시즌 벨기에 프로축구 기사에, 2004년경 Giovanni Campioni 2004 대회, 포스터 및 사진에, 2005년 1월 19일 크로아티아 일간지 기사에, 2005년 1월경 체코 잡지기사에, 2005년 3월경부터 2005년 9월경까지 포르투칼 신문 기사에, 2005년 9월경부터 2005년 11월 경까지 이탈리아 신문 및 잡지의 기사에, 2005년 11월경 폴란드 잡지 기사에, 2005년 경 러시아 잡지 기사에 각 게재 1998년 7월 23일 국제지적재산권기구, 2001년 4월 2일 스위스, 2001년 8월 7일 미 국, 2001년 11월 14일 유럽청, 2003년 1월 3일 캐나다, 2004년 4월 13일 브라질, 2004년 9월 23일 푸에르토리코, 2005년 3월 15일 콜롬비아, 2005년 3월 29일 아랍 에미리트 등에서 등록 이탈리아에 70여 개의 판매대리점 2004년 2월 경 독일 뮌헨에서 개최된 ISPO 스포츠용품 박람회에 대장이 표시 된 의류 등을 출품 보스니아헤르체고비나 축구대표팀은 2006년 5월 26일 서울에서 한국 축구대표팀 과 대장이 소매 등에 표시된 유니폼을 입고 독일월드컵 평가전을 치름 본건 출원인 한경원은 아깐뽀라 지오반니가 운영하는 회사인 레게아 에스알엘의 자 본금이 101,400유로에 불과하여 국내의 소규모 의류점포에 상당할 뿐인 점에서 대 장이 표시된 상품의 판매액이 허위라고 주장하나, 회사의 자본금과 판매액이 절대적인 상관관계에 있다고 볼 수 없으므로 위 주장은 받아들일 수 없다 라고 판단 24) CLUBBOX 심판원 당820심결 특허법원 선고 2010허1602판결 (심결취소) (등록) 상품 컴퓨터프로그래밍업 등 (지정상품) 교육방송업 등 98

115 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 사용자 주식회사 나우콤 (등록인) 이정미 법 제7조 제1항 제12호 2007년 2월 23일 2004년 7월 2년 반 국내 클럽박스 웹사이트의 월간 접속자 숫자는 2004년 12월 기준으로는 2,335,577 명에 달하였고, 2005년 11월 기준으로는 5,159,382명에 달 하였는데, 이는 당시의 웹사이트 접속자 순위로 우리나라 전체 사이트에 서 42위에 해당하는 순위로서 삼성카드, 이마트, SK텔레콤 사이트와 동급 의 접속률에 해당하는 수치 클럽박스 웹사이트에 관한 기사가 이미 2005년도에 국내 주요언론에 다수 보도된 바 있고, 특히 연합뉴스의 2005년 2월 16일자 보도에서는 클럽박스 웹사이트의 1일 평균 방문자 수가 14만 명에 이른다고 보도된 바 있으며, 이는 영화상영관 사이트로 유명한 CGV 의 1일 평균 방문자 수와 거의 같은 수치 클럽박스 웹사이트는 계속 성장세를 거듭하여 최근에는 누적 가입자 1,000만 명, 월간 4억 5천 페이지뷰로 웹하드 분야 점유율 1위를 기록 본건 대장이 웹페이지상에 나타나있는 클럽박스 웹사이트( 통하여 인터넷을 이용한 전자데이터 저장서비스업 을 개시 후 현재까지 위 서비스업 영위 중 25) COCAM 심판원 당1529 무효심결 특허법원 선고 2009허5813 판결(심결취소) (등록) COCAM 상품 커피, 커피추출물 등 (지정상품) 구기자차, 녹차, 커피 등 사용자 코캠 시아. 드 카페 솔루벨 이 데리바도스 (등록인) 해태음료 주식회사 법 제7조 제1항 제12호 2006년 12월 8일 99

116 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 코캠 시아. 드 카페 솔루벨 이 데리바도스는 1970년에 브라질에서 설립된 회사로서, 오래된 커피 생산지인 칸타듀바(Cantaduva) 지역에 커피 생산 공장을 두고 있으며 브라 질 내에서 카페인이 없는 커피를 생산하는 유일한 회사로 설립된 이후 가용성 커피 제품을 생산하여 전 세계 30여개 국가에 대장을 표시하여 수출 35년 브라질 포함 전세계 30여개 국가 2004년 2월경 브라질에서 가용성커피를 가장 많이 수출한 Cicaque 社 {50,461bag (1bag는 약 60kg)}와 두 번째로 많이 수출한 Nestle 社 (33,628bag)에 이어서 세 번째로 많은 양의 커피(22,931bag)를 수출 2002년 1월경 브라질의 인스턴트커피 수출시장에서 약 10% 전후 (브라질 내의 커피수출업체 가운데 3위) 코캠 시아. 드 카페 솔루벨 이 데리바도스의 대장은 국제적인 커피 전문잡지인 Coffee & Cocoa International에 광고 Tea & Coffee, Tea & Coffee Trade Journal, Coffee, Cafe Do Brazil & Sustentabilidade 등의 잡지에 광고 전세계 22개 국가에서 이미 등록을 받았거나 현재 출원 중 브라질 내에서 마약퇴치, 문맹퇴치, 환경보존, 빈곤층 원조 등 의 사회활동을 펼치면 서 매년 회사 수익의 1%를 기여한 공로를 인정받아 2001년경부터 Empresa Cidada (Citizen Company) 상을 수상 2006년도 한 해 동안의 사회활동과 관련해서 Selo BAlanço Social Ibase/betinho 2007 상을 수상 26) EUPOPEANTOUR 심판원 당1176심결 특허법원 선고 2011허354 판결(심결취소) 대법원 선고 2011후1579 판결(심불기각) 1) PGA EUROPEAN TOUR 2) EUROPEAN TOUR 내지 THE EUROPEAN TOUR 3) (등록) 100

117 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 스포츠용구(특히 골프용품) 등 (지정상품) 골프용 스커트 등 사용자 피지에이 유러피안 투어 (등록인) 김종남 법 제7조 제1항 제12호 2007년 10월 18일 피지에이 유러피안 투어는 2004년 2월 16일 Premier Style Limited사와 남녀 레저의류 등에 관하여 대장 3이 포함된 것으로 보이는 사용계약을 체결하였고 Premier Style Limited는 상당량의 레저의류 및 선물제품, 크리스마스 제품 등을 제조, 판매 영국 등 유럽 피지에이 유러피안 투어는 대장 3을 사용하여 유명 골프선수인 ERNIE ELS, SERGIO GARCIA, JOHAN EDFORS 등을 협찬 대장 3이 표시된 골프의류와 골프모자 등을 착용한 모델들의 사진 등이 포함한 카달로그를 수회 제작 배포 사이트에는 대장 3이 표시된 골프의류 등 스포츠의류, 골프모자, 키홀더 등의 사진이 게재되었고, Ashworth, Callaway, Glenmuir, Level4 등 대형 업체들이 피지에이 유 러피안 투어와 대장 3 사용계약을 체결한 사실이 소개되어 있으 며, 위와 같이 대장 3 사용계약을 체결한 회사들은 대장 3을 표시한 골프의류 등을 활발히 광고하며 상당량 제조 판매함 피지에이 유러피안 투어는 대장 3을 골프공 등 골프용품에도 표시하여 판매 피지에이 유러피안 투어가 개최하는 골프대회장 한쪽에 European Tour Golf Collection 이라는 간판을 걸고 비교대상 3이 표시된 골프의류 및 골프용품 등을 판매 대장 1 PGA EUROPEANTOUR 및 대장 2 EUROPEAN TOUR 내지 THE EUROPEANTOUR 가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 인정하기에 부족하다고 판단 PGA EUROPEAN TOUR 라는 단체의 명칭 자체가 저명한 수준에 이르렀다고 단정 할 수 없다 하여 법 제7조 제1항 제6호 적용 불인정 본건표장의 등록결정 당시 국내에서 그 또는 상품이라고 하면 곧 특정인의 나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 인정하기에 부족하다고 판단 하여 법 제7조 제1항 제11호 적용 불인정 101

118 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 27) MOLTONBROWN 심판원 원4816 거절결정 심결 특허법원 선고 2011허5267 판결(심결지지) (출원) 상품 화장품, 화장품 가방류 사용자 몰튼 브라운 리미티드 (출원인) 손세진 법 제7조 제1항 제12호 2008년 8월 19일 (지정상품) 휴대용 화장품가방(내용물이 없 는 것) 등 MOLTON BROWN LIMITED는 1973년 영국 런던 사우스 몰튼 스트리트에서 헤어샾으 로 시작해서 현재 70여 개국의 전용매장과 특급호텔, 항공사 등을 통하여 화장품, 화장 실용품, 가정용품 등을 판매하는 회사이며, 대장 MOLTON BROWN 은 영국 등에 자연주의 화장품으로 유명한 브랜드로 알려져 있음 35년 영국 및 전 세계 대장을 사용한 제품의 영국 내 판매액이 2005년 683억 원, 2006년 1,016원, 2007년 1,122억 원 각종 인터넷 홈페이지나 아시아 각국의 유명잡지 등에 게재되어 홍보 되거나 영국 항공사 BRITISH AIRWAYS, Virgin Atlanti Airway 등의 브로슈어 및 제품 카탈로그에 관한 인터넷 출력물, 아시아 지역 유명 매거진, 외국 항공사 쇼핑 브로슈어 등을 통해 광고 됨 싱가폴 잡지인 SINGPORE TATLER, ELLE 중국 잡지 Living Style, Expat 등을 통해서 아시아 지역의 유명 매거진에 광고가 게재됨 MOLTON BROWN LIMITED 는 한국, 호주, 캐나다, CTM(유럽공동체), 영국, 중국 등 전 세계 30여 개국에 대장을 등록 영국 외 다수의 국가에 대장을 사용한 제품을 판매하고 있다는 사실을 MOLTON BROWN 홈페이지의 선사용권자의 회계보고서, 대장을 사용한 상품 의 세계 각국 판매업자리스트, MOLTON BROWN 홈페이지 아시아 국가 소비자 구매 내역을 통하여 알 수 있음 국내에서도 MOLTON BROWN 표장이 화장품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 102

119 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 있고, 국내에서도 선사용품이 판매되고 있으며, 몰튼 브라운 이라는 표장이 영 국의 유명 브랜드로 소개되는 글이 다수 있는 점 등에 비추어 우리나라에도 특정인 의 상품을 표시하는 표장으로 알려져 있고, MOLTON BROWN 표장의 본거지인 영국에서는 일반 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 이미 알려짐 28) L.O.G.G. 심판원 당761 무효심결 특허법원 선고 2010허9262 판결(심결취소) 대법원 선고 2011후3711(심불기각) 1) 2) L.O.G.G (등록) 상품 의류, 화장품, 시계 등 (지정상품) 반바지, 청바지 등 사용자 에이취 앤드 앰 헨즈 앤드 모리츠 에이비 (등록인) 양효식 법 제7조 제1항 제12호 1998년 4월 7일 대장들은 원고의 디자이너 앤 샤를롯 팰트(Ann-Charlotte Fäldt) 에 의해 1992년 창안되어 1993년부터 남성 의류를 시작으로 여성 의류, 아동 의류, 화장품 등 원고의 제품에 사용됨 5년여 독일, 스웨덴 등 유럽의 여러나라 총 : 1993년 약 115억 300만 SEK(한화 약 1조 1,000억 원)이 고, 매년 증가하여 1995년 145억 9,100만 SEK(한화 약 1조5,000억 원), 1996년 172억 1,200만 SEK[한화 약 2조 원, 그 중 독일내 은 51억 5,800만 SEK(한화 약 6,000억 원)], 1997년 212억 7,900만 SEK(한화약 2조 6,000억 원, 그 중 독일내 은 66억 600만 SEK (한화 약 8,000억원)], 1998년 266억 4,900만 SEK[한화 약 4조 6,000 억 원, 그 중 독일내 은 85억 1,100만 SEK(한화 약 1조 4,000억 원)]이며, 2008년 기준 총 은 약 1,189억 SEK[한화 약 19조원 대장들이 사용된 제품의 전세계 총 : 1995년 1,118,962,000SEK(한화 약 1,200억원), 1996년 2,085,983,000SEK(한화 약 2,500억원), 1997년 3,334,490,000SEK(한화 약 4,100억원), 1998년 4,244,916,000SEK(한화 약 7,400억원), 계: 10,784,351,000SEK(한화 약 1조 5,200억원) 대장들이 사용된 제품의 총 : 1995년 5,507,700개, 1996년 11,044,836개, 1997년: 21,510,264개, 1998년: 27,110,326개, 총 65,173,126개 103

120 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 대장들이 부착된 제품 광고가 독일 내에서 1994년부터 1997년까 지 Augsburger Allgemeine, Volksstimme 등의 일간지에 최소 46회 이상 게재된 것을 비롯하여, 잡지, TV, 브로셔, 전단지 등을 통해 수십 여회 광고 1994년도와 1995년도에 오스트리아 일간지 Der Standad, 네덜란드 일간지 Limburgs Doabuld 등에 5회 광고 1994년부터 1997년까지 유럽의 각 도시에서 옥외 간판을 통해 6건 이상 광고가 이루어짐 대장들이 부착된 제품을 광고하는 카탈로그가 1996년 벨기에 전 역에, 1997년, 1998년 스웨덴 전역에 제작, 배포되었는데, 스웨덴에 서 1998년 제작된 카탈로그는 우편과 매장을 통해 총 770,500부가 제작 배포되었다. 그 외에도 1994년과 1998년 네덜란드에서 대 장들이 사용된 제품 카탈로그가 3회 배포 대장들이 사용된 제품 광고와 관련하여 1997년 4월 11일자 스웨덴 일간지 Dagens Nyheter 에는 상점의 간판에서도 L.O.G.G. 를 볼 수 있으며, 스웨덴에 서 제일 큰 옥외광고 간판에 광고하고 있다 고 소개 1999년 5월 8일자 독일 섬유 주간지 TextilWirtschaft 에는 L.O.G.G. 콜렉션 중 아웃 도어 옷을 소개하는 팜플렛은 모든 H&M 매장이 들어선 도시에 배포될 예정이고 총 57개 도시이다 고, 1997년 7월 10일자에는 L.O.G.G.남성용 카탈로그에는 특대 사이즈 종이 DinA3가 사용되고 있고, 아동패션팜플렛은 휴대용 사이즈로 제작되고 있으며, 영화관 광고와 같은 이색 광고매체를 사용하기도 하는 등 H&M은 광고를 통하여 경쟁사들과 차별을 두고 있다 라고 소개됨 1997년 4월 11일자 스웨덴 일간지 Svenska Dagbladet 에는 속옷부터 자켓에 이 르기까지 모든 제품을 판매하는 L.O.G.G. 브랜드는 Hennes & Mauritz의 주요 브랜 드다. L.O.G.G.는 Hennes & Mauritz 제품의 반 이상이 넘는 의류에 표시되어 있다 고 기사를 게재 1997년 4월 12일자 스웨덴 일간지 Göteborgs- Posten 에는 H&M은 남성의류 1/5를 차지하고 회사의 몇 억 크로나의 연간 수입과 동일한 수익을 내는 높은 가치 의 브랜드 명칭인 L.O.G.G. 라고 기사를 게재 1997년 4월 12일자 스웨덴 일간지 Helsingborgs Dagblad 에는 H&M 매장을 가면 L.O.G.G.가 바지, 셔츠 등을 비롯한 모든 곳에 있다 고 기사를 게재 1997년 5월 29일자 스웨덴 일간지 SvenskaDagbladet 에는 남녀 공용 그리고 모 든 연령대를 위한 컬렉션으로는 L.O.G.G.가 있다 고 기사를 게재 1997년 9월 5일자 덴마크 일간지 Politiken 에는 L.O.G.G.는 급성장하여H&M의 매 출액 중 적지 않은 부분을 차지할 정도로 굉장히 성공적인 브랜드가되었다 고 기사 를 게재 1996년 2월 22일자 독일 섬유 주간지 TextilWirtschaft 에는 이미 오래전부터 L.O.G.G.는 남성용 라인으로 유명했다 고 각 기재되어 있는 것을 비롯하여, 1994년 부터 1998년 4월경까지 사이에 독일, 스웨덴, 덴마크, 네덜란드 등의신문 등에 42여 회에 걸쳐 대장들에 대하여 소개하는 글이 게재 104

121 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 영국의 인터브랜드 (브랜드 컨설팅 업체)가 선정한 2009년도 세계 100대 브랜드 가치 순위 에서 21위를, 패션업체로서는 루이비똥 등을 소유한 LVMH에 이어 2위를 차지 에이취 앤드 앰 헨즈 앤드 모리츠 에이비는 1993년부터 1995년까지 대장들에 대해 마드리드국제 등록 외에도 독일, 오스트리아, 스웨덴, 영국 등 10여개 나라에서 등록 에이취 앤드 앰 헨즈 앤드 모리츠 에이비는 1947년 스웨덴 바스테라스(Västerás)에 서 설립된 의류 회사로서 상호인 H&M, H&M Hennes & Mauritz 이외에 대상 표장들을 비롯하여 BiB, Hennes 등의 를 소유하고 있으면서 2009년 말 현재 세계 35개국 1,988개의 매장에서 남성용, 여성용, 아동용 의류, 가방 및 향수, 욕실 용품, 장신구, 신발류 등의 제품에 위 들을 부착하여 판매 에이취 앤드 앰 헨즈 앤드 모리츠 에이비의 2000년도 연례보고서에는 대장들 중 하나인 L.O.G.G. 나 L.O.G.G. Sport 를 주력브랜드 중의 하나로 소개 대장들이 부착된 상품을 취급하는 매장 수는 1993년 324개, 1994년 357개, 1995년 393개, 1996년 443개(그 중 독일 내 매장은 101개),1997년 490개(그 중 독일 내 매장은 123개), 1998년 550개(그 중 독일 내 매장은 149개) 29)HEBELHAUS 심판원 당207심결 특허법원 선고 2010허4557판결 (심결지지) 대법원 선고 2010허3448판결 (심불기각) (등록) 로 구성되거나 이를 포함한 39건 상품 건물관리업, 건물임대업 등 (지정상품) 건물관리업, 건물임대업 등 사용자 아사히 가세이 홈즈 가부시키가이샤 (등록인) (주) 에스와이씨 법 제7조 제1항 제12호 2007년 8월 17일 아사히 가세이 홈즈 가부시키가이샤는 일본에서 주택 등의 건축사업을 하는 회사로 서, 1931년 섬유회사에서 출발한 아사히카세이그룹의 자회사. 대장은 1972년 스틸프레임 주택에 사용하면서 론칭된 브랜드이고, 아사히 가세이 홈즈 가부시키가 이샤는 그 무렵부터 약 30년 이상을 선사용서비스업과 관련하여 사용하여 옴 대장은 1985년 9월부터 일본에서 TV로 광고되기 시작하여 2007년 7월까지 총 137편 정도의 광고작품이 제작/방영됨. 그 광고 내용을 자세히 살펴보면, 총137 편의 광고 리스트에 대한 총 제목은 로 표기되어 있으며, 구체 적인 내용은 기업 이미지광고를 비롯하여, 피고의 주택/부동산의 건축 및 분양과 관련한 히트상품들인 헤벨하우스 듀오/듀엣, 헤벨하우스 2세 등이 시리즈물로 제 작되어 지속적으로 방영되었음을 알 수 있음 22년여 일본 105

122 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 대장을 사용하여 착공하거나 분양, 임대한 주택 등의 은 2002 년도에 약 4조 9천억원, 2003년도에 약 5조 5천억원, 2004년도에 약 5조 6천억원, 2005년도에 약 6조 1천억원, 2006년도에 약 6조 1천억원, 2007년도에 약 5조 8천억원 정도에 이름 2003년도부터 2007년도까지 합계 약 680억원 대장은 1970년대부터 신문을 통한 광고가 꾸준히 계속되었는데, 일본의 5대 일간지와 각종 유력 지방지에도 광고가 게재되었는바, 구 체적으로 1972년 9월 20일자 니혼게이자이신문으로부터 시작해서, 약 30여년간 총1,000건에 육박하는 신문광고가 계속되어 옴 아사히 가세이 홈즈 가부시키가이샤는 1970년대 초반부터 대장 을 카탈로그로도 제작하여 광고하였는바, 2007년 8월까지 제작한 카 탈로그의 리스트는 총 2,500건 정도에 이름 2003년 10월 2일 일간공업신문, 2006년 7월 28일 동경신문 등에 기사가 나갔으며, 특히 후자의 기사는 2005년도 단독주택착공호수에 관한 마켓쉐어에 있어, 대장을 전개한 피고가 전년도 5위에서 2위로 상승했다 는 내용의 기사 일본에서 리서치 전문회사인 주식회사 리서치앤드디밸럽먼트 사가 조사한 2008년 1월 경의 아사히 가세이 홈즈 가부시키가이샤 의 대장의 인지도는 남녀노소를 불문하 고 약 90% 이상이었으며, 조사 대상이 된 일본의 주택관련 메이커 가운데 최상위의 인지도를 나타냄 30) Bapymilo 심판원 당461 무효심결 특허법원 선고 2011허1333 판결 (심결취소) 대법원 선고 2011후3346 (상고기각) 1) (등록) 2) BABY MILO 상품 신발, 가방 등 (지정상품) 가죽신, 단화 등 사용자 가부시키가이샤 노웨아 (등록인) 원종윤 법 제7조 제1항 제12호 2007년 12월 7일 106

123 Ⅰ4. 유명 Ⅰ BABY MILO 의 대표자 나가오 토모아끼는 1993년경 의류 등 제조회사인 Bathing Ape(BAPE) 를 설립하여 BAPE 라는 로 의류, 신발류 등을 제조 판매하면서 일본 국내는 물론, 홍콩, 런던, 뉴욕, 타이페이, 로스앤젤레스, 싱가포르 등지에도 매장을 개설하였는데, BAPE 라는 가 부착된 의류 등은 시장에서 명성을 얻어 유명 인사 인 디제이 쇼, 이안 브라운 등이 BAPE 가 부착된 의류를 입는 것으로 알려짐 BAPE 라는 를 부착한 의류 등 제품의 성공에 힘입어 대장들을 이른바 서브 브랜드(sub-brand)로 부착한 의류, 신발류, 장난감 등의 패션제품을 새로 제조 판매 하기 시작 약 7년 일본 2000년경부터 2007년경까지 BAPE 가 부착된 의류 등에 대한 가부 시키가이샤 노웨아의 총 판매량은 39,600,605,273 (한화 4700억)에 이 르렀고, 2000년경부터 2003년경까지 대장 1, 2가 부착된 의류 등에 대한 가부시키가이샤 노웨아의 총 판매량도 2000년도에 187,283,800 (22억), 2001년도에 292,347,800 (33억), 2002년도에 545,317,250 (60억), 2003년도에 166,322,400 (19억) 2001년경 세계적인 유명브랜드인 펩시(PEPSI)의 가을 캠페인에는 대 장 1, 2의 캐릭터인 원숭이 모형과 그 캐릭터 등이 일반 수요자에 게 추첨을 통하여 경품으로 제공 2002년경 9월에는 일본의 유명한 프로레슬러인 케이지 무토 선수의 홍보 활동으로 BABY MILO 티셔츠 257장을 한정 생산하여 모두 판매 2002년 12월경에는 인기 음악그룹 PUFFY 의 홍보를 위한 공동마케 팅에 BABY MILO와 PUFFY 티셔츠 라는 이름으로 1,700장의 티셔츠 를 한정 생산하여 판매개시와 동시에 매진되기도 하였음 2002년경 일본의 유명 축구선수 나카타 의 인터넷 카페(nakata.net.cafe) 에서 BABY MILO 티셔츠 1,710장을 한정 판매하여 판매시작과 동시 에 매진되었음 2000년경부터 2007년경까지 POPEYE, asayan, VOGUE NIPPON, SMART MAX, VITA, CUTIE, PS, Fashion News 등 다수의 잡지에 BABY MILO 라는 표장이 소개되거나 이를 부착한 의류(티셔츠 등) 광 고가 게재 대만이나 홍콩의 잡지에도 같은 표장이 소개되거나 이를 부착한 의류 (티셔츠) 광고가 게재되기도 하였으며, 원고가 발행한 2001년 가을/겨 울 시즌의 카탈로그에는 BABY MILO 라는 표장이 부착된 티셔츠, 스 웨터 등이 게재 BAPE 는 일본 특허청이 2004년도에 발행한 일본 유명집에도 등재됨 107

124 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 대장 1은 2004년 3월 12일자로 지정상품을 의류, 신발류 등으로 하여, 대장 2는 2001년 3월 23일자로 지정상품을 장난감 으로 하여 각 일본에서 등록까지 받음 인터넷 포털사이트인 다음(daum), 네이버(NAVER), 구글(google) 을 통하여 BAPE, 베이비 마일로, BAPY 를 검색하여 보면, 이 사건 등록의 출원일 무렵까지 BAPE, 베이비 마일로 및 BAPY 표장이 의류, 신발류 등에 부착된 사진과 이를 소개하는 글이 수십 건씩 검색되고, 2010년 5월경 네이버 블로그에는 BAPY(베이피) 라는 표장이 일 본뿐만 아니라 우리나라에서 꽤 지명도가 높은 브랜드 라는 글이 게재되기도 함 31) 도형 새 심판원 원367심결 특허법원 선고 2011허3414판결 (심결지지) 대법원 선고 2011후2107판결 (심불기각) (출원) 상품 신발류 (지정상품) 농구화, 단화 등 사용자 프리시티 (출원인) 김정균 법 제7조 제1항 제12호 2008년 11월 27일 프리시티는 2001년 10월 31일경 미국 캘리포니아 말리부(Malibu)에 Freecity Supershop(프리시티 슈퍼샵) 이라는 매장을 개설한 다음, 2002년 1월 1일 경부터 대상 표장을 지갑, 핸드백, 동전지갑, 재킷, 스웨터, 조끼, 수영복, 모자, 신발 등에 상업적으로 사용하기 시작 7년 미국 2002년경부터 본건표장의 출원일 무렵까지 대장 등이 부착된 의류, 신발류 등에 대한 프리시티의 총은 2006년도에 US $8,541,589 (한화 약 104억원), 2007년도에 US $10,053,211(한화 약 123억원), 2008년도에 US $11,431,374(한화 약 140억원) 2005년 1월호 face & places (페이스 앤 플레이스)에는 대장이 부착된 티셔츠 를 입고 있는 영화배우 린제이 로한의 사진이 게재됨 2006년 11월호 The New York Times magazine (뉴욕타임스 매거진)에는 커다란 대장의 사진이 각 게재됨 2005년 10월호 GQ magazine (지큐 매거진)에는 데이비드 베컴, 스캇 웨 일랜드, 108

125 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 마돈나 등 미국 할리우드의 유명 배우들이 프리시티의 단골고객이 되었다는 기사가 게재됨 2006년 11월호 The New York Times magazine (뉴욕타임스 매거진)에는 이 200 달러짜리 티셔츠를 판매한 최초의 소매상일지도 모르고, 브래드 피트나 자넷 잭슨과 같은 유명 영화배우들이 프리시티의 제품을 좋아한다는 내용의 기사가 게재됨 2008년 12월호 OK! Weekly magazine (오케이 위클리 매거진)에는 대장이 부 착된 티셔츠의 사진이 각 게재됨 프리시티는 2010년 1월 12일 우리나라에 대장을 의류, 모자, 신발, 의복용 벨트 를 지정상품으로 하여 등록출원을 하였음 대장뿐만 아니라 프리시티의 등 다른 가 부착된 것도 포함되어 있기는 하나 의류, 신발류 등에 대한 프리시티의 미국에서의 이 2006년경부터 본건표장의 출원일 무렵까지 불과 3년 동안에 약 367억원에 이르렀고 매년 꾸준한 상승세를 보였던 점 등 대장의, 신문 잡지 등의 언론매체에 소개되거나 게재된 정도, 광고나 홍보 실적, 관련 등을 두루 종합하여 보면, 대장은 본건 표장의 출원일 당시 적어도 미국의 수요자 사이에서는 프리시티의 의류 제품 등을 표시 하는 것이라고 인식되는 정도에는 이르렀다고 봄이 상당하다고 판단 32) Double. B 심판원 원3435심결 특허법원 선고 2011허3452판결(심결지지) 1) 2) 3) (출원) 상품 신발류 (지정상품) 농구화, 단화 등 사용자 미끼쇼오고오가부시끼가이샤 (출원인) 김광현 법 제7조 제1항 제12호 2008년 1월 21일 109

126 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 미끼쇼오고오가부시끼가이샤는 1971년 일본에서 설립된 법인으로 아동복 및 아동 관 련상품의 기획, 제조, 판매 등의 사업을 하는 회사이고, 2008년경 이후 일본 내에 직영 점 200개소, 도매점 800개소의 매장을 운영 10년 일본 DOUBLE_B 브랜드의 일본 내 직영점만의 연도별 은 2005년 22억 여엔, 2006년 25억여엔, 2007년 28억여엔 1998년부터 2008년까지, 일본에서 미끼쇼오고오가부시끼가이샤가 발행하는 MIKIHOUSE NEWS 는 물론 GENERAL MERCHANDISER, Happy-Note, Como, Channeller, ANA항공 의 기내지, JR열차 내 잡 지 등 각종 잡지에 여러 차례에 걸쳐 대장들이 표시된 상품이 광고되 거나 소개 미끼쇼오고오가부시끼가이샤의 이른바 하우스 마크(House Mark)인 MIKIHOUSE 는 유 아 아동복 분야의 일본 내 주지 저명 로서 2008년 6월 13일 방호표장으로 등록 1998년 일본 유명집(FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN)에도 게재 MIKIHOUSE DOUBLE_B 는 1998년 8월경 최초로 사용되기 시작한 후 1999년 와 같이 구성된 표장을 의류, 모자 또는 가방 등을 지정상품으 로 하여 등록받음 미끼쇼오고오가부시끼가이샤는 1998년경부터 2008년경까지 주로 또는 와 같은 형태의 표장을 의류, 신발, 모자, 벨트, 가방 등의 상품에 사용하였고, 또는 와 같은 표장을 사용하기도 함 2008년 12월 현재 미끼쇼오고오가부시끼가이샤의 일본 내 150여 개 매장에서 DOUBLE_B 브랜드의 제품이 판매되고 있음 110

127 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 33) PROLOGIS 심판원 원7896 심결 특허법원 선고 2011허5151 판결(심결지지) 대법원 선고 2011후3575(심불기각) 1) (출원) 2) ProLogis 상품 물류시설 개발 및 운영업 (지정상품) 약제 도매업 등 사용자 프로로지스 (출원인) 문빈 법 제7조 제1항 제12호 2008년 4월 23일 미국 및 국내 대장에 대한 광고가 물류 및 유통 전문 신문인 물류신문 에 2006년 2월 이후 지속적으로 광고 프로로지스사는 2004년 10월 무렵 한국 지사인 ProLogis Korea 를 설립하여 국내 영업을 시작한 이래 2005년 11월부터 2008년 3월 사이에 대규모 최첨단 물류시설 투자로 인천시에 2억 달러, 평택시에 1억 5천만 달러, 인천경제자유구역에 2억 달러, 안성시에 5억 달러, 부천시에 5억 달러, 충주시에 5억 달러를 각 투자하기로 양해각 서 또는 투자협약을 체결하였고, 이에 관한 기사가 네이버, YTN, 데일리안 등의 국내 언론매체에 보도 이명박 대통령은 2008년 4월 16일 미국 방문시 프로로지스사와 10억 달러 투자를 유치하는 양해각서(MOU)를 체결하였고, 그 사실이 같은 달 17일 과 18일 경 KBS NEWS, MBC NEWS, YTN 뉴스, 이데일리, 노컷뉴스, 헤럴드경제, 한국경제, 파이낸 셜 뉴스, 서울경제, 세계일보 등 국내 주요 언론에 보도 프로로지스사는 국제 신용평가기관인 스텐더드앤드푸어스(S&P)가 뉴욕증권거래소 에 상장된 기업 중 우량기업주 500개를 선정하여 작성하는 주가지수인 S&P 500 지수에 편입되었고, 2008년 3월 3일 FORTUNE 이 선정한 미국에서 가장 혁신에 탁월한 능력을 보인 기업들 중 하나로 선정되었고, 비록 본건표장의 출원 후의 자료 이긴 하나 2011년 7월 FORTUNE 이 선정하는 기업순위 인 Fortune 1000 에서 387위에 랭크됨 2007년 FORTUNE 이 선정하는 가장 존경받는 기업 부동산 개발 분야에서 1위로 선정됨 대장은 물류시설 개발 및 운영 업체인 프로로지스사의 상호이자 서비스표인데, 프 111

128 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 로로지스사는 1991년 미국 콜로라도 덴버에서 물류시설 부동산개발, 인수, 운영 을 주 요 사업으로 창업된 회사로서, 2007년 6월경 북미의 42개 지역에 15조 5,800억 원을 투자하였고, 유럽의 37개 지역에 8조 6,450억 원을 투자하였으며, 아시아의 26개 지역 에 4조 1,800억 원을 투자하는 등 북미, 유럽, 아시아 등 세계 20개국 105개 지역에 약 2,523개의 물류시설을 보유하고 있고, 자산이 29.9억 달러에 이르며, 미국의 경제전 문지인 FORTUNE 이 선정한 500대 기업의 약 80% 이상을 고객으로 보유하고 있는 등 약 4,700여 개 기업을 고객으로 보유 34) 도형 + MAD FOOT 심판원 당535 무효심결 특허법원 선고 2010허4953판결(심결지지) 대법원 2010후 (상고취하) 1) MAD FOOT! (등록) 2) 3) 상품 스니커즈 운동화 (지정상품) 가죽신, 운동화 등 사용자 이토츠 쇼지 가부시키가이샤 (등록인) 박종현 법 제7조 제1항 제12호 2004년 7월 7일 대장들은 2001년 11월경 일본 국내브랜드로서 창안되어 유한회사 후로우( 有 限 会 社 フロウ)가 2002년 4월경부터 이를 부착한 스니커즈 신발을 본격적으로 판매하기 시작하였고, 2002년 8월 23일에는 M A D FOOT! 가 일본에서 등록됨 2년 3개월 일본 2002년 4월 12일부터 2003년 3월 31일까지 대장들을 사용한 스니커 즈 신발 등을 판매하여 얻은 은 98,777,580엔, 2003년 4월 1일부터 2004년 3월 31일까지의 은 259,468,802엔(연 12억 ~ 30억원) 2002년 4월 12일부터 2003년 3월 31일까지 3,381,444엔, 2003년 4월 1일부터 2004년 3월 31일까지는 11,807,106엔 (연 4000만원 ~ 1억3 천만원) 112

129 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 대장들을 부착한 스니커즈 신발이 그 출시 직후부터 자국브랜드로서 큰 주목을 받기 시작하여 인기 스니커즈모델 4위에 선정될 정도로 인기를 얻게 됨 본건표장이 출원되기 이전부터 대장들과 유사한 가 일본에서 등록됨 대장들을 사용한 스니커즈 신발의 이 단기간 내에 2배 이상 급증한 점 등을 종합하여 보면, 대장들은 본건표장의 출원일 당시 적어도 일본의 수요자 사이에서는 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되었다고 봄이 상당함 일본의 스니커즈 신발 시장규모는 연간 약 2000억 엔(약 2조 천억원)에 이르는데 비하여, 본건표장의 출원일 직전인 2003년 4월 1일부터 2004년 3월 31일까지 대 장들을 부착한 스니커즈 신발을 판매하여 얻은 은 259,468,802엔(30억 원) 정도로서 그렇게 많은 비율을 차지하는 것으로 보이지는 않는다. 그러나 어떤 가 주지에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 외의 다른 거래실 정과 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부도 고려되어야 할 것인데, 일본의 스니커즈 신발 시장에서 수입제품이 국산제품에 비하여 두 배를 훨씬 넘을 정도로 우위를 점하고 있는 상황에서, 자국브랜드인 대장들이 출시되자마자 큰 주목을 받기 시작하여 젊은이들 사이에서 지속적인 호응과 인기를 끌고 있었던 점을 감안하 면, 비록 본건표장의 출원일 당시 대장들을 부착한 상품의 이 그리 높지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 대장들이 주 수요층인 일본의 젊은 이들 사이에서 특정인의 로 널리 알려지지 않았다고 단정하기는 어려움 35) TOM FORD 심판원 당1054 무효 심결 특허법원 선고 2011허6758 판결 (심결취소) (등록) TOM FORD 상품 의류, 안경류, 화장품류 사용자 토마스 씨. 포드 (등록인) 최재범 법 제7조 제1항 제12호 2008년 1월 11일 2005년 3년 전세계 (지정상품) 음식료품을 제공하는 서비스업, 임시숙박업 113

130 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ VOGUE, BAZAAR, TIME, ELLE, FIGARO 등에 패션 디자이너로서의 TOM FORD 와 그의 브랜드 TOM FORD 에 관하여 패션 잡지 등에 기사 화되었거나 광고 2007년 6월 25일 Fashion Insight 에 1990년대 이후 패션계에서 가장 많이 회자된 톰 포드, 역사와 전통을 자랑하는 유럽 패션계에 미국 디자이너의 파워를 각인시킨 패션 혁명가, 2005년 톰 포드 브랜드 창설을 선언한 후 톰 포드 선글래스/프레임을 생산하며 존재감을 과시한 후에 톰포드 뷰티 브랜드를 런칭, 2005년 톰포드 뷰티 라벨이 엄청난 호응을 거둔 이후 톰포드 뷰티 라벨이 단독 런칭됐고, 2006년 11월 시그너쳐 향수 Tom Ford Black Orchid 를 런칭, 울트라 럭셔리 향수 시장에 진입했 다. 라고 기사화되었음 2007년 11월 30일자 서울신문에 구치전 수석디자이너 톰 포드 등 내로라하는 패션 계 거장들도 새로운 금광을 선점하기 위해 모스크바행 비행기를 탔다. 고 기사를 게재 1999년 1월 30일 한국경제에 구치는 30대 디자이너 톰 포드를 기용, 결과는 대성 공 이라고 패션디자이너로서의 톰 포드가 기사화되었음 2005년 4월 13일자 헤럴드경제 및 2005년 4월 15일자 매일경제 에 미국 화장품업 체 에스티로더와 손잡고 새로운 뷰티제품 및 향수를 선보일 예정이며, 그 뷰티제품 의 이름은 Tom Ford for Estee Lauder로 명명될 예정 이라는 기사를 게재 2007년 1월 21일자 매일경제에 구찌 부흥주역 톰 포드 명품대열 오를까 라는 제목 하에 톰 포드는 조만간 자신의 이름을 건 남성복 브랜드를 출시할 예정이다 라는 기사를 게재 2009년 8월 3일 한국경제에 구찌 키운 톰 포드 이달 국내 상륙이라는 제목하에 미국의 스타 디자이너 브랜드 톰 포드가 이달 말 국내에 상륙한다. 라고 국내의 신문이나 잡지 등에 기사화되었음 톰 포드는 베스트뉴 디자이너 상 수상(VH1/보그 패션 상-미국. 1995년), 베스트 국제 디자이너상(텔바 잡지, 스페인. 1996년), 타임지가 주는 구치 및 입생로랑의 올해의 디 자이너상(미국. 2001년), 사반나 예술디자인 칼리지가 톰포드에게 안드레 레온 탤리라 이프타임달성상(미국. 2004년) 등을 수상 TOM FORD 라는 를 우리나라를 비롯하여 미국, 유럽연합 등에 화장품, 의류, 신발 류, 안경류 등을 지정상품으로 하여 등록 되었음 114

131 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 36) 도형 페라가모벨트 심판원 당1212 무효심결 특허법원 선고 2009허1354 판결(심결취소) 대법원 선고 2009후3879판결(심불기각) 1) 2) (등록) 3) 상품 벨트장식, 의류용 혁대 등 (지정상품) 귀걸이, 귀금속제 배지 등 사용자 살바토레 페라가모 에스.피.에이. (등록인) 김현덕 법 제7조 제1항 제12호 2002년 1월 29일 살바토레 페라가모 에스.피.에이.는 1928년에 설립된 80년 전통의 패션명품 회사로 서, 대장 2 등이 부착된 의류, 가방, 구두, 시계, 향수, 선글라스, 각종 장신구 등 패션관련 제품을 전 세계적으로 판매 한국에서는 1996년경 설립된 주식회사 페라가모 코리아에 의해 살바토레 페라가모 에스.피.에이.의 패션관련 제품이 국내의 유명백화점, 면세점 및 사이버 쇼핑몰 등에 서 명품으로 판매됨 8년여 전세계 1996년경부터 본건표장의 출원일인 2002년 1월 29일 무렵까지 전 세계 적으로 40억 달러 정도, 한국에서 5,100만 달러 정도의 매출 1996년경부터 이 사건 등록의 출원일인 2002년 1월 29일 무렵 2억 5천만 달러, 한국에서 900만 달러정도의 지출 2001년경부터 2005년경까지 특허청의 주로 도용되는 국내 외집 에 게재 미국, 일본, 영국 등 세계 각국에도 등록 115

132 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 37) e-machines 심판원 당1524 무효 심결 특허법원 선고 2009허5363 심결 (심결취소) 대법원 선고 2010후609 판결(심불기각) 1) (등록) 2) 상품 컴퓨터, 컴퓨터 모니터 등 (지정상품) 광디스크, 개인용 컴퓨터 등 사용자 게이트웨이, 인코포레이티드 (등록인) 두고테크 주식회사 법 제7조 제1항 제12호 2006년 3월 29일 1998년 9월경 한국의 모니터 제조회사인 주식회사 코리아데이타시스템즈와 한국의 컴퓨터 제조회사인 주식회사 삼보컴퓨터가 공동출자하여 emachines사를 미국에 설립 8년여 미국 대장들의 사용상품인 개인용 컴퓨터 본체의 전 세계 판매 대수는 1999년에 165만여대, 2000년에 145만여대, 2001년에 113만여대, 2002년에 143만여대, 2003년에 197만여대, 2004년에 193만여대, 2005년에 174만여대 미국에서는 월마트, 베스트 바이, 서킷시티, 코스트코 등의 대형 소매업체를 통하여 광고(이들 대형 소매업체들의 광고전단지에 대장들이 표시됨) 2000년경에는 미국 개인용 컴퓨터 시장 점유율 5위, 2003년경에는 미국 소매시장 데 스크 탑 컴퓨터 판매에 있어서 컴팩, 휴렛팩커드에 이어 3위, 2004년경에는 미국 개인 용 컴퓨터 시장 점유율 4위를 차지 emachines사와 이를 인수한 Lap Shun Hui 및 게이트웨이, 인코포레이티드는 2000년 경부터 2004년경 사이에 미국을 비롯한 캐나다, 중국, 일본 등 약 20개국 및 유럽연합 에 대장1과 2에 도안화된 e 부분 등을 표장으로 하여 출원/등록 116

133 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 38) LINCOLN 심판원 당1261 무효심결 특허법원 선고 2009허2487 판결(심결지지) 대법원 선고 2009후2654판결(심불기각) 1) 2) (등록) 상품 자동차 (지정상품) 골프가방, 골프공 등 사용자 포드 모터 캄파니 (등록인) 서재석 법 제7조 제1항 제12호 2006년 2월 3일 포드 모터 캄파니는 1903년 미국에서 헨리 포드(Henny Ford)에 의하여 설립된 이래 현재 세계 200여개국의 자동차 시장에서 사업을 영위하고 있고, 세계 100여개 공장 에서 약 28만명의 종업원을 고용하고 있으며, 주요 브랜드로 포드, 재규어, 랜드로 버, 머큐리, 볼보 그리고 대장을 사용하는 LINCOLN 등이 있음 1917년부터 대장을 사용 90년 미국 등 1999년부터 2005년까지 사이에 미국 내에서 총 약 340억 달러(연 6조원) 1988년경부터 국내에서 판매하고 있는데, 2001년부터 2005년까지 사이의 총 은 약 730억원 1999년부터 2005년까지 사이에 미국 내에서 총 1,016,273대가 판매 2003년부터 2005년까지 사이의 LINCOLN 자동차 관련 방송매체광고 지 출비용이 556,802달러 신문 잡지 광고와 각종 일간지 보도 LINCOLN 자동차는 1951년경 뉴욕현대미술관에서 예술적 아름다움을 가진 8대 자 동차 중 하나로 선정 타임지는 1959년경 링컨 컨티넨털마크 를 100대 소비자대상 디자인제품 6위에 선정 세계 60여개국에서 100여건 이상의 등록을 보유 117

134 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 39) BLUGIRL 심판원 당3134 무효심결 특허법원 선고 2010허4359 판결 (심결취소) 대법원 선고 2011후743 판결 (파기환송) 특허법원 허8310 (환송) 1) 2) (등록) 상품 스커트, 신발, 가방 등 (지정상품) 배낭, 보스턴백 등 사용자 블루핀 에스. 피. 에이 (등록인) 주식회사 비엘라 법 제7조 제1항 제12호 2003년 3월 19일 블루핀 에스. 피. 에이는 1977년경 이탈리아 디자이너 Anna Molinari 등에 의하여 설립되어 그 때부터 BLUMARINE 이라는 로 이탈리아 및 세계 여러 나라에 여성 의류 등을 제조 판매 1995년경에는 위 BLUMARINE 제품의 성공에 힘입어 20대 여성을 주된 소비층으 로 삼아 위 BLUMARINE 제품의 가격대를 낮춘 이른 바 세컨드 브랜드(second brand)인 대장들, 을 사용한 제품을 출시하 기 시작하였으며 (대장들을 사용한 teenager용 제품은 2002년 출시되었다), 그 때부터 현재에 이르기까지 이탈리아를 비롯한 세계 여러 나라의 매장 및 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 BLUMARINE, Anna Molinari 및 대장들을 사용하여 의류, 신발, 가방 등의 패션제품을 제조 판매 7년여 이탈리아 블루핀 에스. 피. 에이의 여성의류에 대한 총(대장들 이외에 BLUMARINE등 다른 의 제품들까지 포함한 ) 1999년 3,100만 유로, 2000년 5,400만 유로, 2001년 6,800만 유로, 2002년 7,900만 유 로에 이르고, 대장을 부착한 제품의 이탈리아 내 연간 (피고와 위 실시권자들의 매출을합한 것)은 도매가로 2002년에는 14,309,811유 로(약 169억 원)인 것을 비롯하여 1997년부터 2003년까지 7년간 합계 41,751,733유로(약 570억 원)에 이름 이탈리아 여성의류 분야에서 순위 2000년 32위, 2001년 31위 정도에 해당 블루핀 에스. 피. 에이가 지출한 연간 총는 2000년 9,114,000유로, 2001년 14,080,000유로이고, 2002년 16,149,000유로이고, 대장들 의 이탈리아 내 연간 (피고와 그 실시권자들의 것을 더한 것)는 2002년에는 770,308유로(약 9억 원)이고, 1999년부터 2002년까지 4년 간 합계 약 1,865,027유로(약 27억 1,400만 원) 대장을 부착한 제품은 1999년부터 2002년까지 Vogue, Bazaar, 118

135 Ⅰ4. 유명 Ⅰ Elle,Allure, Glamour, Marie Claire, Grazia, Anna, Io donna, Gioia, Fashion 등 수많은 패션잡지의 이탈리아판에 지속적으로 광고되었고, 2002년 9월 경에는 대장들을 사용한 teenager용 제품이 이탈리아 밀라노 패션쇼에 초대받아 수요자들로부터 찬사를 받음 블루핀 에스. 피. 에이의 창업자이자 디자이너인 Anna Molinari는 2001년 이탈리아의 낭만을 전 세계에 소개한 점 등을 공로로 인정받아 세계적으로 활동하는 디자이너 중 이탈리아를 빛낸 여성디자이너에게 수여되는 이탈리아 최고의 여성디자이너상인 Isimbardi Fashion Award 를 수상 블루핀 에스. 피. 에이는 1997년 12월 15일 그 지정상품을 이브닝드레스, 블라우스, 와이셔츠, 스커트, 양복바지, 청바지, 오버코트, 레인코트, 재킷, 스웨터, 카디건 으로 하 여 대장들 중 을 우리나라에 등록한 것을 비롯하여, 대상 표장들 중 에 관하여 1995년경부터 세계 50여 개 국가에 등록 2003년경 이탈리아에서 블루핀 에스. 피. 에이 제조의 대장을 부착한 제품 및 BLUMARINE 제품 등을 함께 판매하는 매장은 약 280여개에 이르고, 대장들의 실시권자들(가방과 가죽 제품에 대한 실시권자인 Emma S.r.l.과 속옷 및 수영복 제품 에 대한 실시권자인 Velmar S.p.A.)이 제조한 대장을 부착한 제품을 판매하는 매장은 약 240여개에 이름 대장들은 이탈리아 내에서 7년 이상 블루핀 에스. 피. 에이의 주된 브랜드인 BLUMARINE 제품과 관련되어 함께 판매되는 등 BLUMARINE 제품의 주지성에 힘입어 보다 용이하게 이탈리아의 수요자에게 인식될 수 있었던 것으로 보이고, 여 기에 블루핀 에스. 피. 에이의 창업자이자 디자이너인 Anna Molinari가 이탈리아 최고의 여성디자이너상을 수상한 점, 대장을 부착한 제품을 판매하는 이탈리아 내 매장 수, 그 이탈리아 내의 도매가, 광고 정도 및 방법 등을 더하여 보면, 대장들은 본건표장의 출원시인 2003년 3월 19일경 이탈리아의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 주지에 이르렀다 고 판단(이는 대법원 판시한 사항과 동일) 40) iriver 심판원 당2946 심결 특허법원 선고 2011허4653 판결 (심결취소) (등록) i r i v e r 아이리버 상품 MP3 플레이어 (지정상품) 신발 사용자 주식회사 아이리버 (등록인) 김진창 법 제7조 제1항 제12호 119

136 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2007년 10월 24일 대장들은 2001년 이후로 지금까지 원고가 제조하고 국내외에 판매해 온 MP3 플레 이어, MP4 플레이어, PMP 등 멀티미디어 기기를 비롯하여 전자사전, 네비게이션, 네트 워크 제품 등 다방면에 걸친 수백 개의 음향기기, 전자제품 등에 공통적으로 부착되어 사용되어 온 주식회사 아이리버의 통합브랜드 6년 국내 대장들을 사용한 제품들과 관련한 주식회사 아이리버의 (단 위: 천원)은 2001년 53,391,536원, 2002년 79,963,133원, 2003년 225,928,891원, 2004년 454,033,006원, 2005년 439,387,541원, 2006년 149,591,480원, 2007년 169,627,868원, 2008년 206,839,354 원으로 위 기간의 합계는 약 1조 7,782억원 대장을 사용한 제품은 2002년 세계 최초로 Dataplay Disc 를 재생하 는 뮤직 플레이어가 되었고, 2003년 세계에서 가장 많이 팔린 MP3 플레 이어가 되었으며, 2005년 2월 휴대용 오디오 기기의 국내시장 점유율 52%, 세계시장 점유율 18%를 각 차지 대장을 사용한 제품들의 (단위: 천원)로 2001년 6,718원, 2002년 619,677원, 2003년 390,286원, 2004년 1,390,434원, 2005년 10,821,363원, 2006년 1,587,474원, 2007년 2,033,399원, 2008년 3,517,093원이 각 지출되어 위 기간의 광고 선전비 합계는 약 203억원 대장 사용 제품 및 광고들은 2003년 서울경제신문사로부터 2003 대한민국 일류브랜드로, 2004년 한국일보사로부터 2004년 상반기 히트상품으로 각 선정 2005년 머니투데이로부터 2005 머니투데이 광고대상 을, 2007년 인터내셔널 디자 인 어워드(IDA)로부터 미국 디자인 어워드 2007 미디어&가정용 전자제품 부분 최 고상 을 각 수상하는 등 2001년부터 2008년까지 사이에 브랜드 분야, 제품 디자인 분야, 마케팅 분야, 광고 분야 등 각 분야에서 90여개에 이르는 상을 수상하거나 우수 브랜드로 선정 대장 사용 제품을 사용하는 이용자들이 모인 까페가 네이버에 196개, 다음에 107 개가 개설되어 있고, 다수의 서적과 논문, 리포트들에서 대장이 인용됨 41) QIAGEN 심판원 당1126 무효 심결 특허법원 선고 2008허7126 판결(심결지지) 대법원 선고 2009후825 판결(심불기각) (등록) 120

137 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 유전자 진단용 키트 (지정상품) 유전자 추출 키트를 포함한 유 전자 진단용 키트 사용자 키아겐 게엠베하 (등록인) 주식회사 인트론바이오테크놀로지 법 제7조 제1항 제12호 2005년 7월 16일 1984년 11월 29일 독일에서 설립된 회사로서 사전분석 샘플 시약 및 분자 진단 솔루션 과 관련된 기술과 제품을 생산하여 판매, 1987년부터 대장을 그 제품에 사용 18년 독일 포함 전 세계 2001년 약 2억 6천만 달러, 2002년 약 2억9천 8백만 달러, 2003년 약 3억 5천 1백만 달러, 2004년 약 3억 8천만 달러(연 3000억 ~ 4000억원) RNA 및 DNA 정제 키트 분야에서 전 세계시장의 약 80% 2001년 약 606만 달러, 2002년 513만 달러, 2003년 366만 달러, 2004 년 437만 달러(연 50 ~ 70억원) 과학잡지인 Nature, Science, BioTechnique 등에 지속적으로 광고를 제 재(2003년부터 본건표장의 출원 전까지 총 146회 이상) 본건표장의 출원 전에 독일, 일본, 호주, 미국, 프랑스, 스위스 등 12개국에 등록하였고, 현재 QIAGEN.COM, KIAGEN.COM을 비롯하여 QIAGEN을 포함한 도메인을 22개 등록 하여 보유 Frost & Sullivan의 2003년 제품혁신상, Scientist의 2004년 생명과학산업상 등을 수상 42) 돌곰네 심판원 당2418 무효심결 특허법원 선고 2009허7659 판결(심결지지) 돌 곰 네 (등록) 상품 한식당 (지정상품) 간이식당업, 한식점업 등 사용자 이희경 (등록인) 심상규 법 제7조 제1항 제12호 2007년 9월 3일 이희경은 2005년 8월 1일 서울 강남구 논현동 105에 대모산집 이라는 상호로 한식당 을 열었다가, 2006년 초부터 상호를 돌곰네로 변경하여 문어 요리 등을 판매 121

138 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1년 6개월 국내 인터넷 사이트나 신문에 맛집으로 추천됨 경향신문, 부동산신문 등에 문어요리 전문점으로 소개됨 이희경의 위 식당은 2006년 3월 무렵부터 이 사건 등록의 출원일인 2007년 9월 3일까지 사이에 다수의 연예인들을 포함한 수요자들이 이용 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 에 해당하기 위해서는 특정인의 가 누군가의 상품을 표시한다는 인식이 당해 상품에 관한 국내 또는 외국의 수요자들 중 거래상 의미 있는 최소한의 범위 이상의 사람들 사이에서 존재하면 충분하고, 반드시 그 수요자들의 전부 또는 대부 분이 그러한 인식을 하고 있어 특정인의 가 주지에 해당할 필요는 없다고 할 것이라고 판단 43) 도형 DB 심판원 당1787 무효심결 특허법원 선고 2008허13084 판결(일부인용, 일부기각) 대법원 선고 2009후2562판결(심불기각) 1) 2) (등록) 상품 핸드백 등 (지정상품) 핸드백 등 사용자 도니 앤드 부케, 인크. (등록인) 조신형 법 제7조 제1항 제12호 2005년 11월 8일 도니 앤드 부케, 인크.는 1975년경 미국 코네티컷에서 피터 도니(Peter Dooney)와 프레드릭 부케(Frederic Bourke)에 의해 설립된 회사로서, 처음 지갑, 핸드백, 여 행 용 가죽 가방 등의 제조 판매업을 시작하여 점차 사업영역을 확장해 오고 있는바, 주된 상품인 핸드백, 지갑 등의 상품은 뉴욕시에 있는 메인 소매점을 포함하여 도쿄 소매점, 호놀롤루, 마카우, 로스엔젤레스, 오랜지카운티, 라스베가스, 달라스 등 미국 122

139 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 전역의 소매점 등을 통해 판매 도니 앤드 부케, 인크.는 처음에는 지갑, 핸드백, 여행용 가죽 가방 등의 제품에 4년 등을 부착하여 광고 판매하였으나, 2001년경부터는 도쿄와 호놀롤루 소매점 등을 시작으로 미국 전역 등에서 핸드백 등에 대장을 부착한 제품을 광고, 판매 미국 등 1981년경부터 2008년경까지 도니 앤드 부케, 인크.의 전체 은 미 화 2 억 달러 이상인데, 그 중 대장의 은 미화 1억 달러 1981년경부터 2008년경까지 대장(선사용 및 선등록)들이 부착 된 가방류 등의 상품을 전 세계적으로 3천만 개 이상 판매, 그 중 대 장이 부착된 것이 1천만 개 정도 2008년 기준으로 최근 5년간 광고 홍보비에 지출한 비용은 8백만 달러 큐브이씨(QVC)는 1986년경 설립되어 텔레비전 홈쇼핑을 전문으로 하 는 다국적 기업인데, 미국, 일본, 영국, 독일 등에서 십억 명 이상의 소비자를 대상으로 대장이 부착된 상품을 판매, 광고 2001년 11월 30일자 뉴욕타임즈에 대장 등이 부착된 핸드백을 광고 본건표장의 출원일인 2005년 11월 8일경까지 뉴욕타임즈, 로스앤젤 레스타임즈, 보그, 틴보그, 배니티페어, 럭키, 더블유,엘르, 해퍼스바자 르, 인터뷰, 인스타일 등의 일간지나 잡지, 일본 하와이 등의 일본 내 항공기 내 잡지 내지 카탈로그 등에 수백 회 이상 광고 대장들은 웹사이트에서 한 해에 두 번씩 백만부 이상이 발행되는 주요 카탈로그에도 실림 미국 패션잡지인 Women s Wear Daily(WWD) 2007년 11월 8일자 기사에는 원고 회사 가 루이비통, 구찌, 프라다, 버버리, 펜디, 샤넬 등에 버금가는 브랜드라고 하면서, 핸드백 분야에서 인지도 4위라고 소개 미국 내 2008년 4월 13일자 뉴스뱅크닷컴 신문기사에는 원고회사의 는 광고와 판매를 통해 미국에서 코치에 이어 2번째의 핸드백 브랜드로 인식되고 있다고 보도 위키아 온라인 백과사전에도 원고회사의 상품들이 게재 한국에서 현대 골프클럽과 옥션 사이트, 지마켓, 디앤샵, 지에스샵, 패션플러스, 위지 드, 엔조이엔아이 등의 쇼핑몰 등에서 대장을 부착한 도니 앤드 부케, 인크.의 제품을 광고, 판매 그러나 국내에서는 특정인의 라고 인식될 정도로 알려졌다고 보기 어렵다고 판단하여 제7조 제1항 제11호 적용은 불인정 123

140 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 44) SOLIDEA 심판원 당730심결 특허법원 선고 2010허3493판결 (심결지지) 대법원 선고 2010후3097판결(심불기각) SOLIDEA (등록) SOLIDEA 상품 셀룰라이트 감소용 스타킹, 정맥류용 스타 킹 등 사용자 칼지피시오 피넬리 에스.알.엘 (등록인) 유광준 법 제7조 제1항 제12호 2007년 2월 8일 (지정상품) 레깅스, 타이츠, 스웨터 등 이탈리아에서 1976년 엔조 피넬리에 의하여 설립되어, 의료용 스타킹류를 제조,판매하 고 있는 회사로서, 피고가 제조하여 판매하는 거의 모든 스타킹 제품에는 대장인 SOLIDEA라는 표장이 표시되어 왔음 30년 이탈리아 칼지피시오 피넬리 에스.알.엘이 대장을 사용하여 생산, 판매하고 있는 선사용상품의 본국인 이탈리아 내에서의 만을 살펴보면, 2005년도에 2,827,006 유로(한화약 52억원), 2006년도에 3,003,865 유로(한화 약 55억원), 2007년도에 3,393,579유로(한화 약 62억원) 전세계 의 원화 환산액은 2002년 약167억원, 2003년 약 113 억원, 2004년 약88억원, 2005년 약195억원, 2006년 약123억원, 2007년 약 137억원에 달함 한편, 우리나라에서 스타킹 브랜드로서 유명하고 전체 스타킹 시장의 40% 내지 50% 가량의 시장점유률을 갖고 있는 소외 주식회사 남영 L&F의 대표 브랜드인 비비안 의 경우 2005년 7월 경부터 2006년 6월 경까지의 약 1년간 은 99억 2,000만 원 가량 본건의 출원일 이전까지 대장을 전세계 약 48개국에서 등록받음 우리나라, 일본, 체코, 영국, 헝가리, 오스트리아, 유고, 사우디아라비아, 스페인, 도미 니카, 스위스, 중국, 홍콩, 호주, 파나마, 러시아 등의 세계 여러 나라의 판매업자와 대장이 사용된 대장 부착상품에 대한 판매대리점계약을 체결하였고, 세계 각국의 박람회와 학술대회에 참가하여 대장을 널리 수요자들에게 알려옴 124

141 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 우리나라(남한 기준)의 전체 인구가 약 5,000만 명 정도인데 비해서, 이탈리아의 전체인구는 약 5,799만 명이어서, 우리나라와 이탈리아의 국내 스타킹시장규모는 큰 차이가 나지 아니함. 그런데, 선사용상품인 셀룰라이트 감소용 스타킹의 경우에 는 일반 스타킹과는 달리 셀룰라이트 질환을 앓고 있는 사람들이 그 수요자 층을 이루고 있으므로, 상대적으로 일반 스타킹 시장에 비해서 좁은 수요자 층과 시장규 모를 형성하고 있음 의료용 스타킹의 좁은 수요자층에 비해 이 크다는 점이 고려됨, 우리나라의 대표적인 스타킹업체와 비교하여 주지에 해당한다고 판단 45) 미라지 심판원 당2233 무효심결 특허법원 선고 2008허1739 판결(심결지지) 대법원 선고 2008후4448판결(파기환송) MIRAGE (등록) 상품 호텔업, 카지노업 등을 포함한 종합 리조트업 (지정상품) 호텔업, 호텔예약업 등 사용자 미라지 리조트, 인코포레이티드 (등록인) 이재호 법 제7조 제1항 제12호 2002년 12월 9일 1989년 13년 미국 네바다주 라스베가스 미라지 리조트, 인코포레이티드는 대장을 미국 네바다주 라스베가스의 중심가 인 스트립가에서 사용으로 라스베가스는 연간 관광객 4,000만 명이 다녀가는 카지 노의 도시로 알려져 있음. 당시 3,044개의 객실을 구비한 최고급 카지노 및 휴양호텔 대장은 2000년 10월 3일 미국의 네바다주 연방지방법원으로부터 유명한 서비 스표(famous mark) 로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 125

142 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 전 후까지 계속 유지됨 본건표장이 사용된 서비스업의, 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적 인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니므로, 대장은 본건표장의 출원일 당시 미국의 일반 수요자나 거래자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 표장에 해당된다고 보는 것이 옳다고 보았음 46) Kid 도형 Robot 심판원 원2163 거절결정심결 특허법원 선고 2010허9385 판결 (심결지지) 대법원 선고 2011후1180 판결 (심불기각) (출원) 상품 의류, 인형 등 (지정상품)스포츠전용 의류 등 사용자 키드로봇, 인코포레이티드 (출원인) 임영석 법 제7조 제1항 제12호 2007년 9월 21일 폴 버드니츠(Paul Budnitz)는 2002년 미국에서 미술가, 삽화가(illustrators), 만화가 (cartoonists), 낙서예술가(graffiti artists) 등이 디자인한 비닐 장난감(vinyl toys)을 제조 판매하는 키드로봇 인코포레이티드(KIDROBOT, INC.)라는 상호의 회사를 설립 5년 6개월 미국 순은 2005년 약 620만 달러, 2006년 약 785만 달러, 2007년 약 1,412만 달러를 기록(연 80억 ~ 100억원) 키드로봇사 또는 키드로봇사의 제품에 대한 기사는 미국에서 발행된 Business 2.0(2005년 6월호), PAPER MAGAZINE(2006년 2월호), Stuff(2006년 2월호), Creativity Magazine( 월호), Time Magazine(2006년 3월호), Print Magazine(2006년 4/5월호), New York Magazine(2006년 5월호, 11월호), WWD(2006년 9월호), Sportswear International(2006년 12월호), ID Magazine(2006년 12월호), Nylon Guys(2006년 12월호), The New York Times(2007년 1월호), Fast Company(2007년 3월호) 등의 다양한 잡지 등에 게재 그 중 2006년 2월 발행된 Stuff 라는 잡지의 HIT LIST 라는 페이지에는 키드로봇사가 만든 의류들이 KIDROBOT FOR ADULT HUMANS 이라는 제목으로 소개됨 126

143 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2006년 3월에 발행된 Time Magazine 에는 The Next Toy Story 라는 제목으로 그 것들은 장난감의 왕국에서는 절대적인 부적응자이다 - 구부정한 어깨와 똥배의 Munny, 발톱에 유혈이 낭자한 주둥이를 가진 핑크색 새끼 곰인 Gloomy Bear. 대량 생산되는 것이나 껴안고 싶은 솜털 뭉치와는 달리, 도시의 비닐 장난감으로 한때 알려졌던 이들은, 소비 가능한 대중예술의 주변에서 어정거리며 거래에서 지내는 방법을 알고 있다. 라는 내용으로 키드로봇사의 비닐 장난감에 대한 기사가 게재 2006년 12월에 발행된 Sportswear International 에는 키드로봇사가 의류사업에 진출하였다. 라는 기사가 게재 2007년 1월에 발행된 The New York Times 에는 Toy Story 라는 제목으로 키드로 봇사의 비닐 장난감에 대한 기사가 게재됨 2007년 3월 21일자 조선일보에는 귀엽다. 그러나 100만 원이다 라는 제목으로 키드로봇사가 제작한 비닐 장난감에 대한 상세한 기사가 게재 미국특허청에 2003년 8월 21일 의류, 장난감 등을 지정상품으로 하여 KIDROBOT 이라는 를 출원하여 2005년 2월 15일에 등록받았음 2006년 3월 1일 장난감, 수집대상물, 의류의 소매업(RETAIL STORE SERVICES IN THE FIELDS OF TOYS, COLLECTIBLES AND CLOTHING) 등을 지정서비스업으 로 하여 대장을 출원하여 2007년 1월 9일 등록받음 키드로봇사는 미적인 목적물에서의 새로운 장르와 대중 예술의 논리적인 진화를 대표하는 비닐 장난감을 만든다는 목적 아래 종래의 장난감과는 다른 독특한 형상의 더니(Dunny), 머니(Munny), 스몰킨 래빗(Smorkin Labbit), 고릴라즈(Gorillaz) 등 비닐 장난감을 한정판으로 제조 판매하여, 고급 어른 장난감 전문점이라는 명성을 얻음 키드로봇사는 2006년 가을 한정판 의류 라인을 출시. 모든 제품은 한정된 양만 생산 되었고, 각 상품에는 판 번호(the edition numbers)가 자수되곤 하였다. 출시된 의류 라인에는 다양한 예술가들이 디자인하고 폴 버드니츠가 영감을 불어넣은 남성, 여성, 아동용의 밝고 화려한 트랙 재킷(track jackets), 후드티(hoodies), 니트(knits), 티 (tees)와 액세서리 등이 포함됨. 수요자들은 키드로봇사의 의류 출시를 고대하였고, 의류가 출시되자 수 시간 만에 상품이 팔려나가, 소매점에서는 상품을 진열하기도 어려웠음 키드로봇사의 최초 매장이 2002년 미국 샌프란시스코에 개설된 이래로 현재 미국내 에는 400여 개의 매장이 개설 - 로스앤젤레스 매장 간판 : 127

144 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 47) NOVOMATIC 심판원 원430심결 특허법원 선고 2009허9754 판결(심결지지) 대법원 선고 2010후1848 판결(심불기각) (출원) 상품 사용자 (지정상품) 도박게임머신, 카지노시설제공업 등 (출원인) 선정티앤에프 주식회사 법 제7조 제1항 제12호 2007년 7월 2일 노보마틱 그룹은 1980년에 설립된 이래 2007년에 이르기까지 세계 각지의 도박게임 기, 카지노 등 관련 박람회에 참가하여 왔고, 약 60개국에 도박게임기를 수출 27년여 오스트리아를 포함한 전 세계 노보마틱 그룹의 2002년부터 2007년까지의 전세계 합계는 약 59억 7,200만 유로(그 중 2006년 은 약 13억 1,100만 유로, 2007 년 은 약 21억 유로)에 이르고, 그 중 참가인의 은 약 33억 3,560만 유로(그 중 2006년 은 약 7억 5,070만 유로, 2007년 매 출액은 약 9억 6,030만 유로) 노보마틱 그룹이 2002년부터 2007년까지 전 세계적으로 지출한 광고, 홍보비 합계는 21,236,043.04유로(그 중 2006년 지출액은 5,230,801유 로, 2007년 지출액은 8,058,538유로) 2001년부터 2007년까지 오스트리아의 각종 신문, 잡지 등에서 노보마틱 그룹을 오스트리아의 주요 기업으로 지칭하면서 그 사업활동 및 실적에 관하여 여러 차례 보도. 같은 시기에 도박게임산업 관련 각종 영문잡지 등에서도 노보마틱 그룹의 빠 른 사업 확장 및 매출 증대에 관하여 여러 차례 기사를 게재 유러피안 브랜드 인스티튜트(European Brand Institute)라는 조사기관에서 발표한 오스 트리아 가치 연구 2007 에 의하면 노보마틱 그룹의 NOVOMATIC 가 2007년 도에 오스트리아 기업들의 브랜드 중에서 브랜드 가치 10위(브랜드 가치가 약 14억 4,300만 유로에 이르는 것으로 분석됨)를 차지(2008년도에는 순위가 9위로 상승) 노보마틱 그룹은 1990년대 초반에 이미 오스트리아를 비롯한 전세계 수십개 국가에 NOVOMATIC 관련 를 등록 2008년 기준으로 62개국에 10만 대 이상의 도박게임기를 수출하였고, 800개 이상 의 카지노 등에서 10만 5천 개 이상의 게임시스템을 운영 128

145 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2007년 3월부터 격월로 웹진을 발행하며 과 같은 표장 표시 참가인 또는 그 자회사가 제조하거나 판매하는 도박게임기 등에는 또는 과 같은 표장이 표시 48) BUTTERFLY 심판원 당2416 무효심결 특허법원 선고 2009허3602 판결(일부인용, 일부기각) 대법원 선고 2010후807판결(파기환송) 특허법원 선고 2010허(환송)5284 (청구기각) 1) 2) (등록) 3) 상품 탁구용품, 스포츠 의류 등 (지정상품) 야구화, 운동화 등 사용자 가부시키가이샤 다마스 (등록인) 이종원 법 제7조 제1항 제12호 2005년 8월 4일 가부시키가이샤 다마스는 1950년 12월에 일본에서 창립된 탁구용품 종합 메이커로서, 창립 이래 현재까지 대장 1을 사용하고, 또한 1991년부터는 대장 2도 사용하 면서, 일본은 물론 국내에서도 위 각 들이 부착된 탁구라켓, 러버등 탁구용품을 판매하여 왔고, 1990년대부터는 탁구복, 탁구화, 양말, 가방 등 탁구용 액세서리에도 위 각 들을 부착하여 판매 55년 이상 일본 포함 전 세계 2002년 약 38억엔, 2003년 약 45억엔, 2004년 약 49억엔, 2005년 약 52억엔 129

146 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 가부시키가이샤 다마스는 2002년 1월 일본의 경제 주간지인 니케이 비즈니스에 작은 우수 기업을 배워라 - 알려진 점유율 NO.1 기업 이라는 제목 아래 일본의 76개 우수 기업 중 하나로 선정되어 탁구용품을 제조하는 작은 톱 기업으로 소개됨 2004년 7월 일본에서 발행된 온리원 기업은 여기가 다르다 - 성장하는 17개의 유니크한 사고와 행동 이라는 책자에서 탁구에 목숨을 걸고 탁구와 함께 진화하는 버터플라이/다마스 라는 제목 아래 첫 번째 기업으로 소개됨 일본의 경제 잡지인 실업( 實 業 )의 일본 2000년 10월호에서 올림픽에서 활약하는 일본 기업에 관하여 보도하면서, 탁구용품 메이커인 다마스는 버터플라이 브랜드의 탁구라켓과 러버로 세계점유율의 약 50%를 차지하는 톱 메이커이다. 공령휘 선수를 필두로, 국내외 유력 선수 약 50명이 다마스의 계약 선수로 버터플라이 라켓과 러버 로 시드니에 임한다. 라고 소개 2004년 12월 일본에서 발행된 회사는 왜 진격이 계속되는가 - 10년 이상 높은 성장을 실현하고 있는 22개사의 특징 이라는 책자에서 가부시키가이샤 다마스가 라켓, 러버와 같은 탁구용품이 세계적인 메이커이며, 세계 100개국 이상에서 애용되 고 있으며 올림픽이나 세계 선수권에서의 용구점유율은 약 60%, 은 1993년 32억엔, 1998년 33억엔, 2003년 6억엔이라는 내용 등을 기재 대장 1의 도형 부분은 일본특허청 발행의 유명집과 우리나라의 특허청이 1986년에 발행한 등록외국유명집에 각각 유명로 등재 특허법원에서는 운동용품 이외의 지정상품에 대해서 부정한 목적을 인정하지 않았으나, 대법원에서 파기환송되어 모두 인정됨 49) 한자 심판원 당1646심결 특허법원 선고 2011허859 판결(심결지지) (등록) 상품 맥주 (지정상품) 맥주, 맥주용 맥아즙 등 사용자 채민균 (등록인) 주식회사 명광교역 법 제7조 제1항 제12호 2002년 5월 7일 중국 130

147 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 전국 5% 대장이 본건표장의 출원 당시 중국에서 특정인의 맥주 제품 상품 표장으로서 거래 당사자 및 일반 소비자 대부분에게 알려져 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 대장은 본건표장의 출원 당시중국에서 주지로 봄이 상당 50) 도형 독수리 심판원 당2449심결 특허법원 선고 2009허6700 판결(심결취소) 대법원 선고 2010후1084판결(심불기각) (등록) 상품 의류, 가방류 등 (지정상품) 아동복, 양복바지 등 사용자 제이.엠.에이취. 트레이드마크 인코포레이 티드 법 제7조 제1항 제12호 2005년 12월 19일 (등록인) 신경철 제이.엠.에이취. 트레이드마크 인코포레이티드의 모회사인 A&F는 1892년 설립된 미국 굴지의 의류 제조, 판매업체로서, 2000년 7월 27일 미국 오하이오주에 10대 청소년을 주된 구매층으로 하여 HOLLISTER 가 부착된 의류, 가방류 등 패션 관련 제품을 판매하는 전문매장을 개설하면서 HOLLISTER 를 사용하기 시작함 2003년 3월 31일경 대장을 도안하여 그 무렵부터 2006년 봄까지는 거의 대부 분의 HOLLISTER 상품에, 2006년 봄 이후에는 모든 HOLLISTER 상품에 HOLLISTER 외에도 대장을 부착하여 사용해옴 2년 9개월 미국포함 전세계 2001년에는 3억 3천 7백만 달러, 2002년에는 1억 5천 1백만 달러, 2003 년에는 3억 1천 8백만 달러, 2004년에는 5억 8천 8백만 달러로서 급격한 성장세를 보였고, 특히 본건표장의 출원일 무렵인 2005년에는 10억 달러, 2006년에는 14억 달러에 이름(한화 연 900억원 ~ 1조 7000억원) 131

148 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 각 전문매장 내의 판매대, 포스터, 판매 영수증 등에 대장을 표시해왔 고, 전자상거래를 담당하는 웹사이트를 통한 판촉용 전자메일 발송 시에 도 HOLLISTER 와 대장을 함께 사용해옴 2000년 5월 9일부터 2006년 8월 11일 사이에, 뉴욕 타임즈(The New York Times), 워싱턴 포스트(The Washington Post) 등을 포함한 미국의 주요 신문 및 지역 언론에 HOLLISTER 상품이 10대 청소년들을 포함하여 젊은 층에게 높은 인기를 얻고 있다는 취지의 기사를 적어도 2백여차례 이상 보도 파이퍼 재프리사(Piper Jaffray&Co.)가 6개월마다 조사하여 작성한 미국 10대 청소년의 소비습관과 소매브랜드 인식에 관한 보고서에 의하면, 미국의 10대 청소년의 HOLLISTER 에 관한 브랜드 선호도가 미국 서부 지역에서 2003년경부터 2006년 경까지 4년 연속 1위 1988년에 설립되어 12,000건 이상의 프로젝트를 수행한 경험이 있는 미국의 마켓 리 서치 회사인 이슈 앤드 앤설스 네트워크, 잉크(Issues & Answers Network, Inc.)가 2009년 8월 27일부터 같은 달 30일까지 총 200건의 웹 를 통해 대장에 대한 수요자 인지도 조사를 수행한 바 있는데, 그 결과에 따르면, 대장을 본 200명 의 조사대상자 중 152명은 이것이 한 개의 회사 또는 브랜드를 연상시킨다고 답하였고, 그 중 105명이 HOLLISTER 혹은 A&F 를 연상시킨다고 답하였으며, 위 105명 중 90명 은 위와 같이 대장이 HOLLISTER 혹은 A&F 를 연상시킨다고 생각한 것이 약 4년간 또는 4년 이상 되었다고 답함 2003년 7월 2일 부터는 웹사이트를 통해서도 판매 전문매장의 수가 대장의 출원일인 2005년 12월 19일 이전까지 미국에서만 약 300개 이상 51) kawasaki 심판원 당448심결 특허법원 선고 2009허23 판결(심결지지) 대법원 선고 2009후2249 판결(상고기각) (등록) 상품 테니스라켓,배드민턴라켓 등 (지정상품) 하키화, 핸드볼화, 검도복 등 사용자 가부시끼가이샤다께마에 (등록인) 김병철 법 제7조 제1항 제12호 2007년 2월 26일 132

149 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 가부시끼가이샤다께마에의 는 일본국에서 1980년경 가와사끼라켓 가부시끼가이 샤(カワサキラケツト 株 式 會 社 )에 의하여 등록출원되어 1984년경 등록되었고, 그 지정상품은 테니스라켓, 배드민턴라켓 등 테니스,배드민턴 용구임 90년여 일본 및 한국, 대만 1960년대 이후 일본 국외로 수출, 알루미늄 라켓만 산출하여도 1개월 당 약 3만개에 이르러 총 라켓 생산량은 1개월당 약 13만개에 달하였음 1970년대에는 우리나라에도 지사가 설립되어 우리나라 지사에서 이 사건 선사용가 부착된 목제라켓이 1개월당 약 3만개 생산되었고, 일본국 본사와 타이완 지사 및 우리나라 지사를 합하면 1개월당 약 20만개의 라켓이 생산됨 2003년 1월부터 2005년 9월까지 기간 동안 일본국의온라인 쇼핑몰업체 인 Sports Authority(スポーツオーソリテイ, 株 式 會 社 メガスポーツ), 대형체인마트인 자스코(ジャスコ, イオン 株 式 會 社 ) 와 메가마트(メガ マート, イオン 株 式 會 社 ) 에 공급된 수량만으로도 약 70만개를 초과 대장이 카탈로그에 표시되어 일본국 전역에 배포 및 각종 인터넷 쇼 핑몰에도 표시되어 홍보되어 옴 대장의 권은 가와사끼라켓 가부시끼가이샤(カワサキラケツト 株 式 會 社 ), 가 와사끼라켓 한바이 가부시끼가이샤(カワサキラケツト 販 賣 株 式 會 社 ), 아오야마인터 네셔널 가부시끼가이샤(アオヤマインターナシヨナル 株 式 會 社 )를 거쳐 가부시끼가 이샤다께마에에게 이전되었고, 대장은 위 회사들을 거쳐 가부시끼가이샤다께마에 에 의하여, 일본국내 및 일본국외에서 위 등록출원 전부터 현재까지 지속적으로, 테니스 배드민턴 용구에 대한 로 사용 133

150 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 52)도형 인형 심판원 당1947 무효심결 특허법원 선고 2011허2633 판결(심결지지) (등록) 상품 의류, 완구류 (지정상품) 유아복 등 사용자 가부시키가이샤 메디코무ㆍ토이 (등록인) 유성찬 법 제7조 제1항 제12호 2007년 7월 20일 가부시키가이샤 메디코무토이는 1996년도에 일본에서 설립된 회사인데, 2001년부터 테디베어 탄생 100주년을 기념하여 디지털적인 이미지의 테디베어 라는 컨셉으로 대상 표장과 같은 형상의 블록 타입 피규어(figure : 관절이 움직일 수 있도록 만들어 다양한 동작을 표현할 수 있는 인간 동물 형상의 모형 장난감, 네이버 사전 참조) 제품을 제작하 여 판매하기 시작 6년 일본 가부시키가이샤 메디코무ㆍ토이의 한해 은 2006년 2,124,559,597엔 (한화 약 285억원), 2007년 2,648,154,734엔(한화 약 365억원)에 이르 고, 의 상당부분은 대장과 같은 형상의 피규어 또는 대장 과 같은 형상이 표기된 제품의 2006년 49,893,873엔(한화 약 6억7천만원), 2007년 60,127,073엔(한 화 약 8억원)에 이름 2001년 4월호 피겨왕 잡지, 2006년 6월호 BE@RBRICK, 2006년 4월호 Kansai Walker, 2006년 6월호 Tokyo Walker, 2006년 FOOT BALL NIPPON, 2006년 7월호 EYESCREAM, 2006년 12월호 GINZA, 2007년 1월호 HUGE, 2004년 9월 20일자 세계일보, 2006년 3월 10일자 연합통신레코드속보, 2006년 11월 30일자 BestGear, 2007년 3월 15일자 한겨레, 2007년 3월 17일자 뉴시스, 2007년 4월 17일자 헤럴드 캠퍼스, 2007년 12월 5일자 헤럴드경제, 2008년 2월 10일자 한국일보, 2008년 3월 6일자 YTN, 2008년 5월 22일자 한국일보, 2008년 2월 24일자 동경판 경제신문, 2008 년 8월 1일자 HYPER HOBBY, 2008년 8월 20일자 조인스닷컴, 2008년 8월 26일자 중앙일보 등의 잡지, 신문에 대장과 같은 형상의 피규어 또는 대장과 같은 형상 이 표기된 제품에 대한 광고 또는 기사가 게재 134

151 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2001년부터 제작 판매한 위와 같은 피규어는 모양(물품을 평면적으로 파악하여 점, 선 등의 회화적 요소의 집합으로서 그 외관에 나타나는 도안, 선도, 색구분, 색흐림 등과 같은 무늬, 대법원 1989년 9월 26일(선고 88후134 판결 참조)은 매우 다양하 였으나, 형상(물품이 공간을 차지하는 윤곽)은 극히 일부의 예외적인 경우[예컨대, 가부시키가이샤 메디코무ㆍ토이의 제출 답변서 21페이지에 기재된 Hello Kitty 와 HERMES 와의 콜라보레이션(collaboration, 공동작업)]를 제외하면 그 대부분의 형 상이 대장과 거의 동일 대장과 같은 형태의 피규어들은 디지털적인 이미지의 의인화된 차렷 자세의 곰형상 으로서 그 형태가 단순하고 익숙하면서도 독특한 이미지를 갖고 있음 대장과 같은 형상위에 기본, 젤리빈, 패턴, 깃발, 호러, 공상과학, 애니멀, 귀여움, 아티스트와 같은 9가지 컨셉에 따른 다양한 모양을 프린팅하여 피규어를 제작 판매 해왔고 최근 그 22번째 시리즈까지 출시됨 대장과 같은 형상을 장난감을 비롯하여 컵, 가방, 티셔츠, 시계, 신발, 반지, 목걸 이, 핸드폰 줄 등 다양한 종류의 상품에 사용됨 2001년부터 세계적으로 저명한 FENDI, CHANEL, CARTIER, ANNA SUI, Levi s 등의 브랜드와의 공동작업을 통해 대장과 같은 형상의 피규어들에 위 브랜드들 의 특징을 반영시킨 제품들을 제작 판매해왔고, 2003년에는 대장과 같은 형상 의 피규어에 샤넬의 심벌을 반영한 상품이 제작되어 300만원 상당의 고가로 판매되 기도 함 2003년부터 대장과 같은 형상이 표기된 티셔츠를 제작하여 일본에서 개최된 MEDICOM TOY EXHIBITION 과 전자상거래를 통하여 판매하였고, 2006년에는 리바 이스와 리바이스 R 스토어 진즈 디자인 콘테스트를 기획하여 위 콘테스트의 맨즈 상 및 레이디상 수상작을 대장과 같은 형상의 피규어로 제작하여 판매 가부시키가이샤 메디코무ㆍ토이의 홈페이지( 통해서도 2001년도부터 계속 위와 같은 제품들이 광고 및 판매됨 BEAMS BOY, VANSON, Levi s, Paul Smith, LE CIEL BLUE, X-girl, BOXFRESH, carhartt, MOUSSY, SOPHNET, AFTER HOURS, NEXUS7, DEVILOCK, NITROW, SECRETBASE, BOOUNTY HUNTER, HMV, HACKFORD&SONG, FOSSIL, Eames, LEILOW, UNDEFEATED, Fallery 1950, JUICE, Phase02, FENDI, CARTIER, STUSSY, ANNA SUI, PEPSI, NIKE 등 약 60개의 유명 브랜드사와 OEM계약에 의하 여 대장과 같은 형상의 피규어 또는 대장과 같은 형상이 표기된 제품 등을 제조 판매 135

152 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 53) 하겐다즈 심판원 당3964 무효심결 특허법원 선고 2010허1732 판결(심결취소) 대법원 선고 2010후2568 판결(심불기각) 1) 2) (등록) 3) 4) 상품 T 셔츠, 아이스크림, 냉동요구르트 등 (지정상품) 가죽신 등 사용자 제너럴 밀즈 마케팅, 인코포레이티드 (등록인) 주식회사 몬스하겐 이문권 법 제7조 제1항 제12호 2007년 6월 14일 Häagen-Dazs 는 1961년 미국 뉴욕에서 아이스크림의 로서 처음으로 사용되기 시작하였고, 이 가 사용된 아이스크림은 훌륭한 재료만을 사용하는 수퍼 프리미엄 아이스크림이라는 명성을 얻게 되었음 40년 이상 일본 일본: 일본 아이스크림 시장의 규모는 2000년에 3,542억엔, 2001년 에 3,432억엔, 2002년에 3,356억엔, 2003년에 3,322억엔, 2004년 에 3,550억엔, 2005년에 3,533억엔이었는데, 선사용를 표시한 아이스크림의 일본 내 은 2000년 358억엔[grocery(소매점 판 매부문, 이하 같다) 322억엔, shop(아이스크림전문점 판매부 문, 이하 같다) 36억엔], 2001년 381억엔, 2002년 394억엔 (grocery 367억엔, shop 27억엔), 2003년 410억엔 (grocery 384억엔, shop 26억엔), 2004년 416억엔 (grocery 391억엔, shop 25억엔), 2005년 411억엔 (grocery 388억엔, shop 23억엔), 2006년 419억엔 (grocery 395억엔, shop 24억엔)을 기록 (한화 연 4000억 ~ 9000억원) 국내: 우리나라 프리미엄 아이스크림 시장의 규모는 2002년 1,300억 원, 2004년 2,000억 원 정도이었는데, 대장을 표시한 아이스크림 의 국내 은 2002년 120억 원, 2004년 150억 원 136

153 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 일본: 아이스크림 시장에서 은 2000년에 1위 업체인 명치 유업의 13.6%보다 3.5%가 적은 10.1%로 5위이었고, 2001년에 11.1%로 4위, 2002년에 11.7%로 4위, 2003년에 12.3%로 2위, 2004년에 11.7%로 2위, 2005년에 11.6%로 2위 국내: 2002년 2위, 2004년 3위 일본: 2001년 ~ 2002년에 약 810억원, 2003년 ~ 2004년에 약 790억원, 2005년~2006년에 약 690억원 국내: 2001년 ~ 2002년에 약 6억원, 2003년 ~ 2004년에 약 18억 원, 2005년 ~ 2006년에 약 28억원 하겐다즈(ハーゲンダッツ) 브랜드는 Nikkei Business가 2002년 조사발표한 브랜 드 재팬 2002 조사의 종합순위에서 47위 일본경제신문이 2002년 6월 8일 조사 및 발표한 먹고 싶은 아이스크림의 순위 에서 1위 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2003년 조사발표한 브랜드 재팬 2003 조사의 종합 순위에서 44위, 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 3위 Nikkei Business가 2004년 조사발표한 브랜드 재팬 2004 조사의 종합순위에서 41위를, 특성별 랭킹 중 품질분야에서 1위 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2005년 조사발표한 브랜드 재팬 2005 조사의 종합 순위에서 41위, 2006년 조사발표한 브랜드 재팬 2006 조사의 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 4위를 기록 2004년을 기준으로 이 가 사용된 아이스크림전문점이 50개 이상의 나라에 약 700개 이상 존재 일본에서 대장 3을 사용한 크리스피 샌드(캐라멜)[クリスピーサンド(キャラ メル)] 이라는 이름의 아이스크림은 2001년 3월 발매된 이래 생산이 수요를 따라가 지 못할 정도로 큰 인기를 얻어, 6개월 동안 판매를 일시 중지하고, 신문에 이에 대한 사죄광고를 게재하는 일까지 발생하였고, 2003년에는 미니컵 카스타드 푸딩 이라는 이름의 아이스크림이 생산이 수요를 따라가지 못하여 판매를 중단하는 일이 또 발생 54) 도형 UST 심판원 당467심결 특허법원 선고 2010허5048 심결 (심결취소) 대법원 선고 2011후613(심불기각) (등록) 137

154 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 상품 골프채 샤프트 (지정상품) 골프셔츠, 골프채 등 사용자 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피 (등록인) 박승호 법 제7조 제1항 제12호 2001년 8월 20일 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 1991년 미국 텍사스에서 설립된 이후 선사용 가 부착된 골프채샤프트를 판매하여 왔는바, 그 중 대부분은 OEM 방식으로 납품되 었으나 대장이 함께 사용됨 약 10년 미국 1999년 4월 1일부터 2000년 3월 31일까지: 약 1767만 달러 상당 2000년 4월 1일부터 2001년 3월 31일까지: 약 2405만 달러 상당 (연 약 200억 ~ 270억) 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 설립된 이후 2001년 3월 31일까지 미국에서 대장이 부착된 골프채 샤프트를 2,200만대 이상 판매 1999년 4월 1일부터 2000년 3월 31일까지: 약 280만대 2000년 4월 1일부터 2001년 3월 31일까지: 약 340만대 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 1991년부터 2001년 3월 31일 까지 약 1,221만 달러(약 15억원) 나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 1991년부터 1993년까지 사이 에 Golf World 등 골프관련 잡지에 자신의 골프채 샤프트에 대한 광고 를 총 32회 게재하였을 뿐만 아니라, 자체적으로 광고물을 제작ㆍ배포 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 1995년 유명 골프선수인 존 댈리(John Daly)와 7년간의 후원계약을 체결하고 후원하였는데, 존 댈 리 뿐만 아니라 톰 카이트(Tom Kite) 등 유명골프선수들은 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피의 골프채 샤프트를 사용하여 U. S. 오픈, 브리티쉬 오픈 등에서 우승하였고, 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 이를 홍보에 적극 이용 설립 이후 꾸준히 윌슨(Wilson), 캘러웨이(Callaway) 등 골프채 완제품을 생산하는 업체들에 샤프트를 납품하면서 공동 브랜딩(co-branding)을 통한 마케팅 활동을 하여옴 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 최초로 탄소섬유를 사용한 골프채 샤프트 를 생산함으로써 급성장하여 1995년경에는 미국에서 두 번째로 큰 골프채 샤프트 납품업체가 됨 138

155 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 유나이티드 스포츠 테크놀로지즈, 엘피는 설립 첫 해부터 지속적으로 PGA Winter Tournament 등 미국의 PGA 지역 골프대회 등에서 타이틀 스폰서로 참여하였을 뿐만아니라, 1995년 플로리다 올란도에서 열린 PGA Merchandise Show 등 PGA가 주최하는 다양한 골프상품 전시회 및 행사에 참여 55) DAKS 심판원 당3831심결 특허법원 선고 2009허5738판결 (심결취소) 대법원 선고 2009후4667판결 (상고기각) (등록) 상품 책상보, 상보 등 (지정상품) 소파, 식탁 등 사용자 닥스 심슨그룹 퍼브릭 리미티드 (등록인) 유상무 법 제7조 제1항 제12호 2006년 3월 3일 1894년 영국에서 하우스 오브 심슨(House of Simpson) 이라는 이름의 맞춤양복점 에서 시작되어, 1930년대 의류회사로 성장하였고, 1986년 1월 현재 상호로 변경 1934년 영국에서 DAKS 라는 를 허리밴드가 들어간 바지에 처음 사용하였는데, DAKS 는 아버지(DAD)와 바지(SLACKS)의 합성 1982년 주식회사 엘지패션(이하 엘지패션 이라 한다)과 DAKS 기술도입계약 을 체결하고 국내에 진출. 엘지패션은 1983년 가을/겨울 시즌부터 DAKS 라는 로 신사와 숙녀정장 위주의 상품을 출시하기 시작하여, 골프복, 액세서리, 패션잡화 등으로 그 의 사용영역을 넓혀옴 17년여 국내 대장을 사용한 상품(엘지패션의 신사복, 숙녀복, 골프스포츠, 액세서 리 제품과 엘지패션으로부터 서브라이센스를 받은 회사들이 제작한 넥타 이, 타월, 손수건, 시계, 여행용 가방/골프백, 스카프/머플러, 모자, 양말, 우산/장갑, 드레스셔츠, 침구류, 구두를 포함)의 국내 총은 1996년 8월부터 1997년 7월까지는 약 872억원, 이후 1998년 7월까지는 약 853 억원, 이후 1999년 7월까지는 약1,088억원, 이후 2000년 7월까지는 약 1,483억원, 이후 2001년 7월까지는 약 1,856억원, 이후 2002년 7월까지 는 약 2,264억원, 이후 2003년 7월까지는 약 2,534억원, 이후2004년 7월 까지는 약 2,686억원, 이후 2005년 7월까지는 약 2,640억원, 이후 2006년 7월까지는 약 2,652억원, 이후 2007년 7월까지는 약 2,631억원 139

156 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2000년 약 2억 1,000만원(잡지 1억7,000여만원, 신문 4,000여만 원), 2001년 약 3억 5,000만원(잡지 2억 5,000여만원, 신문 9,400여만원, TV 500여만원), 2002년 약 5억 4,000만원(잡지 2억7,000여만원, TV 2억 6,000여만원), 2003년 약 4억 4,000만원(잡지 3억 8,000여만원, 신문 6,200여만원), 2004년 약 3억 1,000만원(잡지 3억 1,000여만원, 신문 500여만원), 2005년 약 30억원(잡지 25억여 원, 신문 4억 6,000여만원), 2006년 약 72억 5,000만원(잡지 33여억원, 신문 9억5000여만원, TV 30 여억원), 2007년 약 15억 4000여만원(잡지 14억 5000여만원, 신문 8,600여만원)을 각 지출 엘지패션은 1995년부터 본건표장의 등록결정시인 2007년 1월 30일 경 까지 오뜨, 행복이 가득한 집 등의 잡지와 파이낸셜뉴스 등의 신문에 대상 표장을 광고 DAKS 라는 대장은 특허청이 1995년, 1997년, 2001년, 2002년, 2003년 출간한 주로 도용되는 국내,외 집 에 실림 2008년 12월 현재 국내에서 대장을 패션의류 상품에 사용한 엘지패션 매장은 206 개이고, 대장을 사용한 제품의 서브라이센스 매장은 473개 56) Luxfeel 심판원 당2290 심결 특허법원 선고 2011허7911 심결 1) (등록) 2) 상품 마분, 치마분, 화장비누, 스킨로션, 스킨밀 크, 스킨크림, 아이라이너 비누, 화장비누, 스킨로션(skin lotions), 스킨 밀크, 스킨크림(skin creams), 아이라이너, 사용자 유니레버 엔.브이. (등록인) 주식회사 필룩스 법 제7조 제1항 제12호 2008년 11월 7일 유니레버 엔.브이.는 1930년경 영국의 비누 제조회사 000와 네덜란드의 마가린회사 ---가 합병되어 설립된 회사인데, 대장은 유니레버 엔.브이.의 모회사인 Lever Brothers 가 1920년대부터 사용하기 시작하여 약 90여년 동안 전세계적으로 샴푸, 비누 등의 사용상품에 대하여 유니레버 엔.브이.(및 그 모회사)의 출처를 표시하는 표지로 사용되어왔음 140

157 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 78년 전세계 본건표장의 출원 전에 각종 일간 신문과 인터넷 뉴스, 인터넷 블로그 등을 통해 위와 같이 대장이 전세계 시장에서 유명 브랜드이고, 특히 일본에서 10여년간 판매 순위 1위를 차지한 바 있다는 내용이 보도되거나 게시되었음 송혜교, 이미연 등 유명 여배우가 럭스 샴푸 제품의 국내외 광고 모델로 기용되었다 는 내용의 기사도 보도되었음 일본에서는 대장이 사용된 유니레버 엔.브이.의 샴푸/헤어컨디셔너 등 헤어 관 련 제품이 1998년부터 2009년까지 12년 연속으로 관련 제품 시장에서 점유율 1위 를 지켜왔음 대장은 우리나라 특허청이 1978년 9월 발행한 일류 조사자료 및 1983년 12월 발행한 외국유명자료에 화장비누에 대하여 각각 일류 및 외국유명상 표로 등재된 바 있음 일본 케이오 대학 경제신인회 마케팅 연구부( 慶 応 義 塾 大 学 経 済 新 人 会 マーケティン グ 研 究 部, Keio University Marketing Research Study Group)가 2009년 마케팅 연구 를 수행한 결과에 따르면, 일본 남성이 가장 많이 사용하는 헤어 제품은 럭스 헤어 제품 이고, 일본인의 94.4%가 대장을 알고 있으며, 응답자 가운데 가장 좋아하 는 샴푸 제품으로 럭스 샴푸 제품을 대답한 비율이 13.6%, 현재 사용하고 있는 샴푸 제품으로 럭스 샴푸 제품을 대답한 비율이 14.6%로 나타났음 우리나라, 일본 등 수많은 나라에 등록이 되어 사용되었음 대장의, 국외(일본)에서의 시장 점유율, 등록 사례, 각종 매스컴을 통 한 선전광고 등을 종합하여 보면, 대장은 본건표장의 출원 당시 국내외(특히 일본) 에서 일반 수요자들 사이에 그 사용상품이 유니레버 엔.브이.의 상품을 표시하는 것이라 고인식되어 있었다고 봄이 상당하다고 판단 57) totes 심판원 당631 심결 특허법원 허6789 판결(심결지지) 대법원 선고 2011후3544 판결 (파기환송) (등록) 상품 우산류, 장갑류, 비옷, 레인부츠, 날씨 관련 액세서리 사용자 토트스 아이소토너 코포레이션 (등록인) 최상목 (지정상품) 애완동물용 의류, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 등 141

158 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 법 제7조 제1항 제12호 2006년 7월 24일 TOTES 브랜드는 1928년 출시되었음 78년 미국 포함 오스트레일리아, 베네눅스, 캐나다, 칠레, 중국, 유럽연합, 일본 등 $135,468,948(2001년 8월부터 2002년 6월: $23,420,460, 2002년 7 월부터 2003년 6월: $25,042,789, 2003년 7월부터 2004년 6월까지 $21,531,406, 2004년 7월부터 2005년 6월까지 $30,104,107, 2005년 7월부터 2006년 6월까지 $35,370,186) $4,574,675(2002년 $93,461, 2003년 $1,623,390, 2004년 $922,409, 2005년 $1,043,755, 2006년 $891,480) 신문, 잡지, 티비방송 New York Times 2002년 11월 22일 자에 Totes 우산은 약 20달이며, 회사는 우산 구매의 약 75%가 선물용이고, 그 판매의 대부분은 백화점에서 이루어진다. 라는 기사가 게재됨 The New York Post 2004년 7월 19일에 Totes는 rainwear 비즈니스에 가장 탁월 한 명성을 가진 브랜드 중 하나로 가장 최근에 조사된 Women Wear Daily Top 100 조사에서 Totes는 상위 열 개의 가장 잘 알려진 액세서리 브랜드들 중 5위에 랭크되었으며, 최고의 우산, 오버슈즈 제조사로 그 위치를 이어갔다. 라는 기사가 게재됨 PR Newswire US 2005년 1월 21일에 고품질의 브랜드화된 우산 등의 디자이너이 자, 제조, 판매자인 Totes Corporation 라고 언급되었음 The Wall Street 2006년 1월 27일에 우산 제조업체인 Totes는 지난 해 가장 작은 모델의 우산을 소개했다. 는 기사가 게재됨 Women s Wear Daily(WWD) 라는 패션 전문 잡지의 패션 에 관한 미국 내 인지도 조사 결과 선사용가 1999년경에는 액세서리 부분 3위, 전체 패션 중 37위의 유명로 선정되었고, 2004년에도 액세서리 부분 5위의 유명로 선정된 점, 비록 선사용가 사용된 상품의 이나 에 관한 객관적 자료가 제출 되지 아니하였다고 하더라도, 선사용를 사용한 상품의 생산 및 판매기간, 광고현황, 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 사실적으로 반영한 것으로 보이는 위 인지도 조사결과 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 이 사건 등록 출원 당시 선사용는 우산과 관련하여 미국의 수요자 간에 특정인의 라고 현저하게 인식되어 있었다고 봄이 상당 142

159 Ⅰ4. 유명 Ⅰ (4) 제6조 제2항 및 (구) 제8조 제2항 1) 도형 루이비똥 대법원 선고 2001후2863 판결 특허법원 선고 2003허4788 판결(대법원 환송 판결) (등록) 상품 사용자 (지정상품) 핸드백, 쇼울더백, 지갑 (등록인) 루이비똥 말레띠에 법 제6조 제2항 2000년 3월 6일 1986년(판례에는 언급이 없음, 판례에서 사용실적은 1996년 것부터 언급됨) 약 14년 뚜렷한 언급 없음 1996년 ~ 2000년 국내 748,200,000프랑(한화 약 1,309억3,500만원), 세계적으로는 1,225,439,500프랑(한화 약 2조1,445억1,900만원) 1997년 ~ 2000년 국내 2,016,000프랑(한화 약 3억5,200만원) 끌라쎄, 쎄씨, 노블레스 등 잡지에 명품 소개 광고가 1996년 8월부터 2000년 1월까지 47회 실린 사실 2003년 9월 및 10월 경 인터넷 웹사이트, 인터넷 신문에 이 제품(에피라인/ Epi Line)이 루이비똥 말레띠에의 대표적 제품이라는 소개 기사 한국갤럽이 2001년 6월 21일 ~ 24일에 서울 갤러리아백화점 명품관을 방문하고 나오 는 여성 100명 상대로 본건표장 자체의 인지도 및 본건표장이 사용된 가방에 대한 인지 도 조사한 결과 전체 응답자의 86.0%이 이 를 본적이 있고, 그 중 94.2%(전체 응답자의 81%)가 대장을 회사의 상품을 표시하는 표장으로 인식하고 있음. 이 가 외부 무늬로 사용된 핸드백 제품을 이용한 인지도 조사결과 전체응답자의 91.0%가 이 를 사용한 핸드백을 본적이 있으며, 그 중 94.5%(전체 응답자의 86%)가 위 가방을 루이비똥 말레띠에의 제품으로 인식하고 있다고 응답한 사실 프랑스, 일본 등 143

160 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2) SPEED 011, 스피드 011 대법원 선고 2005후339 판결 및 2005후353 판결 특허법원 선고 2004허3317 판결 및 2004허3331 판결 상품 사용자 (등록) 1) SPEED 011 2) 스피드 011 (지정상품) 전화통신업, 무선통신업 (등록인) 에스케이 텔레콤 법 제6조 제2항 1997년 10월 2일(SPEED 011), 1997년 3월 11일(스피드 011) 전국 이동전화 통신서비스 시장에서 에스케이 텔레콤은 1997년 전체 가입자 중 66.9%, 1998년 전체 가입자 중 42.7%를 점하게 됨 1996년 약 208억원, 1997년 약 258억원, 1998년 약 367억원(디지털 011을 포함한 임). 이러한 지출은 에스케이 텔레콤으로 하 여금 한국방송광고공사의 광고주로서 1996년 23위, 1997년 10위, 1998 년 2위에 오르게 함 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등에 지속적으로 광고 1996년 한국경제신문 소비자대상 마케팅상 1997년 서울신문 상반기 및 하반기 히트상품, 한국경제신문 소비자대상 마케팅상 한국소비자축제본부 소비자 만족대상 1998년 매일경제신문 상반기 히트상품 3) 도형 이마트 특허법원 선고 2003허366 판결 대법원 선고 2003후1741 판결(상고기각) (등록) 144

161 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 사용자 (지정상품) 컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업 등 각종 상품의 홈쇼핑서 비스업, 할인 점포를 통한 각종 상품 판매업 (등록인) 주식회사 신세계 법 제6조 제2항 2002년 3월 23일 1993년 하반기(컴퓨터통신을 이용한 홈쇼핑 서비스업은 1997년 5월 24일) 약 9년 1999년 전국적으로 20개, 2000년 26개, 2001년 38개에 이르게 되어 이마트는 국내 동종업계 1위의 최대 할인점 전문업체가 됨 1999년 1조 3,181억원, 2000년 2조 3,586억원, 2001년 3조 4,430억원 전단지, 각종 언론매체에 대대적인 홍보 각종 일간신문에 본건표장 및 E-mart 를 사용한 주식회사 신세계의 할인점에 관한 각종 내용이 여러 차례 기사로 게재됨 1999년 12월 17일 제4회 한국유통대상 대통령상 수상 2001년말 홈페이지를 통한 회원수가 약 30만명, 월평균 약 15억원의 매출 4) 새우깡 대법원 선고 90후38 판결 항고심판소 자 86항당 137 심결 새우깡 (출원) 삼양새우깡 상품 과자(새우로 만든 과자) (지정상품) 과자 사용자 주식회사 농심 (출원인) 삼양식품공업주식회사 (구)법 제8조 제2항 1983년 4월 15일 1973년 약 10년 전국 145

162 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 광고 방법 신문, 잡지 등 각 증거에 의하여 인정되는 새우깡 에 대한 선전, 광고사실과 1973년 이래 현재까 지 대장이 계속 사용되어 온 사실에 비추어 장이 수요자간에 널리 인식되었 다고 할 수 있고, 또한 현실적으로도 우리의 주위에서 대장이 농심의 인지 를 쉽게 알 수 있을 정도로 널리 알려져 있음이 거래실정 대장의 지정상품이 새우로 만든 과자 에 한정하고 있어 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려도 없다고 여겨져 결국 대장 새우깡 은 그 전체를 하나의 로 봄이 타당하며 그 갱신등록 출원시점을 기준하여 볼 때 장기간의 사용에 의한 특별현저성이 형성된 라 판단 5) K2 대법원 선고 2006후2288 판결 상품 사용자 (등록) K2 (지정상품) 등산화, 안전화 및 등산용품 (등록인) 케이투코리아 주식회사 법 제6조 제2항 2004년 10월 16일 1980년 경(등산화 및 등산용품), 1995년 경(안전화) 약 25년(단, 집중은 2002년경부터 2004년 10월 16일까지 약 3년 6개월) 전국 1997 ~ 2000년 합계 400억원 상당, 2001년 약 257억원, 2002년 약 330억원, 2003년 534억원, 2004년 743억원 2003년 4월 국내 등산화 시장의 40%, 국내 안전화 시장의 80% 1997 ~ 2000년 합계 15억원 상당, 2001년 9억3천만원, 2002년 6억3 천만원, 2003년 11억2천만원, 2004년 40억2천만원 2001년부터 텔레비전 광고(전국방송), 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 광고 2003년 경 각종 언론매체에서 K2 가 케이투코리아 주식회사의 라는 호의적인 보 도들(기사의 양이나 매체에 대한 구체적인 언급은 없음) 146

163 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 6) GREEN, 그린 특허법원 선고 98허9536 판결 1) GREEN 2) 그린 (출원) 1) INTERGREEN 2) GREEN KEEPER 상품 소주 등 주류제품 (지정상품) 소주, 위스키 사용자 주식회사 두산 (출원인) 주식회사 진로 법 제6조 제2항 1995년 6월 21일 1991년 1월부터 상호와 함께 사용, 1994년 1월 17일 경부터 대장을 강조하여 사용 약 5년 6개월 또는 1년 6개월 전국 1991년 ~ 1995년 5월까지 375,222,249병 본건표장을 부착한 소주로 인하여 1993년 5.3%(업계 순위 7위)이던 주식 회사 두산의 전국 소주시장 점유율이 1994년 10월 11%(업계순위 3위) 1995년 5월까지 6,505,495,000원 1994년 1월 17일 ~ 1995년 5월 주요일간지와 잡지 등에 정기적, 계속 적인 광고 모두 462회 광고 1994년 서울경제신문사 상반기 히트상품 선정 등 여러 언론기관에 의하여 히트상품으 로 선정, 광고대상 은상 수상 등 사실이 여러 언론매체에 보도 147

164 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 7) 영어실력기초 상품 사용자 대법원 선고 90후410 판결 항고심판소 자 88항당236 심결 심판소 자 87심920 심결 (등록) 영어실력기초 (지정상품) 서적(영어참고서) (등록인) 백형모 (구)법 제8조 제2항 1979년 1월 26일 1958년 약 20년 전국 약 2억 1천만원 70만부(1958년부터 1973년) 본건표장은 중고등학생의 영어참고서 제호로서 그 이나 판매량, 거래범위 등으로 보아 본건표장 출원 전에 수요자들에게 널리 알려진 주지가 아니라고 부인할 수 없다고 판단 원심에서는 본건표장의 출원인인 백형모가 위 영어 실력기초 의 저자인 안현필로부 터 그 저작권을 양수한 1973년 5월 31일부터 본건표장의 등록출원일인 1979년 1월 26일 까지는 불과 5년 8개월 정도에 불과하며, 수요자들은 그 서적을 저자 또는 출판사와 연관하여 인식하는 것이 일반적이며, 표시에 표시조차 되어 있지 아니한 별도의 저작권자와 연관하여 인식하지 아니하는 것이 통상의 경험법칙이라고 할 것 이라는 이유를 들어, 대장이 출원되기 이전에 발행된 영어실력기초 의 표지나 그 뒷면의 발행인 등 표시부분에 저자인 안현필이나 출판사인 학연사만이 표기되어 있을 뿐, 위 백형모는 전혀 표시되어 있지 아니하므로, 수요자가 위 책이 위 백형모에 의하여 제작되는 것으로 인식할 수 없을 뿐만 아니라, 이 점을 인정할 증거도 없다고 하여, 대장이 법 제8조 제2항에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하고 있음 그러나 위 법 제8조 제2항에 의하여 가 등록되기 위하여는 출원전에 로 서 사용한 결과 수요자가 당해 를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있으면 족한 것이고, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야만 하는 것은 아니라고 판단 148

165 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 8) A6 상품 사용자 특허심판원 자 2005당507 심결 특허법원 선고 2005허8081 판결(기각) 대법원 선고 2006후367 (상고취하 소송종결) (등록) A6 (지정상품) 의류 (등록인) 주식회사 네티션닷컴 법 제6조 제2항 2003년 11월 7일(거절결정일), 2005년 2월 28일(등록결정일) 2000년 8월 약 4 ~ 5년 롯데백화점 28개점, 현대백화점 12개점, 신세계백화점 6개점, 갤러리아백화점 3개점, 엘지백화점 2개점, 삼성물산 유투존 등 전국 주요백화점 약 61개 점포 및 전국 주요도 시에 점포 다수 2000년 1,994,000,000원, 2001년 14,478,000,000원, 2002년 38,418,000,000원, 2003년 73,584,000,000원, 2004년 71,988,000원 신문, 옥외광고 등 2000년 186,643,980원, 2001년 364,674,800원, 2002년 346,921,996원, 2003년 526,844,455원, 2004년 329,621,000원 잡지광고 2000년 7월 ~ 2003년 12월 총 2,952,563,000원 잡지광고 2000년 7월 ~ 2005년 7월 4일 총 4,384,766,000원 신문, 잡지, 카타로그, 옥외광고, 극장광고, 유명연예인 의상 협찬 한국섬유신문, 서울경제, 경향신문, 조선일보, 한국일보, 동아일보 등에 꾸준히 기사 게재 2004년 한국패션브랜드대상 수상 및 한경소비자대상 수상 기사 백화점 3개월 연속매출 1억원 돌파 기사 특허청에서 발행한 주로 도용되는 자료집 에 게재된 사실 서울지법, 수원지법 등에서 가 현저하게 인식되었다고 인정한 판결 149

166 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 9) W호텔 특허법원 2011허2800 판결 특허법원 2011허2794 판결 (출원) 상품 사용자 (지정상품) 임시숙박업(호텔업),부동산서비스업, 부동산중개업, 부동산 취득대행업 (출원인) 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드 (구)법 제8조 제2항 2009년 10월 16일 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드는 2004년 8월 경 서울 광진구에 W Seoul Walkerhill호텔(이하 이 사건 호텔이라 한다.)을 신축한 무렵부터 이 사건 호텔의 내외부 및 홍보물 등에 간단히 으며, 이들 표장을 현재까지 계속해서 사용. (6년) 전세계 광고 방법 라는 표장만을 사용하기도 하였 이 사건 호텔의 객실 매출은 2004년 약 19억 원, 2005년 약 107억 원, 2006년 약 106억 원, 2007년 약 149억 원, 2008년 약 148억 원, 2009 년 약 162억 원에 이르고, 이 사건 호텔을 운영하면서 바(bar) 서비스와 연회 서비스를 제공하여 얻은 수익은 2006년 약 35억 원, 2007년 약 44억 원, 2008년 약 46억 원, 2009년 약 51억 원에 이르며, 연 200억원 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드는 이 사건 호텔 의 영업을 시작한 2004년 8월경부터 2009년경까지 방송 등 각종 언론매 체, 잡지광고, 홍보책자 등을 통하여 위 각 표장을 국내 일반 수요자에게 널리 알려왔고, 위 기간에 원고가 사용한 는 약 35억 원에 이름 이 사건 호텔은 연예인 등 유명인사들의 결혼식을 보도하는 기사에서 결 혼식이 열리는 장소로 꾸준히 소개되어 왔고, 이 사건 호텔의 객실 및 부대시설 등이 드라마 등의 촬영장소로 제공되어 일반인들에게 알려지기도 하였음. 이 사건 호텔은 2005년경부터 2009년경까지 외국여행잡지에 한국 최고의 호텔 또는 최고의 비즈니스호텔 중 최고 60위 안에 선정 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드는 호텔업 등 에 150

167 Ⅰ4. 유명 Ⅰ,,, 등 라는 표장이 포함된 다수 의 서비스표를 출원하여 등록을 받음 위 인정사실에 의하면, 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드 인코포레이티드가 2004년경부터 약 6년간이라는 표장을 계속적 중점적으로 사용하여 올린 이 사건 호텔업과 관련한, 광고와 홍보실적, 방송 등 언론매체의 보도 등에 의하여 표장이 알려진 정도나 내용, 2004년경부터 약 6년간이라는 표장이 포함된 다수의 서비스표를 출원하여 등록받은 적도 있는 점 등 제반사정에 비추어, 이 사건 거절결 정일인 2009년 10월 16일 무렵 호텔을 이용하고자 하는 적어도 서울을 포함한 경 기지역의 일반 수요자나 거래자 대다수에게는 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와 이드 인코포레이티드의 서비스표로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 봄이 상당하므 로, 적어도 호텔업에 관한 한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정됨. 그러나 나머지 지정서비스업인 부동산서비스업(real estate services), 부동산중개업(real estate brokerage), 부동산 취득대행업(real estate acquisition), 토지취득대행업 등 과 관련해서는 법 제6조 제1항 제6호의 등록거절사유가 있으므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 일부에 거절사유가 있는 경우로서 그 출원 전부 가 거절되어야 한다고 봄. 10) 경기대학교 특허법원 2008허10979 판결 경기국립대학교 (출원) 상품 국립대학교 운영업 (지정상품) 대학교 운영업 등 사용자 대한민국 (출원인) 학교법인 경기학원 (구)법 제8조 제2항 2007년 6월 학교법인 경기학원은 1947년 조양 보육사범학교 라는 이름으로 학교를 창립 후 1957 년에 재단법인 경기학원으로 인가 받고, 1963년부터 경기대학 이라는 교명으로 변경한 후 1984년 10월 5일 경 경기대학교라는 종합대학으로 인가 받아 서울교사 및 수원교사 를 둔 경기 남부지역의 최대의 사립대학으로 2007년경까지 사용 23년 국내 8년간 총 7,473억원의 수입(연 평균 934억원) 151

168 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 광고 방법 1998년부터 2000년까지 TV홍보 359회, 신문 및 잡지홍보 498회. 8회의 라디오 홍보를 한 바 있고, 2001년부터 2004년까지 435회의 신문게재 (광고, 동정, 기사포함), 3회의 라디오 홍보(MBC AMFM, KBS AMFM, SBS FM) 1994년부터 2007년경까지 경기대학교라는 교명으로 경기소식이라는 교 보를 발행하여 교내외에 배포하여 왔으며, 이 교보는 1998년부터 2000 년까지 60,000부가 발행되었고, 이와 더불어 화보, 요람 및 카렌다를 제 작하여 경기대학교라는 표장으로 배포하였으며 1998년부터 2005년까지 대학 주보를 80,000부, 영자신문을 46,000부, 교지를 47,000부를 발행 경기대학교의 캠퍼스인 서울 및 수원에서 학교운영업 개시 후 배출한 졸업생 수는 1968년부터 2007년 2월경까지 40여년간 총 53,510명인 사실피고는 경기대학교라 는 교명 하에 1998년부터 2005년까지 8년 동안 합계 248,120명의 입학지원을 받은 바가 있고, 이들 입학지원자는 서울, 경기, 인천지역을 중심으로 2000년 기준 약 150개 이상의 다양한 고등학교 및 전국 각지의 고등학교의 지원자로 구성되어 있음 학교법인 경기학원의 학술논문 발표실적으로 1998년부터 2005년까지 1,852회의 학회 발표, 1,328부의 대학논문발간, 657부의 연구보고서발표, 339회의 공연 및 전시를 행한 바 있고, 전임교원 저서발간은 1998년부터 2005년까지 총 480 여부의 저서가 경기대학교라는 교명 하에서 발간 학교법인 경기학원의 부설교육기관과 부설연구소들은, 사회교육원이 1998년부터 2005년까지 생활교육과정, 자격증교육과정 등의 다양한 프로그램을 통해 51,787명 의 수강생을 배출하는 등 중등교육원, 경기어학교육원, 전산정보원이 피청구인의 부설기관의 이름으로 활동을 하였고, 인문과학연구소, E-비즈니스연구소 등이 1996년부터 2007년경까지 100여건의 연구용역수주, 50여건의 정기간행물발행, 20여회의 학술발표회 등 경기대학교의 부설연구기관의 이름으로 활동 학교법인 경기학원의 운동부 들은, 1987년 배구부의 전국남녀배구선수권대회 3위 입상을 시작으로 2005년까지 배구부 56회, 씨름부 76회, 조정부 54회, 탁구부 64 회, 유도부 72회, 축구부 26회, 볼링부 45회, 사격부 45회, 골프부 13회, 스키부 3회, 수영부 9회 등의 전국대회 및 국제대회에서 경기대학교 선수단이라는 이름으 로 참가 및 입상을 한 사실을 각 인정 경기대학교라는 표장을 1984년경부터 2007년경까지 지속적으로 사용한 결과 경기 대학교는 대학교 운영업과 관련하여서는 이 사건 등록/서비스표의 출원 또는 등록 시점인 2006년 또는 2007년경에는 학교법인 경기학원이 제공하는 서비스업 을 표시하는 표지로서 국내 일반수요자들에게 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별 력을 취득하였다고 판단 152

169 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 다. 일본판례(10건의 판결) 1) 角 瓶 상품 사용자 도쿄고등법원 평성13년 ( 行 ケ)제265호 (등록 거절불복심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소함 (출원) 角 瓶 (지정상품) 위스키 (출원인) 산토리 가부시키가이샤 일본 법 제3조 제2항 1996년 10월 1일 1953년 13년 일본 1950년 ~ 1998년간 총 6646만 케이스(1케이스 당 12병) 판매 1989년 ~ 1998년 10년간은 매년 300만 케이스 전후 판매 국산 위스키 매출의 20% 가까이를 차지 제품판매량 국내 1위의 위스키업체 1997년 9월 ~ 1998년 4월에 간행문춘 등의 잡지, 1997년 9월 30자 요미우리신문, 1997년 9월 30일자 니혼케자이신문, 1997년 10월 1 일자 요미우리신문, 1997년 10월 1일자 니혼케자이신문, 1997년 10 월 3일자 요미우리신문, 1997년 10월 3일자 니혼케자이신문, 1997년 10월 10일자 요미우리신문, 1997년 10월 10일자 니혼케자이신문, 1997년 10월 24일자 요미우리신문, 1997년 10월 24일자 니혼케자 이신문 등에 광고 게재 1999년 2월 27일자 마이니치신문, 1999년 10월 11일자 아사히신문, 1999년 10월 23일자 아사히신문, 1959년 10월 8일자 아사히신문 등 에 광고 게재 1960년 2월 8일자 니혼케자이신문, 1961년 6월 11일자 아사히신문 게재 광고, 1961년 12월 2일자 아사히신문 등에 광고 게재 1972년 12월 3일자 오사카요미우리신문, 1973년 1월 1일자 아사히 신문, 1976년 9월 발행 니혼케자이신문 등에 광고 게재 1953년 책자 미토쿤나하레 산토리-노 70년Ⅱ, 1953년 1월 10일자 니혼케자이신문 게재 광고, 1953년 2월 28일자 니혼케자이신문, 1953년 3월 5일자 요미우리신문, 1953년 4월 4일자 마이니치신문 게재 광고, 1953년 12월 1일자 마이니치신문 게재 광고 2001년 2월 ~ 6월 동안 대장이 단독으로 사용된 TV광고가 전국 에서 총 505회 방영됨 153

170 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1993년 11월15일 가부시키가이샤 지지츠신샤 발행 94 ~ 95년 전양주정보사전 증류주 일반간행물 위스키전쟁 및 국산위스키&맥주 올카탈로그 세계의 각주사전 94년판 및 세계의 각주사전 2001년판 결과를 비춰보면 대장은 상당히 강한 자타상품식별력을 보유하고 있다고 추인됨 1998년 7월 25일 ~ 27일 도쿄 및 오사카에서 20~50대 남성 각 100명을 대상으로 한 에서 87%가 角 瓶 이라는 문자를 보고 떠오른 상품을 위스키 라고 답했고, 조사대 상자의 77%가 角 瓶 을 문자를 보고 떠오른 업체를 산토리 가부시키가이샤라고 답함 본건표장을 사용한 특정 위스키제품은 제품판매량 국내 제1위의 위스키업체인 산토리 가부시키가이샤가 1937년에 판매를 개시한 상품이며, 증거에 의하면 당초는 본건표장 을 사용하지는 않았으나(하우스마크인 サントリー(산토리)등의 문자와 연속으로 표시 되어 사용됨), 본건표장이 부착된 제품이 용기로써 각진 병을 사용하고 있다는 점에서 소비자들 사이에서 자연발생적으로 본건표장으로 칭호하게 되었음 2) 도형 코카콜라병 도쿄고등법원 평성19년 ( 行 ケ)제10215호 (등록 거절불복사건) 판결주문: 특허청의 심결을 취소함 (등록) 입체 상품 사용자 콜라음료(출원시에는 청량음료, 과실음료, 맥주 등이었으나 거절불복심판청구시에 콜라 음료 단일상품으로 보정) (등록인) 코카 콜라 컴퍼니(Coca Cola Company) 일본 법 제3조 제2항 2007년 2월 6일(특허청 거절불복심판심결일) 대장의 병모양은 1915년에 고안되어, 1916년부터 사용되었으며, 일본에서도 태평 양전쟁 ( )이 일어나기 전까지 사용됨. 태평양전쟁기간 동안 일본에서의 사 용은 중단되었으나 1957년부터 원고의 100% 자회사인 일본코카콜라주식회사에 의하 여 코카 콜라 컴퍼니(Coca Cola Company)상품의 제조, 판매가 재개되어 현재에 이르 기까지 일본 전역에서 사용됨 80여년 미국, 일본을 위시한 세계 각국 154

171 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 대장 병(재활용가능) 모양의 사용 1957년 직후: 연간 40만 케이스 (1 케이스당 24개의 병이 들어감) 1961년: 연간 100만 케이스 (2,400만병) 돌파 1971년: 9951만 케이스를 기록했으나 그 후 캔, 페트병의 사용의 늘어 재활용 가능한 병의 사용은 감소하였으나, 매년 400만 케이스 (약 9,600만병) 전후가 판매됨 콜라음료 분야에서 90% 이상 1961년부터 본격적인 광고를 개시하여 1997년부터는 매년 30억엔 지출 (제작비, 연예인 출연료를 제외한 순수 매체비용) 신문, 잡지, TV, 라디오 등의 매체에 지속적으로 광고 대장은 수많은 전문서적, 일반서적에서 상품의 입체적 형상이 자타상품의 식별력을 구비하고 있는 전형적인 예로서 인용되고 있음. 예컨대, 일본변리사회가 작성하여 배포 한 법의 개정에 대하여 라는 책자의 입체의 도입 항목에서 대장이 입체 로서 충분히 자타상품식별력이 있는 로 게재되어 있으며, 新 주해 부정경쟁방 지법 ( 靑 林 書 院 발행), 파리조약강화(사단법인발명협회발행)등에서도 게재되어 있음 1차 조사: 2003년 도쿄와 오사카에서 20세부터 59세사이나 남녀 300명 (도쿄 200 명, 오사카 100명)을 대상으로 CLT 방식 (조사 대상자를 길거리에서 권유하여 부스 등에서 조사표에 기입하게 하는 방식)으로 조사. 대장을 본 적이 있다고 답한 응답자가 91% (코카콜라 문자를 부착한 병을 본 적이 있다고 답한 응답자는 98%). 대장에 나타난 용기에 들어있는 음료의 상품명을 알고 있느냐는 질문에 코카콜 라라고 답한 응답자는 81%(코카콜라 문자를 부착한 병을 보고 음료 명칭을 답한 응답자는 97.5%) 2차 조사: 1차 조사의 신뢰성을 높이기 위하여 별도의 여론조사기관에 브랜드연상 조사를 재의뢰. 도쿄와 오사카에서 15세 이상의 남녀300명을 대상으로 CLT 방식으 로 조사함과 아울러 일본 8개 지역의 15세 이상의 남녀 1,200명에게 메일을 발송하 여 인터넷조사를 병행. CLT 조사에서는 동일한 형상의 음료용기를 본적이 있다고 답한 사람이 93.7%(인터넷조사에서는 89.4%), 상품명을 코카콜라도 답한 응답자는 73.3%(인터넷조사에서는 60.3%) 1960년 본국(미국)등록 사용에 관계된 및 상품은 출원된 와 실질적으로 동일하고, 지정상품에 속하는 상품일 것을 요한다고 판시함 3) ひよ 子 의 세로쓰기 지적재산고등법원 평성17년 ( 行 ケ)제10491호 (등록 무효심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소 ひよ 子 의 세로쓰기 (등록) ひよこちゃん 상품 과자 (지정상품) 즉석 츄카소바면 사용자 가부시키가이샤 히요코 (등록인) 닛신쇼쿠힝 가부시키가이샤 155

172 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 일본 법 제4조 제 1항 제15호 2001년 4월 9일 1952년 1952년 이후 도쿄를 거점으로 한 일본 전국 1985년 74억엔(그룹전체), 1991년 105억엔 1973년 8월 20일 발행 가부시키가이샤 도쿄도 출판 일본과자 사전 에 후쿠오카의 일본과자로써 ひよ 子 가 소개됨 1991년 6월 20일 발행 가부시키가이샤 신주쇼인의 과자 식식품사전10 에 후쿠오 카의 과자로써 ひよ 子 가 흰 앙금이 들어간 병아리 모양의 만주 로 소개됨 1987년 9월 23일 발행 일간 고교신문 13항에 히요코(ひよ 子 ) 본점 요시노도가 그룹 3사를 흡수합병, 제판일원화로. 신공장도 건절 이라는 제목으로 기사가 게재됨 1989년 8월 31일 요미우리신문 도쿄석간 9항에 최근 수년간 기념품 인기 No.1은 일본과자 ひよ 子 기사가 게재됨 1990년 11월 13일 발행한 류츠서비스신문 17항에 ひよ 子 관련 기사가 게재됨 1998년 3월 10일 발행 쥬니치신문 석간 12항에 명과 히요코(ひよ 子 ) 가 JR도쿄역 -도쿄 기념품 베스트 10 의 1위로 보도됨 2003년 7월 16일 발행 니시니혼신문 석간 1항에 후쿠오카와 오사카의 기념품용 과자로 유명한 히요코 와 똑같은 상품이 한국 내에서 판매되고 있는 사실이 드러났 다 등의 기사가 게재됨 2003년 8월 7일 발행 아사히신문 오사카 조간 23항에 도쿄역 기념품 매출 3위 ひよ 子 가 게재됨 2004년 3월 9일 인터넷 웹사이트 도쿄기념품 KIOSK몰 에서는 도쿄기념품 연간 인기 베스트12 중 ひよ 子 가 3위 대장은 본건출원 당시인 1998년 무렵과 2003년 심결시 무렵에 주로 기념품 또는 답례품으로 빈번히 이용되는 병아리 모양의 과자에 부착된 로써, 수도권 및 규슈를 중심으로 널리 전국적으로 거래자, 수요자 간에 알려져 있었다고 인정된다. 단, 본건표 장은 상기와 같이 보통명사인 ひよこ(음독-히요코, 뜻-병아리)와 유사하여 독창적인 는 아니기 때문에 그 로써의 자타식별력은 약하므로 그 주지성은 주로 기념품 또는 답례품으로 빈번히 이용되는 병아리모양의 과자라는 상품과 밀접히 결합하여 형 성된 것이며, 이른바 해당상품을 연상시키는 로써 주지 저명한 것이라고 인정됨 점포수 전국 89곳(후쿠시마현에 생산공장 이즈카종합공장 호나미공장 세안공장, 사 이타마현에 소카공장 )을 보유하고 있음 156

173 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 4) 도형 폴로 지적재산고등법원 평성17년 ( 行 ケ)제10491호 (등록 무효심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소 (등록) 상품 의류, 장신구, 향수, 안경 등 (지정상품) 의류, 침구류 등 사용자 The Polo/Ralph Lauren Company (등록인) 가부시키가이샤 단엔터프라이즈 일본 법 제4조 제1항 제15호 2001년 6월 21일 1977년(일본) 24년 일본을 포함한 세계 각국 1988년 10월 29일자 닛케이류츠신문 기사, 1984년 9월 보이스정보(주) 발행 라이 센스/비즈니스의 다각적전략 85 의 폴로.바이.랄프.로렌 항목, 1983년 9월 28일 산 케이마케팅 발행 선래 브랜드 사전 84 더 브랜드, 1980년 3월 요힝카이 발행 해외패션/브랜드 총감1980년판 폴로/Polo 항목 1978년 7월 20일 고단샤 발행 남자의 일류품 대도감, 1971년 7월 스타일사 발행 dansen남자전과, 1979년 5월 고단샤 발행 세계의 일류품 대도감 78년판, 1979년 9월 챠네라 발행 별책 챠네라 패션브랜드 연감 80년판, 1981년 4월 발행 남자의 일류품 대도감 81년판, 1980년 6월 발행 세계의 일류품 대도감 80년판, 1980년 12월 후닌카보사 발행 MEN S CLUB 1980년 12월, 1981 년 6월 발행 세계의 일류품 대도감 81년판, 1985년 5월 고단샤 바행 유행브랜드 도감, 세계의 일류품 대도감 80년판, 패션 브랜드 연감 80년판, 남자의 일류품 대도감 81년판. 세계의 일류품 대도감 81년판 1978년 7월 20일 고단샤 발행 남자의 일류품 대도감, 1983년 9월 28일 산케이 마케팅 발행 선래 브랜드 사전 84 더 브랜드 의 기재에 따르면, 미국 거주 디자이너 인 랄프로렌은 1967년에 폭넓은 넥타이를 디자인하여 주목을 받고, 다음해 1968년 에 폴로.패션즈사를 설립, 넥타이, 셔츠, 스웨터, 구두, 가방 등의 디자인을 비롯하여 토탈패션의 전개를 도모 1971년에는 여성복 디자인에도 진출하여 코티상 을 1970년과 1973년 2회 수상 및 수많은 상을 수상하였고, 1974년에는 영화 위대한 개츠비 의 주연배우 로버트 157

174 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 레드포드 의 옷 디자인을 담당함에 따라, 미국을 대표하는 디자이너로서의 지위를 확립. 그 즈음부터 그 이름은 우리나라 복식업계에도 알려지게 되어, 그 디자인에 관련된 일군의 상품에는 가로로 긴 사각형 가운데에 기재된 Polo 문자와 함께 by RALPHぁうれん의 문자 및 말에 탄 폴로 경기 플레이어의 도형의 각 가 사용 되고, 이들은 폴로 라는 약칭으로도 불리고 있음 5) LANCEL 도쿄고등법원 평성11년 ( 行 ケ)제217호 (등록 무효심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소 LANCEL (등록) ILANCELI 상품 가방, 벨트, 소품류 (지정상품) 의류, 가터, 양말대님, 바지멜빵, 밴드, 벨트, 신발, 운동용 특수의복, 운동용 특수화 사용자 LANCEL Societe (등록인) 가부시키가이샤 센트 로랑 일본 법 제4조 제1항 제15호 1996년 8월 26일 19세기 경 약 2세기 일본을 포함한 세계 각국 대장은 프랑스 파리시에 본점을 두고 있는 LANCEL Societe 내지 그 전신기업이 19세기 경 이래 사용해 온 것으로, 늦어도 본건표장의 등록출원시 까지는 가방을 비롯한 벨트, 소품류 등의 일류 브랜드 란셀 의 로써, 일본에서도 저명한 것이었음 이 인정됨 본건표장은 전제적으로 특정 의미를 갖는 것으로 인정되지 않는다. 또한, 만약 본건 표장으로부터 이란세리 내지 이란체리 의 호칭이 발생하였다고 해도, 이란세리 내 지 이란체리 도 또한 특정 의미를 갖는 것이라고는 인정할 수 없다. 따라서 본건표장 의 등록 출원시에 있어 본건표장이 지정상품에 사용되었을 경우에는, 본건표장 158

175 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 을 접한 거래자/수요자는 본건 전체로써는 특정 의미를 파악할 수 없다는 점, 본건표장을 구성하는 문자의 앞과 뒤에 단순한 형태의 I 가 똑같이 배치되어 있는 점, 대장이 저명하다는 점 및 본건표장이 부착된 상품과 대장과 관련된 상 품과의 사이에 높은 관련성이 있다는 점에서, 본건표장에 포함되는 LANCEL 문자 를 인식하고, 본건표장을 대장의 양쪽에 장식이 부착된 것에 지나지 않는다는 등으로 오인하여, 그 결과 보조참가인의 업무에 관련된 상품 간에 출처의 혼동을 발생시킬 우려가 있다고 할 수 있음 6) 도형 + SILVIO VALENTINO 상품 사용자 도쿄고등법원 평성16년 ( 行 ケ)제335호 (등록취소결정 취소청구사건) 판결주문: 원고청구 기각 (등록) 도형 + SILVIO VALENTINO 비누, 훈료( 薰 料 ), 속눈뻣, 치약등 (등록인) 가부시카가이샤 그레오 일본 법 제4조 제1항 제15호 2002년 6월 18일 Valentino Garavani는 1932년 이탈리아에서 출생하여 밀라노와 파리에서 패션공부를 한 후, 파리의 기로슈 휘하에서 업무를 사직. 1959년 이탈리아로 돌아와 로마에서 디자 인공방을 설립한 다음, 일본에서는 1974년에 가부시키가이샤 발렌티노 브티크저팬이 설립되어 본격적으로 여성복, 신사복등의 의류를 수입판매 하였고, 1976년에는 도쿄, 오사카를 중심으로 20개의 부티크를 두어 발렌티노 가라바니 디자인 제품을 판매하였음 28년 유럽, 미국, 일본을 위시한 세계각국 발렌티노 가라바니 를 가르켜 단지 발렌티노 라고 지칭한 예 사전류의 기재: 文 化 出 版 局 服 飾 辭 典 (1988년 9월 5일 발행), 硏 究 社 英 和 商 品 名 辭 典 (1991년), 岩 波 書 店 켐브리지 世 界 人 名 辭 典 (1997년)에서는 통칭 Valentino 라고 명기되어 있음 잡지의 기재 신문의 기재: 발렌티노 秋 冬 쇼 라는 제목의 기사(1976년 9월 28일 纖 硏 新 聞 ), 발 렌티노 콜렉션 이라는 제목의 기사(1976년 9월 29일 t섬유저널), 발렌티노의 쇼를 보고 라는 제목의 기사(1976년 9월 30일 요미우리 新 聞 ), 발렌티노 쇼 라는 제목의 기사(1976년 10월 2일 및 5일 아사히 新 聞 ), 발렌티노작품전을 보고, 발렌티노의 토탈콜렉션, 발렌티노의 작품군, 발렌티노의 예술, 발렌티노의 작품군을 보고, 발렌티노의 秋 冬 신작, 발렌티노의 작품군 등과 같은 기사(1976년 9월 30일 秋 田 159

176 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 사키가게 新 聞 ), (1976년 10월 1일 河 北 新 報 ), (1976년 10월 4일 東 奧 日 報 ), (1976 년 10월 4일 山 陰 中 央 日 報 ), (1976년 10월 4일 福 島 民 友 新 聞 ), (1976년 10월 12 일 德 島 新 聞 ), (1976년 10월 18일 夕 刊 후크니치), (1976년 11월 3일 千 葉 日 報 ), 이탈리아의 디자이너 발렌티노 라는 제목의 기사(1976년 10월 1일) (섬유저널), 발렌티노 콜렉션 발표 라는 제목의 기사(1976년 10월 2일 日 刊 겐다이), 발렌티노 콜렉션 이라는 제목의 기사(1976년 10월 5일 산케이 新 聞 ), 아낌없이 갈채를 받은 발렌티노 라는 제목의 기사(1976년 10월 6일 宮 崎 日 新 聞 ), 이탈리아의 귀재 발렌 티노 라는 제목의 기사(1976년 10월 6일 日 經 産 業 新 聞 ), 올 봄부터 발렌티노 브랜 드의 이탈리아 소품 판매개시 라는 제목의 기사(1976년 10월 7일 日 經 流 通 新 聞 ), 발렌티노 라는 제목의 기사(1976년 10월 12일 데일리 스포츠), 단순함이 발렌티 노의 강점 이라는 제목의 기사 (1976년 10월 14일 公 明 新 聞 ), 리즈의 신부의상은 발렌티노 라는 제목의 기사(1991년 7월 29일 新 知 新 聞 ) 1967년에 피렌체에서 흰색만을 주제로 하여 백( 白 )의 콜렉션 을 발표하였고, 뉴스위크, 타임, 라이프 등의 잡지 등 매스컴에 대대적으로 보도되어 그 명성이 순식간에 알려지게 되었으며 같은 해에 니만 마카스상(패션계통에서 오스카상에 상당하는 것으로 알려져 있음)을 수상하였음. 여성복, 신사복, 모피, 구두, 가죽백, 벨트, 넥타이, 악세사리, 향수, 라이타, 인데리어용품 등을 디자인하였으며, 엘리자베스 테일러, 오드리 헵번, 재클린 케네디, 모나코공국의 그레이스 왕비 등과 같은 유명인사가 고객이었으며, 세계 고급 브랜드로서 알려지게 됨 7) POLOCITY + ポロシティ- 상품 사용자 도쿄고등법원 평성11년 ( 行 ケ)제192호 (등록취소결정 취소청구사건) 판결주문: 원고청구 기각 (등록) POLOCITY + ポロシティ-(등록 제 호) (지정상품) 피복등 (등록인) 쟈스 인터내셔널 가부시키가이샤 일본 법 제4조 제1항 제15호 1989년 4월 15일 160

177 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 간행물과 신문 자료와 변론의 전취지에 의하면 랠프 로렌(Ralph Lauren) 및 그가 설립 한 폴로 패션사는 본건표장의 등록출원시점인 평성3년(1989년) 4월 이전에 패션관련업 자로서 널리 알려져 있었고, 저명 상태에 이르렀음을 인정할 수 있음 구기종목으로서의 폴로는 일본에서 거의 알려져 있지 않음은 당법원에 있어서 현저 한 사실이다. 따라서 의류 등의 패션관련상품에 POLO 또는 ポロ 문자가 사용되 면 그것을 접한 거래자, 수요자는 구기로서의 폴로에 관련이 있는 상품이라고 인식 하지 않고, 랠프로렌 또는 폴로사와 관련있는 상품이라고 인식할 개연성이 높다고 할 수 있음 폴로셔츠 라는 단어가 옷깃이 달린 반팔셔츠 의 보통명칭을 의미한다는 것은 당법원 에 현저한 사실이며, 폴로셔츠 가 폴로 로 약칭되는 예가 있다는 것도 당법원에 현저 한 사실이다. 그러나 비록 보통명칭으로서의 폴로셔츠 가 폴로 로 약칭되는 예가 있다고 하더라도 상품에 사용된 POLO 또는 ポロ 를 접한 거래자, 수요자가 그것을 랠프로렌 또는 폴로사와 관계가 있는 상품이라고 인식할 것인가 아닌가하는 것은, POLO 또는 ポロ 가 보통명칭으로서 사용되고 있다고 인식되고 있는 경우에 한정이 될 것이며, 그 이외의 경우에는 관계가 없다고 할 것임 본건표장을 그 지정상품에 사용하면 거래자, 수요자들은 POLO 문자 부분에 강한 인상을 받게 되어 그 상품을 랠프로렌과 경제적 또는 조직적으로 어떠한 관계를 가지고 있는 자에 의하여 취급되고 있는 상품이라고 인식하게 되므로 상품의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 염려가 있다고 하는 원심판단에는 잘못이 없다고 판단 의류 소비자의 적지 않은 사람들이 랠프로렌의 상품에 부착된 와 랠프로렌과 아무런 관계를 가지고 있지 않는 자들이 사용하고 있는 POLO 를 포함하고 있는 를 별개의 로서 인식하고 있다는 사실을 인정. 따라서, 랠프로렌의 상품에 부착된 와 랠프로렌과 아무런 관계를 가지고 있지 않는 자들이 사용하고 있는 POLO 를 포함하고 있는 를 별개의 것으로 식별하고 있는 사람이 적지 않다고 하는 사실은 직접적으로 본건표장이 법 4조 제1항 제15호에 해당되지 않는다 는 것을 증명하는 것은 아님 8) INTER CITY 토쿄고등법원 평성13년 行 ケ430 (등록무효심판) 심결취소소송 판결 주문: 기각 INTER CITY (등록) SHINAGAWA INTER CITY + 品 川 イン ターシチ 상품 부동산업 (지정상품) 자금대부 및 어음할인, 외환거 래, 유가증권매매, 건물관리, 임차대리업등 사용자 인터시티 株 式 会 社 (등록인) 교와( 興 和 ) 不 動 産 株 式 会 社 일본 법 제4조 제1항 제10호, 15호 1995년 6월 29일 161

178 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 쇼와( 昭 和 )61년(1986년) 9년 토쿄, 카나가와( 神 奈 川 )현, 사이타마( 埼 玉 )현, 치바( 千 葉 )현, 이바라키( 茨 城 )현 등(일본의 수도권 지역) 인터시티 株 式 会 社 의 상호가 표기된 부동산광고 전단지를 1986년 3 회, 1989년 1회, 1992년 9회, 1993년 1회, 1994년 3회, 1995년 3회 작성하여 수도권 지역에 배포 매회 광고전단지는 약 2,500 ~ 5,000부를 인쇄 1992년 아사히신문에 광고전단지 3만부를 삽입하여 신문배달과 함께 배포(단, 토쿄의 미나토구에 한정) 1987년 4월부터 11월까지 리쿠르트가 발행하는 주간주택정보지에 부동산 정보(광고)를 게재 영업안내서, 인사장, 연하장의 간헐적인 발송 1987년, 1992년에 도쿄의 자치구에서 발행되는 전화번호부에 광고 게재 법원은 인터시티 株 式 会 社 가 사용하는 INTER CITY는 독창성이 있는 단어가 아님을 고려하였음 저명한 지명인 SHINAGAWA를 식별력이 약한 INTER CITY와 결합하여 사용할 경우, 이를 접한 수요자들은 SHINAGAWA에 있는 INTER CITY라고 인식하게 되어, INTER CITY 를 SHINAGAWA와 분리하여 특정인의 로 인식할 것으로 보기는 어렵다고 판시 법 제4조 제10호, 제15호에 의한 유명의 보호는 등록주의를 취하고 있는 일본 법 하에서 예외적으로 미등록이라고 하더라도 그것이 주지되어 있는 경우 에는 등록와 마찬가지로 그것과 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 의 등록 을 배제하고 있다. 그러나 등록이 배제되면 출원인은 그 를 일본 어디에서 도 등록로서 사용할 수가 없게 되므로, 등록 배제의 효력은 전국에 미치는 것이 다. 이러한 점을 감안하면, 유명하다고 하기 위하여는 특별한 사정이 없는 한, 전국적 으로 상당히 알려져 있다거나 또는 전국적이 아니더라고 수개의 현( 県 )을 포함하는 상당히 넓은 범위에서 다수의 거래자, 수요자에게 알려져 있어야 한다고 설시 수도권에 거주하는 인구가 4,000만명을 상회하고 있으며, 수도권에서는 다수의 업 자에 의하여 많은 양의 부동산 정보가 발송되고 있으며, 대장이 수도권에서 거 162

179 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 래자 및 수요자에게 널리 알려져 있는 상태에 있다고 하기 위하여는 원칙적으로 대장을 거래자 및 수요자에게 알리기 위한 활동이 평균적인 부동상업자가 일반 적으로 행하는 정도를 크게 넘어서야 할 필요가 있으며, 그렇지 않으면 설사 오랜 기간 사용하였다고 하더라도 상기와 같은 상태가 발생한 것이 아니라고 해야 할 것이라고 판시 9) VALENTINO GARAVANI 지적재산고등법원 평성17년 ( 行 ケ)제10491호 (등록 무효심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소 (등록) VALENTINO GARAVANI 상품 여성복, 신사복, 구두, 넥타이 등 (지정상품) 냄비류, 식기류 등 사용자 valentino gravani (등록인) 산.그린.리버 가부시키가이샤 일본 법 제4조 제1항 제15호 2005년 4월 12일(심결시) 1974년 7월 1974년 이후 일본을 포함한 세계 각국(판례에서는 일본에서의 사용만 언급) 1976년 7월기 결산(11개월 결산) 연매출 8억 2000만엔, 1993년 55억 6000만엔, 1994년 49억 2000만엔, 1995년 39억 6900만엔, 1996년 41억 3100만엔, 1997년 41억 4400만엔 1993년 1억 3500만엔, 1994년 2억 400만엔, 1995년 7000만엔, 1996 년 9500만엔, 1997년 1억 900만엔 1981년 다나카치요다 著 도분쇼인 1981년 발행 복식사전 및 디비드 크룬탈 편집 가부시키가이샤 이와나미쇼텐 1997년 발행 이와나미=캠브리지 세계인명사전 에 발렌티노 의 항목이 포함 1976년 9월30일(본건표장의 출원 이전) 내지 1993년 8월 28일에 걸쳐 발행된 일간 rps다이, 요미우리신문, 닛케이츠신신문, 센켄신문, 센이.저널, 아사히신문, 아키타 사키가케, 가호쿠신보, 도오일보, 산인쥬오신보, 산케이신문, 미야자키일일신문, 닛 케이산업신문, 후쿠시마민우신문, 데일리스포츠, 도쿠시마신문, 고메이신문, 석간후 쿠니치, 치바일보, 니혼케자이신문 및 호치신문의 기사와 색인에, 발렌티노(ヴァ レンティノ) 또는 발렌티노(バレンチノ) 등으로 약칭하여 게재됨 세계의 일류품 대도감 1998년판, 1983년판, 1985년판, 1988판, 1990판, 남자의 일류품 대도감 1985년판, 1988년판, 1991년판, 반산칸(25Ans) 1987년 10월호, 163

180 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1989년 5월호, 1994년 4월호 및 10월호, SUPR 1989년 11월 호 및 12월호, 미스 가정화보 1989년 5월호, 1990년 5월호, 7월호, 1994년 4월호 및 6월호, 미세 스 1994년 5월호, 반티느 1994년 10월호 및 12월호, JJ 1990년 6월호, Oggi 1993 년 10월호, CLASSY 1993년 10월호, 마리클레르 1993년 10월호, 르 쿨 1993년 10월호, ELLE 1997년 8월호, 엘 쟈폰 1997년 8월호, 돈나 쟈포네 1998년 4월 호, 세계의 일류품 대도감 1977년판. EUROPE 일류 브랜드 책 1977년 12월호, 아사히신문 1982년 11월 20일 발행, nonno 1989년 12월호 등 각종 패션관련잡 지 및 신문에 VALENTINO, Valentino, ヴァレンティノ,'バレンチノ 등의 약칭 으로 게재됨 발렌티노 가라바니는 1959년 로마에서 자신의 패션하우스를 개설한 이후, 1967년 디 자이너로써 가장 영예있는 상인 패션오스카(Fashion Oscar) 를 수상, 라이프지, 뉴욕타 임즈지, 뉴즈위크지 등 저명한 신문 잡지에 발렌티노 가라바니의 작품이 게재됨. 그 이래로 발렌티노 가라바니는 이탈리아 패션에 있어 1인자로써의 지위를 확립하고 국제 적인 톱디자이너로써 알려짐 10) COMPUTERWORLD 도쿄고등법원 평성3년 ( 行 ケ)제29호 (등록 무효심판) 판결주문 : 특허청의 심결을 취소 COMPUTERWORLD (등록) コンピューターワール 의 세 로쓰기 상품 신문 (지정상품) 신문, 잡지 사용자 International Data Group (등록인) 가부시키가이샤 덴파신분샤 일본 법 제4조 제1항 제10호 1981년 1967년 미국에서 창간됨 약 36년(판례에서는 1974년 사용실적부터 언급) 일본을 포함한 세계 각국 1974년 후반 약62400부 내지 65900부 (동년 11월6일호의 유료발행 부수 65928부 중 미국, 캐나다 이외의 국가에서의(일본 포함) 판매수 2652부) 1979년 후반 약99300부 내지 부 (동년 11월5일호 유료발행부수 부 중 미국, 캐나다 이외의 국가에서의(일본 포함) 판매수 4292부) 164

181 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 1973년 피고가 발행한 전파신문 의 1월 10일호 1면 중앙에 COMPUTERWORLD 지가 미국에서 가장 권위 있기로 알려진 컴퓨터 월드 지 라고 소개됨 1970년 주간잡지 피코 의 6월 1일호 및 1972년 12월 11일호에 COMPUTERWORLD 의 기사 요약이 1건 내지 11건 등재되고, 각각 기사에 출처가 명시됨 1976년 월간 기계공업해외정보 지의 1월 ~ 1980년 12월에 발행된 대부분의 호에 COMPUTERWORLD 의 기사 요약이 수건 등재되고, 그 기사의 출처로써 Computrworld 라는 약칭이 명시됨 1975년 해외전기통신 지의 1월호 ~ 1980년 12월호 중 65부의 호에 COMPUTERWORLD 의 기사의 표제 정도의 요약이 기사색인으로써 수건 이상 등재 되고, 그 출처가 명시됨 1973년 계간지 JECC컴퓨터 다이나믹 레포트 지의 4월호 ~ 1978년 10월호 중 15부의 각호에 해외 컴퓨터관련 기사인용 문헌 및 해외의 신문, 잡지 기사의 출처가 1호당 1회 내지 수회 명시됨 1971년 정보처리뉴스 지의 9월호 ~ 1972년 7월호에 해외 컴퓨터 관련 기사 소개로 써 COMPUTERWORLD 의 기사요약이 총 5건 소개되고, 각각 기사에 출처가 명시됨 1972년 4월에 발행된 해외의 정보산업 지에 해외의 컴퓨터관련 기사 소개로써 COMPUTERWORLD 의 기사가 소개되고 출처가 명시됨 1978년 전자공업월보 4월호에 해외의 컴퓨터관련 뉴스 소개로써 COMPUTERWORLD 의 기사요약이 소개되고, 그 출처가 명시됨 COMPUTERWORLD 의 기사를 게재한 신문잡지 판매부수는 1만부 이상임(1980년 당 시의 컴퓨터 관계자는 수 만 명이었으므로, 상기 판매부수는 컴퓨터 관계자들 간에 인용 가 주지되어 있었다는 사실을 증명하기에 충분함) 미국 등록 제857066호(등록일 1968년 9월 17일) 라. 미국판례 (11건의 판결) 1) JUST DO IT Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher Opposition No ( 이의신청사건) 심결주문: 본건표장의 등록 거절 JUST DO IT (출원) JUST JESU IT 상품 사용자 옷, 포스터, 머그, 노트패드, 포트폴리오 커 버 등 Nike, Inc. 2(d) of the Lanham Act U.S.C 1052(d) 43(c) of the Langham Act, 15 U.S.C. 1125(c) 2008년 (지정상품) 운동복 등의 의류 (출원인) Peter Maher and Patricia Hoyt Maher 165

182 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1989년 약 20년 미국 포함 전세계 순이익 $175,000,000 10,000개 이상 언급 없음 $6,000,000,000 네트워크, 케이블 티비 통한 광고 Elle, Runners World, Sports Illustrated, Redbook, Esquire, Rolling Stone, Entertainment Weekly, People and Time같은 잡지를 통한 인 쇄물광고 유명인(마이클 조던, 존 맥엔로, 보 잭슨,타이거 우즈, 르브론 제임스)을 통한 광고 Just Do It- Bo Knows 캠페인은 YouTube에서 게재되어 200,000번 이 넘는 조회수를 기록 2009년 Chalk Throw-Lebron Commercials 라는 이름의 캠페인 광고 는 YouTube에서 840,000번의 조회수를 기록 육상 선수 Carl Lewis가 출연한 TV 광고는 2008년 올림픽기간 동안 방송되었으며, 2009년 2월에는 YouTube에서 $1,200,000이 넘는 조 회수를 기록 1990년 8월 2일자, USA Today지의 신발과 함께한 태도라는 제목으로 Just Do It 의 광고 슬로건은 광고를 초월해 대중문화가 된 진귀한 보석중의 하나이다 라는 기사 1994년 3월 27일자 The Washington Post지의 Just Do It 같은 간결하고 선언문적 인 나이키 슬로건은 문화적 현상이 되었다 라는 기사 1996년 1월 6일자 Bloomberg Business News의 Just Do It 슬로건과 스우시 로고 는 미국 대중문화의 일부분이다 라는 기사 2008년 INC.com에서 Just do it을 역대 10대 슬로건이라고 발표 Cleveland Cavaliers 야구팀 팬 사이트의 화면샷에서 야구선수 LeBron James와 함께 LeBron의 게임시작 전 의식은 최상의 Just Do It 순간의 symbol 이 되었다 라는 인용구를 볼 수가 있음 대장권자 의 가치에 대한 책들이 쓰여졌음( Just Do It: 기업 세계에서의 나이키 정신 ) 1999년 Colonial Williamsburg에 의해 진행된 역사적 사건과 대중문화 에 서 79%의 응답자들이 인용권자가 Just Do It 광고 슬로건의 제공자라는 것을 인식하고 있었음 1999년 Advertising Age Magazine에서 Just Do It 을 20세기 기억에 남는 슬로건 중 2위에 랭크 Just Do It 은 제일 유명한 광고 슬로건 중의 하나이며, 2006년에 Just Do It 를 대상 166

183 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 표장권자(Nike)의 신발 상자 바닥에 배치시키는 등 대장권자를 홍보하기 위한 수단으로 오랜 기간 동안 지속적으로 사용하여왔음 슬로건이 대장권자의 상품에 부착되어 있지 않아도 소비자들은 대장권자의 와 슬로건을 연관 지어서 생각할 수 있을 정도로 독특하고 구별이 가능 2) GULP 7-Eleven, Inc. v. Lawrence I. Wechsler Opposition No ( 이의신청사건) 심결주문: 기각 GULP (등록) GULPY 상품 음료수, 사탕, 샐러드, 과일 등의 9가지 상품 (지정상품) 휴대용 애완동물 물병 사용자 7 ELEVEN, Inc. (등록인) Lawlence I. Wechsler 2(d) of the Lanham Act U.S.C 1052(d) 43(c) of the Lanham Act, 15 U.S.C. 1125(c) 2007년 1978년 19년 미국 평균 $180,000,000을 초과(1985년부터 2001년) 1.3만(GULP라인 중 하나인 x-treme gulp mug의 매출) 수백만달러 국가 또는 지역 행사참여 영화(Reality Bites, American Pie, Pretty Woman)에서 GULP라인의 BIG GULP, SUPER BIG GULP, X-TREME GULP 제품들을 노출 TV 프로그램 등을 통한 광고 2001년 6월 4일자 Strategy지, 2001년 5월 21일자의 Time지의 기사, 1998년 12월 16일자, The Arizona Republic지의 가게들은 Big Gulp같은 높은 수준의 맛과 낮은 가격을 제공함으로써 성공을 이루었다. 7-eleven의 이 흔한 32ounce 음료수는 Xerox나 Kleenex 같이 일반적인 가 되었다 라는 기사, 1998년 12월 14일자 Discount Store New 지의 Slurpee와 Big Gulp같은 난어를 만든 체인스토어 Southland Corp 의 7-eleven은 국가적인 의식에 매우 깊이 밴 전형적인 소매상점 을 뛰어넘는 소매업 콘셉트다 라는 기사, 1996년 5월 18일자 The Arizona Republic지의 모든 신중한 운전자들이 알 듯이, Big Gulp는 오직 7-eleven에서만 판매된다 라는 기사, 1996년 5월 18일자 The San Diego Union-Tribune의 기사 등에서 대장 Big Gulp 를 언급하였음 1998년 11월 20일 The Plain Dealer지에서 Big Gulp가 미국인들의 조급함과 탐욕 을 상징한다 라고 언급한 기사, 1998년 11월 23일자 Bangor Daily New의 기사, 1998년 7월 18일자 The Hartford Courant지에서 최상위는 미국 문화의 매우 큰 부분... 그것이 7-eleven의 32ounce Big Gulp와 64 ounce 더블 Big Gulp가 인기가 167

184 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 있는 이유이다 라고 언급한 기사, 1998년 8월 12일자 The Olando Sentinel지의 기사, 1997년 4월 27일 The Washington Post지의 기사등의 몇몇 기사에서 Big Gulp 가 미국 문화의 Symbol 이 되었다는 것을 보여줌 판례에 제시된 연구결과에 따르면 Big Gulp 는 매우 높은 수준의 대중인식을 가진다 라고 언급 대장 Big Gulp 는 음료수(soft drinks)와 연관되었을 때, 대중들에게 매우 높은 인식과 식별을 가짐 시장 조사에서 GULP 라인의 상품 중 하나인 BIG GULP 를 73%가 인지 대장권자는 대략 5,300개의 체인(2,100개는 직영, 3,100개는 프랜차이즈 스토 어)을 가진 편의점임. The BIG GULP 와 다른 GULP 들은 대장권자의 음료 수 프로그램을 식별하기 위해 사용되었음. 대장권자는 BIG GULP라는 는 음료수에 붙여 그들이 운영하는 전국의 편의점에 팔아왔으며, 점진적으로 GULP 라 는 를 머그컵, 사탕, 샐러드, 과일에까지 확장시켜 사용하여 왔음 하지만 대장권자가 애완용 먹이나 악세사리 등에는 GULP라는 를 붙여 판 매한 적이 없기 때문에 소비자들이 GULPY라는 이름의 본건표장권자의 애완동물용 휴대용 물병을 보고, 대장권자의 GULP와 혼동할 가능성은 없다고 판단(본 건표장권자의 GULPY는 대장권자의 BIG GULP와 다른 차별화된 인상 을 준다는 뜻). 은 인정이 되나 혼동 가능성이 없어 대장권자의 이의신청 은 기각되었음 3) Crayola box+ Green and Yellowscheme Binney & Smith v. Rose Art Industries Civil Action No (표장 사용금지 가처분사건) 판결주문: 본건표장의 사용금지 Crayola box+ Green and Yellowscheme (등록) ColorGear Packaging(초록과 노란색의 포장) 상품 크레용, 마커 (지정상품) 어린이용 마커 사용자 Binney & Smith Inc. and Binney & Smith Properties, Inc. 2(d) of the Lanham Act U.S.C 1052(d) 43(c) of the Langham Act, 15 U.S.C. 1125(c) 2000년 (등록인) Rose Art Industries Binney & Smith Inc. and Binney & Smith Properties, Inc.는 크래욜라(Crayola)라는 이름을 붙인 상품들을 만드는 제조업자임. 1903년에 처음 크래욜라 크래용이 만들어졌 을 때 초록색과 노란색 상자에 포장하여 판매하였음. 그 때부터, 대장권자는 모든 크래욜라 상품들에 초록색과 노란색 조합의 패키지를 꾸준히 써왔음. 이후 모든 크래욜 라 상품에 이 색상조합을 사용하기 시작함. 그러다가 50년 전부터 크래욜라 or 크래욜라 색채 계획 이라 칭하는 노란색 배경에 가로눕힌 초록색 v자형 무늬를 장착하 여 사용하여 현재까지 사용 97년 168

185 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 미국을 포함한 전 세계 $200,000,000 정도 상품 카탈로그 스미스소니언 박물관에 크래욜라(crayola) 박스의 기부를 기념하는 행사에서 기자가 초록색과 노란색의 v형 무늬의 박스를 보고 회상에 잠겼다 라고 한 1999년 11월 스미스소니언 잡지의 기사 1998년 스미스소니언 박물관에서는 크래욜라 상품들을 영구 수집품으로 추가하였 음(크래욜라의 패키징이 국가적인 차원에서 인정받았다는 의미) 1998년 미국 우체국에서 인용권자의 초록색과 노란색 크래욜라 상자를 기념하 기 위한 기념우표를 발행 2세에서 12세 사이의 아이들 둔 엄마들에게 크래용 브랜드의 이름을 떠올려보라고 했을 때 그 중 92%가 대장(crayola)을 대답. 또한 같은 에서 마커 (markers) 브랜드를 떠올려보라고 했을 때는 80%가 대장을 대답 1999년에 전국적으로 진행된 소비자 에서 유명한 브랜드 중 질(quality)부 분에서 대장권자의 크래용과 마커가 2위를 차지함 대장권자는 크래욜라(Crayola)라는 이름을 붙인 상품들을 만드는 제조업자임. 1903년에 처음 크래욜라 크래용이 만들어졌을 때 초록색과 노란색 상자에 포장하여 판매하였음. 그 때부터, 대장권자는 모든 크래욜라 상품들에 초록색과 노란색 조합의 패키지를 꾸준히 써왔음. 이 후 모든 크래욜라 상품에 이 색상조합을 사용하 기 시작함. 그러다가 50년 전부터 크래욜라 or 크래욜라 색채 계획 이라 칭하 는 노란색 배경에 가로눕힌 초록색 v자형 무늬를 장착하여 사용하여 현재까지 사용 1987년 시장조사에서 참가자들에게 크래욜라 패키지를 그려보라고 시켰는데 450 명의 모든 참가자들이 초록색과 노란색 상자를 그렸음. 그 정도로 크래욜라의 초록 색, 노란색 v자형 무늬의 색상 조합은 식별력을 가짐 4) Nasdaq The NASDAQ Stock Market, Inc. v. Antartica, S.r.l Opposition no ( 이의신청사건) 심결주문: 본건표장의 등록 거절 (출원) Nasdaq 상품 금융 산업분야 정보제공 서비스 (지정상품) 자전거 오토바이, 스키용 헬멧, 운동용 의류, 수영, 스키, 오토바이, 모터크 로스, 자전거, 농구 등 운동용 고글 사용자 The NASDAQ Stock Market, Inc. (출원인) Antartica, S.r.l 169

186 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 43(c) of the Langham Act, 15 U.S.C. 1125(c) 1996년 The NASDAQ Stock Market, Inc.는 1960년대, 미국 의회에서 뉴욕증권거래소나 미국 증권거래소에 등록되어 있지 않은 증권들을 거래할 대안책이 필요하다는 결정으로 국 가 증권 딜러 협회에 의해 자동화 마켓/호가주도형 경쟁매매시스템 형식으로 설립 18년 전세계 수백만 달러 웹사이트를 통한 광고, NASDAQ 를 붙인 용품들 분배, 판매, 티 비 광고, 스포츠 중계 경기 스폰서 1976년 12월 15일자 포브스 잡지의 회사가 한창 뜨거울 때(사업이 잘될 때), 투기 적인 열기가 그 회사의 주식을 Nasdaq의 가장 활발한 리스트에 올려놓는다 라는 기사 1986년 6월 30일자 아리조나 비즈니스 가제트의 6년된 회사의 최근 성장은 5월에 이 회사의 보통주가 Nasdaq 주식시장에서 거래 인정을 받음으로써 이미 이루어졌 다 라는 기사 1988년 11월 27일자 보스턴 글로브의 나는 Nasdaq 주식시장의 리스트에 이름이 올려져 있는 Advanced Genetic Sciencs Inc. 의 주식을 소유하고 있다 라는 기사 1990년 5월 14일자 세인트 피터스버그 타임즈의 Nasdaq 멤버쉽에 관련해서 신용 의 단계가 있다. 그리고 그 신용을 잃는 순간 나의 회사에 매우 치명적인 영향을 끼칠 것이다 라는 Irwin Bosh Stack의 말을 인용한 기사 1997년 3월 31일자 시애틀 타임즈의 저번주 마이크로소프트의 재정최고관리자 Mike Brown이 Nasdaq 주식시장의 이사진으로 임명되었다. 이 움직임은 뉴욕주식 거래소의 주식부자 회사에 대한 구애 시도임에도 불구하고 마이크로소프트사와 Nasdaq의 관계를 더 공고히 할 것이다 라는 기사 많은 신문기사들은 시장 자체, 운영 방법, 이나 다른 시장과의 경쟁 그리고 해외확장 등에 초점을 맞추었음 1979년 9월 12일자, The American Banker지의 기사 1984년 7월 20일자, The New York Times의 오늘자로 런던 주식거래소를 운영하 는 회의체가 말하길 런던 주식거래소가 미국의 국가적인 Nasdaq 시스템이랑 매우 비슷할 주식시장을 만들 만한 새로운 주식거래 시스템을 승인하였다 라고 한 기사 1988년 2월 14일자, The New York Times의 기사 1992년 1월 30일자 USA Today의 전국 증권업협회(Nasdaq 장외거래 주식의 발상 지)의 새로운 광고는 일요일부터 전파를 탔다. Nasdaq의 최신 TV 광고는 Nasdaq 리스트에 올려져 있는 큰 회사 중의 하나인 MCI 회사의 간략한 역사를 보여주었다. 광고는 이제 Nasdaq 주식 시장에서 살 수 있는 회사의 투자자들에게 초점이 맞추어 져 있다. 이것은 이제까지 전파를 탔던 What is NASDAQ? 이라는 제목의 좀 더 일반적인 광고와는 반대되는 것이다 라는 기사 170

187 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 1999년 4월 30일자 The Los Angeles Times의 Nasdaq 주식시장은 명단신청자들 을 살피고 명단의 회사들이 의회의 회계 감사원에 맞춘 그들의 기준을 제대로 따르 고 있는지를 확인하는 작업을 제대로 하고 있다 라는 기사 2001년 3월 29일 The San Francisco Chronicle의 기사 1994년 6월 30일 The Boston Herald의 Nasdaq 주식거래시장을 개인투자자들에 게 좀더 공정한 장소로 만들기 위해 만들어진 새로운 규칙은 어제자로 증권거래위원 회에서 승인을 받았다. 전국증권업협회의 제안으로 만들어졌으며, 화면을 기본으로 한 Nasdaq을 운영하는 규칙이다 라는 기사 1999년 2월 28일 Milwaukee Journal-Sentinel의 기사 2000년 1월 7일 San Jose Mercury News의 Nasdaq 주식 거래 시장은 1000포인 트의 주고받기식 거래(roundtrip trading)을 달성했을 때, 주가지수는 내려갔다. 그리 고 500포인트를 회복했다 라는 기사 대장권자의 주식시장 리스트에 올려져있는 주식표가 1972년 2월을 시작으로 미국전역에 배포되는 신문에 게재됨 주식시장의 일일 결과가 수백 개의 뉴스에 게재되었고, TV에서 보도되며, 수많은 웹사이트에 포스팅됨 10년 동안의 광고 캠페인을 진행하면서 대장권자는 투자자들과 일반 대중들 사이에서 대장에 대한 인식의 정보를 측정하기 위해 연례 를 실시하였 음. 투자자들이 대장에 대해서 1990년에 20퍼센트의 인식을 보였던 것이 1999 년에 와서는 80퍼센트로 증가 Nasdaq 은 초기에는 미국 주식시장에서 거래되지 않는 회사를 상대로 한 것이었기에 over-the-counter(장외시장) 라고 불리어졌으나 점점 발전하여, 1994년에는 뉴욕주 식시장을 뛰어넘는 주식거래장이 되었고, 그 거래량에 있어서 1등 거래 공간이 됨 1999년에는 달러의 양에서 가장 많은 주식 거래장소로 인정받음 5) GOOGLE Google Inc. v. Nikolaus Gubernator Opposition No ( 이의신청사건) 심결주문: 본건표장의 등록 거절 GOOGLE (출원) CHMOOGLE 상품 검색 엔진 (지정상품) 과학분야의 컨설팅 서비스 사용자 Google, Inc. (출원인) Nikolaus Gubernator Section 2(d) of the Lanham Act U.S.C 1052(d) 2005년 Google, Inc.는 1997년부터 검색엔진 서비스를 제공하여 왔음. 검색엔진 사용에 대 한 비용을 청구하지 않는 대신, 대장권자는 광고수입으로 회사를 운영. 대 장은 눈에 띌 만한 시장노출, 수입, 명성을 가지고 있으며, 특히 검색 엔진 서비스와 관련해서 대장은 유명한 임 8년 171

188 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 미국 포함한 전세계 2005년 $1,456,397,000의 순수익(2007년 4분기에 $1,210,000,000에 서 2008년 1분기 $1,370,000,000 으로 상승하는 등 매년 오름) 웹페이지를 통한 광고 2005년 12월 6일, 월스트리트 저널에서의 많은 회사들이 명성을 얻기 위해 수십년 이 걸리지만, Google, Inc.는 이것을 7년만에 해냈다. 제1의 인터넷 서비스 엔진의 창시자는 올해 연례의 명성지수에서 세계적으로 저명한 60개의 회사들 중에서 3위 를 차지하며 강력한 데뷔를 했다 라는 기사 2006년 12월 29일, 뉴욕타임즈의 다른 브랜드들은 Google의 간단한 메시지와 넙 은 범위의 제공서비스로부터 배울 수 있을 것이다 라는 기사 2005년 2월9일 로스앤젤리스 타임즈의 Google Inc.는 지도서비스를 소개한 화요일 다른 영향력 있는 검색 엔진들의 영역다툼을 그 세력을 확장시켰다 라는 기사 2004년 10월 15일 보스톤 글로브의 Google이 세계에서 가장 인기있는 인터넷 검색 사이트가 될 수 있었던 것은 4조가 넘는 웹페이지에 대한 Google의 색인 때문 이다. 사용자들의 검색 요청에 따라 사이트에 광고를 팜으로써, Google은 $961,000,000의 수익 중 $106,000,000 수입을 얻으며, 인터넷의 가장 성공한 회 사들 중 하나가 되었다. 최근에 있었던 회사의 공개공모(IPO)는 $1,670,000,000 이 었고, 어제 Nasdaq 주식시장 폐장시에는 $1,420,000,000였다 는 기사 옥스퍼드 대학 출판부 2006년판 사전과 Merriam-Webster 사전에 Google 의 정의가 기재됨 인터넷을 사용한다고 답한 사람을 대상으로 한 전화에서 53.47%가 Google을 검색엔진으로 식별할 수 있었음(2순위 브랜드의 두 배가 되는 수치) 대장권자는 1997년부터 검색엔진 서비스를 제공하여 왔음. 검색엔진 사용에 대한 비용을 청구하지 않는 대신, 광고수입으로 회사를 운영. 대장은 눈에 띌 만한 시장노출, 수입, 명성을 가지고 있으며, 특히 검색 엔진 서비스와 관련해서 유명 한 임 대장과 본건표장은 혼동가능성이 있는 유사이며 양 의 지정서비스업도 관련성이 있다고 판단 6) THE OTHER WHITE MEAT National Pork Board v. Supreme Lobster Opposition No ( 이의신청사건) 심결주문: 본건표장의 등록 거절 THE OTHER WHITE MEAT (출원) THE OTHER RED MEAT 상품 협회 회원들의 이익증진 서비스, 요리정보 및 레시피, 요리책, 브로슈어,펜,연필,셔츠, 스웻셔츠,앞치마 등 (지정상품) 생연어 또는 냉동연어 172

189 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 사용자 National Pork Board and National Pork Producers Council (출원인) Supreme Lobster and Seafood Company Section 2(d) of the Lanham Act, 15 U.S.C. 1052(d) Section 43(c) of the Act, 15 U.S.C. 1125(c) 2004년 1987년 17년 미국내 1987년과 2007년 사이, 식용돼지산업에서 $1,000,000,000 $500,000,000 이상(20년 이상의 기간 동안) 라디오, 텔레비전, 광고판, 택시, 음식 제조업자의 상품에 부착, 슈퍼 마켓과의 협업, 유명인들을 이용한 광고 2000년 The Northwestern Study 에서 대장이 당시의 일반 성인들 사이에서 5번째로 많이 인식되는 광고슬로건이라는 것을 밝혀냄 Harvard business school에서 대장의 슬로건(THE OTHER WHITE MEAT)의 특이성이 어떻게 돼지고기산업의 현저한 이익 상승을 이룰 수 있었는지에 대해 케이 스 스터디 자료로 이용함 1987년 독립 연구기관을 의해 실시된 반( 半 )기 징후파악조사는 85%의 미국 내 소비 자들이 대장에 대해서 인지하고 있음을 보여줌 THE OTHER WHITE MEAT 은 미국내에서 대중문화의 일부분이 되었음 2000년 Northwestern 대학의 연구 결과에서 오직 4개의 소비관련 슬로건만이 대상 표장보다 더 높은 인지도를 가진다는 사실을 밝혀졌고, 이를 통해 대장이 매우 넓은 범위의 소비자들에게 알려져 있다고 판단 7) 단열재+ 분홍색 상품 사용자 In Re Owens-Corning Fiberglas Corporation 774 F.2d 1116 ( 거절결정에 대한 불복소송) 판결주문: 주거용 단열재에 사용되는 분홍색을 로 인정 (등록) 단열재+ 분홍색 (지정상품) 주거용 단열재 (등록인) Owens-Corning Fiberglas Corporation section 2(f) of the Langham(Trademark) Act 1980년 173

190 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 1956년 약 30년 미국 대략 $42,421,000 티비, 라디오 광고, 신문, 소비자 잡지(1972년부터 1981년), 1981년에만 $11,400,000 지출 1981년판 National Home Center New에서 Mr. Promotions Boost Insulation Traffic 이 란 제목으로 Owens-Corning의 핑크 팬더 티비 캠페인은 그 해에 제조업자에게 가장 큰 영향을 끼친 홍보물이었다 고 게재 1980년 남성 집주인들에게 당신의 경험에 비추었을 때, 어떤 제조업자가 분홍색단열 재를 만드느냐? 는 를 실시했을 때, 41%의 응답자가 출원인의 이름 (Owens-Corning FIberglas)를 말하였음. 1981년도에 비슷한 를 하였을 때, (Owens-Corning FIberglas의 분홍색 주거용 단열재를 광고한 핑크팬더 광고가 방송된 후) 출원인에 대한 인식은 50%까지 상승하였음 이 사건의 판결은 색상을 로 등록하는 것에 대한 논리적인 접근을 보여줌. 색상 이 기능, 실용적인 목적이 아니라 출원인 상품의 특징을 보여줄 때, 색상이 부차적인 의미도 가지고 있다면 로 등록이 가능 이 사건에서 Owens- Corning Fiberglas의 주거용 단열재에 부착된 분홍색은 의 상업적이고 공익적인 목적에 부응하기 때문에 의 역할을 수행한다고 판단 8) Polaloid Corporation Polaroid Corporation v. Polaraid, Inc. 319 F.2d 830 (표장 사용금지 가처분 사건) 판결주문: 본건표장의 사용금지 Polaloid Corporation (등록) POLARAID 상품 광학소자들, 광학기기들 (지정상품) 냉/온방 시스템 사용자 Polaroid Corporation (등록인) Polaid,Inc. 15 U.S.C.A. 1114(1) (a), 1116, 1117 and 년 Polaroid Corporation는 1937년 델라웨어 주에서 설립되었고, 매사주세츠가 주요 사업지임 대장 Polaroid 는 전임자로부터 획득한 것으로 대장권자가 설립할 당시부터 사용하고 있었음 174

191 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 16년 미국을 포함한 전 세계 70개의 국가 $450,000,000 $30,000,000 시카고, 뉴욕의 주요 신문사나 국가적인 명성을 가진 다른 출판사들에서 대장권자 의 상품들에 대한 호의적인 기사들이 게재 대장 polaroid 는 많은 사전, 백과사전, 교과서에서 언급되는 등 명성을 가지고 있으며, 다수의 미국 특허 판례에서 언급됨 Kodak 과 함께 새롭게 만들어진 기술적으로 강력하고, 유명한 의 중요한 예로 쓰임 Polaroid 는 새롭게 만들어진 단어로써 이전까지 나 상호로 사용된 적이 없었으 며, 현재는 유명브랜드 의 지위를 가지고 있음. 대장권자에 의해 다양한 상품들에 사용되어 왔으며, 상품의 품질, 재정 상태 또는 신용평가에 대해 높은 평가 를 얻고 있음 뉴욕 증권거래소에서 대장권자의 주식은 매우 활발하게 거래되고 있음 9) VISA Visa International Service Association v. JSL Corporation 2:01-CV LRH-LRL (파기환송에 따른 판결 재심사) 판결주문: 본건표장의 사용 및 등록금지 VISA (출원) EVISA 상품 카드 (지정상품) 도메인 이름 사용자 Visa International Service Association (출원인) JSL Corporation Section 43(c) of the Act, 15 U.S.C. 1125(c)(1) 1997년 1958년 30년 이상 미국 포함 300개가 넘는 나라의 국가의 영토와 인터넷에서 쓰임 $1,300,000,000,000(2006년) 503,000,000개의 카드 발급(2006년) $1,000,000,000(1997년에서 2000년) 175

192 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 인쇄물, 인터넷 2006년, 미국 내에서 503,000,000개의 VISA 카드가 있었으며, 6,300,000,000개의 상점에서 카드가 승인됨 Itamar Simonson 박사에 의해 미국에서 행해진 에 의하면, 99%의 응답 자들이 지불 카드인 VISA 브랜드에 대해서 인식. 또한, 어떤 종류의 지불카드를 떠올릴 수 있냐고 물어보았을 때, 85%의 응답자들이 VISA라 응답 1996년판 Webster s New Unabridged Dictionary에서 Visa 의 사전적 의미를 여권 소지자가 다른 나라에 입국하거나 통과하는 것을 허용하게 하는 여권 발행 국가의 대표 에 의해 승인된 보증 이라고 기재함. 또한, 인터넷 상에서도 Visa 라는 용어는 매우 일반적임. 그러나 아무리 보통용어(Common Words)라 하여도, 그 의미와 전혀 관계 없는 분야에서 쓰인다면 식별력(distinctive)을 가질 수 있다고 판단 10)Nike Nike_Inc v. Nikepal 2:05-cv-1468-GEB-JFM(표장 사용금지 가처분 사건) 판결주문: 본건표장의 사용을 금지 Nike (등록) Nikepal 상품 운동용 신발, 또는 의류용품 (지정상품) 도메인, 비즈니스 네임 사용자 Nike, Inc. (등록인) Nikepal International, Inc., 15 U.S.C U.S.C. 1125(c) 1998년 5월 1971년 1971년 신발상품에 를 부착하였고, 1978년 회사 이름을 공식적으로 바꾸어 계속 사용 중 미국을 포함한 140개의 국가 1980년 미국 내 매출은 $1,000,000,000를 매년 넘음. 1990년대에는 매 년 대략 $2,000,000,000의 매출, 1997년에는 $5,000,000,000 달러를 넘음 180,000,000 켤레의 신발 (미국 내) 1991년에는 $100,000,000 넘는 용 1997년에는 $1,567,900,000의 홍보비용을 지출 미디어(잡지, 신문, 전단지, 게시판 등의 인쇄물광고), 전자매체이용 광고 (라디오, 텔레비전, 케이블과 인터넷, 빌딩의 외부면, 택시, 직접적인 메일 링 등 176

193 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 1990년대 초반부터, NIKE는 미국과 전세계에서 이루어진 에서 꾸준히 상 위브랜드로 랭크되었음 EquiTrend와 BrandWeek, Financial World Magazine에 출판된 다른 연구결과를 바탕으로 했을 때, Nike는 적어도 1990년도부터는 미국 상위 40개 중 하나로 선정 되어왔음. 1997년 전세계의 가장 큰 운동용 신발과 의류 판매업자. 1997년부터 100,000,000켤레의 신발을 매년 팔아옴 매년 출판물 등의 에서 최고의 브랜드로 랭크됨 1996년 Young&Rubicam 이 실시한 에서 Top ten브랜드로 선정되었으며 포브스 잡지에 게재됨 Nike, Inc.는 Nikepal International Inc,이 Nikepal 를 사용한 1998년으로부터 20년 전에 미국 내에서 10억만 달러에 가까운 에 도달하였으며, 1997년에는 Nike, Inc.의 nike를 미국 내에서 홍보하기 위해 $1,000,000,000가 넘는 비용을 사용. 그리고 1990년대 초반부터 미국을 포함한 전 세계에서 탑 브랜드로 인식되어 왔는데 이것은 Nike 에 대한 인식의 정도가 매우 강하다는 증거라고 판단 11) Rolex Rolex Watch U.S.A, Inc. v. AFP Imaging Corporation opposition No ( 이의신청사건) 심결주문: 기각 ROLEX (출원) ROLL-X 상품 시계류 (지정상품) 의료용 X-RAY 테이블 사용자 Rolex Watch U.S.A., Inc. (출원인) AFP Imaging Corporation Section 2(d) of the Trademark Act, 15 U.S.C. 1052(d) Section 43(c) of the Trademark Act, 15 U.S.C. 1125(c) 2008년 1915년 거의 100년간 계속적으로 사용해 왔음 전세계 25년이 넘는 기간 동안 매년 수억 달러 1985년부터 매년 수천만의 달러 국가적, 지역적으로 배부되는 46개의 출판물 (경영, 모험, 스포츠, 라이프스타일 같은 여러 분야의 출판물), 티비,이벤트행사, 디지 털영상장치, 시계, 협동 광고들 2001년 비즈니스 위크의 연례 기사에서 인용를 세계의 탑 100대 브랜드로 이 름을 올려놓았던 것을 시작으로 계속 리스트에 기재되었음 2007년 봄, 타임지의 레드 카펫부터 스타 랩퍼들의 손목까지.. 호화로움의 상징으로 인식된다...이 브랜드는 1905년에 독일의 Kulback의 Hans Wilsdorf 라는 사람이 런 177

194 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 던에 Wilsdorf &Davis watchmakers를 열었던 이래로 계속 존재하고 있다. 그 당시, 남자 패션은 큰 시계판의 주머니용 시계를 선호했으나 Wilsdorf 는 손목에 차기에 알맞은 작은 시계를 만드는 것에 빠져있었다. 그래서 1906년, 시계의 소리에 영감을 받은 Wilsdorf는 Rolex라는 이름을 화시켰는데 이것은 여러나라의 언어로도 발 음하기 쉬울 뿐만 아니라 작은 시계판에 이름을 넣기 알맞도록 길이가 짧았다. Rolex 는 여전히 시계 수집가들 사이에서 기준으로 인정받고 있다. 그렇기 때문에 어떤 것도 Rolex 같이 만들었다는 얘기를 하지 못한다 라고 언급한 기사 1998년 10월18일 뉴욕 타임즈의 어느 곳에 있는 사람들에게나 Rolex의 의미는 명백하다. 좋은 집, 독일제 세단, 파리에서의 휴가도 매우 충분하지만, 스위스 시계가 이 나라에서는 정말 성공을 했다는 것을 보여주는 최고의 주요 상징이다. 랩퍼들은 그들의 다이아몬드가 박힌 시계에 대해 랩을 하며, 미식축구 선수들은 높은 순위로 선발된 다음날 시계를 산다. 그리고 월스트리트에서는 여전히 5포인트 왕관(Rolex 로고의 왕관을 의미) 에 충성을 바친다. Rolex 는 성공을 뜻하는 국제적으로 통하는 성공의 주요 명사이다 라는 기사 2007년 10월 8일 포브스지의 월스트리트의 여자들은 자신들이 얼마나 멀리 왔는 지를 보여주는 시계를 보는 것을 원한다... 어떤 고위직 여자들은 여전히 자신들의 위치를 보여주는 Rolex의 고급시계에 집착한다. 또한 JP Morgan의 글로벌 상품거래 의 수장인 Blythe Master가 시간엄수와 책임감은 이 비즈니스에서 가장 중요한 것이 며 이 시계는 절대 파괴되지 않고 신뢰할 만한 것이다 라고 말했다 라는 기사 2009년 세계의 68번째로 중요한 브랜드로 순위를 차지하였음 Roll-X 라는 x-ray 테이블을 보았을 때 어떤 것이 떠올려지냐는 질문에 82%의 응답자 가 무엇인가 마음속에 떠오른다고 응답하였고, 그 중 42%가 Rolex Watch 라 대답 ROLEX 는 대중들에게 대장권자의 시계들을 인식하게 해주는 로 널리 인식 되어져 왔으며, 100년이 넘는 기간 동안 미국에서 등록되어 계속적이고 지속적으로 사용되었음. ROLEX 브랜드 에 대한 대장권자의 연매출과 홍보비용 등을 비추어 보았을 때, 에 대한 대중들의 인식정도가 매우 높다고 판단 그러나 본건표장권자의 ROLL-X 는 이미 가지고 있던 DENT-X 라는 등록 의 연장선이며, 대장권자의 본건의 등록 금지신청이 있은 후에 본건 권자가 ROLL-X 와 관련된 홍보 활동을 중단했다는 점을 보았을 때, 본건표장 권자는 선량한 의도를 가지고 행동했던 것으로 판단. 따라서 대장권자가 희석화 의 가능성이나 본건권자의 악의를 근거로 주장한 본건표장에 대한 등록 금 지 신청은 기각됨 178

195 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 마. 유럽(10건의 판결) 1) NASDAQ 유럽제1심법원 (제4부) 2007년 5월 10일 선고 T 47/06-10 판결 (등록거절에 대한 항소) (출원) NASDAQ 상품 증권가치분석용 컴퓨터 프로그램, 증권정 보 생성 및 보급을 위한 폐회로 컴퓨터 장 치, 주가지수 제공 및 업데이트를 포함 하는 금융업 (지정상품) 스포츠용 보호헬멧, 시간기록기 계, 자전거, 산악자전거를 포함하는 수송기 계기구, 운동복을 포함하는 의류, 스키부 츠, 일반 운동화 사용자 The Nasdaq Stock Market Inc. (출원인) Antartica Srl, 공동체 규정 Article 8(5) 및 그 외 2000년 3월 30일 영국 및 유럽공동체 전역 판결문에 상당한 금액이라고만 기재되어 있음 1991 ~ 1994년 및 1997 ~ 1998년에 유럽 전역에서 방송되는 텔레비 전 뉴스 채널 혹은 영국에서 방송되는 텔레비전 채널 및 금융신문에 대상 표장을 광고 대장은 영국, 아일랜드, 프랑스, 독일, 벨기에, 스페인, 덴마크, 핀란드를 포함하 여 유럽공동체 내에 배포되는 다음과 같은 다수의 신문에서 특히 Nasdaq 지수를 나타내기 위해 거의 매일 사용됨(The Economic Times, The Financial Times, La Tribune, Les Échos 과 같은 금융신문 및 The Daily Telegraph, the Daily Mail, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, El País 같은 일반신문 등등) 대장은 BBC World 및 CNN와 같은 유럽에게 사장 높은 시청률을 자랑하는 텔레비전 채널에서 움직이는 자막형태로 Nasdaq 지수를 나타내기 위해 사용되었고 금융뉴스에서도 정기적으로 언급됨 고등법원은 대장의 권리자가 대장의 사용 정도, 사용 지역, 및 179

196 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 에 대한 구체적인 증거를 제출하여 상당수의 해당 소비자, 즉 금융전문가뿐 아니라 투자를 위하여 금융지수에 관심을 가지는 일반 대중의 중요한 일부에게도 현저히 인식되었음을 입증하였기에 대장이 저명성을 획득하였다는 심판원의 판 단은 합당하다고 판단 출원인은 본건표장과 대장이 출처의 혼동을 일으킬 가능성이 없다고 주장하였 으나 대장권자가 제출한 1998년 4월 12일자 Antartica Srl의 주주총회 회의록에 의하면 Antartica Srl의 주주들은 Nasdaq 이 미국주식시장을 표기하는 사실과 그 용어가 첨단소재 및 스포츠기구의 디자인, 제조 및 판매를 포함하는 Antartica Srl의 주요사업을 잘 나타내기에 로 선택되었다는 사실을 인지하고 있었음. 고등법원 은 따라서 본건표장과 대장은 연관성을 가지고 있으며 양 간의 유사성과 대장의 저명성 및 높은 식별력을 고려할 때 본건표장의 사용은 대장의 저명 성에 편승하여 부당한 이익을 발생시킬 수 있다고 판단하였음 2) BOTOX 2009년 3월 30일 유럽청 심판원 (제2부) 판결 R1472/ (등록거절에 대한 불복심판) Polo (출원) El Polo 상품 가죽, 인조가죽, 여행가방, 트렁크, 양산, 우 산, 지팡이, 안장을 비롯한 마구, 의류, 신 발, 모자 (지정상품) 가죽, 인조가죽, 트렁크, 여행가 방, 우산, 양산, 의류, 신발, 모자 {사이클관 련 제품은 제외} 사용자 The Polo/Lauren Company L.P. (출원인) GLENTON ESPAÑA, S.A. 공동체 규정 Article 8(5) 및 그 외 2004년 12월 프랑스를 포함한 유럽 전역 2001년 ~ 2004년 프랑스내 도매 : 남성의류 EUR 44.6~52.2 million(약 640억~792억), 아동복 EUR 6.59~9.8million(약 95 억~141억), 액세서리 EUR 7.3 million(약 105억), 여성 패션용품 EUR 0.6 million(약 9억) 잡지 광고 WIPO 판결에서 의류, 가구, 향수 및 그 외 제품과 관련하여 RALPH LAUREN 및 POLO 의 세계적인 저명성 및 신용 획득이 인정되었음(2005년 11월 28일 Case No. D 판결 및 2002년 5월 22일 Case No 판결) 180

197 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 파리, 칸, 마르세이유, 리온등의 프랑스내 주요도시에 20개의 랄프 로렌 소매매장이 영업중이고 프랑스 내에 가동중인 공장도 있음 프랑스 뿐 아니라 유럽 대부분 지역의 공항 및 면세점에도 입점해 있음 사전 (Le Petit Robert dictionnaire de la langue française)에 의하면 (le) polo 는 프랑스어로 말을 타고 공을 스틱으로 치는 팀스포츠 혹은 깃이 있는 니트 스포츠 셔츠를 뜻한다. 두 번째 의미로 해석될 경우 polo 는 제25류의 의류 와 관련하여 식별력이 약하고 제18류의 일부 가죽상품과 관련해서도 폴로경기와 관련하여 사용 이 예상될 경우 용도를 강하게 암시한다. 그러나 대장 POLO 는 의류와 관련하 여 특별히 현저성을 획득하였고 의류는 신발 및 모자와 같은 부류의 상품에 속한다. 또한 의류는 스포츠의류를 포함하는데 승마복도 이에 속하고 승마를 하기 위해선 승마장비와 승마복, 모자, 신발을 모두 구비해야 한다. 이러한 승마장비와 승마복 세트는 말을 타는 사람에게 안전과 안락함을 제공한다는 동일한 용도를 가지고 있고 동일한 경로를 통해 동일한 곳에서 동일한 소비자에게 판매된다. 심판원은 본건표장 과 대장간의 다소 약한 유사성은 의류 와 관련하여 획득한 대장의 현저 성 및 의류 와 그 외 해당상품간의 유사성으로 인해 보충되고 따라서 본건표장은 해당소비자들 사이에 대장과 출처의 혼동을 일으킬 가능성이 있다고 판단하여 불복심판을 거절하였음 3) Polo 상품 사용자 유럽 제1심법원 2010년 12월 16일 선고 T-345/08 및 T-357/08 판결 (등록무효 결정에 대한 항소) BOTOX 신경질환용 약제, 근육 긴장 이상 치료용 약제, 두통용 약제, 주름제거용 약제 등등 Allergan, Inc. 공동체 규정 Article 8(5) 및 그 외 2002년 5월 6일 및 2002년 7월 19일 유럽 공동체 내에서는 1992년부터 사용 유럽 공동체 내에서는 1992년부터 사용 유럽 공동체 대부분 지역 (등록) BOTOLIST BOTOCYL (지정상품) 향수, 샤워젤, 미용비누, 인체용 방취제, 화장품, 샴푸, 에센셜 오일 등등 (등록인) Helena Rubinstein SNC and L Oréal SA 1999~2003년: 대장의 출원 당시 유럽공동체 총 15개의 회원국 중 14국에서 대장 부착한 제품 판매액이 2002년에는 US$ 48,000,000(약 한화 522억), 2003년에는 US$58,000,000(약 한화 630억) 회원국 중 영국이 최대 매출을 기록했고 1999년부터 2002년동안 유 럽공동체 내 총 의 거의 15%를 차지하였음 1999년 : US$2,357,000,000(약 한화 26억), 2002년 : US$9,325,000,000(약 한화 102억) 181

198 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 2003년 12월 당시 영국 내 주름개선 제품 시장의 74.3%(경쟁사 제품 인 DYSPORT와 NEUROBLOC은 각각 24.7% 및 1%를 차지함) 1999년 및 2001년: 과학잡지에 광고기사 게재 치료 혹은 미용목적으로 사용되는 대장을 부착한 제품은 처방전 이 필요한 약품으로 일반소비자에게 직접적으로 광고되는 대신 의료 계 종사자들을 대상으로 홍보됨 유럽 공동체 내에서 인용가 사용되는 제품에 대한 상당수의 기사가 2001년 11월 3일 영국에서 발행된 The Guardian, 2002년 3월 13일자 Newsweek, 2003 년 5월 3일자 The International Herald Tribune에 게재됨 2003년판 le Chambers 및 Collins영어사전 그리고 세 개의 2002년판 영어사전에 BOTOX 란 단어가 등재 2005년 4월 26일 영국특허청에서 화장품을 지정하여 등록된 BOTOMASK에 대한 무효심판에서 대장 BOTOX의 저명성을 인정하여BOTOMASK 등록의 부분무효를 허락하였음 2003년 및 2004년 처방전이 필요하거나 필요없는 주름방지 크림 및 로션 다음으로 세 번째로 가장 잘 알려진 얼굴 주름 치료제로 2009년과 2010년 전체 소비자의 29% 및 33%가 각각 대장 제품을 인지하고 있었음 2004년 9월 ~ 10월 영국 내에서 판매되는 시술용 미용제품의 인지도를 비교하기 위해 실시된 에 의하면 2003년 전체 여성소비자중 보톡스 시술을 받은 사람은 0.19%에 불과했지만 29%는 보톡스의 존재를 알고 있었으며 2003년 최소한 한가지 이 상의 얼굴라인 시술제품을 알고 있는 소비자중 75%가 보톡스 제품을 인지하고 있었음 대장의 저명성 획득을 입증하기 위해 제출한 증거자료 대부분은 대장의 영국 내 사용 자료인데 영국은 공동체 회원국이므로 공동체 규정 Article 8(5)의 적용이 가능 4) RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 상품 사용자 유럽제1심법원 (제1부) 2012년 7월 6일 선고 T-60/10 판결 (등록무효 결정에 대한 항소) RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY (등록) ROYAL SHAKESPEARE 문방구, 출판물, 의류, 모자, 신발, 광고업, 상업적 또는 광고 목적의 전시회 조직, 문 화행사 조직 및 홍보업, 연극제작업 The Royal Shakespeare Company (지정상품) 맥주, 광천수, 탄산수, 무알코올 음료, 과일주스, (맥주를 제외한) 알코올 음 료 (스카치 위스키와 이를 주 원료로 한 리 큐어는 스코트랜드산에 한해서), 음식 및 음료수 제공업, 레스토랑, 호텔업 등 (등록인) Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl Gesellschaft m.b.h. & Co. KG 182

199 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 공동체 규정 Article 8(5) 및 그 외 2000년 08월 01일 연간 보고서에 기재된 연간 박스오피스 매출: GBP 10,000,00(약 한화 171억) 1995년 ~ 2000년동안 평균 연간 마케팅 비용: EUR 500,000(약 7억 3천), 이 중 40~50%가 로 지출되었음 신문 광고 1991부터 2001년 사이 일반대중에게 널리 배포되는 지방 혹은 전국신문/잡지에 대상 표장이나 대장 아래 제작된 작품 또는 그러한 작품의 지방공연 및 세계투어공연 에 대한 기사가 게재됨: The Birmingham Post, The Express: School of Scandal 이란 제작물에 관한 1998년 10월 17일자 기사, 스트랫포드어펀에이븐에서 막을 연 Cyrano de Bergerac 란 작품에 대한 Daily Mai의 1997년 9월 11일자 기사 The Newcastle Season 1998 Audience Research report에 실린 교사를 대상으로 한 RSC 교육워크샵에 대한 심층 분석 기사, 대장권자의 연간 보고서와 제무재 표에 게재된 이사장의 인사말에 대장자의 교육사업이 언급된 점, 대장권자 의 교육사업에 대한 왕세자 및 RSC사 사장의 후원에 대해 언급하는 여러 기사들이 게재됨 대장권자의 작품은 높은 파급력을 가진 TV와 라디오를 통해 방영됨 영국 특허청은 이의신청 판결 제47 239에서 연극제작 과 관련하여 대장권자의 저명성을 인정하였음 2000년 9월 여론조사업체 Opinion Leader Research가 The Royal Shakespeare Company의 저명성 여부를 판단하기 위해 독자적으로 행한 결과에 의하면 The Royal Shakespeare Company(RSC)는 세계적인 명성 을 누리고 있는 세계적 인 브랜드 이자 전세계에 영국의 우수성을 알리는 아이콘 으로서 영국의 문화유산 에 대한 기여도를 인정받았다 RSC는 영국에서 누구나 아는 몇 안되는 국립공연예 술기관 으로서 RSC 가 제작하는 모든 작품은 세계적인 클래스의 대작이 될 것으로 기대를 모은다 라는 사실을 알 수 있음 상기 의 응답자는 지역발전업체, 교육기관, 지방, 시 및 지역 공무원, 사업 스폰서, 씽크탱크, 독립공공 기관 등등 다양한 업계의 일반인으로 구성 대장아래 제작되는 작품은 영국내 지방공연 및 세계공연을 통해 보다 많은 관객 들과 만나고 있으며 대장권자는 관련 여행상품을 기획 대장권자의 제무제표에 의하면 은행, 주류회사, 자동차회사와 같이 대중의 이익 과 관련되고 대중이 쉽게 접할 수 있는 다양한 분야의 기업으로부터 상당한 후원금 을 보조 받았음(1992/93 연간 보고서 및 재무제표에 의하면 다음을 포함한 60여개 의 기업으로부터 후원을 받음):Allied Domecq; National Westminster bank, British Gas, Jaguar Cars, Honeywell, Royal Mail 183

200 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 본건표장은 공연관람은 소수 엘리트층에 국한되므로 대장이 일반 대중들 사이에 서는 저명하지는 않다고 주장. 그러나 연극관람은 이제 대중화 되었을 뿐 아니라 실제 로 관람하지 않아도 대장을 알기만 하면 된다는 사실에 근거하여 심판원과 법원 은 대장이 영국의 일반 대중들 사이에서도 높은 저명성을 획득하였다고 판단 또한 대장권자의 제무재표에 기재된 아래 사실에 근거하여 대장이 연극제 작뿐 아니라 문화행사 조직 및 홍보, 연극관련 교육업 및 훈련업 등의 다양한 분야 에서도 저명성을 획득하였다고 판단하였음 5) CITIBANK 유럽제1심법원 (제1부) 2008년 4월 16일 선고 T-181/05 판결 (이의신청기각에 대한 항소) (등록) CITIBANK 상품 보험업, 금융업, 부동산업등등 사용자 Citicorp (등록인) Citi, S.L. 공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 1999년 12월 20일 (지정상품) 통관대리업, 재산권평가업, 부 동산중개업 등등 벨기에 1962년, 독일 1926년, 영국 1976년, 스페인 1919년, 포르투갈 1985년, 그리스 1964년 유럽전역 2000년 US$1.90 billion(2조418억), 1999년 US$1.99 billion(2조1,407 억), 1998년 US$1.87 billion(2조95억), 1997년 US$3.32 billion(3조5,728 억), 1996년 US$3.37 billion(3조6,180억),1995년 US$3.35 billion(3조 6,040억), 1994년 US$2.80 billion(3조51억), 1993년 US$3.12 billion (3 조3,546억), 1992년US$2.87 billion(3조847억) 영국: 1999년 EUR 73,000,000(약106억), 1998년EUR 1,007,000,000(약147억), 1997년 EUR 585,000,000(약85억) 스페인: 1995년 ~ 2000년: EUR 30,000,000(약436억) 지면광고, 홍보기사, 전단지, TV광고 1997년 영국에서 발행된 22개의 신문기사 스페인내 인용권자의 사업활동을 다루는 22개의 신문기사 184

201 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 미국지방법원 1998년 9월 25일 판결, The CIT Group v. CITICORP 에서 CITI 는 세계적으로 저명한 명칭으로 인정받음 독일특허청 2000년 2월 18일 판결에서 CITI 를 공통으로 포함하는 일련의 들이 독일 대중들에게 잘 알려져 있음을 인정받았음 스페인 특허청 심판원 2000년 6월 16일 판결에서 CITI 는 매우 저명한 명칭임을 인정받았음 2000년 Interbrand Annual Survey에서 세계에서 16번째로 가치가 높은 브랜드에 랭크됨 스페인 2000년 Euromoney Awards for Excellence에서 최고의 외국계 은행상 수상 그리스에서 5년 연속(1995 ~ 1999년) Euromoney Awards 최고의 외국계 은행상 후보에 오름 스페인에서 출간된 Las cien mayors empresas del mundo (세계에서 제일 중요한 100개 회사)에 CITICORP가 등재되었음 1992년 연감에 의하면 독일에서 독일국적 저축은행 및 상업은행을 제치고 5년 연속 Manager Magazine가 행한 에서 1위를 차지함 Irish Association of Corporate Treasurers에 의해 Citibank Ireland가 Financial Institution of the Year (올해의 금융기관)으로 선정됨 유럽내 국가별 지점개수는 벨기에 215개 사무실 및 73개 지점, 독일 200여 지역에 300개 지점, 영국10개 지점, 스페인 88개 지점, 그리스 46개 지점이 있음 유럽청 심판원은 일련의 CITI 중 CITIBANK만이 금융서비스에 한하여 공동 체규정 Article 8(5)의 의미내의 저명성을 획득하였음이 증거에 의해 입증되었고 CITIBANK가 소비자들 사이에 일련의 CITI 중 하나로 인식되지 못한다고 판단. 이에 더하여 본건표장과 대장은 공동체규정 Article 8(5)의 의미내에서 비유 사하다고 판단. 단 금융업과 부동산업을 지정하는 독일 대장 CITI 를 인용하여 본건표장의 지정서비스업중 부동산업과 관련해서는 본건표장의 등록을 거절하되 통 관대리업과 관련해서는 등록을 허락. 유럽 제1심법원은 일련의 CITI 중 CITIBANK의 저명성은 당사자들도 인정할뿐더러 명백하므로 다른 일련의 CITI들 의 저명성은 논할 필요가 없고 CITIBANK중 CITI 부분이 식별력 있는 부분이므로 양 는 Article 8(5)의 의미내에서도 유사하다고 판단. 또한 국제무역 및 수출업은 업무수행 과정에서 은행에서 제공하는 금융서비스를 이용하므로 본건표장의 지정서 비스 중 통관대리업과 대장의 지정서비스 중 금융서비스는 높은 연관성이 있고 따라서 본건표장의 통관대리업 을 포함한 모든 지정서비스업에 대한 사용은 대 장의 저명성에 편승하는 부정 행위에 해당한다고 판단 185

202 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 6) GUCCI 2011년 9월 29일 유럽청 심판원 (제1부) 판결 R 141/ (등록거절에 대한 불복심판) (출원) GUCCI *그 외 G 로고로 구성돼 있는 일련의 GUCCI 상품 보석, 정밀시각측정계, 가죽 및 인조가죽, 트렁크, 여행용 가방, 우산, 의류, 신발, 모 자 등 (지정상품) 시계, 보석, 가방, 여행용품 가 방, 카드 지갑, 열쇠지갑, 지갑, 우산, 벨트, 의류, 신발, 모자 등 사용자 GUCCIO GUCCI S.p.A. (출원인) Gussaci S.r.l. 공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 2006년 10월 3일 19세기에 사용되기 시작 유럽 전역 및 전세계 2003년 총 : EUR 15,000,000,000(약 2조1,766억원; 매출의 44%는 유럽에서 발생) 상품류 제9류, 제14류, 제18류 및 제25류에 속하는 제품의 2002 ~ 2005년 : 이탈리아: EUR 87,000,000(약 123억), 영국: EUR 31,000,000(약 45억) 대장이 부착된 제품은 전 세계 454개의 매장을 통해 판 매되고 있음 2003년: EUR 763,000,000(약 1,107억), 2002년: EUR 799,000,000(1,159억), 2001년: EUR 1,002,000,000(약 1,453억), 2000년: EUR 1,022,000,000(약 1,483억) 잡지 광고 2005년에 GUCCI 는 세계 명품업계의 선두주자이다 라고 기사 게재됨 2007년에 Il Mondo 에서 GUCCI 는 Interbrand가 발표한 세계명품브랜드중 제46위 를 차지했다 고 기사 게재 2007년에 이탈리아 주간잡지 Pambianco Week 에서 GUCCI 는 이탈리아 패션계 제3위 브랜드이다 라고 기사 게재 위키피디아에 Gucci 에 대한 정보 수록됨 GUCCI 의 저명성을 인정하는 2005년 OHIM 및 2001년 WIPO 판결문 186

203 Ⅰ4. 유명 Ⅰ INTERBRAND사가 발표한 2005년 및 2006년 세계 100대 브랜드 중 GUCCI는 49 위와 46위에 각각 랭킹됨 2003년 3월 이탈리아, 프랑스 및 영국에서 실시된 주지도 결과에 서 GUCCI가 다음 상품군들과 관련하여 상당수의 대중에게 알려져 있다는 것을 발표: 가죽제품(50%), 의류(30~50%), 신발(10~50%), 향수(15~50%), 안경(16~24%), 시계(5~18%) 7) Beatles 2012년 3월 29일 유럽제1심법원 (제8부) 선고 T-369/10 판결 (등록거절에 대한 불복심판) (출원) 상품 과학기기, 측량기기, 사진기기, CD-ROM, 라디오, 연예업, 교육업, 영화, 오케스트라, 음악이벤트 조직업, 스포츠이벤트 조직업 등등 (지정상품) 수송기계기구, 육상/항공/해상 을 통해 이동하는 수송수단, 즉, 스쿠터, 자 전거, 오토바이, 휠체어 (특히 노약자, 장애 인 및 그 외 도움이 필요한 사람들을 위해 제작되는 제품); 상기제품의 부품 및 부속 품 등등 사용자 Apple Corps Limited (출원인) Movingpeople.net International B.V. 유럽공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 2004년 1월 27일 대장의 명성은 40여년이 넘도록 유지됨 전세계 1995년부터 2004년까지 BEATLES 앨범 판매액은 287,000,000(약417 억원) 2000년부터 2004년까지 총 8백만장의 BEATLES 1 앨범이 유럽공동체 내에서 판매됨 2002년 10월 19일 Daily Express에서 THE BEATLES를 그 명성이 40여년동안 유지되 고 있는 역대 최고의 밴드로 평가하는 기사를 게재 위키피디아에 음악 역사상 가장 상업적으로 성공하고 호평을 받은 밴드 라고 소개 187

204 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ BEATLES 1 앨범은 유럽 총 30개국에서 차트순위 1위를 차지 Yellow Submarine 및 Magical Mystery Tour 와 같은 클래식을 포함한 BEATLES 영상물과 영화는 상당한 흥행을 기록했다. 또한 최근 출시된 5개의 DVD 세트 영상 물 The Beatles Anthology 도 상당한 판매액을 기록하고 관심을 모았음 심판원은 음반, 비디오 레코드, 영상물등과 관련하여 대장이 매우 저명하며 그러 한 저명성은 타사가 라이센스 계약을 통해 제조하는 The Beatles 란 명칭의 장난감 과 게임 등등에도 미친다고 판단하였다(overspill 효과) 본건표장과 대장의 지정상품간에 실질적인 유사성이 있다고 하기는 어려우나 양 상품의 소비자층은 겹칠 수 있다. 본건표장을 부착한 제품의 겨냥 소비자층, 즉, 병환, 장애 및 노령으로 인해 거동이 힘든 소비자들도 일반 소비자의 일부를 구성하 고 음반, 비디오 레코드, 영상물 및 장난감이나 게임같은 머천다이징 제품을 구매할 수 있기 때문이다. 그러므로 본건표장은 비록 그 지정상품이 대장의 지정상품과 비유사하나 소비자층이 같아서 대장과 연상을 불러일으킬 수 있으며 소비자로 하여금 그 지정상품이 대장권자와 특수한 관계에 있는 자에 의해서 제조된다고 오인시킬 위험이 있다. 간의 유사성, 대장의 저명성 및 해당소비자층의 동 일성을 고려할 때 본건표장의 사용은 대장의 저명성 및 구매력에 편승하려는 부정한 행위에 해당한다고 판단했음 8) SKY 2011년 5월 12일 유럽청 심판원판결 R 729/ (등록거절에 대한 불복심판) SKY (출원) SKYBLOG 상품 사진, 그림도구, 붓,텔레커뮤니케이션, 즉, 화상회의; 파일, 이미지, 음악, 비디오, 사 진, 그림, 문서, 서류 및 데이터 쉐어링, 교 육업, 훈련업, 연예업, 출판업, 스포츠 및 문화활동 등 (지정상품) 신문, 책, 사진, 달력, 붓, 텔레커 뮤니케이션, 라디오방송업, 텔레비전 방송 업, 데이터통신업, 교육업, 훈련업, 연예업, 출판업 등등 사용자 British Sky Broadcasting Group plc (출원인) Vortex (Société Anonyme) 공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 2004년 5월 14일 유럽 188

205 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 대장권자가 텔레커뮤니케이션, 교육업, 훈련업, 연예업, 스포츠와 문화활동 및 관련용품의 선두주자임을 뒷받침하는 기사들이 1989년 2월 3일자 Media Guardian Reports on the job boom created by satellite, 1989년 2월 21일자 The Financial Times에서는 Sky는 멤버서비스를 위해 smart card 시스템을 도입하기로 했다 는 내용으로, 2005년 9월에 The Independent, Sky television은 영국에 도래한 방송시 대의 최전선에서 활약하고 있다 라는 내용을 통해 게재됨 영국특허청의 2008년 1월 25일 이의신청 판결문에서 대장은 해당사건의 인 2002년 6월 13일 당시 방송관련 상품 및 서비스업와 관련하여 상당한 저명성을 획득하였음을 인정받음 1988년 실시된 Pan European Television Audience Research Survey 결과에 의하 면 SKY TV 은 유럽 19개국의 10.69백만 가정에 보급되고 있었음 Broadcasters Audience Research Board Ltd(BARB)의 조사결과에 의하면 2004년 1월 당시 영국 내 12백만 가구가 SKY 채널이 방송되는 위성방송 및 케이블 방송을 수신하고 있었음. 영국 내에서 그러한 위성방송 및 케이블방송을 수신하는 가정의 수는 급격적으로 증가해 2000년 4월 당시 14백만 가구가 SKY ONE 채널을 시청하 고 있었음 영국 디지털 미디어 분야의 권위자인 Decipiher Consultancy Limited의 이사 Nigel Walley씨의 진술서에는 대장권자 Sky는 영국 유수의 디지털 텔레비전 방송 공급업자로서 높은 평판을 누리고 있다, 최소한 SKY DIGITAL 이 출시된 1998년부 터 Sky는 기술적 혁신의 최전방에서 활약해 왔다, SKY는 영국에서 가장 유명한 브랜드중 하나다 라는 내용이 언급되었음 9) MATTONI 2011년 8월 4일 유럽청 심판원 (제21부) 판결 R 1265/ (이의신청기각에 대한 불복심판) (등록) MATTONI 상품 브로치, 보석, 시계, 정밀시각측정계, 귀금 속, 보석 보석목걸이, 귀걸이, 의류, 신발 장갑, 스타킹, 수영복, 벨트, 속옷,광천수 등등 (지정상품) 화장품 및 향수, 비누, 인체용 방취제, 에센셜 오일, 보석, 시계,가죽 및 인조가죽으로 만든 제품, 가방, 지갑, 벨트, 양산, 의류, 신발, 모자 등등 사용자 Karlovarské minerální vody, a.s. (등록인) MONNARI TRADE S.A. 공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 2008년 3월 14일 1864년 44년 체코공화국 189

206 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ *체코공화국내 음료부문별 : 소프트 드링크 : 17%(경쟁사들의 시장 점유율:10% 안팎) 맛이 가미된 물 시장 점유율: 23%(경쟁사들의 시장 점유율: 19% 안팎) 2005년 ~ 2007년 동안 광천수 시장 점유율: 11%(경쟁사들의 시장 점유율: 10% 안팎) 2006 ~ 2009년: CZK 919,381,075(약514억) TV광고, 후원활동, 홍보용 선물배포 후원활동: 운동행사(Canoe Mattoni), 예술행사(Mattoni Water Colours), 행사(Mattoni Grand Drink) KLASA quality award, Reader s Digest MATTONI에서 수상(독자들에 의해 결정되는 체코공화국 내에서 가장 신뢰할 수 있는 소프트 드링크 및 광천수 브랜드상) 독립 시장조사 기관인 STEM/MARK가 광천수와 관련하여 일반소비자를 대상으로 실시 한 MATTONI 의 시장인지도 조사결과에 의하면 1997년부터 2006년까지 인용 는 70 ~ 80%의 인지도를 기록. 2008년과 1010년 실시된 조사에서 여러 개의 광천수 브랜드를 응답자에게 보여주고 이중 아는 생수 브랜드는? 라고 묻자 95% 이상의 응답 자가 대장 부착제품을 대답 브랜드 광고 및 홍보에 양산이 사용되었음을 보여주는 사진이 증거로 제출되었는데 이 사진들에는 체코 공화국에서 열린 유명 행사에 미디어의 시선을 사로잡는 유명 정치인 및 배우들이 MATTONI 가 인쇄된 파라솔 앞에 서 있는 모습이 포착됨 1999년 MATTONI 가 찍힌 100개의 우산에 대해 대장권자가 제출한 주문 서가 증거로 제출됨 유럽특허청의 이의신청부서는 대장이 지정상품 중 광천수 와 관련하여 저명성을 획득하였음을 인정하였으나 광천수 는 본건표장의 지정상품 중 양산 과 아무런 연관 성이 없으므로 양산 과 관련해서는 Article 8(5)를 적용할 수 없다고 판단하였다. 그러 나 심판원은 양산과 광천수는 그 성질 및 용도가 다르나 양산이 효과적인 광고수단으 로 사용된다는 것은 널리 알려진 사실이며, 회사명이나 브랜드가 찍한 양산은 홍보 전략의 일환으로 잠재적 소비자들에게 선물로 증정되고 그 결과 MATTONI 를 접한 일반소비자들을 MATTONI 를 광천수뿐 아니라 양산과 관련해서도 떠올리 게 되어 양산 은 광천수 와 연관성이 있으며 따라서 양산 에 대한 본건표장의 사용은 대장의 저명성에 편승하여 부당한 이익을 발생시킬 수 있다고 판단하였음 190

207 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 10) TWITTER 2012년 3월 16일 유럽청 심판원 제5부 판결 R 1074/ (등록거절에 대한 불복심판) (출원) TWITTER 상품 이메일, 인스턴트 메신전 및 웹사이트를 통 해 메시지 보내기 및 받기, 글러벌 컴퓨터 네트워크 및 컴퓨터와 커뮤니케이션 네트워크를 통한 방송업, 타인을 위한 멀티 미디어 컨텐츠 호스팅업, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 디자인 및 개발업 등등 (지정상품) 귀금속, 합금 및 귀금속이나 합 금으로 만들거나 표면처리한 상품들 (다른 류에 포함되지 않은 상품들), 보석, 귀석, 정밀시각측정계, 가죽, 여행가방, 양산, 승 마장비, 의류, 신발 및 모자 사용자 Luchan Song (출원인) Twitter, Inc. 공동체규정 Article 8(5) 및 그 외 2009년 10월 22일 유럽을 포함한 전세계 2010년 3월 4일 발행된 New Statesman 에 Twitter의 가입회원수가 1500% 증가했 다는 기사 게재됨 blog.complete.com 에 포스팅된 2009년 2월 9일자에 twitter.com은 모든 소셜 네트 워크 웹사이트 중 제3위에 랭크되었다는 기사가 게재됨 2007년 4월 30일자 Newsweek 기사, 2009년 6월 5일자 TIME 기사, 2009년 2월 19 및 2009년 1월 21일자 The Telegraph, 2008년 5월 8일 및 2009년 7월 27일자 The Guardian, 2008년 7월 24일자 Daily Mail, 2007년 8월 3일 BBC News, 2009년 2월 10일 Hitwise Analyst Report, 2008년 6월 26일자 프랑스 블로그 포스팅에 트위터의 활용과 성장률, 성공 등을 다루는 기사가 게재됨 Twitter.com에 대한 소개와 세계에서 11번째로 많은 트래픽을 기록했다는 내용을 담고있는 트랙픽 랭킹 조사 사이트 ww.alexa.com 출력물 ( 유럽 국가별 트래픽 랭킹도 기재). 동 웹사이트에 따르면 twitter.com 은 2009년부터 전세계에서 가장 많은 트래픽이 발생한 20개 사이트에 랭킹됨 191

208 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 대장권자의 사업에 대해 소개하는 대장권자 웹사이트 출력물 글로벌 마케팅 및 광고 조사기관인 Nielsen Company의 2009년 3월 18일자 보고서 에 의하면 tweitter.com은 2008년 2월부터 2009년 2월까지 Member Communities 분야에서 1382%라는 괄목할만한 성장률을 기록했다. 동 기간동안 방문자수는 475,000명에서 7백만 명으로 늘어남 2009년 영국에서 가장 유명한 브랜드의 로고, 제품 및 포장을 보고 수수께끼에 답하 는 게임인 The Logo Board Game 에 TWITTER 사용권을 판매 the Random House 사전 및 The Free Online Dictionary of Computing(see TWITTER가 등재됨 심판원은 트위터 소셜 네트워크의 복합적 성질 및 사용자에게 제공하는 무한한 가능 성을 고려하여 본건표장의 주장과는 달리 대장의 저명성은 소셜네트워킹 사이 트 뿐 아니라 그 외 모든 지정서비스에도 미친다고 판단하였다. 트위터와 같은 소셜 네트워크는 이웃들과 메시지 주고받기, 그림, 동영상, 링크 및 댓글 올리기, 게시판 활동, 음악, 동영상 및 사진 쉐어링 및 카페와 블로그를 통한 포스팅 활동을 통해 사용자에게 수많은 선택과 다양한 서비스를 제공하기 때문인데 이처럼 기능성 소셜 네트워크는 필연적으로 다양하고 폭넓은 파생 서비스를 동반 출원인은 본건표장의 지정상품이 대장의 지정서비스와 연관성이 없다고 주장하 였으나 심판원은 소셜 네트워크가 일반적으로 패션과 그 외 제품에 관심이 많은 십대를 포함하여 모든 연령층 사이에 인기를 끌고 있으므로 본건표장이 지정상품에 사용된다면 대장과 연관성을 일으켜 부당한 이익을 발생시킬 수 있다고 판단하 였다. 또한 대장의 저명성으로 인하여 TWITTER 를 부착한 시계, 스카프 등을 접하는 소비자는 대장을 떠올리고 본건표장이 표기된 제품을 대장의 제품으로 오인할 위험이 있다고 판단 본건표장권자가 지적한대로 증거의 일부분은 대장권자의 웹사이트 출력한 자료이나 해당 웹사이트에서 대장의 지정서비스 가 제공되고 있으며 TWITTER 자체가 도메인이름의 식별력 있는 일부를 구성하여 웹사이트를 가리키는 명칭으로 사용되고 있다. 더군다나 대부분의 증거는 TWITTER 에 대한 독자적이고 객관적인 분석자료 및 세계적인 명성의 잡지 및 신문기사로 구성되어 있으므로 증거력이 있다고 판단 바. 중국(11건의 판결) 1) 妇 炎 洁 강서성이춘시중급인민법원 2006년 3월 9일 선고(2005) 이중민삼초자제24호 침해판결 (등록) 192

209 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 상품 (지정상품) 부인과 청결용품 사용자 (등록인) 강서강미의약보건품유한공사( 江 西 康 美 医 药 保 健 品 有 限 公 司 ) 중화인민공화국법 제11조 제2항, 제13조제1항, 제14조 중화인민공화국부정경쟁법 제2조, 제5조제2항, 제20조 중화인민공화국민법통칙 제134조제1항 최고인민법원의 민사분쟁사안 법률적용문제에 대한 해석 제22조 중화인민공화국민사소송법제128조, 제134조 제1항, 제2항, 제3항 2004년 1999년초 6년 중국전역에서 판매망 구축, 2000여명의 영업사원이 판매에 종사 2003년: 182,920,000원, 2004년: 301,980,000원, 2005년: 512,060,000원(당해 11월까지), 해외: 192,070,000원 2003년: 239,450,000개, 2004: 470,660,000개, 2005년: 980,520,000만개(당해11월까지), 해외: 1,000개 동업종 제품 중 판매액이 안정적으로 선두위치를 차지함 약 201,440,000원 CCTV,지방TV,신문 등 매체광고, 야외광고, 판촉물로서 차량뒤편에 부 착, CD와 VCD에 부착 배포 해당는 미등록저명임 침해금지판결 침해물품소각판결 침해배상액 50000원 지급판결 2) 宾 王 중경시중급인민법원2007년6월22일 선고(2007) 유삼중민초자 제28호 침해 판결 (등록) 상품 사용자 (지정상품) 트럼프카드 (등록인) 절강빈왕푸커유한공사 ( 浙 江 宾 王 扑 克 有 限 公 司 ) 193

210 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 중화인민공화국법 제14조, 제52조제5항, 제56조제2항 최고인민법원(최고인민법원의 민사분쟁사안 법률적용문제에 대한 해석) 제1조 제2항, 제16조, 제22조 2007년 4월 1997년 10여년 중국대륙전역 및 홍콩, 마카오와 대만을 포함한 200여개의 대규모, 중등규모 도시와 지방에 천여개의 대리판매망을 구축 근 3년래 지속적인 상승세를 보여 2006년의 영업수익은 140,000,000원 에 달함 근 3년 광고에 투자한 비용은 6,000,000원에 달함 중국CCTV, 지방TV,신문, 중국철도 시각표 표면 등 매체광고, 중국남부 주요도시의 상업중심가 및 공항, 체육관 등 인구가 밀집한 지역의 야외 광고, 판촉물로서 티셔츠, 양산,우산 등에 30여 만부를 부착하여 배포함 침해물품판매금지령 및 800원 손해배상액 선고 3) 老 人 城 호남성회화시중급인민법원 2006년7월31일선고(2006)회중민삼초자 제5호 침해 판결 (등록) 상품 (지정상품) 의류 등 상품 사용자 (등록인) 복건성노인성복장발전유한공사( 福 建 省 老 人 城 服 装 发 展 有 限 公 司 ) 중화인민공화국법제14조 최고인민법원 컴퓨터네트웍 도메인넴관련 민사소송사안심리시 법률적용문제에 대한 해석제6조 2006년 6월 추정 194

211 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 2000년 6년 중국전역에 분포됨 프랜차이즈매점이 약 500여개 2003년: 111,210,000원 2004년: 153,000,000원 2005년: 241,000,000원 2003년: 1,400,000개 2004년: 1,900,000개 2005년: 2,600,000건 2003년: 약 6,250,000원 2004년: 약 9,520,000원 2005년: 약 13,050,000원 TV,인터넷 등 각종 매체 2003년 중국공산품품질보장센터로부터 중국유명브랜드 인정 2003년 12월 6일 천주시 유명인정위원회로부터 천주시 유명 인정 2004년, 2005년 복건성 인민정부로부터 복건성 명품브랜드제품 인정 2005년 8월 2일 복건성 저명 인정위원회로부터 복건성 저명 인정 조정을 거쳐 침해소송을 중지하고 피고가 원고에게 소액의 상징성 배상액 지급 4) 金 维 他 북경시고급인민법원2007년6월11일 선고 (2007) 고행종자제202호 종심 1심유지 판결 북경시제1중급인민법원2004년12월23일선고(2006) 일중행초자 제773호 행정취소판결 평심위원회 2006년5월10일 선고 (2004) 중제32호 취소판결 (등록) 상품 (지정상품) 서양약 사용자 (등록인) 항주민생의약그룹유한공사( 杭 州 民 生 药 业 集 团 有 限 公 司 ) 중화인민공화국행정소송법 제61조제1항 2000년 1987년 1월 20일 20년 중국전역 1996년 200,990,000개, 1997년 279,740,000개, 1998년 318,270,000개 195

212 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ TV, 라디오광고, 중국전역 야외광고 등 1989년 항주시저명인정, 1997년 절강성저명인정, 1998년 항주시, 절강성명품브랜드상품인정 5) 泸 州 老 酒 坊 중경시제3중급인민법원 2008년6월26일 선고(2008) 유3중법민초자 제28호 판결 (등록) 상품 (지정상품) 술,미주(곡주) 사용자 (등록인) 루쩌우로우쬬우 주식유한회사( 泸 州 老 窖 股 份 有 限 公 司 ) 중화인민공화국법 제14조, 최고인민법원(컴퓨터 인터넷 도메인 관련 민사소송심리 시의 법률적용문제에 대한 몇가지 해석) 제4조 제5조 제1관 제 (1), (3)항 제6조 제8조 소송 도메인 등록시점, 즉 2008년 4월 29일 2001년 약 7년(소송 도메인 등록까지) 전국 30여개 성, 시, 자치구 2005년 매출 수입 CNY 141,032,000원, 2006년 매출 수입 CNY 1,813,910,000원,2007년 매출 수입 CNY 2,649,990,000원 약 CNY 75,720,000원 TV (CCTV 및 지방방송국포함); 신문 및 잡지동영상 광고게시물 제작 및 방영 야외광고판, 도로, 다리, Light Box, 매장, 주점 등 평면광고 활동협찬 세일활동 등 주간술담배, 중경시보, 중경아침일보, 중경경제, 중경상보, 중경저녁일보, 남충저녁 일보, 연변아침일보, 중경일보, 석가장일보, 연조도시일보, 하북일보, 중경라디오방 196

213 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 송국 등 여러 매체에 해당 관련 보도와 광고가 실림 국무원에서 서류, 상장, 상패 등을 발행, 전국중점문물보호회사로 선정, 해당 회사의 주류 제조기술은 국가무형문화재로 선정되었음 1997년 9월 전국주류업체 스타기업으로 선정. 1995년 8월 중국스타기업 칭호를 수여받음 2002년 ~ 2003년도 중국식품공업품질효익선진기업상, 2003년 ~ 2004년도 전국 식품공업기술진보 우수기업 상, 년도 중국식품공업품질효익 우수상 수상 전국 주류업체 100개 선진기업 칭호를 수여받음 2004년, 2005년 중국주류공업경제효익 10대기업, 중국주류공업 100대기업, 중국 식풍공업100대기업 칭호를 수여받음 2006년 중국주류업체문화 100대기업 칭호를 수여받음 베이징무형문화재개발연구센터에서 후쩌우로우쬬우 브래드가치를 CNY 102억 8546만원에 달한다고 예측함 후쩌우로우쬬우 가 2005년 CCTV 중국브랜드선호도조사활동 결과 순위권에 듬 국가공상행정관리총국에서 처음으로 선정한 신용기업 중 하나 국가품질테스트 연속통과기업(명품) 칭호를 수여받음 중국공업관광 시범지역으로 제정됨 해당가 루쩌우시 명품브랜드로 제정됨 2008년 5월 10일 중국식품공업협회주류전문위원회에서 해당 의 주류가 해당 회사의 주요 상품중의 하나이며 경제적수익이 전국 관련 기업중 상위권에 든다고 증명함 2001년 전국 5.1 노동상 수상 2003년 ~ 2004년도 쓰촨성 문명기업, 쓰촨성 선진기업, 애국주의교육기지로 선정됨 1990년부터 연속으로 성급 신용기업 칭호를 수여받음 쓰촨성 무공해농산물기지로 선정됨 2004년 3.15 품질성신 동맹기업 칭호 를 수여받음 2002년 성급품질효익선진기업, 쓰촨성 품질관리선진기업, 2006년 쓰촨성 품질관리활동 우수기업 칭호를 수여받음 농업생산경영 성급 중점기업 칭호를 수여받음 중국주률공업협회에서 해당 회사의 신용등급을 AAA로 제정 IQNET(국제인증연맹) 포럼중, 관리우수상을 수상함 중화인민공화국 인사부에서 박사후 과학연구 워크스테이션으로 제정함 해당 회사의 루쩌우 가 제1기 중국명품 칭호를 수여받음 197

214 Ⅰ저명 인정기준 및 입증방법의 수립방안에 관한 연구Ⅰ 6) 好 太 太 무한시 중급인민법원 2005년7월18일선고 (2005) 무지초자 제31호 판결, 침해선고(와 상호관련 침해소송) (등록) 상품 사용자 (지정상품) 옷걸이 (등록인) 광둥호우타이타이환보우커지 유한회사( 广 东 好 太 太 环 保 科 技 有 限 公 司 ) (몇번의 양도를 거쳐 이 회사가 최종 권리인이 됨) 중화인민공화국법 제14조 제52조 (5)항 제56조제2항 중화인민공화국법실시조례 제53조 2003년 3월 1999년 2월 4년 전국30개 성, 시, 자치구, 총 3120개 점포 1999년부터 2004년 사이, 연간영업매출 꾸준히 상승, 2004년 CNY 150,000,000 에 달함 75% 이상 거액의 용, 구체적 액수는 TV광고(CCTV 및 지방방송국포함), 신문 및 잡지 야외광고판 Light Box, 유명인 모델 사용 중국기업보 경제보도 아시아경제일보 관련제품소개기사 1999년 중국공정건설표준화협회 공정건설 추천상품 2000년2월, 중국사회조사사무소 상품평가센터 조사에 의하면 호우타이타이의 종합 지수가 83.96%에 달하며 중국사회조사사무소에서 중국공인유명상품 으로 지정, 본 결과는 중국기업보 에 실림 2000년 7월 호우타이타이 옷걸이가 중국품질학회,중국상품학회에 의해 동일 업 종 제1브랜드 로 평가됨 2002년 호우타이타이회사는 중국품질기술감독잡지사에서 발행한 품질,믿 음, 브랜 드 다년간 연속 품질합격 리스트에 포함됨 1999년8월, 2003년3월중국소비자보호기금회에서 명예증서 와 소비자 선호 명품 증서 를 수여함 결과에 의하면, 호우타이타이 옷걸이는 관련 인지도가 83.96%에 달함, 인지 도가 높으며 국내도 높음 198

215 Ⅰ4. 유명 Ⅰ 과거 침해건: 2000년부터 2004년까지, 하얼빈, 치타이허시, 따칭시, 황산시, 헤이룽쟝 성화난현, 원저우시, 타이저우시공상, 품질검증부문에서 총 11건의 호우타이타이 상 표침해건을 처리 7)LG 중급인민법원 2007년12월15일선고(2006) 온민삼초자 제39호판결 침해 판결(2006) (등록) 상품 사용자 (지정상품) 모니터, 냉장고 등 (등록인) 주식회사LG, LG전자주식회사 중화인민공화국민법통칙 제118조 중화인민공화국법 제52조 제 (5)항, 제56조 제1관, 제56조 제2관 최고인민법원 컴퓨터 인터넷 도메인 관련 민사소송안심리시의 법률적용문제에 대한 몇 가지 해석 제4조, 제5조 제(1)항, 제7조, 제8조 최고인민법원 민사분쟁사안 심리시의 법률 적용문제에 대한 해석 제16조 제1관, 제17조 중화인민공화국민사소송법 제64조 제1관 2006년 3월 1일, 2005년 8월 30일 1993년 13년 베이징, 텐진,상하이 등 십여개 도시에 투자 및 회사를 설립하고 30여개 기업을 설립, 투자범위는 중국 여러개의 대도시를 포함 총 USD 16억을 초과 2001년 타이저우( 泰 州 ) LG춴란가정전자제품유한회사와 LG전자(중 국)유한회사 이 두개 회사의 이 CNY 21억원을 초과 2002년 타이저우 LG전자냉각기유한회사, LG전자(중국)유한회사, LG전 자(텐진)전자제품유한회사 세 개회사의 이 CNY 101억원을 초과 2003년 타이저우 LG전자냉각기유한회사, LG전자(중국)유한회사, LG 전자(텐진)전자제품유한회사, LG전자(난징)디스플레이유한회사, 칭도 우LG랑초우디지털통신유한회사 5개 회사의 이 CNY 146억원 을 초과 2004년 타이저우 LG전자냉각기유한회사, LG전자(중국)유한회사, LG 전자(텐진)전자제품유한회사, LG전자(난징)디스플레이유한 회사, 칭도 우LG랑초우디지털통신유한회사 5개 회사의 이 CNY 184억원 을 초과 2005년 LG전자(텐진)전자제품유한회사, LG전자(난징)디스플레이 유 한회사2개 회사의 이 CNY 132억원을 초과 199