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1 발간등록번호 ISSN 심판관보수교육교재 Ⅲ 년 9 월 ~ 2018 년 2 월 특허 실용신안판례 ( 화학 생명공학분야 ) ( 통권제 48 호 )

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3 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2017년 9월 ~ 2018년 2월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 결정계 후321 거절결정 3 특허출원인으로부터특허를받을수있는권리를양수한특정승계인은특허출원인변경신고를하지않은상태에서는거절결정불복심판심결에대하여취소의소를제기할수있는당사자등에해당하지아니하므로특정승계인이제기한취소의소는부적법하다고판단한사례 허4501 거절결정 7 이사건출원발명에따른문지르기, 쓰다듬기, 말아서올리기등이통상의마사지기법과동일하고, 이러한마사지기법에의해건강증진의효과가수반된다고하더라도이는부수적인효과일뿐의료행위에해당하지않는다고판단한사례 허2833 거절결정 17 통상의기술자는이사건출원발명명세서의조성물제조에사용되는화학결합의종류, 반응의순서, 부산물의생성을방지하기위한방법에대한기재로부터실시례없이도 중합체담체-소수성기-보호측쇄 조성물을쉽게제조할수있고상세한설명에의해뒷받침된다고판단한사례 - i -

6 Ⅱ. 무효 후2696 등록무효 31 이사건제2항발명은 (S) 형태의광학이성질체인 리바스티그민 에관한것으로비교대상발명 1-1의화합물중 RA 7 을직접인식할수있다는점에서신규성이부정될수있음은별론으로하고, 이사건제2항정정발명의경피투여효과는통상의기술자가예측할수없는이질적인효과로보아야하므로진보성을부정할수없다고판단한사례 후2702 등록무효 36 이사건제1항발명의화합물은 RA 7 에서분리한 (S) 형태의광학이성질체인 리바스티그민 및전신경피투여에적합한약학적담체또는희석제를포함하는약학조성물임에반해, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA 7 화합물은서로거울상관계에있는 (R) 형태와 (S) 형태의광학이성질체가섞여있는라세미체인점, 비교대상발명 1-1 및 1-2의 RA 7 화합물의일부성질, 즉높은지질용해도, 낮은융점등은경피흡수성이뛰어난화합물에서나타나는성질일수는있어도이러한성질을갖는화합물이라는이유로곧바로경피흡수성이우수하다고단정할수없어비교대상발명들로부터 RA 7 또는그의광학이성질체의경피흡수성을쉽게예측하기어렵다고판단한사례 허6056 등록무효 41 청구항 3이보호범위로삼고있는화학식 I의범주에속하는실시예는 1~3, 6, 8, 9이고이들은모두각각의치환기그룹을대표하여제시된화합물이며, 나머지화합물은모두구조가유사한치환기가조금씩변형된것에불과하고이러한차이로인하여입체장애나작용기특성혹은부반응등으로화합물자체의생성이저해될것으로예측되는사정도엿볼수없으므로청구항 3은명세서기재만으로발명을정확하게이해하고재현할수있다고판단한사례 - ii -

7 허691 등록무효 72 이사건제1항정정발명의밀착부는피부마사지를수행하는것임에비해선행발명 7의컵은피지제거를위한장치라는점에서차이가있으나, 양발명의컵은동일한구성을갖고있고이사건제1항정정발명이선행발명 7에서명시적으로밝히고있지않은특수한효과를기재하고있더라도이는구성이같은선행발명 7로부터당연히생기는효과의하나를단순히발견한것에불과하므로신규성이부정된다고판단한사례 Ⅲ. 권리범위확인 허 6142 권리범위확인소극 95 이사건심판청구는피고실시제품과구성이상이한확인대상발명을대상으로한것이어서심판청구의이익이인정되지않는다고판단한사례 허1618 권리범위확인소극 104 입자의평균입도는큰입자들의가중치가반영되어계산된값이어서일반적으로입도분포중 d(50) 의값보다큰것이기술상식인데, 확인대상발명에서비스무트시트르산염칼륨의입도분포중 d(50) 의값이평균입도의범위 (3μm이상, 25μm미만 ) 보다훨씬큰영역이존재하고이러한영역에서는확인대상발명에서한정한평균입도의수치한정을충족할수없어확인대상발명의실시가불가능하므로확인의이익이인정되지않는다고판단한사례 Ⅳ. 존속기간연장무효 후 844(851, 868, 875), 존속기간연장무효 117 식품의약품안전처내어느심사부서에서보완요구가이루어지고그결과보완자료를제출할때까지그보완요구사항에대한심사가진행되지못 - iii -

8 하였다하더라도, 그동안식품의약품안전처의다른심사부서에서그의약품의제조판매 수입품목허가를위한심사등의절차가계속진행되고있었던경우에는다른특별한사정이없는한그기간역시허가를위하여소요된기간으로볼수있으므로, 이를가지고허가등을받은자의귀책사유로인하여허가등의절차가지연된기간이라단정할수없다고판단한사례 구특허법제134조제1항제2호가연장등록의무효사유로서 등록된통상실시권을가진자가제89조의허가등을받지아니한출원에대하여연장등록이된경우 라고규정한취지는허가등을신청한통상실시권자가그신청당시부터통상실시권의등록을마치고있어야만한다는취지를규정한것은아니라고판단한사례 허83 존속기간연장무효 126 연장등록에관한 2000년고시또는 2005년고시중어느고시를적용할것인지가쟁점인이사건연장등록에는 2000년고시가적용되는것이옳고, 2005년고시중시행일이전에품목허가절차에착수한자의기대이익을보호하고자한부칙제2조의규정취지및문언해석을고수하기어려운사정, 품목허가절차의실질적인진행경과등에비추어볼때, 2005년고시의부칙제2조에서규정하고있는 품목허가신청 에는품목허가를위한사전절차로서 임상시험계획승인신청 도포함된다고판단한사례 - iv -

9 Ⅰ 결정계 후 321 거절결정 허 4501 거절결정 허 2833 거절결정 - 1 -

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15 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2017허4501 거절결정 ( 특 ) 원 고 김 양주시 피 고 특허청장소송수행자김동석 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원601호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건심결의경위 1) 원고는 아래나. 항기재와같이특허출원 ( 이하 이사건특허출원 이라한다 ) 을하였는데, 특허청심사관으로부터 자의견제출통지를받자 명세서등을보정하였다. 그러나특허청심사관은 원고의이사건특허출원의청구범위제1항내지 5항 - 7 -

16 발명 ( 이하 이사건출원발명 이라한다 ) 은치료방법에관한발명으로산업상이용가능성이없어특허법제29조제1항본문의규정에위반된다는이유로이사건특허출원에대하여거절결정을하였다. 2) 원고는 재심사청구와함께발명의상세한설명과청구범위를아래나. 의 4) 항과같이보정하였으나, 특허청심사관은 보정된이사건출원발명은건강증진을위한치료방법으로서의료방법발명에해당하므로산업상이용가능성이없는발명이어서특허법제29조제1항본문에따라특허를받을수없다는이유로거절결정을유지하였다. 3) 이에대하여원고는 특허심판원에불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 2017원601호로위사건을심리한다음 이사건출원발명은사람의건강상태를유지하기위한처치방법이거나사람의건강을증진시키는방법에해당하여산업상이용가능성이없는발명이므로특허법제29조제1항본문의규정에따라특허를받을수없고, 따라서이사건특허출원을거절한원결정은적법하다 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는심결 ( 이하 이사건심결 이라한다 ) 을하였다. 나. 이사건출원발명 ( 갑제2호증 ) 1) 발명의명칭 : 오케스트라의연주기법에의한피부미용법 2) 특허출원일 / 출원번호 : / 제 호 3) 발명의개요 가 ) 기술분야및배경기술이사건출원발명은오케스트라의연주기법에의한피부미용법에관한것이다. 더욱상세하게는피부의순환에따라 피부미용하체관리, 피부미용등관리, 피부미용상체관리, 피부미용전신관리 라고정하고, 촉촉하고탱탱한피부를가꾸는피부미용과정에서손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를, 오케스트라의연주기법에따라상호간의피부마찰로피부의온도를높여몸에바른적합한화장품의성분이피부속진피층까지잘흡수되도록행하는피부미용법이다

17 이사건출원발명은피부 ( 표피, 진피, 피부밑조직 ) 에존재하고있는요소 ( 마이스너소체, 메르켈소체, 파터-파치니소체, 루피니소체, 자유신경종말, 열수용기, 냉각수용기, 에크린샘, 지방, 조직액등 ) 들을세부적으로, 더정확하게피부에다가피부미용법의강도조절이가능하게끔하는피부미용법이다. 피부에적합한화장품을도포한후, 손가락또는팔꿈치의끝부분을이용하여원을그리며가볍게움직이는동작 ( 문지르기 ) 과손바닥전체로부드럽게쓰다듬는동작 ( 쓰다듬기 ), 손바닥을림프가흐르는직각방향으로놓고그대로신장한후위로끌어올리며손을나선형으로움직이는동작 ( 말아서올리기 ) 을피부에존재하고있는요소들을가지고피부의순환에따라행하는피부미용법이다. 나 ) 해결하려는과제및과제의해결수단피부미용과정에서상호간의피부마찰을일정한강도로할경우몸에바른적합한화장품의성분이피부속진피층까지잘흡수되도록하는데있어부적절하다. 우리몸은표피나진피의두께, 진피층과피부밑조직 ( 피하조직 ) 속에존재하고있는성분들이부위별다르게나타나므로상호간의피부마찰의강도를일정한강도가아니라부위별로맞게끔강도를조절하여피부의온도를높여몸에바른적합한화장품의성분이피부속진피층까지잘흡수되도록촉진시키는피부미용법이필요하다. 이에본발명에서는상기와같은문제점을해결하기위하여발명한것으로서표피나진피의두께, 진피층과피부밑조직 ( 피하조직 ) 속에존재하고있는성분들이다르게나타난부위를그부위에맞게끔피부미용법의강도를 adagio( 편안하게 ), andante molto calmo( 매우조용하면서느리게 ), molto vivace( 매우생기넘치게 ), allegro giusto( 빠르면서도정확하게연주하라 ), allegro con brio( 힘차게빨리 ), moderato cantabile( 보통빠르기로표정을담아선율을아름답게흐르는듯이연주하라 ), adagio sostenuto( 느리면서침착하게연주하되음하나하나충분하고빠르게연주하라 ), allegro giocoso( 빠르고경쾌하게익살스럽고즐겁게연주하라 ), march tempo( 행진하듯이 ), comodo( 알맞은빠르기로쉽고편리하 - 9 -

18 게연주하라 ), andante religioso( 느리면서경건하게연주하라 ) 의기법처럼조절한다. 피부에적합한화장품을도포한후, 피부의순환에따라손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를오케스트라의연주기법에따라그화장품의성분이피부의진피층까지잘흡수되도록하여전신의피부를촉촉하고탱탱하게가꾸는피부미용법으로해결을하고자한다. 다 ) 발명의효과이사건출원발명은손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기동작을오케스트라의연주기법에따라행하여피부의온도를높여피부에적합한화장품의성분이전신의피부속진피층까지잘흡수되도록하고전신의피부를촉촉하고탱탱하게가꾸는효과를가진다. 피부미용사들만이행하는, 오케스트라의연주기법에의한피부미용법은오케스트라의지휘자처럼피부의진피층속에존재하고있는요소들을맘껏지휘하는예술인으로창조해주는피부미용법의효과를가진다. 4) 청구범위 ( 자보정이반영된것 ) 청구항 1 전신의피부를피부에적합한화장품을이용하여촉촉하고탱탱하게가꾸기위한피부관리의미용방법으로, 손가락또는팔꿈치의끝부분을이용하여원을그리며가볍게움직이는동작 ( 문지르기, 도 1) 과손바닥전체로부드럽게쓰다듬는동작 ( 쓰다듬기, 도 2), 손바닥을림프가흐르는직각방향으로놓고그대로신장한후위로끌어올리며손을나선형으로움직이는동작 ( 말아서올리기, 도 3) 을피부 ( 표피, 진피, 피부밑조직, 도 4) 에존재하고있는요소 ( 마이스너소체, 메르켈소체, 파터-파치니소체, 루피니소체, 자유신경종말, 열수용기, 냉각수용기, 에크린샘, 지방, 조직액등 ) 들을가지고정확한피부의순환에따라촉촉하고탱탱한피부를가꾸는피부미용과정에서손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를오케스트라의연주기법에따라상호간의피부마찰로피부의온도를높여몸에바른화장품의성분이피부속진피층까지잘흡수되도록촉진시키기위한피부미용법

19 청구항 2 청구항 1에있어서, 피부의순환에따라부드러우면서도오케스트라의연주기법에따라손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를행하는피부미용하체관리를위한피부미용법. 청구항 3 청구항 1에있어서, 피부의순환에따라부드러우면서도오케스트라의연주기법에따라손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를행하는피부미용등관리를위한피부미용법. 청구항 4 청구항 1에있어서, 피부의순환에따라부드러우면서도오케스트라의연주기법에따라손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를행하는피부미용상체관리를위한피부미용법. 청구항 5 청구항 1에있어서, 피부의순환에따라부드러우면서도오케스트라의연주기법에따라손으로문지르면서쓰다듬고말아서올리기를행하는피부미용전신관리를위한피부미용법. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제2, 9 내지 11호증, 을제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고 1) 의료행위는 의학적전문지식을기초로하는경험과기능으로진찰, 검안, 처방, 투약또는외과적시술을시행하여하는질병의예방또는치료행위및그밖에의료인이행하지아니하면보건상위해가생길우려가있는행위 를의미하는것으로해석하여야한다. 이에어긋나는특허청의심사기준은위법하고특허청의내규에불과하여법원의판단을기속하는것이라할수없다. 2) 이사건출원발명은피부미용을위한마사지기법에관한발명으로, 근육을풀어주거나혈액순환을촉진하는안마또는지압에의한마사지와는달리신체에물리적인충격을가하거나질병을치료하는의료행위에해당하

20 지않고, 보건위생상위해가생길우려가있는의료행위이거나특허법제32 조의공서양속이나공중의위생을해할염려가있는발명에해당하지않으므로산업상이용가능성이부정되지않는다. 3) 그럼에도이와달리이사건출원발명이의료행위내지치료방법에관한것으로서산업상이용가능성이없어특허받을수없다고판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 나. 피고 1) 산업상이용가능성이부정되는 치료행위 에는 치료를위한예비적처치방법 이나 건강상태를유지하기위한처치방법 이모두포함되는데, 이사건출원발명은이에해당하므로산업상이용가능성이부정된다. 2) 따라서이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 3. 이법원의판단가. 관련법리사람의질병을진단, 치료, 경감하고예방하거나건강을증진시키는의료행위에관한발명은산업에이용할수있는발명이라할수없으므로특허를받을수없는것이다 ( 대법원 선고 90후250 판결참조 ). 한편의료법에서정하는 의료행위 라함은의학적전문지식을기초로하는경험과기능으로진찰, 검안, 처방, 투약또는외과적시술을시행하여하는질병의예방또는치료행위및그밖에의료인이행하지아니하면보건위생상위해가생길우려가있는행위를의미한다. 여기서말하는 의료인이행하지아니하면보건위생상위해가생길우려 는추상적위험으로도충분하므로구체적으로환자에게위험이발생하지아니하였다고해서보건위생상의위해가없다고할수는없다 ( 대법원 선고 2010 도5964 판결참조 ). 나. 구체적판단 1) 이사건출원발명은오케스트라의연주기법에따라피부를마사지하

21 여피부마찰로피부의온도를높여화장품의성분이피부속진피층까지잘흡수되도록촉진시키기위한피부미용에관한방법발명으로서, 인체를필수구성요건으로하고는있지만, 이사건출원발명그자체가수술 치료 진단을목적으로하는것이아닐뿐만아니라신체를손상하거나신체의자유를비인도적으로구속하는것이아니라는점은분명하다. 2) 다음으로, 이사건출원발명이산업상이용가능성이부정되는 치료방법내지의료행위 에해당하는지여부에관하여본다. 원고는이사건출원당시부터그명세서의상세한설명및청구범위에이사건출원발명을 피부미용법 으로기재하였을뿐만아니라, 그명세서전반적인기재를종합적으로살펴보면이사건출원발명은 소정의방식에의하여피부를마사지함으로써화장품이피부에잘스며들도록하는피부미용법 에관한것임을알수있다. 또한, 이사건출원발명에따른문지르기, 쓰다듬기, 말아서올리기등이통상의마사지기법과동일하고, 이러한마사지기법에의해혈류개선, 노폐물배출, 자율신경조절, 인체부종완화, 자가면역력증진등어느정도건강증진의효과가수반된다고하더라도, 이는어디까지나피부미용의목적과효과를달성하기위한과정에서나타나는부수적인효과일뿐이지, 이를가리켜의료행위에해당한다거나사람에대한수술방법또는비수술적치료방법내지진단방법에해당한다고볼수는없다 ( 더욱이피부미용기법은피부에발생한트러블을치유하거나, 혈류를개선하거나, 각질을제거하는등의방식을채택하는것이일반적인데그과정에서어느정도의건강증진의효과가수반되는것은거의필연적일것이다. 그런데이러한이유만으로피부미용기법을 치료행위내지의료행위 로볼수는없다. 이는특히피부미용과관련된시장규모가지속적으로성장하고있고, 이에따라경쟁이심화되어특허보호에대한요구가점차커지는현실및산업발전이라는특허법의목적등에비추어보더라도더욱그러하다 ). 3) 이에대하여피고는, 치료행위 에는 치료를위한예비적처치방법 이나 건강상태를유지하기위한처치방법 이모두포함되는데, 이사건출원발명은이러한치료행위에해당하므로산업상이용가능성이부정된다고주장하

22 나, 앞서본바와같이이사건출원발명은사람에대한수술 치료 진단을목적으로하는것이아니라미용행위에관한것임이명백하고, 그명세서의상세한설명등을종합해보아도이는의학영역에서의치료또는사람의건강상태를유지시키기위한처치방법에해당한다고볼수는없으므로, 이와다른전제에선피고의위주장은받아들이지않는다. 다. 이사건출원발명의특허요건의충족여부 1) 특허를받을수있는발명은완성된것이어야하는데, 완성된발명이란그발명이속하는분야에서통상의지식을가진자가반복실시하여목적하는기술적효과를얻을수있을정도까지구체적, 객관적으로구성되어있는발명으로서, 그판단은특허출원의명세서에기재된발명의목적, 구성및작용효과등을전체적으로고려하여출원당시의기술수준에입각하여판단하여야하고 ( 대법원 선고 93후1810 판결등참조 ), 특허출원의명세서에발명의내용이그정도까지기재되어있지아니하다면그발명은완성되었다고볼수없을뿐만아니라명세서의기재요건을충족하였다고볼수도없다 ( 대법원 선고 2002후2488 판결등참조 ). 2) 원고는위와같은해당연주기법에따라연주된음악을틀어놓고그빠르기나느낌에따라미용행위를하는것으로연주기법을객관적으로재연가능하다고주장한다. 살피건대, 이사건출원발명의오케스트라의연주기법에의한피부미용법은사람의행위가주요구성요소로되어있는것으로서이를시행하는각개인의숙련도에의해서달라질수있는일종의기능에해당하는성질을가지므로, 이사건특허출원의명세서기재만으로는통상의기술자가이를반복하여재현할수있다고볼수없다 [ 원고역시이사건출원발명을실시하기위해서는상당한숙련이필요하고원고로부터별도의교육을받지않은채제3자가이사건출원발명의명세서기재만을보고이사건출원발명의오케스트라연주기법에따른피부미용법을재연하는것은절대불가능하다고진술하였다 ( 이법원제1회변론조서참조 )]. 따라서, 이사건특허출원명세서에기재된발명의목적, 구성및작용효

23 과등을전체적으로고려하면이사건출원발명은통상의기술자가반복실시하여목적하는기술적효과를얻을수있을정도까지구체적 객관적으로구성되어있는발명이라고할수없으므로산업상이용가능성이결여될뿐만아니라, 통상의기술자가용이하게실시할수있도록그명세서가기재되어있지도않다고봄이옳다. 다만, 특허출원에대한심사단계에서거절결정을하려면그에앞서출원인에게거절이유를통지하여의견서제출의기회를주어야하고, 거절결정불복심판청구기각심결의취소소송절차에서도특허청장은심사또는심판단계에서의견서제출의기회를부여한바없는새로운거절이유를주장할수는없는것인데 ( 대법원 선고 2015후1447 판결등참조 ), 위와같은특허요건결여의점에관하여는이사건심사단계에서원고에게의견제출의기회가부여되지도않았고, 위사유가거절결정의이유로된바도없으므로, 이법원이이를이사건심결의당부를판단하는근거로삼을수는없다 [ 물론심사또는심판단계에서의견서제출의기회를부여한거절이유와주요한취지가부합하여이미통지된거절이유를보충하는데지나지아니하는것이면이를심결의당부를판단하는근거로삼을수있을것이나, 앞서든각증거에의하면특허청심사관은원고에게 자의견제출통지를보낸이후원고가그취지에따라 명세서등을보정하자특허청심사관은 자의견제출통지에포함되어있었던 기재불비에관한특허법제42조제4항제2호에관한거절이유 는일응위명세서등보정을통하여극복한것으로보고, 그이후로는오로지산업상이용가능성에관한특허법제29조제1항본문규정에위배된다는점만을지적하면서결국위사유로거절결정을하기에이르렀고, 그이후의재심사청구및이사건심결에서도이러한사정이변경된바없으므로, 위와같은특허요건결여사유는원고에게의견제출기회를부여한사유와그주요한취지가부합한다고보기어렵다 ]. 4. 결론 그렇다면, 이사건출원발명이 사람의건강상태를유지하기위한처치방

24 법이거나사람의건강을증진시키는방법 에관한발명에해당하여산업상이용가능성이없다고판단한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 진현섭 김병국

25 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2017허2833 거절결정 ( 특 ) 원 고 파마인코포레이션 (PharmaIn Corporation) 미국워싱턴주보셀노스크릭파크웨이엔. 에스티이. 101, (11812 North Creek Pkwy. N. Ste. 101, Bothell, WA, U.S.A.) 대표자제라르도엠. 캐스틸로 (Gerardo M. Castillo) 소송대리인변리사김태홍, 신윤숙, 박은영, 임서영, 송승필, 나영환, 김진회소송복대리인변리사조아라, 권세연 피 고 특허청장소송수행자박정민 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원5666호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

26 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원발명 ( 갑제2호증 ) 1) 명칭 : 치료제를전달하기위한소수성코어담체조성물, 이조성물의제조방법및그조성물의이용방법 2) 국제출원일 / 우선권주장일 / 출원번호 : / / 호 3) 청구범위 ( 자보정에의한것 ) 청구항 1 (i) 폴리리신, 폴리아스파르트산, 폴리글루탐산, 폴리세린, 폴리트레오닌및폴리시스테인으로이루어진군으로부터선택되는폴리아미노산인중합체담체 ; 및 (ii) 공유결합된보호측쇄를갖는다수의제1 소수성기로서, 상기제1 소수성기는상기담체에공유결합되는제1 말단과상기보호측쇄에공유결합되는제2 말단을가지고, 상기제1 소수성기는탄소수 4 36의알킬기를포함하고상기담체및보호측쇄분자량과는독립적으로 150 1,000 달톤의분자량을가지며, 상기보호측쇄는폴리에틸렌글리콜또는이의메톡시유도체를포함하고상기담체및소수성기분자량과는독립적으로 ,000 달톤의분자량을갖는것인조성물 ( 이하 이사건제1항출원발명 이라하고나머지청구항도같은방식으로부른다. 이사건제1항출원발명의구조는아래 [ 도 25] 와같으며, 위구조를 중합체담체-소수성기-보호측쇄 로부르기로한다 ). 청구항 2 ( 삭제 ) 청구항 3 내지 24 ( 기재생략 ) 4) 주요도면 [ 도 25] 담체및보호사슬과공유결합된소수성기를포함하고, 로딩분자를포함하는것 (A) 및포함하지않는것 (B) 인본발명의소수성-코어조성물에관한 2가지구체례

27 나. 절차의경위 1) 원고의이사건출원발명에대하여특허청심사관은 이사건제22 내지 24항출원발명은산업상이용가능한발명이아니어서구특허법 ( 법률제8197호로개정되기전의것, 이하같다 ) 29조 1 항본문에위배되고, 2 이사건제1항내지제21항출원발명은발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이명세서의기재로부터쉽게실시할수없어구특허법 42조 3항에위배되고, 청구범위가발명의상세한설명에의해뒷받침된다고볼수없어구특허법 42조 4항 1호에위배되며, 발명이명확하고간결하게기재되지않아구특허법 42조 4항 2호에위배된다 는취지의의견제출통지를하였다. 이에원고는 보정서를제출하였으나, 특허청심사관은 위거절이유중구특허법 42조 3항및 42조 4항 1호위반사유가해소되지않았다는이유로최종거절결정을하였다. 2) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판 (2015 원5666호 ) 을청구하였고, 특허심판원은 이사건제1항출원발명은 중합체담체-소수성기-보호측쇄 로이루어진조성물에대한것인데, 발명의상세한설명에위조성물에관한실시례나작용효과의기재가없고, 다른실시례로부터위조성물의효과를일목요연하게이해할수도없으므로,

28 발명의상세한설명에개시된내용을청구범위에기재된발명의범위까지확장내지일반화할수없는경우여서구특허법 42조 4항 1호에위배된다. 또한, 이사건제1항출원발명의조성물의구성이나구체적인반응조건을기재한제조방법, 작용효과등에관하여발명의상세한설명에기재하고있지않아통상의기술자가명세서의기재로부터이를정확하게이해하고재현할수있을것이라고보기어려우므로, 구특허법 42조 3항에위배된다. 이사건제1항출원발명에거절이유가있는이상이사건출원발명은전체가거절되어야한다. 는이유로심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고주장의심결취소사유이사건제1항출원발명은아래와같은이유로구특허법 42조 3항및 42 조 4항 1호의명세서기재요건을충족하므로, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 1 이사건출원발명의명세서에는 중합체담체-소수성기-보호측쇄 조성물을제조하기위해사용되는소수성기의종류및반응조건에대해구체적으로기재되어있고, 반응시부수적으로생성될수있는부산물로부터해당조성물만을정제하는과정은통상의기술자에게자명하므로, 통상의기술자로서는비록직접적인실시례가없더라도이사건제1항출원발명의조성물을용이하게제조할수있다. 2 이사건제1항출원발명은담체의소수성을조절하여치료제를담체에로딩및방출하는속도를조절할수있다는점에서착안된것이고, 보호측쇄는담체내수용성을부여하는역할로소수성기와치료제간의소수성상호작용을방해하거나저하하지않을것임을알수있으므로, 통상의기술자로서는명세서의 소수성기-중합체담체-보호측쇄 조성물의작용효과에대한기재로부터이사건제1항출원발명의 중합체담체-소수성기-보호측쇄 의작용효과를예측할수있다

29 나. 피고의주장이사건출원발명의명세서의기재만으로는통상의기술자가과도한반복시험을거치지않고과연어떠한종류의담체, 소수성기, 보호측쇄가어떠한반응조건에서어떠한반응단계를거쳐서최종적으로 중합체담체-소수성기 -보호측쇄 조성물제조될것인지여부를알수없다. 또한, 중합체담체, 소수성기, 보호측쇄의결합순서에따라조성물의 3차원적구조가달라질수있고, 그에따라실제펩티드치료제가목적하는비율로로딩 ( 담지 ) 되는지여부및로딩된펩티드치료제가생체내에서치료제를전달하는효과가달라질수있으므로, 통상의기술자로서는 소수성기-중합체담체-보호측쇄 의효과로부터이사건출원발명의 중합체담체-소수성기-보호측쇄 의효과를예측할수없다. 따라서이사건제1항출원발명은구특허법 42조 3항및 42조 4항 1호의명세서기재요건을갖추지못하여특허등록을받을수없다. 3. 이사건심결의위법여부가. 판단기준구특허법 42조 3항은발명의상세한설명에는통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적구성및효과를기재하여야한다고규정하고있는바, 이는특허출원된발명의내용을제3자가명세서만으로쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이므로, 위조항에서요구하는명세서기재의정도는통상의기술자가출원시의기술수준으로보아과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도명세서의기재에의하여당해발명을정확하게이해할수있고동시에재현할수있는정도를말한다 ( 대법원 선고 2004후3362 판결, 대법원 선고 2003후2072 판결등참조 ). 그리고당해발명의성격이나기술내용등에따라서는명세서에실시례가기재되어있지않다고하더라도통상의기술자가발명을정확하게이해하고재현하는것이용이한경우도있으므로구특허법 42조 3항이정한명세

30 서기재요건을충족하기위해서항상실시례가기재되어야만하는것은아니다 ( 대법원 선고 2010후2582 판결등참조 ). 또한, 구특허법 42조 4항 1호는청구범위에보호받고자하는사항을기재한청구항이발명의상세한설명에의하여뒷받침될것을규정하고있는데, 이는특허출원서에첨부된명세서의발명의상세한설명에기재되지아니한사항이청구항에기재됨으로써출원자가공개하지아니한발명에대하여특허권이부여되는부당한결과를막으려는데에취지가있다. 따라서구특허법 42조 4항 1호가정한위와같은명세서기재요건을충족하는지는위규정취지에맞게특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위에기재된발명과대응되는사항이발명의상세한설명에기재되어있는지에의하여판단하여야하므로, 특허출원당시의기술수준에비추어발명의상세한설명에개시된내용을청구범위에기재된발명의범위까지확장또는일반화할수있다면그청구범위는발명의상세한설명에의하여뒷받침된다고볼수있다 ( 대법원 선고 2014후2061, 대법원 선고 2004후1120 판결, 대법원 선고 2012후 832 판결등참조 ). 나. 구체적판단 1) 이사건출원발명의명세서의기재이사건출원발명은담체에공유결합되어있는소수성기와소수성상호작용에의해소수성기에결합된로딩분자를포함하는소수성-코어담체조성물에관한것으로, 담체시스템과치료제사이의소수성상호작용을조정하여치료제 ( 로딩분자 ) 의방출을조절할수있다는점에착안한것이다 ( 갑제2호증문단번호 [0016], [0018]). 이사건출원발명의명세서 ( 갑제2호증 ) 에는이사건제1항출원발명에관하여, 본발명은다음의성분들을포함하는, 생체혼화성인소수성-코어담체조성물에관한것이다 : (i) 주쇄를포함하는담체 ; (ii) 보호측쇄에공유결합되어있는다수의소수성기로서, 상기소수성기는제1 말단부및제2 말단부를가지며 ; 상기제1 말단부는담체와공유결합되어있고, 상기제2 말

31 단부는보호측쇄와공유결합되어있으며 ; 이소수성기의분자량은담체및보호측쇄의분자량과는독립적으로 달톤이고 ; 상기보호측쇄의분자량은담체및소수성기의분자량과는독립적으로약 ,000 달톤인기 ( 문단번호 [0022]) 라고기재하고, 소수성기와보호측쇄의역할및소수성기와치료제간의결합원리에관하여 소수성기란용어는, 비극성이며, 로딩분자에대해소수성환경을제공하여상호작용하게함으로써, 주변의물이있는환경을피할수있도록만들어주는분자또는몇몇분자또는화학부를의미하는것이다. ( 문단번호 [0043]), 소수성-코어담체에대한로딩분자의친화도는, 소수성사슬의길이를바꿔주고, 방향족기의크기, 소수성사슬의수또는방향족기의수를조정함으로써맞출수있다. 원한다면, 로딩분자와소수성-코어담체의결합여부를결정하는탄소의담지양을상당수준늘릴수있다. 담체에결합된소수성기의밀도를증가시킴으로써고친화소수성-코어담체를디자인할수있다."( 문단번호 [0155]), 보호사슬은다음과같은이유에서유용하다 : 1) 상기보호사슬은조성물의가용성을보장함과동시에, 예를들어, GLP-1과같은약물의담지량을높게유지시키므로, 상기조성물의가용성이감소하기이전에담체에상기약물을 30 중량 % 이상담지할수있으며 ; 2) 상기보호사슬은로딩분자 ( 펩티드, 단백질및기타치료제 ) 가체내다른거대분자, 효소및세포와결합하거나상호작용하는것을막아줄수있는입체장벽 (steric barrier) 을형성하는것을도우며 "( 문단번호 [130]) 라고설명하며, 이러한구조의조성물을얻기위한소수성기의종류및반응조건에관하여, 길이가긴사슬의소수성기를중합체담체상에존재하는사용가능위치모두에배치함으로써담지양을최대로만들수있는데, 그이유는보호기에대한위치가남아있지않을것이므로, 상기보호기가소수성기의말단부에결합될것이기때문일것이다. 이는다음과같은분자들중임의의것의한쪽말단을, 아미노화된 PEG 유도체또는유사체중임의의것의다른쪽말단및담체에결합시킴으로써이루어질수있다 : 이는도 2에개략적으로나타낸반응을통하여이루어질수있다. 폴리아미노기가변형될때, 과량의이염기산 1) 이사용되어, 상기 1) 여기서는소수성기를의미한다

32 이염기산의양쪽말단이폴리담체와반응하지않도록막아야한다. 미반응이염기산은아미노화 PEG, 이의유사체또는유도체를첨가하기이전에제거되어야한다. 디카복시산소수성분자의양쪽말단에아미드결합이형성될것인데, 이때한쪽말단은담체와결합되며, 다른쪽말단은보호기와결합된다. 예를들어, H2N(CH2)x NH2 ( 식중, x는 4 36임 ) 과같이, 디아미노알칸을소수성기로사용할경우에도유사한과정이진행될수있다. 디아미노알칸은도 2에도시된반응을이용하여, 카복실기를함유하는담체에결합될수있다. 고기재및도시하고 ( 문단번호 [0155], 도 2), 소수성기-중합체담체-보호측쇄 조성물의치료제결합및방출효과에대한실시례 ( 실시예 14 내지 23) 를제시하고있다. [ 도 2] 본발명의조성물을제조하기에유용한아미드결합을형성하는다양한화학반응 2) 통상의기술자가이사건제1항출원발명을쉽게제조할수있는지여부가 ) 앞서본바와같이이사건출원발명의명세서에는 중합체담체-소

33 수성기-보호측쇄 를제조하기위해먼저중합체담체와소수성기를반응시켜 중합체담체-소수성기 를제조한후, 보호측쇄를반응시켜서최종적으로 중합체담체-소수성기-보호측쇄 를제조할수있고, 중합체담체, 보호측쇄의한쪽말단, 소수성기의양쪽말단에카르복시기 (-COOH) 또는아미노기 (-NH 2 ) 를위치시켜아미드결합 (-CONH-) 을통해 중합체담체-소수성기- 보호측쇄 를연결할수있으며, 아미드결합반응의활성화를위해 EDC와같은활성화제가사용될수있고 ( 도 2), 소수성기양쪽에담체가결합하는부산물이생성되는것을막기위해서는소수성기를과량으로반응시키거나, 이종 2 작용성소수성기 ( 소수성한쪽말단이아미노기, 다른쪽말단이카르복시기인경우 ) 를반응시키는방법이이용할수있다는내용이기재되어있다. 따라서통상의기술자로서는위와같은이사건출원발명명세서의조성물제조에사용되는화학결합의종류, 반응의순서, 부산물의생성을방지하기위한방법에대한기재로부터실시례없이도 중합체담체-소수성기-보호측쇄 조성물을쉽게제조할수있다. 나 ) 이에대하여피고는, 중합체담체-소수성기-보호측쇄 구조를가진조성물외에 소수성기-중합체담체-보호측쇄 또는소수성기에양쪽말단에중합체담체가결합한것과같은부산물도함께제조될가능성이있으므로, 통상의기술자가쉽게이사건제1항출원발명을실시할수없다는취지로주장한다. 그러나대부분의화학반응에서는부산물이생성될수있고, 이러한부산물을제거하고정제하는방법으로막여과법등다양한방법이널리알려져있다. 또한, 이사건출원발명의명세서에서설명하고있는바와같이소수성기를과량으로반응시키거나, 이종 2 작용성소수성기 ( 소수성한쪽말단이아미노기, 다른쪽말단이카르복시기인경우 ) 를반응시키는방법으로소수성기양쪽에담체가결합하는부산물이생성되는것을막을수있고, 중합체담체와보호측쇄각각의한쪽말단을같은종류의작용기로만들어보호측쇄가중합체담체와직접결합하는것을배제한다거나, 중합체담체-소수성기를제조한다음중합체담체에잔류하는아미노기가없는것을확인한뒤에보호측쇄를반응시키는등의방법으로부산물의생성가능성을줄일수있을

34 것으로보인다. 따라서이사건제1항출원발명의조성물을제조하는과정에서부산물이생길가능성이있다는점만으로는통상의기술자가이를실시하는데어려움이있다고볼수없고, 피고의위주장은이유없다. 3) 이사건제1항출원발명의효과를통상의기술자가예측할수있는지여부앞서본바와같이이사건제1항출원발명은 중합체담체-소수성기- 보호측쇄 조성물을포함하고, 담체와치료제사이의소수성상호작용을이용해치료제의방출을조절하여생체내에약물을효과적으로전달하는약물전달시스템에대한것으로 ( 문단번호 [0016], [0018]), 이사건제1항출원발명에서치료제와결합하는부분은소수성기이고, 치료제와소수성기가비공유결합인소수성상호작용에의해결합하며 ( 문단번호 [0043], [0155]), 보호측쇄는조성물의가용성을증가시키는한편조성물에결합된치료제가체내다른분자와상호작용하는것을막는것을역할을한다 ( 문단번호 [0130]). 이러한소수성기및보호측쇄의역할, 소수성기와치료제간의결합원리등에대한이사건출원발명의명세서의기재로부터통상의기술자로서는이사건제1항출원발명의 중합체담체-소수성기-보호측쇄 조성물도실시례 ( 실시례 14 내지 23) 가제시된 소수성기-중합체담체-보호측쇄 조성물과유사하게소수성기부분에서소수성상호작용에의해치료제와결합하고, 생체내에서해리되면서치료제로서작용할것이라는점을충분히예측할수있다. 4) 명세서기재요건을갖추었는지여부앞서본이사건출원발명의명세서의기재에비추어보면, 이사건제1 항출원발명은통상의기술자가명세서의기재로부터발명을정확하게이해하고재현할수있고, 발명의효과의발생또한충분히예측할수있다. 또한, 이사건제1항출원발명의청구범위에기재된내용이이사건특허발명의명세서에그대로기재되어있고, 명세서의기재를통해이사건제1항출원발명에대해서도발명의설명이나실시례등에서제시하고있는효과가있음을알수있으므로, 이사건제1항출원발명은발명의설명에의해뒷받침된다. 따라서이사건제1항출원발명은구특허법 42조 3항및 4항 1호의명세서기재요건을충족한다

35 4. 결론 그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

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37 Ⅱ 무효 후 2696 등록무효 후 2702 등록무효 허 6056 등록무효 허 691 등록무효

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49 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허6056 등록무효 ( 특 ) 원 고 타코마테크놀러지주식회사성남시중원구사기막골로 137( 상대원동 ), 중앙인더스피아5차 905호대표이사유 소송대리인법무법인세종 ( 담당변호사노형래 ) 법무법인광장 ( 담당변호사오충진, 류현길, 김경진, 유은경, 강이강 ) 소송복대리인변리사이태영 피 고 바스프에스이 (BASF SE) 독일루드빅샤펜데-67056(D Ludwigshafen, Germany) 대표자알렉산더발론 (Alexander Wallon), 안드레아스폽프 (Andreas Popp) 소송대리인변호사장덕순, 정여순, 황민서변리사김상은소송복대리인변리사이규연 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다

50 청구취지 특허심판원이 당 1041 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건특허발명 ( 갑1, 2, 을27호증의 2) 1) 발명의명칭 : 헤테로방향족 2) 그룹을갖는옥심에스테르 3) 광개시제 2) 국제출원일 / 우선권주장일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 3) 청구범위 ( 특허심판원이 정80 사건에관하여한정정심결에의하여정정되어그정정이확정된것 ) 4) 청구항 1, 2, 4, 12 각삭제 청구항 3 5) 화학식 I의화합물화학식 I 2) 헤테로방향족 화합물 (hetero aromatic compound) 이란고리구조의방향족화합물중에서고리를구성하는탄소원자의일부가질소 (N), 산소 (O) 또는황 (S) 등한종류이상의다른원자로치환된유기화합물을말한다. 3) 옥심에스테르 란옥심기 (-C=N-OH) 에에스테르기 (-O-C=O-) 가결합된구조를말하 는데, 아래화학식 중에서붉은색테두리내부의구조가옥심에스테 르기에해당한다. 4) 이하편의상 이사건특허발명 또는그개별청구항중이사건에서문제가되는 청구항 3 이라고할때는 자정정심결에의하여정정된이후의그것을말하고, 특별히위정정전의이사건특허발명이나청구항 3을구분하여표시할필요가있는때에는 정정전이사건특허발명 또는 정정전청구항 3 이라고한다. 5) 청구항 3은그발명의대상인화합물이화학식 I 중 R1, R2, Ch1 위치에다양한성분이선택적으로치환될수있는형태로정의되어있는, 이른바마쿠쉬 (Markush) 형식의발명이다

51 위의화학식 I 에서, Ch 1 은이고 ; Het 1 은비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜또는 N-(C1-C2알킬 )-2-피롤릴이고 ; Ar 2 는그룹 (C), 그룹 (D) 인데, 이들각각은치환되지않고 ; X는직접결합이고 ; Y는 -O-, -S- 또는 NR 5 -이고; R1은 C 1 -C 4 알킬, 페닐또는 C 1-4 알콕시이고 ; R2는직쇄 C 1 -C 8 알킬이고 ; R5는 C 1 -C 2 알킬이다. 청구항 5~11, 13~16 각기재생략 4) 주요내용및주요도면 기술분야이사건특허발명은특이한헤테로방향족치환체를갖는신규한옥심에스테르화합물및위화합물이광중합성조성물에서광개시제로서의용도를갖는것에관한것이다. 해결하고자하는과제및과제해결수단광중합기술에있어서, 반응성이높고, 제조하기용이하며취급하기용이한광개시제에대한필요성이존재한다. 예를들면, 매우많이착색된제형은컬러필터레지스트분야에서높은색품질특성이요구된다. 안료함량의증가에따라, 컬러레지스트의경화가보다어려워진다. 따라서현재개시시스템보다민감성이높은광개시제가요구되고있다. 또한이러한새로운광개시제는열안정성및저장안정성과같은특성에대한산업현장의

52 높은요구를충족시켜야한다. 이사건특허발명의화학식 I 등의화합물이발견되었는데, 이들물질은광중합반응에서예상치못한우수한작용을나타낸다. 효과이사건특허발명은열안정성이양호하고휘발성이낮고, 또한공기 ( 산소 ) 의존재하에서광중합반응에적합하다. 또한광중합후조성물의황변을저하시키기도한다. 발명의실시를위한구체적인내용 1) 실시예 1 1-[9- 에틸-6-( 티오펜-2-카보닐 )-9.H.-카바졸-3-일 ]-에타논옥심 O-아세테이트의합성 여기서 Ch 1 은 이고, Het 1 은티에닐이고, Ar 2 는 이고, R 1 은 CH 3 이고, R 2 는 CH 3 이다. 1a. 1-[9- 에틸 -6-( 티오펜 -2- 카보닐 )-9.H.- 카바졸 -3- 일 ]- 에타논 CH 2 Cl 2 (40ml) 중의 N- 에틸카바졸 (5.0g; 25.6mmol) 에 2- 테노일클로라이드 ( 티오펜 -2- 카보닐클로라이드 ) (3.75g; 25.6mmol) 및 AlCl 3 (3.40g; 25.6mmol) 을가한다. 실온에서 4 시간동안교반한후, 아세틸클로라이드 (2.0g; 25.6mmol) 와 AlCl 3 (3.4g; 25.6mmol) 를가한다. 이반응혼합물은실온에서

53 밤새교반하다. 이어서, 이반응혼합물을빙수에부어넣는다. 생성물을 CH 2 Cl 2 로추출한다. 당해 CH 2 Cl 2 층을 H 2 0, NaHCO 3 포화수용액및염수로세척하고, 무수 MgSO 4 로건조시킨다. 감압하에농축시켜회색고체 (9.26g, 조생성물 ) 를수득한다. 1b. 1-[9- 에틸 -6-( 티오펜 -2- 카보닐 )-9.H.- 카바졸 -3- 일 ]- 에타논옥심 H 2 0(7.5ml) 에용해시킨하이드록실암모늄클로라이드 (, 0.72g; 10.4mmol) 및나트륨아세테이트 (0.85g; 10.4mmol) 에 N,N- 디메틸아 세트아미드 (DMA, )(15ml) 중의 1-[9- 에틸 -6-( 티오펜 -2- 카보닐 )-9.H.- 카바졸-3-일 ]-에타논(3.0g; 8.6mmol) 을가한다. 4시간동안가열한후, H 2 0 를반응혼합물에가하고, 생성된황색고체를여과하여제거한다음, H 2 0 로세척하고, CH 2 Cl 2 에용해시킨다. 이러한 CH 2 Cl 2 용액을무수 MgSO 4 로건조시킨후, 감압하에농축시켜갈색계열의황색고체를 3.02g 수득한다. 이어서재침전시키고, 칼럼크로마토그라피하여황색고체 (1.5g; 48%) 를수득한다. 1c. 1-[9-에틸-6-( 티오펜-2-카보닐-9.H.- 카바졸-3-일 ]-에타논옥심 0-아세테이트

54 1-[9-에틸-6-( 티오펜-2-카보닐 )-9.H.-카바졸-3-일]-에타논옥심 (1.5g; 4.14mmol) 을테트라하이드로푸란 (THF) 25ml에용해시킨다. 이용액에트리에틸아민 (0.5g, 5.0mmol) 을가하고, 아세틸클로라이드 (0.4g, 5.0mmol) 를 1 0 에서적가한다. 실온에서 3시간동안교반한후, 반응혼합물을 H 2 O 속으로부어넣고, 생성물을에틸아세테이트로추출한다. 당해유기층을 NaHC0 3 포화수용액으로세척하고, 염수로세척한다음, 무수 MgSO 4 로건조시킨다. 축합시킨후, 용리액으로서 CH 2 Cl 2-3급부틸메틸에테르 (TBME) (1:50) 를사용하여재결정화하여정제함으로써연한오렌지색고형물 (1.28g; 76.6%) 을수득한다. 2) 실시예 2 내지실시예 29 실시예 2 내지실시예 29의화합물을상응하는알데히드또는케톤으로부터실시예 1에기재한방법에따라제조한다. 생성된화합물및 1 H-NMR-데이터는 [ 표 1] 내지 [ 표 11] 에기재한다. [ 표 1a]

55 [ 표 1b]

56 나. 선행발명들 6) 1) 선행발명 1( 갑5호증의 1) 공개되어미국특허출원공보 US 2001/12596 A1호에게재된 옥심에스테르광개시제 (OXIME ESTER PHOTOINITIATORS) 에관한것으로서, 그주요내용은다음과같다. 기술분야선행발명 1은신규한옥심에스테르화합물및이의광중합성조성물중광개시제로서의용도에관한것이다. 해결하고자하는과제광중합기술에서고도의반응성을나타내고, 제조하기쉬우며, 조작하기가용이한광개시제의필요성이존재한다. 또한이러한새로운광개시제는예를들면열안정성및저장안정성과같은특성에대한산업상의고도의요건을충족해야한다. 구체적인기재내용선행발명 1에는아래화학식 I의화합물을포함하는광개시제가기재되어있다. 화학식 I 6) 당초피고는이사건심판단계에서이사건특허발명중청구항 3 에대한진보성부정의근거로비교대상발명 1, 2 를제출하였다가, 이사건소송에서는그중비교대상발명 1 은이를선행발명 1 로특정하여제출한데반하여, 비교대상발명 2 는이를증거로제출하지않고, 관련된주장도하지않은가운데, 대신청구항 3 의신규성또는진보성부정의근거로새롭게선행발명 2, 3 을제출하였다. 또한피고는 이사건제 1 차변론기일에이르러청구항 3 의무효사유에관한최종적인입장을 1 실시가능성또는뒷받침요건을결여한기재불비의무효사유가존재하고, 2 선행발명 1, 3 각각또는그결합에의하여진보성이부정된다는것으로정리하였다. 그결과위비교대상발명 2 와선행발명 2 는청구항 3 과의구체적인대비대상에서제외되게되었으므로, 각그자세한내용에관한기재는생략한다

57 1) 실시예 1 4- 페닐설파닐 - 벤즈알데하이드옥심 -O- 아세테이트의합성 화학식 1( ) 에서 Ar 1 =, R 1 = COCH 3 1a. 4- 페닐설파닐 - 벤즈알데하이드 벤젠티올 ( ) + 4- 클로로벤즈알데하이드 ( ) 1b. 4- 페닐설파닐 - 벤즈알데하이드옥심 -C=N-OH - 1a 의생성물과하드록시아민의반응 1c. 4- 페닐설파닐 - 벤즈알데하이드옥심 -O- 아세테이트 - 1b 의생성물과아세틸클로라이드 ( ) 의반응 2) 실시예 2 2,4- 디메틸 -6- 메틸설파닐 - 벤즈알데하이드옥심 O- 벤조에이트의합성 화학식 1( ) 에서 Ar 1 = 2,4- 디메틸 -6- 메틸티오페닐, R 1 = 벤조일 2a. 1,3- 디메틸 -5- 메틸설파닐 - 벤젠 3,5- 디메틸벤젠티올 ( ) + 요오드메탄 (CH3I) 2b. 2,4- 디메틸 -6- 메틸설파닐 - 벤즈알데히드

58 2c. 2,4- 디메틸 -6- 메틸설파닐 - 벤즈알데히드옥심 -C=N-OH - 2b 의생성물과염화하드록실암모늄의반응 2d. 2,4- 디메틸 -6- 메틸설파닐 - 벤즈알데히드옥심 O- 벤조에이트 - 2c 의생성물과벤조일클로라이드 ( ) 의반응 3) 실시예 3 내지실시예 69 : 대응알데히드또는케톤으로부터실시 예 1 에기재된방법에따라제조한다. 2) 선행발명 3( 갑14호증 ) 공개되어공개특허공보특 호에게재된 감광성수지조성물 에관한것으로서, 그주요내용은다음과같다. 기술분야선행발명 3은광개시제로서옥심에스테르를포함하는, 알칼리에의해현상될수있는감광성조성물에관한것이다. 해결하고자하는과제광중합기술에서는반응성이고, 알칼리현상가능하며, 조작이용이하고, 우수한해상도특성을나타내며, 예를들면열안정성및저장안정성과같은특성과관련된산업분야의고도의요구에부응하는상형성조성물에특히적합한조성물이여전히요구되어지고있다. 구체적인기재내용선행발명 3에는아래화학식 1, 화학식 2의화합물을포함하는광개시제가기재되어있다. ( 화학식 1) ( 화학식 2)

59 특히선행발명 3에따른조성물용광개시제로서중요한것은화학식 1 및화학식 2의화합물이다. 효과선행발명 3에의해 (A) 하나이상의알칼리가용성결합제수지, 예비중합체또는단량체성분 ; (B) 하나이상의화학식 1 또는화학식 2의화합물및 (C) 광중합가능한화합물을포함하는것으로서, 열안정성및저장안정성이탁월한알칼리현상가능한감광성조성물이제공된다. 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에이사건특허발명의특허권자인피고를상대로, 이사건특허발명중정정전청구항 3은그발명의설명에실시가능성요건을결여하고, 발명의설명에의하여뒷받침되지않는기재불비의무효사유가있는데다가, 해당기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기술자 ) 이비교대상발명 1, 2의결합에의해쉽게발명할수있어진보성이부정되므로, 그등록이무효로되어야한다. 는취지로주장하면서정정전청구항 3에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원이원고의위심판청구를 2014당1041 사건으로심리하여, 정정전청구항 3은그발명의설명에실시가능성또는뒷받침요건을결여한기재불비의무효사유가있다고할수없고, 정정전청구항 3은통상의기술자가비교대상발명 1, 2에의하여쉽게발명할수없어그진보성이부정되지않는다. 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는내용의이사건심결 ( 갑4호증 ) 을하였다. 3) 한편, 피고는이사검심결이있은뒤인 특허심판원에정정전이사건특허발명에대한정정심판을청구하여 위정정심판청구가인용되었고 ( 특허심판원 2015정12 사건, 을4호증의 1), 다시 특허심판원에 2차정정심판청구를하여 위정정심판청구가인용되었다 ( 특허심판원 2015정45 사건, 을18, 20호증의각 1). 4) 그후피고는다시 특허심판원에정정전청구항 3의

60 화학식 II 내지 IV를삭제함과아울러, 그결과더이상정의가필요없는치환기들을삭제하여화학식 I에관한치환기들을한정하는내용의 3차정정심판청구를하였는데, 특허심판원은이를 2016정80 사건으로심리한다음, 피고의위정정심판청구를인용하는정정심결 ( 을27호증의 1) 을하였고, 위정정심결은그무렵확정되었다. 2. 당사자의주장요지와쟁점의정리가. 원고다음과같은이유로이사건특허발명중청구항 3은기재불비의무효사유가존재하고, 선행발명 1, 3에의하여진보성이부정되어, 그등록이무효로되어야하는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 1) 기재불비의무효사유가 ) 실시가능성요건결여 1 청구항 3은다양한치환기를갖는무수히많은화합물을포함하고있으나, 이사건특허발명의명세서에는실시예 1에해당하는하나의화합물에대한제조방법만이기재되어있기때문에, 통상의기술자라도청구항 3에포함되는다른화합물을쉽게제조할수는없다. 2 또한이사건특허발명의명세서 ( 을27호증의 2) 에는실시예에기재된신규화합물의존재를확인하기위한데이터로실시예 1, 6 화합물의 1 H-NMR 7) 데이터만제시하고있을뿐이어서, 다른실시예의화합물들에대해서는그합성여부조차도확인되지않는다. 3 나아가이사건의감정인전동주의감정결과에의하더라도실시예 1~3, 6의각화합물이합성가능하였다는내용정도만확인되었을따름이지, 이로써이사건특허발명의명세서에의하여청구항 3에속하는수많은화합물의합성이쉽게이루어질수있음이증명되었다고보기도어렵다. 나 ) 뒷받침요건결여청구항 3은실시예 8, 9를포함하여제조여부를확인할수없는 7) 1H-NMR 이란수소원자를분석하여화합물의합성여부를확인할수있는 핵자기공명분광분석법 (NMR, nuclear magnetic resonance) 을말한다

61 수많은화합물을그보호범위내로포섭하고있으므로, 청구범위가발명의설명에의하여뒷받침되지않는다고보아야한다. 2) 진보성부정가 ) 아래와같은사정들에비추어보면, 청구항 3은선행발명 1에의하여그진보성이부정된다. 1 먼저선행발명 1의명세서 ( 갑5호증의 1) 에는오른쪽과같은화합 물 ( 이하 원고주장의화합물 1 ) 과실시예 22의각화합물이제시되어있고, 청 원고주장의화합물 1 구항 3의화합물은그중옥심구조 (-C=N-O-) 에서탄소의한쪽에결합된좌측페닐기가헤테로아릴기 8) 로, 다른 한쪽에결합된수소가알킬기로치환된것에불과하다. 실시예 22 2 그런데이사건특허발명의우선권주장일당시기술상식이나선행문헌등에의하면, 통상의기술자는위각화합물의페닐기를청구항 3의헤테로아릴기로, 위각화합물의수소를청구항 3의알킬기로쉽게치환할수있다. 나 ) 또한아래와같은사정들에비추어보면, 청구항 3은선행발명 3으로부터도그진보성이부정된다. 1 즉, 선행발명 3의명세서 ( 갑14호증 ) 에는왼쪽과같은화합물 ( 이하 원고주장의화합물 2 ) 이제시되어원고주장의화합물 2 있고, 청구항 3의화합물은원고주장의화합물 2의옥심구조 (-C=N-O-) 에서탄소의한쪽에결합된좌측페닐기가헤테로아릴기로, 다른한쪽에결합된수소가알킬기로치환된것에불과하다. 8) 헤테로아릴기 란탄화수소의고리구성원자중에탄소이외에산소, 황혹은질소등의헤테로원자를포함하는것을의미한다

62 2 그런데이사건특허발명의우선권주장일당시기술상식이나선행문헌등에의하면, 통상의기술자는원고주장의화합물 2의페닐기를청구항 3의헤테로아릴기로, 위화합물의수소를청구항 3의알킬기로쉽게치환할수있다. 다 ) 나아가청구항 3은선행발명 1에다가선행발명 3을결합하는방법에의해서도그진보성이부정된다. 1 먼저선행발명 1에는 Ar 1 의위치에헤테로방향족화합물이제시되어있지는않지만, 선행발명 3의경우 Ar 1 의위치에방향족화합물과헤테로방향족화합물의구성을모두포함하고있으며, 그실시예에서도 Ar 1 의위치에방향족기인페닐기와헤테로아릴기인푸릴기등을예시하고있다. 2 따라서통상의기술자라면선행발명 1 중 Ar 1 의구성에선행발명 3 중헤테로방향족의구성을결합하여선행발명 1의페닐기를티에닐기와같은헤테로방향족으로쉽게치환할수있다고보아야하고, 선행발명 1 중옥심구조탄소우측의수소는청구항 3의화합물의메틸기로쉽게치환이가능한것이다. 나. 피고다음과같은이유로이사건특허발명중청구항 3에는기재불비의무효사유가존재하지아니하고, 선행발명 1, 3에의하여청구항 3의진보성이부정된다고할수없으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 1) 이사건특허발명중청구항 3의옥심에스테르화합물은그명세서와출원당시의기술수준에기초하여과도한시행착오나특수한지식의부가없이쉽게합성할수있는것이고, 이는이사건의감정인전동주의감정결과에의해서도충분히확인되는것이다. 따라서청구항 3에는실시가능성또는뒷받침요건을결여한기재불비의무효사유가존재한다고할수없다. 2) 원고주장의화합물 1, 2는모두선행발명 1, 3의각명세서에특정되어있거나그들로부터쉽게인식할수있는것이아니라, 선행발명 1의화학식 I, 선행발명 3의화학식 1로부터이론적으로상정해볼수있는수많은

63 화합물들중의하나로서, 다양한치환기들가운데특정한치환기들을선택하는여러단계를거쳐야만비로소도출해낼수있는것에불과하다. 그런데선행발명 1, 3의각명세서에는이사건특허발명이추구하는것과같은목적을달성하기위해원고주장의화합물 1, 2를선택해야한다는아무런동기나이유의제시가없는데다가, 선행발명 1의화학식 I과선행발명 3의화학식 1에의한화합물은알독심구조인반면청구항 3의화합물은케톡심구조로서각그기술적사상의핵심을달리하는것이어서, 선행발명 1, 3의구조를청구항 3과같이변경하여화합물을제조하는것은선행발명 1, 3의기술적사상을훼손하는것이된다. 따라서청구항 3은선행발명 1, 3 각각또는이들의결합에의하여쉽게발명할수없으므로, 그진보성이부정되지않는다. 다. 이사건의쟁점따라서이사건의쟁점은, 이사건특허발명중청구항 3에실시가능성또는뒷받침요건을결여한기재불비의무효사유가존재하는지여부, 청구항 3이선행발명 1, 3 각각또는이들의의하여그진보성이부정되는지여부가되므로, 이하차례로살펴본다. 3. 기재불비의존재여부 그런데다음과같은이유로청구항 3은실시가능성및뒷받침요건을모두충족하는것으로서, 청구항 3에기재불비의무효사유가존재한다고할수없다. 가. 실시가능성요건부분 1) 구체적인검토가 ) 먼저실시가능성요건은특허출원된발명의내용을제3자가명세서만으로쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이므로, 여기에서요구하는명세서기재의정도는통상의기술자가출원당시의기술수준으로보아과도한실험이

64 나특수한지식을부가하지않고서도명세서의기재에의하여당해발명을정확하게이해할수있는동시에재현할수있는것을의미한다. 나 ) 그런데이사건특허발명의명세서 ( 을27호증의 2) 에는아래와같이옥심에스테르화합물의제조에관한일반적인사항과함께, 제조과정에사용되는구체적인반응물들이제시내지예시되어있다. [0095] 화학식 I 등의옥심에스테르는문헌에기재된방법, 예를들면상응하는옥심을, 예를들면 3급부틸메틸에테르, 테트라하이드로푸란 (THF) 또는디메틸포름아미드와같은불활성용매속에서염기, 예를들면트리에틸아민또는피리딘의존재하에또는피리딘과같은염기성용매속에서, 아실클로라이드또는무수물과반응시켜제조한다. [0101] 출발물질로필요한옥심은표준화학서적 [ 참조 : J. March, Advan ced Organic Chemistry, 4th Edition, Wiley Interscience, 1992] 또는전공논문 [ 참조 : S.R. Sandler & W. Karo, Organic functional group preparation s, Vol.3, Academic Press] 에기재된여러가지방법으로수득할수있다. [0102] 가장통상적인방법중의하나는, 예를들면알데히드또는케톤을에탄올또는수성에탄올과같은극성용매속에서하이드록실아민또는이의염과반응시키는것이다. 이경우나트륨아세테이트또는피리딘과같은염기를가하여반응혼합물의 ph를조절한다. 반응속도는 ph-의존적이라는것은잘알려져있으며, 염기는반응을개시할때또는반응이진행되는동안연속적으로첨가할수있다. 피리딘과같은염기성용매또한염기및 / 또는용매또는보조용매로서사용할수있다. 반응온도는일반적으로혼합물의환류온도이며, 대개약 60 내지 120 이다. [0103] 옥심의또다른용이한합성법은 " 활성 " 메틸렌그룹을아질산또는알킬아질산염으로니트로화하는것이다. 예를들면, 문헌 [ 참조 : Organic Synthesis coll. vol. Ⅵ(J. Wiley & Sons, New York, 1988), pp. 199 and 840] 에기재된알칼리성조건및예를들면, 문헌 [ 참조 : Organic Synthesis coll. vol. V, pp. 32 and 373, coll. vol. Ⅲ, pp. 191 and 513, coll. vol. Ⅱ, pp. 202, 204 and 363] 에기재된산성조건은모두본발명에

65 서출발물질로서사용된옥심을제조하는데적합하다. 대개아질산은아질산나트륨으로부터발생한다. 알킬아질산염은, 예를들면메틸아질산염, 에틸아질산염, 이소프로필아질산염, 부틸아질산염또는이소아밀아질산염일수있다. 다 ) 또한이사건특허발명의출원당시에는케톤화합물을출발물질로하거나케톤화합물이외의다른화합물을출발물질로하여옥심화합물및옥심에스테르화합물을제조하는다양한방법이공지되어있었고 ( 을7, 8 호증, 을9호증의 1~9), 이에따라통상의기술자라면옥심에스테르화합물의다양한유도체및그제조방법을익히알고있었을것으로보인다. 라 ) 한편, 이사건특허발명의명세서에는그실시예 1로청구항 3에포함되는옥심에스테르의일종인 1-[9-에틸 -6-( 티오펜-2-카보닐-9.H.- 카바졸-3-일 ]-에타논옥심 0-아세테이트 의제조방법이단계별로상세히기재되어있고, 나머지실시예 2 내지 29의각화합물에대해서도각그에상응하는알데히드또는케톤으로부터실시예 1에기재한방법에따라제조한다는취지로기재되어있다 ( 식별번호 [0498], [0499] 참조 ). 마 ) 한편, 이사건특허발명의실시예들중청구항 3이보호범위로삼고있는화학식 I의범주에포함되는것은실시예 1~3, 6, 8, 9인데, 이들은모두각각의치환기그룹을대표하여제시된화합물들이다. 그결과위실시예들의화합물외에청구항 3의보호범위에속하는나머지화합물들은모두구조가유사한치환기가조금씩변형된것에불과하고, 위실시예들과사이에존재하는각치환기 (Het 1, Ar 2, R 1, R 2 ) 의차이로인하여입체장애나작용기특성혹은부반응등으로화합물자체의생성이저해될것으로예측되는사정도엿볼수없다. 바 ) 따라서청구항 3은통상의기술자가출원당시의기술수준에서과도한실험이나특수한지식의부가없이명세서기재만으로도발명을정확하게이해하고재현할수있으므로, 그발명의설명에실시가능성요건이결여되었다고볼수없다

66 2) 이부분원고의주장에대한판단가 ) 이에대하여원고는먼저, 감정인전동주의감정결과에의하면이사건특허발명의실시예 8, 9는그명세서에기재된방법에의하여이들을합성할수없었으므로, 실시가능성요건을충족하지못한것이라는취지로다툰다. 비록감정인이이사건특허발명의실시예 1~3, 6의각화합물에대해서는그명세서에기재된제조방법에의하여이들을합성한후, 그생성을 1 H-NMR을통해확인할수있었던반면, 실시예 8, 9의각화합물의경우감정절차내에서이들을합성하지못하였음은원고가지적하고있는바와같다. 그러나다른한편, 실시가능성요건은통상의기술자가과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도명세서의기재에의하여당해발명을정확하게이해할수있는동시에재현할수있을것을요구하는것일뿐, 단지 1 회의실험에의하여어떤경우든당해발명이재현될수있어야한다는것까지의미하는것은아니다. 실제이사건에서도감정인역시위감정결과가실시예 8, 9의각화합물이생성되지않는다는것을의미하는것은아니고, 재실험이필요하지만시약수급등의사정으로말미암아반복실험을할수없었다는취지의의견을부가하고있다. 결국원고의주장과같이감정인이이사건특허발명의실시예 8, 9의각화합물을한번에합성하지못하였다는결과만놓고이사건특허발명의명세서에실시가능성요건이결여되었다고단정하는것은옳지못하다. 오히려감정인은이사건감정절차에서이사건특허발명의명세서기재에따라실시예 1~3, 6의각화합물을합성하는데에성공하였을뿐만아니라, 실시예 8, 9의각화합물에대해서도이들의합성사실을확인할수있는 1 H-NMR 데이터가을23호증으로제출되었으며, 그신뢰성을배척할만한뚜렷한반증도없다. 따라서청구항 3은이사건특허발명의명세서기재에의해대상화합물들의합성이충분히가능하다고보이므로, 원고의위주장은받아들일수없다. 나 ) 다음원고는, 위감정결과에의할때실시예 6의화합물의경우

67 고체 상태로얻어졌는데, 이사건특허발명의명세서 [ 표 1b] 에는실시예 6의화합물이 액체 상태로기재되어있어서이사건특허발명의출원당시실시예 6의화합물이실제합성되었던것인지도불분명하므로, 통상의기술자가이사건특허발명을쉽게실시할수없다는취지로다툰다. 그러나이사건특허발명의명세서 [ 표 1b] 에는실시예 6의화합물에해당하는 1 H-NMR 데이터가기재되어있고, 감정인이합성한물질의 1 H-NMR 데이터가이와일치하고있는이상, 이사건특허발명의명세서에따른실시예 6의화합물과감정결과획득한화합물은동일한물질이라고보아야한다. 또한동일한화합물이라고하더라도화합물의순도나결정상태에따라액체또는고체의형태로존재할수있고, 원고가이사건특허발명의출원당시실제화합물을합성하지도않은상태에서그에대한 1 H-NMR 데이터까지제시할수있었다는것은일반적으로상정하기어려운것이다. 따라서이사건특허발명의출원당시실제실시예 6의화합물을합성한상태였다고보는것이옳다고하겠으므로, 원고의위주장도받아들이지않는다. 다 ) 또한원고는, 실시예 9의화합물의경우출발물질인 이이사건특허발명의출원일보다 10년이나경과된뒤인 비로소미국화학회 (American Chemical Society) 에서 CAS(Chemical Abstracts Service) 번호를부여받아등록된점등에비추어볼때, 이사건특허발명의출원일당시위출발물질의존재자체가의심스러운가운데, 이사건특허발명의명세서에그합성에관하여아무런설명도하지않고있으므로, 통상의기술자로서는실시예 9의화합물을합성함으로써이사건특허발명을쉽게실시할수없었을것이라는취지로도주장하고있다. 그러나어떤화합물이 CAS에등재된다는것은미국화학회에서그화합물에대한정보를수집, 정리하여이를새로등록하고일련의고유번호를부여한것을의미할뿐, CAS 등재여부나그등재시기에따라특정화합물의존재여부나합성가능시기를판단할수는없다. 따라서원고가지적하는사정만으로는실시예 9의화합물의출발물질이이사건특허발명의출원일

68 당시에존재하지않았던신규한화합물로서통상의기술자가그합성자체를쉽게할수없었다고단정할수없다. 나아가위출발물질의각구성부분과전체적인구조에다가, 이사건에서감정인역시실제실시예 9의화합물을합성함에있어그출발물질을별다른어려움없이직접만들어감정을진행하였고, 감정결과에서출발물질의합성에관한특별한언급도하지않고있는점등을보태어보면, 실시예 9의화합물의출발물질에관한원고의위주장은그전제자체가인정되지않는것으로서이유없다. 나. 뒷받침요건부분 1) 청구항이발명의설명에의하여뒷받침될것을규정하는취지는특허출원서에첨부된명세서의발명의설명에기재되지아니한사항이청구항에기재됨으로써출원자가공개하지아니한발명에대하여특허권이부여되는부당한결과를막기위한것이다. 또한청구항이발명의설명에의하여뒷받침되고있는지는특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있는지에의하여판단하여야한다. 2) 그런데앞서본바와같이이사건특허발명의명세서에는청구항 3 의화학식 I와그각치환기가모두제시되어있을뿐만아니라, 청구항 3의화합물이속하는옥심에스테르화합물의일반적제조방법이기재되어있다. 아울러, 이사건특허발명의명세서에는청구항 3에해당하는구체적인화합물들이실시예 1~3, 6, 8, 9로제시되어있는가운데, 그중실시예 1의화합물의제조방법이구체적으로설명되어있고, 같은방법에의하여나머지실시예들도제조할수있다는취지의기재도있다. 3) 위와같은이사건특허발명의명세서기재에비추어볼때, 청구항 3의보호범위에속하는화합물들은기본적으로옥심에스테르화합물의일반적인제조방법을기준으로, 실시예 1에제시된방법에준하여제조한다는취지로이해할수있으므로, 결국청구항 3은뒷받침요건을충족하고있다고보아야한다

69 4. 선행발명 1에의한진보성부정여부가. 대비대상화합물의문제먼저원고는이사건특허발명중청구항 3이선행발명 1에의하여그진보성이부정된다고주장하면서, 청구항 3과의구체적인대비대상으로선행발명 1의보호범위에속하는수많은화합물들중원고주장의화합물 1 과실시예 22의화합물 을제시하고있으므로, 과연통상의기술자가선행발명 1에서원고주장의화합물 1 또는실시예 22의화합물을쉽게인식하고선택할가능성이있는지를살펴볼필요가있다. 그런데다음과같은이유로통상의기술자라면선행발명 1의명세서 ( 갑5호증의 1) 에기재되어있는화합물들중원고주장의화합물 1 또는실시예 22의화합물을어렵지않게선택하고그조성의변경을시도해볼수있다고보는것이옳다. 1) 즉, 선행발명 1은반응성이높고제조와조작이쉬운옥심에스테르계열의광개시제를제공하는것을목적으로하고있기때문에이사건특허발명과기술분야가동일하다. 따라서통상의기술자입장에서선행발명 1의옥심에스테르구조에결합되어있는각치환기를변경하여청구항 3 발명에이르고자시도할동기는충분하다고보아야한다. 2) 그런데선행발명 1은청구항 3과마찬가지로마쿠쉬형식의발명으로서그명세서에서화학식 I의 Ar 1 과 R 1~8 의위치에아래와같이다양한치환기를제시하고있어서각치환기의선택에따라매우다양한화합물의조합이가능한데, 원고주장의화합물 1이나실시예 22의화합물이그러한다양한가능성중의하나에불과한것은사실이다. 3) 그러나먼저선행발명 1 의실시예 22 의화합물 은 아래명세서중밑줄친부분기재와같이선행발명 1 의화학식 I

70 에서 R 1 의위치에 -CH 3 CO 가결합되고, Ar 1 의위치에 이, R 4 의위치에 -(CO)R 7 에의해치환된페닐기 가, R 의위치에 비치환된페닐기 가각각순차적으로결합된것이다. 화학식 I 위화학식 I에서, R 1 은 C 4 -C 9 사이클로알카노일이거나, 하나이상의할로겐, 페닐또는 CN에의해치환또는비치환된 C 1 -C 12 알카노일이거나 ; R 1 은 C 4 -C 6 알케노일이되, 단이중결합은카보닐그룹과결합하지않고 ; ( 중략 ) Ar 1 은또는이고, 이들각각은할로겐, C 1 -C 12 알 킬, C 3 -C 8 사이클로알킬, 벤질, OR 3, SR 4 SOR 4, SO 2 R 4 또는 NR 5 R 6 ( 여기서 치환체 OR 3, SR 4 또는 NR 5 R 6 는페닐환상의추가의치환체또는페닐환의 탄소원자중하나와함께라디칼 R 3, R 4, R 5 및 / 또는 R 6 을통해임의로 5- 또는 6- 원환율형성한다 ) 에의해 1 내지 4 회치환또는비치환되되, ( 중 략 ) 또는비페닐릴인데, 선택적으로 ( 중략 ) -(CO)R 8, OR 3, SR 4 및 / 또는 NR 5 R 6 에의해 1 내지 9회치환될수있고, 여기서치환기 ( 중략 ) SR 4 또는 NR 5 R 6 은 ( 중략 ) R 4, R 5, R 8 및 / 또는 R 6 와, 페닐고리의치환기또는페닐고리의탄소원자한개와함께선택적으로 5- 또는 6-고리를형성할수있다. ( 중략 ) R 3, R 4 는 페닐또는나프틸이고이들각각은 -(CO)R 7, -(CO)OR 7 또

71 는 (CO)N(R 7 ) 2 에의해치환또는비치환되고 ; R 5 및 R 6 은독립적으로수소, C 1 -C 20 알킬, R 7 은 C 2 -C 12 알킬이거나 ; C 3 -C 12 알케닐또는 C 3 -C 8 사이클로알킬이거 나 ; 비치환된페닐이고, R 8 은하나이상의할로겐 에의해치환또는비치환된 C 1 -C 12 알킬이거 나 ; R 8 은 C 3 -C 6 알케닐이거나, 비치환된페닐이다. 또한원고주장의화합물 1 의경우, 실시예 22 의 화합물과달리선행발명 1의명세서에바람직한화합물이나실시예등의형태로제시되어있지는않고, 화학식 I에나열되어있는다양한치환기들을조합하여얻어지는화합물에불과한것이기는하나, 이를실시예 22의화합 물과대비하여볼때, 옥심구조탄소의한쪽에 대신카바졸인 가결합되어있다는점에서만차이를보이고있다. 4) 그런데선행발명 1에서화합물의구조변경을시도해보려는통상의기술자라면선행발명 1의무수히많은화합물중에서우선적으로그명세서에바람직한화합물내지실시예등의형태로구체적으로제시되어있는화합물을선택할것이라는점이어렵지않게예상된다. 따라서선행발명 1의명세서에구체적으로제시되어있는실시예 22의화합물은통상의기술자에의해쉽게선택되어변경이시도될것으로보인다. 나아가원고주장의화합물 1의경우에도, 실시예 22의화합물과는옥심구조탄소의한쪽에 대신카바졸인 가결합되어있다는점에서만차이를보이고있는가운데, 선행발명 1의실시예 53에옥심

72 구조탄소의한쪽에카바졸인 가결합된화합물 이구체적으로제시되어있는이상, 통상의기술자라면실시예 22 의화합물 에서 대신카바졸 이결합된원고주장의화합물 1 을충분히인식하고이를채택하여변경을시도할수있다고보아야한다. 나. 선행발명 1 과의구성대비 1) 구성요소별대응관계 구성요소 청구항 3( 을 27 호증의 2) 선행발명 1( 갑 5 호증의 1) 화학식 I 화학식 I 위의화학식 I 에서, ( 위화학식 I에서 R 1, Ar 1 위치의구체적인치환기기재는생략 ) 화학식 Ch 1 은이고 ; Het 1 은비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜또는 N-(C 1 -C 2 알킬 )-2-피롤릴이고; Ar 2 는그룹 (C) 또는그룹 (D) 인데, 이들각각은치환되지않고 ; X는직접결합이고 ; Y는 -O-, -S- 또는 -NR 5 -이고; R 1 은 C 1 -C 4 알킬, 페닐또는 C 1-4 알콕시이고 ; R 2 는직쇄 C 1 -C 8 알킬이고 ; R 5 는 C 1 -C 2 알킬이다

73 구성요소 청구항 3( 을 27 호증의 2) 선행발명 1( 갑 5 호증의 1) 실시예 1 원고주장의화합물 1 실시 예 실시예 6 실시예 22 2) 공통점및차이점분석가 ) 청구항 3의화학식 I의화합물과선행발명 1 중원고주장의화합물 1 및실시예 22의각화합물은모두옥심구조 (-C=N-O-) 산소에 C 1 -C 4 알카노일 (-CO-C 1 -C 4 알킬 ) 이결합되고, 옥심구조탄소의한쪽에는 또는 의각구조와케톤기인 를포함하는치환기가결합되는점에서는공통된다. 나 ) 다만, 청구항 3의화학식 I의화합물은옥심구조탄소에결합된또다른치환기인 R 2 가직쇄 C 1 -C 8 알킬인데반하여, 원고주장의화합물 1 및실시예 22의각화합물은대응되는위치에수소를갖는다는점에서차이가있다 ( 이하 차이점 1 ). 또한청구항 3의화학식 I의화합물은 Ch 1 ( ) 에서케톤기 ( ) 의좌측에있는치환기인 -Het 1 이 비치환된 2-푸릴, 비치환된 2-티에닐, 비치환된 4-피리딜또는 N-(C 1 -C 2 알킬 )-2-피롤릴 과같은헤테로아릴이지만, 원고주장의화합물 1 및실시예 22의각화합물은대응되는위치에페닐기

74 ( ) 를갖는다는점에서도차이를보이고있다 ( 이하 차이점 2 ). 다. 차이점들에대한검토 1) 차이점 1의경우그런데다음과같은이유로선행발명 1과청구항 3 사이에존재하는차이점 1은통상의기술자가선행발명 1로부터쉽게도출해낼수있는것에불과하다고보아야한다. 가 ) 먼저수소의대체치환기로서알킬은지방족탄화수소의가장간단한형태로서, 이사건특허발명의우선권주장일전에공지된아래각문헌들역시옥심에스테르화합물에서옥심구조 (-C=N-O-) 탄소에결합되는치환기로서수소와메틸등의알킬을균등한물질로나열하고있다. 구분일반화학식기재내용 갑 20 호증 R = 메틸 (Me), 페닐 (Ph) 또는수소 (215면의 3d. 란중 1, 2행 ) 갑 21 호증 R 2 = 수소또는메틸 (934면의 [ 표 1]) 갑 25 호증 수소또는메틸 (CH 3 ) ( 칼럼 2의표 ) 갑 26 호증 R 5 = 수소, C 1 -C 10 알킬 (2면의 청구항 1 ) 나 ) 나아가선행발명 1 역시그명세서 ( 갑5호증의 1) 에실시예 8 및실시예 65, 실시예 10 및실시예 64, 실시예 33 및실시예 68의경우와같이옥심구조 (-C=N-O-) 탄소에결합되는치환기가수소인지혹은 C 1 알킬인지의여부에만차이가날뿐, 나머지화학구조가모두동일한화합물들이명시적으로제시되어있기도하다

75 2) 차이점 2의경우가 ) 구체적인검토그러나다음과같은이유로선행발명 1과청구항 3 사이에존재하는차이점 2는통상의기술자가선행발명 1로부터쉽게도출해낼수없다고보아야한다. 1 먼저선행발명 1은 Ar 1 위치의다양한치환기를제시하고있으나, 위페닐기를대체할수있는치환기로서는알킬, 알케닐등이기재되어있을뿐이다. 또한선행발명 1의명세서를전체적으로살펴보더라도케톤기좌측의페닐기를헤테로아릴기로치환할만한동기나암시가제시되어있지않다. 2 나아가이사건특허발명의우선권주장일당시기술수준과기술상식, 해당기술분야의기본적과제, 발전경향, 해당업계의요구등에비추어보더라도, 특별히통상의기술자가선행발명 1의케톤기좌측에있는치환기인페닐기를헤테로아릴기로쉽게치환할수있다고볼만한사정은전혀찾아볼수없다. 나 ) 이부분원고의주장에대한판단이에대하여원고는, 페닐기와헤테로아릴기는모두방향족치환체로서통상의기술자에게는동일한범주의치환기로고려될수있고, 선행발명 1도페닐기와헤테로아릴기를함께열거하면서이들을동등하게취급하고있으며, 이사건특허발명의명세서도페닐기와헤테로아릴기를동일한범주의치환체로취급하고있는이상, 선행발명 1의페닐기를헤테로아릴기로치환하는데에는아무런어려움이없다는취지로다투고있으나, 아래와같은이유로원고의위주장은받아들일수없다. 1 먼저비록갑27호증과같이이사건특허발명의우선권주장일당시에이미공지된문헌에서페닐기에속하는벤젠과헤테로아릴기에해당하는피리딘을같은방향족화합물로예시하고있으며, 푸란, 피롤, 티오펜등의헤테로아릴화합물이벤젠처럼방향성 (aromaticity) 과관련된특징을갖는다고기재하고있기는하다. 그러나위와같이페닐기와헤테로아릴기가방향성을공유한다는사정만으로이들이청구항 3에서옥심에스테르화합물

76 의케톤기좌측의치환기로서동일한범주에속하는것이고쉽게선택, 치환 해볼수있는관계에있다고단정할수는없다. 2 또한선행발명 1의명세서에구체적으로제시된실시예들중 일부가아래표와같이화학식 I의 Ar 1 위치에, 치환된페닐대신에 1-메틸- 2-피롤릴, 티에닐과같은헤테로아릴을치환체로기재하고있기는하다. 그 러나선행발명 1의위헤테로아릴기는 옥심구조탄소에직접결합하는치환기 실시예 화학식 I의 Ar 1 로서만예시되어있을뿐이고, 청구항 3 3 ( 페닐 ) 에서케톤기의좌측에결합되어있는헤테로아릴기와는그위치가상이하다. 따 28 (1-메틸-2-피롤릴) 라서선행발명 1의위와같은기재만으로는통상의기술자가선행발명 1에서케톤좌측의페닐기를헤테로아릴기로 29 ( 티에닐 ) 치환을시도할만한동기가제시되었다고볼수도없다. 3 나아가이사건특허발명의명세서기재나원고가제출한모든 증거들에의하더라도이사건특허발명의우선권주장일당시옥심에스테르 의치환기중케톤좌측의페닐기와헤테로아릴기가동일한범주의치환체로 서쉽게선택할수있다는것이기술상식에해당한다거나널리알려져있어, 통상의기술자라면당연히그와같은치환을고려할것이라고인정할수도 없다. 따라서어느모로보나선행발명 1의케톤좌측의페닐기를헤테로아 릴기로쉽게치환할수있다고단정하기는어렵다. 라. 검토결과의정리이상에서살핀바를종합하면, 청구항 3과선행발명 1 사이에존재하는차이점 2는통상의기술자가선행발명 1에의하여쉽게극복할수없을것으로보이므로, 청구항 3은선행발명 1과의관계에서구성의곤란성이인정되어, 나머지점에대하여더나아가따질필요없이선행발명 1에의하여그진보성이부정될수된다고볼수없다

77 5. 선행발명 3 또는선행발명 1, 3 에의한진보성부정여부 가. 선행발명 3 의경우 1) 먼저원고가선행발명 3 에의한진보성부정의근거로주장하는원고 주장의화합물 2 는선행발명 3 에제시된화학식 1 에서 R 1 의위치에 C 1 알카노일 이결합되고, Ar 1 의위치에 OR 3 로치환된페닐 이, R 3 의위치에 -(CO)R 7 으로치환된페닐 이, R 7 의위치에 C 2 알킬로치환된페닐 이각각순차적으로결합된것이다. 2) 한편, 선행발명 3이그명세서 ( 갑14호증 ) 에서화학식 1의각치환기와관련하여아래와같이기재하고있는데, 선행발명 3의화합물중에서원고주장의화합물 2에이르기위해서는수많은치환기중아래밑줄그은부분의각치환기가선택되어야만한다. R 1 은 C 4 -C 9 사이클로알카노일 ; C 3 -C 12 알케노일 ; 비치환되거나또는하나이상의할로겐, CN 또는페닐로치환된 C 1 -C 20 알카노일 ; 비치환되거나또는하나이상의 C 1 -C 6 알킬, 할로겐, CN, OR 3, SR 4 또는 NR 5 R 6 로치환된벤조일 ; C 2 -C 12 알콕시카보닐또는벤조일옥시카보닐 ; 또는비치환되거나또는하나이상의 C 1 -C 6 알킬또는할로겐으로치환된페녹시카보닐이며 ; Ar 1 은각각비치환되거나또는할로겐, C 1 -C 20 알킬, 벤질, C 1 -C 20 알카노일, C 3 -C 8 사이클로알킬로 1 내지 12회치환되거나 ; 하나이상의 OR 3, SR 4 또는 NR 5 R 6 으로임의로치환된페닐또는벤조일로치환되거나 ; ( 중략 ) R 3 은수소또는 C 1 -C 20 알킬 ; -OH, -SH, -CN, C 3 -C 6 알케녹시, -OCH 2 CH 2 CN, -OCH 2 CH 2 (CO)O(C 1 -C 4 알킬 ), -O(CO)-C 1 -C 4 알킬, -O(CO)-, 페닐, -(CO)OH, -(CO)O(C 1 -C 4 알킬 ), -N(C 1 -C 4 알킬 ) 2, -N(CH 2 CH 2 OH) 2, -N[CH 2 CH 2 O-(CO)-C 1 -C 4 알킬 ] 2 또는모르폴리닐로치환된 C 2 -C 12 알킬 ; 하나이상의 -O-가삽입된 C 2 -C 12 알킬 ; -(CH 2 CH 2 O) n+1 H, -(CH 2 CH 2 O) n (CO)-C 1 -C

78 알킬, C 1 -C 8 알카노일, C 3 -C 12 알케닐, C 3 -C 6 알케노일, C 3 -C 8 사이클로알킬 ; 비치환되거나또는하나이상의 C 1 -C 6 알킬, 할로겐, -OH 또는 C 1 -C 4 알콕시로치환된벤조일 ; 각각비치환되거나할로겐, -OH, C 1 -C 12 알킬, C 1 -C 12 알콕시, 페닐-C 1 -C 3 -알콕시, 페녹시, C 1 -C 12 알킬설파닐, 페닐설파닐, -N(C 1 -C 12 알킬 ) 2, 디페닐아미노또는 -(CO)R 7 으로치환된페닐또는나프틸 ; 페닐 -C 1 -C 3 알킬 ; 또는 Si(C 1 -C 6 알킬 ) r ( 페닐 ) 3-r 이며 ; ( 중략 ) R 7 은수소, C 1 -C 20 알킬 ; 할로겐, 페닐, -OH, -SH, -CN, C 3 -C 6 알케녹시, -OCH 2 CH 2 CN, -OCH 2 CH 2 (CO)O(C 1 -C 4 알킬 ), -O(CO)-C 1 -C 4 알킬, -O(CO)-페닐, -(CO)OH 또는 -(CO)O(C 1 -C 4 알킬 ) 로치환된 C 2 -C 8 알킬 ; 하나이상의 -O-이삽입된 C 2 -C 12 알킬 ; -(CH 2 CH 2 O) n+1 H, -(CH 2 CH 2 O) n (CO)-C 1 -C 8 알킬, C 3 -C 12 알케닐, C 3 -C 8 사이클로알킬 ; 또는하나이상의할로겐, -OH, C 1 -C 12 알킬, C 1 -C 12 알콕시, 페녹시, C 1 -C 12 알킬설파닐, 페닐설파닐, -N(C 1 -C 12 알킬 ) 2, 또는디페닐아미노로임의로치환된페닐이다.(41, 42면참조 ) 3) 그런데위명세서기재에서확인할수있는바와같이선행발명 3에는화학식 1의 R 1 과 Ar 1 의위치에결합할수있는무수히많은치환기가단순히열거되어있을뿐, 원고주장의화합물 2 또는그와유사한구조의화합물이바람직한화합물내지실시예등의형태로구체적으로제시되어있거나, 특별히 R 1 의위치에 C 1 알카노일 을, Ar 1 의위치에 OR 3 로치환된페닐기 를선택할만한어떠한동기나암시도제시되어있지않다. 4) 따라서통상의기술자가선행발명 3으로부터청구항 3의화합물을쉽게도출할수있다고보기는어렵다. 나. 선행발명 1, 3의결합의경우나아가통상의기술자라도선행발명 1, 3의결합에의해서청구항 3의화합물을쉽게도출해낼수는없을것으로보인다. 즉, 앞서본바와같이선행발명 3의명세서에는그화학식 1의각각의치환위치에무수히많은치환기가단순히나열되어있을뿐이어서, 선행발명

79 3의수많은치환기중에서헤테로아릴기를선택하여이를선행발명 1의케톤좌측페닐을치환할만한어떠한동기나암시도없기때문이다. 다. 검토결과의정리이상에서살핀바를종합하면, 청구항 3의경우선행발명 3과의관계에서그구성이곤란하다고판단되고, 이는선행발명 1과결합한다고해서극복될수있는문제도아니므로, 나머지점에대하여더나아가살필필요없이청구항 3은선행발명 3 또는선행발명 1, 3의결합에의하여그진보성이부정되지않는다. 6. 결론그렇다면이사건특허발명중청구항 3에는실시가능성및뒷받침요건을결여한기재불비의무효사유가존재하지않고, 선행발명 1, 3 각각또는이들의결합에의하여청구항 3의진보성이부정된다고볼수도없으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 김부한 이진희

80 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2017허691 등록무효 ( 특 ) 원 고 주식회사커뮤즈파트너스서울강남구언주로172길 4, 301호 ( 신사동, 성익빌딩 ) 대표자사내이사민 소송대리인변리사오위환 피 고 보스킨헬스케어주식회사서울종로구새문안로 92, 1220호 ( 신문로1가, 광화문오피시아빌딩 ) 대표이사장 소송대리인변리사박영순소송복대리인특허법인우인 ( 담당변리사지현수 ) 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당2040호사건에관하여한심결중특허등록번호제 호발명의청구항제1, 2, 5, 8, 9항부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 2분의 1은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 청구취지 특허심판원이 당2040호사건에관하여한심결을취소한다

81 이 유 1. 기초사실가. 이사건특허발명 ( 갑제3호증 ) 1) 발명의명칭 : 마사지장치용이중구조마사지컵 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3) 특허권자 : 피고 ( 변경전상호 : 주식회사보스킨피부과학 ) 9) 4) 청구범위 [ 나머지청구항은아래다. 의 2) 항표기재와같다. 이하 이사건제1항특허발명 과같은방법으로표시하며, 전체발명을칭할때에는 이사건특허발명 이라한다.] 청구항 1 연결튜브를통하여부압원 10) 과연통되는니플 11) 을구비하고, 하부가개방된원통형상의통체 ; 및상기통체의하단으로부터원주방향으로연장형성되며, 적어도하나의폐루프형상으로이루어진피부밀착부를갖는다수의피부밀착부를포함하며, 상기다수의피부밀착부는외측으로부터내측이외측보다높은위치에설정되는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵 5) 발명의개요 배경기술종래의부항을이용한피부마사지기는다양한곡률로굴곡진신체의여러부위로부항컵을이동시키면서마사지를행하는것이쉽지않았다. 또한이중부항컵 ( 특허제856761호 ) 은내부에밸브를포함함으로인해구조가복잡하고사용자가이를분해조립하는것이곤란하여세척및소독이완전하게이루어지기어려운문제가있었다 ( 문단번호 [0002]~[020]). 9) 이사건심결이후명칭이변경되었다. 10) 부압원 ( 負壓原 ): 대기압보다낮은압력을공급하는펌프등압력발생장치를의미하는것으로보인다. 11) 니플 (nipple): 일반적으로짧은관의양끝에수나사를절삭해넣은이음매를의미한다

82 기술적과제본발명은굴곡진마사지부위를이동하는경우에도이에대응하여쉽게진공이깨지지않도록단차를갖는이중컵구조를가지면서, 이중컵이하나의통체로형성되어제조가용이하고분해및조립이필요없기때문에세척및소독이완전하게이루어질수있는마사지장치용이중구조마사지컵을제공하는데있다 ( 문단번호 [0022]). 본발명의다른목적은적어도하나의폐루프형상의피부밀착부와피부밀착부의내부또는외부에지압효과를부여할수있는다수의돌기형태의피부밀착부를구비한마사지장치용이중구조마사지컵을제공하는데있다 ( 문단번호 [0023]). 과제의해결수단이와같은목적을달성하기위하여본발명은연결튜브를통하여부압원과연통되는니플을구비하고, 하부가개방된원통형상의통체 ; 및상기통체의하단으로부터원주방향으로연장형성되며, 적어도하나의폐루프형상으로이루어진피부밀착부를갖는다수의피부밀착부를포함하며, 상기다수의피부밀착부는내측이외측보다높은위치에설정되는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵등을제공한다. 다수의피부밀착부는각각폐루프형상인것을특징으로한다. 다만다수의피부밀착부중적어도하나는폐루프형상이고나머지는원주방향으로간격을두고배치되는다수의반구형돌기를가질수도있고, 다수의피부밀착부중적어도하나는폐루프형상이고나머지는일부가개방된폐루프형상일수도있다. 또한다수의피부밀착부는원형, 삼각형, 사각형, 다각형및타원형형상중어느하나일수있다 ( 문단번호 [0025]~[0034])

83 [ 도 3] 마사지컵이적용된마사지장치의블록도 [ 도 4] 제1 실시례에따른마사지컵의단면도 부압발생장치 연결튜브 체크밸브 마사지컵 나. 선행발명들 12) 1) 선행발명 1 ( 갑제5호증 ) 공개된일본공개특허공보소 호에게재된 건강미용구 에관한발명으로, 주요내용은아래와같다. 해결하고자하는과제본발명은마사지와저주파전류에의한자극을동시에신체에가하고, 양자의상승적효과에의해피의흐름을현저히좋게하며, 신체의결림을해소하여건강증진을달성할수있는것과동시에미용에도우수한건강미용구를제공하기위한것을목적으로한다 (323면, 3. 발명의상세한설명 ). 12) 이사건심결에서는선행발명 1, 2, 5, 6이증거로사용되었는데, 그중선행발명 5 ( 등록특허공보제 호 ) 는소송에서증거로제출되지않았으므로기재를생략한다. 원고는이사건심결에서제출되지않았던새로운선행발명을증거로제출하였다 ( 당사자들은선행발명 4로특정하고있으나, 심판절차에서제출된증거와의혼동을피하기위해 선행발명 7 이라칭한다 )

84 과제해결수단본발명의건강미용구는공기를흡인하거나흡인 토출하는펌프등장치, 튜브 (4) 를매개로펌프에접속되는깔때기모양의카츠부 [ カツブ (5)] 등으로구성되어있다. 한편, 카츠부의개구부에는부드러운재료로구성된링 (6) 이부착되어있고, 카츠부의내부에는스폰지로구성된전극지지체 (7) 가부 [ 도 4] 사용상태를표시한단면도 링전극판카츠부전극지지체튜브전극판 착되어있으며, 전극지지체 (7) 에는도전고무로구성된전극판 (8, 9) 이부착되어있다 (323면, 3. 발명의상세한설명 ). 2) 선행발명 2 ( 갑제6호증 ) 공개된일본공개특허공보특개 호에게재된 흡인마사지장치 에관한발명으로주요내용은다음과같다. 종래기술및해결하고자하는과제종래기술의경우흡인구 ( 피부접촉부 ) 가일정하여흡인이기여하는부위의면적을조절할수없으므로, 흡인마사지를실시하는부위나사람이한정되는문제가있었다 ( 문단번호 [0001]~[0005]). 본발명의목적은제1 가이드와제2 가이드중적어도하나가피부에대하여수직방향으로이동함으로써흡인면적및흡인높이를조절할수있고, 나아가보다많은부위나사람에대하여효율적으로흡인마사지를실시할수있는장치를제공하는것이다 ( 문단번호 [0007]). 과제의해결수단위목적을달성하기위해청구항 1에서는외부를향해열려있어물펌프에의해물을흡인하는흡인구, 흡인구의주위로돌출되게설치되어피부에접촉했을때내부의물이흡인구에서흡인되도록설치된제1 가이드, 제1 가이드보다내측에설치되고피부에접촉했을때내부의물이흡인구에서흡인되도록설치된제2 가이드, 제1, 2 가이드중적어도한쪽은피부에대

85 하여수직방향으로이동하는수직이동수단을갖는것을특징으로하고있어, 흡인이기여하는부위의면적이나높이를조절할수있다 ( 문단번호 [0008]). [ 도 1] 실시례 1: 흡인마사지장치외관도 [ 도 2] 실시례 1: 흡인마사지장치내부투시도 회전체 흡인마사지장제1 수직이동수단치 토출구 회전체 토출구 제1 가이드회전체부 ( 제2 가이드 ) 흡입구회전축 회전축 회전체토대 날개부 모터 제 2 수직이동수단 스위치 물펌프 커버 케이 전지 [ 도 8] 실시례 2 마사지장치의외관도 흡인마사지장치 [ 도 9] 실시례 2 의마사지장치가이드형상 제 2 가이드 제 2 가이드 제 1 가이드 제 2 수직이동수단 제 1 수직이동수단 제 1 가이드 제 1 수직이동수단 커버케이스 제 2 수직이동수단 3) 선행발명 6 ( 갑제 7 호증 ) 공개된대한민국공개특허공보특 호에게재된 어깨치료용부항기기 에관한발명이다

86 4) 선행발명 7 ( 갑제 11 호증의 1 내지 6) 13) 일본파나소닉주식회사가제조 판매한모델명 EH2501 인피지제거기이다. EH2501 의이중컵 이중컵이장착된피지제거기 다. 심결의경위 1) 원고는피고를상대로특허심판원 2016당2040호로이사건특허발명에대한무효심판을청구하였다. 2) 원고는 위무효심판절차에서아래와같이정정을구하는것으로정정청구를하였다 ( 밑줄친부분이정정을구하는부분이다. 이하 이사건정정청구 라하고, 정정후의특허발명의청구항을 이사건제1항정정청구발명 과같은방법으로표시하며, 정정청구된전체발명을칭할때는 이사건정정청구발명 이라한다 ). 정정전청구항 1. 연결튜브를통하여부압원과연통되는니플을구비하고, 하부가개방된원통형상의통체 ; 및상기통체의하단으로부터원주방향으로연장형성되며, 적어도하나의폐루프형상으로이루어진피부밀 정정후청구항 1. 연결튜브를통하여부압원과연통되는니플을구비하고, 하부가개방된원통형상의통체 ( 이하 구성요소 1 이라한다 ); 및상기통체의하단으로부터원주방향으로연장형성되며, 적어도하나의 13) 이사건특허발명의출원일이전에공연히실시되었는지여부에대하여는아래 3. 항에서판단한다

87 착부를갖는다수의피부밀착부를포함하며, 상기다수의피부밀착부는외측으로부터내측이외측보다높은위치에설정되는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵청구항 2. 제1항에있어서, 상기다수의피부밀착부는각각폐루프형상인것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 3. 제1항에있어서, 상기다수의피부밀착부중적어도하나는폐루프형상이고나머지는원주방향으로간격을두고배치되는다수의반구형돌기를갖는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 4. 제1항에있어서, 상기다수의피부밀착부는적어도하나는폐루프형상이고나머지는일부가개방된폐루프형상인것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 5. 제2항에있어서, 상기다수의피부밀착부는원형, 삼각형, 사각형, 다각형및타원형형상중어느하나인것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 폐루프형상으로이루어진피부밀착부를갖는다수의피부밀착부를포함하며 ( 이하 구성요소 2 라한다 ), 상기다수의피부밀착부는외측으로부터내측이외측보다높은위치에설정되며, 상기다수의피부밀착부는상기통체와일체로형성되는것 ( 이하 구성요소 3 이라한다 ) 을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵좌동좌동청구항 4. 제1항에있어서, 상기다수의피부밀착부중최외측의피부밀착부는폐루프형상이고내측의피부밀착부는일부가개방된폐루프형상인것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 좌동

88 청구항 6. 제1항에있어서, 상기다수의피부밀착부는적어도하나는폐루프형상이고나머지는방사형패턴을갖는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 7. 제6항에있어서, 상기폐루프형피부밀착부는다각형, 타원형및원형형상중하나인것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 8. 제1항에있어서, 상기통체는파지부를더포함하는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 좌동좌동청구항 8. 제1항에있어서, 상기통체는상기통체에일체로형성된파지부를더포함하는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 청구항 9. 제1항에있어서, 상기니플은통체의상단또는측면에형성되는것을특징으로하는마사지장치용이중구조마사지컵. 3) 특허심판원은 이사건정정청구를인정하되, 이사건제1 내지 9항정정청구발명은선행발명 1, 2, 6에의하여진보성이부정되지않는다. 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 7, 11호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재및영상, 변론전체의취지 2. 원고의주장이사건제1 내지 9항정정청구발명은아래와같은이유로신규성이부정되거나진보성이부정되므로그등록이무효로되어야하는바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하므로취소되어야한다. 가. 이사건제1항, 제2항및제9항정정청구발명은선행발명 7에의하여

89 신규성이부정된다. 나. 이사건제3 내지 8항정정청구발명은선행발명 7 또는선행발명 7, 2 에의하여진보성이부정된다. 다. 이사건제1 내지 9항정정청구발명은선행발명 1, 2에의하여진보성이부정된다. 3. 이사건제1항정정청구발명의신규성이부정되는지여부가. 선행발명 7의공연실시여부여부갑제11, 13 내지 16호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재 영상에변론전체의취지를종합하면, 아래사진과같은피지제거기가이사건특허발명의출원일전에출시되어판매된사실이인정되므로, 위제거기가이사건특허발명의출원일전에불특정다수인이인식할수있는상태에서실시되었다고할것이어서공연히실시된발명에해당한다고봄이타당하다. EH2501 의이중컵 이중컵이장착된피지제거기 나. 선행발명 7에의하여신규성이부정되는지 1) 이사건제1항정정청구발명과선행발명 7의대비이사건제1항정정청구발명과선행발명 7을대비하여보면아래대비표와같다

90 이사건제 1 항정정청구발명선행발명 7 구성요소 1 구성요소 2 구성요소 3 연결튜브를통하여부압원과연통되는니플을구비하고, 하부가개방된원통형상의통체상기통체의하단으로부터원주방향으로연장형성되며, 적어도하나의폐루프형상으로이루어진피부밀착부를갖는다수의피부밀착부를포함하며상기다수의피부밀착부는외측으로부터내측이외측보다높은위치에설정되며, 상기다수의피부밀착부는상기통체와일체로형성되는것을특징으로하는마사지컵 부압원과연통되며, 상단에는연장되어돌출된부분 ( 이하 연결부 라함 ) 을구비하고, 하부가개방된원통형본체, 상기원통형본체의하단으로부터원주방향으로형성되며폐루프형상으로이루어진컵 ( 이하 외부컵 이라함 ) 및외부컵의내측에외부컵보다작은반경을갖고폐루프형상으로이루어진컵 ( 이하 내부컵 이라함 ) 을포함하며, 내부컵이외부컵보다높은위치에설정되어있고, 내부컵과외부컵은본체와일체로형성된것을특징으로하는피지제거기용컵 주요 도면 제

91 2) 양발명의공통점과차이점위 1) 항의대비표에서보는바와같이, 양발명은부압원과연통되면서하부가개방된원통형상의통체 ( 본체 ) 를포함하고 ( 구성요소 1), 통체 ( 본체 ) 의하단으로부터원주방향으로연장형성되되적어도하나는폐루프형상으로이루어진다수의피부밀착부 ( 내부컵, 외부컵 ) 를포함하며 ( 구성요소 2), 다수의피부밀착부 ( 내부컵, 외부컵 ) 는통체 ( 본체 ) 와일체로형성되면서내측 ( 내부컵 ) 이외측 ( 외부컵 ) 보다높은위치에설정된다 ( 구성요소 3) 는점에서실질적으로동일하다. 다만, 구성요소 1에서는부압원과연결하기위한니플및연결튜브를갖고있음에비하여선행발명 7에서는부압원과연결하기위한연결부만을갖고있고 ( 이하 쟁점 1 이라한다 ), 선행발명 7에서는내부컵이구성요소 2, 3에서의피부밀착부와같이피부에밀착하는지에관하여명시적으로기재 도시하고있지않다 ( 이하 쟁점 2 라한다 ). 3) 쟁점에대한평가가 ) 쟁점 1 쟁점 1과같은기술적구성의차이는부압원과마사지컵 ( 피지제거지용컵 ) 을연결하여부압을공급하려는과제를해결하기위한구체적수단에있어새로운효과의발생이없는주지 관용기술의부가 삭제 변경등의정도에불과하다고할것이다. 나 ) 쟁점 2 (1) 선행발명 7의내부컵의경우에도사용시피부에밀착될수있다는사실에대하여는양당사자들사이에다툼이없으므로, 쟁점 2와같은차이는존재하지않는다. (2) 한편, 피고는 쟁점 2 와관련하여선행발명 7의경우이사건제 1항정정청구발명과는달리, 컵을이동시키면서피부마사지를수행하는것이아니라피부에밀착한상태에서피지를제거하기위한장치에불과하므로, 이사건제1항정정청구발명의 다수의피부밀착부 와동일하지않다는취지로주장한다. 살피건대, 선행발명 7의사용설명서 ( 갑제17호증 ) 에는 탭핑컵은피부에

92 미끄러지듯이사용하지않는다., 탭핑방법 : 피부에컵이밀착된순간손목을돌려서밀착과분리를반복한다. 고기재되어있기는하다. 그러나앞서본바와같이선행발명 7의컵의경우이사건제1항정정청구발명의마사지컵과동일한구성을갖고있는바, 이사건제1항정정청구발명이선행발명 7 에서명시적으로밝히고있지않은특수한효과를기재하고있더라도, 이는구성이같은선행발명 7로부터당연히생기는효과의하나를단순히발견한것에불과하다고할것이므로, 이러한점을들어이사건제1항정정청구발명이선행발명 7과별개의발명이라고볼수없다 ( 선행발명 7도이사건제1 항정정청구발명과마찬가지로컵안쪽의피부가부압에의해흡입됨으로써근육이풀리고신경이안정되며노폐물이제거되는기능을갖고있고, 컵을이동시키면서마사지를행하는것이가능함은그구조상명백하다 ). 다. 대비결과의종합위대비결과를종합하면, 이사건제1항정정청구발명은선행발명 7과실질적으로동일하므로, 그신규성이부정된다 ( 이하특정한정정청구발명에대하여신규성또는진보성이부정되는경우에는나머지진보성주장에대하여는판단하지않는다 ). 4. 이사건제2항정정청구발명의신규성이부정되는지여부이사건제2항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서다수의피부밀착부를 각각폐루프형상인것 으로한정한것이다. 이사건제2항정정청구발명중이사건제1항정정청구발명을인용하는부분은위 3. 항에서본바와같이선행발명 7과실질적으로동일하다. 나아가위한정구성은내부컵과외부컵이모두폐루프형상으로이루어진선행발명 7의대응구성과실질적으로동일하다. 따라서이사건제2항정정청구발명도선행발명 7과실질적으로동일하므로, 그신규성이부정된다

93 5. 이사건제3항정정청구발명의진보성이부정되는지여부가. 이사건제3항정정청구발명의구성이사건제3항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서, 1 위정정청구발명을인용하는부분, 2 다수의피부밀착부중적어도하나는폐루프형상이고나머지는원주방향으로간격을두고배치되는다수의반구형돌기를갖는것 ( 이하 제3항한정구성 이라한다 ) 으로구분할수있다. 나. 선행발명 7 또는선행발명 7, 2에의한진보성부정여부 1) 구체적인판단 가 ) 인용하는부분 이사건제1항정정청구발명을인용하는부분은위 3. 항에서본바와 같이선행발명 7과실질적으로동일하다. 나 ) 제3항한정구성 (1) 구성변경의필요성 나아가당해기술분야에서통상의지식을가진사람 ( 이하 통상의기 술자 라한다 ) 이선행발명 7로부터 제3항한정구성 의구성을도출하려면, 선행발명 7의내부컵을원주방향으로간격을두고배치되는다수의반구형 돌기로변경하여야한다. (2) 이사건제3항정정청구발명의기술적과제및효과 이사건제3항 [ 도 5a] 피부밀착구조 [ 도 5b] 피부밀착구조 정정청구발명이 제3항한 정구성 을도입한것은, 공간부 (188) 와내부공간 부 (183) 의부압을동일하 게설정함으로써, 다수의 반구형돌기 (189a) 와접 촉이이루어지는다수의 마사지부위에대하여는마사지컵 (180) 내부에포함된다른부위보다상대 적으로더높은자극 ( 압박 ) 이가해지고, 인접한마사지부위로마사지컵

94 (180) 이슬라이딩되는경우에는다수의반구형돌기 (189a) 와압박접촉이이루어지는다수의마사지부위도이동이이루어지면서미세림프관자극에의한혈액순환및마사지가촉진되는효과를얻기위함이다 ( 갑제3호증, 문단번호 [0060], [0061]). (3) 용이도출여부아래와같은사정들을종합하면, 이사건특허발명의명세서에개시된내용을알고있음을전제로하여사후적으로판단하지않는한, 통상의기술자가선행발명 7 및선행발명 7, 2로부터이사건제3항정정청구발명을용이하게발명할수있다고보기어렵다. ( 가 ) 선행발명 7에는외부컵안쪽의공간부와외부컵 내부컵사이의공간부의부압을동일하게만듦으로써높은자극 ( 압박 ) 이가해지는등의위 (2) 항기술사상이개시또는암시되어있지않다. ( 나 ) 또한, 선행발명 7에위와같은기술사상을채택할만한암시 동기등이제시되어있었다고보기어렵다. ( 다 ) 위와같은이사건제3항정정청구발명의기술적과제가이기술분야에있어기본적목적및과제에해당한다고보기어렵다. 또한이사건제3항정정청구발명이채택하고있는기술수단이위와같은과제를해결하기위하여통상의기술자가쉽게채택할수있는기술이라고보기도어렵다. ( 라 ) 한편, 선행발명 2에서는부압을동일하게형성하기위하여간격을두고반구형돌기를형성하고있는 제3항한정구성 과달리회전체 (46a) 의단면끼리접촉하고있는구성을채택하고있을뿐이다. [0045] 물펌프를구동해회전체 (46a) 에 [ 도 13] 실시례 3의회전체외관도피부를접촉하는것으로, 흡인되게되지만, 회전체 (46a) 의단면끼리접촉하고있으므로, 회전체 (46a) 와회전체 (46a) 사이에국부적으로강하게흡인되는일이없다. 국부적으로강하게흡인되면그부분이저항이되어이동하기어려울뿐만아니라, 일부를극단적으로끌려가는상태가되고고통을줄가능성이있다. 또한, 회전체 (46a) 의단면끼리접촉

95 하고있으므로회전체 (46a) 의내측의밀폐도를올릴수있다. 이것은근소한틈새가있어도피부탄력성에따라, 밀폐하는것이가능해지기때문이다. 밀폐도를올리는것으로회전체 (46a) 의내측에서충분한음압을얻어흡인력을올릴수있으며흡인에의한높은생체효과를기대할수있다. ( 마 ) 피고가제출한증거만으로는, 통상의기술자가이사건특허발명출원당시의기술수준, 기술상식, 해당기술분야의기본적과제, 발전경향, 해당업계의요구등에비추어선행발명 7 및선행발명 7, 2로부터이사건제3항정정청구발명에이를수있다고인정하기도어렵다. 2) 판단의종합따라서이사건제3항정정청구발명은통상의기술자가선행발명 7 및선행발명 7, 2로부터용이하게발명할수있다고보기어려워, 진보성이부정되지않는다. 나. 선행발명 1, 2에의한진보성부정여부아래와같은사정들을종합하면, 이사건특허발명의명세서에개시된내용을알고있음을전제로하여사후적으로판단하지않는한, 통상의기술자가선행발명 1, 2로부터이사건제3항정정청구발명을용이하게발명할수있다고보기어렵다. 1) 선행발명 1에는다수의피부밀착부가상기통체와일체로형성하는이사건제3항정정청구발명의기술사상이개시또는암시되어있지않고, 선행발명 1에위와같은기술사상을채택할만한암시 동기등이제시되어있었다고보기어렵다. 2) 선행발명 1에는외부컵안쪽의공간부와외부컵 내부컵사이의공간부의부압을갖게함으로써높은자극 ( 압박 ) 이가해지는등의위 (2) 항기술사상이개시또는암시되어있지않고, 선행발명 1에위와같은기술사상을채택할만한암시 동기등이제시되어있었다고보기어렵다. 3) 위 1) 항, 2) 항과같은이사건제3항정정청구발명의기술적과제가이기술분야에있어기본적목적및과제에해당한다고보기어렵다. 또한

96 이사건제3항정정청구발명이채택하고있는각기술수단이위와같은과제를해결하기위하여통상의기술자가쉽게채택할수있는기술이라고보기도어렵다. 4) 선행발명 2에서는부압을동일하게형성하기위하여간격을두고반구형돌기를형성하고있는 제3항한정구성 과달리회전체 (46a) 의단면끼리접촉하고있는구성을채택하고있을뿐이다. 5) 피고가제출한증거만으로는, 통상의기술자가이사건특허발명출원당시의기술수준, 기술상식, 해당기술분야의기본적과제, 발전경향, 해당업계의요구등에비추어선행발명 1, 2로부터이사건제3항정정청구발명에이를수있다고인정하기도어렵다. 2) 판단의종합따라서이사건제3항정정청구발명은통상의기술자가선행발명 1, 2 로부터용이하게발명할수있다고보기어려워, 진보성이부정되지않는다. 6. 이사건제4항정정청구발명의진보성이부정되는지여부가. 이사건제4항정정청구발명의구성이사건제4항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서, 1 위정정청구발명을인용하는부분, 2 다수의피부밀착부중최외측의피부밀착부는폐루프형상이고내측의피부밀착부는일부가개방된폐루프형상인것 ( 이하 제4항한정구성 이라한다 ) 으로구분할수있다. 나. 제4항한정구성의기술적특징이사건정정청구발명의명세서에는 제4항한정구성 을채택한마사지컵은도 5b에도시된제1 실시례와유사한작용이이루어진다고기재되어있는데 ( 문단번호 [0073]~[0075), 도 5b는이사건제3항정정청구발명의실시를위한도면이다. 따라서 제4항한정구성 의기술적특징은 제3항한정구성 과유사한기술적특징을갖는다고할것이다 ( 위 5. 항참조 )

97 다. 진보성부정여부에대한판단 제4항한정구성 의기술적특징이 제3항한정구성 의그것과유사하므로, 위 5. 항에서본바와동일한이유로, 이사건제3항정정청구발명은통상의기술자가선행발명 7, 선행발명 7, 2 및선행발명 1, 2로부터용이하게발명할수있다고보기어려워, 진보성이부정되지않는다. 7. 이사건제5항정정청구발명의진보성이부정되는지여부가. 이사건제5항정정청구발명의구성이사건제5항정정청구발명은이사건제2항정정청구발명의종속항으로서, 1 위정정청구발명을인용하는부분, 2 다수의피부밀착부는원형, 삼각형, 사각형, 다각형및타원형형상중어느하나인것 ( 이하 제5항한정구성 이라한다 ) 으로구분할수있다. 나. 구체적판단 1) 이사건제5항정정청구발명중이사건제2항정정청구발명을인용하는부분은위 4. 항에서본바와같이선행발명 7과실질적으로동일하다. 2) 나아가위한정구성은선행발명 7의대응구성과실질적으로동일하거나, 통상의기술자가위대응구성으로부터용이하게도출할수있다. 다. 판단의종합 따라서이사건제5항정정청구발명은통상의기술자가선행발명 7로부터용이하게발명할수있으므로, 위선행발명에의하여진보성이부정된다. 8. 이사건제6항정정청구발명의진보성이부정되는지여부가. 이사건제6항정정청구발명의구성이사건제6항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서, 1 위정정청구발명을인용하는부분, 2 다수의피부밀착부중적

98 어도하나는폐루프형상이고나머지는방사형패턴을갖는것 ( 이하 제 6 항 한정구성 이라한다 ) 으로구분할수있다. 나. 제6항한정구성의기술적특징이사건정정청구발명의명세서에서 제6항한정구성 의기술적의의에대하여명시적인기재를발견하기어렵다. 그런데특허발명의유리한효과가상세한설명에기재되어있지아니하더라도통상의기술자가상세한설명의기재로부터유리한효과를추론할수있을때에는진보성판단을함에있어서그효과도참작하여야하므로 ( 대법원 선고 2000후3234 판결참조 ), 제6항한정구성 의기술적의의는내측피부밀착부의일부가개방된다는점에서 제4항한정구성, 제3항한정구성 과유사한기술적특징을갖는다고할것이다 ( 위 5. 항, 6. 항참조 ). 다. 진보성부정여부에대한판단 위 5. 항, 6. 항에서본바와동일한이유로, 이사건제 6 항정정청구발명 은통상의기술자가선행발명 7, 선행발명 7, 2 및선행발명 1, 2 로부터용 이하게발명할수있다고보기어려워, 진보성이부정되지않는다 ( 설령위 나. 항과같은효과를추론할수없다고하더라도, 위선행발명들로부터 제6 항한정구성 을용이하게도출할수있다고보기어렵다 ). 9. 이사건제7항정정청구발명의진보성이부정되는지여부이사건제7항정정청구발명은이사건제6항정정청구발명의종속항인데, 위 8. 항에서본바와같이이사건제6항정정청구발명이선행발명 7, 선행발명 7, 2 및선행발명 1, 2에의하여진보성이부정되지않는이상, 이사건제7항정정청구발명의진보성도부정되지않는다

99 10. 이사건제8항정정청구발명의진보성이부정되는지여부가. 이사건제8항정정청구발명의구성이사건제8항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서, 1 위정정청구발명을인용하는부분, 2 통체에일체로형성된파지부 ( 이하 제8항한정구성 이라한다 ) 로구분할수있다. 나. 구체적판단 1) 이사건제8항정정청구발명중이사건제1항정정청구발명을인용하는부분은위 3. 항에서본바와같이선행발명 7과실질적으로동일하다. 2) 나아가위한정구성은선행발명 7에내재되어있거나, 통상의기술자가파지의편의성을위하여선행발명 7의연결부의형상을단순히변형할수있는정도에불과하다. 다. 판단의종합 따라서이사건제8항정정청구발명은통상의기술자가선행발명 7로부터용이하게발명할수있으므로, 위선행발명에의하여진보성이부정된다. 11. 이사건제9항정정청구발명의신규성이부정되는지여부이사건제9항정정청구발명은이사건제1항정정청구발명의종속항으로서 통체의상단또는측면에형성되는것 으로니플을한정한것이다. 이사건제9항정정청구발명중이사건제1항정정청구발명을인용하는부분은위 3. 항에서본바와같이선행발명 7과실질적으로동일하다. 나아가위한정구성은원통형본체의상단에형성된선행발명 7의연결부와실질적으로동일하다. 따라서이사건제9항정정청구발명도선행발명 7과실질적으로동일하므로, 그신규성이부정된다

100 12. 결론그렇다면이사건심결중이사건제3, 4, 6, 7항특허발명에관한부분은위와결론을같이하여적법하고, 이사건제1, 2, 5, 8, 9항특허발명에관한부분은위와결론을달리하여위법하므로취소되어야하는바, 원고의이사건청구는이사건제1, 2, 5, 8, 9항특허발명에관하여만이유있어인용하고, 나머지청구는이유없어기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

101 Ⅲ 권리범위확인 허 6142 권리범위확인소극 허 1618 권리범위확인소극

102

103 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2016허6142 권리범위확인심판 ( 소극 ) 원 고 최 대구소송대리인변리사박정호 피 고 주식회사동양서울중구청계천로 100, 서관 ( 수표동, 시그니쳐타워 ) 대표이사백 소송대리인법무법인민후담당변호사김경환, 이혜윤소송복대리인변리사한상은 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당4893 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 청구취지주문과같다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건특허발명 ( 갑제 3 호증 ) 1) 명칭 : 토양산성화방지및잡초성장억제용부직포

104 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제248939호 3) 특허권자 : 원고 4) 청구범위 청구항 1 약 3 ± 0.2데니어극미세합성사수천가닥을다소큰반경으로회전시키면서고른두께로펴준다음열압착하여부직포를구성함과동시에부직포상에엠보싱처리하되, 엠보싱의폭을약 0.5mm이고, 간격은약 1mm정도로한통상의부직포에있어서 ( 이하 구성요소 1 이라한다 ), 부직포 (2) 에처리되는엠보싱 (6) 은표면과이면의양측동일한위치에형성되게하고 ( 이하 구성요소 2 라한다 ), 부직포의두께는약 0.8~1.5mm정도를유지케하여서됨을특징으로하는 ( 이하 구성요소 3 이라한다 ) 토양산성화방지및잡초성장억제용부직포. 나. 확인대상발명 ( 보정된것 ) 피고가스스로실시하고있다고특정한 폴리프로필렌부직포 ( 제품코드 : PD3060UB1N, 제품명 : Hanibon) 에관한것으로, 그설명서및도면은 [ 별지 ] 와같다. 다. 선행발명 1) 선행발명 1 ( 을제14호증의 1) 가 ) 공개된일본공개특허공보특개평 호에게재된 농업용시트 에관한발명이다. 나 ) 주요내용방수성, 통기성 ( 투습성 ) 을가짐과동시에유연성을구비하여토양표면에피트하기쉽고, 내구력이우수한농업용시트를제공하는것을목적으로한다 ( 문단번호 [0005]). 본발명은삼차원망상구조를가져, 섬유간열접합되어있는시트는폴리올레핀수지를플래시방사법으로방사해시트형에중첩하는데있어서엠보싱가공함으로써얻어진다. 엠보싱가공은시트의양면에부여되어있어도좋다. 엠보싱형상으로는임의의형상의것을이용할

105 수있으나정방형모양, 특히피치 0.8~1.5mm, 한변길이 0.5~1.0mm의정방형모양의엠보싱가공을하면바람직하다 ( 문단번호 [0007], [0008]). 2) 선행발명 2 ( 을제15호증의 1) 가 ) 공개된일본공개특허공보특개평 호에게재된 식물재배방법및식물재배용시트 에관한발명이다. 나 ) 주요내용식물재배용시트의두께가 0.05mm미만일때는모심기후신속하게붕괴해재배용상토에동화해버려필요한성장억제가이루어지지않고시트의강도가저하되어깨지기쉽게된다. 반면 0.4mm를초과하여두꺼워지게되는경우, 붕괴시기가너무늦어져서성장억제기간을지나도식물의뿌리가시트를관통할수없기때문에그후의성장이저해되어버린다. 따라서식물재배용시트의두께는 0.05~0.4 mm로할필요가있고, 특히 0.1~0.3mm가바람직하다 ( 문단번호 [0025]). 3) 선행발명 3 ( 을제16호증의 1) 가 ) 공개된일본공개특허공보특개평 호에게재된 농업용미생물분해성장섬유부직포 에관한발명이다. 나 ) 주요내용습윤강도와건조강도가강하고, 가공이용이하며, 식물의종자에서발아한싹을용이하게통과시키고, 흙의유출이없으며, 사용후에는미생물에의해용이하게분해하는부직포에대해서연구한결과, 장섬유의섬도와면밀도를특정범위에억제한부직포로함으로써소기의목적을달성할수있다 ( 문단번호 [0007]). 본발명에따른미생물분해성장섬유부직포를구성하는장섬유의섬도는 2~10데니어, 바람직하게는 3~8데니어의범위이다. 섬도가 10데니어를초과하면장섬유부직포의제조가곤란해지며인접한장섬유끼리의간극이넓어져흙이나종의유실이발생하기때문에적합하지않다. 장섬유의섬도가 2데니어미만에서는인접한장섬유의간극이좁아져발아한싹이부직포를통과하는것이곤란하게되기때문에적합하지않다 ( 문단번호 [0013]) 는내용이기재되어있다

106 라. 절차의경위 1) 피고는 특허심판원에특허권자인원고를상대로하여, 확인대상발명이이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다는확인을구하는소극적권리범위확인심판 (2015당4893 호, 이하 이사건심판청구 라한다 ) 을청구하였고, [ 별지 ] 와같이확인대상발명을보정하였다. 2) 특허심판원은 피고가현재확인대상발명을실시하고있고, 이사건특허발명의명세서의기재및출원경과에비추어보면, 엠보싱이일면에만형성된것은이사건특허발명의권리범위에서배제되는데, 확인대상발명은엠보싱이표면과이면의동일한위치에형성되는이사건특허발명의구성요소 2와동일하거나균등한구성요소를구비하지않으므로, 이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다. 는이유로심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증, 갑제4호증의 1, 을제13 내지 15호증의각 1의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고의주장피고가실시하고있는제품 ( 제품코드 PD3060UBIN, 제품명 Hanibon, 이하 피고실시제품 이라한다 ) 은엠보싱이부직포표면과이면의동일한위치에형성되므로, 피고가실시하고있지않는확인대상발명을대상으로한이사건심판청구는확인의이익이없어부적법하다. 나. 피고의주장 1) 확인대상발명은피고실시제품과동일하게특정된것이다. 2) 확인대상발명은엠보싱의폭과간격, 부직포두께, 엠보싱의양면형성여부등에있어서이사건특허발명과다르므로이사건특허발명의권리범위에속하지않는다. 3) 확인대상발명은그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진

107 사람 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 이선행발명 1, 2, 3 또는주식회사코오롱이 1991년경제작 판매한메라본스펀본드부직포제품 ( 제품번호 : Q2060NY), 아세히카세이공업사가 1994년경제작 판매한엘타스스폰본드부직포제품 ( 제품번호 : P03050) 에의해쉽게도출할수있는자유실시기술에해당한다. 3. 이사건심판청구의적법여부가판단기준특허권의권리범위확인심판은심판청구의이익이있는경우에한하여심판을제기할수있고, 현재실시하지아니하고있고장래에도실시할가능성이없는발명을확인대상발명으로삼아제기한소극적권리범위확인심판은설령심판청구인이구하는바대로읜심결을받는다고하더라도심판청구인이실시하거나실시하고자하는발명에대해서는아무런효력을가지지아니하여심판청구인의법적불안을해소하는데아무런도움이되지않으므로, 그심판청구의이익이없어부적법하다 ( 대법원 선고 2004후1663 판결등참조 ) 나. 확인대상발명이피고실시제품과동일한것인지여부 1) 확인대상발명에서 엠보싱은부직포의 일면 에만형성 되는바, 피고실시제품이부직포의일면에만엠보싱이형성된것인지에관하여, 피고는피고실시제품이요철이있는엠보싱롤과평평한롤사이에서압착가열되므로한쪽면에만엠보싱이형성되고, 이면에형성된것은엠보싱이아니라고주장하며, 이에대해원고는일면의엠보싱롤에만요철이있더라도양면에엠보싱이형성되며, 피고실시제품의양면모두에서오목하게들어간부분이관찰되므로양면에엠보싱이형성된것이라주장한다. 2) 피고실시제품에대한사진 ( 갑제14호증, 을제19호증 ) 에서보면, 피고실시제품은부직포의표면과이면에서극미세합성사가열융착되어양면의동일한위치에서오목하게들어간형상을가진다

108 갑제3호증의기재에변론전체의취지 ( 전문심리위원심현주, 김진일의의견포함 ) 를종합하면, 엠보싱은당해기술분야에서직물등의표면에열이나압력등을가하여요철 ( 凹凸 ) 형상을나타내도록하는가공을이르는용어로사용되며, 이사건특허발명은부직포의양면에동일한위치에엠보싱을형성하여두께및형태를유지하고, 내구성을장기간유지할수있도록하는데 ( 갑제3호증 3면 28~30 행 ), 피고실시제품의이면에형성된엠보싱은비록직접이면에엠보싱처리를하여생긴것은아니더라도표면의엠보싱처리과정에서극미세합성사의열융착으로인해표면의엠보싱과동일한위치에요철형상으로형성되고, 이사건특허발명과마찬가지로부직포의두께및형태, 강도를유지하도록하는효과를가진다. 이러한사정을종합하여보면, 피고실시제품은표면과이면의양면에엠보싱이형성된것으로보아야한다. [ 피고실시제품근접촬영사진 ( 을제19호증 )] 3) 따라서이사건심판청구는피고가주장하는것과달리피고실시제품과구성이상이한확인대상발명을대상으로한것이어서심판청구의이익이인정되지아니하여부적법하므로각하되어야한다. 4. 결론그렇다면이사건심판청구를각하하지아니하고본안에나아가판단한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

109 [ 별지 ] 확인대상발명 ( 보정된것 ) 1. 확인대상발명의명칭 폴리프로필렌부직포 ( 제품코드 : PD3060UBIN, 제품명 Hanibon) 2. 확인대상발명의내용극미세합성사를컨베이어벨트에방사하여웹 (WEB) 형태로교락시킨다음, 엠보싱롤을이용하여고온으로열압착하여엠보싱이형성된부직포를제조하되, 극미세합성사의굵기는 2.88 데니어 (D), 엠보싱의폭은 0.76mm, 엠보싱의간격은 0.97mm으로형성되는부직포로서, 엠보싱은부직포의일면에만형성되어있고, 부직포의두께는 0.4mm임. 3. 확인대상발명의상세스펙 ( 참고 ) 가. 측정방법 (1) 측정방법의특정 KS K 부직포두께측정법에의거하여측정함. (2) 측정장치 Mitutoyo B 측정장치를이용하여측정함. < Mitutoyo B 측정장치 >

110 (3) 측정방법 1 시트를 5~10cm 너비로잘라시료를준비함. 2 채취한시료를 3,200mm기준으로 400mm간격으로 8등분하여 ( 사이드에지약 10cm씩제외함 ) 구분표시함. 3 측정장치 (Mitutoyo B) 의바닥면과 Anvil을닦아이물질을제거함 4 영점이고정될때까지영점조작을반복함. 5 시료를측정장치에올려놓고 8등분으로구분된부분을각 12차례측정함. 6 측정된결과치의평균및변동계수를기록함. 7 각부분별로측정된평균과변동계수를기록하고, 8등분된전체의평균및변동계수의평균을산출하여최종측정값으로기재함. 나. 측정결과위 < 가. 측정방법 > 을통해측정된확인대상발명의극미세합성사의굵기, 엠보싱의폭, 엠보싱의간격, 부직포의두께의측정값은아래 [ 표 1] 과같음. [ 표 1] 확인대상발명의측정값 극미세합성사의굵기 2.88 D 엠보싱의폭 0.76 mm 엠보싱의간격 0.97 mm 부직포의두께 0.4 mm 4. 도면의간단한설명도 1은확인대상발명의수직단면을확대한도면. 도 2는확인대상발명의수직단면에각측정값을표시한도면. 도 3은확인대상발명의극미세합성사의굵기를확인하기위한도면. 도 4는확인대상발명의평면을확대한도면

111 [확인대상발명의 도면] 도 1 도 2 도 3 도 4 (끝)

112 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2017허1618 권리범위확인 ( 특 ) 원 고 주식회사대웅제약성남시중원구갈마치로 244 ( 상대원동 ) 대표이사이 소송대리인변리사김병필, 김성호 피 고 1. 한국맥널티주식회사천안시서북구성환읍연암율금로 42 대표이사이 2. 경동제약주식회사화성시양감면제약단지로 대표이사류, 류, 남 3. 주식회사경보제약아산시실옥로 174 ( 실옥동 ) 대표이사강 4. 삼천당제약주식회사화성시향남읍제약공단2길 71 대표이사윤, 박 5. 주식회사인트로팜텍평택시서탄면마두길 대표자사내이사박 6. 위더스제약주식회사서울서초구동산로12길 9 ( 양재동 ) 대표이사성

113 7. 한국유니온제약주식회사원주시문막읍문막공단길 246 대표이사백 피고들소송대리인변리사고봉진변론종결 판결선고 주 문 1. 이사건소중특허번호제 호특허발명의청구범위제5항에관한부분을각하한다. 2. 특허심판원이 당1755, 2016당1756( 병합 ), 2016당1757 ( 병합 ), 2016당1758( 병합 ), 2016당1759( 병합 ), 2016당1760( 병합 ), 2016당 1761( 병합 ) 사건에관하여한심결중특허번호제 호특허발명의청구범위제1항내지제4항, 제6항내지제13항에대한부분을취소한다. 3. 소송비용은피고들이부담한다. 청구취지특허심판원이 당1755, 2016당1756( 병합 ), 2016당1757( 병합 ), 2016당1758( 병합 ), 2016당1759( 병합 ), 2016당1760( 병합 ), 2016당1761 ( 병합 ) 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 절차의경위 1) 피고들은 각각원고를상대로특허심판원 2016당1755호, 2016당1756호, 2016당1757호, 2016당1758호, 2016당1759호, 2016당1760호및 2016당1761 호로아래다. 항기재확인대상발명이아래나. 항기재이사

114 건특허발명의권리범위에속하지않는다는확인을구하는소극적권리범위확인심판을청구하였으며, 확인대상발명을보정하였다. 2) 특허심판원은피고들의심판청구사건을병합하여심리한후, 확인대상발명은그보정이요지변경에해당하지아니하고, 이사건특허발명과대비하여차이점을판단할수있을정도로특정되었으며, 실시가능하므로이사건심판청구및확인대상발명의보정은적법하고, 2 확인대상발명은이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다 는이유로피고들의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 3) 원고는 이사건심결에대하여불복하여이사건소를제기하는한편, 특허심판원 2017정53호로이사건특허발명에대한정정심판을청구하였다. 특허심판원은 원고의위정정심판청구를인용하는정정심결 ( 이하 이사건정정심결 이라한다 ) 을하였다. 나. 이사건특허발명 ( 갑제2호증 ) 발명의명칭 : 위장질환치료용의약조성물 우선권주장일 / 출원일 / 등록일 / 특허번호 : / / / 제 호 청구범위 ( 특허심판원 자 2017정53 정정심판에의하여정정된것 ) 14) [ 청구항 1] 라니티딘, 수크랄페이트및비스무트서브시트레이트를유효성분으로포함하며, 하기조건을모두만족하는위장질환치료용의약조성물로서 : (a) 수크랄페이트의평균입도가 2 내지 25 μm, (b) 비스무트서브시트레이트의평균입도가 25 내지 70 μm, 수크랄페이트의용출률이알비스 TM 정의수크랄페이트의용출률과동등한수준이고, 상기의약조성물내라니티딘과비스무트서브시트레이트는동일한활성성분용량을갖는알비스 TM 정과비교하여생물학적동등수준의혈중농도-시간곡선하면적 (AUC) 과최고혈중농도 (Cmax) 를나타내며 ; 상기의약조성물은이중정의형태로제제화되지 14) 밑줄친부분이정정청구에의하여정정된부분이다

115 않는것을특징으로하는의약조성물 ( 이하 이사건제1항정정발명 이라하고, 나머지청구항도같은방식으로부른다 ). [ 청구항 2] 제1항에있어서, 수크랄페이트의평균입도가 2 내지 10 μm인의약조면적 (AUC) 과최고혈중농도 (Cmax) 를나타내는것인의약조성물. [ 청구항 3] 제1항에있어서, 비스무트서브시트레이트의평균입도가 25 내지 60 μm인의약조성물. [ 청구항 4] 제1항에있어서, 수크랄페이트의평균입도가 2 내지 20 μm이고비스무트서브시트레이트의평균입도가 25 내지 70 μm인의약조성물. [ 청구항 5] ( 삭제 ) [ 정정전청구항 5는 이사건제5항발명 이라한다 ] [ 청구항 6] 제1항에있어서, 추가로수크랄페이트의입도분포가하기조건중하나이상을만족하는것인위장질환치료용의약조성물 : 1) d(10) 은 1 내지 10 μm, 2) d(50) 은 3 내지 25 μm, 3) d(90) 은 5 내지 50 μm. [ 청구항 7] 제1항에있어서, 추가로비스무트서브시트레이트의입도분포가하기조건중하나이상을만족하는것인위장질환치료용의약조성물 : 1) d(10) 은 5 내지 17 μm, 2) d(50) 은 20 내지 70 μm, 3) d(90) 은 40 내지 130 μm. [ 청구항 8] 제1항에있어서, 추가로수크랄페이트의입도분포가하기조건중하나이상을만족하고, 1) d(10) 은 1 내지 10 μm, 2) d(50) 은 3 내지 25 μm, 3) d(90) 은 5 내지 50 μm, 비스무트서브시트레이트의입도분포가하기조건중하나이상을만족하는것인위장질환치료용의약조성물 : 1) d(10) 은 5 내지 17 μm, 2) d(50) 은 20 내지 70 μm, 3) d(90) 은 40 내지 130 μm. [ 청구항 9] 제1항내지제8항중어느한항에있어서, 상기의약조성물은라니티딘 50 내지 300 mg, 수크랄페이트 240 내지 1200 mg및비스무트서브시트레이트 80 내지 400 mg을포함하는것인의약조성물. [ 청구항 10] 제1항내지제8항중어느한항에있어서, 상기의약조성물은정제의형태로제제화된것인의약조성물. [ 청구항 11] 제1항내지제8항중어느한항에있어서, 상기의약조성물은매트릭스정제의형태로제제화된것인의약조성물

116 [ 청구항 12] 제11항에있어서, 상기정제는코팅기제로코팅된것인의약조성물. [ 청구항 13] 제12항에있어서, 상기코팅기제는폴리비닐알코올인의약조성물. [ 청구항 14] 내지 [ 청구항 19] ( 각삭제 ) 다. 확인대상발명 ( 보정된것, 갑제3호증 ) 구성확인대상발명은유효성분이라니티딘염산염, 비스무트시트르산염칼륨및수크랄페이트수화물이며, 유효성분중비스무트시트르산염칼륨과수크랄페이트수화물의입도분포및평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 는아래표와같다. 입도분포 비스무트시트르산염칼륨 d(10) 1 내지 20 μm, d(50) 3 내지 70 μm, d(90) 5 내지 130 μm 수크랄페이트수화물 d(10) 1 내지 20 μm, d(50) 3 내지 30 μm, d(90) 5 내지 60 μm 평균입도 3 μm이상 ~ 25 μm미만 3 μm ~ 25 μm 설명서및도면은별지기재와같다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의위법여부가. 이사건소중이사건제5항발명에관한부분의적법여부직권으로이사건소중이사건제5항발명에관한부분의적법여부에관하여살핀다. 특허권의권리범위확인심판청구는현존하는특허권의범위를확정하려는데목적이있으므로, 특허권이무효로되었다면그에대한권리범위확인을

117 구할이익이없어지고, 나아가권리범위확인심판의심결이후에특허권이무효로된것이라면그심결을취소할법률상이익도소멸된다. 앞서본바와같이이사건소제기이후에이사건정정심결에의하여이사건제5항발명이삭제되었다. 그런데구특허법 ( 개정되기전의것, 이하같다 ) 제136조제8항은 특허발명의명세서또는도면의정정을한다는심결이확정된때에는그정정후의명세서또는도면에의하여특허출원, 출원공개, 특허결정또는심결및특허권의설정등록이된것으로본다. 라고규정하였으므로, 이사건제5항발명은소급하여처음부터없었던것으로되었다. 따라서이사건심결중이사건제5항발명에관한부분은존재하지아니하는청구항에관한것이어서이를취소할법률상이익도없으므로, 이사건소중이사건제5항발명에관한부분은부적법하다. 나. 확인의이익유무 1) 관련법리특허권에대한소극적권리범위확인심판을청구할확인의이익이인정되려면심판청구인이현재실시하고있거나장래에실시하고자하는확인대상발명이특허발명의권리범위에속하는지에대하여분쟁이생길염려가있어야한다. 따라서확인대상발명을실시하는것이불가능한경우에는특별한사정이없는한소극적권리범위확인심판을청구할확인의이익이인정되지아니하므로그심판청구는부적법하다. 2) 판단갑제12호증의기재와변론전체의취지에의하면입자의평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 는큰입자들의가중치가반영되어계산된값이어서일반적으로입도분포중 d(50) 의값보다크며, 이는기술상식임이인정된다. 이는아래와같은이사건특허발명명세서 ( 갑제2호증 ) 의표 1 내지표 3의입도분포와평균입도를보더라도알수있다. 확인대상발명의원료성적서 ( 을제9호증 ) 의기재에의하면, 확인대상발명의원료로사용되는비스무트시트르산염칼륨역시평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 가

118 각각 12,023μm, μm, μm로서각각의입도분포중 d(0.5) 의값인 7.822μm, 7.459μm, 7.772μm보다크다. 그런데기초사실에서본바와같이확인대상발명은정제의유효성분으로비스무트시트르산염칼륨등을포함하면서, 비스무트시트르산염칼륨은입도분포가 d(10) 1 내지 20μm, d(50) 15) 3 내지 70μm, d(90) 5 내지 130μm이고, 평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 16) 가 3μm이상 ~ 25μm미만인것으로한정하였다. 이에의하면확인대상발명에서비스무트시트르산염칼륨의입도분포중 d(50) 의값이평균입도의범위 (3μm이상, 25μm미만 ) 보다훨씬큰영역이존재하는데, 이러한영역에서는확인대상발명에서한정한평균입 15) d(50) 은약물의입도를작은순으로누적하여 50% 가되는지점의입자의지름을의미한다 ( 갑제2호증, 식별번호 [0030]). 16) 평균입도

119 도의수치한정을충족할수없으므로확인대상발명의실시가불가능하다. 17) 이처럼피고들이특정한확인대상발명의수치한정범위에는실시불가능한영역이상당부분존재하므로, 전체적으로보아확인대상발명은실시가불가능하다고보아야할것이다. 이러한사정을위법리에비추어보면, 이사건심판청구는확인의이익이인정되지아니하여부적법하므로각하되어야한다. 그런데도이사건심결은이를각하하지아니하고본안에나아가이사건특허발명과확인대상발명을대비하여판단한위법이있으므로취소되어야한다. 3. 결론따라서이사건소중이사건제5항발명부분에관한부분은이를각하하고, 원고의청구중이사건심결가운데이사건제1 내지 4, 6 내지 13 항발명에관한부분의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규 17) 예를들어, d(50) 이 26의값을가지고, 상기 d(10) 및 d(90) 의범위를만족하면서평균입도가가장작은값을가지게되는 101개의입자의분포를가정하면, 1μm의입자가 50개, 26μm의입자가 51개인분포가된다. 그런데이경우 으로, 상기평균입 도범위의상한값이 25μm보다큰값을가지게된다. 따라서 d(50) 이 26 이상인경우, 평균입도가 3 내지 25μm미만이될수없다

120 [ 별지 ] 확인대상발명 확인대상발명은활성주성분이라니티딘염산염, 비스무트시트르산염칼륨, 및수크랄페이트수화물임을특징으로하고, 확인대상발명의원료약품및배합조성은아래와같다. 배합목적성분명주성분라니티딘염산염주성분비스무트시트르산염칼륨주성분수크랄페이트수화물부형제미결정셀룰로스옥수수전분및히드록시프로필셀룰로오스에서선택되는결합제 1종이상붕해제크로스카멜로오스나트륨활택제스테아르산마그네슘오파드라이 88A 및오파글로스 97W19196에서코팅기제선택되는 1종이상상기주성분은비스무트시트르산염칼륨은, d(10) 1 내지 20μm, d(50) 3 내지 70μm, d(90) 5 내지 130μm의입도분포, 및 3μm이상 ~ 25μm미만의평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 를가진것이다. 상기주성분수크랄페이트수화물은, d(10) 1 내지 20μm, d(50) 3 내지 30 μm, d(90) 5 내지 60μm의입도분포, 및 3μm ~ 25μm의평균입도 (Volume weighted Mean D[4,3]) 를가진것이다. 확인대상발명은, 수크랄페이트의용출률이알비스 TM 정의수크랄페이트의용출률과동등한수준이고, 상기의약조성물내라니티딘과비스무트서브시트레이트는동일한활성성분용량을갖는알비스 TM 정과비교하여생물학적동등수준의혈중농도-시간곡선하면적 (AUC) 과최고혈중농도 (Cmax) 를나타내는것입니다. 확인대상발명은, 대한민국약전제제총칙중정제항의제법에준하여제조하되, 아래와같은단계를거쳐제조한다. - 1 단계 : 활성주성분중수크랄페이트수화물을, 결합제, 부형제및활

121 택제에서선택되는 1종이상과함께연합하고, 연합물을건조한다. - 2 단계 : 상기건조물과나머지활성주성분 ( 라니티딘염산염및비스무트시트르산염칼륨 ), 부형제, 붕해제, 활택제와함께정립, 혼합, 타정한후코팅기제로코팅하여최종제품을제조한다. 정제는일반정제, 매트릭스정제를포함한다양한형태로제조될수있다. 정제는주성분으로라니티딘염산염 50 내지 300mg, 비스무트시트르산염칼륨 80 내지 400mg, 수크랄페이트수화물 240 내지 1200mg을포함하는것이다. 코팅기제오파드라이 88A610005는폴리비닐알코올, 탈크, 이산화티탄등을포함한다. 상기확인대상발명은, 소화성궤양용제로분류되며, 위궤양, 위염, 십이지장궤양, 졸링거엘리슨증후군, 역류성식도염, 마취전투약 ( 멘델슨증후군예방 ), 수술후궤양, 비스테로이드성소염진통제 (NSAID) 로인한위 십이지장궤양에대한효능 효과내지적응증을가진다. 끝

122

123 Ⅳ 존속기간연장무효 후 844(851, 868, 875), 존속기간연장무효 허 83 존속기간연장무효