<30365FC1F6BDC4C0E7BBEA20B9FDC1A6B5B5BFCD20C1A4C3A520B5BFC7E25FB1B9B3BBBFDC20C1F6BDC4C0E7BBEA20B9FDC1A6B5B520BAF1B1B320BAD0BCAE28BACEC1A4B0E6C0EFB9FD5FC3D6C1BE295FC6EDC1FD2E687770>

발 간 등 록 번 호 11-1430000-001471-01 지식재산 법제도와 정책 동향 국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Intellectual Property Legal System and Policy Trends

기초연구과제 보고서 지식재산 법제도와 정책 동향 Intellectual Property Legal System and Policy Trends - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석 (부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) - 2015. 12

제 출 문 특허청장 귀하 본 보고서를 지식재산 법제도와 정책 동향-국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 과제의 최종보고서로 제출합니다. 2015년 12월 31일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연 구 기 간 : 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일 참여연구원 총 괄 책 임 자 : 허 인 (한국지식재산연구원 부연구위원) 세부과제책임자 : 하홍준 (한국지식재산연구원 선임연구위원) 참 여 연 구 원 : 심미랑 (한국지식재산연구원 부연구위원) 김시열 (한국지식재산연구원 부연구위원) 남수경 (한국지식재산연구원 부연구위원)

일러두기 일러두기 ㆍ 본 보고서는 향후 국가별 지식재산제도의 법령-판례-정책 관련 정보제공서비스를 위하 여 작성된 기초자료로 우리나라의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문을 기초로 국가별(일본, 미국) 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 관련 조문과 조문별 관련 판례, 정책을 연계하는 방식으로 작성되었습니다. 일본은 부정경쟁방지법, 미국은 연방상표법, 반사이버스쿼팅 소비자보호법, 연방상 표희석화방지법, 산업스파이방지법, 외국 경제스파이 처벌강화법, 개정 통일영업비 밀법 중 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 관련 조문을 중심으로 비교 작성되었습니다. ㆍ 우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문을 기준으로 일본과 미국의 관련 조문이 없는 경우에는 조문비교표에서 빈칸으로 처리되어 있으며, 일본 부정경쟁 방지법과 미국 연방상표법, 산업스파이방지법, 통일영업비밀법 조문 등에서 우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 조문이 없는 경우에는 해당 국가부분에 기재되어 있지 않을 수 있습니다. ㆍ 본 보고서의 조문비교표의 번역문은 특허청 공식번역문이 아님을 밝힙니다. ㆍ 우리나라 법률의 경우 현행 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(법률 제13081 호, 2015년 1월 28일 일부개정)을 기준으로 하고 있습니다. i

Summary 요약문 지식재산 법제도의 지속적인 정비를 위해서는 외부 환경에 대한 지속적 관찰과 제도적 기반이 되는 법체계의 명확한 이해가 필요하다. 그러나 법제 정보는 계속하여 지식재 산환경 변화에 따라 생성, 변화, 발전하고 있으나, 조문 판례 정책 등 각 정보들이 도처에 분산되어 지식재산제도에 대한 체계적 입체적 분석이 곤란하다. 또한, 종래의 연구가 공급자 위주의 쟁점별 법제 정보로 이루어져 있어, 정보 수요자 중심으로 체계적으로 법제 정보를 제공할 수 있는 방법적 측면의 고민도 필요하다. 이에 본 연구는 산업재산권 관련 입법, 정책, 연구 및 사업수행 등 여러 목적에 활용 가능한 현행법에 관한 기본 자료 확보를 목적으로 한다. 따라서 한국, 일본 및 미국을 중심으로 법률의 비교, 조문별 판례 조사, 관련 정책 동향에 대한 기초 자료를 조사하고 분석하고자 하였다. 본 연구는 조문대조, 판례분석, 정책조사로 구분된다. 우선 조문대조 부분에서 한 미 일의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 관련 조문을 연계하고, 해당 법조문의 원문과 번역문을 정리하여 각국의 법률 해석 태도를 확인할 수 있도록 하였다. 또한 판례분석 부분에서 우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 조문 별로 주요판례를 엄선하여, 사실관계, 법적쟁점, 판시사항, 해설의 순으로 정리하였다. 마지막으로 정책조사 부분에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 관련 국내외 정책동향 에 관한 정보를 정리하여 주요국의 입법 및 정책 방향을 예측할 수 있도록 하였다. 본 연구의 결과가 향후 다양한 접근 및 이용이 가능한 기초 정보로서 적재적소에서 유용하게 활용되기를 기대한다. ii

Abstract Abstract It is essential to keep paying attention on external environments and understand legal system based on institutions in order to organize intellectual property system consistently. Even though legal information has been created, modified, and developed in respond to changes in IP field, it is scattered everywhere, thereby making it difficult to analyze IP legal system systematically. Furthermore, prior researches contain information in accordance with issues that is selected by provider. Accordingly deliberation on method of providing information, which is focused on demand of consumer. is required. This research project is aimed to obtain raw legal data, which is able to be used flexibly in various purposes, such as legislation, policy-making, research and business. Therefore, this study analyze and research vast amounts of information in respect to laws, policies and cases in not only Korea, also Japan and the USA. This research is consisted of law comparison, cases analysis and policy research. At first part. laws are matched in standard of similarity in order to identify different legislative attitude. Also, for cases analysis, significant unfair competition and trade secret cases are introduced and organized in sequence of background, legal issue, opinion, explanation. Lastly, in policy research, the information of unfair competition and trade secret policies and trends is arranged by order of Korean Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act to predict tendency of policy and legislation in major countries. The outcome of this research is expected to put to use as basic information, which is accessible to public and available for diverse purposes in the future for well-functioning IP system. iii

목 차 제1장 법 률 1 제2장 판 례 95 제1조 목적 97 제2조 정의(제2조 제1호 가목, 나목) 103 제2조 정의(제2조 제1호 다목) 148 제2조 정의(제2조 제1호 라목, 마목, 바목) 184 제2조 정의(제2조 제1호 사목) 191 제32조 정의(제2조 제1호 아목) 197 제2조 정의(제2조 제1호 자목) 206 제2조 정의(제2조 제1호 차목) 220 제2조 정의(제2조 제2호) 229 제2조 정의(제2조 제3호 가목) 234 제2조 정의(제2조 제3호 나목, 다목) 254 제2조 정의(제2조 제3호 라목, 마목, 바목) 271 제2조 정의(제2조 제4호) 290 제3조 국기 국장 등의 사용금지 293 제4조 부정경쟁행위 등의 금지청구권 등 297 제5조 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임 303 제6조 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복 308 제10조 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등 311 제11조 영업비밀 침해에 대한 손해배상책임 316 제12조 영업비밀 보유자의 신용회복 320 iv

목 차 제14조 시효 323 제14조의2 손해액의 추정 등 328 제15조 다른 법률과의 관계 334 제18조 벌칙 342 제19조 양벌규정 348 제3장 정 책 351 Ⅰ. 한국 353 Ⅱ. 일본 356 Ⅲ. 미국 387 참고문헌 395 Appendix 첨부 397 첨부1 미국 경제스파이법(1996년) 399 첨부2 미국 개정 통일영업비밀법(1985년) 404 v

목 차 표목차 <표 3-1> 영업비밀의 보호 활용에 관한 소위원회 운영 현황 379 그림목차 [그림 2-1] 이 사건 그리스 펌프 134 [그림 3-1] 사원 중요기술의 문서화 가시화 대책 현황 370 [그림 3-2] 영업비밀 유출 원인 371 [그림 3-3] 영업비밀 유출 경로 371 [그림 3-4] 특허요건을 충족한 발명의 비닉화 증가 경향 372 [그림 3-5] 기업의 Open & Close 전략 현황 372 [그림 3-6] 부정경쟁방지법에 의한 조치나 영업비밀 3개 요건의 침투 상황 373 vi

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Chapter 1 제1장 법 률

한 국 일 본 미 국 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(법률 제13081 호, 2015.1.28., 일부개정) 제1장 총칙 <개정 2007.12.21.> 제1조(목적) 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표 상호 ( 商號 ) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유 지함을 목적으로 한다.[전문개정 2007.12.21.] - 不正競争防止法最終改正 : 平成二七年七月一〇日法律第五四号 ( 最終改正までの未施行法令 ) 平成二十七年七月十日法律第五十四号 ( 一部未施行 ) 제1장 총칙 제1조 (목적) 이 법률은 사업자간의 공정한 경쟁 및 이에 관한 국제약속의 적확한 실시를 확보하기 위하여 부정경쟁의 방지 및 부정경쟁과 관련된 손해배상에 관한 조치 등을 강구함으로 써 국민경제의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다. 第一章総則 ( 目的 ) 第一条この法律は事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じもって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする - 연방상표법 (Lanham Act, 15 U.S.C., 2005년 11월) - 반사이버 스쿼팅소비자보호법(The Anticyber- squtting Consumer Protection Act, ACPA) (15 U.S.C. 1125(d)) - 연방상표희석화방지법(Federal Trademark Dilution Act of 1995) - 산업스파이방지법 (The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, 경제스파이법 으로 번역하기도 함) - 외국 경제스파이 처벌 강화법(Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012) (H.R.6029) - 개정 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act, 1985) 제1조(목적) 연방상표법(Lanham Act) 제45조(15 U.S.C. 1127) 후단 이 법의 목적은 거래에 있어서 표장의 기만적이고 오인적인 사용에 대하여 소를 제기할 수 있도록 하여 의회의 통제 안에 서 거래를 규율하고, 주 또는 지역 법률에 의한 간섭으로부터 그러한 거래에서 사용된 등록표장을 보호하고; 부정경쟁으로 부터 그러한 거래에 종사하는 자를 보호하고, 등록표장에 대 한 복제물, 복사물, 위조품 또는 색채모조품의 사용에 의한 그러한 거래에서의 사기 및 기만행위를 방지하고; 미국과 외 국 간에 체결된 상표, 상표명 및 부정경쟁행위 방지에 관한 조약 및 국제협약에 의하여 규정된 권리와 구제방법을 제공하 는 것이다. 15 U.S.C. 1127. Construction and definitions; intent of chapter. ====<중략>==== The intent of this Act is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect 3

4 한 국 일 본 미 국 persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations. <관련 조문> - 제3조 제1항, 제3조의2 - 제132조 - 제145조 제2항 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2011.12.2., 2013.7.30., 2015.1.28.> 1. 부정경쟁행위 란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행 위를 말한다. 가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용 <관련 조문> - 제7조, 제7조의4 - 제132조 - 제145조 제2항 제2조 (정의) 1이 법률에서 부정경쟁 이라 함은, 다음에 열 거하는 것을 말한다. 1. 타인의 상품 등 표시(타인의 업무와 관련된 성명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기 혹은 포장 기타 상품 또는 영업을 표시하는 것을 말한다. 이하 같다)로서 수요자 사이에 널 리 인식되어 있는 것과 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 연방거래위원회법 Federal Trade Commission Act 제5조 (a)(1) 상거래에서의 또는 상거래에 영향을 미치는 불공정한 경쟁방 법(unfair method of competition) 및 상거래에서의 또는 상거 래에 영향을 미치는 불공정하거나 기만적인 행위 또는 관행 (unfair or deceptive acts or practices)은 이를 위법으로 한다. Federal Trade Commission Act Section 5: Unfair or Deceptive Acts or Practices(15 U.S.C 45 - Unfair methods of competition unlawful; prevention by Commission) (a) Declaration of unlawfulness; power to prohibit unfair practices; inapplicability to foreign trade (1) Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful. 통일 기만적 상거래 관행법 (1) 타인의 상품이나 서비스 사칭행위(passng off);(2) 출처, 후원관계 오인, 혼동 야기행위;(3) 상품, 서비스업 관련 지리 적 산지의 허위 표시;(4) 중고 제품을 신제품으로 속이는 행 위;(5) 타인 상품이나 서비스의 품질이나 등급을 허위 표시하 는 행위;(6) 허위사실로 타인의 상품이나 서비스를 폄하하는

5 한 국 일 본 미 국 기 포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지( 標識 )와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포( 頒布 ) 또는 수입 수출하여 타인의 상품 과 혼동하게 하는 행위 나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장( 標章 ), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사 한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼 동하게 하는 행위 다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 포장, 그 밖 에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성 을 손상하는 행위 라. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법 으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 반포 또는 수입 수 출하여 원산지를 오인( 誤認 )하게 하는 행위 마. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법 으로 거래상의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산 제조 또 는 가공된 지역 외의 곳에서 생산 또는 가공된 듯이 오인 하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하는 행위 바. 타인의 상품을 사칭( 詐稱 )하거나 상품 또는 그 광고에 상 품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하는 행위 사. 다음의 어느 하나의 나라에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 그 행위일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 사유 없이 해당 상표를 그 상표의 지정상품과 동일 하거나 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품 을 판매 반포 또는 수입 수출하는 행위 (1) 공업소유권의 보호를 위한 파리협약 (이하 파리협약 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 또는 전기통신 회선을 통하여 제공하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 하는 행위 2. 자기의 상품 등 표시로서 타인의 저명한 상품 등 표시와 동일 혹은 유사한 것을 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용 한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위하여 전시, 수 출, 수입 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 3. 타인의 상품의 형태(해당 상품의 기능을 확보하는데 불가 결한 형태를 제외한다)를 모방한 상품을 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위하여 전시, 수출 또는 수입하는 행위 4. 절취, 사기, 강박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하 는 행위(이하 부정취득행위 라 한다) 또는 부정취득행위 에 의해 취득한 영업비밀을 사용 또는 개시( 開示 )하는 행 위(비밀을 보지하면서 특정한 자에게 나타내는 것을 포함 한다. 이하 같다) 5. 그 영업비밀에 대해 부정취득행위가 개재한 것을 알거나 또는 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 취득하거나 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 6. 그 취득한 후에 그 영업비밀에 대해 부정취득행위가 개재 한 것을 알거나 또는 중대한 과실로 알지 못하고 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 7. 영업비밀을 보유하는 사업자(이하 보유자 라 한다)로부 터 그 영업비밀을 제시받은 경우에 부정한 경업 기타 부정 한 이익을 얻을 목적으로, 또는 그 보유자에게 손해를 가 할 목적으로 그 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 8. 그 영업비밀에 대해 부정개시행위(전호에 규정하는 경우 에 동호에 규정하는 목적으로 그 영업비밀을 개시하는 행 위 또는 비밀을 준수할 법률상의 의무에 위반하여 그 영업 비밀을 개시하는 행위를 말한다. 이하 같다)인 것 혹은 그 영업비밀에 대해 부정개시행위가 개재한 것을 알거나 또 는 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 취득하거나 그 취득한 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 9. 그 취득한 후에 그 영업비밀에 대해 부정개시행위가 있은 것 혹은 그 영업비밀에 대해 부정개시행위가 개재한 것을 행위;(7) 광고한 내용과 다르게 상품이나 서비스를 판매하는 행위;(8) 가격인하에 대한 허위정보를 나타내는 행위;(9) 기 타 혼동 가능성이나 오인 가능성을 초래할 수 있는 행위에 가 담한 경우 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 - When trade practices are deceptive; common-law and other remedies unaffected (a) A person engages in a deceptive trade practice when, in the course of his business, vocation, or occupation, he: (1) Passes off goods or services as those of another; (2) Causes likelihood of confusion or of misunderstanding as to the source, sponsorship, approval, or certification of goods or services; (3) Causes likelihood of confusion or of misunderstanding as to affiliation, connection, or association with or certification by another; (4) Uses deceptive representations or designations of geographic origin in connection with goods or services; (5) Represents that goods or services have sponsorship, approval, characteristics, ingredients, uses, benefits, or quantities that they do not have or that a person has a sponsorship, approval, status, affiliation, or connection that he does not have; (6) Represents that goods are original or new if they are deteriorated, altered, reconditioned, reclaimed, used, or secondhand; (7) Represents that goods or services are of a particular standard, quality, or grade or that goods are of a particular style or model, if they are of another; (8) Disparages the goods, services, or business of another by false or misleading representation of fact; (9) Advertises goods or services with intent not to sell them as advertised; (10) Advertises goods or services with intent not to supply

6 한 국 일 본 미 국 이라 한다) 당사국 (2) 세계무역기구 회원국 (3) 상표법 조약 의 체약국( 締約國 ) 아. 정당한 권원이 없는 자가 다음의 어느 하나의 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표 지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록 보유 이전 또 는 사용하는 행위 (1) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3 자에게 판매하거나 대여할 목적 (2) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 (3) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적 자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상 모양 색채 광택 또는 이 들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다. (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또 는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위 (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상 품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수 출하는 행위 차. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으 로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위 2. 영업비밀 이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경 제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 알거나 또는 중대한 과실로 알지 못하고 그 취득한 영업비 밀을 사용 또는 개시하는 행위 10. 영업상 이용되고 있는 기술적 제한 수단(타인이 특정한 자 이외의 자에게 영상이나 소리의 시청 혹은 프로그램의 실행 또는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 시키지 않 기 위하여 사용하고 있는 것을 제외한다)에 의해 제한되 고 있는 영상이나 소리의 시청 혹은 프로그램의 실행 또 는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 해당 기술적 제한 수단의 효과를 방해함으로써 가능하게 하는 기능만을 가 지는 장치(해당 장치를 조합한 기기를 포함한다) 혹은 해 당 기능만을 가지는 프로그램(해당 프로그램이 다른 프 로그램과 조합된 것을 포함한다)을 기록한 기록 매체 혹 은 기억한 기기를 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 혹은 수입하거나 또는 해당 기능만을 가지는 프로그램을 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 11. 타인이 특정한 자 이외의 자에게 영상이나 소리의 시청 혹은 프로그램의 실행 또는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 시키지 않기 위하여 영업상 이용하고 있는 기술적 제한 수단에 의해 제한되고 있는 영상이나 소리의 시청 혹은 프로그램의 실행 또는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 해당 기술적 제한 수단의 효과를 방해함으로써 가 능하게 하는 기능만을 가지는 장치(해당 장치를 조합한 기기를 포함한다) 혹은 해당 기능만을 가지는 프로그램 (해당 프로그램이 다른 프로그램과 조합된 것을 포함한 다)을 기록한 기록 매체 혹은 기억한 기기를 해당 특정한 자 이외의 자에게 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 혹은 수입하거나 또는 해당 기능만을 가지는 프로그램을 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 12. 부정한 이익을 얻을 목적으로 또는 타인에게 손해를 줄 목적으로, 타인의 특정 상품 등 표시(타인의 업무와 관련 된 성명, 상호, 상표, 표장 기타 상품 또는 서비스를 표시 하는 것을 말한다)와 동일 혹은 유사한 도메인명을 사용 할 권리를 취득 혹은 보유하거나 또는 그 도메인명을 사 용하는 행위 13. 상품이나 서비스 혹은 그 광고나 거래에 이용하는 서류 reasonably expectable public demand, unless the advertisement discloses a limitation of quantity; (11) Makes false or misleading statements of fact concerning the reasons for, existence of, or amounts of price reductions; or (12) Engages in any other conduct which similarly creates a likelihood of confusion or of misunderstanding. 캘리포니아 부정경쟁방지법 17200조 (1) 불법 사업상의 행위 (2) 부정한 영업행위 (3) 기망적인 영업행위나 업무 (4) 부정, 허위, 과장 광고 (5) 기타 California s Unfair Competition Law 17200 (1) unlawful business act or practice; (2) unfair business act or practice; (3) fraudulent business act or practice; (4) unfair, deceptive, untrue or misleading advertising ; (5) any act prohibited by Section 17500-175877.5. 연방상표법 제32조 (1) (a) 어떤 상품이나 서비스의 판매, 판매를 위한 제공, 분배, 광고와 연결하여, 또는 그러한 사용이 혼동을 유발하거나 실 수 또는 기만하게 할 염려가 있는 어떤 재생품, 모조품, 복제 품 또는 모방품을 상업적으로 이용; 또는 (b) 등록상표를 재생, 모조, 복제 또는 모방하고, 그러한 재생 품, 모조품, 복제품 또는 모방품을 라벨, 표시, 인쇄, 패키지, 포장 용기 또는 상업적으로 이용될 광고물에 적용하거나, 또 는 그러한 이용이 혼동을 야기하거나, 기만할 우려가 있는 행 위를 한 자에 대하여 등록권리자는 민사소송을 제기할 수 있 다.

7 한 국 일 본 미 국 3. 영업비밀 침해행위 란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하 는 행위를 말한다. 가. 절취( 竊取 ), 기망( 欺罔 ), 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 부정취득행위 라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지 하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하 는 행위 나. 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위 다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득 행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위 라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하 거나 공개하는 행위 마. 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행 위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위 바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목에 따라 공개 된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공 개하는 행위 4. 도메인이름 이란 인터넷상의 숫자로 된 주소에 해당하는 숫자 문자 기호 또는 이들의 결합을 말한다. [전문개정 2007.12.21.] 혹은 통신에 그 상품의 원산지, 품질, 내용, 제조 방법, 용도나 수량 혹은 그 서비스의 질, 내용, 용도 혹은 수량 에 대해 오인하게 하는 표시를 하거나 그 표시를 한 상품 을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하거나 그 표시를 해 서 비스를 제공하는 행위 14. 경쟁 관계에 있는 타인의 영업상의 신용을 해치는 허위 사실을 고지하거나 유포하는 행위 15. 파리조약{상표법(1959년 법률제127호) 제4조제1항제2 호에 규정하는 파리 조약을 말한다}의 동맹국, 세계무역 기구의 가맹국 또는 상표법 조약의 체결국에 대해 상표에 관한 권리(상표권에 상당할 권리에 한한다. 이하 이 호에 서 단지 권리 라 한다)를 가지는 자의 대리인 혹은 대표 자 또는 그 행위일 전 1년 이내에 대리인 혹은 대표자인 자가 정당한 이유 없이 그 권리를 가지는 자의 승낙을 얻 지 아니하고 그 권리와 관련된 상표와 동일 혹은 유사한 상표를 그 권리와 관련된 상품 혹은 서비스와 동일 혹은 유사한 상품 혹은 서비스에 사용하거나 또는 해당 상표를 사용한 그 권리와 관련된 상품과 동일 혹은 유사한 상품 을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수 입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하거나 해당 상표를 사용하여 그 권리와 관련된 서비스와 동일 혹은 유사한 서비스를 제공하는 행위 2이 법률에서 상표 라 함은, 상표법 제2조제1항에 규정하 는 상표를 말한다. 3이 법률에서 표장 이라 함은, 상표법 제2조제1항에 규정 하는 표장을 말한다. 4이 법률에서 상품의 형태 라 함은, 수요자가 통상의 용법 에 따른 사용 시에 지각에 의해 인식할 수 있는 상품의 외부 내부의 형상 및 그 형상과 결합한 모양, 색채, 광택 및 질감을 말한다. 15 U.S.C. 1114 - Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers (1) Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. 연방상표희석화방지법(Federal Trademark Dilution Act, FTDA) 연방상표법 제43조(15 U.S.C. 1125) (C) Dilution by blurring; dilution by tarnishment (1) 형평의 원칙(the principles of equity)에 따라, 저명상표의 소유자는 타인이 상표 또는 상호를 통상에서 상업적으로 사용 하는 것에 대하여 당해 상표가 저명성을 획득한 이후에 사용 되었고, 저명상표의 식별력에 대한 희석화(dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark)을 야기한 경우에 금지명령(injunction)을 받을 권리가 있다. (2) 위 목적에 의거하여, 상표권자의 상품 또는 서비스의 식별 력으로서 미국 내 일반 소비자들에게 널리 인식되어 있다면

8 한 국 일 본 미 국 5이 법률에서 모방한다 라 함은, 타인의 상품 형태에 의거 하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것 을 말한다. 6이 법률에서 영업비밀 이라 함은, 비밀로 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영 업상의 정보로, 공공연하게 알려지지 아니한 것을 말한다. 7이 법률에서 기술적 제한 수단 이라 함은, 전자적 방법(전 자적 방법, 자기적 방법 기타 인간의 지각에 의해 인식할 수 없는 방법을 말한다)에 의해 영상이나 소리의 시청 혹은 프로 그램의 실행 또는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 제한하 는 수단으로, 시청 등 기기(영상이나 소리의 시청 혹은 프로 그램의 실행 또는 영상, 소리 혹은 프로그램의 기록을 위하여 이용되는 기기를 말한다. 이하 같다)가 특정한 반응을 하는 신호를 영상, 소리 혹은 프로그램과 함께 기록 매체에 기록하 거나 송신하는 방식 또는 시청 등 기기가 특정한 변환을 필요 로 하도록 영상, 소리 혹은 프로그램을 변환시켜 기록 매체에 기록하거나 송신하는 방식에 의하는 것을 말한다. 8이 법률에서 프로그램 이라 함은, 전자계산기에 대한 지령 으로 1의 결과를 얻을 수 있도록 조합된 것을 말한다. 9이 법률에서 도메인명 이라 함은, 인터넷에서 개개의 전자 계산기를 식별하기 위하여 할당되는 번호, 기호 또는 문자의 조합에 대응하는 문자, 번호, 기호, 기타의 부호 또는 이러한 결합을 말한다. 10이 법률에서 말하는 물건 에는, 프로그램을 포함한다. 그 상표는 저명한 상표이다. 상표의 저명성을 판단하기 위한 요소로서, 법원은 다음의 관련 요소들을 고려할 수 있다. (i) 상표권자 또는 제3자에 의해 광고 또는 공중에 알려진 기 간 및 정도, 지역적 범위 (ii) 상표가 사용된 상품 또는 서비스의 판매 관련하여 상표가 사용된 정도 및 지역적 범위 (iii) 상표의 실제 인식 정도 (iv) 1881. 3. 3.자 법 또는 1905. 2. 20.자 법 또는 주등록부 (principal Registry)상에 등록된 상표인지 여부 (3) 블러링(dilution by blurring) 이란 상표 또는 상호와 저명 상표의 유사성이 저명상표의 식별력을 손상시켜 저명상표의 능력을 감소시키는 행위이다. 상표 또는 상호가 상표의 희석 화(dilution by blurring)를 야기하는지 여부를 판단함에 있어, 법원은 다음의 요소들을 고려하고 있다 : (ⅰ) 상표 또는 상호와 저명상표 사이의 유사성 정도, (ⅱ) 상 표의 고유성 또는 획득된 식별력의 정도, (ⅲ) 저명상표의 상 표권자가 그 상표의 배타적 이용에 실질적으로 관여한 정도, (ⅳ) 저명상표의 인식 정도, (ⅴ) 상표 또는 상호의 사용자가 저명상표와의 관계를 인식하였는지 여부, (ⅵ) 상표 또는 상 호와 저명상표 사이의 실질적인 관계 (C) 타니쉬먼트(dilution by tarnishment) 란, 상표 또는 상호 와 저명상표의 유사성이 저명상표의 명성을 손상시키는 것이 다. Federal Trademark Dilution Act of 1995 15 U.S.C. 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment (1) Injunctive relief Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner s mark has become famous, commences use of a mark or trade

9 한 국 일 본 미 국 name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury. (2) Definitions (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. (B) For purposes of paragraph (1), dilution by blurring is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark.

10 한 국 일 본 미 국 (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark. (C) For purposes of paragraph (1), dilution by tarnishment is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark. 연방상표법 제2조 (15 U.S.C. 1052) 주등록부에 등록가능한 상표; 상표 동시 등록 상표 출원인의 상품이 다른 자의 상품과 구별될 수 있는 상표 는 그 성격이 다음의 부등록사유의 경우가 아니라면 주등록부 상 등록이 거절될 수 없다- (a) 부도덕, 기만, 또는 비방적인 것; 또는 자연인(생사를 불 문하고), 기관, 종교 또는 국가의 상징을 비방하거나 그 관계 를 허위로 암시 또는 모욕하거나 불명예를 줄 수 있는 것으로 구성된 것; 또는 포도주나 증류주와 관련하여 상품의 원산지 이외의 장소를 특정하고 WTO 협정이 미국에서 효력이 발생 한 날부터 1년 이후에 출원인이 포도주나 증류주와 관련하여 처음 사용한 지리적 표시 15 U.S.C. 1052 - Trademarks registrable on principal register; concurrent registration No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and

한 국 일 본 미 국 is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501 (9) of title 19) enters into force with respect to the United States. 연방상표법 제43조(15 U.S.C. 1125) 원산지의 허위 지정, 허위 진술 및 희석화 방지 (a) (1) 상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 심벌, 고안 (device) 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 상품의 출 처표시의 혼동을 야기하거나, 상업적인 광고활동에서 타인의 영업과 관계, 연관관계 또는 후원관계가 있다는 혼동을 야기 하거나, 기만할 우려가 있는 행위를 한 자에 대하여 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나 또는 받을 우려가 있는 자는 민사소송을 제기할 수 있다. (A) 혼동을 유발할 수 있거나 또는 착오를 일으킬 수 있거나 또는 다른 사람과 그 사람의 제휴, 관계, 또는 연합을 속일 수 있거나 또는 다른 사람에 의해 자기의 제품, 서비스, 또는 상업적 활동의 기원, 후원, 또는 승인을 속일 수 있으며; 또는 15 U.S. Code 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (a) Civil action (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or 11

12 한 국 일 본 미 국 연방상표법 제43조 (d) 사이버해적행위 예방 (1) (A) 상표권자는 당사자의 상품 또는 서비스와 관계없이 본 조 항에 해당하는 상표의 사용자에 대하여 민사소송을 제기할 수 있다. (i) 이 조항에서 상표로서 보호되는 명칭을 포함하는 상표로부 터 이익을 얻으려는 악의가 있는 경우; 그리고 (ii) 도메인 이름을 등록, 이전, 사용한 경우- (I) 상표가 도메인 이름 등록 시 특징적인 경우, 해당 상표와 동일 또는 혼동을 초래할 정도로 유사한 경우; (II) 도메인 이름 등록시 저명한 상표인 경우, 해당 상표와 동 일 또는 혼동을 초래할 정도로 유사 또는 희석화하는 경우; 또는 (III) 제18조 제706항 또는 제36조 제220506항에 의거하여 보호되는 상표, 단어, 명칭 (d) Cyberpiracy prevention (1) (A)A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person (i)has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and (ii)registers, traffics in, or uses a domain name that (I)in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark; (II)in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or (III)is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18 or section 220506 of title 36 반사이버스쿼팅소비자보호법(ACPA) (15 U.S.C. 1125(d))

한 국 일 본 미 국 (1) (B) 도메인 이름 등록이 악의로 이익을 가져오는 것인지 여부 를 판단하는데 다음에서 예시하고 있는 9가지 판단 요소를 고려할 수 있다 : 1. 도메인 이름 명칭 내에 상표 또는 다른 지적재산권이 존재 하는지 여부 2. 도메인 이름이 특정인의 법적 명칭으로 이루어져 있거나 그 특정인의 동일성을 확인시키는 데 일반적으로 사용되는 명 칭으로 이루어졌는지 여부 3. 상품이나 서비스를 선의로 제공하는 것과 관련하여 도메인 이름을 적법하게 이미 사용하고 있는지 여부 4. 그 도메인 이름으로 접근하기 쉬운 사이트에서 그 표지를 선의로 비상업적 사용 또는 정당한 사용(fair use)을 하는지 여부 5. 상업적 이익을 위해 또는 그 표지의 명성을 손상시키거나 표지를 비난하려는 의도를 가지고, 그 표지가 나타내는 신용 을 해할 수 있는 도메인 이름의 웹사이트로, 소비자들의 주의 를 그 표지 소유자의 온라인 주소로부터 이전하게 하려는 의 도가 있는지 여부 6. 상품이나 서비스를 선의로 제공하는 데에 도메인 이름을 사용하지 않거나 사용할 의사 없이, 재정적 이익을 위하여 도 메인 이름을 표지 소유자 또는 제3자에게 이전, 매도, 또는 할당하려는 제안이 있었는지 여부 7. 도메인 이름 등록 시 중대한 허위 연락 정보를 제공하였는 지 여부 8. 도메인 이름 등록 당시 다른 것과 구별되는 타인 특유의 표지와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 유사한 것임을 알고 다수의 도메인 이름을 등록 또는 취득하였는지 여부 9. 도메인 이름 등록에서 구체화되는 표지가 특징적이고 저명 한 정도 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) 13 In determining whether the domain name registrant has a

14 한 국 일 본 미 국 bad faith intent to profit, a court may consider many factors, including nine that are outlined in the statute: 1.Registrant s trademark or other intellectual property rights in the domain name; 2.Whether the domain name contains the registrant s legal or common name; 3.Registrant s prior use of the domain name in connection with the bona fide offering of goods or services; 4.Registrant s bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible by the domain name; 5.Registrant s intent to divert customers from the mark owner s online location that could harm the goodwill represented by the mark, for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark; 6.Registrant s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or a third party for financial gain, without having used the mark in a legitimate site; 7.Registrant s providing misleading false contact information when applying for registration of the domain name; 8.Registrant s registration or acquisition of multiple domain names that are identical or confusingly similar to marks of others; and 9.Extent to which the mark in the domain is distinctive or famous. 연방상표법(Lanham Act) (15 U.S.C. 1125) (a) 원산지의 허위 지정, 허위 진술 및 희석화 방지 (1) 상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 심벌, 고안 (device) 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 상품의 출 처표시의 혼동을 야기하거나, 상업적인 광고활동에서 타인의 영업과 관계, 연관관계 또는 후원관계가 있다는 혼동을 야기 하거나, 기만할 우려가 있는 행위를 한 자에 대하여 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나 또는 받을 우려가 있는 자는

한 국 일 본 미 국 민사소송을 제기할 수 있다. (A) 혼동을 유발할 수 있거나 또는 착오를 일으킬 수 있거나 또는 다른 사람과 그 사람의 제휴, 관계, 또는 연합을 속일 수 있거나 또는 다른 사람에 의해 자기의 제품, 서비스, 또는 상업적 활동의 기원, 후원, 또는 승인을 속일 수 있으며; 또는 (B) 상품, 서비스, 또는 상업적 활동의 성격, 특징, 수량, 또는 지리적 출처에 관하여 상업적 선전, 광고, 또는 오보의 경우 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나 또는 받을 우려가 있 는 자는 민사소송을 제기할 수 있다. 15 U.S.C. 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (a) Civil Action (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. 15 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제1조(정의) 문맥상 달리 요구되지 않는 한 본법에서는 다음 과 같이 사용된다. 4 영업비밀 은 공식(formula), 원형(pattern), 편집

16 한 국 일 본 미 국 (compilation), 프로그램(program), 장치(device), 방법 (method), 기법 또는 공정(process)을 포함하여, 다음과 같 은 정보(information)를 말한다. 1. 그 공개 또는 사용으로부터 경제적 가치를 얻을 수 있는 다른 자에게 일반적으로 알려져 있지 아니하거나 그 자가 적 절한 수단으로 쉽게 확인할 수 없는 것으로부터 실제적 또는 잠재적으로 독립적인 경제적 가치가 파생되는 정보, 그리고 2. 그 비밀성을 유지하기 위하여 상황에 따른 합리적인 노력 의 대상인 정보 Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 1. DEFINITIONS. As used in this [Act], unless the context requires otherwise: (4) Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. 경제스파이법(Economic Espionage Act)(18 U.S. Code 1839 (3)) (3) 영업비밀(trade secrets) 이란 다음에 해당하는 경우에, 유형인지 또는 무형인지 여부 및 물리적, 전자적, 도표, 사진 또는 문서로 저장, 편집 또는 기억되었는지 여부 또는 그 방법 에 관계없이, 원형(patterns), 계획(plans), 편집(compilation), 프로그램장치(program device), 공식(formulas), 디자인 (designs), 시제품(prototypes), 방법(methods), 기술 (techniques), 공정(processes), 프로그램(programs), 코드 (codes)를 포함한 모든 형태 및 종류의 재정적, 사업적, 과학 적, 기술적, 경제적 또는 공학적 정보를 말한다.

한 국 일 본 미 국 (A) 그 소유자가 해당 정보를 비밀로 유지하기 위하여 합리적 인 조치를 취한 경우; 그리고 (B) 해당 정보가 일반적으로 알려지지 아니하거나 일반인이 적절한 수단을 통하여 쉽게 확인할 수 없는 것으로부터 실제 적 또는 잠재적으로 독립적인 경제적 가치를 창출하는 경우 Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1839 - Definitions (3) the term trade secret means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if (A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public; and 17 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제1조(정의) 문맥상 달리 요구되는 경우를 제외하고는 이 법 에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다: (1) 부정한 수단(improper means) 이란 절취, 뇌물수수, 허 위진술, 비밀유지의무의 위반 또는 해당 위반의 권유, 또는 전자적 또는 기타 수단을 통한 스파이행위를 말한다; (2) 부정취득(misappropriation) 이란 다음에 정하는 것을 말한다: (i) 영업비밀이 부정한 수단으로 취득되었음을 알고 있거나 알 아야 할 이유가 있는 자에 의한 다른 자의 영업비밀 취득; 또는 (ii) 명시적 또는 묵시적 동의 없이 다음에 해당하는 자에 의한

18 한 국 일 본 미 국 다른 자의 영업비밀 공개 또는 사용 (A) 해당 영업비밀의 지식을 취득하기 위하여 부정한 수단을 사용한 자; (B) 공개 또는 사용 시점에, 해당 영업비밀의 지식이 다음에 해당함을 알고 있었거나 알 수 있었던 자; (I) 해당 영업비밀을 취득하기 위하여 부적절한 수단을 사용한 자로부터 또는 그 자를 통해 취득된 것을 알았거나 알 수 있었 던 자; (II) 그 비밀성을 유지하거나 그 사용을 제한할 의무가 발생하 는 상황에서 취득한 것; 또는 (III) 그 비밀성을 유지하거나 그 사용을 제한하는 구제를 청구 하는 자에 대한 의무를 지는 자로부터 또는 그 자를 통해 취득 된 것을 알았거나 알 수 있었던 자 ; 또는 (C) 자신의 지위에 중대한 변경이 있기 전에, 해당 영업비밀 이 영업비밀이고, 해당 영업비밀의 지식이 사고 또는 과실로 취득되었음을 알고 있었거나 알 수 있었던 자 Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 1. DEFINITIONS. As used in this [Act], unless the context requires otherwise: (1) Improper means includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means; (2) Misappropriation means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had utilized

한 국 일 본 미 국 improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his [or her] position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake. - 경제스파이법(Economic Espionage Act) 제1831조 경제스파이 (a) 일반조항 - 누구든지 이 범죄가 외국정부, 외국기관 또는 외국대리인에게 이익이 될 것을 의도하거나 그 정을 알면서, 고의로 다음에 정하는 행위를 하는 자는 제(b)항에 정하는 경 우를 제외하고는 500,000달러 이하의 벌금 또는 15년 이하의 징역에 처하거나 양형을 병과한다- (1) 영업비밀을 절취, 또는 권한 없이 도용, 소지, 운반 또는 은폐하거나 사기, 책략 또는 기망에 의하여 영업비밀을 취득 하는 행위; (2) 권한 없이 영업비밀을 복사, 복제, 스케치, 옮겨적기 (draw), 사진촬영(photograph), 다운로드, 업로드, 변경, 파 기, 사진복사(photocopy), 모사, 전송, 배달, 배송, 우편발송, 통신 또는 양도(convey)하는 행위; (3) 영업비밀이 권한 없이 절취 또는 도용, 취득 또는 유용 (convert)된 사실을 알면서 영업비밀을 수령, 구매 또는 소지 하는 행위; (4) 제(1)호부터 제(3)호까지에 규정하는 죄를 범하려고 시도 하는 행위; 또는 (5) 제(1)호부터 제(3)호까지에 규정하는 죄를 범하기 위하여 1인 이상의 다른 자와 공모하고, 그러한 자 중 1인 이상이 해 당 공모의 목적을 달성하기 위한 행위를 하는 경우. 19 - Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1831 - Economic espionage

20 한 국 일 본 미 국 (a) In General. Whoever, intending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, knowingly (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade secret; (3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, 경제스파이법(Economic Espionage Act)(18 U.S. Code 1832(a)) 제1832조 영업비밀의 절취 (a) 누구라도 소유자 이외의 자의 경제적 이익을 위하여, 해당 범죄가 영업비밀 소유자를 해할 것을 의도하거나 그 정을 알 면서, 주간 통상 또는 해외 통상에 이용되거나 이를 위하여 생산되는 제품과 관계가 있거나 해당 제품에 포함된 영업비밀 을 유용할 목적으로, 고의로 다음에 정하는 행위를 하는 자는 제(b)항에 규정하는 경우를 제외하고는 이 편에 정하는 벌금 또는 10년 이하의 징역에 처하거나 이를 병과한다 - (1) 그러한 정보를 절취, 또는 권한 없이 도용, 소지, 운반 또 는 은폐하거나 사기, 책략 또는 기망에 의하여 해당 정보를 취득하는 행위; (2) 권한 없이 해당 정보를 복사, 복제, 스케치, 옮겨적기, 사 진촬영, 다운로드, 업로드, 변경, 파기, 사진복사, 모사, 전송,

한 국 일 본 미 국 배달, 배송, 우편발송, 통신 또는 양도하는 행위; (3) 해당 정보가 권한 없이 절취 또는 도용, 취득 또는 유용된 사실을 알면서 해당 정보를 수령, 구매 또는 소지하는 행위; (4) 제(1)호부터 제(3)호까지에 규정하는 죄를 범하려고 시도 하는 행위; 또는 (5) 제(1)호부터 제(3)호까지에 규정하는 죄를 범하기 위하여 1인 이상의 다른 자와 공모하고, 그러한 자 중 1인 이상이 해 당 공모의 목적을 달성하기 위한 행위를 하는 경우 21 ( 定義 ) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1832 - Theft of trade secrets (a) Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3) receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy,

22 한 국 일 본 미 국 第二条この法律において不正競争とは次に掲げるものをいう一他人の商品等表示 ( 人の業務に係る氏名商号商標標章商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう以下同じ )として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供して他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為二自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供する行為三他人の商品の形態 ( 当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く )を模倣した商品を譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡しのために展示し輸出し又は輸入する行為四窃取詐欺強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為 ( 以下不正取得行為という ) 又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し若しくは開示する行為 ( 秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む以下同じ ) 五その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し又はその取得した営業秘密を使用し若しくは開示する行為六その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し又は開示する行為七営業秘密を保有する事業者 ( 以下保有者という ) からその営業秘密を示された場合において不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的で

23 한 국 일 본 미 국 その営業秘密を使用し又は開示する行為八その営業秘密について不正開示行為 ( 前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう以下同じ )であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し又はその取得した営業秘密を使用し若しくは開示する行為九その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し又は開示する行為十営業上用いられている技術的制限手段 ( 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く )により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録 ( 以下この号において影像の視聴等という )を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置 ( 当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む ) 若しくは当該機能を有するプログラム( 当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む )を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し若しくは輸入し又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 ( 当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る ) 十一他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制

24 한 국 일 본 미 국 限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録 ( 以下この号において影像の視聴等という )を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置 ( 当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む ) 若しくは当該機能を有するプログラム( 当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む )を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し若しくは輸入し又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 ( 当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る ) 十二不正の利益を得る目的で又は他人に損害を加える目的で他人の特定商品等表示 ( 人の業務に係る氏名商号商標標章その他の商品又は役務を表示するものをいう )と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し若しくは保有し又はそのドメイン名を使用する行為十三商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地品質内容製造方法用途若しくは数量若しくはその役務の質内容用途若しくは数量について誤認させるような表示をし又はその表示をした商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくはその表示をして役務を提供する行為十四競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為十五パリ条約 ( 商標法 ( 昭和三十四年法律第百二十七号 ) 第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう )の

한 국 일 본 미 국 同盟国世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利 ( 商標権に相当する権利に限る以下この号において単に権利という ) を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が正当な理由がないのにその権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為 2 この法律において商標とは商標法第二条第一項に規定する商標をいう 3 この法律において標章とは商標法第二条第一項に規定する標章をいう 4 この法律において商品の形態とは需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様色彩光沢及び質感をいう 5 この法律において模倣するとは他人の商品の形態に依拠してこれと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう 6 この法律において営業秘密とは秘密として管理されている生産方法販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものをいう 25

26 한 국 일 본 미 국 7 この法律において技術的制限手段とは電磁的方法 ( 電子的方法磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう )により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって視聴等機器 ( 影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう以下同じ )が特定の反応をする信号を影像音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し若しくは送信する方式によるものをいう 8 この法律においてプログラムとは電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう 9 この法律においてドメイン名とはインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号記号又は文字の組合せに対応する文字番号記号その他の符号又はこれらの結合をいう 10 この法律にいう物にはプログラムを含むものとする 제2조의2(부정경쟁방지 및 영업비밀보호 사업) 특허청장은 부정경쟁행위의 방지 및 영업비밀보호를 위하여 연구 교육 및 홍보, 부정경쟁방지를 위한 정보관리시스템 구축 및 운영, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 할 수 있다. [본조신설 2009.3.25.] 제2장 부정경쟁행위의 금지 등 <개정 2007.12.21.> 제3장 국제약속에 근거한 금지행위 연방상표법 15 USC 1052 (a)(b) 제3조(국기 국장 등의 사용 금지) 1 파리협약 당사국, 세계 무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체약국의 국기 국장( 國 제16조 (외국 국기 등의 상업상 사용 금지) 1누구도 외국 국 기 혹은 국가의 문장 기타 기장으로 경제산업성령에 정하는 부도덕한 사항, 기만적이거나 중상적인 사항 또는 다른 자(생 사를 묻지 아니한다), 기관, 종교 또는 국가의 상징을 비방하

한 국 일 본 미 국 章 ), 그 밖의 휘장이나 국제기구의 표지와 동일하거나 유사한 것은 상표로 사용할 수 없다. 다만, 해당 국가 또는 국제기구 의 허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 2 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체약국 정부의 감독용 또는 증명용 표지와 동일하거나 유사 한 것은 상표로 사용할 수 없다. 다만, 해당 정부의 허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2007.12.21.] 것(이하 외국 국기 등 이라 한다)과 동일 혹은 유사한 것(이 하 외국 국기 등 유사 기장 이라 한다)을 상표로 사용하거나 또는 외국 국기 등 유사 기장을 상표로 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통 신회선을 통하여 제공하거나 외국 국기 등 유사 기장을 상표 로 사용하여 서비스를 제공해서는 아니 된다. 다만, 그 외국 국기 등의 사용 허가(허가와 비슷한 행정처분을 포함한다. 이 하 같다) 권한을 가지는 외국 관청의 허가를 받은 때에는 그러 하지 아니하다. 2전항에 규정하는 것 외에 누구도 상품의 원산지를 오인시키 는 방법으로 동항의 경제산업성령에 정하는 외국 국가의 문장 (이하 외국 문장 이라 한다)을 사용하거나 또는 외국 문장을 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하거나 외국 문 장을 사용하여 서비스를 제공해서는 아니 된다. 다만, 그 외 국 문장 사용의 허가 권한을 가지는 외국 관청의 허가를 받은 때에는 그러하지 아니하다. 3누구도 외국의 정부 혹은 지방공공단체의 감독용 혹은 증명 용의 인장 혹은 기호로 경제산업성령에 정하는 것(이하 외국 정부 등 기호 라 한다)과 동일 혹은 유사한 것(이하 외국 정 부 등 유사 기호 라 한다)을 그 외국 정부 등 기호가 사용되어 있는 상품 혹은 서비스와 동일 혹은 유사한 상품 혹은 서비스 의 상표로 사용하거나 또는 외국 정부 등 유사 기호를 해당 상표로 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하거나 외 국 정부 등 유사 기호를 해당 상표로 사용하여 서비스를 제공 해서는 아니 된다. 다만, 그 외국 정부 등 기호의 사용의 허가 권한을 가지는 외국 관청의 허가를 받은 때에는 그러하지 아 니하다. 第三章国際約束に基づく禁止行為 거나 그 관계를 허위로 암시 또는 모욕하거나 악평을 가할 수 있는 사항으로 구성되는 것, 또한 지리적 표장에 있어 포도주 와 증류주와 관련하여 출원인이 원산지와 다른 곳에서 사용하 거나 WTO협정(3501조9항19호에 정의)이 미국에서 발효된 날 또는 1년 이후에서 사용된 상표 (b) 미국, 주, 지방단체 또는 외국의 국기, 문장, 기타 기장을 구성하거나 그와 유사한 외형을 구비하는 것. 15 U.S. Code 1052 - Trademarks registrable on principal register; concurrent registration No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501 (9) of title 19) enters into force with respect to the United States. (b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof. 27 ( 外国の国旗等の商業上の使用禁止 ) 第十六条

28 한 국 일 본 미 국 何人も外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの( 以下外国国旗等という )と同一若しくは類似のもの( 以下外国国旗等類似記章という )を商標として使用し又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならないただしその外国国旗等の使用の許可 ( 許可に類する行政処分を含む以下同じ )を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときはこの限りでない 2 前項に規定するもののほか何人も商品の原産地を誤認させるような方法で同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章 ( 以下外国紋章という )を使用し又は外国紋章を使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならないただしその外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときはこの限りでない 3 何人も外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの( 以下外国政府等記号という )と同一若しくは類似のもの( 以下外国政府等類似記号という ) をその外国政府等記号が用いられている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならないただしその外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときはこの限りでない

한 국 일 본 미 국 ( 国際機関の標章の商業上の使用禁止 ) 第十七条何人もその国際機関 ( 政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう以下この条において同じ )と関係があると誤認させるような方法で国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの( 以下国際機関類似標章という )を商標として使用し又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならないただしこの国際機関の許可を受けたときはこの限りでない 제3조의2(자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용 금지 등) 1 정당한 권원이 없는 자는 대한민국이 외국과 양자 간( 兩者間 ) 또는 다자간( 多者間 )으로 체결하여 발효된 자유무 역협정에 따라 보호하는 지리적 표시(이하 이 조에서 지리적 표시 라 한다)에 대하여는 제2조제1호라목 및 마목의 부정경 쟁행위 이외에도 지리적 표시에 나타난 장소를 원산지로 하지 아니하는 상품(지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되는 상품으로 한정한다)에 관하여 다음 각 호의 행위를 할 수 없다. 1. 진정한 원산지 표시 이외에 별도로 지리적 표시를 사용하 는 행위 2. 지리적 표시를 번역 또는 음역하여 사용하는 행위 3. 종류, 유형, 양식 또는 모조품 등의 표현을 수반하 여 지리적 표시를 사용하는 행위 29 2 정당한 권원이 없는 자는 다음 각 호의 행위를 할 수 없다. 1. 제1항 각 호에 해당하는 방식으로 지리적 표시를 사용한 상품을 양도 인도 또는 이를 위하여 전시하거나 수입 수출 하는 행위 2. 제2조제1호라목 또는 마목에 해당하는 방식으로 지리적

30 한 국 일 본 미 국 표시를 사용한 상품을 인도하거나 이를 위하여 전시하는 행위 3 제1항 각 호에 해당하는 방식으로 상표를 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자는 제1항에도 불구하고 해 당 상표를 그 사용하는 상품에 계속 사용할 수 있다. 1. 국내에서 지리적 표시의 보호개시일 이전부터 해당 상표를 사용하고 있을 것 2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 해당 지리적 표시의 보 호개시일에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것 [본조신설 2011.6.30.] 제4조(부정경쟁행위 등의 금지청구권 등) 1 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로 자신의 영업 상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구 할 수 있다. <개정 2011.6.30.> 2 제1항에 따른 청구를 할 때에는 다음 각 호의 조치를 함께 청구할 수 있다. <개정 2011.6.30.> 1. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행 위를 조성한 물건의 폐기 2. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행 위에 제공된 설비의 제거 3. 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행 위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소 4. 그 밖에 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위 반하는 행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치 [전문개정 2007.12.21.] [제목개정 2011.6.30.] 제3조 (금지청구권) 1부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침 해되거나 침해될 우려가 있는 자는 그 영업상의 이익을 침해 하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다. 2부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려 가 있는 자는 전항의 규정에 의한 청구를 함에 있어서 침해 행위를 조성한 것(침해 행위에 의해 생긴 것을 포함한다. 제5 조제1항에서 같다)의 폐기, 침해 행위에 제공한 설비의 제거, 기타 침해의 정지 또는 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 모델 주상표법안(Model State Trademark Bill) 제12조 사업명성에 손해를 가할 가능성이 있거나 이 법에 근거하여 등록된 표장 또는 보통법에 의하여 유효한 표장이나 상호가 갖고 있는 양질의 이미지를 희석화(dilute)할 가능성이 있는 경우에는 당사자 사이에 경쟁관계가 없거나 상품이나 서비스 의 출처에 관하여 혼동이 없는 경우에도 금지의 청구를 할 수 있다.

한 국 일 본 미 국 第二章差止請求損害賠償等 제5조(부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과 실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위 반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁 행위만을 말한다)로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. <개정 2011.6.30.> [전문개정 2007.12.21.] ( 差止請求権 ) 第三条不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者はその営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対しその侵害の停止又は予防を請求することができる 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者は前項の規定による請求をするに際し侵害の行為を組成した物 ( 侵害の行為により生じた物を含む第五条第一項において同じ )の廃棄侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる 제4조 (손해배상) 고의 또는 과실로 부정경쟁을 하여 타인의 영업상 이익을 침해한 자는 이로 인해 생긴 손해를 배상할 책 임을 진다. 다만, 제15조의 규정에 의해 동조에 규정하는 권 리가 소멸한 후에 그 영업비밀을 사용하는 행위로 인해 생긴 손해에 대하여는 그러하지 아니하다. Model State Trademark Bill Section 12: Infringement Subject to the provisions of Section 16 hereof, any person who shall (a) use, without the consent of the registrant, any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a mark registered under this Act in connection with the sale, distribution, offering for sale, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion or mistake or to deceive as to the source of origin of such goods or services; or (b)reproduce,counterfeit,copyorcolorablyimitateanysuchm arkandapplysuchreproduction,counterfeit,copyorcolorablei mitationtolabels,signs,prints,packages,wrappers,receptac les,oradvertisementsintendedtobeuseduponorinconnection withthesaleorotherdistributioninthisstateofsuchgoodsorserv ices; shall be liable in a civil action by the registrant for any and all of the remedies provided in Section 14 hereof, except that under subsection (b) hereof the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with the intent to cause confusion or mistake or to deceive. 31 [제목개정 2011.6.30.] ( 損害賠償 )

32 한 국 일 본 미 국 第四条故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責めに任ずるただし第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害についてはこの限りでない 제6조(부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복) 법원은 고 의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제 2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배 상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명 할 수 있다. 제14조 (신용회복의 조치) 고의 또는 과실로 부정경쟁을 실시 하여 타인의 영업상 신용을 해친 자에 대하여는, 재판소는 그 영업상 신용을 손해 받은 자의 청구에 의해 손해배상을 대신 하여 또는 손해배상과 함께 그 자의 영업상 신용을 회복하는 데 필요한 조치를 명할 수 있다. [전문개정 2007.12.21.] [제목개정 2011.6.30.] ( 信用回復の措置 ) 第十四条故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては裁判所はその営業上の信用を害された者の請求により損害の賠償に代え又は損害の賠償とともにその者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる 제7조(부정경쟁행위 등의 조사 등) 1 특허청장, 특별시장 광 역시장 도지사 특별자치도지사(이하 시 도지사 라 한다) 또 는 시장 군수 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 은 제2조제1호가목부터 사목까지의 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위를 확인하기 위하 여 필요하다고 인정하면 관계 공무원에게 영업시설 또는 제조 시설에 출입하여 관계 서류나 장부 제품 등을 조사하게 하거 나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할

한 국 일 본 미 국 수 있다. <개정 2011.6.30.> 2 특허청장, 시 도지사 또는 시장 군수 구청장이 제1항에 따 른 조사를 할 때에는 행정조사기본법 제15조에 따라 그 조 사가 중복되지 아니하도록 하여야 한다. <신설 2011.6.30.> 3 제1항에 따라 조사 등을 하는 공무원은 그 권한을 표시하 는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다. <개정 2011.6.30.> [전문개정 2007.12.21.] [제목개정 2011.6.30.] 제8조(위반행위의 시정권고) 특허청장, 시 도지사 또는 시장 군수 구청장은 제2조제1호가목부터 사목까지의 부정경쟁행 위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위가 있 다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있다. <개정 2011.6.30.> [전문개정 2007.12.21.] [제목개정 2011.6.30.] 제9조(의견청취) 특허청장, 시 도지사 또는 시장 군수 구청장 은 제8조에 따른 시정권고를 하기 위하여 필요하다고 인정하 면 대통령령으로 정하는 바에 따라 당사자 이해관계인 또는 참고인의 의견을 들어야 한다. <개정 2011.6.30.> [전문개정 2007.12.21.] 제3장 영업비밀의 보호 <개정 2007.12.21.> 33 제9조의2(영업비밀 원본 증명) 1 영업비밀 보유자는 영업비 밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조 의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추

34 한 국 일 본 미 국 출된 고유의 식별값[이하 전자지문 ( 電子指紋 )이라 한다]을 등록할 수 있다. 2 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과 영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문 서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우에는 그 전자문서가 전 자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 원본증 명서 라 한다)를 발급할 수 있다. [본조신설 2013.7.30.] 제9조의2(영업비밀 원본 증명) 1 영업비밀 보유자는 영업비 밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조 의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추 출된 고유의 식별값[이하 전자지문 ( 電子指紋 )이라 한다]을 등록할 수 있다. 2 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과 영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문 서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우에는 그 전자문서가 전 자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 원본증 명서 라 한다)를 발급할 수 있다. 3 제2항에 따라 원본증명서를 발급받은 자는 제1항에 따른 전자지문의 등록 당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보 를 보유한 것으로 추정한다. <신설 2015.1.28.> [본조신설 2013.7.30.] [시행일 : 2015.7.29.] 제9조의2제3항 제9조의3(원본증명기관의 지정 등) 1 특허청장은 전자지문 을 이용하여 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명 하는 업무(이하 원본증명업무 라 한다)에 관하여 전문성이 있는 자를 중소기업청장과 협의하여 영업비밀 원본증명기관 (이하 원본증명기관 이라 한다)으로 지정할 수 있다.

한 국 일 본 미 국 2 원본증명기관으로 지정을 받으려는 자는 대통령령으로 정 하는 전문인력과 설비 등의 요건을 갖추어 특허청장에게 지정 을 신청하여야 한다. 3 특허청장은 원본증명기관에 대하여 원본증명업무를 수행 하는 데 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 4 원본증명기관은 원본증명업무의 안전성과 신뢰성을 확보 하기 위하여 다음 각 호에 관하여 대통령령으로 정하는 사항 을 지켜야 한다. 1. 전자지문의 추출 등록 및 보관 2. 영업비밀 원본 증명 및 원본증명서의 발급 3. 원본증명업무에 필요한 전문인력의 관리 및 설비의 보호 4. 그 밖에 원본증명업무의 운영 관리 등 5 원본증명기관 지정의 기준 및 절차에 필요한 사항은 대통 령령으로 정한다. [본조신설 2013.7.30.] 제9조의4(원본증명기관에 대한 시정명령 등) 1 특허청장은 원본증명기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다. 1. 원본증명기관으로 지정을 받은 후 제9조의3제2항에 따른 요건에 맞지 아니하게 된 경우 2. 제9조의3제4항에 따라 대통령령으로 정하는 사항을 지키 지 아니한 경우 2 특허청장은 원본증명기관이 제9조의3제3항에 따른 보조 금을 다른 목적으로 사용한 경우에는 기간을 정하여 그 반환 을 명할 수 있다. 35 3 특허청장은 원본증명기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 원본증명업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있 다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을

36 한 국 일 본 미 국 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 2. 원본증명업무의 전부 또는 일부의 정지명령을 받은 자가 그 명령을 위반하여 원본증명업무를 한 경우 3. 정당한 이유 없이 원본증명기관으로 지정받은 날부터 6개 월 이내에 원본증명업무를 시작하지 아니하거나 6개월 이 상 계속하여 원본증명업무를 중단한 경우 4. 제1항에 따른 시정명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니 한 경우 5. 제2항에 따른 보조금 반환명령을 이행하지 아니한 경우 4 제3항에 따라 지정이 취소된 원본증명기관은 지정이 취소 된 날부터 3개월 이내에 등록된 전자지문이나 그 밖에 전자지 문의 등록에 관한 기록 등 원본증명업무에 관한 기록을 특허 청장이 지정하는 다른 원본증명기관에 인계하여야 한다. 다 만, 다른 원본증명기관이 인수를 거부하는 등 부득이한 사유 로 원본증명업무에 관한 기록을 인계할 수 없는 경우에는 그 사실을 특허청장에게 지체 없이 알려야 한다. 5 특허청장은 제3항에 따라 지정이 취소된 원본증명기관이 제4항을 위반하여 원본증명업무에 관한 기록을 인계하지 아 니하거나 그 기록을 인계할 수 없는 사실을 알리지 아니한 경 우에는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다. 6 제3항에 따른 처분의 세부 기준 및 절차, 제4항에 따른 인 계 인수에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2013.7.30.] 제9조의5(과징금) 1 특허청장은 제9조의4제3항에 따라 업 무정지를 명하여야 하는 경우로서 그 업무정지가 원본증명기 관을 이용하는 자에게 심한 불편을 주거나 공익을 해칠 우려 가 있는 경우에는 업무정지명령을 갈음하여 1억원 이하의 과 징금을 부과할 수 있다. 2 특허청장은 제1항에 따라 과징금 부과처분을 받은 자가

한 국 일 본 미 국 기한 내에 과징금을 납부하지 아니하는 경우에는 국세 체납처 분의 예에 따라 징수한다. 3 제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류 정도 등 에 따른 과징금의 금액 및 산정방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2013.7.30.] 제9조의6(청문) 특허청장은 제9조의4제3항에 따라 지정을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다. [본조신설 2013.7.30.] 제9조의7(비밀유지 등) 1 누구든지 원본증명기관에 등록된 전자지문이나 그 밖의 관련 정보를 없애거나 훼손 변경 위조 또는 유출하여서는 아니 된다. 2 원본증명기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무 상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 37 [본조신설 2013.7.30.] 제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등) 1 영업비 밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하 여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우 려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구 할 수 있다. 2 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행 위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다. [전문개정 2007.12.21.] 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제2조 금지명령구제 (a) 실제적인 부정사용 또는 부정사용의 위협은 금지될 수 있 다. 법원에 대한 신청에 따라, 금지명령은 영업비밀이 존재하 지 아니하게 된 때에 종료되지만, 해당 부정사용으로부터 달 리 파생되는 상업적 이익을 제거하기 위하여 합리적인 기간 동안 금지명령이 계속될 수 있다. (b) 예외적인 상황에서, 금지명령은 미래의 사용에 대하여 사 용이 금지될 수 있었던 기간보다 길지 아니한 기간에 대한 합 리적인 로열티의 지급을 조건으로 할 수 있다. 예외적인 상황 은 부정사용을 알거나 알아야 할 이유가 있기 전에, 금지적 명령(prohibitive injunction)을 불공평하게 만드는 지위의 중 대하고 불리한 변경을 포함하고 이에 국한되지 아니한다. (c) 적절한 상황에서, 영업비밀을 보호하는 적극적 행위가 법

38 한 국 일 본 미 국 원명령에 의하여 강제될 수 있다. Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 2. INJUNCTIVE RELIEF. (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation. (b) In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include, but are not limited to, a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable. (c) In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order. 경제스파이법(Economic Espionage Act)(18 U.S.C. 1836(a)) 제1836조 위반금지 민사소송 (a) 법무장관(Attorney General)은 민사소송에서 이 조의 위 반에 대한 적절한 금지명령구제(injunctive relief)를 청구할 수 있다. (b) 미국의 지방법원은 이 항에 따른 민사소송의 배타적인 제 1심 관할권(original jurisdiction)을 갖는다. Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1836 (a)the Attorney General may, in a civil action, obtain appropriate injunctive relief against any violation of this

한 국 일 본 미 국 chapter. (b) The district courts of the United States shall have exclusive original jurisdiction of civil actions under this section. Restatement (Third) of Unfair Competition 제44조 금지명령 (1) 제40조에 의하여 타인의 영업비밀을 침해한 자에 대하여, 타인의 영업비밀을 계속적으로 침해하거나 위협하는 행위를 방지하기 위하여 금지명령을 과할 수 있다. (2) 금지명령의 범위는 다음과 같다 : (a) 보호되어야 할 이익의 성격; (b) 침해의 성격 및 정도; (c) 기타 구제수단에 대한 상대적 적정성; (d) 명령 부과시 피고에게 합법적 이익을, 명령 기각 시 원고 에게 합법적 이익을 부여할 수 있도록 하는 침해의 상대성; (e) 제3자 및 공공의 이익; (f) 소송의 이행 및 권리주장에 있어 원고의 이유 없는 지연; (g) 원고측에 대한 부정행위; (h) 명령의 형성 및 집행의 실질성을 포함한 모든 요소들의 비교평가 (3) 영업비밀에 대한 금지명령의 기간은 침해행위로 인한 손 해로부터 원고를 보호하고 피고로부터 침해행위를 통한 경제 적 이익을 박탈하는 데 필요한 시간에 한정한다. 39 Restatement (Third) of Unfair Competition 44. Injunctions: Appropriation Of Trade Secrets (1) If appropriate under the rule stated in Subsection (2), injunctive relief may be awarded to prevent a continuing or threatened appropriation of another s trade secret by one who is subject to liability under the rule stated in 40. (2) The appropriateness and scope of injunctive relief depend upon a comparative appraisal of all the factors of the case, including the following primary factors: (a) the nature of the interest to be protected;

40 한 국 일 본 미 국 (b) the nature and extent of the appropriation; (c) the relative adequacy to the plaintiff of an injunction and of other remedies; (d) the relative harm likely to result to the legitimate interests of the defendant if an injunction is granted and to the legitimate interests of the plaintiff if an injunction is denied; (e) the interests of third persons and of the public; (f) any unreasonable delay by the plaintiff in bringing suit or otherwise asserting its rights; (g) any related misconduct on the part of the plaintiff; and (h) the practicality of framing and enforcing the injunction. (3) The duration of injunctive relief in trade secret actions should be limited to the time necessary to protect the plaintiff from any harm attributable to the appropriation and to deprive the defendant of any economic advantage attributable to the appropriation. 제11조(영업비밀 침해에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과실 에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익 을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. [전문개정 2007.12.21.] 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제3조 손해배상 (a) 부정사용을 알기 전 또는 알아야 할 이유가 있기 전에 지위 의 중대하고 불리한 변경으로 인하여 금전적 회복이 불공평하 게 되는 경우를 제외하고는 청구인은 부정사용에 대한 손해배 상을 받을 권리가 있다. 손해배상액은 부정사용에 의하여 발 생한 실제 손실과 실제 손실에 대한 손해배상액을 계산함에 있어서 고려되지 아니하는 부정사용에 의하여 발생한 부당이 득(unjust enrichment) 모두를 포함할 수 있다. 다른 방법으로 손해배상액을 평가하는 대신, 부정사용에 의하여 발생한 손해 배상은 부정사용자의 권한 없는 영업비밀 공개 또는 사용에 대하여 합리적인 로열티 책임을 부과함으로써 평가될 수 있다. (b) 고의적이고 악의적인 부정사용이 존재하는 경우에는 법 원은 제(a)항에 따른 배상액의 2배를 초과하지 아니하는 금액 의 범위 내에서 징벌적 손해배상(exemplary damages)을 인 정할 수 있다. Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments

한 국 일 본 미 국 SECTION 3. DAMAGES. (a) Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator s unauthorized disclosure or use of a trade secret. (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a). 41 Restatement (Third) of Unfair Competition 제45조 금전적 손해배상 (1) 제40조에 의하여 타인의 영업비밀을 침해한 자는 침래로 인해 타인에게 발생한 금전적 손해 또는 그로 인해 자신이 얻 은 금전적 이득에 대한 책님을 진다. 다만, 이러한 구제는 제 45조(2)에 의하여 적절하여야 한다. (2) 금전적 손해배상이 적절한지 여부와 이를 산정하는 수단 은 다음의 우선적 요인들을 포함하여 해당 사건의 모든 요인 에 대한 비교방법적 평가에 의한다: (a) Restatement (Third) of Unfair Competition 45. Monetary Relief: Appropriation Of Trade Secrets (1) One who is liable to another for an appropriation of the other s trade secret under the rule stated in 40 is liable for the pecuniary loss to the other caused by the appropriation or for the actor s own pecuniary gain resulting from the appropriation, whichever is greater, unless such relief is inappropriate under the rule stated in Subsection (2).

42 한 국 일 본 미 국 (2) Whether an award of monetary relief is appropriate and the appropriate method of measuring such relief depend upon a comparative appraisal of all the factors of the case, including the following primary factors: (a) the degree of certainty with which the plaintiff has established the fact and extent of the pecuniary loss or the actor s pecuniary gain resulting from the appropriation; (b) the nature and extent of the appropriation; (c) the relative adequacy to the plaintiff of other remedies; (d) the intent and knowledge of the actor and the nature and extent of any good faith reliance by the actor; (e) any unreasonable delay by the plaintiff in bringing suit or otherwise asserting its rights; and (f) any related misconduct on the part of the plaintiff. 제12조(영업비밀 보유자의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실 에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신 용을 실추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제 11조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상 의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다. [전문개정 2007.12.21.] 제13조(선의자에 관한 특례) 1 거래에 의하여 영업비밀을 정 당하게 취득한 자가 그 거래에 의하여 허용된 범위에서 그 영 업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 대하여는 제10조부터 제12조까지의 규정을 적용하지 아니한다. 2 제1항에서 영업비밀을 정당하게 취득한 자 란 제2조제3 호다목 또는 바목에서 영업비밀을 취득할 당시에 그 영업비밀 이 부정하게 공개된 사실 또는 영업비밀의 부정취득행위나 부 정공개행위가 개입된 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하고 그 영업비밀을 취득한 자를 말한다. [전문개정 2007.12.21.] 제14조(시효) 제10조제1항에 따라 영업비밀 침해행위의 금 제15조 (소멸시효) 제2조제1항제4호 내지 제9호에 열거하는 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act)

43 한 국 일 본 미 국 지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 영업비밀 침해행위가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 영 업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 침 해행위자를 안 날부터 3년간 행사하지 아니하면 시효( 時效 ) 로 소멸한다. 그 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에 도 또한 같다. [전문개정 2007.12.21.] 제4장 보칙 <개정 2007.12.21.> 제14조의2(손해액의 추정 등) 1 부정경쟁행위, 제3조의2제1 항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업 상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배 상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행 위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량 에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익 을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수 부정경쟁 중 영업비밀을 사용하는 행위에 대한 제3조제1항의 규정에 의한 침해의 정지 또는 예방을 청구할 권리는, 그 행위 를 실시하는 자가 그 행위를 계속하는 경우에 그 행위에 의해 영업상의 이익을 침해받거나 침해받을 우려가 있는 보유자가 그 사실 및 그 행위를 실시하는 자를 안 때부터 3년간 실시하 지 아니하는 때에는 시효에 의해 소멸한다. 그 행위의 개시 때부터 10년이 경과한 때에도 또한 같다. ( 消滅時効 ) 第十五条第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利はその行為を行う者がその行為を継続する場合においてその行為により営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないときは時効によって消滅するその行為の開始の時から十年を経過したときも同様とする 제5조 (손해액의 추정 등) 1제2조제1항제1호 내지 제9호 또 는 제15호에 열거하는 부정경쟁{동항 제4호 내지 제9호에 열 거하는 것에 있어서는, 기술상의 비밀(비밀로 관리되고 있는 생산방법 기타 사업 활동에 유용한 기술상의 정보로 공공연하 게 알려지지 아니한 것을 말한다)에 관한 것에 한한다}에 의 해 영업상의 이익이 침해된 자(이하 이 항에서 피침해자 라 한다)가 고의 또는 과실로 인해 자기의 영업상 이익을 침해한 자에게 그 침해로 인해 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 자가 그 침해 행위를 조성한 물건을 양도한 때에는, 그 양도한 물건의 수량(이하 이 항에서 양도 수량 이라 한다) 에 피침해자가 그 침해 행위가 없으면 판매할 수 있었던 물건 제6조 소멸시효 부정사용에 관한 소송은 부정사용이 발견된 때 또는 합리적인 주의를 기울였다면 발견할 수 있었던 때로부터 3년 이내에 제기하여야 한다. 이 조의 목적상, 계속적인 부당사용은 단일 한 청구를 구성한다. Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 6. STATUTE OF LIMITATIONS. An action for misappropriation must be brought within 3 years after the misappropriation is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For the purposes of this section, a continuing misappropriation constitutes a single claim.

44 한 국 일 본 미 국 량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이 익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침 해당한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위 반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없 었던 사정이 있는 경우에는 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항 이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유 로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. <개정 2011.6.30.> 1. 물건의 양도수량 2. 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위, 제3조의 2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액 의 단위 수량당 이익액을 곱하여 얻은 액을, 피침해자의 해당 물건과 관련된 판매 기타 행위를 하는 능력에 따른 금액을 초 과하지 아니하는 한도 내에서 피침해자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도 수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량 을 피침해자가 판매할 수 없는 사정이 있을 때에는 해당 사정 에 상당하는 수량에 따른 금액을 공제한다. 2부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침해된 자가 고의 또는 과실로 인해 자기의 영업상 이익을 침해한 자에게 그 침해로 인해 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에, 그 자가 그 침해 행위에 의해 이익을 얻고 있을 때에는, 그 이익 금액은 그 영업상의 이익이 침해된 자가 받은 손해액으로 추정한다. 2 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제 5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으 로 추정한다. <개정 2011.6.30.> 3 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 제 5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁 행위 또는 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위의 대상 이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손 해배상을 청구할 수 있다. <개정 2011.6.30.> 4 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액 을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있 다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중 대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다. <개정 2011.6.30.> 3제2조제1항제1호 내지 제9호, 제12호 또는 제15호에 열거 하는 부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침해된 자는 고의 또 는 과실로 인해 자기의 영업상 이익을 침해한 자에게 다음 각 호에 열거하는 부정경쟁의 구분에 따라 해당 각 호에 정하는 행위에 대해 받아야 할 금액에 상당하는 액수의 금전을, 자기 가 받은 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다. 1. 제2조제1항제1호 또는 제2호에 열거하는 부정경쟁 : 해당 침해와 관련된 상품 등 표시의 사용 2. 제2조제1항제3호에 열거하는 부정경쟁 : 해당 침해와 관 련된 상품 형태의 사용 3. 제2조제1항제4호 내지 제9호에 열거하는 부정경쟁 : 해당 침해와 관련된 영업비밀의 사용 4. 제2조제1항제12호에 열거하는 부정경쟁 : 해당 침해와 관 련된 도메인명의 사용 5. 제2조제1항제15호에 열거하는 부정경쟁 : 해당 침해와 관 련된 상표의 사용 4전항의 규정은 동항에 규정하는 금액을 초과하는 손해배상 의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는, 재판소 는 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

한 국 일 본 미 국 5 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반 한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발 생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사 실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <개정 2011.6.30.> 제9조 (상당한 손해액의 인정) 부정경쟁에 의한 영업상 이익 의 침해와 관련된 소송에서 손해가 발생한 것이 인정되는 경 우에, 손해액을 입증하는데 필요한 사실을 입증하기가 해당 사실의 성질상 지극히 곤란한 때에는, 재판소는 구두 변론의 전 취지 및 증거조사의 결과에 의거하여 상당한 손해액을 인 정할 수 있다. [전문개정 2007.12.21.] ( 損害の額の推定等 ) 第五条第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争 ( 同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては技術上の秘密 ( 秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう )に関するものに限る )によって営業上の利益を侵害された者 ( 以下この項において被侵害者という )が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合においてその者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときはその譲渡した物の数量 ( 以下この項において譲渡数量という )に被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において被侵害者が受けた損害の額とすることができるただし譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする 45 2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合におい

46 한 국 일 본 미 국 てその者がその侵害の行為により利益を受けているときはその利益の額はその営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する 3 第二条第一項第一号から第九号まで第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる一第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用二第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用三第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用四第二条第一項第十二号に掲げる不正競争当該侵害に係るドメイン名の使用五第二条第一項第十五号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用 4 前項の規定は同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないこの場合においてその営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは裁判所は損害の賠償の額を定めるについてこれを参酌することができる ( 相当な損害額の認定 ) 第九条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において損害が生じたことが認められる場合において損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定するこ

한 국 일 본 미 국 とができる 제14조의3(자료의 제출) 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1 항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 손해액을 산정 하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료 의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우 에는 그러하지 아니하다. <개정 2011.6.30.> [전문개정 2007.12.21.] 제7조 (서류의 제출 등) 1재판소는 부정경쟁에 의한 영업상 이익의 침해와 관련된 소송에서는, 당사자의 제기에 의해 당 사자에게 해당 침해행위에 대한 입증 또는 해당 침해행위에 의한 손해 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 제출을 거절하는 것에 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 2재판소는 전항 단서에 규정하는 정당한 이유가 있는지의 판 단을 하는데 필요하다고 인정되는 때에는, 서류의 소지자에 게 그 제시를 시킬 수 있다. 이 경우에는 누구도 그 제시된 서류의 개시를 요구할 수 없다. 3재판소는 전항의 경우에 제1항 단서에 규정하는 정당한 이 유의 여부에 대하여 전항 후단의 서류를 개시하고 그 의견을 청취하는 것이 필요하다고 인정되는 때에는, 당사자 등{당사 자(법인인 경우에는 그 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대 리인 및 보좌인을 제외한다), 사용인, 기타 종업원을 말한다. 이하 같다}, 소송대리인 또는 보좌인에게 해당 서류를 개시할 수 있다. 4전 3항의 규정은 부정경쟁에 의한 영업상 이익의 침해와 관련된 소송에 서의 해당 침해 행위를 입증하는데 필요한 검 증 목적의 제시에 대하여 준용한다. ( 書類の提出等 ) 第七条裁判所は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては当事者の申立てにより当事者に対し当該侵害行為について立証するため又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができるただしその書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときはこの限りでない 47

48 한 국 일 본 미 국 2 裁判所は前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは書類の所持者にその提示をさせることができるこの場合においては何人もその提示された書類の開示を求めることができない 제14조의4(비밀유지명령) 1 법원은 부정경쟁행위, 제3조의 2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유 한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우 에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 해당 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하 거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이 나 증거 조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있 는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면 또는 이미 조 사하였거나 조사하여야 할 증거에 영업비밀이 포함되어 3 裁判所は前項の場合において第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは当事者等 ( 当事者 ( 法人である場合にあってはその代表者 ) 又は当事者の代理人 ( 訴訟代理人及び補佐人を除く ) 使用人その他の従業者をいう以下同じ ) 訴訟代理人又は補佐人に対し当該書類を開示することができる 4 前三項の規定は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する 제10조 (비밀유지명령) 1재판소는 부정경쟁에 의한 영업상 이익의 침해와 관련된 소송에서, 그 당사자가 보유하는 영업 비밀에 대하여 다음에 열거하는 사유의 어느 하나에 해당하는 것에 관하여 소명이 있을 경우에는, 당사자의 제기에 의해 결 정으로, 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에게 해당 영업비 밀을 해당 소송의 목적 이외의 목적으로 사용하거나 또는 해 당 영업비밀과 관련된 이 항의 규정에 의한 명령을 받은 자 이외의 자에게 개시해서는 안 된다는 취지를 명할 수 있다. 다만, 그 제기 때까지 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인이 제1호에 규정하는 준비서면의 열람 또는 동호에 규정하는 증 거의 조사 혹은 개시 이외의 방법으로 해당 영업비밀을 취득 하거나 보유하고 있을 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 이미 제출되었거나 제출되어야 할 준비서면에 당사자가 보 유하는 영업비밀이 기재되어 있거나 또는 이미 조사했거나 조사해야 할 증거(제7조제3항의 규정에 의해 개시된 서류 또는 제13조제4항의 규정에 의해 개시된 서면을 포함한 다)의 내용에 당사자가 보유하는 영업비밀이 포함되는 것 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제5조 비밀성의 유지 이 법에 따른 소송에 있어서, 법원은 합리적인 수단으로 주장 된 영업비밀의 비밀성을 유지하여야 한다. 해당 수단은 증거 개시절차와 관련된 보호명령의 부과, 비공개청문회의 실시, 소송기록의 봉인 및 소송과 관련된 자에 대하여 법원의 사전 승인 없이 주장된 영업비밀을 공개하지 아니하게 하는 명령을 포함한다. Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 5. PRESERVATION OF SECRECY. In an action under this [Act], a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade

49 한 국 일 본 미 국 있다는 것 2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되 거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이 를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것 2 제1항에 따른 명령(이하 비밀유지명령 이라 한다)의 신청 은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다. 1. 비밀유지명령을 받을 자 2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실 3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실 3 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀 유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다. 4 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다. 5 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. [본조신설 2011.12.2.] 2. 전호의 영업비밀이 해당 소송의 목적 이외의 목적으로 사 용되거나 또는 해당 영업비밀이 개시됨으로써 해당 영업 비밀에 근거한 당사자의 사업 활동에 지장을 일으킬 우려 가 있어 이를 방지하기 위하여 해당 영업비밀의 사용 또는 개시를 제한할 필요가 있는 것. 2 전항의 규정에 의한 명령(이하 비밀유지명령 이라 한다) 의 제기는 다음에 열거하는 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다. 1. 비밀유지명령을 받아야 할 자 2. 비밀유지명령의 대상이 되어야 할 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실 3. 전항 각 호에 열거하는 사유에 해당하는 사실 3비밀유지명령이 내려진 경우에는 그 결정서를 비밀유지명 령을 받은 자에게 송달하여야 한다. 4비밀유지명령은 비밀유지명령을 받은 자에 대한 결정서의 송달이 이루어진 때부터 효력이 발생한다. 5비밀유지명령의 제기를 각하한 재판에 대하여는 즉시항고 를 할 수 있다. ( 秘密保持命令 ) 第十条裁判所は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においてその当事者が保有する営業秘密について次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には当事者の申立てにより決定で当事者等訴訟代理人又は補佐人に対し当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができるただしその申立ての時までに当事者等訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定す secret without prior court approval. 경제스파이법(Economic Espionage Act)(18 U.S.C. 1835) 제1835조 비밀유지명령 이 장에 따른 기소 또는 기타 절차에 있어서, 법원은 연방형사 소송규칙 및 연방민사소송규칙(Federal Rules of Criminal and Civil Procedure), 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence) 및 기타 모든 적용 법률의 요건에 따라, 영업비밀 의 비밀성을 유지하기 위하여 필요하고 적절한 명령을 하거나 기타 조치를 취하여야 한다. 영업비밀의 공개를 승인하거나 지시하는 지방법원의 결정 또는 명령에 대하여 미국에 의한 중간항소(interlocutory appeal)를 허용하여야 한다. Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1835 - Orders to preserve confidentiality In any prosecution or other proceeding under this chapter, the court shall enter such orders and take such other action as may be necessary and appropriate to preserve the confidentiality of trade secrets, consistent with the requirements of the Federal Rules of Criminal and Civil Procedure, the Federal Rules of Evidence, and all other applicable laws. An interlocutory appeal by the United States shall lie from a decision or order of a district court authorizing or directing the disclosure of any trade secret.

50 한 국 일 본 미 국 る準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し又は保有していた場合はこの限りでない一既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠 ( 第七条第三項の規定により開示された書類又は第十三条第四項の規定により開示された書面を含む )の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること二前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され又は当該営業秘密が開示されることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがありこれを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること 제14조의5(비밀유지명령의 취소) 1 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제14조의4제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 2 前項の規定による命令 ( 以下秘密保持命令という )の申立ては次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない一秘密保持命令を受けるべき者二秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実三前項各号に掲げる事由に該当する事実 3 秘密保持命令が発せられた場合にはその決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない 4 秘密保持命令は秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から効力を生ずる 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては即時抗告をすることができる 제11조 (비밀유지명령의 취소) 1비밀유지명령의 제기를 한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 소송기록이 있는 재판소 (소송기록이 있는 재판소가 없는 경우에 있어서는 비밀유지 명령을 발한 재판소)에 대하여, 전조 제1항에 규정하는 요건

한 국 일 본 미 국 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소 를 신청할 수 있다. 2 법원은 비밀유지명령의 취소 신청에 대한 재판이 있는 경 우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여 야 한다. 3 비밀유지명령의 취소 신청에 대한 재판에 대하여는 즉시항 고를 할 수 있다. 4 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 그 효력이 발 생한다. 5 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령 의 취소 신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비 밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다. 이 부족하거나 이것이 부족하게 된 것을 이유로 하여 비밀유 지명령 취소의 제기를 할 수 있다. 2비밀유지명령 취소의 제기에 대한 재판이 있을 경우에는 그 결정서를 그 제기를 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다. 3비밀유지명령 취소의 제기에 대한 재판에 대하여는 즉시항 고를 할 수 있다. 4비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정하지 아니하면 그 효 력이 발생하지 아니한다. 5재판소는 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 경우에, 비 밀유지명령 취소의 제기를 한 자 또는 상대방 이외에 해당 비 밀유지명령이 내려진 소송에서 해당 영업비밀과 관련된 비밀 유지명령을 받고 있는 자가 있을 때에는, 그 자에게 즉시 비밀 유지명령을 취소하는 재판을 한 취지를 통지하여야 한다. [본조신설 2011.12.2.] ( 秘密保持命令の取消し) 第十一条秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は訴訟記録の存する裁判所 ( 訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては秘密保持命令を発した裁判所 )に対し前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合にはその決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない 51 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては即時抗告をすることができる

52 한 국 일 본 미 국 4 秘密保持命令を取り消す裁判は確定しなければその効力を生じない 제14조의6(소송기록 열람 등의 청구 통지 등) 1 비밀유지명 령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외 한다)에 관한 소송기록에 대하여 민사소송법 제163조제1 항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비 밀 기재 부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구절차를 해 당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 법원사무관등 이라 한다)는 민사소송법 제163조 제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외 한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다. 2 제1항의 경우에 법원사무관등은 제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구절차를 행한 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 행하여진 경우에는 그 신청 에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구절차를 행한 자에 게 제1항의 비밀 기재 부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다. 3 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비 밀 기재 부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 민사소송 법 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두의 동의가 있는 경우에는 적용되지 아니한다. [본조신설 2011.12.2.] 5 裁判所は秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときはその者に対し直ちに秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない 제12조 (소송기록 열람 등의 청구의 통지 등) 1비밀유지명령 이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송을 제외한 다)과 관련된 소송 기록에 대하여, 민사소송법(1996년 법률 제109호) 제92조제1항의 결정이 있은 경우에 당사자로부터 동항에 규정하는 비밀기재부분 열람 등의 청구가 있고 또한 그 청구 절차를 한 자가 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자일 때에는, 재판소 서기관은 동항의 제기를 한 당사 자(그 청구를 한 자를 제외한다. 제3항에서 같다)에게 그 청구 후 즉시 그 청구가 있었다는 취지를 통지하여야 한다. 2전항의 경우에 재판소 서기관은 동항의 청구가 있은 날부터 2주간(그 청구 절차를 한 자에 대한 비밀유지명령의 제기가 그 날까지 된 경우에 있어서는, 그 제기에 대한 재판이 확정될 때까지), 그 청구 절차를 한 자에게 동항의 비밀기재부분의 열람 등을 하게 해서는 아니 된다. 3전 2항의 규정은 제1항의 청구를 한 자에게 동항의 비밀기 재부분의 열람 등을 시키는 것에 대하여 민사소송법 제92조 제1항의 제기를 한 당사자의 모든 동의가 있을 때에는 적용하 지 아니한다.

한 국 일 본 미 국 ( 訴訟記録の閲覧等の請求の通知等 ) 第十二条秘密保持命令が発せられた訴訟 (すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く )に係る訴訟記録につき民事訴訟法 ( 平成八年法律第百九号 ) 第九十二条第一項の決定があった場合において当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求がありかつその請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは裁判所書記官は同項の申立てをした当事者 (その請求をした者を除く第三項において同じ ) に対しその請求後直ちにその請求があった旨を通知しなければならない 2 前項の場合において裁判所書記官は同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間 (その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあってはその申立てについての裁判が確定するまでの間 ) その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない 53 3 前二項の規定は第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは適用しない 제15조(다른 법률과의 관계) 1 특허법, 실용신안법, 디 자인보호법, 상표법, 농수산물 품질관리법 또는 저작 권법 에 제2조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정 이 있으면 그 법에 따른다. <개정 2011.6.30., 2013.7.30.> 2 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 표시 광고의 공정 화에 관한 법률 또는 형법 중 국기 국장에 관한 규정에 제2 조제1호라목부터 바목까지 및 차목, 제3조부터 제6조까지 및 제18조제3항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다. <개정 2013.7.30.> 통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act) 제7조 다른 법률에 대한 효력 (a) 제(b)항에 규정하는 경우를 제외하고는 이 [법]은 충돌하 는 불법행위법, 원상회복법 및 기타 영업비밀의 부정사용에 대한 민사 구제수단를 규정하는 이 주( 州 )의 법률을 대체한다. (b) 이 [법]은 다음에 정하는 사항에 대해서는 영향을 미치지 아니한다: (1) 영업비밀의 부정사용에 근거하고 있는지 여부에 관계없 이, 계약상 구제수단; 또는 (2) 영업비밀의 부정사용에 근거하지 아니한 기타 민사구제 수단; 또는

54 [전문개정 2007.12.21.] 한 국 일 본 미 국 (3) 영업비밀의 부정사용에 근거하고 있는지 여부에 관계없 이, 형사구제수단. Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments SECTION 7. EFFECT ON OTHER LAW. (a) Except as provided in subsection (b), this [Act] displaces conflicting tort, restitutionary, and other law of this State providing civil remedies for misappropriation of a trade secret. (b) This [Act] does not affect: (1) contractual remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret; (2) other civil remedies that are not based upon misappropriation of a trade secret; or (3) criminal remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret. 경제스파이법(Economic Espionage Act)(18 U.S.C. 1838) 제1838조 다른 법률과의 관계 이 장은 민사 또는 형사에 관계없이, 영업비밀의 부정이용행 위(misappropriation)에 관하여 미국의 연방, 주( 州 ), 코먼웰 스(commonwealth), 점령지(possession) 또는 준주 (territory) 법률이 규정하는 기타 구제수단을 선취 또는 대체 하거나 제5편(일반적으로 정보자유법(Freedom of information Act)으로 알려져 있다) 제552조에 따른 공직자 (Government employee)의 적법한 정보공개에 영향을 미치 는 것으로 해석하여서는 아니 된다. Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1838 - Construction with other laws This chapter shall not be construed to preempt or displace any other remedies, whether civil or criminal, provided by United States Federal, State, commonwealth, possession, or territory law for the misappropriation of a trade secret, or to affect the otherwise lawful disclosure of information

한 국 일 본 미 국 by any Government employee under section 552 of title 5 (commonly known as the Freedom of Information Act). 제16조(신고포상금 지급) 1 특허청장은 제2조제1호가목에 따른 부정경쟁행위( 상표법 제2조제1항제6호에 따른 등록 상표에 관한 것으로 한정한다)를 한 자를 신고한 자에게 예산 의 범위에서 신고포상금을 지급할 수 있다. 2 제1항에 따른 신고포상금 지급의 기준 방법 및 절차에 필 요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2013.7.30.] 제17조(업무의 위탁 등) 1 삭제 <2011.6.30.> 2 특허청장은 제2조의2에 따른 연구 교육 홍보 및 정보관리 시스템의 구축 운영에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 산 업재산권 보호 또는 부정경쟁방지 업무와 관련된 법인이나 단 체(이하 이 조에서 전문단체 라 한다)에 위탁할 수 있다. <신설 2009.3.25.> 3 특허청장, 시 도지사 또는 시장 군수 구청장은 제7조나 제 8조에 따른 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에 전문단체 의 지원을 받을 수 있다. <신설 2009.3.25., 2011.6.30.> 4 제3항에 따른 지원업무에 종사하는 자에 관하여는 제7조 제3항을 준용한다. <신설 2009.3.25., 2011.6.30.> 5 특허청장은 예산의 범위에서 제2항에 따른 위탁업무 및 제3항에 따른 지원업무에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. <신설 2009.3.25.> [전문개정 2007.12.21.] [제목개정 2011.6.30.] 55

56 한 국 일 본 미 국 제17조의2(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 제17조제3항에 따 른 지원업무에 종사하는 자는 형법 제127조 및 제129조부 터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙의 적용에서는 공무원으 로 본다. [본조신설 2009.3.25.] 제18조(벌칙) 1 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외 국에서 사용될 것임을 알면서 취득 사용 또는 제3자에게 누설 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액 의 10배에 해당하는 금액이 1억원을 초과하면 그 재산상 이득 액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. <개정 2009.12.30., 2013.7.30.> 2 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득 사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액 의 10배에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. <개정 2013.7.30.> 3 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2013.7.30.> 1. 제2조제1호(아목부터 차목까지는 제외한다)에 따른 부정 경쟁행위를 한 자 2. 제3조를 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 휘 장 또는 표지와 동일하거나 유사한 것을 상표로 사용한 자 가. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체약국의 국기 국장, 그 밖의 휘장 나. 국제기구의 표지 다. 파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체약국 정부의 감독용 증명용 표지 제21조 (벌칙) 1다음 각호의 1에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 혹은 1,000만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다. 1. 사기 등 행위(타인을 기만하거나 폭행을 가하거나 또는 협 박하는 행위를 말한다. 이하 같다)에 의해 또는 관리침해 행위{영업비밀이 기재되거나 기록된 서면 또는 기록매체 (이하 영업비밀기록매체 등 이라 한다)의 절취, 영업비밀 이 관리되고 있는 시설로의 침입, 부정액세스행위(부정액 세스행위의 금지 등에 관한 법률(1999년 법률제128호) 제 3조에 규정하는 부정액세스행위를 말한다) 기타 보유자의 관리를 해치는 행위를 말한다. 이하 같다}에 의해 취득한 영업비밀을 부정 경쟁의 목적으로 사용 또는 개시한 자 2. 전호의 사용 또는 개시용으로 제공할 목적으로 사기등 행 위 또는 관리침해행위에 의해 영업비밀의 다음에 열거하 는 방법으로 취득한 자 가. 보유자의 관리에 관련된 영업비밀기록매체 등을 취득 하는 것 나. 보유자의 관리에 관련된 영업비밀기록매체 등의 기재 또는 기록에 대하여 그 복제를 작성하는 것 3. 영업비밀을 보유자로부터 제시받은 자로 부정경쟁의 목적 으로 사기등 행위 혹은 관리침해행위에 의해 또는 횡령 기 타 영업비밀기록매체 등의 관리에 관련된 임무에 어긋나 는 행위에 의해 다음에 열거하는 방법으로 영업비밀이 기 재되거나 기록된 서면 또는 기록매체를 영득( 領得 )하거나 작성하여 그 영업비밀을 사용하거나 개시하는 행위 가. 보유자의 관리에 관련된 영업비밀기록매체 등을 영득 하는 것 나. 보유자의 관리에 관련된 영업비밀기록매체 등의 기재 또는 기록에 대하여 그 복제를 작성하는 것 4. 영업비밀을 보유자로부터 제시받은 그 임원(이사, 대표이 경제스파이법(Economic Espionage Act) 제1831조 경제스파이 (a) 일반조항 - 누구든지 이 범죄가 외국정부, 외국기관 또는 외국대리인에게 이익이 될 것을 의도하거나 그 정을 알면서, 고의로 다음에 정하는 행위를 하는 자는 제(b)항에 정하는 경 우를 제외하고는 500,000달러 이하의 벌금 또는 15년 이하의 징역에 처하거나 양형을 병과한다- Economic Espionage Act of 1996 18 U.S. Code 1831 - Economic espionage (a) In General. Whoever, intending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, knowingly

한 국 일 본 미 국 4 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2013.7.30.> 1. 제9조의7제1항을 위반하여 원본증명기관에 등록된 전자 지문이나 그 밖의 관련 정보를 없애거나 훼손 변경 위조 또는 유출한 자 2. 제9조의7제2항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 사람 5 제1항과 제2항의 징역과 벌금은 병과( 倂科 )할 수 있다. <개정 2013.7.30.> [전문개정 2007.12.21.] 사, 집행자, 업무를 집행하는 사원, 감사 혹은 이에 준하는 자를 말한다. 다음 호에서 같다) 또는 종업원으로 부정한 경쟁의 목적으로 그 영업비밀 관리에 관련된 임무에 위반 하여 그 여업비밀을 사용하거나 개시한 자(전호에 열거하 는 자를 제외한다) 5. 영업비밀을 보유자로부터 제시받은 그 임원 또는 종업원이 었던 자로 부정한 경쟁의 목적으로 그 재직 중에 그 영업비 밀의 관리에 관련된 임무에 위반하여 그 영업비밀 개시 신 청을 하거나 그 영업비밀 사용 혹은 개시에 관하여 청탁을 받아 그 영업비밀을 그 직을 그만둔 후에 사용하거나 개시 한 자(제3호에 열거하는 자를 제외한다) 6. 부정한 경쟁의 목적으로 제1호 또는 제3호 내지 전호의 죄에 해당하는 개시에 의해 영업비밀을 취득하여 그 영업 비밀을 사용하거나 개시한 자 2다음 각 호의 1에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 혹은 500 만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다. 1. 부정한 목적으로 제2조제1항제1호 또는 제13호에 열거하 는 부정경쟁을 한 자 2. 타인의 저명한 상품 등 표시와 관련된 신용 혹은 명성을 이용하여 부정한 이익을 얻을 목적으로, 또는 해당 신용 혹은 명성을 해할 목적으로 제2조제1항제2호에 열거하는 부정경쟁을 한 자 3. 부정한 이익을 얻은 목적으로 제2조제1항제3호에 열거하 는 부정경쟁을 한 자 4. 상품이나 서비스 혹은 그 광고나 거래에 이용하는 서류 혹 은 통신에 그 상품의 원산지, 품질, 내용, 제조방법, 용도 혹은 수량 또는 그 서비스의 질, 내용, 용도 혹은 수량에 대해 오인하게 하는 허위 표시를 한 자(제1호에 열거하는 자를 제외한다) 5. 비밀유지명령에 위반한 자 6. 제16조, 제17조 또는 제18조제1항의 규정에 위반한 자 57 3제1항 및 전항 제5호의 죄는 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

58 한 국 일 본 미 국 4제1항제1호 또는 제3호 내지 제6호의 죄는 사기 등 행위 혹은 관리침해 행위가 있은 때 또는 보유자로부터 제시받은 때에 일본 국내에서 관리되고 있던 영업비밀에 대하여 일본 국외에서 이러한 죄를 범한 자에게도 적용한다. 5제2항제5호의 죄는 일본 국외에서 동호의 죄를 범한 자에 게도 적용한다. 6제2항제6호(제18조제1항과 관련된 부분에 한한다)의 죄는 형법(1909년 법률제45호) 제3조의 예에 의한다. 7제1항 및 제2항의 규정은 형법 기타 벌칙의 적용을 방해하 지 아니한다. 第五章罰則 ( 罰則 ) 第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し又はこれを併科する一不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的で詐欺等行為 ( 人を欺き人に暴行を加え又は人を脅迫する行為をいう以下この条において同じ ) 又は管理侵害行為 ( 財物の窃取施設への侵入不正アクセス行為 ( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 ( 平成十一年法律第百二十八号 ) 第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう )その他の保有者の管理を害する行為をいう以下この条において同じ )により営業秘密を取得した者二詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的で使用し又は開示した者三営業秘密を保有者から示された者であって不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的でその営業秘密の管理に係る任務に背き次のいずれかに

한 국 일 본 미 국 掲げる方法でその営業秘密を領得した者イ営業秘密記録媒体等 ( 営業秘密が記載され又は記録された文書図画又は記録媒体をいう以下この号において同じ ) 又は営業秘密が化体された物件を横領することロ営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について又は営業秘密が化体された物件についてその複製を作成することハ営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって消去すべきものを消去せずかつ当該記載又は記録を消去したように仮装すること四営業秘密を保有者から示された者であってその営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的でその営業秘密の管理に係る任務に背き使用し又は開示した者五営業秘密を保有者から示されたその役員 ( 理事取締役執行役業務を執行する社員監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう次号において同じ ) 又は従業者であって不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的でその営業秘密の管理に係る任務に背きその営業秘密を使用し又は開示した者 ( 前号に掲げる者を除く ) 六営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的でその在職中にその営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けてその営業秘密をその職を退いた後に使用し又は開示した者 ( 第四号に掲げる者を除く ) 七不正の利益を得る目的で又はその保有者に損害を加える目的で第二号又は前三号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得してその営業秘密を使用し又は開示した者 59

60 한 국 일 본 미 국 2 次の各号のいずれかに該当する者は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する一不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者二他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者三不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者四不正の利益を得る目的で又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる不正競争を行った者五商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地品質内容製造方法用途若しくは数量又はその役務の質内容用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者 ( 第一号に掲げる者を除く ) 六秘密保持命令に違反した者七第十六条第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者 3 第一項及び前項第六号の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない 4 第一項第二号又は第四号から第七号までの罪は詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する 5 第二項第六号の罪は日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する 6 第二項第七号 ( 第十八条第一項に係る部分に限る )の

한 국 일 본 미 국 罪は刑法 ( 明治四十年法律第四十五号 ) 第三条の例に従う 제18조의2(미수) 제18조제1항 및 제2항의 미수범은 처벌한 다. 7 第一項及び第二項の規定は刑法その他の罰則の適用を妨げない [전문개정 2007.12.21.] 제18조의3(예비 음모) 1 제18조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 2 제18조제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. [전문개정 2007.12.21.] 제18조의4(비밀유지명령 위반죄) 1 국내외에서 정당한 사유 없이 제14조의4제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5 년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 2 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다. 61 [본조신설 2011.12.2.] 제19조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 제22조 1법인의 대표자 또는 법인 혹은 자연인의 대리인, 사 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 용인, 기타 종업원이 그 법인 또는 자의 업무에 관하여 전조 제18조제1항부터 제4항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행 제1항제1호, 제2호 혹은 제6호 또는 제2항에 열거하는 규정 위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 의 위반행위를 한 때에는, 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 해당 조문의 벌금형을 과( 科 )한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 대하여 3억엔 이하의 벌금형을, 그 자에 대하여 본 조의 벌금 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의 형을 과한다. 와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30.> 2전항의 경우에 해당 행위자에 대하여 한 전조 제1항제1호,

62 [전문개정 2008.12.26.] 한 국 일 본 미 국 제2호 및 제6호 및 제2항제5호의 죄와 관련된 동조 제3항의 고소는 그 법인 또는 자연인에 대하여도 효력을 가지며, 그 법인 또는 자에 대하여 한 고소는 해당 행위자에 대하여도 효 력을 가진다. 3제1항의 규정에 의해 전조 제1항제1호, 제2호 혹은 제6호 또는 제2항의 위반행위에 대하여 법인 또는 개인에게 벌금형 을 과하는 경우에 있어서의 시효 기간은 이러한 규정의 죄에 관한 시효 기간에 의한다. 第二十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条第一項第一号第二号若しくは第七号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは行為者を罰するほかその法人に対して三億円以下の罰金刑をその人に対して本条の罰金刑を科する 2 前項の場合において当該行為者に対してした前条第一項第一号第二号及び第七号並びに第二項第六号の罪に係る同条第三項の告訴はその法人又は人に対しても効力を生じその法人又は人に対してした告訴は当該行為者に対しても効力を生ずるものとする 3 第一項の規定により前条第一項第一号第二号若しくは第七号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間はこれらの規定の罪についての時効の期間による 제20조(과태료) 1 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2013.7.30.> 1. 제7조제1항에 따른 관계 공무원의 조사나 수거를 거부 방 해 또는 기피한 자 2. 제9조의4제5항을 위반하여 시정명령을 이행하지 아니한 자 2 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라

한 국 일 본 미 국 특허청장, 시 도지사 또는 시장 군수 구청장이 부과 징수한 다. <개정 2011.6.30.> 3 삭제 <2009.12.30.> 4 삭제 <2009.12.30.> 5 삭제 <2009.12.30.> [전문개정 2007.12.21.] 부칙 <법률 제3897호, 1986.12.31.> 부 칙 이 법은 1987년 1월 1일부터 시행한다. 부칙 <법률 제4478호, 1991.12.31.> 1(시행일) 이 법은 공포후 1년을 넘지 아니하는 범위내에서 대통령령이 정하는 날부터 시행한다. 2(이 법 시행전의 영업비밀 침해행위등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 행하여진 영업비밀 침해행위에 대하여는 제10조 내지 제12조 및 제18조제1항제3호의 개정규정은 이를 적용 하지 아니한다. 이 법 시행전에 영업비밀을 취득한 자 또는 사용한 자가 그 영업비밀을 이 법 시행후에 사용하는 행위에 대하여도 또한 같다. 부칙 <법률 제5454호, 1997.12.13.> (정부부처명칭등의변 경에따른건축법등의정비에관한법률) 이 법은 1998년 1월 1일부터 시행한다. <단서 생략> 제1조 (시행기일) 이 법률은 공포일부터 기산하여 1년을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다. 제2조 (경과조치) 개정 후의 부정경쟁방지법(이하 신법 이 라 한다) 규정은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법률의 시행 전에 생긴 사항에도 적용한다. 다만, 개정 전의 부정경쟁방지법(이하 구법 이라 한다)에 의해 생긴 효력을 방해하지 아니한다. 제3조 신법 제3조, 제4조 본문 및 제5조의 규정은 이 법률의 시행 전에 개시한 다음에 열거하는 행위를 계속하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. 1. 신법 제2조제1항제2호에 열거하는 행위에 해당하는 것(동 항 제1호에 열거하는 행위에 해당하는 것을 제외한다) 2. 신법 제2조제1항제13호에 열거하는 행위 중 서비스나 그 광고 혹은 거래에 이용하는 서류나 통신에 그 서비스의 질, 내용, 용도 혹은 수량에 대해 오인하게 하는 표시를 하거나 그 표시를 하여 서비스를 제공하는 행위에 해당하는 것 63 부칙 <법률 제5621호, 1998.12.31.> 1(시행일) 이 법은 1999년 1월 1일부터 시행한다. 제4조 신법 제3조 내지 제5조, 제14조 및 제15조의 규정은 1991년 6월 15일 전에 이루어진 신법 제2조제1항제4호에 규 정하는 부정취득행위 또는 동항 제8호에 규정하는 부정개시 행위와 관련된 동항 제4호 내지 제6호, 제8호 또는 제9호에

64 한 국 일 본 미 국 2(벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 행하여진 영업비밀 침해행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한 다. 3(소멸시효에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 행하여진 영업 비밀 침해행위에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권 리의 소멸시효에 관하여는 제14조의 개정규정에 불구하고 종 전의 규정에 의한다. 부칙 <법률 제5814호, 1999.2.5.> (표시 광고의공정화에관 한법률) 제1조 (시행일) 이 법은 1999년 7월 1일부터 시행한다. 열거하는 부정경쟁으로, 동일 이후에 이루어지는 것(다음 각 호에 열거하는 행위에 해당하는 것을 제외한다) 및 동일 전에 개시한 동항 제7호에 규정하는 영업비밀을 사용하는 행위를 계속하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. 1. 신법 제2조제1항제4호 내지 제6호, 제8호 및 제9호에 규 정하는 영업비밀을 개시하는 행위 2. 신법 제2조제1항제5호 및 제8호에 규정하는 영업비밀을 취득하는 행위 및 이러한 행위에 의해 취득한 영업비밀을 사용하는 행위 제5조 신법 제7조의 규정은 이 법률의 시행 후에 제기된 소에 대해 적용하며, 이 법률의 시행 전에 제기된 소에 대하여는 종전의 예에 의한다. 제2조 및 제3조 생략 제4조 (다른 법률의 개정) 1생략 2부정경쟁방지법중 다음과 같이 개정한다. 제15조중 독점규제 및공정거래에관한법률 을 독점규제 및 공정거래에관한법률, 표시 광고의공정화에관한법률 로 한 다. 제6조 신법 제14조의 규정은 이 법률의 시행 전에 개시한 신 법 제2조제1항제2호 또는 제13호에 열거하는 행위에 해당하 는 것(동항 제1호에 열거하는 행위에 해당하는 것을 제외한 다)을 계속하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. 제7조 이 법률의 시행 시에 이미 구법 제4조제1항 내지 제3항 또는 제4조의2에 규정하는 허가를 받고 있는 자는 각각, 신법 제16조제1항 단서, 제2항 단서 혹은 제3항 단서 또는 제17조 단서에 규정하는 허가를 받은 자로 간주한다. 제5조 생략 부칙 <법률 제6421호, 2001.2.3.> 제8조 신법 제16조의 규정은 이 법률의 시행 시에 이미 구법 제4조제4항에 규정하는 허가를 받고 있는 자에 대하여는 적 용하지 아니한다. 1(시행일) 이 법은 2001년 7월 1일부터 시행한다. 2(벌칙적용에 관한 특례) 제2조제1호 다목 및 사목의 개정규 정에 의한 부정경쟁행위를 한 자에 대하여는 2001년 12월 31 일까지는 제18조제3항의 규정에 불구하고 동조동항의 벌칙 을 적용하지 아니한다. 제9조 신법 제17조의 규정은 이 법률의 시행 전에 개시한 동조 에 규정하는 국제기구 유사 표장(구법 제4조의2에 규정하는 정부간국제기구의 문장, 기장 기타 휘장, 약칭 또는 명칭으로 주무장관의 지정을 받은 것과 동일 또 하 유사한 것을 제외한 다. 이하 민간 국제기구 유사 표장 이라 한다)을 상표로 사용 하거나 또는 민간 국제기구 유사 표장을 상표로 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은

한 국 일 본 미 국 부칙 <법률 제7095호, 2004.1.20.> 전기통신회선을 통하여 제공하거나 혹은 민간 국제기구 유사 표장을 상표로 사용하여 서비스를 제공하는 행위에 해당하는 1(시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다. 것을 계속하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. 2(경과조치) 이 법 시행전에 종전의 제18조제1항 및 제2항 의 규정을 위반한 자에 대하여는 종전의 규정에 의한다. 부칙 <법률 제7289호, 2004.12.31.> (디자인보호법) 제10조 신법 제21조(제2항제6호와 관련된 부분을 제외한다) 및 제22조의 규정은 이 법률의 시행 전에 개시한 부칙 제3조 제2호에 열거하는 행위에 해당하는 것을 계속하는 행위에 대 하여는 적용하지 아니한다. 65 제1조 (시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한 다. 제2조 내지 제4조 생략 제5조 (다른 법률의 개정) 1 내지 7생략 8부정경쟁방지 및영업비밀보호에관한법률중 다음과 같이 개정한다. 제15조제1항중 의장법 을 디자인보호법 으로 한다. 9 내지 <17>생략 부칙 <법률 제8767호, 2007.12.21.> 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 부칙 <법률 제9225호, 2008.12.26.> 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 부칙 <법률 제9537호, 2009.3.25.> 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 제11조 이 법률의 시행 앞에 둔 행위에 관한 구법 제3조에 규정하는 외국인이 실시하는 동조에 규정하는 청구에 대하여 는 종전의 예에 의한다. 제12조 (상표법의 일부를 개정하는 법률의 일부 개정) 생략 제13조 (벌칙 적용에 관한 경과조치) 이 법률의 시행 전에 한 행위에 대한 벌칙의 적용에 대하여는 종전의 예에 의한다. 제14조 (정령으로의 위임) 부칙 제2조 내지 제11조 및 전조에 정하는 것 외에 이 법률의 시행에 관하여 필요한 경과조치는 정령으로 정한다. 부칙 (2006년 6월 7일 법률제55호) (초) 제1조 (시행기일) 이 법률은 공포일부터 기산하여 1년을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행한다. 다만 다 음 각호에 열거하는 규정은 해당 각호에 정하는 날부터 시행 한다. 1. 제1조 중 의장법 제4조의 개정규정 및 제4조 중 상표법 제7조의 개정규정 및 차조 제2항의 규정 : 공포일부터 기 산하여 3월을 넘지 않는 범위 내에서 정령으로 정하는 날 2. 제1조 중 의장법 제2조제3항, 제38조, 제44조의3 및 제55 조의 개정규정, 제69조의 표제를 삭제하는 개정규정, 동조 앞에 표제를 부치는 개정규정, 동조의 개정규정, 동조 다 음에 1조를 추가하는 개정규정 및 제74조의 개정규정, 제2

66 한 국 일 본 미 국 부칙 <법률 제9895호, 2009.12.30.> 조 중 특허법 제2조, 제101조, 제112조의3 및 제175조의 개정규정, 제196조의 표제를 삭제하는 개정규정, 동조 앞 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 에 표제를 붙이는 개정규정, 동조의 개정규정, 동조 다음 에 1조를 추가하는 개정규정 및 제201조의 개정규정, 제3 부칙 <법률 제10810호, 2011.6.30.> 조의 규정, 제4조 중 상표법 제2조제3항, 제37조 및 제67 조의 개정규정, 제78조의 표제를 삭제하는 개정규정, 동조 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제3 조의2 및 제4조부터 제6조까지, 제7조제1항 중 제3조의2제 1항 또는 제2항 부분, 제8조 중 제3조의2제1항 또는 제2항 부분, 제14조의2, 제14조의3, 제15조의 개정규정은 대한민 국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정 이 발효하는 날부터 시행한다. 앞에 표제를 붙이는 개정규정, 동조의 개정규정, 동조 다 음에 1조를 추가하는 개정규정 및 제82조의 개정규정 및 제5조의 규정 및 차조 제3항 및 부칙 제3조제2항, 제4조, 제5조제2항, 제9조, 제12조, 제13조 및 제16조의 규정 : 2007년 1월 1일 3. 부칙 제10조 및 제15조의 규정 : 범죄의국제화 및 조직화, 정보처리 고도화에 대처하기 위한 형법 등의 일부를 개정 부칙 <법률 제11112호, 2011.12.2.> 하는 법률(2006년 법률제00호)의 시행일 또는 전호에 정 하는 날(이하 일부 시행일 이라 한다) 중 늦은 날 이 법은 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민 국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환 이 발효 되는 날부터 시행한다. 부칙 <법률 제11963호, 2013.7.30.> 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 부칙 <법률 제13081호, 2015.1.28.> 제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제9조 의2제3항의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행 한다. 제2조(원본증명서 발급 시 정보 보유 추정에 관한 적용례) 제 9조의2제3항의 개정규정은 같은 개정규정 시행 후 최초로 원 본증명서가 발급된 경우부터 적용한다. 附則抄 ( 施行期日 )

한 국 일 본 미 국 第一条この法律は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する ( 経過措置 ) 第二条改正後の不正競争防止法 ( 以下新法という )の規定は特別の定めがある場合を除いてはこの法律の施行前に生じた事項にも適用するただし改正前の不正競争防止法 ( 以下旧法という )によって生じた効力を妨げない第三条新法第三条第四条本文及び第五条の規定はこの法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については適用しない一新法第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの ( 同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く ) 二新法第二条第一項第十三号に掲げる行為のうち役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質内容用途若しくは数量について誤認させるような表示をし又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの 67 第四条新法第三条から第五条まで第十四条及び第十五条の規定は平成三年六月十五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの ( 次の各号に掲げる行為に該当するものを除く ) 及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する

68 한 국 일 본 미 국 行為を継続する行為については適用しない一新法第二条第一項第四号から第六号まで第八号及び第九号に規定する営業秘密を開示する行為二新法第二条第一項第五号及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為第五条新法第七条の規定はこの法律の施行後に提起された訴えについて適用しこの法律の施行前に提起された訴えについてはなお従前の例による第六条新法第十四条の規定はこの法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号又は第十三号に掲げる行為に該当するもの( 同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く ) を継続する行為については適用しない第七条この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者はそれぞれ新法第十六条第一項ただし書第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす第八条新法第十六条の規定はこの法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については適用しない

한 국 일 본 미 국 第九条新法第十七条の規定はこの法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章 ( 旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章旗章其ノ他ノ徽章略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く以下民間国際機関類似標章という )を商標として使用し又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供し若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については適用しない第十条新法第二十一条 ( 第二項第六号に係る部分を除く ) 及び第二十二条の規定はこの法律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については適用しない第十一条この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求についてはなお従前の例による ( 罰則の適用に関する経過措置 ) 第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による 69 ( 政令への委任 ) 第十四条

70 한 국 일 본 미 국 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほかこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成六年一二月一四日法律第一一六号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は平成七年七月一日から施行する ( 罰則の適用に関する経過措置 ) 第十三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用についてはそれぞれなお従前の例による ( 政令への委任 ) 第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほかこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成八年六月一二日法律第六八号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は平成九年四月一日から施行する ( 罰則の適用に関する経過措置 ) 第二十条

한 국 일 본 미 국 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用についてはそれぞれなお従前の例による ( 政令への委任 ) 第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほかこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成一〇年九月二八日法律第一一一号 ) この法律は国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する附則 ( 平成一一年四月二三日法律第三三号 ) この法律は平成十一年十月一日から施行する附則 ( 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律 ( 第二条及び第三条を除く )は平成十三年一月六日から施行する附則 ( 平成一三年六月二九日法律第八一号 ) 抄 71 ( 施行期日 )

72 한 국 일 본 미 국 第一条この法律は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する ( 罰則の適用に関する経過措置 ) 第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による ( 政令への委任 ) 第三条前条に定めるもののほかこの法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成一五年五月二三日法律第四六号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する ( 経過措置 ) 第二条この法律による改正後の不正競争防止法第九条の規定はこの法律の施行前に第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については適用しない

한 국 일 본 미 국 ( 政令への委任 ) 第三条前条に定めるもののほかこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成一六年五月二六日法律第五一号 ) この法律は平成十七年一月一日から施行する附則 ( 平成一六年六月一八日法律第一二〇号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は平成十七年四月一日から施行する ( 経過措置の原則 ) 第二条この法律による改正後の裁判所法民事訴訟法民事訴訟費用等に関する法律特許法実用新案法意匠法商標法不正競争防止法及び著作権法の規定 ( 罰則を除く )はこの附則に特別の定めがある場合を除きこの法律の施行前に生じた事項にも適用するただしこの法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない 73 ( 特許法等の一部改正に伴う経過措置 ) 第三条次に掲げる規定はこの法律の施行前に訴訟の完結した事件第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保

74 한 국 일 본 미 국 して控訴をしない旨の合意をした事件については適用しない一第四条の規定による改正後の特許法 ( 以下この条及び附則第五条第二項において新特許法という ) 第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定 ( 新特許法第五条の規定による改正後の実用新案法 ( 第三号において新実用新案法という ) 第六条の規定による改正後の意匠法 ( 次号において新意匠法という ) 及び第七条の規定による改正後の商標法 ( 同号において新商標法という )において準用する場合を含む ) 二新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定 ( 新特許法新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む ) 三新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定 ( 新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む ) 四第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定五第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定附則 ( 平成一七年六月二九日法律第七五号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する

한 국 일 본 미 국 ( 経過措置 ) 第二条第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定はこの法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用しこの法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為についてはなお従前の例による第三条削除第四条削除 ( 政令への委任 ) 第五条附則第二条に定めるもののほかこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成一七年七月二六日法律第八七号 ) 抄この法律は会社法の施行の日から施行する附則 ( 平成一八年六月七日法律第五五号 ) 抄 75 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するただし次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する

76 한 국 일 본 미 국 二第一条中意匠法第二条第三項第三十八条第四十四条の三及び第五十五条の改正規定第六十九条の見出しを削る改正規定同条の前に見出しを付する改正規定同条の改正規定同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定第二条中特許法第二条第百一条第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定第百九十六条の見出しを削る改正規定同条の前に見出しを付する改正規定同条の改正規定同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定第三条の規定第四条中商標法第二条第三項第三十七条及び第六十七条の改正規定第七十八条の見出しを削る改正規定同条の前に見出しを付する改正規定同条の改正規定同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項第四条第五条第二項第九条第十二条第十三条及び第十六条の規定平成十九年一月一日第九条削除第十条削除 ( 罰則の適用に関する経過措置 ) 第十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による ( 政令への委任 ) 第十四条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほ

한 국 일 본 미 국 かこの法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定める附則 ( 平成二一年四月三〇日法律第三〇号 ) この法律は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する附則 ( 平成二三年六月八日法律第六二号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する附則 ( 平成二三年六月二四日法律第七四号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するただし次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する五附則第六十二条の規定不正競争防止法の一部を改正する法律 ( 平成二十三年法律第六十二号同条及び附則第六十三条において不正競争防止法一部改正法という )の公布の日又は施行日のいずれか遅い日 77 ( 調整規定 ) 第六十三条不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項

78 한 국 일 본 미 국 第三号の改正規定中第十一条第一項を第十八条第一項に第十四条第一項第七号を第二十一条第二項第六号に当該罪を当該罪とし附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする附則第十二条中平成五年旧実用新案法を特許法等の一部を改正する法律 ( 平成五年法律第二十六号 ) 附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法 ( 以下平成五年旧実用新案法という ) に改める附則第十五条を次のように改める第十五条削除附則第十二条中平成五年旧実用新案法を特許法等の一部を改正する法律 ( 平成五年法律第二十六号 ) 附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法 ( 以下平成五年旧実用新案法という ) に改める 2 前項の場合において前条の規定は適用しない附則 ( 平成二四年三月三一日法律第一二号 ) 抄 ( 施行期日 ) 第一条この法律は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する 제6조 (구체적 모양의 명시 의무) 부정경쟁에 의한 영업상 이 익의 침해와 관련된 소송에서 부정경쟁에 의해 영업상의 이익 이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 주장하는 자가 침해 행 위를 조성한 것으로 주장하는 물건 또는 방법의 구체적 모양 을 부인하는 때에는, 상대방은 자기 행위의 구체적 모양을 분 명히 하여야 한다. 다만, 상대방에서 분명히 할 수 없는 상당 한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 제8조 (손해계산을 위한 감정) 부정경쟁에 의한 영업상 이익

한 국 일 본 미 국 의 침해와 관련된 소송에서 당사자의 제기에 의해 재판소가 해당 침해행위에 의한 손해 계산을 하는데 필요한 사항에 대 하여 감정을 명한 때에는, 당사자는 감정인에게 해당 감정을 하는데 필요한 사항에 대하여 설명하여야 한다. 제13조 (당사자심문 등의 공개 중지) 1부정경쟁에 의한 영업 상 이익의 침해와 관련된 소송에 있어서의 당사자 등이 그 침 해 유무에 대한 판단의 기초가 되는 사항으로 당사자가 보유 하는 영업비밀에 해당하는 것에 대하여 당사자 본인 혹은 법 정대리인 또는 증인으로 심문을 받는 경우에는, 재판소는 재 판관의 전원일치에 의해 그 당사자 등이 공개 법정에서 해당 사항에 대해 진술함으로써 해당 영업비밀에 의거한 당사자의 사업 활동에 현저한 지장을 일으키는 것이 분명하기 때문에 해당 사항에 대해 충분한 진술을 하지 못하고, 또한 해당 진술 을 하지 못함으로써 다른 증거에만 의할 경우 해당 사항을 판 단의 기초로 해야 할 부정경쟁에 의한 영업상 이익의 침해 유 무에 대한 적정한 재판을 할 수 없다고 인정되는 때에는, 결정 으로 해당 사항의 심문을 공개하지 아니하고 실시할 수 있다. 2재판소는 전항의 결정을 함에 있어서는 미리 당사자 등의 의견을 청취하여야 한다. 3재판소는 전항의 경우에 필요하다고 인정되는 때에는 당사 자 등에게 그 진술해야 할 사항의 요령을 기재한 서면의 제시 를 하게 할 수 있다. 이 경우에는 누구도 그 제시된 서면의 개시를 요구할 수 없다. 4재판소는 전항 후단의 서면을 개시하여 그 의견을 청취하는 것이 필요하다고 인정되는 때에는, 당사자 등, 소송대리인 또 는 보좌인에 대하여 해당 서면을 개시할 수 있다. 79 5재판소는 제1항의 규정에 의해 해당 사항의 심문을 공개하 지 아니하고 실시하는 때에는 공중을 퇴정시키기 전에 그 취 지를 이유와 함께 선고하여야 한다. 해당 사항의 심문이 종료 한 때에는 다시 공중을 입정하게 하여야 한다.

80 한 국 일 본 미 국 제18조 (외국공무원 등에 대한 부정이익 공여 등의 금지) 1 누구도 외국공무원 등에 대하여 국제적인 상거래에 관하여 영 업상의 부정 이익을 얻기 위하여 그 외국공무원 등에게 그 직 무에 관한 행위를 하게 하거나 하지 아니하게 하는 것, 또는 그 지위를 이용하여 다른 외국공무원 등에게 그 직무에 관한 행위를 하게 하거나 하지 아니하게 알선을 하게 할 목적으로 금전 기타 이익을 공여하거나 그 신청 혹은 약속을 해서는 아 니 된다. 2전항에서 외국공무원 등 이란, 다음에 열거하는 자를 말한다. 1. 외국의 정부 또는 지방공공단체의 공무에 종사하는 자 2. 공공의 이익에 관한 특정 사무를 실시하기 위하여 외국의 특별한 법령에 의해 설립된 것의 사무에 종사하는 자 3. 1 또는 2 이상의 외국 정부 또는 지방공공단체에 의해 발행 된 주식 중 의결권이 있는 주식의 총수 혹은 출자금 총액의 100분의 50을 초과하는 해당 주식의 수 혹은 출자금을 직 접 소유하거나 또는 임원(대표이사, 이사, 감사 및 청산인 및 이들 이외의 자로 사업의 경영에 종사하고 있는 자를 말한다)의 과반수가 임명 혹은 지명되어 있는 사업자로, 그 사업수행 시에 외국의 정부 또는 지방공공단체로부터 특히 권익이 부여되어 있는 곳의 사무에 종사하는 자 기타 이에 준하는 자로 정령에 정하는 자 4. 국제기구(정부 또는 정부간 국제기구에 의해 구성되는 국 제기구를 말한다. 다음 호에서 같다)의 공무에 종사하는 자 5. 외국의 정부 혹은 지방공공단체 또는 국제기구의 권한에 속하는 사무로, 이러한 기관으로부터 위임받은 곳에 종사 하는 자 제19조 (적용제외 등) 1제3조 내지 제15조, 제21조(제2항제 6호와 관련된 부분을 제외한다) 및 제22조의 규정은 다음 각 호에 열거하는 부정경쟁의 구분에 따라 해당 각 호에 정하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. 1. 제2조제1항제1호, 제2호, 제13호 및 제15호에 열거하는 부정경쟁 : 상품 혹은 영업의 보통명칭(포도를 원료 또는

81 한 국 일 본 미 국 재료로 하는 것의 원산지 명칭으로, 보통명칭이 된 것을 제외한다)이나 동일 혹은 유사한 상품 혹은 영업에 대하여 관용( 慣用 )되고 있는 상품 등 표시(이하 보통 명칭 등 이 라 총칭한다)를 보통 이용되는 방법으로 사용 혹은 표시를 하거나 보통명칭 등을 보통 이용되는 방법으로 사용, 혹은 표시를 한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위(동항 제13호 및 제15호에 열거하는 부정경쟁의 경우 에 있어서는, 보통명칭 등을 보통 이용되는 방법으로 표시 를 하거나 사용하여 서비스를 제공하는 행위를 포함한다) 2. 제2조제1항제1호, 제2호 및 제15호에 열거하는 부정경쟁 : 자기의 이름을 부정한 목적(부정의 이익을 얻을 목적, 타 인에게 손해를 줄 목적 기타 부정한 목적을 말한다. 이하 같다)이 아니게 사용하거나 또는 자기의 이름을 부정한 목 적 없이 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하 여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하 는 행위(동호에 열거하는 부정경쟁의 경우에 있어서는, 자 기의 이름을 부정한 목적 없이 사용하여 서비스를 제공하 는 행위를 포함한다) 3. 제2조제1항제1호에 열거하는 부정경쟁 : 타인의 상품 등 표시가 수요자 사이에 널리 인식되기 전부터 그 상품 등 표시와 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 사용하는 자 또는 그 상품 등 표시와 관련된 업무를 승계한 자가 그 상품 등 표시를 부정한 목적 없이 사용하거나 또는 그 상품 등 표시 를 부정한 목적 없이 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통 하여 제공하는 행위 4. 제2조제1항제2호에 열거하는 부정경쟁 : 타인의 상품 등 표시가 저명하게 되기 전부터 그 상품 등 표시와 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 사용하는 자 또는 그 상품 등 표시 와 관련된 업무를 승계한 자가 그 상품 등 표시를 부정한 목적 없이 사용하거나 또는 그 상품 등 표시를 부정한 목적 없이 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입 혹은 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위

82 한 국 일 본 미 국 5. 제2조제1항제3호에 열거하는 부정경쟁 : 다음의 1에 열거 하는 행위 가. 일본 국내에서 최초로 판매된 날부터 기산하여 3년이 경과한 상품에 대하여, 그 상품의 형태를 모방한 상품 을 양도, 대여, 양도 혹은 대여를 위하여 전시, 수출 또 는 수입하는 행위 나. 타인의 상품 형태를 모방한 상품을 양도한 자(그 양도한 때에 그 상품이 타인의 상품 형태를 모방한 상품인 것을 알지 못하고, 또한 알지 못하는 것에 중대한 과실이 없 는 자에 한한다)가 그 상품을 양도, 대여, 양도 혹은 대 여를 위하여 전시, 수출 또는 수입하는 행위 6. 제2조제1항제4호 내지 제9호에 열거하는 부정경쟁 : 거래 에 의해 영업비밀을 취득한 자(그 취득한 때에 그 영업비밀 에 대해 부정개시행위인 것 또는 그 영업비밀에 대해 부정 취득행위 혹은 부정개시행위가 개재한 것을 알지 못하고 또한 알지 못하는 것에 중대한 과실이 없는 자에 한한다)가 그 거래에 의해 취득한 권원의 범위 내에서 그 영업비밀을 사용 또는 개시하는 행위 7. 제2조제1항제10호 및 제11호에 열거하는 부정경쟁 : 기술 적 제한 수단의 시험 또는 연구를 위하여 이용되는 제2조 제1항제10호 및 제11호에 규정하는 장치 혹은 이러한 호 에 규정하는 프로그램을 기록한 기록매체 혹은 기억한 기 기를 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 혹 은 수입하거나 또는 해당 프로그램을 전기통신회선을 통 하여 제공하는 행위 2전항 제2호 또는 제3호에 열거하는 행위에 의해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 다음 각 호에 열 거하는 행위의 구분에 따라 해당 각 호에 정하는 자에 대하여, 자기의 상품 또는 영업과의 혼동을 막기에 적당한 표시를 부 착하도록 청구할 수 있다. 1. 전항 제2호에 열거하는 행위 : 자기의 이름을 사용하는 자 (자기의 이름을 사용한 상품을 스스로 양도, 인도, 양도 혹 은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입, 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 자를 포함한다)

한 국 일 본 미 국 2. 전항 제3호에 열거하는 행위 : 타인의 상품 등 표시와 동일 또는 유사한 상품 등 표시를 사용하는 자 및 그 상품 등 표시와 관련된 업무를 승계한 자(그 상품 등 표시를 사용한 상품을 스스로 양도, 인도, 양도 혹은 인도를 위하여 전시, 수출, 수입, 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 자를 포함한다) 제20조 (경과조치) 이 법률의 규정에 의거하여 정령 또는 경 제산업성령을 제정 또는 개폐하는 경우에는 그 정령 또는 경 제산업성령에 그 제정 또는 개폐에 수반하여 합리적으로 필요 하다고 판단되는 범위 내에서 필요한 경과조치(벌칙에 관한 경과조치를 포함한다)를 정할 수 있다. ( 具体的態様の明示義務 ) 第六条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において不正競争によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないただし相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときはこの限りでない ( 損害計算のための鑑定 ) 第八条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において当事者の申立てにより裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは当事者は鑑定人に対し当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない 83 ( 当事者尋問等の公開停止 ) 第十三条不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当

84 한 국 일 본 미 국 事者等がその侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては裁判所は裁判官の全員一致によりその当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができずかつ当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは決定で当該事項の尋問を公開しないで行うことができる 2 裁判所は前項の決定をするに当たってはあらかじめ当事者等の意見を聴かなければならない 3 裁判所は前項の場合において必要があると認めるときは当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができるこの場合においては何人もその提示された書面の開示を求めることができない 4 裁判所は前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは当事者等訴訟代理人又は補佐人に対し当該書面を開示することができる 5 裁判所は第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは公衆を退廷させる前にその旨を理由とともに言い渡さなければならない当該事項の尋問が終了したときは再び公衆を入廷させなければならない ( 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止 ) 第十八条

한 국 일 본 미 국 何人も外国公務員等に対し国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためにその外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として金銭その他の利益を供与し又はその申込み若しくは約束をしてはならない 2 前項において外国公務員等とは次に掲げる者をいう一外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者二公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者三一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され又は役員 ( 取締役監査役理事監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう )の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であってその事業の遂行に当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者四国際機関 ( 政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう次号において同じ )の公務に従事する者五外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であってこれらの機関から委任されたものに従事する者第四章雑則 85 ( 適用除外等 ) 第十九条

86 한 국 일 본 미 국 第三条から第十五条まで第二十一条 ( 第二項第七号に係る部分を除く ) 及び第二十二条の規定は次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については適用しない一第二条第一項第一号第二号第十三号及び第十五号に掲げる不正競争商品若しくは営業の普通名称 (ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって普通名称となったものを除く ) 若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示 ( 以下普通名称等と総称する )を普通に用いられる方法で使用し若しくは表示をし又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し若しくは表示をした商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 ( 同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし又は使用して役務を提供する行為を含む ) 二第二条第一項第一号第二号及び第十五号に掲げる不正競争自己の氏名を不正の目的 ( 不正の利益を得る目的他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう以下同じ )でなく使用し又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 ( 同号に掲げる不正競争の場合にあっては自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む ) 三第二条第一項第一号に掲げる不正競争他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

87 한 국 일 본 미 국 四第二条第一項第二号に掲げる不正競争他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し若しくは電気通信回線を通じて提供する行為五第二条第一項第三号に掲げる不正競争次のいずれかに掲げる行為イ日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品についてその商品の形態を模倣した商品を譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡しのために展示し輸出し又は輸入する行為ロ他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者 (その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らずかつ知らないことにつき重大な過失がない者に限る )がその商品を譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡しのために展示し輸出し又は輸入する行為六第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争取引によって営業秘密を取得した者 (その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らずかつ知らないことにつき重大な過失がない者に限る )がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し又は開示する行為七第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し若しくは輸入し又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為

88 한 국 일 본 미 국 2 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者は次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる一前項第二号に掲げる行為自己の氏名を使用する者 ( 自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し又は電気通信回線を通じて提供する者を含む ) 二前項第三号に掲げる行為他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者 (その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡しのために展示し輸出し輸入し又は電気通信回線を通じて提供する者を含む ) ( 経過措置 ) 第二十条この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し又は改廃する場合においてはその政令又は経済産業省令でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置 ( 罰則に関する経過措置を含む )を定めることができる第六章刑事訴訟手続の特例 ( 営業秘密の秘匿決定等 ) 第二十三条裁判所は第二十一条第一項の罪又は前条第一項 ( 第二十一条第一項第一号第二号及び第七号に係る部分に限る )の罪に係る事件を取り扱う場合において当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者

한 국 일 본 미 국 から委託を受けた弁護士から当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは被告人又は弁護人の意見を聴き相当と認めるときはその範囲を定めて当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる 2 前項の申出はあらかじめ検察官にしなければならないこの場合において検察官は意見を付してこれを裁判所に通知するものとする 3 裁判所は第一項に規定する事件を取り扱う場合において検察官又は被告人若しくは弁護人から被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにされたくない旨の申出があるときは相手方の意見を聴き当該事項が犯罪の証明又は被告人の防御のために不可欠でありかつ当該事項が公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認める場合であって相当と認めるときはその範囲を定めて当該事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる 4 裁判所は第一項又は前項の決定 ( 以下秘匿決定という )をした場合において必要があると認めるときは検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き決定で営業秘密構成情報特定事項 ( 秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう以下同じ )に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる 89 5 裁判所は秘匿決定をした事件について営業秘密構成情報特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至ったとき又は刑事訴訟法 ( 昭和二十三

90 한 국 일 본 미 국 年法律第百三十一号 ) 第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは決定で秘匿決定の全部又は一部及び当該秘匿決定に係る前項の決定 ( 以下呼称等の決定という )の全部又は一部を取り消さなければならない ( 起訴状の朗読方法の特例 ) 第二十四条秘匿決定があったときは刑事訴訟法第二百九十一条第一項の起訴状の朗読は営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとするこの場合においては検察官は被告人に起訴状を示さなければならない ( 尋問等の制限 ) 第二十五条裁判長は秘匿決定があった場合において訴訟関係人のする尋問又は陳述が営業秘密構成情報特定事項にわたるときはこれを制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き当該尋問又は陳述を制限することができる訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様とする 2 刑事訴訟法第二百九十五条第四項及び第五項の規定は前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する ( 公判期日外の証人尋問等 ) 第二十六条裁判所は秘匿決定をした場合において証人鑑定人通訳人若しくは翻訳人を尋問するとき又は被告人が任意に供述をするときは検察官及び被告人又は弁護人の意見

한 국 일 본 미 국 を聴き証人鑑定人通訳人若しくは翻訳人の尋問若しくは供述又は被告人に対する供述を求める行為若しくは被告人の供述が営業秘密構成情報特定事項にわたりかつこれが公開の法廷で明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがありこれを防止するためやむを得ないと認めるときは公判期日外において当該尋問又は刑事訴訟法第三百十一条第二項及び第三項に規定する被告人の供述を求める手続をすることができる 2 刑事訴訟法第百五十七条第一項及び第二項第百五十八条第二項及び第三項第百五十九条第一項第二百七十三条第二項第二百七十四条並びに第三百三条の規定は前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用するこの場合において同法第百五十七条第一項第百五十八条第三項及び第百五十九条第一項中被告人又は弁護人とあるのは弁護人共同被告人又はその弁護人と同法第百五十八条第二項中被告人及び弁護人とあるのは弁護人共同被告人及びその弁護人と同法第二百七十三条第二項中公判期日とあるのは不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の期日と同法第二百七十四条中公判期日とあるのは不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の日時及び場所と同法第三百三条中証人その他の者の尋問検証押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物とあるのは不正競争防止法第二十六条第一項の規定による被告人の供述を求める手続の結果を記載した書面と証拠書類又は証拠物とあるのは証拠書類と読み替えるものとする 91 ( 尋問等に係る事項の要領を記載した書面の提示命令 ) 第二十七条裁判所は呼称等の決定をし又は前条第一項の規定により尋問若しくは被告人の供述を求める手続を公判期日外に

92 한 국 일 본 미 국 おいてする旨を定めるに当たり必要があると認めるときは検察官及び被告人又は弁護人に対し訴訟関係人のすべき尋問若しくは陳述又は被告人に対する供述を求める行為に係る事項の要領を記載した書面の提示を命ずることができる ( 証拠書類の朗読方法の特例 ) 第二十八条秘匿決定があったときは刑事訴訟法第三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読は営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする ( 公判前整理手続等における決定 ) 第二十九条次に掲げる事項は公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる一秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること二第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること ( 証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請 ) 第三十条検察官又は弁護人は第二十三条第一項に規定する事件について刑事訴訟法第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり第二十三条第一項又は第三項に規定する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることにより当該営業秘密に基づく被害者被告人その他の者の事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは相手方に対しその旨を告げ当該事項

한 국 일 본 미 국 が犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き関係者 ( 被告人を含む )に知られないようにすることを求めることができるただし被告人に知られないようにすることを求めることについては当該事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る 2 前項の規定は検察官又は弁護人が刑事訴訟法第二編第三章第二節第一款第二目 ( 同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む )の規定による証拠の開示をする場合について準用する ( 最高裁判所規則への委任 ) 第三十一条この法律に定めるもののほか第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は最高裁判所規則で定める 93

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Chapter 2 제2장 판 례

제2장 판 례 제1조 목적 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조 부정경쟁방지법 제1조 15 U.S.C. 1127 Federal Trade Commission Act Section 5 Ⅱ 한국 1) 대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결 (1) 사실관계 상표법에 의한 사용과 부정경쟁방지법에 의한 부정경쟁행위의 해당여부에 대한 판단 을 구한 사건 (2) 법적쟁점 구 부정경쟁방지법에서 고소인의 상표가 국내에서 널리 알려져 있음을 전제로 하는지 여부 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리에 대하여 부정경쟁방지법을 적용할 수 있는지 여부 상표법상 상표 보호의 취지 및 상표의 등록이 권리 남용으로서 적법한 권리 행사라고 인정할 수 없는 경우 97

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (3) 판시사항 가. 구 부정경쟁방지법(1991.12.31. 법률 제4478호로 개정되기 전의 것) 제1조에서 는 이 법은 부정한 수단에 의한 상업상의 경쟁을 방지하여 건전한 상거래의 질서를 유지함을 목적으로 한다 고 규정하고 있고, 그 제2조 제5호에서는 타인의 상품을 사칭하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량의 오인을 일으키게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하는 행위 를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있을 뿐이고, 타인의 상품 등이 널리 알려져 있음을 요한다고 규정하고 있지 아니하므로, 고소인의 상표가 국내에서 널리 알려져 있어야 함을 전제로 하지 않는다. 구 부정경쟁방지법 제9조의 규정은 그 법률이 시행되기 전의 구 부정경쟁방지법 (1986.12.31. 법률 제3897호로 전문 개정되기 전의 것) 제7조가 상표법 등에 의하여 권리를 행사하는 행위에 대하여는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니한다고 규정하던 것과는 달리 상표법, 상법 중 상호에 관한 규정 등에 부정경쟁방지법의 규 정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표 법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다. 상표는 어느 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별 하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법이 등록상표 권에 대하여 상표 사용의 독점적 권리를 부여하는 것은 제3자에 의한 지정상품 또는 유사상품에 대하여 동일 또는 유사상표의 사용에 의하여 당해 등록상표가 가지는 출처표시작용 및 품질보증작용이 저해되는 것을 방지하려는 것이고, 상표법은 이와 같이 상표의 출처식별 및 품질보증의 각 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 나아가 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 하는 것이므로, 상표권은 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는데, 상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 98

제2장 판 례 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거 나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으 로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용 하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다. (4) 해설 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다(대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결 참조). 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다(대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결 참조). 주제어 상표법, 권리남용, 적법한 권리행사 2) 서울고법 2008.6.19. 선고 2008노108 판결 (1) 사실관계 피고인 1(예명 박성민)은 가수 박상민을 모방하여 가요연주활동을 하는, 이른바 이미 테이션 가수이고, 피고인 2는 피고인 1의 매니저인데, 누구든지 국내에 널리 인식된 타인의 성명 상호 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 같거나 이와 유사 한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 하여 서는 아니됨에도, 피고인들은 몇몇 나이트클럽의 운영자 등과 공모하여 피고인 1이 국내에 널리 인식된 유명 가수인 박상민과 유사한 외모로 꾸미고, 비슷한 성명을 사 용하면서 마치 박상민인 것처럼 나이트클럽에 출연하여 박상민의 음반을 틀어놓은 채 입모양만 따라하는 립싱크 수법으로 공연하기로 마음먹고, 1 2006. 2. 13. 22:00 경 성남시 분당구 야탑동 (지번 생략)에 있는 나이트클럽 에서 무대 사회자가 99

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 피고인 1을 지칭하여 해바라기를 부르는 가수 박상민입니다 라고 소개하고, 2 2006. 4. 중순 22:00경 고양시 일산구 마두동에 있는 나이트클럽 에서 무대 사회자가 손님들에게 피고인 1이 박상민을 모방하는 이미테이션 가수임을 밝히지 않은 채, 마치 위 박상민이 출연한 것처럼 특별출연 인기가수, 특별히 에 왔습니 다. 유명 히트곡이 많은 가수, 해바라기의 주인공 박상민을 소개합니다 라고 소개하 고, 3 2006. 7. 31. 02:00경 서울 관악구 신림5동 (지번 생략)에 있는 나이트클 럽 에서 그곳의 운영자는 업소 내 전광판에 특별출연, 인기가수 박상민 이라고 광고하 고, 피고인 1은 피고인 2의 제의에 의하여 박상민의 공연시 외양과 똑같다고 할 수 있을 정도로 유사한 모습이 되도록 모자와 선글라스를 착용하고 독특한 모양의 수염 을 기른 다음, 미리 연습해 둔 대로 박상민의 행동 등을 흉내 내면서 박상민이 부른 노래인 해바라기 등 4곡을 틀어놓고 립싱크 방식으로 공연하고, 손님이 요청하는 경우 박상민이 실제로 하는 서명과 유사한 글씨체로 박상민의 이름을 서명해 주는 등의 방법으로, 위 각 나이트클럽에서 공연함으로써 피고인들은 국내에 널리 인식된 위 박상민의 성명을 사용하여 박상민의 가수로서의 영업활동과 혼동하게 하는 행위 를 하였다. (2) 법적쟁점 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 타인의 영업임을 표시하는 표지 의 의미 및 영업방식 영업형태도 위 표지로 인정될 수 있는지 여부(한정 적극) 직업가수가 공연 활동 등에서 사용하는 성명이 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 국내에 널리 인식된 영업표지 에 해당할 수 있는지 여부(적극) 이른바 이미테이션 가수 인 갑이 널리 알려진 직업가수 을의 특징적인 외양과 독특한 행동을 의도적으로 모방하여 마치 을인 것처럼 그의 성명을 사용하여 나이트클럽 등에서 공연한 사안에서, 을의 성명은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률상 국내에 널리 알려진 영업표지 에 해당하지만 을의 특징적인 외양 등은 위 영업표지 에 해당한다고 보기 어렵다고 보아 전자 부분에 관하여만 위 법률 위반죄가 성립한다고 한 사례 100

제2장 판 례 (3) 판시사항 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정 되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목이 타인의 성명, 상호, 표장, 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지로 규정하여 이를 보호하고 있는 기본취지가 그 표지에 대하여 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인하여 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승 차자에 의한 경쟁질서의 왜곡을 막는 데 그 목적이 있는 점 등을 고려할 때, 여기서 말하는 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지 는, 그 표지와 영업주체가 강한 이미지 내지 독특한 특징으로 결합되어 일반수요자로 하여금 일견하여 해당 영업표지를 특 정 영업주체의 표지로 인식할 수 있게 할 정도의 식별력을 갖추고 있고, 나아가 어떤 영업표지가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 표지로 계속적 배타적으로 사용되어 그 표지가 가지는 차별적 특징이 일반수요자에게 특정 영업주체임을 인식시킬 정도 로 현저하게 개별화된 정도에 이른 것을 의미한다. 또한 이를 반드시 상표나 표장 등 어떠한 표시에 한정할 이유는 없고, 특정 영업주체의 특징적인 영업방식이나 영업 형태라도 위 성명, 상표 등의 예에 포함될 수 있을 정도나 그와 동일시할 정도의 표시성을 수반하는 형태로 자타구별기능과 출처표시기능이 제공되는 경우나 특정한 영업방법 자체가 특정인의 영업활동과 지극히 밀접하게 결합되거나 혹은 그 영업방 법을 접속하는 것이 유일하게 동일인의 영업활동으로 인식할 수 있을 정도에 이르는 경우에 있어서는 대외적으로 표시기능을 취득하여 위 법률상 영업표시로 인정될 수 있다. 직업가수가 영리의 목적으로 나이트클럽 등에서 손님들에게 행하는 공연 활동은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 소정의 영업상의 활동 에 해당하고, 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등 일반 대중이 접하는 매체를 통하여 공연 활동 등을 하면서 사용하는 가수의 성명 이 일반 인들에게 장기간 계속적 독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등에 의하여 그 가수의 속성이 갖는 차별적인 특징이 그 가수가 가지는 고객흡인력 때문에 일반인 들 대부분에게 해당 가수를 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득한 경우, 이러한 가수의 성명은 위 법률 제2조 제1호 (나)목의 국내에 널리 인식 된 영업표지 에 해당한다고 보아야 한다. 101

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 이른바 이미테이션 가수 인 갑이 영리의 목적으로 일반에 널리 알려진 직업가수 을의 모자, 선글라스, 수염 등 특징적인 외양과 독특한 행동을 의도적으로 모방하여 마치 을인 것처럼 립씽크 방식으로 을의 성명을 사용하여 나이트클럽 등에서 공연한 사안 에서, 을의 성명은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목의 국내에 널리 알려진 영업 표지 에 해당하지만 을의 특징적인 외양 등은 위 영업표지 에 해당한다고 보기 어렵다 고 보아 전자 부분에 관하여만 위 법률 위반죄가 성립한다고 한 사례. (4) 해설 특정 영업주체의 특징적인 영업방식이나 영업형태라도 위 성명, 상표 등의 예에 포함 될 수 있을 정도나 그와 동일시할 정도의 표시성을 수반하는 형태로 자타구별기능과 출처표시기능이 제공되는 경우나 특정한 영업방법 자체가 특정인의 영업활동과 지극 히 밀접하게 결합되거나 혹은 그 영업방법을 접속하는 것이 유일하게 동일인의 영업 활동으로 인식할 수 있을 정도에 이르는 경우에 있어서는 대외적으로 표시기능을 취득하여 위 법률상 영업표시로 인정될 수 있다. 주제어 성명, 상표, 영업표시, 이미테이션 102

제2장 판 례 제2조 정의(제2조 제1호 가목, 나목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목, 나목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 1995.7.14. 선고 94도399 판결 (1) 사실관계 피고인이 제작한 재단기 등에 부착 사용한 상표 KM 은 일본국 법인인 주식회사 ケ-エム재단기 가 일본국에서 1966년 이전부터 재단기 등에 부착 사용하고 있었고, 공소외 명성물산주식회사가 위 상표가 부착된 재단기를 수입 또는 조립 가공하여 국내에서 판매함과 동시에 국내 봉제업계의 전문월간지인 봉제계 에 위 상표와 제품 의 광고를 1976.5.부터 계속하여 게재하는 등 광고 선전을 하여 국내 재단기 제조업 체나 거래업계에서 널리 알려진 상표인 사실을 알 수 있으므로, 피고인이 원심이 적 법히 인정한 바와 같이 1991.10.27.부터 1992.1.9. 사이에 위 명성물산주식회사가 일본에서 수입하거나 조립 가공하여 판매하는 재단기의 상표와 오인 혼동을 일으킬 수 있는 KM 이란 상표가 부착된 재단기를 제조 판매하여 혼동을 일으키게 하였다 103

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 국내에 널리 인식된 타인의상호, 상표 의 의미 (3) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 국내에 널리 인식된 타인의 상호, 상표 라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하고 또 그 상표 등의 등록 여부와 관계없다. (4) 해설 국내에 널리 인식된 타인의 상호, 상표 라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또 는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하고 또 그 상표 등의 등록 여부와 관계없다. 주제어 타인의 상호, 상표, 국내에 널리 인식된 2) 대법원 1981.2.24. 선고 80다1216 제4부판결 (1) 판시사항 원고 상표가 게재되어 있는 영문판 잡지인 리더스 다이제스트 및 타임즈지가 1971년 도 및 1973년도에 각 10,000여부 정도 국내에 수입 반포되었고, 또한 20여개의 다른 나라에 선전되어 있다는 사실만으로는 원고의 상표가 대한민국 국내 또는 국내의 일정한 지역의 거래자나 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다. 상표의 유사 여부는 그 양 상표의 외관, 칭호, 관념 등 세 가지 점에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 전체적인 관계에서 유사하다는 인상을 주어 세인으로 하여금 상품 거래에 있어서 서로 혼동을 일으킬 정도의 유사한 바가 있는가를 표준으로 하여 104

제2장 판 례 가려야 할 것으로서, 원고 상표인 McDONALD와 피고 상표인 MATTONA는 그 외관 에 있어서 상이함이 명백하고, 그 칭호에 있어서도 원고의 McDONALD는 맥도날드 또는 맥도날로 발음이 되어 그 첫음이 맥 인데 반하여 피고의 맛도나 는 첫음이 맛 으 로 되어 있으며, 관념에 있어서는 원고의 상표는 사람 이름 또는 별 의미 없는 것임에 반하여 피고의 상표는 맛도난다 라는 뜻을 포함한 조어라고 볼 수 있어 위 양 상표는 외관, 칭호, 관념 등 세 가지 점에서 관찰하여 볼 때 유사성이 있다고 볼 수 없다. (2) 해설 상표는 외관, 칭호, 관념 등 세 가지 점에서 관찰하여 유사성 여부를 판단하여야 한다. 3) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 (1) 사실관계 상호 옥시 가 식별력 있는 상품표지로서 주지성을 획득하였는가의 여부에 대한 다툼 이다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2 조 제1호 (가)목이 정한 상품표지의 주지성 여부의 판단 시점(=사실심 변론종결시) 상호 옥시 가 식별력 있는 상품표지로서 주지성을 획득하였다는 원심의 판단을 수긍 한 사례 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 규정 형식에 비추어 주지성을 획득한 상호의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁행위를 구성할 수 있다는 원심의 판단을 수긍한 사례 (3) 판시사항 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 105

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상호 상표 등 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 한다. 상호 옥시 가 식별력 있는 상품표지로서 주지성을 획득하였다는 원심의 판단을 수긍 한 사례. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 규정 형식에 비추어 주지성을 획득한 상호의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁행위를 구성할 수 있다는 원심의 판단을 수긍한 사례. (4) 해설 주지성을 획득한 상호의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁행위를 구성할 수 있다 주제어 식별력, 선사용자, 주지성 4) 서울고법 1997. 8. 12. 선고 95나36598 판결 (1) 사실관계 원고는 1972. 11. 4.경 소외 3과 합작투자계약을 체결하고 1973. 5. 3. 국내에 한일갈 서 주식회사(이하 한일갈서라고만 한다)를 설립하여 한일갈서에 유모차, 보행기, 유 아용 완구 등의 제조기술을 이전하고 원고 상표를 사용할 수 있도록 허용하여 한일갈 서는 위 상표를 부착한 상품들을 국내에서 판매하여 1970년대 국내 유모차업계의 가장 큰 업체로서 국내 유모차업계의 품질을 향상시키는 데 주도적인 역할을 하였다 가 1983년 폐업한 후 현재는 소멸되었다. 원고는 한국에서 지정상품을 제37류, 유모차로 하여 원고 상표를 1980. 11. 27. 출원 하여 1981. 8. 7. 상표등록 제77360호로 등록한 후, 1985. 9. 10. 미는 차, 화물운반차, 쇼핑카, 보행기, 어린이 운반차, 자동차용 의자와 이들의 부품 및 부속품, 유모차의 106

제2장 판 례 부품 및 부속품을 추가하여 지정상품을 추가등록하였는데, 위 등록 당시 상표권자는 갈서(갈서)주식회사였으나 1986. 3. 22. 상호변경을 원인으로 하여 상표권자를 원고 로 표시변경을 등록하였다. 원고는 한국에서 지정상품을 제37류, 유모차로 하여 원고 상표를 1980. 11. 27. 출원 하여 1981. 8. 7. 상표등록 제77360호로 등록한 후, 1985. 9. 10. 미는 차, 화물운반차, 쇼핑카, 보행기, 어린이 운반차, 자동차용 의자와 이들의 부품 및 부속품, 유모차의 부품 및 부속품을 추가하여 지정상품을 추가등록하였는데, 위 등록 당시 상표권자는 갈서(갈서)주식회사였으나 1986. 3. 22. 상호변경을 원인으로 하여 상표권자를 원고 로 표시변경을 등록하였다. 원고는 1983년 이후 국내에서 원고 상표를 부착한 제품을 생산, 판매한 바 없으나 원고 상표와 그 지정상품에 대한 광고가 게재된 일본잡지 베이비 에이지 와 아까짱 은 1988년 이후 소외 국제출판무역 주식회사에 의하여 국내에 수입 허가된 바 있으 며, 원고는 최근에는 다시 한국시장으로의 진출을 결정하고 한국 내 파트너로 소외 한일갈서상사를 선정하여 원고 상품의 시제품을 수출하는 한편 일간지에 원고 상품 광고를 게재하여 왔다. 한편 위 소외 3이 사망한 후 1977년경부터 위 한일갈서의 경영을 맡게 된 소외 4는 지정상품을 제43류, 어린이용 자전거, 완구유모차, 보행기, 어린이용 자동차, 유아용 변기로 하여 원고의 상표와 유사한 별지 제2목록 (3)기재 상표를 1980. 1. 9. 출원하 여 1981. 1. 22. 상표등록 제74708호로 등록한 바 있는데, 완구 제조 및 판매업, 위 부대사업 일체를 목적으로 하여 1983. 11. 23. 설립된 피고가 위 소외 4로부터 위 상표권을 양수하여 1984. 1. 4. 이를 등록하였고, 위 상표권은 그 후 존속기간갱신등 록출원을 하지 아니하여 소멸하였다. 그런데 피고는 설립된 이래 상호를 주식회사 한국아프리카 로 명기하고(1심판결 후 현재의 상표인 주식회사 아가피아로 변경하였다.)그와 함께 원고의 동의 없이 위 제 74708호 상표가 아닌 원고 상표를 부착한 유모차, 승용완구 등을 생산, 판매하고 위 상품을 소개하는 카탈로그, 포장용기, 선전광고물 등에 위 상호 및 상표를 사용하여 오고 있다. 1989년 당시 피고의 국내 유모차 시장 점유율이 71.3%였다. 107

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 원고는 피고가 상표 제77360호로 등록된 원고의 상표를 부착한 유모차 등을 생산, 판매하는 사실을 알고 피고에게 1985. 8. 7.부터 수차례에 걸쳐 원고가 유모차에 대하 여 원고 상표를 등록한 사실을 알리고 그 사용을 중지할 것을 요구하였다. 이에 대하 여 피고는 피고가 등록 제74708호로 별지 제2목록 (3)기재 상표를 등록하였으므로 피고의 상표사용권이 정당하다고 답변한 바 있다. 또한 원고의 전무이사로 근무하는 소외 1은 1987년 7월경 피고에 대하여 원고 상표의 사용을 중지할 것을 요청한 바 있고, 피고의 대표이사인 소외 5가 1987. 7. 23.경 원고를 방문하여 피고는 원고 상표가 원고의 것이라는 점을 인정하고 향후 피고가 제조 판매하는 일체의 제품 및 그 포장, 선전에 위 상표를 사용하지 않을 것과 피고가 위 약정을 위반하지 않는 한 원고는 피고가 이미 위 상표를 부착하여 제조한 재고품 과 출하분에 한하여 이를 한국 내에서 판매할 것을 승낙하기로 합의하였다. 위 방문 당시 위 소외 5는 원고에게 원고 제품의 위탁생산을 제의하였고, 이에 원고는 피고가 생산하는 제품이 원고의 품질기준에 합격하는지 여부를 확인하기 위하여 피 고가 제작하여 보내온 시작품 및 피고의 기존 제품에 대한 품질검사를 실시하는 등 원고 및 피고간에 제조위탁을 위한 교섭이 1988년 초까지 진행되었으나 원고는 피고 가 원고의 품질조건에 맞는 제품을 생산할 수 없다고 판단하여 결국 두 회사간의 위탁생산 논의가 중단되었고, 그 후 원고는 1991. 3. 4.경까지 수차례에 걸쳐 피고에 대하여 원고 상표 사용을 중단할 것을 요청하였다. 그 후 원고는 1990. 10. 12. 지정상품을 유모차, 미는 차, 화물운반차, 쇼핑카, 보행기, 어린이 운반차, 자동차용 의자로 하여 원고 등록상표 사용설명서와 원고 등록상표와 그 지정상품의 광고가 게재된 1990. 3. 3.자 매일경제신문을 첨부, 제출하여 출원하고 1991. 10. 22. 원고 상표에 대하여 존속기간갱신등록을 하였다. 이에 피고는 1992. 1. 11. 및 1993. 7. 8. 2차례에 걸쳐 원고를 상대로 원고가 정당한 이유 없이 원고 상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 위 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구 하여 모두 기각당하여(92당15, 93당828) 그 시경 모두 확정되었는데, 피고가 3번째로 청구한 94당932 사건에서 특허청 심판소는 1995. 6. 22. 등록상표 제77360호인 원고 108

제2장 판 례 상표의 등록을 취소하는 심결을 하였고 이 심결은 현재 특허청 항고심판소에 계류중 이다. 한편 피고는 1991. 4. 12. 지정상품을 제43류, 목제완구, 보행기 등으로 하여 별지 제2목록 (2) 기재 상표(이하 편의상 피고 상표라고 한다)를 출원하여 1993. 6. 30. 상표등록 제267679호로 피고 상표를 등록하였는데, 1995. 4. 28. 특허청 심판소는 위 피고 상표는 원고 상표와 유사하고 서로 동일한 지정상품인 보행기를 공유하고 있어 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되는 등 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호 및 제11호에 해당된다는 이유로 그 등록을 무효로 하는 심결을 하였고 이 심결은 1997. 5. 31. 특허청 항고심판소에서 피고의 항고를 기각하는 심결을 하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 소정의 타인 의 개념 주지상품 표지의 소유자가 일시 영업을 중지하고 있는 동안 제3자가 유사한 상품 표지 하에 동종 영업을 개시한 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부(적극) 및 그 부정행위를 계속하여 주지성을 획득한 경우 법적 보호 여부(소극) 공업소유권보호를위한파리협약 가맹국의 국민인 외국인은 국내에 주소 또는 영업소 를 두지 않고 있는 경우에도 부정경쟁행위의 중지를 구할 권리가 있는지 여부(적극) (3) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조에서 말하는 타인 의 개념에는 특정의 표시에 관한 상표 등 사용계약에 의하여 결속한 동 표지의 사용허락자, 사용권자 및 재사용권자의 집단과 같이 동 표지가 갖는 출처식별기능 품질보증기능 및 고객흡입력을 보호 발전시킨다 고 하는 공통의 목적하에 결속하고 있는 것으로 평가할 수 있는 집단도 포함된다. 주지상품 표지의 소유자가 일시 영업을 휴지하고 있는 동안 제3자가 동일 또는 유사 한 상품 표지하에서 동종 영업을 개시한 경우에도 부정경쟁행위가 되고 이러한 부정 사용을 계속하여 주지성을 획득하였다 하더라도 법으로부터 보호될 수 없음은 변함 이 없다. 109

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 공업소유권보호를위한파리협약 가맹국의 국민인 외국인은 같은 협약 제1조, 제2조 제1항, 제10조의2 제1항의 규정에 의하여 부정경쟁행위자의 상호등록 당시나 현재에 이르기까지 국내에 주소 또는 영업소를 두지 않고 있었다 하더라도 한국민과 동일하 게 취급받게 되어 부정경쟁행위의 중지를 구할 권리가 있다. (4) 해설 원고가 피고의 상호등록 당시나 현재에 이르기까지 국내에 주소 또는 영업소를 두지 않고 있었다 하더라도 한국민과 동일하게 취급받게 되어 일본 법인인 원고 역시 위 협약에 따라 부정경쟁행위의 중지를 구할 권리를 향유할 수가 있다 부정경쟁방지법 제2조에서 말하는 타인 의 개념에는 특정의 표시에 관한 상표 등 사용계약에 의하여 결속한 동 표지의 사용허락자, 사용권자 및 재사용권자의 집단과 같이 동 표지가 갖는 출처식별기능 품질보증기능 및 고객흡입력을 보호 발전시킨다 고 하는 공통의 목적하에 결속하고 있는 것으로 평가할 수 있는 집단도 포함된다. 주제어 주지성, 주지상품, 사용권자, 사용허락자 5) 대법원 2002. 2. 26. 선고 2001다73879 판결 (1) 사실관계 원고 회사는 1995. 6. 20. 본점 소재지를 서울특별시, 설립목적을 전자부품 전자제 품 반도체부품의 도소매업 및 수출입업 등으로 하여 설립된 회사로서 당초 주식회사 서주반도체부품 이라는 상호로 위 목적사업을 영위하여 오다가 그 상호를 1995. 12. 29. 파워컴전자 주식회사 로, 다시 1999. 11. 3. 파워컴 주식회사 로 각 변경하고 각 그 변경등기를 마친 사실, 소외 한국전력공사는 그 소유의 광통신망 및 동축케이블망 등을 현물출자하여 피고 회사를 설립하면서 1999. 9. 21. 주식회사 파워콤 으로 상호가 등기를 경료하였고, 피고 회사는 2000. 1. 26. 본점소재지를 서울특별시, 설립목적을 전기통신회선설비 임대사업, 종합유선방송 분배망 및 전송망 사업 등으로 하여 설립된 후 위 상호가등기에 기하여 상호등기를 경료하고 위 목적사업을 영위하여 왔다. 110

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 상법 제23조 제1항 소정의 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호 의 판단 기준 상호 사용에 있어 이른바 역혼동에 의한 피해의 인정 기준 (3) 판시사항 상법 제23조 제1항은 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다고 규정하고 있는바, 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호는 그 타인의 영업과 동종 영업에 사용되는 상호만을 한정하는 것은 아니라고 할 것이나, 어떤 상호가 일반 수요자들로 하여금 영업주체를 오인 혼동시킬 염려가 있는 것인 지를 판단함에 있어서는, 양 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반 수요자들 이 양 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나 또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반 수요자들로부터 기업의 명성으로 인하여 절대적인 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 한다. 상호를 먼저 사용한 자(선사용자)의 상호와 동일 유사한 상호를 나중에 사용하는 자(후사용자)의 영업규모가 선사용자보다 크고 그 상호가 주지성을 획득한 경우, 후 사용자의 상호사용으로 인하여 마치 선사용자가 후사용자의 명성이나 소비자 신용에 편승하여 선사용자의 상품의 출처가 후사용자인 것처럼 소비자를 기망한다는 오해를 받아 선사용자의 신용이 훼손된 때 등에 있어서는 이를 이른바 역혼동에 의한 피해로 보아 후사용자의 선사용자에 대한 손해배상책임을 인정할 여지가 전혀 없지는 않다 고 할 것이나, 상호를 보호하는 상법과 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의 입 법 취지에 비추어, 선사용자의 영업이 후사용자의 영업과 그 종류가 다른 것이거나 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 밀접한 관련이 없는 경우 등에 있어서는 위와 같은 역혼동으로 인한 피해를 인정할 수 없다. (4) 해설 불법행위에 있어서 고의 과실에 기한 가해행위의 존재 및 그로 인한 손해발생에 111

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 관한 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다고 할 것인바, 원심이 이 사건 역혼동으 로 인한 손해배상청구에 대하여 그 입증책임을 원고 회사에게 부담시킨 조치는 정당 하고, 원심판결에 상고이유로 주장하는 바와 같이 불법행위에 관한 입증책임을 전도 한 위법이 있다. 주제어 타인의 영업, 상호, 영업주체 오인 혼동 6) 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결 (1) 사실관계 피해자 주식회사 크린랩(이하 피해자 라 한다)은 식품포장용 랩(WRAP)을 좌우가 긴 직육면체의 상자 모양의 포장용기에 넣어 판매하여 왔다 피고인은 그린랩 상표의 요체인 새론 그린, 새론 GREEN 을 제조 판매하여 왔다. (2) 법적쟁점 상품의 용기나 포장이 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상품임 을 표시한 표지(표지) 에 해당하기 위한 요건 상품표지가 문자, 도형, 기호, 색채 등 여러 요소로 이루어진 경우, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 상품표지의 유사 여부 에 관한 판단 방법 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 지 여부 의 판단 기준 식품포장용 랩(WRAP) 상품인 새론 그린랩(GREEN WRAP) 의 상품표지가 동종상품 인 크린 랩(CLEAN WRAP) 의 상품표지와 유사하고 혼동을 일으킨다는 이유로 구 부정경쟁방지법에 위반된다고 한 사례 (3) 판시사항 일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 112

제2장 판 례 다만 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도 로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에만 비로소 구 부정경쟁방지법(1998. 12. 31. 법률 제5621호 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 타인의 상품임을 표시한 표지(표지) 에 해당된다. 특정 출처의 상품임을 표시한 표지가 문자, 도형, 기호, 색채 등 여러 요소로 이루어진 경우에 있어서 구 부정경쟁방지법(1998. 12. 31. 법률 제5621호 부정경쟁방지및영업 비밀보호에관한법률로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목 소정의 상품표지의 유 사 여부에 관한 판단은, 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 요소들을 참 작하여 그 표지의 외관, 호칭 및 관념을 거래자 또는 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 비교하여야 한다. 구 부정경쟁방지법(1998. 12. 31. 법률 제5621호 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한 법률로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업 경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다. 식품포장용 랩(WRAP) 상품인 새론 그린랩(GREEN WRAP) 의 상품표지가 동종상품 인 크린 랩(CLEAN WRAP) 의 상품표지와 유사하고 혼동을 일으킨다는 이유로 구 부정경쟁방지법에 위반된다고 한 사례. (4) 해설 일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 113

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도 로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에만 타인의 상품임을 표시한 표지(표지)에 해당 된다. 주제어 출처표시, 상품의 혼동, 상품표지 Ⅲ 일본 1) 동경고등법원 2000. 12. 24. 日判時 1719 号 122 頁ギブソンギター事件 : 控訴審 (1) 사실관계 피고 주식회사 페르난데스는 원고 깁슨 기타코퍼레이션의 제품과 유사한 형태의 제품 을 제조 판매하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 주지저명한 상품의 형태를 모방했다고 하여 부정경쟁방지 법의 형태모방으로 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 주지저명성의 여부 형태모방의 요건 희석화에 대한 요건 (3) 판시사항 인정사실에 의하면 원고의 제품은 미국이나 영국에서 록음악의 연주자나 팬 사이에서 저명한 록음악의 연주가도 애용하는 일렉드로닉스기타의 저명한 악기로서 주지되어 있고, 그것은 각종음악정보 등을 통하여 일본에서 전해져 일본의 록음악의 팬사이에 서 원고의 제품은 저명한 록음악 연주가가 애용하는 일렉트로닉스 기타의 저명한 명기로 인식되어 있고, 고액으로 수입되어 수량도 극이 적기 때문에 용이하게 입수하 114

제2장 판 례 는 것이 불가능한 것으로 원고의 제품에 대한 주지저명성은 인정된다. 원고제품은 적어도 1973년쯤 일본 록음악의 팬사이에서 일렉트로닉스기타로 저명한 명악기로서 지위를 확립하고 그와 동시에 원고제품의 형태도 원고의 상품을 나타내 는 표시로서 주지되고 인정되어 왔다. 따라서 사실 인정 아래 이러한 원고제품의 일형태로서 출소표시성은 적어도 1973년보다 이전까지는 사실경과에 의해 소멸하지 않는다. 그러나 원고 제품의 일 형태가 출소표시성을 획득한 전후 즈음부터 현재까지 20년 이상 일본악기제조업자가 30개 이상의 브랜드로 출시되어 왔다. 수요자에 의해 서도 상품형태를 보는 것만으로 당해 상품의 출소를 식별하는 것은 불가능한 상황이 며, 따라서 수요자가 상품형태에 의해 특정의 출소를 상기하는 것도 어렵게 되었다. 따라서 희석화가 진행되어 현재의 형태만으로 형태모방의 요건을 충족하였다고 보기 어렵다. (4) 해설 희석화에 의해 형태모방의 요건이 변화될 수 있다. 주제어 희석화, 형태모방, 상품형태 2) 최고법원 1993년(オ)1507 号, 平成 5 年 12 月 16 日第一小法廷判決, 上告棄却, 判時 1480 号 146 頁 (1) 사실관계 미국법인인 원고는 여행관련업무를 포함하여 종합적 금융서비스 사업을 세계적으로 전개하는 그룹의 하나로서 1931년 사무소 개설이래 일본에서 사업을 영위해 왔다. 원고가 자사를 나타내는 아맥스라는 표시를 사용하여 광고한 것은 1986년 이후이지 만, 그보다 전부터 아맥스라는 상호를 사용하였다. 본건 최대의 쟁점은 피고가 사용한 영업표시의 사용을 개시한 1981년 시점보다 이전 에 아맥스라고 하는 표시가 원고의 영업을 나타내는 표시로 주지어고 피고의 선의 선사용의 항변을 인정하지 않았다는 것이다. 이 점에 대해 2심판결은 부정경쟁방지법 115

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 1조 1항 2호에 의해 보호되어야 하는 소유 주지의 영업표시라고 하는 것은 본법시행 의 지역내에서 널리 인식된 영업표시를 의미하며 이러한 널리 인식된 상태는 그 상태 의 형성이 불법 부당한 수단으로 한 경우를 제외하고 객관적으로 관찰되어 하므로 영업주체가 특정의 영업표시를 주지하는 특단의 노력을 한 결과, 그 영업표시가 널리 인식되기에 이른 경우 만이 아니라 어떤 상황이 자연발생적으로 특정의 영업주체의 영업을 나타내는 표시로서 널리 인식되기에 이른 경우를 당연 포함하는 것이 상당하 다고 해석되며 피고표시의 사용개시당시 기존 아맥스의 표시가 원고의 영업표시로서 주지되었다고 인식되는 한 피고의 선의 선사용의 항변을 인정될 수 없다. (2) 법적쟁점 영업주체가 특정의 영업표시를 주지하는 특단의 노력을 한 결과, 그 영업표시가 널리 인식되기에 이른 경우 만이 보호의 대상이 되는가의 여부 (3) 판시사항 상고기각. 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에서 말하는 널리 인식된 타인의 영업이 라는 것은 나타내는 표시는 영업주체가 이것을 사용하거나 선전한 결과 당해 영업주 체의 영업이라는 것을 나타내는 표시로서 널리 인식되기에 이른 표시만이 아니라 제3자에 의해 특정의 영업주체의 영업이라는 것을 나타내는 표시로서 사용되어 그 영업의 표시로서 널리 인식되기에 이른 것도 포함한다고 해석하는 것이 상당하다. (4) 해설 희석화에 이르지 않아도 유사표시 사용자의 행위가 표장오염행위까지 이른 경우에는 별론으로 하고, 표시가 저명하지 않음에도 발생한 표장오염행위에 대한 보호는 2조 1항 2호의 범위 문제로서 불법행위법 등의 일반사업에 위임되어 있으며, 해석론으로 서 이론적으로는 옳게 보인다. 주제어 희석화, 타인의 영업, 영업주체 116

제2장 판 례 3) 동경고등법원 1993년12 月 24 日判時 1505 号 136 頁 ( 平 5(ラ)594) (1) 사실관계 X(채권자, 항고인)는 자회사가 개발한 각각 3000자 정도 되는 4종류의 문자서체(이하 A 서체라 함)를 인화한 문자판 및 그것을 탑재한 수동사식기를 판매하고 있었고, 1986년경부터 디지털폰트화한 A 서체를 입력한 플로피디스크 및 이를 탑재한 전산사 식기를 판매하면서 제3자에게 A 서체를 폰트화하여 사용하는 것을 허락하는 계약을 맺고 있었다. 한편 Y(채무자, 피항고인)는 1988 또는 1989년경부터 디지털폰트화한 문자서체(이하 B 서체라 함)를 플로피에 입력하고 그것을 탑재한 레이저프린터를 판매하였다. 이에 X는 Y를 상대로 A 서체가 상품표지로서 주지하다는 이유로 1993년 개정전 부정경쟁방지법(이하 구법 이라 함) 제1조 제1항 제1호에 기하여 B 서체를 입력한 플로피디스크 등의 제조 판매금지 가처분신청을 제기하였다. 원심( 東京地決 1993. 6. 23. 判時 1505 号 144 頁 )은 구법 제1조 제1항 제1호의 상품 은 유체물을 말하며 따라서 무체물인 A 서체는 상품에 포함되지 않고, A 서체는 자타식별기능을 갖는다 는 독자적 특징을 가지고 있지 않아 상품표시 에 해당하지 않는다는 등의 이유로 X의 신청을 기각하였고, 이에 X가 항고하였다. (2) 결정요지 부정경쟁방지법상 상품의 개념에 유체물이 해당되는 것은 당연하며, 무체물이어도 그 경제적 가치가 사회적으로 승인되어 독립하여 거래의 대상이 되어 있고 부정경쟁 방지법 제1조 제1항이 규정하는 각 부정경쟁행위의 어느 유형에 해당하는 이상 동법 의 상품 에 해당하지 않는 것으로서 동법의 적용을 부정하는 것은 법의 목적 등에 반하는 것이다. 서체는 추상적 관념인 자체( 字体 )를 기초로 하여 이것을 제작자가 스스로 창작한 디자인상의 일정한 룰에 따라 양식화한 문자군으로서, 자체와는 다른 개념이고 그 거래의 실정에 있어서 인쇄업자, 신문사, 프린터메이커 등은 각자 자기의 용도에 따라 가장 바람직하다고 생각하는 특정의 서체를 선택하여 해당 서체 메이커와 유상의 117

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 사용허락계약 등을 체결하여 그 서체를 사용하고 있는 것이므로, 서체 메이커에 의해 개발된 특정한 서체는 확실히 경제적인 가치를 가지는 것으로서 독립한 거래의 대상 이 되어 있는 것이 명백하다. 따라서 이러한 성격을 갖는 서체는 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호의 상품 에 해당한다. (3) 해설 구법 제1조 제1항 제1호 및 제2호는 개정법 제2조 제1항 제1호에 단일 규정으로 통합되었고, 구법상 위 판시는 1993년 개정법 하에서도 동일하게 적용되는 것으로 이해된다. 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호는 타인의 주지한 상호나 상표 등(상품 등 표시)과 동일 또는 유사 상표 등을 거래에 사용하여 상품이나 영업의 혼동을 일으 키는 행위를 금지한다. 여기서 말하는 상품의 개념을 어떻게 이해할 것인지, 특히 무체물도 포함되는 것인지가 쟁점이 된 사건인데, 원심은 상품의 일반적인 개념적 특징을 그대로 전제하면서 유체물로 한정하였다. 이 사건 이전의 판례에서도 서체의 상품성을 부정하고 있었는데( 東京高判 1982. 4. 28. 無体裁集 14 卷 1 号 351 頁 ), 구법 제1조 제1항 제1호가 주지의 출처표시를 보유한 상품식별기능을 보호하기 보다는 공정한 경쟁질서를 유지하는 것을 목적으로 하고 있고 따라서 시장에서 유통되지 않는 것은 상품에 해당하지 않는 것으로 이해되었다. 그런데 대상 결정에서는 부정경쟁방지법의 목적을 고려한 해석이 필요하다는 점을 전제로 하면서, 상품의 개념에 무체물이 포함될 수 있음을 처음으로 밝힌 점에 의의 가 있다. 또한 디지털폰트화된 서체를 상품 에 해당한다고 하면서 서체로서의 현저한 형태를 그 상품표시 로 보호한 점에서 중요한 의미를 가지는 판례이다. 참고로 서체 의 상품표시 해당성과 관련하여, 다른 서체와 다른 특징적인 형태나 독창성이 없다고 하여 이를 부정한 판례로 東京地判平成 12 年 1 月 17 日判時 1708 号 146 頁 ( 平 9(ワ)7268) (POP 서체사건)가 있다. 주제어 상품의 개념, 상품표시, 상품혼동, 영업혼동 118

제2장 판 례 4) 최고법원 2006 年 1 月 20 日民集 60 卷 1 号 137 頁 ( 平 17( 受 )575) (1) 사실관계 X(원고, 피항소인, 상고인)는 A를 교조로 하는 천리교의 교의에 기초한 종교활동을 하는 종교법인으로서 이에 소속된 일반교회는 천리교 라는 명칭을 사용하고 있으며 X의 명칭은 주지의 명칭이다. Y(피고, 항소인, 피상고인)는 1926년 X의 전신인 천리 교관장의 동의를 얻어 천리교풍문선교소 로 설립되었다가 이후 천리교풍문교회 라는 명칭으로 변경하였다. X와 Y는 서로 원만한 관계를 유지해 오다가 Y의 대표로 B가 선임되면서 서로 갈등을 겪게 되었고, 이에 X는 Y를 상대로 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 또는 제2호를 근거로 하여 명칭사용이 금지를 청구하였다. 1심( 東京地判平成 16 年 3 月 30 日民集 60 卷 1 号 171 頁 ( 平 15(ワ)23164)은 Y의 행위가 부정 경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 것을 인정하여 X의 금지청구를 인용하였다. 그러나 항소심( 東京高決平成 16 年 12 月 16 日民集 60 卷 1 号 194 頁 ( 平 16 (ネ)2393)은 종교법인의 종교활동은 부정경쟁방지법상 사업 또는 영업에 해당하지 않는다고 하면서 X의 청구를 기각하였고, 이에 X가 상고하였다. (2) 판시사항 부정경쟁방지법은 영업의 자유의 보장하에 자유경쟁이 행해지는 거래사회를 전제로, 경제활동을 하는 사업자간의 경쟁이 자유경쟁의 범위를 일탈하여 남용적으로 행해지 거나 또는 사회전체의 공정한 경쟁질서를 파괴하는 경우에 이를 부정경쟁으로서 방 지하려는 것에 있다고 해석된다. 그렇다면 동법의 적용은 이와 같은 의미에서의 경쟁 질서를 유지하여야 하는 분야에서 넓게 인정할 필요가 있고, 사회통념상 영리사업이 라고 할 수 없는 것이라고 하여 당연히 동법의 적용을 면하는 것은 아니지만, 거래사 회에 있어 사업활동으로 평가할 수 없는 경우에까지 동법에 의한 규율이 미치는 것은 아니라고 보아야 한다. 이를 종교법인의 활동에 관하여 살펴보면, 종교의례의 집행 및 교의의 보급전도활동 등이 본래적인 종교활동에 관해서는 영업의 자유의 보장 아래 자유경쟁이 행해지는 거래사회를 전제로 하는 것이 아니고, 부정경쟁방지법의 대상으로 하는 경쟁질서의 유지를 관념할 수 없으므로, 거래사회에 있어 사업활동으 119

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 로 평가할 수 없고, 동법의 적용대상 외에 있다고 해석하는 것이 상당하다. 또한 종교 의 보급전도를 위해 행하는 출판, 강연 등 그 자체만으로는 수익활동이 되는 경우에 도 본래적인 종교활동과 밀접불가분의 관계가 있다고 인정되는 경우에는 마찬가지로 동법의 적용 대상이 아니라고 해석함이 상당하다. Y가 천리교풍문교회 의 명칭을 사용하여 실제로 행하고 있는 활동이 아침저녁의 근 행, 월차례제와 같은 연중행사 등의 본래적인 종교활동에 머무르고 있고, Y는 현재 수익사업을 행하고 있지 않으며 가까운 장래에 이를 행할 예정도 없는바 따라서 위 명칭은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호, 제2호에서 말하는 상품등 표시 에 해당한 다고 할 수 없고, 위 명칭을 사용하는 Y의 행위는 같은 호 소정의 부정경쟁에 해당하 지 않는다. (3) 해설 타인의 주지한 상호나 상표등(상품등표시)과 동일 또는 유사상표 등을 거래에 사용하 여 상품이나 영업의 혼동을 일으키는 행위(제2조 제1항 제1호) 또는 자기의 상품등표 시함에 있어 타인의 저명한 상표나 상호와 동일 또는 유사의 상표등을 거래상 사용하 는 행위(제2조 제1항 제2호)는 금지된다. 이와 관련하여 동 규정들의 영업 에 해당하 기 위해서는 어떠한 요건을 갖추어야 하는지가 문제된다. 종래 하급심 판례들은 부정 경쟁방지법에서 말하는 영업 에 해당하기 위해서는 영리를 목적으로 활동할 것을 필 요로 하지 않는다고 해석하였는데, 예컨대 東京地判平成 13 年 7 月 19 日判時 1815 号 148 頁 ( 平 13(ワ)967) 판결에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호에서의 영업은 넓게 경제적 대가를 목적으로 하는 사업을 말하고 단지 영리를 목적으로 하는 경우 뿐만 아니라, 널리 경제상 수지계산 하에서 행하는 사업을 포함한다 고 하면서, 사립학교 의 경영도 이에 포함된다고 판시하였다. 즉, 영업의 개념을 폭 넓게 인정해 왔다. 이 사건에서 1심은 종래의 하급심 재판례와 같은 취지에서 종교법인의 업무도 널리 경제상 수지계산 하에서 행하는 사업으로 보아 부정경쟁방지법의 적용을 긍정하였 다. 이에 반해 원심은 종교법인이 행하는 종교활동은 경제상 수지계산 하에서 행하는 활동이 아니고, 종교활동은 부정경쟁방지법이 규제하려는 경쟁에 해당하지 않는다고 하여 부정경쟁방지법의 적용을 부정하였다. 대상 판결은 종교활동에 관해서는 영업 120

제2장 판 례 의 자유의 보장 아래 자유경쟁이 행해지는 거래사회를 전제로 하는 것이 아니고, 부 정경쟁방지법의 대상으로 하는 경쟁질서의 유지를 관념할 수 없으므로, 거래사회에 있어 사업활동으로 평가할 수 없고, 동법의 적용대상 외에 있고 또한 종교의 보급전 도를 위해 행하는 출판, 강연 등 그 자체만으로는 수익활동이 되는 경우에도 본래적 인 종교활동과 밀접불가분의 관계가 있다고 인정되는 경우에는 마찬가지로 동법의 적용 대상이 아니라고 하여 원심의 판단을 수긍하였다. 이러한 대상판결은 부정경쟁 방지법의 적용대상이 되는 영업 의 범위에 대한 해석기준을 제시한 점에서 중요한 의의가 있다. 참고로 대상 판결에서는 X의 종교법인 명칭권에 근거한 명칭사용 금지 청구에 대해서도 Y가 X의 명칭과 유사성이 있는 명칭을 사용함에 의해 X에게 적지 않은 불이익이 생긴다고 하여도, X의 명칭을 모용당하지 않을 권리가 위법하게 침해 되었다고 할 수는 없다 고 판시하였는데, 명칭사용 금지청구에 관한 참고 선례로서 의미가 있다. 주제어 타인의 상호, 상표, 주지성, 유사성 5) 오사카고등법원 1997 年 3 月 27 日知裁集 29 卷 1 号 368 頁 ( 平 7(ネ)1518) (1) 사실관계 X(원고, 항소인)는 1984년경 색채를 짙은 감색으로 통일한 주로 대학생 등 독신자 대상의 가전제품(밥솥, 전기 포트, 커피 메이커 등이며 이하 X 제품 이라 함)을 시리 즈 상품으로 하여 이에 it s 라는 명칭을 붙여 제조 판매하였다. X 시리즈 상품은 1993년에 26품종 36품목의 제품까지 확대되었고 그 중에는 가전제품이 아닌 자동차, 책상 등도 포함되어 있다. 한편 Y(피고, 피항소인)는 짙은 감색와 유사한 색채를 통일 적으로 칠한 것으로서 주로 독신자를 대상으로 한 6품종의 가전제품(이하 Y 시리즈 제품 이라 함)을 제조 판매하였다. 이에 X는 종래 가전제품에 짙은 감색은 거의 사용되지 않고 있었고, 짙은 감색은 X 시리즈 제품의 특징으로 인식되어 출처식별력을 획득하였다고 주장하면서 부정경 쟁방지법 제2조 제1항 제1호에 근거하여 Y 시리즈 제품의 제조 판매의 금지와 손해 121

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 배상청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 1심( 大阪地判平成 8 年 3 月 30 日知裁集 27 卷 2 号 426 頁 )은 색채는 예로부터 존재해 왔던 것으로서 본래 누구나 자유롭게 사용할 수 있다는 점에서 독점적인 사용을 인정할 수 없다고 하면서 청구를 기각하였고 이에 X가 항소하였다. (2) 판시사항 일반론으로는 단일 색채라 하더라도 상품등 표시가 될 가능성이 있음은 부정할 수 없다. 하지만 색채는 예로부터 존재하여 누구든지 자유롭게 선택하여 사용할 수 있는 것이며, 단일 색채 그 자체에는 창작성이나 특이성이 인정될 여지가 없으므로, 일반적 으로 단일 색채의 사용에 의하여 출처표시기능(자타식별기능)이 생길 수 있는 경우는 그다지 많지 않다. 가사 단일 색채가 출처표시기능(자타식별기능)을 가지게 되었다고 생각될 경우에도 색채가 원래 자유롭게 사용할 수 있는 것인 이상 색채의 자유로운 사용을 저해할 수 있는 상품표시(단일 색채)의 보호는 공익적 견지에서 보아 쉽게 용인할 수 없다. 이러한 점에서 볼 때, 단일 색채가 출처표시기능(자타식별기능)을 취득했다고 할 수 있을 것인지 여부를 판단하는 데에는 그 색채를 상품표시로서 보호 하는 것이 그 색채 사용의 자유를 저해하는 것이 되지 않는지 여부도 포함하여 신중 하게 검토하여야 한다. 그렇다면 단일 색채가 특정한 상품에 관한 상품표시로서 부정경쟁방지법상 보호되어 야 할 경우가 있다고 하더라도 해당 색채와 그것이 채색된 상품과의 결합이 강한 것은 물론 1 해당 색채를 그 상품에 사용하는 것의 신규성, 특이성, 2 해당 색채 사용의 계속성, 3 해당 색채의 사용에 관한 선전광고와 그 침투도, 4 거래자와 수요 자인 소비자가 상품을 식별 선택할 때에 해당 색채가 수행하는 역할의 크기 등도 충분히 검토한 후 결정되지 않으면 안되므로, 그것이 인정되는 경우는 극히 제한적인 경우이다. 그리고 해당 색채와 상품과의 결합에 있어서는, X 상품에는 X 제품과 동일 기종이면 서 다른 색을 사용한 제품이 있는 한편, X 시리즈 제품에 속하지 않음에도 짙은 감색 계통의 색채가 칠해진 제품이 다수 존재하는 점, X 시리즈 제품에는 가전제품 이외의 제품도 있는 점, X 제품 전체가 반드시 짙은 감색 하나로 채색된 것이 아니라 일부 122

제2장 판 례 검은색이 사용되고 있는 점, 짙은 감색이나 이를 가전제품에 채색하는 것은 신규성이 없는 점, X 시리즈 제품에 사용되는 채색에 변화가 있는 점, 소비자가 상품을 구입할 당시 색채만에 착안하는 것으로 볼 수 없는 점 등을 고려해 볼 때, 소비자가 그 색채만 에 착안하여 가전제품을 식별, 선택하여 구입하는 것은 통상적으로 생각하기 어렵고, 일반적으로는 제품의 기능성, 안전성, 내구성, 어느 메이커 제품인지 등을 확인한 후에 제품을 선택하여 구입한다는 점에 비추어 보면, X 제품이 짙은 감색의 가전제품 이라는 점이 X 또는 it s 의 표시로서 식별되고 독립하여 X 제품의 출처표시기능을 획득하였다고 볼 수 없는 한, X 제품의 짙은 감색 이 그 상품표시가 되었다고 볼 수 없다. (3) 해설 색채를 독자적인 보호대상으로 할 것인지는 색채고갈론 등과 관련하여 난해한 문제 이다. 이와 관련하여 대상 판결은 단일 색채의 보호 원칙을 설시하였는데, 즉 원칙적 으로 단일 색채도 상품식별기능을 할 수 있지만, 색채의 특성상 이는 아주 예외적인 경우에 한정됨을 분명히 하였다. 특히 단일 색채가 특정한 상품에 관한 상품표시로서 부정경쟁방지법상 보호되기 위해서는 해당 색채와 그것이 채색된 상품과의 결합이 강한 것에 나아가 1 해당 색채를 그 상품에 사용하는 것의 신규성, 특이성, 2 해당 색채 사용의 계속성, 3 해당 색채의 사용에 관한 선전광고와 그 침투도, 4 거래자와 수요자인 소비자가 상품을 식별 선택할 때에 해당 색채가 수행하는 역할의 크기 등도 충분히 검토해야 한다고 하면서 그 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서 의미가 있는 판결이다. 주제어 식별력, 색채, 타인의 상호, 상표 123

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 6) 동경지방법원 1996 年 12 月 25 日知裁集 28 卷 4 号 821 頁 ( 平 7(ワ)11102) (1) 사실관계 X(원고)와 Y(피고)는 각각 1994년 1월경과 1994년 6월경부터 키홀더 등의 토산물을 제조 판매한 자들인데, X가 Y를 상대로 X가 제조 판매하는 상품으로서 널리 인식 된 상품과 형태가 유사한 제품을 판매하여 혼동을 일으키며(부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호), X 상품의 형태를 모방한 상품임(동법 제2조 제1항 제3호)을 주장하면 서 당해 행위의 중지와 Y 상품 및 그 제조에 제공된 금형의 폐기와 손해배상을 구하 였다. (2) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 모방 이란 이미 존재하는 타인의 상품의 형태를 흉내내어 이와 동일하거나 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하고, 행위의 객체의 측면에서는 타인의 상품과 만들어진 상품을 대비하여 관찰한 경우 형태가 동일하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사할 것을 요하고, 행위자의 인식에 있어서는 해당 타인의 상품을 알고 이와 형태가 동일 하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사한 형태의 상품이라고 객관적 으로 평가되는 형태의 상품을 만들어 낼 것을 인식하는 것을 요한다. 그 이외에 행위 자의 의도와 관련하여 해당 타인의 상품의 형태를 참고하거나 또는 대폭 변경을 가하 여 새로운 형태의 상품을 만든 것으로 인식하였다고 하더라도 부정경쟁행위에 해당 하는 것을 면할 수 없다. 이미 존재하고 있는 상품의 형태와 그것을 근거로 만든 상품의 형태가 완전히 동일하 지는 않고 일부 차이가 있다고 하더라도, 그 차이점이 당해 상품 전체에서 차지하는 부분이 미미하고 전체적으로 관찰할 때 양자의 형태가 실질적으로 동일한 것으로 인정되는 경우에는 경쟁의 방법에 있어 부당한 점에서는 양자의 형태가 완전히 동일 한 경우와 다를 바 없고, 또한 객관적으로 타인의 상품의 형태와 실질적으로 동일하 다고 인정되는 상품형태를 타인의 상품형태에 의거하여 만든 이상, 주관적으로 단순 히 참고한 것에 지나지 않다거나 새로운 형태의 상품을 만든다고 인식하였다 하더라 124

제2장 판 례 도 경쟁의 방법에 있어서의 부당성은 달라지지 않기 때문이다. Y 상품은 X 상품을 직접 원형으로 하여 그 형태의 금형으로부터 제작된 것이라고는 할 수 없지만, 양자의 형태는 흡사하여 실질적으로 동일한 것이라고 할 수 있다. Y 상품이 X 상품의 판매개시 후 8개월 이상이 경과되어 판매가 개시된 점, 토산물점 에는 동종업자가 점포를 인접하여 입지하여 타점포의 취급상품 중 인기상품이 무엇 인가가 인식하기 쉬운 점, X 상품과 Y 상품은 흡사하고, 그 정도가 X 상품을 보지 않고 Y 상품을 제작한다는 것은 도저히 생각할 수 없을 정도로 이르는 점, 공통된 형태가 기존에 존재하던 제3자의 상품형태라는 점에 대한 증거가 없는 점 등을 고려 해 볼 때, Y 상품은 X 상품에 의거하여 만들어진 점을 능히 추인할 수 있다. (3) 해설 대상판결은 상품형태 모방에 해당하기 위해서는 객관적 요건으로서 타인의 상품과 만들어진 상품을 대비하여 관찰한 경우 형태가 동일하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사할 것을 요하고, 주관적 요건으로서 해당 타인의 상품을 알고 이와 형태가 동일하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사한 형태의 상품이라고 객관적으로 평가되는 형태의 상품을 만들어 낼 것을 인식하는 것을 요한 다는 점을 설시한 점에 의의가 있다. 비록 항소심에서는 1심과 정반대의 결론을 내면 서 1심을 파기하였으나, 상품형태 모방에 해당하기 위한 법리 설시는 거의 그대로 원용하고 있다. 주제어 상품형태, 상품형태 모방, 혼동 7) 동경고등법원 1998 年 2 月 26 日知裁集 30 卷 1 号 65 頁 ( 平 8(ネ)6162) (1) 사실관계 (6)번 사건과 동일하며, 동 사건의 항소심임. 125

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (2) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 모방 이란 이미 존재하는 타인의 상품의 형태를 흉내내어 이와 동일하거나 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하고, 행위의 객체의 측면에서는 타인의 상품과 만들어진 상품을 대비하여 관찰한 경우 형태가 동일하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사할 것을 요하고, 행위자의 인식에 있어서는 해당 타인의 상품을 알고 이와 형태가 동일 하거나 실질적으로 동일하다고 할 수 있을 정도로 흡사한 형태의 상품이라고 객관적 으로 평가되는 형태의 상품을 만들어 낼 것을 인식하는 것을 요한다. 여기서 만들어진 상품의 형태가 이미 존재하는 타인의 상품의 형태와 상위한 곳이 있더라도, 그 상위가 사소한 개변에 불과하여 흡사한 것으로 평가될 수 있는 경우에 는 실질적으로 동일한 형태라고 하여야 할 것이지만, 해당 개변의 착상의 난이, 개변 의 내용 정도, 개변에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 판단하여, 해당 개변에 상응하는 형태상의 특징이 생겨, 이미 존재하는 타인의 상품의 형태와 매우 유사한 것으로 평가될 수 없는 경우에는 실질적으로 동일 형태라고는 할 수 없다. X 상품은 두부( 頭部 )가 1개의 통상의 용임에 반해, Y 상품은 동체( 胴體 )의 양단이 두부( 頭部 )인 쌍두의 용이라는 상위점이 있으므로, Y 상품의 제조, 판매시점에 쌍두 의 용 모양의 키홀더가 존재하였다는 것을 인정할 적확한 증거가 없고, 또한 쌍두이 거나 복수의 머리를 가진 용의 디자인 자체가 널리 알려진 것임을 인정할 증거도 없는 점, X 상품과 Y 상품 모두 기본적으로는 양검( 洋劍 )과 용의 디자인을 조합한 것으로 상품으로서의 형태상 용의 구체적 형태가 점하는 비중이 극히 높고, Y 상품에 서 양검의 손잡이 부분과 날부분측에 나나탄 용의 머리부분이 마주보고 있는 형태는 수요자에게 강하게 인상지울 것으로 추정된다는 점에서, Y 상품에서의 용의 구체적 형태는 Y 상품의 전체적인 형태 중에서 독자적인 형태상의 특징을 가져 오는 것이라 고 인정되는 점, 본체 부분의 크기가 다른 것도 사소한 것이라고 할 수 없고 표면 부분의 면적을 대비해도 거의 1(X 상품) 대 2(Y 상품) 정도의 차이가 있어 양감( 量感 ) 적으로도 상당한 차이가 있는 점에서 볼 때, X 상품의 형태와 Y 상품의 형태와의 사이에 앞서와 같은 공통점이 있고 X 상품의 제조, 판매 당시에 X 상품의 기본구성인 126

제2장 판 례 본체 부분에 전체가 금속제로 편평하고 손잡이와 칼 및 날이 교차하여 세로 모양의 십자형으로 표면측의 십자의 중심부에 보석모양으로 커트된 둥근 모양의 유리구슬이 박힌 쌍도의 양검에, 용이 양검의 검 끝부분에서부터 검과 손잡이 부분 및 손잡이 위쪽을 향하여 왼쪽으로 거의 2번을 감은 형상으로 표면측 및 후면측 모두에 조각된 형태 또는 이와 유사한 형태를 가진 키홀더가 존재하고 있었다는 것을 인정하기 충분 한 증거가 없는 점을 고려해 보면, Y 상품의 형태가 X 상품의 형태와 흡사하다고 인정하기 어렵고, 실질적으로 동일하다고 인정되지 않는다. 결국 Y 상품은 X 상품의 형태를 모방한 것으로 인정되지 않는다. (3) 해설 대상 판결은 상품형태 모방에 해당하기 위해 객관적 요건과 주관적 요건이 필요하다 는 원심의 법리 설시를 거의 동일하게 받아들이고 있다. 따라서 이러한 일반적인 판단 기준에는 문제가 없음을 알 수 있고 다만 구체적으로 차이나는 부분이 중요한 차이인지 단순한 개변에 불과한 지의 관점에서 1심과 그 결론을 달리하였다. 즉, 전반 적인 형태가 매우 유사하면서 단지 키홀더에 부착된 용이 통상의 용(X 상품)인지 쌍두의 용(Y 상품)인지에서 차이가 있었는데, 1심은 이 부분 차이가 중요하지 않다고 보았으나 대상 판결에서는 쌍두의 용인 키홀더가 달리 찾아보기 어렵다는 점에서 독자적인 형태적 특징을 가진다고 본 것이다. 차이나는 부분의 독자적인 형태적 특징 을 인정할 수 있는지와 관련하여 대상 판결은 유용한 기준이 될 수 있을 것이다. 주제어 상품형태, 혼동, 상품형태 모방 Ⅳ 미국 1) Dastar v. Twentieth Century Fox Film 539 U.S. 23 (1) 사실관계 아이젠하워 대통령이 세계 제2차대전과 관련하여 집필했던 Crusade in Europe 에 127

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 대하여 Twentieth Century For Film 사(이하 Fox)는 책의 저작권자였던 Doubleday 사에게 2차적저작물저작권과 배타적TV방영권(exclusive television rights)을 획득하 였다. Fox는 이후 Time 사와 책을 기반으로 한 Crusade in Europe의 TV 시리즈를 제작하였 고 1949년 최초로 시리즈를 방영하였다. 이후 1975년 Doubleday 사는 책의 저작권을 갱신하였으나, Fox 사는 이 때 TV 방영 된 시리즈의 저작권은 갱신하지 않았고 1977년 권리 기간이 만료되었다. 이후 1988년 Fox 사는 TV 방영에 대한 저작권을 재취득 하면서 Crusade in Europe에 기인한 Crusade TV 시리즈와 비디오에 대한 배타적권리를 얻었다. Fox 사는 이를 SFM Entertainment 사와 New Line Home Video, Inc 에게 제작 및 배포에 대한 권리를 허락하였다. 1995년 Dastar은 Crusade TV 시리즈에 자신이 창작한 내용을 추가하여 World War Ⅱ Campaigns in Europe 비디오 세트를 판매하기 시작하였다. Fox, SFM, New Line 측에서는 Crusade TV 시리즈와 관련하여 Lanham Act 43(a)에 기인한 역사칭(Reverse passing off)에 기인하여 Dastar에게 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 원고는 Dastar의 시리즈가 Fox 사의 원작 TV 시리즈 하에서 만들어 진 것으로서 Fox 사의 원작 도용이 이루어 졌으며, 이는 결과적으로 역사칭(Reverse passing off) 을 일으켰다고 주장했다. (3) 판시사항 Lanham Act는 상표에 대한 오해를 불러일으켜 기만하는 행위와 불공정행위를 통해 부정하게 상업적으로 관심을 끄는 것을 보호 하고자 한다. Lanham Act 43(a)에서 예정하고 있는 보호는 출처의 허위공표 또는 허위의 설명이 나 표현 을 어떠한 상품 또는 서비스 와 연관하여 상업적으로 사용할 수 있는 권리자 128

제2장 판 례 의 보호를 위해 적용할 수 있다. 그러나 특허 또는 저작권의 독점권이 한번 만료되게 된다면 발명 또는 저작물은 공공 이 사용할 수 있도록 된다. 다만, 전통적인 특허 또는 저작권의 범위에서 상표의 배타 적 보호를 하기 위해서는 Lanham Act를 남용하거나 지나친 확대를 하는 것을 주의하 여야 한다. 결과적으로 보호받지 못하는 저작물과 발명에는 Lanham Act 43(a) 논리 의 적용을 할 수 없다. (4) 해설 저작물의 침해 문제를 Lanham Act 상 역사칭(Reverse passing off)에 기인한 주장을 함에 있어서, 이 논리의 주장은 저작권이 소멸 한 이후에는 적용 될 수 없다고 판시함 으로서, Lanham Act의 역사칭논리의 남용을 막고자 하였다는 점에 의의가 있다. 주제어 출처표시, 상표의 배타적 보호, 저작물 2) Scott Fetzer co. v. House of Vacuums Inc. 381 F.3d 477 (1) 사실관계 Scott Fetzer 사는 Kirby Company라는 진공청소기 제조업체와 KIRBY라는 상표 및 서비스표를 소유하고 있다. House of Vacuums는 Kirby의 양판점 혹은 서비스센터는 아니나 진공청소기 판매 및 수리 업체로서 KIRBY 상표의 진공청소기를 수리하기도 하고 중고 제품 등을 KIRBY의 유통업체 등을 통해 입수해서 판매하기도 한다. 2001년 House of Vacuums는 전단지에 커다란 글씨로 HOUSE OF VACUUMS 라는 글씨 밑에 13개의 진공청소기 업체의 브랜드를 언급하는데 이 중 하나가 KIRBY 였다. 2002년 8월 Scott Fetzer 사는 House of Vacuums에게 불공정경쟁, 상표침해, 상표 희석화 등을 주장하면서 텍사스 서부 지방법법원에 소송을 제기한다. 129

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (2) 법적쟁점 원고는 Hose of Vacuums의 전단지 상에 NEW, Kirby 란 부분을 명시하여 자신들 을 홍보한 부분은 House of Vacuums이 Kirby 사의 진공청소기의 신제품을 파는 것으로 오인시키고 있다고 주장하였다. 또한 원고는 Kirby의 진공청소기 신제품은 Kirby 양판점에서만 판매를 함에도 불구하 고 House of Vacuums,가 이를 판매한다는 점의 오인을 소비자들에게 가져올 수 있으 며, 전단지를 통해 Kirby사의 제휴사와 스폰서들에게 부정적인 인식을 줄 수 있다고 주장하였다. (3) 판시사항 상표의 침해와 불공정경쟁에 대하여 연방 법을 증명하기 위해서는 원고 측에서 반드 시 House of Vaccums가 Kirby 상표를 사용함으로서 House of Vaccums가 Kirby의 진정한 상표권자와의 제휴 혹은 추천을 받았다는 소비자의 혼동의 가능성을 가져왔 다는 점을 증빙하여야만 한다. 혼동가능성 은 단순 혼동의 가능성에 대한 판단이 아니라, 이를 통해 거의 확실하게 혼동이 일어날 수 있을 것이라는 점이 고려되어야 한다. 상표가 진정한 상품에 부착된 경우, 그 상품을 유통시스템 밖에서 판매한 행위가 상표의 침해로 볼 수는 없다. 상표의 희석화는 상표의 출처를 구분할 수 있는 능력을 약화시키거나 손상시키므로 발생하는 것인데, 이는 진정상품과 무관한 상품에 상표가 사용된 것에 기한다. 다만 상표법에 근거하여 상표권자가 상표가 부착된 진정한 상품을 판매한 이후, 상표가 부착된 그 진정상품이 다른 유통시스템에서 판매 등이 되었다는 점은 상표의 희석화 에 기한 상표권 침해를 구성하지는 않는다. (4) 해설 수리제품이나 개조제품에 대한 상표의 침해 여부를 판단한 사건으로 상표권자가 한번 130

제2장 판 례 판매한 제품에 있어서 그 이후 진정상품에 상표가 부착됨으로서 소비자에게 상표가 인식된 것은 상표의 침해로 볼 수 없다는 점을 판시하였다. 주제어 타인의 상호, 상표, 희석화 3) Sullivan v. CBS Corporation 385 F.3d 772 (1) 사실관계 Frank Sullivan은 다른 4명과 함께 Survivor 이라는 밴드를 1977년 결성하였고, 80년 대 이 밴드는 여러장의 앨범을 내고 히트작들을 내었을 뿐만 아니라, 몇몇의 음악상 을 받기도 하였다. Survivor은 1989년 첫 번째 콜렉션을 제작하였고, 이어 1993년 다른 콜렉션 음반을 제작하였다. 이어 Survivor 이라는 밴드 이름에 대하여 1994년 상표를 등록하였다. 상표는 엔터테인먼트 서비스 : 밴드 그리고/또는 음악 서비스 로 하여 등록되었다. Sullivan은 Survivor에 대한 기획을 지속하였으나, 밴드로서 미국에 서 1993년까지 새로운 음악을 발매하지는 않았다. 2000년 5월, CBS는 Survivor이라고 불리우는 TV 시리즈를 방영하기 시작하였다. 이 시리즈는 생존 서바이벌 프로그램이었다. 서바이벌에서 살아남는 자에게는 1백만 달 러의 상금을 주는 시리즈였고 이는 매우 큰 성공을 거두었다. CBS는 이 시리즈 전에 미리 로고를 만들어 냈고 이를 통해 프로모션과 광고를 진행하였다. 로고는 SURVIVOR 이라는 글자로 구성되어 있었고 OUTWIT, OUTPLAY, OUTLAST 라 는 단어를 타원 형태로 하여 둘래를 구성하였다. 2000년 8월 CBS 측에서는 프로그램의 OST를 모은 음반을 발매하면서 SURVIVOR 이 라고 큰 검은색 글씨로 프린팅을 하였고 THE OFFICIAL SOUNDTRACK TO THE HIT CBS TV SERIES 라고 밑에 기재하였다. 2000년 11월 두 번째 음반을 또한 발매하였고 CD 앞에는 프로그램의 로고를 붙이면 서 :OFFICIAL PARTY SURVIVAL KIT 라는 말을 로고 밑에 붙였다. 2000년 6월 CBS 는 각종 티셔츠, 머그컵, 가방, 달력, 책과 같은 상품들을 런칭하였고 이를 시리즈 131

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 로고를 붙여 판매하였다. Sullivan 측에서는 Survivor이라는 등록 상표와 관련하여 CBS 측에서 Survivor 이라는 단어를 CD와 상품들에서 사용하지 못하도록 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 원고는 그의 밴드 상표인 Survivor을 두 개의 CD와 관련 상품들에 붙여서 CBS가 판매를 한 부분은 Lanham Act 상 Sections 32(1)과 43(a)(1)(A) 부분을 침해한 것이라 고 주장하였으며, 일리노이아 상표 등록 및 보호법 등을 침해하였음을 주장하였다(항 소심에서는 상표 침해와 희석화 부분이 쟁점이 되었다). Sullivan 측에서는 CBS의 상표가 타원형의 배경에 Outplay, Outlast, Outwit 은 단지 작고 스타일적인 변경만을 주었을 뿐이라고 주장하였다. CBS 측에서는 일반적인 단어의 경우 일반적이지 않은 단어들이 강한 보호를 받는 것과는 반대로 배타적 보호를 받을 수는 없다고 주장하였다. (3) 판시사항 혼동의 가능성에 대하여 판단을 함에 있어서 7가지 요소가 존재한다. (1) 상표의 유사 성, (2) 물품의 유사성, (3) 장소와 방식의 동시성, (4) 소비자들의 주의의 정도, (5) 원고의 상표의 고착화, (6) 실질적인 혼동이 존재하는지에 대한 여부, (7) 피고가 그 물품에 대하여 원고의 것으로 사칭을 의도한 것인지의 여부 Sullivan은 자신의 상표가 충분히 유명하다는 점을 주장하였음에도 불구하고, 그는 이를 입증할 증빙자료를 제공하지는 않았다. CD와 관련된 주장에 대하여 CBS 측에서는 Survivor 이라는 상표를 전면에 사용하기 는 하였으나, 이와 함께 CD의 설명으로서 CBS의 텔레비전 쇼와 관련이 있다는 점을 적시하였다. 상품 간의 유사성을 판단함에 있어서는 공중의 소비자들이 이 상품이 같은 출처에서 생산된 것으로 생각하거나 예상하는지의 여부를 판단하여야 한다. 132

제2장 판 례 밴드의 CD의 경우 락음악 섹션에서 판매되고 있으며, CBS의 CD의 경우 OST 섹션에 서 판매되고 있었으며, Sullivan과 CBS의 소비시장이 유사하기는 하나, 밴드의 티셔 츠의 경우 오직 콘서트에서만 판매되었고, CBS의 티셔츠, 모자 등 다른 상품들은 아웃렛에서 판매되는 등의 차이가 존재한다. 이러한 사실들을 종합하여 보았을 때 소비자들이 상품의 출처에 대하여 소비자들이 혼동을 일으킬 수 있다고 인정하기 어렵다. (4) 해설 상표로 인한 상품 간의 유사성을 통한 혼동이 존재하기 위하여서는 소비자가 상품이 같은 출처에서 생산된 것으로 생각 혹은 예상하여야 한다. 다만 같은 문구를 사용한 표지를 사용하더라도 실질적으로 소비자들의 혼동을 가져오지 않는 경우에는 상표의 침해로 볼 수 없다고 판단한 사례이다. 주제어 타인의 상호, 상표, 유사성, 혼동 4) GROENEVELD TRANSPORT EFFICIENCY INC v. LUBECORE INTERNATIONAL INC 730 F.3d 494 (6th Cir. 2013) (1) 사실관계 본 판결은 상용 트럭의 자동급유시스템(automated lubrication systems: ALS)에서 사용되는 그리스 펌프라는 상대적으로 잘 알려지지 않은 제품에 관한 사안이다. ALS 은 장치가 작동할 때 제어된 양의 윤활유를 장치(이 사건은 상용 트럭 )의 여러 부품 에 전달하기 위한 시스템이다. 자동화된 급유법은 시간을 절약하며, 작동 효율성을 증가시키며, 잦은 수동 급유의 필요성을 배제함으로써 부식을 최소화한다. ALS의 주 된 부품은 분사장치를 통하여 윤활유를 바르도록 하고, 맞춰진 시간 간격에서 목적 영역에 윤활유를 바르는 그리스 펌프이다. 133

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) [그림 2-1] 이 사건 그리스 펌프 원고(피항소인) Groeneveld는 40년 이상 ALS 사업을 영위하고 있는 독일 회사의 미국 지점이다. Groeneveld가 EP0이라 지칭한 이 사건에서의 쟁점 그리스 펌프에 대한 마케팅은 1980년대 시작되었다. Groeneveld 그룹은 수천명을 고용하고 있으며, 안정된 국제적인 그룹이다. 반면, 피고(항소인) Lubecore는 신규 사업자이다. 2007년 Jan Eisses에 의하여 설립되었는데, 이전에 그는 자신의 또 다른 회사를 Groeneveld 에 판매하였으며, 약 3년간 Groeneveld에 고용된 바 있다. 캐나다에 위치한 Lubecore는 Eisses와 그의 아내가 보유하고 있으며, 공판 이전 조사 시점에는 12명을 고용하였다. 이 사건 쟁점 그리스 펌프는 2007년 12월에 디자인하고, 캐나다에서는 2008년 4월, 미국에서는 2009년 3월부터 판매하기 시작하였다. 2010년 4월, Groeneveld은 Lubecore가 두 펌프가 동일한 회사에서 제작되었다고 믿 도록 소비자가 혼동하게 할 의도로 Groeneveld의 펌프와 사실상 동일한 펌프를 판매 하고 있으며, 따라서 Lubecore의 펌프를 Groeneveld의 펌프로 사칭통용(passing off) 함으로써 Groeneveld가 쌓은 거래상의 신뢰(goodwill)에 무임승차하려 했다고 하여 오하이오 북부지원 연방지방법원에 소를 제기하였다. Groeneveld은 랜햄법에 따른 트레이드 드레스 침해, 부정경쟁 및 허위광고와 사기적 상거래 행위, 부정경쟁 및 계약 및 상업 관계에 대한 불법적 간섭 등에 따른 오하이오 주법 위반을 주장하였다. 오하이오 북부 지구 연방지방법원의 Donald C. Nugent 판사는 트레이드 드레스를 제외한 모든 청구에 대하여 피고에게 유리한 판결을 내렸으나, 원고의 침해 주장을 134

제2장 판 례 인정한 배심 재판 이후, 법률의 문제로서 피고에게 유리한 판결을 기각하고, 원고에게 손해배상을 인정하였다. 이에 양당사자 모두 항소하였다. (2) 법적쟁점 트레이드 드레스는 제품의 이미지와 전체적 외관을 의미한다. Groeneveld의 그리스 디자인의 전체적인 디자인이라는 이 사건 쟁점 디자인은 논의할 것 없이 제품 디자인 범주에 속한다. 이와 관련하여 원고는 침해된 제품 디자인이 (1) 비기능적이고, (2) 2차적 의미를 획득하였으며, (3) 침해 제품 디자인과 혼란스럽게 유사한 것을 입증하 여야 한다. 비기능성인지 여부와 관련하여, Geoeneveld의 증거는 합리적인 배심원으로 하여금 자신의 그리스 펌프의 개별 부품이나 전체적인 구성이 비기능적이라는 것을 판단하 도록 하기에는 불충분하였다. 혼동가능성이 있었는지 여부와 관련하여, Groeneveld는 그리스 펌프의 일반 소비자 가 혼동하여 두 쟁점 펌프가 동일한 회사에서 제조되었거나 동일한 회사와 관련 또는 제휴되었다고 생각할 수 있다는 것을 입증하여야 한다. 본원은 경쟁 제품의 트레이드 드레스가 충분한 혼동가능성을 보이는지를 판단할 때 고려하는 8개 요소를 열거하였 다. (1) 트레이드 드레스의 강도, (2) 상품의 관련성, (3) 트레이드 드레스의 유사성, (4) 실제 혼동의 증거, (5) 이용된 마케팅 경로, (6) 구매자의 예상 주의 정도, (7) 트레이드 드레스를 선택할 때의 피고의 의도, (8) 제품 라인의 확대 가능성이다. 이러 한 요소들은 엄격한 요건이라기보다는 도움이 되는 지침이다. 본 사안에서 (1) 전혀 다른 로고로 구분되기 때문에 두 펌프의 전체적인 트레이드 드레스는 유사하지 않으며, (2) 값비싼 ALS 시스템을 구매하는 수준 높은 구매자는 짐작하건대 구매를 할 때 수준 높은 주의를 기울일 것이며, (3) 실제 혼동에 대한 증거가 없고 (4) Lubecore가 디자인을 선택한 의도와 그 효과는 친경쟁적이라는 점은 Lubecore에게 유리하게 영향을 준다. Groeneveld 측에 유리한 요소로는 (1) Groeneveld의 트레이드 드레스는 강력하며, (2) 당사자들의 제품이 관련되어 있고, (3) 당사자들이 유사한 마케팅 경로를 사용한다는 것이다. 그러나 일반적인 주의를 135

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 기울이는 잠재적 소비자가 그리스 펌프를 혼동할 것이라는 증거가 없는 경우, 이들 후자 요소 자체만으로는 혼동가능성에 대하여 재판에 회부할 만한 사실을 제기하지 않는다고 보았으며, 어떠한 합리적인 배심원단도 제시된 증거에서 Groeneveld가 혼 동가능성을 입증할 책임을 만족했다는 결론을 내릴 수 없다고 판단하였다. (3) 판시사항 항소법원의 Ronald Lee Gilman 항소법원 판사는 다음과 같이 판결하였다. (1) 원고 펌프의 디자인은 기능적이며, 따라서 랜햄법에 따라 트레이드 드레스로 보 호되지 않는다. (2) 일반적인 소비자는 경쟁 펌프의 출처에 대하여 혼동될 가능성이 없다. (3) 경쟁 제품과의 사이에 소비자의 최초 이익 혼동(initial interest confusion)에 대한 증거는 없다. (4) 윤활유 펌프의 디자인은 경쟁자에 대하여 랜햄법에 따른 판매자의 희석화 청구를 뒷받침함에 요구되는 것만큼 비기능적이지도 않고 유명하지도 않다. (5) 비기능적이거나 유명하더라도, 청구가 항소심에서 처음 고려될 것은 아니다. (4) 해설 본 사안은 원고의 제품과 사실상 동일한 제품을 판매함으로써 트레이드 드레스를 침해하였는지 여부가 쟁점이 된 사안이다. 본 사안에서는 펌프에 대해 디자인 특허 또는 상표를 등록하지 않았으나, 트레이드 드레스를 통해 기능적인 제품 디자인을 보호할 수 있는지의 여부에 대하여 다룬 쟁점으로서 의의가 있다. 주제어 트리이드 드레스, 혼동가능성, 타인의 상품, 상표 136

제2장 판 례 5) DADDY S JUNKY MUSIC STORES, INC., v. BIG DADDY S FAMILY MUSIC CENTER 109 F.3d 275 (6th Cir. 1997) (1) 사실관계 원고(항소인) Daddy s Junky Music Stores는 북동부 지역에 산재되어 있는 13개의 소매점 체인을 보유하고 있으며, 이들 가게에서는 신품 및 중고 악기 및 관련 장비를 판매하고 있다. 또한, 원고는 전국 규모의 카탈로그 및 통신판매업을 유지하고 있으 며, 이를 통하여서도 신품 및 중고 악기와 장비를 판매하고 있으며, 몇몇 주요 음악 산업 잡지에 광고도 한다. 원고는 3개의 관련 미국 상표 및 서비스표 등록을 갖고 있다. 1) 원고는 1975년 이래로 자신의 가게 및 카탈로그 사업과 관련하여 이들 상표를 사용하여 왔다. 원고는 수 천개의 제품 목록과 가격을 표시하는 대규모 카탈로그에 Daddy s Junky Mail 이란 제호를 붙였다. 1993년 이래 피고(피항소인) Big Daddy s Family Music Center는 오하이오 주법에 따라 오하이오 주 델라웨어서 Big Daddy s Family Music Center 란 이름으로 존재하 여 왔으며, 악기 및 관련 장비를 판매하고 있다. 피고의 운영자 Greg Houston은 자신 의 별명인 Big Daddy 을 사용하여 가게의 이름을 붙였으며, 이는 1991년 시카고 블루스 페스티벌 동안 얻은 별명이다. 피고는 주로 신품 전자 악기를 판매하나, 일부 중고 악기 및 일부 전통 밴드 악기도 판매한다. 피고는 카탈로그 또는 통신판매 사업 을 운영하고 있지 않으나, 2,212명에게 직접 우편을 보내며, 이들 대부분은 델라웨어 나 근접한 도시에 거주하고 있다. 원고는 피고에 의한 Big Daddy s Family Music Center 이름의 사용은 랜햄법에 따른 상표권 침해 및 허위 명칭을 구성한다고 주장하였다(15 U.S.C. 1114, 1125(a) 참조.). 또한, 주 보통법에 따른 상표권 침해와 오하이오 주의 사기적 상거래 행위법 (Deceptive Trade Practices Act: DTPA)에 따른 청구를 주장하였다(OHIO REV.CODE ANN. 4165.02(Anderson 1991) 참조.). 본질적으로 소비자가 원고의 상 표와 피고가 사용하는 이름을 혼동할 가능성이 있는지 여부가 쟁점이 되었다. 이에 1) 소매 음반가게 서비스에 대한 Daddy s Junky Music Stores (등록번호 1,359,864. 1985년 9월 10일 발행), 소매 음반가게 서비스에 대한 Daddy s (등록번호 1,594,679. 1990년 3월 1일 발행) 및 악기에 대한 Daddy s (등록번호 1,579,993. 1990년 1월 30일 발행). 137

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 1996년 1월 31일, 지방법원은 피고에게 약식판결을 부여하였으며, 법률 문제로서 당 사자들의 상표 사이에는 혼동가능성이 없다고 판시하였다. 이에 원고가 항소한 사안 이다. (2) 법적쟁점 연방 상표권 침해 여부가 쟁점이 되었다. 먼저 원고 Daddy s Junky Music Stores는 랜햄법에 따른 상표권 침해 청구를 주장하였다. 15 U.S.C. 1114에 따른 책임의 판단 기준은 이 사건 상표의 피고의 사용이 당사자들이 제공하는 상품의 출처에 대하여 소비자들 사이에 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부이다. 혼동가능성이 존재하는지 여부를 판단할 때, 법원은 1. 선행 상표의 강도, 2. 상품 또는 서비스의 관련도, 3. 상표의 유사성, 4. 실제 혼동의 증거, 5. 이용된 마케팅 경로, 6. 구매자의 예상 주의 정도, 7. 상표의 선택에 있어서의 피고의 의도, 8. 제품 라인의 확대 가능성을 기준으로 판단한다. 혼동가능성의 존재여부를 판단함에 있어서 다음과 같은 쟁점이 존재한다. 첫째, 선행 상표의 강도를 판단함에 있어서 지방법원은 Daddy s Junky Music Store 과 Daddy s 상표는 임의적 상표라고 판단하였다. 여기서 Daddy s 란 문구를 포함 하는 15개의 기타 등록 상표의 등록이 악기 소매를 목적으로 하는 원고의 상표를 약화하는지 여부가 쟁점이 되었다. 둘째, 제품의 관련성을 판단함에 있어, 지방법원은 원고가 비록 중고 악기의 판매에 집중하고 피고는 그렇지 않지만, 양 당사자가 소매 악기를 판매한다는 사실은 혼동가 능성을 증가시킨다고 판단하였다. 셋째, 상표의 유사성 판단에 있어 지방법원은 당사자들의 표장은 서로 거의 유사성이 없으며, 이러한 사실인정은 혼동가능성을 상당히 약화한다고 판단하였다. 원고는 Family Music Store 란 문구는 피고 가게의 이름에 어떠한 식별력이 있는 요소를 기여하기에는 너무 길기 때문에 Daddy s 가 Big Daddy s 와 유사한 것만큼 Big Daddy s Family Music Store 와도 유사하다고 주장하였다. 138

제2장 판 례 넷째, 실제 혼동의 증거 여부가 쟁점이 되었다. 본 사안에서 소비자는 카탈로그를 요구할 때 원고의 대표에게 오하이오 주 델라웨어에 있는 원고 가게를 잘 알고 있다 고 언급하였으며, 그 가게는 실제로 피고의 가게였다. 지방법원은 이러한 혼동 예시 가 정당한 것 으로 판단하였다. 다섯째, 법원은 당사자의 개별 상품 또는 서비스의 주된 고객 사이의 유사성 또는 차이점을 판단하여야 한다. 지방법원은 당사자들의 마케팅 경로는 거의 완전히 다르 며, 이러한 차이는 혼동가능성을 크게 줄인다 고 판단하였다. 여섯째, 소비자들의 주의 정도는 혼동가능성에 영향을 미칠 수 있다. 지방법원은 당 사자들의 상품과 서비스를 구매하는 자는 보다 높은 수준의 주의력을 보일 것이라고 판단하였다. 일곱째, 피고의 의도가 있었는지의 여부와 관련하여, 원고는 피고가 의도적으로 자신 의 표장을 복제하였다고 주장하였다. 이에 대해 지방법원은 피고가 의도적으로 원고 의 표장을 모방하였다는 증거는 없다고 판단하였다. 마지막으로, 제품라인의 확대가능성에 대하여, 원고는 오하이오 주 중부에서 제품 라인을 확대할 것이라고 주장하였다. 그러나 지방법원은 이러한 확대가능성은 혼동 가능성을 증가시키지도 감소하지도 않는다고 결정하였다. 피고가 랜햄법(15 U.S.C. 1125(a))에 따른 허위 명칭을 저질렀고, 상표권 침해에 대한 오하이오 주 보통법에 따른 금지를 위반하였으며, 오하이오 주 사기적 상거래법 (Deceptive Trade Practices Act: DTPA)을 위반하였다고 주장하였다. 이에 지방법원 은 연방 허위 명칭 청구 및 주법 청구에 반하는 약식판결을 하였다. (3) 판시사항 본원은 혼동가능성과 관련하여 중요한 사실 쟁점이 남아 있다고 판단하기 때문에, 본원은 이들 청구에 대하여 피고에게 부여한 약식판결을 뒤집고, 이를 지방법원으로 환송한다고 판시하였다. 구체적으로, 연방 상표권 침해 여부에 대하여 먼저, 선행 상표의 강도를 판단함에 139

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 있어서 지방법원은 Daddy s 표장들이 명백한 상태를 달성하지 않았다는 근거로 이 들 표장의 강도를 약화하는 오류를 범했다고 판단하였다. 또한, 본 법원에서는 지방 법원이 유사성을 평가할 때 근본적으로 Daddy s 상표를 간과하여 판단하였다고 보 았다. 그리고 Daddy s 란 문구는 너무 흔해서 강한 상표가 될 수 없다고 미리 판단했 기 때문에 유사성 요소를 조사하면서 지방법원은 Daddy s 상표를 고려하지 못 했을 수 있으나, 원고의 모든 표장을 비교하여 판단해야 함이 타당하다고 보았다. Daddy s 와 Big Daddy s Family Music Store 사이의 유사성은 여전히 쟁점으로 남는다고 보았다. 실제 혼동의 증거 여부와 관련하여, 본 판결에서는 지방법원이 환 송심에서 유일한 실제 혼동 사례의 중요성을 재평가하여야 한다고 보았다. 또한, 상 표의 유사성을 판단함에 있어서 혼동가능성을 크게 줄였는지 여부를 다시 고려하여 야 한다고 판시하였다. 소비자의 주의 정도와 관련하여 본 판결에서는 지방법원이 보다 높은 쟁점 구매자 주의에 상응한 비중을 재평가하여야 한다고 보았다. 피고의 의도가 있었는지의 여부와 관련하여, 본 판결에서 지방법원은 의도 결여가 소비자 혼동 가능성을 줄였다고 판단함으로써 이에 대한 법적 중요성을 오해하였다고 보았 다. 따라서 환송심에서는 피고가 자신의 이름을 선택할 때 좋은 의도만을 갖고 있었 다고 판단한다면, 이러한 의도의 결여는 소비자 혼동 가능성을 줄이지도 증가시키지 도 않은 것으로 판단해야 한다고 보았다. (4) 해설 본 사안에서는 상표의 혼동가능성을 판단함에 있어 Daddy s 와 Big Daddy s Family Music Store 사이의 유사성을 판단하여야 한다고 보았다. 특히 실제 혼동의 증거 여부를 중요하게 판단하여야 하며, 피고의 의도가 있었는지의 여부만으로 판단할 것 이 아니라 소비자 혼동 가능성 여부를 별도로 판단하여야 한다고 본 사안이다. 즉, 상표의 혼동가능성 여부를 판단함에 있어 의도의 결여만으로는 소비자의 혼동 가능 성에 영향을 미치지 않는다는 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 주제어 혼동가능성, 타인의 상품, 상표권 침해 140

제2장 판 례 6) Sears. Roebuck & Co., v. Stiffel Company 376 U.S. 225 (1) 사실관계 Stiffel 사에서는 Pole Lamp 라는 새로운 스타일의 램프를 만들었고 이는 시장에서 큰 성공을 거두었다. Pole lamps와 관련하여 Stiffel 사는 Sears, Roebuck & Co.가 시장에서 비슷한 스타일 의 램프를 만들어 훨씬 싼 가격으로 팔고 있음을 알게 되었다. Sears의 가격은 Stiffel의 할인가격보다도 더욱 싼 가격이었다. (2) 법적쟁점 Sears사는 Stiffel 사의 특유한 디자인의 Pole lamp를 침해한 램프를 Stiffel보다 훨씬 싼 가격으로 판매하였다. Stiffel 사와 거의 동일한 Pole lamp를 Sears 사가 판매를 하는 것은 혼동을 가져온 것이며, 이는 결과적으로 일리노이아 주의 법 상 불공정 행위이다. (3) 판시사항 특허기간이 만료되어 더 이상 특허가 아닌 부분에 있어서는 퍼블릭 도메인이 되어 누구나 선택하여 만들고 판매할 수 있게 된다. 주( 州 )는 특허권의 보호기간이 이미 만료된 이후 보호기간의 연장을 허여할 수 없으 며, 특허가 연방 특허법에서 발명에서 요구하는 수준에 미치지 못한 부분에 특허를 부여할 수 없다. 연방 특허법에 기인하여 특허가 없고 저작권이 없는 경우 주( 州 )법은 그 물품 그 자체의 모방 또는 저작권의 침해라고 할 수 없다. 물론 거의 동일한 제품을 제조한 자에게 있어 혼동 이 존재할 수 있다. 그러나 연방 특허법 상에서 모방이 허용된 범위에 있는 것으로 명시한 부분에 대하여 주( 州 )법 하에 복제에 대한 침해명령을 내리거나 또는 모방에 대한 손해배상을 내리는 것은 141

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 인정할 수 없다. 앞선 판결에서 연방법상 특허가 존재하지 않는 Stiffel 사의 램프에 대하여 주( 州 )법 상의 독점을 인정한 부분이 존재한다. 이에 대한 부분은 잘못된 것이며, Sears는 재차 판결을 구할 수 있을 것이다. (4) 해설 연방 특허법상 특허로서 보호를 할 수 없는 부분에 있어서 주( 州 )법상으로 연방 특허 법에 반하는 보호를 부여할 수는 없다는 점을 판시하였다. 이에 따라 혼동 이 존재할 수 있을 정도의 모방이라 할지라도 이미 연방 특허법 상 특허권이 존재하지 않는 상황에서 주( 州 )법 상 독점을 인정한 것은 잘못된 판단이라는 점을 설시하였다. 주제어 혼동, 보호기간, 모방 7) Compco Corp v. Day-Brite Lighting Inc. 376 U.S. 234 (1) 사실관계 Comco와 Day-Brite 사는 모두 형광등 조명기구를 제조하는 곳이다. Day-Brite 사는 1955년 특허청에 자사의 조명에 대한 디자인 특허를 출원하였다. 같은 조명 기구에 대하여 출원한 (기술) 특허는 특허등록이 거부되었다. Day-Brite는 그 조명을 시판하 였다. Compco는 Day-Brite와 매우 유사한 형태의 조명기구를 판매하였고 이에 따라 Day-Brite는 소를 제기하게 된다. 1심과 2심에서는 Day-Brite 사의 디자인 특허는 효력이 존재하지는 않으나, Compco 사에서 Day-Brite 사의 조명기구를 모방한 부분이 있기 때문에 일리노이아법상의 불 공정행위로 판단할 수 있다고 보았다. 142

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 Day-Brite 사는 Compco 사가 Day-Brite 사의 디자인 특허를 침해한 것이라고 주장하 였다. 또한 Day-Brite 사는 Compco 사가 Day-Brite 사의 독창성 있는 디자인을 가지고 있는 조명기구를 모방한 것은 혼동을 일으킨 불공정행위이라고 주장하였다. (3) 판시사항 모방으로 인한 침해에 대한 명백한 근거가 존재를 하는 경우에도, 이에 따른 손해 혹은 침해를 인정함에 있어서 주( 州 )법과 연방법의 충돌이 존재할 수 있다. 이 경우 대상이 연방법 상의 특허권 또는 저작권으로 보호되지가 아니할 때 주( 州 )법 에 기인하여 대상의 모방을 법적으로 금지시킬 수는 없다. 모방이 금지되기 위해서는 연방법 규정에 의하여야 하며, 연방 특허법과 연방 저작권 법에서 퍼블릭 도메인으로 그 모방을 인정하고 있을 경우에는 자유로운 사용이 인정 되어야 한다. 이 사건에서의 Day-Brite의 조명은 디자인특허 또는 특허를 가지고 있는 상태가 아니 다. 그렇다면 연방 특허법에 의하여 퍼블릭 도메인으로 볼 수 있으며 이는 누구나 자유로이 그 세부적인 부분의 모방이 가능하다. (4) 해설 연방 특허법에 의한 보호와 주( 州 )법상의 보호가 충돌을 하게 되는 경우 연방 특허법 이 우선 된다. 이 사건의 경우 이미 연방 특허법에서 퍼블릭 도메인으로 인정되는 사항에 대하여 모방을 금지하는 주( 州 )법의 충돌이 존재한 사건이며, 결과적으로 연 방법 우선에 따라 주( 州 )법에 의한 모방에 대한 금지를 강제할 수 없음을 판시하였다. 주제어 모방, 도메인, 불공정행위 143

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 8) Wal-Mart Stores, Inc., v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S. 205 (1) 사실관계 1995년 Wal-Mart는 제작자와 위탁 계약을 통하여 Wal-Mart 라벨을 붙인 1996 봄/여 름 시즌의 어린이용 원피스를 대량 생산하였는데, 그 의류를 만들기 위한 기초로 Samara Brothers의 의류라인 사진을 제작자에게 견본으로 보여주었고 제작자는 이에 대한 약간의 변형을 통해 어린이 원피스를 제작하였다. Wal-Mart는 이 원피스 시리즈 로 1996년 115만 달러의 이익을 얻었다. Samara Brothers는 자신이 만든 봄/여름 라인의 어린이 옷에 대한 디자인에 대하여 이를 JCPenney 사와 계약을 통하여 이를 판매하기로 하였는데 이 봄/여름 원피스 라인이 Wal-mart에 더욱 싼 가격으로 팔리게 되자 JCPenny 사 측에서는 Samara Brothers 사에게 이의를 제기하게 된다. Samara Brothers는 Wal-mart의 모방에 대하여 저작권 침해를와 함께 불공정경쟁과 트레이드드레스의 침해를 주장하면서 Wal-mart 및 다른 피고들에게 소송을 제기하였 다. Samara Brothers의 소송에 대하여 월마트와 계약을 진행하였던 제작자와 다른 피고들은 모두 화해를 진행하였으나 Wal-Mart는 화해를 진행하지 않았다. Samara Brothers에게 그 원피스의 디자인은 출처 식별기능이 없어 트레이드 드레스 로서 보호받을 수 없다는 주장을 하였다. (2) 법적쟁점 원고(피상고인) 측은 의류 디자인은 Samara Brothers 사의 기업의 핵심이며, Wal-Mart가 Samara Brothers 사의 의류를 기초로 하여 어린이용 원피스를 제작한 것이므로 이는 저작권 침해와 트레이드 드레스의 침해라고 주장하였다. 또한 원고 측은 Wal-Mart의 의류가 사실상 Samara Brothers의 의류와 사실상 동일한 것으로 보일 정도로 이를 모방하였다고 주장하였다. 피고(상고인) 측은 의류의 디자인에 대해서는 본질적인 식별력이 인정될 수 없고 144

제2장 판 례 이에 따라 트레이드 드레스로 Samara Brothers의 트레이드 드레스 침해 주장을 인정 할 수 없다고 주장하였다. (3) 판시사항 등록되지 아니한 제품의 디자인은 2차적 의미 또는 식별력을 얻지 못한 경우에는 Lanham Act 43(a)에 의한 보호를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 제품의 디자인의 경우 본질적인 식별력을 인정할 수 없기 때문에 제품의 형상이 보호되기 위해서는 2차적 의미가 있음이 인정되어야 한다. 법원은 상표에 대하여 본질적 식별력이 있는 상표와 2차적 의미를 통해 식별력을 얻는 상표 두 가지로 구분이 가능하다고 보았다. 후자의 예로서는 색체 상표가 존재 하는데, 이 경우에는 본질적 식별력은 불가능하며, 2차적 의미를 통한 식별력을 얻어 야만 한다고 판단하였다. 디자인은 색체 상표의 경우와 같이 본질적인 식별력을 얻을 수 없고 2차적 의미에 기인한 식별력을 얻을 수 있을 뿐이라고 판단하였다. 본질적인 식별력에 대한 판단에 있어서 상품의 디자인과 상품 포장은 다르게 취급이 되어져야 할 것이다. (4) 해설 상표로 등록되지 아니한 경우에도 트레이드 드레스를 통하여 일응 보호를 받을 수 있으나, 상품의 포장이 아닌 상품의 디자인의 경우에는 본질적인 식별력을 얻을 수 없고 2차적 의미에 기인한 식별력만을 얻을 수 있다는 점을 판시한 점이 주요하다. 주제어 식별력, 상품의 디자인, 상품 포장 145

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 9) Two Peosos, Inc. v. Taco Cabana 505 U.S. 763 (1) 사실관계 Taco Cabana 사에서는 텍사스에 멕시코 음식 패스트푸드 체인점을 경영하고 있었다. 1978년 11월 Taco Cabana의 최초의 레스토랑이 산 안토니오에 개장되었고 1985년까 지 산 안토니오 지역에 5개의 새로운 레스토랑이 개장하였다. 1985년 12월 Two Pesos 사에서는 허스턴에 레스토랑을 시작하였는데, Two Pesos는 Taco Pesos 레스토랑의 컨셉을 일응 모티브로 차용한 부분이 존재한다. Two Pesos 레스토랑은 빠르게 성장하여 허스턴 외에 다른 지점을 내기 시작하였으나 산 안토니 오에는 진출하지 않고 있었다. 그러나 1986년 Taco Cabana가 허스턴과 오스틴 지점 그리고 달라스 등 텍사스의 다른 도시로 지점을 확장하면서 Two Pesos의 영업 지역 과 겹치게 된다. 1987년 Taco Cabana는 Two Pesos에게 트레이드 드레스의 침해에 대한 소송을 제기 하면서 텍사스 판례법 상에서의 영업비밀 침해에 대한 부분을 함께 소를 제기한다. 지방법원은 Taco Cabana의 트레이드 드레스는 2차적 의미를 획득하지 못하였을지 몰라도 본질적인 식별력이 있다고 판단하면서, Two Pesos가 Taco Cabana의 트레이 드드레스를 침해하였다고 판단하였다. Two Pesos는 더 나아가 이 사건에 있어서 트레이드 드레스의 2차적 의미의 입증을 하지 않고도 Lanhan Act 43(a)의 보호를 받을 수 있는지의 여부에 대하여 소를 제기 하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 일체감 있는 간판, 내부 부엌 계획, 장식, 메뉴, 음식 장비, 종업원 유니폼, 레스토랑 전체적인 이미지를 Taco Cabana의 트레이드 드레스로 판단을 하여야 하며, Taco Cabana의 트레이드 드레스는 레스토랑의 서비스에서 비기능적인 부분으로 보 호가 가능하다고 주장하였다. 146

제2장 판 례 피고 측은 원심은 텍사스 시장에서의 Taco Cabana 사의 인테리어의 Lanham Act 43(a)를 판단함에 있어 2차적 의미를 판단하지 아니한 점에 있어서 오류가 존재한다 고 하였다. (3) 판시사항 상표의 경우 본질적인 식별력이 있는 경우 혹은 2차적 의미를 통한 식별력을 획득한 경우에는 상표로서 보호를 받을 수 있다. 상표가 Lanham Act 43(a)에 의한 보호를 받기 위해서는 상표의 비기능성의 인정이 요구되어지며 이는 트레이드 드레스의 보호에서도 동일하게 적용되게 된다. 트레이드 드레스의 본질적인 식별력이 존재하는 경우에는 2차적 의미의 입증이 불필 요하기 때문에 특정 출처를 확인할 수 있는 본질적인 식별력 있는 트레이드 드레스의 경우 트레이드 드레스의 사용 즉시 보호가 가능하다. Taco Cabana 사의 레스토랑의 디자인의 경우 레스토랑을 이용하는 자들은 이를 레스 토랑의 상표로 인식하는지의 여부와는 상관 없이 본질적인 식별력이 인정되는 것으 로 보아야 한다. (4) 해설 레스토랑의 인테리어의 경우에도 본질적인 식별력을 인정하면서 Lanham Act 43(a) 의 보호와 관련하여 상표의 식별력의 범위를 매우 확장시킨 획기적인 판례로 받아들 여지고 있다. 주제어 식별력, 트레이드 드레스, 상표 147

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제1호 다목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 서울지법 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결 (1) 사실관계 신청인은 TIFFANY 또는 티파니 라는 표지(이하 이 사건 표지 이라 한다)를 사용하 여 보석, 귀금속, 기타 패션제품 등을 디자인, 제작, 판매하는 미국 회사이며, 피신청 인은 부동산 개발업, 분양업, 분양 대행업 등을 영위하는 회사이다. 신청인은 이 사건 표지를 사용한 각종 보석류 등을 제조 판매하면서 세련된 디자인, 뛰어난 가공기술 등으로 전세계적으로 명성을 얻어 왔으며, 이 사건 표지에 관하여 60여 개국에 약 250개의 상표 및 서비스표 등록을 하였고, 대한민국 내에서는 1985. 경부터 이 사건 표지 또는 TIFFANY & CO. 에 관하여 다이아몬드 등 보석류, 혁대 등 액세서리류, 향수, 안경, 보석판매대행업 등을 지정상품 서비스업으로 하는 20여 148

제2장 판 례 개의 상표 또는 서비스표를 출원 등록하였다. 피신청인은 2003. 4.경부터 서울 중구 충무로2가 지하철 4호선 명동역 인근에 HiTIFFANY 및 하이티파니 라는 명칭(이하 이 사건 침해표지 라 한다)을 사용한 지 상 11층, 지하 6층, 연면적 7,000평의 대형쇼핑몰(이하 이 사건 쇼핑몰 이라 한다)을 신축 분양하는 사업을 진행하면서, 그 무렵부터 국내 주요일간지를 통하여 위 분양 사업의 홍보 및 수분양자 모집을 위한 광고를 지속적으로 하고 있고, 2003. 4. 9.경에 는 특허청에 이 사건 침해표지에 관하여 건물 분양업을 지정서비스업으로 하는 서비 스표 출원도 하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 소정의 상품주체 또는 영업주체의 혼 동의 의미 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 소정의 표지의 저명성 의 의의 및 판단 기준 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 소정의 출처의 혼동에 해당하는지 여부의 판단 기준 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목 소정의 식별력 이나 명 성 을 손상케 하는 행위의 의미 국내에 주지저명한 표지인 티파니(TIFFANY) 와 동일 유사한 표지 하이티파니 (HiTIFFANY) 를 무단 사용하여 명품브랜드점 분양사업을 하는 것은 부정경쟁방지및 영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 (다)목 소정의 부정경쟁행위 에 해당한다고 본 사례 (3) 판시사항 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 부정경쟁방지법 이라 한다) 제2조 제1 호 (가)목 (나)목 소정의 부정경쟁행위는 주지한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 149

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 사용하여 일반 거래자 또는 수요자들에게 상품주체 또는 영업주체에 관하여 혼동을 일으킴으로써 성립되는 것인바, 상품의 우수성 등의 이유로 일반 대중에 절대적인 신뢰감 및 양질감을 획득하여 식별력이 특히 강한 저명표지의 경우에는, 그와 동일 유사한 표지를 사용하여 상품 용역을 제공할 때 비록 그 상품 용역이 저명성을 획득한 표지의 상품 용역과 다른 것이라고 하더라도 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품 용역을 생산 판매 제공하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품 용역의 용도 및 판매거래 의 상황 등에 따라 당해 표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상 품 용역이 생산 판매 제공되는 것으로 인식하여 그 출처에 혼동을 일으킬 수가 있음에 비추어 볼 때, 같은 법 소정의 상품주체 또는 영업주체의 혼동은 주체의 동일 성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함한다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 소정의 표지의 저명성은 거래관계자들 뿐만 아니라 일반 소비자 대중에게까지 널리 알려지고, 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 가지는 상태를 의미하는 것으로, 협의의 혼동에서의 상품 영업의 소비자 또는 거래자에게 현저하게 인식되어 있음을 요구하는 소위 주 지성 보다는 강하지만, 출처의 혼동이나 경쟁관계의 존재를 요구하지 아니하는 같은 법 제2조 제1호 (다)목 소정의 희석행위금지규정에서 해석상 요구되는 소위 저명성 보다는 약화된 것이라고 볼 수 있는데, 이를 판단함에 있어서는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적 으로 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 일응의 기준으로 하여 합목적적으로 판단하여 야 한다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 소정의 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사 정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정 상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업 관계 내지 경제적 유연 후원관계가 있는지가 일응의 기준이 된다고 할 것이며, 그 구체적인 판단에 있어서는 표지선택의 동기, 표지에 나타난 악의도 참작하여야 할 150

제2장 판 례 것이다. 또한 이러한 경우의 혼동에는 반드시 현실의 혼동에 한하는 것이 아니라 혼동의 구체적 위험까지도 포함된다. 무릇 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 소정의 식별력 을 손상하게 하는 행위 란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명 상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 할 수 있겠고, 명성 을 손상하게 하는 행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 말한다. 국내에 주지저명한 표지인 티파니(TIFFANY) 와 동일 유사한 표지 하이티파니 (HiTIFFANY) 를 무단 사용하여 명품브랜드점 분양사업을 하는 것은 부정경쟁방지및 영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 (다)목 소정의 부정경쟁행위 에 해당한다고 본 사례. (4) 해설 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 (나)목 소정의 표지의 저명성과 같은 법 제2조 제1호 (다)목 소정의 희석행위금지규정에서 해석상 요구되는 소위 저명성 의 기준은 다목의 저명성이 다소 강화된 의미로 해석된다. 주제어 희석화, 저명성, 국내에 널리 인식된 2) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 (1) 사실관계 피고들이 개설한 웹사이트에서 비아그라 관련 정보 라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사와 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표내용을 인용하면서 제작사인 화 151

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 이저(PFIZER)사에 따르면 비아그라(viagra)는 이라는 표현을 사용함. 피고들이 생칡즙, 칡수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 와 같은 형태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 제품인 생칡즙, 칡수 에는 산에 산에 라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 산에 산에 는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다. 라는 기재가 명확하게 되어 있다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (다)목에서 정한 상품표지의 주지성 여부의 판단 시점(=사실심 변론종결시) 특정 도메인의 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착하여 사용하는 경우, 그 도메인의 이름 자체가 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 있는지 여부(소극) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목에 규정된 국내에 널리 인식된 이라는 용어와 식별력의 손상 이라는 용어의 의미 및 저명한 상품표지가 타인 에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 식별력의 손상 이 생기는지 여부(적극) 저명 상표인 viagra 와 유사한 viagra.co.kr 이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방 지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행 위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례 도메인의 이름 일부로 사용된 viagra 상표의 보유자는 자신의 명의로.kr 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다고 한 사례 152

제2장 판 례 (3) 판시사항 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명 상호 상표 상품의 용기 포장 기타 타인 의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 같은 법 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지이다. 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식 하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식 기억하기 쉽도록 숫자 문자 기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사 용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착 사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 신설된 규정으로서, (가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하 는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명 상호 상표 상품의 용기 포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하여 타인 의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위 를 부정경쟁행위로 규정하고 있는 바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 국내에 널리 인식된 이라는 용어는 주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것 을, 식 별력의 손상 은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되 는 것 을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표 지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다. 저명 상표인 viagra 와 유사한 viagra.co.kr 이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방 지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행 153

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다고 한 사례. 도메인의 이름 일부로 사용된 viagra 상표의 보유자는 자신의 명의로.kr 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 그 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다 (4) 해설 저명 상표인 viagra 와 유사한 viagra.co.kr 이라는 도메인 이름의 사용이 부정경쟁방 지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위(상품주체혼동행 위)에는 해당하지 아니하나, 같은 호 (다)목의 부정경쟁행위(식별력 손상행위)에는 해당한다 주제어 식별력 손상행위, 저명상표, 상품주체혼동행위 3) 대법원 2006.1.26. 선고 2004도651 판결 (1) 사실관계 마정천도장의사 라는 상호로 장의사를 운영하는 피해자가 1998. 9.경 현대자동차로 부터 장의버스 4대를 출고 받으면서 그 장의버스 외부에 원심 판시와 같은 색채 및 모양(이하 이 사건 디자인 이라 한다)을 표시한 다음 그 무렵부터 2001.경까지 사이 에 대전, 충남 지역 등에서 그 장의버스를 약 3,000회 가량 운행하고 그와 같은 장의 버스의 사진을 담고 있는 전단지 광고물 등을 그 지역의 장례식장 등에 다량 배포 발송하였고, 위 마정천도장의사 는 영업방식의 참신성 등으로 인하여 지역신문에 몇 차례 기사화되었는데, 거기에는 위와 같은 장의버스의 사진이 게재되어 있고, 위 마 정천도장의사 는 대전성심장례식장 을지대학교병원 등의 협력업체로 선정되고 국내 또는 지역 유명 인사들의 장례식에 장의버스운송업체로 참여하기도 하였다. 154

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 소정의 국내에 널리 인식되어 있는 타인의 영업 표지 에 해당하는지의 여부 (3) 판시사항 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지 의 의미 및 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준 장의버스 외부에 표시된 색채 및 모양이 그 자체로서 곧바로 영업표지로서 저명의 정도에 이르렀다고 할 수 없음은 물론, 주지의 정도에 이르렀다고 할 수도 없어, 부정 경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 국내에 널리 인식 된 타인의 영업표지 에 해당하지 않는다고 본 사례 (4) 해설 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (다)목에 정한 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지 의 의미 및 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준에서 그 사용으로 인하여 일반수요자나 거래자에게 특정 출처의 영업임을 연상시킬 정도 로 현저하게 개별화되고 우월적인 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 할 수 있어야 한다. 주제어 국내에 널리 인식된, 타인의 영업표지, 식별력 손상행위 4) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 (1) 사실관계 원고는 자동차, 항공기 및 관련 부품(자동차 및 항공기 엔진)을 제조하여 ROLLS-ROYCE 라는 상표로 판매하는 영국 내 법인으로 rolls-royce.com 과 rolls-royce.net 를 인터넷 도메인 이름(인터넷상의 숫자로 된 주소에 해당하는 숫 155

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 자 문자 기호 또는 이들의 결합을 의미하는바, 이하 도메인 이름 이라고만 한다)으 로 사용하고 있고, 피고는 1999. 6. 5. 삼진정밀이라는 상호로 사업자등록을 하고 있는 선정자 윤평완 명의로 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 rolls-royce.co.kr 이라는 도메인 이름(이하 이 사건 도메인 이름 이라 한다)을 등록 하고 이 사건 도메인 이름으로 된 웹사이트를 운영하고 있다. (2) 법적쟁점 도메인 이름의 중요 부분이 저명한 등록상표와 동일하지만 그 도메인 이름의 사용이 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위에는 해당하지 아니한다고 한 사례 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 소정의 사용 의 의미 및 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 같은 법 제2조 제1호 소정의 부정경 쟁행위에 해당하는지 여부(소극) (3) 판시사항 도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상 표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록 서비스표의 지정서비스업과 동일 유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹 사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상 표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하 는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 한 사례. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 상품에 관련된 일체의 사용행위 를, 같은 호 (나)목의 영업주 체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 영업에 관련된 일체의 사용행위 를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위 156

제2장 판 례 에 해당하는 표지의 사용은 상업적 사용 을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이 고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행 위에 해당하지 아니한다. (4) 해설 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 상품에 관련된 일체의 사용행위 를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 영업에 관련된 일체의 사용행위 를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용 은 상업적 사용 을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없다. 주제어 식별력 손상행위, 저명상표, 상품주체혼동행위, 명성손상행위 Ⅲ 일본 1) 최고법원 1993 年 12 月 16 日判時 1480 号 146 頁 ( 平 5(オ)1507) (1) 사실관계 X(원고, 피항소인, 피상고인)은 아메리칸익스프레스기업 그룹의 일원으로서 미합중 국법인인데, 1954년 일본지점을 개설하여 1980년 이후 크레디트 카드 발행업무를 행하고 있다. 아멕스 라는 표시는 아메리칸익스프레스의 약칭으로서 1976년 이래 X 를 지칭하는 표장으로서 X에 관련된 신문 잡지 기사 등에 사용되고 있었으나, X 스스로가 자사를 지칭하는 표장으로 사용한 것은 1986년 이후이다. 한편 Y(피고, 항 소인, 상고인)는 1980년부터 주식회사 아멕스 인터네셔널 이라는 상호로 공고대리업 157

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 및 부동산업을 운영하고 있다. X는 Y가 위 상호를 사용하기 시작한 시기에는 아멕스 가 X를 지칭하는 표장으로 주지성을 획득하고 있었다고 하면서, Y에 대해 아멕스, 아멕스 인터네셔널 등의 표장사용금지와 상업등기의 말소를 청구하였다. 이에 대해 1심( 東京地判平成 4 年 6 月 29 日金判 935 号 36 頁 ( 平 2(ワ)14493)과 2심( 東京高判平成 5 年 4 月 28 日判時 1480 号 153 頁 ( 平 4(ネ)2567)은 주지성 요건은 당해표시의 영업 주체가 영업표시를 사용하여 획득한 경우에 한정되지 않고, 제3자의 사용에 의해 자 연발생적으로 특정 영업을 표시하는 것으로 널리 인식된 경우도 포함된다고 하여 X의 청구를 인용하였고, 이에 Y가 상고하였다. (2) 판시사항 [구]부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에서 말하는 널리 인식된 타인의 영업을 지칭 하는 표장에는 영업주체가 그것을 사용 내지 선전한 결과 당해 영업주체의 영업을 지칭하는 표장으로서 널리 인식된 것 뿐만 아니라, 제3자에 의해 특정 영업주체의 영업을 지칭하는 표장으로서 사용되어 그 표장으로서 널리 인식된 것도 포함되는 것으로 해석함이 상당하다. (3) 해설 부정경쟁방지법으로 보호받기 위해서는 당해 표장이 널리 인식되어야 하는데 당해 표 장의 영업주체의 행위가 아닌 제3자의 행위로 인해 그와 같이 널리 인식된 경우에도 보호가 가능할 것인지 문제될 수 있다. 예컨대 우리나라의 경우 1도 1사의 원칙을 오랜 기간 유지해 온 결과 특정 지역의 소주로 대표 소주를 쉽게 연상하게 되는데(예컨대 부산소주=A 소주), 실제로 해당 소주 업체 스스로 특정 지역의 대표소주라고 광고하는 등에 의해 이러한 결과가 발생한 것은 아니다. 이와 같은 경우 자연발생적으로 특정 주체의 표장으로 인식된 명칭을 부정경쟁방지법에 의해 보호할 수 있을지가 다투어질 수 있는데, 대상 판결은 이에 대한 보호가 가능함을 명확히 설시한 점에 중요한 의의가 있다. 즉, 원고 이외의 제3자의 행위에 의해 표장이 주지성을 갖게 된 경우에도 주지성 158

제2장 판 례 요건은 충족되고, 표시주체 자신의 광고선전 활동에 의하지 않고 획득된 주지성에 대해 서도 출처혼동이 발생하는 경우에는 보호를 해야 함을 분명히 한 것이다. 다만, 그 표장은 적어도 원고를 지칭하는 것으로 인식되고 있을 것을 요한다. 주제어 영업주체, 상품주체, 제3자의 행위, 출처혼동 2) 최고법원 1983 年 10 月 7 日民集 37 卷 8 号 1082 頁 ( 昭 57(オ)658) (1) 사실관계 X(원고, 피항소인, 피상고인)는 사무처리청부를 업으로 하는 미국회사의 자회사로서, 1966년부터 맨파워 제팬 주식회사 라는 상호 및 그 통칭으로서 맨파워 를 사용하여 영업을 하고 있다. 한편 Y(피고, 항소인, 상고인)은 1976년부터 일본 우먼파워 주식 회사 라는 상호를 사용하여 사무처리청부업을 행하고 있다. X의 상호 및 통칭은 Y의 성립등기가 이루어질 무렵 X의 본점, 지점 및 그 주변지역에서 X의 영업활동을 나타 내는 표시로서 널리 인식되었고, Y의 설립등기 이후 X와 Y가 같은 영업주체인 것으 로 오해한 Y의 고객으로부터 전화를 받는 일이 있거나 X의 고객으로부터 새롭게 여자부가 생긴 것인가 또는 Y는 X의 자회사인가 등의 문의가 제기되곤 하였다. 이에 X는 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에 근거하여 Y에 대하여 Y 상호의 사용금지와 말소등기청구를 구하였다. 1심( 東京地判昭和 56 年 1 月 30 日民集 37 卷 8 号 1090 頁 ( 昭 53(ワ)3303) 및 2심( 東京高判昭和 57 年 3 月 25 日民集 37 卷 8 号 1105 頁 ( 昭 56 (ネ)347) 모두 X의 통칭은 X의 본점 및 지점 소재지 지역에서 주지성을 획득하였다고 하여 원고의 청구를 인용하였고, 이에 Y가 상고하였다. (2) 판시사항 [1] 어느 영업표시가 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에서 말하는 타인의 영업표지 와 유사한 것인지 여부를 판단함에 있어서는 거래의 실정을 기초로 하여 거래자, 수 요자가 양자의 외관, 호칭 및 관념에 기하여 인상, 기억, 연상 등으로부터 양자를 전체적으로 유사한 것으로 받아들일 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하는 159

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 것이 상당하다. 상호의 요부는 주지의 것으로 되어 있는 그 통칭인 맨파워 라고 하는 부분임에 대하 여, Y 상호의 요부는 우먼파워 라고 하는 부분이라고 할 것인바, 양자는 맨 과 우먼 부분이 서로 다르나, 현재 일본에서의 영업의 보급도에 비추어 볼 때 맨 이라고 하는 영어는 사람도 의미하여 우먼 을 포섭하는 단어로 알려져 있고, 또한 파워 라는 영어 는 물리적인 힘 외에 사람의 능력, 지력( 知力 )을 의미하는 단어로 알려져 있다고 해도 무방한 점, X와 Y는 모두 본점을 동경 내에 두고 위 사무처리청부엄을 영위하고 있고, 위 각 사업은 사람의 능력, 지력을 활용하는 것이며, 양자의 수요자층도 공통으로 하고 있는 점을 고려하면, 양자의 수요자층에 있어서 위 맨파원 와 우먼파워 는 모두 사람의 능력, 지력을 연상하게 하여, 관념에 있어서 유사한 것으로 받아들여질 우려가 있는 것이라고 보아야 하며, 나아가 X 상호의 제팬 부분 및 Y 상호의 일본 부분은 모두 관념에 있어서 동일한 것이므로, 위 수요자층에 있어서 X의 상호 및 통칭인 맨파워 라는 명칭과 Y의 상호는 전체적으로 유사한 것이라고 받아들여질 우려가 있 는 것이라고 할 수 있다. [2] 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에서의 혼동을 일으키는 행위 에는 타인의 주지 의 영업표시와 같거나 유사한 것을 사용하는 자가 그와 위 타인을 동일한 영업주체로 오인하게 하는 행위만이 아니라, 양자 간에 이른바, 모자회사 관계나 계열관계 등의 긴밀한 영업상의 관계가 존재한다고 오신하게 하는 행위도 포함한다고 해석하는 것 이 상당하다. 이 사건에서 보건대, Y는 X의 주지 영업표시와 유사한 것을 사용하고, Y와 X는 동일 영업주체라고 오신될 행위 또는 양자 간에 긴밀한 영업상의 관계가 있다고 오신될 행위를 한 것이어서, 결국 Y는 X의 영업활동과 혼동을 일으킬 수 있는 행위를 한 것이라고 할 수 있다. (3) 해설 대상판결은 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호(수요자에게 널리 인식되어 있는 타인의 氏名, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 나타낸 표시와 동일 또는 유사한 것을 160

제2장 판 례 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 금지)에서 말하는 유사의 판단기준을 제시해 주었고, 또한 혼동의 의미에 대해 협의의 개념이 아닌 광의의 혼동이 포함된다는 점을 분명히 밝힌 점에서 의의가 있다. 이러한 구법 상 판단 기준은 유사한 규정을 두고 있는 현행법의 해석에 있어서도 동일하게 적용될 수 있다. 특히 궁극적으로 혼동 가능성이 중요하기 때문에 별도의 유사성 판단이 필요한지에 대해서는 다툼이 있을 수 있는데, 대상 판결에서는 유사성을 별도로 판단 하고 있는 점도 의미가 있다고 할 것이다. 주제어 타인의 상호, 표장, 외관, 유사성 3) 최고법원 1984 年 5 月 29 日民集 38 卷 7 号 920 頁 ( 昭 56(オ)1166) (1) 사실관계 X1(원고, 피항소인, 피상고인)는 미국 프로풋볼팀 연맹(NFL)의 명칭과 심볼마크를 관리하는 주식회사로서, 팀의 명칭과 심볼마크(이하 본건표시 라 함)의 상업적 이용 에 관한 일체의 권리를 보유하고 있고 그 사용권을 제3자에게 허여하는 것을 업으로 하고 있다. X2는 X1과의 계약을 통해 지정상품에 본건표시를 부착하여 상품화사업을 영위할 권리 및 그것을 제3자에게 유상으로 재사용(서브라이센스) 허락할 수 있는 권리를 확보하였다. X2는 1업종 1회사로 결정하고 소외 회사들에게 본건표시의 재사 용을 허락하였으나 본건표시의 사용에 있어서는 그 사용방법 및 태양, 허락상품의 특정 및 품질, 선전광고방법 등에 있어서 X2가 관리통제를 행하고, 소외 회사들은 X2의 관리 및 지시 등에 따라야 하는 의무 등을 두고 있었다. 한편 Y(피고, 항소인, 상고인)가 X의 허락 없이 본건표시를 부착한 라커를 제조판매 하자 X1과 X2가 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 및 제2호에 근거하여 Y에 대하여 본건 라커의 제조판매금지 및 손해배상을 청구하였다. 1심( 大阪地判昭和 55 年 7 月 15 日民集 38 卷 7 号 937 頁 ( 昭 55(ワ)480/ 昭 53(ワ)6006)은 X1, X2의 판매금지청구와 손해배상청구의 일부를 인용하였고, 2심( 大阪高判昭和 56 年 7 月 28 日民集 38 卷 7 号 975 頁 ( 昭 55(ネ)1874/1310)은 X1, X2의 부대항소에 의한 본건 라커 161

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 의 폐기청구와 변호사비용의 추가청구도 인용한 것 외에 1심 판결을 수긍하였다. 이에 Y가 상고를 제기하였다. (2) 판시사항 [1] 어떤 영업표시가 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호 소정의 타인의 영업표시와 유사한 것에 해당하는지 여부에 관해서는 거래 실정 하에 있어서 거래자 또는 수요자 가 양 표시의 외관, 칭호 또는 관념에 근거한 인상, 기억, 연상 등으로부터 양 표시를 전체적으로 유사한 것으로 받아들일 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단해야 한다 는 것이 당 재판소의 판례이고, 또한 어떤 상품표시가 동항 제1호 소정의 타인의 상품표시와 유사한 것에 해당하는가 여부의 판단에 있어서도 위 영업표시의 유사판 단과 동일한 기준에 의해야 하는 것으로 해석함이 상당하다. 30종에 이르는 본건표시의 각 마크는 각각 무늬 및 팀의 명칭을 달리하는 것이지만, 어느 것이나 미식축구의 헬멧을 모방한 공통의 도형으로부터 만들어진 것이기 때문 에 앞에서 설시한 거래의 실정 하에 있어서는 거래자 또는 주요자가 본건 라커 표시 를 전체적으로 봐서, 동 표시는 본건표시의 개개 마크와 외관 및 관념에 있어서 동일 또는 유사한 것을 여러개 사용하는 것으로 감득하리라는 점은 명백하기 때문에 위 기준에 비추어 보면, 본건 라커 표시의 사용은 본건표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 것이라고 하지 않을 수 없다. [2] 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 또는 제2호 소정의 타인에는 특정 표시에 관한 상품화계약에 의해서 결속된 동 표시의 사용허락자, 사용권자 및 재사용권자 그룹과 같이 동 표시가 갖는 출처표시기능, 품질보증기능 및 고객흡인력을 보호 발전 시킨다고 하는 공통의 목적 하에 결속되어 있는 것이라고 평가할 수 있는 것과 같은 그룹도 포함되어 있다고 해석하는 것이 상당하고, 또한 위 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 자가 자기와 위 타인을 동일한 상품주체 또는 영업주체로 오신시키는 행위뿐만 아니라, 자기와 위 타인 사이에 동일한 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하 는 관계가 존재하는 것으로 오신시키는 행위도 포함하고, 혼동을 생기게 하는 행위라 고 하기 위해서는 양자 간에 경쟁관계가 있는 것을 필요로 하지 않다고 해석하는 것이 상당하다. 162

제2장 판 례 이것을 본건에 비추어 보건대, X1등 및 재사용권자 그룹은 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 또는 제2호 소정의 타인에 해당한다고 해야 하고, 또한 위 그룹 중에 라커를 판매하는 자가 없다고 하더라도, Y의 본건 라커 판매행위는 위 그룹과 Y 사이 에 동일한 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하는 관계가 존재한다고 오신시키는 것 이라고 인정되기 때문에 위 각호 소정의 타인의 상품 또는 영업활동과 혼동을 생기게 하는 행위에 해당하는 것이라고 하지 않을 수 없다. (3) 해설 대상 판결은 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 및 제2호에서 말하는 타인의 상품 또는 영업인 것을 나타내는 표시 및 유사 의 의미에 대해 판시한 最 ( 二 ) 判昭和 58 年 10 月 7 日民集 37 卷 8 号 1082 頁 ( 昭 57(オ)658)과 마찬가지로 해석해야 함을 명확히 함과 동시에, 이에 나아가 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 또는 제2호 소정의 타인에는 특정 표시에 관한 상품화계약에 의해서 결속된 동 표시의 사용허락자, 사용 권자 및 재사용권자 그룹과 같이 동 표시가 갖는 출처표시기능, 품질보증기능 및 고 객흡인력을 보호 발전시킨다고 하는 공통의 목적 하에 결속되어 있는 것이라고 평가 할 수 있는 것과 같은 그룹도 포함되어 있다고 판시한 점, 혼동을 생기게 하는 행위라 고 하기 위해서는 양자 간에 경쟁관계가 있는 것을 필요로 하지 않는다고 판시한 점 등에서 중요한 의의가 있다. 주제어 타인의 상품, 타인의 영업, 혼동 4) 최고법원 1998 年 9 月 10 日判時 1655 号 160 頁 ( 平 7(オ)637) (1) 사실관계 X(원고, 피항소인, 상고인)는 고급부인복, 향수, 화장품, 핸드백, 구두, 악세사리, 시계 등 샤넬제품의 제조 판매를 목적으로 하는 기업으로 구성된 기업그룹(이하 샤넬그 룹 이라고 함)에 속하여 샤넬 의 표시 등에 관한 샤넬그룹의 상표권 등 지적재산권을 가지고 그 관리를 행하는 스위스법인이다. 한편 Y(피고, 항소인, 피상고인)는 스낵샤 163

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 넬 (이하 Y 표시 라 함)이라는 명칭을 사용하여 음식점을 운영하고 있다. 이에 X는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호를 근거로 하여 Y 표시의 사용금지 및 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. 원심( 東京高判平成 6 年 9 月 29 日知裁集 26 卷 3 号 1132 頁 ( 平 6(ネ)2687/571)은 금지청구를 인용하고 손해배상청구를 일부 받아들인 1심과 달리 샤넬 표장의 주지성 및 양자의 유사성은 인정하였으나 혼동의 우려와 관련하여서 타인의 주지의 영업표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 자와 그 타인의 영업의 종류, 내용 및 규모 등으로부터 일반 소비자들에 대해 양자 사이에 업무상, 경제상 또는 조직상 어떤 관련이 있는 것으로 오인되는 관계가 없다면, 타인의 주지 영업표시의 사용은 그와 같은 혼동을 발생시키는 행위에는 해당되지 않는다 고 하면서 Y의 영업의 종류, 내용 및 규모 등에 비추어 보면 Y가 이 사건 영업표시를 사용하는 것에 의하여 Y가 고급의상실의 오랜 점포로서 세계적으로 알려지고, 고급부인복을 시작으로 고급품의 이미지를 가 진 상품을 취급하는 샤넬사와 업무상, 경제상 또는 조직상 무언가 관계를 가지고 있 다고 일반 소비자가 오인할 우려가 있다고는 도저히 인정하기 어렵고, 따라서 Y의 본건 영업표시의 사용이 샤넬사의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으킬 행위에 해당한다고 인정할 수 없가 고 하여 Y의 부대항소를 인용하면서 X의 청구를 기각하 였다. 이에 X가 상고를 제기하였다. (2) 판시사항 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제2호에서의 혼동을 일으키는 행위 에는 타인의 주지 의 영업표시와 같거나 유사한 것을 사용하는 자가 자기 또는 위 타인과의 동일 영업 주체로서 오신시키는 행위뿐만 아니라, 양자간에 이른바 모자회사 관계나 계열관계 등의 긴밀한 영업상의 관계 또는 동일한 표시의 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하 는 관계가 있다고 오신시키는 행위(이하 광의의 혼동야기행위 라 함)도 포함하고, 혼동을 생기게 하는 행위라고 하기 위해서는 양자간에 경쟁관계가 있을 필요는 없다 는 것이 당심의 판례이며, 이러한 기준은 개정법 하에서도 마찬가지로 적용된다. 이러한 점을 이 사건에 관하여 보건대, Y의 영업의 내용은 그 종류, 규모 등에서 164

제2장 판 례 실제로 샤넬그룹의 영업과는 다른 것임에도 샤넬 표시의 주지성이 극히 높은 점, 샤넬그룹에 속하는 패션관련업계의 기업으로서도 그 경영이 다각화하는 경향이 있는 점, 이 사건 사실관계하에서는 Y 영업표시의 사용에 의하여 일반 소비자가 Y와 샤넬 그룹의 기업과의 사이에 긴밀한 영업상의 관계 또는 동일 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하는 관계가 존재한다고 오신할 우려가 있다고 할 수 있다. 따라서 Y가 X의 영업표시인 샤넬 과 유사한 Y 영업표시를 사용하는 행위는 신법 제2조 제1항 제1호에서 규정된 혼동을 일으키는 행위 에 해당하여 X의 영업상의 이익을 침해하는 것으로 보아야 한다. 그렇다면 원판결 중 이와 다른 판단하에서 Y 영업표시에 관한 X의 사용금지 및 손해 배상청구를 기각한 부분은 법령의 해석적용을 잘못한 위법이 있고, 그 위법은 원판결 의 결론에 영향을 미친 것이 명백하다. 이 점에 관한 논지는 이유 있어 그 밖의 상고 이유를 판단하지 않고 원판결 중 위 청구에 관한 부분은 파기를 면할 수 없다. (3) 해설 대상 판결은 구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호, 제2호의 혼동 개념을 판시한 最 ( 二 ) 判昭和 58 年 10 月 7 日民集 37 卷 8 号 1082 頁 ( 昭 57(オ)658) 및 最 ( 三 ) 判昭和 59 年 5 月 29 日民集 38 卷 7 号 920 頁 ( 昭 56(オ)1166) 판결을 인용하여 혼동의 개념에는 광의의 혼 동이 포함된다는 법리가 개정법에서도 그대로 적용됨을 명확히 한 점에 의의가 있다. 그러면서 주지성이 극히 높은 표시와 동일 또는 유사한 표시를 사용하는 경우 혼동 여부에 대한 구체적인 판단예를 보여주었다는 점에서도 유사사례에 유용한 참고가 될 수 있을 것이다. 주제어 혼동의 개념, 주지성, 영업표시 165

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 5) 동경지방법원 1997 年 3 月 7 日判時 1613 号 134 頁 ( 平 6(ワ)22885) (1) 사실관계 X(원고) 2) 는 피어스(pierce)를 할 때 귀에 뚫은 구멍의 수축예방을 위한 피어스구멍용 보호구(이하 X 상품 이라 함)를 제조 판매하는 자이고, Y는 이와 동일한 제품(이하 Y 제품 이라 함)을 제조 판매하기 시작한 자이다. 이에 X는 Y에 대해 Y 제품의 제조 판매 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 부정경쟁행위에 해당 한다는 이유로 손해배상 등 청구의 소를 제기하였다. Y 제품이 X 제품을 모방한 것인지 여부에 대한 판단과 관련하여 첫째, X 제품이 2005년 개정전 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 괄호에 규정되어 있던 동종의 상품이 통상 갖는 형태 에 해당하는지 여부, 둘째, Y 상품이 X 상품을 모방한 것인지 여부가 쟁점이 되었다. (2) 판시사항 [1] 동종 상품이 통상 갖는 형태를 보호 대상에서 제외한 것은 동종 상품이라면 통상 가질 만한 흔한 상품형태는 특정인에게 전용시킬 것이 아니고, 또한 동종 상품이 통 상 갖는 형태는 그 상품의 기능과 효용을 다하기 위하여 불가피하에 채용해야만 하는 상품형태인 경우가 통상일 것이기 때문에 그러한 종류의 형태를 특정인에게 독점시 키는 것은 상품의 형태가 아니라 동일한 기능과 효용을 갖는 그러한 종류의 상품 그 자체의 독점을 초래하게 되어 복수의 상품이 시장에서 경쟁하는 것을 전제로 하여 그 경쟁형태를 규제하는 부정경쟁방지법의 취지 자체에도 반하기 때문이다. 그리고 동 괄호에 규정의 그 취지를 고려해 볼 때, 설령 당해 타인의 상품이 극히 참신하여 기능 및 효용이 동일한 상품이나 유사한 상품이 쉽게 발견되지 않는 경우에도, 당해 상품의 형태가 그 기능 및 효용을 달성하기 위해 불가피하게 채용할 수 밖에 없는 경우에는 그러한 형태는 동종상품이 통상 보유하고 있는 형태에 해당하는 것으로 해석함이 상당하다. 따라서 당해 상품이 신규한 상품이라는 이유만으로 그 형태가 동종상품이 통상 가지는 형태가 아니라고 할 수는 없다. 2) 원고는 X들, 즉 여러명이나 편의상 X라고 함. 166

제2장 판 례 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 괄호 규정은 당해 타인의 상품 전체의 형태가 동 규정의 요건을 구비한 경우 그 상품의 형태를 모방한 행위를 부정경쟁행위에서 제외한다는 취지이다. 그러나 상품의 형태는 그 상품의 기능, 효용을 달성하기 위해 필수불가결한 형태만으로 구성된 경우 또는 동종의 상품이 통상 가지는 형태 그 자체 인 경우가 있을 수 있는바, 이와 달리 기능, 효용을 달성하기 위하여 필수불가결한 형태 또는 동종 상품이 통상 가지는 상품의 형태를 기초로 하여 일부 변경을 하거나 장식적 요소를 부가한 형태의 것도 적지 않다는 것은 당 재판소에 현저한 사실이다. 이와 같이 당해 상품의 기본적 형태가 동종상품이 통상 가지는 형태로서, 세부적인 구체적 형태에 있어서 그렇지 않은 경우에 있어서는 당해 상품 전체의 형태로서는 동법 제2조 제1항 제3호가 적용되는 것이 당연하지만, 당해 타인의 상품의 형태를 모방한 것인지의 판단에 있어서는 대비 대상이 되는 모방한 것으로 지목된 상품이 동종상품이 통상 가지는 형태를 기본적 형태로 하여 공통된 것인지에 중점을 두어서 는 안되고, 양 상품의 동종상품이 통상 가지는 형태가 아닌 구체적 형태가 동일 또는 흡사한지 여부를 기준으로 판단하여야 한다. [2] X 상품의 전체적인 형태는 동종상품이 통상 가지는 형태에 해당한다고 할 수 없다. 그러나 Y 상품은 X 상품과 그 기본 형태가 공통되고 일부 세부적인 부분에서도 공통되는 점(본체 머리부분의 구체적인 형태)이 있으나, 이들은 모두 동종상품이 통 상 가지는 공통된 형태이므로 실질적으로 동일한지 여부에 있어 고려대상이 되지 않고, 그 이외에 차이가 있는 요소들을 고려해 보면 Y 상품의 형태는 X 상품의 형태 를 모방한 것이라고 할 수 없다. (3) 해설 2005년 개정전 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 괄호에서는 당해 타인의 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 당해 타인의 상품과 그 기능과 효용이 같거나 유사한 상품)이 통상 갖는 형태를 제외한다 고 규정하였는데, 대상 판결은 이러한 적용제외의 요건에 대한 판시를 한 점에서 의의가 있다. 동 규정은 2005년 개정에서 당해 상품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형태를 제외한다 로 변경되 었는데, 구법상 통상 갖는 형태 의 해석이 명확하지 않았기 때문이다. 이와 같이 명확 167

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 하지 않은 구법상 통상 갖는 형태 에 대해 입법 취지 등을 설명하면서, 특히 통상 갖는 형태와 변형된 부분이 함께 존재하는 상품에 있어서의 보호요건을 제시한 점이 의미있다. 주제어 통상의 형태, 형태모방, 동종상품 6) 동경지방법원 1999 年 1 月 28 日判時 1677 号 127 頁 ( 平 10(ワ)13395) (1) 사실관계 X는 미국의 골프 용품 메이커인 C사와의 계약을 통해 일본국 내에서의 독점적인 판매권한을 획득하여 C사가 제조한 골프 용품을 수입하여 판매하고 있어 C사의 허락 하에 제3자가 제조한 제품도 X의 상품으로 같이 판매하고 있다. 이 사건에서 X는 골프용 캐디백을 수입 판매하고 있던 Y를 상대로, Y의 상품 판매행위는 부정경쟁방 지법 제2조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 Y 상품의 판매금지 및 손해배상청구의 소를 제기하였다. X가 이러한 청구의 주체가 될 수 있는지가 쟁점이 되었다. (2) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호의 취지를 고찰해 보면, 타인이 자금 노력을 투하 하여 개발 상품화한 상품의 형태에 대하여, 다른 선택지가 있음에도 불구하고 고의로 이를 모방하여 자신의 상품으로서 시장에 두는 것은 선행자가 구축한 개발성과에 무임 승차하는 행위로서, 경쟁상 불공정한 행위로 평가되어야 할 것이고, 또한 이와 같은 행위에 의하여 모방자가 상품형태 개발을 위한 비용 노력을 들이지 않고, 선행자와 시장에서 경쟁하는 것을 허용할 경우에는 신상품의 개발에 대한 사회적 의욕을 감쇄시 키는 것이 된다. 이러한 점에서 모방자의 위와 같은 행위를 부정경쟁행위로 규제하는 것에 의하여 선행자의 개발이익을 모방자로부터 보호하도록 한 것이 위 규정의 취지로 보는 것이 상당한다. 이에 의할 때 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 부정경쟁 행위에 대하여 금지 내지 손해배상을 청구할 수 있는 자는 형태모방의 대상이 된 상품 을 스스로 개발 상품화하여 시장에 둔 자에 한정된다고 보아야 한다. 168

제2장 판 례 X는 C사가 개발 상품화한 슈퍼랩형 캐디백을 수입하거나 또는 동사의 허락하에 제3자에게 제조하도록 하여 이것을 일본국내에서 판매하였다는 것인바, 단순히 수입 업자로서 유통에 관여하거나 라인센시로서 동종 제품의 제조허락을 얻은 것에 불과 하여 X 자신이 슈퍼랩형 캐디백의 형태를 개발 상품화한 것으로 볼 수 없음이 분명 하다. 따라서 X는 그 주장사실을 전제로 하더라도 슈퍼랩형 캐디백의 형태 모방행위 에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호에 기한 금지청구 또는 손해배상청구의 주체가 될 수 없다. (3) 해설 대상 판결은 상품형태 모방행위에 대한 청구주체에 대해 최초로 판결한 것인데, 상품 형태 모방금지 규정의 취지를 설시하면서 결국 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 부정경쟁행위에 대하여 금지 내지 손해배상을 청구할 수 있는 자는 형태모방 의 대상이 된 상품을 스스로 개발 상품화하여 시장에 둔 자에 한정되고 따라서 단순 히 수입업자로서 유통에 관여하거나 라인센시로서 동종 제품의 제조허락을 얻은 것 에 불과한 경우에는 그 청구의 주체가 될 수 없음을 밝힌 점에 의의가 있는 판결이다. 주제어 상품형태, 형태모방, 모방행위 Ⅳ 미국 1) Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc. 518 F.3d. 628 (1) 사실관계 Jada Toys는 캘리포니아의 회사로서 미니어쳐 장난감 차, 트럭 그리고 자동차 등을 만드는 회사이다. 2001년부터 2004년에 걸쳐 Jada 사는 장난감 트럭 시리즈인 HOT RIGZ를 제작하였 고, 2011년 HOT RIGZ에 대하여 미국 특허상표청에 상표출원을 하였으며, 2002년 등록되었다. Jada 사에서는 2001년부터 2004년까지 그들의 장난감 포장에 HOT 169

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) RIGZ 상표를 부착하여 광고 및 판매를 진행하였다. Mattel 또한 장난감 회사로서 HOT WHEELS 라는 미니어처 자동차 브랜드 라인을 가지고 있었는데 이는 1968년부터 판매되고 있었다. HOT WHEELS 장난감 라인은 big rig trucks의 미니어처 버전의 자동차 라인이었다. 1968년 Mattel 은 68 logo 를 사용하면서 HOT WHEEL 브랜드의 식별력을 가지게 되었다. 1982년 Mattel은 68 logo의 상호보완적 버전을 만들어 냈고 여기에 Mattle 씰을 붙여서 판매하기 시작하였다. Mattel은 씰의 형태를 미국 연방 상표로 등록하였다. 2004년 4월 20일 Jada 사는 Mattel 사에게 상표 침해와 출처에 대한 오해 양산, 불공정 행위로 소를 제기하였다. 다만 이 때 Jada 측에서는 HOT RIGZ와 연관된 소를 제기한 것이 아니라, Jada 사가 이미 상표등록한 OLD SKOOL이 Mattle 사의 OLD SCHOOL 과 NEW SCHOOL 라인 시리즈에 의하여 침해받았다는 사실로 소를 제기하였다. 이때 Mattel 사에서는 항변으로 Jada 사의 HOT RIGZ가 HOT WHEELS의 상표를 침해한 것이라는 주장을 하게 되는데 Mattel 사는 저작권 침해와 더불어 희석화의 주장을 하게 된다. (2) 법적쟁점 Jada Toys 측은 Mattel 사가 Jada 사의 OLD SKOOL 등록 상표를 침해하여 OLD SCHOOL과 NEW SCHOOL 라인을 만듬으로서 상표침해, 출처에 대한 잘못된 표시, 불공정행위를 하였다고 주장하였다. Mattel측은 Jada 사의 HOT RIGZ 상표가 Mattel 사의 HOT WHEELS 상표에 대한 침해, 저작권 침해, 희석화를 야기한 것이라고 주장하였다. (3) 판시사항 Mattel 사가 상표 침해를 했다는 Jada Toys의 주장과 관련하여 혼동의 가능성에 대한 판단을 위하여 Sleekcraft factors를 이용하였다. 판단 요소는 (1) 상표의 강함의 정도, (2) 상표와 상품간의 밀접함, (3) 상표의 유사성, (4) 실질적 혼동에 대한 증거, (5) 170

제2장 판 례 마케팅 채널의 사용, (6) 상품의 종류와 구매자가 행사를 위해 주의를 하는 정도, (7) 상표를 선택하였던 피고의 의도, (8) 제품의 확장성에 대한 가능성 이다. 앞선 판단 요소가 유사성을 인정하기 위한 주요한 판단기준일 될 수 있으나 비슷한 모양의 상표가 혼란의 가능성이 있다는 점을 명백히 제시하는 것은 아니다. 원심에서 단지 Sleekcraft factor만을 가지고 상표의 유사성을 판단한 부분은 이에 따라 오류가 존재하며, Jada 사의 주장에 대한 Mattel의 상표 침해 인정을 한 원심을 파기하였다. Mattel 사에서 희석화와 관련하여 두가지 설문조사를 진행하였다. 첫 번째는 HOT RIGZ 라는 이름이 장난감 자동차를 내놓는다 혹은 만든다 라고 판단한다는 전재하 에 설문조사를 진행하였고, 28%의 응답자는 Mattel 또는 같은 회사에서 판매하는 HOT WHEELS 또는 어떤 회사이든지 Mattel의 허락 하에 그 이름을 장난감 자동차에 사용한 것이라고 생각하였다고 응답하였다. 별개의 설문조사에서 HOT RIGZ 포장지 를 보여주고 어디서 재품이 만들어 졌는지에 대해 질문하였을 때 7%의 설문자들은 Mattel사 혹은 HOT WHEELS를 만드는 회사 또는 Mattel 사의 허락을 맡은 사에서 만들어졌을 것이라고 믿고 있었다. 이러한 실증적인 요소에 따라 이러한 증거들은 혼동으로 인한 희석화의 가능성이 존재함을 판단할 수 있다. 저작권의 침해에 대해 인정이 되기 위해서는 원고가 반드시 그 또는 그녀의 저작권이 피고에 의하여 보호되는 저작물의 주요 부분이 모방되었음을 증명하여야 한다. Mattle의 로고에 대한 저작권 침해 주장과 관련하여 통상 합리적인 관찰자의 관점 에 서 유사성이 존재하는 것으로 인식할 수 있다고 판단하였다. (4) 해설 상표의 유사성과 관련하여 상표권의 침해, 희석화의 주장, 저작권의 침해 논쟁에 대하 여 심도 있는 판단을 한 판시로서 그 시사점이 있다. 주제어 유상성, 희석화, 상표권 침해 171

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services 736 F.2d 1153 (1) 사실관계 호텔 서비스를 제공하고 있는 Hyatt Corp는 미국에서 매우 유명한 고급 호텔 체인업 체로 Hyatt라는 이름을 호텔명칭으로 25년 이상을 사용하고 있었다. Hyatt 호텔 측은 저명 신문과 잡지에 국내적으로 지속적인 광고를 해 왔으며 매년 5천만 달러에 이를 정도로 막대한 금액이었다. Hyatt Legal Service는 1977년 오하이오주 클리브랜드에 설립된 회사로 법률서비스를 제공하고 있는 업체이다. 총 4명의 파트너 변호사(Joel Hyatt, Susan Hyatt, Wayne Willis, William Brooks)로 이루어진 이 법률서비스 회사는 Hyatt 호텔과는 전혀 연관 관계가 없는 업체이다. Hyatt Legal Service는 주로 TV 광고를 통해 자신들의 저렴하 면서도 적절한 법률 서비스를 제공함을 광고하였다.1982년을 기준으로 하여 Hyatt Legal Service 측에서 사용한 광고비용은 3백만 달러였다. 3) Hyatt 호텔 측에서는 Hyatt Legal Service가 상표를 침해하고 있으며 이를 금지하기 위한 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 원고는 Hyatt 호텔은 미국에서 고급 호텔 체인업체로서 25년간 전국적인 영업과 광범 위한 광고를 통해 소비자들에게 인식되어 졌으며, 만약 Hyatt 라는 명칭이 전국적으 로 다른 서비스에 사용된다면 희석화 될 것이라고 주장하였다. 피고는 Hyatt라는 이름은 단순 사람의 이름에서 따온 부분으로 Hyatt 라는 것이 호텔 의 명칭으로의 식별력만을 가지고 있는 것은 아니라고 주장하였다. 3) Hyatt Legal Services, founded in 1977 in Cleveland, Ohio, is and always has been a legal entity completely separate and apart from Hyatt Hotels. It provides legal services in a growing number of states, sixteen at the time of the hearing. There are four partners, appellee Joel Hyatt, Susan Hyatt, Wayne Willis and William Brooks. Hyatt Legal Services advertises extensively, mainly on television, and directs its advertisements towards people with low and moderate incomes. It takes only certain kinds of cases, primarily simple cases which can be rapidly handled at high volume. Its goal is to provide basic legal services at reasonable prices to people who might otherwise not see a lawyer. Hyatt Legal Services spent approximately $3 million in advertising in 1982. 172

제2장 판 례 (3) 판시사항 Hyatt 호텔은 25년간 이미 사용되었으며 13년 동안 상표 등록을 유지하고 있었다. 또한 지난 기간 동안 엄청난 광고를 통하여 광범위한 지역에 Hyatt 라는 이름을 호텔 체인과 연관시킬 수 있도록 하였다. 이를 통해 Hyatt 호텔은 이미 자신들의 명성을 호텔업계에서 구축하고 있는 상황이다. 소비자의 입장에서 Hyatt Legal Service의 상호명이 지속적으로 이용되게 된다면 Hyatt 상표에 대하여 원고가 구축한 호텔 체인 업체와의 연관성이 약화될 수 있기 때문에 일리오니아 주 희석화 방지법(Illinois Anti-Dilusion Act)에 따라 Hyatt Legal Service의 사용 금지하는 것이 적절하다. Hyatt는 사람의 이름이라기 보다는 이미 상표(상호)로서 Hyatt로 굳어진 것이 사실이 기 때문에 Hyatt Legal Service에서 Hyatt 상호를 사용하여서는 아니하나, Hyatt Legal Service 측에서는 Joel Hyatt Legal Services 혹은 Hyatt, Hyatt, Willis & Brooks 와 같이 법률서비스가 Hyatt 호텔과의 연관성이 없음을 보여줄 수 있는 명칭을 사용한다 면 법에 저촉되지 않을 것이다. (4) 해설 오랜 기간과 엄청난 비용을 들여 식별력과 명성을 구축한 상황에서, 그 상표를 다른 업체에서 사용함으로서 이미 구축된 식별력과 명성에 프리라이딩 하는 것을 금지한 판시이다. 이를 위한 근거로 상표의 희석화 논리를 이용하였다. 주제어 희석화, 식별력, 명성손상행위 3) Nola Spice Designs, L.L.C., et al v. Haydel Enterp, No. 13-30918 783 F.3d 527 (5th Cir. 2015) (1) 사실관계 뉴올리언스의 Mardi Gras 퍼레이드 기간 중에 퍼레이드 참가자들(krewes)이 구경꾼 173

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 들에게 플라스틱 구슬 줄을 던지고, 구경꾼들은 이들 줄을 개 모양으로 구부려 구슬 개(bead dogs) 를 만들었다. 피고(항소인) Haydel 사( Haydel )는 뉴올리언스에 위치 한 Haydel s 베이커리를 소유하고 있으며, Mardi Gras 시즌 중에 판매되는 유명한 킹 케이크를 포함하여 패스트리와 케이크를 제작 및 판매하고 있다. 2008년, Haydel 은 마스코트를 디자인하도록 의뢰하였으며, Mardi Gras Bead Dog 라고 그 마스코트 의 이름을 지었다. 2009년 10월 13일 및 2009년 12월 1일, 미국 특허청은 Haydel에 2개의 상표 등록을 발급하였는데, 이는 각각 MARDI GRAS BEAD DOG 란 문장과 이들 구슬 개(bead dogs) 디자인이었다. 디자인은 구슬로 장식한 목걸이를 찬 양식화된 개 로 구성되 었으며, 개는 Mardi Gras 스타일 구슬처럼 보이도록 디자인된 일련의 구형으로 이루 어져 있다. 이 등록상표는 킹 케이크 패스트리, 보석 및 의상(셔츠, 모장 및 아동용 점프 슈트)을 그 대상으로 한다. Haydel은 이들 제품을 뉴올리언스 점포, 온라인 및 뉴올리언스 소매상인 Fleurty Girl 라이선시를 통하여 판매하였다. 한편, 2012년 9월, Haydel은 사진, 보석 디자인, 2차원 저작물 및 조각 에 있어 Bead Dog 란 제목으로 저작권 등록 증명을 받았다. 2012년 5월, 원고(피항소인) Raquel Duarte은 Nola Spice Designs은 만들어, 이를 통하여 구슬 개 장신구를 특징으로 하는 목걸이와 귀걸이를 포함하는 보석과 액세서 리를 판매하였다. Duarter은 자신은 보석을 bead dog 란 문장을 포함한 타이틀 아래 인터넷에서 판매하였으나, Mar야 Gras bead dog 란 문장을 포함하고 있지 않았다. 2012년 8월, Haydel은 Nola Spice Designs에 구슬 개 디자인 에 대한 Haydel의 상표 및 저작권을 통지하고, 그 가운데서도 Nola Spice Designs은 웹사이트에서 구슬 개 디자인과 관련한 모든 전시, 언급, 참고를 제거하고, 구슬 개 디자인을 포함하는 재제 의 모든 광고, 선전 또는 사용을 중지할 것을 요구하였다. 2012년 10월, Nola Spice Designs은 Haydel을 상대로 (1) Nola Spice Desings의 행위 는 랜햄 법 15 U.S.C. 1051 이하 참조., 또는 기타 다른 상표법을 위반하지 않는다는 확인 판결과 (2) 15 U.S.C. 1119에 따른 Haydel 상표의 취소 및 (3) 루이지애나 불공정 거래법(LUTPA), La. Rev. Stat. Ann. 51:1401 이하 참조에 따른 손해배상을 174

제2장 판 례 요구하는 소를 제기하였다. Haydel은 Nola Spice Designs를 상대로 반소를 제기하였 으며, Duarte를 상대로 금지청구와 손해배상을 요구하는 제3자 소송을 제기하였다. 특히, Haydel은 랜햄 법 위반에 따른 상표권 침해, 부정경쟁(출처 오인 야기) 및 상표 희석화, LUTPA에 따른 부정경쟁 및 저작권법, 17 U.S.C. 101 이하 위반에 따른 저작권 침해 등을 이유로 반소를 제기하였다. 당사자들은 또한 약식판결을 구하는 상호명령신청(cross-motion)을 하였다. 2013년 8월 28일, 지방법원은 Nola Spice Designs이 제기한 약식판결 신청을 일부 인용하고, Haydel의 신청은 기각하였다. 이에 상표권자 Haydel가 항소하였다. (2) 법적쟁점 상표 침해와 관련하여, Haydel은 (1) 유효한 상표를 보유하였는지 여부, (2) Haydel의 상표를 Nola Spice가 사용하여 출처, 제휴 또는 후원에 대한 혼동 가능성을 야기한 것을 입증하여야 한다. 법원은 Haydel이 디자인 및 문자 상표가 2차적 의미를 획득하 였는지에 대한 사실 쟁점을 제기하는 데 실패하였다는 지방법원의 판단에 동의하였 다. Haydel의 상표는 식별할 수 없으므로 보호받을 수 없다. 따라서 지방법원은 Haydel의 상표를 침해하지 않는다는 확인 판결을 청구한 Nola Spice에 대하여 적법 하게 약식 판결을 내렸다. 또한 법원은 상표 침해란 Haydel의 반소에 대하여 적법하 게 Nola Spice에 대하여 약식 판결을 내렸다. 상표등록의 취소에 관한 쟁점과 관련하여 다루었다. 상표가 식별력이 없다고 판단되 는 경우 법원은 상표의 등록을 취소할 수 있다. 지방법원은 표장들이 관용적이거나 그 대신 2차적 의미가 없는 기술적이라는 판단에 근거하여, 3개의 상품류 모두 의상, 보석 및 킹 케이크 패스트리 에 대한 Haydel의 문자 표장 및 디자인 표장 등록을 취소하였으며, 법원에서는 이를 적법한 것으로 보았다. 지방법원은 일정 유형의 부정경쟁을 금지하는 랜햄법 제43(a)(15 U.S.C. 1125(a)) 위반에 따른 출처 오인을 주장하는 Haydel의 반소에 대하여 Nola Spice에게 유리한 약식 판결을 부여하였으며, 본 판결에서도 이를 적법하다고 판단하였다. 상표의 희석화 쟁점과 관련하여, 지방법원은 랜햄법 및 루이지애나 법에 따른 상표 175

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 희석화를 이유로 한 Haydel의 반소와 관련하여 Nola Spice에 대하여 약식 판결을 인정하였다. 법원에서도 Haydel의 표장이 식별력이 없을 것을 감안할 때, Haydel의 주법 희석화 청구와 관련하여 Nola Spice에 대한 지방법원의 약식 판결 부여는 적법 한 것으로 보았다. 저작권 침해와 관련하여, 저작권 침해를 입증하기 위해서, 원고는 (1) 유효한 저작권 에 대한 저작권 귀속, (2) 사실적 복제 및 (3) 상당한 유사성을 입증하여야 한다. 법원에서는 Haydel의 저작권 침해 청구에 대하여 Nola Spice에 대한 약식 판결 부여 는 적법하다고 판단하였다. 루이지애나 불공정거래법(The Louisiana Unfair Trade Prac-tices Act: LUTPA)은 경쟁 의 불공정한 수단과 부정 또는 사기적 행위 또는 일체의 상거래 과정에서의 행위 를 금지한다. haydel은 LUPTA 청구와 관련하여 Nola Spice에 대한 약식 판결의 인정에 잘못을 범하였다고 주장한다. 그러나 Haydel은 지방법원이 자신의 상표 및 저작권 침해 를 기각한 실수를 범했다는 주장만으로 이 주장을 뒷받침하고 있다. 결론적으로 Haydel 은 이를 적절하게 전개하지 못함으로써 LUTPA와 관련한 자신의 주장을 포기하였다. Haydel Nola Spice 전통적인 구슬 개 장식구 조각상 디자인 표장 보석 보석 176

제2장 판 례 (3) 판시사항 항소법원에서 연방판사 Stephen A. Higginson은 다음과 같이 판결하였다. (1) 보유자의 마르디 그라 구슬 개(Mardi Gras Bead Dog) 이란 문자 상표은 2차적 의미(secondary meaning)을 취득한 경우에 한하여 보호받을 수 있다. (2) Mardi Gras 구슬로 만들어진 개 모양의 보유자 디자인 상표가 2차적 의미를 취득 한 경우에 한하여 보호받을 수 있다. (3) 그런데 보유자의 상표는 2차적 의미를 취득하지 못했다. (4) 따라서 상표의 취소는 정당하다. (5) 디자인 상표의 식별력 부족은 보유자로 하여금 랜햄법에 따른 부정경쟁 주장을 하지 못하도록 한다. (6) 보유자의 상표는 희석화 주장을 위하여 요구되는 식별력이 부족하다. 또한, (7) 경쟁자의 저작물은 보유자의 저작권으로 보호받는 구슬 개 디자인의 보호대상 요소와 실질적으로 유사하지 않다. (4) 해설 본 사안은 Mardi Gras tradition과 지식재산권 사이의 상호관계를 고려한 판결이다. 본 사안은 상표권 침해, 부정경쟁, 상표의 희석화, 저작권 침해, 불공정 거래에 관련하 여 판시한 것으로서 의미가 있는 판결이다. 주제어 희석화, 식별력, 명성손상행위 4) ABERCROMBIE & FITCH STORES,INC. v. AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 280 F.3d 619 (6th Cir. 2002) (1) 사실관계 원고(항소인) Abercrombie & Fitch Stores, Inc.( Abercrombie 또는 A & F )은 ABERCROMBIE & FITCH, A & F CO, A & F 및 그 변형 등록 상표 및 서비스 표장을 통하여 전국의 157개 소매점과 메일 주문 카탈로그를 통하여 제품을 판매하고 있다. 177

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 1892년에 설립된 Abercrombie는 1988년 주식회사가 되었다. 이때부터, 원고는 (1998 년 6월까지) 14억 달러 이상의 상품을 판매하고, 전국 잡지 및 패션 잡지의 광고를 포함하여 시장에서 2천 6백만 달러 이상의 비용을 브랜드에 사용하면서 주목할 만한 브랜드가 되었다. A & F는 Abercrombie 브랜드 및 트레이드 드레스를 독특하고 본질적으로 식별력 있는 요소 라고 하였다. 피고(피항소인) American Eagle Outfitters, Inc.( American Eagle 또는 American ) 는 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 및 AE이란 상표 및 서비스표를 사용하면서, 300 개 전국 매장에서 본질적으로 동일한 유형의 의류 및 제품을 판매하며, 연간 약 3억 달러의 매출을 올리고 있다. Abercrombie는 American을 상대로 자신의 비등록 트레이드 드레스를 American이 침해하는 것을 막기 위해 소를 제기하였는데, 이때 비등록 트레이드 드레스는 랜햄 법 제43조(a)에 의하여 보호를 받게 되었다. A&F은 AE가 허락없이 특정 의류 제품의 디자인, 매장 광고 전시 및 카탈로그를 복제하였다고 주장하였다. Abercrombie & Fitch가 전혀 트레이드 드레스를 구성하지 않은 것에 대해 보호를 요구하였다는 이유 로 지방법원은 American Eagle에게 유리한 약식판결을 부여하였다. 이에 Abercrmbie 는 항소하였다. (2) 법적쟁점 랜햄 법 제43조(a)(15 U.S.C. 1125(a))는 제품의 무등록 트레이드 드레스 침해로부 터 보호를 한다. 이에 따른 트레이드 드레스 침해로부터 보호를 받기 위해서 원고는 1) 쟁점 트레이드 드레스가 시장해서 식별력이 있어서, 따라서 그것이 포장하는 제품 의 출처를 표시할 것, 2) 트레이드 드레스가 주로 비기능적인 것, 3) 경쟁 제품의 트레이드 드레스가 혼동할 만큼 유사할 것에 대하여 입증하여야 한다. 최근 트레이 드 드레스 는 보다 더 광범위한 의미를 가지며, 제품의 디자인과 외관뿐만 아니라 용기의 디자인과 외관, 소비자에게 제시되는 제품에 의한 총체적인 시각적 이미지를 구성하는 모든 요소를 포함한다. 178

제2장 판 례 이에 대하여 피고 American 측은 지방법원과 같이 트레이드 드레스와 마케팅 접근 을 구별한다. 반면, 원고 Abercrombie 측은 자신의 트레이드 드레스를 상이한 이미지 의 다양성을 자아내는 것이라고 주장하였다. 즉, Abercrombie는 American이 캐주얼 의류의 탄탄한 야외 라인 이미지를 전달하는 의류 광고를 금지하려고 하는 것이 아니 라, 그 대신 American이 아마 상품 출처로서 Abercrombie를 의미하게 된 Abercrombie의 트레이드 드레스의 다른 측면과 함께 outdoor란 단어를 사용하는 것을 금지하고자 하였다. 식별력이 있는지의 여부와 관련하여, 2차적 의미의 부착 을 통하여 식별력을 획득한 비관용적 제품 구성은 랜햄법의 식별력 요건을 충족하게 된다. 지방법원은 Abercrombie의 의류 디자인과 카탈로그 디자인은 관용적이므로 식별력 요건이 부족 하다고 보았다. 그러나, 본 판결에서는 이 사건 트레이드 드레스는 관용적인 것이 아니므로, Abercrombie는 자신의 디자인에 2차적 의미가 부착되었다는 것을 입증함 으로써 식별력 요건을 충족할 수 있다고 판단하였다. 기능적인지의 여부와 관련하여, 기능적인 제품 디자인은 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다. 그런데 Abercrombie가 자신의 트레이드 드레스라고 주장한 어떠한 디자인 특성도 의류, 카탈로그 및 장식한 매장의 사용 또는 목적에서 필수적인 것은 아니다. 디자인 특성은 분명히 의류의 가격과 품질에 영향을 미치며, 카탈로그의 디자인은 가격과 (부분적으로 의류를 판매하는 장치로서의 품질을 결정하는) 심미감에 영향을 미치며, 따라서 디자인이 전통적인 의미에서 기능적인가에 대한 배심원단의 의문이 존재하였다. 이에 대해 Abercrombie의 의류 디자인과 매장 표현은 식별력을 가짐에 도 불구하고 기능적이라 보호를 받을 수 없다. 그러나, A & F 계간지의 전체적인 디자인과 관련하여 볼 때, 그것이 보호적격으로서의 식별력과 비기능성 조건을 충족 하였다고 본다. 마지막으로 혼동가능성의 존재 여부와 관련하여 쟁점이 되었다. 원고는 원고 및 피고 제품의 출처 또는 출처에 대한 혼동 가능성의 존재를 입증하여야 한다. 제6지구 항소 법원은 혼동 가능성 판단을 위하여 8개 요소를 제시하였다. 1) 원고 표장의 강도, 2) 제품의 관련성, 3) 표장의 유사성, 4) 실제 혼동의 증거, 5) 사용된 마케팅 경로, 179

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 6) 구매자의 예상 주의 정도, 7) 표장 선택에 있어서의 피고의 의도, 8) 제품 라인의 확대 가능성이다. 혼동가능성 여부를 판단함에 있어, 본 사안에서는 먼저 계간지의 거의 전체 페이지에 서 Abercrombie 이름과 표장을 볼 수 있다. 또한, American 카탈로그에서도 역시 American 표장을 볼 수 있다. 즉, American 카탈로그의 트레이드 드레스는 두 카탈로 그가 자아내는 전체적 시각 인상이라는 관점에서 A & F의 계간지와 유사하지 않다. 혼동 가능성을 판단함에 있어 중요한 것은 사람들이 반드시 표장들을 혼동할지 여부 가 아니라 표장이 사람들로 하여금 상품이 동일한 출처에서 유래한 것으로 믿도록 혼동할지 여부이다. (3) 판시사항 본원은 여러 다른 이유에서 지방법원의 판결을 유지한다고 판시하였다. 즉, Abercrombie의 의류 디자인과 매장 표현은 법적으로 기능적이며, 보호를 받을 수 없는 트레이드 드레스라고 판단하였다. 또한, A&F 계간지는 비기능적인 식별가능한 트레이드 드레스이나, American Eagle 카탈로그는 법률 문제로서 혼동할 만큼 유사 하지 않다고 판단하였다. 구체적으로는 먼저 트레이드 드레스에 해당하는지 여부와 관련하여서는, 지방법원이 Abercrombie의 소송을 마케팅 주제 를 보호하려는 시도로 취급한 오류를 범하였다 고 보았다. 즉, A & F는 자신의 디자인에 대한 보호를 구하였고, 설령 디자인이 그 마케팅 활동과 일치하거나, 그 측면을 포함하거나, 일부를 형성하거나, 또는 소비자에 게 동일한 메시지를 전달하더라도, 보호를 구할 수 있다고 보았다. 따라서 Abercrombie가 보호받고자 한 세 개의 것 은 트레이드 드레스를 구성한다고 판단하 였다. 식별력이 있는지의 여부와 관련하여, 본 판결에서는 이 사건 트레이드 드레스는 관용 적인 것이 아니므로, Abercrombie는 자신의 디자인에 2차적 의미가 부착되었다는 것을 입증함으로써 식별력 요건을 충족할 수 있다고 판단하였다. 기능적인지의 여부와 관련하여, A & F 계간지의 전체적인 디자인과 관련하여 볼 180

제2장 판 례 때, 그것이 보호적격으로서의 식별력과 비기능성 조건을 충족하였다고 판단하였다. 혼동가능성의 존재 여부와 관련하여, American 카탈로그의 트레이드 드레스는 두 카탈로그가 자아내는 전체적 시각 인상이라는 관점에서 A & F의 계간지와 유사하지 않다고 판단하였다. (4) 해설 본 사안에서는 원고의 의류디자인 및 매장표현 이 트레이드 드레스 에 해당되는지의 여부, 또한 그러한 트레이드 드레스가 심미적 기능성(aesthetic functionality) 또는 전통적인 의미에서의 실용적 기능성(utilitarian function)을 지닌 것인지 여부에 대하 여 판단한 판결로서 의의가 있다. 주제어 식별력, 트레이드 드레스, 혼동가능성 5) Levi Strauss & Company v. Abercrombie & Fitch Trading Company (633 F.3d 1158) (1) 사실관계 1870년대부터 Levi Strauss는 청바지를 팔기 시작하였는데, 1873년부터 Levi Strauss 측에서는 청바지의 뒷 주머니 중앙에 두 아치형태의 모양이 연결되는 듯한 특이한 모양의 스티치를 넣은 청바지를 판매하였다. 이후 Levi Strauss는 그 모양( Arcuate design)을 연방 상표로 등록을 하였다. 2006년 Abercrombie는 스티치 디자인을 자신들이 만든 청바지의 뒷 주머니에 사용하 기 시작하였는데, Levi Strauss에 따르면 그 스티치의 모양이 자신들이 연방 상표로 등록하고 있는 Arcuate 디자인과 기본적으로 동일성이 존재하고 있다고 주장한다. 2007년 Levi Strauss는 Abercrombie를 피고로 하여 연방법과 캘리포니아 주법을 근거 로 하여 불공정경쟁과 상표 희석화로 상표 침해를 주장하며 소를 제기하였다. Abercrombie 측에서는 Abercrombie의 청바지 뒷주머니의 스티치 디자인은 Ruehl 181

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 디자인으로 이는 수학적으로 무한대를 나타내는 dipsy doodle 모양의 두 개를 연결 시킨 형태라고 주장을 하며 Levi Strauss 의 뒷 주머니의 Arcuate 모양과는 상이하다 는 점을 주장한다. Levi Strauss 사의 Arcuate 스티치 Abercrombie의 Ruehl 스티치 (2) 법적쟁점 원고 측은 Abercrombie의 Ruehl 다자인은 Levi Strauss가 연방상표로 등록을 완료한 Arcuate 디자인에 대하여 상표 희석화를 통한 상표 침해를 하고 있다고 주장하였다. 또한 원고 측은 Abercrombie의 Ruehl 디자인과 Levi Strauss의 디자인에 대하여 여성 들을 대상으로 하여 진행한 설문조사에 의하면 대략적으로 30%의 응답자가 Ruehl 청바지가 Levi Strauss에서 만들어진 청바지로 오인하고 있다고 하였다. 피고 측은 Abercrombie의 Ruehl 다자인은 수학적 무한대 기호를 연결시킨 형태로서 이는 Levi Strauss의 arcuate 모양과 상이하다고 주장하였다. 또한 피고 측은 Levi Strauss 의 설문조사는 일반적으로 인정된 표준적인 방법에 따라 진행된 것이 아니기 때문에 이 설문조사는 무의미 하다고 하였다. 182

제2장 판 례 (3) 판시사항 15 U.S.C. 1125(c)(2)(B)에 따라 상표의 희석화와 관련하여 법원은 이를 판단하기 위한 6개의 기준을 모두 고려하여야 하며 그 기준은 다음과 같다. 4) (ⅰ) 상표 또는 상호와 유명 상표와의 유사성의 정도 5) (ⅱ) 유명 상표의 고유성 또는 특수성의 정도 6) (ⅲ) 유명 상표의 권리자가 실질적인 독점 배타적으로 사용하고 있었는지의 여부 7) (ⅳ) 유명 상표에 있어서의 인식도의 정도 8) (ⅴ) 상표 또는 상품명을 통하여 유명 상표로서의 연상을 창조해내고자 하였는지의 여부 9) (ⅵ) 상표 또는 상품과 유명상표의 실질적인 연상이 존재하는지 여부 10) 다만 상표 또는 상호와 유명 상표와의 유사성의 정도 는 그 자체로 상표의 희석화 판단의 실질적 동일성 이라고 판단할 수 있다는 점은 법령에 존재하지 아니한다. 따라서 유명상표와의 유사성의 정도 그 차제가 상표의 희석화 요인을 의미하는 실 질적인 동일성이라고 판단될 수는 없다. 원심에서 원고인 Leiv Strauss에게 Arcuate 디자인이 Abercrombie의 Ruehl 디자인과 유사함에 관해 증명을 요구한 것은 원심 판단에 오류가 있는 것이라고 판단하였다. (4) 해설 상표의 희석화와 관련하여 두 상표 사이의 동일성 또는 실질적 유사성이 요구되는지 의 여부를 직접적으로 다룬 부분에 의미가 존재한다. 주제어 희석화, 유명상표, 동일성, 디자인 4) 15 U.S.C. 1125(c)(1). Subsection (c)(2) defines dilution by blurring accordingly 5) (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. 6) (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. 7) (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. 8) (iv) The degree of recognition of the famous mark. 9) (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. 10) (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark. 183

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제1호 라목, 마목, 바목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 라목, 마목, 바목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 2002. 3. 15. 선고 2001도5033 판결 (1) 사실관계 피고인 1은 중국에서 중국산의 대마를 원료로 한 대마 원사를 수입하여 안동시 소재 자신의 공장에서 기계로 짠 삼베로 만든 수의를 대량 생산하여 농협 등에 납품 판매 하였는데, 삼베 수의 제품의 포장상자에 신토불이(신토불이), 안동삼베 특품(또는 종 류에 따라 1품, 2품), 국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 안동포 인간문화재 1호 라는 제목하에 경북 무형문화재 1호인 안동 포 짜기의 기능보유자 배분영 여사가 삼베를 베틀에서 손으로 짜고 있는 사진을 담은 품질보증서를 넣었고, 한편 안동포는 경북 안동지역에서 재배 수확된 삼(대마)으로 원사를 추출한 후 이를 베틀로 제직하여 수작업으로 만든 삼베로서 품질이 좋은 것으 로 일반에 널리 알려져 있다는 것인바, 삼베는 전래적으로 대마를 재배 수확하여 184

제2장 판 례 실을 만들고 이를 수직 베틀로 짜는 일련의 생산과정이 특정 지역 내에서 이루어져 왔고, 그러한 지역의 고유한 특성이 반영된 지역명을 삼베의 명칭으로 호칭하는 경우 가 많고, 수의 제품은 전통적인 장례용품으로서 외국산보다는 우리 것을 선호하는 경향이 있으며, 신토불이 는 우리 땅에서 재배 수확된 농산물이 우리 체질에 맞는 다. 는 의미를 가진 점을 감안하면, 이 사건 수의 제품의 포장상자에 신토불이, 안동 삼베, 국내 최초 100% 대마(삼베)사 개발 등의 표시를 하고, 또한 포장상자 안에는 안동포 인간문화재 1호 에 관한 선전문과 사진이 실린 품질보증서를 넣은 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 사건 수의가 안동에서 생산(재배)된 대마(삼)로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하였다. (2) 법적쟁점 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (다)목 소정의 허위의 원산 지의 표시 의 의미 중국산 대마 원사를 수입하여 안동에서 만든 삼베 수의제품에 신토불이(신토불이) 등의 표기를 한 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 수의가 안동에서 생산된 대마로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위에 해당한다고 한 사례 (3) 판시사항 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전 의 것) 제2조 제1호 (다)목에서 허위의 원산지의 표시 라고 함은 반드시 완성된 상품의 원산지만에 관한 것은 아니고, 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미 를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다. 중국산 대마 원사를 수입하여 안동에서 만든 삼베 수의제품에 신토불이(신토불이) 등의 표기를 한 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 수의가 안동에서 생산된 대마로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위에 해당한다고 한 사례. 185

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 제2조 제1호 (다)목에서 허위의 원산지의 표시 라고 함은 반드시 완성된 상품의 원산 지만에 관한 것은 아니고, 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다. 주제어 원산지표시, 신토불이, 부경법 제2조 2) 대법원 2012.6.28. 선고 2010도14789 판결 (1) 사실관계 피고인 1은 2007. 2.경부터 식품제조가공업 영업신고를 한 피해자 공소외인 운영의 소재로부터 제조 공급받은 초코펜을 롯데마트, 홈플러스와 같은 대형마트 등 에서 판매해 오다가, 피해자와 분쟁으로 그 공급이 지연되자 2008. 1. 22.부터 같은 달 30일까지 자신이 대표이사로 있는 회사로서 식품제조가공업 영업신고를 하지 않 은 피고인 2 주식회사(이하 피고인 2 회사 이라고 한다)의 공장에서 직접 제조한 초코펜의 상품표시사항 중 제조원 란에 소재, 경기 성남시 중원구 상대원동 (지번 생략) 이라고 허위로 표시하여 위 대형마트 등에서 판매하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (바)목 후단에서 정한 상품 에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위 의 의미 및 상품의 제조원을 허위로 표시하거나 그러한 상품을 판매하는 등의 행위가 이에 해당하는 경우 (3) 판시사항 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라고 한다) 제2 조 제1호 (바)목 후단의 상품에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 등을 하는 행위 란 상품 186

제2장 판 례 의 속성과 성분 등 품질, 급부의 내용, 제조 및 가공방법, 효능과 사용방법 등 용도 또는 상품의 개수, 용적 및 중량 등 수량에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하게 하는 허위나 과장된 내용의 표지를 하거나 그러한 표지를 한 상품을 판매하는 등의 행위를 말한다. 한편 상품의 제조원에 일정한 품질 관념이 화체되어 있어서 이를 표시하는 것이 상품의 수요자나 거래자 등이 속한 거래사회에서 상품의 품질에 대한 관념의 형성에 기여하는 경우에는, 허위로 이러한 제조원을 상품에 표시하거나 그러 한 상품을 판매하는 등의 행위는 상품의 품질에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하 게 할 우려가 있는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (바)목 후단의 부정경쟁행 위에 해당한다. (4) 해설 제조원을 소재로 등의 허위로 표시하여 판매한 행위는 상품의 품질에 관하여 일반 소비자로 하여금 오인하게 할 우려가 있는 행위로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1 호 (바)목 후단이 규정한 부정경쟁행위에 해당한다. 주제어 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량 오인행위, 부경법 제2조 제1호 바목 후단 3) 대법원 2007.10.26. 자 2005마977 결정 (1) 사실관계 공지의 족구공 형상에 모양과 색채를 결합한 족구공 을 디자인 창작의 요점으로 하는 이 사건 등록디자인(제226553호)은 동일한 면적으로 가지며 대칭인 12개의 조각을 이어 붙여서 만든 것으로서 그 절반에 해당하는 6개는 흰색의 바탕색으로 남겨두고 나머지 6개는 채색된 부분을 이루되 빨간색과 파란색을 각 3조각씩 입힌 것으로서 그 정면사진은 와 같고, 배면사진은 와 같으며, 187

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 원심 판시의 비교대상디자인도 와 같이 공지의 배구공을 이 사건 등록디자인에 사용된 것과 동일한 형상과 모양의 12개의 조각을 이어 붙여서 만들었다. (2) 법적쟁점 두 디자인이 형상, 모양과 기본적인 채색 구도가 동일한 경우, 채색된 부분의 구체적 인 색채가 다르다고 하여 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 있는지 여부(소극) 족구공에 관한 등록디자인과 배구공에 관한 비교대상디자인이 그 형상과 모양, 기본 적인 채색 구도에서 동일하여, 심미감에 차이가 없는 유사한 디자인이라고 한 사례 전국적인 운동협회 등이 운동용품에 부여하는 인증표지를 그 협회 등의 허락 없이 운동용품 등의 상품에 사용하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (바)목의 부정경쟁행위에 속하는지 여부(적극) 및 위 협회 등의 공인을 받아 인증표지를 사용하고 있는 자가 그러한 부정경쟁행위의 금지를 청구할 수 있는 지 여부(적극) (3) 판시사항 디자인을 이루는 구성요소에는 형상과 모양뿐 아니라 색채도 포함되지만, 대비되는 두 디자인이 형상과 모양에서 동일하고 색채의 구성에 있어서도 바탕색으로 된 부분 과 채색되어 있는 부분의 위치와 면적 등 기본적인 채색 구도가 동일하다면, 그 두 디자인의 채색된 부분의 구체적인 색채가 다른 색으로 선택되었다는 점만으로는 특 별한 사정이 없는 한, 보는 사람이 느끼는 심미감에 차이가 생긴다고 볼 수 없다. 족구공에 관한 등록디자인과 배구공에 관한 비교대상디자인이 그 형상과 모양, 기본 적인 채색 구도에서 동일하므로, 비록 등록디자인이 빨간색과 파란색을 각 3개의 조 각씩 입힌 데 반하여 비교대상디자인은 단일의 진한 감색을 입혔다는 차이가 있다 하더라도 두 디자인은 심미감에 차이가 없는 유사한 디자인이라고 한 사례. 188

제2장 판 례 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 제2조 제1호 (바)목에서 상품에 상품의 품질 내용 등의 오인을 일으키는 표지를 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정 하고, 제4조 제1항에서 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침 해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 및 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있는데, 본래부터 품질을 보증하는 정부기관의 인증이 아니더라도 전국적인 운동협회 등이 운동용품에 대하여 부여하는 인증은 일반 수요 자들에게 품질에 대한 실질적인 보증의 효과를 줄 수 있어 그 협회 등의 허락을 받지 아니하고 자신의 운동용품 등의 상품에 그 인증표지를 하는 행위는 위 법 제2조 제1 호 (바)목이 말하는 부정경쟁행위에 속하고, 그 협회 등의 공인을 받아 인증표지를 사용하고 있는 동종의 영업을 하는 자로서는 법원에 그러한 부정경쟁행위의 금지를 청구할 수 있다. (4) 해설 제2조 제1호 (바)목에서 상품에 상품의 품질 내용 등의 오인을 일으키는 표지를 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고, 제4조 제1항에서 부정경쟁행위로 인 하여 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 및 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 본래부 터 품질을 보증하는 정부기관의 인증이 아니더라도 전국적인 운동협회 등이 운동용 품에 대하여 부여하는 인증은 일반 수요자들에게 품질에 대한 실질적인 보증의 효과 를 줄 수 있어 그 협회 등의 허락을 받지 아니하고 자신의 운동용품 등의 상품에 그 인증표지를 하는 행위는 위 법 제2조 제1호 (바)목이 말하는 부정경쟁행위에 속한 다고 할 것이고, 그 협회의 공인을 받아 인증표지를 사용하고 있는 동종의 영업을 하는 자로서는 법원에 그러한 부정경쟁행위의 금지를 청구할 수 있다고 할 것이다. 주제어 부경법 제2조 1호 바목, 디자인보호법, 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량 오인행위 189

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 4) 대법원 1989.6.27.선고 87도1565 판결 (1) 사실관계 피고인이 피해자 아남산업(주) 생산의 자주색 2극매입콘센트를 피고인이 생산한 제품 인 것처럼 사진을 찍어 이를 팜플렛으로 인쇄하여 배포하였다. (2) 법적쟁점 구 부정경쟁방지법(1986.12.31. 법률 제3897호로 개정되기 전의 것) 제2조 제5호 소 정의 광고에 상품의 품질, 내용 또는 수량에 오인을 일으키게 하는 선전 의 의미 (3) 판시사항 구 부정경쟁방지법(1986.12.31. 법률 제3897호로 개정되기 전의 것) 제2조 제5호 중 단에서 (상품의) 광고에 상품의 품질, 내용 또는 수량에 오인을 일으키게 하는 선전 을 한다 함은 상품광고를 함에 있어 허위광고나 과대광고 등과 같이 상품의 품질 등에 오인을 일으키는 표시 등을 하는 경우를 말하고 비록 타인의 상품을 자기의 상품인 것처럼 팜플렛으로 인쇄하여 배포하였더라도 자기상품의 품질 등에 관하여 아무런 표시를 하지 않았다면 이는 동호 전단 소정의 타인의 상품을 사칭 하는 경우 에 해당할 뿐 상품의 품질 등에 오인을 일으키게 하는 선전 을 한 경우에는 해당하지 않는다. (4) 해설 타인의 상품을 자기의 상품인 것처럼 팜플렛으로 인쇄하여 배포하였더라도 자기상품 의 품질 등에 관하여 아무런 표시를 하지 않았다면 타인의 상품을 사칭 하는 경우에 해당할 뿐 상품의 품질 등에 오인을 일으키게 하는 선전 을 한 경우에는 해당하지 않는다. 주제어 상품의 품질, 제조방법, 용도 또는 수량 오인행위, 부경법 제2조 제1호 바목 190

제2장 판 례 제2조 정의(제2조 제1호 사목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 사목 부정경쟁방지법 제2조 Ⅱ 한국 1) 특허법원 2001. 6. 8. 선고 2000허7458 판결 (1) 사실관계 한섬은 1995. 2. 2. 피고와의 사이에 계약 기간을 계약일로부터 5년간으로 하여 한섬 이 국제 상품 분류 제25류에 속하는 상품에 관하여 인용상표를 국내에서 독점 사용할 수 있는 권한과 인용상표가 부착된 상품을 배타적으로 공급받을 수 있는 권한 등을 부여받고, 그 대가로 한섬은 피고에게 소정의 사용료를 지급하기로 하는 것을 주된 내용으로 하는 독점적인 상표사용계약(이하 이 사건 상표사용계약 이라 한다)을 체결 하였다. 한섬은 1987. 5. 25. 컴퓨터 도소매 및 프로그램 개발 용역업, 직물의 제조 판매업 및 디자인 개발용역업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이고, 원고는 1994. 1. 18. 의류, 구두 및 장신구의 제조 도소매업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로서, 두 회사 는 본점 소재지, 전화번호, 팩스번호 등이 서로 같다. 또한 이 사건 상표사용계약 체결 당시 한섬의 대표자로 표시된 한섬의 대표이사 정재봉과 이사 문미숙은 부부로 191

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 서 그 당시 원고의 각 대표이사, 이사를 겸하고 있었고, 정재봉은 2000. 7. 30.을 기준으로 할 때 한섬 주식의 30.8%를, 그 해 12. 31.을 기준으로 할 때 원고 주식의 19.1%를 각 소유한 대주주이기도 하며, 그 무렵 한섬은 원고 주식의 32%를 소유한 최대주주이다. 정재봉은 이 사건 상표사용계약의 체결에 앞서 피고에게 보낸 한섬을 소개하는 내용 의 서신에서 한섬은 매 시즌마다 각기 다양한 컬렉션을 선보이는 3개의 자회사로 구성되어 있다고 기재하였으며, 한섬뿐만 아니라 원고, 주식회사 마인에스에이 등의 설립 시기, 매출액, 직원 수, 대표이사, 이사에 관한 사항을 기재한 한섬 패션 그룹 (HANSOME FASHION GROUP) 의 현황을 알리는 자료를 보내기도 하였다. 또한 원 고, 한섬, 주식회사 마인에스에이가 각각 타임, 시스템 및 마인 이라는 브랜드로 의류 제품을 제조 판매하고 있음에도, 그 브랜드의 상품을 모두 한섬이 제조 판매 하는 것처럼 일반인들에게 소개되고 있다. 원고는 피고의 동의를 얻지 아니한 채 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받았다. (2) 법적쟁점 주식회사 한섬(이하 한섬 이라 한다)은 피고와 인용상표에 관한 독점적인 라이센스계 약을 체결한 다음, 피고에게 원고도 한섬 패션 그룹의 구성원임을 계속적으로 알려 온 점 및 원고가 이 사건 등록상표를 출원 등록한 경위 등을 고려할 때, 원고는 한섬과 별개의 법인이지만 한섬과 원고의 본점이 동일장소이고, 한섬의 대표이사 정 재봉이 원고의 이사인 점 등으로 보아 넓은 의미로는 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 피고의 대리인 또는 대표자에 해당한다. 그러므로 피고가 프랑스에 상표등록 한 인용상표와 구성 및 지정상품에서 동일한 이 사건 등록상표는 상표법 제23조 제1 항 제3호에 위반하여 등록된 것으로서 같은 법 제73조 제1항 제7호에 의하여 그 등록 이 취소되어야 한다고 주장하였다. (3) 판시사항 이 사건 등록상표는, 공업소유권 보호를 위한 파리조약의 동맹국인 프랑스국에 등록 192

제2장 판 례 된 인용상표와 유사한 상표로서, 피고의 대리인의 지위에 있는 원고가 정당한 이유 없이 인용상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록한 상표에 해당 한다. 그러므로 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다. (4) 해설 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호는 우리나라가 1980. 5. 4. 가입한 공업소유권 보호를 위한 파리협약 제6조의 7 소유권자의 허가를 받지 아니한 대리 인 또는 대표자 명의의 등록에 관한 규정 을 취소심판 청구의 행사 기간 등을 명시하 여 국내 입법화한 규정(1980. 12. 31. 법률 제3326호로 상표법 일부 개정시 제16조 제1항 제4호로 신설)으로서, 국제 교역이 활발히 이루어짐에 따라 수입국의 대리점이 수입국 내에서의 상표권에 관한 자신의 독점적 지위를 확보함과 동시에 수입선(수입 선)에 의한 대리점계약 파기나 거래 중단 등에 의하여 선행 투자의 효과가 상실되는 것을 우려한 나머지, 또는 독자적인 영업을 할 목적으로 외국 상표권자의 동의 없이 거래 상품에 사용한 상표를 임의로 출원하여 상표권을 취득하는 사례가 빈번히 발생 하였고, 이로 인하여 수요자 사이에 상표소유권자의 상품과 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있게 되자 이를 방지하고 공정한 국제 상거래 질서를 확보할 필요성에서 일정한 요건하에 등록국에서와 같은 보호를 부여한다는 취지의 규정이다. 주제어 상표법 제23조 제1항 제3호, 공업소유권보호를 위한 파리협약, 독점적 라인센스 2) 특허법원 1999.8.26. 선고 98허3477 판결 (1) 사실관계 피고는 별지 표시와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상 산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 별표 1 상품류 구분 제6류에 속하는 위스키, 브랜디, 맥주, 포도주 등 11가지 상품으로 하는 등록 제310583호 상표(출원일 1993. 9. 16., 등록일 1995. 3. 27., 이하 이 건 등록상표 라 한다)의 상표권자이다. 193

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 원고는 이 건 등록상표는 현저한 지리적 명칭 및 식별력이 없는 표장으로 구성된 상표이고, 지정상품과 관련하여 상품 및 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표라는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허청은 위 심판청구 사건을 96당351호로 심리하여 1997. 10. 31. 다음 나. 항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 이 건 심결 이라 한다)을 하였다. (2) 법적쟁점 이 건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는 것인지 여부 이 건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는 것인지 여부 이 건 등록상표가 TRIPs 협정 제23조와 파리조약 제10조의 규정에 위반되어 등록된 것인지 여부 (3) 판시사항 지정상품을 위스키, 브랜디 등으로 하고, 배가 그려진 도형과 Dover 라는 문자로 구성된 등록상표는, 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이 아니고 식별력이 있는 도형 부분과 결합되어 있어서 전체적으로 식별력이 있는 표장이고, 도버항이 영국의 주요 스카치위스키 수출항이라는 사실이 국내의 일반 수요자들에게 널리 알려져 있다고 보기 어려우므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 정한 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 한 사례 무역관련 지적재산권 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)은 체약국에게 그 협정이 요구하는 바와 같은 내용의 법적 수단을 갖출 의무만을 부과하고 법적 수단이 갖추어진 후에 체약국의 법률이 규정하는 바에 따라 상표의 등록을 거절하거나 등록상표를 무효로 하여야 한다고 규정하고 있으므 로, 체약국인 우리나라에서 관련 법률이 협정의 취지에 맞추어 정비되기 전에 국내 등록상표가 협정 조항의 취지에 위배된다는 이유로 그 등록상표를 무효로 할 수 없다 고 한 사례 194

제2장 판 례 (4) 해설 무역관련 지적재산권 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)은 체약국에게 그 협정이 요구하는 바와 같은 내용의 법적 수단을 갖출 의무만을 부과하고 법적 수단이 갖추어진 후에 체약국의 법률이 규정하는 바에 따라 상표의 등록을 거절하거나 등록상표를 무효로 하여야 한다고 규정하고 있으므 로, 체약국인 우리나라에서 관련 법률이 협정의 취지에 맞추어 정비되기 전에 국내 등록상표가 협정 조항의 취지에 위배된다는 이유로 그 등록상표를 무효로 할 수 없다. 주제어 무역관련 지적재산권 협정, 상표법 제6조 제1항 제4호 3) 특허법원 2001. 11. 30. 선고 2001허2269 판결 (1) 판시사항 상표법 제23조 제1항 제3호는 조약 당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로 서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이거나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우를 상표등록의 거절사정 이유로서 열거하는 한편, 같은 법 제73조 제1항 제7호에서는 위 등록거절사정 이유에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우에는 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있는바, 위 조항들 은 우리나라가 1980. 5. 4. 가입한 공업소유권보호를위한파리협약 제6조의 7 소유권 자의 허가를 받지 아니한 대리인 또는 대표자 명의의 등록에 관한 규정을 취소심판청 구의 행사기간 등을 명시하여 국내 입법화한 규정(1980.12.31. 법률 제3326호로 상표 법 일부개정시 제16조 제1항 제4호로 신설)이므로 그 해석에 있어서는 위와 같은 입법배경과 그 근거가 된 조약의 문언 등을 참고로 하여야 할 것이다. 위 상표법의 규정은 어느 체약국에서 등록 또는 사용으로 인하여 상표권이 인정되고 있는 상표에 대하여는 비록 그것이 다른 체약국에서 그와 같은 지위를 가지고 있지 195

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 않더라도 일정한 요건 하에 등록국에서와 같은 보호를 부여한다는 취지의 규정으로 서, 일반적인 상표권의 보호에 관한 속지주의 원칙에 대한 예외 규정이라고 할 것이 므로 그 요건에 해당되는지 여부는 조약의 문언을 참고로 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 위 규정에서 말하는 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자는 위 조약의 문언이 의미하는 바대로 그 상표의 등록권리자 내지 소유권자와 대리인 또는 대표자의 관계에 있는 자(the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark)를 의미하는 것일 뿐이라고 봄이 타당하다. 따라서 이와 같은 위 상표법 규정의 입법배경 및 입법취지 등에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 대리인 또는 대표자 라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선( 輸入先 )인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매, 광고하는 자를 가리킨다고 할 것이고(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조), 그 상표소유권자 가 국내에서 등록한 상표에 대한 통상사용권만을 가진 자는 특단의 사정이 없는 한 위 규정에서 말하는 대리인 또는 대표자에 해당하지 않는다고 해석하여야 할 것이다. (2) 해설 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호는 공업소유권보호를위한파리협약 제6조의 7 소유권자의 허가를 받지 아니한 대리인 또는 대표자 명의의 등록에 관한 규정을 취소심판청구의 행사기간 등을 명시하여 국내 입법화한 규정(1980.12.31. 법 률 제3326호로 상표법 일부개정시 제16조 제1항 제4호로 신설)이므로 그 해석에 있어 서는 위와 같은 입법배경과 그 근거가 된 조약의 문언 등을 참고로 하여야 할 것이다. 주제어 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호, 공업소유권보호를위한 파리협약 196

제2장 판 례 제32조 정의(제2조 제1호 아목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 아목 부정경쟁방지법 제2조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2013.9.12. 선고 2011다57661 판결 (1) 사실관계 NCA 라는 표장은 국내에서 주지성을 취득하지 못하였으므로 피고는 인터넷주소자원 법상의 정당한 권원이 있는 자 가 아니라고 하면서 인터넷주소자원법 제12조의 정당 한 권원이 있는 자 는 국내에 널리 인식된 표장에 대한 권리를 보유하는 자 로 해석하 여야 한다고 주장하였다. 1 1948년경 설립된 NCA는 1952년경부터 NCA라는 상표를 사용하기 시작하였고, NCA 표장을 1997. 2. 11. 미국 특허상표청에, 2002. 10. 15. 유럽 상표청에 각 등록하 였다. 2 1974년경에 설립된 유니버설 치어리더스 어소시에이션(Universal Cheerleaders Association, UCA) 이 1992년경 현재의 피고 회사 이름인 벌서티 스피 릿 코퍼레이션(Varsity Spirit Corporation) 으로 상호를 변경하였고, 2008년경 피고와 NCA의 모기업인 내셔널 스피릿 그룹(National Spirit Group) 이 합병됨으로써 피고 는 NCA 상표권을 비롯한 권리를 모두 승계받게 되었고, 2008. 7. 21. NCA 표장에 197

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 관한 미국 상표권이 피고 명의로 양도등록되었다. 3 원고는 2000. 5. 10. 도메인등록 기관에 이 사건 도메인이름을 등록하고, 이를 이용하여 웹사이트를 개설한 다음 거기 에 NCA Cheerleading, Cheerleading, Cheerleading Music, Cheerleading Outfits, Cheerleading Shoes 등을 포함한 각종 검색어들을 나열하고, 성인용품 등의 서비스 를 포함하는 제3자의 웹사이트로 연결되는 링크 및 치어리딩 의류와 용품 등을 판매 하는 피고의 경쟁사들의 웹사이트로 연결되는 링크를 설정해 두고 있었다. (2) 법적쟁점 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 이에게 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조의 정당한 권원 이 있다고 인정하기 위한 요건 및 도메인이름에 대한 정당한 권원을 인정하기 위하여 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있음을 요하는지 여부(소극) (3) 판시사항 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 이에게 정당한 권원 이 있다고 하려면, 그 도메인이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지 (이하 대상표지 라고 한다)를 타인이 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외 에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 그 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 그 도메인이름을 대가의 지불 없이 말소하게 하거 나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호의 필요성도 충분하다는 사정이 존재하여야 한다. 그리 고 인터넷 공간에서 사용되는 도메인이름의 속성과 인터넷주소자원에 관한 법률(이 하 인터넷주소자원법 이라 한다) 제12조의 입법 취지, 인터넷주소자원법 제4조가 종 전에는 대한민국의 국가코드에 따르는 도메인이름 등의 인터넷주소자원 만을 위 법 의 적용대상으로 규정하고 있었는데 2009. 6. 9. 법률 제9782호로 개정되면서 그 적용대상을 대한민국에서 등록 보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원 으로 확대한 점, 이와는 달리 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 제2조 제1호 (아)목에서 정당한 권원이 없는 자가 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 198

제2장 판 례 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록 보유 이전 또는 사용 하는 행위를 부정경쟁행위로 한정하여 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 도메인이 름에 대한 정당한 권원을 인정하는 데에 그 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되 어 있음을 요하는 것은 아니다. (4) 해설 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 이에게 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조의 정당한 권원 이 있다고 인정하기 위한 요건 및 도메인이름에 대한 정당한 권원을 인정하기 위하여 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있음을 요하지 않는다. 주제어 도메인 이름, 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조 2) 서울중앙지법 2007.8.30. 선고 2006가합53066 판결 (1) 사실관계 피고는 MySpace, Inc. 라는 상호를 가지고 1996. 2. 22. Myspace.com 이라는 도메 인이름을 등록하여 보유하고 있다가 2003년 무렵부터 그 도메인이름을 이용해서 웹 사이트(www. myspace.com)를 개설하여 이를 이용해 블로그나 미니홈페이지를 통 한 인적 네트워킹 서비스, 인터넷 대화방 운영, 각종 정보제공을 위한 검색서비스 등을 제공하고 있다. 피고의 웹사이트에서는 myspace movies, MySpace Music, MySpace Specials 등과 같은 검색카테고리가 사용되고 있고, 그 카테고리를 검색하 면 해당 카테고리의 범주에 포함되는 각종 정보(음악듣기, 동영상보기 등 포함)가 제공되고 관련된 다른 웹사이트로 링크(link)되도록 설정되어 있어 피고의 도메인이 름이 피고가 제공하는 서비스의 출처를 식별하는 기능을 가지고 있다. 또한, 피고는 2004년 무렵 인터넷 네트워킹 서비스에 관한 상표로서 MYSPACE 라는 표장을 미국 특허상표청(USPTO)에 제2911041호로 등록하였다. 199

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 피고의 웹사이트에는 2006년 12월을 기준으로 전 세계적으로 1억 3,000만 명 이상이 회원으로 가입되어 있고, 그 중 우리나라 국적 보유자는 3만 명을 초과하고 있었다. 또한, 현재 피고의 상호나 상표 또는 웹사이트, 피고가 운영하는 회사와 관련하여 우리나라의 인터넷 포털사이트 중 최고의 이용자 순위를 보유하고 있는 네이버 (www.naver.com)의 기사검색서비스나 지식검색서비스 등을 통해 1,400여 건의 기 사가 제공된 것을 비롯하여 차순위의 인터넷 포털사이트의 각종 정보제공 서비스를 통해서도 1,000여 건에 이르는 기사가 제공되었으며, 그 포털사이트 이용자들의 검색 건수로 보아도 네이버의 지식검색서비스를 통한 검색건수가 3,000여 건, 개인 블로그 등의 검색을 통한 검색건수도 4,000여 건에 이르고, 차순위 포털사이트를 통한 검색 건수도 수천여 건에 이른다. 피고가 2003년 무렵 Myspace.com 이라는 도메인이름을 이용해 웹사이트를 열고 인터넷서비스사업을 시작한 이후 2003. 12. 무렵에 소외 로드릭슨(Rickson Rodrickson)은 피고의 도메인이름 중에서 하나의 철자만 생략하거나 부가한 형태의 도메인이름 4개(MySpce.com, MySpcae.com, MySpae.com, MySpacee.com)를 등록 하였다. 이에 대하여 피고는 2005. 12. 30. 로드릭슨을 상대로 그와 같은 도메인이름 들이 피고 상표인 Myspace의 의도적인 오타에 해당하여 피고의 상표권 등을 침해한 다는 이유로 그 사용중지 등을 요구하였다. 이와 같은 상황에서 로드릭슨은 도메인이 름들을 모두 원고를 비롯한 제3자에게 양도하게 되었는데, 원고는 2006. 3. 무렵 원고 의 대리인 소외인을 통해 로드릭슨으로부터 myspce.com 이라는 도메인이름(2003. 11. 14. 창설등록, 이하 이 사건 도메인이름 이라 한다)을 미화 22,000달러에 매수하 여 우리나라 법인으로서 도메인이름 등록기관(Registrar)인 (주)사이덴터티(도메인이 름등록사이트 www.cypack.com)에 등록하여 보유하고 있다. 원고는 이 사건 도메인이름을 매수한 후 그 도메인이름을 이용해서 웹사이트를 개설 하지 않고 있다가 2006. 8. 무렵에 이르러 이 사건 도메인이름(myspce.com)으로 원고가 운영하는 다른 웹사이트(www.website.net)로 연결되어 서비스가 되도록 도 메인 포워딩(forwarding)을 시켜 놓았다. 그 포워딩이 된 웹사이트에는 Myspace 라는 검색카테코리가 여러 곳에서 사용되고 200

제2장 판 례 있었고, 그 카테고리를 검색하면 인터넷상에서의 이용자들 사이의 만남이나 대화를 주선하거나 음악 서비스 등을 제공하는 또 다른 개별 웹사이트로 링크되도록 설정되 어 있었으며 그 링크된 웹사이트 중에는 속칭 음란사이트도 포함되어 있었다. (2) 법적쟁점 국제사법 제2조 제1항에 정한 실질적 관련 의 의미 및 법원이 국제재판관할 유무를 판단함에 있어 고려해야 할 사항 미국 국가중재위원회의 도메인이름 이전결정에 불복하여 제기한 소송에 관하여, 분쟁 이 된 사안과 우리나라 사이에 우리나라 법원이 재판관할권을 행사하는 것을 정당화 할 수 있을 정도로 실질적 관련성이 있다는 이유로 우리나라 법원의 국제재판관할권 을 인정한 사례 외국적 요소가 있는 법률관계에 있어서 상표권의 효력의 준거법(=상표권이 등록된 국가의 법률) 외국법을 적용하는 것이 우리나라의 사회질서에 반하여 허용될 수 없는 경우, 우리나 라의 법률로써 그 법률의 흠결을 보충할 수 있는지 여부(적극) 미국 상표권에 기초한 도메인이름의 사용금지청구와 이전등록청구에 관하여 미국 반사이버스쿼팅 소비자보호법(ACPA)을 적용하는 것은 국제사법 제10조에 정한 우리 나라의 사회질서에 반하는 것이라고 보아, 미국 ACPA를 적용하지 않고 우리나라의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 적용한 사례 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정한 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지 의 의미 및 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준 타인의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록하여 보유하기만 하는 경우에도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정하는 부정경쟁행 위에 해당하는지 여부 및 타인의 표지와 도메인이름의 유사성의 판단 기준 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정한 그 밖의 상업 적 이익을 얻을 목적 의 의미 201

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 국내에 널리 인식된 MYSPACE 라는 영업상 표지와 유사한 myspce.com 이라는 도 메인이름의 등록 보유는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례 부정경쟁행위 금지의 효과로서 부정경쟁행위자가 가진 도메인이름의 등록이전청구권 이 인정되는지 여부(소극) (3) 판시사항 국제사법 제2조는 국제재판관할권 인정 기준에 관해 실질적 관련의 원칙을 받아들여 소송원인인 분쟁이 된 사안 또는 원 피고 등의 당사자가 법정지인 우리나라와 실질 적 관련 을 가지는 경우에 우리나라 법원에 국제재판관할권을 인정하고, 이러한 실질 적 관련의 유무는 국제재판관할 배분의 이념과 합리적인 원칙에 따라 결정되어야 함을 선언하고 있는바, 여기서 실질적 관련 이라 함은 우리나라 법원이 재판관할권을 행사하는 것을 정당화할 수 있을 정도로 당사자 또는 분쟁의 대상이 우리나라와 관련 성을 갖는 것을 말하고, 그 인정 여부는 법원이 구체적인 개별 사건마다 종합적인 사정을 고려하여 판단하여야 한다. 또, 법원이 구체적인 관할 유무를 판단함에 있어 서는 민사소송법의 토지관할 규정 등 국내법의 관할규정을 참작하되 국내법상의 재 판적에 관한 규정은 국내적 관점에서 제정된 것이므로 국제재판관할의 특수성을 고 려하여야 하는바, 법원으로서는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같 은 개인적인 이익 뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려함이 상당하다. 미국 국가중재위원회(National Arbitration Forum)의 도메인이름 이전결정에 불복하 여 제기한 소송에 관하여, 분쟁이 된 사안 또는 당사자와 우리나라 사이에는 우리나 라 법원이 재판관할권을 행사하는 것을 정당화할 수 있을 정도로 실질적 관련성이 있고, 그 결정에 대한 불복과 관련하여 관할법원으로 우리나라 법원이 특정되어 있었 으므로 우리나라 법원이 재판관할권을 행사하는 것이 소송당사자의 예견에 부합하여 당사자 사이의 공평과 소송의 편의를 도모하는 데에도 기여할 뿐만 아니라, 소송경제 와 재판의 효율성 및 집행 등을 통한 판결의 실효성을 꾀하는 측면에서도 가장 밀접 한 관련을 갖고 있다는 이유로 우리나라 법원의 국제재판관할권을 인정한 사례. 202

제2장 판 례 상표권의 효력의 준거법은 국제사법 제24조의 침해지법에 해당하는 당해 상표권과 가장 밀접한 관계가 있는 국가인 당해 상표권이 등록되어 있는 국가의 법률에 의한다 고 해석함이 상당하다. 상표권이 국가별로 출원과 등록을 거쳐 권리로서 인정되는 것이고, 상표권에 관해서는 속지주의 원칙을 채용하는 국가가 많고, 그에 따르면 각국 의 상표권이 그 성립, 이전, 효력 등에 관해 당해 국가의 법률에 따라 정해지며, 상표 권의 효력이 당해 국가의 영역 내에서만 인정되고, 상표권이 효력이 당해 국가의 영 역 내에서만 인정되고 있는 한 당해 상표권의 보호가 요구되는 국가는 등록된 국가라 는 사정에 비추어 상표권과 가장 밀접한 관계가 있는 국가는 당해 상표권이 등록된 국가라고 보아야 하기 때문이다. 외국법의 적용이 우리나라의 사회질서에 반하여 당해 외국법을 문제된 법률관계에 적용할 수 없는 법률의 흠결이 발생하게 될 경우에는 우리나라의 공서양속과 사회질 서를 유지하기 위해 예외적으로 외국법의 적용을 배제하는 취지에 비추어 우리나라 의 법률로써 그 법률의 흠결을 보충해야 한다. 미국 상표권에 기초한 도메인이름의 사용금지청구와 이전등록청구에 관해서는 당해 상표권이 등록되어 있는 국가인 미국 법률이 준거법이 되지만, 미국의 상표권에 기초 하여 우리나라에서의 도메인이름의 등록말소(사용금지)나 이전등록을 인정하는 것은 미국 상표권의 효력을 그 영역인 미국 이외인 우리나라에 미치게 하는 것과 실질적으 로 동일한 결과를 가져오게 되어 우리나라가 채용하고 있는 속지주의의 원칙에 반하 고, 우리나라와 미국 사이에서 서로 상대국의 상표권의 효력을 자국에 있어서도 인정 하여야 하는 내용을 정한 조약도 존재하지 않으므로, 미국 상표권의 침해행위에 대하 여 미국 반사이버스쿼팅 소비자보호법(Anticybersquatting Consumer Protection Act, ACPA)을 적용하여 우리나라 국내에서 그 침해행위의 금지의 효과로서 도메인이름의 사용금지의무나 이전의무를 인정하는 것은 우리나라의 상표법 질서의 기본이념에 비추어 받아들일 수 없고, 이는 국제사법 제10조에서 말하는 우리나라의 사회질서에 반하는 것이라고 보아, 미국 ACPA를 적용하지 않고 우리나라의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 적용한 사례. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정한 국내에 널리 203

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 인식된 타인의 상품이나 영업임을 표시하는 표지는 국내의 전역 또는 일정한 범위 내에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정의 상품이나 영업을 다른 상품이 나 영업으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말한다. 단순히 상품이나 영업의 내용을 서술적으로 표현하거나 통상의 의미로 사용하는 일상용어 등은 상품이나 영 업에 대해 자타구별기능이나 출처표시기능이 없어 식별력을 가지지 못하므로 표지에 포함되지 않지만, 그러한 경우라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자 또는 수요 자들이 어떤 특정의 상품이나 영업을 표시하는 것으로 널리 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 보호하는 상품이나 영업상의 표지에 해당한다. 또한, 그 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태 양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느 냐의 여부가 일단의 기준이 된다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목은 타인의 표지의 인지도와 신용에 편승하여 부정한 이익을 얻을 목적이나 타인에게 손해를 가할 목적 으로 타인의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록하여 보유하는 것을 방지 하고자 하는 취지에서 규정된 것으로서, 도메인이름을 등록하여 보유하기만 하면 그 도메인이름을 사용한 웹사이트를 개설하지 아니하여 어떤 표지를 사용하였다고 할 수 없는 경우에도 위 규정에서 정하는 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 타인의 표지 와 도메인이름의 유사성을 판단함에 있어서는 도메인이름 가운데 식별력을 갖는 부 분을 기준으로 표지 그 자체를 형식적으로 대비함은 물론 그 이외에 당해 도메인이름 을 타인의 표지로 오인하는 데 기여하는 일체의 요소들을 참작하여 그 양자 표지의 외관, 호칭 또는 관념에 기초한 인상, 기억, 연상 등에 비추어 양자를 전체적 이격적 으로 관찰 비교하여 유사한 것으로 받아들일 우려가 있는지 아닌지를 기준으로 판 단해야 한다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에서 부정경쟁행위의 주관적 요건으로 규정하고 있는 그 밖의 상업적 이익을 얻을 목적 이라 함은, 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 사람 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적 또는 정당 한 권원이 있는 사람의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 외에 공서양속 내지 신의성실의 원칙에 반하는 형태로 자신이 적극적으로 이익을 얻거나 타인에게 204

제2장 판 례 재산상 손해나 신용의 훼손 등 유형 무형의 손해를 야기함으로써 반사적으로 이익을 얻고자 하는 목적을 의미한다. 국내에 널리 인식된 MYSPACE 라는 영업상 표지와 유사한 myspce.com 이라는 도 메인이름의 등록 보유는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목에 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 부정경쟁행위 금지의 효과로서 도메인 이름의 등록말소에 갈음하여 부정경쟁행위자가 가진 도메인이름을 자기에게 이전할 것을 청구할 수 있는 도메인이름의 등록이전청구권은 인정되지 않는다. (4) 해설 myspace 라는 것이 국내에 널리 인식된 표지에 해당하는지 여부에 대해 부정경쟁방 지법 제2조 제1호 (아)목에 정해진 타인의 표지 에 해당하고, 국내에서 거래자 또는 수요자 사이에 널리 인식되어 주지성을 취득하였다고 본다. 주제어 도메인이름, 타인의 표지, 국내에 널리 인식된 205

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제1호 자목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 2002. 10. 25. 선고 2001다59965 판결 (1) 사실관계 원고는 일본국에서 공업용 공기분사기(AIR DUSTER) 등을 제작, 판매하는 회사로서 1965.경부터 모델명 K-60, K-601-0인 각 공업용 공기분사기를 제작, 판매하기 시작하 였는데, 원고의 위 각 공기분사기는 1981.경부터 우리 나라에 수입되어 판매되기 시 작하였다. (2) 법적쟁점 상품의 형태나 모양이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상품임을 표시한 표지(표지) 에 해당하기 위한 요건 206

제2장 판 례 공기분사기의 형태가 주지의 상품표지에 해당된다고 보아 그 공기분사기와 거의 동일 한 형태의 공기분사기를 제조 판매하는 행위는 상품의 출처에 대하여 혼동을 일으 키는 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례 (3) 판시사항 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되 고, 그것이 장기간 계속적 독점적 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 비로소 부정경쟁방지및영업비 밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 타인의 상품임을 표시한 표지(표 지) 에 해당된다. 공기분사기의 형태가 주지의 상품표지에 해당된다고 보아 그 공기분사기와 거의 동일 한 형태의 공기분사기를 제조 판매하는 행위는 상품의 출처에 대하여 혼동을 일으 키는 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례. (4) 해설 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되 고, 그것이 장기간 계속적 독점적 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 비로소 부정경쟁방지및영업비 밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 타인의 상품임을 표시한 표지(표 지) 에 해당된다 ( 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결, 2002. 2. 8. 선고 2000다 67839 판결 등 참조). 주제어 상품의 형태, 상품표지, 상품의 출처에 대한 혼동 207

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Ⅲ 일본 1) 동경고등법원 2001 年 12 月 19 日判時 1781 号 142 頁 ( 平 12(ネ)6042) (1) 사실관계 X(원고, 항소인)는 상품명이 루빅큐브 라는 회전식 입체조합 완구(이하 X 상품 이라 고 함)를 제조 판매하는 자인데, X 상품은 전체형상이 정육면체이면서 그 각면이 9개의 블록으로 구분되어 각 면마다 다른 면과 구별이 가능하도록 색채등이 되어 있는 기본적 구성(이하 본건 상품형태 라 함)으로 되어 있다. 한편 Y(피고, 피항소인) 는 기본상품형태와 동일한 특징을 가지고 있으면서도 크기, 색상 등에 있어 차이가 있는 회전식 조합완구 7종(이하 Y 상품 이라고 함)을 수입 판매하는 자이다. X는 부정경쟁방지법 및 상표법에 근거하여 Y 상품의 수입행위등에 대한 금지청구와 손해 배상청구를 하였다. 1심( 東京地判平成 12 年 10 月 31 日 ( 平 9(ワ)1219)은 공업소유권과의 조정을 이유로 하여, 11) 상품의 기능 효과와 필연적으로 결부되어 있으면서 이를 달 성하기 위하여 다른 선택의 여지가 없는 상품형태는 보호의 대상이 되지 않는데, X 상품의 형태는 여기에 해당하여 부정경쟁방지법에 근거한 청구를 기각하였고 이에 X가 항소하였다. (2) 판시사항 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호는 주지의 상품등표시가 보유한 출처표시기능을 보호하기 위해, 실질적으로 경합하는 복수의 상품의 자유스러운 경쟁관계의 존재를 전제로, 상품의 출처에 대하여 혼동을 생기게 하는 출처표시의 사용 등을 금지하는 것으로 이해된다. 그렇다면 동종의 상품에 공통되고 그 특유의 기능 및 효용을 발휘 하기 위하여 불가피하게 채용하지 않을 수 없는 상품형태에 대해서까지 상품등 표시 로서의 보호를 부여하는 경우에는, 상품과는 다른 매체에 대하여 출처식별기능을 부 여하는 경우와 달리 위 규정이 목적으로 하는 출처표시기능의 보호를 초월하여 공통 11) 상품형태 중 상품의 기능적 특징에서 유래하는 것은 배제해야 한다는 이론적 근거의 하나로 제시되는 것이 공업소유 권과의 조정필요성이다. 즉, 기능적 특징에서 유래하는 형태를 보호하게 되면 공업소유권에서 존속기간을 규정한 취지가 몰각된다는 것을 이유로 부정경쟁방지법에서 이에 대한 조정이 필요하다는 것이다. 208

제2장 판 례 의 기능 및 효용을 시현하는 동종 상품의 시장에 대한 진입을 저해하는 것이 되어버 리고, 이러한 상황은 실질적으로 경합하는 복수 상품의 자유로운 경쟁관계 아래에서 출처혼동의 방지를 목적으로 하는 위 규정의 취지에 반하는 것에 다름 아니다. 따라 서 동종의 상품에 공통되어서 그 특유의 기능 및 효용을 발휘하기 때문에 불가피하게 채용될 수 밖에 없는 형태는 동호에서 규정하고 있는 상품등표시 에 해당하지 않는다 고 해석해야 한다. 이것은 동항 제3호 12) 에서 타인의 상품과 동종의 상품이 통상 갖는 형태 뿐만 아니라, 동종의 상품이 없는 경우 해당 타인의 상품과 그 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품이 통상 갖는 형태 를 보호대상에서 제외하는 것과 같은 취지이 며, 공업소유권과의 조정은 이러한 판단에 영향이 없다. 본건 상품형태는 동종의 상품에 공통되는 기능 및 효용에서 유래하는 선택지의 수가 적고, 본건 상품형태를 피해서 다른 상품형태를 채용하였을 경우, 일반수요자에 대하 여 대체가능한 상품으로서 시장에 있어서 X 상품과는 경합할 수 없는 상품이 되어서 그와 같은 것은 더 이상 동종의 상품이라고 할 수는 없다. 그렇다면 본건 상품형태는 X 상품과 동종의 상품에 공통되는 것이어서 그 기능 및 효용을 발휘하기 위하여 불가 피하게 채용하지 않을 수 없는 것이라고 해석하는 것이 상당하고, 따라서 상품등 표 시에 해당하지 않는다. X 상품의 형태에 있어서도 전술한 바와 같이 본건 상품형태에 더하여 상기와 같은 구체적 구성태양에 관계되는 형태도 갖추고 있는 것으로서 출처표시기능을 취득한 것으로 보는 측면에서는 전체로서의 X 상품의 형태가 상품등표시 에 해당한다고 할 수 있지만, 피고상품의 형태와의 유부판단에 있어서는 그 단독으로는 상품등 표시성 이 인정되지 않는 본건 상품형태를 제외한 구체적 구성태양을 요부로 하여 검토할 필요가 있다. X 상품의 형태 중 본건 상품형태을 제외한 구체적 구성태양에 관계되는 형태를 요부 로 고려할 때, 이에 대응하는 Y 상품의 형태는 모두 X 상품의 구체적 구성태양에 관련되는 형태와 유사한 것이라고 할 수 없다. 12) 타인이 개발한 상품형태를 모방한 상품(Dead Copy)의 판매등을 금지한다(제2조 제1항 제3호). 209

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (3) 해설 대상 판결은 동종의 상품에 공통되어 그 특유의 기능 및 효용을 발휘하기 위하여 불가피하게 채용하지 않을 수 없는 형태는 동호의 상품등 표시 에 해당하지 않는다는 점을 명확히 하였고, 단독으로는 상품등 표시성이 인정되지 않는 본건 상품형태를 제외한 구체적 구성태양을 요부로 하여 유사성을 검토한다는 기준을 제시해 준 점에 서 의의가 있다. 주제어 상품의 형태, 상품표지, 상품의 출처에 대한 혼동 2) 오사카지방법원 1983 年 12 月 23 日無体裁集 15 卷 3 号 894 頁 ( 昭 56(ワ)7770) (1) 사실관계 X는 같은 계통의 3색 조합으로 구성된 4종의 라인(이하 본건 라인 이라 함)을 사용한 잠수용 고무옷(이하 X 상품 이라 함)을 제조 판매하고 있다. 본건 라인은 명도가 낮고 진한 색부터 순차 명도가 높고 엷은 색으로 바뀌는 배색으로 되어 있으며, X 상품의 판매 이전에는 검은색의 잠수용 고무옷이 주류를 이루었고 본건 라인과 같은 3색의 배색 라인을 사용한 잠수용 고무옷은 거의 없었으며, X가 이러한 잠수용 고무 옷을 거의 독점적으로 판매하고 있다. 한편 Y는 이와 유사한 명도순으로 된 동일 계통 3색라인을 부착한 잠수용 고무옷(이하 Y 제품 이라 함)을 제조 판매하였는데, 자사상표가 부착되어 있고 색 라인 이외 부분의 배색, 형태 등에 있어 X 상품과 차이 가 있었다. 이에 X는 Y를 상대로 Y 제품의 제조 판매금지 및 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. (2) 판시사항 색채는 원래 누구라도 자유롭게 선택하여 사용하는 것이 허용되는 것이지만, 특정 단색 또는 복수 색채의 특정 배색 사용이 해당 상품에는 종래 볼 수 없었던 새로운 것인 때에는, 특정인이 위 특정 색채, 배색을 해당 상품에 계속 반복해서 사용함에 따라 수요자로 하여금 위 특정 색채 배색을 입힌 상품이 이것을 사용한 위 특정인의 210

제2장 판 례 물품이라는 연상을 하게 되는 것은 부정할 수 없는 것이고, 이와 같이 상품과 특정 색채 배색과의 조합이 특정인의 상품이라 것을 식별하게 할 정도에 이른 경우에는 위 상품과 색채 색채의 배색과의 결합 또한 상품의 형태와 같이 타인의 상품을 표시 하는 것에 해당한다. 색바램 3색 라인을 사용한 잠수용 고무옷은 X 제품의 판매 이전에는 없었던 점, X 제품의 매상이 순조롭게 향상되고 1980년 말까지 해양스포츠의 각종 전문지에도 스 스로 수회 광고를 하였고 각 잡지사의 소개기사에도 수 차례 게재되었으며 그 발행부 수도 많고 판매지역도 전국에 걸쳐 있는 점, 위 기간 중 X는 본건 라인을 독점적 및 계속적으로 X의 잠수용 고무옷에 사용해 왔던 점 등을 고려해 볼 때, 본건 라인을 사용한 X 제품은 늦어도 잠수용 고무옷의 일반 수요자의 최대수요기를 경과하였다고 판단되는 1980년 8월 말에는 X 상품에 대한 출처표시기능을 획득하였고 동업자, 소매 점, 일반수요자 등에게 널리 인식되었다고 할 것이다. 본건 라인은 그 자체로 옷 자체의 색채, 형태와 독립하여 상품의 출처표시기능을 가진다는 점에 방해가 되지 않고, Y 제품은 X 제품과 유사하여 오인 혼동을 일으키 게 하며, Y 제품에 색 라인 이외의 일부 차이나는 부분(형태, 색채 등) 및 상표가 부착된 점만으로는 X 제품과의 오인 혼동을 방해하는 기능을 다하고 있다고 할 수 없다. (3) 해설 대상 판결은 상품의 색채 자체를 상품 표시로 보호한 최초의 사건으로서 그 기준을 제시해 준 점에서 중요한 의의가 있다. 즉, 종래 볼 수 없었던 새로운 것이라는 조건 하에 복수 색채 뿐만 아니라 특정 단색 색채도 보호될 수 있음을 인정하였고, 특정인 이 특정 색채, 배색을 해당 상품에 계속 반복해서 사용함에 따라 수요자로 하여금 그 특정 색채 배색을 입힌 상품이 이것을 사용한 특정인의 물품이라고 인식하게 되는 것을 보호의 기준으로 명시한 것이다. 이 사건의 항소심( 大阪高判昭和 60 年 5 月 28 日無体裁集 17 卷 2 号 270 頁 )에서도 원심의 판단을 수긍하여 항소를 기각했다. 주제어 상품의 색채, 상품의 형태, 상품출처표시 211

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 3) 오사카지방법원 1998 年 9 月 10 日知裁集 30 卷 3 号 501 頁 ( 平 7(ワ)10247) (1) 사실관계 X(원고)는 1994. 6.경부터 BEAR S CLUB 이라는 상품명을 부착한 타월세트 6종(이하 X 상품 이라 함)을 판매하였는데, X 상품은 작은곰 인형, 타월걸이, 작은곰 그림이 그려진 타월류(얼굴타월, 세탁타월, 목욕타월)가 등나무바구니로 조합되어 위 상품명 이 프린트된 특징 있는 색채가 가해진 상자에 담겨져 있다. 한편, Y(피고)는 1995. 5.경부터 DECOT BEAR S COLLECTION 이라는 상품명을 부착한 동종의 상품으로 편성된 타월세트 6종(이하 Y 상품 이라 함)을 판매하였다. 두 상품은 표기된 상품명, 작은곰의 무늬 등에 있어 일부 차이가 있지만, 전체적인 인상은 서로 비슷하다. 이에 X는 Y를 상대로 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호(타인의 상품의 형태<당해 상품의 기능을 확보하기 위한 불가결한 형태 제외>를 모방한 상품을 양도, 대여, 양도 또는 대여를 위한 전시, 수출, 또는 수입하는 행위) 소정의 상품형태 모방행위에 해당한다 고 주장하면서 손해배상청구의 소를 제기하였다. (2) 판시사항 X 상품과 Y 상품의 구체적 형태는 포장상자 또는 등나무바구니에 수납된 상태에서 별지 원 피고 상품비교표 2와 같다고 인정된다. 또한 이들의 상품은 어느 것이나 포장상자 또는 등나무바구니에 수납된 상태로 전시되어 구입되고 있는 것이기 때문 에 그 형태는 위 수납상태를 중심으로 이해하는 것이 상당한다. 포장상자에 수납된 상태의 X 상품을 정면에서 본 경우 형태상의 가장 큰 특징으로 보이는 것은 작은곰의 인형과 작은곰 그림이 그려진 타월이 각기 큰 블록을 형성하고, 그것들이 조합되어 전체로서의 상품을 구성하고 있다는 점이다. 자세히 관찰해 보면 타월에서 작은곰의 그림이 다르기 때문에 인상의 차이가 생길 수 있다는 점은 이해할 수 있다. 그러나 X 상품과 Y 상품 모두 그 첫 인상은 작은곰을 모티브로 한 귀여운 타월세트라고 할 것이고, Y가 지적하는 인상의 차는 양자를 자세하게 비교한 후에야 겨우 이해할 수 있는 것이다. 따라서 이 점을 중시할 수 없고 X 상품 1 내지 6과 Y 신 구상품 1 내지 6은 전체로서 각기 실질적으로 동일한 형태에 해당하며 Y 상품 212

제2장 판 례 은 X 상품의 형태를 모방한 것이라고 인정할 수 있다. (3) 해설 대상 판결은 세트로 판매되는 상품의 경우 개개의 구성 상품의 형태가 아닌 세트 상품 전체의 형상을 기초로 상품형태를 파악해야 한다는 점과 후행 상품이 선행 상품 과 일부 차이가 있다고 하더라도 선행상품의 특징적인 부분을 구비하고 있다면 상품 형태의 모방이 된다는 점을 설시한 점에 의의가 있다. 전자와 관련하여서는 출처혼동 이 아닌 상품형태 모방 금지라는 제3호의 취지를 고려해 볼 때 시장에서 판매되는 구체적인 태양이 아닌 상품 자체의 형상을 기준으로 판단해야 한다는 비판이 있는데 일응 수긍할 바가 있다. 그리고 후자와 관련하여서는 그 결론에 있어 별다른 문제는 없으나 특징적인 부분을 어떻게 추출할 수 있을지에 대한 의문은 남는다. 주제어 상품의 형태, 상품표지, 상품의 출처에 대한 혼동 4) 동경지방법원 2001 年 9 月 6 日判時 1804 号 117 頁 ( 平 12(ワ)17401) (1) 사실관계 X(원고)는 초밥배달가게 프랜차이즈 체인점의 주재( 主宰 ) 및 직영점을 운영하고 있으 며, Y는 X 직영점과 동일한 상권에서 초밥배달가게를 운영하고 있었다. X는 Y 상품 이 X 상품의 형태를 모방하였다는 이유로 Y를 상대로 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 위반을 근거로, 또한 Y의 영업형태가 X의 영업형태를 완전히 모방하고 있어서 이는 자유경쟁의 허용범위를 초과한 악질 위법한 모방상업에 해당한다는 이유로 민법 제709조를 근거로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 이 사건의 쟁점은 첫째, Y의 상품인 배달초밥이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호 소정의 상품의 형태 에 해당하는지 여부, 둘째, Y 상품이 X의 배달초밥 형태를 모방 하였는지 여부, 셋째, Y의 영업이 X의 영업형태를 모방하여 민법 제709조의 불법행위 를 구성하는지 여부이다. 213

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (2) 판시사항 [1] 일반론으로서 배달초밥은 사용하는 용기, 재료 및 첨가물의 종류, 배치 등에 의하 여 구성되는바, 1개 1개의 초밥이 아닌 전체로서의 형상, 모양, 색채 및 질량감 등이 상품의 형태로 될 수 있는 것이어서, 용기의 형상이나 이것에 결부되어 있는 여러 초밥의 조합, 배치에 종래의 초밥배달에서 볼 수 없는 것 같은 독자의 특징이 존재하 는 것과 같은 경우(예를 들어 기발한 형상의 용기를 가지는 경우나 특정의 문자나 도안 등 뭔가 특징적인 모양을 묘사하는 것과 같이 복수의 초밥을 배치한 경우)에는 부정경쟁방지법에 의한 보호대상인 상품의 형태 가 될 수 있는 것으로 해석된다. [2] X 상품에 대해 보건대, X 상품의 형태는 용기로서 사용되고 있는 것은 검은색 둥근 형태의 초밥통이고, 그곳에 넣어져 있는 초밥은 손으로 쥐어서 만든 초밥, 흩어 뿌린 초밥, 덮밥, 김으로 말은 초밥 등 1개 1개의 초밥은 재료의 종류나 초밥의 크 기 형상을 포함해서 종래부터 있던 일반적인 내용의 초밥이고, 또한 그 조합 배치 에 있어서도 동종 재료의 손으로 쥐어서 만든 초밥, 김으로 말은 초밥을 모아서 이것 들을 늘어놓은 것으로 어떠한 문자나 도안을 표시하는 것과 같은 특징이 있는 모양으 로서의 배치는 되어 있지 않다. 그리고 이를 다른 프랜차이즈 체인점 제품과 비교해 보면 용기의 형상이나 초밥의 조합 배치에 있어서 X 상품을 다른 가게의 것과 쉽게 식별함에 충분한 독자의 특징을 나타내지 않고, 종래부터 알려진 전통적인 초밥의 그릇에 담는 방법임에 비추어 보더라도, 일반적인 용기, 그릇에 담는 방법의 범주를 넘어서는 것이 아니다. 결국 X 상품의 형태는 동종의 상품이 통상 가지는 형태라고 해야 할 것이기 때문에 부정경쟁방지법에 의한 보호대상이 아니라 할 것이므로, Y 상품의 형태가 X 상품의 형태와 같은 점이 있다고 하더라도, Y의 행위는 부정경쟁행 위에 해당한다고 볼 수 없다. [3] 시장에서의 경쟁은 본래 자유이어야 하는바, 일정 범위 내의 행위에 대해서만 부정 경쟁행위로서 이것을 규제하는 부정경쟁방지법의 취지에 비추어 보면, 동법에 있어서 규제의 대상으로 되지 않는 행위에 대해서는 해당행위가 시장에 있어서 이익을 추구한 다는 관점을 벗어나 일부러 상대방에서 손해를 주는 것만을 목적으로 해서 이루어진 것과 같은 특단의 사정이 존재하지 않는 한, 민법 제709조의 일반불법행위를 구성하는 214

제2장 판 례 것도 아니라고 해야 한다. 따라서 이와 같은 특단의 사정이 인정되지 아니하는 본건에 서 상품형태의 동일 등을 이유로 한 X의 일반불법행위 주장은 받아들일 수 없다. (3) 해설 상품형태 모방에 관한 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호는 1994년 개정법에서 신설 된 것인데 대상판결은 동호의 입법취지, 보호대상에서 제외되는 통상 가지는 형태 의 의미 등에 대해 설시한 후 배달초밥도 원칙적으로 보호대상인 상품형태가 될 수 있다 고 하였다. 그러면서 종래부터 있어 왔던 배달초밥이 그와 같은 상품형태로 보호되기 위한 기준을 제시하면서 구체적인 사안에서의 판단방법을 제시해 준 점에서 의의가 있다. 또한 부정경쟁방지법에서 규율되지 못하는 행위가 민법 제709조의 일반불법행 위에 해당하기 위한 요건으로서 해당행위가 시장에 있어서 이익을 추구한다는 관점을 벗어나 일부러 상대방에서 손해를 주는 것만을 목적으로 해서 이루어진 것과 같은 특단의 사정이 존재 해야 한다는 점을 밝히고 있는 것도 중요한 의의가 있다. 특허법, 저작권법 등 개별 지적재산권법의 보호요건에 해당하지 않는 행위를 일반 불법행위로 의율할 수 있는지는 중요한 문제인데, 대상 판결은 이 부분의 기준을 제시한 것이다. 주제어 상품의 형태, 상품표지, 상품의 출처에 대한 혼동 Ⅳ 미국 1) Ferrari S.P.A. ESERCIZIO Fabriche Automobile E Corse v. Carl ROBERT, d/b/a Roberts Motor Company 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991) (1) 사실관계 Ferrari은 세계적으로 유명한 경주용 자동차와 고급 스포츠카 디자이너이자 제조업자 이다. 독점 이미지를 만들기 위해 Ferrari는 의도적으로 차의 생산을 제한하기 때문에 1,400개의 Daytonas만이 제작되었다. 이들 중에 100개만이 지붕을 접을 수 있는 컨버 터블인 Spyders로 제작되었다. Daytonas Spyders는 현재 한 대에 2백만 달러에 판매 215

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 된다. 비록 Ferrari는 더 이상 Daytonas Spyders를 제작하지 않으나, 계속해서 기계 부품 및 차체 패널을 생산하고 이들 차량에 대한 수리 서비스를 제공하였다. Ferrari 는 Testarossa라는 차의 생산을 1984년에 시작하였다. 현재까지, Ferrari는 약 5,000대 의 Testarossa를 생산하였다. 이들 차량의 생산 또한 독점력을 유지하기 위하여 의도 적으로 제한되었다. 향후 7년 간의 예상 생산량이 매진되었으며, Testarossa를 구매하 기 위한 대기 기간은 대략 5년이다. 신품 Testarossa은 약 230,000 달러에 판매된다. Roberts는 자동차 산업과 관련된 많은 벤처 사업에 관여하고 있다. 한 사업은 Ferrari 의 Daytona Spyde와 Testarossa의 외장 특징을 복제품화한 섬유 유리 키트의 제작이 다. Roberts의 복제품은 각각 Miami Spyder와 Miami Coupe로 불린다. Roberts는 주로 키트-카 잡지의 광고를 통하여 Maiami Spyder를 유통시켰다. 모든 액세서리를 장착한 터키 버전은 약 50,000 달러에 살 수 있지만, 대부분의 복제품은 약 8,500 달러에 판매되었다. 재판 시점에서는 비록 두 개의 주문이 있었으나, 아직 Roberts는 Ferrari의 Testarossa 의 복제품인 Miami Coupe의 키트-카 버전을 완성하지 못했다. Ferrari의 자동차와 Roberts의 복제품은 외관상 사실상 동일하다는 것에는 다툼이 없었으며, 지방법원 역시 그와 같이 판단하였다. Ferrari는 1998년 3월 Roberts를 상대로 랜햄법 제43조(a)의 위반에 따른 상표권 침해 를 주장하는 소송을 제기하고, Roberts가 복제품 차량을 제작하는 것을 금지하는 가 처분을 받았다. 나중에 침해금지명령은 Roberts가 이들 두 모델의 생산을 재개할 수 있도록 수정되었다. 5개월 후, Roberts는 자발적 파산 신청을 제출하였다. 미국 회사 갱생법 절차에도 불구하고, 파산법원은 매우 제한된 명령에서 자동금지를 해제하고 Ferrari가 이 소송을 계속해 진행할 수 있도록 허용했다. 이 공판에 앞서, 지방법원은 배심재판을 요청한 Roberts의 신청을 기각하였으며, Ferrari에게 유리한 판결과 Roberts가 Maimi Spyder와 Miami Coupe를 생산하는 것을 금지하는 영구적 침해금 지명령이 내려졌다. 결론적으로 테네시주 동부 연방 지방법원의 Thomas Gray Hall 재판장은 복제품이 원고 자동차의 외장과 외관에 대한 상표권 침해를 침해하였다고 판결하고, 이에 피고가 항소하였다. 216

제2장 판 례 (2) 주요쟁점 본안은 랜햄법(15 U.S.C. 1051 이하 참조)에 따라 제기된 상표권 침해 소송이다. 주된 쟁점은 Farrari의 자동차 중 2개의 외부 형상 및 외관과 관련하여 원고의 무등록 상표에 대하여 랜햄법 제43조(a)에 따른 보호를 받을 수 있는지에 대해 지방법원이 올바르게 결론을 내렸는지, 만약 그렇다면, 피고 Robert의 복제품이 랜햄법 제43조(a) 를 위반하여 보호되는 Ferrari의 디자인을 침해하였는지 여부이다. 구체적인 쟁점은 다음과 같다. (1) Ferrari의 자동차 디자인이 2차적 의미를 획득하였는지 여부 (2) Ferrari의 자동차와 Robert의 복제품 사이에 혼동 가능성이 있는지 여부 (3) 도용된 Ferrari의 디자인 특징이 비기능적인지 여부 (4) 지방법원이 부여한 침해금지가 지나치게 넓은지 여부 (5) 또한 본원은 지방법원이 적절하게 Robert의 배심재판 청구를 거절하였는지 여부 를 판단하여야 한다. (3) 판시사항 항소법원의 Ryan 항소법원 판사는 (1) 원고의 자동차 디자인은 2차적 의미를 획득하 였으며, (2) 원고의 자동차와 피고의 복제품 사이에는 혼동가능성이 있으며, (3) 도용 된 원고 디자인의 비기능적이며, (4) 지방법원이 부여한 침해금지는 과도하게 넓지 않다고 판시하였다. 이 사건에서의 Ferrari의 랜햄법 청구는 트레이드 드레스 청구이다. Ferrari는 Daytona Spyder와 Testarossa의 독특하고 식별력 있는 외부 형상과 디자인은 트레이드 드레 스이며, Roberts는 이를 복제하고 그 복제품을 유통시킴으로써 침해하였다고 주장하 였으며, 지방법원은 그와 같이 판결하였다. 제43조(a) 위반을 증명하기 위해서는 Ferrari는 증거의 우월성으로 다음의 것을 입증할 책임을 부담한다. 1) Ferrari 차량의 트레이드 드레스가 2차적 의미 를 획득한 것, 2) Ferrari 차량과 Roberts의 복제품의 외부 형상과 디자인의 유사성에 근거한 혼동가능성이 존재하는 것, 3) 도용된 Ferrari 의 트레이드 드레스 특징이 기본적으로 비기능적이라는 것이다. 217

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 먼저 2차적 의미의 획득과 관련하여, 단순히 독특한 디자인이거나 심미적으로 아름답 다는 이유만으로 Ferrari의 차량은 2차적 의미를 획득하는 것은 아니다. 디자인은 정 보를 제공받은 관찰자의 인식에 즉시 Ferrari 디자인으로 인식되는 것이어야 한다. 지방법원은 Ferrari 차량의 독특한 외부 디자인과 형상은 표장 이나 트레이드 드레 스 으로, 차량의 외부 형상은 단순히 식별할 수 있는 매력적인 디자인이 아니라 Ferrari 창작물로 구분시키고 판단하였으며, 본원은 이에 동의한다. 한편, 랜햄법 보호 는 디자인이 2차적 의미를 획득하는 한 디자인 특허로 보호될 수 있었던 디자인에 적용될 수 있다. Ferrari의 디자인은 명백히 2차적 의미를 획득하였으며, 따라서 보호 를 받을 자격이 있다고 판단하였다. 혼동가능성 여부와 관련하여, 지방법원에서는 랜햄법 사안에서 혼동가능성을 판단할 때는 다음의 요소를 고려하여야 한다고 판결하였다. 표장의 강도, 상품의 관련성, 원고 표장의 유사성, 실제 혼동의 증거, 이용된 마케팅 경로, 구매자의 예상 주의 정도, 표장 선택에 있어서의 피고의 의도 및 제품 라인의 확대 가능성이다. 8개의 Frish 요소에 대한 평가를 근거로, 지방법원은 Ferrari 차량의 외장 디자인과 Robert 복제품의 유사성은 공중을 혼동시킬 수 있다고 판결하였다. 혼동가능성을 판단함에 있어서 다음의 세가지를 고려하였다. 첫째, 출처에 대한 혼동 에 있어서, 소비자들은 자신이 Ferrari와 같이 보이는 차와 대비하여 Ferrari를 구매하 는 것에 신경을 쓰고, Roberts의 복제품이 Ferrari을 닮았기 때문에, Ferrari는 출처 혼동에 대하여 소송을 제기할 만한 청구를 제시하였다고 보았다. 둘째, 판매시점에서 의 혼동과 관련하여, 랜햄법상 보호는 판매 시점에서의 혼동에 제한되지 않는다고 보았다. 관련 분야에서의 Ferrari의 평판은 Roberts 복제품의 유통으로 손해를 받았을 수 있으며, 판매 시점에서의 혼동가능성이 없음에도 불구하고 구제를 허용한 지방법 원은 오류를 범하지 않았다고 판단하였다. 셋째, 제품혼동과 관련하여, 제품 자체가 아니라 제품이 유통되는 포장만이 트레이드 드레스로 보호되기 때문에 Ferraro 차량 의 외장 디자인 특징은 랜햄법상의 보호를 받을 수 없다고 Roberts가 주장하였다. 그러나 외장 디자인은 Ferrari 자동차의 식별력인 포장 이며, 증거에 따르면 Ferrari는 라벨링이 필요 없고, 자동차의 형상이 Ferrari 라고 말한다고 판단하였다. 218

제2장 판 례 도용된 특성의 비기능성 여부와 관련하여, 지방법원은 Ferrari가 Daytona Spyder와 Testarossa의 외부 형상과 특징은 비기능적이라는 증거를 제시하였다고 판단하였다. 본 법원은 Angelo Bellei의 논란이 없는 증언에 근거하여 이 결론을 내렸다. Angelo Bellei는 1964년부터 75년까지 Ferrari의 대형 관광차를 개발하였으며, 회사는 유용성 이 아니라 아름다움과 식별력을 위하여 외장 디자인을 선택하였다고 증언하였다. 침해금지의 범위와 관련하여, Ferrari가 랜햄법 위반 입증 책임을 충족하였다는 지방 법원에 동의하므로, 본 법원은 침해금지 구제의 부여를 지지한다고 판시하였다. (4) 해설 본 사안은 랜햄법(15 U.S.C. 1051 이하 참조)에 따라 제기된 상표권 침해 소송이며, Ferrari가 랜햄법 위반 입증 책임을 충족하였다고 보아 침해금지 구제를 인정한 사안 이다. 본 판결에서는 상표 침해로 인한 혼동가능성의 구제수단으로서 침해금지명령 을 인정한 사안으로 판단된다. 특히 본 사안에서는 원고 Ferrari는 그들의 자동차의 외관(형상)에 대해 특허 및 디자인 특허, 상표, 저작권으로서 등록되지 않아 보호받을 수 없었으나, 잘 알려지지 않은 트레이드 드레스 로 인해 보호받을 수 있게 된 사안 으로 의의가 있다. 주제어 상품의 형태, 외관, 형상, 상표침해 219

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제1호 차목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 차목 부정경쟁방지법 제2조 Ⅱ 한국 1) 서울서부지법 2014.7.24. 선고 2013가합32048 (1) 사실관계 원고들은 가수, 배우 등으로 활동하고 있는 연예인이고, 피고는 인터넷 검색 포털 사이트인 네이트(www.nate.com) 를 운영하는 회사이다. 피고는 사람들이 네이트 홈페이지 검색창에 특정 키워드를 입력하면, 사전에 피고로 부터 해당 키워드를 이용한 광고 서비스를 구매한 광고주의 사이트 주소와 광고문구 가 검색결과 화면의 상단에 게시되도록 하고, 사람들이 그 주소나 광고 문구를 클릭 하면 해당 사이트로 연결되도록 해주는 키워드 검색광고 서비스(이하 키워드 검색광 고 라 한다)를 제공하고 있다. 피고는 네이트 홈페이지의 검색결과가 나타나는 화면을 비즈 바로가기, 프리미엄 링크, 스페셜 링크, 스폰서 박스 란으로 나누어, 프리미엄 링크 를 제외한 나머지 는 직접 키워드 검색광고를 제공하고 있으며, 프리미엄 링크 란은 주식회사 다음커 뮤니케이션과 제휴하여 주식회사 다음커뮤니케이션의 검색결과와 동일한 검색결과 220

제2장 판 례 를 보여주고 있다. 이때 특정 키워드에 대하여 높은 금액을 지급한 광고주의 광고일 수록 검색결과 화면의 상단에 게시된다. (2) 법적쟁점 우리 법상 유명인의 성명이나 초상 서명 등이 갖는 재산적 가치를 독점적 배타적으 로 지배하는 권리인 퍼블리시티권(Right of Publicity)을 인정할 수 있는지 여부(소극) 연예인 등이 자기의 성명과 초상이 권한 없이 사용됨으로써 정신적 고통을 입었다는 이유로 손해배상을 청구하기 위한 요건 연예인으로 활동하는 갑 등이 인터넷 포털 사이트를 운영하는 을 주식회사가 제공하 는 키워드 검색광고 서비스를 통하여 광고주들이 갑 등의 성명과 상품명 등을 조합한 문구를 키워드로 이용함으로써 갑 등의 퍼블리시티권 또는 성명권이 침해되었다는 이유로 을 회사를 상대로 손해배상 등을 구한 사안에서, 퍼블리시티권을 인정할 수 없고, 키워드 검색광고를 통하여 갑 등의 성명권이 침해되었다거나 키워드 검색광고 가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다고 한 사례 (3) 판시사항 고유의 명성, 사회적 평가, 지명도 등을 획득한 배우, 가수, 운동선수 등 유명인의 성명이나 초상 등이 상품에 부착되거나 서비스업에 이용되는 경우 상품의 판매촉진 이나 서비스업의 영업활동이 촉진되는 효과가 있는데, 이러한 유명인의 성명, 초상 등이 갖는 고객흡인력은 그 자체가 경제적 이익 내지 가치로 취급되어 상업적으로 거래되고 있으므로, 성명권, 초상권 등 일신에 전속하는 인격권이나 종래의 저작권, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 법리만으로는 이를 설명하거나 충분히 보호하기 어렵다. 우리나라에서도 근래에 이르러 연예, 스포츠 산업 및 광고 산업의 급격한 발달로 유명인의 성명이나 초상 등을 광고에 이용하게 됨으로써 그에 따른 분쟁이 적지 않게 일어나고 있으므로 이를 규율하기 위하여, 성명이나 초상, 서명 등이 갖는 재산적 가치를 독점적, 배타적으로 지배하는 권리인 퍼블리시티권(Right 221

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) of Publicity)이라는 새로운 권리 개념을 인정할 필요성은 충분히 수긍할 수 있다. 그러나 민법 제185조는 물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다. 라고 규정하여 이른바 물권법정주의를 선언하고 있고, 물권법의 강행법규성 은 이를 중핵으로 하고 있으므로, 법률(성문법과 관습법)이 인정하지 않는 새로운 종류의 물권을 창설하는 것은 허용되지 아니한다. 그런데 재산권으로서의 퍼블리시 티권은 성문법과 관습법 어디에도 근거가 없다. 따라서 법률, 조약 등 실정법이나 확립된 관습법 등의 근거 없이 필요성이 있다는 사정만으로 물권과 유사한 독점배타 적 재산권인 퍼블리시티권을 인정하기는 어렵고, 퍼블리시티권의 성립요건, 양도 상속성, 보호대상과 존속기간, 침해가 있는 경우의 구제수단 등을 구체적으로 규정하 는 법률적인 근거가 마련되어야만 비로소 퍼블리시티권을 인정할 수 있다. 헌법상 인격권 또한 민법의 일반규정 등을 통하여 사법적으로 보장되므로 개인의 동의 없이 성명이 이용됨으로써 개인의 인격적 법익이 위법하게 침해된 것으로 평가 할 수 있다면, 개인은 인격적 법익을 침해한 자에 대하여 정신적 고통에 대한 손해배 상을 청구할 수 있다. 그러나 인격적 법익의 주체가 배우, 가수, 프로스포츠 선수 등(이하 연예인 등 이라 한다)인 경우 인격적 법익에 관한 일반이론이 다소 수정되어 야 한다. 연예인 등의 직업을 선택한 사람은 직업의 특성상 자신의 성명과 초상이 대중 앞에 공개되는 것을 포괄적으로 허락한 것이므로 위와 같은 인격적 이익의 보호 범위는 일반인에 비하여 제한된다. 그러므로 연예인 등이 자기의 성명과 초상이 권한 없이 사용됨으로써 정신적 고통을 입었다는 이유로 손해배상을 청구하기 위해서는 그 사용이 방법, 태양, 목적 등에 비추어 연예인 등에 대한 평가, 명성, 인상을 훼손 저하시키는 경우이거나, 그 밖에 자신의 성명과 초상이 상품선전 등에 이용됨으로써 정신적 고통을 입었다고 인정될 만한 특별한 사정이 존재하여야 한다. 가수, 배우 등 연예인으로 활동하고 있는 갑 등이 인터넷 포털 사이트를 운영하는 을 주식회사가 제공하는 키워드 검색광고 서비스를 통하여 광고주들이 갑 등의 성명 과 상품명 등을 조합한 문구를 키워드로 이용함으로써 갑 등의 퍼블리시티권 또는 성명권이 침해되었음을 이유로 을 회사를 상대로 손해배상 등을 구한 사안에서, 우리 법상 성명이나 초상, 서명 등이 갖는 재산적 가치를 독점적, 배타적으로 지배하는 222

제2장 판 례 권리인 퍼블리시티권(Right of Publicity)을 인정할 수 없고, 키워드 검색광고를 통하 여 갑 등의 성명권이 침해되었다거나 갑 등이 수인한도를 넘는 정신적인 고통을 받았 다고 할 수 없으며, 키워드 검색광고가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수도 없다고 한 사례. (4) 해설 연예인으로 활동하는 갑 등이 인터넷 포털 사이트를 운영하는 을 주식회사가 제공하 는 키워드 검색광고 서비스를 통하여 광고주들이 갑 등의 성명과 상품명 등을 조합한 문구를 키워드로 이용함으로써 갑 등의 퍼블리시티권 또는 성명권이 침해되었다는 이유로 을 회사를 상대로 손해배상 등을 구한 사안에서, 퍼블리시티권을 인정할 수 없고, 키워드 검색광고를 통하여 갑 등의 성명권이 침해되었다거나 키워드 검색광고 가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다고 하였다. 주제어 성명이나 초상 서명, 퍼블리시티권 2) 대법원 2012.3.29. 선고, 2010다20044 판결 (1) 사실관계 원고 문화방송은 등록상표 고 한다), 원고 올리브나인은 등록상표 (등록번호 제647208호, 이하 대장금상표 라 (등록번호 제20378호, 이하 주몽 상표 라고 한다) 및 (등록번호 제730401호, 이하 삼족오상표 라고 한다) 의 각 상표권자이다. 피고 데카리오는 2007. 8.경부터 2007. 10.경까지 그가 운영하 는 홈페이지에 조선 시대 의녀의 복장을 하고 신선로를 들고 있는 HELLO KITTY 캐릭터가 부착 또는 표시된 휴대전화기 줄 손수건 등의 상품, 갑옷을 입고 이마에 223

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 띠를 두른 다음 한 손에 칼을 들고 있거나 흰색 바탕에 분홍색의 점무늬가 섞여 있고 손목 부위에 분홍색 띠가 있는 옷을 입고 있는 HELLO KITTY 캐릭터가 부착된 볼 펜 볼 매듭 등의 상품(이하 일괄하여 피고 제품 이라 한다)의 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 대장금, 장금, 주몽 이라는 표장(이하 이 사건 각 표장 이라 고 한다)을 표시하였다. 그런데 위 원고들의 등록상표는 그 무렵 주지의 상표는 아니 었던 반면에, HELLO KITTY는 일본국 법인인 가부시키가이샤 산리오가 1974. 10.경 고양이 얼굴을 의인화하여 창작한 캐릭터로, 일본은 물론 국내에서도 1979. 2. 14.경 부터 그에 관한 상표등록 및 상품화 사업이 이루어진 결과, 2000년경 이미 국내외적 으로 저명한 상품표지이었다. 피고 데카리오는 가부시키가이샤 산리오의 국내 법인 인 피고 주식회사 산리오코리아(이하 산리오코리아 라고 한다)로부터 2006년경부터 국내에서 HELLO KITTY 캐릭터를 상품화할 수 있는 독점권을 부여받아 HELLO KITTY 캐릭터에 다양한 의상을 입히거나 소품을 이용해 변형을 가하여 인형, 손수건, 열쇠고리, 볼펜 등을 제조 판매하고 있고, 이 사건 각 표장의 사용 당시 그 홈페이지 왼쪽 상단에는 데카리오 쇼핑몰, HELLO KITTY, c 1976, 2007 SANRIO CO., LTD. 라는 문구가 기재되어 있었으며, 위 각 상품 이미지 중 일부에는 이 사건 각 표장과 함께 그보다 작은 글씨의 DECCario, Licensed by Sanrio CO., LTD, (주) 데카리오 라는 문구가 상품 이미지 오른쪽 아래에 표시되어 있었다. 한편 원고 문화 방송은 대장금, 주몽 을 주인공으로 하는 같은 제호의 드라마를 제작 방영하여 큰 호응을 얻었고, 위 드라마들은 해외에도 수출된 바 있다. (2) 법적쟁점 타인의 등록상표를 이용하였으나 출처표시를 위한 것이 아닌 경우 상표권 침해행위로 볼 수 있는지 여부(소극) 및 표시된 표장이 상표로서 사용되고 있는지에 관한 판단 기준 갑 주식회사로부터 국내에서 HELLO KITTY 캐릭터를 상품화할 수 있는 독점권을 부여받은 을 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에 HELLO KITTY 캐릭터가 부착 또는 표시된 상품의 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 대장금, 장금, 주몽 224

제2장 판 례 이라는 표장을 표시한 행위가 등록상표,, 의 상표권자인 병 방송사 등의 상표권을 침해하는 행위에 해당하는지 문제된 사안에서, 위 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지 가 되기 위한 요건 상품형태가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지 로서 보호받기 위한 요건 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에서 정한 모방 의 의미 및 그 판단 기준 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 자신의 영업을 위하여 무단 으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익 을 침해한 경우, 민법상 불법행위에 해당하는지 여부(적극) 갑 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에서 한국방송공사와 을 방송사가 방영한 겨울연가, 황진이, 대장금, 주몽 등 제호하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 HELLO KITTY 제품을 제조 판매한 사안에서, 갑 회사의 제조 판매 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 한 사례 (3) 판시사항 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권 을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표 의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시 된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 225

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 의하여 판단하여야 한다. 갑 주식회사로부터 국내에서 HELLO KITTY 캐릭터를 상품화할 수 있는 독점권을 부여받은 을 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에 HELLO KITTY 캐릭터가 부착 또는 표시된 상품의 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 대장금, 장금, 주몽 이라는 표장을 표시한 행위가 등록상표,, 의 상표권자인 병 방송사 등의 상표권을 침해하는 행위에 해당하는지 문제된 사안에서, 위 표장의 사용 태양, 위 등록상표와 HELLO KITTY 표장의 주지저명의 정도, 을 회사의 의도와 위 표장의 사용 경위 등을 종합하면 전체적으로 을 회사가 홈페이지에 서 광고 판매한 위 상품들의 출처가 갑 회사 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 집단인 것으로 명확히 인식되고, 대장금 등 표장은 상품에 부착 또는 표시된 HELLO KITTY 캐릭터가 병 방송사가 제작 방영한 드라마의 캐릭터로 알려진 대 장금, 주몽 을 형상화한 것임을 안내 설명하기 위한 것일 뿐 상품의 식별표지로서 사용되었다고는 볼 수 없으므로, 대장금 등 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례. 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지 가 되기 위해서는 캐릭 터 자체가 국내에 널리 알려진 것만으로는 부족하고, 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 캐릭터가 이를 상품 화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화권자와 그로부터 상품화 계약 에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것 을 요한다. 어떤 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지 에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있는데, 이를 위해서는 상품형태가 다른 유사상품과 비교하여 수요자의 감각에 226

제2장 판 례 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있는 등 일반수요자가 일견하여 특정 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품형태가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 상품으로 계속적 독 점적 배타적으로 사용되거나 또는 단기간이라도 강력한 선전 광고가 이루어짐으 로써 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품 임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 모방 이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 는 당해 변경의 내용 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으 로 고려하여 판단하여야 한다. 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서 에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하 는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다. 갑 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에서 한국방송공사와 을 방송사가 방영한 겨울연가, 황진이, 대장금, 주몽 등 제호하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 HELLO KITTY 제품을 제조 판매한 사안에서, 제반 사정에 비추어 갑 회사가 드라마를 이용한 상품화 사업 분야에서 경쟁자 관계에 있는 한국방 송공사 등의 상당한 노력과 투자에 편승하여 각 드라마의 명성과 고객흡인력을 자신 의 영업을 위하여 무단으로 이용하여 법률상 보호할 가치가 있는 한국방송공사 등의 해당 드라마에 관한 상품화 사업을 통한 영업상 이익을 침해하였다고 보아, 갑 회사 의 제조 판매 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 한 사례. 227

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 자신의 영업을 위하여 무단 으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익 을 침해한 경우, 민법상 불법행위에 해당한다. 주제어 타인의 등록상표, 상표권 침해행위, 대장금, 주몽 228

제2장 판 례 제2조 정의(제2조 제2호) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 2012.6.28. 선고 2012도3317 판결 (1) 사실관계 1 피고인 1은 1999. 3.경 유산균 제조업체인 공소외 1 주식회사(이하 피해자 회사 라 고 한다)에 입사하여 이사 겸 공장장 등으로 근무하면서 유산균 시험분석 및 제품 생산업무 등을 총괄하던 중 2007. 11. 30.경 퇴사한 직후 공소외 2 주식회사를 설립하 여 대표이사로 재직하고 있다. 2 피해자 회사는 자본금 47억 원, 직원 67명 규모의 국내 1위 유산균 제조 수출업체로서 1995. 2.경 설립된 후 국가 알앤디(R&D) 자금 80억 원을 포함한 총 100억 원가량의 연구개발자금을 투입하여 세계 최초로 유산균 이중코팅기술을 상용화하는 데 성공하여 2009년 기준 연간 약 158억 원 상당의 유산 균 원말 및 유산균 제품을 생산하여 다국적기업인 암웨이 주식회사나 유럽 등지에 수출하고 있고, 국내 유산균 시장의 약 70%를 점유하고 있다. 3 유산균 이중코팅기 229

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 술은 유산균이 안정적으로 장에 도달하고 상온에서도 보관이 용이하도록 단백질과 다당류로 2차에 걸쳐 코팅하는 방법으로서 2001. 4. 19. 피해자 회사가 이를 국내 특허등록한 후 일본과 유럽에서도 특허등록을 받았다. 그러나 피해자 회사는 원심판 결 별지 [범죄일람표 (1) 내지 (3)] 기재 각 자료상의 정보들(이하 이 사건 정보들 이라 한다), 즉 실험연구를 통하여 얻은 유산균별 코팅물질이나 배지의 배합비 등 기술적 요소와 설비의 최적화 등 설비적 요소 및 거래처별 이중코팅 유산균의 완제품 제제방 법 등 영업적 요소에 관한 구체적인 수치나 내용과 같은 이중코팅의 최적화 조건에 관한 정보를 특허출원 내용에 포함시키지 않았다. 4 피고인 1이 피해자 회사를 퇴직 할 때 피해자 회사에 재직 중 취득한 피해자 회사의 유산균주에 대한 정보의 무단사 용, 재직 중 취득한 회사 및 업무에 관한 제반 정보를 제3자에게 누설하거나 활용을 돕는 행위, 재직 중 취득한 피해자 회사의 사업 내용에 대한 누설, 피해자 회사가 영위하는 사업과 유사한 유산균 관련 사업체에 입사하거나 관련 사업체를 영위하는 행위, 재직 중 습득한 유산균을 활용한 각종 제품 개발 및 이를 상업화하는 행위 를 하지 않을 것이며, 그러한 행위를 할 경우 민 형사상 책임을 진다는 내용의 확인서 를 작성해 주었다. 5 피해자 회사는 팀장들을 통하여 비정기적이지만 직원들에게 피해자 회사의 유산균 제품 생산 및 영업에 관한 정보가 외부로 유출되지 않도록 보안교육을 실시해 왔고, 이메일을 통하여 피해자 회사의 정보가 누출되거나 개인적 인 용도로 활용하는 사항이 발각될 경우에 그에 따른 징계조치를 시행할 예정임을 공지하기도 하였다. 6 피해자 회사는 비밀문서의 경우 그 사실을 대외비 등으로 표시하였고, 외부로 유출되어서는 안 되는 자료들을 분류하여 잠금장치가 된 문서보 관함에 보관하였으며, 2004년경 전산망에 방화벽을 설치하여 외부의 전산공격을 방 어함은 물론 내부 정보들이 외부로 유출되는 것을 방지하도록 조치하는 등 문서의 발송, 배부, 보관에 있어서 관리체계를 구축하였던 것으로 보이고, 거래처에 기술이 유출되지 않도록 담당직원들을 관리하였다. 7 피해자 회사는 그 규모, 연혁, 산업적 특성에 비추어 체계적, 조직적 관리보다는 인적 유대와 신뢰에 기초하여 영업비밀을 관리해 온 것으로 보인다. 8 피해자 회사는 독특한 유산균 제조기술(다당류로 이중 코팅하여 안정성 있는 고농도의 유산균을 대량 생산하는 기술)이 가장 중요한 자산이 므로 그에 관한 사항이 외부로 유출되어서는 안 된다는 사실은 임직원 누구나 알 수 있었던 것으로 보이는데, 피고인 1은 피해자 회사의 비밀을 관리하는 지위에 있었 230

제2장 판 례 던 자이므로 피해자 회사가 비밀로 관리하는 정보가 있다는 사실을 누구보다도 잘 알면서 그러한 정보에 용이하게 접근할 수 있었을 것으로 보인다. 9 이 사건 정보들 은 유산균 제조기술과 영업에 관한 것으로서 위와 같이 보안교육의 대상이 되는 정보 이거나 외부로 유출되어서는 안 된다는 것을 임직원 누구나 알 수 있었던 정보였고, 피해자 회사도 이를 대외비로 분류하거나 잠금장치가 된 문서보관함에 보관하는 등 외부로 유출되어서는 안 되는 정보로 취급한 것으로 보인다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에서 정한 영업비밀 의 요건 중 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다 는 것의 의미 업무상배임죄의 주관적 요건인 고의 의 의미와 증명 방법 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 사용할 수 있는 사람이 이를 외부로 무단 반출하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정한 영업비밀의 취득 에 해당하는지 여부(소극) (3) 판시사항 업무상배임죄가 성립하려면 주관적 요건으로서 임무위배의 인식과 그로 인하여 자기 또는 제3자가 이익을 취득하고 본인에게 손해를 가한다는 인식, 즉 배임의 고의가 있어야 하는데, 이러한 인식은 미필적 인식으로도 족하다. 피고인이 배임죄의 범의를 부인하는 경우에는 사물의 성질상 배임죄의 주관적 요소로 되는 사실은 고의와 상당 한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 이때 무 엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 정상적인 경험칙에 바탕을 두고 치밀한 관찰력이나 분석력에 의하여 사실의 연결상태를 합리적으로 판단하여야 한다( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도9652 판결 등 참조). 부정경쟁방지법 제18조 제2항은 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득 사용하거나 제3자에게 누설한 자 를 처벌하고 있다. 그런데 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 이를 사용할 수 있는 사람은 231

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 이미 당해 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로 그러한 사람이 당해 영업비밀을 단순히 기업의 외부로 무단 반출한 행위는 업무상배임죄에 해당할 수 있음은 별론으 로 하고, 위 조항 소정의 영업비밀의 취득 에는 해당하지 않는다 ( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008도9433 판결 등 참조). (4) 해설 기업의 직원으로서 영업비밀을 인지하여 사용할 수 있는 사람이 이를 외부로 무단 반출하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정한 영업비밀의 취득 에 해당하지 않는다. 주제어 영업비밀, 업무상배임죄, 상당한 노력 2) 대법원 2012.6.28. 선고 2011도3657 판결 (1) 사실관계 공소외 주식회사(이하 피해 회사 라고 한다)는 제조공정 도면, 설계도면 등에 대하여 는 관리담당자의 임명, 열람 대출의 제한 및 절차 등에 관한 엄격한 관리규정에 따 라 관리했지만, 도면 이외의 문서에 대하여는 일반적인 문서관리규정만을 두어 관리 하였는데, 위 문서관리규정에는 비밀문서의 경우 비밀표시를 하도록 하고 있음에도 원심 판시 [별지] 범죄일람표 순번 1번의 (이하 생략) 개발진행 보고서 와 순번 49번 의 PTG PILOT TEST 결과 (이하 이들 문서를 합하여 이 사건 각 보고서 라고 한다)에 는 비밀표시가 되어 있지 아니하였던 점, 이 사건 각 보고서는 피해 회사의 연구개발 팀 및 기술개발팀 사무실 내의 잠금장치가 없는 유리책장이나 책꽂이에 보관되어 있었는데, 위 각 사무실에는 출입자를 제한하지 아니하여 다른 직원들과 화공약품이 나 시험기구 상인들과 같은 외부인들까지 자유롭게 출입할 수 있었다. (2) 법적쟁점 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에서 정한 영업비밀 의 232

제2장 판 례 요건 중 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다 는 것의 의미 회사 직원이 무단으로 자료를 반출한 경우, 업무상배임죄가 성립하기 위하여 그 자료 가 영업상 주요한 자산 에 해당하여야 하는지 여부(적극) (3) 판시사항 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되 기 전의 것) 제2조 제2호의 영업비밀 이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제 적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다. 그리고 여기서 상당 한 노력에 의하여 비밀로 유지된다 는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거 나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀 로 유지 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다 ( 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2008도9066 판결 등 참조). 회사 직원이 경쟁업체 또는 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 자료를 반출한 경우에 업무상배임죄가 성립하기 위하여는, 그 자료가 영업비밀에 해당할 필 요까지는 없다고 하더라도 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고, 그 자료의 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로 그 자료의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에 해당하는 것이어야 한다( 대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010도3043 판결 등 참조). (4) 해설 회사 직원이 무단으로 자료를 반출한 경우, 업무상배임죄가 성립하기 위하여는 그 자료가 영업상 주요한 자산 에 해당하여야 한다. 주제어 영업비밀, 업무상배임죄, 상당한 노력 233

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제3호 가목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 가목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 (1) 사실관계 이 사건 기술정보는 잉크제조의 원료가 되는 10여 가지의 화학약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성비율과 조성방법에 관한 것인데, 이는 원고 회사와 같 은 필기구 제조업체에 있어서 가장 중요한 경영요소 중의 하나로서 원고 회사가 짧게 는 2년, 길게는 32년의 시간과 많은 인적, 물적 시설을 투입하여 연구 개발한 것이 고, 원고 회사가 생산하는 제품 중의 90% 이상의 제품에 사용하는 것으로서 실질적으 로 원고 회사의 영업의 핵심적 요소가 되고 있는 기술정보로서 독립한 경제적 가치가 있으며, 그 내용이 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론 원고 회사의 연구소 직원 들조차 자신이 연구하거나 관리한 것이 아니면 그 내용을 알기 곤란한 상태에 있어 비밀성이 있고, 원고 회사는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계자 이외에는 234

제2장 판 례 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지할 의무를 부과하고, 연구소장을 총책임자로 정하여 이 사건 기술정보를 엄격하게 관리하는 등 으로 비밀관리를 하고 있는 사실을 인정한 후, 따라서 이 사건 기술정보는 부정경쟁 방지법 소정의 영업비밀에 해당하고, 원고 회사가 외국의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 이 사건 기술정보를 보유하게 되었다거나, 역설계가 허용되고 역설계에 의하 여 이 사건 기술정보의 획득이 가능하다. (2) 법적쟁점 필기구 제조업체의 잉크제조 관련 기술정보가 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀에 해당한다고 한 사례 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목 소정의 부정한 수단 의 내용 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목 소정의 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 서 유지할 의무 의 내용 필기구 제조업체의 직원으로서 영업비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 자가 타 회사 에 스카우트되어 그 회사에서 기술정보를 공개하고 이를 사용하여 제품을 만든 행위 가 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목 소정의 영업비밀 침해행위에 해당한다고 본 사례 위 [4]항의 타 회사의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목 소정의 영업비밀 침해행위에 해당한다고 본 사례 부정경쟁방지법 시행 전에 영업비밀을 취득한 자가 같은 법 시행 후에 그 영업비밀을 공개하는 경우, 부정경쟁방지법의 적용 여부(적극) 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권의 인정 취지 및 금지기간의 인정 기준 영업비밀을 취득한 자가 그 영업비밀을 자신의 노트에 기재한 행위 자체는 영업비밀 침해행위에 해당하지 아니하나, 그 노트에 기재된 영업비밀을 이용하여 영업비밀 침 해행위를 하고 있다면 그 노트는 폐기를 명할 수 있는 침해행위를 조성한 물건 에 해당한다고 본 사례 235

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 영업비밀의 침해행위를 조성한 물건 에 대한 폐기를 명하기 위한 심리 방법 (3) 판시사항 필기구 제조업체에 있어서 잉크제조의 원료가 되는 10여 가지의 화학약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성비율과 조성방법에 관한 기술정보는 가장 중요한 경영요소 중의 하나로서, 그 기술정보가 짧게는 2년, 길게는 32년의 시간과 많은 인 적, 물적 시설을 투입하여 연구 개발한 것이고, 생산 제품 중의 90% 이상의 제품에 사용하는 것으로서 실질적으로 그 기술정보 보유업체의 영업의 핵심적 요소로서 독 립한 경제적 가치가 있으며, 그 내용이 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론 당해 업체의 직원들조차 자신이 연구하거나 관리한 것이 아니면 그 내용을 알기 곤란한 상태에 있어 비밀성이 있고, 당해 업체는 공장 내에 별도의 연구소를 설치하여 관계 자 이외에는 그 곳에 출입할 수 없도록 하는 한편 모든 직원들에게는 그 비밀을 유지 할 의무를 부과하고, 연구소장을 총책임자로 정하여 그 기술정보를 엄격하게 관리하 는 등으로 비밀관리를 하여 왔다면, 그 기술정보는 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀 에 해당하고, 당해 업체가 외국의 잉크제품을 분석하여 이를 토대로 이 사건 기술정 보를 보유하게 되었다거나, 역설계가 허용되고 역설계에 의하여 이 사건 기술정보의 획득이 가능하다고 하더라도 그러한 사정만으로는 그 기술정보가 영업비밀이 되는 데 지장이 없다고 한 사례. 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목 전단에서 말하는 부정한 수단 이라 함은 절취 기망 협박 등 형법상의 범죄를 구성하는 행위뿐만 아니라 비밀유지의무의 위반 또 는 그 위반의 유인(유인) 등 건전한 거래질서의 유지 내지 공정한 경쟁의 이념에 비추 어 위에 열거된 행위에 준하는 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 일체의 행위나 수단을 말한다. 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목에서 말하는 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지할 의무 라 함은 계약관계 존속 중은 물론 종료 후라도 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다. 236

제2장 판 례 필기구 제조업체의 연구실장으로서 영업비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 자가 계약관계 및 신의성실의 원칙상 퇴사 후에도 상당 기간 동안 비밀유지의무를 부담함 에도 불구하고 타 회사로부터 고액의 급여와 상위의 직위를 받는 등의 이익을 취하는 한편 타 회사로 하여금 잉크를 제조함에 있어서 그 기술정보를 이용하여 시간적 경 제적인 면에서 이익을 얻게 하기 위하여 타 회사로 전직하여 타 회사에서 그 기술정 보를 공개하고 이를 사용하여 잉크를 생산하거나 생산하려고 한 경우, 그러한 행위는 공정한 경쟁의 이념에 비추어 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 부정한 이익을 얻을 목적에서 행하여진 것으로서 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (라)목 소정의 영업비 밀 유지의무 위반행위에 해당한다고 본 사례. 위 [4]항에서 그 연구실장을 스카우트한 회사의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목 소정의 영업비밀 부정취득행위에 해당한다고 본 사례. 부정경쟁방지법 시행 이전에 취득한 영업비밀을 같은 법 시행 후에 독자적으로 사용 하는 행위는 같은 법 부칙 제2조 후단에 의하여 허용되나, 나아가 그 영업비밀을 공개하는 행위는 허용되지 아니한다. 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정 한 경쟁자보다 유리한 출발(headstart) 내지 시간절약(lead time) 이라는 우월한 위 치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다 할 것이므로, 영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성함에 필요한 시간적 범위 내에서 기술의 급속한 발달상황 및 변론에 나타난 침해행위자의 인적 물적 시설 등을 고려하여 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계 와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 영업비밀을 취득하는 데 필요한 시간에 상당한 기간 동안으로 제한하여야 하고, 영구적인 금지는 제재적인 성격을 가지게 될 뿐만 아니라 자유로운 경쟁을 조장하고 종업원들이 그들의 지식과 능력을 발휘할 수 있게 하려는 공공의 이익과 상치되어 허용될 수 없다. 영업비밀 보유자에게 고용되어 영업비밀을 취득한 자가 그 영업비밀을 자신의 노트에 기재한 행위 자체는 영업비밀의 침해행위에 해당하지 아니하나, 타 회사에 스카우트 237

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 되어 그 노트에 기재된 영업비밀을 이용하여 영업비밀 침해행위를 하고 있다면 그 노트는 부정경쟁방지법 제10조 제2항 소정의 침해행위를 조성한 물건 에 해당한다는 이유로, 영업비밀 침해행위가 계속될 염려가 있다면 그 노트에 대한 폐기를 명할 수 있다고 한 사례. 영업비밀의 침해행위를 조성한 물건 에 대한 폐기는 그 현존 여부를 밝힌 다음 그 소유자나 처분권한이 있는 자에게 명하여야 한다. (4) 해설 영업비밀을 취득한 자가 그 영업비밀을 자신의 노트에 기재한 행위 자체는 영업비밀 침해행위에 해당하지 아니하나, 그 노트에 기재된 영업비밀을 이용하여 영업비밀 침 해행위를 하고 있다면 그 노트는 폐기를 명할 수 있는 침해행위를 조성한 물건 에 해당한다. 주제어 영업비밀, 부정한 수단, 침해행위를 조성한 물건, 영업비밀을 비밀로서 유지 할 의무 2) 대법원 1998. 6. 9. 선고98다1928 판결 (1) 사실관계 신청인 회사는 1986. 9. 24. 설립된 이래 화학섬유 제조설비의 부품인 스핀 팩 필터 (spin pack filter)를 제조 판매하여 오고 있다. 스핀 팩이라 함은 화학합성섬유의 원사를 뽑는 기초공정, 즉 고체 상태의 테레프타릭산(TPA)과 액체 상태의 에틸렌글 리콜(EG)을 혼합한 후 고온 고압으로 열처리하여 유동 상태로 만드는 중합공정을 거쳐서 생산된 폴리머(polymer)를 방사(방사)하여 실을 만들어 내는 과정에 필요한 설비로서, 여과층(sand metal powder)과 필터(filter), 방사판(spinneret)으로 구성되 어 있고, 스핀 팩 필터라 함은 스핀 팩 속의 여과층과 방사판 사이에서 유동 상태의 합성섬유 원료로부터 불순물을 제거하는 필터로서, 여과체인 메탈 파이버(metal fiber)와 스텐레스 메쉬(stainless mesh)를 여러 겹으로 쌓은 다음, 이를 원형 또는 238

제2장 판 례 타원형으로 절단하여 그 테두리를 금속 림(rim)으로 압착한 형태를 이루고 있다. 종래의 스핀 팩 필터는 그 테두리인 금속 림과 여러 겹의 여과체 단부 사이에 여유공 간이 전혀 없어 스핀 팩 저장부에 유입된 공정물질이 고온 고압에 의하여 압착되면 서 스핀 팩 필터의 여과체면이 아래로 휘거나 위로 돌출하는 현상이 발생하였고, 그 결과 저장 내부에 빈 공간이 생김으로써 공정물질의 흐름이 원활하지 못하였으며, 또 저장부 내주연과 스핀 팩 필터의 림 사이에 틈이 있어 저장부 내의 압력에 의하여 그 틈새로 공정물질이 그대로 새어 나가 방사되는 현상이 발생하였고, 그 결과 공정 물질 속에 섞여 있던 불순물이 제대로 걸러지지 않음은 물론, 이와 같이 걸러지지 않은 채 새어 나온 공정물질로 인하여 스핀 팩 필터의 테두리를 싸고 있는 금속 림의 부식이 급속히 진행되어 스핀 팩 필터의 수명이 단축됨으로써 이를 조기에 교체하여 주어야 하는 등의 결함이 있었다. 신청인 회사는 1987. 9. 1. 신청외 제일합섬 주식회사(이하 제일합섬 이라고만 한다) 와 사이에 신청인 회사가 생산하는 제품에 대한 제일합섬의 해외 마케팅 및 수출 독점권 행사에 관한 기본계약을 체결하고, 1988. 2. 9. 일본국 회사인 주식회사 와따 나베 키이치 제작소(도변의일제작소, 이하 와따나베 라고만 한다) 및 제일합섬과 사 이에 스핀 팩 필터 및 스핀 팩 관련 부품에 대하여 주문자생산(OEM) 기본계약을 체결한 다음, 신청인 회사의 직원을 5회 정도 와따나베에 파견하여 기술자료를 제공 받고 기술적 자문과 지도를 받아 필터 및 패킹 금형과 그 제작기술 등을 일부 이전받 고, 스핀 팩 필터의 대량제작에 필요한 유량 및 압력계측기 등 여러 정밀기기를 와따 나베로부터 구입하였으며, 위 기본계약에 따라 1988. 2. 10. 제일합섬과 사이에 스핀 팩 부품 생산 및 수출독점권 행사 에 관한 계약을 체결하고 제일합섬이 보유한 노하우 (know-how)를 제공받아, 플레이트 림(plate rim)의 양쪽 단부의 한 부분을 절삭하여 플레이트 림과 여과체 사이의 단턱을 최소화함으로써 공정물질의 흐름을 원활하게 하고, 플레이트 림의 내주연과 여과체 단부 사이에 여유공간을 확보하여 저장부 내의 고압에 의한 플레이트 림의 팽창에 대비함으로써 종래의 스핀 팩 구조 아래에서 나타 났던 여과체의 휨 또는 돌출현상을 없애고, 아울러 저장부 내의 고온 고압 및 공정 물질과의 접촉에 의한 플레이트 림의 잦은 부식을 방지하기 위하여 림의 재질을 구리 판재로 하고 표면을 니켈도금 처리하거나 림의 재질을 알루미늄으로 하는 등 림의 239

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 부식 정도를 현저히 줄여 그 품질을 개선하였다. 한편 피신청인 회사의 대표이사인 신청외 류광희는 1991. 7. 25.부터 1992. 8. 12.까 지 신청외 곽종일과 함께 신청인 회사의 공동대표이사로 재직하였고, 신청외 노대일 은 1989. 7. 10.부터 1992. 8. 2.까지, 신청외 박종국은 1992. 3. 7.부터 같은 해 8. 22.까지, 신청외 김길주는 1989. 7. 17.부터 1992. 8. 10.까지 신청인 회사에서 과장, 대리, 주임으로 각 근무하면서 신청인 회사의 스핀 팩 필터의 제조 내지는 판매에 관한 핵심적인 업무를 담당하여 왔다. 신청인 회사의 취업규칙은 사원은 직무상의 기밀을 엄수하고 회사의 기밀이 누설되 지 아니하도록 각별히 유의하여야 한다. 라고 규정하고 있고, 노대일, 박종국, 김길주 는 신청인 회사에 입사할 당시 회사에 근무하면서 얻은 기밀사항과 고객의 기밀사항 은 외부에 절대로 누설하지 않겠으며 이를 이용하지 않겠다. 는 서약을 하였다. 그런데 류광희는 신청인 회사의 지분을 둘러싼 경영진 사이의 알력 때문에 신청인 회사의 대표이사직에서 물러난 직후인 1992. 8. 31. 피신청인 회사를 설립하여 스스 로 대표이사에 취임하였고, 노대일, 박종국, 김길주로 하여금 신청인 회사의 기술 관련 자료를 임의로 가져오게 하거나 스핀 팩 필터 제조에 관한 핵심 기술을 복사하 게 한 후, 신청인 회사를 퇴사하고 피신청인 회사에 입사하도록 한 다음, 신청인 회사 의 자료 내지 핵심 기술을 토대로 신청인 회사에서 제조 판매하는 것과 유사한 스핀 팩 필터의 제조에 필요한 공장설비를 마련하는 한편, 1992. 11. 11.경에는 신청외 동양폴리에스텔 주식회사 등에 위 신청외인들이 제조한 스핀 팩 필터의 샘플을 제공 하고, 1993. 2.경부터는 신청인 회사에서 생산하는 것과 유사한 스핀 팩 필터를 본격 적으로 제조하여 신청인 회사의 거래처 등에 신청인 회사의 제품보다 훨씬 싼 가격으 로 판매해 옴으로써, 신청인 회사는 종전에 연평균 50% 이상의 매출액 성장을 하여 오다가 1993년경부터는 성장이 둔화되어 현재는 정체된 상태에 이르게 되었다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 제3호 소정의 영업비밀의 취득 및 사용 의 의미 1991. 12. 31.자 개정 부정경쟁방지법 시행 전에 영업비밀을 취득하였다는 사유로 240

제2장 판 례 같은 법 제10조에 기한 금지가처분신청을 기각한 사례 (3) 판시사항 영업비밀의 취득 은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 수도 있고, 유체물의 점유를 취득함이 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태로 이루어질 수도 있고, 또한 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로 이 루어질 수도 있는바, 어느 경우에나 사회통념상 영업비밀을 자신의 것으로 만들어 이를 사용할 수 있는 상태가 되었다면 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하므로, 회사 가 다른 업체의 영업비밀에 해당하는 기술정보를 습득한 자를 스카우트하였다면 특 별한 사정이 없는 한 그 회사는 그 영업비밀을 취득하였다고 보아야 하고, 한편 영업 비밀의 사용 은 영업비밀 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산 판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구 개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리킨다고 할 수 있다. 신청인 회사의 대표이사로 재직하던 자가 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478 호로 개정된 것) 시행일인 1992. 12. 15. 전에 피신청인 회사를 설립하여 대표이사에 취임하고, 피신청인 회사의 사업으로 신청인 회사가 제조 판매하는 스핀 팩 필터를 제조 판매할 목적으로, 신청인 회사에 재직하면서 그에 관한 자료에 접근할 수 있었 거나 핵심기술을 알고 있었던 직원들을 신청인 회사에서 퇴직시키고 피신청인 회사 에 입사하게 한 후 대표이사 자신 또는 위 직원들이 가지고 있던 자료 및 기술을 기초로 제조설비를 갖춘 경우, 피신청인 회사는 늦어도 그 무렵 위 영업비밀을 취득 하였다는 이유로, 같은 법 부칙(1991. 12. 31.) 제2항에 따라 같은 법 제10조에 기한 금지가처분신청을 기각한 사례. (4) 해설 영업비밀의 취득은 문서, 도면, 사진, 녹음테이프, 필름, 전산정보처리조직에 의하여 처리할 수 있는 형태로 작성된 파일 등 유체물의 점유를 취득하는 형태로 이루어질 241

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 수도 있고, 유체물의 점유를 취득함이 없이 영업비밀 자체를 직접 인식하고 기억하는 형태로 이루어질 수도 있고, 또한 영업비밀을 알고 있는 사람을 고용하는 형태로 이 루어질 수도 있다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위 Ⅲ 일본 1) 오사카지방법원 2014. 3. 18. 평성25년(와) 제7391호 13) (1) 사건개요 본건은 원고가 전 직원인 피고 P2 및 동 피고의 근무지인 피고 주식회사 토헨(이하 피고 토헨 ), 피고 토헨의 이사 피고 P1에 대해, 동 피고들이 공동으로 피고 P2가 원고로부터 부정하게 취득한 영업비밀을 피고 토헨에서 이용하고, 동시에 예비적으 로 피고 P2에 대해 원고와 동 피고 사이의 고용 계약상의 경업금지의무를 위반했음을 이유로 주위적 청구, 손해배상을 요구한 사안이다. (2) 법적쟁점 원고의 영업 분야는 OA 기기의 판매이며, 대부분 리스 형식을 취하므로 리스기간의 종료 시기는 매우 중요하며, 유용성, 비공지성이 있다. 비밀유지 서약을 했고 본건 데이터베이스는 모두 비밀 지정이 되어있기에 패스워드 등 조치가 없었다 해도 비밀 관리성이 있다. 퇴사한 최근 1년 내에 본건 데이터베이스에서 관리되는 고객의 상세정보를 종이 매체 에 인쇄하여 외부로 반출하였고, 이것으로 무단 취득하였다. 원고의 고객을 일부러 선택하여 OA 기기의 판매 영업을 하고 있기 때문에, 본건 고객정보를 사용하는 것이 라고 할 수 있다. 원고의 주장은 처음부터 문제가 되어야 할 영업비밀이 특정되어 있지 않다. 피고 P2는 원고가 주장하는 행위는 일절하지 않았다. 13) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 242

제2장 판 례 원고에 근무하는 동안 담당했던 약 700사 중에, 개인적으로 관계가 깊었던 사용자 회사 3, 40사 정도에 돌아다니며 인사를 하고, 원고를 퇴사하여 피고 토헨에서 OA 기기를 취급한다는 보고를 했지만, 아무런 영업 행위도 하지 않았다. (3) 판시사항 원고는 피고가 무단으로 취득했다고 주장하는 정보에 대해 구체적으로 특정하지 않 아, 영업비밀에 해당하는 것으로 평가하는 전제에 맞지 않는다고밖에 할 수 없다. 원고는 본건 고객정보가 원고의 모든 직원이 아무런 제한 없이 열람 가능한 본건 데이터베이스에 수록되어 있던 것을 자인하는 이상, 본건 고객정보 중에 원고가 문제 시 하는 거래처와의 거래 상황 (구체적으로 거래된 기종, 그 리스 기간)은 직원에게 비밀로 유지해야만 한다는 객관적 인식을 야기시키는 성질의 정보에는 해당하지 않 기 때문에, 본건 고객정보가 영업비밀로 관리되었다고는 인정할 수 없다. 원래 본건 고객정보는 피고 P2가 원고 재직 중에 동 피고 자신이 담당한 고객에 대한 정보이기 때문에, 그 개요를 알고 있는 것 자체는 부정한 수단 에 의해 취득한 것에 아무런 해당이 되지 않는다. 피고 P2는 단순히 영업직에 불과하고, 동 피고가 이러한 경업금지의무를 감수해야 할 지위, 직무에 있었다고는 인정할 수 없고, 또한 원고가 이 의무를 지게 할 만한 충분한 보상조치를 강구하는 등에 대한 입증은 아무것도 없다. 결국, 상기 직업 선택 자유의 제한을 정당화하기 충분한 근거는 어느 것도 인정할 수 없다. (4) 해설 주요 정보가 모든 직원이 열람할 수 있는 데이터베이스에 수록이 되어있는 등 비밀관 리성이 없다면 영업비밀로 인정받기 어렵다. 직업 선택의 자유에 제한이 되는 퇴사 후의 경업 금지의무가 유효하기 위해서는 그 합리성을 지지할 근거가 필요하다. 주제어 비밀관리성, 경업금지의무, 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위 243

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) 지적재산 고등법원 2011. 9. 27. 평성22년(네) 제10039, 10056호 14) (1) 사실관계 석유 정제 업체인 원고는, 피고들이 원고의 직원으로부터 폴리카보네이트 수지 제조 와 관련한 원고의 영업비밀을 부정하게 취득하여, 중국 남성(집단)총공사에 제공한 것은 부정경쟁방지법상 영업비밀침해 및 민법상 불법행위에 해당한다는 이유로 영업 비밀의 사용금지 등과 손해배상 2억9700만 엔을 청구한 사건 1심 (도쿄지방법원)은 이 사건 PC플랜트 정보는 영업비밀에 해당하지만, 그 중 일부 에 대해서만 피고들의 영업비밀침해가 인정되므로, 그 부분에 한해 침해금지 등을 인정하고 손해배상액도 1100만 엔만 인정하였고, 이에 대해 원고가 불복하여 항소한 사건 (2) 법적쟁점 원고는 본건 PC수지 제조 기술은 유용한 정보이며, 공연히 알려져 있지 않고, 원고가 비밀로 관리하였으므로 영업비밀에 해당한다. 피고들은 원고의 영업비밀이 부정 공 개되었음을 알았거나, 중대한 과실로 알지 못하고, 이를 중국 회사에 공개하였으므로 부정경쟁행위에 해당한다. 피고가 원고의 영업비밀을 제공하는 대가로 받은 2억7천 만 엔과 원고가 대만업체로부터 받는 로열티 등을 고려할 때, 원고의 손해는 4억 2천여만 엔이다라고 주장하였다. 피고는 출입구에 관계자 외 출입금지 표시 외에는 특별한 감시 장치가 없고, 보관함 은 열쇠로 잠겨있지 않았고, 관리 대장이나 담당자, 관련 절차나 규정도 없으므로 비밀관리성이 없다. 피고들은 원고로부터 부정하게 영업비밀을 취득한 사실이 없으 며, 중대한 과실도 없다. 피고가 받은 이익은 없으며, 변호사 비용 등은 공제되어야 하고, 원고의 주장은 이유 없다라고 주장하였다. 14) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 244

제2장 판 례 (3) 판시사항 본건 도면이나 도표 등에 기재된 PC수지 제조방법은 영업비밀로서의 유용성이 있으 며, 관련 기술은 전 세계 8개 기업만 보유하고 있어 비공지성도 인정된다. 본건 도면이 나 도표, 전자데이터(CAD)가 보관되어 있는 장소는 외부인 출입이 제한되어 있었고, 반출금지 문구가 기재된 스티커가 부착되어 있었으며, 세계적으로도 희귀한 정보임을 직원들도 인식하고 있었으므로 본건 정보는 비밀로서 관리되고 있었다고 인정된다. 피고들은 원고의 직원 또는 직원이었던 자로부터 본건 영업비밀을 취득하였고, 이를 이용하여 작성한 도면을 중국 회사(남성공사)에 제공한 것은 모두 부정경쟁행위에 해당한다. 피고들이 공동으로 부정경쟁행위(영업빔밀침해)를 하여 원고의 영업상 이익을 침해 하였고, 현재에도 원고의 영업비밀을 보유하고 있으므로 부정경쟁방지법 3조1항에 따라 영업비밀 사용금지 및 관련 기록매체의 폐기를 요구할 수 있다. 영업비밀 침해로 인한 손해배상액은 본건 정보의 영업비밀성이 해제되어 제3자가 자유롭게 이용하는 상황에 높이게 되는 것을 전제로 산출되어야 하며, 이 사건에서는 기술제공시 고정금액으로 결정된 라이선스 비용을 기준으로 하는 것이 상당하므로, 피고들은 연대하여 원고에게 2억9700만 엔을 지급하라. (4) 해설 영업비밀침해 사건에서 영업비밀 보호요건의 충족 여부가 문제되며, 이 사건도 비밀 관리성에 관한 다툼이 있었다. 기업으로서는 평상시 영업비밀에 대한 객관적인 관리 상태를 유지해야한다. 영업비밀 침해가 문제될 경우, 유출 경로 및 피고들의 취득 경로, 방법, 누구에게 제공했는지 등에 대한 사실 관계 확인과 입증이 중요하며, 또한 손해배상액 입증을 위해 원고가 제3자와 라이선스 계약을 통해 받고 있는 기술료 등에 준하여 손해액을 산정할 수 있다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위 245

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 3) 오사카고등법원 2008. 7. 18. 평성20년(네) 제245호 15) (1) 사실관계 원고와 피고는 주머니 제조 도매업계의 회사이다. 피고 B는 원고 회사에서 근무하던 당시 영업비밀에 대한 비밀유지계약을 작성했음에도 불구하고, 원고 회사의 거래처 를 경쟁사에 소개하는 등 강한 사해적 의도를 가지고 거래처 탈취를 계획하고 있었 다. 결국 피고 B는 퇴사 후 2006년 2월에 피고 회사에 입사하였다. 피고 회사는 같은 해 4~5월 무렵부터 원고의 거래처인 아사히 플라스틱에 원고의 상품보다도 낮은 가격으로 설정한 유사 제품의 판매를 시작하였으며, 피고의 상품번 호 근처에 원고의 상품번호를 기입하여 비교하기 쉽게 했다. 이에 원고는 피고 B가 원고의 영업비밀을 피고 회사에 부정한 목적으로 공개하고, 피고회사는 이를 악의 또는 중과실로 사용했다고 주장하며 피고들을 상대로 상품의 제조 판매 금지 및 폐기와 손해배상을 청구하였다. 원심은 원고의 청구를 모두 기각했고 본 사안은 원고의 항소에 대한 것이다. (2) 법적쟁점 원고는 피고가 비밀유지서약서를 작성한 점, 원고의 비밀사항이 본건 영업정보를 가 리키는 것으로 이해하고 있었던 점, 영업정보가 비밀로서 객관적으로 인식할 수 있을 정도로 관리되고 있었던 점으로 볼 때 본건 영업정보는 부정경쟁방지법 소정의 영업 비밀이다. 피고에 의한 본건 영업정보의 피고 회사에 대한 공개는 부정경쟁행위에 해당하며, 비밀유지의무를 위반한 채무불이행책임을 진다. 피고들은 탈취한 정보를 바탕으로 원고와 유사한 제품을 낮은 가격에 판매한 사실등은 불법행위로서 손해배 상책임을 진다라고 주장하였다. 피고는 피고 B가 체결한 서약서에는 본건 영업정보를 비밀사항으로 하는 취지의 기재 가 없으며, 영업비밀로서 객관적으로 인식할 수 있도록 관리되고 있었다고 말할 수 없는 상태에 있었다. 원고의 거래처에 대한 판매가격은 협상에 의해 결정되는 것으로 15) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 246

제2장 판 례 원고가 이를 비밀로 유지한다고 해도 아무런 효과가 없기에 비밀로서 유용성이 없다 라고 주장하였다. (3) 판시사항 원고는 피고 B를 영업담당직원으로 채용하고 오사카 영업소장의 직책을 주고 중국에 출장을 보냈으며, 원고와 이전부터 거래가 있던 공장과의 거래를 담당하게 했다. 원고는 2004년 9월경 중국 공장에서 피고 B가 원고의 다른 직원과 함께 원고의 경쟁 업체를 설립하려 한다는 보고를 받았으며, 같은 해 11월, B에게 사실을 확인함과 동 시에 본건 비밀유지 서약서에 날인을 요구했으며 B는 그 사실을 부정하면서 본건 서약서의 내용에 이의제기를 하지 않고 서명 날인했다. 서약서에는 1 회사가 추진하는 업무는 독자성을 띈 것이 많아 외부 기밀로 하는 일이 많습니다. 따라서 외부에 누설하거나 경쟁사에 조언은 하지 않습니다. 2 만일, 의사소통과 어떠한 형태로든 퇴사할 수밖에 없는 경우에도 당사의 비밀사항은 누설 하지 않습니다. 또한 독립을 하는 경우가 있을 때에는 당사에 영향이 있는 일은 하지 않습니다. 예를 들어, 당사의 동의 없이 우리의 공급 업체 및 고객과의 거래는 하지 않습니다. 등의 조항이 포함되어 있었다. 피고 B는 서약서 작성 후에도 원고의 경쟁사와 접촉했다. 또한 B가 피고 회사에 입사할 당시 피고 회사는 B가 본건 서약서를 작성했다는 사실을 인지하고 있었다. 따라서 피고들은 영업정보를 공개 또는 사용한 부정경쟁행위에 의해 원고의 영업상 이익을 침해하고 부당이득을 얻었으며 이에 상당한 손해액을 원고에게 배상해야 한 다. 만일 부정경쟁행위가 인정되지 않는다고 하더라도 피고 B의 채무 불이행 및 피고 회사의 불법행위로 인하여 원고는 판매기간 1년간의 이익액의 차액 상당의 손해가 있었다고 할 수 있다. 원고가 피고의 상품에 대해 포괄적 제조금지를 요구하는 것에 대해, 피고의 부정경쟁 행위는 일부 한도에서만 인정될 뿐이므로 제조판매를 일률적으로 금지하는 것은 불 상당이라 할 수 있고, 본건 영업비밀인 판매가격정보를 사용한 제조판매는 이후 다시 손해배상청구로 제한할 수 있으므로 원고의 이와 같은 청구는 받아들이지 않는다. 247

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 원심을 일부 변경하고, 피고는 원고에게 432만 4048엔을 배상해야 한다. 원고의 나머 지 청구는 모두 기각한다. (4) 해설 어떠한 대상이 부정경쟁방지법 소정의 영업비밀에 해당하지 않는다 할지라도, 그 대 상에 대해 개별적으로 비밀유지 계약을 체결했다면 비밀유지의무가 발생하며 이를 위반할 시 채무불이행 책임을 진다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 비밀유지의무 Ⅳ 미국 1) E.I. Dupont De Nemours Co. v. Kolon Industries, Inc., 4th Cir. Apr. 3 (1) 사실관계 2009년, 듀퐁은 버지니아 통일영업비밀보호법(Virginia Uniform Trade Secrets Act)에 따라 아라미드 섬유의 제조에 관한 영업비밀 149건을 침해당했다며 코오롱을 상대로 관련 영업비밀 침해 소송을 제기하였다. 2011년 9월, 미국 버지니아주 동부지방법원 은 당해 소송에 대해 배심원 평결로 영업비밀 침해를 인정하고, 코오롱에게 9억 1,990 만 달러의 손해배상을 판결하였으며, 코오롱은 이에 항소하였다. 듀퐁은 잘 알려진 화학회사로서, 철사보다 5배 강한 고강도의 아라미드 섬유인 케블 라(Kevler) 를 제조하고 있다. 코오롱은 수십년 동안 나일론과 폴리에스터를 포함한 합성 섬유를 제조하고 있는 한국 법인이다. 2006년, 코오롱은 파라아미드 제조기술을 향상시키고 헤라크론의 품질 문제를 해결 하기 위해 컨설턴트로서 5명의 전직 듀퐁 직원들을 고용하고자 하였다. 코오롱은 마이클 미첼 외 다수의 전직 듀퐁 직원들로부터 기밀정보를 획득하였다. 248

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 원고 측은 코오롱은 전직 직원들을 이용하여 영업비밀을 침해하였다고 주장하였다. 또한 듀퐁은 아크조노벨 사건과 관련된 재판에서 개시된 증거 또는 주장이 이 사건과 관련이 없으며, 연방 법원의 공개 기록에 비밀 정보 가 존재한다는 이유만으로 그 문서에 포함된 정보가 통일영업비밀보호법상 공연히 알려졌다 고 볼 수 없다고 주장 하였다. 피고 측은 듀퐁이 주장하는 영업비밀이 이미 아크조노벨(AkzoNobel)과의 지식재산 소송에서 공개하였거나 비밀로 유지하지 못했다고 주장하였다. 또한 과거 사건의 증 거와 이 사건 듀퐁이 영업비밀이라고 주장하는 정보는 매우 유사하다고 보았다. 또한 피고 측은 지방법원 판사가 과거 사건에서 듀퐁을 대리한 법무법인의 파트너였 으므로 이 사건에서 제외되어야 한다고 주장하였다. (3) 판시사항 미국 버지니아주 제4순회 연방항소법원은 원심이 아크조 사건과 관련된 모든 증거를 배제함으로써 코오롱의 방어권 행사에 심각한 타격을 입었으므로 부당하다고 보아 원심 판결을 파기 환송하였다. 또한 1심 판사가 과거 사건에서 듀퐁을 대리한 법우법인의 파트너였다는 이유만으로 기피되지 않는다고 보았다. 이러한 사실은 코오롱이 처음부터 알고 있는 사실이었으 므로 뒤늦게 기피 신청을 한 것은 시기적으로 부적절하다고 판단하였다. (4) 해설 본 판결에서 코오롱은 이미 영업비밀이 공지되었음을 입증할 수 있는 증거를 가지고 있었으나, 듀퐁의 재판 전 청구의 하나인 편견방지신청(motion in limine)에 적절하 게 대응하지 못한 것으로 판단된다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위 249

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) EI Dupont v. Christopher, 431 F.2d 1012 (1) 사실관계 원고는 텍사스 보몬트(Beaumont)에서 메탄올 생산 공장을 건설하고 있었다. 피고(항 소인들)인 롤프와 게리 크리스토퍼는 텍사스 주 보몬트의 사진사들이다. 크리스토퍼 등은 익명의 제3자에게 고용되어 듀퐁의 보몬트 공장을 공중 촬영하였다. 1969년 3월 19일, 듀퐁 공장의 공중사진이 16장 촬영되었고, 인화되어 제3자에게 전 달되었다. 듀퐁은 비행기의 존재를 인식하고 바로 해당 비행기를 조사하여 피고들이 제3자를 위하여 사진을 촬영하고 있음을 밝혀냈다. 이어 듀퐁은 피고들에게 제3자의 정보를 요구하였으나 피고들은 정보 공개를 거절하였다. 이에 원고 듀퐁은 피고들을 상대로 영업비밀 부정취득(misappropriate) 및 공개로 인한 손해배상(damages), 사진 전파 및 추가 사진 촬영을 금지하는 임시적 금지명령 (temporary injunction)과 영구적 삭제명령(permanent injunction)을 청구하였다. 피고들은 재판관활권의 결여(lack of jurisdiction)와 구제 가능 소 제기 실패(failure to state a claim upon which relief could be granted)를 근거로 각하 신청을 하였으 나, 원심은 이를 기각하고, 약식판결 신청도 기각하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 메탄올 생산 공정은 원고의 영업비밀에 해당된다고 주장하였다. 피고 측은 자신들의 모든 행동은 공공의 영공(public airspace)에서 진행했고, 정부 비행 기준을 위반하지 않았으며, 비밀유지관계도 위반하지 않았고, 사기나 불법 행위 도 하지 않았다고 주장하였다. (3) 판시사항 불법행위에 대한 리스테이트먼트(Restatement of Torts) 제757조 (a)항에 따라, 영업 비밀 부정취득은 반드시 불법침입, 기타 불법적인 행위에 의할 필요 없고, 영업비밀 보호를 비밀유지의무 위반이 있는 경우로만 제한하지 않는다고 보았다. 즉, 영업비밀 250

제2장 판 례 을 부적절한 수단 을 통해 발견하는 경우에는 제소 이유가 있다고 판단하였다. 최종제품의 역설계, 독자적인 연구를 통하여 영업비밀을 취득한 경우는 허용된다. 그러나, 소유자가 자발적으로 공개하거나 또는 그 비밀성을 유지하기 위해 합리적인 예방책을 도입하지 않은 경우를 제외하고, 독자적으로 이를 발견하기 위해 시간과 비용을 투자하지 않고 영업비밀을 취득하는 것은 부적절하다. 본 사안에서 원고는 공장을 건설하는 중이었고, 건설중인 상태에서는 공중 촬영으로 영업비밀이 노출될 수 있으나, 원고에게 건설이 되지 않은 공장에 지붕을 놓으라고 요구할 수는 없다. 따라서 건설 중인 원고의 공장을 공중 촬영하여 영업비밀을 취득 한 것은 부적절한 수단이라고 판시하였다. 이에 원심 판단을 유지한다. (4) 해설 본 판결은 영업비밀의 취득이 부적절한 수단에 의한 것인지를 판단하는 기준을 제시 하였다는 점에서 의의가 있다. 또한, 영업비밀 보유자가 자신의 영업비밀을 보호하기 위해 합리적인 예방책을 도입할 필요는 있으나, 비합리적인 예방책을 요구할 수는 없다고 판시한 사안이다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위 3) Wexler v. Greenberg, 399 Pa. 569 (1) 사실관계 버킹햄 왁스(Buckingham Wax)라는 상호로 사업을 하고 있는 원고(피항소인)는 위생 유지 화학물질을 생산, 합성, 혼합하는 업무를 담당하고 있다. 피고(항소인) 그린버그 (Greenburg)는 수석 화학 기술자로 버킹햄에서 근무하였다. 그린버그는 경쟁사의 제품을 분석하고 복제하여 새로운 제조법을 개발하는데 근무 시간의 절반을 보냈다. 또한, 비용 절감과 품질개선을 위해 필요한 재료를 주문하고, 새로운 재료를 찾기 위해 논의를 하며 보냈다. 251

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 항소인 브라이트 프로덕스(Brite Products Co., Inc.)는 항소인 디클러(Dickler)가 운 영했던 잼 샤인 세일스 (Gem Shines Sales Co.)의 후계 회사이다. 브라이트가 버킹 햄에게서 구매한 위생 유지 제품들의 총 구매액은 연간 약 미화 35,000 달러였다. 디클러는 버킹햄과의 거래로 그린버그를 만났으며, 이후 그린버그가 브라이트로 이직 하는 것에 대한 논의가 진행되었다. 결국 그린버그는 브라이트의 이사(director), 회계 담당자(treasurer), 수석 화학 기술자를 맡고, 브라이트가 발행주식의 25%를 받기로 합의하였다. 그린버그가 이직하기 이전 브라이트의 사업은 위생유지 제품들의 판매에 한정되었으 나, 그 제품들을 생산하기 위한 계획을 시작하였다. 원고는 영업비밀과 관련된 제조법과 공정을 공개, 사용하는 것을 금지하기 위해 에퀴 티(equity) 법원에 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 특정 위생유지 화학물질(sanitation and maintenance chemical)과 관련된 제조법과 공정은 영업비밀에 해당된다고 주장하였다. 또한 원고 측은 피고가 신뢰관계에서 발생하는 공개금지의무를 위반하여 이를 공개하 였다고 주장하였다. (3) 판시사항 피고(항소인) 그린버그는 자신의 감독 하에 개발된 제조법을 공개 또는 사용하는데 신뢰관계를 위반하지 않았다고 판시하였다. 이 정보들은 그가 버킹햄에 의해 고용되 어 있는 상태에서 획득한 기술적 지식 및 기술의 일부에 해당하며, 이를 사용할 특권 이 있는 것이라고 보았다. (4) 해설 본 판결은 고용된 종업원이 독자적으로 개발한 영업비밀에 대해 사용자가 제한할 252

제2장 판 례 수 없다는 것을 보여준 사례이다. 즉, 그린버그가 버킹햄과의 고용관계에 있는 도중 발생하는 신뢰관계를 위반하지 않은 것으로 판단한 것이다. 주제어 영업비밀의 취득, 사용, 영업비밀 침해행위, 종업원, 제조법 253

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제3호 나목, 다목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 나목, 다목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결 (1) 사실관계 삼성전자의 직원이었던 피고인 3을 비롯하여 피고인 6, 4, 5, 1, 2 및 공소외인이 공모하여 공소외인이 입수한 삼성전자의 영업비밀인 64M SDRAM 회로도를 KSTC 사무실 내의 워크스테이션에 입력한 후 데이터 커트리지 테이프에 저장하여 대만의 NTC 회사에 그 일부의 출력도면을 건네줌으로써 영업비밀을 누설하였다 (2) 법적쟁점 영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익액 구 부정경쟁방지법 제2조 제2호 소정의 영업비밀의 의미 254

제2장 판 례 배임죄에 있어서 그 임무에 위배하는 행위 의 의미 및 기업의 영업비밀을 유출하지 않을 것을 서약한 직원이 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출한 행위가 업무상배임죄에 해당하는지 여부(적극) (3) 판시사항 영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익은 그 영업비밀이 가지는 재산가치 상당이고, 그 재산가치는 그 영업비밀을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 그 영업비밀로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 나아가 그 영업비밀을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 그 영업비밀이 제공되지 않았을 경우의 차액 상당으로서 그러한 가치를 감안하여 시장 경제원리에 의하여 형성될 시장교환가격이다. 영업비밀이라 함은 일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지 관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유 용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하고, 영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계가 가능 하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보 를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다. 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하 는바, 이 경우 그 임무에 위배하는 행위라 함은 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하는 것이므로, 기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무상배임 죄를 구성한다. 255

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 피고인들이 피해자인 삼성전자 주식회사(이하 삼성전자라고만 한다)의 영업비밀인 반도체 관계 자료를 취득함으로써 얻은 이익은 그 자료가 가지는 재산가치 상당이고, 그 재산가치는 그 자료를 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우 그 자료 로 인하여 기술개발에 소용되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 나아가 그 자료를 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 그 자료가 제공 되지 않았을 경우와의 차액 상당으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원리에 의 하여 형성될 시장교환가격이라고 보아야 할 것이다. 영업비밀이라 함은 일반적으로 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지며, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지 관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유 용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말하고, 영업비밀의 보유자인 회사가 직원들에게 비밀유지의 의무를 부과하는 등 기술정보를 엄격하게 관리하는 이상, 역설계가 가능 하고 그에 의하여 기술정보의 획득이 가능하더라도, 그러한 사정만으로 그 기술정보 를 영업비밀로 보는 데에 지장이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996. 11. 26. 선고 96다 31574 판결, 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 등 참조). 또한 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가함으로써 성립하는바, 이 경우 그 임무에 위배하는 행위라 함은 사무의 내용, 성질 등 구체적 상황에 비추어 법률의 규정, 계약의 내용 혹은 신의칙상 당연히 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과 사이의 신임관계를 저버리는 일체의 행위를 포함하는 것이므로, 기업의 영업비밀을 사외로 유출하지 않을 것을 서약한 회사의 직원이 경제적인 대가를 얻기 위하여 경쟁 업체에 영업비밀을 유출하는 행위는 피해자와의 신임관계를 저버리는 행위로서 업무 상배임죄를 구성한다(대법원 1988. 4. 25. 선고 87도2339 판결 참조). 주제어 영업비밀 취득, 배임죄, 영업비밀 유출행위 256

제2장 판 례 Ⅲ 일본 1) 지적재산고등법원 2008. 6. 24. 평성20년(네) 제10006호 16) (1) 사실관계 피고가 원고의 영업비밀을 무단으로 사취 사용하고, 피고가 원고와 경합하는 서비스 를 시작할 의도를 숨기고 비밀유지계약을 합의해제 하여 업무제휴협상을 중단하였 다. 이로 인해 지속적인 계약관계가 부당하게 파기되었으며, 피고가 문서를 배포하고 허위 사실을 고지하여 원고의 신용을 훼손하였다. 이에 항소인(원심 원고. 이하 원고 )이 피항소인(원심 피고. 이하 피고 )에 대해 부정경쟁행위, 계약의 부당한 파기 및 신용훼손의 불법행위를 이유로 손해배상금 지 불과 허위사실 배포 금지를 요청한 사안이다. [원판결] 피고의 본건 영업비밀(기술상, 영업상의 비밀정보)를 사용한 것을 인정할만 한 증거가 없고, 부정경쟁이 있었던 것으로 인정할 수 없다. 본건 영업비밀을 사용한 것을 인정할만한 증거가 없기 때문에, 피고의 본건 영업비밀에 포함되는 본건 비밀유 지계약에서 본비밀정보를 본건 피고서비스에 대한 목적 외 사용했다고 보기 어려워 본건 비밀유지계약이라 볼 수 없다. 본건 비밀유지계약과 같은 묵비의무에 따른다는 묵시적 합의가 성립되었음을 인정할만한 증거가 없고, 또한 상품매매기본계약서상의 비밀유지의무 기타 의무를 위반한 것을 인정할 수는 없다. 피고의 부정경쟁체결이 본건 영업비밀을 무단으로 취득했다거나 장차 동종서비스에 이를 사용할 목적이라 인정할 수 없다. 피고가 본건 영업비밀을 사용했음을 인정할만한 증거는 없고, 본건 비밀유지계약을 원고와 합의하고 종료시키고, 원고와의 사업제휴협상을 중단한 것은 위법이라고 할 수 없기 때문에, 원고의 지속적 계약 파기로서의 불법행위라 볼 수 없다. 특허결정이 될 전망이 없다는 내용이 기재된 본건 문서의 배포는 허위사실 고지로 인정되나, 이미 특허로 출원이 되어 있고 원고에게 구체적 손해를 끼친 것으 로 인정되지 않으므로 손해배상청구도 이유 없다. 이에 신용훼손과 이에 따른 손해도 16) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 257

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 인정되지 않아 원고의 청구를 모두 기각했다. (2) 법적쟁점 원고는 피고가 카드레스 선불서비스를 시작하는 2005년 봄 무렵까지 일체 시스템 개발을 한 사실이 없다. 피고는 2004년 12월까지 이호시스템, 로호시스템을 책정했고, 피고가 이호시스템, 로호시스템을 책정하는 것이 가능한 것은 본건 영업비밀을 목적 외로 사용했기 때문이다. 피고가 원고를 제외하고 이익을 독점하기 위해 서클K산크스 에 로비한 것에 의한 것이다. 피고가 2004년 9월 이후 원고에게 정보의 공개를 받은 것은 정보의 사취에 해당한다. 본건 비밀유지계약은 피고가 경업행위를 하지 않는다 는 취지로 해석하는 것이 자연스럽고, 본건 비밀유지계약을 발단으로 하는 지속적 계약관계를 파기하고 카드레스 선불서비스를 시작한 행위는 불법행위를 구성한다. (특허관련) 피고 문서를 교부받은 서클k산크스가 원고에 대한 의심이 생겨 원고에게 사실확인을 했기 때문에 원고의 영업상 이익은 손상되고, 원고에게 구체적인 손해가 발생했다. (특허관련) 피고 문서를 교부받은 서클k산크스가 원고에 대한 의심이 생겨 원고에게 사실확인을 했기 때문에 원고의 영업상 이익은 손상되고, 원고에게 구체적인 손해가 발생했다라고 주장하였다. 피고는 영업비밀을 일체 판단의 재료로 하지 않고, 마케팅 분석을 수행하는 것은 있을 수 없다. 이호시스템 및 로호시스템은 심플한 구조이며, 당업자라면 쉽게 설정 할 수 있다. 피고는 원고에게 얻은 어떠한 비밀정보 또는 영업비밀을 사용하여 이호 시스템 및 로호시스템을 설정한 것은 아니다. 원고는 본건 영업비밀 내용을 구체적으 로 특정하지 않으며, 본건 영업비밀의 공개를 받은 E들의 본건 영업비밀 사용행위에 대해 아무런 구체적 사실을 주장하지 않는다. 원고가 F가 알고 있었다고 주장하는 원고의 영업비밀은 특정되지 않았고, 피고가 F를 정직원이 아니라 시급제 계약직으로 고용한 것은 피고가 원고의 정보를 사취할 목적으로 F를 고용한 것과 어울리지 않으므로, 피고가 F에게 피고에 입사를 권유한 2004년 9월 시점에서 카드레스 선불서비스를 공개할 의도를 갖고 있었던 것은 아니 258

제2장 판 례 다. 피고가 원고에게 공개를 받은 정보는 사업제휴를 하는 경우에 예정된 장래의 비용 수입 분배조건을 상품별로 표시한 것으로 원고가 피고에게 희망을 고지한 것 에 지나지 않고 내용 및 송부취지를 보면 피고가 이를 불법취득한 것으로 볼 수 없다. 본건 비밀유지계약은 경업금지의무를 당사자에게 부과하지 않았으므로, 피고가 카드 레스 선불서비스를 시작하는 것은 불법행위를 구성하지 않는다. 본건 문서의 내용에 대한 진위를 묻는 질문을 받은 원고대표자가 A에게 그것이 진실 이 아니라는 취지의 설명을 하고, (특허 취득 불가능 가능성이)99.9%라는 숫자 등에 대해 서로 웃었다고 하기 때문에, 피고가 본건 문서를 원고에게 교부한 것에 의해 원고에게 구체적인 손해가 발생한 것은 아니다. 본건 문서의 내용에 대한 진위를 묻는 질문을 받은 원고대표자가 A에게 그것이 진실 이 아니라는 취지의 설명을 하고, (특허 취득 불가능 가능성이)99.9%라는 숫자 등에 대해 서로 웃었다고 하기 때문에, 피고가 본건 문서를 원고에게 교부한 것에 의해 원고에게 구체적인 손해가 발생한 것은 아니다. (3) 판시사항 일반적으로 신규사업에 참여할 것인가의 여부를 판단하기 위해, 매상, 비용, 이익 등을 시산하고, 시장의 경쟁환경, 신규개척의 여지 등 마케팅 분석을 하는 경우가 있는 것은 부정할 수 없다. 그러나 본건 영업비밀중의 영업에 관한 정보 중, 계약조건 이나 상품별 판매수수료율 이익률 등의 정보는 계약의 당사자에 의해 변동하는 것 으로 제반사정을 고려하면, 원고의 판매실적이나 상품별 이익률, 편의점체인과의 협 상상황 등의 정보는 그 자체가 피고에게 있어, 마케팅 분석을 할 때 항상 필요한 정보라고까지 해석하는 것은 불가능하다. 그런 정보를 활용하지 않고, 마케팅 분석을 하는 것은 충분히 있을 수 있다고 할 수 있다. 반면, 피고가 원고에게 공개 받은 영업비밀 중에 어느 부분을 어떻게 사용했는지에 대해서 모두 구체적인 주장입증이 있다고는 할 수 없는 이상, 피고가 본건 영업비밀 을 본건 피고서비스를 위해 사용했다고 인정할 수는 없다. 선불서비스 구성의 개요를 추상적으로 나타낸 것에 그치는 것으로, 그 내용에 비추면, 259

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 당사자라면 그 작성에는 그 정도로 많은 시간을 필요하지 않는 것으로 인정되고, 2004년 12월 시점에서 상기 이호 시스템, 로호 시스템이 작성되었다고 해도, 그것으 로 이호시스템, 로호 시스템이나 본건 피고서비스에 실제로 사용되었던 시스템의 작 성을 위해본건 영업비밀이 사용된 것이라고 인정할 수는 없다. 피고는 2004년 12월 13일경 본건 각서에 의해 본건 비밀유지계약을 종료시키기 이전 부터, 원고와 동사와 정보교환을 하거나, 동사에 영업활동을 하고 있었다. PIN코드의 구입창구를 피고에게 일원화하는 것은 피고가 PIN코드의 판매에 의해 이익을 얻을 수 있기 때문에, 피고에게 있어 이익이 되는 것으로 인정된다. 그러나 본건 피고서비 스에 실제로 사용되는 시스템의 개발을 한 시기는 명확하지 않고, 그것들이 2004년 9월 이전이었다고 인정될 만한 증거는 없고, 본건 피고서비스를 시작할 의도를 갖고 있었던 것은 인정될 수 없고, 그 외에 이를 인정할만한 증거는 없다. 정보의 공개를 받은 것이 정보의 사취에 해당한다고 볼 수 없다. 본건 비밀유지계약을 체결하는 것으로 인해 피고가 사업제휴를 할 의무를 지는 것은 아니다. 그리고 그 후의 경위를 보아도, 피고가 사업제휴를 할 의무를 지고, 또는 경업금지의무를 지는 것을 인정할 만한 근거는 없고, 원고의 기대에 반하여 사업제휴 가 성립되지 않아도, 그것을 가지고 피고의 위법행위로 인정할 만한 근거가 없다. 특허사정이나 설정등록이 되는지 여부는 그 가능성이 적다는 등의 피고의 예상과 평가를 기재한 것에 지나지 않기 때문에, 실제로 설정등록이 되었다고 하더라도, 그 기재가 허위 사실이라고는 인정되지 않는다. 그렇다고 하면, 피고가 본건 문서를 써 클K산크스에 교부한 것은 허위 사실의 고지에는 해당하지 않는 것으로 인정된다. (4) 해설 마케팅 정보로서 고객의 정보를 사용하는 것은 일반적으로 영업비밀의 취득 부정사 용이라고 보기 어려우나, 영업비밀 중 영업에 관한 정보 중 계약조건이나 상품별 판 매수수료율 이익률, 사업 참여 여부 검토 단계, 회사의 규모, 경영상태, 경제적 환경, 고객과의 관계, 사업전개의 예정 등은 제반 상황에 따라 마케팅 분석 시 항상 필요한 정보라고 볼 수 없기도 하다. 중요한 영업비밀을 부정사용했음을 주장하기 위해서는 260

제2장 판 례 반드시 충분한 입증근거가 있어야 인정된다. 본건 비밀유지계약을 체결하는 것으로 인해 피고가 사업제휴를 할 의무를 지는 것은 아니다. 주제어 영업비밀 취득, 고객정보, 영업비밀 부정사용 2) 도쿄지방법원 2008. 11. 26. 2006년(와) 제853호 17) (1) 사실관계 원고는 레코드 기획, 제작, 판매 및 수입 관련 업무 등을 하는 주식회사로, 주된 사업 으로 레코드, CD등의 인터넷통신판매업무 및 모바일 사이트에서의 통신판매업무를 하고 있다. 피고 A는 1999년1월, 원고에 취직하여 그 본사에서 주로 레코드, CD등의 인터넷통신 판매업무, 모바일 사이트에서 통신판매업무 및 레코드, CD등의 구매업무를 해왔으며 피고 B는 피고 A의 아버지이다. 본건은 레코드, CD등의 인터넷 통신판매업을 하는 원고가, 원고의 원래 직원이던 피고 A에 대하여, 원고를 퇴사한 후, 경업회사에 취직하여, 원고 회사 재직 중에 얻은 공급업체정보를 이용하여 업무를 하고 있는 것에 대하여 소를 제기한 사건이다. (2) 법적쟁점 원고는 본건 공급업체 정보는 본건 기밀사항 등에 해당함과 동시에 영업비밀에 해당 한다. 피고는 경업금지합의를 위반했다. 피고의 행위는 비밀유지합의 및 부정경쟁방 지법 위반이다. 피고의 영업비밀 침해 및 경업금지위반으로 상당액의 손해를 입었다 라고 주장하였다. 피고는 본 건 정보는 인터넷을 통해 검색이 가능하므로 비밀성을 갖지 않으며, 객관적 으로 비밀상태가 유지되고 있지 않았으므로 영업비밀 이나 기밀사항에 해당하지 않 는다. 본건 공급업체 정보를 이용한 바 없다. 이용했다고 해도 비밀유지합의를 위반 17) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 261

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 한 것은 아니다. 경업금지의무를 위반하지 않았다. 원고의 손해와 피고의 행위는 인 과관계가 없다라고 주장하였다. (3) 판시사항 원고는 아르바이트를 포함한 직원이기만 하면, 그 사용자 ID 및 암호를 사용해 서버에 접속된 PC로 본건 공급업체 정보가 기재된 파일을 열람할 수 있고, 그 파일자체에는 정보 유출을 막기 위한 보호 수단이 아무것도 강구되지 않은 데다 직원과 체결한 비밀 유지계약도 그 대상이 추상적이며, 본건 공급업체 정보가 거기에 포함되는 것이 명시 되어 있지 않고, 또한 원고가 직원에게 본건 공급업체 정보가 영업비밀에 해당한다는 것에 대해 주의환기를 위한 특단의 조치도 강구되지 않았다. 따라서, 영업비밀의 요건 중 비밀관리성에 누락되므로 부정경쟁방지법상의 영업비밀에 해당하지 않는다. 당사자 간 비밀유지합의를 하는 계약을 체결하였지만 본건 기밀사항 등에 대한 구체 적인 정의 없이, 그 예시조차 거론하지 않은 것이 인정 되므로 본건 공급업체 정보가 본건 기밀사항 등 에 포함된다고 할 수 없다. 피고 A가 원고회사에서 재직 중에 해당 업무에 중추에 관계하는 중요한 지위에서 일하지 않았고, 종사한 업무에 있어서도 단독으로 책임지는 입장도 아니었으며, 본건 경업금지합의에 기초하여 어떠한 대가조치도 없었다는 점을 감안하면 본건은 경업금 지의 대상에 포함되지 않는다. (4) 해설 비밀관리성의 인정에 있어서는 주로 해당 정보에 접근한 자에게 해당 정보가 영업비 밀이라고 인식 할 수 있게 되어 있는지, 해당 정보에 접근할 수 있는 사람이 제한되어 있는지 등이 그 판단 요소가 되며, 그 판단에 있어서는 해당 정보의 성질, 보유 형태, 정보를 보유한 기업 등의 규모 외에도 정보를 이용하려고 하는 자가 누구인지, 직원 인지 외부인인지 등도 고려된다. 퇴직 후의 경업금지의무에 관한 합의가 유효하다고 인정되기 위해서는 직원 지위의 높이 및 직무 내용, 사용자의 정당한 비밀과 지식의 보호를 목적으로 하는 것, 대상 262

제2장 판 례 직종, 기간 및 지역에서 봤을 때, 부당하게 광범위하지 않을 것, 보상의 존부 및 내용 등의 요건을 충족해야 한다. 주제어 경업금지의무, 영업비밀취득, 비밀관리성 3) 도쿄지방법원 2005. 3. 30. 평성15년(와) 제26571호 18) (1) 사실관계 원고는 식품공업, 화학공업, 약품공업 관계의 자동제어부분에 관한 설계, 시공 및 유지 관리 등을 업으로 하는 주식회사이다. 피고회사는 전기, 계측 및 자동제어설비 등의 공사 청부 및 측정장비, 자동제어기기 등의 설계, 제작 등을 업으로 하는 주식회 사이며, 원고와 동종의 영업을 하고 있다. (2) 법적쟁점 원고는 피고들은 원고의 영업비밀을 부정 취득하였고 이를 불법 삭제하였다. 피고들 이 한꺼번에 직원 6명을 빼돌리기한 행위는 사회적 상당성을 일탈한 것으로 불법행위 에 해당한다. 피고들이 허위사실을 유표하여 원고의 신용을 훼손한 것은 부정경쟁방 지법 2조 1항 14호 위반에 해당한다고 주장하였다. 피고는 원고가 영업비밀이라고 주장하는 것은 비밀로 관리되지 않았으므로 영업비밀 이 아니다. 피고직원들은 원고의 경영상황이 악화됨에 따라 원고의 장래에 불안을 느끼고, 개인적인 판단에 따라 원고를 퇴직하고 피고회사에 입사한 것으로서 결탁하 여 전직한 것이 아니다. 피고들은 허위사실을 유포한 바 없다고 주장하였다. (3) 판시사항 원고가 영업비밀이라고 주장하는 것은 그 전제가 되어야 할 영업비밀의 내용이 특정 되지 않기 때문에, 주장 자체가 부당하다. 또한 비밀관리성, 유용성, 비공연성의 요건 을 충족하지 않으므로 부정경쟁방지법 2조 4항 소정의 영업비밀로 인정되지 않는다. 18) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 263

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 그러므로 피고들이 원고의 영업비밀을 무단으로 취득해 삭제한 것을 이유로 하는 원고의 부정경쟁방지법 3조에 따른 금지청구 및 동법 4조에 따른 손해배상청구는 이유가 없다. 피고들이 공모하여 피고직원들을 피고회사에 일제히 빼돌렸다는 원고의 주장은 이를 뒷받침할 만한 객관적인 증거가 없고, 상기 주장에 반하는 진술이 존재하므로 인정할 수 없다. 원고는 피고들이 원고의 주요고객이었던 AJEC를 비롯한 고객, 하청업체 등에 원고의 재무내용이 매우 나쁘고, 마치 파탄직전의 상황에 있는 것처럼 선전했다고 주장하나, 이를 뒷받침할만한 객관적인 증거가 없고, 상기 주장에 반하는 진술이 존재하므로 인정할 수 없다. (4) 해설 영업비밀로 인정받기 위해서는 먼저 내용의 특정이 전제되어야 하고, 비밀관리성, 유용성, 비공연성의 요건을 충족해야 한다. 사회적 상당성을 일탈하는 직원 빼돌리기 는 불법행위(일본민법 709조) 및 고용계약상의 채무불이행에 해당한다. 회사가 재무 내용이 매우 나쁘고, 파탄직전이라는 등의 허위사실을 유포하는 행위는 부정경쟁방 지법 2조 1항 14호 위반, 불법행위(일본민법 709조) 및 고용계약상의 채무불이행에 해당한다( 最判昭和 43 年 2 月 27 日, 昭 39( 行ツ) 110 号 ) 주제어 비밀관리성, 유용성, 비공연성, 영업비밀 취득 264

제2장 판 례 Ⅳ 미국 1) Buffets, Inc. v. Klinke, 73 F.3d 965 (1) 사실관계 원고(항소인) 뷔페(Buffets)는 피고(피항소인) 폴 클린크(Paul Klinke) 등을 워싱턴 주 소비자보호법 위반과 영업비밀 부정취득을 이유로 소를 제기하였다. 원고(항소인) 뷔페(Buffets)는 전국 체인점인 올드 컨트리 뷔페(Old Country Buffets, 이하 OCB )라는 상호로 사업을 운영하였다. OCB의 창립자 중 하나인 데니스 스콧 (Scott)은 OCB 메뉴를 최초로 개발하였고, OCB의 소량생산요리(small batch cooking)을 도입하였다. 1989년 스콧은 에버그린 뷔페(Evergreen Buffets) 라는 새 로운 회사를 설립하여 피항소인 마크 밀러(Mark Miller)를 고용하였으나, 그는 재정 관련 문제로 1991년에 해고되었다. 이후 1990년, 스콧은 피항소인 폴 클린크(Paul Klinke)를 만나 OCB 레스토랑을 구경 시켜 주었다. 클린크는 OCB 프랜차이즈를 운영할 것인지 물어보았으나, 운영하지 않는다는 말을 들었다. 밀러와 친분이 있는 폴 클린크는 그의 전직 직원인 잭 비클 (Jaack Bickle)을 OCB 레스토랑의 하나에서 일하게 하였다. 밀러는 스콧의 전직 행정담당자에게 직원들 교육 매뉴얼을 만드는 것에 도움을 요청 하였고, 지방법원은 새로운 매뉴얼이 거의 OCB 매뉴얼의 복사본 이라고 판단하였 다. 또한, 법원은 조리법 또한 OCB 조리법 으로 보여진다고 판단하였다. 그러나 법 원은 클린크의 행위는 공익에 반하지 않고, 직원 교육 매뉴얼은 영업비밀이 아니라고 판단하였다. 이에 원고가 항소하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 피고가 자신들의 영업비밀인 조리법과 교육 매뉴얼을 부정취득하였다고 주장하였다. 또한 원고 측은 신규성(novelty)은 영업비밀 보호의 요건에 해당하지 않으며, 이 사건 265

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 조리법이 단순히 재생산(reproduced)될 수 있다는 이유로 영업비밀성이 부정되었다 고 보았다. 원고 측은 피고 클린크가 교육 매뉴얼을 불법적으로 취득하였으므로, 보안조치가 그 것들을 보호하기에 합리적이었는지 여부는 관련이 없다고 주장하였다. (3) 판시사항 조리법이 영업비밀인지의 여부와 관련하여 구체적인 조리법은 충분히 획득 가능한 것이며, 독립적인 경제적 가치를 가지지 못한다고 판시하였다. 교육 매뉴얼이 영업비밀인지의 여부와 관련하여 직원 교육 매뉴얼은 비밀성을 유지하 기 위해 합리적인 노력을 기울이지 않았으므로 영업비밀이 아니라고 보았다. (4) 해설 본 판결은 영업비밀에 해당되기 위해서는 신규성 및 경제적 가치를 그 요건으로 고려 하고 있다는 점에서 의의가 있다. 주제어 영업비밀 취득, 경제적 가치, 영업비밀 부정취득 2) Rockwell Graphic Sys v. DEV industries, 925 F.2d 174 (1) 사실관계 본 판결은 영업비밀 부정취득과 관련한 소이다. 이 사건 원고 락웰 그래픽 시스템 (Rockwell Graphic Systems)은 신문 발행에 사용되는 인쇄기와 기타 관련 부속물을 제조하는 업체이다. 이 사건 피고 DEV 인더스트리(DEV Industries)는 경쟁 제조업체 이며, 피고 플렉(Fleck)은 전직 락웰 직원이며, 현재 DEV 회장이다. 피고 플렉(Fleck)과 펠로소(Peloso)는 모두 전직 락웰 진웍이다. 플렉은 락웰에서 근무하다 DEV의 회장이 되었으며, 펠로소는 락웰 공장에서 부속 설계도를 절도한 266

제2장 판 례 이유로 해고되었다. DEV가 소유한 부속품 600개에서, 그 중 100개가 락웰의 부속품인 것으로 밝혀졌다. 이에 원고는 플렉과 펠로소가 이를 훔치는 불법적인 방법으로 부속 설계도를 얻은 것으로서 영업비밀 부정취득이라고 주장하였고, 피고들은 락웰이 비밀유지를 위해 형식적으로 노력을 하였기 때문에 그 부속 설계도는 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장하였다. 락웰은 부속 설계도의 복사를 제한하지 않았을 뿐 아니라, 그 복사본의 반환을 강제하 지도 않았다. 따라서 지방법원은 영업비밀 소유자인 락웰은 부속 설계도의 비밀유지 를 위해 합리적인 노력(reasonable efforts)을 해야할 의무를 다하지 못한 것으로 판단 하였다. 이에 원고가 항소하였다. (2) 법적쟁점 원고 락웰 측은 부속 설계도의 영업비밀 유지를 위해 합리적 노력을 하였다고 주장하 였다. 피고 측은 원고 측이 부속 설계도의 영업비밀 유지를 위해 합리적 노력을 다하지 못했다고 주장하였다. 또한, 피고 측은 비밀유지를 위해 형식적으로 노력을 하였으므 로 그 부속 설계도는 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장하였다. (3) 판시사항 락웰은 영업비밀 보호를 위해 물리적, 계약상의 예방조치를 분명히 하였다. 분명 예방 조치를 더욱 할 수 있었던 것은 사실이지만, 비용상 추가적인 보안유지의 혜택이 생 산비용을 초과하는지는 의문이라고 보았다. 영업비밀 보호는 지식 재산의 중요한 부 분이며, 미국 산업 경쟁력을 성장시키는 중요한 요소이다. 영업비밀을 오직 영업비밀 보유자가 비밀유지를 위해 생산성을 손실하는 정도의 조치로 유지한다면, 더욱 효율 적인 생산 방법을 발견하는 자원에 투자하는 인센티브가 감소할 것이다. 267

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 본 판결은 영업비밀 유지를 위해 합리적 노력(reasonable efforts)을 하였는지의 여부 가 쟁점이 된 사안이다. 영업비밀 보호는 지적 재산권에 있어서 매우 중요한 부분이 나, 영업비밀 보호를 위해 합리적인 노력을 하였는지의 여부는 사안마다 다르게 판단 되어야 할 것이다. 본 판결에서는 영업비밀 유지에 있어서는 효율성도 고려해야 한다 고 판단한 것에 상당한 의의가 있다. 즉, 영업비밀 보유자가 합리적인 노력을 했는지 의 여부는 사안에 따라 달리 판단해야 한다는 것으로서 절대적인 판단기준이 되지는 않는다고 본 사안이다. 주제어 영업비밀 유지, 영업비밀보유자, 영업비밀 유출행위 3) Leatt Corp, v. Innovative Safety Tech, LLC., 2010 WL 1526382 (1) 사실관계 본 사안은 영업비밀 부정취득에 관한 소이다. 본 법원에서는 원고의 예비적금지명령 신청에 대해 판단한다. 원고 리앳 코퍼레이션(Leatt)과 엑시드 홀딩스(Exceed)는 모터스포츠에 사용하기 위 한 목 보호대를 연구, 개발하는데 많은 시간을 보냈다고 주장하였다. 리앳의 두 직원인 Grant Nelson과 Karl Ebel은 고용 이후 리앳과 노하우 및 프로젝트 로 성취될 내용 등의 비밀유지약정을 체결하였다. 그 비밀유지약정에는 (1) 공공에 서 이용가능한 (2) 수령하는 자의 잘못과 관계 없이 공공에서 이용가능한 (3) 제3자로 부터 얻은 합법적인 (4) 이미 알려진 또는 수령인에 의해 독립적으로 개발된 정보들 을 포함하는 비밀유지의무가 포함되었다. Nelson과 Ebel은 리앳을 퇴직하였다. 2008 년 6월 즈음, Nelson, Ebel, 그리고 투자자인 Doug Williams는 피고 IST(Innovative Safety Technology)를 설립하였다. IST는 2008년 여름에서 가을 즈음, 피고 Kevin Heath와 유통계약을 하였다. 원고는 피고들이 (1) 원고의 영업비밀을 이용 또는 공개하는 것, (2) 미국 내에서 268

제2장 판 례 DefNder 제품을 제조 또는 판매하는 것, (3) 피고가 소유 또는 지배하는 원고의 영업 비밀을 모두 반환할 것, 4) 어떤 방식으로든 원고들에 대해 불공정하게 경쟁하는 것에 관하여 금지하도록 예비적금지명령을 신청하였다. (2) 법적쟁점 먼저, 영업비밀에 해당하는지의 여부가 쟁점이 되었다. 원고 Leatt 측은 목 보호대를 연구, 개발하는데 많은 시간을 보냈으므로 영업비밀에 해당한다고 주장하였다. 피고 측은 목 보호대가 영업비밀에 해당하지 않으며, 비밀유지를 위해 합리적인 노력을 들이는데 실패하였다고 주장하였다. 둘째, 영업비밀의 부정취득이었는지 여부가 쟁점이 되었다. 원고 측은 피고 Nelson과 Ebel이 관련 정보가 원고의 비밀 정보라는 사실을 알았다고 주장하였다. 또한, 부적절 한 수단으로 비밀유지의무에 위반하여 정보를 공개 또는 이용하였다고 주장하였다. 셋째, 회복 불가능한 손해 여부가 쟁점이 되었다. 원고 측은 예비적금지명령을 부여하 지 않는 것은 금전적 보상에 의해 구제될 수 없는 회복 불가능한 손해의 결과를 초래 한다고 주장하였다. (3) 판시사항 영업비밀에 해당하는지 여부와 관련하여, 상당한 시간과 자원으로 비밀을 유지하거나 획득한 정보는 독립적인 경제적 가치 를 가지는 것으로 보았다. 또한, 원고 측은 비밀유지약정을 체결하였으므로 합리적인 노력을 하였다고 판단하여 해당 정보는 영업비밀에 해당하는 것으로 보았다. 부정취득인지 여부와 관련하여, 피고 측이 해당 정보가 영업비밀임을 인지하고 있었 으므로 부정취득에 해당하며, 비밀유지의무에 위반하여 사용한 것은 부적절한 수단 에 해당한다고 보았다. 회복 불가능한 손해 여부와 관련하여, 원고 측은 회복 불가능한 손해 여부에 대해 입증하지 못했다고 판단하였다. 따라서 원고가 신청한 예비적금지명령을 승인한다. 269

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 본 판결에서는 원고가 피고에 대하여 예비적금지명령을 신청한 사안으로서 이를 판 단하기 위해 영업비밀인지의 여부, 부정취득인지의 여부, 회복 불가능한 손해 여부를 모두 판단하였다는 데 의의가 있다. 주제어 영업비밀 취득, 부정취득, 비밀유지약정 270

제2장 판 례 제2조 정의(제2조 제3호 라목, 마목, 바목) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 라목, 마목, 바목 부정경쟁방지법 제2조 Uniform Deceptive Trade Practices Act 10-1-372 15 U.S.C. 1114, 1125, 1052 Anticybersquatting Consumer Protection Act (Trademark Cyberpiracy Prevention Act) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(B) Economic Espionage Act of 1996 18 U.S.C. 1839, 1831 Ⅱ 한국 1) 서울지법 남부지원 1995. 2. 22. 선고 94가합 3033 판결 (1) 사실관계 원고 회사는 문구류 중 특히 필기구의 제조, 판매를 목적으로 하는 회사이고, 피고 1은 1978. 9. 1. 원고 회사에 입사하여 1993. 1. 8. 퇴사하였는데, 퇴사 당시 제1연구 실 과장으로서 유성잉크의 연구실험과 유성잉크 및 수성잉크의 제조 책임을 맡고 있었으며, 1993. 1. 1.부터는 피고 주식회사 마이크로세라믹(이하 피고 회사라고 한 다)의 잉크생산부 차장으로 근무하고 있고, 피고 회사는 연필 및 만년필의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 회사로서 원고 회사와 경쟁관계에 있다. 피고들은 별지 제2 목록 제(2)항 기재 각 제품을 제조함에 있어서 별지 제1 목록 271

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 기재 기술정보를 사용하거나 공개하여서는 아니되고, 별지 제1 목록 기재 노트 1권을 폐기하라고 주장하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목, (라)목 소정의 영업비밀 침해행위를 인정한 사례 영업비밀 침해에 따른 사용 및 공개 금지의 기간 판결에서의 영업비밀 특정에 관한 사례 (3) 판시사항 잉크 등 제조방법이 공연히 알려져 있지 않고 그 개발을 위하여 오랜 시간과 비용 노 력이 들었을 뿐만 아니라 독립된 경제적 가치가 있고 상당한 노력에 의해 비밀로 유지하고 있는데, 회사에 재직 중 그 제조방법을 공책에 기재해 두었다가 고액의 급 여와 상위 직위를 받는 조건으로 경쟁관계에 있는 다른 회사에 입사하여 단기간에 유사한 잉크 등을 개발하게 한 사안에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목, (라)목 소정의 영업비밀 침해행위를 인정한 사례. 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그 침해행위로 공정한 경쟁자보 다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하게 함으로써 영업비밀 보유자로 하여금 원래 있었을 위치로 복구시켜 주는 데 그 목적이 있으므로, 사용 및 공개의 금지는 다른 공정한 경쟁자가 영업비밀 침해행위가 없었더라면 독자적 개발이나 역 설계(역설계) 등 합법적 방법으로 그 제조방법을 취득하는 데 걸렸을 상당한 기간 동안으로 제한하여야 한다. 주로 원료가 10여 가지 안팎의 화공약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성 비율과 방법이 숫자와 알파벳 등의 문자로 정밀하게 표현되어 구성되어 있는 잉크 등 제조방법을, 판결에서 특정함에 있어 부정경쟁방지법이 추구하는 영업비밀 보호 의 취지를 살리기 위해 언제부터 언제까지 회사 재직 중 지득하면서 어떤 공책 1권에 기재해 두었던 어떤 제품의 제조 방법에 관한 기술정보 정도로 하고 더 나아가 그 공책의 실제 기재 내용과 똑같이 구체적으로 적시하는 것을 피한 사례. 272

제2장 판 례 (4) 해설 회사에 재직 중 그 제조방법을 공책에 기재해 두었다가 고액의 급여와 상위 직위를 받는 조건으로 경쟁관계에 있는 다른 회사에 입사하여 단기간에 유사한 잉크 등을 개발하게 한 사안에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목, (라)목 소정의 영업 비밀 침해행위를 인정하였다. 주제어 영업비밀 침해행위, 영업비밀의 사용 및 공개, 업무상 기밀 2) 인천지법 2004. 11. 19. 선고 2001가합2507 판결 (1) 사실관계 원고 회사(보성전자 주식회사에서 상호변경)는 전기전자 부품, 음향기기 부품 등의 제조, 판매업을 목적으로 1987. 8. 5. 설립된 회사이고, 피고 회사는 정갑렬이 원고 회사를 퇴사하여 프로용 피에이 음향시스템 정보통신용 음향부품 방송장비 및 통 신기기 부품 방송수신기 및 음향기기 제조업 등을 목적으로 2000. 7. 10. 설립한 회사이다. 정갑렬은 북한에서 일렉트릿 마이크로폰의 연구 개발 등의 업무에 종사하다가 1996. 4.경 귀순한 음향 기술자로서 1996. 12.경부터 전자부품종합기술연구소 선임 연구원으로 근무하다가, 1997. 8.경 원고 회사에 영입되어 2000. 6.경까지 원고 회사 의 전기음향연구소장으로 재직하면서, 콘덴서 마이크로폰의 제품연구, 제품소재 개 발, 생산설비 개발업무, 관리 업무 등을 총괄하였다. 정갑렬은 1998. 12.경부터 원고 회사의 대표이사인 소외 박진수에 대하여 자신에 대한 대우를 조정해 달라고 요구하였고, 이에 따라 원고 회사는 1999. 1. 20. 정갑렬과의 사이에, 원고 회사는 정갑렬에게 특별상여금과 격려금조로 40평 이상 아파트와 현금 10억 원을 지급하고, 프로마이크 전문제조회사를 설립하며, 정갑렬은 위 연구소의 연 구개발계획에 따른 연구를 진행하되, 이와 관련된 모든 설비 및 지적소유권은 원고 회사 소유로 하고, 정갑렬이 연구소 재임시 개발한 연구실적은 원고 회사에게 속하며 273

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 그와 관련된 업무상 기밀 및 기술사항은 다른 곳에 응용 사용할 수 없으며 또한 보안 을 유지하기로 약정{갑 제3호증(갑 제12호증의 17 및 을 제6호증과 같음)}하였는바, 원고 회사는 정갑렬에게 위 약정에 따라 아파트을 제공하고 금 5억 원을 지급하였다. 2000. 5. 29.경 정갑렬과 박진수는 위 1999. 1. 20.자 약정의 내용을 구체화하고, 정갑렬의 원고 회사에 대한 기여에 대한 보상차원에서 원고 회사의 주식을 정갑렬에 게 지급하는 문제 등에 관하여 서로 협상을 하였으나 양측의 의견차이를 좁히지 못하 여 결국 실패하였고, 그에 따라 정갑렬은 2000. 6.경 원고 회사를 퇴사하여 2000. 7. 10. 피고 회사를 설립하고 대표이사로 취임하였다. 한편, 정갑렬은 원고 회사에 근무하던 2000. 4.경 당시 원고 회사가 생산하고 있던 백 일렉트릿 콘덴서 마이크로폰(Back-type Electret Condenser Microphone, 이하 BECM 이라고 한다)의 제조 공정에 관한 자료를 부하직원들로부터 CD에 담아서 보 고할 것을 요구하여 이를 제출받은 후 자신의 집에 보관하고 있다가, 박진수로부터 형사고소를 당하여 수사를 받는 과정에서 그 CD가 발견되어 압수당하였는데, 그 CD 에는 별지 제4목록 기재와 같은 내용의 BECM 제조 공정 중 일부에 관한 내용이 담겨 있었다. 정갑렬은 2000. 7. 10. 피고 회사를 설립한 후 현재까지 원고 회사의 생산품과 동일한 종류의 BECM을 제조하여 판매하고 있다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제3호 (라)목에 규정된 계약관계 등 에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자 의 범위 영업비밀 보호기간 및 그 판단 기준 근로자의 퇴직 후의 영업비밀유지기간을 지나치게 장기간으로 정할 경우 경제적 약자 인 근로자의 직업선택 및 영업의 자유를 제한하고 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상 태를 초래할 가능성도 있으므로, 영업비밀의 보호기간은 근로자의 퇴직시점을 기준 으로 1년으로 정함이 상당하다고 한 사례 274

제2장 판 례 (3) 판시사항 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제3호 (라)목에 규정된 계약관계 등 에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자 에는 명시적인 문언에 의한 비밀유지약정을 체결한 경우뿐만 아니라, 인적신뢰관계의 특성 등에 비추어 신 의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우도 포함된다. 영업비밀이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 의하여 보호되는 시간적 범위 는 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 유리한 출발, 시간절약이라 는 부당한 이익을 취하지 못하게 함으로써 공정하고 자유로운 경쟁을 보장하기 위해 필요한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 정보의 내용, 영업비밀 보유자의 그 정보취득에 소요된 기간과 비용, 영업비밀의 유지 에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설 계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자 가 종업원인 경우에는 사용자와의 관계에서 근무기간, 담당업무나 직책, 영업비밀에 의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적 물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정하여야 한다. 근로자의 퇴직 후의 영업비밀유지기간을 지나치게 장기간으로 정할 경우 경제적 약자 인 근로자의 직업선택 및 영업의 자유를 제한하고 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상 태를 초래할 가능성도 있으므로, 영업비밀의 보호기간은 근로자의 퇴직시점을 기준 으로 1년으로 정함이 상당하다고 한 사례. (4) 해설 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제3호 (라)목에 규정된 계약관계 등 에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자 에는 명시적인 문언에 의한 비밀유지약정을 체결한 경우뿐만 아니라, 인적신뢰관계의 특성 등에 비추어 신 275

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우도 포함된다. 근로자의 퇴직 후의 영업비밀유지기간을 지나치게 장기간으로 정할 경우 경제적 약자 인 근로자의 직업선택 및 영업의 자유를 제한하고 경쟁의 제한에 의한 부당한 독점상 태를 초래할 가능성도 있으므로, 영업비밀의 보호기간은 근로자의 퇴직시점을 기준 으로 1년으로 정함이 상당하다. 주제어 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무, 영업비밀 보호기간 Ⅲ 일본 1) 오사카지방법원 2004. 5. 20. 평성14년(와) 제3030호 평성15년(와) 제230호 19) (1) 사실관계 원고는 각종 승강기의 제조, 판매, 보수점검 및 대리점업무 등을 업으로 하는 주식회 사이며, 피고회사는 승강기의 판매, 설계, 시공 및 보수 관리 등을 업으로 하는 유한회 사이다. 또한 피고 A는 피고회사의 대표이사이다. 원고가 보수점검 등 도급 업무를 피고에게 위탁하는 내용의 위탁계약을 1998년 8월에 체결하였으며, 2002년 2월에 피고는 본건 계약의 해지를 신청하였다. 그 후 원고는 피고가 영업비밀을 침해하고 위탁계약에 따른 경업금지를 위반하여 원고에게 손해를 입혔다는 취지로 소를 제기 하였다. (2) 법적쟁점 원고는 피고가 위탁계약에 따른 업무상의 기밀을 보호해야 하는 의무를 위반하였다. 원고의 고객정보는 유용성, 비공지성 비밀관리성이 인정되는 영업비밀이며, 피고는 원고의 영업비밀을 부정 사용하였다으며, 피고의 영업비밀 사용으로 손해가 발생했 19) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 276

제2장 판 례 다고 주장하였다. 피고는 원고의 영업비밀로서의 고객정보가 아닌 독자적으로 수집한 고객정보를 사용 하였다. 계약 종료 이후에 원고의 고객에게 영업행위를 한 사실은 본건 위탁계약서의 내용에 반하지 않는다. 고객정보를 영업비밀로 특정하지 않았으므로 영업비밀에 해 당하지 않으므로 영업비방행위를 하지 않았다고 주장하였다. (3) 판시사항 원고와 피고는 위탁계약을 체결한 사실은 인정되나 업무상의 기밀 의 사용에 관한 조항은 없으며, 업무상의 기밀 에 대해 구체적으로 무엇을 가리키는 것인지 명확하지 않다. 이로 비추어 볼 때 본건 고객명부를 기재한 고객명부의 등의 취급에 대해 합의 가 이루어 진 것으로 보이지 않는다. 피고회사에 위탁하고 있던 고객정보는 원고의 사무소에서 보관하고 있었는데 동 대장 은 사무담당자의 책상위에 올려져 있었으며, 사무소에 사람이 없을 경우에는 문을 잠그는 방법으로 관리 되고 있었다. 이로 보건대 본건 고객정보는 객관적으로 비밀이 라는 것이 인식된 상태로 관리 되었다고 볼 수 없다. 하지만 피고회사는 영업활동에 있어서 원고의 신용을 해하는 허위 사실을 원고의 고객에게 고지함으로써 원고의 영업상 이익을 침해하였으며, 본건 위탁 계약 중에 원고의 고객에게 직접 피고회사와 보수점검 등 도급계약을 체결하도록 권유한 행위는 위법이다. (4) 해설 영업비밀의 요건으로서 비밀관리성이 인정되려면, 해당 정보의 보유자가 비밀로 관리 하려는 의사를 가지고 있을 뿐만 아니라, 이것이 외부인과 직원에게 객관적으로 인식 할 수 있을 정도로 관리가 이루어지고 있어야 한다. 주제어 비밀관리성, 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무, 영업비밀 보호기간 277

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) 오사카지방법원 2002. 7. 30. 평성14년(와) 제162호, 판결 20) (1) 사실관계 원고는 제분 및 식료품가공판매를 하는 회사이며, 피고는 파이 슈크림(이하 파이 슈 )을 판매하는 주식회사이다. 원고는 피고와의 계약을 통해 피고에게 파이슈를 제 조 판매하게 되었다. 원고는 파이슈 제조를 위해 소송 외 회사인 레온사 의 기계를 도입하고 기술 지도를 받았다. 그러나 원고는 일본제분 으로부터 미스터도넛점용 파이슈 생지 의 제조를 의뢰받고, 피고의 파이슈를 제조하던 것과 동일한 제조라인을 도입하였다. 피고는 원고와 기술비밀유지에 관한 협약을 체결하였으나, 이후 제조위탁계약을 해제한다는 내용의 통지를 하였으며, 원고의 생지판매대금 지불을 거절하였다. 따라서 원고는 판매대금 지불을 거절한 것에 대하여 손해배상을 청구하였다. (2) 법적쟁점 원고는 피고의 영업비밀은 해당 기계 제조사의 계간지에 기재된 배합비율과 동일하며 이를 비밀로 관리하지도 않은 바, 영업비밀이 아니다. 피고가 영업비밀이라 주장하는 온도 등에 대하여, 우리의 제조공정은 상당한 폭이 있는 범위차를 보이며 양자는 동 일하지 않다. 따라서 피고의 정보를 사용하지 않았다. 영업비밀을 누설해서는 안된다는 의무는 인정하나, 해당 정보는 공공연히 알려져 있 던 정보로서 이를 지킬 의무가 없다. 피고는 제조위탁계약을 일방적으로 해제하였고, 합리적 이유 없이 상품대금의 지불을 거부한 바, 이러한 불법행위로 인한 손해를 배 상하여야 한다라고 주장하였다. 피고는 피고가 타 회사를 위해, 우리의 영업비밀을 가지는 제조라인을 설치한 것은 부정경쟁에 해당한다. 원고가 사용한 파이슈는 동일한 제조공정을 사용한 것이며, 만들 때 사용하는 온도 또한 동일한 것으로 보인다. 따라서 우리의 영업비밀을 사용 한 것이다. 원고와의 제조위탁 계약에 있어, 원고는 제3자의 의뢰에 관해 파이슈를 20) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 278

제2장 판 례 제조해서는 안된다는 신의칙상의 경업금지의무를 부담한다고 주장하였다. (3) 판시사항 피고가 주장하는 영업비밀을 검토하건대, 해당 배합비율은 레온사 의 계간지에 해당 레시피가 게재되어 있었고, 레온사 가 해당 정보를 단골업체들에게 배포하였던 점이 밝혀진 바, 해당 정보가 비공지성을 충족하는 영업비밀이라 볼 수 없다. 따라서, 피고 가 주장하는 영업비밀이 성립하지 않은 상황에서 이러한 기술을 사용한 것은 영업비 밀을 사용하였다고 볼 수 없으며, 부정경쟁을 구성하지도 않는다. 또한 원고가 본인 의 생지 제조 시, 피고 고유의 파이슈에 관한 비밀정보를 사용했다고 할 수 없고, 그러한 비밀정보를 제 3자에게 공개 또는 누설하였다는 증거 또한 없다. 신의칙상의 경업금지의무 위반에 관하여, 원고와 피고사의의 합의에 따를 때, 비밀유 지 의무는 피고 독자적인 파이슈 이외의 파이슈에 관하여 의무를 지지 않는다는 것을 확인할 수 있고, 이는 원고가 피고 독자의 파이슈 이외의 제품에 대해서는 제조 판 매도 가능하다고 해석하는 것이 합당하다. 또한 원고의 지불거절에 따른 피해와 이에 따른 손해배상청구에 관하여, 원고는 피고 와의 합의에 반하는 바가 없고, 해당 판매대금의 채무불이행을 확인할 수 있으나, 이러한 이행지체에 대한 손해배상은 채무불이행 금액 이상의 손해가 발생한 것을 입증해도 배상을 청구하는 것은 불가능하다 할 것이다. 따라서 피고는 원고의 청구금 액이 아닌 금 4191만 6376엔 및 이에 대해 2002년 1월 5일부터 지불완료까지 연 6분의 비율로 금원을 지불하여야 한다. (4) 해설 이미 공지되었던 정보는 영업비밀을 구성하지 아니하며, 이는 부정경쟁이 불성립하는 근거가 된다. 신의칙 및 경업금지의무의 위반여부에 관한 판단은 해당 당사자들 간의 합의 및 약정에 따라 종국적인 판단이 가능하다. 주제어 경업금지의무, 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무 279

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 3) 도쿄지방법원 1999. 12. 7. 소화60년(와) 제4131호 21) (1) 사실관계 원고 내지 원고의 전신에 해당하는 회사가 지폐인쇄기를 개발하며 이와 관련한 노하 우를 소지하고 있었는데, 국가인 피고에게 지폐인쇄기를 판매하면서 자신의 명의로 매도한 것이 아니라 제3의 회사를 통해 매각하였다. 그런데 지폐인쇄기의 제품의 설치 등은 매도인이 아니라 원고 측이 실제로 행하였고, 원고 측과 피고 사이에서는 수십 대의 지폐인쇄기 일괄 구입 이후 빈번한 기술교류를 하였다. 피고는 일괄 구입 시 혹은 이후에 적기의 납품이 없었던 사정이 발생하자 국내의 회사로부터 지폐인쇄기를 매수 하였다. (2) 법적쟁점 원고는 계약명의자만 다를 뿐 피고가 본 건 인쇄기를 구입한 것은 원고 또는 그 전신 에 해당하는 회사로부터이고, 본건 인쇄기는 원고 측이 제조한 것이고, 피고가 지정하 는 공장 내에 설치, 납품한 자도 원고 측이며, 인쇄기의 설치, 납품을 위한 협의 시에 원고 측 직원이 동석하거나 계약체결을 위한 협상에 관여했으며, 본건 인쇄기계 수십 대를 지속적으로 구매한 이후, 피고와 원고측 사이에는, 인적내지 기술적 교류가 이어 졌다. 따라서 묵시적으로 체결된 계약상 비밀유지의무를 부담한다. 본 건 매매의 목적물이 은행권 등의 인쇄기계인 것, 구매자가 국가의 통화를 발행할 권한을 갖는 기관인 것, 위조방지의 관점에서 기술정보의 비밀을 보유하는 필요성이 강한 것 등의 특수성에서, 계약서가 작성되지 않아도 당연히 피고가 구입한 인쇄기에 관한 비밀의 기술정보에 대해 수비( 守秘 )의무를 진다는 계약이 성립한 것으로 봐야한 다고 주장하였다. 피고는 피고가 매매계약을 한 상대방은, 원고가 아닌 제3의 회사이고, 본건 인쇄기의 매매계약에 있어서, 특정기술정보를 비밀로서 보호해야하는 것을 계약명의자에게도 피고에게도 지시한 적도, 협상한 적도 없었다. 21) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 280

제2장 판 례 특수한 사정이 있었다 하더라도, 원고는 매도를 담당한 제3회사에 대해서도 비밀에 관한 지시 등을 한 적이 없고, 비밀유지의무에 관한 합의를 한 적도 없어 비밀관리의 요건이 결여 되어있어 신의칙에 의해 당연히 피고가 비밀유지의무를 부담한다고는 할 수 없다. 인쇄기의 출시 이후 수십 년이 경과하고 있고, 같은 내용이 논문에서도 발표되 는 것을 보면, 경험상 기술정보는 진부화 및 기술상식화 되고 있다고 주장하였다. (3) 판시사항 원고 측이 피고에게, 본건 인쇄기와 설명서 등을 넘겨줌에 따라, 본건 인쇄기에 포함 된 어떠한 기술 정보를 공개한 것으로 추인되지만, 그것만으로는 매매계약에 따라 당연히 비밀유지계약가지 체결했다고 인정할 수 없고, 매도인이 비밀누설을 방지하 기 위해서는 목적물의 양도 등에 앞서, 포괄적 또는 구체적으로 특정된 정보를 공개 하지 않도록 특약을 체결함으로서 매수인에게 그 취지의 의무를 부담시키는 것이 필요하며, 그러한 특약을 체결하지 않는 이상, 매도인은 매수인이 그 목적물에 포함된 기술정보를 제3자에게 공개 하는 것을 막을 수 없다. 묵시적 계약이 체결되었다고 보기에는 판매자 측에 비밀의 기술정보가 노하우로 유보되어 있는 것을 전제로 협상 이 진행된 것을 엿보게 할 만한 사정이 인정되지 않고, 기술정보가 비밀로서 관리하 고 보호되는 사정도 잘 엿보이지 않는다. 신의칙을 인정할 만한 특수성을 가지고는 당사자 관계라 할지라도, 본건 인쇄기에 포함된 기술정보는 비밀로서 유지관리 하였다는 점을 인정하기 어려워 신의칙에 의 해 비밀유지의무를 인정할 수 없다. (4) 해설 신의칙에 의한 비밀유지의무의 인정은 최후의 보루이다. 매도인의 입장에서는 반드 시 계약서에 비밀유지의무를 기재하여야 한다. 불가피한 사항에 의해 영업비밀보유 자가 제3자의 이름으로 기술을 양도하게 될 경우에도 반드시 관련 당사자 모두로부터 비밀유지 의무계약을 체결해야 한다. 주제어 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무, 비밀유지 의무 계약 281

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 4) 오사카지방법원 1998. 12. 22 평성5년(와) 제8314호 22) (1) 사실관계 원고 회사는 불소 수지 라이닝 처리된 탱크의 제조에 대해 부정경쟁방지법상 영업비 밀에 해당하는 기술 노하우를 가지고 있고, 피고들은 원고 회사의 직원으로서 영업비 밀유지 및 5년간 경업을 하지 않는다는 계약을 체결하였다. 피고는 원고 회사를 퇴직하면서 원고 직원들을 피고 회사로 대량 집단 이적케 하였고, 피고 회사는 원고 회사와 경업 행위를 통해 원고에게서 원고 탱크 수주와 거래처로부 터 상당한 거래를 빼앗았다. (2) 법적쟁점 원고는 소장에서의 특정은 피고의 방어권 행사에 필요한 최소한의 것이면 충분하고, 피고c는 원고의 전 직원으로 제조 과장이었기 때문에, 본건 노하우의 내용을 피고들 은 파악하고 있었던 바, 본건 노하우의 내용을 소장기재 및 변경을 통해 주장하는 것은 시기에 뒤쳐진 공격 방법에는 해당하지 않는다. 퇴직 후 바로 경업 행위를 시작한 경우에는, 퇴직 후 5년을 경과하여도 또한 본건 계약서에 의한 경업 금지의부작위 의무가 존속한다. 게다가 피고 a는 원고의 전무이 사, 피고 b는 영업 과장, 피고 c는 제조과장이었기 때문에, 신의칙 상 퇴직 후에도 경업 금지 의무를 진다고 주장하였다. 피고는 제5회 구두 변론 기일 후의 준비서면에서 순차 목록을 변경하고, 주장하는 영업비밀의 내용을 보다 구체적으로 특정한 원고의 변론은 적기에 뒤쳐진 것이기 때문에 기각되어야한다. 퇴직 후의 경업 금지 조항은 그것이 인정되는 경우에도 합리적이며 최소한의 것이어 야 하는데, 본건 계약서에는, 직원에게 일률적으로 퇴직 후 5년이라는 장기간에 걸치 며, 지역도 한정하지 않고, 경업 금지 의무를 부과하는 것으로, 직원의 직업 선택의 자유를 해친다고 주장하였다. 22) 영업비밀보호센터(https://www.tradesecret.or.kr/main.do)의 해외판례 중 일본편에서 발췌. 282

제2장 판 례 (3) 판시사항 피고들은 경업 금지 의무의 존재 자체를 다투고 있으나, 만일 해당 의무의 존재가 인정되는 경우라도, 본건의 경우 피고들은 이미 오래 전에 원고회사에서 퇴직했고, 본건 구두 변론 종결 시에는 이미 5년이 경과하였기 때문에, 상기 경업 금지의 합의의 효력을 검토할 것도 없이, 더 이상 경업 금지 의무에 근거한 금지를 요구할 수 없다고 할 것이다. 본건 계약서에 의한 경업 금지의 약정은, 그 대상에 대해 매우 광범위하다는 점, 장소 적 제한이 없으며, 기간이 너무 장기간인 점, 대상 조치가 없거나 불충분한 점 등을 고려하면, 영업비밀의 공개, 사용 금지 이상으로 경업 금지를 인정하는 합리성이 결여 되며, 공서 양속에 반하여 무효하다고 인정하는 것이 상당하다. (4) 해설 퇴직 후의 경업을 금지하는 약정은 가능한 구체적이어야 하고, 이에 대한 보상이 어느 정도 수반되어야 한다. 그렇지 않을 경우에는 직업의 자유와의 비교교량 상 경업금지의 기간에 대해서 법원은 각종 경업금지에 관한 법률의 규정을 감안하여 2년 이하에서 인정할 가능성이 높다. 주제어 경업금지의무, 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무 Ⅳ 미국 1) Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102 (1) 사실관계 원고 Bimbo는 미국 내 제빵 업계의 4대 기업 중 하나이다. Bimbo와 그 계열사는 전국에 빵 상품을 생산하고 유통한다. 피고 Botticella는 이미 제빵 업계에서 경험이 있었다. 그는 Bimbo의 임원으로, 엉업비밀 정보에 접근, 획득할 수 있었다. Bimbo에 283

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 서 근무하는 도중, Botticella는 Bimbo와 2009년 3월 13일 경 비밀유지, 경쟁금지, 발명승계약정 을 체결하였다. 제빵업계에서 Bimbo의 경쟁사 중 하나인 Hostess가 Botticella에게 부회장 직을 제안 하였고, 그는 이를 수락하고, 2010년 1월에 근무하기 시작하였다. 그는 Bimbo에게 수개월동안 그의 계획을 공개하지 않았고, 그가 Hostess의 제안을 수락한 이후에도 Bimbo의 영업비밀에 대한 접근을 하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 영업비밀 침해금지 소를 제기하고, 경쟁사에 전직을 금지 시키는 예비적 금지명령을 신청하였다. 지방법원은 이를 인용하였고, 피고는 이에 항고하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 피고 Botticella가 경쟁사 Hotsess의 이직 제안을 보고하지 않았으며, 이직 결정 후에도 영업비밀에 접근, 취득하였다고 주장하였다. 피고 측은 전직금지가 아니더라도 영업비밀 공개금지를 통해 구제가 가능하다고 주장 하였다. (3) 판시사항 피고는 원고의 영업비밀에 접근하여 저장장치에 복사하였으므로 영업비밀을 사용한 사실이 인정된다. 또한, 지방법원에서 전직금지를 판단한 것은 재량권 남용이 아니 다. (4) 해설 본 사안에서는 영업비밀을 공개할 것이라는 약정을 하지 않았더라도 예비적금지명령 이 인정된다고 본 판결로서 의의가 있다. 주제어 영업비밀 공개, 예비적 금지명령, 전직금지 284

제2장 판 례 2) Bondpro Corp v. Seimens Power 463 F.3d 702 (1) 사실관계 원고 Bondpro Corporation는 각기 다른 재료들을 조합하여 제품을 제조하는 소규모 회사이다. 피고 Siemens power generation, Inc는 전기 발전기를 제조한다. 원고는 U형 모양의 단열 재료에 주름이 제거되는 것을 개발하였다. 2001년, Bondpro의 Scott Wang은 Siemens에 고용된 재료 엔지니어인 Mark Miller에 게 그 과정을 설명하고 이후 시연하였다. 협상을 통해, 그들은 영업비밀유지에 관한 내용에 대해서만 체결하였다. 특허청은 Siemens의 출원을 거절하고, Siemens는 그 공정을 전혀 이용하지 않았다. Bondpro도 물론, Siemens에게 보여주기 위한 시연을 제외하고는 이용하지 않았다. (2) 법적쟁점 원고 Bondpro 측은 피고 Siemens가 영업비밀을 부정취득하였다고 주장하였다. 피고 Siemens 측은 원고의 영업비밀은 특허출원으로 인하여 이미 공중에 공개되어 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장하였다. (3) 판시사항 먼저 영업비밀에 해당하는지의 여부가 쟁점이 되었다. 본 사안에서는 특허 출원을 통해 이미 그 공정이 공개되었으므로 공중에 알려진 영업비밀은 더 이상 영업비밀에 해당하지 않는다고 보았다. 원고 Bondpro는 Siemens를 포함하여 직원, 고객, 공급자와 비밀유지약정에 대해 협의하였으므로 비밀유지를 위해 합리적인 노력을 한 사실은 인정된다. (4) 해설 본 사안에서는 영업비밀이 이미 공중에 공개 되었다면, 비공지성이라는 요건에 해당 285

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 되지 않아 영업비밀에 해당하지 않는다고 보았다. 따라서 영업비밀로서 보호받기 위 해서는 비공지성의 요건도 고려해야 한다는 점을 보여준 판결로서 의의가 있다. 주제어 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무, 비공지성 3) United States v. Krumrei, 258 F.3d 535 (1) 사실관계 본 사안은 피고(항소인) Krumrei가 영업비밀 소유자의 경쟁자에게 영업비밀을 권한 없이 전달하였다는 이유로 경제스파이법(Economic Espionage Act) 18 U.S.C. 1832 (a) (2) 위반에 관하여 기소된 사안이다. 1990년대 중반, Wilsonart가 칼 플레이트의 라미네이트 연결면에 코팅을 입히는 새로 운 공정을 개발하였다. Wilsonart는 Vactec 회사와 계약하여 새로운 공정의 연구, 개발, 실험을 도왔다. Vactec 의 소유자인 Robert Amis는 Federal Industrial Service, Inc를 고용하였고, 공정을 실험하기 위해 필요한 장비인 코팅기를 준비하는 것을 도왔다. 피고 Krumrei 는 Federal 사에서 일했고, Amis를 도와 코팅기를 준비하였다. Wilsonart는 기술과 사업 정보를 보호하기 위해 금전적, 노력을 하였다. Amis와 Wilsonart는 Amis에 의해 수행된 업무와 관련한 비밀유지를 위해 구두계약을 체결하 였다. 그 약정은 이후 서면으로 체결되었다. 고용 이후, 피고는 영업비밀에 접근할 수 있었다. 1996년 초, 피고는 Wilsonart의 경쟁자인 CSR Limited와 연락을 하였고, CSR의 컨설 턴트로 일할 것을 제안하였고, CSR은 이를 Wilsonart에게 연락하여 제안을 충고하였 다. Wilsonart는 회사 보안법 위반으로 조사하기 시작하였고, 피고에 접근하기 위해 Ken Taylor를 고용하였다. 그들의 상의 끝에, 피고는 영업비밀을 Taylor에게 미화 350,000 달러에 판매하기를 제안하였다. 결국 둘은 하와이에서 만났고, 그 동안 피고 는 Wilsonart의 공정에 관한 영업비밀 정보를 공개하였다. 286

제2장 판 례 피고는 경제스파이법 상 영업비밀 의 정의가 모호하다는 주장으로 기소 각하를 요청 하였다. 지방법원은 이를 거절하였다. 이에 피고가 항소하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 경제스파이법(Economic Espionage Act) 18 U.S.C. 1832 (a) (2)가 추상적 이라고 판단하기 위해서는 피고가 구체적인 사실관계에 적용된 법규가 추상적이라는 것을 입증해야 한다고 주장한다. 그런데 원고 측은 사실관계를 보면 피고는 그가 한 행위가 금지되었다는 것을 알았고, 따라서 피고에 적용된 법규는 추상적이 아니라 고 주장한다. 이에 반해 피고(항소인) Krumrei는 경제스파이법(Economic Espionage Act) 18 U.S.C. 1832 (a) (2)가 추상적이라고 주장하였다. (3) 판시사항 법원은 법규은 합리적 또는 비합리적 이라는 단어를 이용하므로 단순히 추상적으로 무효가 되지 않는다고 하였다. 피고가 그 영업비밀 정보를 판매하는 행위가 불법적이 라는 것을 알고 있었으므로, 그 법령은 피고에 대해 적용되는 데 합헌적이라고 하였다. (4) 해설 본 사안은 피고는 자신에게 적용될 형사법규가 추상적이라고 하여 항소한 판결이다. 법규가 추상적인지 여부를 판단하기 위해서는 피고가 구체적 사실관계에 적용된 법 규가 추상적이라는 사실을 입증해야한다는 것을 보여준 판결로서 의의가 있다. 본 사안에서는 이미 피고의 해당 행위가 금지된 행위로서 불법적이라는 사실을 알고 있었으므로 해당 법령은 피고에 대해 합헌적이라고 판단한 것이다. 주제어 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무, 영업비밀침해, 경제스파이법 287

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 4) Dicks v. Jensen, 768 A.2d 1279 (1) 사실관계 원고 James Dicks가 피고 Cary Jensen과 Brenda Jensen의 청구로 약식 판결을 한 Windham Superior Court의 판결에 항소한 사안이다. 원고 James Dicks는 Dover에서 Mount Snow라는 숙박업소를 소유하고 있다. 겨울 외에는, 그 숙박업소는 노인 그룹의 버스 투어 사업에 의존하고 있다. 버스투어산업은 그 지역 호텔 소유주들 사이에서 경쟁적이라서 투어 그룹에 대해 호객행위를 한다. 1991년 원고는 피고 Cary Jensen와 Brenda Jensen을 숙박업소 운영을 위해 고용 계약 없이 고용하였다. 그들은 숙박업소 버스 투어를 광고, 호객행위, 운영하였다. 숙박업소에 방문하는 투어 그룹을 유지하기 위해 노인 투어 그룹의 리스트로 대량 메일 발송을 하였다. 그 대량 메일링은 매우 반응이 적었으며, 피고들은 추가적으로 전화 호객행위를 직접적으로 하면서 홍보 자료를 발송하였다. 피고들은 그 숙박업소를 떠나 1997년 Autumn Inn이라는 경쟁 숙박업소를 오픈하였 다. 피고들은 숙박업소 고객들에게 연락하였고, 원고 측 숙박업소의 정규 고객들에 대하여 호객행위를 하였다. 11 중의 9명의 예약은 숙박업소의 예약을 취소하고 피고 의 숙박업소에 재예약을 하였다. 원고는 이에 피고들이 숙박업소 고객 리스트를 부정취득하였다고 하여 Vermont Trade Secret Act 위반으로 소를 제기하였다. (2) 법적쟁점 원고 측은 숙박업소의 고객 리스트를 부정취득하였다고 주장하였다. 또한, 피고들이 Mount Snow의 고객들에게 호객행위를 하여 신의성실의무와 신의칙을 위반하였다고 주장하였다. 피고 측은 숙박업소의 고객 리스트는 이미 공개된 것이라고 주장하였다. 288

제2장 판 례 (3) 판시사항 본 사안에서 원고 측은 고객 리스트가 영업비밀이라는 사실에 대해 어떠한 조치를 취한 기록이 없다고 보았다. 원고는 어떠한 서면/구두 약정도 체결하지 않았다. 고객 들의 이름은 감춰진 것이 아니고 모든 직원들이 이용가능한 것이었다. 따라서 숙박업 소 고객 리스트는 영업비밀에 해당되지 않는다고 판단하였다. (4) 해설 본 사안에서는 영업비밀인지의 여부를 판단하기 위해 단순히 고객 리스트인지를 중심 으로 판단하지 않았다는 것에 의의가 있다. 영업비밀에는 기술상의 정보 외에도 고객 정보도 포함될 수 있다는 것이다. 다만, 영업비밀에 해당되기 위해서는 영업비밀 유 지를 위한 합리적인 조치도 필요하다는 것도 시사하였다는 점에서 본 판결의 의의가 있다. 주제어 고객리스트, 영업비밀 관리성, 비밀유지 289

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 정의(제2조 제4호) Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제4호 부정경쟁방지법 제2조 Ⅱ 한국 1) 서울지방법원 1999. 10. 8. 선고 99가합41812 판결 판시사항 샤넬사가 아닌 타인이 한국인터넷정보센터에 chanel.kr 도메인 네임을 등록하여 샤 넬 인터내셔널 이라는 홈페이지를 개설하여 각종 성인용품과 란제리 등을 통신, 판매 하는 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업주체 혼동행위 에 해당한다고 보고 샤넬 상표의 인터넷 홈페이지와 도메인네임의 등록 사용 금지, 샤넬 도메인네임의 등록말소를 인정하는 판결을 하였다. 주제어 인터넷 도메인, 등록말소 290

제2장 판 례 2) 서울지방법원 1999. 11. 24. 99카합2819 결정 판시사항 인터넷을 통해 전자제품을 판매해오던 himart.co.kr은 가전제품 유통업체의 수요자에 게 널리 인식된 HI-MART 상호와 유사하기 때문에 일반거래사회에서 상품출처에 관 한 혼동의 우려가 있기 때문에 사용할 수 없다고 사용금지 가처분결정을 하였다 주제어 사용금지 가처분 Ⅲ 일본 www.jaccs.co.jp 사건 판시사항 전국 규모의 할부 구입, 판매 알선 등을 주된 사업으로 하고 있는 원고X(주식회사 ヅヤツグヌス는 1976년부터 ヅヤツグス를 상호로 등록하여 사용해오고 JACCS는 영 업표시로서 전국적으로 주지 저명하였다. 한편 간이 조립 화장실의 판매 및 대여업 을 하고 있는 피고Y(유한회사 日本海ペクト)는 1998년 5월 26일 사단법인 일본 네트 워크 인포메이션 센터로부터 www.jaccs.co.jp라는 도메인이름을 할당받았다. 피고 Y는 그 해 9월경 위의 도메인이름으로 접속할 수 있는 홈페이지를 개설하였고 그 홈페이지 화면에는 잘 오셨습니다. JACCS의 홈페이지 라는 타이틀 아래에 취급상, NIPPON KAISYO.INC 등의 링크가 표시되어 있고 이 링크한 화면에 피고 Y가 취급 하는 상품의 판매광고가 실려 있었다. 그 후 홈페이지 화면의 JACCS 아래에 제이에 이시시에스 라고 표시하고, 또한 JACCS 는 특정한 기업가 지원집단의 약칭(Japan Associated Cosy Cradle Society)을 뜻한다고 하였다. 이에 원고 X는 피고 Y를 부정경 쟁방지법을 위반하였다 하여 피고 Y의 도메인이름 및 본건 홈페이지의 JACCS 표시 사용금지를 청구하는 소를 법원에 제기하였다. 법원은 이 사건 판결에서 원고X의 청구대표 JACCS 가 원고X의 영업표지로서 저명함을 인정한 다음 부정경쟁방지법 291

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조 제1항 제2호에 의거하여 본건 도메인이름 및 홈페이지의 JACCS 표지의 사용금 지를 모두 인정하였다. 주제어 도메인, 영업표지 292

제2장 판 례 제3조 국기 국장 등의 사용금지 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제3조 부정경쟁방지법 제16조, 제17조 Ⅱ 한국 1) 대법원 1999. 12. 7. 선고 97후3289 판결 (1) 사실관계 등록상표(1991. 4. 1. 출원, 1992. 8. 7. 등록, 제246078호)는 미합중국 공군의 공식기 장인 인용표장과 날개모양을 사용하였다. (2) 법적쟁점 상표법 제7조 제1항 제1호 소정의 공업소유권보호를 위한 파리조약동맹국의 훈장 포장 기장 이 우리 나라에서 보호받기 위한 요건 (3) 판시사항 공업소유권의 보호를 위한 파리조약 제6조의3은 파리조약가맹국의 국가기장(기장), 감독용 또는 증명용의 공공의 기호 및 인장 또는 정부간 국제기구의 기장 등의 보호 에 관한 규정이고, 실제에 있어 위 국가기장, 감독용 또는 증명용의 공공의 기호, 293

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 인장 등은 다른 가맹국이 반드시 알 수 있다고 볼 수 없으므로, 같은 조 제3항 (a)는 파리조약가맹국이 다른 가맹국에 대하여 자신의 국가기장(기장, 다만 국가의 기장은 제외한다) 등을 보호받고자 할 경우에는 국제사무국을 통하여 그 해당 가맹국에 의무 적으로 통지하도록 규정하고 있는바, 상표법 제7조 제1항 제1호는 대부분 위와 같은 파리조약 제6조의3에 규정된 사항을 입법한 것으로서, 위 상표법 규정 소정의 공업소 유권보호를 위한 파리조약동맹국의 훈장 포장 기장 이 보호받기 위하여는 파리조 약 제6조의 3 제3항 (a)의 규정에 따라 그 보호대상인 기장 등이 국제사무국을 통하여 우리 나라에 통지되어야 한다. (4) 해설 공업소유권의 보호를 위한 파리조약(다음부터는 파리조약 이라고 한다) 제6조의3은 파리조약가맹국의 국가기장(기장), 감독용 또는 증명용의 공공의 기호 및 인장 또는 정부간 국제기구의 기장 등의 보호에 관한 규정이고, 실제에 있어 위 국가기장, 감독 용 또는 증명용의 공공의 기호, 인장 등은 다른 가맹국이 반드시 알 수 있다고 볼 수 없으므로, 같은 조 제3항 (a)는 파리조약가맹국이 다른 가맹국에 대하여 자신의 국가기장(기장, 다만 국가의 기장은 제외한다) 등을 보호받고자 할 경우에는 국제사 무국을 통하여 그 해당 가맹국에 의무적으로 통지하도록 규정하고 있는바, 상표법 제7조 제1항 제1호는 대부분 위와 같은 파리조약 제6조의3에 규정된 사항을 입법한 것으로서, 위 상표법 규정 소정의 공업소유권보호를 위한 파리조약동맹국의 훈장 포장 기장 이 보호받기 위하여는 파리조약 제6조의3 제3항 (a)의 규정에 따라 그 보호대상인 기장 등이 국제사무국을 통하여 우리 나라에 통지되어야 한다. 주제어 공업소유권보호를 위한 파리조약, 파리조약 가맹국, 훈장 포장 기장 294

제2장 판 례 2) 대법원 1991.8.9. 선고 90후2263 판결 (1) 사실관계 와 같이 구성된 국제난민구제기구(International Refugee Organization)의 약칭인 IRO 와 유사한 상표를 등록하였다. (2) 법적쟁점 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제1호 소정의 저명한 국제기관 의 의의 국제난민구제기구(IRO)가 저명한 국제기관이라고 판단한 원심결에 법리오해로 인한 심리미진의 위법이 있다 하여 파기한 사례 (3) 판시사항 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제1호의 입법 취지에 비추어 볼 때 위 조항 소정의 저명한 국제기관 이라 함은 원칙적으로 상표등 록 사정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래전에 폐지되어 위 사정 당시에 활동을 하지 않는 경우 에는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다. 국제난민구제기구가 국제연합의 산하기구로서 상표 사정 당시에도 존속하며 그 조직 이나 영업활동의 범위가 국제적으로 널리 알려져 있는지의 여부 등을 잘 살펴보지 아니한 채 그 약칭인 IRO 가 영어사전 등에도 기재되어 있는 국제연합의 중요한 산하기관이라는 사유만으로 저명한 국제기관이라고 판단한 원심결에 법리오해로 인 한 심리미진의 위법이 있다 하여 파기한 사례. 295

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 저명한 국제기관 이라 함은 원칙적으로 상표등록 사정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래전 에 폐지되어 위 사정 당시에 활동을 하지 않는 경우에는 이에 해당하지 않는다]) 주제어 국제기구, 저명한 국제기관, 상표법 제9조 제1항 제1호 296

제2장 판 례 제4조 부정경쟁행위 등의 금지청구권 등 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 부정경쟁방지법 제3조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2013.6.27. 선고 2011다97065 판결 (1) 사실관계 원고 표장들인, 등은 오라클 로 호칭되고, 원심 판 시 피고 표장들인, 등은 그 요부인 유라클 로 호칭되는 양 표장들의 호칭에 있어서는 서로 유사하다고 주장하였다. (2) 법적쟁점 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있더라도 일반적인 거래실정 등을 종합적 전체 적으로 고려하여 수요자들이 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없는 경우, 상표사용금지를 청구할 수 있는지 여부(소극) 및 위 법리가 서비스표와 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목에서 정한 영업표지에 도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극) 297

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 상표법 제65조 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구 를 인정할 것인지 판단하는 기준 시기(=사실심 변론종결 당시), 등 표장을 사용하는 갑 주식회사가, 등 표장을 사용하는 을 주식회사를 상대로 표장사용금지를 구한 사안에 서, 거래실정 등을 종합적 전체적으로 고려할 때 위 표장들은 일반 수요자나 거래자 들에게 그 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 없다고 판단 한 사례 (3) 판시사항 상표의 유사 여부는 그 외관 호칭 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식 을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라 도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들 이 구체적 개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고, 이러 한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방 지법 이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 정한 영업표지에 있어서도 마찬가지이다(대 법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조). 한편 상표법 제65조 및 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조). 298

제2장 판 례 (4) 해설 상표의 유사여부를 판단할 때는 제반사정과 거래실정 등을 종합적 전체적으로 고려 하여야 한다. 주제어 상표, 위치상표, 식별력 (최소 3개) 2) 서울동부지방법원 2007. 5. 18. 선고 2006가합15289 판결 (1) 사실관계 원고는 어머니인 망 소외 1의 대를 이어, 형인 망 소외 2와 함께( 소외 2 사후에는 조카 소외 3과 함께) 서울 중구 오장동 90-10에서 오장동 함흥냉면 이라는 상호로 냉면전문 음식점을 경영하고 있다. 위 오장동 함흥냉면 점은 망 소외 1이 1955년경 위 장소에서 영업을 시작한 이래 현재까지 가업으로 이어져 오고 있는데, 전통적인 함흥식 냉면의 독특한 맛으로 인하 여 각종 일간지와 잡지 등에 수차례 소개되어 이북 실향민들은 물론 서울의 일반 시민들에게도 널리 알려졌다. 그리고 망 소외 2는 1983. 1. 13. 오장냉면옥 에 관하여, 1993. 12. 6. 오장 및 오장면 옥 에 관하여 각 특허청에 서비스표 등록을 마쳤다. 한편, 피고 1은 1997. 8. 28. 특허청에 오장동 함흥면옥 이라는 서비스표를 등록하고, 아직 법인 설립이 되지 아니한 (주) 오장동함흥냉면 명의로 (주) 오장동함흥냉면 체인사업부 라는 명칭을 사용하여 각지의 냉면업소를 상대로 전통이 다르면 믿음도 다릅니다. 저희 오장동함흥냉면은 다년간의 경영 노하우를 바탕으로, 저희 함흥 냉면은 냉면 원조의 맛을 자랑하며 등의 광고 문안을 사용하여 오장동함흥냉면 체인점을 모집하였다. 이에 망 소외 2는 1998. 9.경 피고 1을 상대로 서울지방법원 동부지원에 98카합4391호 로 부정경쟁행위중지가처분신청을 하여, 위 법원으로부터 피고 1은 그 영업과 관련하 여 오장동 함흥냉면 이라는 명칭 또는 그 명칭을 포함한 문언을 사용하여서는 아니되 299

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 고, 광고선전물 및 거래서류 등에 위 명칭을 사용하거나 광고 선전하여서는 아니되며, 피고 1이 보관하고 있는 위 명칭을 표시한 광고선전물 및 거래서류 등에 대한 피고 1의 점유를 풀고 소외 2가 위임하는 집행관에게 그 보관을 명하며, 집행관은 위 각 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다. 는 취지의 가처분결정을 받았다. 그런데 피고 1은, 1 1998. 3. 26. 특허청에 오장동함흥냉면 문안에 산모양의 도안을 결합한 별지 제2목록 기재 표지를 출원하여 1999. 3. 22. 등록번호 제444747호로 상표 등록을 하였고, 2 1998. 3. 10. 특허청에 위 표지를 출원하여 1999. 4. 16. 등록번호 제54571호로 서비스표 등록을 하였다. 또한, 피고 2는 2006. 7. 11. 피고 1로부터 위 서비스표에 관하여 전용사용권을 설정 받았고, 피고 3 주식회사는 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 명칭으로 각지의 냉면 업소를 상대로 드디어 진정한 대박 사업이 왔습니다! 대한민국에서 가장 맛있고, 꾸준히 사랑받고 있는 음식 - 냉면 그 중에서도 오장동함흥냉면은 오랜 세월동안 냉면의 대명사로 자리 잡고 있으며, 50년 동안 대를 이어온 맛과 품질의 비법전 수, 45년 전통의 맛 등의 광고 문안을 사용하여 오장동함흥냉면의 체인점을 모 집하였으며, 피고 4 주식회사도 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 명칭으로 각지의 냉면업소를 상대로 오랜 전통을 이어온 오장동함흥냉면의 깊고 뛰어난 맛과 수원왕 갈비의 부드럽고 고소한 맛을 손님들께 먼저 인정받았습니다. 5가지 성공법칙을 모두 보여드립니다!! 하나! 오랜 전통의 맛은 누구도 흉내낼 수 없습니다! 둘! 오장동함흥냉 면만의 독특한 요리법 모두 전수! 등의 광고문안을 사용하여 오장동함흥냉면의 체인점을 모집하였다. 오장동 함흥냉면 은 원고의 영업표지로서 주지성을 획득한 표지인데, 위 표지와 동일 유사한 별지 제2목록 기재 표지 및 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 표지를 사용하여 체인점 모집 영업을 하는 것은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경 쟁방지법 이라고 한다) 제2조 제1호 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하므로, 피고들을 상대로, 1 위와 같은 부정경쟁행위의 금지와, 2 그로 인한 손해배상으로서 300,000,000 원의 지급 및 3 위 부정경쟁행위로 인하여 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위한 조치 로서 별지 제1목록 기재 해명서를 청구취지와 같은 방법으로 게재할 것을 구한다. 300

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설 이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 상표권을 취득한 경우, 상 표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 있는지 여부(소극) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구권의 대상이 되는 부정경쟁행위의 요건으로 부정경쟁행위자의 부정한 목적 이나 고의 과실 이 요구되 는지 여부(소극) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상책임을 인정함에 있어서 요구되는 부정경쟁행위자의 고의의 내용(=위법행위에 대한 인식) 결합상표의 유사 여부의 판단 기준 주지성을 획득한 오장동 함흥냉면 이라는 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라 는 상호를 상표 및 서비스표 등록하여 사용한 것은 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 위 상호로 각지에 체인점을 모집 운영하는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익의 침해할 우려 가 있다고 보아, 위 부정경쟁행위의 금지와 그로 인한 손해배상책임을 인정한 사례 (3) 판시사항 상표권은 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로 사회적 제약을 받는다고 할 것인데 상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으 키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위 를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다고 하더라도 이는 상 표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목 및 제4조의 규정에 의하 301

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 면, 같은 법상의 금지청구권의 대상이 되는 부정경쟁행위의 성립에는 상법상의 상호권 의 침해에서와 같은 부정한 목적 이나 부정경쟁행위자의 고의, 과실 은 요건이 아니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상책임을 인정하기 위하여는 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위를 할 것이 요구되지만, 여기에서의 고의는 부정경쟁행위의 의도나 타인의 영업에 대한 침해 의사까지를 포함하는 것이 아니고 위법행위에 대한 인식을 의미하는 것이다. 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 원칙적으로 상표의 구성 전체를 비교 하여 유사 여부를 판단하여야 하나, 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 그 중 하나의 칭호, 관념 이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다. 오장동 함흥냉면 이라는 국내의 일정 지역 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에 냉면전문 음식점을 표시하는 영업표지로 널리 알려져 주지성을 획득한 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라는 상호를 상표 및 서비스표 등록하고 사용한 것은 타인 의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 비록 타인의 영업장 소재지에 영업장을 개설하지 아니하였더라도 위 상호로 각지에 체인 점을 모집 운영하는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익을 침해할 우려가 있다고 보아, 위 부정경쟁행위의 금지와 그로 인한 손해배상책임을 인정한 사례(인정 금액 : 2천만 원). (4) 해설 주지성을 획득한 오장동 함흥냉면 이라는 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라는 상호를 상표 및 서비스표 등록하여 사용한 것은 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동 을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 위 상호로 각지에 체인점을 모집 운영하 는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익의 침해할 우려가 있다. 주제어 타인의 상품과 혼동, 부정한 목적이나 고의과실, 부정경쟁행위자의 고의 302

제2장 판 례 제5조 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조 부정경쟁방지법 제4조 Ⅱ 한국 1) 서울동부지법 2007.5.18. 선고 2006가합15289 판결 (1) 사실관계 원고는 어머니인 망 소외 1의 대를 이어, 형인 망 소외 2와 함께( 소외 2 사후에는 조카 소외 3과 함께) 서울 중구 오장동 90-10에서 오장동 함흥냉면 이라는 상호로 냉면전문 음식점을 경영하고 있다. 위 오장동 함흥냉면 점은 망 소외 1이 1955년경 위 장소에서 영업을 시작한 이래 현재까지 가업으로 이어져 오고 있는데, 전통적인 함흥식 냉면의 독특한 맛으로 인하 여 각종 일간지와 잡지 등에 수차례 소개되어 이북 실향민들은 물론 서울의 일반 시민들에게도 널리 알려졌다. 그리고 망 소외 2는 1983. 1. 13. 오장냉면옥 에 관하여, 1993. 12. 6. 오장 및 오장면 옥 에 관하여 각 특허청에 서비스표 등록을 마쳤다. 한편, 피고 1은 1997. 8. 28. 특허청에 오장동 함흥면옥 이라는 서비스표를 등록하고, 303

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 아직 법인 설립이 되지 아니한 (주) 오장동함흥냉면 명의로 (주) 오장동함흥냉면 체인사업부 라는 명칭을 사용하여 각지의 냉면업소를 상대로 전통이 다르면 믿음도 다릅니다. 저희 오장동함흥냉면은 다년간의 경영 노하우를 바탕으로, 저희 함흥 냉면은 냉면 원조의 맛을 자랑하며 등의 광고 문안을 사용하여 오장동함흥냉면 체인점을 모집하였다. 이에 망 소외 2는 1998. 9.경 피고 1을 상대로 서울지방법원 동부지원에 98카합4391 호로 부정경쟁행위중지가처분신청을 하여, 위 법원으로부터 피고 1은 그 영업과 관련하여 오장동 함흥냉면 이라는 명칭 또는 그 명칭을 포함한 문언을 사용하여서는 아니되고, 광고선전물 및 거래서류 등에 위 명칭을 사용하거나 광고 선전하여서는 아니되며, 피고 1이 보관하고 있는 위 명칭을 표시한 광고선전물 및 거래서류 등에 대한 피고 1의 점유를 풀고 소외 2가 위임하는 집행관에게 그 보관을 명하며, 집행관 은 위 각 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다. 는 취지의 가처분결정을 받았다. 그런데 피고 1은, 1 1998. 3. 26. 특허청에 오장동함흥냉면 문안에 산모양의 도안을 결합한 별지 제2목록 기재 표지를 출원하여 1999. 3. 22. 등록번호 제444747호로 상표 등록을 하였고, 2 1998. 3. 10. 특허청에 위 표지를 출원하여 1999. 4. 16. 등록번호 제54571호로 서비스표 등록을 하였다. 또한, 피고 2는 2006. 7. 11. 피고 1로부터 위 서비스표에 관하여 전용사용권을 설정 받았고, 피고 3 주식회사는 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 명칭으로 각지의 냉면 업소를 상대로 드디어 진정한 대박 사업이 왔습니다! 대한민국에서 가장 맛있고, 꾸준히 사랑받고 있는 음식 - 냉면 그 중에서도 오장동함흥냉면은 오랜 세월동안 냉면의 대명사로 자리 잡고 있으며, 50년 동안 대를 이어온 맛과 품질의 비법전 수, 45년 전통의 맛 등의 광고 문안을 사용하여 오장동함흥냉면의 체인점을 모 집하였으며, 피고 4 주식회사도 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 명칭으로 각지의 냉면업소를 상대로 오랜 전통을 이어온 오장동함흥냉면의 깊고 뛰어난 맛과 수원왕 갈비의 부드럽고 고소한 맛을 손님들께 먼저 인정받았습니다. 5가지 성공법칙을 모두 보여드립니다!! 하나! 오랜 전통의 맛은 누구도 흉내낼 수 없습니다! 둘! 오장동함흥냉 304

제2장 판 례 면만의 독특한 요리법 모두 전수! 등의 광고문안을 사용하여 오장동함흥냉면의 체인점을 모집하였다. 오장동 함흥냉면 은 원고의 영업표지로서 주지성을 획득한 표지인데, 위 표지와 동일 유사한 별지 제2목록 기재 표지 및 오장동함흥냉면 수원왕갈비 라는 표지를 사용하 여 체인점 모집 영업을 하는 것은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라고 한다) 제2조 제1호 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하므 로, 피고들을 상대로, 1 위와 같은 부정경쟁행위의 금지와, 2 그로 인한 손해배상으 로서 300,000,000원의 지급 및 3 위 부정경쟁행위로 인하여 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위한 조치로서 별지 제1목록 기재 해명서를 청구취지와 같은 방법으로 게재 할 것을 구한다. (2) 법적쟁점 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설 이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 상표권을 취득한 경우, 상 표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 있는지 여부(소극) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구권의 대상이 되는 부정경쟁행위의 요건으로 부정경쟁행위자의 부정한 목적 이나 고의 과실 이 요구되 는지 여부(소극) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상책임을 인정함에 있어서 요구되는 부정경쟁행위자의 고의의 내용(=위법행위에 대한 인식) 결합상표의 유사 여부의 판단 기준 주지성을 획득한 오장동 함흥냉면 이라는 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라 는 상호를 상표 및 서비스표 등록하여 사용한 것은 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 위 상호로 각지에 체인점을 모집 운영하는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익의 침해할 우려 가 있다고 보아, 위 부정경쟁행위의 금지와 그로 인한 손해배상책임을 인정한 사례 305

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (3) 판시사항 상표권은 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로 사회적 제약을 받는다고 할 것인데 상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으 키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위 를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다고 하더라도 이는 상 표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목 및 제4조의 규정에 의하면, 같은 법상의 금지청구권의 대상이 되는 부정경쟁행위의 성립에는 상법상의 상호권의 침해에서와 같은 부정한 목적 이나 부정경쟁행위자의 고의, 과실 은 요건이 아니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상책임을 인정하기 위하여는 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위를 할 것이 요구되지만, 여기에서의 고의는 부정경쟁행위의 의도나 타인의 영업에 대한 침해 의사까지를 포함하는 것이 아니고 위법행위에 대한 인식을 의미하는 것이다. 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 원칙적으로 상표의 구성 전체를 비교 하여 유사 여부를 판단하여야 하나, 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 그 중 하나의 칭호, 관념 이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다. 오장동 함흥냉면 이라는 국내의 일정 지역 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에 냉면전문 음식점을 표시하는 영업표지로 널리 알려져 주지성을 획득한 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라는 상호를 상표 및 서비스표 등록하고 사용한 것은 타인 의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 비록 306

제2장 판 례 타인의 영업장 소재지에 영업장을 개설하지 아니하였더라도 위 상호로 각지에 체인 점을 모집 운영하는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익을 침해할 우려가 있다고 보아, 위 부정경쟁행위의 금지와 그로 인한 손해배상책임을 인정한 사례(인정 금액 : 2천만 원). (4) 해설 주지성을 획득한 오장동 함흥냉면 이라는 상호와 동일 유사한 오장동함흥냉면 이라 는 상호를 상표 및 서비스표 등록하여 사용한 것은 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당하고, 위 상호로 각지에 체인점을 모집 운영하는 행위는 직접적인 경쟁관계가 인정되어 타인의 영업상 이익의 침해할 우려 가 있다. 주제어 타인의 상품과 혼동, 부정한 목적이나 고의과실, 부정경쟁행위자의 고의 307

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제6조 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제6조 부정경쟁방지법 제14조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결 (1) 사실관계 일본 닛코사루군단(일광원군단)은 원숭이들이 교실 등에서 사람의 단체생활을 흉내 내는 공연을 통하여 전세계적으로 널리 알려졌고 1997년경부터 방송, 신문 등을 통하 여 국내에 일본 닛코원숭이학교 또는 일본 원숭이학교 등의 이름으로 여러 차례 위 공연내용이 소개된 사실, 그 결과 원숭이학교 라고 하면 닛코사루군단의 원숭이공 연을 인식하게 될 정도로 널리 알려지게 된 사실, 원고는 닛코사루군단을 운영하는 일본국 유한회사 몽키프로모숀과 2001. 9. 20.경 명칭의 독점사용 등을 내용으로 하 는 제휴계약을 체결하고 2001. 6. 8.경 원숭이학당 등을, 2002. 3. 22. 원숭이학교 등을 각 상표출원하는 등 2002년 9월경까지 원숭이학교와 유사한 18가지 명칭에 대 하여 상표출원을 한 사실, 원고는 2002. 1. 19.경에는 위 몽키프로모숀과 원숭이공연 사업에 관한 조인식을 체결하였는데, 위 사실은 국내 언론을 통하여 알려졌을 뿐만 아니라 그 후 국내 언론에 원고가 전라북도 부안군에 원숭이학교 공연장을 개장할 것이라거나 닛코사루군단의 원숭이공연 사업이 국내에 진출한다는 취지의 내용이 308

제2장 판 례 여러 차례 보도되었고, 원고의 원숭이공연 사업이 국내 최초 또는 국내 유일의 원숭 이학교 로 여러 방송사의 오락 프로그램 등을 통하여 소개된 사실, 원고는 2002. 6. 29.경에 이르러 닛코사루군단에서 공연하고 있는 원숭이 12마리를 포함한 100여 마 리의 원숭이를 수입하여 전라북도 부안군에 면적 39,670m2, 건평 3,966m2, 공연장 면적 2,975m2의 원숭이 공연장 1동 등의 규모를 갖춘 원숭이공연시설 등을 개장한 사실, 피고 1, 2, 3(이하 이들을 피고 1 등 이라고 한다)은 2003. 9. 9.부터 2003. 10. 19.까지 대전 중구 사정동 산 39-1 소재 대전동물원에서 대한민국 원숭이학당 이 라는 표지를 사용하여 원숭이들로 하여금 사람의 학교생활을 흉내 내도록 하는 내용 의 원숭이공연(이하 이 사건 공연 이라고 한다)을 진행하였고, 대전동물원을 운영 관리하는 피고 대전광역시 도시개발공사(이하 피고 대전도시개발공사 라고만 한다) 는 주관자로서, 피고 대전문화방송 주식회사(이하 피고 대전문화방송 이라고만 한다) 는 주최자로서 각 이 사건 공연에 관여하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목의 타인의 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부의 판단 기준 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구 인정 여부의 판단 시점(=사실심 변론종결시) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조에 의한 손해배상청구와 같은 법 제6조에 의한 신용회복청구 인정 여부의 판단 시점(=침해행위시) 원숭이공연사업을 표시하는 영업표지인 원숭이학교 가 침해행위 당시 국내에서 주 지성을 획득하였다고 볼 수 없다고 한 사례 (3) 판시사항 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 타인의 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관 309

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고 ( 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도 691 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005도6834 판결 등 참조), 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하며 ( 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 등 참조), 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지 및 같은 법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다. (4) 해설 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조에 의한 금지청구 인정 여부의 판단 시점은 사실심 변론종결시이다. 주제어 타인의 영업임을 표시한 표지, 금지청구 인정여부의 판단시점, 신용회복청 구 인정여부의 판단 시점 310

제2장 판 례 제10조 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영엽비밀보호에 관한 법률 제10조 부정경쟁방지법 제3조 Ⅱ 한국 1) 대법원 1998. 2. 13. 선고 97다24528 판결 (1) 사실관계 (2) 법적쟁점 영업비밀 침해행위 금지의 목적 및 금지기간의 판단 기준 영업비밀 보호기간이 사정에 따라 연장될 수 있는지 여부(소극) (3) 판시사항 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁 자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로 영업비밀 침해행위의 금지는 311

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요 한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술 정보의 내용과 난이도, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업 비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종 속하여 근무하였던 기간, 담당 업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적 물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정 하여야 한다. 영업비밀이 보호되는 시간적 범위는 당사자 사이에 영업비밀이 비밀로서 존속하는 기간이므로 그 기간의 경과로 영업비밀은 당연히 소멸하여 더 이상 비밀이 아닌 것으 로 된다고 보아야 하는바, 그 기간은 퇴직 후 부정한 목적의 영업비밀 침해행위가 없는 평온 공연한 기간만을 가리킨다거나, 그 기산점은 퇴직 후의 새로운 약정이 있는 때 또는 영업비밀 침해행위가 마지막으로 이루어진 때라거나, 나아가 영업비밀 침해금지 기간 중에 영업비밀을 침해하는 행위를 한 경우에는 침해기간만큼 금지기 간이 연장되어야 한다고는 볼 수 없다. (4) 해설 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 침해행위에 의하여 공정한 경쟁 자보다 유리한 출발 내지 시간절약이라는 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고, 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있으므로 영업비밀 침해행위의 금지는 공정하고 자유로운 경쟁의 보장 및 인적 신뢰관계의 보호 등의 목적을 달성함에 필요 한 시간적 범위 내로 제한되어야 하고, 그 범위를 정함에 있어서는 영업비밀인 기술 정보의 내용과 난이도, 영업비밀보유자의 기술정보 취득에 소요된 기간과 비용, 영업 비밀의 유지에 기울인 노력과 방법, 침해자들이나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 312

제2장 판 례 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법에 의하여 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간, 침해자가 종업원(퇴직한 경우 포함)인 경우에는 사용자와의 관계에서 그에 종 속하여 근무하였던 기간, 담당업무나 직책, 영업비밀에의 접근 정도, 영업비밀보호에 관한 내규나 약정, 종업원이었던 자의 생계 활동 및 직업선택의 자유와 영업활동의 자유, 지적재산권의 일종으로서 존속기간이 정해져 있는 특허권 등의 보호기간과의 비교, 기타 변론에 나타난 당사자의 인적 물적 시설 등을 고려하여 합리적으로 결정 하여야 할 것이다(대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 참조). 주제어 영업비밀 침해행위 금지의 목적, 금지기간, 영업비밀 보호기간 2) 대법원 1997. 6. 13. 선고 97다8229 판결 (1) 사실관계 원고 회사는 1978년 한,일 양국의 다이아몬드공구 전문생산업체가 합작으로 설립한 회사로서 오랜 동안 사원의 해외연수 등을 통하여 선진기술을 도입하는 한편 꾸준한 자체기술의 개발로 석재의 연마 절단 가공을위한 다이아몬드톱(Diamond Saw)의 팁(Tip)을 제조하는 공정 중 결합제(Bond)의 성분과 배합비율, 금속분말의 비중, 가 열온도와 가열시간 및 가하는 압력의 정도 등에 관하여 일반에게 알려져 있지 아니하 고 또 독립된 경제적 가치를 가지는 기술적인 영업비밀(노우하우)을 보유하게 된 사 실, 원고 회사는 이러한 영업비밀 중 핵심기술을 문서화하여 그 접근을 제한하는 방 법으로 관리하는 한편 1992년 8월경에는 피고 이동수 등을 포함한 거의 전 직원들과 사이에 퇴직 후 3년까지는 위 제조기술과 관련된 정보 및 원고 회사에서 직무상 지득 한 영업비밀을 활용하거나 누설하지 아니하며 동 기밀을 사용하거나 사용하려고 하 는 동종의 조직에 근무할 수 없기로 하는 내용의 회사기밀보호계약을 체결한 사실, 피고 이동수는 1982년 4월에 영업사원으로 원고 회사에 입사하여 1983. 3. 21.부터 원고 회사의 생산부서에 근무하면서부터 10여 회의 해외기술연수를 받았고 1993. 1. 25. 품질경영부장으로 승진한 후에는 원고 회사의 공업용 다이아몬드공구 생산에 필요한 전반적인 기술을 총괄하다가 1993년 3월경 원고 회사를 사직한 다음 생산부 313

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 서 함께 근무하다가 뒤따라서 퇴직한 피고 박재영, 한경수, 윤영세 등과 함께 같은 해 9. 9. 피고 회사를 설립한 사실, 그 후 원고 회사의 생산2부 품질관리과장으로 재직하던 피고 배해식도 같은 해 10. 16. 퇴직한 다음 이에 합류하였는데, 피고 회사 는 같은 해 12. 31.경부터 다이아몬드톱 등 원고 회사의 제품과 동종의 다이아몬드공 구를 생산,판매하기 시작한 사실, 이에 원고 회사는 피고 이동수 등이 원고 회사에 근무하면서 알게 된 영업비밀을 이용하여 위 제품을 생산한다는 이유로 1994. 4. 11. 피고 이동수를 상대로 인천지방법원 94카합1107호로 부정경업행위금지가처분신 청을 한 결과 위 신청사건이 계속중이던 같은 해 8. 25. 피고들은 원고의 주장을 모두 인정하고 잘못을 사과하면서 앞으로 더 이상 원고의 영업비밀을 침해하지 않을 것이며 이를 위반할 경우에는 연대하여 손해배상금으로 금 50,000,000원을 지급하기 로 약정한 사실, 그러나 피고 회사는 위와 같은 합의 이후에도 여전히 같은 종류의 다이아몬드공구를 계속 제조.판매 하고 있었다. (2) 법적쟁점 퇴직사원의 영업비밀 침해행위에 대하여 회사와의 사이에 침해행위 중지 및 위반시의 손해배상약정금을 정한 합의가 이루어진 경우, 그 합의서의 해석상 퇴직사원에 대한 경업금지의무를 인정한 것이 직업선택의 자유를 보장한 헌법규정에 위반되지 않는다 고 본 사례 (3) 판시사항 회사가 다이아몬드공구의 제조공정에 있어서 일반적 지식 또는 기능이라고 할 수 없는 특수한 기술상의 비밀정보를 가지고 있고 이러한 비밀정보는 일종의 객관화된 지적재산이므로, 퇴직사원의 영업비밀 침해행위에 대하여 회사와의 사이에 침해행위 중지 및 위반시 손해배상약정금을 정한 합의가 이루어진 경우, 그 합의서의 내용을 회사의 영업비밀을 지득하는 입장에 있었던 사원들에게 퇴직 후 비밀유지의무 내지 경업금지의무를 인정하는 것으로 해석하는 것이 직업선택의 자유에 관한 헌법규정에 반하지 않는다고 한 사례. 314

제2장 판 례 (4) 해설 원고 회사가 다이아몬드공구의 제조공정에 있어서 일반적 지식 또는 기능이라고 할 수 없는 특수한 기술상의 비밀정보를 가지고 있고 이러한 비밀정보는 일종의 객관화 된 지적재산이라고 할 것이므로 이를 보호하기 위하여 원고 회사의 영업비밀을 지득 하는 입장에 있었던 피고 이동수 등에게 퇴직 후 비밀유지의무 내지 경업금지의무를 인정하였다고 하여 위 합의서의 해석이 직업선택의 자유에 관한 헌법규정에 위배한 다고 볼 수 없다 주제어 퇴직사원, 경업금지의무, 비밀유지의무 315

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제11조 영업비밀 침해에 대한 손해배상책임 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제11조 부정경쟁방지법 제4조 Ⅱ 한국 1) 부산고등법원 1997. 1. 9. 선고 95나4056 판결 판시사항 피고회사가 도용한 원고회사의 위 수치제어식 심공가공기의 제작기술은 위 개발경 위, 개발에 소요되는 기간 및 소요자금, 그리고 그에 대한 국내의 기술개발정도 등에 비추어 보아 원고회사의 영업활동의 기초가 되는 중요한 정보로서 독립한 경제적 가치를 갖는 영업비밀이라 할 것이고, 피고회사는 그 설계도면 등을 복사하여 빼 내 오는 등으로 원고회사의 영업비밀인 위 제작기술을 도용하여 원고회사의 제품과 유 사한 각종 심공가공기를 생산함으로써 위 영업비밀을 불법적으로 침해하였다 할 것 이므로, 피고회사는 그 침해행위로 원고회사가 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것이다. 주제어 상표, 위치상표, 식별력 (최소 3개) 316

제2장 판 례 2) 대법원 1996. 11. 26. 선고 96다31574 판결 (1) 사실관계 원고는 1971.경 세기화학공업사(이하 편의상 세기화학 이라 한다)를 설립하여 화공약 품을 제조하여 왔는데, 1983.경 욕조, 선박, 단추, 가구 등의 제조에 사용되는 불포화 폴리에스테르 합성수지의 경화제(이하 경화제 라고만 한다)를 생산하기 위하여 같은 해 7. 28. 상공부로부터 기술도입계약 인가를 받아, 같은 해 8. 23. 일본의 삼건화공 (삼건화공) 주식회사와의 사이에 위 회사로부터 경화제의 한 종류인 메틸 에틸 케톤 페록사이드(Methyl Ethyl Ketone Peroxide, 이하 MEKPO 라고 한다)의 제조표준, 설 비, 설계기준 등의 기술을 도입하여 5년간 독점적으로 사용하기로 하는 등의 기술도 입계약을 체결한 사실, 원고는 위와 같은 기술도입계약을 체결한 후 도입된 제조표준, 설비, 설계기준 등의 기술을 이용하여 기계설비의 설치를 안산시에 소재한 소외 한립 지엘(G.L) 주식회사에 의뢰하였는데, 위 회사는 삼건화공 주식회사의 경화제 제조설 비를 견학하여 기계설비 설치방법을 익힌 후 삼건화공 주식회사로부터 설계도면을 교부받아 창원시에 세기화학의 경화제 생산공장을 건립하였으며, 제조기계 설치방법 및 설계도면은 영업의 비밀에 속하는 사항이므로 설계도면을 반환함은 물론 지득한 비밀을 제3자에게 유출시키지 않겠다는 각서를 작성하여 원고에게 교부한 사실, 한편 경화제 생산과정은 희석제인 디.엠.피(D.M.P)와 과산화수소 및 촉매제를 반응기에 투입, 교반하면서 메틸 에틸 케톤을 반응기에 투입하여 반응시켜, 반응이 끝나면 교반 을 정지한 후 정제여과기를 통하여 불순물을 걸러내고 조정관으로 보내 희석제와 메탄올을 투입하여 비중을 일정하게 만들어 희석시킨 후 포장을 하는 순서로 제조되 는데, 경화제 생산기술은 최초로 개발된 1960년경 이래 1980년대 중반에 이르러서는 비교적 범용화된 기술로서, 일반적으로 경화제의 기초적 화학구조식은 책자 등을 통 하여 널리 알려져 있고, 화학을 전공한 사람이라면 4년 내지 5년 정도 생산에 관여한 다면 혼자서도 생산할 수 있는 제품이지만, 시장성 있는 고품질의 제품을 생산하기는 쉽지 않으며, 생산기술 수준을 결정하는 인자 중 가장 중요한 것은 촉매제의 선택으 로 생산업자들 간에도 촉매제에 관한 사항은 비밀로 하고 있는 사실, 세기화학은 기 술도입 및 기술연수에 힘입어 피고를 경화제 생산의 총 책임자로 하여 일본의 마루젠 317

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 상사를 통하여 수입한 일본의 동북화학공업 주식회사가 생산한 인산소다를 촉매제로 사용하여 계속된 연구개발을 통하여 MEKPO 경화제를 생산하여, 주식회사 미원, 주 식회사 고려화학, 주식회사 애경화학 등에 독점적으로 공급하는 등 우리 나라 경화제 시장의 90% 가량을 점유하여 왔다. (2) 법적쟁점 1991. 12. 31.자 개정 부정경쟁방지법 시행 전에 취득한 영업비밀을 동법 시행 후에 사용하는 행위가 동법에 저촉되는지 여부(소극) 및 그 행위가 위법행위인 것으로 인 정되기 위한 요건 영업비밀 침해행위에 의하여 재산권이 침해된 경우의 위자료 인정 요건 (3) 판시사항 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478호로 개정된 것. 1992. 12. 15. 시행) 부칙 제2항에 의하면 개정 부정경쟁방지법 시행 전에 영업비밀을 취득한 자가 같은 법 시행 후에 이를 사용하는 경우에는 같은 법에 저촉되지 않는 것이 명백하고, 이와 같이 부정경쟁방지법에 저촉되지 아니하는 행위가 신의칙상 영업비밀유지의무 위반 이라는 등의 이유로 위법행위가 되기 위하여는 그것이 위법한 행위라고 볼 만한 특별 한 사정이 있어야 한다. 일반적으로 타인의 불법행위 등에 의하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것이므로, 영업비밀 침해행위로 인하여 영업매출액이 감소한 결과 입게 된 정신적 고통을 위자할 의무가 있다고 하기 위하여는 재산적 손해의 배상에 의하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다는 특별한 사정이 있고 영업비밀 침해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었어야 한다. (4) 해설 일반적으로 타인의 불법행위 등에 의하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 손해 의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것이므로, 재산적 손해의 배 318

제2장 판 례 상에 의하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다면, 이는 특별한 사정으로 인 한 손해로서 가해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 손해 에 대한 위자료를 청구할 수 있는 것이다( 대법원 1992. 5. 26. 선고 91다38334 판결, 1994. 12. 13. 선고 93다59779 판결 등 참조). 주제어 영업비밀, 영업비밀 침해행위, 정신적 손해 319

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제12조 영업비밀 보유자의 신용회복 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제12조 부정경쟁방지법 제14조 Ⅱ 한국 1) 헌법재판소 1991.4.1. 선고 89헌마160 전원재판부 (1) 사실관계 청구인 주식회사 동아일보사(이하 동아일보사라고만 한다.)는 일간신문 및 월간잡지 인 여성동아 등의 정기간행물을 발행하는 신문사이고, 청구인 김병관은 동아일보사 의 대표이사 겸 위 여성동아의 발행인이며 청구인 권오기는 위 여성동아의 주간이고 청구인 현당은 위 여성동아의 기자이다. 청구외 김성희는 위 여성동아 1988년 6월호에 게재된 기사가 자기의 명예를 훼손하였 다는 이유로 1988.7.18. 청구인들을 상대로 서울 /민사지방법원에 손해배상 및 민법 제764조에 의한 사죄광고를 청구하는 이 사건 관련소송을 제기하였다. 청구인들은 위 소송사건에서 민법 제764조가 명예훼손의 경우에 사죄광고를 명할 수 있도록 한 것이라면 이는 헌법에 위반된다는 이유로 헌법재판소법 제41조 제2항에 의한 위헌제청을 신청하였으나(서울민사지방법원 89카33299 사건) 서울민사지방법 원은 1989.7.10. 위 위헌제청신청를 기각하였고, 청구인들은 같은 달 15. 위 기각결정 320

제2장 판 례 를 송달받고서 같은 달 24. 헌법재판소에 위 민법 제764조에 대하여 헌법재판소법 제68조 제2항에 의한 헌법소원을 청구하였다. (2) 법적쟁점 민법(민법) 제764조와 양심(량심)의 자유(자유) 및 인격권(인격권)의 침해(침해)여부 민법(민법) 제764조의 해석과 질적(질적) 일부위헌(일부위헌) 의 주문(주문)이 채택 된 사례(사례) (3) 판시사항 민법(민법) 제764조가 사죄광고(사죄광고)를 포함하는 취지라면 그에 의한 기본권제 한(기본권제한)에 있어서 그 선택(선택)된 수단(수단)이 목적(목적)에 적합(적합)하지 않을 뿐만 아니라 그 정도(정도) 또한 과잉(과잉)하여 비례(비례)의 원칙(원칙)이 정 한 한계(한계)를 벗어난 것으로 헌법(헌법) 제37조 제2항에 의하여 정당화(정당화)될 수 없는 것으로서 헌법(헌법) 제19조에 위반(위반)되는 동시에 헌법상(헌법상) 보장 (보장)되는 인격권(인격권)의 침해(침해)에 이르게 된다. 민법(민법) 제764조 명예회복(명예회복)에 적당(적당)한 처분(처분) 에 사죄광고(사 죄광고)를 포함시키는 것은 헌법(헌법)에 위반(위반)된다는 것은 의미(의미)는, 동조 (동조) 소정의 처분(처분)에 사죄광고(사죄광고)가 포함되지 않는다고 하여야 헌법 (헌법)에 위반(위반)되지 아니한다는 것으로서, 이는 동조(동조)와 같이 불확정개념 (불확정개념)으로 되어 있거나 다의적(다의적)인 해석가능성(해석가능성)이 있는 조 문에 대하여 한정축소해석(한정축소해석)을 통하여 얻어진 일정한 합의적(합의적) 의 미(의미)를 천명한 것이며, 그 의미(의미)를 넘어선 확대(확대)는 바로 헌법(헌법)에 위반(위반)되어 채택할 수 없다는 뜻이다. (4) 해설 민법 제764조가 사죄광고제도를 포함하는 취지라면 그에 의한 기본권 제한에 있어서 그 선택된 수단이 목적에 적합하지 않을 뿐 아니라 그 정도 또한 과잉하여 비례의 321

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 원칙이 정한 한계를 벗어난 것으로 헌법 제37조 제2항에 의하여 정당화 될 수 없어 헌법 제19조에 위반되는 동시에 헌법상 보장되는 인격권의 침해에 이르게 된다고 할 것이다. 그렇다면 민법 제764조가 동조 소정의 명예회복에 적당한 처분 에 사죄 광고를 포함시키는 것이라면 동 규정은 헌법에 위반될 수 밖에 없다. 바꾸어 말하면 민법 제764조는 동조 소정의 명예회복에 적당한 처분 에 사죄광고가 포함되지 않는 다고 하여야 헌법에 위반되지 않는다. 이는 민법 제764조와 같이 불확정개념으로 되어 있거나 다의적인 해석 가능성이 있는 조문에 대하여 한정축소해석을 통하여 얻어진 일정한 합헌적 의미를 천명한 것이며, 그 의미를 넘어선 확대를 바로 헌법에 위반되어 채택할 수 없다는 뜻이다(당 재판소 1989.7.21. 선고, 89헌마38 결정 참조). 주제어 양심의 자유, 사죄광고, 명예회복 2) 서울지법 1999. 9. 10. 선고 98가합109742 판결 판시사항 피고는 이 사건 판결 확정일부터 3개월 내에 조선일보 동아일보 매일경제신문의 경제면 광고란에 별지 기재 해명서를 가로 13cm, 세로 18cm 규격으로, 제목을 32급 신명조체 활자, 원고 및 피고의 명칭을 20급 고딕체 활자, 본문을 14급 신명조체 활자 로 하여 각 1회씩 게재하라 고 다음과 같은 별지를 붙인다. [별지 해명서] 표백제를 제조 판매하고 있는 당사가 그 동안 사용한 표백제의 용기는 국내에 널리 인식된 원고 회사 옥시의 표백제 옥시크린(OXYCLEAN) 의 용기와 유사 한 것으로서 당사가 위와 같은 용기를 사용하는 것은 부정경쟁행위 에 해당한다고 하여, 원고 회사가 당사를 상대로 제기한 부정경쟁행위 금지소송에서 1999. 9. 10. 원고 회사가 승소판결을 받은 사실이 있습니다.(피고 회사 대표 이사) 주제어 사죄광고, 명예회복 322

제2장 판 례 제14조 시효 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영엽비밀보호에 관한 법률 제14조 부정경쟁방지법 제15조 Ⅱ 한국 1) 대법원 1996. 2. 13. 자 95마594 결정 (1) 사실관계 피신청인 회사가 신청인 회사의 영업비밀을 이용하여 신청인 회사가 생산한 스핀 팩 필터와 유사한 필터를 생산 판매하려고 회사를 설립하였다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제10조 제1항 소정의 영업비밀 침해행위의 금지 및 예방 청구권의 소멸시효 기산점 (3) 판시사항 민법 제166조 제2항의 규정에 의하면 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다는 점 및 부정경쟁방지법 제14조의 규정 내용 등에 비추어 보면, 부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해행위의 금지 또는 323

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우, 그 소멸시효가 진행하기 위하여는 일단 침해행위 가 개시되어야 하고, 나아가 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 자기의 영업상 의 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 알아야 한다. 피신청인 회사가 신청인 회사의 영업비밀을 이용하여 신청인 회사가 생산한 스핀 팩 필터와 유사한 필터를 생산 판매하려고 회사를 설립하였다고 하더라도, 그와 같 은 사정만으로는 피신청인 회사를 설립한 시점에 바로 침해행위가 개시되었다고 단 정할 수 없으므로 피신청인 회사가 설립된 때부터 바로 소멸시효가 진행된 것으로 볼 수는 없다 할 것이다. (4) 해설 민법 제166조 제2항의 규정에 의하면 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반 행위를 한 때로부터 진행한다는 점 및 위 부정경쟁방지법 제14조의 규정 내용 등에 비추어 보면, 부정경쟁방지법 제10조 제1항이 정한 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리의 경우 그 소멸시효가 진행하기 위하여는 일단 침해행위가 개시되어야 하고, 나아가 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 자기의 영업상의 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있는 사실 및 침해행위자를 알아야 할 것이다. 주제어 예방청구, 소멸시효 2) 서울지법 남부지원 1995. 2. 22. 선고 94가합3033 판결 (1) 사실관계 잉크를 사용하는 필기구는 잉크의 질이 가장 중요하고, 잉크의 질은 잉크 제조를 위하여 사용되는 각종 화공약품의 종류와 그 약품들의 조성비율 및 조성방법(이하 잉크 등 제조방법이라고 한다)에 의하여 결정되므로 필기구 제조업체에 있어서는 이 러한 잉크 등 제조방법이 가장 중요한 경영요소이고, 그리하여 원고 회사는 취업규칙 제9조에 종업원은 재직 중은 물론 퇴직 후라도 회사의 기밀을 엄수하며 영업방침을 누설치 말아야 한다. 고 규정하고 있을 뿐만 아니라 직원들의 입사시에 원고 회사의 324

제2장 판 례 업무상 기밀 등을 누설하지 않기로 하는 서약을 받는다. 경기도 안산에 있는 원고 회사의 필기구 제조공장은 연구소와 생산라인으로 분리되어 있어 연구소 안에서는 잉크에 관한 각종 실험 및 그 제조를 하고 있고, 생산라인에서 는 잉크가 사입된 심을 받아 제품을 완성하고 있어 연구소 내의 연구실에서 근무하는 사람 외에는 잉크 등 제조방법을 전혀 취급할 수 없게 되어 있고, 별개의 건물 1동 안에 설치되어 있는 위 연구소에는 본부장 내지 상무급 소장 1명 아래에 3개 연구실 (제1연구실:유성잉크, 제2연구실:수성잉크, 제3연구실:플라스틱 수지)과 잉크제 조작업장 및 샘플 보관소가 있으며 각 연구실은 실장(과장) 1명, 계장 1명, 주임 1명의 연구인원과 두어명의 사원급 연구보조원으로 구성되어 그 담당하는 분야의 실험을 하고, 실험 및 시제품생산의 결과는 연구실장이 직접 연구소장에게 보고하며, 연구소 장이 대표이사에게 보고할 때에도 보고과정에서의 자료누출을 방지하기 위하여 잉크 원료조성방법에 관한 데이터는 빼고 보고하여 대표이사도 이를 알기 위하여는 직접 연구소에 와야 하고, 위 보고자료는 각 연구실의 캐비넷에 연구실장의 책임하에 보관 하며, 여러 실험결과 중 생산적격품으로 선정되어 생산되었거나 생산중에 있는 400여 종의 잉크 등 제조방법에 관한 데이터 노트는 1부만 만들어서 표지에 비밀표시를 하여 연구소장이 그의 책상에 시정장치를 하여 보관하므로 각 연구실에서 근무하는 사람은 다른 연구실에서 실험하는 내용을 알 수 없게 되어 있을 뿐만 아니라 각종 잉크의 제조에는 상당히 많은 원료를 매우 정밀하게 배합하여야 하기 때문에 이를 단순히 암기하기도 어렵다. 각 연구실장은 당일 제조하여야 하는 잉크 등의 종류에 따라 연구소장실에서 위 데이 터 노트에 기재되어 있는 잉크 등 제조방법을 연구소장이 보는 앞에서 제조노트 에 기재하여 작업장에서 잉크 등을 제조하는데, 통상 제1연구실장이 유성잉크제조노트 와 수성잉크제조노트를 통합감독하므로 위 작업단계에서 유성 및 수성분야의 잉크조 성데이터를 모두 입수할 수 있다. 원고 회사는 항시 경비인력 8명이 공장과 연구소를 경비하고 연구소의 출입문과 작업 장의 출입문에 관계인 외 출입엄금 이라는 표시를 하고 있으며, 연구소 자체의 비밀 관리 규정은 따로 없으나 연구소 내 근무직원 이외의 직원은 연구소에 절대 출입할 325

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 수 없고 각 연구실의 직원도 다른 연구실에 소속된 직원과 각자의 실험 내용에 관하 여 자유토론을 할 수 없으며 창문은 모두 창살시설을 하였고, 각 연구원마다 실험결 과를 기재한 연구노트 를 가지고 있으나 이 노트와 그 내용을 담은 컴퓨터디스켓 등 자기테이프를 외부로 유출할 수 없으며 퇴사 또는 타업무로 전직시에는 연구원이 소지하고 있던 노트, 메모, 테이프, 디스켓 등 일체를 연구소장에게 반환하여야 하고, 잉크제조를 위하여 연구실장이 기재한 제조노트 는 잉크제조가 종료되는 즉시 이를 연구소장에게 반납하여야 하고 관련 작업을 위하여 소지하고 있더라도 6개월 전에는 반납하여야 하며, 연구소장은 시중에 유통된 잉크에 문제점이 발견된 경우 그 제조일 자와 로트(lot)번호를 확인하여 제조노트에 기재된 원료배합비율을 개선하기 위하여 이를 자신의 캐비넷에 1년간 보관한 후 직접 소각폐기한다. 원고 회사는 별지 제1 목록 기재 기술정보(이하 이 사건 잉크 등 제조방법이라고 한다. 주로 원료가 되는 10여 가지 안팎의 화공약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성비율과 조성방법이 숫자와 영어 알파벳 등의 문자로 정밀하게 표현되어 구성되어 있는데, 이러한 잉크 등 제조방법에 의하여 비로소 별지 제2 목록 제(1)항 기재 각 제품이 제조되는 것이므로 이 사건 판결에서는 부정경쟁방지법이 추구하는 영업비밀보 호의 취지를 살리기 위하여 이 사건 잉크 등 제조방법을 특정함에 있어 별지 제1 목록 의 기재방법에서 더 나아가 이 사건 노트의 실제 기재 내용과 똑같이 구체적으로 적시 하는 방법은 피하기로 한다)를 개발하는 데 짧게는 2년, 길게는 32년의 시간과 많은 인적 물적 시설을 투입하였고, 원고 회사의 연간 총매출액은 약 금 60,000,000,000원 정도 되는데 이 중 원고 회사가 이 사건 잉크 등 제조방법을 이용하여 생산한 별지 제2 목록 제(1)항 기재 각 제품의 매출액은 연간 약 금 45,000,000,000원 정도 되고, 품목비율로는 90% 이상을 차지하여 실질적으로 원고 회사의 영업기반을 이루고 있다. (2) 법적쟁점 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목, (라)목 소정의 영업비밀 침해행위를 인정한 사례 영업비밀 침해에 따른 사용 및 공개 금지의 기간 판결에서의 영업비밀 특정에 관한 사례 326

제2장 판 례 (3) 판시사항 잉크 등 제조방법이 공연히 알려져 있지 않고 그 개발을 위하여 오랜 시간과 비용 노 력이 들었을 뿐만 아니라 독립된 경제적 가치가 있고 상당한 노력에 의해 비밀로 유지하고 있는데, 회사에 재직 중 그 제조방법을 공책에 기재해 두었다가 고액의 급 여와 상위 직위를 받는 조건으로 경쟁관계에 있는 다른 회사에 입사하여 단기간에 유사한 잉크 등을 개발하게 한 사안에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제3호 (가)목, (라)목 소정의 영업비밀 침해행위를 인정한 사례. 영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그 침해행위로 공정한 경쟁자보 다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하게 함으로써 영업비밀 보유자로 하여금 원래 있었을 위치로 복구시켜 주는 데 그 목적이 있으므로, 사용 및 공개의 금지는 다른 공정한 경쟁자가 영업비밀 침해행위가 없었더라면 독자적 개발이나 역 설계(역설계) 등 합법적 방법으로 그 제조방법을 취득하는 데 걸렸을 상당한 기간 동안으로 제한하여야 한다. 주로 원료가 10여 가지 안팎의 화공약품의 종류, 제품 및 색깔에 따른 약품들의 조성 비율과 방법이 숫자와 알파벳 등의 문자로 정밀하게 표현되어 구성되어 있는 잉크 등 제조방법을, 판결에서 특정함에 있어 부정경쟁방지법이 추구하는 영업비밀 보호 의 취지를 살리기 위해 언제부터 언제까지 회사 재직 중 지득하면서 어떤 공책 1권에 기재해 두었던 어떤 제품의 제조 방법에 관한 기술정보 정도로 하고 더 나아가 그 공책의 실제 기재 내용과 똑같이 구체적으로 적시하는 것을 피한 사례. (4) 해설 부정경쟁방지법이 추구하는 영업비밀 보호의 취지를 살리기 위해 언제부터 언제까지 회사 재직 중 지득하면서 어떤 공책 1권에 기재해 두었던 어떤 제품의 제조 방법에 관한 기술정보 정도로 하고 더 나아가 그 공책의 실제 기재 내용과 똑같이 구체적으 로 적시하여야 하며, 이 노트는 폐기하여야 한다. 주제어 영업비밀 침해행위, 영업비밀 침해에 따른 사용 및 공개금지 기간, 영업비밀 특정 327

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제14조의2 손해액의 추정 등 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 부정경쟁방지법 제5조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2007.4.12.선고 2006다10439 판결 (1) 사실관계 피고가 1997. 9.경부터 1999. 3. 18.경까지 사이에 피고가 생산한 시계와 귀걸이 등 장신구 제품에 원심 판시의 별지 제5목록 기재 상표들(이하 피고의 상품표지 라 한 다)을 부착하여 이를 판매하였다. (2) 법적쟁점 성명의 결합으로 이루어진 상품표지의 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호에 정한 상품표지의 유사 여부의 판단 방법 성명을 기초로 한 상표의 등록출원이 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로 인정되는 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 제5항의 시행 전에 발생한 부정경쟁행위에 관한 소송에서 법원이 위 규정을 적용하여 손해배상액을 산정할 수 328

제2장 판 례 있는지 여부(적극) 부대상고를 제기할 수 있는 시한(=상고이유서 제출기간 만료시) (3) 판시사항 어떤 상품표지가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호에서 말하 는 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 유사한지 여부는 양 상품표지를 외관, 호 칭, 관념 등의 점에서 전체적 객관적 이격적으로 관찰하여 거래실정상 일반 수요 자나 거래자가 양 상품표지에 대하여 느끼는 인식을 기준으로 하여 판별하여야 하되, 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상품표지 는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 하나의 상품표지에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 때에는 양 상품표지는 전체적으로 보아 유사하다고 할 수 있으며, 성명의 결합으로 이루어진 상품표지의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다. 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익 을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이고, 성명을 기초로 한 상표를 등록출원한 경우에 도 그 이치는 마찬가지이다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 제5항의 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정된 법률에서 비로소 신설된 조항이기는 하나, 개정 법률 부칙 (2001. 2. 3.)에서 위 규정과 관련하여 별도의 경과규정을 두고 있지 않은 점, 위 규정은 손해배상의 성립요건에 관한 것이 아니라 손해액의 산정 방법에 관한 것으로 서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하 329

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 그 손해액의 입증을 용이하게 하기 위하여 마련된 것에 불과한 점 등을 고려하여 보면, 개정된 부정경쟁방지 및 영업비 밀보호에 관한 법률 시행 전에 발생한 부정경쟁행위에 관한 소송의 경우에도 법원은 위 법률 제14조의2 제5항을 적용할 수 있다. 부대상고를 제기할 수 있는 시한은 항소심에서의 변론종결시에 대응하는 상고이유서 제출기간 만료시까지이다. (4) 해설 어떤 상품표지가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라 한다) 제2조 제1호에서 말하는 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 유사한지 여부는 양 상품표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적 객관적 이격적으로 관찰하여 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 양 상품표지에 대하여 느끼는 인식을 기준으로 하여 판별하여야 하되, 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연 스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상품표지 는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 부분 만으 로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 하나의 상품표지에서 2개 이상의 호칭이나 관념 이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 때에는 양 상품표지는 전체적으로 보아 유사하다고 할 수 있으며, 성명의 결합으로 이루어진 상품표지의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다 ( 대법원 2002. 4. 26. 선고 2001다4057, 4064 판결, 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결 등 참조). 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반수요자나 거래자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익 을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이고( 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 참조), 성명을 기초로 한 상표를 등록출원한 경우에도 그 이치는 마찬가지이다. 330

제2장 판 례 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항에 따르면, 법원은 부정경쟁행위에 관한 소송에 있 어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증 하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 비록 위 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정된 부정경쟁방지법에서 비로소 신설된 조항이기는 하나, 개정된 부 정경쟁방지법 부칙은 이 법은 2001년 7월 1일부터 시행하고, 제2조 (다), (사)목의 개정규정에 의한 부정경쟁행위를 한 자에 대하여는 2001. 12. 31.까지는 제18조 제3 항의 벌칙을 적용하지 않는다. 는 취지로 규정하고 있을 뿐 제14조의2 제5항과 관련 하여 별도의 경과규정을 두고 있지 않은 점, 위 규정은 손해배상의 성립요건에 관한 것이 아니라 손해액의 산정 방법에 관한 것으로서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 그 손해액의 입증을 용이하게 하기 위하여 마련된 것에 불과한 점 등을 고려하여 보면, 개정된 부정경쟁방지법 시행 전에 발생한 부정경쟁행위에 관한 소송의 경우에도 법원은 제14조의2 제5항을 적용할 수 있다고 봄이 타당하다 ( 대법 원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결, 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 등 참조). 부대상고를 제기할 수 있는 시한은 항소심에서의 변론종결시에 대응하는 상고이유서 제출기간 만료시까지라고 보아야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결 참조), 주제어 상품표지, 성명을 기초로 한 상표, 손해배상액, 부대상고 2) 수원지법 2003. 4. 18. 선고 2002가합9304 판결 (1) 사실관계 원고는 주류 제조 및 판매 등을 주목적으로 하여 1983. 2. 5. 설립된 회사로서 1992. 5.경 백세주라는 상표의 약주를 개발하여 판매하기 시작하였다. 원고는 위 약주를 제조 판매하면서, 판매촉진을 위하여 2002년 상반기 동안 약 36억 원의 광고비를 331

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 지출하는 등 많은 비용을 들여 TV, 라디오, 신문, 잡지, CATV, 극장, 인터넷 등을 통한 광고를 하였고, 그 결과 판매량은 날로 급속히 성장하여 2002년 상반기 매출액 은 약 580억 원에 이르렀다. 피고는 1999. 11. 26. 농 수 축산물 가공 수출입업 등을 목적으로 하여 청정식품 주식회사 로 설립되었다가 사업목적을 주류 제조 판매업 으로, 명칭을 주식회사 백 세주 로 변경하여 창원지방법원 함양등기소 2002. 4. 25.자로 상호변경등기를 마친 후 신선 백세주 라는 상품명으로 약주를 제조, 판매하여 왔다. 원고는 1992. 7.경 약주를 지정상품으로 하여 백세주 상표를 출원하였으나 백세주는 간과 위를 보호해 주는 한약재의 민속주를 의미하는 술의 보통명칭으로 인식된다. 는 이유로 거절사정된 후, 1998. 10. 9. 등록번호 제424537호로 상품류 구분 제006류의 백세주를 지정상품으로 하여 국순당백세주 상표에 관하여 상표등록을 마쳤다. 반면, 피고는 1999. 9. 11. 백세주를 지정상품으로 하여 신선 백세주(신선 백세주) 상 표에 관하여 상표출원을 하였고, 원고는 이에 이의신청을 하였으나 본원상표인 신선 백세주와 인용상표인 국순당 백세주의 지정상품이 모두 백세주로서 이 부분은 지정 상품의 보통명칭이어서 식별력이 없는 부분이고, 이를 제외한 나머지 부분을 대비해 보면 외관, 칭호, 관념이 현저하게 달라 결국, 본원상표는 비유사상표 라는 이유로 그 신청이 기각된 후, 피고는 2001. 7. 26. 등록번호 제498388호로 위 상표등록을 마쳤다. 위 거절사정 및 이의결정은 백세주를 민속주의 일종으로 소개한 우리술사전(정동효 저, 중앙대학교 출판부 발행)을 참고한 것인데, 그 후 2001. 2. 14.경 위의 우리술사 전 의 내용 중 백세주 관련 부분은 충분한 문헌적 고증 없이 주조회사(국순당)의 홍보 지만을 토대로 사실과 달리 기술된 것임이 위의 저자 자신의 진술에 의하여 판명되었 고(갑 제7호증), 이에 원고는 2001. 10. 10. 특허심판원 2001원2091호로 지정상품을 약주로 하는 백세주 상표등록을 거절한 원사정을 취소하는 심결을 받고, 2002. 3. 14. 등록번호 제514903호로 지정상품을 약주로 하여 백세주 상표를 등록하였다. 또 한, 원고는 2002. 6. 3. 특허심판원에 피고의 상표등록(제498388호)에 대한 무효심판 을 청구하여 2003. 1. 29. 특허심판원으로부터 2002당1662호로 백세주는 술의 보통 332

제2장 판 례 명칭이 아니라 국순당에서 제조 판매하는 약주이며, 원 피고의 양 상표는 유사하 다. 는 이유로 그 상표등록이 무효라는 심결을 받았다. (2) 법적쟁점 백세주 는 술의 보통명칭이 아니라 특정 회사에서 제조 판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되므로 신선 백세주 라는 상표와 주식회사 백세주 라는 상호는 백세주 라는 상표와 전체적으로 유사성이 인정된다고 한 사례 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항에 의해 침해자가 받은 이 익액을 산정하는 경우, 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의 한 손해산정을 허용한 사례 (3) 판시사항 백세주 는 술의 보통명칭이 아니라 특정 회사에서 제조 판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되므로 신선 백세주 라는 상표와 주식회사 백세주 라는 상호는 백세주 라는 상표와 전체적으로 유사성이 인정된다고 한 사례. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항에 의해 침해자가 받은 이 익액을 산정하는 경우, 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의 한 손해산정을 허용한 사례. (4) 해설 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항에 의해 침해자가 받은 이 익액을 산정하는 경우, 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의 한 손해산정을 허용하였다. 주제어 백세주, 침해자가 받은 이익액, 유사성, 손해산정 방법 333

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제15조 다른 법률과의 관계 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2007.6.14. 선고 2006도8958 판결 (1) 사실관계 더 챈슬러, 매스터스 앤드 스칼라스 오브 더 유니버시티 오브 캠브리지 가 2000. 5. 25. 출원하여 2002. 5. 8. 등록받은 상표를 피고인들이 그 승낙을 받아 사용하였다. 이외에 피고인들이 상표 캠브리지 유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE를 사 용하였다. (2) 법적쟁점 상표권의 등록이 자신의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 유사한 상표를 사용하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적인 경우, 부정경쟁방지및영업비밀보 호에관한법률 제15조의 적용 여부(소극) 상표법상 등록받지 못하는 상표가 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 334

제2장 판 례 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우, 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당하는지 여부(적극) (3) 판시사항 피고인들은 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에 서 널리 인식되어 사용되고 있는 피해자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 수요자로 하여금 피해자의 상품과 혼동을 하게 하여 피해자의 상표의 이미지와 고객 흡인력에 무상으로 편승하여 이익을 얻을 목적으로 하는 것으로서, 설사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 공정한 거래질서를 해치는 것으로서 상표법을 악용 하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다 ( 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 등 참조). 부정경쟁방지법 제15조의 규정은 상표법 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하고, 비록 상표법상 등록받지 못하는 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어 떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당될 수 있다 ( 대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결 참조). 피해자의 상표는 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 국내에 널리 인식되어 부정경쟁 방지법이 보호하는 상품표지에 해당하는 이 사건에서, 피해자의 상표가 상표법 제7조 제1항 제3호, 제6호에 해당되는 여부는 이 사건의 결론에 영향을 미친다고 할 수 없으므로, 비록 원심이 이 부분에 관하여 명시적인 판단을 하지 아니하였다 하더라도 이는 판결 결과에 아무런 영향이 없다. (4) 해설 상표법상 등록받지 못하는 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우에 는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당될 수 있다 주제어 타인의 상품과 혼동, 국내에 널리 인식된, 상품표지 335

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) 헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌바77 전원재판부 (1) 사실관계 청구인은 1991. 2. 13.경부터 천안시 신부동에서 천안 학원 이라는 상호로 입시학 원을 운영하여 오던 중 대전지방법원 천안지원(95고단211)에 국내에 널리 인식된 정 진 경영의 학원이라는 학원상호 및 영업표시와 동일 또는 유사한 표시를 청구인의 학원건물의 간판 등에 함부로 사용하여 위 정경진의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 함으로써 구 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478호로 개정되고, 1998. 12. 31. 법률 제5621호로 개정되기 전의 것. 이하 구법 이라고 한다) 제18조 제1항 제1호, 제2조 제1호 나목을 위반하였다 는 혐의로 기소되어 1996. 7. 24. 유죄판결을 선고받았다. 그러자 청구인은 위 판결에 불복하여 대전지방법원(96노1340)에 항소한 결과 학 원 이라는 서비스표가 상표법상 보호되지 않는 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스 표이며 구법 제15조에 의하면 이러한 표지는 부정경쟁방지법에 의해서도 보호될 수 없다는 이유로 1997. 1. 17. 무죄판결을 선고받았으나, 다시 검사가 대법원(97도322) 에 상고한 결과 1999. 4. 23. 대법원은 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들에게 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식되게 된 경우에는 구법이 보호하는 영업표지에 해당한다는 이유로 위 원심판결을 파기하고 사건을 대전지방법원 본원합의부로 환송하였다. 청구인은 위 환송후 재판(99노946) 계속 중에 구법 제15조가 죄형법정주의에 위반된 다는 등의 이유로 위헌법률심판제청신청(99초480)을 하였으나, 1999. 8. 12. 위 신청 이 기각되자 같은 해 8. 24. 같은 조항의 위헌확인을 구하기 위하여 헌법재판소법 제68조 제2항에 따라 이 사건 헌법소원심판을 청구하였다. (2) 법적쟁점 다른 법률과의 관계 에 관하여 규정한 구 부정경쟁방지법 제15조의 위헌여부가 부정 경쟁방지법위반사건인 당해사건과의 관계에서 재판의 전제성을 가지는지 여부(소극) 336

제2장 판 례 (3) 판시사항 부정경쟁방지법과 상표법과의 관계, 이 사건 법률조항의 입법배경 및 판례의 해석에 의해 구체화된 내용 등을 종합하여 보면, 이 사건 법률조항은 서로 밀접한 관계에 있으면서도 구체적 입법목적과 규율방법을 달리함으로써 상호간에 저촉, 충돌의 가 능성을 가지고 있는 위 양 법의 관계를 분명히 함으로써 이러한 저촉, 충돌에 대비하 기 위한 것임을 알 수 있다. 당해사건과 같이 상표법위반이 성립되지 않는 경우는 양법이 경합 또는 저촉되는 경우를 대비한 이 사건 법률조항의 규율대상에 포함되지 않으며, 이 사건 법률조항이 청구인의 주장과 같이 상표법상 상표나 서비스표로 등록될 수 없는 표지는 부정경쟁 방지법의 보호대상도 될 수 없다거나, 상표법상 상표나 서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에 대해서는 상표법만 적용되고 부정경쟁방지법은 적용 될 수 없다는 의미로 해석될 여지는 없다. 결국, 상표법위반이 성립되지 않고 부정경쟁방지법위반 여부만 문제되는 당해사건에 대해서는 이 사건 법률조항이 적용되지 아니하며, 이 사건 법률조항의 위헌여부에 따라 당해사건 재판의 주문이 달라지거나 재판의 내용과 효력에 관한 법률적 의미가 달라질 수 없으므로 이 심판청구는 재판의 전제성을 갖추지 못하여 부적법하다. (4) 해설 제15조의 해석상 상표법상 상표나 서비스표로 일단 등록이 된 표지에 관한 권리 침해 여부에 대해서는 상표법만 적용되고 부정경쟁방지법은 적용될 수 없다는 의미로 해 석될 여지는 없다. 주제어 상표법, 부정경쟁방지법과 상표법의 관계, 위헌여부, 상표법 위반 337

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 3) 대법원 2013.3.14. 선고 2010도15512 판결 (1) 사실관계 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 와 유사한 문양의 표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하였다. 갑의 상품과 혼동하게 하거나 갑 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 기소하였다. (2) 법적쟁점 상표의 유사 여부를 판단하는 기준과 방법 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표와 유사한 문양의 표장이 부착된 상품을 판매하거나 판매 목적으로 전시함으로써 갑의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소 된 사안에서, 피고인의 처(처)가 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받은 사정은 피고인 사용표장의 사용이 상표의 사용 에 해당하여 상표권침해로 되는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권 을 취득하는 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제되는지 여부(소극) 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표와 유사한 문양의 표장이 부착된 상품을 판매함으로써 갑의 상품과 혼동하게 하거나 갑 등록상표의 식별력이나 명성을 손상 하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, 피고인과 그의 처(처)가 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 에 대해 상표등록을 받은 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 갑 등록상표에 대한 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례 338

제2장 판 례 (3) 판시사항 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적 전체 적 이격적으로 관찰하여 거래상 오인 혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일 유사하여 두 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하 다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다. 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 와 유사한 문양의 피고인 사용표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하거나 판매 목적으로 전시함으로써 갑의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 갑 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 사용된 피고인 사용표장은 실제 거래계에서 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 상표로서 사용되었고, 피고인 사용표장의 사용에 관하여 그 상표권자인 갑의 허락이 있었다거나 디자인보호법 제70조의 통상실시권 허여의 심판 이 있었다는 사정이 없는 이상, 피고인의 처(처)가 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받아 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다는 점은 피고인의 처의 디자인등록출원일 전에 출원된 갑 등록상표와의 관계에서 피고인 사용표장의 사용이 상표로서의 사용에 해당하여 상표권침해로 되는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라 한다) 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도 339

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고( 디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자인의 보호 및 이용을 도모함으 로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함에 있으므로( 디자인보호법 제1 조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행 사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다. 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 와 유사한 문양의 표장이 부착된 가방과 지갑을 판매함으로써 갑의 상품과 혼동하게 하거나 갑 등록상 표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형 각각의 상표권에 기초한 상표 사용권은 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태의 피고인 사용표장에는 미치지 아니하므로, 피고인과 그의 처(처)가 피고 인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 각각 나누어 상표등록을 받아 피고인이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 중 일부에 대하여는 상표권을 보유하고 있고, 나머지 부분에 대하여는 그 상표권의 사용허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다는 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 갑 등록상표에 대한 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다고 한 사례. (4) 해설 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 340

제2장 판 례 이격적으로 관찰하여 거래상 오인 혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여 야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이 므로 외관이 동일 유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요 자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하 고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다( 대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정 참조). 부정경쟁방지법 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형 상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고( 디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자 인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함 에 있는 것이므로( 디자인보호법 제1조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위 를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인 보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라 고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다. 주제어 상표의 유사여부 판단, 상표권침해, 부정경쟁행위 341

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제18조 벌칙 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 벌률 제18조 부정경쟁방지법 제21조 Ⅱ 한국 1) 대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결 (1) 사실관계 피고인 1은 피해자 회사와 사이에 피해자 회사에서 재직하는 기간 중 자신들이 독자 적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 피해자 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 피해자 회사에 독점적 배타적으로 귀속되는 것으로 한다 는 비밀유지 및 경업금지약정을 체결하였다. 그 후 비밀유지 및 경업금지약정을 위반하였다고 하여 회사와 피고인 사이에 문제가 되었다. (2) 법적쟁점 직무발명 이외의 발명까지 사용자 등에게 양도하거나 전용실시권을 설정한다는 취지 의 조항을 포함하고 있는 계약이나 근무규정의 효력 및 이때 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없더라도 종업원 등에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 342

제2장 판 례 권리가 있는지 여부(적극) 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우, 사용자 등이 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이 종업원 등의 권리 지분을 가지는지 여부(적극) 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정 의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하지 아니한 채 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 발명의 내용이 공개되도록 한 경우, 배임죄를 구성하는지 여부(적극) 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정 의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위가 곧바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보 호에 관한 법률 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에 해당하는지 여부(원칙적 소극) (3) 판시사항 발명진흥법 제2조는 직무발명 이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원 등 이라 한다)이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자 치단체(이하 사용자 등 이라 한다)의 업무 범위에 속하고 발명을 하게 된 행위가 종업 원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하면서, 제10조 제3항 에서 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하 도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효라고 함으로써 사 용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 343

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 장려하고자 하는 점에 입법 취지가 있다. 위와 같은 입법 취지에 비추어 보면, 계약이 나 근무규정이 종업원 등의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게 양도 하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우에 그 계약이 나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, 직무발명에 관한 부분은 유효하다고 해석하여야 한다. 또한 발명진흥법 제15조 제1항은 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에 게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진 다. 고 규정하고 있으므로, 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에 도 그 계약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자 등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 위 정당한 보상금의 지급 이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다. 발명진흥법 제12조 전문(전문), 제13조 제1항, 제2항, 발명진흥법 시행령 제7조의 규정을 종합할 때, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계 한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등의 위 법령으로 정하는 기간 내의 일방적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고( 특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하지만( 특허법 제37조 제3항), 발명진흥 법 제14조가 종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명 에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다. 고 규정하고 있으므로, 직무발 명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 보아야 한다. 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에 344

제2장 판 례 서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격 을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 타인의 사무를 처리하는 자 의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다. 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되 는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정 의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조 제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용 자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법 이라 한다)상 영업비밀 누설행위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다. (4) 해설 발명진흥법 제2조는 직무발명 이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원 등 이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자 등 이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하면서, 제10조 제3항에서 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 345

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용 실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. 고 규정하고 있고, 위 조항은 직무발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는 그 발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권 등을 사용자 등에게 승계 (양도)시키는 계약 또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무규정은 무효 라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법 취지가 있다. 주제어 직무발명, 직무발명 이외의 발명, 근무규정, 영업비밀 누설 2) 대법원 2012.5.10. 선고 2012도675 판결 (1) 사실관계 제1심법원이 피고인에 대하여 벌금 1,500만 원을 선고하고 이는 벌금 상한선을 위반 한 것이라고 주장하였다. (2) 법적쟁점 제1심이 피고인에 대한 각 공소사실을 모두 유죄로 인정하여 벌금형을 선고하였는데, 각 죄의 법정형 중 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄의 벌금형은 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금 이고, 구 국가기술자격법 위반죄의 벌금형 상한은 500만 원, 입찰방해죄의 벌금형 상한은 700만 원인 사안에 서, 제1심이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄에 관하여 최소한의 이득액으로 인정한 70만 원을 기준으로 벌금형의 상한을 그 10배인 700만 원으로 보는 경우 경합범인 위 각 죄의 벌금형 상한은 1,050만 원인데도, 이를 넘어 벌금 1,500만 원을 선고한 제1심판결 및 이 점을 바로잡지 아니한 원심판결에 법리오해 등 위법이 있다고 한 사례 346

제2장 판 례 (3) 판시사항 제1심은 피고인 1에 대한 부정경쟁방지법 위반(영업비밀 누설 등), 국가기술자격법 위반 및 입찰방해의 각 점을 모두 유죄로 인정하면서 위 피고인에 대하여 벌금 1,500 만 원을 선고하였다. 그런데 위 부정경쟁방지법 위반의 죄에 대하여 적용되는 같은 법 제18조 제2항은 그 형을 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금 으로 정하고 있는데, 제1심은 위 피고인의 위 규정에서의 재산상 이득액 에 관하 여 그것이 아무리 줄여 잡아도 70만 원 이상은 된다 고 평가하였을 뿐이고, 위 부정 경쟁방지법 위반의 죄에 관한 벌금형의 상한이 되는 그 재산상 이득액의 10배에 해당 하는 금액이 얼마인지는 이를 밝히고 있지 아니하다. 다른 한편 이 사건 국가기술자격법 위반의 죄에 대하여 적용되는 같은 법(2010. 5. 31. 법률 제10336호로 개정되기 전의 것) 제26조 제2항 제1호는 그 벌금형의 상한을 500만 원으로 정하고 있고, 또한 입찰방해죄에 관한 형법 제315조 소정의 벌금형 상한은 700만 원이다. 그리하여 제1심이 위 부정경쟁방지법 위반의 죄에 관하여 그 최소한의 이득액으로 인정한 70만 원을 기준으로 그 벌금형의 상한을 그 10배인 700 만 원으로 보는 경우에는, 위 피고인의 이상 각 죄에 관하여 경합범에 관한 형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호를 적용하면, 위 피고인에 대한 이 사건 벌금형의 상한은 1,050만 원(= 700만 원 + 700만 원 2분의 1)이 됨에 그친다. 따라서 제1심이 이보다 높은 형을 선고하려면, 위 부정경쟁방지법 제18조 제2항 소정의 재산상 이득 액 이 막연히 아무리 줄여 잡아도 70만 원 이상은 된다. 는 것만으로는 부족하고, 위 부정경쟁방지법 위반의 점에 관한 벌금형의 상한이 얼마인지를 보다 구체적으로 심리하여 밝혔어야 할 것이다. (4) 해설 벌금 상한선에 대한 해석의 문제를 정리하였다. 주제어 벌금 상한선, 영업비밀 누설, 국가기술자격법 위반 347

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제19조 양벌규정 Ⅰ 관련 조문 한 국 일 본 미 국 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제19조 부정경쟁방지법 제22조 Ⅱ 한국 1) 대법원 1997. 3. 14. 선고 96도1639 판결 (1) 사실관계 피고인이 그랜드 백화점 잡화부 소속 직원으로 잡화매장 관리업무를 담당하면서 공동 피고인 1이 운영하는 잡화매장에서 원심 판시 가짜 캘빈 클라인(CALVIN KLEIN), 세린느(CELINE), 디케이앤와이(DKNY), 게스(GUESS) 상표가 새겨진 혁대를 판매하 는 것을 알면서도 이를 제지하거나, 상급자에게 보고하여 판매를 금지하도록 조치를 취하지 않았다. 그랜드 백화점에서는 백화점과 계약을 하고 입점한 업주측에서 직원과 제품을 모두 책임지고 판매하는 특정매장의 경우 그 취급하는 상품에 대하여도 원칙적으로 상품 관리과(검품과)에서 상품의 수량과 품질을 검사한 후 태그(tag, 0g그랜드 백화점0h이 라는 상호와 가격 및 바코드가 표시되어 있는 것)를 부착하여 전시 판매하도록 하고 있다. 348

제2장 판 례 (2) 법적쟁점 형법상 방조행위가 부작위에 의하여도 성립되는지 여부(적극) 형법상 부작위범이 인정되기 위한 요건 백화점 입점점포의 위조상표 부착 상품 판매사실을 알고도 방치한 백화점 직원에 대한 부작위에 의한 상표법위반 방조 및 부정경쟁방지법위반 방조의 성립 여부(적극) (3) 판시사항 형법상 방조행위는 정범의 실행행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리 키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 부작위에 의하여도 성립된다. 형법상 부작위범이 인정되기 위하여는 형법이 금지하고 있는 법익침해의 결과발생을 방지할 법적인 작위의무를 지고 있는 자가 그 의무를 이행함으로써 결과발생을 쉽게 방지할 수 있었음에도 불구하고 그 결과의 발생을 용인하고 이를 방관한 채 그 의무 를 이행하지 아니한 경우에, 그 부작위가 작위에 의한 법익침해와 동등한 형법적 가 치가 있는 것이어서 그 범죄의 실행행위로 평가될 만한 것이라면, 작위에 의한 실행 행위와 동일하게 부작위범으로 처벌할 수 있다. 백화점에서 바이어를 보조하여 특정매장에 관한 상품관리 및 고객들의 불만사항 확인 등의 업무를 담당하는 직원은 자신이 관리하는 특정매장의 점포에 가짜 상표가 새겨 진 상품이 진열 판매되고 있는 사실을 발견하였다면 고객들이 이를 구매하도록 방 치하여서는 아니되고 점주나 그 종업원에게 즉시 그 시정을 요구하고 바이어 등 상급 자에게 보고하여 이를 시정하도록 할 근로계약상 조리상의 의무가 있다고 할 것임 에도 불구하고 이러한 사실을 알고서도 점주 등에게 시정조치를 요구하거나 상급자 에게 이를 보고하지 아니함으로써 점주로 하여금 가짜 상표가 새겨진 상품들을 고객 들에게 계속 판매하도록 방치한 것은 작위에 의하여 점주의 상표법위반 및 부정경쟁 방지법위반 행위의 실행을 용이하게 하는 경우와 동등한 형법적 가치가 있는 것으로 볼 수 있으므로, 백화점 직원인 피고인은 부작위에 의하여 공동피고인인 점주의 상표 법위반 및 부정경쟁방지법위반 행위를 방조하였다고 인정할 수 있다. 349

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (4) 해설 형법상 방조행위는 정범의 실행행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리 키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 부작위에 의하여도 성립되는 것이다( 대법원 1984. 11. 27. 선고 84도1906 판결, 대법원 1985. 11. 26. 선고 85도1906 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 95도456 판결 등 참조). 형법상 부작위범이 인정되기 위하여는 형법이 금지하고 있는 법익침해의 결과발생을 방지할 법적인 작위의무를 지고 있는 자가 그 의무를 이행함으로써 결과발생을 쉽게 방지할 수 있었음에도 불구하고 그 결과의 발생을 용인하고 이를 방관한 채 그 의무 를 이행하지 아니한 경우에, 그 부작위가 작위에 의한 법익침해와 동등한 형법적 가 치가 있는 것이어서 그 범죄의 실행행위로 평가될 만한 것이라면, 작위에 의한 실행 행위와 동일하게 부작위범으로 처벌할 수 있는 것이다( 대법원 1992. 2. 11. 선고 91도2951 판결, 대법원 1996. 9. 6. 선고 95도2551 판결 등 참조). 주제어 방조행위, 부작위범, 상표법 위반, 주정경쟁방지법 위반 방조 350

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Chapter 3 제3장 정 책

제3장 정 책 Ⅰ 한국 1. 특허청, 영업비밀 보호 법제도 개선 방안 소개 1) 정책배경 2014년 5월 23일, 특허청(KIPO)는 우리 기업들의 영업비밀 보호를 강화하기 위한 법제도 개선 방안 및 중소기업 맞춤형 정책 지원 방안을 소개함 KIPO는 창조 경제의 핵심인 기술을 보호하기 위해서는 특허와 영업비밀 보호가 모두 중요하다고 강조하며, 영업비밀 유출 피해를 최소화하고자 이번 제도 개선 방안을 발표함 2) 주요내용 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정을 통해 영업비밀을 유출한 피고 의 입증책임을 강화(피고가 유출행위를 부정하는 경우에 자신의 구체적 실시 행위에 대한 명시의무를 규정)하는 규정을 마련하고, 비공개 심리제도 도입으로 재판 과정 중에서 발생하는 영업비밀 유출을 방지하고자 함 대기업에 비하여 상대적으로 영업비밀 유출에 취약한 중소기업 등을 대상으로 영업비 밀 유출을 예방하기 위한 조치 및 영업비밀 유출 이후 피해기업 지원 등 전반적인 환경을 개선함 - (예방) 기술 임치금고 확대를 통해 핵심기술 및 영업비밀을 안전하게 보호할 수 있는 인프라를 확충함 - (사후관리) 영업비밀 유출 후 민간 변호사 중심의 영업비밀 자문단을 구성하여 법률 상담을 지원하고, 피해 기업에게 긴급경영안정자금을 통한 10억 원 이내의 대출이 지원됨 - (인식제고) 정당한 보상 문화 정착을 통해 영업비밀 유출을 방지하기 위하여 직무발 명 보상규정 표준모델을 마련하고, 직무발명 우수기업에 대한 인센티브를 지급함 353

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) - (협력 체계 구축) 정부 부처간, 국제협력을 강화하여 유출 피해를 최소화함 주제어 영업비밀 보호제도, 영업비밀 유출 피해 * 부정경쟁방지 및 영업비밀보호와 관련한 각국의 정책 동향은 한국지식재산연구원 홈페이지 지식재산 동향조사에서 주로 발췌하여 정리한 것임을 밝혀 둔다. 2. 특허청, 한국특허정보원과 영업비밀 보호센터 개소 1) 정책배경 2012년 6월 22일, 특허청(KIPO)과 한국특허정보원은 영업비밀 보호를 전문적으로 지원하기 위해 영업비밀 보호센터 를 개소함 - 이 보호센터는 최근 기술유출 범죄가 증가하여 해외 기술유출에 대한 우려가 높아짐 에 따라 영업비밀 관리에 어려움을 겪고 있는 기업을 지원하고 공정한 경쟁 질서를 형성하기 위해 설립됨 - 국내기업들의 영업비밀 보호 수준은 그 중요성에 비해 미흡한 상황으로 중소기업의 65%이상이 영업비밀 보호가 취약하거나 혹은 위험한 수준임 2) 주요내용 영업비밀 보호센터의 주요업무는 다음과 같음 - 기업의 영업비밀 유출 예방 및 영업비밀 분쟁 해결 지원을 위해 영업비밀 보호 상담 체계 구축하고 다양한 상담채널을 제공함 - 영업비밀 표준관리시스템의 개발 및 보급을 통해 영업비밀 관리체계가 미흡한 중소 기업에게 영업비밀 관리체계 구축을 지원함 - 영업비밀 보호의 중요성 및 영업비밀 보호제도에 대한 국내기업의 인식 제고를 위하 여 관련 홍보자료를 제작 및 배포함 354

제3장 정 책 - 영업비밀 보호 교육 콘텐츠의 개발 및 보급, 영업비밀 보호에 관한 설명회 및 컨퍼런 스 개최를 통해 영업비밀 관리 교육을 실시함 - 영업비밀 보호에 관한 종합서비스 제공을 위해 유관기관과 협력 네트워크를 구축함 특허청 산업재산정책국 이영대 국장은 영업비밀 보호센터가 영업비밀 보호 문화 확산 을 위한 견인차 역할을 할 것으로 기대하며, 기업들이 영업비밀 관리를 스스로 강화할 수 있도록 제도 개선 및 인프라 구축 등 다각적인 지원을 계속해 나가겠다고 언급함 주제어 영업비밀 보호센터 355

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) Ⅱ 일본 1. 일본 특허청, 영업비밀 관리지침 개정안 마련 1) 정책배경 2014년 11월 3일, 일본 특허청(JPO)은 고객정보 등의 영업비밀 을 적절하게 관리하 기 위한 지침에 관한 개정안을 마련하였다고 발표함 2) 주요내용 자료에 극비( 極秘 ) 라고 표시하는 등 비밀정보라는 것을 알 수 있도록 표시하면, 이 정보를 부정경쟁방지법의 보호 대상으로 간주함 부정경쟁방지법의 보호 대상이 되는 영업비밀의 범위를 관리방법의 관점에서 정리한 영업비밀 관리지침 을 개정하여 기업이 최소한도의 필요한 관리를 하면 비밀정보로 다루고 있는 것으로 간주함 - 종이활자매체의 경우는 극비 등으로 표시하여 그 외의 자료와 구별해서 관리하면 요건을 충족하는 것으로 판단함 - 전자매체의 경우는 극비 스티커 부착 및 패스워드 설정만으로 그 요건을 충족함 - 제조장치 및 금형 등의 물품 그 자체가 영업비밀일 경우에는 관계자외의 출입을 제한한다든지, 영업비밀에 해당하는 것을 리스트로 작성하여 종업원에게 공지하였 다면 적절하게 관리한 것으로 간주함 또한, 하청기업이 비밀정보를 거래처에서 무단으로 사용하는 것을 방지하기 위해 비 밀정보라고 하는 것을 구두로 전달했다면 사용금지를 청구할 수 있다는 취지도 지침 에 포함함 주제어 영업비밀 관리지침, 부정경쟁방지법의 보호 대상 356

제3장 정 책 2. 일본 경제산업성, 영업비밀 보호 활용에 관한 소위원회 개최 1) 정책배경 2014년 9월 30일, 일본 경제산업성(METI)은 기업의 연구개발 등 영업비밀의 보호를 강화하기 위한 산업구조심의회 지적재산분과회 영업비밀의 보호 활용에 관한 소위 원회( 産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護活用に関する小委員会 ) (위원장 : 고토아키라( 後藤晃 ) 정책연구대학원대학 교수)의 첫모임을 개최함 퇴직자 등에 의한 영업비밀의 유출이 지속적으로 발생하고, 소송으로 확대된 경우 정보가 비밀로서 관리되고 있다(비밀관리성) 는 요건의 판단기준이 애매모호하다는 지적이 있음 - 보다 엄격한 관리 체제를 요구하여 영업비밀로 인정되지 못한 판례도 있기 때문에 산업계는 비밀관리성에 대한 명확한 기준을 요구함 2) 주요내용 영업비밀의 법적 정의를 명확하게 하여 기업이 재판 등에서 피해를 제소하기 쉽도록 하는 방침을 결정함 - 종업원이 비밀이라고 인식할 수 있는 정도의 관리가 이루어지고 있으면 영업비밀로 간주하는 방안을 제시함 - 기업 가이드라인인 영업비밀관리지침( 営業秘密管理指針 ) 을 이에 맞추어서 개정 하기로 함 - 또한 정보누설을 미연에 방지하기 위하여 벌칙강화 및 피해자에 의한 고소를 필요로 하지 않는 비친고죄화 등을 검토하여 내년 정기국회에 부정경쟁방지법 개정안을 제 출할 예정임 주제어 영업비밀 보호 활용, 비친고죄화, 영업비밀관리지침 357

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 3. 일본 경제산업성, 기업비밀 유출 처벌강화 검토 1) 정책배경 2014년 4월 10일, 일본 경제산업성(METI)은 기업비밀이 해외 기업에 의해 부정하게 취득되는 피해를 줄이기 위해 부정경쟁방지법의 벌칙 강화 등을 검토하겠다고 자민 당의 지식재산권에 관한 소위원회에서 입장을 표명함 2) 주요내용 기업의 국제 경쟁력을 높이는 정책의 일환으로, 6월 개정예정인 성장전략( 成長戦略 ) 에 그 방향성을 담을 예정으로 2015년 정기국회에 관련 법안 제출을 목표로 함 현행 일본 부정경쟁방지법 상 벌금 규정은 유출처의 국내 외 여부를 막론하고 개인은 1,000만 엔 이하, 기업은 3억 엔 이하 임(동법 제21조 및 제22조) 한편, 미국 경제스파이법(Economic Espionage Act)에서는 자국 이외의 정부 등이 개입된 경우 벌금 규정을 개인 500만 달러 이하(약 5억엔 이하), 기업 1,000만 달러 이하(약 10억엔 이하)로, 엄격한 규정을 두고 있음 주제어 기업비밀 유출, 처벌강화, 미국경제스파이법 4. 일본 정부, 기업의 영업 비밀 등을 보호하기 위한 신규 법안 제정 추진 1) 정책배경 2014년 2월 16일, 일본 정부는 기업의 영업 비밀 23) 을 보호하는 신규 법안 24) 을 제정하 23) 기업의 영업비밀이란 기업이 타사와 차별화를 도모하여 이를 통해 수익을 얻기 위한 비밀임. 독자 개발한 기술이나 고객 정보, 마케팅 성과도 포함되며 이를 특허, 실용신안, 상표 등으로 신청해도 지식재산권으로 보호받을 수 있지 만, 지식재산권으로 취득할 경우 정보를 공개해야 하고, 규제가 느슨한 신흥국의 모방을 우려하여 기업은 이를 영업비밀로 관리하는 전략을 택하는 사례가 증가하고 있음. 24) 현재 일본에는 부정경쟁방지법이 존재하여 기술 정보나 영업 비밀 등을 보호하고 있으나, 이 밖에도 해당 법안은 다양한 규정을 포함하고 있음. 그러나 해외에는 기술 정보나 영업 비밀 보호를 목적으로 특화된 법률을 제정하여 운용하는 사례도 많아 일본도 이에 대한 규정을 별도로 분리하여 특화된 법안 마련이 필요함. 358

제3장 정 책 기 위한 검토에 착수했다고 발표함 - (배경) 업의 영업비밀 유출 방지를 위한 법적 조치가 미흡해 이를 보완하기 위한 별도의 법안 마련 필요성 부각 25) 2) 주요내용 기업의 영업 비밀 보호 관련 신규 법안의 제정방향은 다음과 같음 - 기업의 영업 비밀이 해외로 유출된 경우에 벌금이나 징역 수준을 강화 26) 현행 일본 부정경쟁방지법은 기업에 대한 벌금이 최고 3억 엔에 해당하는데, 이는 미국의 1/3 수준임. 또한 영업 비밀을 유출한 개인에 대한 벌금도 최고 1천만 엔으 로, 상한이 없는 미국이나 영국에 비하면 억제력이 작용하기 어려움. 일본 정부는 해외로 기업의 영업 비밀이 유출된 경우에 벌금이나 징역 수준을 강화하도록 함 - 피해 기업의 영업 비밀 누설이나 도용에 대한 입증 용이성 향상 영업 비밀을 도용당한 기업이 피해 회복을 용이하게 하기 위해 가해 기업이 무죄를 주장할 경우에는 법원에 증거제출을 의무화하도록 추진함 27) 이와 관련하여 경제산업성은 오는 4월에 산업계와 민 관 포럼을 개최하여 정보 누설 이나 대책에 대한 사례를 집약한 데이터베이스를 구축한 뒤 민 관이 공유하도록 할 예정임. 또한, 오는 6월에 개정하는 일본 정부의 성장 전략에 이를 포함시키고, 2015년 정기 국회에 신규 법안 제출 주제어 기업의 영업비밀 보호, 영업비밀 유출방지 25) 국제 경쟁력 강화를 위해 각국은 영업 비밀 보호를 강화하고 있음. 일본도 부정경쟁방지법을 수시로 개정함. 지난 2003년에 영업 비밀 침해죄를 발견하고 형사처벌 대상으로 3년 이하의 징역과 300만 엔 이하의 벌금을 부과했음. 또한 그 이후에 처벌을 강화하여 징역 10년 이하, 벌금 1,000만 엔 이하로 확대한 바 있으며, 한편 미국은 지난 2013년에 한층 처벌을 강화함. 26) 현행 일본 부정경쟁방지법에서는 영업 비밀의 유출처가 국내이든 해외이든 벌칙이 동일하지만, 미국은 유출처가 해외인 경우 국내보다 벌금이 무거움. 또한 독일 및 한국에서는 해외 기업에 비밀을 누설하는 경우 개인의 징역 기간이 길어짐. 27) 미국은 가해 기업이 정보를 공개할 의무가 있다고 규정하고 있지만, 일본은 이를 민사소송으로 취급하여 피해 기업 이 정보를 훔친 증거를 스스로 수집해야 하므로, 입증에 시간이 걸리는 경우도 있음. 359

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 5. 일본 특허청, 국가별 모방 피해 대응 매뉴얼 및 지식재산침해 사례에 관한 보고서 발표 1) 정책배경 2013년 4월 16일, 일본 특허청(JPO)은 해외에 진출한 일본 기업 등에게 현지에서의 지식재산침해에 대응하기 위한 관련 정보를 제공할 목적으로 국가별 모방 피해 대응 매뉴얼 및 지식재산침해 사례에 관한 보고서를 발표함 - 이와 관련해 JPO는 1997년 이래로 일본무역진흥기구(Japan External Trade Organization, JETRO) 등에 위탁하여 해외 각국에서의 모방 피해 대책 관련 정보들을 조사 수집 하여 보고서를 발표해 옴* * 1997년 이래 JPO가 홈페이지를 통해 제공하고 있는 각국의 모방 피해 대응 매뉴얼 및 지식재산침해 사례에 관한 보고서는 다음 웹사이트 참조 :http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm 2) 주요내용 JPO가 이번에 모방 피해 대응 매뉴얼 및 지식재산침해 사례에 관한 보고서를 마련한 대상 국가는 중국, 한국, 말레이시아, ASEAN 등이며, 각 국가나 지역별로 작성된 보고서의 목록은 다음과 같음 - (중국) 모방 피해 대응 매뉴얼*, 지식재산권 침해 판례 사례집** - (한국) 특허침해 대응 매뉴얼, 지식재산권 침해 판례 사례집 - (말레이시아) 모방 피해 대응 매뉴얼 - (ASEAN) ASEAN 인도에서의 지식재산보호에 관한 핸드북*** * 모방 피해 대응 매뉴얼은 현지에서의 모방품의 개념 및 현황, 모방품에 대한 대응책(행정구제 사법구제 등)을 제시함 ** 지식재산권 침해 판례 사례집은 특허법, 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지법 등과 관련된 지식재산침해 에 관한 판례 및 사례 정보들을 제공함 *** ASEAN 인도에서의 지식재산보호에 관한 핸드북은 ASEAN 및 인도의 지식재산 관련 제도, 권리취득 방법과 절차, 지식재산집행 방법, 현지에서 일본 기업의 지식재산침해 대응 성공 사례 등을 정리함 주제어 모방피해사례, 지식재산권 침해 360

제3장 정 책 6. 일본 농림수산성, 지역브랜드 보호를 위한 지리적표시 보호제도 도입 1) 정책배경 2013년, 일본 농림수산성( 農林水産省 )은 소우카 전병( 草加せんべい), 밋카비 귤 ( 三ケ日みかん) 과 같이 지명이 붙은 농수산물, 식품 등의 지역브랜드화를 촉진하기 위한 지리적표시 보호제도 를 도입함 - 농림수산성이 보호대상으로 하는 것은 일본 국내의 자연과 전통을 살려 생산하고 가공되어 지역 고유의 특징을 지닌 농수산물 등을 대상으로 함 * 일본은 지리적 표시에 대한 적극적 보호제도(등록에 의한 보호)는 없으나, 2006년 상표법 개정으로 지역단체상표제도를 도입하여 지리적 표시를 보호함 2) 주요내용 동 제도의 주요 취지는 특정한 산지에서 농수산물을 생산하여 일정한 품질기준을 충족한 제품에 대해 지명을 이용한 표시를 농림수산성이 인정하고, 이를 도용한 부정 사용을 방지하려는 목적임 - 농림수산성은 동 제도를 통해 농수산품에 대한 브랜드화를 추진하고, 상표등록보다 는 등록절차를 간소화하여 지역브랜드 보호를 활성화하고자 함 - 이러한 지역브랜드의 보호를 위한 해외사례로는 미국의 아이다호산 아이다호 포테 이토, 유럽연합(EU)의 토스카나 올리브오일 등이 지리적표시 농수산품으로 보호 받고 있음 일본에서 지리적표시와 관련된 제도로는 부정경쟁방지법, 주세의 보전 및 주류업 조합 등에 관한 법률에 기초한 표시, 지역단체 상표제도 등이 존재함 - (부정경쟁방지법) 사업자간의 공정한 경쟁 등을 확보하기 위해 원산지의 오인을 초 래하는 표시 등의 부정경쟁을 규제하는 것으로 TRIPS협정 제22조에 대응 - (주세의 보전 및 주류업조합 등에 관한 법률에 기초한 표시) 와인, 증류주, 청주 등 술의 지리적 표시를 보호하기 위한 것으로 TRIPS협정 제23조에 대응 361

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) - (지역단체 상표제도) 지역브랜드에 대해 단체에 의한 상표권 취득에 관해 식별성(전국 규모의 주지성) 요건을 완화한 것으로 지리적표시 보호제도 의 전신이라고도 할 수 있으며, 2010년 6월 현재 456건이 등록(그 중에서 농림수산물 및 식품은 총 234건) 주제어 지리적표시 보호제도, 지역브랜드, 부정경쟁방지법 7. 일본 특허청, 기업의 영업비밀 보호를 위한 비밀금고 서비스 실시 계획 1) 정책배경 2015년 7월 21일, 일본 산케이신문( 産経新聞 )은 일본 특허청(JPO)이 암호화된 기업의 영업비밀 데이터를 저장하는 비밀금고( 金庫番 ) 서비스를 2016년부터 실시할 것이 라고 보도함 - (배경) 동 서비스는 산업스파이에 의한 정보 유출이나 사이버 공격이 사회 문제가 되는 가운데, 일본 기업의 지식재산 보호를 강화하기 위한 목적임 2) 주요내용 JPO가 실시할 동 서비스는 무료 서비스로, 민간 단체의 유료 서비스와 차이점이 있음 - 일본에서 특허를 출원하면 1년 6개월 후에 출원한 기술 내용이 공개되어 모방 위험 에 노출됨에 따라, 기업은 중요한 노하우에 대하여는 굳이 특허를 출원하지 않고 은 닉하는 사례가 늘고 있음 - 단, 특허를 출원하지 않으면 기업이 영업비밀 침해로 소송을 제기하는 경우, 그 노하 우를 언제부터 보유하고 있었는지 등 증거를 제시하기 어려운 단점이 있었음 - JPO는 이러한 과제를 해결하기 위하여 영업비밀의 개발 시기 및 내용을 암호화한 데이터를 전용서버에 보관하도록 하며, 정부 기관의 관리에 의해 재판에서 활용할 강력한 증거를 남기는 구조를 갖추게 됨 (민간 유료 서비스) 한편, 민간 단체도 유료로 정보 유출을 방지하는 서비스를 전개하 362

제3장 정 책 고 있으며, 영업비밀 관리에 대한 노력이 활발해지고 있음 - 일반사단법인 지재브랜드협회( 知財ブランド協会 )는 2014년 1월, 전자데이터기록에 서 모든 정보의 작성 일시를 등록하여 특허화하지 않고 영업비밀로 보호받을 수 있는 정보관리서비스를 개시함 - 서비스에 등록한 영업비밀에 대하여 지재브랜드협회의 지식재산 등록 인증번호가 부여됨에 따라, 정보의 부정유출을 방지할 수 있음 - 이용 요금은 영업비밀 10건 당 총 1만 엔으로 고액이지만, 오사카 금속가공( 大阪金属加工 ) 등 수십 개 회사가 동 서비스를 이용하고 있으며, 기업정보보호에 대한 기업 측의 수요가 강함 주제어 영업비밀, 비밀금고, 지식재산보호 강화 8. 일본 경제산업성, 제1회 영업비밀 민관 포럼 개최 1) 정책배경 2015년 7월 7일, 일본 경제산업성( 経済産業省 )은 제1회 영업비밀 민관 포럼( 営業秘密官民フォーラム) 을 개최함 - (배경) 지난 1월에 개최된 기술정보 등의 유출 방지를 위한 민관 전략 회의( 技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議 ) 에서 기업 정보 공개에 관한 최근 동향 및 그 대응책에 대해 관계 부처 산업계 관계자에 의한 정보 교환을 목적으로 동 포럼 의 창설을 결정함 2) 주요내용 (참가자) 이번에 개최된 포럼의 참가자로는 일본경제단체연합회, 일본상공회의소, 일본 지적재산협회 등(산업계)과 경제산업성 관계 부국, 내각관방 지재사무국 등(정부), 공업 소유권정보연수관, 정보처리추진기구, 산업기술종합연구소 등(독립행정법인)이 있음 363

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) (주요내용) 제1회 영업비밀 민관 포럼에서는 영업비밀 유출 관련 최근 동향과 그 대응책 등에 대하여 관련 기관의 설명과 포럼 관계자와의 의견 교환 등을 실시함 (경찰청 공안조사청) 경찰청( 警察庁 )과 공안조사청( 公安調査庁 )에서 영업비밀 유출 관련 최근 동향과 그 대응책에 대하여 설명을 함 (참가자와의 의견 교환) 공업소유권정보연수관( 工業所有権情報研修館 )에서 영입 비밀 상담 창구의 활용 상황에 대하여, 독립행정법인 정보처리추진기구( 独立行政法人情報処理推進機構 )에서 사이버 보안 대책의 최신 상황을 각각 보고 받아, 포럼 참가자와 의견 교환을 실시함 (향후계획) 동 포럼의 총무는 일본지적재산협회( 日本知的財産協会 ), 사무국은 정보처 리추진기구로, 연 1~2회 정보교환을 목적으로 회의를 개최하고, 영업비밀 민관 포럼 참가 단체인 기업 회원을 대상으로 연수 등을 실시할 예정임 주제어 영업비밀, 영업비밀 민관 포럼 9. 일본 특허청, 영업비밀 및 지식재산전략 상담창구 설치 1) 정책배경 2015년 1월 5일, 일본 특허청(JPO)은 중소기업 등의 영업비밀 및 지식재산전략에 대한 상담을 하기 위한 상담창구를 독립행정법인 공업소유권정보 연수관(INPIT)에 설치하였다고 발표함 2) 주요내용 중소기업 등에서 창출한 기술을 특허로 보호할 것인지 또는 영업비밀로 은닉할 것인 지, 아니면 제3자에게 그 기술을 오픈할 것인지 또는 독점적으로 관리할 것인지 등 지식재산전략에 대해 지식재산 전문가가 상담을 실시할 예정임 영업비밀 누설 유출에 대한 피해 상담은 경찰청과 연계하고, 사이버 공격 등 정보 364

제3장 정 책 보안에 대한 상담은 독립행정법인 정보처리추진기구(IPA)와 연계하는 등 관련 기관 과 협력하여 대응할 예정임 동 상담업무는 오는 2015년 2월 2일부터 시작하고 상담시간은 오전 9시부터 오후 5시 45분까지임 주제어 영업비밀, 상담창구 10. 일본 특허청 등, 영업비밀보호센터 신설 1) 정책배경 2013년 11월 22일, 일본 특허청(JPO)과 경제산업성( 経済産業省 )은 중소기업이 가진 기술 및 노하우의 외부 유출을 방지하기 위한 조치로 영업비밀보호센터 신설을 검토 중이라고 발표함 - JPO는 동 센터의 운영을 통해 아직 지식재산권을 취득하지 않았거나, 지식재산권 취득 이전에 갖는 중소기업의 각종 영업비밀 정보 유출을 방지할 수 있을 것이라고 부연함 2) 주요내용 JPO는 정부가 기업의 영업비밀 정보를 보관하는 원본 증명 방법을 통해 영업비밀이 보호될 수 있도록 노력하고, 해당 업무를 영업비밀보호센터에서 지원하기 위한 방침 을 마련하고 있음 - 특히 일본 정부는 한국이 지난 2012년에 설립한 영업비밀보호센터 28) 에 대한 선행 정보 수집 및 영업비밀 원본증명제도 29) 에 대한 연구에 착수할 예정임 28) 한국 특허청(KIPO)은 지난 2012년에 한국특허정보원 내에 영업비밀보호를 전문적으로 지원하는 영업비밀 보호센 터를 개소한 바 있으며, 동 센터의 웹사이트 주소는 다음과 같음: http://www.tradesecret.or.kr 29) 영업비밀 원본증명서비스는 원본(전자지문) 등록 과 원본 검증 두 가지로 이루어져 있음. 원본(전자지문) 등록 은 전자문서에서 추출한 전자지문과 공인인증기관의 시간정보를 가지고 해당 영업비밀의 존재와 보유시점을 영업비밀 원본증명센터에 등록하는 방법임. 원본 검증 은 전자문서에서 추출한 전자지문과 영업비밀 원본증명센터에 저장된 정보를 비교하여 원본(전자지문)을 등록한 영업비밀의 존재 및 위변조여부와 보유시점을 확인하는 것임. 365

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) - 기업이 영업비밀보호센터에 온라인 상으로 영업비밀을 등록할 경우 보유 사실과 보유 시점에 대한 입증을 증명해줌 - 이에 따라 기업은 영업비밀을 도난당한 경우 원본 증명서를 기반으로 침해 소송을 제기할 수 있으며, 원본 증명서는 피해 입증에 효과적으로 활용될 수 있음 동 상담업무는 오는 2015년 2월 2일부터 시작하고 상담시간은 오전 9시부터 오후 5시 45분까지임 주제어 영업비밀, 상담창구 11. 손해배상청구액 및 심리기간 비교 발표 1) 정책배경 2004년부터 2013년까지의 영업비밀 침해사건과 특허권 침해사건에서의 손해배상 청 구액 및 인용액을 비교함 영업비밀관련 소송에 대한 심리기간을 민사소송과 비교함 2) 주요내용 청구액 영업비밀 침해 손배액 특허권 침해 손배액 연평균액 연 최대액 연평균액 연 최대액 2004년 8,150,000 8,150,000 247,526,800 1,196,890,000 2005년 10,000,000 10,000,000 408,405,778 1,649,000,000 2006년 - - 76,764,500 290,325,000 2007년 9,379,104 9,379,104 295,059,833 1,980,000,000 2008년 19,103,924 22,357,848 216,468,931 2,000,000,000 2009년 - - 516,536,694 1,272,116,250 2010년 297,000,000 297,000,000 1,912,813,678 5,677,862,000 2011년 122,369,026 297,000,000 169,994,557 500,000,000 2012년 - - 368,289,780 817,080,000 2013년 107,420,000 150,000,000 1,015,423,096 10,000,000,000 366

제3장 정 책 인용액 영업비밀 침해 손배액 특허권 침해 손배액 연평균액 연 최대액 연평균액 연 최대액 2004년 8,150,000 8,150,000 163,154,117 1,196,890,000 2005년 10,000,000 10,000,000 67,699,941 383,000,000 2006년 - - 6,043,776 10,000,000 2007년 9,179,104 9,179,104 36,654,102 101,094,000 2008년 3,405,595 3,556,380 15,603,657 83,730,000 2009년 - - 214,729,655 860,000,000 2010년 11,000,000 11,000,000 748,345,839 1,786,204,028 2011년 107,463,098 287,000,000 50,976,286 146,793,389 2012년 - - 87,321,621 165,698,740 2013년 71,914,488 139,235,088 84,112,037 336,641,920 심리기간(다른 지식재산권에 비하여 다소 긴 심리기간이 소요됨) 영업비밀 침해소송 평균심리기간(월) 지재 관련 민사소송 하한 상한 평균심리기간(월) 2004년 16 28 15.6 2005년 11 23 13.8 2006년 8 20 13.5 2007년 13 25 12.5 2008년 12 24 14.4 2009년 21 33 13.7 2010년 8 20 13.4 2011년 22 34 14.8 2012년 21 33 13.4 2013년 16 28 15.7 주제어 영업비밀 손해배상청구액, 인용액, 심리기간 367

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 12. 영업비밀침해의 민사 형사 절차의 추이 1) 정책배경 영업비밀침해의 민사소송 건수를 특허권 관련 소송과 비교함. 영업비밀침해사범의 검거 사건 수를 발표함. 2) 주요내용 특허권 관련 민사소송에 비하면 영업비밀 관련 민사소송은 활발한 상황이라 할 수 없음 영업비밀침해소송의 특허권 관련 민사소송건수 민사소송건수 특허권 실용신안권 2003년 7 177 35 2004년 8 209 38 2005년 7 199 35 2006년 7 179 20 2007년 9 180 19 2008년 10 142 10 2009년 3 162 2 2010년 6 123 4 2011년 10 152 11 2012년 9 154 2 영업비밀침해사범의 검거 사건 수 2013 2014 검거 사건수 5 11 검거 인원 13 13 검거 법인수 2 0 주제어 영업비밀침해사범, 민사소송건수 368

제3장 정 책 13. 영업비밀침해 관련 기업 현황 발표 1) 정책배경 영업비밀침해 관련 기업의 현황을 발표함. 2) 주요내용 영업비밀 침해 경험의 유무 - 앙케이트 대상 기업 중 20.2%가 외부로부터 구체적인 위험성이 있었다고 느낀 예가 있다고, 24.8%가 내부에서 구체적인 위험성이 있었다고 느낀 예가 있다고 회답함 - 영업비밀침해의 위험을 느낀 경험은 한 기업은 그 자체로는 높은 수준은 아님. 다만 실제로는 침해를 파악하지 못한 예도 다수 존재하는 것으로 보임 - 거래처와의 사이에서 영업비밀을 공유하거나 해외 서버에 영업비밀을 보관하고 있 는 경우는 영업비밀 침해 위험에 직명하지 쉬움 369

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 대응책 - 영업비밀 침해에 대응하기 위한 대응책으로는 소송을 유리하게 이끄는 사후대책도 있으나, 침해를 예방하는 대책도 중요함 - 특히 사원이 체득하고 있는 중요기술을 문서화 가시화하여 영업비밀로 관리하는 것으로 사원의 퇴직 시에 중요기술이 유실되지 않도록 하는 대책이 요구됨 [그림 3-1] 사원 중요기술의 문서화 가시화 대책 현황 370

제3장 정 책 원인 및 유출경로 [그림 3-2] 영업비밀 유출 원인 [그림 3-3] 영업비밀 유출 경로 주제어 영업비밀 유출경로, 영업비밀 유출원인 14. 영업비밀침해에 대한 사회적 평가 변화 1) 정책배경 영업비밀침해에 대한 사회적 평가 변화가 이루어짐. 371

지식재산 법제도와 정책 동향 - 국내외 지식재산 법제도 비교 분석(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 2) 주요내용 영업비밀침해에 대한 위기감 증대 - 특허를 취득하여 보호하고 공표하는 것보다 영업비밀로 비닉화하는 측이 기업에 있어서의 편익이 큰 기술 누하우가 존재하고 있음 - 최근 기업전략으로 영업비밀로 비닉화하는 기술 노하우의 범위를 확대하고, 기업의 강점을 최대화하고자 하는 조치가 주목을 받고 있음 [그림 3-4] 특허요건을 충족한 발명의 비닉화 증가 경향 특허요건을 충족하면 모두 출원하는 기업이 약 40%에 달하지만, 제조기술이나 핵심 기술의 정보를 기본적으로 비닉화한다고 하는 기업도 30%를 넘고 있음 [그림 3-5] 기업의 Open & Close 전략 현황 372

제3장 정 책 영업비밀관리에 관한 기업의 의식 레벨 - 기업의 영업비밀관리에 있어 참고할 수 있는 가이드라인 등은 경제산업성에서 책정 하고 있으며, 약 40%가 이를 활용하고 있음 영업비밀관리지침 (경제산업성) 기술유출방지지침 (경제산업성) 개인정보보호가이드라인 (경제산업성) 조직에 있어 내부 부정방지가이드라인 ((독)정보처리추진기구) - 이들 지침에 의하여 영업비밀침해에 대하여 부정경쟁방지법에서 조치가 가능한 것 은 약 70%의 기업이 알고 있으나, 영업비밀로서 보호되기 위한 3개 요소의 지명도는 약 50%에 머물고 있어서, 반드시 충분히 침투되고 있는 상황은 아님. 영업비밀관리 에 대한 기업의 의식 레벨을 좀 더 높이는 것이 시급함 [그림 3-6] 부정경쟁방지법에 의한 조치나 영업비밀 3개 요건의 침투 상황 주제어 영업비밀 기업의식 15. 비밀관리성에 영향을 미치는 요소의 분석 1) 정책배경 2010년 이후 일본 민사판례를 대상으로 영업비밀 비밀관리성에 대하여 판단한 재판 례 28건을 분석 - 28건 중 비밀관리성을 긍정한 것은 12건, 부정한 것은 16건 373