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3 머리말 특허청에서는산업재산권판례에대한특허청내 외부의다양한의견을청취하고, 판례 연구의활성화를통한심사 심판품질향상과전문성을확보하기위하여 2007 년부터산업 재산권판례평석공모전을시행하고있습니다. 금년에는 부정한목적으로국 내외수요자간에널리알려진상표와동일유사한상표여부의판단시지정상품관련성에대한판결과 침해소송중권리남용항변이있는경우법원에서진보성판단여부에대한판결등 2건의지정과제와자유과제로나누어약 4개월간공모한결과, 특허청외부에서의 10편을포함하여총 27편의평석이제출되어치열한경합을벌였습니다. 이번에발간하는 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 에는최종 입상한 6 편의논문을수록하여산업재산권관련주요판례에대한다양한해석과 건전한비판을소개하고자하였습니다. 이책이특허청뿐만아니라, 산업재산권판례동향에관심이있는산업계 학계 지식재산권업계여러분들께작으나마도움이되기를기대합니다. 끝으로산업재산권판례평석공모전에관심을가져주신모든분들에게깊은 감사를드립니다 특허심판원장 이재훈

4 C O N T E N T SC O N T E N T S

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7 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 목차 C O N T E N T S 2012 산업재산권판례평석공모전개요 최우수상 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 / 1 강흠정특허청컴퓨터심사과장 우수상 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 : 적용요건에대한비판적검토를중심으로 / 39 정홍규연세대학교법학전문대학원 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 / 61 이병용특허심판원심판 3 부 장려상 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 / 81 정선웅특허심판원심판 5 부 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 / 109 최승삼특허청생명공학심사과 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 / 137 이철승특허청디자인 2 심사팀 행사사진모음

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9 판 례 평 석 수 상 논 문 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 대법원 선고 2010 다 판결 최우수상 강흠정 특허청컴퓨터심사과장

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11 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 목차 1. 서론 2. 이사건판결의개요가. 사실관계및소송경과나. 이사건판결의요지 3. 기존대법원의판례및하급심의실무가. 기존대법원의판례나. 하급심의실무 4. 이사건판결의검토가. 권리남용금지 (1) 민법상권리남용금지 (2) 특허에서권리남용금지 ( 가 ) 특허법상권리남용금지 ( 나 ) 민법상권리남용금지와의관계나. 적용요건 (1) 객관적요건 ( 가 ) 무효사유의범위 ( 나 ) 명백성요건 ( 다 ) 특별한사정의부존재 (2) 주관적요건 5. 외국사례가. 일본나. 독일 6. 이사건판결에따라제기되는이슈들가. 특허청구범위해석나. 일사부재리다. 재항변으로서특허의정정라. 재심마. 특허침해소송의확정판결후확정된무효 정정심결효력제한바. 자유기술항변과의관계사. 무효사유의범위아. 권리범위확인심판과의관계자. 권리남용항변과특허무효주장 7. 특허청의대응에관한제안가. 특허심판의신뢰도제고나. 특허심판의신속한진행다. 소극적무효심판의신설라. 정정심판에서정정에관한이해관계인의의견진술기회부여마. 특허침해소송의법원과특허심판원간의정보교류바. 관할집중의조속한추진 8. 결론 3

12 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 대법원 선고 2010 다95390 전원합의체판결 ( 이하 이사건판결 이라한다 ) 은특허침해소송에서특허발명의무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권의행사는권리남용에해당하여허용되지않는다는취지로판시하였다. 이사건판결은 1983 년특허권리범위확인에관한전원합의체판결 1) 후특허관련사건으로서약 30 년만에내려진전원합의체 2) 판결로서, 그동안특허침해소송에서특허발명의진보성을다툴수있는지에대한논란을종결짓는매우의미있는판결이라할것이다. 3) 이글에서는이사건판결의배경과구체적내용을분석하여살펴보고, 외국의사례를파악하며, 이사건판결에따라제기되는이슈들을검토한후, 특허청의대응방향에관하여제안하고자한다. 2. 이사건판결의개요 가. 사실관계및소송경과엘지전자주식회사 ( 원고, 상고인 ) 는 2004 년드럼세탁기의소음과고장을줄일수있는구동부구조에대한특허를등록하고, 4) 2007 년주식회사대우일렉트로닉스 ( 피고, 피상고인 ) 를상대로실시행위금지, 관련원자재및기계설비의폐기, 그리고손해배상을청구하는특허침해금지및손해배상의소를제기하였다. 서울중앙지방법원은이를 2009 나 호로심리한후, 원고의특허발명이비교대상발명들에의해서그진보성이부정되지않고, 피고의실시제품도비교대상발명들과비교하면현저하게향상 진보된것으로서자유실시기술에해당하지않는다고판단하여, 원고의청구를인용하는판결 ( 이하 1심판결 이라한다 ) 을하였다. 5) 이에피고는서울고등법원에항소하였고, 서울고등법원은원고의특허발명이진보성이없어무효사유가있음이명백하고, 이처럼무효사유가있는특허권에기초한침해금지및폐기청구와손해배상청구는 1) 대법원 선고 81 후 56 전원합의체판결. 2) 대법원에올라온사건은일반적으로대법관 4 인으로구성된각부에서심리하지만, 종전대법원에서판시한헌법ㆍ법률ㆍ명령또는규칙의해석적용에관한의견을변경할필요가있을때에는대법원장을재판장으로하는전원합의체가사건을심리하게된다. 3) 이사건판결전에내려진대법원전원합의체판결은대법원 선고 63 후 45 전원합의체판결 ( 실용신안권권리범위확인 ), 대법원 선고 81 후 56 전원합의체판결 ( 특허권리범위확인 ), 대법원 선고 92 후 2274 전원합의체판결 ( 상표등록무효 ), 대법원 선고 93 후 1834 전원합의체판결 ( 상표거절사정 ), 대법원 선고 2002 후 1225 전원합의체판결 ( 상표등록취소 ) 이있다. 4) 원고의제 1 특허 ( 출원일 / 등록일 / 특허번호 : / / 제 호, 발명의명칭 : 드럼세탁기의구동부구조 ), 원고의제 2 특허 ( 출원일 / 등록일 / 특허번호 : / / 제 호, 발명의명칭 : 세탁기의구동부지지구조 ). 5) 서울중앙지방법원 선고 2007 가합 판결. 4

13 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 권리남용에해당하여허용되지않는다고하여, 1심판결을취소하는판결 ( 이하 원심판결 이라한다 ) 을하였다. 6) 원고는이에대법원에상고하였다. 나. 이사건판결의요지대법원은특허침해소송에서특허발명의진보성결여를이유로한권리남용항변을인정할수있다고명시한후, 전원합의체판결에의하여기존대법원판례 7) 를변경하는이사건판결을하였다. 즉, 특허침해소송에서특허발명의진보성판단을허용하고, 권리남용금지를그허용근거로제시한것이다. 그판시의구체적이유는, 사회의기술발전에이바지하지못하는진보성이없는발명은누구나자유롭게이용할수있는이른바공공영역에해당하고, 진보성이없는발명을별다른제한없이당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손하며, 산업발전기여라는특허법의입법목적에도정면으로배치되고, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대해형식적으로특허등록이되어있음을기화로침해금지등의청구를용인하는것은특허권자에게부당한이익을주고그발명의실시자에게는불합리한고통이나손해를끼칠뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다는것이다. 다만, 특허법은별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니라고설시하여, 특허침해소송에서진보성이부정된다하더라도이는특허를대세적으로무효시키는것은아님을명확히하였다. 한편, 이사건판결은원심판결이진보성에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 8) 원심판결선고이후에원고의특허를정정하는심결이내려져확정되어원심판결에는민사소송법제 451 조제1항제8호에규정된재심사유가있다는 9) 이유로원심판결을파기환송하였다. 3. 기존대법원의판례및하급심의실무 가. 기존대법원의판례 우리나라법제는공사법의이원체계를취하여행정법원과민사법원의판단권한을엄격히분장하고있다. 기존대법원도무효사유에대한판단은무효심판절차 ( 특허심판원, 특허법원 ) 에서할수있고, 특허 6) 서울고등법원 선고 2009 나 판결. 7) 대법원 자 91 마 540 결정및대법원 선고 98 다 7209 판결 ( 특허침해소송에서신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이당연히권리범위를부정할수는없다고취지의판결이다 ). 8) 원고의제 1 특허제 31 항. 9) 원고의제 1 특허제 5, 28 항. 원고의제 2 특허제 1, 2 항. 5

14 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 침해소송절차에서는할수없다는입장을보여왔다. 10) 특히, 특허법은특허에무효사유가존재하는경우에, 해당특허의무효는전문적지식과경험을갖춘특허심판원심판관의심판에의해서만가능한것으로규정하고있다. 11) 또한, 특허의무효심결이확정된때에는그특허권은처음부터없었던것으로보므로, 12) 특허권은무효심결의확정까지는적법하고유효한것으로간주한다. 한편, 대법원은특허가무효심판절차를거쳐무효로되지않은이상다른절차에서당연히그권리범위를부정할수는없다고하나, 13) 무효사유가있는특허발명을유효한것으로취급하여특허침해금지나손해배상청구를인용하는것은특허제도전반에심각한혼란과폐해를가져오기때문에, 기술적범위의특정, 14) 공지기술제외설 15) 등특허의권리범위해석을통해서그권리행사를제한하여왔다. 이후, 대법원은 선고 81 후56 전원합의체판결, 선고 87 마45 판결에서침해여부가다투어지고있는당해특허가신규성이없는경우에는특허침해소송을담당하는법원이그전제로서당해특허의신규성결여라는무효사유를심리판단할수있다고판시한이래, 특허침해소송에서신규성결여에의한무효항변을인정했다. 하지만, 대법원 선고 97 후2095 판결이래로는진보성결여의무효사유를판단할수없다는입장을유지하여왔다. 16) 그런데대법원은 선고 2000 다69194 판결에서 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부 17) 에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고할것이다. 라고판시하여, 특허침해소송에서특허의무효사유에기한권리남용항변을처음으로인용하였다. 18) 이후 10) 대법원 자 90 마 995 결정, 선고 97 후 2095 판결, 선고 97 후 1016, 1023, 1030 판결, 선고 98 다 7209 판결등. 11) 특허법제 133 조 ( 특허의무효심판 ), 제 143 조 ( 심판관 ), 제 186 조제 6 항 ( 심판을청구할수있는사항에관한소는심결에대한것이아니면이를제기할수없다. ). 12) 특허법제 133 조제 3 항. 13) 대법원 선고 2001 후 2375 판결. 14) 특허청구범위의기재나상세한설명, 기타도면의설명에의하더라도특허출원당시발명의구성요건의일부가추상적이거나불분명하여그발명자체의기술적범위를특정할수없을때에는특허권자는그특허발명의권리범위를주장할수없는것이다 ( 대법원 선고 2000 후 235 판결, 선고 99 후 1973 판결, 선고 85 후 109 판결, 선고 82 후 36 판결등참고 ). 15) 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게발명할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 ( 대법원 선고 99 후 710 판결, 선고 99 후 62 판결등참조 ). 16) 대법원 선고 98 다 7209 판결, 선고 2002 후 2037 판결등. 17) 권택수, 요건사실특허법, 진원사, 2010 년, 257 면 ( 무효사유가있는것이명백한지여부에대한기준이명확하지않은데, 무효사유가있다는심증이드는정도를넘어무효심판에서심리하면무효가되는것이확실히예상되는정도의명백성이요구된다는견해와통상의사실인정과동일하게무효사유에해당하는사실에대하여확신이드는심증이형성되면되고심증의정도를특별히높이는것으로는보지않는견해가있다고한다 ). 18) 권택수, 앞의책, 256 면 [ 특허침해소송에서법원이특허의무효여부를판단하는것은소송경제적측면과피고 ( 침해자 ) 의구제차원에서바람직하고, 권리남용론에의한특허권행사의제한은특허무효심판제도를정면으로부인하는것도아니다. ]. 6

15 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 대법원 선고 2008 다11832 판결은이를다시확인하였다. 19) 하지만, 2000 다69194 판결에대한해석은다양하여, 일부는특허침해소송에서진보성을비롯한무효사유가있다는항변에관하여판단할수있는길을열었다고보기도하고, 20) 다른일부는전원합의체판결도아니고소부 ( 小部 ) 에서한판결로서주된이유에서가아니라방론으로설시된관계로대법원의태도가명확히되었다고보기어렵다는견해도있어, 21) 기존에는특허침해소송에서특허발명의진보성을판단할수있는지가여전히불명확한상태이었다. 나. 하급심의실무 2000 다69194 판결에관한해석은앞서본바와같이분분하지만, 법원의하급심은특허침해소송에서진보성여부를판단할수있다고받아들여서, 22) 특허발명의진보성이부정되는것이명백한경우이판결의권리남용항변을인용하여특허의권리범위를인정하지않는실무를보이고있다. 23) 통계적으로, 2005 년부터진보성결여를이유로한무효판단이급격히늘어났는데, 이는시기적으로대법원 2000 다 판결의영향이크다. 24) 또한, 하급심에서권리남용항변을인용하여특허발명의신규성결여, 25) 확대된선원위반 26) 을이유로특허권자의청구를기각한판례도있다. 27) 통계적으로, 특허침해소송에서권리남용항변의무효사유는진보성결여, 신규성결여, 기재불비순으로많이인용되었다. 28) 19) 대법원 선고 2008 다 판결 ( 원심은원고의이사건특허발명은신규성또는진보성이없어무효인것이분명하고, 그특허권에기초한원고의이사건특허권침해금지청구는권리남용에해당한다고판단하였는바, < 중략 >, 거기에상고이유의주장과같은채증법칙위배, 심리미진이나법리오해등의위법이없다. ). 20) 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010 년, 27 면. 21) 석광현, 국제상사중재법연구제 1 권, 박영사, 2007 년, 35 면. 22) 최성준, 무효사유가명백한특허권에기초한금지청구등이권리남용에해당하는지여부, 정보법판례백선제 1 권, 박영사, 2006 년, 136 면. 23) 서울고등법원 선고 2003 나 8802 판결, 선고 2007 나 판결, 선고 2009 나 5260 판결, 선고 2009 나 판결, 서울중앙지방법원 선고 2009 가합 판결, 선고 2010 가합 판결등. 24) 특허침해소송의 1 심법원이권리남용을판단한건수는다음표와같다 ( 특허청, 관할집중방향수립을위한특허소송판결현황분석, 2010 년, 77 면 ). 25) 서울중앙지방법원 선고 2005 가합 판결 ( 원고의제 2, 3 항발명에관한특허는신규성결여의무효사유가있는것이분명한관계로, 그특허권에기초한손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지아니한다. ). 26) 서울중앙지방법원 선고 2002 가합 판결 ( 제 1-1 발명, 제 1-2 발명, 제 2-1 발명에관한특허는구특허법제 29 조제 3 항에해당하는명백한무효사유가있다고할것이므로, 위발명들의특허권에기초한원고의이사건손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지아니한다. ). 27) 유대종, 특허무효사유와특허권남용, 산업재산권제 21 호, 2006 년, 43 면. 28) 특허청, 관할집중방향수립을위한특허소송판결현황분석, 2010 년, 77 면. 7

16 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 한편, 특허침해소송과는별도로특허무효심판이진행되어그특허에대한무효심결이나오거나확정된경우에권리남용항변을채용하여원고의청구를기각 29) 하는실무가있다고보인다. 30) 4. 이사건판결의검토 이사건판결은특허침해소송에서특허발명의진보성이부정되는특허권의행사는권리남용에해당하여허용되지않는다고판시함으로써, 진보성이부정되는특허에대한권리행사제한의이론적근거로 권리남용금지 를채택하고, 그적용요건으로무효사유의존재, 무효사유의명백성, 특별한사정의부존재를제시하고있으므로, 아래에서이에대하여구체적으로고찰해보겠다. 가. 권리남용금지 (1) 민법상권리남용금지민법제2 조제2항은 권리는남용하지못한다. 라고규정하여권리행사의한계를규정하고있다. 이권리남용은우선권리가존재하고행사되어야하며, 주관적으로그권리행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐행사하는사람에게아무런이익이없고, 객관적으로는그권리행사가사회질서에위반된다고볼수있을때에성립한다. 31) 판례는권리남용이인정되기위해서객관적요건과더불어주관적요건이필요하다고보고있다. 32) 하지만, 권리남용은권리가인정된본래의목적을벗어나서사회의윤리관념에배치되는부당한결과를초래하는것을말하는것인바, 일반적으로권리의정당한행사의남용한계를제정할수없고구체적사안에따라정할수밖에없다. 그래서권리자가정당한이익 29) 서울고등법원 선고 2005 나 판결, 선고 2003 나 판결, 선고 2003 나 8802 판결, 대전지방법원천안지원 선고 2005 가합 1264 판결, 대구지방법원 선고 2004 가합 4113 판결, 서울남부지방법원 선고 2002 가합 판결, 수원지방법원성남지원 선고 2005 가합 196 판결등. 30) 유대종, 앞의논문, 43 면. 31) 김준호, 민법강의 ( 제 4 판 ), 법문사, 2007 년, 43 면. 32) 대법원 선고 2002 다 62319, 판결, 선고 2009 다 판결, 선고 2009 다 1092 판결등. 8

17 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 을결여한권리행사로보이는객관적인사정에의하여주관적요건을추인할수있다는사례가있다. 33) 상계권남용의사례, 34) 상표권남용의사례 35) 에서예외적으로주관적요건이불필요하다고판시하기도하였다. 권리행사가남용으로인정되면, 그법률효과는발생하지않는다. 주의할점은권리남용금지는권리의 행사 를제한하는것이지권리자체를제약하는것이아니므로, 권리의박탈은민법제924 조의친권상실선고와같은법률의규정이있을때에한한다. 이권리남용은일반조항으로서, 사건의구체적타당성을실현하는데활용된다. 따라서기존법률등에의하여처리할수있는사안에대해서도이조항을안이하게적용하는이른바 일반조항에로의도피 현상을가져올수있어, 이조항은최후의수단으로원용하는보충적인원칙에머물러야한다는지적이있다. 36) (2) 특허에서권리남용금지 ( 가 ) 특허법상권리남용금지특허법은 1986 년특허권의남용금지규정 37) 을삭제하고, 제51 조제1 항에서 통상실시권설정의재정 조항을신설하였는바, 특허법상권리남용금지규정의연혁적변화및그의미는다음과같다 년법률제1293 호로개정된특허법은제45 조의 2( 특허권의남용 ) 규정을신설하여, 같은조제1 항에서권리남용금지를명시하고, 같은조제2항에서특허권의남용에해당하는사례를열거하였다. 38) 33) 대법원 선고 2003 다 판결, 선고 2010 다 판결, 선고 2009 다 판결등. 34) 대법원 선고 2002 다 판결. 35) 대법원 선고 2006 다 40461, 판결 ( 상표권자가당해상표를출원 등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적 개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는때에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 이경우상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다 ). 36) 김준호, 앞의책, 39, 43 면. 37) 특허법제 52 조 ( 특허권의남용 ) 1 특허권자기타특허에관하여권리를가진자는그권리를남용하여서는아니된다. 2 다음각호의 1 에해당하는경우에는특허에관한권리를남용한것으로본다. < 이하생략 > 38) 제 45 조의 2 ( 특허권의남용 ) 1 특허권자기타특허에관하여권리를가진자는그권리를남용하지못한다. 2 다음각호의 1 에해당하는때에는특허에관한권리를남용한것으로본다. 1. 국내에서실시가능한특허발명이그특허허여후 3 년이상정당한이유없이국내에서상당한영업적규모로실시되지아니한때 2. 특허허여후 3 년내에특허품 특허식물 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로수요를충족시키지못한때 3. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 4. 방법발명에의한특허의경우에그권리의범위에속하지아니하는방법에의하여물건을생산하여타인에게부당하게손해를가하였을때 3 전항각호의 1 에해당하는때에는특허국장은제 45 조의규정에준하여특허권을취소하거나강제실시권을허여할수있다. 9

18 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 여기서열거된사례는특허권의실시에관한것으로소극적남용에해당하는사항이고, 무효사유가있는특허권의행사를권리남용으로규정하지는않았다. 이후, 1973 년법률제2505 호로개정된특허법은특허권의남용금지규정을제52 조로조문을변경하고, 수출을강화하던시대적분위기를반영하여 수출수요를충족시키지못한때 라는사례를추가하였으며, 권리범위에속하지아니하는권리를부당하게주장하여타인의생산과영업을방해한경우 라는적극적남용의사례를추가하였다 년특허법개정에서추가된사례도특허권의행사에관한것일뿐무효사유가있는특허권에관한것은아니었다. 39) 이러한특허권의남용금지규정은 1986 년법률제3891 호로개정된특허법에서삭제되고, 제51 조제1 항 ( 통상실시권설정의재정 ) 에특허발명을받은후그특허발명이정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되지아니하는경우등에타인에게통상실시권을허여하여주는재정제도로남게되었다. 40) 특허법은그연혁상특허권의소극적실시에따른권리남용금지를주로규정하고 권리범위에속하지아니하는권리를부당하게주장하여타인의생산과영업을방해한경우 라는적극적실시에따른권리남용금지를규정한적이있으나, 41) 무효사유를포함하는특허권의행사를권리남용으로규정한사례는없었다. 4 실시권자가제 2 항각호의 1 에해당하는행위를한때에는특허권자는그실시권의취소를청구할수있다 39) 제 52 조 ( 특허권의남용 ) 1 특허권자기타특허에관하여권리를가진자는그권리를남용하여서는아니된다. 2 다음각호의 1 에해당하는경우에는특허에관한권리를남용한것으로본다. 1. 국내에서실시가능한특허발명이그특허허여후 3 년이상정당한이유없이국내에서상당한영업적규모로실시되지아니한때 2. 특허허여후 3 년내에특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못한때 3. 특허허여후 1 년내에특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로수출수요를충족시키지못한때 4. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 5. 방법발명에의한특허의경우에그권리의범위에속하지아니하는방법에의하여물건을생산하여타인에게부당하게손해를가하였을때 6. 권리범위에속하지아니하는권리를부당하게주장하여타인의생산과영업을방해한때 < 이하생략 > 40) 제 51 조 ( 통상실시권설정의재정 ) 1 특허발명이다음각호의 1 에해당하는경우에그특허발명을실시하고자하는자는그특허발명의특허권자또는전용실시권자에대하여통상실시권의허락에관하여협의를청구할수있다. 다만, 그특허발명의특허출원일로부터 4 년을경과하지아니한경우에는그러하지아니하다. 1. 특허발명이천재 지변기타불가항력또는대통령령이정하는정당한이유없이계속하여 3 년이상국내에서실시되고있지아니한경우 2. 특허발명이정당한이유없이계속하여 3 년이상국내에서상당한영업적규모로실시되지아니하거나, 적당한정도와조건으로국내수요또는수출수요를충족시키지못한경우 3. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을경우 2 제 1 항의규정에의한협의가성립하지아니하거나협의를할수없는경우에는그특허발명을실시하고자하는자는특허청장에게통상실시권을설정하는재정 ( 이하 재정 이라한다 ) 을청구할수있다. 41) 유대종, 앞의논문, 53 면 ( 특허권은특허발명의제조로부터판매에이르기까지광범위한독점권을인정하는제도이기때문에특허발명의불실시를다른권리와동일하게취급할수는없을것이다. 왜냐하면, 국가가독점배타적인특허권을인정하는것은국가의산업발전을위해서독점적이익을허용한다는취지이지스스로권리를적극적으로실현하지않는자에게이를인정할근거는없을뿐만아니라제 3 자의사용금지에의하여사회는아무런이익을받지못하기때문이다. 따라서특허권의불실시는특허권을인정하는궁극적목적에반하는행위로서특허권의소극적남용에해당된다고보는것이타당할것이다. ). 10

19 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 ( 나 ) 민법상권리남용금지와의관계민법상권리남용금지의원칙 42) 은사권의사회성 공공성의구체적실천법리를규정한것으로, 그권리자체에하자가있는경우보다는비록그권리성립자체에하자없다할지라도그권리의행사가외관상으로는적법한것으로보여도, 실질에서는권리의사회성 공공성에반하여그허용한계를일탈하면행사에따른법적효과를부여하지않는것에중점이두어져왔다. 이에반하여, 이사건판결에서특허권남용금지의법리특히, 특허침해소송에서권리남용금지의법리는특허그자체에하자가있는경우, 즉특허에무효사유가있는것이명백한경우로서특허권자체에하자가있는경우에그침해혐의자가특허권자의특허침해주장으로부터면책하기위한항변으로서허용될것인가의문제로서논의되고있다. 따라서소유권자체에하자가있는경우를전제로하지않고다만소유권행사의한계라는측면에서논해지는민법상권리남용금지의법리와특허권남용의법리는그차이가있으므로, 민법상논의를특허법상논의에있는그대로적용하기어려운면이있다. 43) 하지만, 구특허법에있던특허권의남용에관한규정은특허권남용의법리를확인 선언한것이고재정에의한통상실시권의부여에관한규정은특허권남용의한예를규정한것으로서특허권남용금지는당연히인정될수있고, 특허권은그오용 남용되는경우에국민경제전체에미치는해악이크므로오히려더강조되어야한다는주장이있다. 44) 그러나특허법상권리남용금지는대세효가없다고판시하고있으나실제로는무효사유의존재를이유로권리남용항변을원용하는자모두에게획일적으로특허권행사를부정하는형태가되므로본래민법상의권리남용금지형태에맞지않는면이있다. 더욱이, 국가의엄격한심사를통하여형성된유효한특허권의행사를, 반사회적이고악의적인권리의행사라규정해서권리남용이라고까지할수있는지의문이든다. 나. 적용요건 (1) 객관적요건 ( 가 ) 무효사유의범위이사건판결은특허침해소송에서권리남용항변에대하여 진보성여부 를심리 판단할수있다고해서, 45) 권리남용항변의전제로특허무효사유중진보성을심리할수있음은명확하다고할것이다. 그런데특허법은등록된특허에대한무효심판청구의이유인무효사유로특허발명의진보성결여뿐만아니라신규성, 기재불비, 선원위반등을규정하고있어, 46) 이사건판결에따른권리남용항변에서특허무효사유의범위를살펴볼필요가있다. 42) 민법제 2 조제 2 항은 권리는남용하지못한다. 라고규정하고있다. 43) 차상육, 특허침해소송과권리남용항변, 정보법학회학회지, 2011 년, 169 면. 44) 정상조 박성수, 앞의책, 34, 35 면. 45) 이사건판결 ( 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고할것이다. ). 46) 특허법제 133 조 ( 특허의무효심판 ). 11

20 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 일본의경우, 킬비판결은특허침해소송에서주장할수있는무효사유를특별히제한하고있지않으므로, 일본특허법제123 조제l항각호에기재된모든무효사유에근거해권리남용항변을주장할수있다고할것이다. 구체적으로권리남용항변은신규사항추가, 47) 명세서의기재불비 48), 정정요건위반 49) 등모든무효사유를근거로주장할수있다. 50) 실제로특허침해소송에서특허무효항변의무효사유는신규성과진보성결여가가장많고, 기재불비, 분할 보정위반, 모인출원순이라고한다. 51) 한편, 이사건판결은특허침해소송에서권리남용의전제로서판단할수있는무효사유가 진보성결여 임을거듭밝히고있다는점, 권리남용은 일반조항 에기초한법리로다른구제수단이없는예외적, 특수적상황에서만이를적용하여야한다는점에비추어, 이사건판결은특허침해소송에서판단할수있는특허무효사유를 진보성결여 만으로한정하고있다고해석해야한다는주장이있다. 52) 하지만, 앞서살펴본대법원 2000 다69194 판결은권리남용항변의전제로특허의무효사유에별다른제한을부가하지않았고, 대법원 2008 다11832 판결은그무효사유로진보성뿐만아니라신규성도명시하고있다는점, 진보성외에신규성, 모인출원, 조약위반등무효사유에의해서도당해특허는무효될수있는것으로서, 권리남용항변에서진보성과그외무효사유를굳이구별할이유나근거가있다고보이지않는다는점, 권리남용은일반조항으로서최후의수단으로원용하는보충적인원칙에머물러야하지만권리남용항변을인정하지않으면실질적정의와당사자들사이의형평을실현하기곤란한모인출원, 조약위반등무효사유에도그항변의허용이필요하다는점등을참작하면, 권리남용항변의전제인무효사유를 진보성 만으로제한할근거는미약하다고할것이다. 따라서이사건판결은권리남용항변의특허무효사유로진보성을명시하고있으나이는특허무효사유로진보성을예시하고있는것으로보는것이타당하고, 특허법에규정된다른무효사유를배제하고있다고할수는없다. 다만, 사건의구체적타당성을확보하기위하여, 권리남용항변이기존에인정되어오던이론 ( 자유기술항변등 ) 과관련하여어떤우선순위를가지고적용되는것이효과적인지는추가논의가필요하겠다. ( 나 ) 명백성요건 이사건판결은무효사유의존재가명백하여야한다는요건 ( 이하, 명백성요건 이라한다 ) 을요구하고있다. 이는특허침해소송에서특허발명의진보성여부를판단할필요성이있음에도여전히행정행위의공정력, 53) 권한분배의원칙, 54) 판단의일원화 55) 등을중요한가치로인정한것이라고보인다. 즉, 특허법 47) 일본특허법제 123 조제 l 항제 1 호 48) 일본특허법제 123 조제 l 항제 4 호 49) 일본특허법제 123 조제 l 항제 8 호 50) 内田雅一, 特許無効の抗弁について, 知財管理 Vol.57 No.12, 2007 년, 1978 면. 51) 특허제 2 위원회제 1 소위원회, 侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究, 知財管理 Vol.58 No.9, 2008 년, 1149 면. 52) 박원규, 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용이론, 사법연수원논문집, 2012 년, 면. 53) 특허부여행위는행정행위로, 그것이당연무효가아닌한권한을가진기관 ( 특허청 ) 에의해취소될때까지행위의상대방이나제 3 자가그효력을부인할수없는일종의구속력을발생시킨다. 따라서무효심판절차에의하여특허가무효선언이되지않는한그효력을부인할수없는것이다. 12

21 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 에권리를무효로하는절차가별도로규정되어있음에도이와별도로권리행사를부정하기위해서는그만큼무효사유의존재가명확해야하고, 무효심판과침해소송에서의판단차이를최소화하여야하기때문에, 명백성요건은매우중요하다. 56) 해당특허발명의기술분야에종사하는통상의지식을가진자 ( 이하 통상의기술자 라한다 ) 누가보아도진보성이없다고인정되는특허발명에대하여이런사정을외면하고침해금지를명하거나손해배상청구를인용하는것은권리행사의한계를벗어난심각한혼란과폐해를초래하는것으로허용될수없다고할것이다. 하지만, 특허발명의진보성여부를굳이판단하라면진보성결여라고결정할수있으나, 통상의기술자가장시간에걸쳐깊은고민을통해서판단하여야하는경우로확실한심증이없다면, 진보성을판단하는것이도리어특허의법적안정성을해치고당사자에게혼란을야기하는부정적파급이크다고할것이다. 그러나이사건판결은 명백성요건 의구체적기준을명확하게제시하거나시사하고있지는않다. 일본의경우, 킬비판결도 명백성요건 을요구하나, 그구체적기준을밝히고있지않았다. 일본에서는이에대하여통상의본증단계에서도고도의심증을얻는것이필요하다고보는견해, 통상의본증단계에서심증을얻었다면충분하다는견해, 소송경제에반하는결과로되는것과동일하다는관점에서보는견해등다양하다. 57) 하지만, 명백성요건은공정력을가지는특허등록이라는행정처분에유래한특허권에기초한청구를배척할필요요건으로서권리남용여부를객관적으로이익형량하는것이므로특허의등록요건을결여한것이상의명백성을필요로한다고받아들여지고있다. 58) 한편, 일본은 2004 년일본특허법의개정시 명백성요건 을규정하지않았는데, 이는명백성요건의구체적기준이명확하지않고명백성요건을확실히규정하는경우에당사자가무효심판을청구해야하는것으로오해하는사태를방지하려는고려라고한다. 59) 하지만, 명백성요건 을규정하지않은 2004 년일본특허법개정에도, 법원은킬비판결이요구하는수준의명백성요건을실무적으로유지하고있다고한다. 60)61) 더욱이, 앞에서본바와같이신설된지적재산고등재판소가특허침해소송사건과심결취소소송사건모두를담당함에따라양소송절차에서의판단괴리가발생할개연성이상당히적다고생각한다. 결국, 명백성의요건 의충족여부는그판단주체인법관이가지는심증의정도에관한문제라고할 54) 특허의유효성은전문적기술지식을가진특허청이담당하고법원은특허권의침해를판단하는특허청구범위의법률적해석만을담당하여야한다는입장이다. 55) 특허침해소송에서특허무효항변을허용하게되면특허청과법원의판단사이에판단불일치가발생할수있다는우려이다. 56) 일본킬비판결에서명백성요건을요구하는배경은일본특허법제 100 조에특허권자의권리를정하고있고권리남용에의하여정해진권리행사를부인하기위해서는무효사유의존재가명백하여야할필요가있고, 무효심판과소송간의판단에차이가발생하면법적안정성을현저하게해칠우려가있기때문에무효심판에의하여무효로될것이확실히예견되는정도의심증이필요하다고한다 ( 高部員規子, 判解, 最判解民事篇平成 12 年度 ( 上 ), 면 ). 57) 유대종, 앞의논문, 47 면. 58) 山本雅久, 特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁, パテント Vol. 57 No. 8, 2004 년, 67 면. 59) 牧野利秋, キルビー最高裁判決その後, ジュリスト 1295 호, 2005 년, 182 면. 60) 小橋馨, 特許法 104 条の 3 と公知技術の抗弁, 近畿大学法科大学院論集제 4 호, 近畿大学法科大学院, 2008 년 3 월, 6 면. 61) 일본동경고등재판소평성 13( 弁 )3667 판결은무효사유가있는명백하다는것은법원이무효사유가있다는것이명백하다고판단할수있는정도의명백성을의미하는것이고누구에게도의문의여지없이분명하다는의미에서의명백성을의미하는것은아니라고설시하였다 ( 内田雅一, 앞의논문, 1977 면 ). 13

22 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 것이다. 이사건판결은 특허가특허무효심판에의하여무효로될것이라는점 이 인정 될것을넘어 명백 하여야한다고판시하고있어, 이경우요구되는법관의심증정도는민사소송에서통상요구되는심증의정도보다높은 확실 한정도에이르러야하고, 명백성요건의충족여부는사건마다당해특허가속한기술분야와당해특허의내용, 상대방이주장 입증한선행기술의내용, 정정심판의청구여부와그내용등여러사정을종합적으로고려하여구체적, 개별적으로판단하여야한다고한다. 62) 즉, 명백성요건은진보성이부정된다는법관의확실한심증을말하는것으로보인다. 우리나라의경우, 특허소송절차가민사법원과특허법원으로분리되어판단주체가다르므로그판단의차이에대한우려를해소하기어려운형편이기에 명백성요건 이가지는의미는크다고하겠다. 한편, 이사건판결이 그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 라고하고있어, 실제로특허심판원에무효심판의청구가필요한것인지가문제된다. 일본의경우, 일부에서는무효심판청구가필요하다는견해도있지만, 63) 최고재판소는킬비판결에서분쟁을가능한단기간에한개의수속으로해결하는것이바람직하고, 특허무효사유의존재를특허권의행사에대한방어방법으로하는것이허락되지않으면특허의대세적인무효까지도청구할의사가없는당사자에게무효심판의수속을강요하게되어소송경제에도반한다는취지를설시하고있어, 무효심판청구를요건으로여겨지지않는다고해석해야할것이다. 64) 이사건판결은이에대하여별다른설시가없으나무효심판의청구를요건으로한다면특허침해소송에서권리남용항변의의미가상당히훼손되게되므로, 실제로특허심판원에무효심판을청구할필요는없다고할것이다. ( 다 ) 특별한사정의부존재이사건판결은특별한사정이있으면권리남용항변을허용하지않는다고하였으므로, 여기서 특별한사정 에관하여살펴보겠다. 일본의경우, 킬비판결은특별한사정으로서정정심판이청구된경우를예시하였다. 65) 물론, 학설도정정심판의청구또는무효심판에서정정청구를특별한사정의예라고보고있다. 66) 우리나라에서도, 특별한사정 은정정심판을염두에둔것으로 1 특허권자가정정심판을청구하여그심판이계속중이고, 2 그정정심판이받아들여져특허권이유지될것으로확실히예측되며, 3 상대방의실시기술이정정심판에의하여정정될특허청구범위의권리범위에속하여특허침해에해당할것으로인정되는경우에는, 특허권 62) 박원규, 앞의논문, 131 면. 63) 村林隆一, 特許法第 104 条の 3 の改正を求める, 知財ぷりずむ 3 巻 35 号, 2005 년, 85 면. 64) 小橋馨, 앞의논문, 4 면. 65) 킬비판결과는달리, 2004 년일본특허법제 104 조의 3 은 특별한사정 이라는조건을부가하여규정하고있지않다. 牧野利秋는이에대하여정정에의해서무효사유가해소될것으로확실히예측되는경우에는 그특허가무효심판에의하여무효될것으로인정될때 에해당하지않는것이기때문에 특별한사정 의조건을특허법에규정하지않는것이라고한다 ( 中山信弘編著, 신주해특허법하권, 청림서원, 2011 년, 1824 면 ). 66) 内田雅一, 앞의논문, 1977 면. 14

23 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 자의권리행사는권리남용에해당하지아니하는것으로보아야한다는견해가있다. 67) 하지만, 이사건판결은권리남용금지의예외로 특별한사정 을구체적으로예시하거나시사하고있지않다는점, 이사건판결에서 특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 에관하여실제로특허무효심판의청구를요구하지않는다고보이는데, 특별한사정 에대하여만굳이실제로정정심판의청구 ( 무효심판에서정정청구 ) 가있어야한다고하면공격방어방법에서원고와피고간에형평성을유지할수없다는점등을고려하면, 특별한사정 은법원이진보성결여의무효사유를정정에의하여치유할수있는지를판단할수있으면넉넉하다고할것이다. (2) 주관적요건판례는앞서본바와같이일반적으로권리남용을인정하기위해서객관적요건과더불어주관적요건을요구하고있다. 다만, 이주관적요건은객관적인사정에의하여추인하거나예외적으로주관적요건을요구하지않는경우가있다. 구체적으로판례가이러한주관적요건을요구한사안은 흠결없는권리 의행사를전제로하는경우로, 권리에흠결있는때는주관적요건을요구하지않는다. 68) 이는권리에흠결이있다는객관적사정이주관적요건을추인하는것이라고할것이다. 특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이 명백한경우 라면, 특허권자는자신의권리행사가특허제도의목적과기능을일탈하고있음을인식하고있다고보이므로, 주관적요건은객관적요건에의하여추인될수있다고할것이다. 69) 이사건판결은권리남용의인정에서주관적요건을별도로판단하지않았고, 객관적요건에서권리무효의명백성을요구하고있어, 특허침해소송에서권리남용을인정함에있어서주관적요건은권리무효의명백성이라는객관적요건에의하여추인된다는태도로보인다. 5. 외국사례 가. 일본일본은종전에일본특허법이무효심판을특허청의직무로하는규정에따라, 70) 특허침해소송에서특허권에대한무효사유의존재를전제로한판단을행할수없다는태도를견지했었다. 71) 특히, 공지기술 67) 박원규, 앞의논문, 138 면. 68) 대법원 선고 99 다 판결. 69) 박원규, 앞의논문, 면. 70) 일본특허법제 131 조제 1 항. 71) 대심원 ( 大審院 ) 대정 ( 大正 ) 6 년 4 월 23 일판결大正 5 년 ( オ ) 제 1033 호는 등록실용신안에무효사유가존재하는경우라도, 일단등록된이상, 그등록을무효로하는심결이확정되지않는한, 당연히그효력을잃어버리지않으며, 통상재판 15

24 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 을특허권리범위로부터제외하여권리행사를부정하거나 72) 자유기술항변을원용하여특허권의권리행사를부정한사례 73) 가대부분이었다. 하지만, 1990 년대중반부터하급심에서진보성을판단하는사례가발생하였다. 74) 2000 년 4월킬비판결에서최고재판소 75) 는특허의무효가명백하다면, 특허침해소송에서특단의사정이없는한특허권자의특허권행사는권리남용에해당하여그행사를저지할수있다는취지의판시를하였다. 여기서 특단의사정 이란정정에의하여무효사유를치유할수있는경우를말한다. 그설시의주요이유는무효사유가있는특허권에근거하여금지청구나손해배상청구를허용하는것은실질적으로형평의이념에반한결과이고, 분쟁은가능한한단기간에한개의절차에서해결한것이바람직한데먼저특허청의무효심판을거치도록한다면특허의대세적인무효까지도구할의사가없는당사자에게무효심판의절차를강요한것이되며소송경제에도반한다는것이다. 이에 2004 년일본특허법제104 조의 3 76) 을신설 ( 시행 ) 하여, 같은조제1항 77) 에특허침해소송에서특허무효사유를판단할수있도록명문화하였다. 이규정에따라특허침해소송등에서재판소가무효사유에대한판단이가능해졌다. 다만, 판결의효력은해당사건에만미치는것으로대세효를가지지못한다. 따라서특허권은무효심결이확정되기전까지는유효하게존속한다. 아울러, 일본특허법제168 조제5항과제6 항을신설하여 78) 재판소와특허청간의무효판단에대한차이를줄이고자하였다. 구체적으로, 일본특허법제168 조제5 항은재판소가침해소송의제기를특허청에통지한사건에대해서특허청으로부터무효심판청구가있는것의통지를받았을때, 그소송에서일본특허법제104 조의 3 제1 항의규정에의한공격또는방어의방법이있으면이취지를특허청에통지하도록규정하고있다. 그리고일본특허법제168 조제6항은같은조제5항의통지가있었을때특허청심 소에서등록실용신안의옳음과그름및그효력의유무를판단할수없고, 등록실용신안권을침해했다고하여피고가된자는, 반드시심결로서등록실용신안을무효화시키도록해야할것이다. 라고판시하였다. 72) 최고재판소昭 民集 16 권 12 호 2321 면, 昭 金判 420 호 2 면, 동경지방재판소昭 無体集 4 권 2 호 517 면, 오사카지방재판소昭 無体集 7 권 1 호 64 면등. 73) 오사카지방재판소昭 無体集 2 권 1 호 151 면. 74) 오사카지방재판소平 判時 1552 호 116 면, 平 ( 平 8( ワ ) 1517 호, 2364 호 ), 平 判タ 1035 호 241 면등. 75) 최고재 ( 最高載 ) 평성 ( 坪城 ) 12 년 4 월 11 일판결은특허에무효사유가존재한다는사실이명백할때에는, 그특허권에기초하는금지, 손해배상의청구는특별한사정이없는한, 권리남용에해당하여허용되지않는다고해석하는것이상당하고, 그근거로서, 1 특허권자와실시자사이의형평의이념에반한다는사실, 2 위특허의대세적 ( 對世的 ) 인무효까지조차요구할의사가없는당사자에게무효심판의절차를강요하는것이되어, 소송경제에도반 ( 反 ) 한다는사실, 3 소송절차중지의규정 ( 특허법제 168 조제 2 항 ) 은, 특허에무효사유가존재하는것이명백하여무효가되는것이확실하게예견되는경우에까지, 소송절차를중지해야할취지를규정한것으로해석할수는없다는사실을예로들고있다. 76) 특허권자등의권리행사제한. 77) 특허권또는전용실시권의침해와관련되는소송에서해당특허가특허무효심판에의해무효가되어야할것이라고인정되는때에는특허권자또는전용실시권자는상대방에대해그권리를행사할수없다. 78) 일본특허법제 168 조제 5 항 : 재판소는전항의규정에따라그특허권에대한심판의청구취지의통지를받았을경우, 그소송에있어서제 104 조의 3 제 1 항의규정에의한공격또는방어의방법을기재한서면이그통지전이미제출되거나그통지후에최초로제출되었을때는그취지를특허청장관에게통지하는것으로한다. 일본특허법제 168 조제 6 항 : 특허청장관은전항에규정하는통지를받았을때는재판소에대해, 그소송의소송기록중그심판에있어서심판관이필요로인정하는서면의사본의송부를요구할수있다. 16

25 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 판관은필요하다고인정하는서면사본의송부를재판소에요구할수있다는것을규정하고있다. 재판소와특허청의두기구가특허성을판단함에따른그판단의차이를두기구간의정보교류에의하여최소화하는것이다. 일본특허청은 2006 년 7월부터무효심판의심결취소계속중청구된정정심판을대상으로하여무효심판청구인의의견을구하는절차를마련하고, 특허침해소송중인사건에대한무효심판과정정심판은조기심리를하고있다. 79) 2010 년특허사건의경우, 조기심리기간은 3.7 개월이다. 80) 특허무효심판청구건수는킬비판결후감소추세이었으나, 입법전후로일시적으로급증하였지만, 지속적인감소추세를보이고있다. 81) 재판소는실무적으로 명백성요건 을부가적으로심리하고있지않다. 즉, 킬비판결에서무효사유의 명백성요건 을명시하였으나무효사유의명백성을구체적으로판단한사례가거의없고, 2004 년일본특허법은 무효가되어야할것이라고인정되는때 라고하여명백성요건을규정하고있지않다. 특허침해소송의판사는무효심판의심결에구속되어무효항변의여부를판단하는것은아니고, 심결취소소송도염두에두어무효의심증을형성한경우에무효항변을인정하는경향이있다. 82) 정정과관련하여, 실무상운용은정정심판의판단이비교적빠르게나오므로, 소송절차를중지시키지않고그정정심결을기다리는것이실무이며, 무효심판중의정정청구는정정이가능하고정정후특허청구범위에피고의실시발명이속한다면특허침해를인정할수있다. 한편, 정정심판이청구된경우에도, 재판소가그정정이인정되지못할것으로판단하면정정의확정전에특허권자의권리행사를인정하지않은예 83) 도있다. 84) 일본지방재판소는일본민사소송법제6조제1항에따라특허사건을동경지방재판소와오사카지방재판소로관할을집중하고있고, 무효항변이있을때에는무효심판청구를촉구하는소송지휘를통하여변론종결전에무효심판의심결을참고하는실무가있다. 킬비판결이후재판소가특허권에무효사유가있는지를적극적으로판단해서특허침해소송청구에대한기각률이증가하였으나, 특허침해소송이한층신속화되었다. 구체적으로전국의지방재판소에서지 79) 일본특허청, 특허행정연차보고서, 2007 년, 181 면. 80) 일본특허청, 특허행정연차보고서, 2011 년, 77 면. 申出件數 審理期間 2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年 特許 舊實用新案 ゕ月 3.5 ゕ月 3.7 ゕ月 意 匠 ゕ月 2.0 ゕ月 3.6 ゕ月 商 標 ゕ月 3.3 ゕ月 2.5 ゕ月 合 計 ゕ月 3.5 ゕ月 3.7 ゕ月 ( 심리기간은심리가가능한상태가된날로부터심결문이발송된날까지의기간이다.) 81) 특허무효심판청구건수 : 293 건 ( 99년), 296건 ( 00년), 283건 ( 01년), 260건 ( 02년), 254건 ( 03년), 358건 ( 04년), 343건 ( 05년), 273 건 ( 06년), 284건 ( 07 년 ), 292건 ( 08년), 257 건 ( 09년), 237 건 ( 10년). 82) 中山信弘編著, 앞의책하권, 면. 83) 지적재산고등재판소평 평21( ネ ) 10045호. 84) 中山信弘編著, 앞의책하권, 1824, 1825 면. 17

26 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 식재산권소송의심리기간은 1998 년, 1999 년에각각 25.7 개월, 23.1 개월이었던것이, 평성 2002 년, 2003 년에는 16.8 개월, 15.6 개월로상당히단축되었다. 일본특허법제104 조의 3 신설후 2004 년당시, 특허침해소송의약 80% 에서특허무효항변이있었고그항변중약 60% 의사건이무효심판이청구되었다. 85) 특허침해소송에서무효항변의절반이상은원용되었다고한다. 86) 일본은지식재산고등재판소가특허침해소송의 2심과무효심판의심결취소소송을모두관할하고있어우리나라보다는특허침해소송과심결취소소송에서진보성판단의차이가발생할가능성이작다. 더욱이, 지식재산고등재판소는동일특허에대한특허침해소송과심결취소소송을같은재판부가담당하도록운용하고있다. 나. 독일독일은특허성과침해판단이연방특허법원과민사법원으로각각분리된이원적체계를가지고있다. 따라서특허침해소송에서피고가특허의무효를근거로한반소는허용되지않고, 특허침해소송의법원은원론적으로특허성에기초하여소를진행한다. 87)88) 이에대하여피고는연방특허법원에특허무효확인소송이나유럽특허청에이의신청을청구할수있고, 청구한절차가진행중이라는이유로특허침해소송절차의중지 (Aussetzung, a petition to stay) 를요청할수있다. 특허침해소송의법원은그재량으로특허침해소송의절차를중지시킬수있다. 89) 즉, 특허침해소송의법원은해당특허가무효되거나그권리범위가제한될가능성이크면특허침해소송절차를중지시키고특허무효확인소송의결과를기다린다. 특히, 특허심사과정에서고려되지않은선행기술에의하여신규성이부정될가능성이 50% 이상인경우에만일반적으로그소송절차를중지한다. 한편, 진보성에의한무효사유나이미특허심사과정에서고려했던선행기술에의한무효사유를이유로해서는그소송절차를중지시키는경우는매우드물다. 90) 따라서특허무효확인소송의결과를기다릴가치가없다고판단되면특허침해소송절차를계속해서진행한다. 독일에서등록된특허는유럽특허청에서이의신청에의하여무효될수있다. 그리고유럽특허청에이의신청이계류중이지않은경우, 독일특허법제81 조에따라연방특허법원에특허의무효확인소송을제기할수있도록하고있다. 91)92) 독일특허법제82 조는특허권자가무효소송의통지를받고 1월이내에 85) 中山信弘編著, 앞의책하권, 1815 면. 86) 中山信弘編著, 앞의책하권, 1837 면. 87) Klett&Sonntag&Wilske, Intellectual Property Law in Germany, beck-online, ( = bibdata%2fkomm%2fklesonwilhdbiplger%5f1%2fcont%2 FKleSonWilHdbIPLGer%2Egl1%2Egl1100%2Egl5%2EC1%2Ehtm, 검색 ). 88) 이기수, 독일연방특허법원의업적과한국특허법원의개선점, 안암법학제 3 집, 1995 년, 448 면. 89) 독일민사소송법제 148 조. 90) Klett, 앞의자료. 91) 김영진 계승균, 독일연방특허법원의구성및역할에관한고찰 특허청내부보고자료 ( 연방특허법원은 1961 년 3 월 23 일제정되고 1961 년 7 월 1 일자로발효된제 6 차임시조치법 (das Sechste berleitungsgesetz) 에의한독일특허법제 65 조에따라설립되었고, 연방특허법원의결정에대하여연방대법원에법률상의상고를할수있도록하고있다.). 92) 백태승, 독일연방특허법원의기능과기술판사제도, 법률신문 2411 호, 1995 년. 18

27 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 소에대해변론준비가되어있다는것을선언해야한다. 이기한까지답변서를제출하지아니하면법원은원고가제출한사실에만근거하여구두심리를거치지않고바로결정을내릴수있다. 연방특허법원의심리범위는원고가청구한무효사유에제한받지만, 원고가제출한증거이외에직권조사를할수있다. 93) 연방특허법원의무효소송결정에대하여, 독일특허법제110 조에따라독일연방대법원 (Den Bundesgerichtshof) 에항소할수있다. 이경우독일연방대법원의절차에새로운증거를제출할수있지만, 해당문서가이미제1심절차에제출되지않은이유가제출되어야할것은말할것도없다. 한편, 무효확인소송과별도로독일특허법제64조의규정에따라, 특허권자는선행기술에의하여특허가무효되는것을피하고자특허청구범위를합리적으로정정할수있다. 그리고정정은소급효를가진다. 6. 대상판결에따라제기되는이슈들 가. 특허청구범위해석특허청구범위는명세서중에서출원인이권리를행사하거나타인의침해로부터보호받고자하는사항을기재한법률문서 94) 로서발명의기술적사상을간결하고명확하게언어로기재하도록하고있다. 특허청구범위해석은이법률문서의내용을명확히하고자특허청구범위에기재된언어 ( 용어 ) 의의미를객관적이고명확하게파악하는것이다. 95) 구체적으로, 특허청구범위해석은특허청구범위기재에의한문언해석을일차적으로하고, 필요한경우발명의상세한설명을참작하여종합적으로한다. 96) 특허청구범위해석은특허성판단과특허침해 ( 권리범위확인 ) 판단을할때에주로행해진다. 이사건판결이전에는특허성판단과특허침해판단의주체나경로가다르므로, 97) 두판단단계에서특허청구범위해석의일관성에대한요구가이사건판결후보다상대적으로적었다. 하지만, 이제이사건판결에의하여민사법원은특허침해소송에서특허침해판단을위한특허청구범위해석은물론특허성판단을위한특허청구범위해석을모두수행하게되었다. 98) 그런데특허청구범위해석은특허성판단과특허침해판단시에모두동일하다는 일원적해석론 과 93) 독일특허법제 21 조. 94) 특허법은제 42 조에서특허청구범위의기재요건을규정하고, 제 97 조에서특허발명의보호범위는특허청구범위에의하여정하여짐을명확히규정하고있다. 95) 강경태, 특허청구범위해석론의재검토, 특허소송연구제 4 집, 2008 년, 132 면. 96) 특허법제 42 조제 4 항제 1 호는특허청구범위가 발명의상세한설명에의하여뒷받침될것 을요구하여, 특허청구범위의기재만으로는발명의구성을제대로파악하기어려운경우에공지기술등출원당시의기술수준에입각하여발명의상세한설명을참작한다. 97) 특허성판단은특허청심사관, 특허심판원심판관, 특허법원판사에의하여심사, 무효심판, 심결취소소송절차에서수행되고, 특허침해판단은민사법원판사에의하여특허침해소송절차에서수행된다. 98) 특허성과특허침해의판단을할때, 특허청구범위해석에적용되는 19

28 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 상이하다는 이원적해석론 으로학설이나뉘어있다. 99) 한편, 판례는이원적해석론을견지하고있는것으로보인다. 구체적으로, 현행특허침해소송과심결취소소송 ( 무효심판 ) 모두에서명세서의상세한설명을참작하여특허청구범위를해석한다는점에서는동일하다. 하지만, 특허침해소송에서는특허청구범위를비교적좁게해석하는반면, 심결취소소송에서는비교적넓게해석하는경향이있다. 100) 대법원은특허성판단시 발명의기술구성은특별한사정이없는한특허청구범위의기재를기초로확정하여야하며, 발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다 101) 또는 발명이특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서특허청구범위의기재만으로권리범위가명백하게되는경우에는특허청구범위의기재자체만을기초로하여야할것이지발명의상세한설명이나도면등다른기재에의하여특허청구범위를제한해석하는것은허용되지않는다 102) 고하여상세한설명의참작을매우제한하고있다. 한편, 특허침해판단시에서는특허청구범위가상세한설명의기재에의하여뒷받침되지않거나출원인이그중일부를특허권의권리범위에서의식적으로제외하고있는경우에는출원인의의사와제3자에대한법적안정성을참작하여그권리범위를제한해석하는것이가능하다고하여, 103) 여전히특허침해소송에서권리범위를확정하는경우에는상세한설명을참작하여제한해석이있을수있다. 예를들면기능식청구항의경우, 특허요건인진보성을판단할때는특허청구범위해석의일반론에따라하지만, 권리범위를판단할때는기능적표현을상세한설명에기재된내용을참작하거나한정하여해석하는사례가있다. 104) 일본의경우, 특허침해소송에서특허청구범위의해석은특허성판단과특허침해판단에서차이가있다고한다. 105) 한편, 일본 2004 년개정특허법제104 조의 3 제1항에서, 침해사건에서특허가무효심판에의하여무효로되어야한다고인정되는때에는그권리행사를할수없도록판단하는것을허용함에따라, 무효사유를가지는발명의권리범위를좁히기위하여사용된특허청구범위해석론은더이상필요없는것으로보는경향이다는의견이있다. 106) 그러나출원과정에서출원인의독점의사는특허청구범위에기재되어특허공보를통해서객관적으로제3 자에게공시되고, 그기재를명확하게하도록출원인에게보정의기회가주어지므로, 107) 특허성판단의전제가되는발명의요지인정은발명을특정하기에필요한모든것 99) 일원적해석론은특허청구범위해석이특허성판단시나특허침해판단시원칙적으로동일하여야한다는것이다. 그근거로는특허청구범위에대하여특허권자는일반적으로특허의유효성을유지하기위하여좁게해석하기를원하고, 침해를입증하기위하여는넓게해석하기를원하는데, 그러한해석은일관성이없을뿐더러부적절하다는것이다. 한편, 이원적해석론은특허요건의판단과권리범위속부내지특허침해여부판단이그목적및취지에서차이가있으므로, 양국면에서특허청구범위가반드시동일한해석원리에의하여운용된다고할수없다고볼여지가있다는것이다 ( 특허법원지적재산소송실무연구회, 지식재산소송실무, 박영사, 2010 년, 면 ). 100) 강경태, 이원적청구범위해석방법에관한검토, 특허판례연구, 박영사, 2012 년, 면 ; 김상은, 특허청구범위해석의이중적기준, 특허판례연구, 박영사, 2012 년, 485, 486 면. 101) 대법원 선고 2007 후 3752 판결, 선고 2007 후 807 판결등. 102) 대법원 선고 2008 후 4202 판결등. 103) 대법원 선고 2001 후 2856 판결등. 104) 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010 년, 259 면. 105) 西森みゆき, 知的財産訴訟の実務 (4), 法曹時報제 59 권 5 호, 2007 년, 35 면. 106) 강경태, 특허청구범위해석론의재검토, 특허소송연구제 4 집, 2008 년, 142 면. 20

29 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 을기재한특허청구범위의기재에기초하는것이당연하다는점, 108) 반면, 일단특허청에따라부여된특허발명의외연을확정할때는 ( 특허침해판단시 ) 특허청구범위를문언그대로해석하면특허권자에게과대한보호를주고제3 자에게부당한불이익을입게하는위험이있으므로, 타당한결론을이끌어내기위하여발명의상세한설명은도면을고려해기술적범위를제한해석할필요가있다는점에근거하여, 특허성판단과특허침해판단에서특허청구범위의해석을달리하는이원적해석론이일본에서유지되고있다고보인다. 109) 이사건판결은특허침해소송에서법원이동일한특허청구범위를대상으로특허성판단과특허침해판단에서두번의특허청구범위해석을하도록하고있다. 여기서, 두판단은동일한특허청구범위해석원칙 110) 을가지나그해석의목적과취지에서차이가있어, 법원이기존과같이이원적해석론을유지할지아니면, 이사건판결을계기로일원적해석론으로태도를바뀔지주목된다고할것이다. 사견으로, 이사건판결은특허침해소송에서의진보성판단을특허무효심판과연계하고있다는점, 민사법원과특허법원간의진보성판단의차이를최소화하여야한다는점등을고려하면, 특허침해소송에서특허청구범위해석은이원적해석론보다는일원적해석론이바람직하다고생각한다. 나. 일사부재리특허심판 ( 심결취소소송 ) 과특허침해소송은전혀별개의독립된소송으로서, 두소송이동시에계속중이어도중복소송에해당하지않고, 법률상으로는어느한쪽의결론이다른소송에서기속력을가지지도않는다. 대법원도특허침해소송에서확정심결의인정된사실은특별한사정이없는한유력한증거자료가되나, 당해특허침해소송에서제출된다른증거내용에비추어그확정심결에서의사실판단을그대로채용하기어렵다고인정되면이를배척할수있다고판시하고있다. 111)112) 한편, 특허법제163 조는심판의심결이확정된때에는그사건에대하여는누구든지동일사실및동일증거에의하여다시심판을청구할수없다고하여일사부재리를규정하고있다. 확정된심결에대하여일사부재리의효력을인정한근거는첫째서로모순, 저촉되는심결이나판결이발생하는것을방지하고그로써동일한확정심결이나판결의신뢰성과권위를유지하도록한다는점과, 둘째남소를방지하여심판절차의경제성을도모함으로써, 동일심판에대하여상대방이다시심판에응하여야하는번거러움을면하 107) 일본특허법제 17 조의 ) 일본특허법제 36 조제 5 항. 109) 中山信弘編著, 앞의책상권, 면. 110) 특허청구범위해석은특허청구범위기재에기초하는문언해석을한다. 다만, 특허청구범위에기재된발명은원래출원명세서의발명의상세한설명이나첨부된도면을전혀참작하지않는다면그기술적인의미가정확하게이해될수없는것이므로출원발명에특허를받을수없는사유가있는지여부를판단함에있어서특허청구범위의해석은특허청구범위에기재된문언의일반적인의미를기초로하면서동시에출원명세서의발명의상세한설명이나첨부된도면을참작하여객관적 합리적으로하여야한다 ( 대법원 선고 2005 후 520 판결참조 ). 111) 대법원 선고 99 다 판결. 112) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책, 338 면. 21

30 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 도록하고특허심판원은반복하여다시심판하여야하는비경제로부터해방될수있다는점에있다고할것이다고한다. 113) 이사건판결은특허침해소송의법원이그특허가 특허무효심판 에의하여무효로될것임이명백한경우에특허무효사유인진보성을판단할수있다고판결함에따라, 이제는무효심판과특허침해소송의두절차에서특허무효를판단하게되었고, 두절차간에도일사부재리가적용되는지문제가될수있다. 일본특허법은우리나라와마찬가지로일사부재리를규정하고있다. 114) 학설상무효심결이확정된후특허침해소송에서무효심결의동일사실및동일증거에의하여무효사유를주장할수있는지통일되어있지않다. 구체적으로첫째, 특허침해소송의피고가무효심판을제기하고동시에특허침해소송에서도무효의항변을주장했지만, 무효가아니라는불성립심결이확정된경우는물론, 타인이제기한무효심판에서불성립심결이확정된후, 특허침해소송에서동일사실및동일증거에따라무효를주장하는것이허용되지않는다는설이있다. 둘째, 제3자가청구한무효심판의확정심결이존재해도, 무효심판에관여하지않은피고의소권을부당하게해칠리없으므로피고는동일사실및동일증거에따라무효항변의주장을할수있다는설이있다. 그리고셋째, 특허침해소송의피고가무효심판을제기하고동시에특허침해소송에서도무효의항변을주장했지만, 무효가아니라는불성립심결이확정된경우에는신의성실의원칙 ( 신의칙 ) 115) 에따라특허침해소송에서동일사실및동일증거에따라무효를주장하는것이허용되지않는다는설이있다. 116) 특허법제163 조의일사부재리규정은 그사건에대하여는... 다시심판을청구할수없다. 고하는데, 여기에서말하는 심판 은청구취지가동일한심판즉청구취지의대상이되어있는권리가동일하고종류가동일한심판이라고해석된다. 이와관련하여적극적권리범위확인사건과소극적권리범위확인사건은그사건의확인대상이동일하고증거도동일한경우이를동일한심판으로긍정하는것이판례의입장 117) 이다. 118) 더욱이, 일사부재리의효력이타인의심판결과에따라무효심판청구를하는사람각자가가지는무효심판을청구할수있는고유한이익을제한하는것이어서이를확장해석하는것이바람직하지않으므로, 심결취소소송에일사부재리의효력이미치지않는다고보고있다. 119) 따라서무효심판의확정심결에따른일사부재리의효력은특허침해소송에서미치지않는것으로, 특허침해소송에서확정심결의동일사실및동일증거에따라무효를주장하는것이허용된다고할것이다. 다만, 무효심판의청구인과특 113) 권택수, 일사부재리의원칙, 특허소송연구제 1 집, 특허법원, 2000 년, 149 면. 114) 일본특허법제 167 조 ( 何人も 特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは 同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない.). 115) 신의칙 ( 信義則 ) 은사회공동생활의일원으로서서로상대방의신뢰를배반하지않도록성의를가지고행동해야하는것을말하며, 민법제 2 조 1 항에 권리의행사와의무의이행은신의에좇아성실히하여야한다. 라고신의칙을규정하고있다. 116) 中山信弘編著, 앞의책하권, 면. 117) 대법원 선고 75 후 18 판결, 선고 2003 후 427 판결등. 118) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책 면. 119) 정상조, 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010 년, 면. 22

31 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 허침해소송의피고가동일인이라면, 무효가아니라는불성립심결이확정된경우특허침해소송에서피고는신의칙에따라동일사실및동일증거에따라무효를주장하는것이허용되지않는다고보는것이타당하다. 120) 다. 권리남용항변에대한재항변으로서특허의정정특허권자는특허의정정에의해서특허의무효사유를제거하여특허무효를방지할수있는데, 121) 특허의무효사유에근거한권리남용항변에재항변으로서특허의정정을주장할수있는지살펴본다. 우선, 일본은킬비판결에서권리남용항변을부정하는특별한사정으로서 정정심판이청구된경우 를예시하였다. 하지만, 2004 년일본특허법제104 조의 3은 특별한사정 이라는조건을부가하지않았는데, 이는정정에의해서무효사유가해소될것으로확실히예측되는경우에는 그특허가무효심판에의하여무효될것으로인정될때 에해당하지않는것이라고볼수있기때문이라고한다. 122) 한편, 재항변으로서특허의정정을주장할때, 특허권자가정정심판청구나무효심판에서정정청구가실제로있어야하는지가문제이다. 이에대하여법원은정정심판청구나무효심판에서정정청구가실제로없더라도, 정정청구가있다면정정이인정되어특허무효사유가해소될것으로판단되면정정후청구항을전제로한판결을할수있다고하는것도부자연스럽지않다는주장이있다. 123) 또한, 지식재산고등재판소는특허권자가정정심판을실제로청구한때도, 법원은그정정이특허청에서인정되지않으리라고판단되면정정심결이확정되기전에권리남용항변을인정할수있다고판시하였다. 124) 따라서일본의경우에특허의정정이실제로청구되지않더라도, 법원은그정정에의하여특허무효사유를극복할수있는지를판단하여권리남용항변에대한재항변으로인정하는것으로보인다. 앞서살펴본바와같이, 이사건판결은권리남용금지의예외로 특별한사정 을구체적으로예시하거나시사하고있지않다는점, 이사건판결에서 특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 에관하여실제로특허무효심판의청구를요구하지않는다고보이는데, 특별한사정 에대하여만굳이실제로정정심판의청구 ( 무효심판에서정정청구 ) 가있어야한다고하면공격방어방법에서원고와피고간에형평성을유지할수없다는점등을고려하면, 특별한사정 은법원이진보성결여의무효사유를정정에의하여치유할수있는지를판단할수있으면넉넉하다고할것이다. 120) 신의칙은모순된거동금지의원칙등법적인권리와지위가가지는내적한계를설정함으로써형식논리의관철에따른부당한결과의도출을막는한정기능을수행할뿐아니라, 법적특별결합관계에있는당사자들사이의권리및의무의내용을구체적으로확정함으로써계약내용을보충하는기능을한다. 특히, 무효심판심결의확정은당사자들간에동일사실및동일증거에의한특허성결론이형성된것이라고할수있어신의칙의보충기능에의하여특허침해소송에서동일사실및동일증거에따른무효주장은허용되지않는다고볼수있다고생각한다. 121) 특허의정정은특허권이설정등록된후특허청구범위가지나치게넓게기재되거나명세서나도면에잘못된기재또는분명하지않게기재된사항을바로잡아특허무효를미리방지하는데그의의가있다 ( 특허청, 조문별특허법해설, 2007 년, 327 면 ). 122) 中山信弘編著, 앞의책하권, 1824 면. 123) 中山信弘編著, 앞의책하권, 1824 면. 124) 知財高判平 平 21( ネ ) 号. 23

32 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 더욱이, 이처럼특별한사정으로 정정가능성 을권리남용에대한재항변으로본다면, 정정심판을청구하지않고도권리남용항변에즉시재항변할수있어서보다신속하고일회적인분쟁해결이가능하고, 권리자의 정정가능성 주장에대하여상대방이직접적으로반론을전개할수있어양당사자의참여를통해더욱충실한심리를진행할수있으며, 법원이명백성요건을판단할수있다면 정정가능성 도충분히심리할수있는것이므로이에대한심리의과도한부담이있다고도보이지않고, 분쟁을가능한하나의절차로해결할수있는효과가있다고할것이다. 125) 정리하면, 특허침해소송의법원은정정심판청구나무효심판에서정정청구가있고이러한청구가인정되어특허가무효되지않을것이라는심증이있다면특별한사정이있는경우에해당한다고하여권리남용항변을기각할수있다는것이다. 나아가, 정정심판이실제로청구되지않았더라도, 법원이진보성결여의무효사유를정정에의하여치유할수있다고판단한다면이역시도특별한사정이라고할수있을것이다. 다만, 권리남용항변에대한 정정가능성 주장이재항변에해당한다고하더라도, 실제로정정심판의청구는권리자에게여전히가장간결하고확실한대응방법이라고할것이다. 라. 재심 126)127) 특허의유효성 ( 특허성 ) 은특허침해소송의요건사실이므로, 무효 정정심결에의한특허권의변경은민사소송법제451 조제1항제8 호의규정에따라확정판결의재심사유에해당한다고할것이다. 당해특허의무효심결이확정될때다음과같은두가지경우가쟁점이될수있다. 우선, 특허침해소송에서특허가유효하고특허침해성립을긍정한확정판결후, 그특허를무효로하는무효심결이확정된경우이다. 이경우는확정판결이있었던후, 무효심판에의해서그확정판결의기초가되는특허가무효로되어해당특허는처음부터없었던것으로간주하므로, 128) 민사소송법제451 조제1 항제8호의규정에의거그확정판결은재심사유를가진다고할것이다. 129) 다음으로, 특허침해소송에서특허가유효하지않다고하여특허침해성립을부정한확정판결이있었던후, 해당특허는무효가아니라는심결이확정된경우이다. 이는무효심결이판결의기초가되었던특허를변경하는것이없으므로그확정판결은민사소송법제451 조제1항제8 호의규정에의한재심사유를가진다고할수없다는견해가다수설이다. 130)131) 하지만, 특허제도는특허권의행사를통하여권리자의 125) 福井友司, 木村達矢, 権利濫用の抗弁と訂正審決の確定, 知財管理 Vol.55 No.2, 2005 년, 면. 126) 재심은확정된종국판결에대하여그소송절차에중대한흠이있거나판결의기초가된자료에그냥둘수없는흠이있을때에그판결의취소와재심판을구하는비상불복신청방법으로, 확정판결이담고있는하자가너무도중대한경우에기판력에따르는법적안정성보다당사자의권리구제라는구체적정의를도모하려는제도이다. 127) 여기서재심은강흠정, 특허침해소송의재심에대한연구, 지식재산연구제 6 권제 3 호, 2011 년, 면참고. 128) 특허법제 133 조제 3 항. 129) 서울중앙지방법원 선고 2005 재가합 25 판결, 수원지방법원여주지원 선고 2007 재가합 16 판결. 130) 권택수, 요건사실특허법, 진원사, 2010 년, 259 면 ; 近藤昌昭 & 齋藤友嘉, 司法制度改革概説 2 知的財産関係二法 労働審判法, 商事法務, 2004, 62 면. 131) 대전지방법원 선고 2008 재가합 56 판결은특허법원 2007 허 4489 호판결을 판결의기초가된민사나형 24

33 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 이익보호를목적으로하는것인데권리자가유효한권리를가지고있음에도특허침해소송에서특허성을인정받지못하여권리행사를제한받는다면권리자로서는억울한측면이있을수있다. 따라서법적안정성측면에서재심은엄격하게제한되어허용되어야하겠지만, 특허권자와침해자간의이익균형을실현하고권리자의권익보호라는정의를추구한다는측면에서이경우에권리자의권리를구제할방안을마련할필요가있다고할것이다. 한편, 특허침해소송에서특허침해에관한판결이확정된후, 정정심결에의하여특허의권리범위에변경이발생하면재심사유에해당하게된다. 다만, 정정심결에의하여특허가형식상변경되지만그권리범위에서실질적변경이없는경우 132) 에도재심을허락하면, 재심의남발에따라법적안정성이훼손될위험이커져당사자의구체적정의를실현하고자하는재심의목적이희석되고소송경제면에서도바람직하지않다고생각한다. 따라서확정판결이있었던후에특허를정정하는정정심결이확정되었다고하여획일적으로확정판결에대한재심을허용하기보다는특허의권리범위를실질적으로변경시킬개연성이거의없는단순오기정정등에관한정정에의한재심을제한할필요가있다. 133) 마. 특허침해소송의확정판결후확정된무효 정정심결효력제한무효및정정심결의확정은소급효를가지므로, 134) 민사소송법제451 조제1항제8호의규정에따라확정판결에대하여재심사유를발생시켜, 특허침해소송의결론을바꿀수도있다. 재심은확정된종국판결에대한비상불복방법으로, 확정판결이담고있는하자가너무도중대한경우에기판력에따르는법적안정성보다당사자의권리구제라는구체적정의를도모하려는제도이다. 하지만, 특허분쟁은특허침해소송과특허심판 ( 심결취소소송 ) 이함께진행되는것이일반적이고, 무효 정정심판은청구횟수에제한이없고청구시기도그리엄격히제한하고있지않으므로, 특허침해소송절차는그이외소송절차에비하여재심이제기될가능성이현격히크다고할수있다. 원고 ( 특허권자 ) 와피고 ( 특허침해의심자 ) 는특허침해소송에서종국판결이확정되더라도, 이미받은손해배상을부당이익으로되돌려주거나손해배상금을지급하여야하는법률적불안정상태를벗어나기어렵다. 일본은 2011 년특허법개정에서제104 조의 4를신설하여, 135) 본안이나가처분에의한손해배상금에 사의판결, 그밖의재판 으로보고, 이특허법원판결이대법원판결에의하여파기되어바뀐것이라고하여재심을허용하였다. 132) 정정중에서잘못된기재를정정하는경우 ( 오기정정 ) 와분명하지아니한기재를명확하게하는경우 ( 석명 ) 에해당하는정정은통상적으로무효사유에영향이없고특허의권리범위에영향을주지않다 ( 최성준, 정정심결이확정된경우무효심판에미치는영향, 정보법판례백선 (I), 박영사, 28 면 ; 대법원 선고 2007 후 3394 판결, 대법원 선고 99 후 598 판결참고 ). 133) 대법원은정정심결이확정되면재심사유 ( 상고사유 ) 에해당한다고보는경향이일반적이지만, 대법원 선고 2002 후 2839 판결은정정된사항이특허무효사유의유무를판단하는전제가된사실인정에영향을미치는것은아니어서민사소송법제 451 조제 1 항제 8 호에정한재심사유에해당하지않는다고판시하였다. 134) 특허법제 133 조제 3 항및제 136 조제 8 항. 135) 일본특허법제 104 조의 4 ( 主張の制限 ) 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に次に掲げる審決が確定したときは当該訴訟 25

34 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 관한종국판결이확정된이후에는무효심결, 존속기간연장등록무효심결, 또는정정심결이확정되더라도이를재심의소제기에서주장하지못하도록하였다. 이는종래에무효나정정심결이확정되면그효과는소급되어일본민사소송법제338 조제1항제8 호 136) 에의한재심사유에해당할가능성이있고, 특히특허침해소송에서 1 인용판결이확정된후무효심결이확정된경우, 2 인용판결이확정된후정정인용심결이확정된경우, 3 기각판결이확정된후정정인용심결이확정된경우에는특허권자는선고받아수령한손해배상금을부당이득으로반환하거나피고는판결결론이바뀌어손해배상금을지급하여야할법률적불안정의문제점을해결하고, 당사자는특허법제104 조의 3에근거하여특허성에관하여주장 입증할기회를얻고있었다는점을고려한것이다. 137) 우리나라는일본보다특허침해소송의특허성판단과무효심판의특허성판단간에차이가발생할개연성이더커서, 138) 그차이를줄여당사자의권리구제라는구체적정의를구현할필요성을외면하기어려운실정이다. 또한, 일본과달리우리나라는이사건판결에의하여특허침해소송에서진보성을이유로권리남용항변을할수있게되었으나, 앞에서살펴본바와같이권리남용항변을주장할수있는무효사유의범위, 명백성의의미등논의되어야할사안들이여전히남아있어, 당사자가특허침해소송에서특허성판단에관하여충분한주장 입증의기회를얻고있다고할수없다. 따라서일본이 2011 년특허법제104 조의 4를신설하여특허침해소송의확정판결후확정된무효 정정심결의효력을제한한조치를우리나라가현시점에서도입하는것은타당하지않다고생각한다. 다만, 앞으로도특허침해소송관련환경변화를관찰 분석하여법적안정성과구체적정의실현사이의균형을맞추어야하겠다. 바. 자유기술항변과의관계자유기술항변은특허침해소송에서피고가특허권자의청구를기각시키고자자신이실시하고있는기술이특허출원당시의공지기술과일치한다는것을입증하는것이다. 이는공지기술은만인공유의재산으로누구나자유로이사용할수있어서특정출원인에게만독점권을부여하여서는아니된다는특허법 の当事者であつた者は当該終局判決に対する再審の訴え ( 当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む ) において 当該審決が確定したことを主張することができない 一当該特許を無効にすべき旨の審決二当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決三当該特許の願書に添付した明細書 特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの 136) 일본민사소송법제 338 조제 1 항제 8 호는우리민사소송법제 451 조제 1 항제 8 호에대응하는것으로, 판결의기초가된민사나형사의판결, 그밖의재판또는행정처분이다른재판이나행정처분에따라바뀐때 재심사유에해당한다는규정이다. 137) 平成 23 年改正法の審判制度関連改正規定の概要 면 ( kijun2/h23_jitumu_kanngae.htm 검색 ). 138) 일본은지적재산고등재판소가특허침해소송과심결취소소송 ( 무효심판 ) 을함께처리하도록관할을집중하고있지만, 우리나라는특허침해소송은민사법원이담당하고심결취소소송은특허법원이담당하고있어상대적으로특허성판단의통일성을확보하기어렵다. 26

35 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 의기본원리에입각한것이다. 139)140) 판례는대법원 선고 96 후750 판결 141) 이자유기술항변을인정한이래로, 권리범위확인심판사건, 142) 민사사건, 143) 형사사건 144) 에서도이를인정하고있다. 구체적으로자유기술항변은발명이공지의기술만으로이루어진경우뿐만아니라그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우도적용한다. 145) 일본은동경지방재판소 고무뉴판결, 146) 동경고등재판소 판결 147) 에서자유기술항변을인정한이후이항변을인정하는경향을보이고있다. 148) 킬비판결이나일본특허법 104 조의 3에의하여자유기술항변이불필요하게된것은아니고, 공존한다는견해들이있다. 149) 자유기술항변은특허침해소송에서피고의실시기술이특허출원당시의공지기술에비하여신규성이나진보성이부정되는지에관한것인데, 권리남용항변은신규성, 진보성외에도기재불비, 분할 보정위반, 모인출원등의특허무효사유에근거할수있으므로피고에게매우유용한수단이다. 또한, 자유기술항변은피고의실시기술과특허출원당시의공지기술을대비하는반면, 권리남용항변은당해특허와공지기술을대비하는것으로대비대상에서다르다. 이에따라자유기술항변은피고의실시기술이특허발명의필수적구성요소를모두포함하면서기술적특이성이있는별개의구성요소도함께포함하고있으면특허발명에대한진보성판단결과와실시기술에대한자유기술판단결과가일치하지아니하여진보성없는특허권행사를저지하지못하는미비점도있다. 150) 따라서권리남용항변은자유기술항변의미비점을 139) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책, 252 면. 140) 자유기술항변은독일에서제창된자유로운기술수준의항변 (Einwanddes freien Standes der Technik) 에기초를두는것으로, 아직특허무효심판의청구에제척기간이존재했을무렵, 제척기간경과후의특허침해소송에서공지기술을포함한특허권이행사되었을때, 적절한결론을이끌기위해서제창되었다 ( 中山信弘, 特許侵害訴訟と公知技術, 法学協会雑誌 98 권 9 호, 1142 면 ). 141) 특허발명의권리범위를확정함에있어서공지공용의기술은그것이신규의기술과유기적으로결합된것이아니면권리범위에서제외되어야하는것이므로, 특허발명과이에대비되는 ( 가 ) 호발명이동일유사한발명인지여부를판단함에있어서판단의대상이되는것은양발명중공지부분이포함된부분을제외한나머지부분에한한다할것이고, 따라서특허발명과대비되는 ( 가 ) 호발명이공지의기술만으로이루어진경우에는특허발명과의동일유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그 ( 가 ) 호발명은특허발명의권리범위여하및특허발명과의유사여부에관계없이특허발명의권리범위에속하지않는다. 142) 대법원 선고 89 후 568 판결, 선고 96 후 1989 판결, 선고 98 후 2832 판결, 선고 2002 후 2181 판결등. 143) 대법원 선고 2002 다 판결등. 144) 대법원 선고 2005 도 4341 판결등. 145) 대법원 선고 99 후 710 판결, 선고 2002 후 2181 판결등. 146) 하자있는의장권에기초한청구를받은상대방은무효심판의청구와는별도로자기가실시하고있는의장이당해등록의장과의관계에서공지의장과동일또는실질적으로동일하다는것을주장입증하여당해등록의장에포함되지않는다는의미에서의청구권불발생의항변을할수있다고해석함이상당하다. 147) 피고물건은본건특허출원전에공지된기술을실시하는것에지나지아니하므로그것을판매하는피항소인의행위는본건특허권의침해가될여지가없다. 148) 성기문, 자유기술항변, 정보법판례백선, 박영사, 2006 년, 43 면. 149) 小橋馨, 特許法 104 条の 3 と公知技術の抗弁, 法科大学院論集第 4 号, 18 면 ( AA , 검색 ). 牧野知彦, 侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁, 知財管理 Vol.58 No.4, 2008 년, 480 면. 150) 박원규, 앞의논문, 139 면. 27

36 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 보완한다는점에서그의의가있다. 그러나권리남용항변은정정에의한소송지연, 심결취소소송과특허침해소송간의판단차이발생가능성등의문제점을가지고있다. 한편, 자유기술항변은피고의실시기술과특허출원당시의공지기술을대비하는것으로특허의정정과무관하게심리 판단할수있으므로, 특허의정정에의하여소송지연이발생하지않아소송의신속화가가능하다. 또한, 자유기술항변은해당특허의권리범위를해석할필요가없으므로해당특허의권리변동 ( 무효 정정 ) 에영향을받지않으므로, 심결취소소송과특허침해소송간의판단차이를우려할필요가없다. 물론, 재심사유도발생하지않는실익이있다. 151) 따라서권리남용항변과자유기술항변은그나름대로의의가있고장단점이있는것으로서로공존하고보완하는관계라고할것이다. 다만, 권리남용항변은일반조항에기초한법리이므로성문법체계를채택하고있는우리나라에서는다른구제수단이없는예외적, 특수적상황에서만이를적용하여야할것이기때문에, 특허침해소송에서권리남용항변과자유기술항변이모두적용가능할때는법원은자유기술항변에대해서만판단하는것이타당할것이다. 152) 사. 무효사유의범위앞에서살펴본바와같이, 이사건판결은특허침해소송에서권리남용항변의근거로특허발명의진보성을명시하였다. 그런데특허법은특허의무효사유로진보성결여뿐만아니라신규성, 기재불비, 선원위반등을규정하고있으므로, 153) 이사건판결에따른권리남용항변에기초가되는특허무효사유의범위를명확히할필요가있다. 일본은킬비판결및특허법제104 조의 3에서무효사유를제한하고있지않으므로, 모든무효사유에근거해권리남용항변을주장할수있다. 실제로특허침해소송에서권리남용항변의무효사유는신규성과진보성결여가가장많고, 기재불비, 분할 보정위반, 모인출원순이라고한다. 154) 한편, 이사건판결은특허침해소송에서권리남용의전제로써판단할수있는무효사유가 진보성결여 임을거듭밝히고있다는점, 권리남용이론은 일반조항 에기초한법리로다른구제수단이없는예외적, 특수적상황에서만이를적용하여야한다는점에비추어, 이사건판결은특허침해소송에서판단할수있는특허무효사유를 진보성결여 만으로한정하고있다고해석해야한다는주장이있다. 155) 하지만, 앞서살펴본대법원 2000 다69194 판결은권리남용항변의전제로특허의무효사유에별다른제한을부가하지않았고, 대법원 2008 다11832 판결은그무효사유로진보성뿐만아니라신규성도명시 151) 小橋馨, 앞의논문, 면. 152) 박원규, 앞의논문, 139 면. 153) 특허법제 133 조 ( 특허의무효심판 ). 154) 특허제 2 위원회제 1 소위원회, 侵害訴訟における特許無効の抗弁の研究, 知財管理 Vol.58 No.9, 2008 년, 1149 면. 155) 박원규, 앞의논문, 면. 28

37 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 하고있다는점, 진보성외에신규성, 모인출원, 조약위반등무효사유에의해서도당해특허는무효될수있는것으로서, 권리남용항변에서진보성과그외무효사유를굳이구별할이유나근거가있다고보이지않는다는점, 권리남용은일반조항으로서최후의수단으로원용하는보충적인원칙에머물러야하지만권리남용항변을인정하지않으면실질적정의와당사자들사이의형평을실현하기곤란한모인출원, 조약위반등무효사유에도그항변의허용이필요하다는점등을참작하면, 권리남용항변의전제인무효사유를 진보성 만으로제한할근거는미약하다고할것이다. 따라서이사건판결은권리남용항변의특허무효사유로진보성을명시하고있으나이는특허무효사유로진보성을예시하고있는것으로보는것이타당하고, 특허법에규정된다른무효사유를배제하고있다고할수는없다. 아. 권리범위확인심판과의관계 권리범위확인심판은그법적성격에관하여학설상사실관계확정설과권리관계확정설로나뉘고있다. 하지만, 판례는권리범위확인심판은권리관계확정설에근거하여단순히특허발명의범위라고하는사실구성의상태를확정하는것이아니라그권리의효력이미치는범위를대상물과의관계에서구체적으로확정하는것이라고한다. 156) 권리범위확인심판에서는특허침해소송에서와마찬가지로자유기술항변이허용되고있다. 다만, 이심판에서특허무효사유로써진보성을판단할수있는지는학설상논란이되고있다. 구체적으로권리범위확인심판에는가능하다는설, 157) 특허침해소송에는긍정적이나권리범위확인심판에는부정적인설, 158) 진보성이없는것이명백한경우에만가능하다는설 159) 등이있다. 160) 판례상, 대법원 선고 81 후 56 전원합의체판결 ( 권리범위확인심판의상고사건 ) 이등록된 156) 김태현, 권리범위확인심판의본질과진보성판단의가부, 특허소송연구 4 집, 특허법원, 2008 년, 면. 157) 무효심판에의하여만무효를판단할수있게한기본적이유가특허청이라는기술적전문가집단에의하여무효를선언할수있도록한것에있다고보면같은특허청이권리범위확인심판에서도무효를전제로판단할수있다고보아야하고, 특허법원도무효심판과권리범위확인심판등의심결의취소소송의전속관할권이있는전문법원으로기술심리관들의보좌를받기때문에침해소송을담당하는일반법원과는달리평가될수있으므로, 권리범위확인심판과그심결취소소송에서는특허의무효를선결문제로판단할수있다고보아도무방하다는것이다. 158) 특허무효심판을관장하는기관에제기된권리범위확인심판절차에서무효항변을인정함에는판단의상충등다소의위험이있고, 원래권리범위확인심판은특허의기술적범위와확인대상발명의일치여부를심판함에본질적가치가있는절차이므로과중한법적무게를주는것이어떤지를검토할필요가있다는것을근거로든다. 159) 권한분배의원칙을근거로 권리범위확인심판에서진보성판단불가의법리 ' 를인정하면서도, 진보성이없는것이명백한경우는신규성이결여된경우만큼이나그하자가중대하고명백하므로위법리의적용을완화하여진보성판단이가능하도록하여그권리범위를부정하자고한다. 또한, 행정행위의공정력등을근거로무효심판은특허처분을무효화시키는형성적성질을갖는행정처분이고, 특허법소정의무효사유는처분취소사유에불과하므로당연무효설은취할바가못된다고전제하고, 다만, 특허의무효심결이확정되기전이라도특허침해소송을심리하는법원은특허의무효사유가존재하는것이명백한가에관하여판단할수있고, 심리결과당해특허에무효사유가존재하는것이명백할때에는그특허권에기한금지ㆍ손해배상등의청구는, 특단의사정이없는한, 권리남용에해당되어서허용되지않는다고해석함이상당하다고본위일본의 킬비 판결이특허무효심판에관한특허법규정이나무효심판의본질과도상충하지않는다고하면서, 이를 한정적권리남용설 이라고한다. 160) 김태현, 앞의논문, 면. 29

38 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 특허발명전부가출원당시공지공용의것이었다면특허무효심결의유무에관계없이그권리범위를인정할수없다고판시한이래, 대법원은특허발명이신규성이없는경우에공지기술제외설에근거하여그권리범위를인정하고않는태도를보이고있다. 그리고대법원 선고 97 후2095 판결이권리범위확인심판과그심결취소소송에서특허발명의진보성을판단할수없다고판시한이래현재까지그실무가이어지고있다. 이사건판결은특허침해소송에서해당특허발명의진보성을판단할수있다고명확하게판시하였지만, 그판시가권리범위확인심판에도그대로적용될수있는지의문이다. 더욱이, 권리범위확인심판은특허권의효력이미치는범위를확인대상발명과의관계에서구체적으로확정하는것으로 161), 그에의해서침해금지청구권의존부나손해배상채무의존부와같은실체적인권리관계까지확인하거나확정하는것은아니다. 따라서권리범위확인심판청구를가리켜권리남용에해당한다고하기어렵다. 162) 다만, 권리범위확인심판은앞서본바와같이, 권리관계를확정하는기능을수행하는것으로특허전문기관인특허심판원에실질적으로특허침해여부에관한심리를하는것인데, 특허침해소송에서의결론과모순되거나차이가있다면권리범위확인심판의제기능을다한다고할수없다. 따라서권리범위확인심판에권리남용항변을도입하는것은무리이나, 특허침해소송의결론과통일을이룰수있도록특허의무효사유를판단할수있는법적근거를연구할필요가있다. 자. 권리남용항변과특허무효주장권리남용항변은일반적으로권리의존재를전제로하고그권리의행사를저지하는항변이라고이해된다. 이사건판결도무효사유를가진특허권은형식적으로존재하지만, 그배타적효력인금지청구권, 손해배상청구권등을발생시키지못하는 권리행사장해사유 를가진다는취지로판시하였다. 하지만, 권리남용항변은권리자가권리행사를할때에적용할수있으나, 피고가선제적으로금지나손해배상청구권의부존재를확인하는소를제기한경우에는, 권리자가특허권의행사를하고있지않기때문에피고가권리행사가없는특허권을대상으로권리남용의법리를주장하기는어렵다고생각한다. 한편, 특허무효주장은권리행사의저지보다는권리발생장해사유에관한것으로특허권자의권리행사에대항하는경우및청구권부존재를확인하는경우모두에적용할수있다. 다만, 특허법은당해특허의무효는전문적지식과경험을갖춘특허심판원심판관의심판에의해서만가능한것으로규정하고, 163) 특허권은무효심결의확정까지는적법하고유효한것으로간주하고있어, 164) 특허침해소송의법원이특허무효주장을허용하기는쉽지않을것이다. 161) 대법원 선고 90 후 373 판결. 162) 특허법원 선고 2009 허 7987 판결. 163) 특허법제 133 조 ( 특허의무효심판 ), 제 143 조 ( 심판관 ), 제 186 조제 6 항 ( 심판을청구할수있는사항에관한소는심결에대한것이아니면이를제기할수없다.). 164) 특허법제 133 조제 3 항. 30

39 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 필자는특허침해소송에서특허무효주장을허용하면서그무효판단의효과를당사자에게만제한하는것이권리남용항변보다권리자와피고간에공격방어방법의균형을제공하는것으로바람직하다고생각한다. 이사건판결은특허가일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적으로무효로되는것은아니라고하여, 개별사건에서구체적타당성을확보하면서도공사법의이원체계라는우리나라법제의기본틀을유지하였다. 마찬가지로, 특허침해소송에서피고의특허무효주장을허용하지만, 특허무효에대세효를부여하지않을수있을것이다. 7. 특허청의대응에관한제안 가. 특허심판의신뢰도제고 특허사건의전문기관으로서특허심판원이그역할을제대로수행하고국민에게질높은행정서비스를제공하기위해서는특허심판의품질을높여야하겠다. 특히, 이사건판결에따라특허발명의진보성판단은특허심판원의무효심판에병행하여특허침해소송에서심리될개연성이높아졌다. 따라서종전과는달리특허심판원은특허발명의진보성판단에대하여특허침해소송법원과비교되어평가받게되었다. 특허심판원은기존에도심판품질을높이기위하여구술심리의도입, 심판관의역량제고등다양한정책을추진하여, 특허심판에불복하여특허법원에심결취소소송이제기되는비율을 10% 대로낮게유지하고있다. 165) 구체적으로보면, 특허거절불복심판등결정계심판의특허법원소제기비율은 2011 년에 7.1% 로매우낮은반면, 무효심판등당사자계심판의비율은 42% 로높게나타나고있다 년특허법원판결을통한특허 실용신안사건심결의취소율을보면, 전체취소율은 21.1% 인데결정계심판은약 8% 이고, 당사자계심판은약 27% 이다. 166) 정리하면, 결정계심판의제소율이나취소율이매우낮은반면, 무효심판등당사자계심판의제소율이나취소율이상대적으로높게나타났다. 이는당사자계심판은특허분쟁이진행중인사건을심리하는것으로당사자간이해관계가첨예하여심결에대한당사자의불복률 ( 제소율 ) 이높다고보인다. 또한, 특허법원의취소율은결정계심판은낮고당사자계심판은높은데, 이는특허법원의심리범위와관련이된다고보인다. 즉, 결정계심판은그심리범위가거절결정의거절이유로제한되나, 무효심판등당사자계심판에대하여는당사자가심결이판단하지아니한것이라도그심결을위법하게하는사유를심결취소소송절차에서새로이주장 입증할수있고심결취소소송의법원은특별한사정이없는한제한없이이를심리 판단하여판결의기초로삼을수있다고보아무제한설을채택하고있다. 167) 165) 특허 실용신안사건을기준으로특허심판원의특허심판에대하여특허법원에소가제기되는비율은 2011 년 17%( 심결 : 4,289 건, 제소 : 729 건 ), 2010 년 15.5%( 심결 : 3,874 건, 제소 : 602 건 ), 2009 년 15.4%( 심결 : 3,787 건, 제소 : 584 건 ), 2008 년 19.8%( 심결 : 4,182 건, 제소 : 826 건 ) 이었다 ( 특허청, 지식재산주요통계, 2012 년, 79 면 ). 166) 특허청, 지식재산주요통계, 2012 년, 81 면. 167) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책, 면. 31

40 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 2010 년일본의경우, 소제기비율은결정계심판이 2.3% 이고당사자계심판이 64.6% 로, 우리나라와비교하면결정계심판은 3분의 1 수준이나당사자계심판은약 23p% 높다. 한편, 심결취소율을보면, 결정계심판은 22% 이고, 당사자계심판은약 26.9% 로, 결정계심판의취소율은우리나라보다높고당사자계심판의취소율은비슷한수준이다. 168) 일본판례는당사자계사건의심리범위에대하여제한설입장을취하고있다는점을감안하면, 169) 일본과비교하면우리나라당사자계심판품질이상대적으로높다고할수있다. 특허심판원이꾸준한노력으로특허심판품질을상당한수준에서유지하고있지만, 심판품질을더욱제고하여특허심판원의역할을강화하고신뢰도를높여야하겠다. 이를위해서, 기존구술심리의양적확대정책 170) 에서나아가구술심리전에당사자의모든주장과증거를제출하도록유도하여구술심리를내실화하고, 교육, 토론등을통하여심판관의역량을강화하여야하겠다. 또한, 심판관 1인당심결건수를보면, 우리나라심판관의업무량이과다하다. 특히, 근래들어특허분쟁이심화되어심리부담이큰당사자계심판청구건수가크게증가하고있고, 171) 우리나라특허심판은당사자심판의비중이외국에비하여큰편이므로, 우리나라심판관의업무량은외국과비교하면상당히크다고할것이다. 따라서심판품질을높이기하여서심판관의증원은반드시필요한사항이라고할것이다. 172) 나. 특허심판의신속한진행앞서살펴본바와같이동일한특허에관한분쟁이특허침해소송과특허심판 ( 심결취소소송 ) 에동시에진행되는경우가과반수이다. 두소송절차간에상호기속력이나기판력이있는것은아니지만, 실무적으로먼저진행된절차가후속절차에영향을미치지않는다고할수없다. 특허분쟁이발생하면, 법원에특허침해소송이제기된후특허심판원에심판이청구되는것이일반적이다. 하지만, 특허심판원이특허전문기관으로서그심결을신속히진행하여그심결 ( 선고 ) 일은법원의선고일보다앞서고있다. 173) 2011 년기준특허심판원의심판처리기간은 10.2 개월로상당히짧은편이지만, 특허전문기관의전문적판단을특허침해소송법원이참고할수있도록무효심판, 정정심판등특허심판을신속히처리하여야하겠다. 168) 일본특허청, 産業財産権の現状と課題特許行政年次報告書 2011 年版, 2012 년, 면. 169) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책, 면. 170) 구술심리개최건수 : ( 07) 161 ( 08) 247 ( 09) 165 ( 10) 647 ( 11) 757 ( 12 계획 ) 780 건 ( 심판처리기간및심판품질선진화 T/F, 제 4 기책임운영기관정책방향설정을위한심판처리기간및심판품질제고방안, 2012 년, 12 면 ). 171) 당사자계심판건수는 ( 05) 3,327 건 ( 09) 3,392 건 ( 11) 3,516 건 ( 12.5) 1,589 건 ( 전년대비 25% 증가 ) 이다 ( 심판처리기간및심판품질선진화 T/F, 앞의보고서, 1 면 ). 172) 2010 년심판관 1 인당심결건수는한국이 76 건 (2011 년, 84 건 ), 유럽특허청 16 건, 일본 60 건이다 ( 심판처리기간및심판품질선진화 T/F, 앞의보고서, 18 면 ). 173) 아래표는특허침해소송의 1 심법원과특허심판원의제소일 ( 청구일 ), 선고일 ( 심결일 ) 을비교한자료이다 ( 특허청, 관할집중방향수립을위한특허소송판결현황분석, 2010 년, 81 면 ). < 특허침해소송의 1 심법원과특허심판원의선후관계 ( 제소일 청구일 )> 32

41 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 일본은 2010 년결정계인거절불복심판의평균심리순번대기기간이 23.7 개월이지만, 무효심판의평균심리기간은 9.8 개월이고, 정정심판은우선심리를수행하여평균심리기간은 2개월이었다. 174) 특허분쟁에서특허심판의신속한진행이중요해짐에따라, 주요선진국은심판관의증원, 심결문작성의간소화등의대책을수립하여특허심판처리기간단축에노력하고있다. 우리나라도 2012 년에심판처리기간 9개월을달성하고, 향후심판처리기간을점진적으로단축하여 2016 년까지 6개월로줄일계획을수립하여노력중이다. 175) 특히, 당사자계심판은특허분쟁에직접관련되는것으로심판품질을유지하면서신속한처리가필요하다고할것이다. < 특허침해소송의 1 심법원과특허심판원의선후관계 ( 선고일 심결일 )> 174) 일본특허청, 産業財産権の現状と課題特許行政年次報告書 2011 年版, 2012 년, 61 면. 175) 심판처리기간및심판품질선진화 T/F, 앞의보고서, 6 면. 33

42 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 다. 특허권자에의한소극적무효심판의신설특허권자가특허발명의진보성이부정되지않는다는취지의확인을구하는가칭 소극적무효심판 을청구할수있도록소극적무효심판제도의신설을검토할필요가있다. 특허심판원은사실상 3심제하에서의 1심법원의구실을하고있는데, 법률이이처럼행정조직인특허심판원이 1심을관장하도록하는것은일반소송과달리특허청의전문적인지식과경험이필요하기때문이다. 176) 특히, 진보성판단은발명의유형과성질에따라법원의판례나특허청의심사기준에의하여규율되는측면이강하고, 진보성판단기준을설정하는문제는각국의산업발달단계나수준에따른정책적인고려와규범의통일화압력사이의긴장관계가형성되는영역이므로, 177) 특허에관한전문지식과고도의기술이해가필요하다. 한편, 현재무효심판은 이해관계인 만이청구할수있어, 피고 ( 침해의심자 ) 는언제든지특허무효심판을청구할수있다. 그러나특허침해소송에서특허무효사유에의한권리남용항변이있더라도, 특허권자는특허전문기관인특허심판원의판단을자발적으로청구할수없어특허권자는특허무효사유의판단을특허침해소송의법원에만의존할수밖에없다. 따라서특허권자가진보성결여의주장에적극적으로대응할수있도록, 특허사건의전문기관인특허심판원에서특허성에대한확인 입증의기회를부여하여공격방어방법에서피고 ( 침해의심자 ) 와의형평을맞추어줄필요가있다. 특히, 가칭 소극적무효심판 이그역할을하기위해서는당사자구도를형성하는것이필요하다. 만약특허권자가청구인으로서무효심판을청구할수있다면두가지장면을상상할수있을것이다. 첫장면은청구인 ( 특허권자 ) 이특허침해소송에서피고에의하여제기된무효사유를주장하면서관련증거를모두무효심판에제출하고, 특허심판원의전문적판단에따른심결을특허침해소송에활용하는것이다. 하지만, 두번째장면은청구인이무효심판에서무효가아니라는취지의심결을얻기위하여일부증거나특허요건과는관련이적은증거를제출하는경우인데, 이경우에는청구인이원하는바와같이특허는무효가아니라는취지의심결을얻더라도특허침해소송에서현출된증거에의하지않은심결을특허침해소송에활용하기어려울것이다. 단, 두번째장면은특허심판원의기능을퇴색시키거나악용하는것이므로, 이를방지하고특허심판원의전문성을제대로활용하기위해서는무효심판에피고나이해관계인을당사자나참가인으로참여를유도하는것이바람직하다. 라. 정정심판에서정정에관한이해관계인의의견진술기회부여 정정심판은특허권자가특허의정정에의해서특허의무효사유를제거하여특허무효를방지할수있도록하는제도이다. 178) 정정심판의청구인은특허권자이고피청구인은특허청장이기에, 179) 정정심판의 176) 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010 년, 356 면. 177) 특허법원지적재산소송실무연구회, 앞의책, 162 면. 178) 특허의정정은특허권이설정등록된후특허청구범위가지나치게넓게기재되거나명세서나도면에잘못된기재또는분명하지않게기재된사항을바로잡아특허무효를미리방지하는데그의의가있다 ( 특허청, 조문별특허법해설, 2007 년, 327 면 ). 34

43 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 구조는결정계심판에해당한다고할것이다. 특허심판원심판관은정정심판의청구가정정요건에위반된다고인정하는경우에는청구인인특허권자에게그이유를통지하고기간을정하여의견서를제출할기회를주고있다. 180) 하지만, 특허분쟁에서특허무효에다툼이있는경우에, 특허권자가방어수단으로정정심판을청구하는것이일반적인데, 현행특허법은정정심판의구조상이해관계인에게의견제출기회를주고있지못하다. 한편, 우리나라는무효심판과정정심판이함께계속중인경우실무상으로는정정심판의심결이확정될때까지무효심판의심리를중지하여그처리가지연되는문제가있어, 2001 년특허법을개정하여무효심판에서피청구인인특허권자가무효심판절차계속중에지정된기간내에정정을청구할수있도록하는무효심판절차에서의정정청구 181) 를도입하였다. 182) 무효심판절차에서의정정청구에관한청구인은당해무효심판의피청구인인특허권자이고, 이정정청구의피청구인은무효심판청구인이아니라관념상특허청장이라고할것이다. 심판장은무효심판청구인에게정정청구서의부본을송달하여야하지만, 183) 이는정정청구의피청구인 ( 당사자 ) 의자격이아니라이해관계를달리하는상대방의지위를갖기때문으로무효심판청구인은정정청구에대한의견이나자료를제출할수있으나의무는아니다. 184) 이사건판결은특허침해소송에서특허의무효사유인진보성을판단할수있다고하였으므로, 앞으로는무효심판의청구없이특허침해소송에서무효항변을주장하는피고에대항하여특허권자가정정심판을청구하는경우도나타날것이다. 이경우에도무효심판의정정청구와마찬가지로이해관계인인특허침해소송의피고에게특허권자의정정청구에관한의견제출기회를주어, 정정의적부를보다정확하게심리하도록하는것이바람직하다. 마. 특허침해소송의법원과특허심판원간의정보교류 특허침해소송의법원과특허심판원사이에정보교류를활성화하여상호판단의차이를최소화하도록강구하여야하겠다. 현행특허법은심결취소소송이제기될때에특허법원이그취지를특허심판원에통지하도록규정하고있으나, 185) 특허사건에대하여민사법원과의공식적인정보교환의법적근거가마련되어있지못하다. 한편, 일본은일본특허법제104 조의 3을신설시이와같은판단의차이를최소화하기위한목적으로, 일본특허법제168 조제5 항과제6 항을신설하여 186) 특허청심판관은필요하다고인정하는서면의사 179) 특허법제 136 조제 1 항. 180) 특허법제 136 조제 5 항. 181) 특허법제 133 조의 ) 정상조 박성수공편, 앞의책, 411 면. 183) 특허법제 133 조의 2 제 3 항. 184) 정상조 박성수공편, 앞의책, 면. 185) 특허법제 188 조 ( 소제기통지재판서정본송부 ). 186) 일본특허법제 168 조제 5 항 : 裁判所は 前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において 当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され 又はその通知後に最初に提出されたときは その旨を特許庁長官に通知するものとする. 일본특허법제 168 조제 6 항 : 特許庁長官は 前項に規定する通知を受けたときは 裁判所に対し 当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる. 35

44 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 본을보내도록법원에요구할수있도록하였다. 특허심판원이특허침해소송에서특허발명의진보성과관련된서면을참고할수있다면, 그판단에서법원과의차이를줄일수있을것으로생각한다. 따라서특허심판원도무효심판계속중인특허사건이법원에계류중이고무효항변이있는경우, 그소송기록에서심판관이필요한서면의사본을송부하도록요청할수있도록근거규정을마련하는것을검토할필요가있다. 바. 관할집중의조속한추진특허침해소송과무효심판 ( 심결취소소송 ) 사이에진보성판단의차이를최소화하기위하여, 특허법원이특허침해사건과심결취소사건을모두담당하도록관할집중을조속히추진할필요가있다. 일본은특허침해소송에서특허무효사유에대한판단할수있도록특허법을개정한시기에맞추어지적재산고등재판소를설치하고, 이재판소는특허침해소송과심결취소소송을모두관할하게되었다. 187) 특히, 지적재산고등재판소는동일한특허에관한특허침해소송과심결취소소송사건을같은재판부에배당하여그판단의통일성을유지할수있도록하고있다. 한편, 우리나라는특허분쟁소송제도가이원화체제다. 심결취소소송은특허법원관할이고, 특허침해소송은지방법원이 1심, 고등법원이 2심을담당한다. 사법제도가제대로기능하기위해서는판단결과가일관성이있고예측가능해야하는데, 특허사건도관할집중을통해재판결과의일관성을높여야하고, 특허침해소송에서기술적분석과판단을위해특허법원에서 2심항소재판을맡는것이바람직하다는산업계의의견이있다. 188) 2000 년부터 2009 년까지선고된특허침해소송 1심사건 408 건중 50% 가넘는 213 건이무효나권리범위확인심판과연계되어, 특허사건의과반수는특허침해소송과특허심판 ( 심결취소소송 ) 에동시에진행된다고할것이다. 이와같은이원화체계는한개의특허사건에대하여두개의절차에서비슷한쟁점을심리하므로필연적으로소송불경제를수반한다. 특히, 소송당사자의분쟁해결비용을증가시킨다. 두절차를진행하기위하여복수의대리인을선임하여야하고, 소송자료, 증거자료를중복하여제출해야한다. 더욱이, 분쟁해결의장기화되고있다. 소송기간만 11년 8개월이소요되었던쌍용제지와킴벌리클라크특허침해소송이가장대표적인경우이다. 특허침해소송의 2심법원선고일이심결취소소송의특허법원선고일보다앞서는경우는, 무효판단이 12.1%, 권리범위판단이 16.2% 에불과하여 189) 특허침해소송의법원이심결을기다리는측면도있다고보인다. 190) 우리나라는특허사건에대하여이원화체제를유지하고있어이와같은소송불경제, 분쟁의장기화의문제뿐만아니라판결의차이를발생시킬가능성을가지고있고실제로도판단이일치하지않는사례가 187) 일본특허법제 104 조의 3 시행은 로지적재산고등재판소의설치와동일자이다. 188) 김정중 (LG 이노텍상무 ), 박진하 ( 건국산업대표 ), 지식재산권분쟁해결제도선진화방안토론회, 국가지식재산위원회주최, ( 검색 ) 189) 특허침해소송 2 심법원과특허법원간의선고일선후 ( 특허청, 관할집중방향수립을위한특허소송판결현황분석, 2010 년, 81 면.) 36

45 특허침해소송에서특허발명의진보성판단 있다. 특히, 이사건판결을계기로특허침해소송의법원이진보성을판단할수있게되어이원화체제에의한문제점은더욱증폭될우려가있다. 따라서특허법원이특허침해사건과심결취소사건을모두관할하도록제도를개선할필요가있다. 8. 결론 이사건판결은특허소송이특허침해소송과심결취소소송 ( 특허심판 ) 으로나뉘어있는실정에서, 권리남용금지를도입하여개별사건의구체적타당성을확보하면서소송을신속하게진행할수있도록하였다는점에서그의의가매우크다. 하지만, 이사건판결은특허침해소송에서특허발명의진보성판단이대세효가없다고하였으나실제로는무효사유인진보성을이유로권리남용항변을원용하는자모두에게획일적으로특허권행사를부정하는형태가되므로, 민법에기초한권리남용금지가이처럼특허법에그대로적용될수있는지논의가필요하다고할것이다. 특히, 국가의엄격한심사를통하여형성된유효한특허권의행사를, 반사회적이고악의적인권리의행사라규정해서권리남용이라고까지할수있는지의문이든다. 또한, 이사건판결이제시한권리남용항변의적용요건중에서 명백성요건 은이원적특허소송체계를가진현실정에서는그의미가매우중요하고, 무효사유의범위 는이사건판결이명시한진보성에국한된다기보다는특허법이규정하고있는모든무효사유를포함하는것으로생각하며, 특별한사정의부존재 는정정심판이실제로청구된것인지보다는정정에의하여무효사유의해소가가능한지에따라판단되어야할것이다. 나아가, 이글은이사건판결이권리남용항변을허용함에따라새롭게제기되는이슈들을고찰하였다. 구체적으로특허침해소송의법원이특허무효심판에서특허가무효가될것으로인정되는지를판단하게됨에따라, 특허청구범위해석을무효심판에서하는것처럼할것인지아니면기존에특허침해소송에서침해여부판단에서하는것처럼할것인지명확히하여야할것이다. 또한, 이사건판결은개별사건의구체적타당성과신속한분쟁해결을달성하고자특허사건에권리남용금지를도입하였으나, 특허권은무효 정정심결의확정에따라변경될수있어확정된종국판결에재심사유가발생할가능성이다른권리보다크다는특성이있다. 이와관련하여권리남용항변에대한재항변으로서특허의정정, 재심, 그리고특 190) 특허청, 관할집중방향수립을위한특허소송판결현황분석, 2010 년, 면. 37

46 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 허침해소송의확정판결후확정된무효 정정심결효력제한의관점에서심도있게살펴보았다. 그이외에도일사부재리, 자유기술항변과의관계, 무효사유의확장, 권리범위확인심판과의관계, 권리남용항변과특허무효주장을소주제로이사건판결의영향을파악하였다. 이사건판결은특허발명의진보성 ( 무효사유 ) 판단을특허침해소송절차에서도할수있도록하였으므로, 무효사유의판단을전적으로담당하는특허청의적극적대응이필요하다고생각하여그대응방향을구체적으로제시하였다. 우선, 특허심판원이기존에심판품질제고와심판처리기간단축을위하여다양한정책과많은노력을하여왔으나, 특허전문기관으로서특허심판원의역할은역시고품질의신속한심판을제공하는것이므로심판관의증원등의획기적인대책마련이시급하다. 또한, 피고가기존에무효심판을통한특허무효공격기회에더하여특허침해소송에서도특허무효공격기회를확대하였으므로, 특허청은원고 ( 특허권자 ) 와피고 ( 침해의심자 ) 간공격방어의형평을제공하기위하여제도적으로소극적무효심판의신설을제안한다. 입법적대응에서특허심판 ( 심결취소소송 ) 과특허침해소송간에서특허발명의무효판단차이를최소화할수있도록, 관할집중의조속한추진과특허침해소송기록을특허심판원에송부하는방안을제시하였다. 특히, 향후이사건판결에따른특허심판과특허침해소송간의판단차이를최소화할수있는추가적연구를기대한다. 38

47 판 례 평 석 수 상 논 문 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 : 적용요건에대한비판적검토를중심으로 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결 우수상 정홍규 연세대학교법학전문대학원

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49 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 : 적용요건에대한비판적검토를중심으로 목차 1. 서론가. 논의의배경 : 특허무효판단의원칙과예외나. 문제의소재 2. 사건의개요 3. 판결의요지가. 원심판결요지나. 대법원판결요지 4. 침해소송중무효판단가능여부가. 무효판단부정설과긍정설나. 무효의항변및자유실시기술의항변 : 기존의이론 (1) 무효의항변 (2) 자유실시기술의항변다. 대상판결의권리남용의항변 (1) 권리남용의항변의의의및필요성 (2) 권리남용의항변의문제점 (3) 소결 : 권리남용의항변의제한적적용필요성 5. 권리남용의항변의요건에대한비판적검토가. 객관적요건의검토 (1) 특허발명의진보성이부정될것 ( 진보성요건 ) (2) 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 ( 명백성요건 ) ( 가 ) 명백성요건의의미 ( 나 ) 명백성요건의엄격한해석의필요성 (3) 특별한사정 ( 재항변요건 ) 이없을것나. 절차적요건의검토 : 권리남용의항변이있을것다. 주관적요건의검토 (1) 주관적요건요부에대한견해의대립 (2) 주관적요건이불필요한예외로의인정 6. 결론가. 침해소송중진보성판단과권리남용의항변나. 정책적제언 : 특허청과특허심판원의역량강화 41

50 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 가. 논의의배경 : 특허무효판단의원칙과예외특허권은신규성 1) 과진보성 2) 이라는실체적요건을갖춘것을전제로, 특허청을통한출원및등록이라는절차적요건을거친후에부여된다. 이행정청을통해발생한권리는누구에게나주장할수있는이른바대세효를가진것이다. 즉, 특허권자는자신의권리를정당한권한없이침해하는자등에대하여특허권에기한일정한권리를행사할수있다. 3) 이러한권리행사는특허권의출원및등록과달리원칙적으로법원에서그당부의판단이이루어진다. 그런데특허권에원시적하자가존재함에도착오로등록되는경우특허권은무효이며, 원칙적으로이해관계인또는심사관의무효심판청구와그에따른특허심판원의특허무효심결을통해특허권의무효가확인된다. 문제는이러한특허무효심결에의해특허권이소멸하기이전에, 특허권자는실시자가자신의권리를침해한다는주장을하며일반법원에침해소송을제기하는경우발생한다. 이때실시자는당해침해소송과별개로특허무효심판을청구하여당해특허권이무효임을확인받을수있을것이다. 하지만실시자는 ( 특허가무효이므로 ) 누구나실시가능한공공의영역에대한정당한실시를하고있음에도 원칙적으로 무효심판청구를통해적극적으로침해주장자의권리가무효임을확인받는절차를밟아야하는부당한부담을지게된다. 4) 특히, 침해소송을중에심판청구를하는경우, 정당한실시자임에도재판기간이장기화되어서침해금지가처분등으로인한실시의제한을받아경제적피해가발생할위험도크다. 이러한문제점을해결하기위해침해소송내에서상대방권리부여의부당함을직접다투어실시자자신과의관계에서만침해가성립하지않음이인정되도록하는법리가판례를통해서발전되어왔다. 그러나일반법원이침해소송내에서전문적인영역에서의특허권인정여부를직접판단하는것은쉬운일이아니며, 행정청의출원및등록을통해등록된특허권을사법부에서부정해버리는것이권한분립의원칙내지행정행위의공정력측면에서문제의소지도있다. 따라서일반법원에서특허권의유효성또는권리범위를부정할수있는지에대한논의가계속되어왔다. 1) 특허출원전공지된발명과동일한발명에대해서는특허를부여할수없다 ( 특허법제 29 조 1 항 ). 신규한발명의공개를대가로특허권을부여하는법목적에반하기때문이다. 2) 특허출원전공지된발명이해당하는산업분야의통상의기술자로부터용이하게창작가능한발명에대해서는특허를부여할수없다 ( 특허법제 29 조 2 항 ). 공지발명으로부터진보가미미한발명에대해독점권을부여하는것은공공의영역에대한제 3 자의자유실시를보장하는본법의목적에반하기때문이다. 3) 이때의민, 형사상조치에는침해금지청구 ( 특허법제 126 조 ), 손해배상청구 ( 민법제 750 조, 특허법제 128 조 ), 신용회복청구 ( 특허법제 131 조 ), 부당이득반환청구 ( 민법제 741 조 ) 등의일반민사상조치내지침해죄, 몰수등의형사상조치가있다. 4) 이한주, 특허침해소송에있어무효사유의판단, 사법논집, 제 41 집, 법원도서관, 2005, 543 면. 42

51 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 나. 문제의소재대법원 선고 2010 다95390 전원합의체판결 ( 대상판결 ) 은민법제2조의소정의권리남용을판단의기준으로삼아, 진보성을결여하여무효인특허를가진특허권자의침해금지및손해배상청구를권리남용으로구성할수있음을분명히했다. 나아가이러한경우에있어, 권리남용항변의구체적인인정요건을설시하였다. 이와같은판시내용은소송경제적인실익이매우크다. 하지만이러한판례에대한비판적검토도반드시필요하다. 첫째, 특허심판을통해무효를확인받는것이원칙인데, 이를일반법원이우회적으로판단하는것이타당한지여부가문제이다. 특히, 신규성에비해판단이용이하지않은진보성위반여부를일반법원이침해소송중에판단하도록하는것이실체적으로타당한지는더욱의문이다. 둘째, 만약권리남용의항변을통해침해소송중의특허무효의판단이가능하다고보더라도, 일반조항인민법제2조의적용은성문법체계하에서보충적으로만인정되는바, 사건판결에서법원이설시한요건들이적절한지에대해서도검토가필요하다. 2. 사건의개요 원고는드럼세탁기의구동부구조 ( 이사건제1 특허 ) 와세탁기구동부지지구조 ( 이사건제2특허 ) 에대해서특허를받은바있다. 원고는, 피고가제1특허의 5, 10, 31항과제2특허의 1항에관한제품을생산, 판매함으로써원고의특허권을침해하고있다고주장하면서, 피고의침해행위의금지, 침해물건의폐기및손해배상을청구했다. 이러한원고의주장에대해피고는 1제 1특허의 5, 10, 31항과제2 특허의 1항은출원전공지기술로부터통상의기술자로하여금용이하게창작가능하여진보성이결여되어무효라고항변하였으며, 2피고가실시하고있는기술은자유실시기술의영역에해당하여권리범위에속하지아니한다고주장하고있다. 나아가 3피고가실시하는기술은제1 특허제31 항과제2특허제1항의일부구성을제외하여실시하고있으므로권리범위에속하지않는다는항변을하였다. 이러한원 피고의주장에대해 1심법원은, 1제 1특허의 5, 10, 31항과제2특허의 1항은진보성이인정되어무효의권리가아니라고판시하고, 2피고의자유실시기술의항변을배척하였다. 다만, 3제 1특허의 31 항에대해구성요소완비의원칙을만족하지않는다는피고의항변을받아들였다. 이에따라제1특허의 5, 10항과제2특허의 1항에대해서는침해행위의금지및침해물건의폐기, 손해배상을명하였고, 제1 특허의 31항에대해서는원고의청구를배척하는일부인용판결을하였다. 1심판결에대해원고와피고는각각자신의패소부분에대한불복으로항소를제기했다. 원고는기존특허청구항외에제1특허 28 항, 제2특허 2항에대한침해행위의금지, 침해물건의폐기, 손해배상의청 43

52 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 구를추가적으로병합하였다. 이러한원 피고의항소에대해항소심법원은원고의특허권은모두진보성이인정되지않음이명백하므로원고의청구는권리남용에해당하여침해를인정할수없다고피고패소부분을취소, 청구기각판결을하였다. 원고는항소심의기각판결에대해다시상고를제기하였다. 이에대법원은전원합의체판결인대상판결에서, 권리남용의항변을근거로특허침해소송에서일반법원의특허발명에대한진보성판단이가능함을밝히고, 그요건을설시했다. 그렇지만, 당해사건에서는원고의제1 특허 31항이진보성이없음을이유로무효로될것임이명백한경우에해당하지않아권리남용에해당하지않으며원심판결선고이후제1 특허의 5, 28 항및제2특허의 1, 2항은정정심결이확정되어민사소송법 451 조 1항 8호의재심사유가발생한점을이유로사건전체에대해서파기환송함을판결하였다. 3. 판결의요지 가. 원심판결요지원고가등록받은드럼세탁기구동부구조및세탁기구동부지지구조중이사건에서침해를주장하는청구항전부는출원전공지기술로부터진보성이부정된다. 따라서이와같이무효사유가있는특허권에기초한침해및폐기청구와손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지아니하므로, 원고의이사건청구는이유없어이를기각하고피고의청구는이유있으므로그부분에대하여종전판결을취소하고청구를기각한다. 나. 대법원판결요지특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고할것이다. 다만원고가주장하는특허청구범위는공지기술로부터진보성이부정되어그특허가무효로될것임이명백하다고할수없다. 따라서이사건청구는권리남용에해당하지아니한다. 44

53 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 4. 침해소송중무효판단가능여부 가. 무효판단부정설과긍정설일반법원에서의무효판단을부정하는견해 ( 무효판단부정설 ) 는특허청이등록하여특허권의효력이생긴이상그권리는무효심결확정에의해무효임이확인되기이전에는일응유효한권리이므로 5) 침해소송등에서벗어나기위해서는실시자를포함한이해관계인내지심사관이별도의무효심판청구를통해특허권의무효를확인받아야한다는입장이다. 이러한절차를거치지않고일반법원에서무효사유를판단할경우특허청의등록은무의미해져서권한분립의원칙또는행정행위의공정력의논리에반한다고한다. 또특허권자입장에서는등록을통해유효한특허권임을믿고권리행사를한점에서예상하지못한피해를받을수있다는점을근거로한다. 일반법원에서의무효판단을긍정하는견해 ( 무효판단긍정설 ) 는별도의무효심판을통하지않더라도특허권을소급소멸시키지않더라도침해소송절차내에서직접적으로특허권의무효내지권리범위가없음을판단하여침해를부정할수있다는입장이다. 신속한판결이가능하여소송경제에도움이되며, 정당한실시권자를두텁게보호할수있다는구체적타당성을근거로한다. 6) 위두견해는특허제도의이상을어디에두느냐의가치판단의문제와관련된다고할수있겠으나, 침해소송중무효판단을전면적으로부정하는견해는소송경제, 구체적타당성, 실시자의적극적행위를강제할수단이없다는점에서부적당한면이있다. 7) 따라서권한분배의원칙이나행정행위의공정력을존중하면서도정당한실시권자를보호하기위한법리를구성하고자하는시도가판례와학설을통해있어왔 5) 대법원 자 91 마 540 결정. 6) 후술하는무효의항변 ( 공지기술제외설 ) 과권리남용의항변이이에해당한다고볼수있다. 7) 관련된판례인특허법원 선고 2007 허 판결에는다음과같이비판을하고있다. ⅰ) 무효사유가있는특허의권리범위를인정하거나그권리행사를허용하는것은특허권자에게부당한이익을부여하는반면그발명을실시하고하는자에게부당한불이익을과하는결과로되어, 발명을장려. 보호. 육성함으로써기술의진보발전을도모하고국가산업의발전에기여하게하고자하는특허법의목적 ( 제 1 조 ) 에부합하지않는다. ⅱ) 특허무효심판이특허심판원에계속되고특허권에기한손해배상청구소송또는처분금지청구소송 ( 이하침해소송이라고한다 ) 이일반민사법원 ( 이하침해소송법원이라고한다 ) 에계속중인경우, 당해특허에무효사유가존재하더라도침해소송법원은이를전제로한판결을선고할수없으므로특허의유효를전제로한판결을선고하거나특허심판원의무효심결이확정될때까지소송절차를중지하여야하는바, 전자의경우에는실체관계에반하고후자의경우에는소송의신속성에반한다. ⅲ) 침해소송이법원에계속된경우에우선적으로특허심판원의특허무효심결이확정되지않는한상대방에게특허무효사유존재에기한방어방법을불허하는것은특허의대세적무효까지요구할의사가없는상대방에게특허무효심판절차를강요하는것이되어추가적비용을부담하게한다. ⅳ) 특허심판원은같은특허권에관한특허무효심판과권리범위확인심판을관련사건으로하여같은심판관합의체 ( 심판부 ) 가심리하도록하는경우가많고, 이는그심결들의취소소송에관한특허법원의심리에서도마찬가지인바, 특허무효사건에서무효사유가존재한다고판단하더라도권리범위확인사건에서는특허무효가확정될때까지기다리지않는한특허무효를판단할수없기때문에동일한심판부또는재판부에서심리한경우에조차서로모순된심결또는판결을할수밖에없고, 최종적으로특허무효가확정되는경우특허의유효를전제로한권리범위확인에관한심결또는판결은무용지물로되어그절차는무익한헛수고로귀결되고만다. 45

54 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 다. 종래에는무효의항변과자유실시기술의항변이이와관련한주요한법리로판례에서받아들여져왔 고, 8) 대상판결에서는권리남용의항변이적용되었다. 나. 무효의항변및자유실시기술의항변 : 기존의법리 (1) 무효의항변특허권자의특허권이무효이므로권리범위를인정할수없다는항변이다. 특허법은신규의기술을공개한대가로서부여된독점 배타권이므로, 요건을충족하지않는기술을착오로등록한경우에는무효심결이확정되기전이라도특허권의권리범위를인정할수없다는것이다. 9) 대표적으로공지기술제외설을들수있는데특허권자의특허출원전공지기술과특허권자의발명구성요소일부또는전부가동일하여그공지기술의영역에대하여는권리범위를인정할수없다는항변을말한다. 10) 그러나특허권구성요소의전부가아닌일부가공지인경우에이공지구성만을제외하는경우다기재협범위원칙에의하여권리범위가넓어진다는결론이된다. 나아가이는구성요소가유기적결합을통해일체성을유지한채로하나의발명이된다는점에서일부를제외하는것은옳지않다는비판이있다. 따라서이는구성요소의일부를제외하는것이아닌특허발명의실시예중의공지된일부예를제외하는경우 11) 혹은해당발명의하위개념중일부가공지인경우하위실시태양을제외하는경우로해석해야할것이다. 12) 대법원 선고 63 후45 전원합의체판결은 실용신안권은신규성있는기술적고안에부여되는것이므로그효력이미치는구체적범위를정함에있어서는실용특허출원당시의기술수준이필연적으로고려되어야할것이고따라서그출원당시신규성이없는공지공용의부분에대하여는권리범위확인을구할수없다 고하면서구성요소의일부에공지공용의기술이있는경우해당범위에대해서는권리범위확인을구할수없다는설시를한바있다. 나아가대법원 선고 81 후56 전원합의체판결은 등록된특허의일부에그발명의기술적효과발생에유기적으로결합된것이아닌공지사유가포함되어있는경우그공지부분에까지권리범위가확장되는것이아닌이상그등록된특허발명의전부가출원당시공지공용의것인경우에도특허무효의심결의유무에관계없이그권리범위를인정할수없다 고판시하여등록된특허발명의전부가출원 8) 곽민섭, 권리범위확인소송에서특허무효사유의판단및선출원규정에있어서발명의동일성판단, 특허소송연구 5 집, 특허법원, 2010, 면 ; 김태현, 권리범위확인심판의본질과진보성판단의가부, 특허소송연구 4 집, 특허법원, 2008, 면 ; 이한주, 특허침해소송에있어무효사유의판단, 사법논집, 제 41 집, 2005, 면 ; 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010, 면. 9) 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010, 27 면. 10) 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010, 31 면. 11) 임병웅, 이지특허법, 제 9 판, 한빛지적소유권센터, 2011, 682 면. 12) 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅰ, 박영사, 2010, 1123 면. 46

55 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 당시공지공용의것인경우에도특허무효심결의유무에관계없이그권리범위를인정할수없다고판시하였다. 이외에도판례는특허등록된기술이공지기술과동일영역이여서신규성이부정되는경우에한하여무효의항변의적용을긍정하고있다. 하지만권리범위를명시적으로부정하게되는무효의항변을진보성영역에까지적용하는것에대해조심스러운태도를보이고있었다. 대법원 선고 91 마540 결정에서 특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록이된이상이와같은심판에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것이며, 법원은위와같은특허를무효로할수있는사유가있더라도다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수없는것 이라고하며나아가 등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의것인경우에는특허무효의심결유무에관계없이그권리범위를인정할수없다할것이나, 이는등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의기술에비추어새로운것이아니어서소위신규성이없는경우그렇다는것이지, 신규성은있으나그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수있는것이어서소위진보성이없는경우까지법원이다른소송에서당연히권리범위를부정할수있다고할수는없다 고하였다. 이처럼진보성영역에서는무효의항변을쉽게인정하지않았다. 13) (2) 자유실시기술의항변특허권자의권리에대한특허성판단없이실시자의실시발명이특허권자의출원전공지기술로부터동일하거나, 통상의기술자로부터용이하게창작가능한경우특허권자의특허발명과비교할필요없이침해를구성하지않는다는견해이다. 공지공용의영역에해당하는기술은누구도독점 배타적권리를주장할수없고누구든지실시가능하다는특허법목적에근거한다. 대법원 선고 96 후1750 판결에서 특허발명과이에대비되는 ( 가 ) 호발명이동일 유사한발명인지여부를판단함에있어서판단의대상이되는것은양발명중공지부분이포함된부분을제외한나머지부분에한한다할것이고, 따라서특허발명과대비되는 ( 가 ) 호발명이공지의기술만으로이루어진경우에는특허발명과의동일 유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그 ( 가 ) 호발명은특허발명의권리범위여하및특허발명과의유사여부에관계없이특허발명의권리범위에속하지않는다 고판시하여특허권의무효또는권리범위의명시적인판단없이실시발명이등록발명의권리범위에속하지않음을판단하였다. 나아가대법원 선고 99 후710 판결에서는 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통 13) 대법원 선고 98 다 7209 판결, 대법원 선고 97 후 1016 판결, 대법원 선고 97 후 2095 판결에서도동일한법리를확인한바있다 47

56 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 상의지식을가진자 ( 당업자 ) 가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 고판시하여권리범위를부정하지않으면서침해를인정하지않는자유기술의항변의법리가진보성영역에적용될수있음을명시한바있다. 자유기술의항변은공지기술로부터동일한경우, 또진보성이인정되지않는범위에대해서도침해여부를판단할수있다는점과, 권한분립의원칙과의충돌을피함과동시에구체적타당성에기한침해불성립의결론에도달할수있다는장점이있다. 하지만특허권자의입장에서는특허권이무효가되지도않았으며, 권리범위가판단되지도않았음에도침해인정의판결을받을수없는불합리가있다. 나아가실시자는자신의실시발명이특허성이없다는것을적극적으로주장 증명하여야하고법원입장에서는특허권이부여된발명도아닌일반실시중인발명의특허성을판단하는결과가된다는점에서아이러니한상황이발생하게된다. 14) 또한자유실시기술의항변의판단대상이특허권자의발명과대응하는실시자의발명구성요소인지 ( 대응구성설 ), 아니면발명전체를기준으로신규 진보성을판단하는것인지 ( 전체구성설 ) 가문제되는데, 판례의전체구성설을따를경우특허권자의발명은무효사유를가짐에도실시자의발명은특허성을가지게되어자유기술의항변이성립되지않는불합리한경우가발생할여지도있다. 구체적타당성을꾀하면서도권력분립의원칙에반하지않기위해다소기교적인우회적방법을택한결과, 논리적불합리로인해소송당사자들이불만족스러워할뿐만아니라법체계의안정성도떨어뜨리게되는한계를갖는다. 다. 대상판결의권리남용의항변에대한검토 (1) 권리남용의의의및필요성특허권자의특허권이무효사유를가져그권리행사가권리남용에해당하여그행사를부정해야한다는견해이다. 특허법에는과거미국의특허법과동일하게특허권남용에대한규정이있었으나삭제되어실정법상근거가사라진바, 특허권또한재산권의일종임에착안하여재산권의일반법인민법제2조의권리남용조항으로그법적근거를설명하고자하는것이다. 15) 대법원 선고 2000 다69194 판결에서 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 고판시하여권리남용설이인정될수있음을설시한바있으나이는방론으로설시된것이었으며나아가기존의판례와는배치되는것으로많은논란이있었다. 14) 백건수, 재산권나눔법학회 (cafe.daum.net/lawnanum) 게시글. 15) 정상조 박성수, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 2010, 34 면. 48

57 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 이판례의의미에대하여방론에불과한것으로일반적인법리를설시한것이아니라는견해가있으며 16), 기존의여러학설중권리남용설을채택한것이라는견해 17), 권리남용이라는표현을쓰고있지만특허무효항변을직접인정한것이라는견해 18) 등이나뉘어있었다. 그런데대상판결인대법원 선고 2010 다95390 전원합의체판결에서 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다 고판시하여권리남용의법리를인정한것으로보이는판시를하였다. 이번판례가대법원 선고 2000 다69194 판결과다른점은기존의방론이아닌본설시에서직접적으로언급하여사건에적용되었다는점과일반적인무효사유가명백한경우를판단할수있다고언급한것과달리진보성여부에대하여심리 판단할수있다고판시한점에차이가있다. 따라서종전해석중방론에불과하며일반적인법리의설시가아니라는견해는받아들이기힘들게되었고따라서이것이권리남용의법리를받아들인것인지기존의무효의항변과다를바없는것인지그해석이문제가된다. 양판례는모두 권리남용 이라는용어를사용하면서권리행사를부정할뿐 권리범위 에대한명시적인언급은하지않는것으로보아종전의무효의항변과는다른법리를선보이려는것으로해석된다. 나아가신규성의무효사유를갖는특허권은무효의항변을통해공지기술제외설을인정한반면진보성의무효사유를갖는경우에는공지기술제외설을인정하기힘들다는점, 또자유기술의항변은신규성 진보성영역모두에대해판단이가능하지만구체적타당성에반하는부당한결론에이를수있다는점과특허권의무효사유에대한직접적인판단이아닌실시자의발명에대한특허성판단이라는난점을동시에해결할수있는점에서권리남용설에무게를실을수있을것으로보인다. 따라서대법원 선고 2000다69194 판결와대상판결은종전의무효의항변 ( 공지기술제외설 ), 그리고자유실시기술의항변과는다른독자적인법리를인정하는것이라고봄이타당하다고생각된다. 16) 이두형, 특허권침해관련법적공격 방어수단에관한고찰, 사법논집, 제 43 집, 법원도서관.; 박성수, 한국의특허권남용규제, LAW&TECHNOLOGY, 제 3 권제 1 호, 서울대학교기술과법센터. 17) 손경한, 신특허법론, 법영사, 2005, 717 면.; 이한주, 특허침해소송에있어무효사유의판단, 사법논집, 제 41 집, 법원도서관, 2005, 면. 18) 박정희, 특허침해소송등에서당해특허의무효사유에대하여심리판단할수있는지여부, 지식재산 21, 통권 91 호, 특허청, 2005 년 7 월, 11 면. 49

58 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (2) 권리남용의항변이가지는문제점권리남용의항변에대하여민법제2조의신의성실의원칙과함께일반조항에해당하여불확정적인개념또는일반조항으로의도피라는비판이있다. 이러한일반조항은형평법적사고에바탕을둔것으로성문법체계인우리나라의법체계와근본적으로어울리지않고, 때문에이러한일반조항의남용은성문법의법적용및해석의안정성을파괴하고입법작용을사법에부담시키는것으로보이기때문이다. 19) 이러한민법상권리남용법리자체에대한비판을뒤로하고서라도, 무효인특허권의행사에민법상권리남용의법리가적용될수있는가가문제된다. 민법상권리남용은권리자체는유효하나그권리의행사가부당한경우에적용되는반면, 특허권이무효라면, 비록무효심판에의해확인되지는않았으나실질적으로권리자체가없는것과같다. 나아가민법상권리남용의법리는구체적사건마다개별적으로판단을해야하는것인데반해, 무효사유가존재하는특허권의행사는획일적 일률적으로동일한결론에이르는것이된다는비판이있다. 20) 또한민법상권리남용은소유자의권리가권리남용에의해물권적보호가불가능해진경우손해배상으로보호가능한경우가있는데, 특허권의경우물권적보호외에도손해배상에의한보호도허용되지않는다. 21) 나아가명시적으로권리범위를부정한것이아닐뿐실질적으로동일한결과를가져온다는점에서 등록을믿고권리를행사한특허권자에게예상하지못한피해를가져올뿐만아니라, 등록주의의근간을 흔들여지가있어법적안정성에반하는결과를가져온다. (3) 소결 : 권리남용의항변의제한적적용의필요성이러한권리남용의항변이가지는맹점이있음에도불구하고, 진보성영역에서의일반법원이침해소송에서특허무효의판단을할필요성이인정되는한, 이법리의수용여부는다른법리와의비교를통해서판단되어야할것이다. 무효의항변의법리와비교해볼때, 신규성이아닌진보성영역에서의무효사유를판단을할수있도록하는법리로서실익이있다. 자유실시기술의항변의법리와비교해볼때에는, 확인대상발명의권리판단을통해특허권의진보성이부정된다는점을간접적으로판단한것과는달리직접적으로특허권의무효사유를바탕으로판단하여논리적불합리를제거할수있다는점에서우월성을갖는다고할수있다. 하지만권리남용의항변의법리를넓게인정하여진보성영역에서의무효판단을일반법원에서전면적으로긍정하게된다면앞서언급한단점들로인해그장점이무색해질수있다. 대상판결과같은권리 19) 이영준, 새로운체계에의한한국민법론 ( 총칙편 ), 박영사, 2004, 57 면. 20) 이한주, 특허무효와권리남용, 사법논집, 제 41 집, 법원도서관, 2005, 592 면. 21) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권, 제 27 호, 2009, 면. 50

59 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 남용의항변의적용이일반조항으로의도피가아니라구체적타당성을기하기위해보충적으로민법제2 조를적용하는것으로이해되기위해서는, 권리남용의항변이인정되는요건을엄격하게정하는것이요구된다. 대법원도이와같은문제점을인지하여대상판결에서도권리남용의항변의적용요건을설시하였다. 하지만그적용요건이갖는모호성이있는바이에대한비판적검토가요구된다. 따라서이하에서는대상판결이설시한권리남용의항변이인정되기위한요건과그에대한비판적검토를시도한다. 5. 권리남용의항변의요건에대한비판적검토 대상판결은특허권자의침해금지등의청구가권리남용이되기위한요건으로실체적요건으로 ( 객관적요건인 ) 1특허발명의진보성이부정될것 ( 진보성요건 ), 2특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 ( 명백성요건 ), 3특별한사정이없을것이설시되었다. 절차적요건으로는권리남용의항변이있을것이설시되었다. 본절에서는각요건이갖는의의를밝히고, 이들요건에대한비판적검토를시도하겠다. 비판적검토에서는위요건들중검토가필요한것뿐만아니라 주관적요건 에대한검토도시도한다. 판례는주관적요건에대해별도의언급은없었지만, 일반적인민법제2 조의적용요건으로주관적요건이필요하다는것이판례의입장을고려하여특허침해소송에서권리남용의항변을인정할때에도주관적요건을요구해야한다는주장 22) 이있기때문이다. 가. 객관적요건의검토 (1) 특허발명의진보성이부정될것 ( 진보성요건 ) 대상판결은권리남용의항변을인정하는사안을진보성이부정되는경우로설시하고있다. 이에대한반대해석상신규성위반의권리에대해서는권리남용의법리를적용이불가능하다는설시로이해될수있다. 이에따르면정작진보성보다더욱명백하고큰흠결이라할수있는신규성이부정되는권리의행사는권리남용이아니라는결과가된다. 하지만신규성위반의영역에서는무효의항변이일반적으로인정되고있으므로, 일반조항인민법제2 조에근거한본법리가적용될필요는없다고본다. 즉, 신규성이없는경우에는권리남용의항변을인정하지않는것으로새기는것도문제되지않는다고본다. 22) 박원규, 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용이론, 청연논총, 제 9 집, 사법연수원,

60 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (2) 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 ( 명백성요건 ) ( 가 ) 명백성요건의의미 본대상판결이전에특허침해소송에서권리남용의항변이인정될수있음을판결의방론으로써밝힌대법원 선고 2000 다69194 판결에서는그요건으로 특허에무효사유가있는것이분명한때 를적시했다. 이에대한해석으로다양한의견이있었다. 명백성의의미를 1침해소송법원이판단할수있는무효사유의범위 ( 특히진보성 ) 의문제로보는입장, 2후술할 특별한사정 이라는요건과관련하여해석하는입장, 3증명도 ( 심증의정도 ) 의문제로해석하는입장 23) 등크게세가지로분류해볼수있다. 명백성요건을무효사유의범위로보는입장은무효사유가 ( 신규성위반에서와같이 ) 명백한경우에만권리남용의항변이이뤄질수있다고보고, 진보성위반의경우에는이법리의적용이가능한것이지여부에대한검토해왔다. 즉, 신규성위반에서만명백성을인정할것인지, 나아가진보성위반중에서도명백성을인정할수있는것인지를논의한것이다. 대법원 선고 2000 다69194 판결에서의 특허에무효사유가있는것이분명한때 에권리남용의항변이가능하다고만하여신규성 진보성에대한언급이없었기때문에생긴논의라할수있다. 하지만대상판결에서는진보성요건을별도로분명히한바, 이러한판례의해석은수용하기어렵다. 두번째견해는권리남용의요건중하나로제시된 특별한사정 과의관계를갖는요건이라는입장이다. 24) 다시말해후술할특별한사정의대표적인예인정정심결에의해무효사유가치유되는경우가있는데, 그러한정정심결이받아들여져무효사유가치유되는것이불가능해지는경우만이명백한경우라는견해이다. 하지만이견해에의할경우, 이요건의적용범위가지나치게좁혀져서이법리에의한권리구제가사실상어렵게된다. 나아가명백성요건을 특별한사정이없을것 요건의판단에종속되도록하여, 명백성요건의독자적의미를약화시키게되는데이는명백성요건을 특별한사정이없는한 이라고별도로설시한판례의태도와도맞지않는다. 뿐만아니라판례가설시한요건중하나를무의미하게하는것은일반조항의자의적적용가능성을넓힐위험성을용인하는해석이므로인정하기어렵다. 따라서명백성요건을심증의정도의문제로보는것이타당하다. 이심증의 정도 에대한견해는다시두가지로나누어진다. 1먼저침해소송외에서행해지고있는무효심판내지심결취소소송에서무효이유의존재가인정되는경우보다도더높은고도의심증을요한다는견해가있다. 이는특허요건을결여에관하여권한있는행정청의판단을경유하지않은채로특허권행사를부정함은절차적이익의형평성측면에서부당하다는점을근거로한다. 2이에반해일반민사소송에서말하는일반적인증명도로족하다는견해가있는데, 이는특허청의판단에종속되는판단을함은법원의역할에맞지않는다는것을근거로한다. 25) 그런데이두번째견해 (2) 는판례의명백성이라는별도의요건이주어지지않더라도당연히인정 23) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권, 27 호, 2009, 238 면. 24) 이한주, 특허무효와권리남용, 사법논집, 제 41 집, 법원도서관, 2005, 면. 25) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권, 제 27 호, 243 면.; 辰巳直彦, 무효이유가존재하는것이명확한특허권에기한금지등의청구와권리의남용, 民商法雜誌, 제 124 권, 제 1 호, 2001, 130 면 ( 재인용 ). 52

61 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 되는민사소송의일반적인요건이며, 일반법원이특허청의판단에구속될필요가없다는논거는구속될필요가없다는것이지반드시따르지않아야한다는것은아닌점에서이견해는인정하기힘들다. 침해소송에서권리남용의항변을판단하는것은특허심판원에계류중인무효심결을기다릴수있음에도소송경제를위해예외적으로인정한다는점에서일반심증보다더높은개연성을요구한다고보는입장이타당하다. 만약이명백성요건을완화하여해석할경우, 특허침해소송의결과와그에패소한측이청구한특허심판의결론이모순되는결과를발생시킬가능성을높여서, 등록을신뢰한특허권자나침해소송의결과를신뢰한실시자및제3 자에게큰불이익을가져다줄수있다. ( 나 ) 명백성요건의엄격한해석의필요성특허법은특허심판원의특허심판을통해서특허청이등록한특허를무효화하는것을원칙으로삼고있다. 일반법원이침해소송중에특허를 ( 사실상 ) 무효화하는것은어디까지나소송경제적요청에따른예외적현상이다. 명백성요건을완화하여해석할경우, 이와같은예외의근본적인문제점인권한분립의원칙과행정행위의공정력을해침은물론전문성이부족한일반법원의무효판결이특허권자나이해관계인의이익을심각하게저해할수있다는점이다. 특히대상판결은진보성위반의침해소송에서일반조항인민법제2조를근거로한권리남용의항변을인정하고있다는점에서, 요건의엄격성이적극적으로요구된다. 따라서앞서의검토대로명백성의요건은무효심판내지심결취소소송에서무효이유의존재가인정되는경우보다도더높은고도의심증을요한다는의미로파악되어야만한다. 이때요청되는엄격성정도는, 특허침해소송에서권리남용의항변을통해진보성을판단함에따른소송경제적이익이그로인하여발생할수있는피해보다크다는점을분명하게인정할수있는수준이어야할것이다. 그피해는구체적으로 ( 권력분립의원칙과행정행위의공정력을해친다는추상적인것도있지만 ) 특허권자의특허가침해소송으로무효가확인된것과같은상황에서, 특허권자가특허를확인받게되는경우가발생할확률과밀접한상관관계를갖는다고하겠다. 특허권자의특허가진보성이없는것으로판단되어침해소송에서패소한후, 특허권자는특허심판을청구하여자신의특허를확인받는경우에나타나는피해가그대표적상황이될수있다. 이경우, 특허권자가입게되는피해는당연히고려되어야한다. 뿐만아니라침해소송의피고이외의자들이이무효화된기술을이용하는시장에참여할것이며이후특허심판을통해특허권자의특허가다시인정되게될경우, 피고및제3자의손해는막대할수밖에없다. 결국일반법원이특허심판과일치된판단을할가능성이매우높을때에만침해소송에서의진보성판단의소송경제적이유가타당성을인정받을수있을것이다. 현재의명백성요건이이런이익형량의결과를반영할수있는것인지판단하지않을수없는데, 그기초가되는것은일반법원의특허관련사건에대한전문적해결역량이될것이다. 하지만현재일반법원이특허관련사건의심리에서특허심판원이나특허법원과같은전문성을갖추었다고판단할수있는지는의문이다. 따라서다시한번명백성요건의엄격성을강조하지않을수없게된다. 53

62 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 요건의엄격성은확보하기위해서는, 명백성이인정될수있는경우를구체화하기위한노력을통해서이룰수있다. 그러나현재대상판결의설시는구체적예측가능성을담보하지못하고있다. 따라서당사자들은권리남용의항변또는후술하는이를조각시키는특별한사정이되는요건사실에대해서무차별적으로주장하여법원의심리부담을가중시킬염려가있다. 또그에따른판결도소송당사자의순응을이끌어내기어려울수있다. (4) 특별한사정 ( 재항변요건 ) 이없을것특별한사정이라함은다른요건을만족함에도권리남용에해당하지아니할특별한경우를말하며, 이특별한사정의존재는실시자의권리남용의항변에대응하여특허권자에게유리하게작용하는주장이므로재항변으로볼수있다. 따라서특허권자가주장 증명해야할요건이라볼수있다. 일본최고재판소는이른바 킬비판결 에서특별한사정으로 1특허권자가정정심판을청구하여그심판이계속중이고, 2그정정심판이받아들여져특허권이유지될것이확실히예측되는경우, 3나아가정정심판의결과로실시자의발명이특허권자의권리범위에속하게되는경우라고설시하고있다. 26) 여기에정정심판청구가실제로행해져야하는지 27) 아니면그러한가능성만으로충분한지 28) 에대해서는견해의대립이있다. 후자의입장인가능성만을요구하는것은일반법원에대하여과중한심리의부담을가져다주고, 또기준이불명확하여법원의자의적인해석에따라반대의결과가나타날수있으며, 나아가실제그후에정정심결이있는경우그결과와모순될가능성도배제할수없으므로실제로정정심판이청구되어어느정도가시적인증거를가져다줄수있는정도는되어야할것으로생각된다. 나. 절차적요건의검토 : 권리남용의항변이있을것특허침해소송은민사사건으로써행정소송과는달리원칙적으로처분권주의및변론주의가적용된다. 즉, 상대방의침해주장에대한권리남용의항변은실시자의주장이있어야판단이가능하다는것이다. 특허침해소송의특성상타당하다. 다. 주관적요건의검토 (1) 주관적요건요부에대한견해의대립 권리남용의법리는실체법상인정되는법리로민법제 2 조 2 항을근거로한다. 민법영역의주류판 26) 中山信弘외, 무효이유가존재하는것이명백한특허권에기한청구와권리남용 - 킬비사건 -, 특허판례백선, 제 3 판, 박영사, ) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권제 27 호, 247 면.; 田村善之, 특허침해소송에있어서무효의주장을인정한판결, 知財管理, 50 권 12 호, 2000, 1866 면 ( 재인용 ). 28) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권제 27 호, 247 면.; 黑田健二, 권리남용항변의사례, 大場正成先生喜壽記念特許侵害裁判의潮流, 發明協會, 2002, 84 면 ( 재인용 ). 54

63 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 례는민법상권리남용의요건으로서객관적요건이외에주관적요건인 권리행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐행사하는사람에게아무런이익이없을것 ( 가해의사 ) 을요구하고있다. 그런데본판결에서는주관적요건에는명시적으로언급이없어논란이되고있다. 이에대해 1주관적요건을필요로하지않는다는견해 29) 와 2민법상주관적요건까지는아니더라도 특허권자가자신의권리행사가특허제도의목적과기능을일탈하는것임을인식 할것을요건으로하자는견해가있다. 30) 3이에반해주관적요건을필요로한다는입장이있다. 이견해는특허권의권리남용은일반권리남용에대한주류적판례의태도와다르게적용할이유가없어일관성을유지해야하며, 상표권의권리남용판례사안에서는주관적요건을필요로하지않았으나 31), 이경우는상표권의입법목적과특허권의입법목적은다르기때문이라는것을논거로한다. 32) (2) 주관적요건이불필요한예외로의인정주관적요건이필요한지여부를판단할핵심적준거로, 특허권남용과일반적인권리남용이규범적으로다뤄지는목적이어떻게다른지에따라판단할것이다. 일반적인권리남용은권리가부정되는것은아니나악의적인권리행사의효과를부정하여형평에부합하는판결을내리고자함이목적이다. 하지만침해소송에서의권리남용의항변이받아들여지는경우는특허권자가단순히권리행사의효과만을잃는것이아니라특허권그자체를잃게하는것과동일한실질을가진다. 그리고이를통해특허권자의권리를상실시켜서사회내의특허로인한독점적실시권을없애서공익을도모하기위함이그목적이크다고할수있다. 즉, 특허로인한독점력인정이기술의진보와관련이없는경우에그권리를부정하는것이기술의진보와소비자의이익에더부합하기때문이라해석할수있다. 권리남용의항변을통해특허권자의독점적실시권을배제하는것에공익적요소가있다는점을고려하면, 상표권에대한권리남용에서주관적요건을요구하지않는판례의태도처럼, 33) 특허권의남용에대해서주관적요건을요구하지않는것이타당하다. 29) 정상조 박성수, 특허법주해 II, 박영사, 2010, 38 면. 30) 박원규, 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용이론, 청연논총, 제 9 집, 2012, 사법연수원, 면. 31) 대법원 선고 2006 다 40461,40478 판결 32) 상표법은 상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러소비자의이익을보호함 을목적으로하며, 특허법은 발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함 을목적으로하므로 ( 특허법제 1 조 ) 그목적에차이가있다. 33) 대법원 선고 2005 다 판결. 상표권자가당해상표를출원 등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적 개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다. 55

64 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 따라서대상판결이주관적요건을요구하지않은것은타당한태도로보인다. 대상판결이 진보성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라위에서본바와같은특허법의입법목적에도정면으로배치된다 고하는등, 상표권에서주관적요건을요구하지않는이유와유사한취지의언급을하고있다. 대상판결에대해주관적요건을요구하지않아일반적권리남용의요건에맞지않는다고보는견해는특허권남용의특수성을고려하지못한것이라보인다. 6. 결론 가. 침해소송중진보성판단과권리남용의항변본고는침해소송중진보성판단에권리남용의항변의적용을긍정한대상판결에대한검토를통해다음과같은세가지점을밝힌다. 첫째, 특허심판을통해진보성판단을하도록하는원칙에대하여, 그예외로인정되는침해소송중의진보성판단이소송경제적이유로요청되는경우가있음을전면적으로부인할수는없다. 그리고침해소송을담당하는일반법원이판결의근거로권리남용의항변 ( 민법제2조적용 ) 을받아들인것은, 진보성영역에서적용이어려운무효의항변의법리나논리적불합리성이큰자유실시기술의항변의법리에비해발전된논리의구성이라볼수있다. 둘째, 신규성에비해서그판단에전문성이강하게요구되는진보성의판단을일반법원이담당하게되는경우는그정당화근거가되는소송경제적요청이매우강한예외적경우로한정되어야만한다. 왜냐하면, 침해소송중의진보성판단의소송경제적이익이그로인해발생할수있는피해보다충분히커야하고, 그이익은일반법원의특허업무에대한전문성과밀접한관련성을갖는데, 현실적으로일반법원의특허관련역량이우수하다는평가를내리기는힘들어보인다. 결국특허권남용의객관적성립요건중명백성요건을엄격하게함으로써소송경제적이익이분명한경우에만일반법원의진보성판단을해야한다. 그럼에도불구하고대상판결에서는명백성요건에대한구체적설시가미비하다는점은대상판결의문제점이라할수있다. 셋째, 특허권남용에대해주관적요건을요구하지않은것이타당하다. 학계에서는대상판결이주관적요건을특허권남용에따른침해소송중진보성판단의요건으로삼지않은점에대한비판적검토가있다. 하지만민법제2조의적용에서주관적요건 ( 가해의사 ) 이요구된다고하더라도, 특허권남용이일반적인권리남용의경우와그규범의목적이다르기때문에, 그와같은비판은타당하지않다. 특허권남용을규율하는목적이기술발전과소비자의이익과밀접하다는점에서, 상표권남용의경우와마찬가지로주관적요건을요구하지않는것이바람직하다. 56

65 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 나. 정책적제언 : 특허청과특허심판원의역량강화침해소송중진보성판단을하게되는궁극적인원인에대한검토가필요하다. 일차적으로는특허심판에장기간의시간이소요된다는점이고, 궁극적으로는특허청이무효인특허등록을했다는점이다. 침해소송중진보성판단을법원이담당하여하여얻게되는소송경제적이익은, 침해소송중지후특허심판을구할경우당사자는장기간의소송을거쳐야함에따른피해를줄일수있다는점에기인한다. 결국특허심판이신속하고정확하게이뤄질수있다면법원이무리하게침해소송중에진보성판단을할필요는많이줄어들것이다. 하지만현재의조직과인력으로그와같은요청을하는것은부당하다. 지적재산권의중요성이증대되는현실에서특허심판원의역량을강화하기위한정책적노력이필요하다. 궁극적으로무효인특허를등록하지않을수있도록특허청의역량을강화해야한다. 날로특허등록이증대되는현실에서진보성의존부를판단하는것은결코용이하지않다고볼수있다. 그렇지만이또한현재의조직과인력으로더욱심도있는진보성심사를특허등록단계에서요구하는것은부당하다. 특허청의역량을강화하기위하여전문인력과조직의확충이필요하다. 특히, 지적재산권의중요성이강화되어가는현실에서특허등록이무효화된경우에대한이해당사자의손해배상청구등의위험이발생할수있는가능성을고려할때, 이와같은역량의강화는반드시필요한일이라할수있다. 57

66 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 참고문헌 곽민섭, 권리범위확인소송에서특허무효사유의판단및선출원규정에있어서발명의동일성판단, 특허소송연구 5집, 특허법원, 김태현, 권리범위확인심판의본질과진보성판단의가부, 특허소송연구 4집, 특허법원, 박성수, 한국의특허권남용규제, LAW & TECHNOLOGY, 제3 권제1 호, 서울대학교기술과법센터, 박원규, 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용이론, 청연논총, 제9 집, 사법연수원, 백건수, 재산권나눔법학회 (cafe.daum.net/lawnanum) 게시글, 백태승, 민법총칙, 제2 판, 법문사, 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권, 27 호, 이기리, 특허침해소송에서의권리남용항변, LAW & TECHNOLOGY, 제2 권제4호, 서울대학교기술과법센터, 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 이영준, 새로운체계에의한한국민법론 ( 총칙편 ), 박영사, 2004, 57면. 이한주, 특허침해소송에있어무효사유의판단, 사법논집, 제41집, 법원도서관, 임병웅, 이지특허법, 제9 판, 한빛지적소유권센터, 정상조 박성수, 특허법주해 I, 박영사, 정상조 박성수, 특허법주해 II, 박영사, 中山信弘외, 무효이유가존재하는것이명백한특허권에기한청구와권리남용 -킬비사건, 특허판례백선 ( 번역서 ), 제3 판, 박영사, 허성욱, 권리남용금지법리에관한법경제학적고찰, 법조, 제55 권제1 호, 법조협회, 참조판례 대법원 선고 63 후45 전원합의체판결대법원 선고 81 후56 전원합의체판결대법원 선고 91 마540 결정대법원 선고 96후 1750 판결대법원 선고 97 후1016 판결대법원 선고 97 후2095 판결대법원 선고 98 다7209 판결 58

67 특허침해소송중진보성판단에서의권리남용항변의인정과그제한 대법원 선고 99 후710 판결대법원 선고 2000다69194 판결대법원 선고 2005 다67223 판결. 대법원 선고 2006다40461,40478 판결특허법원 선고 2007 허12961 판결대법원 선고 2010 다

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69 판 례 평 석 수 상 논 문 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 - 지정상품의관련성을중심으로 - 특허법원 선고 2010 허 1718 판결 우수상 이병용 특허심판원심판 3 부

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71 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 목차 1. 서론 2. 사건개요가. 이사건관련상표들나. 사건경위 3. 대상판결의요지 4. 대상판결평석가. 문제의소재및쟁점나. 구상표법제7조제1항제12 호규정의취지다. 판례동향분석라. 외국입법례마. 대상판결검토 (1) 상표법조문간의형평성 (2) 외국국가와의호혜주의문제 (3) 저명상표가치의희석화관련 5. 제도개선제안가. 상표법제7 조제1 항제12 호의판단시점명문화나. 상표법제7 조제1 항제12 호의규정에상품의경제적견련관계명시다. 상표법제7 조제1 항제12 호의규정의제척기간적용 63

72 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 상표법제7조제1 항제12호의규정은상표등록출원인이부정한목적으로국내 외수요자간에널리알려져있는상표와동일또는유사한상표에대하여등록출원을하는경우에는상표등록을받을수없도록함으로써건전한상거래질서를확립하기위하여 1997 년개정법 ( 개정, 법률제5355 호, 시행 ) 에신설되었다. 본호에서는국내 외의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표에한하여적용하도록규정하고있지만상품에대해서는아무런제한이없다. 따라서상표법제7조제1항제9호내지제11호가적용되기어려운경우라하더라도본호의규정이적용될여지가있는것이사실이다. 34) 본호의규정이시행된이후많은판례에서는등록 ( 출원 ) 상표의지정상품과인용상표의지정 ( 사용 ) 상품사이에특별한경제적견련관계가존재할것을요구하고있으나, 이번평석대상판결과그이전일부판결에서는상품간경제적견련관계가없더라도본호의규정이적용될수있는것으로결론을내린바있다. 따라서이번대상판결 ( 특허법원 선고 2010 허1718 판결, 이하같다 ) 에대한평석에서는본호의규정과상품의관련성을중심으로입법취지및그동안의판례동향, 외국입법례등을참고하여대상판결의내용이적절한것이었는지검토해보고본호의규정과관련된제도개선방안을제안해보고자한다. 2. 사건개요 가. 이사건관련상표들 (1) 이사건등록상표 ( 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ( 나 ) 구성 : ( 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25 류의가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복등 ( 라 ) 등록권자 : 하겐데스코리아, 이문권 34) 특허청, 조문별상표법해설 (2007), 97p 64

73 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 (2) 선사용상표 1 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 사용상품 : 아이스크림, 냉동요구르트등 ( 다 ) 사용자 : 제너럴밀즈마케팅인코포레이티드 (3) 선사용상표 2 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 사용상품및사용자 : 선사용상표 1 과같다. (4) 선사용상표 3 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 사용상품및사용자 : 선사용상표 1 과같다. (5) 선등록상표 ( 가 ) 등록번호 / 출원일 / 소멸일 : 제282068호 / / ( 나 ) 구성 : ( 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25 류의티셔어쳐, 스웨트팬츠등 ( 라 ) 등록권리자 : 제네럴밀즈마켓팅인코포레이드 나. 사건경위 (1) 원고 ( 제너럴밀즈마케팅인코포레이티드, 이하같다 ) 는 피고들 ( 하겐데스코리아및이문권, 이하같다 ) 을상대로, 이사건등록상표는원고의주지 저명한선사용상표 1, 2를모방한것으로상표법제7 조제1 항제12호에해당하고, 선등록상표의소멸일로부터 1년이내에출원된것으로상표법제7조제1항제8호에해당한다는이유로, 상표등록의무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 당3965 호로이사건등록상표가선사용상표 1, 2 및선등록상표와유사하지아니하여구상표법 ( 법률제8190 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7 조제 1항제12호및제8 호에해당하지아니한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 65

74 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (3) 원고는위특허심판원의심결에불복하여특허법원에심결취소소송을제기하였고, 특허법원은 선고 2010 허1718 판결로이사건등록상표는그출원당시에일본의수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용상표 3을모방한유사한상표로서, 부정한목적을가지고사용되는상표로인정되므로, 구상표법제7 조제1항제12호에따라그등록이무효로되어야한다고판시하였다. (4) 피고들은위특허법원의판결에불복하여대법원에상고하였고, 대법원은 선고 2010 후2544 판결로피고들의주장에대하여모두기각하였다. 3. 대상판결의요지 가. 선사용상표의주지여부선사용상표 3은이사건등록상표의출원당시인 경우리나라에서는아니더라도일본내에서는수요자사이에하겐다즈가판매하는 아이스크림 을표시하는상표로널리알려져있을뿐만아니라그상품이갖는품질의우수성때문에상표의수요자뿐만아니라일반대중에까지양질감을획득하였다고할것이므로, 주지상표를넘어저명상표에해당한다. 나. 이사건등록상표와선사용상표 3 의유사여부 양상표는비록외관에있어서로다르다고하더라도, 그호칭이극히유사하고관념도뚜렷이구별되지아니하므로, 전체적으로유사한상표에해당한다. 다. 부정한목적이있는지여부비록이사건등록상표의지정상품이 가죽신 등으로선사용상표 3의사용상품인 아이스크림 과유사성내지경제적견련 35) 관계가없는것으로보이고, 피고들이이사건등록상표의출원이전에사업을준비하여왔다고하더라도, 원고의선사용상표 3과유사한이사건등록상표를사용하는것은저명상표로서의원고의선사용상표 3이가지는양질감등의가치를희석화하는것이므로, 피고들은결국저명상표인원고의선사용상표 3을모방하여원고의상표가가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나원고의상표의가치를희석화하여그상표권자인원고에게손해를가할목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것이라고봄이상당하다. 35) 견련 ( 牽連 ) : 서로얽히어관계를가지게됨 ( 국립국어원표준국어대사전참조 ) 66

75 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 라. 구상표법제7조제1항제12호해당여부이사건등록상표는그출원당시에일본의수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용상표 3을모방한유사한상표로서, 부당한이익을얻으려고하거나원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용되는상표로인정되므로, 구상표법제7조제1항제12호에해당된다. 4. 대상판결평석 가. 문제의소재및쟁점이사건에대한특허심판원의심결에서는 이사건등록상표는선사용상표들및선등록상표와표장이비유사하고 36), 그지정상품과선사용상표의사용상품들도비유사한 37) 것이므로상표법제7조제1항제12 호의규정에해당하지않는다 고판단하였다. 반면에특허법원에서는 이사건등록상표는선사용상표 3의표장과유사하고, 이사건등록상표의지정상품과선사용상표의사용상품들간에유사성내지경제적견련관계가없는것으로보이더라도저명한선사용상표 3과유사한이사건등록상표를사용하는것은선사용상표 3이가지는양질감등의가치를희석화하는것이므로, 결국저명상표인선사용상표 3을모방하여선사용상표가가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나선사용권자에게손해를가할목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것이므로상표법제7조제1항제12호의규정에해당한다. 라고판시하여특허심판원의심결내용과상반되는결론을내렸다. 따라서이번평석대상특허법원판결을통해상표법제7조제1항제12 호의규정을적용함에있어서상표의유사여부및상품의경제적견련관계요건과관련하여특허심판원과특허법원의시각에큰차이가있음을알수있다. 상표의유사여부에대한판단과관련하여서는그동안많은연구와검토가있었으므로이하에서는상표법제7조제1항제12호규정이상품의경제적견련관계가없는경우에도적용될수있는것인지여부에대하여중점적으로검토해보고자한다. 36) 양상표들은비록첫 2 음절인, 이유사한점은있으나이와결합된뒷부분의 와 와의현저한차이로인해전체적으로청감되는바는다르므로양상표의칭호도다르다할것이다. 37) 이사건등록상표의지정상품인 신발류, 의류 와선등록상표들의사용상품인 아이스크림, 냉동요구르트 는상품의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등일반거래실정등을고려하여볼때전혀이종 ( 異種 ) 의상품이라할것이고경제적으로도아무런관련이없는상품간이다. 67

76 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 나. 구상표법제7조제1항제12호규정의취지사건등록상표는그출원일이 이므로구상표법의적용을받게되는데, 구상표법제7 조제1항제12 호의규정은 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 38) 는상표등록을받을수없는것으로규정하고있으며, 그동안판례에서설시된본규정의입법취지를살펴보면다음과같다. 구상표법제7조제1항제12 호는상품교역의국제화추세에따라국내 외의주지 저명상표의부정이용을금지하려는국제적인움직임에맞추기위하여신설된것으로서, 국내 외의주지 저명상표가아직국내에서등록되어있지아니함을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나, 주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등으로주지상표권자에게손해를가하거나, 이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻는것을방지하려는데그입법목적이있다할것인바, 특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되며, 부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다. 39) 다. 판례 ( 상표법제7조제1항제11 호, 제12호관련 ) 동향분석 (1) 판례동향 [ 사례1 : 대법원 2010 후807 판결 ] 구분 이사건등록상표 선사용상표 1 선사용상표 2 표장 지정 ( 사용 ) 상품 판결요지 [ 상품류구분제 25 류 ] 가죽신, 고무신, 목욕용샌달, 승마바지, 교복, 레인코트, 스커트등 스포츠의류, 가방, 신발 탁구용품, 스포츠의류, 가방, 신발 선사용상표들은이사건등록상표의출원일인 당시일본에서 탁구라켓, 탁구러버등의탁구용품 이외에도 탁구화, 탁구복, 양말등의탁구관련액세서리제품 에관하여수요자간에피고의상표라고현저하게인식되어있는주지상표임을인정할수있다. 그리고이사건등록상표와선사용상표들은공통적으로 나비 의뜻을가진영어단어 Butterfly 를그요부로하고있으므로서로유사하고, 이사건지정상품들은선사용상표들의사용상품들과같이운동용으로사용될수있는것들이거나신발류또는의류의일종으로서서로경제적견련관계도있다고할것이다.( 대법원 2010 후 807 판결 ) 38) 시행상표법제 7 조제 1 항제 12 호의규정은종전법규정중 현저하게 부분이삭제되었다. 39) 대법원 선고 2010 후 807 판결, 대법원 선고 2004 후 3379 판결, 대법원 선고 2002 후 1362 판결등참조 68

77 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 [ 사례 2 : 특허법원 2007 허 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 1 선사용상표 2 표장 TOM & JERRY 지정 ( 사용 ) 상품 ( 서비스업 ) [ 제 18 류 ] 애완동물용의류등 [ 제 20 류 ] 소파, 식탁등 [ 제 21 류 ] 머리솔, 칫솔등 [ 제 22 류 ] 세탁용백등 [ 제 24 류 ] 직물제수건등 [ 제 26 류 ] 재봉상자, 가발등 [ 제 27 류 ] 돗자리, 벽지등 [ 제 30 류 ] 쌀, 국수, 라면등 [ 제 35 류 ] 간행물광고업등 엔터테인먼트서비스, 의류, 신발류, 가방류, 액세서리류, 전자제품류, 주방용품류, 식품류, 침구류, 욕실용품류, 화장품류, 문구류, 우산류, 완구류, 포장물품류, 인테리어용품, 인테리어소품, 가구류, 운동용품류, 의약품류등 선사용상표 1 과같음 판결요지 이사건등록상표는미국과일본의수요자들사이에특정인의상표로현저하게인식되어있는선사용상표가국내에서그지정상품에관하여등록되어있지않음을이용하여선사용상표를모방, 출원된것으로서, 주지상표인선사용상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나, 그가치에편승하여부당한이익을얻거나, 선사용상표의권리자인원고또는그라이센시들의국내영업을방해하는등의방법으로이들에게손해를가할목적으로출원된것이라고할것이므로구상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다.( 특허법원 2007 허 판결, 대법원 2008 후 2626 판결로확정 ) [ 사례 3 : 특허법원 2008 허 9696 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 표장 지정 ( 사용 ) 상품 상품류구분제 25 류의머니벨트 ( 의류 ), 검도복, 운동용아노락 (Anorak), 아동복, 양복바지, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 턱시도 (Tuxedo), 파카 (Parkas), 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 조끼, 카디건, T 셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 양말, 양말커버, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 방수피복, 대님, 멜빵, 혁대등 등산화, 등산의류등의등산용품, 안전화 판결요지 이사건등록상표는그지정상품중 운동용아노락, 자켓, 잠바, 파카, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 조끼, 각반, 방한용장갑, 양말, 모자, 방수피복 과관련하여주지상표인선사용상표와표장이유사하고, 위지정상품과선사용상품이동일하며, 양표장의유사정도, 이사건등록상표가선사용상표가주지성을취득한이후출원된사정등을종합해보면, 원고에게부정한목적이있다고인정되므로, 이사건등록상표는위지정상품과관련하여서는구상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다. 그러나나머지지정상품과관련하여서보면, 이사건등록상표는선사용상표와표장이유사하지아니하므로선사용상품과나머지지정상품의동일 유사여부및부정한목적의존재여부에대하여더나아가살필필요없이구상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당하지않는다. ( 특허법원 2008 허 9696 판결, 대법원 2009 후 672 판결로확정 ) 69

78 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 [ 사례 4 : 특허법원 2006 허 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 표장 지정 ( 사용 ) 상품 [ 상품류구분제 16 류 ] 가정용고무풀, 가정용녹말풀, 가정용부레풀, 가정용아교풀, 가정용풀, 종이제또는플라스틱제쓰레기봉투, 메모지, 명함용지, 문방구용색인카드, 분필, 붓, 사인펜, 샤프펜슬, 인장 ( 印章 ), 인주, 회화, 학습용모형등 서적, 신문, 잡지, 연감, 캘린더, 팸플릿, 그림엽서, 카탈로그, 사진, 브로마이드 판결요지 선등록상표가주로사용된상품인잡지와이사건등록상표의지정상품인가정용고무풀등문구류사이에경제적인견련관계가있다고보기는어려우나, 잡지와문구류의수요자층이다르다고할수없고, 또한잡지를판매하는서점에서문구류를판매하기도하고문구점에서잡지를판매하기도하는등의거래실정을고려하여보면, 이사건등록상표를그지정상품에사용하는경우국내 외에서현저하게인식된선등록상표가가지는양질감등의가치를희석하는것이되므로... 이사건등록상표는상표법제7조제1 항제12 호에해당되어그등록이무효로되어야할것이다.( 특허법원 2006 허11220 판결 ) [ 사례 5 : 특허법원 2005 허 3864 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 표장 빼빼로 지정 ( 사용 ) 상품 상품류구분제 16 류의고무지우개, 크레파스, 크레용, 연필, 필통, 볼펜, 사인펜, 책받침, 수첩, 메모지 과자류 판결요지 이사건등록상표의지정상품인문구류와선사용상표의사용상품인과자류간에는상품의유사성이나견련관계가있다고보기는어려우나... 이사건등록상표를그지정상품에사용하는경우에는그수요자들이선사용상표권자에의하여취급되는상품으로그출처를오인하거나혼동할염려가있다는점등을종합하여보면, 이사건등록상표는국내에서주지상표인선사용상표를모방한상표로서이사건등록상표의출원인이선사용상표권자에게손해를가하거나선사용상표에축적된양질의이미지를고객흡인력에편승하여부당한이익을얻을목적으로사용하기위한것으로추정된다할것이므로이사건등록상표는상표법제7 조제1항제12 호에해당한다.( 특허법원 2005 허3864 판결, 대법원 2005 후3062 판결로확정 ) 70

79 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 [ 사례 6 : 대법원 2003 후 649 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 표장 지정 ( 사용 ) 상품 상품류구분제 30 류 }: 건과자, 비스킷, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곡물소시지, 과자용향미료 STARCRAFT 컴퓨터게임소프트웨어 판결요지 이사건등록상표의지정상품중 건과자, 비스킷, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곡물소시지 는인용상표의사용상품인컴퓨터게임소프트웨어와상품류구분을달리하기는하나, 컴퓨터게임을하면서함께즐길수있는간식류로서컴퓨터게임에몰두하는청소년층이나기타젊은직장인들이이를주로구매하므로수요자층을공유하고있다는점에서일정한견련관계를가지며, 나머지지정상품인 과자용향미료 는이러한견련관계가있다고보기는어려우나, 저명상표인인용상표와유사한이사건등록상표를 과자용향미료 를포함한이사건등록상표의지정상품중어느것에사용하더라도이는저명상표로서의인용상표가가지는양질감등의가치를희석화하는것이므로... 이사건등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다.( 특허법원 2002 허 1935 판결 ) 과자류와컴퓨터프로그램의수요자층의공유만을들어양상품의견련관계를인정한것은적절하다고할수없으나... 원고의상표가저명한이상이사건등록상표의출원, 등록이원고의상표의식별력을약화시키는결과를가져오고, 그에따라이사건등록상표에상표법제 7 조제 1 항제 12 호소정의등록무효사유가있다고본원심의사실인정과판단은옳은것으로법리오해등의위법이있다고할수없다.( 대법원 2003 후 649 판결 ) [ 사례 7 : 특허법원 2008 허 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 1 선사용상표 2 표장 지정 ( 사용 ) 상품 판결요지 [ 상품류구분제 9 류 ] 선그라스, 보통안경, 스포츠용고글, 안경알, 안경테, 수중안경, 안경집 셰이빙크림, 화장비누, 에프터셰이브로션, 오데코롱, 입술광택제, 크린싱크림, 향수, 향유등 등산백, 명함케이스, 배낭, 양산, 우산, 비귀금속제지갑, 서류가방, 수표홀더, 여행가방, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백등 이사건등록상표의지정상품중 안경테 는선사용상표 2 의지정상품중 신발류, 의류, 가방류 와관련하여볼때, 최근토털패션 (Total Fashion) 화의경향으로자신의개성을표출하는데의류, 신발뿐만아니라 안경테 도많이이용되고있는점, 이사건등록상표가부착된 안경테 를의류, 신발등일반매장에서판매하게되면, 일반수요자들은이를이사건등록상표와그표장이동일한선사용상표 2 의권리자인원고에의하여생산된것으로오인할여지가충분히있다고보이는점등을고려할때, 이사건등록상표의지정상품중 안경테 와선사용상표 2 의지정상품사이에는경제적인견련의정도가밀접하다고할것이므로상표법제 7 조제 1 항제 11 호에따라등록이무효로되어야한다. 한편, 이사건등록상표의지정상품중 보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집 은불완전한시력을돕거나시력을교정하기위하여눈에쓰는기구또는그부속물로서, 안경은의료기사등에관한법률에의하여면허를취득한안경사에의하여조제 ( 調製 ) 되고, 안경사가운영하는안경업소에서판매되는반면 ( 의료기사등에관한법률제 3, 4, 12 조등참조 ), 선사용상표 2 의지정상품은의류, 가방, 신발등으로서, 그제조자나판매자가제한되어있지않고, 그수요자도시력과관계없이모든국민을대상으로하고있어서, 이사건등록상표의지정상품중 보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집 은선사용상표 2 의지정상품과그원료, 용도, 생산자및판매자, 수요자등을달리하므로, 전체적으로볼때최근의토털패션화의경향을감안하여보더라도서로경제적인견련관계가있다고할수없어상표법제 7 조제 1 항제 11 호에해당하지않는다.( 특허법원 2008 허 판결 ) 71

80 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 [ 사례 8 : 특허법원 2007 허 7815 판결 ] 구분이사건출원상표선사용서비스표 표장 지정 ( 사용 ) 상품 상품류구분제16류의그림엽서, 달력, 판화, 잡지, 볼펜 미술관경영업, 박물관시설제공업, 전람회개최관리업 판결요지 이사건출원상표의지정상품과선사용서비스표의사용서비스업사이의경제적견련성에대하여보건대... 선사용서비스표의사용서비스업인미술관경영업에는기념품판매가포함된다할것이고, 이사건출원상표의지정상품중적어도그림엽서, 달력, 볼펜, 판화, 잡지등은그러한기념품으로판매되는상품에해당한다고할것이다. 따라서이사건출원상표의지정상품인그림엽서, 달력, 볼펜, 판화, 잡지와선사용서비스표의사용서비스업인미술관경영업은경제적으로밀접한견련관계가있으므로, 이사건출원상표가위지정상품에사용될경우일반수요자나거래자로하여금선사용서비스표의권리자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있다할것이므로상표법제7조제1항제11 호에해당한다.( 특허법원 2007 허7815 판결 ) [ 사례 9 : 특허법원 2007 허 7815 판결 ] 구분이사건등록상표선사용상표 1 선사용상표 2 표장 지정 ( 사용 ) 상품 ( 서비스업 ) [ 상품류구분제 25 류 ] 정장바지, T 셔츠, 폴로셔츠, 자켓, 사파리, 스웨트셔츠, 청바지, 남방, 잠바, 운동용유니폼 소방차, 승용차, 화물자동차, 버스, 전차등 승용차, 화물자동차, 버스, 트랙터, 구급차, 소방차, 살수차, 경기용자동차, 제설차, 장갑차량, 타이어, 튜브 판결요지 이사건등록상표의지정상품은정장바지, T셔츠, 청바지, 잠바등의류제품이고, 인용상표들의사용상품은승용차등자동차제품인데, 양자는그품질, 형상, 용도등이아주상이하고생산부문, 판매부문및수요자의범위등이전혀중복되지아니하므로, 서로동일또는유사한상품이라고할수없고, 또한오늘날의기업경영의다각화경향을고려한다고하더라도일반수요자들이자동차제품을생산하는업체에서의류제품까지생산한다고인식하지는아니할것이므로경제적견련관계가있는상품이라고할수도없다. 따라서이사건등록상표가그지정상품에사용된다고하더라도일반수요자로하여금원고의상품으로상품출처를혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11 호에해당하지아니한다.( 특허법원 2002 허2471 판결, 대법원 2002 후2556 판결로확정 ) 72

81 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 (2) 판례분석 위 (1) 항의판례들을상품관련성별로구분하여보면다음과같다. ( 가 ) 상표법제7조제1항제12호관련 1) 상품간경제적견련관계인정 : Butterfly 사건 (2010 후807) 2) 상품의경제적견련관계는구체적으로살펴보지아니하고주지의선사용상표를모방하여출원한것이므로부정한목적의사용으로추정 : TOM & JERRY 사건 (2007 허11708) 3) 사용상품과동일성범위내상품만등록무효 : K2 사건 (2008허9696) 4) 경제적견련관계가있다고보기어려우나거래실정고려시주지상표의양질감등의가치를희석시키는것 : VOGUE 사건 (2006 허11220) 5) 원심판결이수요자층의공유만을들어양상품의견련관계를인정한것은적절하지아니하나저명한선사용상표의식별력을약화시키는결과를가져옴 : STARCRAFT 사건 (2003 후649) 6) 경제적견련관계가있다고보기어려우나수요자들이출처를오인하거나혼동할우려가있음 : 빼빼로사건 (2005 허3864) ( 나 ) 상표법제7조제1항제11호관련 1) 안경테 는선사용상품인 신발류, 의류, 가방류 와경제적인견련의정도가밀접하므로상표법제7 조제1항제11호에해당하고, 보통안경, 안경알, 수중안경, 안경집 등은경제적인견련관계가없어상표법제7조제1 항제11호에해당하지않음 : POLHAM 사건 (2008 허13053) 2) 미술관경영업 에는기념품판매가포함된다할것이므로 그림엽서, 달력, 잡지 등은그러한기념품으로판매되는상품에해당되고 미술관경영업 과경제적으로밀접한견련관계가있으므로상표법제7 조제1항제11 호에해당된다 : LEEUM 사건 (2007 허7815) 라. 외국입법례 외국에도우리나라상표법제 7 조제 1 항제 12 호의규정과유사한내용이있는지살펴본다. (1) 일본상표법 일본상표법제4조제1항제19호에서우리나라와유사하게외국에서주지한것도보호해주고있으나저명상표에대한희석화방지는자국내에서저명할것을요구하고있다. 73

82 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 [ 일본상표법제4조제1항 ( 등록받을수없는상표 ) 제19호해설자료 ] Trademark identical with or similar to another person s well-known trademark which is used by the applicant for an unfair intention is identical with, or similar to, a trademark which is well known among consumers in Japan or abroad as that indicating goods or services pertaining to a business of another person, if such trademark is used for unfair purposes (referring to the purpose of gaining unfair profits, the purpose of causing damage to the other person, or any other unfair purposes, the same shall apply hereinafter)( 출처 ; 일본특허청홈페이지 ) [ 일본상표심사기준 : 부정목적관련규정해설자료 ] Part 17: Article 4(1) (xix) (Trademark Identical with or Similar to Another Person s Well-Known Trademark which is Used by the Applicant for an Unfair Intention) (b) A trademark identical with or similar to a trademark well known throughout Japan, for which an application is filed with an intention to dilute the distinctiveness of the well-known trademark to indicate the source of goods or impair the reputation, etc. of the trademark owner, however the trademark of that application per se is not liable to cause confusion over the source of goods.( 출처 ; 일본특허청홈페이지 ) (2) 중국상표법 중국상표법제 13 조의규정에따라자국에서주지한상표에대하여는보호를해주고있지만외국에서 주지한것까지보호해주지않는다. 40) < 중국상표법제13 조 41) > 1 동일또는유사한상품에대하여등록을출원한상표가중국에등록하지아니한타인의저명상표를복제, 모방또는번역하여혼동을일으키기쉬운경우에는등록하지아니하며사용을금한다. 2 동일또는유사하지않은상품에대하여등록을출원한상표가중국에이미등록한타인의저명상표를복제, 모방또는번역하여공중을오인하게하고그저명상표등록인의이익을해칠가능성이있는경우에는등록하지아니하며사용을금한다. (3) 미국상표법미국상표법 (15 U.S.C ) Section 2(d) 에서는미국내에서출원일이전에사용되어아직포기되지아니한상표와혼동, 오인또는기만의우려가있는상표는등록을받을수없는것으로하고있으나, 이러한사실의판단이쉽지않아특허청의결정계심사단계에서는이에대하여심사하지않으며, 침해로인한분쟁이발생하였을경우법원의판단에의해결정된다. 40) 중국상표법제 13 조의명문상으로는해외에서저명한것도포함되는지분명하지않으나중국공상행정관리총국령인 저명상표인정및보호규정 제 2 조에서 저명상표란중국에서관련공중에게널리알려진... 것으로규정하고있다. 이희중, 중국상표법, 금강도서출판사 (2007) 105p 41) 이희중, 전게서, 371p 74

83 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 [ 미국상표법발췌문 : Extract from 15 U.S.C ] No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it... (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive... [ 미국상표심사매뉴얼 ] Marks Previously Used in United States but Not Registered As a basis for refusal, 2(d) refers not only to registered marks but also to a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned. Refusal on the basis of an unregistered mark or trade name has sometimes been referred to as refusal on the basis of a known mark. This provision is not applied in ex parte examination because of the practical difficulties with which an examining attorney is faced in locating previously used marks, and determining whether anyone has rights in them and whether they are not abandoned. (4) 유럽상표청 (OHIM) 상표법 유럽상표청상표법제8 조제5항에서는유럽공동체 (EC) 멤버국가내에서주지 저명한것에한하여보호를해주는것으로규정하고있다. [ 유럽상표청상표법제8조 (Relative grounds for refusal) 제5항 ] Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trademark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier Community trade mark, the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. ( 출처 ; OHIM 홈페이지 ) 마. 대상판결검토 본평석은대상판결내용중 지정상품의관련성 을중점으로하는것이므로판결내용중선사용상표의주지 저명성인정여부와표장의유사여부에대하여는검토를생략한다. 75

84 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (1) 상표법조문간의형평성문제위판결은상표법제7조제1항제12호와유사한규정이라할수있는상표법제7조제1항제11호와비교하여형평이맞지않는다는생각이다. 상표법제7조제1항제11 호의규정은국내에서주지하거나특정인의상표라고알려져있어야하고, 인용상표의상품과경제적견련관계가인정되어야하며, 수요자를위한공익적목적의규정으로등록여부결정시를기준으로판단한다. 42) 반면에구상표법제7조제1 항제12 호규정은국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부정한목적을가지고사용하는상표에적용하며, 사익적목적의규정으로출원시 43) 를기준으로판단한다. 공익적목적규정으로국내에서주지한경우에도상품간의경제적견련관계를고려하여적용하는위제11호의규정과비교하여볼때, 국내에서는주지하지아니하나외국에서주지 저명함을전제로상품의경제적견련관계가없더라도제12 호의규정이적용될수있다는대상판결은공익적목적의보호요건보다사익적목적의보호요건을더넓게인정한것으로서문제가있는것으로판단된다. (2) 외국국가와의호혜주의문제상표법제7조제1항제12 호의규정은 1997 년개정법에반영되어 시행된것으로일본은우리나라와유사하게외국에서주지한것도보호해주고있으나저명상표에대한희석화방지는자국내에서저명할것을요구하고있고, 유럽상표청 (OHIM) 에서는유럽공동체 (EC) 멤버국가내에서저명한것에한하여보호를해주며, 중국도자국에서주지한상표에대하여는보호를해주고있지만외국에서주지한것까지보호해주지않는다. 동규정이주로외국에서주지한상표를국내에서보호해주는규정이므로국내에서주지한상표또한외국에서도보호를받아야호혜주의원칙에맞는다하겠으나현실은그러하지아니하므로동규정의해석과적용에있어외국상표의보호와국내상표의보호간에균형감을잃지않도록신중을기해야할것인데대상판결은이러한균형감이결여된것이아닌가? 하는생각이다. (3) 저명상표가치의희석화관련 대상판결은 이사건등록상표를 가죽신 등에사용하는것은저명상표로서의원고의선사용상표 3 42) 대법원 선고 2004 후 1632 판결, 대법원 선고 2001 후 1884, 1891 판결, 선고 2001 후 3187 판결등참조 43) 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의규정은같은법제 7 조제 1 항각호의규정중판단기준시점을출원시로규정한같은법제 7 조제 2 항및제 3 항에해당하지는않으나상표심사기준 ( 제 26 조해석참고자료 1) 에서는 타인의상표가국내외의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 이하 인용상표 라한다 ) 에해당되는지여부는출원시를기준으로하여판단하여야한다. 라고설명하고있다. 76

85 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 이가지는양질감등의가치를희석화하는것이다. 라고판시하였는데, 저명상표희석화방지를위한규정은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라약칭한다.) 에도있는내용 44) 이다. 부정경쟁방지법상저명상표희석화란 저명한타인의상품또는영업의표지를부당하게이종상품또는영업에사용하여당해표지의식별력을약화시키는행위 45) 를말한다. 희석화 라는것은일반수요자들에게저명하게알려진상품이나영업의표지를이종의상품이나영업에사용하므로써그식별력을약화시킨다는것이므로대상판결과같이저명상표의가치를희석시키는것이라고하려면국내일반수요자에게저명할정도로알려져있어야하는것이그전제가되어야할것이나, 위판결에서는 우리나라에서는아니더라도 라고하여국내에서는아직저명하지않음을인정하고도국내에서사용으로국내일반수요자들에게그저명성을희석시킨다는것인데논리적으로모순이지않나하는생각이다. 국내에서아직저명하지않다면그표장의사용으로국내에서는그저명성이희석될여지가없기때문이다. 참고로우리와유사한규정을두고있는일본의경우 저명상표희석화 는일본국내에서저명한것임을전제로하고있다. 46) 5. 제도개선제안 가. 상표법제7조제1항제12 호의판단시점명문화상표법제7조제1항각호의규정은원칙적으로등록여부결정시를기준으로판단하여야하고예외적으로출원시를기준으로판단하여야하는사항에대하여는같은조제2 항및제3항에규정하고있다. 본규정은같은조제2항및제3항의규정에해당하지아니하므로등록여부결정시를기준으로판단하여야하는것으로보아야하나, 본규정이시행 ( ) 된이후로판례는일관되게출원시를기준으로판단하여왔고, 본호의규정과관련하여 신설된상표심사기준제26 조해석참고자료 1에도 타인의상표가국내 외의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 이하 인용상표 라한다 ) 에해당되는지여부는출원시를기준으로하여판단하여야한다. 라고설명하고있다. 특허청의입장이나판례가모두본규정이출원시를기준으로판단하여야한다면이는상표법제7조제2항에명문으로포함시켜야한다. 44) 부정경쟁방지법제 2 조제 1 항다목 45) 특허청, 부정경쟁방지업무해설서 (2004), 38p 46) 위 4. 라. 외국입법례중일본상표법심사기준참조 77

86 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 나. 상표법제7조제1항제12 호의규정에상품의경제적견련관계명시본규정과관련된그동안의다수의판례는 부정한목적이있는지여부 를판단하기위한요소로서 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무 를살펴보고있으나, 이번평석대상판결 (2010 허1718) 과 VOGUE 사건 (2006 허11220), 빼빼로사건 (2005 허3864), STARCRAFT 사건 (2002 허1935), 등에서는상품의경제적견련관계가없다하더라도본규정을적용할수있는것으로보고있다. 상품이동일 유사또는경제적견련관계 가없다면이종상품이라고보아야하는데이종상품에사용하는경우에도부정목적이있는것으로보려면외국에서저명한것으로는부족하고국내에서도저명한정도가되어야하지않을까? 라는생각이다. 더구나 2007 년개정법에서는종전의 현저하게 부분이삭제됨에따라국내 외에서저명하지않은정도의표장도본호의규정으로보호받을수있기때문에본규정이이종상품까지적용할수있는것이라면선출원주의가무색하리만치무소불위의규정이될가능성을배제할수없다. 법원의판결시이러한사정을고려하여판단해주면좋겠지만현행규정상으로는그동안의판결사례와같은결론이나올수밖에없다고한다면현행규정을개정하여상품의경제적견련관계가전제조건이되도록하여야할것이다. 47) 국내에서도저명한정도로인정되는표장인경우에는이종상품까지적용할수있겠으나이는현행상표법제7 조제1항제10 호또는부정경쟁방지법으로해결될수있는문제이므로본호의규정에포함시킬필요는없을것으로판단된다. 중국의경우중국내미등록저명상표에대하여는동일또는유사한상품에한하여보호를해주고, 중국에등록된저명상표인경우에만동일또는유사하지않은이종상품까지보호를해주고있다 ( 중국상표법제13조참고 ). 다. 상표법제7조제1항제12 호의규정의제척기간적용상표법제76 조에서는무효또는취소사유를가지고등록된상표권이라도일정기간무효심판이나취소심판이청구되지않고평온하게경과한경우에는기존의법률상태를존중하고법적안정성을확보하는것이오히려바람직하기때문에제척기간을규정하고있다. 상표법은사용에의하여축적된상표사용자의업무상의신용을보호하기위한것이라는점에서무효나취소에관한사익보다등록상표를사용하여형성한상표권자의사익을우선할필요가있기때문에제척기간을법률로규정하여권리의불안전성을조기에제거하기위함이다. 48) 우리나라는선출원주의가원칙이고상표법제7조제1 항제12 호의규정은선출원주의에 47) ` 공업소유권보호를위한파리협약제 6 조의 2 제 1 항에서는 동맹국은국내법에따라직권상으로또는관계국의요청으로이협약의혜택을받을권리가있는사람의상품으로서동일또는유사한상품에사용되고있음이이미그나라에서잘알려진것으로등록또는사용국의권한있는당국에의하여간주되는그러한상품의복제, 모방, 번역을구성하여혼동을일으키기쉬운상표의등록을거절또는취소하며또한그사용을방지할것을약속한다. 라고규정하고있으며, WTO TRIPs 제 16 조제 3 항에서는 파리협약제 6 조의 2 는상표가등록된상품또는서비스와유사하지아니한상품또는서비스에도준용된다. 단, 동상품및서비스에대한동상표의사용이동상품및서비스와등록된상표권자사이의연관성을나타내고또한등록된상표권자의이익이이러한사용에의하여침해될가능성이있는경우에한한다. 라고하여상품간동일 유사하거나비유사하더라도연관성이있어야하는것으로규정하고있다. 78

87 상표법제 7 조제 1 항제 12 호의적용요건 대한예외규정이므로이를너무폭넓게인정한다는것은기본원칙과의형평성에비추어보아문제가있는것으로보인다. 최근에대법원판결로무효가된한사건의예를보자 년대중반에외국상표와유사한상표를국내등록한후 10년넘게사업을하여어느정도사업이번성하고있었는데최근외국상표권자가상표법제7 조제1항제12호의규정을근거로등록무효심판을청구하여승소한사례 49) 가있다. 상표법제7조제1 항제9 호와같이국내에서주지한상표라도타인이상표등록한것에대하여 5년간문제삼지않았다면더이상무효를다툴수없도록규정 50) 하고있는반면, 본규정과같이외국에서주지하다는이유로무효심판을청구하는경우에는상표등록후언제라도가능하게하고있다. 따라서현행규정은국내등록자가사업을키워나가는것을지켜보다가언제든적절한시점을골라타격을입힐수있는무기를외국상표권자에쥐어준격이라할수있다. 상표등록후일정기간이평온하게경과한경우에는기존의법률상태를존중하고법적안정성을확보하는것이오히려바람직하다는상표법제76 조의제척기간입법취지가본규정에도마땅히적용되어야한다. 국내든외국이든이미주지한정도가되도록상표등록을서두르지않은것은본인의귀책사유라고해야할것이다. 어느국가에서주지한정도의상표라면해외에도상표등록을서둘러야한다는것은지재권제도가존재하는국가의국민에게는이미상식이되어버린지오래다. 따라서외국상표를모방하여국내등록한경우라도등록후 5년정도무효청구가가능하도록하면충분할것으로판단된다. 공업소유권의보호를위한파리협약 제 6조의2 제2 항및제3 항에서는외국의저명상표가자국내등록된경우그등록을취소시킬수있는기간은최소 5년을허용하도록하고있고, 다만성실에반하여등록또는사용되는상표의취소또는사용금지를요청하는데는기간의제한을붙이지아니하도록규정하고있다. 현행상표법제7조제1항제12호의부정한목적을성실에반한것으로보아제척기간을두지않은것으로보이나, 앞의외국입법례에서본바와같이구체적인제한은국가별로다를수있고, 상표제도는특허나디자인제도와달리타인의상표와동일한것이라도지정상품이유사하지않으면등록을받을수있는것이일반적이기때문에타인의상표를모방하여등록받았다하더라도이를반드시성실에반한다고볼수없는것이다. 타동맹국에서주지 저명한상표를보호해주어야한다는위파리협약규정을준수함에있어우리나라도다른외국과적절히보조를맞추면되는것이지우리나라만지나치게앞서나갈필요는없다고본다. 외국상표를모방하여국내등록만해놓고정당한이유없이 3년이상계속하여사용하고있지않는경우에는등록후 5년이지나더라도상표법제73 조제1항제3 호의규정에따라그등록을취소시킬수있으며, 국내에서도저명한정도의표장을타인이모방하여등록받은경우라면상표법제7조제1 항제10호의규정에따라제척기간의적용을받지않고언제든지그등록의무효를청구할수있다. 48) 특허청, 조문별상표법해설 (2007), 392p 49) 대법원 선고 2011 후 3711 판결, 이사건의특허청심결 (2010 당 761) 에서는부정목적이아니라고보았으나특허법원의판결 (2010 허 9262) 과대법원에서는부정목적이있다고판단하였다. 50) 상표법제 76 조제 1 항 79

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89 판 례 평 석 수 상 논 문 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 대법원 선고 2010 다 호판결 장려상 정선웅 특허심판원심판 5 부

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91 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 목차 1. 서론 2. 이사건대상판결의내용가. 판결의경위나. 판결의내용다. 판결의의의 3. 특허침해소송에서의무효판단가부에대한학설, 판례및외국제도검토가. 학설나. 판례다. 외국제도라. 소결 4. 이사건대상판결에대한평가가. 특허침해소송에의한특허무효의대세효부정나. 특허침해소송에서의진보성판단인정다. 특허법의입법목적및정의와형평의이념부합라. 권리남용의법리차용마. 명백성및특별한사정의요건제시 5. 결론 83

92 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 특허제도는발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로하고 51) 이를위하여국가는발명을공개하는대가로발명자에게독점 배타적인권리를일정기간부여한다. 그런데이미공지된기술에대하여특허를부여하여독점시킨다면제3 자의실시를제한하게됨으로써특허제도의원래목적과는달리오히려기술발전과산업발전을저해할수있다. 따라서발명이특허제도의목적에부합하는가치를가지는경우에만특허를받을수있도록특허출원된발명은엄격한심사절차를거치게되고 52) 무효사유가존재함에도특허가잘못부여된이후라도특허무효심판에의하여특허를무효로할수있다 53). 그런데특허무효심판과별개의절차인특허침해소송 54) 에서피고가특허무효의항변을하는경우가많은데법원이그무효사유에대하여심리 판단할수있는지여부에대하여많은논의가이루어지고있다. 행정행위의공정력이론이나특허청과법원간의권한분배론에의해특허침해소송에서특허의무효사유를판단할수없다는견해와, 신속한분쟁해결이나구체적타당성확보측면 55) 에서특허침해소송에서특허의무효사유를판단하는것이바람직하다는견해가대립해오고있으며, 특허침해소송에서무효판단을할수없게되면특허제도의목적, 실체관계, 소송의신속성등에반하게되어심결에의하여무효가확정되기전이라도무효사유를포함하는특허권행사를제한하기위하여공지기술제외설, 한정해석설, 무효항변설, 권리남용설, 자유실시기술의항변등의이론이제시되어왔다. 이에대하여우리나라대법원은 특허침해소송을담당하는법원은당해특허의무효사유에대하여심리 판단할수없다 56) 는입장을원칙적으로취하여왔고, 다만그에따른불합리를해결하기위하여공지기술제외설등의법리를들어특허침해소송에서신규성, 명세서기재불비, 발명의실시불능등에대한판단을제한적으로인정하였다. 57) 그러면서도특허침해소송에서의진보성판단을부인하는입장 58) 은유 51) 특허법제 1 조. 52) 특허법제 62 조는특허출원의거절이유를열거하여규정하고있고제 66 조는그러한거절이유를발견할수없는때에는특허결정을하도록규정하고있다. 53) 특허법제 133 조는무효사유를열거하여이해관계인또는심사관이무효심판을청구할수있도록규정하고있다. 54) 특허침해소송의대표적인예로는침해금지청구소송 ( 특허법제 126 조 ), 손해배상청구소송 ( 특허법제 128 조 ) 등을들수있다. 55) 특허침해소송에서무효의항변이인정되지않는다면특허침해소송과별개로특허무효심판을청구해야되므로소송경제에반하고, 당해특허에무효사유가있는경우에도특허의침해를인정해야하는불합리가발생하는문제가있다. 56) 대법원 자 91 마 540 결정 ; 선고 97 후 1016 판결 ; 선고 2003 도 6283 판결등 57) 신규성결여에관한판결로는대법원 선고 81 후 56 판결이있고, 명세서기재불비에관한판결로는대법원 선고 82 후 36 판결, 대법원 선고 2000 후 235 판결, 대법원 선고 2003 후 2003 판결등이있으며, 실시불능에관한판결로는대법원 선고 99 후 1973 판결등이있는데, 구체적인무효사유별로그적용법리가다양하다. 58) 대법원 선고 92 다 판결, 대법원 선고 96 다 판결등에서진보성판단을긍정하였고, 대법원 선고 90 후 2225 판결, 대법원 선고 96 후 1699 판결, 대법원 선고 97 후 686 판결, 대법원 선고 97 후 2095 판결, 대법원 선고 2002 후 2037 판결등대부분의판결들에서무효심판이외의절차에서의진보성판단을부정하고있다. 84

93 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 지하고있었는데, 대법원 선고 2000 다69194 판결에서 특허가무효가되는것이명백한경우에는권리를행사할수없다 는권리남용설을적용하여특허침해소송에서모든무효사유를심리 판단할수있는것으로판시하였다. 그런데위판결의판시부분은방론에서설시한것이고무효사유의적용범위나요건에대하여구체적설명을하고있지않아서여전히특허침해소송에서진보성판단을할수있는지여부에대하여학설이나판례가최근까지정리되어있지않았다. 그러던중대법원 선고 2010 다95390 호판결 ( 이하 이사건대상판결 이라한다 ) 에서특허침해소송에서의진보성판단이가능한것으로분명히판시하면서종래판례를변경한다고명확히밝혔다. 따라서이사건대상판결은종래대법원판결과달리특허침해소송에서진보성결여를포함하여당해특허의무효사유를판단할수있다는것이어서향후특허침해소송의실무에상당한변화를가져올것으로예상된다. 이하에서는이사건대상판결에서와같이특허침해소송에서진보성판단을인정하는것이타당한것인지살피고, 이사건대상판결의의의나문제점을고찰하면서이와관련하여합리적인운용방안을모색하고자한다. 2. 이사건대상판결의내용 가. 판결의경위원고는 드럼세탁기의구동부구조 에관한특허제 호 ( 이하 이사건제1 특허발명 이라한다 ) 와 세탁기의구동부지지구조 에관한특허제 호 ( 이하 이사건제2 특허발명 이라한다 ) 의특허권자로서, 피고의제품이원고의특허권을침해한다는이유로침해금지와손해배상을구하는소를제기하였다. 1 심법원은, 이사건제1 및제2 특허발명은진보성이없으며, 피고의제품은자유실시기술이고이사건제1 및제2 특허발명의구성요소중일부구성을포함하고있지않다는피고의주장을모두배척하고특허권의침해를인정하여원고의청구를인용한반면에 59), 2심법원은이사건제1 및제2 특허발명은진보성이없어무효사유가있음이명백하고이러한무효사유가있는특허권에기초한침해및폐기청구와손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지아니한다고하여 1심판결을취소하고원고의청구를기각하였다 60). 1심및 2심법원은모두특허발명에대한진보성결여의무효항변을당연한것으로받아들이면서진보성여부에대한판단만을달리하였다. 59) 서울중앙지방법원 선고 2007 가합 판결로서, 침해여부를다투고있는특허발명은이사건제 1 특허발명의특허청구범위제 5 항, 제 10 항, 제 31 항및이사건제 2 특허발명의특허청구범위제 1 항이다. 60) 서울고등법원 선고 2009 나 판결로서, 침해여부를다투고있는특허발명은이사건제 1 특허발명의특허청구범위제 5 항, 제 10 항, 제 28 항, 제 31 항및이사건제 2 특허발명의특허청구범위제 1 항, 제 2 항이다. 85

94 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 이에대하여대법원은특허발명에대한무효심결확정전이라하더라도진보성이부정되어특허가무효로될것이명백한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등청구가권리남용에해당하여허용되지아니한다고판시하면서, 신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이침해소송에서당연히권리범위를부정할수는없다고판시한종래대법원판례 61) 를변경함을명확히선언하였다. 그러면서이사건제1 특허발명중특허청구범위제31 항은진보성이부정되어특허가무효로될것이명백하다고할수없는데도이와달리위청구가권리남용에해당한다고본원심판결은진보성에관한법리를오해한위법이있고, 이사건제1 특허발명의특허청구범위제5항, 제28 항및이사건제2 특허발명의특허청구범위제1항, 제2 항은원심판결선고이후에정정하는심결이확정되었으므로위와같이정정된후의명세서에의하여특허출원및특허권의설정등록이된것으로보아야하며, 따라서정정전의위각발명을대상으로하여원고의이사건청구의당부를심리 판단한원심판결에는민사소송법제451 조제1항제8호에규정된재심사유가있어결과적으로판결에영향을미친법령위반의위법이있다고판시하여, 원심판결을파기하였다. 나. 판결의내용이사건대법원판결은특허무효심판이외의특허침해소송에서도특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고판시하였는데그이유를상세히인용하면다음과같다. 특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니다. 그런데특허법은제1조에서발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로한다고규정하여발명자뿐만아니라그이용자의이익도아울러보호하여궁극적으로산업발전에기여함을입법목적으로하고있는한편, 제29 조제2항에서그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하 통상의기술자 라고한다 ) 가특허출원전에공지된선행기술에의하여용이하게발명할수있는것에대하여는특허를받을수없다고규정함으로써사회의기술발전에기여하지못하는진보성없는발명은누구나자유롭게이용할수있는이른바공공영역에두고있다. 따라서진보성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라위에서본바와같은특허법의입법목적에도정면으로배치된다. 또한, 특허권도사적재산권의하나인이상그특허발명의실질적가치에부응하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대하여형식적으로특허등록이되어있음을기화로그발명을실시하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은특허권자에게부당한이익을주 61) 대법원 자 91 마 540 결정및대법원 선고 98 다 7209 판결. 86

95 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 고그발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다. 이러한점들에비추어보면, 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고할것이다. 다. 판결의의의이사건대상판결의의의는 1 종래판례인 특허침해소송을담당하는법원은당해특허의무효사유에대하여심리 판단할수없다 는입장을부정하면서도, 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적으로무효로되는것은아니다 라고전제하고있어서, 특허의대세적무효는무효심판을통해서만가능하다고인정하여무효심판제도의취지를크게훼손하지않으려한점, 2 특허침해소송에서신규성뿐만아니라진보성까지도판단할수있다고명확히판시한점, 3 종래공지기술제외설, 자유실시기술의항변, 한정해석설, 당연무효설등특허침해소송에서의무효사유판단을위해발전된논거대신에적용법리로서권리남용설을채용한점, 4 일반민사소송의권리남용설이적용되는경우에요구되는객관적 주관적요건에대하여구체적인설명이없이, 특허법의입법목적과정의 형평의이념에비추어특허침해소송에서특허의무효사유를판단할수있다고한점, 5 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한허용되지아니한다 고하였는데, 명백한경우 나 특별한사정 이어떤의미인지아무런설명이없는점등으로정리할수있다. 위의이사건대상판결의의의에관하여자세히고찰및평가하기에앞서특허침해소송에서의무효판단가부에대한학설, 판례및외국제도등에대하여먼저살피도록한다. 3. 특허침해소송에서의무효판단가부에대한학설, 판례및외국제도검토 가. 학설 (1) 견해대립의논거 특허침해소송에서무효판단을할수있는지여부에대하여논의가계속되고있는데, 부정설은행정행 87

96 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 위의공정력, 권한분배의원칙, 법원의비전문성등을주요근거로들고있고, 긍정설은소송경제, 형평의이념등을주요근거로들고있다. ( 가 ) 부정설 62) 1 행정행위의공정력행정행위는공정력과불가쟁력의효력이있어설혹행정행위에하자가있는경우에도그하자가중대하고명백하여당연무효로보아야할사유가있는경우이외에는그행정행위가행정소송이나다른행정행위에의하여적법히취소될때까지는단순히취소할수있는사유가있는것만으로는누구나그효력을부인할수는없고법령에의한불복기간이경과한경우에는당사자는그행정처분의효력을다툴수없다고한다. 63) 이러한행정행위의공정력에의하여특허청이라는행정기관이행정행위를통하여부여한특허는비록하자가있다할지라도심판절차에의해무효로확정되기전까지는일단유효한것으로취급하여야하므로, 특허청이설정한특허권에대하여특허침해법원이특허의무효사유를판단하는것은허용되지않는다는이론이다. 2 권한분배의원칙특허법은특허의부여와무효선언은행정기관인특허청의권한으로하고특허권에관한사법적법률분쟁에대한판단은법원의권한으로하는권한분배의원칙을채택하고있으므로, 특허청의무효심판절차를거치지않고법원이독자적으로특허의무효판단을할수없다는원칙이다. 헌법상의권력분리이론에주된근거를둔것으로서, 특허법제133 조는특허를무효로하기위한절차로무효심판에관하여규정하고있어서, 무효심판을통해서만특허의무효를주장할수있도록한법체계를입법정책적으로선택하고있다고할수있고, 이러한무효심판을통해특허가무효로되기전에특허침해소송에서특허의효력을부정하는것은무효심판제도의취지를훼손하게되며, 특허법제164 조에심판또는소송절차의중지에관한규정을둔취지는무효심판의확정시까지무효를선결문제로하는소송절차를중지할수있도록한것으로서특허침해소송에서무효를전제로판단할수없도록한것이고법원과특허청간의권한분배론을간접적으로인정하는규정이라고보고있다. 64) 3 특허침해소송을담당하는법원의전문성결여및심리부담현재심결취소소송을관할하고있는특허법원에는기술심리관이있으나특허침해소송을담당하는법 62) 이수완, 특허의무효와침해, 특허소송연구제 1 집, 특허법원, 면. 63) 대법원 선고 90 누 8756 판결. 64) 김원준, 특허침해소송에서무효항변에관한고찰, 법학논총 제 28 집제 2 호, 전남대학교법학연구소, 면. 88

97 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 원에는기술전문가의조력을받을수있는제도가공식적으로갖추어져있지아니하며, 더구나실무적으로특허침해소송에서변리사의대리가허용되지않아서변론주의에의하여당사자가주장 입증하는자료만을토대로심리를해야하는법원으로서는기술적부분의판단이부담일수있고특히진보성판단의경우오류의가능성이크다는것이다. 4 판단의모순및관할집중의미확보심결취소소송과침해소송의관할집중도이루어지지지않고있으므로, 특허법해석의통일을기하기어렵고무효항변을인정할경우침해법원에과중한부담을주고모순판단의위험과절차지연을초래할수있으며, 진보성결여의판단이미묘한것인경우에침해소송에서의판단과무효심판의결론이서로다를수가있는데, 특히침해소송에서진보성이부정된다는이유로특허권자의청구를기각한판결이확정된후에무효심판에서특허가유효하다고판단된경우, 특허권자는재심청구를할수없기때문에오히려특허권자에게부당한결과가생길수도있다. 65) ( 나 ) 긍정설 66) 1 형평의이념및특허제도의목적기술의발전을촉진하여산업발전에이바지하도록하는특허법의목적에비추어그보호는특허발명의실질적가치에부응하여부여되어야하는것이고, 특허권이형식적으로존재한다는이유만으로실질적으로보호하지않아도될특허권의행사를인정하는것은형평의이념에반하며, 이러한법정신은별도의무효심판제도를두고있는특허법체계보다우선한다. 67) 특허침해소송에서무효를판단할수없게되면공지기술을실시하는자에대하여침해를인정함으로써발명의실시자가불측의피해를입게되고, 그에따라대중이특허제도에대해불신하고공중이그발명을실시할수있는기회를박탈하게되는불합리의문제가있다. 68) 2 행정행위의공정력과권한분배의원칙의절대성부인오늘날민주주의와법치행정의강화에따라과거행정행위의공정력이론이많이완화되고있고, 사법작용에속하는권리범위확인심판의권한을특허청에부여한것에서부터권한분배론은그의미가퇴색된것이어서, 권한분배론과공정력이론이절대적인원칙은될수없다. 69) 65) 김태현, 권리범위확인심판의본질과진보성판단의가부, 특허소송연구 제 4 집, 특허법원, 면. 66) 유대종, 특허무효사유와특허권남용, 산업재산권제 21 호, 한국산업재산권법학회, 면 ; 성기문, 공지부분이포함된특허및의장을둘러싼실무상의제문제, 특허소송연구 제 2 집, 특허법원, , 면 ; 김태현, 앞의논문, 250 면. 67) 김태현, 앞의논문, 237 면. 68) 구대환, 특허침해소송및권리범위확인심판에서의진보성판단의필요성에대한검토, 산업재산권 제 35 호, 한국산업재산권법학회, , 39 면. 69) 김태현, 앞의논문, 249 면 89

98 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 또한특허침해소송의판단결과는당사자사이에만효력이있고특허권을대세적으로무효시키는것이아니어서권한분배의원칙에어긋나는것이아니며, 특허법제133 조의무효사유를가지고있음에도불구하고특허가등록되는것은 중대한하자 에속하여당연무효사유에해당하는것이므로행정행위의공정력이미치지아니한다. 70)71) 특허법제133 조는특허에무효사유가있을때이를심판을통하여무효로할수있다는것을규정하고있을뿐이고이렇게규정하고있다고하여서무효여부의판단을다른소송절차에서전혀할수없다는것을의미하는것은아니다. 3 소송경제분쟁의 1회적해결이라는관점에서특허침해소송에서판단하면되는것을무효심판을중복하여제기할것을요구하게되면, 심결이확정될때를기다려야하므로특허분쟁의조기해결이곤란하고, 무효심판을청구할의도가없는당사자에게과도한요구를부과하는것이되므로소송경제에반한다. 4 대법원판례의주류적입장의일관성확보우리나라대법원판례는이미신규성결여, 명세서기재불비, 발명의실시불능등의무효판단을하고있어서다른무효사유에대하여판단을함에도불구하고, 진보성에대하여만판단하지않는것은형평의관점이나일관성측면에서타당하지않다. 특히신규성이없는영역과진보성이없는영역은만인이침해의염려없이자유롭게이용할수있는기술영역이므로, 공지기술제외의원칙에서의공지기술의의미에는공지기술로부터통상의기술자가용이하게발명할수있는기술까지포함된다고보아야하며, 따라서권리범위의해석에있어서공지기술을고려할때에는신규성이없는영역이나진보성이없는영역이나차별을받아서는안되며, 72) 자유실시기술의항변을받아들여확인대상발명의진보성판단은인정하면서도특허발명의진보성판단을부인하는것은법리적으로모순이다. 70) 구대환, 앞의논문, 34 면 71) 특허의부여도행정처분의일종이고특허법이취소심판제도를두고있지아니하기때문에특허법제 133 조제 1 항각호에규정된무효심판을청구할수있는사유모두가항상그하자가중대하고명백하여당연무효사유에해당한다고할수는없지만, 그사유의성질자체로또는그사유가나타나는정도에비추어하자가중대하고명백하여당연무효에해당할정도의하자라고평가될수있는경우에는행정법학에서와마찬가지로당연무효의개념을인정하여특허무효항변을인정하는것이타당하며, 이경우행정행위의공정력이미치지아니한다 고하여행정법상의당연무효에해당하는무효사유에한하여특허침해소송에서판단이가능하다는견해도있다. 72) 최성준, 무효사유가있는것이명백한특허권의행사가권리남용에해당하는지여부, 지식재산권 제 8 호, 한국지적재산권법제연구원, , 63 면. 90

99 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 ( 다 ) 절충설 1 진보성이없는것이명백한경우에만가능하다는설 73) 일설은, 권한분배의원칙을근거로진보성이없는것이명백한경우는신규성이결여된경우만큼이나그하자가중대하고명백하므로위법리의적용을완화하여진보성판단이가능하도록하여그권리범위를부정하자고한다. 다른일설은, 행정행위의공정력등을근거로무효심판은특허처분을무효화시키는형성적성질을갖는행정처분이고, 특허법소정의무효사유는처분취소사유에불과하므로당연무효설은취할바가못된다고전제하고, 다만, 특허의무효심결이확정되기전이라도침해소송을심리하는법원은특허의무효사유가존재하는것이명백한가여부에관하여판단할수있고, 심리결과당해특허에무효사유가존재하는것이명백할때에는그특허권에기한금지 손해배상청구등의청구는, 특단의사정이없는한, 권리남용에해당되어서허용되지않는다고해석함이상당하다고하면서, 이를 한정적권리남용설 이라고한다. 74) 침해소송에서단순히신규성과진보성판단으로구분하는것보다특허발명에 무효사유가명백한지의여부 에따라서신규성및진보성판단의가부를정하는것이한층더합리적이라고할수있다. 결국, 특허침해소송에서신규성판단은이미실시하고있으므로진보성판단은진보성의결여가명백한경우에한정하여이를실시하는것이가장합리적인방안이라고할수있을것이다. 2 신규성개념을확장하여해결하려는설원칙적으로특허침해소송에서진보성판단불가의입장을취하면서도구체적타당성있는결론을도출하고자신규성개념을확장하자는견해이다. 즉, 신규성과진보성의한계가명확하지않다는점에착안하여진보성이없다고판단되는경우에도가능한한신규성까지부정하여그특허발명의권리범위를전부인정하지말자는것이다. 대법원판례신규성과진보성은그한계나영역을명확하게구분하기어려워, 발명이공지공용의기술에근사한것이명백한경우진보성에앞서그신규성자체를부정하였다. 75) 3 진보성판단만을부인하는설신규성판단은단순하고객관적판단이가능하나, 진보성판단에있어서는 통상의기술자 와 용이하게발명할수있는지의여부 의기준이주관적일수있어서판단과정이복잡하므로, 신규성판단이기능한다는판례의논리를진보성판단까지확대할수는없다. 76) (2) 특허침해소송에서무효사유를갖는특허의권리행사제한을위한이론 73) 구대환, 앞의논문, 43 면. 74) 김태현, 앞의논문, 240 면 75) 대법원 자 91 마 540 결정. 76) 김태현, 앞의논문, 235 면 91

100 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 특허침해소송을담당하는법원이당해특허의무효사유를심리 판단할수없다는원칙을그대로따르면특허에무효사유가있더라도특허침해를인정하여야하는불합리가발생할수있기때문에무효심판절차에의하여무효가확정되기전이라도일정한경우에당해특허의권리범위를부정하는등의방법으로실질적으로특허의효력을배제하여구체적타당성있는결론을도출하고자하고자여러이론들이제기되어왔다. 77) ( 가 ) 공지기술제외설특허청구범위의해석에출원시의공지기술을참작하여야함을전제로특허청구범위에기재된문언의일부가공지 78) 인때에는그부분을포함하지않도록한정해석하여권리범위를좁게확정하여야한다는이론이다. 79) 즉특허발명의일부가공지인경우에그공지부분을제외하고나머지만으로특허발명의기술적범위내지권리범위를좁게해석하는것이다. ( 나 ) 한정해석설특허발명의구성요건의전부가공지인경우에적용하게되면공지기술제외설을적용하게되면권리범위가없는공허한특허가되고, 이러한해석은권한배분의원칙에반하게되므로침해소송법원은그특허를무효라고판단하지않으면서특허청구범위를해석함에있어최대한좁게해석하는이론이다. 한정해석설은특허무효는침해소송법원에서판단할수없지만특허청구범위의해석은법원의판단사항이라는것을근거로한다. 80) 전술한공지기술제외설과한정해석설에대하여, 특허무효심판이외의절차에서특허발명의추상적권리범위를부정하는것은실제로특허의대세적무효를선언하는것은아니라고하더라도특허의효력을부인하는것이어서실질적으로특허결정의공정력에반한다고볼수밖에없고, 신규성이외의무효사유에대한해결을도출할수없다는비판이제기되고있다. 81) ( 다 ) 기술적범위확정불능설 77) 우리나라와유사한특허법체계를가진일본에서학설이나판례로발전되어온논리들로서, 우리나라의학자나법원도이를적극수용하고있다. 78) 특허발명은그구성요소의공지형태에따라 전부공지, 일부공지, 구성요소의공지 로분류되고, 전부공지 는특허발명의모든구성요소가하나의공지된선행발명에전부존재하는경우이고, 일부공지 는발명이상위개념으로기술되어있는특허청구범위에포함된하위개념의일부에공지부분이존재하는경우를말하며, 구성요소의공지 는발명을구성하는구성요소의일부가공지된선행발명에존재하는경우를말한다 ( 성기문, 앞의논문, p). 79) 이러한견해에따르고있는판결로는대법원 선고 81 후 56, 대법원 선고 86 도 2670 판결, 대법원 선고 2002 도 5514 판결등이있다. 80) 성기문, 앞의논문, 237 면. 81) 곽민섭, 권리범위확인소송에서특허무효사유의판단, 지식재산 21, 특허청, , 면. 92

101 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 침해소송법원이심리를종결한단계에서는특허발명이공지기술과동일하지만, 장래정정심판등에의하여어떤형태로변화할수밖에없는단계에있기때문에그단계에서는기술적범위를정할수없고결국범위를알지못하는권리에기한청구는인용될수없다는이론이다. 82)83) 이러한기술적범위확정불능설은특허청구범위의정정의가능성을인식한점에서는타당하나, 특허발명의정정의가능성을기술적범위의확정불능으로비약하여만연히특허발명의권리범위를부정한점에서올바른접근이라고할수없다는비판이있다. 84) ( 라 ) 당연무효설 ( 무효항변설 ) 일반행정법에있어서행정행위의하자가중대하고명백한경우에당연무효사유에해당하고이러한 행정행위의당연무효가민사소송의선결문제로될때에는민사소송에서그당연무효여부를판단할수있 는것과같이, 특허법제 133 조제 1 항각호의무효사유는위와같은행정법이론상의당연무효사유에해당 되어행정행위의공정력이미치지않는다고보고특허침해소송에서당연무효의항변을인정하여야한다는 이론이다. 85) 행정행위의하자가중대한법규위반이고또한외관상명백한것인때에는무효이지만그에 이르지않는것인때에는취소사유에불과하다고한다. 86) 그런데행정법상의무효와취소의구별기준에관하여여러학설이있고 87) 그에따라무효사유를가 지고있음에도이를간과하고특허결정을한것이중대하고명백한하자인지여부에관하여논란이되고 있고, 일반행정행위의당연무효에관한판례의태도에비추어볼때신규성또는진보성결여나선출원규 정위반과같은특허무효사유의간과는단순한취소사유에불과한하자에불과할뿐당연무효의하자로 볼수있는경우는극히드물어보이며, 88) 우리나라판례중당연무효설을채용하고있는판례는없다고 82) 성기문, 앞의논문, 243p. 83) 대법원 선고 82 후36 판결, 대법원 선고 2000 후235 판결등에서 명세서의기재가불명료하여그기술적범위를특정할수없는것으로인정되는이상특허발명은그권리범위를인정할수없다고할것이고 라고판시하여이러한이론을채용하고있는것으로보인다. 84) 곽민섭, 앞의논문, 215 면 85) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 면 86) 행정행위의무효 라고함은행정행위로서의외형은갖추고있으나행정행위로서의효력이전혀없는경우를말하고, 취소할수있는행정행위 라고함은행정행위에흠이있음에도불구하고, 권한있는기관이그것을취소함으로써비로소행정행위로서의효력을상실하게되는행정행위를말한다. 행정행위의공정력은취소할수있는행정행위에만인정되고무효인행정행위에는인정되지않는다고한다.( 김남진, 행정법 I 제 7판, 법문사, 2003., 276 면.) 87) 무효와취소의구별기준에관한 중대명백설 이다수설이고, 하자가외견상한눈에인정될수있는경우는물론이고, 그밖에공무원이직무를성실히수행하여당연히요구되는조사의무를이행하면당연히잘못을발견할수있는경우에도하자의명백성의요건을충족하는것으로보는 조사의무설 과, 일반제3자의시각에서판단할때행정행위가당연히무효라고볼만큼하자가명백한경우에만그행정행위가당연무효라는 외견상일견명백설 로나누어지며, 조사의무설 은무효기준으로서명백성의요건을완화한것이고 외견상일견명백설 은명백한무권한, 명문의중요한절차규정위반, 문서상의중대한기재사항의결여의경우에만무효가된다는것인데, 통설과판례는후자를따른다고하며, 특허법제 29조제2항의진보성결여는어느설에의해서도당연무효에는해당되지않는다.( 허호신, 특허침해소송에서의특허무효항변, 충남대학교대학원석사논문, ). 88) 무효사유의범위와요건에관하여입장이다양한데, 1 전부공지, 이중특허, 진보성결여의경우에가능하다는입장, 93

102 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 한다. 89) ( 마 ) 자유실시기술이론특허침해소송에서침해여부가다투어지고있는당해특허대신에, 피고가실시하는기술이공지된기술과동일하거나또는그공지된기술로부터용이하게도출할수있는것이라면그러한기술은당해특허와비교할필요없이모든사람이공유하여야하는영역에속하는것이라는이유로침해의성립을부정하는이론으로서, 피고가실시하고있는기술이공지기술이라는것을입증하기만하면당해특허권의권리범위에속하는것인가를묻지않고침해의성립을부정할수있다는점에서법원으로서부담이크지않기때문에우리법원에서도활용되고있다. 90) 그러나자유실시기술이론은기존의대법원판례에따라특허침해소송등을담당하는법원이침해여부가다투어지고있는당해특허의무효사유에대하여심리 판단할수없게되자, 사실상당해특허의진보성흠결이라는무효사유에대하여심리 판단을하면서도그대상만을침해혐의대상물로바꾼것에불과하여종래의대법원판례를회피하기위한편법에지나지않는다는비판이있고, 91) 자유기술의항변설에의하더라도신규성및진보성결여의특허권행사만제한될뿐선출원규정위반등다른무효사유를지닌특허권의행사는제한할수없는한계가있다고한다. 92) ( 바 ) 권리남용설공지기술제외설이나자유실시기술의항변은실질적으로편법에지나지않는다는비판을받을수있어서특허의무효사유를판단하기보다는특허권의남용에해당한다는법리가등장하게되었다. 93) 특허권도사권의하나이므로일반적으로적용되는민법에서의일반조항중민법제2 조제2항의권리남용규정을적용하여무효사유가있는특허권의행사를제한하고자하는이론으로서, 특허발명이전부 2 판사가하자의존재에관하여합리적의심을품을여지가없다고확신한때에는하자가명백한것이라고보는입장, 3 무효사유의존재의명백성을문제삼을것도없이특허법소정의무효사유전부를판단할수있다는입장, 4 신규성결여는당연히판단할수있으나진보성흠결이나모인출원의경우는명백성을인정하기가쉽지않아원칙적으로제외하여야하고그외의무효사유는유형화해서명백성여부를검토하여야한다는입장, 5 재심에의하여다시처리될가능성이없다고보이는경우에한하여특허무효를인정할수있다는입장등이있다.( 곽민섭, 앞의논문, 215 면 ) 89) 유대종, 앞의논문, 44 면. 90) 대법원 선고 2002 다 판결에서 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요도없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 고판시하여자유실시기술의항변을인정하였다. 91) 박정희, 특허침해소송등에서당해특허의무효사유에대하여심리판단할수있는지여부, ꡔ 지식재산 21ꡕ, 특허청, , 8 면 92) 곽민섭, 앞의논문, 215 면 93) 일본최고재판소의킬비 ( キルビ ) 판결에서처음으로채택한이론인데, 권리남용설은무효사유를내포하고있는특허권이라도무효심결이확정되기전까지는적법하고유효하게존속하는것을긍정하는점에서무효항변설과전제가다르고, 무효항변설보다도특허법의체제에잘맞기때문에권리남용설을택하고무효항변설을부정한것으로평가되고있다. 94

103 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 공지인것이침해소송의심리결과명백하고무효심판청구에의하여그특허가무효로될것이확실한경우, 상대방이공지기술을실시하고있는데불과함에도, 특허권을가지고있다는이유로금지또는손해배상을청구하는것은권리남용에해당한다는이론이다. 94) 위와같은권리남용설에대하여다수의학설이 권리남용의남용 이라든가 일반조항에의도피 라면서강하게비판하여왔다. 즉, 권리남용의법리는개개의사건에서이익교량에의하여그결론이나오는것인데, 특허권이무효사유를갖는경우에당해특허권에의한권리행사는전부권리남용이라고하여정형적으로모두동일한결론을도출하는것은본래개별적판단을요하는권리남용론에친하지아니하다거나, 권리남용의법리는권리자체는하자가없이존재하지만그권리의행사방법에의하여권리의효과가부정되는것이나특허발명이전부공지인경우에는특허권은하자를갖고있고권리행사의방법에관계없이그항변을원용하는모든자에대하여권리행사를부정하는것이므로권리남용의법리와는다르다등의비판이있다. 95) 나. 판례기존대법원은, 특허법은특허가일정한무효사유에해당하는경우에별도로마련한무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록이된이상이와같은무효심판에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것이며, 다른절차에서그특허가당연무효라고판단할수없다 고판시하여특허침해소송에서당해특허의무효사유에대하여심리 판단할수없다는태도 96) 를취하면서도, 특허발명전부가공지되어있어신규성이결여된경우에는그권리범위가인정되지아니하고, 특허침해소송을담당하는법원이그전제로서당해특허의신규성결여라는무효사유에대하여심리 판단할수있으며 97), 특허발명의명세서기재가불비하여그기술적범위를특정할수없는경우및특허의실시가불가능한경우에도특허침해소송을담당하는법원이그무효사유에대하여심리 판단할수있다고하였다. 98) 아울러진보성을결여한확인대상발명에대하여자유실시기술의항변을인정하여특허권의행사를제한한판결도있었다. 99) 94) 곽민섭, 앞의논문, 면. 95) 성기문, 앞의논문, 240 면. 96) 대법원 자 91 마 540 결정 ; 선고 97 후 1016 판결 ; 대법원 선고 2002 도 5514 판결 ; 선고 2003 도 6283 판결등. 97) 대법원 선고 81 후 56 판결등이있고, 해당판결들에서는공지기술제외설등특허발명의권리범위해석론을통해특허침해소송에서무효판단을할수없음에의하여발생하는불합리를우회적으로해결한것이다. 98) 명세서기재불비에관한판결로는대법원 선고 82 후 36 판결, 대법원 선고 2000 후 235 판결, 대법원 선고 2003 후 2003 판결등이있고그논거로서 특허청구범위의기재가불명료하거나추상적인경우에는특허의기술적범위를확정할수없으므로대비대상발명과대비판단을할수없다 라는 기술적범위확정불능설 의입장을취한것으로보이며, 실시불능에관한판결로는대법원 선고 99 후 1973 판결등이있는데, 해당판결들은권리범위확인심판의심결취소소송에서의판결들이지만, 무효심판이외의절차에서무효사유를심리 판단한것이어서특허침해소송에서도그와동일한무효사유를심리 판단할수있다고보는것이통설이다. 99) 대법원 선고 99 후 710 판결에서 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허 95

104 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 그런데특허발명의진보성결여라는무효사유에대하여특허침해소송에서심리 판단할수있는지여부에관하여는대법원의입장이다소엇갈리고있었으나 100), 일반적으로특허가무효로확정되기전까지권리범위를부정할수없고, 특허침해소송을담당하는법원은진보성결여라는무효사유에대하여심리 판단할수없다는입장을유지하여오고있었다. 101) 그러다가대법원 선고 2000 다69194 판결에서 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는특허권에기초한금지와손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지아니한다 고판시함으로써권리남용설을적용하여특허침해소송에서무효사유를심리 판단할수있다고하였고, 이후하급심판결에서위대법원판결을인용하여진보성결여의무효판단을하는사례가나오고있었다 102). 그러나위대법원판결의판시부분은사건의해결과는직접적인관련이없는상황에서일반적인법리로설시된것이어서, 특허침해소송등을담당하는법원이특허법에서정하고있는특허무효사유중어느범위까지무효사유를판단할수있는가와어떠한경우에특허무효사유가있는것이분명하다고할수있는지가불분명하고, 특허침해소송을심리하는법원이특허에무효사유가있는지여부에대하여판단할수있다는판시부분은기존의대법원판례의태도와는배치되어방론으로설시하기에는부적절한면이있다는비판이있었으며, 103) 따라서특허침해소송에서진보성결여의무효사유를심리 판단할수있는지여부에관하여이사건대상판결이전까지여전히논쟁이계속이어져왔었다. 다. 외국의제도 발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 라고판시하였다. 100) 대법원 자 91 마 540 결정, 대법원 선고 97 후 2095 판결, 대법원 선고 98 다 7209 판결, 대법원 선고 2002 후 2037 판결등에서진보성판단을부정하였고, 대법원 선고 90 후 2225 판결, 대법원 선고 96 후 238 판결, 대법원 선고 96 후 1699 판결, 대법원 선고 97 후 686 판결등에서진보성판단을긍정하였다 ( 이상판결들은권리범위확인심판의심결취소소송이었고, 대법원 선고 97 후 2095 판결이전것들이다 ). 101) 대법원 자 91 마 540 결정에서 등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의것인경우에는특허무효의심결유무에관계없이그권리범위를인정할수없다할것이나, 이는등록된특허발명의일부또는전부가출원당시공지공용의기술에비추어새로운것이아니어서소위신규성이없는경우그렇다는것이지, 신규성은있으나그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수있는것이어서소위진보성이없는경우까지법원이다른소송에서당연히권리범위를부정할수없다 고판시하였고, 이를따른판례로는대법원 선고 97 후대법원 선고, 97 후 1016,1023,1030 판결 ; 대법원 선고, 2000 후 1283 판결 ; 대법원 선고, 98 다 7209 판결 ; 대법원 선고, 2002 도 5514 판결 ; 대법원 선고, 2002 후 2037 판결등이있다. 102) 서울고등법원 선고 2003 다 8802, 서울고등법원 선고 2005 나 판결등. 103) 박정희, 앞의논문, 5 면 96

105 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 (1) 미국미국에서는특허침해소송에있어서피고측의방어수단으로서특허의무효를주장하는것과, 침해소송에있어서피고가반소로당해특허가무효라는확인소송을제기하는것이나, 혹은특허침해소송을전제로하지아니하고특허가무효라는확인소송을제기하는것이모두가능하다. 104) 또한특허침해소송에서당해특허를무효로하는판결은사실상대세효에가까운것으로운용되고있다고한다. 105) 특허청에서특허의유효성판단에관련한절차에는재심사 (Reexamination, 우리의무효심판청구에해당 ) 와재발행 (Reissue, 우리의정정심판청구에해당 ) 이있다. 재심사는특허청에서부여된특허에대하여재심사하여당초의심사절차에서충분히고려할수없었던선행문헌등을포함하여다시특허심사를행하는제도로서, 재심사의청구인내지청구기간에있어서는특단의제한이없으나, 재심사를청구할수있는것은발행된특허나인쇄출판물등문서형식의자료에기한이유에한한다. 재발행은특허권이일부또는전부에대하여권리로서작용하지않거나또는무효인경우에당해특허권을정정하기위한제도이다. 106) (2) 독일독일의경우침해소송을관할하는침해법원과무효소송을심판하는연방특허법원으로이원화되어있다. 침해법원은무효소송을관할하는연방특허법원 ( 무효부 ) 의판결을기다린후에판결한다. 침해법원은해당특허의유효성에관하여판단할수없고, 피고의특허무효의항변은인정되지않는다. 일단부여된특허에관하여는이의에의하여취소되거나또는무효절차에있어서무효로되기까지는유효하게취급된다. 다만, 침해법원에서진보성결여등의이유로무효항변을하는경우무효로될개연성이명백한경우에는침해법원의재량으로침해소송의절차를중지할수있다. 이러한절차는우리특허법제164 조에서, 소송절차에있어서필요하다고인정된때에는법원은특허에관한실결이확정될때까지그중지할수있다 는규정의취지와동일하다. 107) 104) 미국특허법제 282 조는 특허를부여받은발명은유효한것으로법률상추정되고, 침해소송의피고는항변을통해위와같은추정을깨고특허가무효임을주장, 입증할수있다 고규정하고있다. 105) 특허침해소송에서특허권이무효로판단된경우특허권자가그후의침해소송에서다른당사자에대하여특허의유효성을다툴수없다는것이판례로확립되어있다. 그와같은판단은사실상대세효를가지므로, 당해소송당사자이외의자에게도이러한내용을고지할필요성이있기때문에미국특허법제 290 조에서는특허의유효성이다투어지는경우법원은소제기후 1 개월이내에특허상표청에관련사실을통지하여야하고, 법원의판단이있은경우에도그로부터 1 개월이내에관련내용을특허상표청에통지하여야하며, 특허상표청은위통지받은내용을당해특허의파일에동봉하여임의의제 3 자가당해특허파일의열람을청구하는경우열람에제공하여관련소송의존재를알수있도록하고있다. 106) 박성수, 침해소송에있어서특허무효항변의허용여부에관한고찰, 특허법원특허소송실무연구회세미나, 특허법원, , 6 면. 107) 김원준, 앞의논문, 196 면. 97

106 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (3) 일본일본은특허침해소송에서특허무효사유에대하여심리 판단할수있는지여부에관하여많은논란에도불구하고 108) 종래대심원의 특허침해소송을담당하는재판소는당해특허의무효사유에대하여심리판단할수없다 는판결 109) 에따라특허침해소송에서권리의무효가주장되는경우에재판소는이를직접판단하지않고무효심판을제기하도록하거나, 무효심판계속중에는소송을중지하는운용을해왔다고한다. 110) 그러다가일본최고재판소는평성 12년 (2000) 소위킬비사건판결에서 특허권은무효심결의 확정까지는적법하고유효하게존속하고대세적으로무효로되는것은아니다 라고전제한다음, 특허무효심결이확정되기이전이라도특허침해소송을심리하는재판소는심리의결과당해특허에무효이유가존재하는것이명백하다고인정될경우그특허권에근거한금지청구와손해배상청구는특단의사정이없는한권리남용에해당하여허용할수없다 고판시하여, 무효사유가명백한경우에한하여특허침해소송에서무효사유의판단이가능하다고하였는데, 여전히 명백성 의판단기준이불명확하여이에대한많은논쟁이있었다. 이후일본은특허법제104 조의3 제1항을신설하여 ( 부터시행 ) 특허침해소송에서특허무효사유에대하여심판할수있도록명문화하고, 명백성요건은요구하지않는대신에그에따른심리지연을방지하도록동법제104 조의 3 제2항을신설하였다. 111) 일본은결국입법적인방법으로특허침해소송에서특허무효를심리 판단할수있는지에대한논란을완전히종결하였다고볼수있다. 라. 소결특허법에서명문화하여특허침해소송에서의무효판단을인정하고있는일본이나미국과달리, 무효심판절차와특허침해소송절차로이원화되어있는우리특허법제아래에서는당해특허가무효심판절차에의하여무효로될때까지는유효한것으로취급하여야하고침해소송법원이당해특허의무효여부를직접판단할수없다는것이전통적인입장인데, 그렇게되면소송경제와구체적타당성에반하게될수있어서 108) 우리나라학설이나판례에서제시되고있는공지기술제외설, 한정해석설, 자유실시기술의항변, 권리남용설, 당연무효설등이론은모두일본에서먼저제시되어논의되었던것들이다. 109) 대심원명치 37 년 판결, 대심원대정 6 년 판결등 110) 이경홍, 특허침해소송에서의무효판단운용에관한연구 - 일본과의비교를통하여, ꡔ 지식재산 21ꡕ, 특허청, 면, 특허침해소송에서무효이유를가진권리에의한청구인용의불합리를회피하기위한방법으로서재판례및학설은한정해석설, 공지기술의항변, 당연무효설, 권리남용설과같은논리를전개해왔다고한다. 111) ( 특허권자등의권리행사제한 ) 제 104 조의 3 1 특허권또는전용실시권의침해에관한소송에서, 당해특허가특허무효심판에의해무효가되어야하는것으로인정될때에는, 특허권자또는전용실시권자는상대방에대하여그권리를행사할수없다. 2 전항의규정에의한공격또는방어의방법이심리를부당히지연시키는것을목적으로제출된것으로인정될때에는, 법원은신청에의하여또는직권으로각하결정을할수있다. 98

107 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 특허침해소송에의무효판단가부에대해서는학설이긍정설과부정설로여전히대립하고있고, 특히진보성판단의가부에관하여가장견해대립이심하다고할수있다. 무효사유를가지는특허권의행사를특허침해소송에서허용하지않기위하여여러이론이제기되어왔고, 청구범위의해석방법을통하여적절한결론을도출하려는방법으로서, 공지기술제외설, 한정해석설, 기술적범위확정불능설등이있고, 앞에서본바와같이우리나라판례에서도일부채용하고있다. 그리고행정행위의당연무효가민사소송의선결문제로될때에는민사소송에서그당연무효여부를판단할수있는것과같이, 특허부여에중대하고명백한하자가인정되면특허침해소송에서당연무효를인정할수있다는당연무효설, 및침해대상물의신규성이나진보성을우회적으로부인하여특허의권리행사를제한하는자유실시기술이론도제기되어왔다. 그러나이러한이론들은실정법상명확한근거가없을뿐아니라, 무효사유중일부에대해서만적용가능하고, 특히특허침해소송에서진보성결여의무효사유를판단하는것에대한이론적근거로활용하는데는한계가있으며, 행정행위의공정력이나권한분배론을부인하지않기위한편법에지나지않는다는비판을받고있다. 이에민법에서의일반조항의적용을통하여특허권의남용에해당한다는법리가등장하여특허침해소송에서무효사유있는특허권의행사를제한하려는권리남용설이등장하였다. 이사건대상판결도이러한권리남용설에근거하여진보성결여의무효사유판단을인정하여특허침해소송에서의진보성판단을부인하던종래판례의입장을변경하였다. 특허침해소송에서무효판단이쉽게허용되지않는이유는특허의무효판단은원칙적으로특허무효심판절차를통해서만할수있도록하는법체계를취하고있기때문인데, 이와관련하여권리남용설이라는법리를채용한이사건대상판결의의의, 문제점및향후합리적인운용방안에대하여살핀다. 4. 이사건대상판결에대한평가 이사건대상판결은무효심판이외의절차에서당연무효라고판단할수없다고전제하면서도특허침해소송에서의적정한결론도출을위해진보성결여등의무효사유가있는특허권행사의제한이필요하다는논리를내세우고있는데, 주요쟁점별로자세히고찰한다. 가. 특허침해소송에의한특허무효의대세효부정이사건대상판결에서는심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적으로무효로되는것이아니라고전제하고있어서, 법원이특허의당연무효를선언할수없다는입장을취하고있는데, 이는뒤에서보는권리남용의법리가행정행위의공정력이론이나권한배분의원칙에반하지않음을선언하 99

108 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 고자한것으로보인다. 특허침해소송에서주장 판단하는무효는소송당사자만을구속하는상대적무효라고한것인데, 특허에서 상대적무효 라는개념을도입하는것자체가특허제도에부합하지않고특허법상근거도미약하다. 민사소송에서기판력은소송의당사자에게만미치는것이원칙이므로, 선행소송에서특허에무효사유가있어서침해가부정되더라도동일특허에대하여다른당사자와의관계에서그선행소송에서의특허의무효판단이어떠한법률상효력을갖는다고볼수없다. 따라서특허권자가다른당사자를상대로특허침해소송을청구한경우에그상대방이적절한항변을하지못하여무효사유를갖는특허임에도특허침해를인정하게되는불합리한문제가발생할수있다. 그런데우리나라특허법은제133 조에서무효사유가있는특허에대하여무효심판을청구할수있고특허를무효로한다는심결이확정된때에는그특허권은처음부터없었던것으로본다고규정하고있고, 제 85 조에서특허권에관한권리의제반사항, 즉설정, 소멸, 회복등에관한사항을등록원부에등재하도록규정하고있어서, 112) 특허에관련된권리관계나법적다툼의진행현황을제3 자가자유롭게열람하도록하여불필요한분쟁을방지하고특허권과관련된거래의안전을도모하고있다. 113) 이처럼우리특허법은무효사유가있는특허를대세적으로무효로하고자심판을청구하는경우에그진행상황을특허원부에등록하도록하고있으나, 특허침해소송에서의 상대적무효 는제3자가파악할필요가있는중요한권리관계임에도특허원부의등록대상으로하고있지않으므로, 이로부터우리특허법은무효심판을통한대세적무효만을인정하고있을뿐 상대적무효 라는개념을상정하고있지않다고할것이다. 특허침해소송에서 상대적무효 를인정하면, 무효심판제도의존재의의를몰각하게되고, 특허와관련된권리관계를특허원부에등록하여하자가있는특허로인한분쟁을미리막고자하는특허법취지에도맞지않게된다. 무효사유에대하여처음부터무효심판에서다루도록하여대세적으로유무효를확정하도록함으로써무효사유가있는특허권이유효하게존속하게되는불합리를해소하고그로인한불필요한분쟁을방지하며사회전체적인관점에서소송비용을줄이는것이바람직하다고할것이다. 따라서, 이사건대상판결은특허침해소송에서대세적으로무효로할수없다고하여권한분배의원칙과행정행위의공정력관점에서는형식적으로타당하다고할수있을지몰라도, 114) 특허침해소송에서대세적무효가아닌 상대적무효 를인정한것은그효력이모호하고우리특허법체계에부합하지않아보인다. 112) 특허법제 85 조 1 특허청장은특허청에특허원부를비치하고다음각호의사항을등록한다. 1. 특허권의설정 이전 소멸 회복 처분의제한또는존속기간의연장 2. 전용실시권또는통상실시권의설정 보존 이전 변경 소멸또는처분의제한 3. 특허권 전용실시권또는통상실시권을목적으로하는질권의설정 이전 변경 소멸또는처분의제한 113) 정상조 박성수공편, 특허법주해 I, 박영사, 2010, 면. 114) 특허침해소송에서무효를인정하여최고상급심에서확정된후에무효심판이나다른특허침해소송이청구되는경우에선행판결과의판단차이를피하기위하여이미판단된결론과동일하게판단할가능성이있는데, 이는결과적으로침해소송법원이대세적무효에준하는판단을하였다고볼수있어서행정행위의공정력이나권한분배의원칙에반하게된다. 100

109 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 나. 특허침해소송에서의진보성판단인정특허침해소송에서진보성판단이가능한지여부는종래가장논란이많은부분인데, 이사건대상판결은특허침해소송을담당하는법원이진보성결여에관한판단을할수있다고명확히설시하고있다. 진보성을판단하기위해서는 통상의기술자 와 용이하게발명할수있는지여부 의기준을설정하여발명의가치를평가하는것이어서, 신규성과달리복잡하고고도의전문적인기술이요구된다. 침해소송법원이변론주의의제약하에당사자가주장 입증하는자료만에의거하여진보성판단을하게되면무효심판과의결론사이에판단상위가발생할가능성이높으므로, 침해소송법원의진보성판단을부정하는견해가많았다. 반면신규성판단과진보성판단의경계는불분명하여구별이곤란하며, 신규성판단은인정하면서진보성판단은인정하지않는것은그자체로서모순이므로침해소송에서진보성판단을할수있다는견해도있다. 115) 그러나실무상신규성판단은동일성여부나주지관용수단의부가 삭제 전환등의사실인정의문제로한정되어있는데비하여진보성판단은선행기술과대비하여차이점에대한특허의가치를평가하는것이어서, 신규성과진보성은확연히구별되는것이고, 판례에서신규성판단을인정한것은공지기술제외설에근거하여허용한것일뿐임의로신규성이라는무효사유만을수용한것이아니어서위와같은견해는동의할수없다. 이에대하여이사건대상판결은 특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 에한하여특허침해소송을담당하는법원이판단할수있다고하여, 진보성결여라는무효사유에명백성을요구하고있다. 116) 그런데다수견해에서와같이, 진보성판단과정은대부분복잡하고주관적평가가개입될수있으므로진보성판단자체가명백한경우는거의없다. 이사건대상판결의특허에대해서도심급마다진보성여부에대한결론을달리하고있음에도불구하고, 117) 이사건대상판결에서는그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백하다고설시하고있을뿐그이유에관하여아무런설명이없다. 뒤에서보는바와같이특허침해소송에서권리남용의항변을받아들이기위해서는당해특허에무효사유가존재하는것이명백하다는요건이필요할것으로보이고, 진보성결여로무효심판에서특허가무효로될것이라고확실히예견할수있는객관적사정이없는한진보성결여가명백하다는이유로권리남용에해당하다고보기는어려워보인다. 115) 구대환, 앞의논문, 면 ; 유대종, 앞의논문, 58 면. 116) 설시부분의문맥상, 직접적으로진보성결여의명백성을요구하고있지는않으나, 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백하기위해서는진보성결여가명백해야하는것은당연하다. 117) 이러한하급심소송절차를통해드러난객관적사정을감안하면, 진보성이없을수있다는의심이드는정도이지, 진보성결여를확실히예단할수없다. 101

110 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 다. 특허법의입법목적및정의와형평의이념부합이사건대상판결은사회의기술발전에기여하지못하는진보성없는발명을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손하고입법목적에도배치되며, 특허권자에부당한이익을주는반면그발명의실시자에게불합리한고통이나손해를줄뿐이어서정의와형평에어긋난다고설시하고있다. 물론공공의영역에있는기술을특허권자에게독점시키는것은부당하나, 그러한기술에대해서우리특허법은심사절차에서의거절이유나등록후에는무효심판을통한무효사유로규정하고있어서신규성이나진보성이없는기술의권리행사를못하도록하고있고, 특허법제164 조에서 소송절차에있어서필요하다고인정된때에는법원은특허에관한심결이확정될때까지그소송절차를중지할수있다 고규정하고있으므로, 특허침해소송에서특허의무효사유가쟁점이되는경우에법원이심리를진행하지않고특허법에따라소송절차를중지하면진보성없는발명을특허권자에독점시키는불합리한문제를해소할수있다. 118) 현재특허청의무효심판은특허침해소송과관련한심판사건은우선심판사건으로분류되어신속히처리되므로그로인하여소송이지연된다고볼수도없다. 119) 더구나특허침해소송에서피고가실시하는제품이공지기술과동일하거나그로부터용이하게실시할수있는경우에는기존판례에서자유실시기술의항변을통하여침해를부정하고있으므로이를통해서도하자있는특허권의행사를저지할수있다. 오히려무효판단에대하여무효심판과침해소송에서의상이한결과가나올가능성이상존하고, 전문성있는기관으로부터신뢰할수있는판단을받을기회를박탈하는것이되어, 특허권자가불안정한지위에놓이게되고발명의욕이저하됨으로써궁극적으로기술개발의촉진에의한산업발전에기여하고자하는특허법목적이나당사자사이의형평의이념에반하는결과를낳을수도있다. 소송경제의측면에서보면하나의분쟁절차에서특허무효까지한꺼번에해결하는것이더효율적인것으로보이나, 이는근시안적인관점이다. 특허침해소송에서진보성을긍정하여침해로인정하였는데, 무효심판에서진보성을부정하거나정정을하여확정된경우 120) 에이전특허침해소송은재심사유가되어파기환송되거나재심을청구하여다시심리해야하므로 121) 소송의신속 경제라는가치구현또는법적안정성측면에있어서결코바람직하지않다. 이사건대상판결도대상특허발명이진보성이인정된다거나원심판결이후에정정을인정하는심결이확정되어파기환송한것이어서, 결국이전하급심판결들이무의미한 118) 이경우침해혐의자가무효심판을청구할의도가없는경우문제가될수있으나, 특허침해소송에서무효항변을허용하지않는판례가확립된다면침해혐의자는특허침해소송이제기됨에따라방어권으로무효심판을청구할것이다. 119) 특허청심판사무취급규정제 31 조에는 특허법제 164 조제 3 항의규정에의거법원이통보한침해소송사건과관련된심판으로심리종결되지아니한사건 및 지식재산권분쟁으로법원에계류중이거나경찰또는검찰에입건된사건과관련된사건으로서당사자또는관련기관으로부터우선심판요청이있는경우 를우선심판대상으로규정하고있다. 120) 무효심판청구에대하여특허권자의정정청구를통한방어방법은실무에서흔히이루어지고있다. 121) 특허침해소송과무효심판간에특허의무효의판단불일치가발생할개연성이커지고, 각불일치형태에따라재심의허용여부에대해판례와학설이엇갈리고있어서, 법률관계가더욱복잡해진다. ( 강흠정, 특허침해소송의재심에대한연구, 지식재산연구제 6 권제 3 호, 2011, 33 면 ) 102

111 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 것이되었다고할수있다. 만약무효심판절차에서정정을청구하도록하고특허의유무효를다투었다면더신속하게적정한실체관계에도달하고분쟁이해결되었을것이다. 따라서특허침해소송에서진보성결여의판단을허용하지않는것이특허법의입법목적에배치되거나정의와형평의이념에어긋난다는결론에논리필연적으로귀결되는것은아니다. 라. 권리남용의법리차용이사건대상판결은우리나라민법제2 조제2항에규정하고있는권리남용의법리를채용하고있다. 이와같은권리남용금지의원칙은일반법원칙에해당하므로사권에관한특허의법률관계에서도당연히적용될수있을것이다. 민법상권리남용의요건으로서, 권리자가자기에게정당한이익이없음에도불구하고오직상대방을해할목적으로또는고통을줄목적으로권리를행사하는주관적요건과, 권리행사가권리의본래의사회적목적에부합되지않는행사를의미하는객관적요건 122) 이있는데, 판례는객관적요건을통해주관적요건을추인하는경우와주관적요건을권리남용의성립요건으로보는경우로나누어져있고학설은객관적요건에치중하고있다고한다. 123) 이사건대상판결에서특허권남용은주관적요건과무관하게권리남용을인정하고있는데, 특허권에고유한특성을반영하여민법상권리남용금지의원칙이변형 적용되는것은당연하고, 학설도객관적요건만을요구하는것이다수설인점을감안하면권리남용설을적용함에있어서부적절하다고는볼수없다. 그런데민법상권리남용금지의원칙은매우포괄적이고불확정개념으로되어있기때문에형식적으로이해되는법과실질적으로존재하는분쟁상황사이의괴리를뛰어넘기위해법원에일정한재량을부여하는기능을할수있지만, 구체적으로타당한결론에이르는데필요하다는이유만으로일반조항이남용되어서는안된다. 124) 그러한권리남용규정의남용적적용에대하여는일반조항에로의도피라거나불확정개념의도입이라는비난과함께법적용및해석의안정성을파괴한다는문제점이지적되어왔다. 따라서무효사유가존재하는특허권행사의경우에권리남용론을적용함에있어서도민법상권리남용론과이론적일관성을유지하도록그적용의조건을엄격하게해석하지않으면위와같은비판에서자유로울수없다. 125) 이런관점에서고찰해보면, 최근문제가되고있는특허괴물 (Patent Troll) 처럼기회주의적행태로과도하게특허권을행사하는경우에권리남용의법리를적용하는것은별론으로하고, 이사건대상판결과같 122) 객관적요건의지표로주로이용되는것이권리해사자의이익과그로인하여침해되는상대방의이익과의사이에현저한불균형의발생이라고한다. 123) 유대종, 상표무효사유와상표권남용에관한소고, ꡔ 산업재산권 제 30 호, 한국산업재산권법학회, , 면 124) 권영준, 특허권남용의법리와그관련문제, ꡔ 산업재산권 제 36 호, 한국산업재산권법학회, , 면. 125) 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권제 27 호, 한국산업재산권법학회, , 228 면. 103

112 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 이단순히무효사유가있다고의심이되는특허에대하여권리남용의법리로권리행사를부정하는것이타당한가는의문이다. 왜냐하면민법상권리남용론은권리의행사에하자가존재한다는이유로구체적 개별적인권리행사의태양에따라권리남용론의적용여부를판단하는것이지만, 무효사유가존재하는특허권의행사는권리자체에하자가있다는이유로획일적 일률적으로모든권리행사를권리남용으로보게되는점에서개별적판단을요하는민법상권리남용이론과맞지않다. 126) 또한침해소송법원이특허의진보성결여가단순히의심이되는정도의상황에서엄격한심사절차를거쳐등록된특허권행사를부정하는것은권리행사자와가해상대방과의사이에현저한이익불균형이라는객관적요건을충족하기도쉽지않아보인다. 특허법에서부여하는특허권자의정당한방어방법인정정청구의기회가주어지지않는특허침해소송에서무효판단을하게되면특허권자로서는절차적이익이훼손되어불리할수밖에없고, 무효심판과특허침해소송에서의판단이불일치할가능성이상존하여특허권이불안정하므로특허권자의불이익이더커보인다. 다음으로특허권자는자신의특허와유사한선행기술이제시되더라도그차이로인하여여전히자신의특허가가치가있고유효한것으로믿는경우가대부분이고특허가무효사유가있다고인식하는경우는거의없으므로그러한권리행사가남용이라고받아들이는것은일반적인상식에서도납득하기어렵다. 마지막으로일사부재리의원칙이적용되어피고가무효심판청구를할수없는경우에도, 권리남용의항변이무효심판과의관계를문제삼지아니하고무효사유가내재하는권리의행사를제한한것이라는점을중시한다면특허침해소송에서는그항변이인정될수있을것이어서, 127) 모순 저촉되는심결이나판결이발생하는것을방지함으로써심결의신뢰성을유지하고남소를방지하여경제성을도모하고자하는특허법의일사부재리효력을부인하는결과가된다. 이러한점을감안하면이사건대상판결에서권리남용금지의원칙을적용한것은소송경제나구체적타당성측면만을너무중시하여권리남용금지의원칙이라는일반조항을너무쉽게도입한측면이있어보인다. 당연무효설의경우에진보성결여등의무효사유가행정법상의당연무효라고보는데는이론적결함이있어서, 대법원이타당하다고생각되는결론에이르기위하여일본의킬비판결을그대로답습한것이아닌가생각된다. 그러나일본에서는무효심판의심결이나그취소소송이장기간소요되고, 무효심판절차의경직성즉, 무효심판에서의청구의요지변경이쉽지않으며, 심결취소소송에서심리범위를제한하는문제가있고, 또한무효심판절차에서반복되는정정심판과의관계에따른심리지연의문제가아직남아있어서침해소송절차와무효심판절차가병존할경우침해소송절차를중시할수밖에없는데반하여, 우리나라는무효심판이우선심판으로신속히처리되는점, 무효심판에서청구의요지변경이가능한점, 심결취소소송에서의심리범위 126) 안원모, 앞의논문, 234 면 127) 권택수, 요건사실특허법, 진원사, 2010., 259 면. 104

113 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 에제한이없는점, 또한무효심판에대한심결취소소송계속중정정이있다고하여기계적으로취소하지않고있어정정에따른심리지연의문제가적은점등일본과달리무효판단을위해서는침해소송에서보다무효심판를중시할수있는체제가이미갖추어져있다고볼수있다. 128) 따라서특허침해소송에서무효판단의필요성이나의의가일본에비하여크지않은상황에서특허법체계나특허분쟁해결절차에서차이가있는일본의판례를단순히채용한것은다소문제가있어보인다. 권리남용설의남용을경계한다는측면에서도이를적용함에서신중할필요가있고그런점에서다음에서살펴보는명백성이나특별한사정의요건을합리적으로적용할필요가있다. 마. 명백성및특별한사정의요건제시 이사건대상판결에서권리남용에의한무효판단이가능하게하는요건으로당해특허가무효심판에의하여무효가될것임이명백한경우라고하는 명백성 의요건과 특별한사정이없는경우 를제시하고있는데, 이를어떻게해석할지에대하여는여러가지설이있다. 먼저, 명백성의의미는침해소송법원이판단할수있는무효사유의범위문제 ( 특히진보성문제 ) 와관련하여해석하는입장과증명도 ( 심증의정도 ) 의문제로해석하는입장으로나누어볼수있고, 명백성요건을증명도의문제와관련하여해석하는입장은다음과같이세가지의견해로나뉘어져명백성의의미를해석하고있다. 즉, 1 명백성요건은통상의무효심판또는심결취소소송에서무효이유의존재가인정되는경우보다도고도의무효이유의심증을얻은경우에만충족된다고하는입장, 2 이에반하여무효이유의명백성의증명도는통상의무효이유존재의입증정도로족하다는입장, 3 무효이유의명백성은단지침해소송법원이무효이유가있다는심증을얻은것만으로는부족하고그것을넘어무효심판절차가채택된다고하여도무효로될것이확실히예견될정도로무효라는것이명백한경우를지칭한다는입장으로나뉘어져있다. 129) 명백성의개념자체가불분명하고단순한무효와구별이쉬운것도아니라는이유로이러한명백성요건의도입을비판하는견해가있으나, 130) 권리남용설의남용을피하고무효심판과침해소송절차간의판단불일치로인한법적안정성의훼손을막으며 131) 무효심판절차를형해화하지않기위해서는이사건대상판결의 명백성요건 을경시할것이아니라, 강화할필요가있다. 사견으로는명백성범위를정확하게구별하여설정하기곤란하고진보성판단은대부분미묘하고주관적이어서진보성판단자체는무효심판에서만다루도록하는것이적절해보이나, 명백성을심증의정도 128) 이경홍, 앞의논문, 53 면. 129) 이와관련된논의는일본에서의논의내용이고, 우리나라에서는관련된논의가거의이루어지지않고있다고한다. 130) 박정희, 특허침해소송등에서당해특허의무효사유에대하여심리판단할수있는지여부, ꡔ 지식재산 21ꡕ, 특허청, , 10 면. 131) 킬비판결이후의일본침해소송사건에서의권리남용의항변과무효심판이병행하여이루어진사건중 (35 건 ) 에서재판소와특허청의판단이상위한케이스 (2 건 ) 가 6% 를차지하였다고한다.( 이경홍, 앞의논문, 30 면 ) 105

114 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 가아니라무효심판절차에서진보성부정으로무효로될것이확실히예상되는객관적사정이있는때로해석하는것이라면위의문제가발생될여지가거의없어서진보성판단을허용해도괜찮을듯싶다. 여기서객관적사정의예로서는, 특허침해소송절차가진행중에무효심판의심결에서진보성이인정되었는데심결취소소송에서진보성이부정되어다시심판원으로취소환송된경우를들수있을것이다. 이사건대상판결과같이심급별진보성판단결과에차이가있을정도로진보성의판단이용이하지않은경우에는특허침해소송과무효심판절차간에판단의불일치가발생할가능성이크므로명백성요건이갖추어졌다고볼수없고가치판단이개입될수밖에없는진보성판단의일괄적허용은여러문제가있다. 명백성의요건이충족되지않는다면법원과특허청, 또는법원간의판단이달라지고추가적인분쟁과혼란이발생함으로써, 소송경제를도모하고자한본래의취지가오히려무색해질수있다. 한편 특별한사정 이란무효사유의해소가능성과그절차에의착수를의미하는것으로서, 당해특허에무효이유가존재하여도특허청구범위의감축을목적으로하는정정심판청구나정정청구에의하여무효이유가해소될가능성이있고실제로정정심판청구등의절차가진행되고있는경우에는특별한사정이존재하는것으로해석된다고하며, 실제로정정심판청구가이루어진경우에만재항변을인정할것인가에관하여정정심판청구가없어도무효이유의해소가능성이있으면무효로될것이확실히예견된다고할수없으므로당해항변은인정되는않는다는견해와실제로정정심판청구가행하여져있지않으면특별한사정은인정할수없다는견해가있으나, 정정심판청구등에의하여무효이유의해소를위하여노력하지않고있는특허권자를특히보호할필요성이없다는점, 정정심판청구등이이루어지지않는경우에도재항변을인정하게되면무효심판의판단과침해소송의판단불일치라는문제가여전히발생할가능성이높다는점등을고려할때후자의견해가우세하다. 132) 이사건대상판결은 명백성 과 특별한사정 에관하여아무런설명을하고있지않은데, 이와관련하여향후다양한판례가구축되어그기준이정립되어야할것이다. 5. 결론 이상으로특허침해소송에서무효판단이인정되는지여부에관한학설, 판례및외국제도를살펴보고이사건대상판결의의의를고찰하였다. 이사건대상판결은종래특허침해소송에서의진보성판단을부인하던판례의입장을변경하고민법상의일반조항인권리남용의법리를차용하여신규성뿐만아니라진보성결여인경우에도특허침해소송에서심리 판단할수있다고분명히밝히고있다. 그런데단순히무효사유가존재한다는이유만으로유효하게성립한특허권의행사를권리남용이라고하는것은지나친제한일수있고, 어떠한경우에특허무효사유가있는것이명백하다고할수있는가에관 132) 안원모, 앞의논문, 면. 106

115 침해소송중의권리무효항변에대한진보성판단가부 하여구체적논거의제시가없어서향후논란을불러일으킬것으로보인다. 따라서이러한권리남용의법리를특허권의행사에채용한이상, 행정행위의공정력이나권한분배론에반하지않도록하며, 특허침해소송과심결취소소송이관할이집중되어있지않은상황에서무효가확정적인경우라고단정지을수없는상황임에도불구하고특허의무효를전제로침해여부를판단하면오히려실체관계등에반하게되거나무효심판이별도로제기되었을때에양절차에서결과가달라질경우에오히려소송의신속성에반하는정반대의결과를초래하는문제를피하기위해서는, 진보성판단의명백성요건을엄격히적용하는것이필요할것이다. 우리와법제가가장유사한일본은관할등의문제로시스템을정비하고입법적인방법으로무효항변을인정하였고, 독일은동일한기관에서특허의효력에관한판단이상충하는것을방지하기위하여특허무효항변을인정하지않고있다. 우리나라도우리특허법체계와시스템을고려하여특허침해소송에서의진보성판단가부문제를바라보아야할것인데, 입법적인방법으로보완되지않는이상, 법해석론으로는전면적으로인정하기어렵다. 앞으로이사건대상판결로인하여특허침해소송에서무효항변은더욱증가될것으로예상되는데, 특허침해소송에서의무효사유에대한심리범위, 이에앞서선결되어야할특허관련소송의관할집중이나변리사의공동대리등제도적으로개선사항등특허법의개정방향에대하여많은논의가필요하다고할것이다. 107

116 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 참고문헌 강흠정, 특허침해소송의재심에대한연구, 지식재산연구제6권제3 호, 곽민섭, 권리범위확인소송에서특허무효사유의판단, 지식재산 21, 특허청, 권영준, 특허권남용의법리와그관련문제, 산업재산권 제 36호, 한국산업재산권법학회, 권택수, 요건사실특허법, 진원사, 구대환, 특허침해소송및권리범위확인심판에서의진보성판단의필요성에대한검토, 산업재산권 제 35호, 한국산업재산권법학회, 김원준, 특허침해소송에서무효항변에관한고찰, 법학논총 제 28 집제2 호, 전남대학교법학연구소, 김태현, 권리범위확인심판의본질과진보성판단의가부, 특허소송연구 제 4집, 특허법원, 박성수, 침해소송에있어서특허무효항변의허용여부에관한고찰, 특허법원특허소송실무연구회세미나, 특허법원, 박정희, 특허침해소송등에서당해특허의무효사유에대하여심리판단할수있는지여부, 지식재산 21, 특허청, 성기문, 공지부분이포함된특허및의장을둘러싼실무상의제문제, 특허소송연구 제2집, 특허법원, 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권제27 호, 한국산업재산권법학회, 유대종, 상표무효사유와상표권남용에관한소고, 산업재산권 제 30호, 한국산업재산권법학회, 유대종, 특허무효사유와특허권남용, 산업재산권 제 21호, 한국산업재산권법학회, 이경홍, 특허침해소송에서의무효판단운용에관한연구-일본과의비교를통하여, 지식재산 21, 특허청, 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 이수완 특허의무효와침해, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 정상조 박성수공편, 특허법주해 I, 박영사, 정태호, 권리범위확인심판에서의진보성결여에근거한특허무효및특허권남용판단에관한비판적고찰, 기업법연구 제25권제1호, 한국기업법학회, 최성준, 무효사유가있는것이명백한특허권의행사가권리남용에해당하는지여부, 지식재산권 제 8 호, 한국지적재산권법제연구원, 허호신, 특허침해소송에서의특허무효항변, 충남대학교대학원석사논문,

117 판 례 평 석 수 상 논 문 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 대법원 선고 2010 다 판결 ( 전원합의체 ) 장려상 최승삼 특허청생명공학심사과

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119 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 목차 1. 서론 2. 대상대법원판결의요지및의의 3. 현행특허소송체계와특허무효항변인정여부의문제가. 특허심사의한계와무효심판제도나. 특허소송체계의이원적구조 : 권한분배다. 행정행위의공정력과유효추정의법리라. 특허침해소송에서무효항변여부대립마. 기존판례의입장 4. 무효심결확정과일사부재리의문제가. 일사부재리원칙의근거나. 일사부재리에서동일심판의의미다. 무효의항변과일사부재리의원칙 5. 특허침해소송에서의항변과권리남용이론에대한비판적시각가. 특허침해부정을위한대표적인항변나. 권리남용이론도입및비판적시각 6. 대상대법원판결의분석과비판적고찰가. 대상대법원판결의분석나. 권리남용금지법리의일반론다. 대상대법원판결에대한비판적고찰라. 소결 7. 결론 111

120 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 특허권은일정한요건을갖춘발명에대하여국가행정기관인특허청의심사를거쳐부여되는독점 배타적인권리이다. 그리고일단특허의등록이이루어지면, 그를기초로하여다양한법률관계가형성되는데, 특허권의양도및실시권의설정은물론이고특허권자가소송상또는소송외에서침해자인제3 자를상대로침해를주장하여금지권을행사하거나손해배상을받는일등이일어날수있다. 특히, 설정된특허권의침해가발생하면특허권자는침해자를상대로손해배상, 특허침해금지등과같은민사적권리를행사할수있을뿐만아니라형사상제제를가할수도있음은주지의사실이다. 그러나특허권침해가인정되기위해서는기본적으로그특허권이 유효한권리 로존재할것을전제로하는데, 특허법은특허가등록되었더라도이해관계인은언제라도특허에대한등록무효심판을청구할수있고, 특허의무효가확정되면그특허권은처음부터없었던것으로보기때문에 ( 특허법제133 조제3 항 ), 특허권침해소송 과 특허심판원에의한무효심판등 이같이제기되는경우가대부분이다. 그동안특허권침해의선결문제로, 특허침해법원에서 특허무효의항변 을주장할수있는지에대해많은논란이있었고, 이에대한다양한견해가대립되어왔는데, 특히진보성판단에대해서는부정설과긍정설이팽팽하게대립되었었다. 이에대하여, 최근대법원은 선고 2010 다95690 전원합의체판결을통하여진보성없음이명백할경우특허침해법원에서이를심리, 판단하는것을허용하고, 이의이론적근거로권리남용이론을명확함으로써그동안의논란을정리한바있다. 그러나이는이전에대법원 2004 다69194 판결에서방론으로설시된것을 진보성 에대하여전의합의체판결로재차확인한것으로, 권리남용이론의적용요건인 명백성 에대하여여전히불명확한개념을사용하고있는바, 대상전원합의체판결이후에도특허침해법원이어떠한경우에진보성을심리, 판단하는것이가능한것인지에대해서는여전히여러의문점이남아있다. 여기서는현행특허소송체계, 무효의항변의인정여부, 심결확정과일사부재리원칙등을살펴보고, 특허침해소송에서의권리남용이론의도입배경과그적용요건등을중심으로대상대법원판결의의의및문제점을구체적으로검토해보기로한다. 2. 대상판결의요지및의의 가. 대법원 선고 2010 다 판결 ( 전원합의체 ) 의요지 가. 특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고 112

121 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니다. 그런데특허법은제1 조에서발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로한다고규정하여발명자뿐만아니라그이용자의이익도아울러보호하여궁극적으로산업발전에기여함을입법목적으로하고있는한편, 제29 조제2항에서그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 이하 통상의기술자 라고한다 ) 가특허출원전에공지된선행기술에의하여용이하게발명할수있는것에대하여는특허를받을수없다고규정함으로써사회의기술발전에기여하지못하는진보성없는발명은누구나자유롭게이용할수있는이른바공공영역에두고있다. 따라서진보성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라위에서본바와같은특허법의입법목적에도정면으로배치된다. 또한, 특허권도사적재산권의하나인이상그특허발명의실질적가치에부응하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대하여형식적으로특허등록이되어있음을기화로그발명을실시하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은특허권자에게부당한이익을주고그발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다. 이러한점들에비추어보면, 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고할것이다. 이와달리신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이특허권또는실용신안권침해소송에서당연히권리범위를부정할수는없다고판시한대법원 자 91 마540 결정및대법원 선고 98 다7209 판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하기로한다. 나. 위법리에따라서, 명칭을 드럼세탁기의구동부구조 로하는이사건제1 특허발명 ( 특허등록번호제 호 ) 중특허청구범위제31 항 ( 이하 이사건제31 항발명 이라고한다 ) 의진보성이부정되어그특허가무효로될것임이명백하여, 위발명의특허권에기초한원고의이사건특허침해금지, 특허침해제품의폐기및손해배상청구가권리남용에해당하는지여부를기록에비추어살펴본다....( 중략 )... 그렇다면이사건제31 항발명은그각각의구성이유기적으로결합한전체로볼때선행기술 1, 2, 3에비하여구성의곤란성및효과의현저성이인정되므로, 이들선행기술에의하여진보성이부정되어그특허가무효로될것임이명백하다고할수없다. 따라서이사건제31 항발명의특허권에기초한원고의이사건청구는권리남용에해당하지아니한다. 113

122 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 나. 대상판결의의의우리나라는입법적으로특허무효판단과특허침해판단을분리하는이분적법체계를채택하여, 등록된특허는특허심판원의무효심판절차를통해서만무효로할수있게하고 ( 특허법제133 조 ), 특허침해소송은일반법원에서담당하도록하고있다. 그러나, 특허침해소송에서특허권자의상대방이당해특허의무효사유를항변으로주장하는경우, 일반법원이그무효사유의항변에대하여심리, 판단하여특허침해를부정할수있는지는학계와실무에서지속적으로논란이되어왔다. 그러던중, 대법원은 선고 2004 다69194 판결에서, 방론으로권리남용설을채택하여특허침해소송에서일반법원이당해특허에대한무효사유가명백한경우이를심리, 판단할수있다는판시 1) 를한바있고, 이후실무적으로전국대부분의침해소송법원은진보성을포함한모든무효사유에대하여권리남용이론을적극적으로적용하여항변의하나로서널리받아들이고있는것이현실이다 2). 하지만, 위대법원 2004 다69194 판결은기존대법원판결의태도 3) 와는배치되는것이어서, 학계와실무계에서는진보성까지폭넓게판단하는법원실무에대하여논란이끊이지않았다. 이에대하여대법원은 전원합의체판결인대상판결로써특허침해법원에서특허발명의진보성판단을허용하는이론적근거로 권리남용이론 을채택함을명확히함으로써이에대한그동안의논란에종지부를찍었다 4). 3. 현행특허소송 5) 체계와특허무효항변인정여부의문제 가. 특허심사의한계와무효심판제도 특허권은특허청의심사관에의해특허법에규정된엄격한절차적, 실체적심사요건을거쳐출원인에게부여된다. 그러나특허에관하여전문지식을갖고있는특허심사관이특허부여여부를심사한다고하여 1) 대법원 선고 204 다 판결 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고할것이다. 2) 서울남부지법 선고 2004 가합 2602 판결, 수원지법안산지원 선고 2006 가합 3759 판결, 부산지법 선고 2007 가합 판결, 서울중앙지법 선고 2007 가합 판결, 서울고법 선고 2007 나 판결, 서울고법 선고 2009 나 5260 판결등과같이전국대부분의침해소송법원은대법원 2000 다 판결을근거로 진보성이없어무효 이기때문에권리남용이라는이유로기각하고있다. 3) 대법원 자 91 마 540 결정및대법원 선고 98 다 7209 판결 ( 대상대법원전원합의체판결에의하여변경되었다 ) 4) 박원규, 특허판례연구, 2012 년 ( 개정판 ), 면. 5) 특허침해소송및특허심판원에대한심결취소소송등특허권과관련된모든소송을편의상 특허소송 이라한다. 114

123 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 도산업이고도로발달한오늘날에있어과학기술이나날이발전하고복잡한관계로완전한심사를기대하기곤란하고특히외국에서반포된간행물에게재된발명을모두조사하여심사하는데는한계가있다. 이와같은특허심사에대한곤란성과한계로인하여절차상ㆍ형식상또는실체상특허요건을구비하지못한발명에특허를부여하는경우가생기게됨으로써하자있는특허가발생하게된다. 특허무효심판제도는특허청에의하여유효한것으로승인되어등록된특허권의일정한하자, 즉무효사유가있음이발견된경우에이미발효된행정처분으로서의특허처분을이해관계인등의청구에의하여그특허의효력을하자가발생한시점까지소급적으로소멸시키는제도를말한다 ( 특허법제133 조 ). 이러한특허무효심판의법적성격은특허법상무효사유가있는경우일반법원이아닌특허심판원에당해특허를무효로하는심판을청구하도록하고있는점, 무효심판의확정에의하여특허권은처음부터존재하지않았던것으로소급적으로무효가되는점 ( 특허법제133 조제3항 ) 등에비추어보면, 특허무효심판은특허처분을무효화시키기위한형성적성질을갖는행정처분으로봄이타당하다 6). 나. 특허소송체계의이원적구조 : 권한분배현재우리나라특허법은특허권의무효여부에대한판단은특허심판원에 1차적으로그권한이부여되어있고, 그판단에대한사법심사는전문법원인특허법원 7) 및대법원을거치는 2심구조를채택하고있다. 즉 심판전치주의 를특별히특허법제133 조에규정하고있다. 한편, 이와는별도로특허심판원이특별히판단하도록규정된부분이외의것들, 예컨대특허권의권리침해여부와관련하여서는일반민사법원 ( 지방법원 ), 고등법원및대법원을거치는 3심구조를채택하고있다. 따라서현행우리나라특허소송체계는특허권무효의판단은심판전치주의에따라특허심판원, 특허법원및대법원을거치도록하고, 특허침해소송등은일반민사법원, 고등법원및대법원을거치도록하는 이원적구조 로되어있는바, 이는입법적필요에의해그권한을분배한것이라할수있다. 즉, 이러한특허소송체계는특허권부여행위및무효의판단은 법과기술의복합체 라는불리우는고유특성및특수성을특별히인정하여특허심판원및전국관할의전문법원인특허법원을일반행정법원과는별도로신설함으로써이러한각국가기관에서전문적으로담당하게한것이다. 6) 이한주, 특허침해소송에있어무효사유의판단, 사법논집 ( 제 41 집 ), 법원도서관, 면. 7) 특허청설립이래 특허심판원과특허법원설립시까지특허를포함한산업재산권 4 권에관한심판업무는심판소, 항고심판소, 대법원의심급구조를가지고있었으나, 특허등산업재산권에대한국내의관심이높아지면서위와같은특허심판제도는 법원에의한사실심을배제하는것이므로사실심에관한한국민의법관에의한재판을받을권리를침해하고있다 는취지의위헌제청이헌법재판소에제기되어결국 1995 년헌법재판소의헌법불합치결정 (92 헌가 11, 93 헌가 8,9,10 : 결정 ) 이있었고, 이에따라특허심판의심급구조를특허청의심판소와항고심판소를통폐합하여 특허심판원 이사실상의 1 심을행하고, 그후전문법원인 특허법원 에서각담당토록하여사실심에대해국민이법관으로부터재판을받을수있도록하고, 또한특허심판의기술적특성을고려하여특허법원에독일식의 기술판사제도 와일본식의 기술조사관제도 의절충형태인 기술심리관제도 를두어기술심리관이심리에참여하도록특허법및법원조직법등이개정되었고, 이에따라 특허심판원및특허법원이창설되어오늘에이르고있다. 115

124 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 이와같이특허소송체계를어떤형식으로할것인가는특허권의성질을사법적계약으로볼것인가, 행정행위로볼것인가하는관점의차이또는문화적차이에따라각국마다상이한데, 이것은결국각국가의 입법정책의문제 로귀결된다. 즉미국, 영국, 프랑스등은특허무효심판과특허침해소송을모두일원적으로일반법원에서관할할수있도록하고있으나, 우리나라, 일본, 오스트리아, 독일등은특허무효심판을행정관청인특허청또는특별법원의관할로하고, 특허침해소송은일반법원에서관할하도록하는이원적구조를취하고있다. 다. 행정행위의공정력과특허유효추정의법리 (1) 행정행위의공정력과선결문제 행정행위의공정력 이라함은행정행위의하자가존재하더라도그하자가당연무효가아닌한, 권한있는기관에의해취소되기전에는일응유효한것으로추정되는행정행위의효력을말한다. 행정행위공정력을직접적으로인정하는명문규정이행정법상에는없지만, 이를인정하는이론적근거에는적법성추정설및유효성추정설등이있는데, 공정력은적법성의추정력이아니라유효성추정력내지는유효성의통용력에불과하다는유효성추정설이통설이다 8). 행정행위공정력으로인해행정행위는비록취소사유가인정되더라도행정청에의하여직권취소되거나행정법원에의하여쟁송취소되기전까지는유효한것으로추정되고, 관할권이없는민사법원이나형사법원은행정행위의효력을부인할수없게된다. 문제는민사법원이나형사법원에서그본안판단의전제로서행정행위의위법성과그효력유무가선결문제로된경우에행정행위의위법성을심사하거나또는행정행위의효력을부인할수있느냐하는것이다. 유효성추정설에의하면, 적법성까지추정하는것은아니므로민사법원이나형사법원에서본안판단의선결문제로행정행위의위법성여부를심사할수있음을인정한다. 즉, 그위법성인정으로인해행정행위의효력을부인하는것은아니기때문이다. 우리나라대법원판례도같은입장을취하고있는것으로평가된다 9)10). 8) 허호신, 특허침해소송에서의무효의항변, 충남대학교대학원, 석사학위논문, 2006 년, 16~22 면. 9) 이시윤, 신민사소송법, 박영사, 2003, 11 면. 민사소송의선결문제로서의행정처분 - 민사소송절차에서청구를판단하는데행정처분이선결문제가되는때에그행정처분의유무효나존부는민사법원이심사할수있다는것이판례, 통설이다. 따라서민사소송에의하여조세부과처분이당연무효임을전제로부당이득반환청구를할수있으며 ( 대법원 선고 94 다 판결 ), 이와같은경우에행정소송법제 11 조에서는민사법원의수소법원이제 17 조 ( 행정청의소송참가 ), 제 25 조 ( 기록의제출명령 ), 제 26 조 ( 직권심리 ), 제 33 조 ( 소송비용재판의효력 ) 에관한규정등공법관계소송의특유의심리원칙을준용하도록하였다. 이에나아가민사소송의선결문제로서행정처분이위법인가의여부도심사할수있는가에대하여는다툼이있다 ( 긍정판례대법원 선고 87 다카 2569 판결 ; 부정판례대법원 선고 99 다 판결 - 그러나당연무효가아닌한위법사유가있더라도취소되기전까지는과세처분의효력을부인할수없다 ). 10) 김동희, 행정법 Ⅰ, 박영사, 2003, 317 면. 민사소송또는공법상당사자소송에서당연무효인행정행위의무효여부가 116

125 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 그리고행정행위의공정력과입증책임은무관하므로, 당연히민사소송법상입증책임분배의원칙대로원고, 피고양당사자가자신에게유리한법률요건사실에대한주장책임및입증책임을부담한다. (2) 특허유효추정의법리행정행위의공정력과유사한개념으로, 우리나라특허법에는규정되어있지않지만, 미국특허법은제282 조에서특허유효추정규정 11) 을두고있는데, 2011 년 6월 9일미국연방대법원은특허심사과정에서참고되지않았던새로운증거가제출된특허무효소송에서도미국특허법제282 조의특허유효추정규정은유효하다고판결 (Microsoft v. i4i) 12) 한바있다. 이러한미국연방대법원판결은친- 특허정책 (pro-patent) 의영향이라할수도있지만, 이의바탕에는특허를부여하는행정기관및전속관할을갖는전문법원에대한깊은신뢰가간접적으로표명되어있다고할수있다. 라. 특허침해소송에서의 특허무효항변 의인정여부의대립 (1) 부정설 부정설의주요한근거 13) 를살펴보면, i) 특허법은무효심판을통해특허무효를주장할수있도록한법체계를입법정책적으로선택하고있는점, ii) 특허의부여와무효화는행정기관인특허청에전담시키고법원은특허청의심결의위법성이나특허의해석만을담당하도록하는권한배분의원칙을채택하고있으므로특허청의무효판단을거치지않고법원이독자적으로특허의무효를선결문제로서판단할수없다는점, iii) 특허법제164 조가심판또는소송절차의중지에관한규정을둔취지도무효심판의확정시까지무효를선결문제로하는소송절차를중지할수있도록한것으로서특허침해소송에서무효를전제로판단할수없도록한것이라는점, iv) 특허법제133 조의무효사유는일반행정법상의당연무효와는달리제한적으로열거되어있고, 특허의무효심결은당연무효의확인행위가아니라대세적효력을가지는형성행위에 그선결문제로되는때에는, 그수소법원은스스로당해행위가무효임을판단할수있다. 이것은형사사건에서도마찬가지이다.( 대법원 선고 70 다 1439 판결 - 민사소송에있어서어느행정처분의당연무효여부가선결문제로되는때에는이를판단하여당연무효임을전제로판단할수있고반드시행정소송등의절차에의하여그취소나무효확인을받아야하는것은아니다.) 동 491 면. 선결문제로서의위법성판단 - 국가배상사건이우리나라에서실무상민사사건으로취급되고있다. 이와관련하여위법한행정행위로인하여손해를입은개인이국가배상소송을제기한경우, 수소법원인민사법원이당해행정행위의위법여부를판단할수있는지의문제가행정행위의공정력과관련하여제기된다. 이에대하여소극설은행정행위가무효가아닌한, 민사법원은그위법성을스스로판단할수없다고보고있다. 그러나행정상손해배상에있어서의위법성은행정쟁송상의위법성과는일응차원을달리하는보다넓은관념이고, 또한손해배상에서의위법성판단이당해행정행위의효력을부인하는것이아니라는점에서, 민사법원이스스로당해행정행위의위법여부를심리판단할수있다고본다. 11) 미국특허법제 282 조제 1 단락 : A patent is presumd valid.... The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity. 12) 김성기, 특허의유효추정을번복하기위한입증의정도, 인터넷법률신문, 제 3959 호. 13) 조현래, 특허침해소송과권리범위확인심판에서무효항변의허용여부및권리범위해석, 상사판례연구, 17 집 ( ), 한국상사판례학회, 370~371 면. 117

126 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 해당된다는점등을들고있다 14). 한편궁극적으로는긍정설이타당하나현행법의해석론으로택하기에는무리가있고, 무효의항변을인정하지않는부정설의입장을취하더라도현실적으로특히문제가되는공지기술의경우등몇가지무효사유의경우에는침해소송에있어서권리범위의해석론으로얼마든지합리적으로문제점을해결할수있다며결과적으로부정설에가까운견해를취하는입장도있다 15). (2) 긍정설긍정설의주요근거 16) 를살펴보면 i) 특허법제133 조제1항각호소정의특허무효심판을청구할수있는사유는행정행위의당연무효에해당하는사유를열거한것이고단순한취소사유를열거한것이아니며, 그무효사유는중대한하자이고일부학설에의하면명백하다고도할수있으며, 특허부여과정에비추어보면특허권이일응적법하다고추정할근거가없다는점등의이유로, 특허침해소송에서일반적으로선결문제로서특허무효의항변을인정할수있다는견해 17) 와, ii) 특허의부여도행정처분의일종이고, 특허법이취소심판제도를두고있지아니하기때문에특허법제133 조제1 항각호에규정된무효심판을청구할수있는사유모두가항상그하자가중대하고명백하여당연무효사유에해당한다고할수없지만, 그사유의성질자체로또는그사유가나타나는정도에비추어하자가중대하고명백하여당연무효에해당할정도의하자라고평가될수있는경우에는행정법학에서와마찬가지로당연무효의개념을인정하여특허무효항변을인정하는것이타당하다는견해 18) 와, iii) 특허무효심판절차에의하여무효로확정되면그특허권은소급적으로무효가되고제3 자에게도그효력이미치지만 ( 특허법제133 조제3항본문 ), 특허침해소송의판결에서특허가무효라는판시가있다고하더라도민사소송법의원칙 ( 민소법제204 조 ) 에따라그소송당사자및변론종결후의승계인등에게만미치고그이외의자를구속하는효력은없으므로 ( 판결의상대효 ), 당연무효의항변을인정하더라도특허청과의권한분배에문제가될수는없다고보여지고, 또한행정법상의이론으로도하자가중대하고명백한경우에는민사소송에서선결문제로이를판단할수있다는판례가확립되어있으므로, 특허권이전부공지된경우이외에도중대하고명백한무효사유가존재하는경우에는당연무효의항변을인정하는것이타당하다는견해 19) 가있다. 마. 기존판례의입장 종래대법원판결은특허법제133 조는특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록이된이상이와같은심판 14) 이수완, 특허의무효와침해, 특허소송연구제 1 편, 특허법원, 1999, 103 면 -105 면. 15) 이수완, 앞의논문, 108 면. 16) 조현래, 앞의논문, 371~373 면. 17) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 255 면 -261 면. 18) 최성준, 특허침해소송과특허무효, 인권과정의, , 58 면이하. 19) 성기문, 공지부분이포함된특허및의장을둘러싼실무상의제문제, 특허소송연구제 2 편, 2001, 258 면. 118

127 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것이며, 다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수없다는원칙 20) 을분명히한바있고, 다만그예외로서대법원은 선고 81 후56 전원합의체판결이래로침해여부가다투어지고있는특허발명이출원당시공지 공용의것인경우에는이른바, 신규성이결여되어특허무효의심결유무에관계없이그권리범위를인정할수없으므로, 특허발명이신규성이결여되어특허권이무효라는항변은그신규성에대한심리를거쳐이를인정할수있다고하고있었고, 그이외에당해특허발명명세서의기재가불비하여그기술적범위를특정할수없는경우 21) 및당해특허의실시가불가능한경우 22) 에도특허침해소송등을담당하는법원이그무효사유에대하여심리판단할수있음을인정하고있었다. 그러나특허침해소송등을담당하는법원이진보성결여라는무효사유에대하여심리판단할수있는지여부에관하여는당초이를부정하는대법원결정 23) 과이를긍정하는대법원판결들 24) 이나뉘어져있었으나, 대법원 선고 97 후2095 판결이래로는권리자의특허발명이진보성을결여하여그특허권이무효라는항변에대하여는법원이특허무효심결이확정되기전까지는다른소송에서당연히권리범위를부정할수있다고할수없다는입장을유지하여오고있었다 25)26). 그런데대법원 선고 2000 다69194 판결에서 특허의무효심결이확정되기이전이라고하더라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가있는것이명백한지에대하여판단할수있고, 심리한결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다. 라고판시한바있으며, 이에따라서울고등법원 선고 2003 나8802 판결에서는이러한대법원판시내용을전제로 이사건감광드럼에대한특허는이사건특허가속한기술분야에서통상의지식을가진자가이사건특허출원당시의주지관용된기술수준을기초로선행기술들그자체혹은이들의결합을통해서용이하게발명할수있는것에불과하여, 진보성결여의무효사유가있음이분명하므로, 그특허권에기초한특허권자의이사건청구는권리남용에해당하여허용되지않는다 고판시함으로써사실상무효의항변을인정하기에이르렀다. 그러나이러한판결에대하여위대법원판결은기존대법원판결과배치되는내용이므로방론으로설시한것은부적절한면이있다는비판이있었고 27), 이에대해대법원은 전원합의체판 20) 이러한원칙은대법원 선고 91 마 540 특허권침해금지가처분사건결정에서그입장을분명히한후, 대법원 선고 97 후 2095 판결 ; 대법원 선고 97 후 1016, 1023, 1030 판결 ; 대법원 선고 98 다 7209 판결 ; 대법원 선고 2003 도 6283 판결에서도계속유지되었다. 21) 대법원 선고 82 후 36 판결 ; 대법원 선고 85 후 109 판결 ; 대법원 선고 2000 후 235 판결등. 22) 대법원 선고 99 후 1973 판결. 23) 대법원 선고 91 마 540 결정. 24) 대법원 선고 90 후 2225 판결 ; 대법원 선고 96 후 1699 판결 ; 대법원 선고 97 후 686 판결등. 25) 대법원 선고 98 다 7209 판결 ; 대법원 선고 2002 후 2037 판결등. 26) 위와같이대법원판결이서로저촉됨에도어느한쪽의대법원판결이전원합의체판결에의하여폐지되지않고공존하고있었다. 27) 박정희, 특허침해소송등에서당해특허의무효사유에대하여심리판단할수있는지여부, 지식재산 21, 2005 년 7 월호, 3 내지 13 면. 119

128 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 결인대상판결로써특허침해법원에서특허발명의진보성판단을허용하는이론적근거로 권리남용이론 을채택함을명확히하게되었다. 4. 무효심판에서의유효심결확정과일사부재리의문제 가. 일사부재리의원칙 ( 특허법제163조 ) 28) 의근거특허법제163 조에서 일사부재리의원칙 을규정하고있는데, 이와같이특허법이확정된심결에대하여일사부재리의효력을인정하는근거는, 서로모순 저촉되는심결이발생하는것을방지함으로써확정된심결의신뢰성과권위를유지하도록한다는점, 남소를방지하여심판절차의경제성을도모함으로써동일심판에대하여상대방이다시응하여야하는번거로움을면하도록하고특허심판원은반복하여다시심판하여야하는비경제로부터해방될수있다는점을들고있다 29). 나. 일사부재리에서 동일심판 의의미특허권관련소송의특성상, 특허권의무효와관련된 권리남용의항변 이특허법에규정된여러심판절차 ( 특히권리범위확인 ) 이외에도, 가처분및민사본안소송그리고형사소송등에서도각절차에서본안판단의전제로인정되고있다. 이때, 일사부재리는법문에서 그사건에관하여... 다시심판을청구할수없다 라고규정된바와같이, 여기서말하는 심판 은원칙적으로청구취지가동일한심판즉청구취지의대상이되고있는권리가동일하고종류가동일한심판이라고해석된다. 하지만, 대법원 선고 75 후18 판결은 이건권리범위확인판사건에있어건외확정심결과비교해보면비록본건의심판청구는소극적확인심판이고건외사건은적극적확인심판이기는하나, 양자는본건고안에대한동일한 ( 가 ) 호도면과의확인심판사건이므로, 양자는동일사실과동일증거에의한청구로귀결되는것 이라고판시하여동일한심판의범위를넓게보고있다 30). 더나아가 확정된유효심결 의실질적판단내용이별개의절차인 권리범위확인심판및소송 에도효력을미치는지에대하여다음과취지의판결이있었다. 28) 특허법제 163 조 ( 일사부재리 ) 이법에의한심판의심결이확정된때에는그사건에대하여는누구든지동일사실및동일증거에의하여다시심판을청구할수없다. 다만, 확정된심결이각하심결인경우에는그러하지아니하다. 29) 권택수, 일사부재리의원칙, 특허소송연구 ( 제 1 집 ), 특허법원, 149 면. 30) 특허재판실무편람, 특허법원, 2002, 면. 120

129 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 < 특허법원 선고 2007 허8542 판결 > 31) (2) 살피건대, 특허심판원은, 이사건등록고안에대한무효심판절차 (2007 당1562 호 ) 에서이사건등록고안의출원심사단계에서의보정 ( 자 ) 이신규사항의추가에해당하지아니하여, 이사건등록고안에무효사유가없다고판단하였고, 그러한내용의심결이 확정된사실은당사자사이에다툼이없다. 위와같이이사건등록고안의출원단계에서의보정이신규사항의추가에해당하지아니하여무효사유에해당하지않는다는실질적판단이이루어진특허심판원의심결이확정이된점, 위확정심결에는일사부재리의효력이인정되어동일한사유에기한무효심판청구는부적법한점, 우리나라의특허법규정상이사건등록고안의유 무효에관한판단권한은특허심판원의고유권한으로맡겨져있는점, 무효사건에서의위와같은확정심결의판단내용은, 심결의모순저촉을방지하기위해서, 별개의심판절차인권리범위확인심판에서도그대로효력이인정된다고봄이상당한점등에비추어보면, 이사건등록고안의 자보정이신규사항추가에해당하지아니하여이사건등록고안에등록무효사유가없다는취지의위확정심결의실질적판단내용은, 별개의심판절차인이사건권리범위확인심판및그에대한심결취소소송에도그대로효력이미치는것이어서, 피고로서는이사건등록고안에그주장과같은무효사유가있는지여부에대하여더이상다툴수없을뿐만아니라가사다툴수있다고할지라도동일한판단이이루어질뿐이므로, 이와다른전제에선피고의위주장은이유없다. 그러나확정된유효심결이권리남용의항변이주장된침해소송법원에도그효력이미치는지에관해서직접판단한사례가아직없고, 비록일사부재리가원칙적으로 심판 만을직접구속하는것이기는하지만동일사실, 동일증거로써그무효의본질이동일하다면이를확장하여침해소송법원에서도이를존중할필요가있다할것이다. 다. 무효의항변과일사부재리의원칙 대법원은 선고 2010 다95690 전원합의체판결을통하여진보성없음이명백할경우권리남용이론을근거로특허침해법원에서진보성여부를심리, 판단하는것을허용하는한편, 또한같은날대법원 선고 2009 후2234 전원합의체판결 32) 을통하여일사부재리의판단시점을 심결시 에서 심 31) 대법원에상고 (2008 후 2060) 하였으나, 이사건소가상고심에계속중이던 진보성이인정되지아니한다는이유로그등록이무효로확정되었고, 이에따라권리범위확인을구할법률상이익이없어이사건소자체가부적합하게되었다는이유로, 이사건의소를직접파기자판 ( 각하 ) 하였다. 32) 대법원 선고 2009 후 2234 전원합의체판결. 종래의대법원판례에따르면, 동일특허에대하여동일사실및동일증거에의한복수의심판청구가각각있은경우에어느심판의심결 ( 이를 제 1 차심결 이라고한다 ) 에대한심결취소소송이계속하는동안다른심판의심결이확정등록된다면, 법원이당해심판에대한심결취소의청구가이유있다고하여제 1 차심결을취소하더라도특허심판원이그심판청구에대하여특허법제 189 조제 1 항및제 2 항에의하여다시심결을하는때에는일사부재리의원칙에의하여그심판청구를각하할수밖에없다. 그러나이는관련확정심결의등록이라는우연한사정에의하여심판청구인이자신의고유한이익을위하여진행하던절차가소급적으로부적법하게되는것으로헌법상보장된국민의재판청구권을과도하게침해할우려가있고, 그심판에대한특허심판원의심결을취소한법원의판결을무의미하게하는불합리가발생하게된다. 나아가구특허법제 163 조의취지는심판청구의남용을방지하여심판절차의경제성을도모하고동일한심판에대하여상대방이반복적으로심판에응하여야하는번거로움을면하도록하는데에있다. 그러나위규정은일사부재리의효력이미치는인적범위에관하여 누구든지 라고정하고있어서확정등록된심결의당사자나그승계인이외의사람이라도동일사실및동일증거에의하여동일심판을청구할수없으므로, 함부로그적용의범위를넓히는것은위와같이국민의재판청구권의행사를제한하는결과가될것이다. 그런데구특허법제 163 조는위와같이 그심판을청구할수없다 라고규정하고있어서, 위규정의 121

130 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 판청구시 로변경하였다 33). 대법원 선고 2000 다69194 판결이후, 침해자로지목된자는 특허심판원에의한무효심판절차 에서주장할수있는대부분의무효사유를특허침해소송법원에서또다시권리남용의항변으로주장하고있었고, 소송구조를달리하는특허침해소송법원은무효심판에대한고유권한을가지는특허심판원및특허법원등의판단을가능한한존중하고따르는입장이긴하지만, 원칙적으로특허침해소송법원은이에대하여법적으로직접적인구속력을받는다고할수없으므로, 동일한무효사유를원인으로하는동일사건에대하여 특허침해소송절차 와 특허무효심판절차 가각각동시에진행될때서로각각다른판단결과가나오는가능성을완전히배제할수는없었다 34). 즉, 특허심판원의무효라는심결이확정된경우에는특허권자체가소급적으로무효 ( 특허법제 133 조 ) 이므로침해소송법원이무효의항변을받아들여야만하는것은당연하여별문제가없지만, 이와반대로, 특허침해소송진행중특허심판원이한 특허권이유효하다 라는기각심결이확정된경우 35), 실제법원실무에서는특허심판원의유효라는심결이확정된경우특허심판원의유효심결을존중 36) 하거나, 아니면당사자가무효심판에서이미유효라고판단한무효사유를 ( 동일한판단을할것을예상하고 ) 특허침해법원에서무효의항변으로다시적극적으로주장하지않는경우 37) 도있지만, 확정된특허심판원의유효심결과는다른판단을하는경우도발생하고있었다 38). 문언에따르면심판의심결이확정등록된후에는앞선심판청구와동일사실및동일증거에기초하여새로운심판을청구하는것이허용되지아니한다고해석될뿐이다. 그러함에도이를넘어서심판청구를제기하던당시에다른심판의심결이확정등록되지아니하였는데그심판청구에관한심결을할때에이미다른심판의심결이확정등록된경우에까지그심판청구가일사부재리의원칙에의하여소급적으로부적법하게될수있다고하는것은합리적인해석이라고할수없다. 그렇다면일사부재리의원칙에따라심판청구가부적법하게되는지여부를판단하는기준시점은심판청구를제기하던당시로보아야할것이고, 심판청구후에비로소동일사실및동일증거에의한다른심판의심결이확정등록된경우에는당해심판청구를일사부재리의원칙에의하여부적법하다고할수없다. 이와달리구특허법제 163 조에정한일사부재리의원칙에해당하는지여부는심판의청구시가아니라그심결시를기준으로판단되어야한다고판시한대법원 선고 97 후 3661 판결과대법원 선고 2003 후 427 판결의취지는이와저촉되는범위내에서변경하기로한다. 33) 이전대법원판례는일사부재리의판단시점에대해 심결시설 의입장을견지하고있었으나, 이에대하여 우리대법원의심결시설은수긍하기어렵고, 우리대법원이따른것으로보이는일본대심원大正 9 년 (1920) 선고大正 8 년 ( オ ) 제 811 호판결이일본최고재판소平成 12 년 (2000) 선고平成 7 년 ( 行ツ ) 제 105 호판결에의하여변경되어일본최고재판소가심판청구시설을채택하고있는것은시사하는바가크다 는견해 ( 특허법주해 Ⅱ, 정상조 박성수공편, 박영사, 2010 년, 면 ) 가있었다. 34) 최승삼, 특허침해소송의실무사례연구, 제 3 회 2011 년법원근무결과보고서, 특허청, 무효의항변확장문제 일사부재리 ( 특허법제 163 조 ) 관련 부분참조. 35) 특허침해소송절차와특허무효심판절차는동일한분쟁사안에대해동일당사자에의하여동일증거로동일하게진행되는경우가대부분인데, 여기서는이와같이동일사실, 동일증거인경우로한정한다. 36) 서울중앙지법 선고 2007 가합 판결 37) 서울중앙지법 선고 2010 가합 판결 38) 서울중앙지법 선고 2009 가합 판결. 1. 기초사실...( 중략 )... 다. 피고의원고에대한무효심판사건 ( 특허심판원 2009 당 2229) 에서 별지 3 비교대상발명등과대비하여진보성이있다는등이유로기각심결이내려졌고, 피고가이에대하여특허법원에심결취소소송을제기하였으나소제기기간도과로각하판결이선고되었다....( 중략 )... 라. 소결론 : 따라서비교대상발명에...( 중략 )... 기술적사상이개시되어있는이상, 이사건특허발명은그진보성을인정하기어려워무효사유가있는것이명백하다할것이므로, 원고의이사건특허발명에기초한금지등청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다. 122

131 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 원래특허법이확정된심결에대하여일사부재리의효력을인정하는주요한이유는, 다른소송절차에서는특허무효의판단을하는것이허용되지않는다는전제하에서, 그대상을 심판 으로한정하여서로모순 저촉되는심결이발생하는것을방지함으로써확정된심결의신뢰성과권위를유지하도록한다는점등이었으나, 대법원에의해권리남용이론을근거로한무효의항변형태의주장이인정된이상, 이러한일사부재리의존재의의는매우약화되고있다고할수있다. 즉, 대법원은 2009 후2234 전원합의체판결을통하여일사부재리의판단시점을 심결시 에서 심판청구시 로변경함으로써, 특허침해소송진행중특허심판원등에의한특허무효심판에서의유효심결의확정과상관없이자유롭게무효사유의명백성을독립적으로판단할수있는가능성의폭을매우넓게확대시켜주는효과를주었다고할수있다. 결국권리남용이론등을근거로한특허침해법원에서의특허무효항변인정의확장경향은일사부재리등과같은특허법규정에전혀구속받지아니하므로, 일사부재리등을통한특허무효사유에대한판단의일원화, 관할집중, 관할통일이라는지금까지의입법정책과는다소거리가있다고할수있다. 5. 특허침해소송에서의항변과권리남용이론에대한비판적시각 가. 특허침해소송에서특허침해부정을위한대표적인항변 (1) 공지기술제외의항변공지기술제외설은특허청구범위의일부가공지기술을포함하고있고, 그공지기술이다른기술과유기적으로결합되지아니한경우에는그공지기술은특허발명의권리범위에속하지않는다는것이다. 특허발명의일부에라도공지된부분이있는경우에는그발명은무효가되는것이원칙이지만, 무효심결에의하여무효로되기전이라도특허청구범위를해석함에있어그부분을제외하여좁게해석함으로써특허침해소송이나권리범위확인심판등에있어서불합리한결과를방지하자는데근거를둔것이다. 대법원은나아가 선고 81 후56 전원합의체판결 ( 권리범위확인 ) 에서전부공지의경우에도그권리범위를인정하지아니하였고, 그후대법원 자 87 마45 결정, 대법원 선고 90 마995 결정등에서위이론을권리범위확인심판뿐만아니라특허침해소송및가처분에도그대로적용하여야함을명백히밝혔다 39). (2) 자유기술 ( 공지기술 ) 의항변 자유기술의항변은소송의대상기술즉, 침해자가실시하고있는기술이특허발명의출원전에공지 39) 정상조, 박성수공편, 특허법주해 Ⅱ, 박영사, 406 면. 123

132 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 된것임이명백한경우에는그기술이형식적으로특허청구범위에기재된기술에해당하는지여부에관계없이당해기술은특허발명의기술적범위에속하지않는다는이론이다. 대법원도등록고안과대비되는고안이공지의기술로만이루언진경우에는등록고안과동일, 유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그고아는등록고안의권리범위여하및등록고안과의유사여부에관계없이등록고안의권리범위에속하지않는다 40) 고하고원칙적으로자유기술의항변을인정하고있을뿐만아니라, 나아가특허발명과대비되는발명이그기술분야에서통상의지식을가진자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 41) 고하여특허침해기술이특허발명의출원전에공지된기술로부터진보성이없는경우에도자유실시기술의항변을인정하고있다 42). 자유기술의항변은특허의유효성과는직접적인관계가없으며, 따라서특허청과일반법원과의권한분배등의복잡한입법론적문제가발생하지않는다. (3) 권리남용의항변전부공지의특허에기한권리행사는권리의남용으로서허용되지않는다는견해로침해소송에서실질적으로특허무효를판단할수있다는학설중의하나이다. 이학설은특허발명에전부공지인무효사유가존재하더라도특허무효심판절차에의하여무효심판이확정될때까지는특허권은대세적으로무효가아니라고하는것을전제로하고있다 43). 일본최고재판소가이른바 킬비 판결로불리우는평성 12년 (2000년) 4월 11. 선고한평성 10년 ( 才 ) 제 364 호사건에서권리남용의이론에따라특허권자의권리행사를제한할수있음을명확히한이후, 일본하급심은진보성이결여되었음을인정하여권리남용이론을들어특허권자의청구를기각하는사례가다수등장하였다. (4) 당연무효의항변행정처분의당연무효가민사소송의선결문제로될때에는민사소송에서그당연무효여부를판단할수있는것과같이, 특허부여도행정처분인이상, 당해발명이신규성을결여한중대하고도명백한하자가인정된다면침해소송에서도특허권의당연무효를인정할수있는것은당연하다는것이다. 이학설은행정법에있어취소에대비되는무효이론을침해소송에도입한것으로침해소송에서주장ㆍ판단되는무효는무효심판에서의무효 ( 절대적무효 ) 와구별되는소송당사자만을구속하는상대적무효라고본다 44). 40) 대법원 선고 98 후 2832 판결 41) 대법원 선고 2002 후 2181 판결 42) 정상조, 박성수공편, 앞의책, 405~406 면. 43) 이한주, 앞의논문, 559 면. 44) 이한주, 앞의논문, 560~561 면. 124

133 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 나. 권리남용이론도입및비판적시각 (1) 일본의킬비판결개요종전의일본최고재판소는무효판단부정설을채용하고있었기때문에, 최고재판소나하급심에서는특허침해소송법원은무효심결이확정되기까지는무효사유의판단을할수없다는것을전제로공지기술을권리범위로부터제외하여권리행사를부정하거나 45) 자유기술의항변을원용하여특허권의권리행사를부정한사례 46) 가대부분이었다. 그러나일본최고재판소는 킬비 판결로불리우는평성 12년 (2000년) 4월 11. 선고한평성 10년 ( オ ) 제 364 호사건에서종전의판례를변경하여특허에무효사유가있는점이명백한지여부에관하여특허침해소송법원이이를판단할수있고, 특허에무효사유가있음이명백한경우에는권리남용의이론에따라특허권자의권리행사를제한할수있음을명확히하였다 47). 이후, 일본은 변리사법을개정 (2003 년시행 ) 하여특허침해소송에서변리사의공동소송대리제도를도입하였고, 민사소송법을개정 ( 시행 ) 하여특허침해소송 1심을오사카, 동경지방재판소로, 2심을동경고등재판소 48) 로관할을집중하였으며, 재판소법및특허법을개정 ( 시행 ) 하여특허법제104 조의3( 특허권자등의권리행사의제한 ) 제1항에서 특허권또는전용실시권의침해에관한소송에있어, 해당특허가특허무효심판에의하여무효로되어야할것이라고인정될때에는, 특허권자또는전용실시권자는상대방에대하여그권리를행사할수없다 라고규정하였는데, 이는 명백성 요건을필요로하지않는다 49). 또한, 일본특허법제168 조제5항및제6항 50) 을신설하여재판소와특허청간의무효판단에대한차이를줄이고자하였다. 45) 최고재판소昭 民集 16 권 12 호 2321 면, 昭 金判 420 호 2 면, 동경지방재판소昭 無体集 4 권 2 호 517 면, 오사카지방재판소昭 無体集 7 권 1 호 64 면등. 46) 오사카지방재판소昭 無体集 2 권 1 호 151 면. 47) 타케다카즈히코, 특허의지식 : 이론과실무 ( 제 8 판 ), 도서출판에이제이디자인기획, 2011 년 1 월, 356~357 면 일본최고재판소가거론한이유는크게 3 가지이다. 첫째, 무효이유가존재하는것이명확한특허권에기초하여당해발명의실시행위를금지하거나, 또는이에대하여손해배상등을청구하는것을허용하는것은, 실질적으로보아, 형평의이념에반하는결과가된다. 둘째, 분쟁은가능한한, 단기간에하나의절차에서해결하는것이바람직하므로, 본건과같은특허권에기초한침해소송에있어서, 먼저특허청에서무효심판을경유하여무효심결이확정되지않으면당해특허에무효이유가존재하는것을가지고특허권의행사에대한방어방법으로하는것이허용되지않는다고하는것은, 특허의대세적인무효까지도구할의사가없는당사자에게무효심판의절차를강요하는것으로되고, 소송경제에도반한다. 셋째, 특허법제 168 조제 2 항은특허에무효이유가존재하는것이명확하여, 전기한바와같이무효로될것이확실히예견되는경우에까지, 소송절차를중지하여야한다는취지를규정한것이라고는해석할수없다. 48) 동재판소의특별지부로 지적재산고등재판소 를설치하였다. 49) 김원준, 특허침해소송에서무효항변에관한고찰, 법학논총제 28 집제 29 호, 전남대학교, 2008 년, 196~197 면. 50) 일본특허법제 168 조제 5 항 : 재판소는전항의규정에따라그특허권에대한심판의청구취지의통지를받았을경우, 그소송에있어서제 104 조의 3 제 1 항의규정에의한공격또는방어의방법을기재한서면이그통지전이미제출되거나그통지후에최초로제출되었을때는그취지를특허청장관에게통지하는것으로한다. 일본특허법제 168 조제 6 항 : 특허청장관은전항에규정하는통지를받았을때는재판소에대해, 그소송의소송기록중그심판에있어서심판관이필요로인정하는서면의사본의송부를요구할수있다. 125

134 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (2) 우리나라의권리남용이론도입우리나라대법원은 선고 2004 다69194 판결에서, 방론으로, 일본의킬비판결과같이, 권리남용설을채택하여특허침해소송에서일반법원이당해특허에대한무효사유가명백한경우이를심리, 판단할수있다는판시를한바있고, 이후실무적으로전국대부분의침해소송법원은진보성을포함한모든무효사유에대하여권리남용이론을적극적으로적용하여항변의하나로서널리받아들이고있었으며, 대법원은전원합의체판결인대상판결로써특허침해법원에서특허발명의진보성판단을허용하는이론적근거로 권리남용이론 을채택함을명확히하였다. (3) 권리남용항변에대한비판적시각 51) 가특허권이무효사유를갖는경우의권리행사를획일적ㆍ일률적으로모두권리남용이라고하는동일의결론을이끌어내는것은, 권리남용의법리가개개의케이스마다이익균형에의해결론이도출되는것임에비추어합당하지아니하고, 권리남용론은신의성실의원칙으로부터이탈하는권리행사에대해서적용되는것이고남용이라고할수있는가여부는구체적인개개의사안내용에따라결정되어져야만하는것이며권리남용이라고하기위해서는권리자에게권리행사를인정해주어서는안될만한행위내지는사정이존재하는것이필요한바, 단순히신규성이없는발명에대해부여된특허권이라는것만으로보편적원리인권리남용론을들이대는것은의문이라는비판, 나권리남용의법리는권리자체는하자가없이존재하지만, 그권리의행사방법에있어권리의효과가부정되는것이나, 특허발명이전부공지인경우에는특허권은하자를갖고있고, 권리행사의방법에관계없이그항변을원용하는모든자에게대하여권리행사를부정하는것이므로본래의권리남용법리와는다르다는비판, 다권리남용설은요건, 효과의점에서도당연무효의항변과그귀결을달리하는것도아니고침해소송법원에서실제로특허무효사유를심리ㆍ판단하는것이므로, 특허침해소송법원에서무효판단을할수있다고하는것이이론상간결하다든가권리남용설은실질적으로무효항변설이고형식상권리남용이라는말한마디를덧붙인것에불과하다는비판, 일반조항에로의도피 (Flucht In Die Generalklauseln) 라는비판등이있다. 6. 대상대법원판결의분석과비판적고찰 가. 대상대법원판결의분석 (1) 권리남용이론채택의이유 대상대법원판결은 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도 51) 이한주, 앞의논문, 559~560 면. 126

135 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니다 라고전제한후, 무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야한다 고설시하고있다. 그리고, 대상대법원판결에서권리남용이론을채택한이유를살펴보면, 다음과같이크게 2가지로요약된다. 첫째, 진보성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라특허법제1조의입법목적에도정면으로배치된다는것, 둘째, 특허권도사적재산권의하나인이상, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대하여형식적으로특허등록이되어있음을기화로그발명을실시하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은특허권자에게부당한이익을주고그발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다는것이다. (2) 대상대법원판결의한계대상대법원판결은 무효심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한, 대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니다 라고전제함으로써, 무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것이며, 법원은위와같은특허를무효로할수있는사유가있더라도다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수없는것이다 라는이전대법원판결 ( 대법원 자 91 마540 결정및대법원 선고 98 다7209 판결 ) 의기본원칙을그대로유지하고있다고할수있다. 다만, 진보성판단에대하여이전대법원판결은당연무효가아니므로특허침해법원에서심리, 판단할수없다고한반면, 대상대법원판결은 진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우진보성을심리, 판단할수있다 고한점에차이가있는바, 선고 2004 다 판결에서방론으로설시된이후, 주요한쟁점으로논란이되었던 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 에대해서여전히특별한언급을하지않은한계가있다. 또한, 특허침해법원만을언급하고있을뿐이어서, 권리범위확인심판및형사소송등다른절차에대해서도권리남용이론을적용할수있는지는여전히의문이라할수있는데, 현재, 하급심인특허법원 선고 2008 허3889 판결 ( 권리범위확인 )( 확정 ) 등에서는진보성결여가명백함을이유로권리남용이론을적극수용한판결들이나오고있는실정이다. 이에대하여 1 대법원은권리범위확인심판및그심결취소소송에서특허발명의진보성판단을불허하는입장을취하고있는바 ( 대법원 선고 96 후238 판결, 대법원 선고 97 후686 판결등 ), 대상대법원판결은권리범위확인심판및그심결취소소송에도이러한법리가적용될수있는지여 127

136 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 부에대하여전혀언급하지아니하였고, 부정설을취한위대법원판결들을변경하지도아니하였으므로, 대법원이권리범위확인심판및그심결취소소송에서특허발명의진보성판단을불허하는입장을변경한것이라고볼수없고, 2 대상대법원판결은진보성결여에대해서만언급하고있는점, 권리남용이론은일반조항에기초한법리로서다른구제수단이없는예외적, 특수적상황에서만적용되어야한다는점에비추어보면, 대상대법원판결은특허침해소송에서일반법원이판단할수있는무효사유를진보성결여만으로한정한것으로해석하는것이타당하고, 신규성없는특허의경우에는공지기술제외설의입장에서, 기재불비인특허의경우에는기술적범위특정불능설의입장에서특허침해를부정하여야할것이라는견해가있다 52). 결국, 대상대법원판결은성문법체제하에서 특허침해법원에서의특허무효의항변을실질적으로허용 하는주요근거인권리남용이론에대하여중요한적용요건중하나인 진보성이결여되는명백한경우 를명확히설시하지않고불확정적인개념을사용하고있는점등에대하여비판적인시각이여전히존재하는바, 아래에서이에대하여구체적으로살펴본다. 나. 권리남용금지법리의일반론 (1) 권리남용법리의의의및취지 권리남용 이란본래의목적이나범위를벗어나함부로권리를행사하는것이며, 이러한권리행사는제한되어야한다는것이권리남용금지의법리이다. 그러므로 특허권의남용 이란특허권행사자체가위법한것은아니나, 특허권자가특허가허여된범위를부당하게확대시킴으로써공공정책에반하는행위를말한다. 권리는법에의하여권리주체에주어진적합한힘으로서그행사의자유가보장되어야하므로권리행사그자체는정당한것이므로, 권리남용금지의원칙은적정한범위에서예외적, 제한적으로적용되어야한다. 권리행사의상대방은권원없이권리자의권리를제한, 방해하고있다고할수있으므로, 권리의사회성, 공공성만을내세워권리자와상대방의손익만을비교하여권리남용법리가쉽게인정되어서는안되는것이다. 즉, 권리행사가상대방에게고통을주거나손해를입힐목적또는부당한이익을획득할목적등사회적으로용인될수없는목적을달성하기위하여권리행사를빙자하는경우에한하여그권리행사는 남용 으로인정되어야할것이다. (2) 특허법상의권리남용금지법리우리나라 1963 년개정특허법은특허권의남용관한규정을신설 53) 한이래 1986 년개정특허법에서특허권남용에관한조항이삭제되고, 대신제51 조에 통상실시권설정의재정 이란조항을두어, 기존의특허권남용으로간주되었던일부행위에대하여그특허발명을실시하고자하는자는그특허발명의특허권 52) 박원규, 특허판례연구, 2012 년 ( 개정판 ), 면. 53) 특허법 ( 법률제 1293 호 ) 제 45 조의 2 제 1 항 : 특허권자기타특허에관하여권리를가진자는그권리를남용하지못한다. 128

137 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 자또는전용실시권자에대하여통상실시권의허락에관한협의를청구할수있고, 협의가성립되지아니하거나협의할수없는경우에는특허청장에게통상실시권을설정하는재정을청구할수있다고규정하였다. 그후몇차례의개정을통하여재정을청구할수있는사유가추가되어현행특허법에이르고있다. 그러나, 대법원은대상판결에서무효사유가명백한특허권을행사하는경우, 특허법에규정은없으나, 권리남용에해당할수있다고판시하고있는바, 특허침해소송법원에서특허권의무효여부를직접다루지않는우리나라특허법제도하에서무효사유가있는특허에대한항변으로권리남용의법리를원용하고있다. (3) 민법상의권리남용금지법리민법제2 조는 권리의행사와의무의이행은신의에좇아성실히하여야하고, 권리는남용하지못한다 고규정하고있다. 민법상의권리남용법리는일반조항으로서다른법리의적용을검토한다음, 보충적으로적용되어야할것이다. 따라서특허권남용에관하여는특허법등의법률상적용할수없는경우에민법상의적용여부를검토하여야할것이다. 다. 대상대법원판결에대한비판적고찰 (1) 권리남용 적용근거의실정법상미약의문제대상대법원판결은기존의대법원판례를변경하면서 특허권또한사적재산권인이상, 그특허발명의실질적가치에부응하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대하여형식적으로특허등록이되어있음을기화로그발명을실시하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은특허권자에게부당한이익을주고그발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다 라고하면서, 진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 라고설시하고있다. 이는 특허권이사적재산권인이상, 민법제2 조의권리남용금지의원칙을적용할수있다 는취지로이해된다. 그러나민법제2조의권리남용금지원칙은원칙적으로권리자체에하자가없지만, 그행사방법이사회성, 공공성을위반한경우에적용되는것으로, 권리자체에하자가있는경우에적용되어야하는것은아니라는점 54), 미국등대부분의나라에서특허권의권리남용이론또한마찬가지로특허권자체가위법한 54) 타케다카즈히코, 앞의책, 357 면. 129

138 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 것은아니나특허권자가반경쟁적인효과를얻기위하여특허가허여된범위를부당하게확대시킴으로써공공정책에반하는행위를제한하기위한영역에서출발하여발전하였다는점 55) 과 1963 년개정우리나라특허법의특허권의남용관한규정및삭제이후에도이와같이이해되어적용되어왔다는점 56)57), 민법제2 조는일반조항으로서성문법주의하에서는예외적, 보충적으로적용되어야한다는점 58), 권리남용이라고표현을사용하였을뿐실질은특허무효의항변을직접받아들인것이어서권한분배와행정의공정력을직접해치는것이라는점 59) 등과같이일반적으로민법상의권리남용이론의적용요건과는다른측면이있으므로, 민법상의권리남용이론을적극적으로직접적용하는것은근본적으로맞지않다는비판이있다. 즉, 자유기술의항변등은형식상특허의유효성자체에직접개입할필요가전혀없으나, 특허권의무효가명백함을근거로한권리남용항변은특허권의유효성자체를직접판단하여야하는것이므로, 특허권부여라고하는행정행위의효력 ( 공정력문제의핵심 ) 과도직접적으로관계되고, 이로인하여특허법및소송체계상복잡한문제를내포하고있는바, 특허권의무효를전제로한권리남용의항변의허용은그자체로특허법제133 조무효심판, 제163 조일사부재리등과같은기존의특허소송체계 ( 권한분배, 행정행위의공정력등 ) 를크게변화시키는것임에도, 대상대법원판결은권리남용적용의명확한근거를제시하고있지않을뿐만아니라, 민법상의권리남용이론과의차이점및적용상구분에대하여구체적으로설시하고있지않으므로, 특허침해법원에서권리남용이론을적용하는실정법상근거가미약하다고할수있다. 그리고민법상권리남용이론은법학전반에적용되는일반원칙인바, 앞으로이를근거로권리범위확인심판 60), 형사소송법원등다른절차에도확대되어적용될수있는지의여부도주요한논의의대상이될것으로보인다. (2) 특허권자의법적지위불안정및동일분쟁절차의반복문제 특허권은단순히형식적심사만으로부여되는것이아니라, 특허심사관에의해특허법에규정된엄격한형식적, 실질적심사를통하여최종적으로부여되는것이나, 특허법은제133 조에특허무효심판을별도로규정하고있는바, 이러한특허무효심판제도는적법한절차를거쳐정당하게특허권을부여받았음에도불구하고그이후에도특허권자의법적지위를크게약화시키거나불안정하게하는대표적인것이라할수있는 55) 특허청 한국지식재산보호협회, 주요국 IP 이슈및판례정보분석보고서 Ⅰ, 2010, 51 면 ; 이문지, 특허권의남용에관한미국의판례법, 경영법률제 14 권 2 호, 2004, 3~6 면. 56) 대법원 선고 2004 마 101 결정, 대법원 선고 2005 다 판결, 대법원 선고 2006 다 40461( 본소 ), 40478( 반소 ) 판결등 57) 이와같은특허권의남용이인정되는경우, 민법상권리남용금지의법리와같이, 특허권남용이타인 ( 상대방 ) 에게손해를주게되면불법행위가성립하게되고, 따라서특허권남용자는상대방이입은손해를배상하여야하며 ( 민법제 750 조 ), 특허권행사의정지, 장래의예방, 손해배상의담보등필요한조치를취하여야할것인가와같은논란이있을수있다. 58) 곽윤직, 민법총칙, 박영사, 1992, 119~125 면 ; 박원규, 앞의책, 528~529 면 ; 안원모, 앞의책, 220~223 면등. 59) 이한주, 앞의논문, 559~560 면. 60) 특허법원은 선고 2008 허 3889 판결 ( 권리범위확인 )( 확정 ) 등에서진보성결여를이유로한권리남용이론을적극적용하고있다. 130

139 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 데, 이는법적안정성보다는공공의이익을우선시하는입법정책에기인한것이다. 즉, 특허무효심판제도는특허심사의현실상한계로인하여하자있는특허권이발생할수있음을입법정책적으로고려한것이므로, 원칙적으로특허무효심판에의해서그특허권이무효화되어야만특허권자의최소한의법적지위가보장될수있을것이다. 특허침해소송시침해자는소송전략상여러가지의항변을검토하여모두주장할수있는데, 특허침해소송중에침해자가특허무효의명백성을근거로권리남용의항변을직접주장할수있는가, 아니면특허무효심판의확정심결결과를가지고이를항변으로주장할수있는것인가는양당사자의공격 방어방법및대응에있어매우중요한문제라할것인바, 특허침해소송등다른소송절차에서특허무효를이유로한권리남용의항변이허용되는것은특허권자의법적지위를크게약화시켜특허권의불안정상태를확대시키는측면이될여지가있다. 미국연방대법원이 2011 년 6월 9일특허심사과정에서참고되지않았던새로운증거가제출된특허무효소송에서도미국특허법제282 조의특허유효추정규정은유효하다고판결 (Microsoft v. i4i) 하여특허권자를두텁게보호하는판결경향에비추어, 비록우리나라특허법에는미국과같은이러한특허유효추정규정을두고있지는않다하더라도, 특허무효심판이외의다른소송절차에서도권리남용판단의전제로특허권에무효의가능성이있는지를직접판단하게하는것은정당한절차에의해합법적으로특허권을부여받은특허권자의법적지위를크게약화시키는것이어서바람직하지않다고생각된다. 하나의예로, 권리남용의항변은특허무효심판이외의다른소송절차에서도권리남용판단의전제로서특허권에무효사유가있는지를직접심리, 판단하는것을가능하게하지만, 이는특허법의입법과정상에서예정한것이아니므로특허법상일사부재리의원칙 ( 특허법제163 조 ) 에는직접구속받지않게되고, 이에따라특허심판원의무효심결이확정된다면특허권은대세적으로무효이므로특별한문제가없지만, 반대로유효심결이확정된다하더라도, 침해자는동일사실, 동일증거를가지고특허침해소송등다른절차에서다시항변의형태로무효의주장을반복적으로하는것이가능하므로, 특허권자는이에대해매번다시반복적으로대응하여야하는번잡함을유발하는불합리한경우가발생할수있다. 이는당해특허침해사건에대해서는소송절차가신속하게진행될수있을지는모르지만, 이후에도특허권자에게오히려동일반복적인분쟁을계속적으로야기시키는원인이될수도있고, 특허심판원의유효확정심결에도불구하고판결결과에따라항상무효가능성에대한우려가존재하므로법적안정성을해치게될여지가있다. 그리고특허침해소송에서권리남용의항변이받아들여져확정된후, 특허권이정정심판에의하여유효하게되면다시재심사유로인한소송이제기 61) 되는등의경우에는절차의신속성및 1회의분쟁해결에반드시부합한다고볼수없다. 또한, 근본적으로무효심판과같은행정심판과민사소송등은각각법제도의목적이상이하고, 특히 61) 권택수, 요건사실특허법, 진원사, 2010, 259 면. 특허의유효성에근거하여책임을추궁당한비특허권자는이후특허가무효가되면재심제도에의하여구제될수있으나, 특허의무효성에의하여권리행사가좌절된특허권자는이후특허의유효성을인정받더라도재심청구가기각될개연성이커서특허권자와비특허권자의권리보호에불균형이존재한다. 131

140 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 무효심판에서는직권주의가취해지고있는반면에, 민사소송에서는당사자주의인점, 무효심결에는대세효가있는반면에, 민사소송판결은상대효가있는등의차이가있어무효심판과침해소송에있어서무효이유를뒷받침하는증거도반드시동일하다고할수없으므로, 특허의유효성판단에차이가생기는경우가발생할수있는바, 이러한차이가오히려분쟁해결을지연시키고혼란을확대시키는결과를유발하는것은바람직하다고할수없다. 따라서특허침해소송등다른소송절차에서권리남용항변을통하여실질적으로특허무효의판단을하게하는것이신속한분쟁해결에반드시도움이된다고단정할수없다고생각된다. (3) 진보성판단과명백성요건의문제대상대법원판결은 특허발명의진보성이결여될것 과더불어, 대법원 선고 2000다 판결및일본의 자최고재판소판결 ( 킬비판결 ) 과같이 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 라고하여 명백성요건 을언급하고있는데, 이러한명백성의의미에대하여분명히설시하고있지않기때문에여전히이에대한해석상논란은존재한다. 즉, 명백성은기존대법원판례에서유지되었던권한분배및행정행위의공정력등에의한특허소송체계를크게변화시키는중요한근거가된다고할수있으므로, 이는권리남용개념의도입에있어매우중요한의의를갖는다고할수있다. 대상대법원판결은 특허가특허무효심판에의하여무효로될것 이라는점이인정될것을넘어 명백 하여야한다고판시하고있으므로, 단순히당해특허발명의진보성이결여된다는것에그치지않고, 더나아가특허무효심판에의해서도무효로될것임이확실한경우 62) 를의미하는것으로해석하여야할것 63) 이나, 실제실무에있어이를구별하기는결코쉬운일이아니다. 대상대법원판결또한이를명확히구분하지아니한채, 이사건제31 항발명은그각각의구성이유기적으로결합한전체로볼때선행기술 1, 2, 3에비하여구성의곤란성및효과의현저성이인정되므로, 이들선행기술에의하여진보성이부정되어그특허가무효로될것임이명백하다고할수없다 라고설시하고있을뿐이어서, 경우에따라실무적으로는진보성판단의결과자체가곧바로명백성을의미하는것으로이해될여지가있을수있다. 하지만, 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 라는의미는특허무효심판이실제청구되었든청구되지않았든특허권이이에의해대세적으로무효로될것이확실히예견되는경우로서, 단순히특허무효사유가존재한다는이유만으로정당한특허권의행사를권리남용이라하여금지시킨다면특허무효심판이확정될때까지는특허는유효하게존속한다는특허법제133 조규정에반할우려가있어특허권자에게불리한측면이있으므로이에더하여 명백성요건 을추가함으로써침해상대방과의관계에서형평 62) 특허무효심판이실제로청구되어계속되고있을것을요구하지는않는다고할수있다. 63) 박원규, 앞의책, 529 면. 132

141 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 성을고려한것이라할수있다 64). 따라서이러한명백성요건은권리남용이론의기초가당사자사이의객관적이익의비교형량이라는점에서당연히요구되는사항이고, 특허침해소송에권리남용이론을도입하여적용하는데있어가장핵심적인별도의요건이라할수있다. 이때의명백성은행정법상행정처분의무효요건에서말하는당연무효의명백성과는다른것으로, 무효사유의존재에관한명백성을의미한다고하나, 실질에있어서는당연무효의항변과그귀결에있어특별한차이가없고단지 권리남용 이라는문구의덧붙임여부에차이가있을뿐이라는견해도있다 65). 한편, 진보성의경우, 실무상특허무효사유중에서가장많이일반적으로주장되는무효사유이지만, 실제특허법에규정되어있는특허무효사유중에서특허침해소송법원에서무효사유가명백한지여부를판단하기가가장어려운영역이진보성결여와관련된부분이라할수있다. 진보성판단은, 특허법제29 조제2항에서그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가특허출원전에공지된선행기술에의하여용이하게발명할수있는것에대하여는특허를받을수없다고규정된바와같이, 그기술분야에서통상의지식을가진자 의입장에서당해기술및유사기술영역에대한상당한정도의축적된지식, 경험칙및기술상식등을바탕으로하는고도의판단영역이라할수있는바, 이러한진보성판단작업은 법과기술이조화된복합물 로서분리된법지식과기술지식을단순히결합한다고하여달성될수는없으며, 이러한사정은전문법원인특허법원이신설되고, 기술심리관제도등이도입된주요이유중하나라할수있다. 현실적으로, 특허침해소송을담당하는일반법원에서신규성및진보성결여등모든특허무효사유에대하여판단할수는있다하여도, 특허무효판단의전속기관인특허심판원및기술심리관등을통해전문적으로특허관련사건을장기간처리한경험을가진특허법원등의판단결과를확실히예견하여 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 까지판단하기는쉽지않을것이다. 이에대하여, 특허침해소송을심리하는법원은, 특허심판원및특허법원에서무효사유, 특히진보성의유무에관하여서로다른결론을내린사건은무효사유가명백한것으로보아서는안될것이고, 이러한사건에서는비록소송이지연되는부작용이있다하더라도무효사유의존부에관한심결이나판결이확정될때까지기다렸다가판단하는것이바람직할것이다 라는견해 66) 가있다. 법이론적으로, 명백성요건에대한판단은판단주체인법관이갖는심증의정도에관한문제로귀착되고, 이경우요구되는법관의심증정도는민사소송에서통상요구되는심증의정도보다높은 확실 한정도에이르러야한다고하지만, 명백성요건은원칙적으로권한분배및행정행위의공정력등을배제하는매 64) 이한주, 앞의논문, 586 면. 65) 타케다카즈히코, 앞의책, 358 면. 66) 특허법주해 Ⅱ, 정상조 박성수공편, 박영사, 2010 년, 30 면. 133

142 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 우중요한사항이므로, 단순히진보성이결여되었다는판단만으로는부족 67) 하고, 특허무효심판에의하여 무효로될것임이명백한경우 로판단한합리적이유가제시되는것이필요하다고생각되나, 대상대법원 판결에서이에대하여명확히언급하지않은것은아쉬운점이라고할수있다. (4) 무효심판제도의존재의의상실과관할집중등의문제대상대법원판결에의하여, 실제실무에있어전국의특허침해소송을담당하는일반법원은진보성등을포함한특허법에규정된모든무효사유에대하여권리남용이론을근거로자유롭게판단할수있는길이열렸다고할수있다. 그러나이러한일반법원에서의실질적인무효여부판단은특허법제133 조의무효심판제도를두고있는취지에크게반하고, 침해자로지목된상대방은굳이특허심판원에무효심판을제기하여심결을받을필요가없을것으로예상되므로, 특허무효심판제도의존재의의자체는크게상실될것으로전망된다. 이는특허무효심판에대하여필수적행정심판전치주의를택하여특허심판원을전속기관으로한점, 특허무효심판은 2심제로서전국을관할하는전문법원으로서특허법원을일반행정법원과별도로설치한점, 특허법원의전문성강화를위해기술심리관제등을도입한점등과같은그동안의특허소송에대한특수성및전문성을강화해온것과는배치되는측면이있다할수있다. 그리고특허조사관이파견된서울중앙지방법원을제외한전국의모든일반법원에서진보성등에대한무효사유의명백한존재유무를심리, 판단하게함으로써일반법원과특허법원과의판단의불일치해서재판상호간의저촉가능성이발생할우려도현실적으로커졌다고할수있고, 특허소송에대한관할집중및관할통일의문제와연관하여서도대상대법원판결이권리남용이론을도입하여진보성결여로인한실질적인무효판단을전국의모든일반법원에서심리, 판단할수있다고한것이바람직한지는다소의문이든다. 라. 소결대상대법원판결은권리남용의이론 ( 법리 ) 을최초로진보성영역까지명시적으로확대한것에중요한의의가있다. 그러나사적재산권전반에작용하는민법상권리남용의법리가현행특허소송체계 ( 예 : 권한분배, 행정행위의공정력, 일사부재리등 ) 를변화시킬만한충분한근거가되는지에대해서는다소수긍하기어려운측면이있으며, 명백성이라는다소불확정적인개념의적용요건을설시만한채실제적용에있어서는이를어떠한경우에어떻게적용할지에대한부분이명확히제시되지않은점은아쉬운점이라고할수있는바, 이에대해서는앞으로구체적인사례를통한판례의축적이필요하다고보인다. 67) 실무적으로, 대부분의판결문은 이사건특허발명은그진보성을인정하기어려워무효사유가있는것이명백하다할것이므로, 원고의이사건특허발명에기초한금지등청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 라고설시하고있고, 별도로명백성의판단근거를구체적으로기재하고있지는않다. 134

143 특허침해소송에서의진보성판단과권리남용의항변 7. 결론 현재특허침해소송을담당하는일반법원은당해소송절차에있어 특허권자에의해침해자로주장된자 가특허법에규정된무효심판절차 ( 특허법제133 조 ) 와는별개로 대상이된특허자체에무효사유가있다 라는사유를항변으로적극적으로주장 ( 무효의항변 ) 하는경우, 소송법상유효한방어방법 으로이를허용할것인지여부및근거, 여기에진보성결여주장이포함되는지여부등과같은항변의인정범위등에대하여는지금까지도수많은논란이있었지만, 대법원 선고 2000다69194 판결이후, 실무적으로전국대부분의침해소송법원은진보성을포함한모든무효사유에대하여권리남용이론을적극적으로적용하여항변의하나로서널리받아들이고있는것이현실이었다. 그러나대법원 선고 2000다69194 판결에대하여권리남용이론은방론에불과하고, 기존의대법원판례와배치되며, 무효사유에진보성도포함되는가등에대한논란이여전히계속되었고, 이에따라대법원의전원합의체판결로이를정리할필요가있다는요구가있어왔다. 이에대하여최근대법원은 선고 2010 다95690 전원합의체판결을통하여진보성없음이명백할경우특허침해법원에서이를심리, 판단하는것을허용하고, 이의이론적근거로권리남용이론을명확함으로써그동안의수많은논란을정리하였다. 그러나대상판결은이전에대법원 2004 다69194 판결에서방론으로설시된것을 진보성 에대하여전의합의체판결로재차확인한것으로, 권리남용이론의적용요건인 명백성 에대하여여전히불명확한개념을사용하고있는바, 대상전원합의체판결이후에도특허침해법원이어떠한경우에진보성을심리, 판단하는것이가능한것인지에대해서는여전히여러의문점이남아있다. 즉, 자유기술의항변등은형식상특허의유효성에개입할필요가없으나, 특허권의무효가명백함을근거로한권리남용항변은특허권의유효성자체를직접판단하여야하는것을전제로하므로, 특허법및소송체계상복잡한문제를내포하고있음에도, 대상대법원판결은권리남용적용의명확한근거를제시하고있지않을뿐만아니라, 민법상의권리남용이론과의차이점및적용상구분에대하여구체적으로설시하고있지않으므로, 특허침해법원에서권리남용이론을적용하는실정법상근거가여전히미약하다고할수있다. 또한, 명백성요건은권리남용이론의기초가당사자사이의객관적이익의비교형량이라는점에서당연히요구되는사항이고, 특허침해소송에권리남용이론을도입하여적용하는데있어가장핵심적인별도의요건이라할수있고, 진보성판단은, 특허법제29 조제2 항에규정된바와같이, 그기술분야에서통상의지식을가진자 의입장에서당해기술및유사기술영역에대한상당한정도의축적된지식, 경험칙및기술상식등을바탕으로하는고도의판단영역이라할수있는바, 이러한진보성판단작업은 법과기술이조화된복합물 로서분리된법지식과기술지식을단순히결합한다고하여달성될수는없다. 그러므로법이론적으로, 명백성요건에대한판단은판단주체인법관이갖는심증의정도에관한문 135

144 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 제로귀착된다고하지만, 명백성요건은원칙적으로권한분배및행정행위의공정력등을배제하는매우중요한사항이므로, 단순히진보성이결여되었다는판단만으로는부족하고, 특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우 로판단한합리적이유가제시되는것이필요하다고생각되나, 대상대법원판결에서이에대하여명확히언급하지않은것은아쉬운점이라고할수있다. 향후특허침해소송등에서특허권자는이와같은명백성을반박하는재항변을적극적으로주장할필요가있고, 이를통해관련사례를지속적으로축적할필요가있으며, 특허침해소송을심리하는법원은특허심판원및특허법원에서특허무효사유, 특히진보성의유무에관하여서로다른결론을내린사건등은가능한한특허무효사유가명백한것으로보아서는안될것이고, 이러한특허침해사건에서는비록소송이지연되는부작용이있다하더라도특허무효사유의존부에관한심결이나판결이확정될때까지기다렸다가판단하는것이바람직할것이다. 136

145 판 례 평 석 수 상 논 문 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건 1) 에대한양판결분석 대법원 선고 2009 후 2050 판결 2) 및대법원 선고 2010 다 판결 장려상 이철승 특허청디자인 2 심사팀 1) 디자인권침해금지및손해배상청구사건 ( 이하 침해금지등사건 이라한다 ). 2) 이사건등록디자인의무효여부에관한특허법원 선고 2009 허 1736 판결에대한대법원의심리불속행기각판결이다.

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147 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 목차 1. 서론 2. 사안의개요가. 이사건등록디자인및비교대상디자인나. 사건의경과 3. 특허심판원심결요지가. 내부공간도중요하다. 나. 내부덮개가분리된상태도요부다. 다. 유사판단을할수없다. 라. 보호범위에참고도가포함될수있다. 4. 대상판결의요지가. 전 후도면및설명란에기재요함나. 참고도는디자인의형태를보충하는것임다. 보호범위는내부덮개가닫힌상태뿐임 5. 대상판결의쟁점별평석가. 기능에따라변화하는디자인인지여부나. 열리고닫히는디자인의도면특정방법다. 유사대비판단가능성라. 보호범위에참고도의포함여부마. 보호범위에형태변화의포함여부 6. 무효및침해금지등판결비교가. 무효판단나. 침해금지등 판단 7. 양판결의의의및시행규칙 심사기준개정가. 양판결의의의나. 시행규칙개정다. 심사기준개정 8. 결론 139

148 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 1. 서론 가. 동적디자인 3) 에대한정립필요성디자인은물품의외관에관한창작으로서일반적으로정적인상태로시각적으로인식된다. 그러나뚜껑을열면인형이올라오는 인형장난감, 스스로움직이는 로봇 등과같이변화를쉽게예측할수없는것이있는가하면좌우로움직이는 야채절단기, 절첩식의자 등과같은물품은그물품의속성에의하여형태변화가일어난다고할수있을것이다. 이와같이상기의전단부분과같이변화를쉽게예측할수없는물품의디자인만동적디자인으로볼것인지아니면후단부분까지포함하여넓게해석하여야할지가디자인출원서의도면작성방법등과관련하여문제에부딪히게된다. 4) 따라서출원시또는심사 심판시등록대상의디자인이물품이가지는기능에의하여변화하는디자인여부와시행규칙에따라움직이는것, 열리는것등의디자인으로서변화전ㆍ후의상태를각각의도면에표현하여야되는경우에대한객관적범위를정립할필요성이있다. 나. 열리고닫히는것 등특별한디자인의도면의특정방법이사건등록디자인과같은휴대폰포장용상자물품은 내부덮개만이닫힌상태, 내 외부덮개가모두열린상태 그리고 내 외부덮개가모두닫힌상태 의 3형태로나누어볼수있는데, 그와같은디자인은 1형태를기준으로사시도와그에따른정면도ㆍ배면도ㆍ좌측면도ㆍ우측면도ㆍ평면도및저면도 ( 이하 6면도 라한다 ) 를도시하고나머지형태는참고도로표현하여출원할수있으며, 또는변화전과변화후를 A, B형식으로도시하면동적디자인이아니라는이유로 1디자인 1출원위반의여지가있을수있는등도면의특정방법에따른문제점이발생할수있다. 5) 따라서이사건등록디자인이구디자인보호법의시행규칙 ( 규칙제405 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 에따른변화후의형상, 모양을표현하는도면으로작성되었는지를검토하여본다. 3) 이하특별히협의또는광의의디자인이라는표현이없으면동적디자인이라는표현은협의및광의의의미를포함합니다. 4) 특허청 ( 디자인심사정책과 ), 결합디자인의도면심사지침시행 ( 안 ), 자에서물품중자 웅이상호분리가가능한디자인이서로결합에의해하나의디자인으로출원시도면의제출요건이명확하지아니하여심사의혼란이있어이에대한도면심사지침이시행된바있다. 따라서시행규칙등의동적디자인에대한규정도명확히할필요성이있다고할것이다. 5) 노태정 김병진, 디자인보호법, 세창출판사, 2005, 345 면에서 도면이디자인의설명란에변화전 후에걸친형태에관한설명이기재되어있지않고, 도면에변화의전 후의상태가기재되어있는경우에는복수의디자인이기재되어있는것이되기때문에원칙적으로 1디자인 1출원원칙에위반되어거절의대상이된다. 라고하여변화하는디자인의도면과관련하여상기의경우 1디자인 1출원원칙에위반된다고하고있다. 또한실무적으로출원인이디자인의내용을충분히설명하기위해서변화전 A, 변화후 B로도면을구분하여출원하면그디자인은동적디자인의성립요건을모두충족한디자인 ( 이하 협의의동적디자인 이라한다 ) 이아닌디자인이그방식으로출원한다고하여 1디자인 1출원위반의거절이유통지를받는경우도있었다. 구분의필요성은 쟁점 1 에서상세히논한다. 140

149 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 다. 유사판단의전제로서양디자인대비가능여부심 판례상, 판단의대상인디자인만으로디자인의중요부분의파악이불가능한경우에는그대비판단을할수없다. 6) 이사건등록디자인에서는 참고도 1 까지포함하면내부까지인식할수있으나비교대상디자인에서는내부를알수없는경우에양디자인을대비하여유사판단할수있는지에대하여살펴보기로한다. 라. 등록디자인의보호범위에참고도의포함여부이사건등록디자인은참고도를포함하여도변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하고있으므로이번무효사건에서는참고도의법적성격이무엇인지를더이상논할의미가없어졌다고보인다. 그러나실무및심판결례에서참고도를어떻게취급하여야하는지에대하여현재까지일치된견해를보이고있다고여겨지지아니한점, 원고의침해금지등사건에서상고이유의요지중하나인점, 7) 등은등록디자인의보호범위에참고도의역할내지법적성격에대하여논할필요성이있다. 따라서이에대하여살펴보기로한다. 마. 형태변화도보호범위에포함되는지여부대상판결에서는 이사건등록디자인의대상이된디자인의형태는 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고할것이다. 라고하여물품의정적상태만을상정하여보호범위를파악하고자하여기능내지속성상사용에의하여형태의변화가일어나는경우그변화전후에대하여등록디자인의보호범위가확장될수도있다는것에대하여고려하지않았다. 따라서이사건등록디자인의지배적특징부분을 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 만으 로본것에대하여문제점은없는지를디자인권침해금지등사건 8) 과대비하여살펴보기로한다. 6) 대법원 선고 98 후 706 판결, 선고 93 후 114 판결등참조 7) 상고이유요지는 1. 물품의용도와기능을고려하지않음. 2. 외부덮개를닫은형태가공지되었다고판단한부분의심리미진. 3. 등록디자인의보호범위에참고도를포함시킨오류. 4. 피고실시디자인은이사건제 1 2 등록디자인과유사함. 이나동사건의해결방법으로사용시형태변화가일어나는경우의유사판단방법으로접근하여아쉽게도참고도가보호범위에포함되는지여부에대한판단은없었다. 8) 대법원 선고 2010 다 판결. 141

150 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 바. 무효와침해금지등사건과비교비록하나는무효사건 9) 이며, 다른하나는침해금지등사건 10) 으로청구취지는다르나대상판결의무효대상디자인이침해금지등의사건에서실시디자인이되며, 대상판결에서등록디자인의무효와관련된비교대상디자인 (1) 이침해금지등의사건에서원고의등록디자인이되는등양사건의관련디자인이동일하다. 따라서등록요건에대한유사판단과권리속부에관한유사판단에있어서공지부분의포함여부에차이가있을수있으나이사건등록디자인의무효와이와관련된침해금지등사건에대한판결을비교하여등록디자인의권리범위를파악하고자한다. 2. 사안의개요 가. 이사건등록디자인및비교대상디자인 (* 물품은휴대폰포장용상자 ) 구분 이사건등록디자인 (* 침해사건등에서는 실시디자인 이된다 ) 비교대상디자인 1 (* 침해사건에서는 이사건제 2 등록디자인 이된다 ) 사시도 참고도 없음 나. 사건의경과 1 원고는특허심판원 11) 에참고도는물품의형태를직접규정하는도면이아니므로참고도에나타난물품의형상과모양은지배적특징부분이될수없으므로, 이사건등록디자인의요부가비교대상디자인 1과동일하거나극히유사하다는이유로, 이사건등록디자인에대한등록무효심판을청구하였다. 2 특허심판원은, 참고도라고해서등록디자인의보호범위를특정하는데배척되는것은아니고, 휴대 9) 청구취지는 1. 디자인등록제 호유사제 1 호는그등록을무효로한다. 2. 심판비용은피청구인의부담으로한다. 이다. 10) 청구취지는 피고는별지 1 기재디자인을생산, 사용, 양도, 대여또는수입하거나그물품의양도또는대여의청약을하여서는아니된다. 피고는원고에게 200,000,000 원및이에대한이사건소장부본송달다음날부터다갚는날까지연 20% 의비율에의한돈을지급하라. 이다 11) 심판청구일 ( : 2008 당 1535 호 ) 142

151 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 폰및부속품의저장공간인물품의내부구조도양디자인의또다른중요부분인데비교대상디자인 1에서는내부덮개가열려진상태의도면이나사진등이없고또그내부구조를추측할만한아무런자료가없으므로양디자인의유사여부의대비판단을할수없다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 3. 특허심판원심결요지 (* 무효아니다 ) 가. 내부공간도중요하다. 이사건등록디자인과비교대상디자인은휴대폰및그부속품을안전하고간편하게포장 유통시키기위한휴대폰 포장용상자 에관한것으로이사건등록디자인에서심미감을좌우하는중요부분에관하여보면, 휴대폰 포장용상자 는휴대폰제조업자가주요구매자로서구매자입장에서는그 포장용상자 의외관뿐만아니라휴대폰및그부속품을세련되고적정하게수납할수있는내부공간이확보되었는지의여부도구매결정을위한중요한요소라할것이다. 나. 내부덮개가분리된상태도요부다. 이사건등록디자인의지배적특징부분은내부덮개가덮혀져있는형태뿐만아니라내부덮개가분리된상태의내부공간구조의형태도심미감을좌우하는중요한부분이라고할것이다. 다. 유사판단을할수없다. 양디자인에서또다른중요부분으로인식되는휴대폰및부속품의저장공간인물품의내부구조가이사건등록디자인에서는그요지를파악할수있을정도로명확히표현되어있으나, 비교대상디자인에서는내부덮개가열려진상태의도면이나사진등이없고또한그내부구조를추측할만한아무런자료가없다. 그러므로비교대상디자인에표현된위와같은내용만으로는이사건등록디자인과비교대상디자인을충분히대비할수없으므로양디자인의유사여부의대비판단을할수없다. 라. 보호범위에참고도가포함될수있다. 디자인보호법제43 조에의하면디자인의보호범위는디자인등록출원서의기재사항및그출원서에첨부한도면 사진또는견본과도면에기재된디자인의설명에표현된디자인에의하여정하여진다고규정하고있고. 같은법시행규칙제5조별지제4호서식의기재에따른도면작성방법은입체디자인의경우 143

152 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 에는사시도와정투상도법에의한 6면도를작성하고위사시도와 6면도만으로그디자인을충분히표현할수없는때에는전개도, 단면도, 확대도및그밖에필요한도면을참고도로제출할수있다고설명하고있으며, 또한보충적으로열리고닫히는것등특수한디자인의도면은열리기전후의상태를도시하지아니하면그디자인을충분히표현할수없는경우에열리기전후의상태를알수있는각각의사시도및 6면도를제출하도록규정하고있을뿐, 참고도라고해서요부가될수없고등록디자인의보호범위를특정하는데배척되는것은아니라고할것이다. 4. 대상판결의요지 (* 무효이다 ) 가. 전 후도면및설명란에기재요함물품이가지는기능에의하여변화하는디자인에있어서그변화의전 후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는출원시에변화의전 후에걸친형상, 모양등을각각도시하는도면을부가하여야하고, 그에관한설명을디자인의설명란에기재하여야한다. 나. 참고도는디자인의형태 12) 를보충하는것임 참고도 는기본도면인사시도, 6면도로서출원대상디자인의물품과형태를충분히표현할수없을때사용상태도, 전개도, 단면도, 절단부단면도, 확대도등필요한도면을부가하기위하여사용되는것이므로 [ 구디자인보호법시행규칙서식 3호제2. 나. (2) 항및 (3) 항 ], 디자인의설명 에서참고도에도시된디자인의형태도출원대상디자인의형태라고명시되어있는등의특별한사정이없는한, 참고도 에도시된도면은원칙적으로기본도면등에도시된디자인의형태를보충하는것으로볼것이지, 새로운출원대상디자인의형태를도시한것으로볼것은아니다. 다. 보호범위는내부덮개가닫힌상태뿐임 13) 이사건등록디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하였고, 디자인의설명 란제3항에서 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 만을 본원디자인 이라고지칭하고있음 12) 이번무효사건은 1 변화가있는디자인인지, 2 변화전 후의도면을충분히부가하였는지, 그러하다면 3 참고도에표현을어떻게하여야하는지 가쟁점이라할것이나이번대상판결에서참고도의취급은 2, 3 과관련지어보아야할것이다. 따라서 참고도 에도시된도면은사용상태도를제외하고필수도면과같은위치에두고파악하는것이시행규칙에따른충실한해석이라보인다. 13) 참고도에기재되었기때문에등록디자인의보호범위가 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐으로제한된다고보기보다는참고도와무관하게변화하는디자인의충분한도면이부족하기때문에이사건등록디자인의보호범위가축소된것으로판단한것으로보아야할것이다. 144

153 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 이분명하므로, 이사건등록디자인의대상이된디자인의형태는 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고할것이다. 심결 대상판결의요지비교 (* 5 는 침해사건등 에서유사판단의방법 ) 쟁점심판원특허법원 1 등록디자인이물품이가지는기능에의하여변화하는디자인인지여부 2 열리고닫히는것등특수한디자인의도면특정방법 구체적언급없음 변화하는디자인이다. 참고도로제출가능 - 명확한언급은없음 참고도불가 - 변화전 후각각의도면필요 - 그리고설명란에기재 3 유사여부의대비판단가능성 대비판단할수없다 - 내부구조를추측할만한자료가없다. 대비판단할수있다. - 내부덮개가닫힌상태만으로대비가능 4 등록디자인의보호범위에참고도의포함여부 5 물품의속성상당연히변화하는형태도보호범위에포함되는지여부 포함된다 - 참고도라고해서요부가될수없고등록디자인의보호범위를특정하는데배척되는것은아니다. 언급없음 6 침해금지등사건과비교 - 포함안된다 14) - 참고도는이해를돕기위해기재한도면임 기능의변화에따른디자인과참고도의 2 가지문제봄 언급없음 침해금지등사건에서쟁점임 무효사건 - 이사건등록디자인의보호범위는내부덮개가닫힌상태만이다. 침해사건 - 형태변화가있는모든부분 5. 대상판결의쟁점별평석 가. 기능 15) 에따라변화하는디자인인지여부 ( 쟁점 1) (1) 대상판례대상판례에서는명시적표현은없으나 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인은그변화의전 후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는출원시 14) 정확하게는이사건등록디자인이기능의변화에따른디자인이며, 그와같은디자인은도면을충분하게표현하여야하나그러하지아니한것으로보았으며이와연장선상에서참고도의취급을판단한것으로보인다. 따라서참고도만의법적취급을판단한것으로보이지는않는다. 15) 機能 (function) : 하는구실이나작용을함. 또는그런것 을의미한다. 네이브, 백과사전 < 검색일 : ; 우리법에서물품의기능을확보하는데불가결한형상만으로된디자인은디자인등록을받을수없는것으로본다 ( 디자인보호법제 6 조제 4 호 ). 145

154 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 에변화의전 후에걸친형상, 모양등을각각도시하는도면을부가하여야하고그에관한설명을디자인의설명란에기재하여야한다 라고하여이사건등록디자인은시행규칙 16) 에따른 움직이는것, 열리는것등의디자인 으로보고있다. 따라서이사건등록디자인이물품이가지는기능에의하여변화하는디자인인지에대하여살펴보기로한다. (2) 관련판례 ( 가 ) 동적디자인 17) 으로본경우 1 특허법원 선고 2002 허 ( 환송 )2105 판결 : 문짝판 기본의장은그것이비록동적의장이라고하더라도평소의사용상태에서는닫힌상태가오히려더욱일반적인상태라고할수있고 2 특허심판원 당2956 심결 : 화장품용기 이건등록의장은그참고도인열린상태의사시도를통하여그물품이열고닫을수있는동적인의장임을알수있고그내부는뚜껑에 4각형모양의거울이있으며본체에는원판형상의색조화장품을채울수있는 6개의원형공간들이형성되어있는형상과모양으로구성되어있는것으로관찰되어지는바이건등록의장은열린상태의사시도로표현된이내부의형상과모양이의장의주된요부를이루고있는물품인것으로파악된다하겠다. ( 나 ) 물품이가지는기능 등에의하여변화하는디자인으로본경우 1 대법원 선고 2009 후 4148 판결 : 스틸박스용클램프 그러나이사건등록디자인의대상물품인 스틸박스용클램프 는그기능내지속성상클램핑볼트의회전에따라분할된가압패드의형태가달라질수있고, 16) 도면기재방법은 구디자인보호법시행규칙서식 3 호제 2. 다. (2) 항 에따라, 그리고그에관한설명은 구디자인보호법시행규칙 [ 별표 2] 제 2 항 에따라기재하여야한다. 17) 森則雄, 意匠の実務, 発明協会, 1983, 77 면에서 変化するもの : 라고하여 변화하는것 에대한하나의예시 ( 상단 : 開閉状態を示す正面図 ) 로들고있으나. 일본의장등록공보제 호를보면 카메라의도면상단에 閉蓋状態を示す正面図 라고표기되어있어 폐개상태를나타내는정면도 즉 닫고덮은상태를나타내는정면도 임을알수있다. 그리고노태정, 디자인심사 심판실무, 169 면에서상기의카메라에대한등록공보를 동적디자인의예 로들고있다. 그리고보면상기카메라디자인이그변화에비예측성이있다고보기도어려우므로상기카메라의디자인을 변화하는디자인 또는 광의의동적디자인 으로보고자한다. 146

155 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 2 대법원 선고 97 후3586 판결 : 테이블용다리연결구 양의장을형태의변화전후에따라각각같은상태에서대비한다음전체적으로판단하지아니하고이사건등록의장은힌지부분이접힌상태에서의형상과모양을, ( 가 ) 호의장은힌지부분이펴진상태에서의형상과모양을각기준으로하여대비판단한나머지, ( 가 ) 호의장이이사건등록의장과유사하지아니한의장이라고한것은의장의유사여부판단에관한법리를오해함으로써심결결과에영향을미친위법을저지른것이라할것이다. 3 특허법원 선고 99 허 6879 판결, 심불기각 : 탁상일지 이사건등록의장이펼친상태로출원되었다고하더라도, 이사건등록의장은인용의장들과같이탁상일지에관한의장으로서, 실제그용도대로사용될때에는받침대부분이삼각형으로조립된상태로사용된다고봄이상당하다. 4 특허심판원 당 3913 심결 : 디지털도어록 이사건등록디자인과확인대상디자인의특징적인형상과모양을잘나타내고있는닫힌상태의정면도 A, 열린상태의정면도 B 및좌측면도A 를차례로보면, 5 특허심판원 심결 2002 당 2181 : 휴대용시장바구니 먼저이건등록의장은접혀진상태와펼쳐진상태로변화하는의장으로서별지도면과같이접혀진상태는각도면 A로, 펼쳐진상태는각도면 B로도시되어있음을 ( 갑 ) 제4 호증인등록의장공보에기재되어있는의장의설명에의하여알수있는데, 6 특허심판원 원5701 심결 : 책상다리 디자인보호법시행규칙제5조제2항의별지제4호서식에서는움직이는것, 열리는것등의디자인으로서움직임또는열림에따라디자인이변화하는것은변화의전과변화후상태의도면을각각도시하도록규정하고있고, 심판부의추가거절이유에서이를지적하였음에도보정되지않았으므로, 7 특허심판원 원 6359 심결 : 완구상자 이사건출원디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하였고, ( 다 ) 심판결례정리 상기심판결례에서문짝판의회동개기판이열고닫히는경우, 화장품의용기의뚜껑을열고닫을수있는경우를동적디자인으로보고있다. 그리고그이외심판결례에서는동적디자인의성립요건 18) 중변 147

156 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 화후의상태가용이하게예측될수없다고하기에는의문이있으나 스틸박스용클램프 의디자인은그기능내지속성상클램핑볼트의회전에따라분할된가압패드의형태가달라질수있다는점, 테이블용다리연결구는그구조나기능적특성상상다리와접속하는부분이접힐수있는점, 탁상일지는펼친상태로출원되었지만사용시조립된형태도될수있는점은물품이가지는기능에의하여변화하는디자인이라할수있을것이다. (3) 검토 ( 가 ) 이사건등록디자인은물품이가지는기능에의하여변화하는디자인으로보아야할것이다 ( 광의의동적디자인이다 19) ). 동적디자인이라함은물품이정지한상태만으로는그변형된상태가파악되지않는디자인으로서물품자체의특별한기능에의하여그형태가변화하고그변화가시각에의해감지될수있는디자인을뜻 20) 하는데, 이것은협의의동적디자인과광의의동적디자인으로나누어디자인보호법의시행규칙을명확히하고자한다. 첫째, 협의의동적디자인은 ⅰ) 물품자체의특수한기능에의하여형태자체가변하는것이고, ⅱ) 그변화에비예측성이있어야하며, ⅲ) 변화가시각에호소하는것이고, ⅳ) 그변화에일정성이있어야한다는모든요건을충족한경우에해당하는것으로보고자한다. 21) 둘째, 광의의동적디자인이란협의의동적디자인의성립요건중에서어느하나만을충족하는경우인 18) 노태정 김병진, 전게서, 343 면에서 1. 디자인에관한물품의형태가그물품의기능에기초하여변화할것. 2. 변화에예측성이없을것. 3. 변화가시각에호소하는것일것. 4. 변화에정형성 ( 일정성 ) 이있을것. 으로기재되어있고, 김웅 최호석, 디자인보호법, 에듀비, 2011, 97 면에서 1. 물품의형태가기능에의해변화할것. 2. 형태의변화가시각에의해감지될것. 3. 변화후의상태가용이하게예측될수없을것. 4. 변화의일정성이있을것 으로기재되어있어성립요건에차이가없다. 19) 박병민, 전개서, 327 면에서 이사건제 1 2 등록디자인은동적디자인이아닌통상의디자인에해당한다. 라고하였다. 그러나대상판결의이사건등록디자인, 과침해금지등사건에서의이사건등록디자인은동일하지아니하지만유사하다고판단한점, 침해금지등사건의판결에서이사건등록디자인도그기능내지속성상사용에의하여형태변화가일어난다고판단한점, 일본등록사례를보면변화가있는물품디자인으로이와유사한것이등록된것으로보이는점은비록변화에예측가능성이있다고하더라도적어도정적디자인이라고보기에는무리가있다고보아야하며, 적어도광의의동적디자인으로보아야할것이다. 그리하여야시행규칙상의 움직이는것, 열리는것등의디자인 에대한출원방식에따른혼란이없을것이다. 20) 노태정 김병진, 전개서, 342 면 ; 윤종렴, 전게서, 88 면 ; 황종환, 의장법, 한빛지적소유권센타, 1997, 215 면 ; 薺藤瞭二, 의장법 ( 정태련역 ), 세창출판사, 1993, 439 면에서동일한취지를설명하는것으로보인다. 21) 노태정, 전개논문, 342 면에서 디자인은물품의형태로서대개의경우에는정적인상태 ( 정적디자인 ) 에서포착되고있으나완구원숭이에태엽을감아드럼을치는자태나손발을움직이는형상과같이그물품자체의기능에기초하여형상 모양 색채가변화하도록조립되어있어서정지한상태만으로는그변화하는상태가파악되지않는디자인이있다. 그러한디자인을동적디자인이라고말한다. 따라서단순히도면상의표현 ( 기재되는도형 ) 이변하는것또는자동차가움직이는것과같이단순히위치적변화에불과한것은동적디자인이라고하지않는다. 라고하여이른바협의의동적디자인만을의미하는것으로보이나, 노태정, 전개논문, 344 면에서 문이개폐되는냉장고 를동적디자인의예시로하여광의의동적디자인도포함되는것으로보인다. 따라서이를상기와같이구분하여동적디자인의범위를넓게보아출원서작성상의불편을해소하고자한다. 148

157 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 것으로보고자한다. 22) 우리의법제와유사한일본의장법제6조제4항에동적의장에대한규정이있고동법시행규칙 23) 에는우리경우와극히유사한규정으로움직이는것, 열리는것등의의장으로, 그움직임, 열림등의의장의변화전 후상태의도면을도시하지아니하면그의장을충분히표현할수없는것에대한도면작성규정이있다. 이와같이, 일본법제에따라등록된의장등록공보 24) 에는디자인을충분히표현하기위하여 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인 의범위를넓게보아적용하는것으로보인다. 이는변화에예측성이있는지여부의판단이반드시쉽다고할수없을뿐만아니라출원인의자유판단에따라변화후의디자인을명확히표현하고자하는것을막을이유도없다고보면이와같이해석한다하여도무리는없는것으로볼수있을것이다. 따라서대상판결에서명시적언급은없었다고보이나이사건등록디자인은 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인 을전제로보호범위에참고도가포함되는지에대하여판단한것으로보이며또한침해금지등사건에서도동일한취지로판단하였다. 그러므로이사건등록디자인을통상의디자인으로보지아니하며적어도 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인 으로광의의디자인으로보고자한다. ( 나 ) 그러나, 이사건등록디자인을협의의동적디자인 25)26) 으로볼수는없는것으로보인다 ( 협의의동적디자인이아니다 ). 동적디자인제도는코끼리형상의완구의예를들면코를느려뜨리고네발로선코끼리와코를들 22) 薺藤瞭二, 전게서, 439 면에서 그물품의속성에의해당연히일어나는형태의변화 ( 이를테면찬장의여닫이문이나절첩식의자처럼 ) 까지기재를요하는것으로하고있지는않다. 라고하여그변화에예측성이있는것과없는것을구분하고자노력한점, 또한경우에따라서는그변화에예측성이있는것과없는것을구분하는것이용이하다고보이지않는점이동적디자인을광의와협의로양분한이유가될수있다. 23) 양식제 6 비고의제 20 항 24) 사례 1( 창문개폐조작상자 ) 사례 2( 인형장난감 ) 사례 3( 게임기용마모형 ) 전후전후전후 25) 특허청, 정보마당, 지식재산권용어영한사전에서 motion design, design which has movable elements : 물품이정지한상태만으로는그변형된상태가파악되지않는디자인으로서물품자체의특별한기능에의하여그형태가변화하고그변화가시각에의해감지될수있는디자인. 동적디자인은그창작의요점이디자인의특이한변화상태에있고그변화의상태를용이하게예측할수없으며그변화가시각에호소하는디자인. 이라고설명하고있다. < 검색일 : ) 노태정, 전게서, 342 면에서 우리나라디자인보호법에서는동적디자인에관한명문의규정이없으나디자인보호법시행규칙별지제 3 호서식에움직이는디자인의도면작성에관한규정이있다. 일본의경우에는법에동적디자인에관한규정이있다 ( 일 65) 라고하고있으며, 박병민, 전개서, 327 면에서 일본법과달리우리디자인보호법에는동적디자인에관한명문의규정은없으나, 디자인보호법시행규칙 [ 별지제 4 호서식 ] 에움직이는디자인의도면작성에관한규정이있어, 이를근거로동적디자인제도가인정된다. 라고하고있어우리나라의디자인보호법의시행규칙을동적디자인에대한근거규정으로보고있다. 149

158 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 고두발로선코끼리는별개의디자인으로보아각각출원하여야하는지또는 1건으로출원한다면어떤상태의도면을그려야하는지등의문제로시작된것으로보인다. 27) 동적디자인은그물품의속성에의하여당연히예측되는변화가아니고, 당해디자인의고유한변화또는당연히예측할수없는형태의변화를말한다. 따라서동적디자인은 ⅰ) 물품자체의특수한기능에의하여형태자체가변하는것이고, ⅱ) 그변화에비예측성이있어야하며, ⅲ) 변화가시각에호소하는것이고, ⅳ) 그변화에일정성이있어야한다. 이에따라보면, 이사건등록디자인은동적디자인의성립요건중변화가시각에호소하는것, 그변화에일정성이있다고할수있으나물품자체의특수한기능에의하여형태자체가변하는것인지여부는논란이있을수있는것으로보인다. 그러나이사건등록디자인의 휴대폰용포장용상자 에서내 외부덮개가열리고또는닫히는데있어서그변화에비예측성이있다고보기에는어려움이있다. 따라서대상판결에서는명확한언급을하지아니하여서나이사건등록디자인을동적디자인으로보기에는무리가있는것으로판단된다. 28) 나. 열리고닫히는디자인 의도면특정방법 ( 쟁점 2) (1) 대상판결이사건등록디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하였고, 디자인의설명 란제3항에서 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 만을 본원디자인 이라고지칭하고있음이분명하므로, 이사건등록디자인의대상이된디자인의형태는 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고할것이다. 따라서, 참고도 1은이사건등록디자인의이해를돕기위해기재한도면일뿐이고물품의형태를직접규정한도면이아니라고봄이상당하다고하였다. 29) 따라서이사건등록디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면으로작성되었는지를살펴보자. (2) 등록사례움직이는것, 열리는것등의디자인으로서디자인의내용을충분히설명하기위하여변화전ㆍ후의상태를각각의도면에표현하여출원에따른등록사례를보면 1 A, B형식으로각각의도면을필수도면으로완전하게작성된경우 2 변화전 ( 또는변화후 ) 의도면은필수도면으로구성하고변화후 ( 또는변화전 ) 27) 윤종렴, 전게서, 삼경당, 1984, 89 면. 28) 윤종렴, 전게서, 삼경당, 1984, 88 면에서 찬장의여닫이문, 절첩식의자의경우는동적디자인이아니다. 요술상자의뚜껑을열면강아지가튀어나오는경우처럼, 뚜껑을닫은상태에서는강아지의점프동작을예측할수없는경우는동적디자인이라할수있을것이다. 라고하여이와같은관계를표현하고있다. 29) 이사건등록디자인의도면은 사시도, 참고도 그리고디자인설명은 참고도 1은본원디자인내부의덮개를분리한상태임. 으로기재되어있다. 150

159 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 는 1개이상의참고도면으로하는경우 3 변화전디자인과변화후디자인을각각별개로출원하는방법으로크게3가지로나누어볼수있다. 이하각방법에따라등록된사례를살펴보자. ( 가 ) A, B 형식으로등록된사례 1 디자인등록제 호의유사01 호 : 화장용퍼프 A, B, C 도면 A는뚜껑과화장용퍼프를결합한상태의도면이고, 도면 B는뚜껑을열은상태의화장용퍼프이며, 도면 C는화장용퍼프뚜껑을도시한것임. 2 디자인등록제 호 : 화장품용기 A, B ) 본디자인의 A 는뚜껑이없는상태의도면이고, B 는뚜껑이있는상태의도면임. 3 디자인등록제 호 : 휴대용전화기 A, B 휴대용전화기 의닫힌상태의도면은 A, 열린상태의도면은 B 로함. ( 나 ) 변화전 은필수도면 30), 변화후 는참고도형식으로등록된사례 콤팩트용기 31) 휴대용전화기담배갑가스차단기전후전후전후전후 30) 디자인보호법제 9 조제 2 항은 디자인심사등록출원서또는디자인무심사등록출원서에는각디자인에관한다음사항을기재한도면을첨부하여야한다. 고규정하고있고, 디자인보호법시행규칙제 5 조제 2 항에는입체디자인의경우별지제 4 호서식에의한다. 그리고그서식에따르면 도면을사시도와 6 면도로제출할경우에는 사시도, 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도 및 저면도 란의순으로적습니다. 고규정하고있어 필수도면 이라는용어는사용하고있지않으나우리심사기준제 6 조제 2 항제 1 호에서 입체디자인인경우에는사시도및 6 면도, 평면디자인인경우에는표면도및이면도, 글자체디자인인경우에는지정글자도면, 보기문장도면및대표글자도면 ( 이하입체디자인, 평면디자인, 글자체디자인인경우모두 필수도면 이라한다 ) 라고하여비록법령상의용어라고할수없으나우리심사기준상의용어를사용하였다. 또한특허청의디자인도면간소화방안연구자료의 29 면에서필수도면과부가도면으로구분하여설명한바있다. 31) 왼쪽에서부터등록제 호, 등록제 호, 등록제 호, 등록제 호의순이다. 151

160 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 ( 다 ) A 부분, B 부분이각각 32) 등록된사례 ➀ 디자인등록제 호 : 휴대용전화기, 제 호 ➁ 디자인등록제 호 : 냉장고, 제 호 (3) 검토 ( A, B형식의도면을요하는대상판결은타당함 ) 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인에있어서그변화의전 후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는출원시에변화의전 후에걸친형상, 모양등을각각도시하는도면을부가하여야하고 [ 구디자인보호법시행규칙서식 3호제2. 다. (2) 항 ], 그에관한설명을디자인의설명란에기재하여야한다 ( 구디자인보호법시행규칙 [ 별표 2] 제2항 ). 따라서이사건등록디자인은비록협의의동적디자인이라고볼수는없으나디자인내용을충분히설명하기위하여여러벌의사시도및 6면도가필요한경우이며이경우출원시각도의식별항목명에영문자대문자 (A, B.. 순 ) 를부기하여구분하고, 디자인의설명란에통상적인디자인의설명을먼저한후에, 변화전상태의도면은 A, 변화후상태의도면은 B 라고설명하는방식으로그구분기준의명시를요하나그러하지아니하였다. 33) 이와관련하여일본 미국 유럽공동체상표디자인청의제도및실제운영사례를살펴보자. ( 가 ) 일본규정및등록사례 1 일본규정 일본의장법제4조제4 항 34) 에는 의장의대상이되는물품의형상, 모양또는색채가그물품이가지는기능에의해변화하는경우에있어서, 그변화전 후에걸친그물품의형상, 모양, 색채또는이들의 32) 완전한권리확보를위해 1 건의 참고도 형식또는 A, B 형식보다기본적인주요동작에대해각각통상의정적디자인으로출원하여등록받아두는것도생각해볼수있을것이나각종수수료의부담및디자인의내용에따라물품의기능내지속성상사용에의하여형태의변화가당연한경우등실제의미없는경우도있을수있을것이다. 33) 참고로동적화상디자인에관하여보면, 정병일, 화상디자인의지적재산권법보호를둘러싼쟁점과과제, 인하대, 법학박사, ,109 면, 118 면에서 변화하는동적디자인의경우에는변화전 후의상태가분리된도면을제출하며, 필요하면사용상태도면을참고도로추가하는것이좋다. 그리고 현행제도상동적화상디자인의관계에있어서는표현되는디자인의개수가많게되므로형태적일체성이인정되는한도내에서참고도를첨부하여변화후의화상디자인을표현할수있다. 라고하여비록화상디자인에대한내용이지만변화후의도면을참고도로할수있다는견해도있다. 34) 日本特許廳, 意匠法의원문임. 意匠に係る物品の形状 模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において その変化の前後にわたるその物品の形状 模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない < 검색일 :

161 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 결합에대하여의장등록을받으려고할때는, 그취지및그물품의해당기능의설명을출원서에기재해야한다. 라고되어있다. 동규정을동적디자인에관한규정으로보고있다. 35) 이에따른동법시행규칙양식제6의 20 을보면 20 움직이는것, 열리는것등의의장으로, 그움직임, 열림등의의장의변화전후상태의도면을도시하지아니하면그의장을충분히표현할수없는것에대하여는그움직임, 열림등의의장의변화전후상태를알수있는도면을작성한다. 36) 라고되어있다. 동규정의취지가기재된일본등록공보를보면 변화에예측성이없을것 을요건으로하는동적디자인뿐만아니라변화에예측성이있는것도포함하고있으므로동규정은광의의동적디자인에대한규정으로보아야할것이다. 그이유는동적디자인의성립요건중에서변화에예측성이있는지여부의판단이반드시쉽다고할수없을뿐만아니라출원인의자유판단에따라변화후의디자인을명확히표현하고자하는것을막을이유도없다고보면일본법제6조제4항의규정은정적디자인이외일정한디자인을포함한다고해석하여야될것으로보인다. 2 일본등록사례 37) 1 일본등록제 호 : 선물용포장상자 A, B 본물품의형상등은해당물품이가지는기능에근거해변화하는것이며출원의장은그변화의전후에걸치는해당물품의형상등에대해의장등록을받으려고하는것이다. 38) A : 열린상태사시도, B : 닫고리본을붙인참고도 35) 노태정 김병진, 전게서, 342 면에서일본의장법제 6 조제 4 항규정은동적디자인에관한규정이며, 동적디자인의성립요건으로 변화에예측성이없을것 이라고하였다. 36) 日本特許廳, 意匠法施行規則様式 ( 様式第 2 様式第 6 様式第 18) 의원문임. 動くもの 開くもの等の意匠であつて その動き 開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては その動き 開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する < 검색일 : ) 寒河江孝允외 11 인, 意匠法コンメンタ - ル, LexisNexis, 면에서물품이가지는기능에의해변화하는디자인의구체적예로일본의장등록제 호, 제 호를들고있다. 앞의등록번호는 합체로봇장난감 으로, 이며, 뒤의등록번호는 책상에변형하는의자, 이다. 38) 日本特許廳, 意匠公報テキスト検索, < 검색일 : 일본의장등록공보의기재원문내용이다. 意匠の説明 本物品の形状等は当該物品の有する機能に基づいて変化するものであり 本願はその変化の前後にわたる当該物品の形状等について意匠登録を受けようとするものである 本物品は ギ彩ト用の包装用箱であり 外装用の外箱の中に 2つの中箱が収容されている 透明蓋のない中箱はケーキやチョコレート等の食品を収容し 透明蓋付き中箱は花を収容する 透明蓋のない中箱は 側壁が中底板と繋がっており 側壁が側方に開くとともに 側壁が中底板とともに側方に引き出されるようになっている 中箱 ( 左 ) を示す斜視図において透明蓋の斜線は物体表面の形状を表す線である 153

162 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 2 일본등록제 호 : 인형용접는격납날개 A, B 본출원의장은의장과관련되는물품의기능 [(1) 작게접거나펼치거나할수있다그리고 (2) 격납하거나늘리거나할수있는것에의해서변화하는것이다.] 본출원은, 해당변화의전후에걸쳐서의장등록을요구하는것이다. 39) A : 정면도, B : 날개가펴진상태의정면도 3 일본등록제 호 : 휠체어 A,B ) 본원의장과관련되는휠체어의형상은, 휠체어가가지는기능에근거해변화하는것이다. 그변화의전후에걸치는휠체어의형상에대해의장등록을받으려고하는것이다. A : 정면도, B : 변화도중상태의좌측면도 4 일본등록제 호 : 인형장난감 A, B 본출원물품은상기기능에근거해그형태가변화하는것이며그변화의전후의형태에대해의장등록을받으려고하는것이다. A : 사시도, B : 뚜껑이닫은상태를나타내는사시도 ( 나 ) 미국등록사례열리고닫히는디자인의도면에관한특정방법에대하여우리와일본의법제와같은직접적인규정은보이지아니하나디자인의외관을완전히도시하도록충분한수의도면을포함하여야하는점, 40) 보이는동안에외관이변화되는이미지를포함하는컴퓨터 생성아이콘에관한규정 41) 이있는점, 여러개의실시례를포함할수있는규정이있는점 42), 그리고미국디자인등록사례등을보면우리와비슷하게운영되는것으로파악된다. 43) 39) 日本特許廳, 意匠公報テキスト検索, < 검색일 : 일본의장등록공보의기재원문내용이다. 意匠の説明 本願意匠は 意匠に係る物品の機能 [(1) 折り畳んだり拡げたりすることができる 及び (2) 格納したり伸ばしたりすることができる ] によって変化するものであり 本願は 当該変化の前後にわたって意匠登録を求めるものである 40) uspto.gov, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), , Drawing [R-5], < 검색일 : ) uspto.gov, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), (a) (a) Computer-Generated Icons[R-5], < 검색일 : ) 특허청, 헤이그협정가입국가의디자인제도연구, 110 면에서 미국디자인제도가특허제도를기반으로하고있으므로, 발명특허명세서상에하나의발명개념 (inventive concept) 을구현하는다수의실시례 (embodiments) 를포함할수있는것과마찬가지이다. 고설명하고있다. 43) 특허청, 헤이그협정가입국가의디자인제도연구, 79 면에서 나의출원에서디자인발명의하나이상의실시례를표현하는것이허용된다. 그러나그러한실시례의표현은이들이단일한발명개념에관한것일경우에만허용된다. 라고하고있다. 154

163 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 1 등록사례 ➀ 미국등록제 D 호 44) : 휴대용전화기, 도면 3, 도면 9 도면 3 은정면부분, 도면 9 는열린정면부분 ➁ 미국등록제 D 호 45) : 휴대용전화기, 도면 3, 도면 13 도면 3 은정면부분, 도면 13 은열린사시도 ➂ 미국등록제 D 호 46) : 휴대용전화기, 도면 1, 도면 8 도면 1 은사시도, 도면 8 은열린사시도 4 미국등록제 D 호 47) : 콘택트렌즈용포장용상자, 도면 1, 도면 7 도면 1 은사시도, 도면 7 은열린사시도 5 미국등록제 D 호 48) : 변화로봇장난감, 도면 1, 도면 17 도면 1 은사시도, 도면 17 은변화후사시도 44) uspto.gov,, < 검색일 : 미국디자인특허의기술서에는 FIG. 3 is a front view thereof; FIG. 9 is a front view of a handset of FIGS. 1-8 in an open position showing-our new design; 으로기재되어있다. 45) uspto.gov, 앞의주소에서, 미국디자인특허의기술서에는 FIG. 3 is a front view thereof; FIG. 13 is a front perspective view of the handset of FIGS. 1-8 in an open position. 으로기재되어있다. 46) uspto.gov, 앞의주소에서, 미국디자인특허의기술서에는 FIG. 1 is a perspective view of a mobile phone showing our new design; FIG. 8 is an open perspective view of the mobile phone of FIG. 1. 으로기재되어있다. 47) uspto.gov, 앞의주소에서, 48) uspto.gov, 앞의주소에서, 모두 18 개의도면으로구성되어있으며청구범위는 The ornamental design for a changeable robot toy, as shown and described. 로되어있다. 155

164 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 ( 다 ) OHIM 49) 규정및등록사례 1 규정열리고닫히는디자인의도면에관한특정방법에대하여우리와일본같은직접적인규정은보이지아니하나공동체디자인은무심사주의를취하고있어, 심사주의에입각한각종판단기준에대한기준을심사기준등으로정하고있지아니하다. 그러나등록공보사례등을보면우리와비슷하게운영되는것으로보인다. 50) 그러나제출가능한도면의수를 7 도로제한하고있어물품이가지는기능에의하여변화하는디자인에있어서그변화의전후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는우리와일본의경우처럼도면을충분히부가할수없을것으로보인다. 51) 2 등록사례 1 유럽공동체등록제 호 52) 로봇 : 도면 1.1, 도면 1.6 도면 1.1 은일어선사시도, 도면 1.6 은앉은사시도 2 유럽공동체등록제 호 53) 벽난로 : 도면 3.1, 도면 3.2 도면 3.1 은열린사시도, 도면 3.2 는닫힌사시도 49) 특허청, 정보마당, 지식재산권용어영한사전에서 OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market) : 유럽공동체상표디자인청 으로기재. < 검색일 : ) 특허청, 헤이그협정가입국가의디자인제도연구, 2011, 200 면. 51) 공동체디자인실무에따르면, 제출가능한도면의수는 7 도로제한되고, 하나이상의도면이제출된다면그최소한의도면수에는제한이없다. 즉, 사시도만을제출함으로써디자인등록을받을수있다. 이경우, 도면에도시된부분및도시되지아니한부분과대비대상디자인의전체적인인상의대비가문제된다. 이에대하여, OHIM 실무자는, 디자인의보호범위판단은특허에서청구범위판단에비유할수있다고하면서, 도면에도시된사항이모두대비대상에서발견되어야침해이고, 따라서저면도가생략된등록디자인에대하여대비되는디자인이등록디자인에도시된사항을관하여는동일한외관을가진다면이는전체적인인상이동일한것으로보아야한다고설명한다. 즉, lessviews larger scope 의원리가적용된다는것이다.( 특허청, 헤이그협정가입국가의디자인제도연구, 2011, 면 ) 52) 6 개의사진으로각각다른형태를표현하고있다. 출원일 ( ) < 검색일 : ) 3 개의사진이 1 건의출원을구성하며열린부분과닫힌부분을표현하고있다. 출원일 ( ). < 검색일 :

165 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 3 유럽공동체등록제 호 54) 휴대용전화기 : 도면 1.1 도면 1.1 은닫힌정면도 4 유럽공동체등록제 호 55) 휴대용전화기 : 도면 2.1 도면 2.1 은열린정면도 5 유럽공동체등록제 호휴대용전화기 : 도면 3.1, 도면 3.7 도면 3.1 은닫힌사시도, 도면 3.7 은열린정면도 ( 라 ) 외국사례정리일본의경우는법과규칙에물품이가지는기능에의해변화하는경우에있어서움직임, 열림등의의장의변화전 후상태를알수있는도면을작성하여야한다. 미국의경우는한국과일본과같은규정은없는것으로보인다. 그러나디자인의모든부분에대한권리보호를위하여움직임, 열림등의디자인의변화전 후상태를알수있는도면을작성하도록하고있다. 56) 그리고 OHIM 은무심사주의를취하고있어, 심사주의에입각한움직임, 열림등의디자인의변화전 후상태를알수있는도면작성방법에대하여법령및심사기준으로정하고있지는않는것으로보인다. 상기의외국법제및등록사례를보면변화하는디자인의출원서상의표현형식 57) 이각국가마다상이하다는것을알수있으나우리의경우에는디자인의내용을충분히설명하기위하여는 변화전상태의도면은 A, 변화후상태의도면은 B 라고구체적으로표현하여야될것으로보인다. 54) OHIM 의출원서에는 Fig 1.1. Front view of a MOBILE PHONE(CLOSED),Fig 1.2. Left side view thereof. Fig 1.3. Right side view thereof 으로기재되어있음. Fig 1.4. 내지 Fig 1.7. 은생략함. 한국에디자인출원하면서우선권주장의증명서류에첨부된내용, 특허청내부자료에서발췌함, 한국출원번호제 호. 55) OHIM 의출원서에는 Fig 2.1. Front view of a MOBILE PHONE(OPENED),Fig 1.2. Left side view thereof. Fig 1.3. Right side view thereof 으로기재되어있음. Fig 2.4. 내지 Fig 2.7. 은생략함. 56) 특허청, 미국디자인특허심사기준, 30 면에서는비록변화되는컴퓨터 - 생성아이콘에대한내용이지만기능에따라변화하는디자인과취지가다르다고보이지아니하며미국등록사례를보면변화전 후를알수있도록도면을작성하도록하고있다. 57) 변화하는디자인을표현하는데필요한도면수가많은국가별로보면, 일본, 한국, 미국, OHIM 순으로보인다. 이것은각국의등록공보를검색하는과정에서본경험적직관이며, 각국의 변화하는디자인 또는 통상의디자인 에대한제도와무관하지않은것으로보인다. 157

166 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 다. 유사대비판단가능성 ( 쟁점 3) (1) 대상판결심결에서는판단의대상인디자인만으로디자인의중요부분의파악이불가능한경우에는그대비판단을할수없다 58) 는판단기준으로이사건등록디자인에서는그요지를파악할수있을정도로명확히표현되어있으나, 비교대상디자인에서는내부덮개가열려진상태의도면이나사진등이없고또한그내부구조를추측할만한아무런자료가없어이사건등록디자인과비교대상디자인을충분히대비할수없으므로양디자인의유사여부의대비판단을할수없다고하였다. 그러나대상판결에서는양디자인의내부덮개가닫힌상태만으로대비하여유사판단을하였다. 따라서내부구조를제외하고외부만을볼수있는상태즉내부덮개가닫힌상태로양디자인을대비하여유사판단할수있는지에대하여살펴보자. 등록디자인비교대상디자인심결 ( 전체 : 대비불가 ) 대상판결 ( 전체 : 대비가능 ) (6 면도 ) ( 사시도만 ) 가능 가능 ( 참고도 ) 없음불가능 - (2) 관련판례 ( 가 ) 인용의장의요지파악이가능한경우 ➀ 대법원 선고 98 다7209 판결 : 관내면의도장확인구 의장의신규성판단이나선행의장과의유사여부판단에있어그대비판단의대상인인용의장은반드시형태전체를모두명확히한의장뿐만아니라그자료의표현부족을경험칙에의하여보충하여그의장의요지파악이가능한한그대비판단의대상이될수있다할것이다. 2 대법원 선고 97 후 3586 판결 : 테이블용다리연결구 이러한물품은테이블또는상의밑면에설치되고상다리와결합되는것이므로, 수요자에게잘보이는부분은 6면도중특히사시도에나타나는형상과모양이라할것이어서이부분에비중을두어양의장을전체적으로대비관찰하면, 58) 대법원 선고 98 후 706 판결 ; 선고 93 후 114 판결등참조 158

167 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 3 특허법원 선고 2010 허 8849 판결 : 세탁용볼 살피건대, 비교대상디자인 1의사진만으로그형상과모양에다소불분명한점이없지는않으나이는경험칙에의하여보충하여그디자인의요지를파악할수있다고보이는바, 4 특허법원 선고 2011 허6468 판결 : 음료공급장치의음료공급관연결구 원고는, 비교대상디자인 3, 4는실용신안의사시도들로개략적인구성은짐작할수있으나그세부적인심미감은파악할수없으므로확인대상디자인과대비가불가능하다고주장한다. 그러나디자인의유사여부판단등에있어그대비판단의대상인비교대상디자인은반드시형태전체를모두명확히한디자인뿐만아니라그자료의표현부족을경험칙에의하여보충하여그디자인의요지파악이가능한한그대비판단의대상이될수있다 5 특허법원 선고 2008 허9252 판결 : 우편함도어 비록비교대상디자인들에우편함도어의배면도가나타나있지는않지만, 그자료의표현부족을경험칙에의하여보충하여보면, 확인대상디자인의우편함도어는금속재나합성수지재로만들어진한장의판에불과하여정면도의특징이그대로배면도에반영될수밖에없는데, 투입구나열쇠구멍및프레임구조에따른배면도형상은정면도에대응되므로비교대상디자인들의도어뒷부분도이와비슷한형태를가질것으로보이고, ( 나 ) 인용의장의요지파악이불가능한경우 1 대법원 선고 93 후 114 판결 : 오일탱크 심판청구인이공지의증거로제출한 ( 갑 ) 제 3 호증에게재된인용의장에는보일러에부착된오일탱크의측면만이검은색상으 로나타나있어이것만으로는이사건의장이표현된물품인오일탱크의전체형상및모양을충분히파악하기는어렵다 2 특허법원 선고 2005 허 판결, 심불기각 : 봉인기기 비교대상디자인 1 은, 봉인구로크가몸체와결합된후의형상및모양만이표현되어있고그내부에체결된형상및모양을 알수없어이것만으로는이사건등록디자인에표현되어있는전체형상및모양과의유사여부를대비판단할수가없다. 3 대법원 선고 2006 후 3182 판결 : 스쿠터용프론트윙커 비교대상디자인 1, 3에표현된위와같은내용만으로는이사건등록디자인의중요부분전부를충분히파악할수없으므로, 비교대상디자인 1, 3은이사건등록디자인과유사여부의대비판단을할수없다. 159

168 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 ( 다 ) 검토디자인의신규성이나선행디자인과의유사여부판단에있어서그판단의대상인인용디자인에요구되는표현정도및방법으로사시도만으로또는기본도면중일부도면만으로유사대비가될수있는경우가있으며, 일부도면만으로인용디자인의요지파악이불가능한경우로사진 ( 도면 ) 이불분명한경우, 디자인의중요부분전부를충분히파악할수없는경우는대비가할수없다고판단하였다. 따라서유사판단에서양디자인을대비하는데도면의숫자보다는물품의요지를파악할수있는도면이있는지여부가중요하다고판단된다. 59) 따라서대상판결의비교대상디자인은비록하나의사시도의사진만으로표현이지만전체형태을알수있고포장용상자는휴대폰을넣은상태에사용될경우윗부분만이눈에띄게되므로윗부분이요부가된다고할것이므로, 이사건등록디자인에서외부만을볼수있는상태즉내부덮개가닫힌상태의사시도의도면으로양디자인을대비하여유사판단한대상판결은타당하다고여겨진다. 그러나대비되는디자인의대상물품이다같이그기능내지속성상사용에의하여당연히형태의변화가일어나는경우는형태의변화전 후에따라서로같은상태에서각각대비한다음이를전체적으로판단하여야하므로이사건디자인은비록참고도에기재되었지만변화후의상태를알수있으므로내부덮개가닫힌상태뿐만아니라내부덮개와외부덮개가모두열린상태등도유사여부의대비판단대상이된다고할것이다. 60) 라. 보호범위에참고도의포함여부 ( 쟁점 4) (1) 대상판결이사건등록디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하였고, 디자인의설명 란제3항에는 참고도 1은본원디자인내부의덮개를분리한상태임 이라고기재되어있는경우이사건등록디자인의보호범위는참고도 1을제외한기본도면 61) 만으로보았다. 이사건등록디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하지아니하였다는것은이미살펴본바와같고대상판례에서도인정하고있으므로이번무효사건에서는참고도의법적성격이무엇인지특별한사정이없는한더이상논할의미가없어졌다고보인다. 그러나실무및심판결례에서참고도를어떻게취급하여야하는지현재까지논란이있는것으로보이므로등록디자인의보호범위에참고도의역할내지법적성격에대하여살펴보기로한다. 59) 디자인의신규성판단이나선행디자인과의유사여부판단에있어그대비판단의대상인인용디자인은반드시형태전체를모두명확히한디자인뿐만아니라그자료의표현부족을경험칙에의하여보충하여그디자인의요지파악이가능한한그대비판단의대상이될수있다 ( 대법원 선고 98 다 7209 판결 ). 60) 이는디자인권침해금지등의사건에서본판결내용과동일한취지이다. 61) 따라서 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 으로사시도, 정면도, 배면도등으로이사건등록디자인의보호범위가정해진다고할것이다. 160

169 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 (2) 관련판례 ( 가 ) 공업상이용가능성여부판단에서참고도역할 1 참고도 를고려한경우 1 특허법원 선고 2003 허5996 판결, 대법원상고기각 : 경대 오히려이사건등록의장의사시도와 6면도및참고도를전체적으로살펴볼때이사건등록의장이속하는분야에서통상의지식을가진자라면위각도면에경험칙을보충하여위와같은이사건등록의장의의장창작의요지를큰어려움없이구체적으로파악할수있을것이고그에따라이사건등록의장과동일한물품을공업적생산방법에의하여양산할수있다고할것이므로 2 특허법원 선고 2001 허 5206 판결 : 인조손톱용케이스 정투상법에의한 6면도뿐만아니라사시도와참고도 ( 분해사시도 ) 까지포함하고있어당업자라면위와같은 6면도와사시도및참고도를종합하여이사건등록의장의형상과모양을충분히파악할수있을것이라고판단된다. 3 특허심판원 원8896 심결 : 분배기용밸브 또한이사건출원디자인은그참고도에표현된바와같이, 대상물품인 분배기용밸브 의특성상몸체우측으로돌출된접속관의외주연에형성된나사산은통상적으로다수개로형성되는것이므로, 사시도상표현된나사산이 4개이고, 다른도면에표현된나사산은 5개인정도의차이는미세한차이로서이사건출원디자인의특정여부나요지파악에특별한지장이되는것으로는보여지지아니하고, 또그러한차이가이사건출원디자인이등록된이후그권리범위가불명확해지는것이라고는할수없다. ➁ 참고도 를고려하지아니한경우 1 특허법원 선고 2000허6325 판결 : 노즐용팁 이사건등록의장의출원과같이의장의설명, 창작내용의요점및육면도, 사시도의도면등출원서상의기본적인기재사항이구체적이고명확하여심사관등이출원내용을구체적으로파악할수있는경우에는사용상태참고도인단면도의도시가다소잘못된부분이있다하더라도의장심사기준제23 조 ( 구체적이지않은의장 ) 의 출원서의기재사항및도면으로서는정확히그의장을파악할수없는경우의것 에해당하지아니하여의장법제26조에의한거절이유가된다고할수없다. 161

170 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 ➂ 판례정리 ( 공업상이용가능성여부판단에서참고도역할 ) 공업상이용가능성여부판단에서 ⅰ) 등록의장의사시도와 6면도및참고도를전체적으로살핀경우 ⅱ) 참고도 ( 분해사시도 ) 까지포함하여형상과모양을파악한경우 ⅲ) 사시도와기본도면이일치하지아니할경우참고도를활용한경우등참고도를공업상이용가능성여부판단의자료로삼고있는것으로보인다. 따라서참고도는공업상이용가능성여부판단에서디자인의형상과모양을파악하는등의역할을할수있다고보아야할것이다. ( 나 ) 유사여부판단에서참고도역할 ➀ 참고도 를고려한경우 1 대법원 선고 2003후762 판결 62) : 산업용안경 이사건등록의장의등록의장공보의도면부분에좌측면도를확대한사진이 ' 요부확대사진 ' 으로등재되어있는사실이인정되므로, 위법리에의하면, 피고의의장이이사건등록의장의권리범위에속하는지여부를판단함에있어서는양의장모두안경테의정면에해당하는부분이아니라안경테와안경다리를연결하는측면의홀더및커넥터의형상과모양에중점을두어양의장의유사여부를판단하여야한다. 2 특허법원 선고 2011 허6659 판결 : 생맥주콕크밸브용실링부재 비교대상디자인 1 63) 의사용상태도만으로콕크밸브용실링부재의형상과모양에다소불분명한점이없지는않으나, 그물품의용도가원형의축에끼워사용하는점등에비추어, 경험칙에의하여보충하여그디자인의요지를파악할수있다고보이는바, 비교대상디자인 1의사용상태도와이사건등록디자인의사시도, 정면도등에의하여양디자인을전체적으로대비관찰하여보면, 3 특허법원 선고 2009 허2029 판결, 심불기각 : 건과류포장용기 원고들은, 참고도 64) 는물품의형태를직접규정하는도면이아님에도참고도에의하여이사건등록디자인의용기부분의형상과모양을파악한다음, 이사건등록디자인의용기부분과확인대상디자인을대비하는것은부당하다는취지로주장한다. 살피건대, 디자인은사시도와육면도에의하여그형상과모양이표현되나, 디자인의이해를돕기위해위도면들과더불어 참고도를참고하여디자인의형상과모양을정확히파악할수있는것이므로, 이와다른전제에선원고들의위주장은받아들일수없다. 62) 판결요지는 산업용안경의안경테의전체적인형상과모양및정면부분이공지의형상과모양부분이고, 등록의장공보에측면도가요부확대사진으로등재되어있는경우, 등록의장과그에대비되는의장의유사여부는측면의홀더및커넥터의형상과모양에중점을두어판단하여야한다고한사례 이다. 63) 비교대장디자인 1은디자인등록제 호로사시도는 이며, 참고도의사용상태도는 이다. 64) 디자인등록제 호에관한특허심판원의적극적권리범위확인심판에대한심결취소의사건이다. 확인대상디자인 과이사건등록디자인중대응되는부분이유사한지여부를판단하면서참고도 2 에서용기부분만 을따 로떼어내어대비하였다. 162

171 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 4 특허법원 선고 2010 허3837 판결 : 천정등용후레임 비교대상디자인 1 65) 은대상물품이 천장등용후레임 으로되어있으나, 천장등의몸체및고정부재에관한것일뿐만아니라커버까지부착된완제품도참고도로포함하고있으므로그대상물품은이사건등록디자인의대상물품과실질적으로동일또는유사하다할것이다. ➁ 참고도 를고려하지아니한경우 1 특허법원 선고 2004 허7340 판결 66), 심불기각 : 경대 양의장의참고도를대비해보면이사건등록의장은수납장내에설치된 2개의선반에의해상하 3단으로구획됨과동시에그세개칸의수납부가동일한높이로형성되어있는데비하여, 확인대상의장은세개칸으로구획되되수납부위쪽두칸에비해아래세번째칸이훨씬높게형성되어있는차이가있으나, 참고도는단지의장의사용상태를도시하기위한것으로이사건등록의장의참고도로부터파악되는위와같은수납부의모양과형상은그권리범위에포함되어있다고볼수없어위차이는양의장의유사여부판단에고려하지아니한다. ➂ 판례정리 ( 유사여부판단에서참고도역할 ) 유사여부판단에서 ⅰ) 참고도는요부가될수있으며, ⅱ) 디자인의형상과모양을정확히파악하기위한경우 ⅲ) 물품이어떻게사용되는지파악하기위한경우 ⅳ) 무효여부를판단하는데대상물품과실질적으로동일또는유사하는지여부를판단하는자료가될수있으며 ⅴ) 물품의각부분의명칭을파악하는데이용되는등참고도는다목적으로이용되고있다. 따라서참고도는유사여부판단에서디자인의요부를파악하는역할을할수있다고보아야할것이다. ( 다 ) 창작비용이성여부판단에서참고도역할 ➀ 특허법원 선고 2010 허2360 판결 : 썬캡용햇빛가리개 따라서이사건등록디자인과비교대상디자인 1의공통점인 두건 을중심으로살펴보면, 우선이사건등록디자인의특징이잘나타나있는사시도, 배면도및참고도 67) 는각,, 와같고, 비교대상디자인 1의사시도, 배면도및참고도는각,, 와같은데, 65) 특허심판원의디자인등록제 호는등록무효라는심결을특허법원이심결취소한사건이다. 비교대상디자인 1 은디 자인등록제 호이며사시도는 이며, 참고도는 이다. 66) 양디자인은수납장의전면부를열고닫을수있는문이있으며, 양디자인의전면부를닫은부분은유사하며, 열어서보면비유사하나비유사부분은단지참고도에게재되었기때문에권리범위에속하지않는다고하여수납장의문이닫힌부분만으로대비하여유사하다고판단한것으로보인다. 이는양디자인이유사하다는특허법원의판단은찬성하나비유사부분이참고도로표현되었기때문에배제한것은수궁하기가힘들다. 양디자인은열고닫을수있는디자인으로사용시형태변화가있다고보아야하며열린부분과닫힌부분모두가요부가될수있다고할수있다. 따라서닫힌부분에비중을두어유사로판단하여야된다고보인다. 이번침해금지등사건의판결의취지도이와같다고할수있다. 163

172 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 3 특허심판원 당2861 심결 : 가방손잡이 이사건등록디자인이디자인보호법제5조제2항에해당하는지여부을살펴보면, 이사건등록디자인의사시도, 정면도, 참고확대도는각각,, 과같은형상과모양이고, 비교대상디자인 1은 과같고, 비교대상디자인 2는 과같은형상과모양으로서, 3 특허심판원 원96 심결 : 포장용캔용기 이사건출원디자인은 1 전체적으로 4개모서리가둥글게라운딩된정사각형의형상이고, 2 그정사각형의테두리가바닥면보다아래로돌출되어있으며, 3 정사각형의바닥면에는모서리부분과중앙에동일한크기의 5개의원형이 와같이위로 ( 캔의내부로 ) 돌출되어있는형상과모양 [ 참고도 2(A-A 선단면도 ) 참조 ] 이다. (3) 보호범위에참고도가포함되는지여부에대한검토 ( 가 ) 시행규칙도면작성방법으로물품이입방체인경우에한하여반드시그물품의디자인을쉽게파악할수있는방향에서본사시도를먼저도시하여야하며, 사시도로서물품의파악이곤란한경우는사용상태도를 참고도 란에도시하여야하며, 사시도와 6면도그리고사용상태도의도면만으로는그디자인을충분히표현할수없는때에는전개도 단면도 절단부단면도 확대도기타필요한 참고도 를첨가하여야한다. 68) 따라서이처럼사시도, 6면도, 단면도, 전개도등이필요도면에포함되나현행규정에서사시도와 6 면도를제외한나머지필요도면을참고도의지위를인정하고있는것이다. 69) ( 나 ) 검토우리는상기의심판결례에서공업상이용가능성, 유사여부판단, 그리고창작비용이성의여부판단에서참고도의역할에대하여살펴보았다. 심판결례에서살펴본경우와같이대부분참고도를고려하여디자인의등록요건 유사여부를판단하고있는것으로보인다. 법령 70) 에따르면참고도는사시도및필수도면를제외한모든도면이해당되나참고도중에서사용 67) 참고도 1 은착용상태도의사시도를도시한것임. 68) 구디자인보호법시행규칙서식 3 호제 2. 나, 1 항내지 3 항, 69) 특허청, 디자인도면간소화방안연구, 면. 70) 등록을받고자하는자는출원서에설명등을기재한도면을첨부하여야하며 ( 법제 9 조제 2 항 ), 도면은입체일경우별지서식제 4 호서식에의하며 ( 규칙제 5 조제 2 항제 1 호 ), (1), (2) 항의도면만으로는그디자인을충분히표현할수없는때에는전개도 단면도 절단부단면도 확대도기타필요한 참고도 를첨가하여야합니다 ( 서식의도면작성방법 ). 여기서 (1) 항의도면은사시도와정투상도법으로출원시기본도면, 그리고 (2) 항은사용상태도를의미한다. 164

173 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 상태도를제외한도면은디자인을충분히표현할수없는때에필요한도면이된다고할수있다. 따라서사용상태도 71) 를제외한참고도는등록디자인의보호범위에포함된다고보아야할것이다. 72)73) 변화하는디자인의기재방법 : 시행규칙 ( 제 336 호 ) 서식 3 설명란기재별표 2 필수도면 1. 일반적유의사항 (5) 디자인내용을충분히설명하기위하여여러벌의사시도및 6 면도가필요한경우 ( 움직이는것, 열리는것등의디자인으로써변화전 후의상태의도면을각각표현할경우등 ) 에는다음예와같이각도의식별항목명에영문자대문자 (A, B.. 순 ) 를부기하여구분하고, 디자인의설명 란에통상적인디자인의설명을먼저한후에, 변화전상태의도면은 A, 변화후상태의도면은 B 라고설명하는방식으로그구분기준을명시하여야합니다. 다. 특수한디자인의도면 (1) 생략 (2) 움직이는것, 열리는것등의디자인으로서그움직임또는열림에대한디자인의변화에대하여는변화전상태의도면과변화후상태의도면을각각도시하여야합니다. 2. 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인에있어서그변화의전 후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는그에관한설명 참고도 (2) 사시도로서물품의파악이곤란한경우는사용상태도를 참고도 란에도시하여야합니다. (3) (1),(2) 항의도면만으로는그디자인을충분히표현할수없는때에는전개도 단면도 절단부단면도 확대도기타필요한 참고도 를첨가하여야합니다. - 마. 보호범위에형태변화의포함여부 ( 쟁점 5) (1) 대상판결 대상판결에서이사건의쟁점은참고도 1 이이사건등록디자인의물품의형태를직접규정한도면 71) 시행규칙별지제 4 호서식의일반적디자인도면작성방법에서 1) 항의도면만으로는물품의디자인을파악하기어려운경우에는사용상태도를 참고도 란에도시하여야합니다. 라고기재되어있다. 여기서 1) 항의도면 은사시도와정면도, 배면도등 6 면도를말한다. 72) 전개도, 단면도등을필요한도면으로본점은한국과일본이동일하나, 한국은앞의도면을참고도로취급하고있다. 73) 주기동, 디자인의유사여부판단에관한小考 - 물품의일부와관련하여, 특허와상표, 자 참고도는디자인보호법령상디자인의대상이되는물품의형태를직접규정하는도면이아닐뿐더러, 실제로참고도를어떻게작성하는가는출원인의자유이이다. 그러므로참고도에의하여등록디자인의형상과모양을파악한다음이를확인대상디자인과대비하는것은디자인보호법령에어긋난것으로서원칙적으로부당한것이라할것이다. 그러나특허법원이설시한바와같이 디자인의이해를돕기위해위도면들과더불어참고도를참고하여디자인의형상과모양을정확히파악할수있는것 이라면허용되어도무방하지않을까생각한다. 라는견해를보였으며, ; 류관희, 디자인의실질적보호를위해풀어야할과제, 지식재산 21, 통권제 112 호 (2010 년 7 월 ), 98 면에서 특허청은정투상도법에의한 6 면도의의무제출규정을과감히포기하고도면제출을최대한다양화하였다. 이러한융통성있는조치는디자인출원자에게한층더용이한출원을가능하게하고도면잘못이라는시비에서벗어날수있어큰부담을덜게하였다. 따라서이사건에있어서와같이참고도를통한디자인의특정이합당한지또는아닌지를따지는것도무의미하게되었다. 라고하였으나현재도정투상도법으로출원되고있으며자율화도법으로출원하여도식별항목의참고도자체는여전히존재하고있어지금도참고도에관한문제는지속되고있다고보아야할것이다. 165

174 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 인지여부등에있다고할것이다. 그리고이사건등록디자인의대상이된디자인의형태는 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고할것이다라고하여양디자인의지배적특징부분을이사건등록디자 인은와같고, 비교대상디자인 1 은와같다라고하여유사대비판단하였다. 이번대상판결은이사건등록디자인의무효여부를판단함에있어서등록디자인의지배적특징부분이무엇인지가쟁점사항이라고할수있다. 따라서이사건등록디자인의지배적특징부분을 만으로본것에대하여문제점은없는지를 디자인권침해금지등사건 74) 과대비하여살펴보기로한다. (2) 디자인권침해금지등의사건에서이사건등록디자인의지배적특징부분 이사건등록디자인 75) 이원고의디자인권 76) 을침해했는지에대한사건으로실시디자인, 은모두 휴대폰포장용상자 에관한것으로그기능내지속성상사용에의하여당연히 1내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태, 2내부덮개만이닫힌상태및 3내부덮개와외부덮개가모두열린상태등으로형태의변화가일어나므로, 그디자인의유사여부는형태의변화전 후에따라서로같은상태에서각각대비한다음이를전체적으로판단하여야한다라고하였다. (3) 검토대상판결에서는이사건등록디자인의지배적특징부분을 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고하였으나, 디자인권침해금지등의사건에서대법원은이사건등록디자인의지배적특징부분이 2내부덮개만이닫힌상태 뿐만아니라 1내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태 그리고 3내부덮개와외부덮개가모두열린상태 도해당된다고하였다. 따라서이사건등록디자인의지배적특징부분이 1개뿐이라는대상판결은물품이가지는기능에의하여변화하는디자인의출원서작성방법및그러한디자인이참고도에기재된경우어떻게취급할것인가에대하여초점을두어판단하였다. 그러나대상판결은한걸음더나아가기능에의하여변화하는디자인은형태의변화에따라지배적특징부분이각각발생할수도있다는점을보지못하였다. 77) 74) 대법원 선고 2010 다 판결 75) 무효사건에서이사건등록디자인이침해금지등사건에서는실시디자인이된다. 76) 원고등록디자인 (1) 만보면사시도, 참고도 1, 참고도 2 와같다. 77) 동적디자인의경우에는효율적인권리확보를위해동적상태뿐만아니라, 정지상태나기본적인주요동작에대해각각통상의정적디자인으로출원하여등록을받아두는것도생각해볼수있을것이나각종수수료등의부담이될것이다. 166

175 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 6. 무효및침해금지등판결비교 가. 무효판단 (1) 이사건등록디자인의보호범위는내부덮개가닫힌상태만이다. 대상판결은이사건등록디자인의대상이된디자인의형태는 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고할것이다. 따라서참고도 1은이사건등록디자인의이해를돕기위해기재한도면일뿐이고물품의형태를직접규정한도면이아니라고봄이상당하다라고하여등록디자인의보호범위를특정하였다. (2) 이사건등록디자인은무효이다이에따라이사건등록디자인이비교대상디자인 1과유사한지여부에대하여살펴보면양디자인은지배적특징부가서로같거나유사하고, 차이가있는부분은전체적인미감을좌우할만한곳이아니며, 공통점이차이점에비하여훨씬많으므로, 전체적으로보아양디자인은보는사람으로하여금거의동일한심미감을느끼게하여서로유사하므로이사건등록디자인은무효라고판단하였다. 무효사건에서의이사건등록디자인과비교대상디자인 1, 2 이사건등록디자인 ( 등록제 유사 1 호 ) 비교대상디자인 1 78) ( 2005 우수산업디자인상품선정집 에게재 ) 비교대상디자인 2 ( 등록제 호 ) 사시도 참고도 1 - 참고도 2-78) 침해금지등사건에서원고의등록디자인 (2) 가된다. 무효사건에서비교대상디자인 1( 등록제 호 ) 은이사건등 록디자인의출원전에내부덮개가닫힌상태 의디자인만공개되었다. 167

176 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 나. 침해금지등 판단 (1) 원고 피고의디자인대비 등록디자인 (1) ( 등록제 호 ) 등록디자인 (2) ( 등록제 호 ) 피고실시디자인 79) ( 등록제 의유사 1 호 ) 사시도 80) 참고도 1 참고도 2 - (2) 양디자인은 3부분으로형태의변화가일어난다. 이사건제1 및제2 등록디자인과피고실시디자인의휴대폰포장용상자는그기능내지속성상사용에의하여당연히내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태, 내부덮개만이닫힌상태및내부덮개와외부덮개가모두열린상태등으로형태의변화가일어나게된다. 결국이사건제1 및제2 등록디자인과피고실시디자인의유사여부는형태의변화전 후에따라서로같은상태에서각각대비한다음이를전체적으로판단하여야한다. (3) 내부덮개만이닫힌상태는참신하여중요도를높게평가하여야한다. 양디자인은내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태에서는그형상과모양이유사하지만동일 유사한물품에관한선행디자인들에의하여공지된것이어서그중요도를높게평가할수없지만, 내부덮개만이닫힌상태에서의위와같은형상과모양은휴대폰포장용상자에관한선행디자인에서는찾아볼수없는참신한것으로서피고실시디자인과의전체적인유사판단에있어그중요도를높게평가하여야할것이다. 다만내부덮개와외부덮개가모두열린상태에관하여보면, 내부구조등에서도다소차이가있으나, 이는물품을자세히볼때에만비로소인식할수있는세부적인구성의미세한차이에불과하다고할것이다. 79) 이사건의등록디자인과동일하다. 따라서피고의실시디자인이이번대상판결의무효여부사건에서는이사건등록디자인이되는것이다. 80) 원고의등록디자인 1, 2 에서보면, 참고도까지살펴도모두내부덮개가닫힌상태의도면은보이지않는다. 이것때문에대상판결에서비교대상디자인 2 를대비하지아니한것으로보인다. 그러나침해금지등사건에서는비록등록공보에는표현된바없어도사용시형태변화가있으므로내부덮개가닫힌상태의도면를도출하여대비하였다. 이와같은방식이타당하다고하겠다. 168

177 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 (4) 전체적인심미감이유사하다그렇다면이사건제1 및제2 등록디자인의지배적인특징이가장잘드러난내부덮개만이닫힌상태에서의형상과모양이피고실시디자인과유사한이상, 내부덮개와외부덮개가모두열린상태에서의차이점들로인하여전체적인심미감이달라진다고보기는어려우므로, 이사건제1 및제2 등록디자인과피고실시디자인은전체적으로보아유사하다고할것이다. 다. 검토비록하나는무효사건이며, 다른하나는침해금지등사건으로등록요건에대한유사판단과권리속부에관한유사판단에있어서공지부분의포함여부및양사건의청구취지 81) 등에서다르나대상판결의무효대상디자인이침해금지등의사건에서실시디자인이되며, 대상판결에서등록디자인을무효시키는데대비된비교대상디자인 (1) 이침해금지등의사건에서원고의등록디자인이되는등양사건의디자인이동일하다고할수있다. 그리고대상판결에서이사건등록디자인은단순히내부덮개가닫힌상태의형상과모양만이라고하였으나, 침해금지등사건에서는기능내지속성상사용에의하여형태의변화가있다고보아모든부분이디자인의보호범위에포함된다고하였다. 이에따라침해금지등사건의대법원판결은 1내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태 는공지로보고 3내부덮개와외부덮개가모두열린상태에서차이점은흔히취할수있는변형또는세부적인구성의미세한차이로보아양디자인은전체적으로유사로판단하여무효사건과결론은같게되었다. 이사건등록디자인의무효와침해금지등사건의비교 구분 ( 무효여부 ) 대상판결침해금지등사건의판결 대비대상디자인 비교대상디자인 1 만대비함 82) 등록디자인 (1), (2) 모두대비함, 그리고실시디자인의참고도도대비함. 디자인의보호범위 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 1 내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태, 2 내부덮개만이닫힌상태및 3 내부덮개와외부덮개가모두열린상태 - 형태변화가있는부분모두해당 81) 무효사건의청구취지는 디자인등록제 호유사제 1 호는그등록을무효로한다 등이며침해금지등사건은 피고실시디자인을생산, 사용, 양도, 대여또는수입하거나그물품의양도또는대여의청약을하여서는아니된다. 등이다. 169

178 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 구분 ( 무효여부 ) 대상판결침해금지등사건의판결 동적디자인여부 언급없음 - 그러나, 시행규칙상변화등이있는디자인으로봄 언급없음 83) - 그러나, 사용등으로형태변화가있는디자인으로봄 지배적특징부분 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 - 참신한것으로봄 - 그러나 1 내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태 는공지로봄 - 또한 3 내부덮개와외부덮개가모두열린상태에서차이점은 ⅰ) 흔히취할수있는변형또는 ⅱ) 세부적인구성의미세한차이로봄 구체적대비 ( 내부덮개만이닫힌상태 ) 상자의가로, 세로, 높이의길이비율 84) 이유사하다 휴대폰삽입공간의위치와그공간이전체상자에서차지하는비율이유사하다. 부속품수납공간과휴대폰수납공간이따로분리되어있고, 그가로세로길이의비율이대략 2 : 1 이며, 부속품수납공간만을가린내부덮개및상단의일부가본체를감쌀수있도록구성된외부덮개가각형성되어있는등으로유사하다. 대비결과 무효이다 침해이다 82) 각주 80) 에서설명한바와같이무효사건에서는대비의편리 신속 정확등을위하여눈에보이는동일한형태만으로유사판단한것으로보인다. 대비대상으로원고의등록디자인 1, 2 에서보면, 참고도를포함하여도모두내부덮개가닫힌상태의도면은보이지않는다. 이것때문에대상판결에서비교대상디자인 2 를대비하지아니한것으로보인다. 그러나침해금지등사건에서는비록등록공보에공시되지아니하여서나사용할때형태변화가있으므로휴대폰포장용상자의내부덮개가닫힌상태의형태를형상화하여대비하였다. 휴대폰상자와같이사용시형태변화가있는디자인은향후에는이렇게대비하여판단하여야될것으로보인다. 83) 박병민, 전개서, 327 면에서 이사건제 1 2 등록디자인은동적디자인이아닌통상의디자인에해당한다. 라고하였다. 그러나대상판결의이사건등록디자인, 과침해금지등사건에서의이사건등록디자인은동일하지아니하지만유사하다고판단한점, 침해금지등사건의판결에서이사건등록디자인도그기능내지속성상사용에의하여형태변화가일어난다고판단한점, 일본등록사례를보면변화가있는물품디자인으로이와유사한것이등록된것으로보이는점은비록변화에예측가능성이있다고하더라도적어도정적디자인이라고보기에는무리가있다고보아야하며, 적어도광의의동적디자인으로보아야할것이다. 그리하여야시행규칙상의 움직이는것, 열리는것등의디자인 에대한출원방식에따른혼란이없을것이다. 84) 박병민, 앞의책 340 면에서, 휴대폰포장상자의가로, 세로, 높이비율은공지된디자인으로보아야한다. 다만대상판결에서는침해금지등사건과달리그에관한증거가제출된바없고, 권리속부에관한유사판단과달리등록요건으로서의유사판단에있어서는공지부분도포함되는것이므로특허법원의판단이잘못되었다고볼수는없다 고하였다. 따라서이부분이무효와침해금지등사건의큰차이점의하나로볼수있을것이다. 170

179 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 7. 양판결의의의및시행규칙 심사기준개정 가. 양판결의의의 (1) 이사건등록디자인은물품이가지는기능에의하여변화하는디자인으로보아야할것이지만, 동적디자인으로볼수는없다. 시행규칙에따르면물품이가지는기능에의하여변화하는디자인에있어서그변화의전 후에걸친물품의형상 모양 색채또는이들의결합에관하여등록을받고자하는경우에는출원시에변화의전 후에걸친형상, 모양등을각각도시하는도면을부가하여야하고 85), 그에관한설명을디자인의설명란에기재하여야한다. 따라서대상판결에서명시적언급은없었다고보이나이사건등록디자인은 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인 을전제로참고도의보호범위에포함되는지에대하여판단한것으로보인다. 동적디자인은그물품의속성에의하여당연히예측되는변화가아니고, 당해디자인의고유한변화또는당연히예측할수없는형태의변화를말한다. 따라서동적디자인은 ⅰ) 물품자체의특수한기능에의하여형태자체가변하는것이고, ⅱ) 그변화에비예측성이있어야하며, ⅲ) 변화가시각에호소하는것이고, ⅳ) 그변화에일정성이있어야한다. 그러나이사건등록디자인은그변화에비예측성이있다고보기에는어려움이있다. 따라서대상판결에서는언급이없었지만이사건등록디자인을동적디자인으로보기에는무리가있는것으로판단된다. 86) (2) 열리고닫히는물품 의디자인은변화후의형상, 모양을표현하는도면을충분히부가하여야하며, 디자인의설명 란변화전 후에대한설명을요한다. 이사건등록디자인은비록협의의동적디자인이라고볼수는없으나디자인내용을충분히설명하기위하여여러벌의사시도및 6면도가필요한경우이며이경우출원시각도의식별항목명에영문자대문자 (A, B.. 순 ) 를부기하여구분하고, 디자인의설명란에통상적인디자인의설명을먼저한후에, 변화전상태의도면은 A, 변화후상태의도면은 B 라고설명하는방식으로그구분기준의명시를요하나그러하지아니하였다. (3) 사시도만으로대비판단의대상이될수도있다. 비교대상디자인은비록하나의사시도의사진만으로표현이지만전체형태를알수있고포장용상자는휴대폰을넣은상태에사용될경우윗부분만이눈에띄게되므로윗부분이요부가된다고할것인고, 이사건등록디자인에서외부만을볼수있는상태즉내부덮개가닫힌상태의사시도의도면으로양디자인을대비하여유사판단한대상판결은타당하다고여겨진다. 85) 구디자인보호법시행규칙서식 3 호제 2. 다. (2) 항. 86) 찬장의여닫이문, 절첩식의자의경우는동적디자인이아니다. 요술상자의뚜껑을열면강아지가튀어나오는경우처럼, 뚜껑을닫은상태에서는강아지의점프동작을예측할수없는경우는동적디자인이라할수있을것이다. 171

180 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (4) 등록디자인의보호범위에참고도도포함된다고보아야한다 ( 단, 사용상태도는제외 ). 대상판결은이사건등록디자인이일단변화하는형태를충분히부가하지아니한것으로보았다. 그러므로출원시에변화후의도면이부족한것을참고도에기재하였다고해서등록디자인의범위에포함되는것은당연히아니라고할것이다. 따라서이번사건은참고도의문제가아니라물품이가지는기능에의하여변화하는디자인의형태를충분히부가하였는지여부라고할수있다. 이와같이본다면법령과판례에따라등록디자인의보호범위에사용상태도를제외한참고도는포함된다고하여야할것으로보인다. (5) 물품의속성상당연한형태변화도보호범위에포함된다. 대상판결에서는이사건의등록디자인의지배적특징부분을 내부덮개가닫힌상태의형상과모양 뿐이라고하였으나, 디자인권침해금지등사건에서대법원은이사건등록디자인의지배적특징부분이 2내부덮개만이닫힌상태 뿐만아니라 1 내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태 그리고 3내부덮개와외부덮개가모두열린상태 도해당된다고하였다. 나. 시행규칙 [ 별표 2] 개정 (1) 동적디자인에대한설명 부분을 움직이는것, 열리는것등의디자인에대한설명 으로개정 현행개선안개선사유 [ 별표2] 디자인의설명의기재사항 ( 제7 조제1 항관련 ) 9. ( 동적디자인에대한설명 ) 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인으로서그변화전후의상태에대한설명이필요하다고인정될경우에는그에관한설명 ( 예문 ) 본디자인은자동차후미의스포일러부분이변화하는동적디자인으로서도면A 1.1 부터도면A 1.7 은변화전상태의도면이며도면B 1.1부터도면B 1.7 은변화후상태를보여주는도면임 [ 별표2] 디자인의설명의기재사항 ( 제7 조제1항관련 ) 9. ( 움직이는것, 열리는것등의디자인에대한설명 ) 물품이가지는기능에의하여변화하는디자인으로서그변화전후의상태에대한설명이필요하다고인정될경우에는그에관한설명 ( 예문 ) 본디자인은자동차후미의스포일러부분이변화하는동적디자인으로서도면A 1.1 부터도면A 1.7 은변화전상태의도면이며도면B 1.1 부터도면B 1.7 은변화후상태를보여주는도면임 시행규칙 [ 별지 4호 ] 서식입체디자인도면의내용과일치시켜야할필요성이있다. - 이규정에따르면동적디자인의성립요건모두를갖춘디자인만을의미한다는오인을유발하여출원서작성시및심사시등록요건판단등에서혼란이발생할수있다. - 그리하여, 협의의동적디자인만도면 A, B형식으로작성되어야하며그이외디자인이이형식에따라출원하면 1디자인 1출원의위반의여지가있다고보며, - 그리고광의의동적디자인은 변화후 등의형태는참고도의형식으로제출되어야한다는해석의여지도있으므로 동적디자인 보다 움직이는것, 열리는것등의디자인 으로개정하여시행규칙 [ 별지 4호 ] 서식의내용과일치되어야할것이다. 172

181 휴대폰상자 의형태변화가있는디자인의무효및침해금지 손해배상청구사건에대한양판결분석 다. 심사기준개정 (1) 열리고닫히는물품 움직이는물품 의디자인에대한예시신설 현행개선안개선사유 타. 제출된도면만으로는디자인을충분히표현할수없는경우로서다음에해당하는것 ( 규칙제5조제 2 항에따른별지제4호서식및별지제5호서식의기재요령 ) (3) 열리고닫히는물품의디자인으로서열리기전후의상태를도시하지아니하면그디자인을충분히표현할수없는경우에, 열리기전과후의상태를알수있는각각의 ( 예 1) 외부덮개가닫힌상태 ( 예 2) 외부덮개는열리고내부덮개는닫힌상태 외부덮개및내부덮개가모두열린상태 이규정은일본의장법제6조제4항과동법시행규칙 양식제6[ 비고 ] 20 과대응되는규정임 - 이규정과관련하여심사실무와관련하여혼란이있고, 그혼란의원인으로는동적디자인의성립요건에원인이있다고보임. A,B 출원을 1디자인 1출원위반으로본사례 ( 가스차단기 ) 사시도A 사시도 B 도면이없는경우 휴대용전화기 의닫힌상태의도면은 A 열린상태의도면은 B 로함 - 따라서변화전 후를나타내어출 원할수있는경우를 예시 로명 확히하고자함 (4) 움직이는물품의디자인 ( 동적디자인 ) 으로서그움직이는상태를표현하지아니하면그디자인을충분히파악할수없는경우에정지상태의도면과그동작상태를알수있는도면 ( 동작중의기본적자세, 동작내용을나타내는궤적등 ) 이없거나필요하다고인정될경우에디자인의설명란에그에관한설명이없는경우 ( 예 ) 움직이는물품의디자인에대한예시신설 상반신을옆에기울인상태의정면도 정면윗쪽으로부터의사시도 - 이에대한심사기준을객관성 공정성있게재고함 상반신을앞에두고기울인상태의우측면도 상반신을앞에두고기울인상태의배면하부로부터의사시도 173

182 2012 산업재산권판례평석공모전우수논문집 (2) 디자인심사기준제4조 ( 공지디자인 ) 제4항 나 목디자인의유사여부판단기준중신항목신설 현행개선안개선사유 없음 가. 대비되는디자인의대상물품이다같이그기능내지속성상사용에의하여당연히형태의변화가일어나는경우디자인의유사여부판단방법 (1) 대비되는디자인의대상물품들이다같이그기능내지속성상사용에의하여당연히형태의변화가일어나는경우에그디자인의유사여부는형태의변화전 후에따라서로같은상태에서각각대비한다음이를전체적으로판단하여야한다. 1. 제 4 조에유사판단기준신설 대법원 선고 2010 다 판결, 대법원 선고 2009 후 4148 판결, 대법원 선고 97 후 3586 판결의취지반영 디자인심사의객관성및공정성을확보하여대국민신뢰도향상도모를추구함 8. 결론 대상판결에서는이사건등록디자인의물품인휴대폰포장용상자를구디자인보호법의시행규칙에따른기능에따라변화하는디자인으로본다고하여그동안실무적으로논란이있은부분에대하여최초로분명히하였고또한열리고닫히는디자인의특정방법에대하여도시행규칙에따라출원하여야된다는점을최초로명확히한데에의의가있다. 반면에침해금지등사건의판결에서본바와같이대비되는디자인의대상물품이다같이그기능내지속성상사용에의하여당연히내부덮개와외부덮개가모두닫힌상태, 내부덮개만이닫힌상태및내부덮개와외부덮개가모두열린상태등으로형태의변화가일어나는경우는각부분이요부가될수있다는것을간과한점은아쉬움으로남았다. 174

183 판 례 평 석 수 상 논 문 행사사진모음

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