2011. 12.
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일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2011 년 7 ~ 9 월까지대법원및특허법원에서 선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절불복사건을표시한것입니다. 4. 판결문의각주와밑줄은강사가편의상붙인것으로서원본에는없는것입니다. 5. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.
목차 CONTENTS Ⅰ. 거절불복 1. 2011 허 5441 거절결정 3 출원상표 spice of a day 와선등록상표 SPICE ISLAND 는비유사하다. 2. 2011 허 3926 거절결정 8 출원상표 'StudyWill' 과선등록상표 은비유사하다. 3. 2011허3698 거절결정 12 이사건출원상표가비교대상표지와유사하다고하더라도, 이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기어려우니, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제11호에해당되지않는다. 4. 2011 허 3537 거절결정 20 이사건출원상표 와선등록상표 크리스탈,, 제이드팰리스, JADE PALACE,, 등은비유사하다. - i -
Ⅱ. 무효 1. 2009 후 2449 등록무효 31 이사건등록상표 ' ' 는일본에서주지된선사용상표 와의관계에서상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다. 2. 2010 허 8191 등록무효 34 이사건등록상표 는상표법제 7 조제 1 항제 11 호에는 해당하지아니하나, 상표법제 6 조제 1 항제 1 호, 제 4 호또는제 7 호에해당 하여그등록이무효로되어야할것이다. 3. 2010 허 8559 등록무효 43 이사건등록서비스표 는선등록서비스표 와 비유사하다. 선사용서비스표 은이사건등록서비스표의출원시에 사용서비스업인대리운전업과관련하여국내의수요자나거래자에게피고의서비스표또는서비스업이라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기에는부족하다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다. 4. 2010 후 2322 등록무효 52 이사건등록상표 하다. 와선사용상표 BCBG 는비유사 - ii -
5. 2011허521 등록무효 57 이사건등록서비스표 ' ' 은저명한선사용서비스표 의명성에편승하기위하여고의로선사용서비스표를그대로모방하여등록한것으로서, 이를등록하여사용하는행위는공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되어구상표법제7조제1항제4호에해당한다. 6. 2011허4011 등록무효 67 현대의상품거래에있어서일반수요자나거래자가화장품류와같이일상생활에서밀접하고빈번하게접하는상품을선택함에있어서과거의경우처럼단순히상표의발음이나호칭에의존해서상품을선택하기보다는, 오히려해당상품에붙어있는상표의외관을기초로상품의출처를구분하고, 전화에의한주문보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑등을통해서외관과같은시각적인요소를주로하여상표와상품의출처를구분하고있는현재의거래실정을감안해보면, 상표의유사여부판단에있어서호칭에지나치게의존하기보다는상표의외관과관념을조화롭게균형시켜판단하는것이필요하다. 이사건등록상표 와선등록상표 가비록한글발음의호칭이동일할지라도, 전체적인외관과관념까지종합해서관찰하면, 양상표를접하게되는일반수요자나거래자의입장에서는양상표가부착된상품을접하게되더라도그출처에오인이나혼동을일으킬우려가극히낮다고판단된다. 7. 2011 허 4172 등록무효 75 이사건등록서비스표 와선등록상표및선등록서비스 표인,,,,, 등은비유사하다. - iii -
8. 2011 허 4233 등록무효 82 이사건등록상표 와선등록상표서비스표 는표장이유사하고, 이사건등록상표의지정상품인 닭고기 는선등록상표서비스표의지정서비스업인 요리지도업 과유사하다. 9. 2011허6260 등록무효 98 이사건등록상표 는독일어단어인 kologie 의약자로서 생태 ( 학 ), 자연환경, 환경보존 등의의미가있고, 영어의 ECO 와마찬가지로 환경 생태 와관련됨을나타내는단어로서 친환경적인, 환경을보호하는 등의의미로도널리사용되는바, 그지정상품인유아용종이제기저귀에관하여는모든사람에게그사용이개방되어야하는단어이므로공익상어느한사람에게독점시키는것은적절하지아니하다할것이어서, 상표법제6조제1항제7호에해당한다. 10. 2011허6550 등록무효 103 이사건등록상표 중앙맛김 은상표법제6조제1항제3, 6, 7호및제7조제1항제4호에해당하지않으나, 그지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 과관련하여상표법제7조제1항제11호전단에해당한다. Ⅲ. 등록취소 1. 2010허8962 등록취소 117 피고또는통상사용권자인한국흑판교재주식회사가이사건등록상표를이사건등록취소심판청구일전 3년이내에국내에서칠판제품에사용한사실을인정할증거가없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당한다. - iv -
2. 2010후3080 등록취소 123 원심은이사건등록서비스표의통상사용권자인주식회사고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지제과점업을영위하였는데, 그판매대위에는위와같이즉석에서구운빵들이담겨져있는나무상자들이놓여있었고, 위나무상자앞부분에는이사건등록서비스표가표시되어있는사실, 위나무상자들주변에는위매장에서판매되는빵의종류 가격등이표시되어있는나무판들이놓여있었는데, 위나무판들에도이사건등록서비스표가표시되어있는사실등을인정하였다. 나아가원심은이사건등록서비스표가표시된위나무상자들은제과점업이라는그서비스의제공시수요자의이용에제공되는물건에해당할뿐만아니라위나무상자들의전면은간판으로서의기능도수행하고있고, 위나무판들은서비스업에대한정가표라고볼수있으므로, 이사건등록서비스표가위나무상자들및나무판들에표시되어서비스의제공이이루어진이상이사건등록서비스표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고판단하였다. 위와같은원심의사실인정과판단은정당한것으로수긍이간다. 3. 2011허1388 등록취소 126 인정사실에의하면, 피고는비록국외이기는하지만이사건등록상표와유사한상표를사용해서그와동일한지정상품을제조하여판매하고있는동종업자에해당하고, 국내에서도이사건등록상표와유사한 BIRKENSTOCK 상표를출원 등록하여실제로그지정상품인샌들등에사용하여제품을판매하고있으므로, 이사건등록상표를그지정상품과동종의상품에대하여국내에서현실적으로채택하여사용할것으로추측되는자라고볼수있다. 따라서피고는이사건등록상표의등록취소심판을청구할수있는적법한이해관계인에해당한다. - v -
4. 2011허1524 등록취소 133 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐국내에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도 전시되는등의방법으로유통됨에따라사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는특별한사정이없는한그상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야한다. 5. 2011 허 4387 등록취소 138 이사건등록상표 와실사용상표 및 가서로유사하고, 실사용상표들은대상상표 와유사하며, 인정사실에의하면대상상표는국내의수요자간에현저하게인식되어있는저명한상표에해당한다. 결국, 실사용상표들이 POLO' 만으로간략하게호칭 관념되는경우저명상표인대상상표와유사하므로, 실사용상표들이대상상표와동일 유사한지정상품에다같이사용되는경우일반수요자나거래자가그상품출처를오인하거나혼동할우려가있다. 따라서이사건등록상표에는상표법제73조제1항제8호후단의등록취소사유가있다. 6. 2011허4851 등록취소 146 상표법제2조제1항제6호에규정된 상품의양도 란매매등의법률행위에의하여상품의소유권을양도인으로부터양수인에게현실적으로이전시키는것이라할것이므로, 이사건과같이우리나라소비자가인터넷사이트를통해해외로부터상품을구매한경우매매계약의체결은 - vi -
해외에있는원고의인터넷사이트에서이루어졌다고볼수있지만, 주문한상품의소유권을이전받는 양도행위 는주문한제품을현실적 으로수령한때인국내에서이루어졌다고봄이상당하다. 7. 2011 허 5328 등록취소 154 피청구인의실사용상표 는별도로등록되어있을뿐만아니라 이사건등록상표 와거래사회의통념상동일한것이라고 볼수없다. 8. 2011허5373 등록취소 165 인정사실에의하면, 비록우산전체를기준으로할때는이사건등록상표가다른표장과함께표시된것으로보아야한다하더라도, 우산의덮개를묶는끈에이사건등록상표와동일한표장이표시되었고, 그표장이상표로서의동일성과독립성을지니고있어다른표장과구별되는식별력이있다고판단되는이상, 원고는피고의이사건심판청구일전 3년이내에이사건등록상표를피고가등록취소를구하는지정상품중하나인 우산 에정당하게사용하였다고봄이상당하다. Ⅳ. 권리범위확인 1. 2011후538 권리범위확인 173 이사건등록상표 ( 등록번호제479728 호 ) 의지정상품인 감각기관용약제, 대사성약제 등의 완제의약품 과확인대상표장의사용상품인 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 은사람이나동물의질병을진단 치료 경감 처치또는예방할목적으로사용하는의약품이라는점에서그품질및용도에서 - vii -
차이가없고, 제약회사가이를함께제조 판매하는경우가많아생산자와판매자가상당부분일치하며, 의약품도매상을통하여판매되는등유통경로가겹치고, 병원또는약사가수요자또는거래자가되기도하므로, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품은그품질과용도, 생산및판매부분, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 거래통념상동일 유사한표장을위상품들에사용할경우에그출처의오인 혼동을일으킬염려가있는유사한상품에속한다고할것이다. 피고는이사건등록상표의설정등록이있은후에그상표권자인원고의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄이상당하다. 2. 2011허4288 권리범위확인 177 확인대상서비스표는그서비스업중한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업과관련하여서는이사건등록서비스표와표장및서비스업이동일또는유사하므로, 확인대상서비스표를그서비스업인한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에사용하는경우이사건등록서비스표와사이에서비스업출처의오인 혼동의가능성이크므로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 부분에대하여는한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업의경우이사건등록서비스표의권리범위에속하고, 하나의서비스업에있어서한우 ( 쇠고기 ) 의취급여부에따라권리범위속부여부가달라지는경우라면서비스업전체로서권리범위에속한다고보아야한다. 3. 2011 허 3711 권리범위확인 185 확인대상서비스표 는이사건등록상표서비스표 와 표장및지정 ( 사용 ) 서비스업이유사하여이사건등록서비스표의권리범위에속한다. - viii -
4. 2011 허 1760 권리범위확인 199 확인대상표장 은이사건등록상표 와표장이비유사하므로, 이사건등록서비스표의권리 범위에속하지않는다. - ix -
Ⅰ. 거절불복 1. 2011허5441 2. 2011허3926 3. 2011허3698 4. 2011허3537-1 -
특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허5441 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤사자비리그 ( 株式会社サザビ リ グ ) 일본국도오꼬오도시부야구모또요요기쵸오 49반 13고 ( 日本国東京都渋谷区元代々木町 49 番 13 号 ) 대표자모리마사토쿠 ( 森正督 ) 소송대리인변리사김량은 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 2011. 8. 12. 판결선고 2011. 8. 26. 주 문 1. 특허심판원이 2011. 5. 2. 2010 원 5141 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 원고의출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : 2009. 6. 19./ 제 40-2009-0028973 호 - 3 -
2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 겉옷, 외투 ( 스포츠전용의류와한복은제외 ), 셔츠, 내의 ( 속옷 ), 스웨터, 넥타이, 목도리, 발싸개, 방한용귀마개, 방한용장갑, 숄, 스카프, 스타킹, 양말, 유아용직물제기저귀, 모자 등 ( 이하, 원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다.) 나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : 2007. 3. 14./2008. 5. 16./ 제0747041 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 청바지 (jeans), 코트 (coats), 스웨터 (sweaters), T셔츠 (T-shirts), 넥타이 (neckties), 목도리 (mufflers), 모자 (caps)' 등 4) 등록권리자 : 가부시키가이샤라이트온다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 2010. 6. 1. 이사건출원상표는분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되었거나그결합에의하여새로운관념을낳는것도아니므로각문자부분으로분리하여관찰할수있는데, 이사건출원상표가 spice' 로분리되어호칭되는경우요부인 SPICE' 로호칭되는선등록상표와상품출처의오인 혼동을일으킬우려가있으므로이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 이사건출원상표의상표등록을거절하는결정을하였다. 2) 원고가위거절결정에불복하여심판을청구하자, 특허심판원은 2011. 5. 2. 2010원 5141호로, 이사건출원상표와선등록상표가그요부인 SPICE' 로약칭되는경우양상표는그호칭및관념이동일하므로상표법제7조제1항제 7호가규정한유사한상표에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 을제1, 2, 3호증 - 4 -
2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 이사건출원상표가 spice 만으로분리인식되는지여부가 ) 법리상표의유사여부는그외관 호칭및관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 2007. 5. 11. 선고 2006 후3557 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후 4783 판결등참조 ). 나 ) 판단갑제4, 6, 7호증에의하면, 인터넷포털사이트네이버의영어사전에는 spice' 가 양념, 향신료 또는 흥취, 묘미 로, a spice of humor' 가 풍자미 ( 諷刺味 ) 로, variety is the spice of life' 가 ( 속담 ) 다채로운경험은인생을즐겁게한다 로각뜻풀이되어있는사실을각인정할수있다. 위인정사실에의하면, spice' 가소유격형태인 'of + 명사 와결합하면 명사의 묘미, 흥취 로해석되므로이사건출원상표인 는 하루의흥취, 하루를즐겁게하는양념과같은것 과같은의미로해석되어그결합된어구가불가분적으로관념되고, spice 만따로떼어볼경우그관념이특정한의미가없는 양념 또는 흥취 로이사건출원상표가가지는의미와는다르게되므로, 일반수요자나거래자가이사건출원상표에서 spice 부분만을따로떼어내어이부분만에의하여호칭, 관념할가능성은희박하고표장전체인 spice of a day 로호칭 관념할가능성이높다. 2) 외관의대비 이사건출원상표 는소문자로쓰여진네개의 - 5 -
영어단어 spice', 'of', 'a', 'day' 로구성된문자상표이고, 선등록상표는대문자로쓰여진영어단어 SPICE' 와 ISLAND' 로구성된문자상표이므로, 양상표는단어의수, 대소문자여부등에서달라그외관이다르다. 3) 호칭의대비이사건출원상표는그한글발음에따라 스파이스오브어데이 의아홉음절로호칭되고, 선등록상표는그한글발음에따라 스파이스 의네음절 ( SPICE' 만으로분리인식되는경우 ) 또는 스파이스아일랜드 의여덟음절 ( SPICE ISLAND' 전체로인식되는경우 ) 로호칭되어, 전체적으로상이하게청감된다. 4) 관념의대비이사건출원상표의 하루의흥취, 하루를즐겁게하는양념과같은것 으로관념되어종국적으로는 하루의즐거움 으로관념됨에비하여, 선등록상표는 향료섬 으로관념되므로, 양상표는관념에서도서로다르다. 5) 대비결과결국, 이사건출원상표와선등록상표가 spice 부분에서서로유사하다고하더라도, spice 부분이이사건출원상표에서차지하는비중, 다른구성요소에결합되어있는정도, 이사건출원상표의전체적인구성, 형태및관념등에비추어이사건출원상표는 spice' 만으로분리인식되지않고전체로서인식되는바, 양상표는외관, 호칭및관념이서로달라이사건출원상표가선등록상표와동일 유사한지정상품에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어려우므로, 서로유사하지않다. 나. 지정상품의유사여부양상표의지정상품에는 스웨터, 넥타이, 모자 가동일하게포함되어있으므로, 양상표의지정상품은그일부가동일하다. - 6 -
다. 소결론이와같이, 이사건출원상표는그지정상품이선등록상표와일부동일하기는하나, 그표장이선등록상표와유사하지아니하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 3. 결론그렇다면, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하는상표라는이유로그등록이거절되어서는아니될것인바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 김병식 판사 김승곤 - 7 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허3926 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사에듀윌서울구로구구로동 811 코오롱싸이언스밸리2차 310호대표이사양형남소송대리인변리사윤재석, 권영규, 한지희 피 고 특허청장소송수행자이진규 변론종결 2011. 6. 16. 판결선고 2011. 7. 7. 주 문 1. 특허심판원이 2011. 3. 18. 2010 원 827 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 구성 : - 8 -
2) 출원일 / 출원번호 : 2008. 10. 13./ 제48762 호 3) 지정상품 : 상품류구분제16류의달력, 서적, 소책자, 신문, 잡지, 정기간행물, 카탈로그, 티켓, 팸플릿, 학습지, 핸드북, 회보나. 선등록서비스표 1) 구성 : 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 1. 8./ 2001. 9. 13./ 제70307호 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의정보의데이터베이스가공편집업, 통계정보제공업, 같은제38류의컴퓨터를이용한서신및화상송신업, 컴퓨터통신업, 같은제41류의서적출판업다. 이사건심결의경위원고들은 2008. 10. 13. 이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관은이사건출원상표가선등록서비스표와유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는등의이유로거절결정을하였고, 위거절결정에대하여원고가불복하여심판청구를하자특허심판원은이를 2010원 827호로심리한다음, 2011. 3. 18. 마찬가지이유로위심판청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증, 을제1호증, 변론전체의취지 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없는지여부가. 이사건출원상표와선등록서비스표의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게 - 9 -
할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 1992. 1. 21. 선고 91후1359 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결등참조 ). 또한, 비록상표중특정부분이그하나만으로는간단하고흔한표장으로서등록받을수없다고하더라도, 전체상표중일부로되어있을경우에도그요부는될수없다거나상표의유사여부를판단함에있어서비교대상에서제외되어야하는것은아니다 ( 대법원 1995. 2. 24. 선고 94후1893 판결참조 ). 한편, 위와같은법리는서비스표는물론, 상표와서비스표상호간에도마찬가지로적용되어야한다. 2) 외관및관념의대비이사건출원상표와선등록서비스표는한글의사용유무, 로마자알파벳의배치및그알파벳의수나내용등이달라그외관이상이하고, 이사건출원상표는 공부에대한의지 등의관념을가지는반면에선등록서비스표는 공부잘하는 등의관념을가져관념상으로도서로다르다. 3) 호칭의대비이사건출원상표는 4음절의 스터디윌 로호칭될것이고, 선등록서비스표는부가된한글표시에따라 5음절의 엔스터디웰 로호칭될것이므로, 호칭또한서로다르다. 이에대하여피고는, 선등록서비스표가간단하고흔한표장 N' 과 'STUDY WELL' 의결합으로구성되어있으나, 그중 N' 부분은식별력이없고, 'STUDY WELL' 이요부이므로선등록서비스표가 스터디웰 로호칭될경우이사건출원상표와호칭이유사하게된다고주장한다. 살피건대, 이사건출원상표중 N 부분이간단하고흔한표장에해당한다하더라도위 1) 항에서본법리에따라이부분을제외한나머지만이선등록서비스표의요부라고단정할수없으며, 만약선등록서비스표를요부를중심으로분리관찰한다면 좋은, 잘 등의의미가있는 WELL 부분은지정서비스업의성질 - 10 -
등을나타내는것으로서식별력이없거나미약하고, N 부분과 STUDY 부분하이픈 (-) 으로연결되어있어그결합력이강하다고할것이므로, 선등록서비스표는오히려 N-STUDY 와 WELL 로분리되고그중앞부분일뿐만아니라식별력도강한 N-STUDY 부분이요부가되어 엔스터디 로호칭될가능성이더크다고할것이어서, 피고의위주장은받아들이기어렵다. 4) 대비결과의정리위에서본바와같이이사건출원상표와선등록서비스표는외관, 관념, 호칭이서로다르므로, 지정상품및지정서비스업의유사여부를살펴볼필요없이이사건출원상표와선등록서비스표는유사하지아니하다. 나. 소결따라서, 이사건출원상표와선등록서비스표는서로달라상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면, 이사건출원상표는등록을허용하여야할것인데, 이사건심결은이와결론을달리하여부당하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학 - 11 -
특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허3698 거절결정 ( 상 ) 원 고 김종순 (******-*******) 서울성동구옥수동소송대리인변리사나영환, 정용기소송복대리인변리사배소정, 서연주 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 2011. 6. 24. 판결선고 2011. 7. 15. 주 문 1. 특허심판원이 2011. 3. 14. 2010 원 1929 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : 2008. 10. 6./ 제 40-2008-47706 호 - 12 -
2) 구성 : 3) 출원인 : 원고 4) 지정상품 : 별지와같다. 나. 비교대상표지 1) 인물사진 2) 인물프로필 : 1962년생의일본인여장남자로서, 본명및예명은토요타가즈유키 ( 豊田一幸 ) 및잇코 (IKKO) 이고, 메이크업아티스트이자방송연예인. 다. 절차의경위 1) 원고는 2008. 10. 6. 이사건출원상표를출원하였는데, 2010. 2. 25. 특허청심사관으로부터이사건출원상표가지정상품인화장품류에사용될경우일반수요자들이일본의유명한메이크업아티스트 잇코 와관련된것으로상품의품질을오인, 혼동할우려가있어상표법제7조제1항제11호의규정에해당하여상표등록을받을수없다는이유로거절결정을받고, 2010. 3. 12. 특허심판원에위거절결정에대한불복심판청구 (2010 원1929호 ) 를하였다. 2) 특허심판원은 2011. 3. 14. 위거절결정과같은취지에서원고의심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1호증 ( 가지번호포함, 이하같음 ), 을제1, 2, 6, 8호증의각기재및영상, 변론전체의취지 - 13 -
2. 이사건심결의적법여부 가. 이사건쟁점 이사건쟁점은, 이사건출원상표 가국내에서메이크업아티 스트로알려진비교대상표지인물과동일 유사하여이사건출원상표를그지정상품에사용할경우그로인하여상품의품질을오인케할염려가있는상표이어서상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부에있다. 나. 이사건출원상표가비교대상표지 ( 인물 ) 과유사한지여부살피건대, 이사건출원상표는, 그중문자부분과분리관찰할수있는도형 부분 이비교대상표지 와보브컷단발머리, 몸에달라붙는 드레스와드레스의형상, 시선방향및양손의위치, 몸의전체적인자세등특징적인부분에서극히유사하므로, 양표장은유사하다. 다. 비교대상표지 ( 인물 ) 에대한국내일반수요자의인식정도 1) 상표법제7조제1항제11호는기존의상표를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의품질, 출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하기위함에그목적이있다 ( 대법원 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결등참조 ) 2) 이사건으로돌아와과연이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지로인식될수있을정도로알려져있었는지여부를살피건대, 을제13, 14호증의각기재에의하면, 1 잇코 ( イッコ-) 는일본의메이크업아티스트이자방송연예인으로서 2008. 5. 경일본에서 한국에서아름다움을가꾸다 라는 - 14 -
책을발간하여한국붐을일으킨한류전도사이고, 2009. 2. 27. 경한국관광공사로부터한국관광명예홍보대사로위촉되었다는내용, 2 일본에서 미의카리스마 로불리는잇코가일본니혼TV의인기프로그램 오네맨즈 에서한국의 잇츠스킨, 더페이스샵, 에뛰드하우스 의비비크림등화장품을소개한이후일본현지에서와한국을찾는일본인관광객에게서화장품판매량이급증하여국내화장품업계에 잇코효과 라는말까지생겼다는내용, 3 비비크림, 파운데이션등잇코가방송에서소개한제품은일본인관광객이꼭구매하는히트상품이되고서울명동화장품브랜드숍이일본인관광객에게필수쇼핑코스로자리잡았다는내용, 4 화장품브랜드인 에뛰드하우스 는 2009. 1. 경일본유명메이크업아티스트잇코와모델전속계약을체결하여일본여성고객공략에나서고있다는내용, 5 일본에서여장남자로유명한메이크업아티스트잇코가 2009년초경롯데면세점광고모델이되었다는내용, 6 일본인이많이찾는서울명동에위치한대부분의브랜드숍들이잇코추천화장품이라며그의사진과함께매장앞에광고물을설치하여일본인관광객들을상대로높은매출을올리는등 잇코효과 를누려왔다는내용, 7 잇코가일본인관광객유치를위하여 2009. 4. 제주도를방문하여 제주이야기 라는제주관광홍보영상과화보를촬영하고, 일본의주요포털사이트를통하여위영상과화보를공개할예정이라는내용, 8 국내에서도유명한잇코가 2009. 6. 4. 서울시에서개최하는 2009 서울관광대상 에서 인기서울관광연예인 부분을수상하였다는내용, 9 에뛰드하우스 가 2009. 10. 10. 경서울명동에 잇코의드리밍하우스 를개장하였고, 잇코의한국홈페이지를개설하였다는내용등의기사가국내일간지나인터넷매체에각게재된사실을인정할수있으나, 위기사내용들은대부분잇코가일본에서나일본인관광객에게주지 저명하다는내용에불과한것뿐이어서, 그러한기사내용만으로는이사건출원상표에대한거절결정또는심결당시비교대상표지가일본이아닌국내의일반수요자에게특정인의인물표지로인식될수있을정도에이르렀다고인정하기어렵고, 위각증거들에을제3 내지 12, 15 내지 23호증의각기재및영상등피고의모든증거들을보태어보더라도이를인정하기부족하며, 달리이사건출원상표에대한거절결정또는심결당시비교대상표지가일본이아닌국내의일반수요자에게특정인의인물표지로인식될수있을정도로알려졌다는점을인정할만한뚜렷한증거가없다. - 15 -
라. 소결따라서비록이사건출원상표가비교대상표지와유사하다고하더라도, 이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기어려우니, 이사건출원상표는더나아가살펴볼필요없이상표법제7조제1항제11호에해당되지아니하고, 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 인용한다. 재판장판사권택수 판사 박태일 판사 염호준 - 16 -
[ 별지 ] 이사건출원상표의지정상품 - 상품류구분제03류의네일에나멜리무버, 눈썹용연필, 눈썹용화장품, 라벤더향수, 루스페이스파우더, 루즈, 리퀴드루즈, 린넨방향용향분, 립라이너, 립스틱, 마사지용겔, 마사지용오일, 마스카라, 매니큐어, 매니큐어용에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 메이크업파운데이션, 메이크업화장품, 면도용겔, 면도용제제, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발염착제, 모발용마스카라, 모발용웨이브제, 모발용파우더, 모발용포마드, 모발용표백제, 모발크림, 모발탈색제, 목욕용염, 목욕용화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디안에센스 (Badian essence), 바디오일, 바디크림, 방향용향분, 배니싱크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 백분 ( 白粉 ), 베이럼, 베이비오일, 베이비파우더, 볼연지, 볼터치, 볼터치용연필, 분말향수, 비의료용목욕염, 비의료용비듬로션, 비의료용비듬크림, 비의료용선탠제, 비의료용스킨크림, 사프롤, 살균성명반석, 샤워및배스겔, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼및배스폼, 선번 (Sunburn) 방지용화장품, 선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선탠크림, 셰이빙로션, 셰이빙크림, 셰이빙폼, 속눈썹용화장품, 손톱강화용로션, 손톱광택용파우더, 손톱손질제, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨로션, 스킨케어용화장크림, 스킨케어용화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이라이너, 아이라이너용연필, 아이로션, 아이메이크업리무버, 아이크림, 아이펜슬, 애완동물용화장품, 애프터선크림, 애프터세이브로션, 애프터셰이브에멀션, 애프터셰이브크림, 액체형향수, 에테르에센스, 에테르에센스 { 화장품 }, 오데코롱, 오데퍼퓸, 오드투왈렛, 외피용화장오일, 유아용헤어컨디셔너, 인체용발한방지제, 인체용방취제, 인체용방향제 [ 향수 ], 인체용에센셜오일, 일반화장수, 임신중건성피부용화장품, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔너, 입술피부보호제, 자외선차단용화장품, 체중감량용화장품, 콜드크림, 콜드퍼머용액, 콤팩트용고형분, 콧수염용왁스, 크렌징밀크, 탈모용왁스, 탈모제 { 화장용 }, 탤컴파우더, 턱수염용로션, 턱수염용염료, - 17 -
파마약, 파마중화제, 파운데이션, 파운데이션크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸드탤컴파우더, 퍼퓸드페이스트, 퍼퓸크림, 페이셜로션, 페이셜크렌징유액, 페이셜크림, 페이스밀크및로션, 페이스및바디로션, 페이스및바디밀크, 페이스및바디용화장품, 페이스및바디케어용로션, 페이스및바디크림, 페이스파우더페이스트, 포마드, 프레스트페이스파우더, 프리셰이브크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향분, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어발삼, 헤어스타일링겔, 헤어스타일링스프레이, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝오일, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 화장수, 화장용겔, 화장용과산화수소, 화장용그리스, 화장용나리싱크림, 화장용로션, 화장용루즈, 화장용마스크팩, 화장용매니큐어, 화장용목욕오일, 화장용목욕파우더, 화장용바셀린, 화장용발한방지제, 화장용발한억제제, 화장용배스오일, 화장용백분, 화장용선밀크로션, 화장용선탠제, 화장용선오일, 화장용수렴제, 화장용스킨밀크로션, 화장용스킨프레시너, 화장용아몬드유, 화장용액체파운데이션, 화장용얼굴파우더, 화장용연필, 화장용염료, 화장용오일, 화장용욕용염, 화장용착색제, 화장용크렌징크림, 화장용크렌징유액, 화장용크림, 화장용탤컴파우더, 화장용파우더, 화장용페이스크림, 화장용포마드, 화장용표백제, 화장용핸드크림, 화장용향유, 화장제거용로션, 화장제거용밀크, 화장제거제, 화장품, 화장품키트 [ 화장품세트 ], 가울세리아오일, 가정용방향제, 가정용청향제, 꽃추출물향료, 꽃향료, 라벤더오일, 레몬정유, 목향, 민트정유, 바닐라향료, 박하오일향료, 방향용목재, 베르가모트오일, 복합향료, 삼나무정유 ( 精油 ), 선향 ( 線香 ), 시트론정유 ( 精油 ), 아몬드오일, 앰버향료, 에테르오일, 용연향, 이오논향료, 자동차용방향제, 자스민오일, 장미오일, 제라니올유, 조합향료, 천연향료, 크로브오일 [ 정향유 ], 테르펜정유, 포푸리향, 합성사향, 합성향료, 향 ( 香 ), 향료, 향료및향수용오일, 향료용민트, 향료용사향, 향료용천연사향, 화장품제조용향유, 훈향, 가발고정용접착제, 인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 고형화장비누, 면도용무스, 면도용비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디크림 - 18 -
비누, 바디케어용비누, 발발한용비누, 발한방지용비누, 방취비누, 샴푸, 손세정제, 아몬드비누, 애완동물용샴푸, 액체목욕비누, 약용비누 { 비의료용 }, 유아용샴푸, 인체용비누, 족욕용물비누, 종이비누, 크림비누, 페이셜워시, 핸드클리너 [ 손세정제 ], 향수비누, 헤어린스, 화장비누, 화장용탈지면. 끝. - 19 -
특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허3537 거절결정 ( 상 ) 원 고 크리스탈제이드컬리너리컨셉츠홀딩피티이. 엘티디. 싱가포르벤쿨린 189648, 벤쿨린스트리트 11-01, 180 B 대표자시우수 (Siew Soo) 소송대리인특허법인화우담당변리사김미성 피 고 특허청장소송수행자오상진 변론종결 2011. 7. 6. 판결선고 2011. 8. 10. 주 문 1. 특허심판원이 2011. 2. 9. 2010 원 881 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 / 서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : 2008. 8. 5. / 상표 서비스표등록출원제 3382 호 - 20 -
2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제 30 류의레스토랑업등 ( 상세내역은별지와같다 ) 나. 선등록상표 / 서비스표 1) 선등록상표 1 가 ) 구성 : 나 ) 지정상품 : 상품류구분제30류의 식빵, 캐러멜캔디, 비의료용추잉껌, 떡등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제332349 호 / 1994. 7. 8. / 1995. 12. 26 2) 선등록상표 2 가 ) 구성 : 나 ) 지정상품 : 상품류구분제30류의 비의료용추잉껌, 식용캔디, 비스킷, 초콜릿, 아이스크림, 아이스캔디, 카라멜캔디, 식빵 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제301273호 / 1993. 10. 22. / 1994. 11. 2. 3) 선등록서비스표 3 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의 콘도미니엄업, 유스호스텔업, 호텔업, 레스토랑업, 간이식당업, 한식점경영업, 휴게실업등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제104175 호 / 2003. 2. 10. / 2004. 8. 9. 4) 선등록서비스표 4 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의 콘도미니엄업, 유스호스텔업, 호텔업, 레스토랑업, 간이식당업, 한식점경영업, 휴게실업등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제104176 호 / 2003. 2. 10. / 2004. 8. 9. - 21 -
5) 선등록서비스표 5 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제36류의 쇼핑센터관리업, 부동산임대업, 서비스업류구분제39류의 관광안내업, 서비스업류구분제41류의 나이트클럽업, 연회행사알선업, 서비스업류구분제43류의 회의실임대업, 호텔업, 레스토랑업, 서비스업류구분제44류의 사우나업, 서비스업류구분제45류의 예식장경영업 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제6942호 / 1986. 2. 19. / 1987. 1. 30. 6) 선등록서비스표 6 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제42류의 호텔업, 관광음식점업, 예식장경영업 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제2048호 / 1978. 8. 19. / 1979. 7. 21. 다. 이사건심결의경위원고는이사건출원상표 / 서비스표 ( 이하 이사건출원상표 라고한다 ) 를출원하였으나, 특허청심사관은이사건출원상표가선등록상표 1 내지선등록서비스표 6( 이하편의상 선등록상표들 이라고한다 ) 과표장이유사하고지정상품도같거나유사하다고판단하여상표법 7조 1항 7호를이유로그등록을거절하였다. 원고는이에대하여특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원도같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑 1 내지 10호증, 변론전체의취지 - 22 -
2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는약칭되더라도요부인 Crystal Jade로약칭되거나또는 Crystal Jade Palace 로약칭될뿐이고, 피고가주장하는것처럼이사건출원상표의앞부분의 Crystal 부분을생략하고바로 Jade Palace 로약칭되거나또는가운데의 Jade 부분을생략하고 Crystal Palace 로약칭되지는아니하므로, 이사건출원상표는전체적으로관찰해서선등록상표들과유사하지아니하다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는각구성부분이분리가불가능할정도로유기적으로결합되어있지아니하므로분리관찰이가능하고, 이사건출원상표의구성부분중 Crystal Palace로약칭되거나 Jade Palace로약칭되는경우에는선등록상표들과상표의호칭과관념이동일하고지정상품도같거나유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당한다. 다. 이사건의쟁점이사건출원상표가선등록상표들과유사한지여부이다. 3. 판단가. 이사건출원상표와선등록상표들의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는전체상표를대비하여판단하는것이원칙이고요부관찰이나분리관찰은전체관찰을위한하나의보조수단에불과한것이므로결합의결과새로운관념을낳는경우 ( 대법원 1999. 11. 23. 선고 99후2044 판결등 ), 분리가가능하다고할지라도각각의분리된부분이모두지정상품과의관계에서식별력이없는경우등에있어서는분리관찰은적당하지아니하므로원칙으로돌아가분리되지않은상표전체를기준으로유사여부를판단하여야한다 ( 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1843 판결등 ). - 23 -
2) 외관대비이사건출원상표는로서영어단어 4개로구성되어있다. 그에비해서선등록상표 1, 3은각한글로된표장이고, 선등록상표 2, 5, 6은각한글과영어단어가상하로병기되어있는표장이고, 선등록상표 4는영어단어 2개로구성된표장으로서모두이사건출원상표와는표장을이루는단어의종류나개수에서현저한차이가있어서외관은서로비유사하다. 3) 호칭대비이사건출원상표는영어단어 Crystal, Jade, Palace, Restaurats 의 4개의영어단어로이루어져있고, 위각단어가유기적으로결합되어있지는아니하므로각구성부분에의해서분리되어약칭될수있을것으로판단된다. 다만, 당사자사이에다툼이없는사실과갑 11 내지 199호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재와변론전체의취지를종합하면, 원고는 1991년싱가포르에서이사건출원상표의표장가운데 Crystal Jade' 라는상호로레스토랑업을시작하였고, 현재는싱가포르, 중국, 홍콩, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 필리핀, 일본, 한국등아시아태평양지역의 10개국가의 11개주요도시에서 80 여개의직영점을운영하고있는사실, 원고는정통광동요리를제공하는최고급레스토랑에는이사건출원상표와같이, 라는표장을사용하고있고, 기타의식당에는제공되는요리와등급에따라서 Crystal Jade Golden Palace', 'Crystal Jade Dining IN', 'Crystal Jade Shanghai Restaurant', 'Crystal Jade Dining Palace', 'Crystal Jade Kitchen', 'Crystal Jade Hong Kong Cafe', 'Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao' 등의상호로레스트랑을운영하고있는사실, 한국에서도소외 ( 주 ) 매일유업과합자해서 크리스탈제이드팰리스레스토랑 ( 주 ) 를운영하고있고, 2005 년서울삼성동그랜드인터컨티넨탈호텔에첫영업점 크리스탈제이드팰리스레스토랑 (Crystal Jade Palace Restaurant) 이문을열었고, 2009년 2월서울압구정현대백화점에크리스탈 - 24 -
제이드 2호점 크리스탈제이드상하이딜라이트 (Crystal Jade 上海美食 ) 를오픈하였으며, 2009년 7월에는서울명동에 3호점 크리스탈제이드라미엔샤오롱바오 (Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao) 를새롭게오픈하였고, 2010 년 8월에는현대백화점일산킨텍스점에 크리스탈제이드딤섬 을오픈하였고, 2011 년 3월에는, 새롭게문을연파주신세계프리미엄아울렛에 크리스탈제이드키친 을오픈한사실, 한편국내의신문이나잡지에서도원고가운영하는식당에대한광고와소개가여러차례있었는데그기사나광고나소개기사에서모두 Crystal Jade' 로호칭하고있는사실, 원고가이사건출원상표와동일한상품및서비서업에대하여이사건출원상표의출원일과같은날출원한 Crystal Jade' 에대해서는특허청의상표 / 서비스표등록이이루어진사실, 그리고원고가 2009. 12. 24. 출원한 크리스탈제이드 라는상표 / 서비스표에대해서도특허청의등록이이루어진사실등이인정되고달리반증이없다. 위인정사실에의하면, 원고가운영하고있는레스토랑은모두 Crystal Jade' 로시작하는상표 / 서비스표나상호를갖고있고, 신문기사나잡지등의언론에서도원고가운영하고있는레스토랑을일컬어서모두 Crystal Jade' 로약칭하고있고, 특허청도 Crystal Jade' 가식별력을갖춘것으로인정하고있음을알수있으므로, 이사건출원상표는분리되어약칭되더라도식별력이미약한 Crystal, Jade, Palace 등으로개별적인단어하나만으로약칭되기보다는적어도두개의단어이상을결합하여약칭될것으로보이고, 그경우에도기술적표장에해당하는 Restaurant 부분은제외하고상표의앞부분인 Crystal Jade' 또는 Crystal Jade Palace' 로약칭될가능성이매우높은것으로판단된다. 피고는이와관련해서이사건출원상표가 Crystal Palace' 또는 Jade Palace' 로도약칭될수있고, 그경우에는선등록상표 2, 3, 4와호칭이같다고주장한다. 그러나일반수요자나거래자가상표나서비스표를약칭할때에는특별한사정이없는한상표나서비스표에서분리가능한앞부분이나뒷부분으로약칭하는것이일반적이고, 중간부분만을발췌분리해서약칭하는경우는드물다할것인데, 이사건출원상표에서 Crystal' 이나 'Jade' 의어느하나가각상대 - 25 -
단어와비교하여식별력이특히더강하다고볼만한특별한사정이없는데도불구하고, 피고의주장대로일반수요자나거래자가이사건출원상표의앞부분의 'Crystal' 이나중간부분인 Jade' 를각생략하고곧바로 Jade Palace' 로호칭하거나 'Crystal Palace' 로호칭할것으로기대하기는어려우므로피고의위주장은이유없다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과호칭의차이가인정된다. 4) 관념대비이사건출원상표에서는 수정처럼맑고비취처럼빛나는궁전레스토랑 등의관념이도출되므로, 단순히수정의관념만도출되는선등록상표 1, 수정궁전의관념이도출되는선등록상표 2, 비취궁전의관념이도출되는선등록상표 3, 4, 수정방의관념이도출되는선등록상표 5, 6과각관념상의차이가인정된다. 5) 대비결과따라서이사건출원상표는선등록상표들과외관, 호칭, 관념이비유사하여서로유사하지아니한상표에해당한다. 나. 소결론그러므로이사건출원상표와선등록상표들은지정상품의유사여부를판단할필요없이상표법 7조 1항 7호에해당하지않는다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리하는이사건심결은위법하므로, 그취소를구 하는원고의청구는이유있어인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 박민정 - 26 -
이사건출원상표 / 서비스표의지정상품및서비스업 상품류구분제30 류 - 과자 [Confectionery], 아몬드과자 [almond confectionery], 비스킷 [biscuits], 식빵 [bread], 생강빵 [ginger bread], 롤빵 [bread rolls], 둥근빵 [buns], 케이크페이스트 [cake paste], 케이크 [cakes], 떡 [rice cakes], 식용캔디 [candy for food], 초콜릿 [chocolate], 쿠키 [cookies], 케이크의식용장식품 [edible decorations for cakes], 퐁당 ( 과자 )[fondants-confectionery], 과일젤리 [fruit jellies], 고기파이 [meat pies], 팬케이크 [pancakes], 패이스트리 [pastries], 페이스티 [pasties], 땅콩과자 [peanut confectionery], 파이 [pies], 프랄린 [pralines], 푸딩 [puddings], 사탕과자 [sugar confectionery], 스위트미트 [sweetmeats], 타트 [tarts], 와플 [waffles], 월병 [mooncakes], 티케이크 ( 차마실때먹는과자 )[tea cakes], 아침식사용케이크 [breakfast cakes] 서비스업류구분제43류 - 카페업 [Cafe services], 카페테리아업 [cafeteria services], 간이식당업 [canteen services], 음식준비조달업 [catering services], 칵테일라운지서비스업 [cocktail lounge services], 레스토랑업 [restaurants], 셀프서비스식당업 [self-service restaurant services], 스낵바업 [snack-bar services] -끝- - 27 -
Ⅱ. 무효 1. 2009후2449 2. 2010허8191 3. 2010허8559 4. 2010후2322 5. 2011허521 6. 2011허4011 7. 2011허4172 8. 2011허4233 9. 2011허6260 10. 2011허6550-29 -
대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009후2449 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 가부시끼가이샤다께마에 ( 株式會社タケマエ ) 일본국도쿄도다이또우구도리고에 2-12-13( 日本 國東京都臺東區 鳥越二丁目 12 番 13 號 ) 대표자다께마에히로노부 ( 竹前浩伸 ) 소송대리인변리사나영환 피고, 상고인 김병철 (******-*******) 부산남구대연동 소송대리인변호사이중섭 원심판결 특허법원 2009. 6. 26. 선고 2009허23 판결 판결선고 2011. 7. 14. 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 구상표법 (2007. 1. 3. 법률제8190호로개정되기전의것. 이하같다 ) 제7조제1항제12호는이른바주지상표, 즉국내또는외국의수요자사이에서특정인의상품을표시하는상표라고인식되어있는상표가국내에서 - 31 -
등록되어있지아니함을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지아니한다는취지이다. 여기서특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표사용의기간 방법 태양및이용범위등에비추어거래실정상또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타당사자들의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야한다. 그리고위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단된다 ( 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결등참조 ). 2. 원심은아래와같은이유로 핸드볼화, 탁구라켓 등을지정상품으로하여 2007. 2. 26. 출원된피고의이사건등록상표 ( 등록번호제729680 호 ) 가 테니스라켓 등을사용상품으로하는원고의상표 ( 이하 선사용상표 라고한다 ) 와의관계에서구상표법제7조제1항제12호소정의등록무효사유에해당한다고판단하였다. 즉, 선사용상표가일본에서사용된것은이미 1915년부터이고, 1960년대이후일본밖으로수출되는등많은수량의라켓이선사용상표를부착하여생산 판매되었는데라켓생산량은 1개월에약 13만개에달하였다. 1970년대에는우리나라에도지사가설립되어그공장에서선사용상표가부착된목제라켓이 1개월에약 3만개생산되었고, 일본국본사와타이완지사및우리나라지사를합하면 1개월에약 20만개의라켓이생산되었다. 이후에도 - 32 -
현재까지지속적으로선사용상표가부착된테니스 배드민턴용구가생산되어일본안팎에서판매되어왔는데, 이사건등록상표의출원일에가까운 2003년 1월부터 2005년 9월까지의기간동안일본의온라인쇼핑몰업체인 Sports Authority 및대형체인마트인자스코와메가마트에공급된수량만으로도약 70만개를넘었다. 이러한사실등에비추어보면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일당시일본의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있어서적어도일본에서는주지상표가되었다. 나아가이사건등록상표의출원일당시선사용상표가일본의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었던점, 이사건등록상표는선사용상표와영문자 kawasaki 를공유하면서일부철자의대소문자형태만달리하고영문자아래에일본어히라가나를병기한것에불과하여외관에서전체적으로유사할뿐만아니라호칭이서로동일한점등의사정을고려하면, 피고는일본내의주지상표인선사용상표를모방하여선사용상표에축적된양질의이미지나선사용상표가갖는고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표의사용자인원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고이사건등록상표를출원하였다고봄이상당하다는것이다. 3. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은인정및판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같이구상표법제7조제1항제12호에관한법리를오해하는등의위법이있다고할수없다. 4. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 대법관 전수안 주심대법관양창수 대법관 이상훈 - 33 -
특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허8191 등록무효 ( 상 ) 원 고 경상대학교산학협력단진주시가좌동 900 대표자단장변재현소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 오승종, 이명규, 이인종, 이정은 피 고 학교법인한마학원창원시마산합포구월영동 449 대표자이사장이대순소송대리인변리사최훈, 이재성 변론종결 2011. 5. 27. 판결선고 2011. 7. 8. 주 문 1. 특허심판원이 2010. 9. 30. 2009 당 2447 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 34 -
이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : 2003. 11. 24./2005. 1. 7./2005. 2. 23./ 제113018호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제41류의 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업 4) 등록권리자 : 피고나. 이사건심결의경위원고는 2009. 10. 12. 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제1항제4호및제7호또는상표법제7조제1항제11호에해당하여서비스표등록이무효라고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2009당2447호로심리한후, 2010. 9. 30. 이사건등록서비스표는사용에의해식별력을취득하여상표법제6조제2항에해당하므로서비스표등록을받을수있고, 상표법제7조제1항제11호에도해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건의쟁점 이사건등록서비스표가상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호또는상표법제 7 조 제 1 항제 11 호에해당하는지여부이다. - 35 -
3. 상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호해당여부 가. 이사건등록서비스표의식별력유무 이사건등록서비스표는 와같이구성된서비스표로서 경남대학교라는문자를한글, 영문, 한자로상하 3단으로표기한문자와문자의결합상표인바, 위각문자부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있거나, 그결합으로새로운관념을형성한다고보기어려우므로위각문자부분은각각분리되어인식될수있다. 먼저경남대학교부분에대하여보면, 그중 경남 은우리나라행정구역의하나인 경상남도 의약칭으로널리알려져있으므로, 상표법제6조제1항제4호에해당하여식별력이없고, 대학교는고등학교다음단계의고등교육기관을가리키는학교를가리키는보통명칭이므로, 상표법제6조제1항제1호또는 7호에해당하여식별력이없다. 다음으로 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는 慶南大學校 부분에대하여보면, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 거래일반의수요자들은이를모두 경남대학교 로인식할것인바, 그러한경우 경남대학교 부분에서본바와같이상표법제6조제1항제4호및제1호또는제7호에해당하여식별력이없다. 결국이사건등록서비스표는식별력이없는문자부분이결합된상표이므로전체적으로식별력이없는서비스표에해당한다. 나. 사용에의한식별력취득여부 1) 피고의주장피고는이사건등록서비스표와동일성있는, 와같은표장을이사건등록서비스표의출원전에 수십년간사용해옴으로써이사건등록서비스표의등록결정일무렵이와동일 - 36 -
성이인정되는이사건등록서비스표에대하여도사용에의해식별력을취득하였으므로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제2항에의해서비표등록을받을수있다고주장한다. 2) 구체적인판단가 ) 법리식별력이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자사이에서비스업의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되어식별력을가지게되더라도, 사용에의한식별력을취득하는것은실제로사용된서비스표와그서비스표가사용된서비스업에한하고, 그와유사한서비스표및서비스업에대해서까지식별력취득을인정할수는없다 ( 대법원 1996. 5. 31. 선고 95후1968 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후 2288 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후 3318 판결등참조 ). 한편, 이와같은사용에의한식별력을취득하였는지여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로하여판단되어야한다 [ 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후 1768 판결, 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후 3397, 3403( 병합 ), 3410( 병합 ), 3427( 병합 ) 판결등참조 ]. 나 ) 인정사실을제1 내지 6, 11 내지 32호증에변론전체의취지를종합하면아래와같은사실을인정할수있으나, 피고가이사건등록서비스표의등록결정시까지이사건등록서비스표를사용한사실에관하여는이를인정할아무런증거가없다. 1 피고산하의경남대학교는 1948. 8. 10. 국민대학으로인가받았고 1961. 2. 22. 마산대학으로교명을변경하였으며, 1971. 12. 31. 교명을경남대학으로변경하였고, 1981. 7. 28. 경남대학교로종합대학인가를받은이래이사건등록서비스표의등록결정일 (2005. 7. 1.) 무렵까지 경남대학교 를대학명칭으로사용하여왔다. 2 경남대학교가 1971. 12. 31. 부터 2009. 경까지배출한졸업생수는학사 79,467 석사 9,386 박사 810 도합 89,663 명에이르고있으며, 2008년도현재대학의규모는 6개단과대학, 6개대학원을개설하여운영하고있고, 또한극동문제연구소, 경남지역문제연구소, 환경문제연구소등 14개의부설연구소를설립하여운영하고있으며, 부속기관으로박물관, 중앙도서관, 평생교육원, 국제 - 37 -
교육원, 과학영재교육원, 정보통신원, 언론출판부, 사범대부설중등교육연수원, 한마생활관, 공동기기원등을설립하여교육시험업무, 학술연구업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 서적출판등여러가지교육사업을수행하고있다. 3 경남대학교는 2003년부터 2007년까지 5년기간중총 54,261 명의입학지원을받았으며, 이들입학지원자는 2007년기준으로경남, 부산, 울산, 경북지역을중심으로전국 16개시도지역을망라한다수의고등학교에서지원하였고 20명이상의학생이지원한고등학교의숫자도무려 112개교에이르고있다. 4 경남대학교는 2003년부터 2007년까지의 5년간총 5,701 억여원 ( 년평균 1,140 억여원 ) 의수입과지출을기록하였다. 5 경남대학교는 경남대학교 라는교명으로 ' 慶南大學報 대학신문을발간하여교내외에배포해왔으며, 이교보의발행부수는 2003년도 22회 264,000부, 2004년도 19회 228,000부, 2005년도 22회 264,000부, 2006년도 22회 220,000부, 2007년도 22회 220,000부가발행되었고, 영자신문 The Kyungnam Times' 도위와같은기간중매년 4회 16,000 부를발행하여 5년동안총 80,000부를발행하였다. 6 경남대학교소속교원들이 경남대학교 라는교명하에발표한국내외학술논문발표실적을보면, 2003년에 604건, 2004년에 412건, 2005년에 364건, 2006년에 389건, 2007년에 359건에이르고있으며, 2003년부터 2007년까지의 5년동안경남대학교출판부에서발행된도서및간행물발행실적을보면학술및교양도서가 183종 89,430 부, 논문집 103종 29,436 부, 행정부서간행물 816종 1,227,258 부가각각발행되어교내외에배포되었다. 7 경남대학교부설기관인박물관을교내외인사들에게개방하여관람하도록하고있으며, 또한평생교육원에서는일반인을대상으로교양, 컴퓨터, 예술, 외국어, 건강등다양한분야에대한강좌를 1996 년부터개설하여운영하여왔고 2003 년부터 2007 년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 130여개가넘으며위 5년동안수강인원은 13,325 명에이르며, 또한, 외국어등의국제전문교육을위하여국제교육원을 1995년에설립하여운영하여왔는데, 2003년부터 2007년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 120여개가넘고, 수강인원은 9,178 명에이르며, 2002 년에설립된정보교육원에서도 2008 년 2월까지의기간중 63회의 IT교육 ( 정보화컴퓨터교육 ) 강좌를개설운영해왔다. - 38 -
8 경남대학교는 14개의경남대학교부설연구소를운영하고있으며, 1972. 9. 1. 에설립된경남대학교극동문제연구소는북한ㆍ통일및국제정세에관한연구를수행해오면서정기간행물인계간지 "Asian Perspective", 한국과국제정치 와 동북아연구 를발행하여왔고, 기타부정기연구보고서, 분야별연구총서를발행하여반포하고있으며, 1981년에는교육부선정사회과학분야우수연구소로선정된바있고, 정기간행물 "Asian Perspective" 가 1996년에이어 5년연속한국학술진흥재단에의하여사회과학분야최우수국제학술지로선정되었다. 9 경남대학교가극동문제연구소, 경남지역연구소, 환경문제연구소, 인문과학연구소, 기초과학연구소, 교육문제연구소, 법학연구소등 14개의경남대학교부설연구소에서개최한국내외학술세미나및포럼, 강연등학술행사가 1997년부터 2007년까지 478회이상개최되었다. 10 2004년 8월부터 2008년 8월 29일까지 5년간경남대학교총장의기고문, 대담기사, 관련기사등이문화일보, 서울신문, 한국일보, 경남일보, 국민일보, 중앙일보, 한겨레신문, 매일경제등의일간신문에 60회이상보도되었다. 11 경남대학교는 2009. 9. 6. 에경남대학교의홍보를위하여홍보도우미로가수테이, 개그맨정철규를위촉하였고, 경남대학교사격선수출신인진종오선수는 2008 베이징올림픽에서금메달을획득하였으며, 씨름선수이만기는씨름분야천하장사타이틀을 10회, 백두장사 18회, 한라장사 7회, 털보장사이승삼은한라장사 3회, 경남대학교씨름감독모제욱은한라장사 4회를각각획득하였고, 연극배우최종원, 탤런트명세빈이경남대학교교수로활동하고있다. 12 경남대학교가 2005년부터 2009년 2월까지기간중에경남대학교홍보를위하여신문광고 75회, TV광고 49회, 라디오광고 21회, 인터넷광고 5회를실시하였다. 13 피고는교명을경남대학으로변경한 1971. 12. 31. 이래학교표장으로, 와같은표장을사용해왔다. 다 ) 판단위인정사실에의하여알수있는, 경남대학교의역사, 학교명의사용기간, 입학및졸업자수, 대학시설및활동내역과연구실적, 광고홍보내역등에 - 39 -
비추어보면, 경남대학교라는학교명칭또는, 와같은학교표장은이사건등록서비스표의등록 결정일인 2005. 1. 7. 무렵일반수요자들에게널리알려져있었을것으로는보 인다. 그러나이사건등록서비스표는실사용서비스표인 와비교 하면영문 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는한자부분인 부분이부가되어있고, 실사용서비스표인 와비교 하면도형부분이없는대신에한자부분이부가되어있어서이사건등록서비스표를위실사용서비스표들과동일한서비스표라고할수없으므로, 위인정사실만으로이사건등록서비스표의등록결정시에위실사용서비스표들이외에이사건등록서비스표도피고의서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르러식별력을취득하였다는사실을추인하기어렵고, 달리이를인정할아무런증거가없다. 3) 소결따라서이사건등록서비스표는상표법제6조제2항의사용에의해식별력을취득한서비스표라고보기어렵다. 4. 상표법제7조제1항제11호해당여부가. 원고의주장우리나라에는도 ( 道 ) 별로거점국립대학교가 1개씩설립되어있는데, 대부분서울대학교, 경북대학교, 전남대학교등과같이도명 ( 道名 ) 또는광역지방자치단체명에대학교를결합하여교명 ( 校名 ) 으로사용하고있으므로, 이사건등록서비스표와같이 경남 이라는도명과 대학교 로구성된 경남대학교 를접하는거래일반수요자들로서는경남대학교를국립대학으로오인할염려가있고, 실제일반거래계에서도경남대학교를경남에설립된국립대학교로오인되어사용되고 - 40 -
있는바, 경남대학교로구성된이사건등록서비스표는국립대학교로오인할우려가있어상표법제7조제1항제11호에해당한다. 나. 판단 1) 상표법제7조제1항제7호후단의상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하며 ( 대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결, 1998. 12. 22. 선고 97후3029 판결등참조 ), 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지여부는상표자체의구성에의해지정상품과의관계에서판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도등은등록상표가상표법제7조제1항제11 호에해당하는지여부를판단함에있어서는감안하여서는아니되며, 한편상표의구성자체에서상품의품질의오인을생기게할사정이존재하는지여부는일반수요자의인식을기준으로거래통념에따라판단하여야한다. 2) 이사건에서보면, 이사건등록서비스표는경남대학교라는한글 ( 경남대학교 ), 영문 (KYUNGNAM UNIVERSITY), 한자 ( 慶南大學校 ) 를상하 3단으로결합한것이고, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 이사건등록서비스표는 경남대학교 로인식된다고할것인바, 상표의구성자체로볼때, 경남대학교에서 경남 이라는표현이국립대학을의미하는단어가아니므로경남대학교를국립대학으로오인할염려가있다고볼수없고, 설사원고주장처럼 도명 과 대학교 를결합한교명이국립대학교의교명으로많이사용되고있고, 일반거래계에서일부경남대학교를국립대학교로혼동하는경우가있다고하더라도이와같은사정만을가지고경남대학교가그서비스표의구성자체로국립대학교로품질을오인할염려가있는서비스표에해당한다고보기어렵다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다. - 41 -
5. 결론그렇다면, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에는해당하지아니하나, 상표법제6조제1항제1호, 제4호또는제7호에해당하여그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 이를취소하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식 - 42 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010허8559 등록무효 ( 상 ) 원 고 노상식 (******-*******) 제주시일도2동 피 고 오경미 (******-*******) 제주시연동소송대리인변리사박경찬 변론종결 2011. 6. 30. 판결선고 2011. 7. 21. 주 문 1. 특허심판원이 2010. 10. 28. 2009 당 2163 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2008. 5. 30./2009. 6. 17./ 제186677호 2) 구성 : - 43 -
3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제39류의대리운전업, 대리운전중개업, 대리운전체인업, 승객운송업, 운전대행업, 자동차운송업, 자동차임대업, 택배업 4) 등록권리자 : 원고나. 선등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2004. 1. 19./2005. 1. 25./ 제111635호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제39류의꽃배달서비스업, 상품배달업, 서신이나상품을전달하는급사업, 선물발송대행업, 운전대행업, 상품포장업, 전자데이터및서류저장업, 호텔예약업을제외한관광여행사업, 이사대행서비스업, 택배업 4) 등록권리자 : 강병우다. 선사용서비스표 1) 구성 : 친구친구대리운전 ( ) 2) 사용서비스업 : 대리운전업 3) 사용자 : 피고라. 이사건심결의경위 1) 피고는 2009. 9. 7. 원고를상대로, 이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서는상표법제7조제1항제7호에, 선사용서비스표와의관계에서는상표법제7조제1항제12호에각해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009 당2163 호로심리한다음, 2010. 10. 28. 이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제 7호에해당한다는이유로피고의위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. - 44 -
인정근거 다툼없는사실, 갑제 1 호증, 을제 1 호증의 1, 2, 을제 2 호증의 1, 2, 을제 14 호증의 1, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장 1 친구친구대리운전 이라는선사용서비스표의최초사용자는피고가아니라최윤복이고, 피고는최윤복의허락도없이부정한이익을얻을목적으로제주도에서이를임의로사용하고있을뿐이며, 피고는오히려 2002 년도부터대전에서사용해왔던 삼삼오오대리운전 이라는서비스표를그대로사용하면충분하고, 굳이선사용서비스표를계속사용할필요가없으므로이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있는자가아니어서, 이사건심판청구는부적법하여각하되어야한다. 2 설령, 그렇지않다하더라도이사건등록서비스표는선등록서비스표와표장이유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은부당하다. 2) 피고의주장이사건등록서비스표와선등록서비스표는전체구성중 친구 부분이동일하여표장이유사하고, 지정서비스업도 운전대행업, 택배업 등으로동일또는유사하여이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하고, 국내수요자사이에피고의서비스업을표시하는것이라고인식되어있는선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에도해당하여어느모로보나무효가되어야한다. 따라서이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 원고의본안전항변에대한판단서비스표등록의무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은그등록서비스표와동일또는유사한서비스표를동일또는유사한지정서비스업에사용한바있거나현재사용하고있는자또는등록된서비스표의지정서비스업과동종의서비스업을영위하고있음으로써등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가 - 45 -
있는자를말하고, 여기서이해관계인에해당하는지여부는심결시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후 3301 판결등참조 ). 그런데을제3호증, 을제7호증, 을제14호증의 1 내지 4의각기재및영상에변론전체의취지를모아보면, 피고가이사건심결이전부터현재까지국내에서이사건등록서비스표와유사한선사용서비스표를동일또는유사한지정서비스업인 대리운전업 에사용하면서동종의서비스업을영위하고있고, 2009. 6. 경에는원고로부터선사용서비스표의사용은이사건등록서비스표를침해하는행위이므로이를중지하여달라는등의취지가담긴내용증명우편까지받은사실이인정된다. 사정이이러하다면, 피고는원고와유사한서비스표를사용하여동종의서비스업을영위하고있을뿐만아니라, 원고로부터선사용서비스표의사용중지등을요구받았다는점에서이사건심결당시이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있던이해관계인에해당한다고봄이상당하고, 원고의위주장과같이 친구친구대리운전 이라는선사용서비스표의최초사용자가피고가아니라거나, 피고가 2002년도부터대전에서 삼삼오오대리운전 이라는다른서비스표를사용해왔고, 선사용서비스표는피고가최초사용자인최윤복의허락도없이부정한이익을얻을목적으로제주도에서이를임의로사용하고있다하여달리볼수는없으므로, 이부분에관한원고의주장은이유없다. 다. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부이사건등록서비스표가선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하기위해서는선등록서비스표와그표장이동일또는유사하여야하므로, 이에관하여살펴본다. 1) 관련법리상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적 - 46 -
으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008 후1739 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의해서비스표에대하여도동일하게적용된다. 2) 외관의대비 이사건등록서비스표 ( ) 는녹색바탕에검정색테두리를가진 원형도형과그내부에흰색의자동차형상, 옅은청록색바탕의검정색테두리를가진사각도형내부에한글문자 친구친구, 대리운전, 숫자 7979 가함께쓰인 도형과문자가결합된표장이고, 선등록서비스표 ( ) 는검정색한글 문자 유어친구, 검정색영문자 yourfriend, 분홍색꽃잎모양의도형과녹색의한글문자 유어친구 및빨간색의숫자 6579 가상하 3단또는 4단으로배치되어있는도형과문자가결합된표장으로서, 두표장은도형의형상과그배치, 색채의종류, 문자, 숫자및글자체등에서확연한차이를보이고있어일반수요자나거래자가볼때외관에서뚜렷하게구별된다. 3) 호칭및관념의대비 이사건등록서비스표 ( ) 중자동차형상의도형부분과한글문자 대리운전 은지정서비스업인 대리운전업, 자동차운송업 등을직접적으로표시한것이어서그자체로는식별력이없으므로, 결국 친구친구, 7979 와같은문자및숫자부분에의해호칭및관념된다할것인데, 간략한호칭이나관념에의해서비스표를기억하려는일반수요자나거래자의경향을참작하더라도한글문자 친구친구 는구성이띄어쓰기없이일렬로연결되어있고 4음절의단어에불과하여발음도비교적짧으므로한글문자 친구 가반복되어있다는사정만으로 친구 로약칭될가능성은희박하다고보아야할것이어서그자체인 친구친구 로호칭되고, 숫자 7979 는한글문자 친구친구 의한글음을숫자로연계한것으로서그자체인 칠구칠구 로호칭된다고봄이상당하다. - 47 -
한편, 선등록서비스표 ( ) 중분홍색꽃잎모양의도형에서는 특별한호칭이나관념이도출되지아니하므로, 나머지한글문자 유어친구, 영문자 yourfriend 및숫자 6579 에의해호칭된다할것인데, 한글문자 유어친구 는영문자 your 의음역인 유어 와한글문자 친구 가결합되어구성이띄어쓰기없이일렬로연결되어있고 4음절의단어에불과하여발음도비교적짧으므로그자체인 유어친구 로호칭되고, 영문자 yourfriend 는그자체의발음에의해 유어프렌드 로호칭되며, 숫자 6579 는한글문자 유어친구 의한글음을숫자로연계한것으로서그자체인 육오칠구 로호칭된다고봄이상당하다. 이와같이이사건등록서비스표는 친구친구 또는 칠구칠구 로호칭되고, 서로친하게지내는사람들, 사이가좋은사람들 이라는의미나대리운전전화번호중일부인 7979 로관념된다할것이고, 선등록서비스표는 유어친구, 유어프렌드 또는 육오칠구 로호칭되고, 너의친구, 당신의친구 라는의미나대리운전전화번호중일부인 6579 로관념된다할것이므로, 두표장은호칭및관념도서로다르다. 4) 대비의결과이상의사정을종합하면, 이사건등록서비스표와선등록서비스표는전체구성중한글문자 친구 및숫자 79 부분등에서일부동일한부분을포함하고있기는하지만, 전체적으로는외관이뚜렷하게구별되고, 호칭및관념도서로다르므로, 두표장이함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금지정서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다할것이어서결국서로유사하지않은표장이라고보아야한다. 그렇다면, 이사건등록서비스표와선등록서비스표의각지정서비스업이유사한지여부에관하여더나아가살펴볼필요없이이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. - 48 -
라. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부이사건등록서비스표가선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에해당하기위해서는이사건등록서비스표의출원시에선사용서비스표가국내또는외국의수요자사이에피고의서비스업을표시하는것이라고인식되어있었어야하므로, 이에관하여살펴본다. 1) 인정사실가 ) 피고는문용식과함께 2000 년경부터 2006 년초경까지대전에서 삼삼오오대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하다가 2006. 10. 경부터제주시연동 2334-1 타이어뱅크주식회사건물 3층에서 친구친구대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하고있고, 한편원고는 2007. 12. 경부터 2008. 3. 경까지위 친구친구대리운전 이라는업체에서운전기사로일하였다가 2008. 12. 경부터제주시삼도일동 571-3에서 7979 대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하고있다. 나 ) 피고는광고료약 120만원을지불하고주간신문오일장 ( 대표자하민철 ) 에 친구친구대리운전 의운전기사등구인광고를 2006. 10. 경부터 2008. 7. 경까지게재하였고, 2007. 6. 15. 제주시장으로부터선사용서비스표를표시한옥외광고물을제주시연동 292-29 에 2007. 6. 15. 부터 2010. 6. 14. 까지설치할것을허가받기도하였다. 다 ) 피고는 2007. 10. 24. ADTV 제주 ( 대표자최해우 ) 와선사용서비스표에관한광고계약을체결하고광고비 240만원을지급하였고, 한국방송광고공사 ( 대표자정순균 ) 와2008. 2. 29. 선사용서비스표에관한광고계약을체결하고방송광고료약 150만원을지급하고, 2008. 3. 31. 에도같은내용의광고계약을체결하고방송광고료약 170만원을지급하였다. 라 ) 피고는 2008. 4. 18. 제주방송광고주식회사와 친구친구대리운전 TV-CF 제작 ( 상품광고 ) 의건 이라는명칭의제작및업무대행계약을대금총액 280만원에계약하기도하였다. 마 ) 한편, 2006년경부터이사건등록서비스표의출원일무렵까지선사용서비스표등과관련한매출액은 2006년도에 500만원, 2007년도에약 1억 4,600 만원, 2008년도에 6,100 만원이었다. - 49 -
인정근거 다툼없는사실, 갑제8호증, 갑제22, 23호증의각 2, 을제7호증, 을제9호증, 을제10호증의 3, 4, 을제11호증, 을제15호증의 1 내지 9, 변론전체의취지 2) 선사용서비스표가알려진정도위인정사실에나타난바와같은사정들, 즉선사용서비스표의사용기간은 2006. 10. 경부터이사건등록서비스표의출원시까지약 1년 6개월여에불과한점, 피고가이사건등록서비스표의출원시까지선사용서비스표에대한광고비등으로지출한금액도 960만원정도에불과한점, 이사건등록서비스표의출원일무렵까지선사용서비스표등과관련한피고의매출액역시 2억 1,000 여만원에불과한점 [ 피고가 2006. 10. 경부터 2009. 6. 경까지매출액이약 50억원에이른다며그근거로제시한을제8호증은피고가임의로작성한내부문서에불과할뿐만아니라, 피고가제주세무서장에게신고한부가가치세매출과세표준 ( 수입금액 )( 을제9호증 ) 과현저한차이가있는점등에비추어그대로믿기어렵다.)] 등을종합적으로고려하면, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의출원시에사용서비스업인대리운전업과관련하여국내의수요자나거래자에게피고의서비스표또는서비스업이라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기에는부족하고, 달리원고의모든입증으로도이를인정할만한충분한증거가없다. 3) 검토결과그렇다면, 이사건등록서비스표는나머지점에관하여더나아가살펴볼필요없이선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에도해당하지않는다. 마. 소결론 이와같이이사건등록서비스표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호, 제 12 호어디에 도해당하지않으므로, 이와결론을달리한이사건심결은부당하다. - 50 -
3. 결론 따라서, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받 아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학 - 51 -
대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2010후2322 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인주식회사수인터내셔날서울송파구방이동 201 대표이사최택소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양담당변호사주기동, 정상철, 김지현, 민인기, 김창환소송대리인특허법인태평양담당변리사장원주피고, 피상고인엠엘에이멀티브랜드홀딩스, 인크 (MLA Multibrand Holdings, Inc) 미국캘리포니아주버넌푸르트랜드애버뉴 2761 (2761 Fruitland Avenue, Vernon, 90058 California, U.S.A.) 대표자브라이언플래밍 (Brian Fleming) 소송대리인변리사김창세, 이정원, 이상찬, 정지우원심판결특허법원 2010. 7. 14. 선고 2010허920 판결판결선고 2011. 7. 14. 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. - 52 -
이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된각상고이유보충서의 기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 제1점에대하여상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 1982. 6. 8. 선고 81후29 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 2008후1739 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 지정상품을자켓, 코트등으로하고 과같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제766697 호 ) 는일반수요자나거래자에게쉽게이해되는 GENERATION 이 BCB 와띄어쓰기없이결합되어있는조어로서그중 BCBG 부분이특별한관념을형성하거나다른부분에비해그구성이특이한것도아니어서, 이사건등록상표의구성이나발음이길고, 또사용상품을여성의류로하며 BCBG 와같이구성된선사용상표가특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있다는사정만으로이사건등록상표가양상표에공통된 BCBG 부분만으로분리인식된다고단정할수없고, 따라서일반수요자나거래자가이사건등록상표를 BCBG 부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하다. 그렇다면이사건등록상표는전체로서 비씨비제너레이션 과같이호칭된다고할것이므로 비씨비지 로호칭될선사용상표와호칭이다르고, 외관에서도현저하게상이하며, 관념에있어서는양상표모두조어이어서서로대비할수없어, 전체적으로볼때일반수요자나거래자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가있다고보기어렵다. - 53 -
같은취지에서이사건등록상표와선사용상표가유사하지않다고판단한 원심의결론은옳고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표의유사여부 판단에관한법리오해등의위법이없다. 2. 제2점, 제4점에대하여가. 상표법제7조제1항제9호소정의주지상표로서타인의상표등록을배제하려면그상표가특정인의상표에사용되는것임이수요자또는거래자간에널리인식되어있을것이필요하고, 구체적으로그상표가주지상표인가의여부는그사용, 공급, 영업활동의기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과거래실정이나사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부가우선의기준이된다고할것이다 ( 대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결등참조 ). 원심판결이유를위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이그판시와같은사정을들어선사용상표가이사건등록상표의출원당시에국내의수요자또는거래자간에특정인의상표라고인식될수있을정도를넘어널리인식된주지상표에해당한다고보기어렵다고판단한것은옳다고수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같은주지성판단에관한법리오해및채증법칙위배등의위법이없다. 나. 상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는상표출원인이국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야한다. 위규정의취지는국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표권리자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로위상표권리자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는데에있다. 한편위규정에정한부정한목적이있는지여부는특정인의상표의인식도또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의 - 54 -
상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 2005. 6. 9. 선고 2003 후649 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후 807 판결등참조 ). 원심이상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는선사용상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는정도를넘어저명상표이어야함을전제로판단한것은잘못이다. 그러나원심이적법하게인정한사실관계를위법리에비추어살펴보면, 피고가원고의선사용상표를모방하여부정한목적으로이사건등록상표를출원한것이라고단정할수없으므로, 결국원심이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고판단한것은옳고, 거기에상고이유의주장과같은판결에영향을미친상표법의위규정에관한법리오해등의위법이없다. 3. 제3점에대하여등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 이러한경우그선사용상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한상품에사용되고있거나이에못지아니할정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야하며, 한편수요자를기만할염려가있는상표인지의여부는그상표에대한등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후 3187 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 원고의선사용상표가이사건등록상표에대한등록결정시특정인의상표나상품으로인식될수있는정도로알려져있었을 - 55 -
뿐나아가원고제출의증거만으로는그것이저명상표에까지이르렀다고볼수없다. 그런데앞서본바와같이이사건등록상표와선사용상표가유사하지아니하고, 또한이사건등록상표가선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있다고보이지도않으므로, 이사건등록상표는선사용상표와상품출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는상표에해당한다고할수없다. 같은취지의원심의판단은옳고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제7조제1항제11호후단의규정에관한법리오해등의위법이없다. 4. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법 관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관전수안 대법관 김지형 대법관 양창수 주심대법관이상훈 - 56 -
특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허521 등록무효 ( 상 ) 원 고 대림산업주식회사서울종로구수송동 146-12 대표이사이용구, 한주희, 김종인소송대리인법무법인율촌담당변호사최정열, 황정훈 피 고 송혜숙 (******-*******) 대전동구가양 2동소송대리인변리사김지형 변론종결 2011. 6. 30. 판결선고 2011. 7. 21. 주 문 1. 특허심판원이 2010. 12. 17. 2009당 3020호사건에관하여한심결중등록번호제120347 호서비스표의지정서비스업가운데별지기재지정서비스업에대한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 - 57 -
가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : 2004. 7. 24./2005. 8. 8./2005. 8. 26./ 제120347호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 별지기재지정서비스업및주차장임대업, 차고임대업 4) 서비스표권자 : 피고나. 선등록서비스표들 1) 선등록서비스표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 2. 14./2001. 11. 21./ 제72003호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제36류의건물분양업, 공인중개사업등라 ) 서비스표권자 : 원고 2) 선등록서비스표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 2. 14./2001. 11. 21./ 제72004호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제37류의건설엔지니어링업, 건축물하자보수업등라 ) 서비스표권자 : 원고다. 선출원서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2003. 11. 10./2005. 2. 1./ 제112064호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제 37 류의상업용건물건축업, 아파트 건축업등 4) 서비스표권자 : 원고 - 58 -
라. 선사용서비스표가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 건축업, 분양업, 건축임대업, 건축관리업등다 ) 사용자 : 원고마. 이사건심결의경위 1) 원고는 2009. 12. 14. 피고를상대로, 이사건등록서비스표는선등록서비스표들과의관계에서상표법제7조제1항제7호에, 선등록서비스표들및선사용서비스표와의관계에서구상표법 (2004. 12. 31. 법률제7290호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제9호, 상표법제7조제1항제10호, 제11호및구상표법 (2007. 1. 3. 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제12호에각해당한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009당3020 호로심리한다음, 2010. 12. 17. 이사건등록서비스표는선등록서비스표 1과의관계에서그지정서비스업중 주차장임대업, 차고임대업 에대하여는상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야하지만, 별지기재지정서비스업에대하여는원고가주장하는무효사유중어디에도해당하지않는다는이유로원고의위심판청구중일부는받아들이고, 일부는받아들이지아니하는내용의이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증 ( 가지번호포함 ), 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장이사건등록서비스표는그지정서비스업중별지기재지정서비스업에대하여선등록서비스표들과의관계에서상표법제7조제1항제7호에, 선출원서비스표와의관계에서상표법제8조제1항에, 선사용서비스표와의관계에서 - 59 -
구상표법 (2004. 12. 31. 법률제7290 호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제9호, 구상표법 (2007. 1. 3. 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제4호, 제12호, 상표법제7조제1항제10호, 제11호에각해당하여그등록이무효로되어야함에도, 이부분에관하여결론을달리한이사건심결은부당하다. 2) 피고의주장이사건등록서비스표는선등록서비스표들, 선출원서비스표및선사용서비스표와표장이실질적으로동일하지만, 별지기재지정서비스업에관한한그지정서비스업이나사용서비스업이서로달라원고가주장하는무효사유중어디에도해당하지않으므로, 이부분에관하여결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 이사건등록서비스표가그지정서비스업중별지기재지정서비스업에대하여구상표법 (2007. 1. 3. 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다.) 제7조제1항제4호에해당하는지여부 1) 관련법리구상표법제7조제1항제4호에서규정한 ' 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 라함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것처럼그상표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말하고 ( 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후 3301 판결, 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후 271 판결등참조 ). 이에해당하는지여부는상표등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후 1362 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의해서비스표의경우에도그대로적용된다. - 60 -
2) 인정사실가 ) 원고는 1999. 2. 경부터인터넷 ( 사이버공간 ) 을상징하는 'e' 와생활이더욱편해지는아파트라는의미의 ' 편한세상 ' 으로구성된선사용서비스표 ( ) 를아파트브랜드로사용하였다. 나 ) 원고의선사용서비스표는아파트브랜드순위에서 2003년 3위, 2004년 2위, 2005년 2위, 2006년 1위를기록하는등꾸준히상승하였다. 다 ) 원고는 1999 년경부터 2005 년경까지선사용서비스표를각종매체를통하여국내일반수요자에게널리알려왔고, 위기간에원고가사용한광고비는 1999년약 59억원, 2000년약 153억원, 2001년약 143억원, 2002년약 105억원, 2003년약 102억원, 2004년약 196억원, 2005년약 106억원등합계약 864억원에이르며, 2003. 3. 27. 자 NAVER 뉴스에는 브랜드파워가성패가른다. 라는제목으로 모델이미지 = 브랜드이미지 라는공식이강하게인식되면서 30여건설사가고정적인모델을채용하고있고, 특히톱모델의기용은신규브랜드의인지도를단기에높일수있는유용한수단이어서중소건설업체도큰돈을들여모델의채용에나서고있다. 대림산업주식회사의경우 e-편한세상모델로채시라와 4년째인연을맺고있다. 라는기사가게재되었다. 라 ) 인터넷포털사이트인 네이버 (NAVER) 를통하여선사용서비스표를검색하여보면, 2000. 1. 1. 부터이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지무려 2,800 여건의뉴스가검색된다. 마 ) 2003. 3. 27. 자매일경제신문에는 'e-편한세상' 은대림산업이 2000 년에새로운개념의 ' 정보화아파트 ' 를선보이며최초로아파트에붙인이름이다. 각종여론조사에서 1, 2위를다투며명실공히아파트의대표브랜드로성장하여아파트의브랜드시대를도래시켰다. ( 중략 ) 단지및배치계획은한국능률협회가정하는한국산업디자인파워지수 (KDPI) 에서 2년연속아파트부분 1위를차지하고, 살기좋은아파트로선정되는등고객들에게서인정받아왔다. 라는내용의기사가게재된이래, 2003. 12. 12. 자머니투데이, 2004. 3. 28. 자국민일보, 200 5. 1. 6. 자한국경제신문, 2005. 6. 28. 자부동산 114, 2005. 12. 27. 자한국경제신문등에도선사용서비스표가아파트브랜드로국내의일반수요자에게널리 - 61 -
알려졌다거나인지도및선호도부분에서 1위나 2위를달리고있다는등의기사가각게재되었다. 바 ) 선사용서비스표는 2003년 ' 사이버아파트 ' 브랜드로한국경제신문의퍼스트브랜드대상, ' 고품격아파트 ' 브랜드로파이낸셜뉴스의제3회 fn하우징파워브랜드대상, 2030세대가뽑은아파트톱브랜드로 2004년헤럴드경제의 2030 브랜드대상을각수상하였고, ' 살기좋은아파트선발대회 ' 에서선사용서비스표를사용한원고의아파트가 2003 년, 2004 년연속수상하였으며, 선사용서비스표를사용한원고의아파트가 2002년서울시조경상금상을수상하기도하였다. 사 ) 2005 년경언론매체에는이른바아파트의가격을결정짓는요인들로위치, 학군, 단지규모, 로열층, 인테리어등이있는데, 최근에는여기에 래미안, e- 편한세상, 아이파크, 캐슬, 더샵, 푸르지오 등의브랜드가추가되었다는기사가게재되었다. 아 ) 한편, 원고는 1988. 12. 경 749세대의아파트를준공한이후이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지전국적으로약 99,000여호의아파트를건축하였고, 선사용서비스표를사용한아파트착공실적도이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지약 18,000 세대에이르고, 그동안원고의매출실적은 2001 년도에약 8,600 억원, 2002 년도에약 7,600 억원, 2003 년도에약 8,200 억원, 2004년도에약 1조원, 2005년도에약 1조 2,000억원에이르렀다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제4 내지 18호증 ( 각가지번호포함 ), 변론전체의취지 3) 선사용서비스표가저명서비스표에해당하는지여부위인정사실에나타난바와같이, 선사용서비스표는 1999 년경국내에서처음으로아파트브랜드로소개된이후원고가전국적으로대규모의아파트를건축하면서사용되었고, 이사건등록서비스표의등록결정시인 2005. 8. 8. 경까지 6년여간합계약 860억원에이르는광고비를지출하여각종매체에국내유명톱모델을전면에등장시킨광고를하고, 각종일간지등에도유명브랜드로소개되었을뿐만아니라우수아파트브랜드상을다수받음으로써원고가건축하는아파트의대표브랜드로국내의일반수요자에게널리알려진점, 선사용서비스 - 62 -
표는이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지인터넷포털사이트에서수천회에걸쳐관련뉴스가검색된점등의사정에다가, 위기초사실에서본바와같이 2000년부터선사용서비스표와동일또는유사한다수의서비스표가출원되어등록된점, 원고의선사용서비스표를사용한매출실적이 2001년도부터이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지약 4년만에약 4조 6,000억원에이르는점을아울러고려하여보면, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의등록결정시무렵에는국내에서일반수요자에게아파트브랜드로서현저하게인식될수있을정도로알려진저명서비스표가되었다고봄이상당하다. 4) 피고가고의로선사용서비스표를모방하여이사건등록서비스표를등록한후사용하고있는것인지여부 선사용서비스표 ( ) 는 ' 인터넷또는사이버공간 ' 을의미하는로 마자알파벳 'e' 와낱말을합치거나음절을나눌때쓰이는하이픈 (-) 및 ' 편안한 세상, 편리한세상 ' 이라는의미로사용되는 ' 편한세상 ' 으로이루어진조어로서 비교적창작성이높은표장인점, 이사건등록서비스표 ( ) 는선 사용서비스표 ( ) 와글자체만다를뿐, 로마자알파벳 (e), 하이픈 (-) 및한글문자 편한세상 부분이완전히동일한점, 앞서본바와같이선사용서비스표가 1999년경부터국내에서이미널리사용되고있었는데, 그로부터 5 년이훨씬지난후에피고가저명서비스표인선사용서비스표와거의동일한이사건등록서비스표를출원하여등록한후사용하고있는점등의여러사정을종합하면, 피고가고의로선사용서비스표를그대로모방하여이사건등록서비스표를등록한후이를사용하고있다고능히인정할수있다. 5) 이사건등록서비스표의사용행위가공정한유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되는것인지여부선사용서비스표가이사건등록서비스표의등록결정시무렵에원고의아파트브랜드로국내에서널리알려져그사용서비스업인 건축업, 분양업, 건축임대업, - 63 -
건축관리업 등에관하여저명서비스표로인정됨은앞서본바와같다. 그러므로선사용서비스표는그저명성으로인하여이사건등록서비스표의등록결정시무렵에는그서비스표에관련된상품 ( 아파트 ) 이갖는품질의우수성때문에상품 ( 아파트 ) 의수요자뿐만아니라일반대중에게까지양질감을획득하고있어상품 ( 아파트 ) 의출처뿐만아니라그영업주체인원고를표시하는힘까지갖는상태에있었다할것이고, 이에따라일반수요자로서는이사건등록서비스표를보거나들었을때저명서비스표인선사용서비스표를자연스럽게연상하거나선사용서비스표와밀접한관련성이있는것으로인식할수밖에없다할것이므로, 저명서비스표인선사용서비스표를모방한이사건등록서비스표의사용행위는저명서비스표인선사용서비스표의명성과고객흡인력을훼손하여선사용서비스표가사용된사용서비스업인 건축업, 분양업, 건축임대업, 건축관리업 등에대한일반수요자의평가는물론국내굴지의건설업체인원고의명성까지도크게떨어뜨리는행위에해당할뿐만아니라, 저명서비스표인선사용서비스표의명성에편승하여부당한이익을얻으려는행위에도해당한다할것이어서, 공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배된다고봄이상당하다. 6) 검토결과따라서이사건등록서비스표는저명한선사용서비스표의명성에편승하기위하여고의로선사용서비스표를그대로모방하여등록한것으로서, 이를등록하여사용하는행위는공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되어구상표법제7조제1항제4호에해당한다할것이다. 다. 소결이와같이이사건등록서비스표는선사용서비스표와의관계에서구상표법제7조제1항제4호에해당하므로그지정서비스업중원고가구하는별지기재지정서비스업에대하여그등록이무효로되어야할것이어서, 원고가주장하는나머지무효사유에관하여더나아가살펴볼필요없이, 이부분에관하여결론을달리한이사건심결은부당하다. - 64 -
3. 결론그렇다면, 이사건심결중별지기재지정서비스업에대한부분의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학 - 65 -
[ 별지 ] 이사건등록서비스표의지정서비스업 서비스업류구분제39류의가구운송업, 거룻배운송업, 견인업, 견인차운송업, 경주용자동차임대업, 관광운송업, 국제복합운송업, 금전및귀중품운송업, 내륙수로운송업, 도선업, 마차버스임대업, 말임대업, 무장차량운송업, 문서꾸러미운송업, 바지선운송업, 버스운송업, 보트운송업, 보트임대업, 선박구조업, 선박운송업, 선박임대업, 소화물배달업, 수레차운송업, 수로안내업, 수중구조업, 승객운송업, 승용차지붕선반임대업, 시가전차운송업, 쓰레기운반업, 앰뷸런스운송업, 연락선운송업, 운송예약업, 운송정보제공업, 운송주선업, 운송중개업, 운하수문조작업, 유람선운영업, 유료도로운영업, 유류운송업, 이사대행서비스업, 이삿짐운송업, 자동차운송업, 자동차임대업, 자전거임대업, 장의차량운송업, 주차업, 짐마차운송업, 차량임대업, 차량정류장업, 철도운송업, 침몰선박인양업, 케이블카운송업, 택배업, 택시운송업, 트럭임대업, 파이프라인운송업, 폐기물운송업, 하천운송업, 항공기임대업, 항공운송대리업, 항공운송업, 항만시설운영업, 해난구조업, 해상운송업, 해운대리점업, 화물발송업, 화물발송중개업, 화물선적업, 화물운송업, 화물운송중개업, 환자이송업, 하역업, 냉동식품창고임대업, 냉동장치임대업, 냉장창고업, 농산물창고업, 물품보관업, 보관정보제공업, 보통창고업, 수산물창고업, 수하물보관업, 쓰레기보관업, 위험물창고업, 음식 음료수저장업, 창고임대업, 축산물창고업, 폐기물보관업, 화물보관용컨테이너임대업, 전자데이터및서류저장업, 휠체어임대업, 보트장경영업, 잠수복대여업, 관광객안내업, 관광안내업, 호텔예약업을제외한관광여행사업, 순회여행알선업, 안내대행업, 여행알선업, 여행예약업, 여행좌석예약업, 꽃배달서비스업, 물공급업, 물분배업, 배전업 ( 配電業 ), 상품배달업, 상품포장업, 서신이나상품을전달하는급사업 ( 急使業 ), 선물발송대행업, 쇄빙업, 신문배달업, 에너지배급업, 운전대행업, 잠수업, 잠수종 ( 潛水鍾 ) 임대업, 위성발사대행업. 끝. - 66 -
특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허4011 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사클렌시아서울영등포구도림동 32-11 대표이사배성희소송대리인변리사이승훈 피 고 주식회사아모레퍼시픽서울용산구한강로2가 181 대표이사서경배소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사정종국소송복대리인변리사박상진 변론종결 2011. 6. 22. 판결선고 2011. 7. 6. 주 문 1. 특허심판원이 2011. 3. 24. 2009 당 2920 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 67 -
이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2008. 6. 27. / 2009. 9. 30. / 제 802197 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제3류의눈썹용화장품, 라벤더향수등 ( 상세내역은별지와같다 ) 4) 상표권자 : 원고나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2001. 9. 11. / 2002. 12. 9. / 제536765 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제3류의라벤더유, 스킨밀크, 화장용탈지면, 미용비누, 삼퓨, 치약, 향수, 립스틱, 콤팩트용고형분, 엣센스 ( 미용농축액 ) 4) 상표권자 : 피고다. 이사건심결의경위 1) 피고는 이사건등록상표는전체적으로영어알파벳 2글자가가지는것이상의식별력을가지고있지않으므로 ' 간단하고흔히있는표장만으로된상표 ' 에해당하여자타상품의식별력이없으므로상표법 6조 1항 6호에해당하고, 피고의선등록상표 와이사건등록상표 는문자상표의유사여부판단에서가장중요한요소인발음이 " 큐티 " 로동일하여상표법 7조 1항 7호에해당한다 고주장하면서이사건등록상표에대한등록무효심판을청구하였다. - 68 -
2) 특허심판원은이를심리한결과, 이사건등록상표가간단한표장은될수있으나, 흔히있는표장은아니므로상표법 6조 1항 6호에는해당하지않지만, 선등록상표와그호칭이동일하거나유사하고지정상품도동일하거나유사하여상표법 7조 1항 7호에의하여그등록이무효가되어야한다고판단해서피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑 1 내지 5호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건등록상표는선등록상표와호칭은유사할수있어도전체적인외관과관념이달라서일반수요자나거래자로하여금출처의오인 혼동을일으킬우려가없기때문에상표법 7조 1항 7호에해당하지않는다. 나. 피고주장의요지이사건등록상표는호칭이선등록상표와동일하고지정상품도동일하거나유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당한다. 다. 이사건의쟁점이사건등록상표가상표법 7조 1항 7호에해당하는지여부이다. 3. 이사건등록서비스표가상표법 7조 1항 7호에해당하는지여부가. 판단기준상표의유사여부는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인. 혼돈을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인, 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없고, 반대로서로다른 - 69 -
부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인하거나혼동하기쉬운경우에는유사한상표에해당한다 ( 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결등참조 ). 나. 구체적검토 1) 외관대비이사건등록상표와선등록상표의외관을대비하면, 이사건등록상표 " " 는영어알파벳 2자가결합된표장인반면, 선등록상표는일반적인서체의한글표기 2자 " 큐티 " 와그영문표기에해당하는 "Cutie" 가상하 2단으로 결합되어 와같이이루어진표장으로서, 이들두표장은표장을구성 하는알파벳의숫자, 한글의표기여부, 형태등의외관에있어서현저한차이가있다. 2) 호칭대비이사건등록상표와선등록상표의호칭의유사여부를대비하면, 일반수요자나거래자가이사건등록상표의첫번째영문표기를 "O" 또는 "Q" 로인식하는가여부에따라이사건등록상표는 " 오티 " 또는 큐티 로발음된다. 그에비해서 선등록상표 " " 는표장의한글부분과영문자부분모두한글발음 " 큐티 " 로 발음된다. 따라서만약이사건등록상표가 " 큐티 " 로호칭되는경우에는선등록상표의 큐티 와발음이동일하므로호칭이동일하게된다. 3) 관념대비이사건등록상표는표장에서특별한의미를이끌어낼수없는조어상표인반면, 선등록상표는 " 귀여운여자 ( 소녀 ), 교묘한책략 " 등의의미를가지는영어단어 "Cutie" 와그의한글표기가결합되어있어서, 일반수요자나거래자가 귀여운여자, 교묘한책략 등의관념을직감할수있다. 따라서이사건등록상표와선등록상표는관념에현저한차이가있다. - 70 -
4) 지정상품의대비이사건등록상표와선등록상표는모두상품류구분제3류의화장품등을지정상품으로하고있어서지정상품이같거나유사하다. 다. 대비결과 이사건등록상표 와선등록상표 의대비결과를종합하면, 먼저두상표의호칭이같거나유사한점은앞서본바와같다. 따라서대비되는두상표에있어서외관, 호칭, 관념의하나인호칭이동일하거나유사하고, 지정상품도같거나유사하므로양상표는원칙적으로유사한상표로볼여지가있다. 그러나현대의상품거래에있어서일반수요자나거래자가화장품류와같이일상생활에서밀접하고빈번하게접하는상품을선택함에있어서과거의경우처럼단순히상표의발음이나호칭에의존해서상품을선택하기보다는, 오히려해당상품에붙어있는상표의외관을기초로상품의출처를구분하고, 전화에의한주문보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑등을통해서외관과같은시각적인요소를주로하여상표와상품의출처를구분하고있는현재의거래실정을감안해보면, 상표의유사여부판단에있어서호칭에지나치게의존하기보다는상표의외관과관념을조화롭게균형시켜판단하는것이필요하다. 이사건으로돌아와살피건대, 이사건등록상표는그외관이단순한영어 알파벳두개로이루어진 로서특별한의미가없는간단한표장인 반면에, 선등록상표 는한글과영어단어가상하로자리잡고있고, 특히영문자부분은우리나라의일반수요자나거래자의영어보급수준에비추어, 표장그자체에서 귀여운여자 등의관념이직감적으로도출되므로그지정상품인화장품과의관계에서특별한관념이형성된다. 따라서이사건등록상표와선등록상표가비록한글발음의호칭이동일할지라도, 전체적인외관과관념까지종합해서관찰하면, 양상표를접하게되는 - 71 -