2. 원고의나머지항소와피고의항소를모두기각한다. 3. 소송총비용중 40% 는원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제 1 항중금전지급부분은가집행할수있다. 청구취지및항소취지 1. 청구취지피고는별지목록제1. 기재각표장을별지목록제2. 기재각제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물

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사랑 영
5 years ago
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1 특허법원 제 2 4 부 판 결 사건 2017 나 1117 상표사용중지등청구의소 원고, 항소인겸피항소인 A 피고, 피항소인겸항소인 주식회사두합 제 1 심판결 서울중앙지방법원 선고 2015 가합 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 제1심판결중아래에서지급을명하는금액에해당하는원고패소부분을취소한다. 피고는원고에게 74,838,710원및이에대하여 부터 까지는연 5%, 부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈을지급하라

2 2. 원고의나머지항소와피고의항소를모두기각한다. 3. 소송총비용중 40% 는원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제 1 항중금전지급부분은가집행할수있다. 청구취지및항소취지 1. 청구취지피고는별지목록제1. 기재각표장을별지목록제2. 기재각제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에사용하거나, 위각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을생산, 판매, 반포하거나그목적으로전시, 수입, 수출하여서는아니되고, 별지목록제1. 기재각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을각폐기하라. 피고는원고에게 3억 3,000만원및그중 2억 5,000만원에대하여는 부터이사건 자청구취지및청구원인변경신청서부본송달일까지는연 6%, 그다음날부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈을, 8,000만원에대하여는이사건 자청구취지및청구원인변경신청서부본송달다음날부터다갚는날까지연 15% 의비율로계산한돈을지급하라. ( 원고는당초피고를상대로 부터사용금지및폐기의무이행완료일까지월 1,000만원의비율로계산한돈의지급도구하였으나, 이법원제1 차변론기일에이부분소를취하하였다 ). 2. 항소취지가. 원고제1심판결중아래에서지급을명하는부분에해당하는원고패소부분을취소 - 2 -

한다. 피고는원고에게 244,838,710원및그중 170,000,000원에대하여 2016. 1. 1. 부터 2016. 8. 9. 까지는연 6%, 2016. 8. 10. 부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈을, 74,838,710원에대하여는 2016. 9. 7. 부터다갚는날까지연 15% 의비율로계산한돈을각지급하라. 나.

3 한다. 피고는원고에게 244,838,710원및그중 170,000,000원에대하여 부터 까지는연 6%, 부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈을, 74,838,710원에대하여는 부터다갚는날까지연 15% 의비율로계산한돈을각지급하라. 나. 피고제1심판결중피고패소부분을취소하고, 그취소부분에해당하는원고의청구를기각한다. 이 유 1. 기초사실가. 원고의이사건등록상표 ( 갑1호증 ) 1) 1) 출원일 / 등록일 / 최종갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제139295호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제 18 류의명함갑, 비귀금속제지갑, 귀금속제지갑, 보 1) 한편, 이사건등록상표는최초등록당시에는지정상품을상품류구분제25류의상자, 통, 명함갑, 지갑, 보스턴백, 슈우트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방으로하고, 등록권리자를주식회사가파치로하여등록되었다가, 위지정상품중상자, 통에대하여는상표권양도를원인으로분할이전되었으며, 나머지지정상품에관하여는상품류구분제18류로전환등록된바있다. 또한이사건등록상표와분할이전된상표권은 모두양도를원인으로원고명의로권리의전부이전등록이마쳐졌다

4 스턴백, 슈트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방나. 상표권사용에관한포괄위임 1) 원고는 이사건등록상표권에대한권리의전부이전등록을마친이래직접이사건등록상표를사용하여상품을제조하거나판매하지는않고, 제조 판매업자와사이에이사건등록상표에관한라이선스계약을체결하고사용료를지급받아왔다. 2) 한편, 원고는라이선스계약체결업무등과관련하여 조카인 B 과사이에 부터 까지 B에게이사건등록상표의사용에관한일체의권한을위임하는내용의상표권사용위임계약을체결하였는데, 실제이사건등록상표에대한라이선스계약의체결과관련된구체적인업무는원고의허락하에원고의동생이자 B의아버지가되는 C이진행하였다 ( 갑2호증, 증인 C의증언 ). 다. B과 D 사이의라이선스계약 B은 D과사이에, D에게국내온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용하여제품을제조및판매할수있는권리를부여하는라이선스계약 ( 갑3 호증, 이하 제1 라이선스계약 ) 을체결하였는데, 그주요내용은아래와같다. B( 이하 갑 ) 과 D( 이하 을 ) 은갑이보유하고있는 CAPACCI"( 이하 본브랜드 ) 에대한제품판매에관하여아래와같이계약을체결한다. 제2조 취급제품 1 을은본계약기간 CAPACCI" 남 여지갑, 핸드백, 서류가방, BASIC CAPACCI " 의벨트 ( 이하 본제품 ) 에한하여본브랜드를사용하여제조및판매할수있다. 단, 천연특피 ( 파충류, 양서류, 어류, 타조의가죽 ) 는제외한다. 제3조 계약지역및판매범위 1 본계약에서정한바에따라을이본브랜드를사용하여제조한본제품은대 - 4 -

5 한민국영토내의국내백화점, 할인점, 가파치대리점, 면세점, 인터넷에한하여판매할수있다. 다만, 판매후재고에대하여는갑의사전동의가없는경우는을은본제품을타유통경로를통해판매할수없다. 제4조 계약기간 1 본라이선스계약기간은 부터 까지 2년으로하며, 계약중의상표관리위임자또는상호변경시계약기간내의기간은유효하며, 변경된위임자또는상호로추가서명날인한다. 2 쌍방이상호이의가없는한계약만료 3개월전까지서면통보하고 1개월전에재계약을체결한다. 3 본계약이해지및만료된경우계약제품의재고처분을위하여 6개월간의재고처분기간을두며, 이설정기간후에는어떠한경우에도계약제품을판매, 유통할수없다. 제5조 LICENSE 사용료 1 을은갑의브랜드를사용하여제품을판매하는 LICENSE 사용료에관하여매월 1일선지급한다. 2 상표사용료는별첨 1과같다. 제6조 전속적계약 1 갑은본계약의유효기간동안본계약과동일한내용의계약을제3자와체결하여서는아니되며, 을또한제3자와계약하지못한다. 2 갑이을이외의제3자와본계약과동일한계약을체결한경우, 갑은을에게본계약의유효기간동안발생하는을의영업이익을배상하기로한다. 3 을이제3자와라이선스계약을체결한경우갑은통보없이을과의본계약을종료할수있으며, 그책임은을에게있다. 제15조 양도등금지 갑과을은상대방의서면에의한사전동의없이본계약상의일체의권리, 의무등을제3자에게양도, 증여, 대물, 변제, 대여하거나담보로제공할수없다. 제17조 계약의종료및해지 1 갑또는을은다음각호의사유가발생한경우에는계약기간에관계없이상대방에대한서면통지로서본계약을해지할수있고, 이때쌍방의기한의이익은상실된다. 1. 상대방이정당한사유없이본계약또는본계약에따라별도로체결한약 - 5 -

6 정에서정한사항을위반하고서면으로시정요구를받은날부터 30일이내에해당위반사항을시정하지않은경우 3. 본계약에서정한어긋나는행위로인하여상대방의신뢰를해치는등기타본계약을수행하기어려운중대한사유가발생한경우 6. 로열티 ( 사용료 ) 를 3개월이상미지급되었을경우 [ 별첨 1] 상표사용료지급 1. 상표사용료 ( 부가가치세별도 ) 는아래에명기된지급기일에원화로지급한다. 2. 표 계약기간 사용료 ~ 매월오백만원 (5,000,000원) ~ 협의재조정한다. 3. 지급기일은매월 1일선지급한다 년도에는위표에정한금액을을이갑에게지급하고, 2015년부터는갑과을이상호협의하여재조정한다 ( 최소금액은 2014년도기준으로하고, 수금액금액의 3% 의기준으로협의한다 ). 5. 사용료지급이 3개월이상연체시자동으로계약해지된다. 라. D과피고사이의라이선스계약 1) 그후 D은 피고와사이에, 피고에게이사건등록상표에대한제1 라이센스계약을승계시켜주는내용의라이선스계약특약 ( 갑4호증, 이하 제1-1 라이선스계약 ) 을체결하였는데. 그주요내용은아래와같다

7 B( 이하 갑 ) 과 D( 이하 을 ) 사이에체결한가파치라이선스계약서는계약본문제6조 ( 전속적계약 ) 및제15조 ( 양도등금지 ) 에명시된사항임에도불구하고갑의승인을받은바피고 ( 이하 병 ) 에라이선스계약을승계함을합의한다. CAPACCI 라이선스계약및권리를승계함에있어을과병은아래의특약에따라계약을체결함을합의한다. - 아래 - 1. 병은갑의브랜드를사용하여제품을생산 판매하는 LICENSE 사용료에대하여월오백만원 (VAT 별도 ) 을지급하고, 기간은 부터 까지 2년으로한다. 3. 생산부문은병의조직과별도의외부에서수행한다. 다만, 원가산정 품질은병과사전상의하고, 매입대금결제방식등주요사안에대하여는서로확인하여진행한다. 7. 본계약은체결과동시에효력이발생하며, 라이선스사용료초회분을계약일에지급한다. 2) 피고는위와같이제1-1 라이선스계약을체결한이후 경부터별지목록제1. 기재표장을부착한지갑, 핸드백, 서류가방등의제품을제조하여그무렵개설한웹사이트를통해일반소비자에게판매하거나, 대동백화점, 롯데백화점, 대우백화점, 서원유통, 중소기업유통센터, 홈플러스, 이베이코리아등에판매하였다. 3) 또한피고는제1-1 라이선스계약에따라 D에게이사건등록상표의사용료로서 만원을지급한것을비롯하여, 까지 17개월분의사용료에해당하는합계 8,500만원을지급한바있다 ( 을56호증 ). 마. 제1 라이선스계약의해지등 1) 한편, B은 D과피고에게 가파치라이선스계약해지및경고의건 이라는제목으로 D이만일제3자인피고와계약을체결한사실이있다면, 이는제1 라이선스계약의중대위반사항이고, 제1 라이센스계약서제6조제1항및제3항 - 7 -

8 에의하여자동해지됨을통보한다. 는내용의서면을내용증명우편을발송하였다 ( 갑6 호증의 1). 2) 그후로도 B은 피고에게 피고와 D과의거래계약은불법이므로, 피고는상표권위임자인 B의허락없이운영중인가파치사이트를폐쇄하고, 가파치에관련된모든일체의행위를중지해달라. 는취지의서면을내용증명우편으로발송하였고, 이어서 과 에도각각 피고에게가파치상표사용에관한어떠한권한이나사용을허락한바없고, 라이선스계약을체결한사실도없으므로, 각인터넷몰이나매장에서가파치제품의판매행위를중단해달라. 는취지의서면을같은방법으로발송하였다 ( 갑6호증의 2~4). 3) 그러나원고는위와같이 자로제1 라이선스계약의해지를통보하였음에도불구하고 D으로부터 경 500만원을지급받은것을비롯하여 까지 10회에걸쳐합계 54,999,500원을제1 라이선스계약에따른상표사용료명목으로지급받았으며, 그후위계약은 D 측의사정으로합의해지되었다 ( 을57호증의 1, 2, 증인 C의증언 ). 2) 바. B과주식회사서정아이엔티사이의라이선스계약 1) 또한 B은 ) 주식회사서정아이엔티 ( 이하 서정아이엔티 ) 와사이에, 서정아이엔티에국내온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용하여제품을 2) 다만, 제1 라이선스계약체결이후 D의요청으로제1 라이선스계약의당사자를 D 대신 D의아들인 E가대표이사로등재되어있는가파치컴퍼니주식회사로변경하는내용의계약서가다시작성되었고, 이에따라합의해지에따른확약서역시 B과가파치컴퍼니주식회사명의로작성되었다 ( 원고의 자준비서면중 2면참조 ). 3) 갑7호증에는계약일자가 로기재되어있으나, 이는 의명백한오기로보이므로바로잡아표기한다

9 제조및판매할수있는권리를부여하는내용의라이선스계약 ( 갑 7 호증, 이하 제 2 라 이선스계약 ) 을체결하였는데, 그주요내용은아래와같다. 상표사용위임자 B( 이하 갑 ) 과서정아이엔티 ( 이하 을 ) 는갑이보유하고있는 CAPACCI에대한제품판매에관하여아래와같이계약 ( 이하 본계약 ) 을체결한다. 제2조 취급제품 1 을은본계약기간 CAPACCI" 남성지갑, 핸드백, 여소품, 남 여서류가방, BASIC CAPACCI의벨트, 구두 ( 아웃도어는제외 ), 본품목의천연특수피혁류 ( 이하 본제품 ) 에한하여본브랜드를사용하여제조및판매를할수있다. 제3조 계약지역및판매범위 1 본계약에서정한바에따라을이본브랜드를사용하여제조한본제품은특판시장을제외한대한민국영토내의국내백화점, 할인점, 가파치대리점, 면세점, 인터넷에한하여판매할수있다. 제4조 계약기간 1 본라이선스계약기간은 부터 까지 10년으로하며, 계약중의상표관리위임자또는상호변경시계약기간내의기간은유효하며, 변경된위임자또는상호로추가서명날인한다. 제5조 LICENSE 사용료 1 을은갑의브랜드를사용하여제품을판매하는라이선스사용료에관하여매월 1일선지급한다. 2 계약일로부터 2년까지의사용료는매월천만원 (1,000만원 ) 정액으로한다. 3 계약일로부터 3년차부터의사용료는수금액의 3% 로하며, 최소사용료금액은매월 2,000만원, 연간 2억 4,000만원으로한다. 4 수금액의 3% 금액이매월지급한최소금액 (2,000만원 ) 을초과할경우초과한금액을일시불지급하며, 수금액의 3% 금액이최소사용료금액보다적을경우에는최소사용료금액으로한다. 5 계약일로부터 5년차부터는사용료의최소금액을재조정하며, 매 2년마다재조정한다. 제6조 보증금및위약금 1 상호중도해지및계약위반사태를대비하여사용료 6개월분의 6,000만원을보증금으로계약과동시에을이갑에게일시불지급한다

10 2 위 1항의보증금은중도해지나계약위반으로계약해지시계약해지로인한위약금으로전환한다. 제7조 전속적계약 1 갑은본계약의유효기간동안본계약과동일한내용의계약을제3자와체결하여서는아니되며, 을또한제3자와계약하지못한다. 제18조 계약의종료및해지 1 갑또는을은다음각호의사유가발생한경우에는계약기간에관계없이상대방에대한서면통지로서본계약을해지할수있고, 이때쌍방의기한의이익은상실된다. 6. 로열티 ( 사용료 ) 를 3개월이상미지급되었을경우제20조 유보사항 1 본계약에서정하지아니한사항이나해석상내용이불분명한사항에대해서는관계법령및상관습에따라상호협의하여결정한다. 2 제1항과관련하여필요한경우갑과을은별도의약정을할수있으며, 이는본계약의일부를이룬다. [ 부칙 1] 별도약정본계약상의부족한사항을상호보충내용을추가하여별도약정으로하여본계약사항의효력을가진다. 6. 상표권자는현재제3자 ( 피고 ) 가 CAPACCI" 상표로영업하는행위를법적대응 ( 사용중지가처분 ) 하고, 만일이부분이해결되지않을경우계약해지사유가되며, 상표권자는상표사용자에게계약시받은보증금 (6,000만원 ) 을위약금으로반환한다. 2) 원고는제2 라이선스계약의부칙제6조에따라피고를상대로서울남부지방법원에 2015카합20112 상표사용금지가처분신청을하였으나, 위신청은기각되었고, 위기각결정에대하여원고가다시서울고등법원 2015라20506 사건으로항고하였지만, 그항고도기각되었다. 3) 그러자서정아이엔티는 원고에대하여피고의가파치제품유통으

11 로인하여피해를당하고있으니적절한조치를취해달라는취지로통보하고, 이를이유로이사건등록상표에대한사용료지급을미루어오다가, 원고에게 1,000만원 ( 부가가치세별도 ) 을지급하는외에, 더는사용료를지급하지않았다 ( 갑28, 30, 31호증 ). 4) 이에 B은 서정아이엔티에 서정아이엔티가 3개월간사용료를지급하지아니하였으므로, 제2 라이선스계약은 자로해지되었다. 는내용의계약해지통보서를내용증명우편으로발송하였다 ( 갑32호증 ). 2. 당사자의주장요지가. 원고다음과같은이유로피고는별지목록제1. 기재각표장을별지목록제2. 기재제품등에사용하여서는아니되고, 위표장을사용한제품등을폐기하여야하며, 손해배상으로원고에게 3억 3,000만원및이에대한지연손해금을지급할의무가있는데도, 제1심판결은원고의손해배상청구에대하여는 85,161,290원과그지연손해금부분만을인용하였으니, 제1심판결중그차액인 244,838,710원및그지연손해금부분에해당하는원고패소부분은취소되어야하고, 피고는원고에게위금액을지급할의무가있다. 1) 이사건등록상표의상표권자인원고가피고와 D 사이의제1-1 라이선스계약에대하여동의하거나추인한바없으므로, 피고는이사건등록상표를사용할권리가없는데도, 함부로 부터 까지이사건등록상표와동일 유사한별지목록제1. 기재각표장을그지정상품인핸드백, 지갑등에사용함으로써원고의등록상표권을침해하였다. 따라서피고는이사건등록상표와동일 유사한별지

12 목록제1. 기재각표장을그지정상품과동일 유사한별지목록제2. 기재제품등에사용하여서는아니되고, 위표장을사용한제품등을폐기하여야한다. 2) 또한피고는상표권침해로인해원고가입은손해를배상할책임이있는데, 피고가원고에게배상해야할손해액은, 재산상손해액으로서원고가상표법제110조제4항에기하여구하는바에따라상표권침해행위가이루어진 부터 까지 32개월간통상사용료인월 1,000만원의비율로계산한 3억 2,000만원 (= 1,000만원 32개월 ) 및위자료로서 1,000만원, 합계 3억 3,000만원과그지연손해금이된다. 나. 피고제1심판결은피고가이사건등록상표권을침해하였음을전제로피고에게별지목록제1. 기재표장에대한사용금지와위표장을사용한제품등의폐기를명함과아울러, 피고로하여금원고에게그손해배상으로 85,161,290원과그지연손해금을지급하도록한바있다. 그러나다음과같은이유로피고가이사건등록상표권을침해한사실자체가인정되지아니하므로, 제1심판결중피고패소부분은모두위법하여취소되고, 그부분에해당하는원고의청구는기각되어야한다. 1) 피고와 D 사이의제1-1 라이선스계약은원고의위임을받은 C의승낙하에이루어진것이거나, 적어도원고가계약체결후이를추인한바있으므로, 피고는제1-1 라이선스계약에서정한기간인 부터 까지이사건등록상표를사용할수있는정당한권리자이다. 따라서피고가위기간동안이사건등록상표를사용한행위는위등록상표권의침해에해당하지않고, 피고는이사건계약기간이종료된 이후로는이사건등록상표와동일 유사한별지목록제1. 기

13 재각표장을사용한사실이없다. 2) 나아가설령피고가 부터 까지이사건등록상표를사용할권한이없었다고하더라도, 이사건등록상표권침해에따른손해배상액산정의기준이되는통상사용료는피고가이사건등록상표를사용한기간이 2년에불과한점을고려하여월 300만원내지 500만원의사용료를기준으로산정되어야한다. 3. 상표권침해여부에관한판단가 부터 까지의기간부분 1) 제1-1 라이선스계약에기한피고의상표사용권인정여부가 ) 인정사실 1 피고는제1-1 라이선스계약체결전인 경부터 9. 경까지당시원고로부터상표권사용에관한일체의권한을위임받고있었던씨씨씨아이앤씨의 J과온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용하기위한협의를진행한바있는데, 그과정에 C은 주식회사다소다의 I 감사에게 주식회사에코리버 ( 이하 에코리버 ) 가취급하는핸드백류에관한판권을피고에게주기로결정하였다.. 는취지의문자메시지를보냈다 ( 을7호증의 2, 을10호증중 5면 ). 2 에코리버는원고측으로부터 부터 까지 2년간온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용할수있는권리를부여받은회사인데, 에코리버의대표이사 F의배우자인 G은 에코리버의명의로피고에게 에코리버가보유하고있는가파치브랜드사용권리를채권자인피고가 까지사용하는데동의하고, 어떠한이의제기도하지않을것임을확약한다. 는확약서를교부하기도하였다 ( 을5호증의 3, 을6호증의 1)

14 3 또한 G은 피고의대표이사 H에게 회장님 (H) 이가파치브랜드를사용하지않기로한다음날저 (G) 와신사장 (D) 이성회장 (C) 께간곡히부탁을드렸고, 그렇다면해보라고해서회장님께상의를드렸고그래서다시해봅시다해서다시시작이되었지요. ( 중략 ) 회장님 (H) 이새로운회사로는안되고피고쪽으로하겠다고말씀하셨지요. 이러저러한일들이약속이안되는것으로생각하기때문에신사장 (D) 께서적극반대를하는것입니다. 라는내용의문자메시지를보낸바도있다 ( 을10 호증중 6면 ). 나 ) 구체적인검토그러나위기초사실및이사건기록에의하여알수있는아래와같은사정들을종합하면, 위인정사실만으로는 D과피고사이의제1-1 라이선스계약이 C의동의아래체결되었다거나, 원고측에서제1-1 라이선스계약을추인하였다고볼수없으므로, 결국피고는제1-1 라이선스계약에근거하여이사건등록상표를사용할수있는정당한권리자에해당하지않는다. a 먼저 C이 I에게보냈다는위 1항의문자메시지이후피고와 J 사이에이사건등록상표의사용에관하여진행되던협상은결국합의점에도달하지못하고결렬되었다. b 또한에코리버는 부터 까지온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용할수있는권리를부여받은것에불과하여, 에코리버가피고에게 까지위등록상표를사용할수있도록동의한다는것은상표권자와의관계에서의미없는약속에불과하다. c 나아가 G이 H에게보냈다는위 3항의문자메시지에의하여확인되는

15 것은피고가이사건등록상표를사용하는데대해 C이긍정적인의견을주어다시협상이진행되고있다는것에불과하여, D을포함한관계인들사이에의견조율이제대로이루어지지못하고있는상황임을알수있을뿐이다. d 한편, B과 D 사이의제1 라이선스계약은전속적계약으로서, D이제1-1 라이선스계약과같이피고를포함한제3자와라이선스계약을체결하게되면 B이별도의통보없이제1 라이선스계약을해지할수있도록하고, 상대방의사전동의없이는계약상의권리를제3자에게양도할수없는것으로되어있었다. e 그런데 D과피고사이에제1-1 라이선스계약체결당시그현장에있었다는 D이나 G은이사건등록상표의상표권자인원고나제1 라이선스계약의상대방인 B에게제1-1 라이선스계약에관한동의를구한바없고, 피고역시원고등에게제1-1 라이선스계약의체결에관한의사확인을구한사실이없다 ( 제1심증인 D, G 의각증언 ). f 나아가 C 역시제1-1 라이선스계약이체결되기전에 D이나피고로부터위계약에관하여어떠한연락도받은바없고, B은 이후피고에게지속적으로제1-1 라이선스계약의문제점을지적함과아울러, 이사건등록상표에대한사용금지를요청하였을뿐만아니라, 원고측이이사건등록상표에대한사용료를지급받은것은어디까지나 D이었지, 피고로부터는사용료를지급받은사실이없다 ( 증인 C의증언 ). g 또한피고는 경다시 C과이사건등록상표의사용에관한협상을진행하였으나결국결렬되었고, 그후 D은 B에게 피고와의브랜드사용권에관한문제를빠른시일내에조치를취하지않을경우제1 라이선스계약이해

16 지되어도어떠한이의를제기하지않겠다. 는취지의각서를교부하기까지하였다 ( 갑12 호증 ). h 그무렵 C은피고의대표이사인 H에게 현재진행중인상표사용이불법적이고잘못된것이지만현재의상태에서좋은쪽으로수습하고자김회장 (H) 과호의적인대화를나누었지만제 (C) 가가고자하는가파치의방향과김회장 (H) 이전개시키는현재의방향하고는차이가많이납니다. 라는내용이포함된문자메시지를보낸바도있다 ( 을13호증중 15면 ). 2) 검토결과의정리가 ) 결국피고가제1-1 라이선스계약에기하여이사건등록상표의상표권자인원고와의관계에서위등록상표를사용할수있는정당한권리자라고할수없고, 피고가 부터 까지이사건등록상표와동일 유사한별지목록제1. 기재각표장을그지정상품인지갑, 핸드백등에부착하여이를온 오프라인매장에서판매하였음은당사자사이에다툼이없다. 나 ) 따라서피고는 부터 까지별지목록제1. 기재각표장을사용함으로써이사건등록상표권을침해하였다고보아야한다. 나 부터 까지의기간부분 1) 인정사실가 ) 피고는 주식회사대동백화점과사이에특정매입표준거래계약을체결한이래위회사가운영하는대동백화점에서가파치등의핸드백을판매해왔고, 에는도스문도스핸드백에대하여같은계약을체결하였다. 한편, 자뉴시스의인터넷신문기사에는 창원대동백화점은 22일까지 사랑나눔

17 바자를연다. 도스문도스 가파치등이참여한다. 라고소개되어있다 ( 갑16호증, 을18호증의 1~3, 을53호증 ). 나 ) 또한피고는 부터 까지홈플러스합정점에서지갑등을판매하였는데, 그제품중에는이사건등록상표와동일 유사한상표가부착된지갑제품이포함되어있었고, 판매영수증에도 ( 주 ) 두합가파치 H 이라고기재되어있었다 ( 갑14호증의 1~6, 갑15, 22, 24호증, 을37호증의 2). 다 ) 나아가인터넷오픈마켓인 11번가, 인터파크, 옥션등에서는 경별지목록제1. 기재각표장이부착된가파치핸드백이판매되고있었는데, 그제조사가피고로기재되어있었다. 특히인터파크에서판매되는가파치핸드백의경우, 이상품은 AK몰현성 CNS-34313( 가파치 ) 상품입니다. 라는취지로기재되어있을뿐만아니라, 자인터파크에게시된가파치핸드백에대하여는실제주문접수중인상태이다 ( 갑17~19호증의각 1~14, 갑20호증의 1~30, 갑21호증의 1~21, 갑27호증 ). 라 ) 한편, 현성 CNS 는피고의가파치핸드백등의인터넷판매업무를위탁받아수행해온업체로서, 인터넷오픈마켓의경우통상판매회원이직접상품에관한정보와거래조건에관한내용을등록, 관리하도록되어있는데, 옥션에서검색되는피고의가파치핸드백의경우상품정보가 최종적으로수정된것으로표시되어있다 ( 갑19호증의 1~14 중각 1면, 갑38호증의 1, 2). 마 ) 또인터넷오픈마켓인 11번가의경우, 피고의가파치핸드백은이사건제 1심판결선고일이후에비로소검색되지않고있다 ( 갑37호증의 1, 2). 2) 구체적인검토가 ) 위인정사실에의하면, 피고는 자인터넷신문기사에언급된

18 가파치제품을그무렵대동백화점에서판매한것으로보일뿐만아니라, 경홈플러스에서이사건등록상표등이부착된지갑을판매하였고, 경까지인터넷오픈마켓등에서위탁업체인현성 CNS를통해여전히가파치핸드백을전시및판매하는등 부터 까지의기간에도이사건등록상표권의침해행위를계속하였다고보는것이옳다. 나 ) 이부분에대하여피고는 경현성 CNS에인터넷쇼핑몰에서피고의제품정보를모두삭제해줄것을요청하였으므로, 피고는이사건등록상표권의침해행위에대하여책임이없다는취지로주장한다. 그러나설령피고가현성 CNS에그와같은요청을한사실이있다고하더라도, 현성 CNS가피고의지시에의하여인터넷쇼핑몰에서의가파치제품의전시및판매업무를담당해온점을고려한다면, 해당정보가실제삭제되었는지여부를확인하지도않은채, 단순히정보삭제요청을하였을뿐아무런후속조치도취하지않은피고가이사건등록상표권침해에따른책임을면할수는없는것이므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 4. 사용금지및폐기의무와손해배상책임의발생가. 사용금지및폐기의무부분 1) 3. 항에서본바와같이피고는이사건등록상표를사용할권리가없었음에도불구하고 경부터 경까지이사건등록상표와동일또는유사한별지목록제1항기재표장을사용한사실이인정될뿐만아니라그이후로도이사건등록상표권의침해행위를할우려를배제할수없다. 2) 따라서원고는이사건등록상표의권리자로서피고를상대로상표법제107조

19 제1항, 제2항에기하여침해행위의금지와조성물의폐기를구할권리가있으므로, 피고는별지목록제1항기재각표장을별지목록제2항기재각제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에사용하거나위각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을생산, 판매, 반포하거나그목적으로전시, 수입, 수출하여서는아니되고, 별지목록제1항기재각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을각폐기할의무가있다. 나. 손해배상책임부분 1) 관련법리상표법제110조제4항에의하면, 상표권자는자기의상표권을고의또는과실로침해한자에대하여통상받을수있는상표권사용료상당액을손해액으로주장하여배상을청구할수있다. 이규정은손해에관한피해자의주장 증명책임을경감해주고자하는것이므로, 상표권자는권리침해사실과통상받을수있는사용료를주장 증명하면되고손해의발생사실을구체적으로주장 증명할필요는없다. 그러나위규정이상표권의침해사실만으로손해의발생에대한법률상의추정을하거나손해의발생이없는것이분명한경우까지손해배상의무를인정하려는취지는아니므로, 침해자는상표권자에게손해의발생이있을수없다는점을주장 증명하여손해배상책임을면할수있다. 한편, 상표권은특허권등과달리등록되어있는상표를타인이사용하였다는것만으로당연히통상받을수있는상표권사용료상당액이손해로인정되는것은아니고, 상표권자가상표를영업등에실제사용하고있었음에도상표권침해행위가있었다는등구체적피해발생이전제되어야인정될수있다. 따라서상표권자가상표를

20 등록만해두고실제사용하지는않았다는등손해발생을부정할수있는사정을침해자가증명한경우에는손해배상책임을인정할수없다. 2) 구체적인검토가 ) 위인정과같이피고가 부터 까지이사건등록상표와동일 유사한별지목록제1. 기재각표장을부착한지갑, 핸드백등을온 오프라인매장에서판매함으로써이사건등록상표권을침해한것이고, 이처럼원고의상표권을침해한피고는그침해행위에대하여과실이있는것으로추정되므로, 피고는특별한사정이없는한상표법제109조에따라위상표권침해행위로인하여원고가입은손해를배상할책임이있다. 나 ) 이에대하여피고는, 원고스스로이사건등록상표를사용하여상품을제조 판매하지않은채제3자와사이에라이선스계약을체결하고사용료를받아왔을뿐이므로, 이사건등록상표를자신의영업에실제사용하지않은원고에게손해가발생하였다고볼수없다는취지로다툰다. 그런데다음과같은이유로피고의위주장은이사건등록상표권에대한침해가있었다고본 부터 까지의전체기간중 부터 까지와 부터 까지의기간에한하여이유있고, 나머지기간에대하여는이유없다. 1 즉, 먼저원고는이사건등록상표권을양수한이래직접이사건등록상표를사용하여그지정상품을제조 판매하지는않았지만, 제3자와라이선스계약을체결하고사용료를받아왔음은앞서본바와같으므로, 상표를등록만해두고실제사용하지않은경우라고할수없다

21 2 또한 B과서정아이엔티사이의제2 라이선스계약의경우, 위인정과같이 B이피고의상표권침해행위를중단시키지못하면서정아이엔티가제2 라이선스계약을해지할수있는것으로정하였고, 실제서정아이엔티가피고의상표권침해행위를이유로사용료지급을거절함에따라제2 라이선스계약이해지되고말았다. 3 이처럼이사건등록상표가상당한기간업으로서사용이허락되어왔고피고의상표권침해행위로인하여제3자와사이의라이선스계약이해지되기도하였던만큼, 피고의상표권침해행위가없었더라면원고는그기간중에제3자에게이사건등록상표에대한사용허락을하고사용료를지급받을수있었다고보아야한다. 따라서피고의상표권침해행위로인하여원고는적어도이사건등록상표에대한사용허락을통해지급받을수있었던사용료상당의손해가발생하였다고보는것이옳다. 4 다만, 제1 라이선스계약이유효하게존속하던 부터 까지와제2 라이선스계약이유효하게존속하던 부터 까지의기간의경우, 위각계약에서정한바대로원고는각그유효기간동안에는동일한내용의계약을제3자와체결할수없었으므로, 피고의상표권침해행위가없었더라도원고가별도의이사건등록상표에대한사용허락에의하여추가적인사용료를얻을수있었다고는할수는없고, 그결과위기간동안에는피고의상표권침해행위에의한원고의손해도없었다고보아야한다. 5 이부분에대하여다시원고는, 제1, 2 라이선스계약이체결되어유효한상태에서도원고에게는추가적인손해가발생하였다는취지로다툰다. 그러나위에서본바와같이원고는이사건등록상표를스스로사용한바없는데다가, 제1, 2 라이선스계약이전속적인것이어서그기간동안피고의상표권침해행위가없었더라도별

22 도의라이선싱에의하여추가적인사용료를지급받을수없었고, 제2 라이선스계약이해지되기전에서정아이엔티가일부미지급한사용료역시서정아이엔티의채무불이행에기인한것일뿐이므로, 원고의위주장은받아들이지않는다. 3) 검토결과의정리이상에서살핀바를종합하면, 결국피고는 부터 까지전체상표권침해행위기간인 32개월중에서 부터 까지 5개월과 부터 까지 11개월간이사건등록상표권을침해한데따른손해를원고에게배상하여야하는것이다. 5. 손해배상의범위에대한판단가. 재산상손해부분 1) 통상사용료의액수가 ) 관련법리상표법제110조제4항에서말하는 등록상표의사용에대하여통상받을수있는금액에상당하는액수 란침해자가상표권자의사용허락을받았더라면사용대가로지급하였을객관적으로상당한금액을말하는것으로서, 당해등록상표에대하여상표권자가제3자와사이에상표권사용계약을맺고사용료를지급받은바있다면그계약내용을침해자에게도유추적용하는것이현저하게불합리하다는특별한사정이없는한, 그사용계약에서정한사용료를참작하여위금액을산정하는것이타당하다. 이때위와같은유추적용이현저하게불합리하다는사정에대한입증책임은그러한사정을주장하는자에게있다. 나 ) 구체적인검토

23 그런데위인정사실과이사건기록에의하여확인되는다음과같은사정들을종합하면, 이사건등록상표의상표권자인원고가이사건등록상표의사용에대하여통상지급받을수있는사용료는제2 라이선스계약에서정한월 1,000만원이라고보는것이옳다. 1 먼저원고의위임을받은 B은 서정아이엔티와제2 라이선스계약을체결하면서, 온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용하는데따른사용료를월 1,000만원으로정하였고, 서정아이엔티로부터 1개월분사용료로 1,000 만원을지급받은바있다. 2 한편, 피고는제1-1 라이선스계약체결전인 경부터 9. 경까지온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용하기위하여원고로부터상표권사용에관한일체의권한을위임받고있었던씨씨씨아이앤씨측과협의를진행하기도하였는데, 당시협상당사자들은이사건등록상표의사용료로 2014년도에는월 900만원으로정하되, 매년 100만원씩증액하는것을전제로교섭하였다 ( 갑10호증의 1, 2). 3 또한씨씨씨아이앤씨의 J은피고의상표권침해행위가있기 2년전인 에코리버와사이에, 에코리버에온 오프라인매장에서이사건등록상표를사용할권리를부여하는내용의라이선스계약을체결하였는데, 당시에도그사용료가 1년에 9,600만원으로, 월 800만원정도가되었다 ( 을5호증의 3). 4 이부분에대하여피고는, 제1 라이선스계약의사용료가월 500만원이었다는점을들어, 그배가되는제2 라이선스계약의사용료를이사건에유추적용하는것은현저하게불합리하다는취지로주장한다. 그러나피고가드는위와같은사정만으로는이사건에제2 라이선스계약의사용료를유추적용하는것이현저히불합

24 리하다고할수없을뿐만아니라, 위에서살펴본다른라이선스계약들의내용에비추어보면, 오히려제1 라이선스계약의사용료가예외적으로적은금액이었던것으로보일뿐이므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 2) 구체적인손해배상액의인정가 ) 따라서앞서본피고의상표권침해행위로인하여원고가구체적인손해를입은기간에대하여통상사용료액수인월 1,000만원을적용해보면, 피고가원고에게배상하여야할손해액은 부터 까지 5개월과 부터 까지 11개월, 도합 16개월에대한통상사용료합계 1억 6,000만원과이에대한지연손해금이된다. 나 ) 결국피고는원고에게상표권침해에따른손해배상으로서, 1억 6,000만원및그중제1심판결에서인용한부분인 85,161,290원중 8,000만원에대하여는불법행위일이후로서원고가구하는바에따라 부터, 5,161,290원에대하여는불법행위일이후로서원고가구하는바에따라이사건 자청구취지및청구원인변경신청서부본송달다음날임이기록상명백한 부터각각피고가그이행의무의존재여부나범위에관하여다투는것이타당하다고인정되는제1심판결선고일인 까지는민법이정한연 5%, 그다음날인 부터다갚는날까지는소송촉진등에관한특례법이정한연 15% 의각비율로계산한지연손해금을, 나머지이법원에서추가로인정한 74,838,710원 (= 1억 6,000만원 - 85,1 61,290원 ) 에대하여는불법행위일이후로서원고가구하는바에따라이사건 자청구취지및청구원인변경신청서부본송달다음날임이기록상명백한 부터피고가그이행의무의존재여부나범위에관하여다투는것이타당하다고인

25 정되는이판결선고일인 까지는민법이정한연 5%, 그다음날인 부터다갚는날까지는소송촉진등에관한특례법이정한연 15% 의각비율로계산한지연손해금을각지급할의무가있다. ( 한편, 이사건에서원고는, 손해배상금에대한지연손해금으로민법이정한연 5% 대신상법이정한연 6% 의비율로계산한돈의지급을구하고있으나, 상법제 54조의상사법정이율은상행위로인한채무나이와동일성을가진채무에적용되는것이고, 상행위가아닌불법행위로인한손해배상채무에는적용될수없는데, 피고의이사건손해배상책임은상표권침해라는불법행위로인한손해배상채무이므로, 원고의지연손해금청구중민법이정한연 5% 를초과하는부분은이유없다.) 나. 위자료청구부분 1) 이사건에서원고는위자료청구와관련하여, 피고가이사건등록상표의권리자인원고와협의도없이천연가죽소재가아닌중국산저가의화학소재를사용한가파치제품을만들어무분별하게판매함으로써, 이사건등록상표의사회적평가를저해시키고원고에게심각한정신적고통을주었으므로, 피고는원고에게이로인한위자료 1,000만원을지급할의무가있다는취지로주장한다. 2) 그러나원고측증인 C의증언외에이사건등록상표가일반수요자나거래자에게천연가죽소재만사용하는제품으로인식되고있다는사정을인정할수있는객관적인증거가없는데다가, 오히려원고스스로도 자준비서면에서가파치브랜드가가죽제품으로만판매되었던것은아니지만, 이는상표권자인원고와상표사용권자들사이의이해관계를조율하는과정에벌어지는타협의결과라는취지로진술한바도있다

26 따라서설령피고가함부로이사건등록상표권를사용함으로써상표권침해행위를하면서중국산합성피혁제품에이사건등록상표를사용하였다고하더라도, 그러한사정만으로는이사건등록상표의명성이나가치에손상이있었다고보기는어렵고, 달리원고가상표권침해에따른재산상손해배상으로전보될수없는정신적고통을받았다고인정할만한아무런자료가없는이상, 원고의위자료청구부분은이유없어이를받아들이지않는다. 6. 결론가. 그렇다면피고는별지목록제1. 기재각표장을별지목록제2. 기재각제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에사용하거나위각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을생산, 판매, 반포하거나그목적으로전시, 수입, 수출하여서는아니되고, 별지목록제1. 기재각표장을사용한제품및그포장지, 포장용기, 선전광고물을각폐기할의무가있다. 또한피고는원고에게상표권침해에따른손해배상으로서, 앞서본바와같이 1 억 6,000만원및그중 8,000만원에대하여는 부터, 5,161,290원에대하여는 부터각 까지는연 5%, 부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈과그중 74,838,710원에대하여는 부터 까지는연 5%, 부터다갚는날까지는연 15% 의각비율로계산한돈을지급할의무가있다. 나. 따라서원고의피고에대한사용금지및폐기청구는이유있어이를모두인용하고, 금전지급청구는위인정범위내에서이유있어인용하고, 나머지는이유없어기각하여야하므로, 원고의금전지급청구에대한제1심판결의원고패소부분중

27 이와결론을달리한부분은부당하므로, 원고의항소를일부받아들여이를취소하고, 피고에대하여이법원에서추가로인정한위돈의지급을명하며, 원고의사용금지및폐기청구와금전지급청구에대한제1심판결중나머지부분은정당하므로이에대한원고의나머지항소및피고의항소는각이유없어이들을모두기각한다. 재판장판사이정석 판사 김부한 판사 이진희

28 목 록 1. 표장 가. 나. 2. 제품 상자, 통, 명함갑, 지갑, 보스턴백, 슈트케이스, 오페라백, 트렁크, 핸드백, 서류가방 끝

3. 소송비용중 1/2 은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제1 항은가집행할수있다. 피고는원고에게 850,000,000원및이에대하여 부터이사건소장부본송 달일까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을 지급하라. 1.

3. 소송비용중 1/2 은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제1 항은가집행할수있다. 피고는원고에게 850,000,000원및이에대하여 부터이사건소장부본송 달일까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을 지급하라. 1. 사건 2010가합2759 구상금 원고박A (57 년생, 남) 피고 소송대리인법무법인청률 담당변호사이채문 대표자회장최 B 소송대리인법무법인김해& 세계 담당변호사이원기 변론종결 2010. 10. 8. 판결선고 2010. 10. 29. 1. 피고는원고에게 425,000,000원및이에대하여 2009. 9. 3. 부터 2010. 10. 29. 까지 는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연