특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2017허8558 거절결정 ( 상 ) 원 고 에이엠오매뉴팩쳐링유에스에이, 엘엘씨 (AMO Manufacturing USA, LLC) 미국 피 고 특허청장소송수행자 변론종결 2018. 11. 2. 판결선고 2018. 12. 7. 주 문 1. 특허심판원이 2017. 11. 1. 2016 원 4435 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 1 -
이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원서비스표 1) 출원번호 / 출원일 : 제 41-2015-45660 호 / 2015. 9. 23. 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의의료업 (Medical services), 눈질환및상태치료업 (treatment of eye diseases and conditions), 눈수술업 (ophthalmic surgery), 시력교정 / 향상을위한라식및기타수술업 (lasik and other surgical procedures to correct and improve vision), 안과의료기기 / 진단및치료에관한정보를특징으로하는전문의료진 / 의료환자를위한인터넷웹사이트제공업 (providing an internet website for medical professionals and medical patients featuring information on ophthalmic medical devices/diagnosis and treatments) 4) 출원인 : 원고나. 이사건심결의경위 1) 원고의이사건출원서비스표에대하여, 특허청심사관은 2016. 3. 2. " 이사건출원서비스표는 좌우시력에차이를두어근거리와원거리를모두선명하게보이도록해주는노안교정시술 을의미하는용어로지정서비스업관련성질 ( 효능, 제공내용등 ) 표시에해당하고, 수요자가누구의업무와관련된서비스업을표시하는서비스표인지를식별할수없어구상표법 (2016. 2. 29. 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항제3호및제7호에해당하므로등록을받을수없다. 는거절이유를들어의견제출통지서를발송하였다. - 2 -
2) 원고는 2016. 4. 29. 위거절이유에대한의견을제출하였으나, 특허청심사관은 2016. 6. 27. 원고의의견에의하여재심사하더라도위거절이유가해소되지않았다. 는이유로거절결정을하였다. 3) 그러자원고가특허심판원에위거절결정의취소를구하는심판을청구하였는데, 특허심판원은이를 2016원4435호로심리한다음, 2017. 11. 1. 이사건출원서비스표는일반수요자나거래자들에게그지정서비스업과관련하여 좌우시력에차이를두어근거리와원거리를모두선명하게보이도록해주는노안교정술등 의의미로인식되거나사용되고있으므로지정서비스업의품질, 효능, 시술방법등의성질을나타내는표장만으로된표장에해당하고, 전체적으로식별력이없어수요자가서비스의출처를식별할수없는표장에도해당하므로, 이사건출원서비스표는구상표법제6조제1항제3호및제7호에의해등록이거절되어야한다. 는이유로원고의위심판청구를기각하는심결 ( 이하 이사건심결 이라한다 ) 을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들주장의요지가. 원고주장의요지이사건출원서비스표는아래와같은이유로구상표법제6조제1항제3호및제 7호에해당하지않는등록적격의표장이다. 1) 이사건출원서비스표는그지정서비스업인 ' 눈수술업등 ' 과관련하여수술업의품질, 효능등을직감시키는용어에해당하지않는다. 2) 이사건출원서비스표는원고에의해개발된시력교정수술방법및이를컨트롤하는장비등의운영시스템명칭으로서원고고유의상표에해당하고, 시력교정수 - 3 -
술방법및그시스템에대한다양한브랜드들 [ 예 : 아이라식 (ilasik), 비쥬라식 (VISU-LASIK), 다빈치라식 (DAVINCI-LASIK), 테크니스렌즈삽입술, 리줌렌즈삽입술등 ] 중하나일뿐이다. 3) 이사건출원서비스표는일반수요자또는거래자들에게 노안교정술 의 일반명칭 또는 관용표장 으로인식되거나사용되고있지않다. 나. 피고주장의요지 1) 이사건출원서비스표는이사건지정서비스업과관련하여 노안교정술내지시력교정술 의뜻으로직감할수있어지정서비스업의효능, 제공내용등을나타내는성질표시에해당한다. 2) 이사건출원서비스표는그지정서비스업의거래자나수요자들에게 노안을교정하기위해레이저로행하는시술방법 을지칭하는의미로통용되고있었고, 위지정서비스업에서행해지는안과시술방법이나그일종으로인식되고있었다고봄이타당하다. 따라서이사건출원서비스표는수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는표장에해당하고, 특정인에게상품의출처표시로독점되기보다는누구든지자유롭게사용할수있도록하는것이공익상바람직하다. 3. 이사건출원서비스표가구상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하는지여부가. 판단기준 1) 구상표법제6조제1항제3호가상품의산지, 품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은기술적상표는통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할 - 4 -
수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있는것이다. 따라서어느상표가이에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 그상표가지정상품의품질, 효능, 용도를암시또는강조하는것으로보인다고하더라도전체적인상표의구성으로볼때수요자가지정상품의단순한품질, 효능, 용도등을표시하는것으로인식할수없는것은이에해당하지않는다 ( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결등참조 ). 그리고이러한법리는구상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 한편출원상표나서비스표가구상표법제6 조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시라고할것이다 ( 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결등참조 ). 2) 구상표법제6조제1항제7호는 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표는상표등록을받을수없다. 고규정하고있다. 이는같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이 - 5 -
없다고할것이다 ( 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결등참조 ). 나. 구상표법제6조제1항제3호해당여부 ( 이사건출원서비스표가눈수술업등의품질, 효능, 용도등의성질을직감시키는표장에해당하는지여부 ) 1) 이사건출원서비스표 는영어단어 CUSTOM 과프랑스 어 VUE 가띄어쓰기없이결합되어있는문자표장에해당한다. CUSTOMVUE' 는영어사전등에등재되지않는조어로서일반적으로통용되는의미가있다고보기어렵다. CUSTOM 은 관습 / 풍습, 습관, 주문제작한등 의의미 1) 가있고, 프랑스어 VUE 는 시각, 보기, 시선, 눈, 조망 / 전망, ( 사물을보는 ) 각도 / 면 / 상, 풍경 / 풍경화, ( 사물을 ) 보는방식 / 견해등 의의미 2) 를가지고있어, 결합된영어와프랑스어단어들로부터관념을도출해보면 관습시각, 관습시력, 관습풍경, 관습견해, 주문제작한시각, 주문제작한시력, 주문제작한조망이나풍경, 주문제작한방식 / 견해 등의다양한의미가도출되거나인식될수있다. 2) 이사건출원서비스표가이사건지정서비스업에사용되는경우위와같은다양한의미중 주문제작한시력, 주문제작한시각 의의미로파악될수있다고하더라도, 시력을좋아지게하는수술방법 정도의의미가은유되거나암시될수있는것을넘어서이사건지정서비스업인 눈수술업 이나 시력교정을위한라식및기타수술업 등의품질, 효능, 용도등을직접적으로표현하거나이를직감하게하는표장이라고보기어렵다. 1) 네이버영어사전참조 (https://endic.naver.com/enkrentry.nhn?sln=kr&entryid=bd49ea080cac450191b2fd9bbe07b1bb&query=custom) 2) 을제 2 호증, 네이버프랑스어사전참조 (https://dict.naver.com/frkodict/#/entry/frko/3217545) - 6 -
3) 따라서이사건출원서비스표는그지정서비스업의품질, 용도, 서비스제공내용등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된서비스표에해당하지않는다. 다. 구상표법제6조제1항제7호해당여부 ( 이사건출원서비스표가 노안교정술등 의일반적인명칭으로인식되거나사용되어출처를식별할수없는표장에해당하는지여부 ) 1) 인정사실가 ) 원고는원고의의료장비인 WaveScan WaveFront System ( 웨이브프론트검사기 ) 와 'Star S4 IR Laser'( 엑시머레이저 ) 를함께이용하여수술하는방식을개발하여 2007. 7. 11. 자로미국 FDA의승인을받았다. FDA에제출된위의료장비의사용설명서 (labelling) 에는, 위의료장비를이용한치료법이 'CustomVue Treatments' 로기재되어있다 ( 갑제14호증의 1, 2, 3). 나 ) 원고는위장비명칭과관련하여, 2005. 6. 21. STARS4IR 에관하여, 2005. 9. 26. WAVESCAN 에관하여대한민국에서상표등록을하였다 ( 갑제12호증및갑제 13호증 ). 다 ) 이법원의대한안과의사회에대한사실조회결과에의하면, 아래와같은사실이인정된다. (1) 엑시머레이저를사용한굴절교정수술에서안구고위수차를측정하여굴절교정값에안구수차를반영하여각막표면에절삭하는방법의수술법 을 wavefront 수술법 이라하고, 우리나라식의표현으로는 맞춤형엑시머레이저수술 이라는용어가많이이용된다. - 7 -
(2) 이방법이대부분의엑시머레이저회사의장비에서사용되는방법이므로 ' wavefront 수술방법 이원고 3) 의고유한방법이라고할수없다. 원고는이 wavefront 수술방법 을칭할때 CustomVue' 라고명명하였는데, 이는원고가붙인이름으로서원고만사용하고, 다른회사들은다른명칭을붙여서사용한다. (3) 커스텀뷰수술 은 VISX Star 웨이브프론트시스템과같이연동하여사용하게되면서원고가 CUSTOMVUE( 커스텀뷰 ) 수술 이라는명칭으로국내에소개하여홍보된수술명이다. 라 ) 갑제7 내지 11호증의각기재에의하면, 대구, 광주, 수원, 서울, 의정부에주소를둔안과의의사들은 이사건출원서비스표와같은 CustomVue( 커스텀뷰 )' 수술방법은여러가지근시교정술수술방법들중하나이며, 커스텀뷰 (CustomVue) 시스템및수술방법을이용할때만 커스텀뷰 수술이라는용어를사용하고있다. 는내용의확인서를제출하였다. 마 ) 2012. 4. 24. 자조선일보사의 헬스조선 에는 " 획기적인시력교정술의발전과검사장비와레이저장비가혁신적으로발전했기때문에라식브랜드도많이생겼고, 최근 아이라식 (ilasik), 비쥬라식 (VISU-LASIK), 다빈치라식 (DAVINCI-LASIK), 커스텀뷰시력교정술 (CustomVue) 등다양한방법이관심을모으고있다." 는내용의기사가게재된바있다 ( 갑제5호증 ). 2) 검토을제4 내지 14호증의기재에의하면, 이사건심결당시일부신문기사나인터넷게시물등에이사건출원서비스표가 노안교정술 중의하나로서원고의시스템과 3) 사실조회회신에표기된 'VISX 사 (VISX Corporated)' 는원고의현재상호인 AMO Manufacturing USA, LLC 의변경전상호이다 ( 갑제 12 호증의국제등록사항기재란기재번호 1 번참조 ). - 8 -
장비를이용하는수술방법인 'CustomVue' 노안교정술로소개되고있던사실과국내일부안과에서자신의병원을홍보하기위해이사건출원서비스표 CUSTOMVUE 를사용한시력교정술수술방법을설명또는홍보하고있던사실은인정된다. 그러나위 인정사실 부분에서살펴본바와같이, 이사건출원서비스표는다양한노안교정술중원고가자신의서비스업과관련하여독자적으로창안하여제공하는특정노안수술기법에대한고유명칭으로보이고, 국내의안과업계에서원고의장비인 WaveScan WaveFront System ( 웨이브프론트검사기 ) 와 'Star S4 IR Laser'( 엑시머레이저 ) 를함께이용하는수술에대해서만 CUSTOMVUE 수술 이라는용어를사용하는것으로보이며, 다른회사들은다른명칭을붙여서사용하는것으로보이는점에비추어, 피고가제출한일부증거만으로이사건출원서비스표가이사건심결당시에일반수요자나거래자들에게 원고가제공하는위와같은특정한기기와시스템을사용하는노안교정술 보다넓은의미의 일반적인수술용어로서의노안교정술 을지칭하는것으로인식되거나사용되고있었다고보기어렵다. 또한이사건출원서비스표의표장과동일 유사한것을원고가아닌제3자누구라도이사건지정서비스업에사용하게할필요가있다거나원고로하여금위와같은이사건지정서비스업에독점배타적으로사용하게하는것이공익상바람직하지않고타인의동종서비스업과의관계에서식별을어렵게한다고볼만한자료도없다. 따라서이사건출원서비스표가이사건지정서비스업과의관계에서구상표법제6조제1항제7호에서정한 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다고보기어렵다. 라. 정리 - 9 -
앞에서살펴본내용을종합하면, 이사건출원서비스표는구상표법제6조제1항제3항및제7호에해당하지않으므로그등록이거절되어야한다고보기어렵다. 4. 결론그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이규홍 판사 우성엽 판사 이진희 - 10 -