대법원 제 3 부 판 결 사건 2013 후 1207 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 원고 소송대리인변리사박진호 피고, 상고인 주식회사에스엠엔터테인먼트 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사박정희외 4 인 원심판결 특허법원 2013. 5. 3. 선고 2012 허 8225 판결 판결선고 2015. 10. 15. 주 문 원심판결중피고패소부분을파기하고, 이부분사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기한경과후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유 를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. - 1 -
1. 등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이적어도국내수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야하고, 이러한경우그선사용상표와동일ㆍ유사한상표가그사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용되고있거나, 또는어떤상표가선사용상표와동일ㆍ유사하고, 선사용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도기타일반적인거래실정등에비추어, 그상표가선사용상표의사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용된경우에못지않을정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인ㆍ혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고할것이다. 한편선사용상표가그사용상품에대한관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하게되면, 그상표를주지시킨상품또는그와유사한상품뿐만아니라이와다른종류의상품이라고할지라도그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상표권자나그와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는것으로인식될수있고그경우에는어떤상표가선사용상표의사용상품과다른상품에사용되더라도수요자로하여금상품의출처를오인ㆍ혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고보아야한다 ( 대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결등참조 ). 여기서선사용상표가저명상표인가의여부는그상표의사용, 공급, 영업활동의기간ㆍ방법ㆍ태양및거래범위등을고려하여거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결, 대법원 - 2 -
1999. 2. 26. 선고 97후3975 판결등참조 ). 이러한법리는서비스표에대하여도마찬가지로적용된다. 2. 원심은그판시와같은사실을인정한다음, 원심판시선사용상표 1( ) 과선사용서비스표 ( 소녀시대 ) 가이사건등록상표서비스표 ( 상표서비스표등록번호생략 ) 의등록결정일 (2009. 2. 9.) 당시 음반, 음원 등의사용상품및이와연계된 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등의사용서비스업과관련하여피고의상품ㆍ서비스업을표시하는식별표지로인식되었다고할것이나, 특정인의상표ㆍ서비스표로알려진정도를넘어서저명한정도에까지이르렀다고볼수없으므로, 위사용상품및사용서비스업과유사하거나경제적견련관계가밀접하지아니한이종의이사건등록상표서비스표의지정상품ㆍ서비스업에대해서까지출처의오인ㆍ혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고볼수없다는취지로판단하였다. 3. 그러나원심의위와같은판단은아래와같은이유로수긍하기어렵다. 가. 원심이확정한사실관계에의하면다음각사실을알수있다. (1) 국내에서유명한연예기획사인피고는피고에소속된남성그룹가수인 의성공을계기로그와같은여성그룹가수도기획하기로하고, 2007년 7월경 소녀시대 라는명칭의피고소속 9인조여성그룹가수 ( 이하 이사건그룹가수 라고한다 ) 의각구성원을인터넷에공개한다음, 같은해 8월부터피고가제작한이사건그룹가수의첫번째음반인 다시만난세계 를판매하기시작하였는데, 위음반에수록된 다시만난세계 라는곡은위음반발매직후방송집계에서 1위를차지하거나음악방송인기순위에서 1위를차지하였다. (2) 피고는또 2007년 11월이사건그룹가수의음반 소녀시대 를제작ㆍ판매하였는 - 3 -
데, 그주제곡 소녀시대 는텔레비전방송에서인기가요로선정되었고, 후속곡 Kissing You 도각종음악방송인기순위 1위를차지하였다. 피고는또 2008년 3월이사건그룹가수의음반 Baby Baby 를제작ㆍ판매하였고, 이사건그룹가수가활동을시작한지 1년만에위음반 소녀시대 및 Baby Baby 의판매량이합계 12만장이상을기록하였다. 피고는또 2009년 1월이사건그룹가수의음반 Gee 를제작ㆍ판매하였는데, 그주제곡인 Gee 는공개후 2일만에각종음원순위에서 1위를차지하면서벨소리와통화연결음으로 120만건이상판매되고총 1,500회이상방송되었으며, 위음반 Gee 는연간판매순위 1위를차지하였다. 한편위 다시만난세계, 소녀시대, Baby Baby 및 Gee 등총 4장의음반들전면에는모두 소녀시대 또는그영문표기인 Girls' Generation 이라는제목이표시되어있다. (3) 이사건그룹가수는피고의전체적인기획ㆍ관리에따라 2009년 2월경까지, 위음반들과관련하여다양한음악공연활동을하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의다수방송프로그램에출연하였고, 위와같은음악공연ㆍ방송출연활동에서얻은높은인지도를바탕으로의류, 식품, 디지털가전, 게임등다양한상품의광고모델로활동하였으며, 같은기간이사건그룹가수와관련된기사가다양한매체에여러차례보도되었다. 한편이사건그룹가수는 2007년골든디스크시상식신인상및 2008년대한민국연예예술상그룹가수상등다수의상을받았다. 나. 위와같은사실관계에의하면, 1 비록이사건그룹가수가활동을시작한때로부터이사건등록상표서비스표의등록결정일까지의기간이약 1년 6개월에불과하지만, 같은기간일반공중에대한전파력이높은대중매체를통한가수공연ㆍ음악공연ㆍ방송출연ㆍ광고모델등의활동과음반ㆍ음원의판매가집중적으로이루어졌던점, 2-4 -
이사건그룹가수의명칭 소녀시대 는피고의전체적인기획ㆍ관리에따라, 이사건그룹가수음반들에서각음반저작물의내용등을직접적으로표시하는것이아니라음반이라는상품의식별표지로사용되었을뿐만아니라, 이사건그룹가수의가수공연ㆍ음악공연ㆍ방송출연ㆍ광고모델등의활동에서지속적이고일관되게사용되었던점, 3 그리고위명칭은이사건그룹가수음반들의판매량과그에수록된곡들의방송횟수및인기순위를비롯하여이사건그룹가수의관련기사보도, 수상경력및다양한상품의광고모델활동등에서보는것처럼, 통상의연예활동에서예상되는것보다상당히높은수준의인지도를가지게된점등을알수있다. 다. 이러한사정들을앞서본법리에비추어보면, 이사건그룹가수의명칭과같은구성의선사용상표 1 및선사용서비스표는피고의 음반, 음원 등의사용상품및 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등의사용서비스업에대하여관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하였다고보아야하고, 사정이이러한이상그와유사한이사건등록상표서비스표가위사용상품 서비스업과다른 면제코트 등의지정상품이나 화장서비스업 등의지정서비스업에사용되더라도그러한상품이나서비스업이피고나그와특수한관계에있는자에의하여생산ㆍ판매되거나제공되는것으로인식됨으로써그상품ㆍ서비스업의출처를오인ㆍ혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고할것이다. 라. 그런데도원심은그판시와같은이유만으로앞서본바와같이선사용상표 1 및선사용서비스표가특정인의상표ㆍ서비스표로알려진정도를넘어서저명한정도에까지이르렀다고볼수없다면서이를전제로이사건등록상표서비스표가수요자를기만할염려가있는상표ㆍ서비스표에해당하지않는다고판단하고말았으니, 이러한 - 5 -
원심판결에는저명상표및수요자기만상표의해당여부판단에관한법리를오해하여필요한심리를다하지아니함으로써판결에영향을미친잘못이있다. 이점을지적하는상고이유주장은이유있다. 4. 그러므로원심판결중피고패소부분을파기하고이부분사건을다시심리ㆍ판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박보영 대법관 김용덕 대법관 김신 주심대법관권순일 - 6 -