사건 2013 허 6929 등록무효 ( 상 ) 원 고 소송대리인변리사김종인 피 고 소송대리인특허법인태동담당변리사박준영변론종결 2013. 10. 25. 판결선고 2013. 11. 15. 1. 특허심판원이 2013. 7. 24. 2013 당 677 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. - 1 -
1. 기초사실 가. 피고의등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2008. 4. 4./ 2009. 2. 24./ 제 780494 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제6류의금속제통, 가스저장용금속제용기, 금속제가스보온통, 금속제가스저장탱크, 금속제가축사료용기, 금속제고가물탱크, 금속제고압가스용기, 금속제공업용수탱크, 금속제깡통, 금속제드럼통, 금속제방향제용기, 금속제산 ( 酸 ) 저장용기, 금속제액체가스용기, 금속제액체비료저장용기, 금속제액체저장탱크, 금속제연료탱크, 금속제오일저장통, 금속제운반유류탱크, 금속제운반물탱크, 금속제운반분뇨탱크, 금속제운반화공물탱크, 금속제저장탱크, 금속제컨테이너, 금속제탱크, 금속제통받침대, 금속제통테, 보관또는운반용금속제컨테이너, 알루미늄제드럼통, 알루미늄제액체가스용기, 알루미늄제운반분뇨탱크, 압축가스또는액체공기용금속제컨테이너, 액체연료용금속제컨테이너, 통조림용깡통 ( 이하, 피고의등록상표를 이사건등록상표 라한다 ) 나. 이사건심결의경위 1) 원고는피고를상대로특허심판원 2013당677호로이사건등록상표는 polyethylene steel' 로직감되어물탱크등의원재료를보통의방법으로표시한상표로서식별력없는상표에해당하고, 물탱크의제작, 판매관련거래업체에서제품의명칭으로서다수사용하고있을뿐만아니라특정인에게이를독점적으로사용하게하는것이공익상바람직하지아니하므로, 상표법제6조제1항제3호, 제7호에해당하여그 - 2 -
등록이무효로되어야한다고주장하면서상표등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 2013. 7. 24. 이사건등록상표는그자체로는특정한관념이나의미가없는조어상표로폴리에틸렌 (polyethylene) 과금속 (steel) 을의미한다고볼자료가없어금속제물탱크의원재료를직감하게하는표장에해당한다고할수없고, 외관산특별히상품출처표지로서식별력이없다고보기어려우며, 관련업계에종사하는다수의사람들이사용하여식별력이없다고단정할근거가부족하고, 달리공익상독점시키는것이부적당한표장이라고할수도없다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지와이사건의쟁점가. 당사자주장의요지 1) 원고주장의이사건심결의취소사유의요지가 ) 피고가아연강관또는스테인리스스틸의금속재질과폴리에틸렌을재질로한물탱크를만들면서폴리에틸렌 (polyethylene) 을의미하는 PE 와아연강관또는스테인리스스틸 (Stainless Steel) 등의금속재질을나타내는 Steel의 'S' 를결합하여 PES' 로약칭하여사용하였고, 피고를비롯한물탱크또는저수조를제조 판매하는업체나그거래업계에서이사건등록상표출원이전에이미폴리에틸렌과금속재질로된물탱크를 PES 물탱크 로호칭하면서사용해왔으므로, 이사건등록상표는피고가생산하는위와같은물탱크상품의출처를표시하는상표로사용된것이아니라폴리에틸렌과금속을재질로하는물탱크등의그원재료를보통의방법으로표시한것에불과하여, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에따라그등록이무효로되어야한다. - 3 -
나 ) 피고를비롯한동종업자들도이사건등록상표출원전부터 'PES 라는명칭을물탱크의원재료나재질을나타내는표시로사용하거나, ISO 9001 인증등을받는경우그대상품목의표시에사용하였으며, 조달청등공공기관에서누구나사용할수있는제품명으로보고우수제품의명칭으로심사를하는등그등록일이전부터물탱크의원재료또는재질표시로공연하게사용되어왔고, 등록결정시에이미식별력이부족한성질표시에해당하는표장에불과하였으므로, 피고에게이를독점사용하게하는것은공익에도반하여이사건등록상표는수요자가누구의업무와관련된상품을표시하는지식별할수없는상표로상표법제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 2) 피고주장의요지가 ) 이사건등록상표의출원, 등록당시에는폴리에틸렌과금속재질을결합한물탱크등의제품을 PES 물탱크 로호칭하거나표시하지않았는데, 피고에의해위와같은제품의판매등이이루어진이후거래업계에서 PES 물탱크 로널리호칭되고있다. 나 ) 조달물품등록이나우수제품인증서또는건설입찰관련문서들에서 PES' 라는물품명을일반명칭으로기재한것이아니라업체에서제시된물품명을통상적으로기재한것에불과하여그것만으로 PES 가원재료나재질을표시하는명칭으로널리알려져있다고보기어렵고, 동종업자들이이사건등록상표를침해하여 PES 라는명칭을사용한것이다. 나. 이사건의쟁점당사자의주장을통해정리되는이사건의쟁점은이사건등록상표가상표법제6조제1항제3호, 제7호에해당하여등록이무효로되어야하는지여부이다. - 4 -
3. 이사건등록상표가상표법제6조제1항제3호에해당하는지여부가. 판단기준상표법제6조제1항제3호는상품의원재료등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없도록하고있으므로, 어떤상표의지정상품에현실적으로사용하는원재료를뜻하거나, 일반수요자나거래자가그지정상품의원재료로인식하고있는표장은상표등록을받을수없고 ( 대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결등참조 ), 상표법제6조제1항제3호가상품의산지, 품질, 원재료, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은기술적상표는통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 그상표가지정상품의품질, 효능, 용도를암시또는강조하는것으로보인다고하더라도전체적인상표의구성으로볼때일반수요자나거래자가지정상품의단순한품질, 원재료, 효능, 용도등을표시하는것으로인식할수없는것은이에해당하지아니한다 ( 대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결등참조 ). 한편출원상표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에대한판단시점은원칙적으로상표에대하여등록여부를결정하는결정시라할 - 5 -
것이다 ( 대법원 2002. 2. 8. 선고 99 후 2785 판결, 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002 후 1140 판결등참조 ). 나. 인정사실 다툼없는사실, 갑제 3 내지 16, 94, 95, 96 호증에변론전체의취지를더하여 보면, 아래의각사실을인정할수있다. 1) PE 라는용어는건축분야와기계공학분야등에서는에틸렌을중합하여얻어지는 열가소성수지인폴리에틸렌 (polyethylene) 을의미하고비중이 1 보다작으며, 필름, 관, 전선의피복, 병, 컵등의성형품에사용되고 1), 화학분야에서는에틸렌의중합체 (CH2=CH2)n 의약어로사용된다 2). 2) 물탱크 ( 저수조 ) 분야에서는이사건등록상표출원전부터폴리에틸렌의이중프 레임구조로제작된물탱크를의미하는 'Polyethylene Double Frame' 물탱크를 PDF 물 탱크 로약칭하여사용하고, 스테인리스스틸 (Stainless Steel) 재질로제작한저수조를 STS 패널형저수조 로호칭하며, 불포화폴리에스테르수지에충진제, 저수축제등을혼합 한원료에유리섬유를보강한친환경복합소재인 SMC(Sheet Molding Compound) 원료 를 150 이상의고온에서유압프레스로가압하여생산한패널로본체를구성한물탱 크를 SMC 물탱크 로호칭하거나표시하는등물탱크등의재질이나원재료를나타내는 용어나약칭들과함께사용되고있다. 3) 2006. 11. 22. 자한국경제신문에는 피고, 신개념신기술 PES 물탱크개발 이라는 제목으로 피고가 2005. 2. 국내최초로합성수지를이용한볼트조립식 PES 물탱크를 개발해특허를취득하였고, 내부는 PE( 폴리에틸렌 ), 외부는금속 ( 스테인리스또는아연 1) 건축용어사전, 현대건축관련용어편찬위원회, 성안당 (2011), 기계공학용어사전, 기계공학사전편찬위원회, 한국사전연구사 (1995. 3. 1.) 2) 윤창주, 화학용어사전, 화학용어사전편찬위원회, 일진사 (2011) - 6 -
강관 ) 으로구성되어부식이없고해수나지하수탱크로최적이며, 별도의도금이나도장이필요하지않기때문에경제성과생산성이뛰어나다 는내용의기사가게재되었으며, 2006. 12. 23. 자헤럴드경제신문과 2007. 3. 5. 자와 2007. 7. 18. 자한국경제신문, 2008. 2. 25. 자동아일보경제면에도위와같은내용이포함된기사가게재되었다. 4) 주식회사부일기계는 2002. 7. 12. 주식회사한국능률협회인증원으로부터 스테인리스판넬탱크, PDF탱크, PES 패널형탱크등에대한생산, 설치및부가서비스 를대상으로, 주식회사문창은 2002. 10. 23. 한국표준협회로부터 스테인리스, PDF, PES 물탱크정수장라이닝 ( 벽체패널 ) 및정수장비의생산, 설치및부가서비스 를대상으로, 보원기계주식회사는 2006. 9. 6. 한국표준협회로부터 스테인리스물탱크, PDF 3) 물탱크, PES 물탱크 등을대상으로, 주식회사덕일기공은 2007. 7. 18. SAI 글로벌로부터 물탱크 ( 스테인리스스틸, PES, PDF), 온수저장탱크 등을대상으로각각국제표준화기구 (International Standardization Organization, ISO) 의품질경영시스템에관한국제규격인 'ISO 9001' 인증을받았다. 5) 통계청이 2006. 12. 발간한 건설기성통계디플레이터 ( 건설물가지수 ) 개발 에따르면 11. 산업용건물 - 기계, 대분류 자재 항목에 PES 물탱크볼트조립식 (Polyetylene Double steel)( 아연강판, 보온재, PE) 이라는품목이기재되어있다. 6) 인터넷포털사이트인다음 (www.daum.net) 의 건설설비인 이라는카페에는 2009. 8. 16. 설계도서검토의견서 라는제목으로 2008. 3. 18. 저수조재질 (P.E.S) 의구체적인시방필요 라는내용이게재되었다. 다. 구체적판단 3) Polyethelene Double Frame( 폴리에틸렌이중프레임으로구성된물탱크 ) 를나타내는약자이다. - 7 -
위인정사실을종합하여보면, PES 물탱크 ' 는이사건등록상표출원전부터내부는 PE( 폴리에틸렌 ), 외부는금속재질로구성된물탱크를나타내는의미로사용되었고, 다수의동종업체들이품질경영시스템인증기관으로부터 ISO 9001 인증을받으면서 PES 물탱크 등을대상품목으로하였으며, 국내일간지나경제신문등에서폴리에틸렌과금속재질을사용한물탱크를소개하면서 'PES 물탱크 ' 로호칭하거나약칭하여왔고, 이사건등록상표인 'PES' 가상품류구분 6류의 금속제통, 가스저장용금속제용기, 금속제공업용수탱크등 ' 의지정상품에사용될경우, 폴리에틸렌을의미하는 'PE' 와금속 (Steel) 을나타내는 'S' 가단순결합하여폴리에틸렌 ( 내부 ) 과금속 ( 외부 ) 의재료를사용한물탱크등의유체나기체를저장하는용기를가리키는의미로인식되어해당상품의일반수요자나거래자들로하여금그지정상품의원재료등을나타내는것으로직감하게할수있다. 따라서, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호의그지정상품의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적표장에해당한다. 라. 피고의주장에대한판단 1) 피고는이사건등록상표의표장인 'PES' 는 Polyethylene Economic Steel' 의첫알파벳을따서만든일종의조어상표로사용해온것일뿐, 원재료를나타내는것이아니라는취지로주장한다. 2) 살피건대갑제4호증및변론전체의취지에의하면, 피고의홈페이지등에 PES 를 Polyethylene Economic Steel 로표시하고있으나, 피고가제출한증거들만으로는일반수요자나거래자들이이사건등록상표의등록결정일전에 PES 를위와같은의미로사용하였다고보기부족하고달리피고의주장을뒷받침할증거가없으며, - 8 -
오히려갑제7, 11호증에변론전체의취지를더하여보면, 통계청과피고는 PES 를 Polyethylene Double Steel' 의약칭으로사용한사실이인정되고, 가사 PES 를 Polyethylene Economic Steel 의약칭으로사용했다고하더라도, Economic 은 경제적인, 저렴한 이라는의미의형용사로서그배열위치나의미등에비추어보면, Steel' 을수식하거나 Polyethylene Steel 의경제성을강조하는의미로사용될것이므로, 이를 'PES' 로약칭하거나호칭하더라도수요자나거래자들로서는폴리에틸렌 (Polyethylene) 과금속 (Steel) 의원재료나재질을표시하거나약칭하는것으로인식한다고할것이어서피고의위주장은이유없다. 마. 소결론따라서이사건등록상표는그지정상품들과의관계에서상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상품에해당하여상표법제6조제1항제3호의등록무효사유가있으므로, 나머지무효사유에대하여나아가살필필요없이그등록이무효로되어야한다. 4. 결론그렇다면이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 김신 - 9 -
판사 손천우 - 10 -